스타트업을 위한 특허전략

Patents for Start-ups

Nelson Mullins LLP

이 재호

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP

이거 한가지는 기억하세요

스타트업에게 특허는 중요하다. 최소한 무시할 수 없다.


특허에 대한 세가지 관점

방패로서의 특허

특허는 기술을 보호할 수 있는 좋은 수단이다.

특허를 사용한 공격에 방어할 수 있어야 한다.

무기로서의 특허

특허는 경쟁자를 따돌릴 수 있는 좋은 무기이다.

특허는 그 자체로 가치를 창출할 수 있는 훌륭한 자산이다.

길잡이로서의 특허

특허 분석 통해 기술의 흐름을 파악할 수 있다.

시작 단계부터 특허 침해의 위험을 피하도록 해야 한다.


여러분의 회사 …

YES No

판매하는 제품이나 제공하고 있는 서비스가 있다 [ ] [ ]

특허를 가질만한 기술을 가지고 있다/있다고 생각한다 [ ] [ ]

특허를 가지고 있거나 특허 출원을 계획하고 있다 [ ] [ ]

특허 및 지식재산권 업무를 담당하는 직원이 있다 [ ] [ ]

특허에 대해서 변리사 혹은 다른 기관의 특강을 받았다 [ ] [ ]

경쟁사가 어떤 특허를 가지고 있는지, 그 특허를 침해하고 있는지 명확히 알지 못한다

[ ] [ ]


이건 어디에 쓰는 발명일까요?

1. 여러개의 연결된 문서의 점수를 매기는, 컴퓨터로 구현된 방법으로

최소한 그 중 몇개가 연결된 여러개의 문서를 얻고, 최소한 그 중 몇개가 연결하는 여러개의 문서를 얻고, 최소한 그 중 몇개가 연결하고 연결된 문서를 얻는데, 각 연결되어 있는 문서는 하나 혹은 이상의 연결하는 문서에 의해 가리켜지는 단계;

하나 혹은 이상의 연결하는 문서들의 점수에 따라 연결되어 있는 문서에 점수를 부여하는 단계;

그 점수들에 따라 연결되어있는 문서를 처리하는 단계.


특허번호 6,285,999

IT 업계의 역사를 바꾼 특허

발명자 이름: Lawrence Page

Google의 검색 엔진의 기초


특허 전쟁: Samsung v. Apple

애플이 삼성의 침해를 근거로 소송을 시작함

3개의 발명 특허, 4개의 디자인 특허, 3개의 트레이드 드레스

2012년 12월 기준으로 9개국에서 57개의 소송 진행

애플: 29개중 14개 승

삼성: 28개중 15개 승

27개의 소송은 아직 진행중

아직까지 애플이 삼성에 비해 유리한 위치에 있음

최근 구글이 보이는 활발한 연합이 어떻게 작용할지 모름.


특허번호 7,669,134

1. 통신에 참여하는 복수 참가자에 의해 만들어지는 데이타를 디스플레이 유닛에 표시하는 방법:

제1 참가자에 의해 만들어지는 데이타를 디스플레이의 첫번째 위치에 표시하는 단계

나머지 참가자중 적어도 하나의 참가자로부터의 데이타를 수신하는 단계

나머지 참가자중 적어도 하나의 참가자로부터 받은 데이타를 디스플레이의 다른 참가자들을 위한 독립된 위치에 표시하는데, 독립된 위치는 랜덤하지 않고 수평적으로 분리되어 있으며 시간순서대로 배열되는 단계.


특허번호 7,669,134

2003년 5월 2일에 출원

2010년 2월 23일에 등록

애플의 삼성 상대의 첫 특허침해 소송에 사용됨

4번의 거절과 5번의 청구항 수정을 거침


애플의 디자인 특허


특허란 무엇인가?

특허란 독점권이다

기술을 공개하는 (18 개월후) 조건으로 20년간 해당기술을 사용하여 물건을 만들고, 사용하고, 판매하는 것에 대한 독점권을 받는 것

특허의 소유자는

다른 이가 해당 특허를 침해하는 제품을 만들거나, 사용하거나, 판매하거나, 수입하는 모든 행위를 막을 수 있다.

-스마트폰에 관계된 많은 특허 중 하나만으로 수입급지 요청가능

특허 기술을 사용하는 대가로 라이센스 비용을 요구할 수 있다.

무형 재산과 같이 사고 팔 수 있다.


특허의 배타적 사용


Carnegie Mellon v. Marvell Tech

카네기 멜론 대학이 마벨 테크 그룹을 대상으로 소송함

‘839 특허와 ‘180 특허의 침해

하드디스크의 자료를 정확하게 읽기위한 디텍터에 관한 기술

2009년 3월 9일에 시작해서 2012년 12월 26에 판결

CMU에 $1.17B (1조 3천억원)을 배상하라 판결 (배심원 판결)

의도적인 특허침해를 인정함 (마벨이 오랫동안 해당 특허를 필요로 함)


특허 번호 6,438,180

1. 디텍터의 브랜치 메트릭 값을 결정하는 방법

여러개의 시간별 시그날 샘플을 받는, 그 시그날 샘플들은 시그날에 의존하는 노이즈, 관련있는 노이즈, 그리고 시그날에 의존하는 노이즈와 관련있는 노이즈 둘다 가지고 있는, 단계

어떤 시간 인덱스의 브랜치 메트릭 함수를 선택하는 단계

그 선택한 함수를 시그날 샘플에 적용해 메트릭 값을 결정하는 단계


기술 혹은 아이디어를 보호하는 법적 장치

기술 혹은 발명

특허 (Patent)

영업 비밀 (Trade Secret)

계약 (Contract)

브랜드

상표권 (Trademark)

트레이드 드레스 (Trade dress)

표현 / 이미지

저작권 (Copyright)


지식 재산권 한눈에 보기 산업재산

디자인 특허

특허

상표권

영업비밀

저작권

음악, 미술, 영화 Life + 70 years

14 years

20 years

10 years * X

∞ * translated from presentation of freelancer.com


아이디어 보호를 위한 법적 장치 고르기

특허 v. 영업비밀 v. 계약

특허는 기술이 공개되지만 20년 동안 독점권을 준다.

영업비밀은 유지를 위한 노력이 필요하며, 노출되면 소실된다.

-의도적으로 노출한 당사자의 책임을 물을 수 있다.

계약은 어떤 아이디어든 보호할 수 있으나 당사자간에만 유효하다.

특허 v. 저작권

저작권은 오랜 기간의 권리를 주나, 침해 입증이 어렵다.

기술이나 기능은 저작권으로 보호될 수 없다.

하나의 지식 재산은 여러 법적 장치로 보호될 수 있다

예: 애플의 아이폰 디자인 디자인 특허, 트레이드 드레스, 저작권


특허란 ? (특허전쟁에서)

특허는 복권이 아니다

특허 취득이 곧 성공이나 금전적 이익을 보장하지 않는다.

특허는 권리이며 눈치이며 가치다

특허는 청구된 범위에 대한 독점권을 주장할 수 있는 권리다.

타인의 특허를 침해하지 않도록 살피고 조심해야 한다.

특허는 직접적 / 간접적으로 가치를 창출한다.

특허는 언어로 표현된다

특허는 기술사상을 정해진 규칙에 따라 언어로 정리한 것이다.

청구된 범위가 중요하며, 도면이나 상세설명으로 판단하면 안된다.


특허를 받을 수 있는 요건

발명 자체의 법적 필요요건

발명을 받을 수 있는 사항이어야 하며

발명자가 만들어야 하고

유용해야 하며

기존 발명에 비해 새로와야 하며 (신규성)

기존 발명에서 쉽게 만들어 낼 수 없어야한다 (진보성)

특허 출원시 공개에 대한 법적 필요요건

상세한 설명의 기재

실시 가능하도록

명확하고 구체적으로


특허를 받을 수 있는 대상

특정제품

발명

일반적 아이디어

자연현상 / 발견 E=mc2

인터넷에서 친구 맺기

Facebook


특허 받을 수 있는 대상의 예 ;)


영업 방법 (Business Method) 특허

영업 방법 특허란?

컴퓨터 및 통신 기술과 사업 아이디어가 결합된 영업 방법 발명

Software Patent와 중복되나 완전히 일치하지는 않음

심사 과정이나 관련 법규는 다른 특허와 같이 적용됨

프로세스 모델 + 데이타 모델 + 비즈니스 모델 (+ 하드웨어)

영업 발명 특허의 예

프라이스라인의 역경매 시스템

아마존의 원클릭 시스템

제록스의 디지탈 작품 배포 시스템


영업 방법 특허의 예: 전자 상거래

* 특허청


소프트웨어 (Software) 특허

소프트웨어 특허란?

컴퓨터 (프로세서) 상에서 작동되는 컴퓨터 운영에 관한 발명

1998년 State Street Bank 케이스에서 최초로 인정되었다 여김

각 나라별로 약간씩 다른 기준을 가지고 있으나 대부분 소프트웨어 자체의 특허를 인정하지 않고 있음 (일본 제외)

한국 특허청의 기준

컴퓨터 프로그램 관련 발명, 연관된 영업 방법 발명, 데이타 처리기술, 인터넷 보안 기술, 멀티미디어 기술 등의 IT 관련 발명

하드웨어 혹은 저장매체가 명시되어야 인정 (쉽게 해결할 수 있음)


특허 심사 절차

* 특허청


출원후 심사 흐름도

* 특허청

• 어느 기술이든 청구범위를 줄임으로 특허를 받을 수 있다.

• 단, 모든 특허가 다 유용한 가치를 가지지는 않는다.


특허 출원의 구성 요소

청구항

The Name of the Game is the Claim – Giles Rich

특허의 권리 범위를 결정함 – 청구하지 않으면 권리로 인정 안됨

독립 청구항 v. 종속 청구항

명세서

발명 실시예에 대한 자세한 설명

요약서

도면

발명을 이해하기 위한 실시예를 보여주는 그림


특허 출원 중 DIY 가능 항목

특허 출원인이 할 수 있는 항목

선행 기술 (Prior art) 조사

명세서 작성 (상세 설명, 실시예, 도면)

요약서 작성

가출원

변리사에게 남겨 두어야 하는 항목

청구항

의견서/보정서

기타 특허 출원 심사 프로세스 대응


가출원 (Provisional Application)

가출원(혹은 임시출원)의 특징

특허청의 심사 대상이 아님 (저렴한 비용)

청구항이 필요치 않음

1년내에 출원을 하면 가출원 일자를 선행일자로 주장할 수 있음

한국 특허청에서는 아직 가출원을 받아주지 않음

가출원의 이점

발명이나 기술의 가치를 증명하기 위한 시간을 벌 수 있다.

쉽게 저렴한 비용으로 가출원할 수 있다.

여러개의 발명을 하나의 가출원에 포함시킬 수 있다.

20년 만료기간이 시작되지 않는다 (출원부터 20년)


변리사 – 비즈니스 파트너

변리사란?

특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관하여 특허청 또는 법원에 대하여야 할 사항의 대리 및 그 사항에 관한 감정 기타의 사무를 행함

발명가 및 발명 소유권자를 대리해 출원및 소송업무를 수행

한국의 경우 특허취소소송 대리는 할 수 있으나 특허침해소송의 대리는 아직 인정되지 않고 있음.

좋은 비즈니스 파트너로서의 변리사

특허 지도 작성 및 관련 기술 동향(patent landscape)의 분석

특허 출원 대리 및 특허 출원 / 라이센싱 전략

침해 여부 의견 / 특허 무효 의견


특허는 언제 출원하는게 좋은가?

빠를수록 좋다

특허는 기술이 아니라 '기술사상'에 대한 권리

제품 출시, 혹은 기술 완성을 기다리지 않고 출원하는 것이 좋다.

경쟁사가 동일 기술을 계발해 특허 출원을 먼저하면 특허침해가 된다.

출원은 하되 가출원/심사 청구 시기 조절로 비용지출을 늦출수 있다.

단, 특허 받을 수 없는 경우, 기술만 공개되는 불이익만 생길 수 있다.

특허 기술의 사용으로 인한 특허 취득 권리의 상실

서비스 제공 (베타, 해외 포함) 이후 1년이 지남

-판매 및 서비스 제공 전에 특허 출원(혹은 가출원)을 해야함

기술이 담긴 문서를 인터넷에 올리거나 문서를 발송

-제안서 등 기술을 공개한 대상이 비밀을 지켜야하는 경우는 예외


국제 특허 출원

국제 특허 출원 시기

국제 출원은 전략적으로 선택

큰 비용과 관리의 어려움으로 모든 특허를 국제 출원하기는 어려움

하지만 비용 대비 효과는 시장이 클 수록 커짐 (미국과 중국)

국내출원 미국출원 (12개월내)

국내출원 PCT (12개월내) 미국출원 (30개월내)

파리조약경로

PCT 경로


특허 전략 1 – 방패로서의 특허

먼저 무기로서의 특허를 생각하면

경쟁자로 하여금 비슷한 기술로 특허를 받을 수 없게함

경쟁자가 비슷한 기술을 사용하지 못하게 함

라이센스 수입을 벌어들임

하지만 스타트 업에게 현실은?



스타트업에게 현실은?


-특허 출원부터 등록까지 2~3년 소요.

-국내 특허 200~300만원, 국제특허 1500~2000만원 비용 발생










-소송을 통한 침해 증명후 권리행사까지 막대한 비용및 시간 소요









-소송을 통한 침해 증명후 권리행사까지 막대한 비용및 시간 소요


-스타트업 입장에서 협상의 유리한 위치를 차지하기가 어려움



그럼에도 스타트업이 특허를 출원해야 하는 이유

파트너와 협상시 유리한 위치를 차지하도록

특허 출원을 안하면 경쟁 회사가 먼저 특허 출원을 할 수 있기에

특허 침해를 이유로 하는 공격을 지연하고 방어하도록

스타트업의 가치를 늘려 투자 및 합병에 대해 매력적이 되도록

서울 반도체 v. 니치아

서울 반도체는 니치아에 비해 1/10의 특허 보유

덩치가 크면 잃는 것도 크다 적은 수의 특허지만 효과적으로 덩치 큰 경쟁자의 공격을 막을 수 있다.


NPE 혹은 특허 괴물

NPE를 보는 시각

특허를 사용해 라이센싱 수입을 올리거나 소송 제기를 통해 이득을 올림

자체적인 생산을 하지 않기에 특허 싸움에 유리함

NPE 중에도 합리적인 NPE가 있고 못되먹은 NPE가 있음

NPE 소송 추이 (미국)

* Patent Freedom


NPE 또는 특허괴물의 공격 대응 방안 (1)

당황하지 마라

특허 침해는 특허권자가 증명해야 한다.

관심을 주지 말자

무대응이 가장 효과적인 대응일 때가 많다.

장기적인 안목을 가진 변호사/변리사를 찾아라

자신의 제품/서비스를 파악하라

침해가 주장되는 특허와 우리 제품을 비교하라

특허 뒤에 숨은 공격자를 파악하라

소유권자는? 대리인은? 이전 소송 결과는?

* Startup and Patent Trolls – Colleen v. Chien


NPE 또는 특허괴물의 공격 대응 방안 (2)

가난함을 보여라

소송해서 이긴다 해도 별로 얻을 것이 없음을 보여주자

공동의 적을 가진 동지와 힘을 합쳐라

시작단계부터 준비하자

업계의 핵심 특허를 미리 분석해서 회피 설계를 하라

전술을 조심해서 선택하라

무대응, 비침해 감정서, 특허무효의견서, 특허무효청원/소송

쉬운 공격물이 되지 말자

기술 공개를 조심해서 하자 (매뉴얼, 기술문서들의 공개) * Startup and Patent Trolls – Colleen v. Chien


특허 전략 2 – 무기로서의 특허

강한 특허란?

쉽게 말해 경제적 가치가 굉장히 큰 특허

강한 특허의 특징 (* BLT 특허 법률 사무소)

-본질적 측면: 제품의 심장부(필수기능)을 넓게 커버해야함

- 기본적 측면: 용이하게 설계 변경할 수 없어야함

-활용적 측면: 침해 발견이 용이해야함

-유효적 측면: 타사로부터의 공격에 강해야 함

표준특허

기술 표준이면서 특허 피해가기 힘들며 침해 증명이 쉬움

원천특허

어떤 제품 생산에 꼭 필요하며 다수의 응용을 만들 수 있는 핵심 기술


특허 무기 개발: 특허 경영

* BLT 특허법률사무소


특허 경영의 예: 한경희 생활 과학

한경희 생활 과학

1000만대 이상의 스팀 청소기 판매 - 매년 3000억원 이상의 매출

80% 가량의 스팀 청소기 시장 점유율

성공의 원인

83개의 특허 포트폴리오를 사용

8년 동안 후발 주자가 생기는 것을 저지함

시장 규모가 커지기를 기다린 후 적절한 시기에 권리 행사


개발 프로세스와 특허 관리의 통합

* iphandbook.org


특허 전략 3 – 길잡이로서의 특허

업계 핵심 특허의 분석

아이디어만 가지고 있고 제품/서비스를 개발하기 전

업계의 핵심 특허를 분석함으로 기술 현황을 파악할 수 있음

특허지도 / 특허맵 작성

업계의 핵심 특허의 기술 내용을 분석 가공하여 시각적으로 표시

해당 분야의 주류 기술/개발되는 기술/향후 방향을 파악할 수 있음

비용과 시간이 많이 들지만, 흐름 파악은 간단하게 할 수 있음

도움이 되는 도구

특허 정보넷 키프리스 (KIPRIS): 특허 검색및 다양한 서비스 제공

특허 분석 도구 (PIAS): 특허맵 작성을 도와주는 소프트웨어



PIAS를 사용한 특허맵 작성 예: 회사별 세부기술 특허건수 * 특허청



회피 설계

기존 특허의 청구범위를 벗어날 수 있는 개량 발명의 설계

특허 침해로 인한 민형사상의 책임에서 벗어날 수 있음

회피 설계를 하면서 기존 특허 기술의 부족한 것을 개선할 수도 있음

모든 구성 요소 원칙 (All Elements Rule)

특허의 청구범위가 여러 구성요소로 이루어진 경우 일부가 결여되면 특허 침해가 이루어지지 않았다고 판단된다

회피 설계 방안 (A+B+C)

구성 요소 중 일부를 빼는 방법 (A+C)

구성 요소 중 일부를 변경하는 방법 (A+B+C’)


특허 전략 3 – 길잡이로서의 특허: 회피 설계

PC방에서의 게임 아이템 대여 시스템 - 엔씨소프트

통신망을 통해 게임 서비스를 제공하는 게임 서버;

통신망을 통해 회원 PC방으로부터 특정 사용자에 대한 특정 게임 아이템의 대여 요청이 이루어질 수 있도록 하는 대여요청 처리부;

상기 게임 아이템 대여 요청에 따라, 상기 특정 사용자가 상기 회원 PC방의 PC를 통해 상기 게임 서비스를 이용하는 동안 상기 특정 게임 아이템을 상기 특정 사용자가 소유하고 있는 것으로 처리하고, 상기 특정 사용자가상기 특정 게임 아이템을 이용한 게임 아이템 대여 시간을 파악하는 아이템 관리부; 및

상기 아이템 관리부에서 파악한 게임 아이템 대여 시간에 따라 상기 회원 PC방과의 사이에서 상기 게임 아이템의 대여 요금을 정산하는 대여요금 정산부를 포함하여 이루어지고, 상기 특정 사용자가 상기 회원 PC방의 PC를 통해 상기 게임 서비스를 이용하고 있는지의 여부는 해당 PC의 IP 주소를 통해 확인하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 PC방에서의 게임 아이템 대여 시스템.

PC방이 아니라 회원이 접속된 어느 PC에서든 대여를 할 수 있다면?

대여서비스를 이용하는지 여부를 로그인된 사용자의 사용기록으로 알아낸다면?

특정사용자가 대여하는 것이 아니라 PC방이 사용자에 대한 서비스로 대신 대여하는 것이라면?


코나미 DDR v. 안다미로 펌프


특허 관리를 위한 다섯가지 조언

1. 특허 취득 – 알고보면 어렵지 않다.

가치가 있는 기술이라면 DIY 가출원이라도 해둔다.

2. 기술 관련 자료 관리를 잘 해야 한다.

혹시 모를 소송 대비. 외부 유출이 안되도록 주의.

3. 장기적인 안목으로 같이 갈 수 있는 변리사를 선택한다.

4. 특허청의 무료 자료및 강좌를 최대한 활용한다.

5. 구성원 모두 특허 및 지식 재산권를 이해하고 활용한다.

부수적인 업무라도 꼭 특허업무 담당자를 둔다


약력

이 재호 변호사

특허 변호사 @ Nelson Mullins

서울대 산업공학과 학사 ('90), 석사 ('93)

Suffolk University Law School ('13)

소프트웨어 개발 및 디자인, 엔지니어링 매니저

미래 빚어가기 (futureshaper.tistory.com) 운영자