Dresden exists – Gründertreff

Technologieausgründungen und Vertragsrecht

Kleingedrucktes in Verträgen und Förderpro-grammen

Dresden, 14. Dezember 2010

Rechtsanwalt Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.Forschungsstelle für Forschungsförderung und Technologietransfer

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Basiswissen

■ Wissen – entscheidendes Asset für Technologieausgrün-dungen– Patente und Gebrauchsmuster (technische Erfindungen)

– Urheberrechtlich geschützte Werke (Software, Content)

– Marken und geschäftliche Bezeichnungen (Kennzeichenrechte)

– Know-how?

■ Schutzvoraussetzungen– Registerrechte wie Patente, Gebrauchsmuster und Marken

(amtliches Prüfverfahren)

– Schutz kraft Gesetzes durch Benutzung (Marken) oder Verkör-perung (Urheberrechte)

– faktischer Schutz durch fehlende Offenkundigkeit

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Basiswissen

■ Schöpfer- / Erfinderprinzip

■ Kein gutgläubiger Erwerb Inhalt des Patent- / Markenregisters ist nicht verlässlich (anders: z.B. Grundbuch)

– Dokumentation und Nachweis der Übertragung geistiger Eigentumsrechte nur durch Verträge

■ Rechtsverletzungen führen zu einschneidenden Folgen

■ Dokumentation der Chain of Title essentiell

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Ausgründung: Sicherung der IP Rechte

Universität Spin-off

Gesellschafter 1Erfinder

ggf. Beteiligung

IP Rechte

§ 42 ArbnErfG

Bank

Sicherheiten

Gesellschafter 2Venture Capital

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Insbesondere „Einbringung von Patenten“

■ Übertragung des Patents – unbeschränkte Nutzung des Rechts mgl.

■ Lizenzierung– Abhängigkeit von Beschränkungen des Lizenzgebers

■ Bareinlage mit anschließender entgeltlicher Exklusivlizenz oder Patentübertragung– Vorteil: keine Bewertungsprobleme

– Gefahr einer „verdeckten Sacheinlage“

– Voraussetzung: sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen Lizenzerwerb und Gründungsvorgang

– Folge: Fortbestand der Einlageschuld; Wertanrechnung der Patentlizenz bzw. des Patents (§ 19 Abs. 4 GmbHG)

– uU Strafbarkeit wg. falscher Angaben bei Eintragung

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IP Policy

■ IP-relevante Fragen bei Technologieunternehmen– Licensing-in vs. development of own technology

– Rechtssichere Implementierung moderner Innovationsformen (Open Innovation, Crowd Sourcing)

– Schutzrechtsanmeldungen, geheimes Know-how? (Kriterien: Kosten, Entwicklungszyklen, Verwertbarkeit)

– Defensive Publishing

■ Interne Anforderungen– Dokumentation und Klassifikation von IP

– Etablierung von Prozessen

– Vertraulichkeit

■ Externe Anforderungen– Product Clearing

– Rechercheaufträge

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Angestellter

(Urheber/Erfinder)Arbeitgeber

Lizenznehmer

Käufer

Arbeitsvertrag

§§ 43, 69b UrhG

ArbnErfG

Schöpferprinzip: Arbeitgeber erhält nur abge-leitete Rechtsposition

Unterschiedliche Rechtsvorschriften für dieÜbertragung der Rechte an urheberrechtlich ge-schützten Werken, patent- oder gebrauchsmus-terrechtlich schutzfähigen Erfindungen im Ar-beitsverhältnis

„Eigene“ IP Rechte des Unternehmens

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Dritter Gesellschaft

Lizenznehmer

Käufer

Dienstvertrag

Werkvertrag

Lizenzvertrag

Zweckübertragungsgrundsatz: im Zweifel ver-bleiben die Rechte beim Dritten

⇨ Rechtetransfer vereinbaren und dokumentieren

„Fremde“ IP Rechte des Unternehmens

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Verwendung von Open Source Software

■ Verstoß gegen Open Source Lizenz stellt Urheberrechtsverletzung dar (vgl. LG München I, Urteil v. 19.05.2004 – 21 O 6123/04)

■ Insbesondere: viraler Effekt

Dritter

Beklagter

Allgemeinheitentwickelt und verbreitet OSS

unter GPL

vertreibt Software im ObjektcodeAllgemeinheit

Unterlassungsanspruch §§ 97, 69c UrhG

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Licenses-In / Licenses-Out

■ Licenses-In– Lizenznehmer trifft strenge Rechtserkundigungspflicht (chain of title)

– Patent-Pools monopolisieren ganze Technologiefelder

– Abhängigkeit vom Lizenzgeber

– Insolvenz des Lizenzgebers?

■ Licenses-Out– Unterscheide: reine Lizenzvergabe zur Generierung von Einnahmen produktbegleitende Lizenzvergabe (idR stillschweigend)

– Lizenzen stellen Belastungen des eigenen IP dar

– Lizenzmanagement

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Operatives Geschäft mit IP-Bezug

■ Vorfeldvereinbarungen

– Memorandum of Understandig (MoU) = Absichtserklärung der künftigen Vertragspartner (rechtliche Bindung?)

– Letter of Intent (LoI) = Erklärung, die Interesse an Verhandlungen bzw. Vertragsschluss ausdrückt (idR keine rechtliche Bindung?)

– Non-Disclosure Agreement (NDA) = vertragliche Geheimhaltungs-verpflichtung bzgl. Verhandlungen bzw. –ergebnissen

– Schutz vor neuheitschädlichen Veröffentlichungen (§ 1 PatG)

– Kennzeichnung der Informationen (mündliche Offenbarung?)

– Residual Information

– Patentierungsverbot

– Rechtsfolge bei Verstößen (Vertragsstrafen, §§ 17, 18 UWG)

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Operatives Geschäft mit IP-Bezug

■ Forschungs- und Entwicklungsverträge

■ Produktverkäufe – Rechtsmängelhaftung (idR. Haftungsfreistellung verlangt)

– Zuordnung des IP bei Kundenaufträgen und –spezifikationen

■ „Versteckte“ Rechteklauseln – Bsp.: „All of the rights of use under copyright law, industrial property rights

[…] attaching to the services rendered under this contract for work andservices and created in connection with the implementation of the contract[…] shall automatically pass to X upon creation without any furtherconditions and without any additional consideration. X shall be exclusivelyentitled thereto without any limitation in terms of geography, time andcontent and X can extend, assign, revise, adjust, modify, reproduce orpublish the aforementioned without the consent of the Contractor.“

■ Beratungsvereinbarungen

■ Warum AGB?

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F&E Förderung – Vergiftetes Geld

Projektpartner B

Projektpartner A

Projektpartner C

Unterauftrag-nehmer

Universität/Institut

ZuwendungsgeberBMBF

VA VA

NKBF 1998VA

Kooperationsvertrag

Beihilferecht

KartellrechtK

oope

ratio

nsve

rtra

g

Unterauftrag

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Zuwendungsbescheid - Allgemeines

■ Verwaltungsakt iSd. VwVfG

■ Nebenbestimmungen (NKBF 98, BBest) und dort enthaltene Auflagen / Bedingungen:

– sind integraler Bestandteil des Zuwendungsbescheides

– gehen dem Kooperationsvertrag vor

■ Einhaltung der Anforderungen während der Projektlaufzeit und derBindungsfrist

■ Offenbarung subventionserheblicher Tatsachen während der Antragsphase, Projektlaufzeit und Bindungsfrist (§ 3 SubvG)

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Zuwendungsbescheid - Zuwendungsbedingungen

■ Zentrale Zuwendungsbedingungen

– Berichts- (Zwischen- und Schlussbericht) und Mitteilungspflichten („unverzüglich“)

– keine Förderung bei vorzeitigem Maßnahmebeginn (Anreizeffekt), Ausnahmen mgl.

■ Ergebnis- u. verwertungsbezogene Zuwendungsbedingungen

– Ergebnisse u. Verwertungseinnahmen gehören Zuwendungs-empfänger

– Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht im Fördergebiet⇨ bei Nichteinhaltung droht Verlust ausschließlicher Nutzung

– Mitteilungspflicht bei Übertragung der Ergebnisse an Dritte; außerhalb EU nur mit Zustimmung des Zuwendungsgebers

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Zuwendungsbescheid – Rechtsfolgen bei Verstoß

■ Rechtsfolgen– Verwaltungsrecht:

– Widerruf Zuwendungsbescheid– (verzinste) Zuwendungsrückzahlung, Herausgabe zusätz-

licher Vorteile (VG Köln, Urteil v. 10.06.2010 - 16 K 5313/08 - Nokia)– Strafrecht:

– § 264 StGB (bei unrichtigen, unvollständigen o. unterlassenen Angaben über subventionserhebliche Tatsachen, die dem Zuwendungsempfänger zum Vorteil gereichen)

– behördliche Anzeigepflicht gem. § 6 SubvG■ Adressaten

– Zuwendungsempfänger: Rückzahlungsverpflichtung

– Geschäftsführer / Vorstand: Haftung auf Rückzahlung bei Durchgriffshaftung bzw. bei Pflichtverletzung ggü. Unternehmen; strafrechtliche Verantwortung

– Gesellschafter: Haftung bei „existenzvernichtendem Eingriff“zu Lasten des Zuwendungsempfängers

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Kooperationsvertrag – Ergebnisbezogene Regelungen

■ Kooperationsvertrag begründet Zugriff der Partner auf: – Background (vorbestehendes geistiges Eigentum)

– Foreground (Projektergebnisse)

– Sideground (Ergebnisse außerhalb des Projekts)

■ Jeder Partner wird Inhaber seines Foreground⇨ Regelung zu gemeinsamen Erfindungen (Anteile, Anmeldung, Verwer-

tung, Beteiligung an Einnahmen, Vergütung, Kosten)

■ Nutzung des IP von Projektpartnern– einfaches Nutzungsrecht an Background bzw. Foreground zur Pro-

jektdurchführung (Maßstab: Need-to-know oder nice-to-have?)

– idR keine unentgeltliche Nutzung nach Projektende (mögl. Erstver-handlungsrecht, bevorzugte Bedingungen etc.)

■ IP-Übertragung bei Beteiligung von Hochschulen (§ 42 ArbnErfG,Veröffentlichungen)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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