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1/ 12 ♣ 재미있고 읽기 편한 특허 상표이야기 (32) ♠자료제공 : 이상준 변리사 “상표분쟁의 핫 플레이스 중국”

재미있고 읽기 편한 특허 상표이야기 (32)user.kotiti.re.kr/technic/Funpatent32.pdf · ♣ 재미있고 읽기 편한 특허 ... 이라는 회사를 통하여 타이완프로뷰로부터

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♣ 재미있고 읽기 편한 특허 ∙ 상표이야기 (32)

♠자료제공 : 이상준 변리사

“상표분쟁의 핫 플레이스 중국”

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (1) – “iPAD”

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (1) – “iPAD”

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사건의 개요

2000년 Proview International Holdings(이하, 프로뷰홀딩스라 함)의 자회사인 타이완프로뷰는 EU, 한국, 멕시코,

싱가포르, 태국, 인도네시아, 베트남 등 7개국에 8개의 “iPAD” 상표를 등록했고, 또 다른 자회사인 중국 선전프

로뷰는 중국에 2개의 “IPAD” 상표를 등록함.

애플사는 2010. 1. 27. iPAD 제품을 전 세계에 출시하기에 앞서 영국에 설립한 IP Application Development

Limited(IPADL)이라는 회사를 통하여 타이완프로뷰로부터 타이완프로뷰 및 선전프로뷰 명의로 되어 있는 10개

상표를 3만 5000파운드(한화 약 6천만원)의 가격으로 매입.

계약체결 후 IPADL사는 타이완프로뷰에 3만 5000파운드의 양수대금 전액을 지급하였고, 이후 10파운드의 상징

적인 가격을 받고 “iPAD” 상표와 관련된 모든 권익을 애플사에게 양도함.

선전프로뷰 측은 IPADL의 배후에 애플이 있었다는 사실을 알고 애플사가 비신사적으로 신분을 속이고 지나치게

헐값에 상표를 매수해갔다고 반발하면서, ① 본 계약은 애플사가 진실한 신분을 속인 기망에 의한 계약으로서

무효라는 것과 ② 중국내 “iPAD” 상표는 선전프로뷰의 소유로서 상표이전계약서에 서명한 타이완프로뷰의 법무

책임자에게는 선전프로뷰를 대표할 권한이 없다는 이유를 들어 중국내 상표이전절차의 이행을 거부함.

상기와 같은 이유로 프로뷰측이 계약 내용에 따른 중국 내 상표명의 이전절차에 협력하지 않자 애플사는

2010.4. 중국의 선전중급인민법원에 “iPAD” 상표가 애플의 소유라는 것을 확인하는 소송을 제기.

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (1) – “iPAD”

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사건의 결과

선전중급인민법원은 2011.2.23., 2011.8.21., 2011.10.18. 세 번에 걸쳐 심리를 진행한 후 마침내 2010.12.19.

애플에 패소판결을 내림.

1심 선고 후 선진프로뷰는 거액의 손해배상청구를 할 것을 공개적으로 선언함과 동시에 중국세관 측에 “iPAD”

제품은 상표권을 침해한 제품으로서 통관을 시켜줄 것을 요청했으며, 중국 각 지역의 공상기관에 상표권을

침해한 “iPAD” 제품을 단속해 줄 것을 요청함.

결국, 2012.6.25.자로 애플사가 선전프로뷰에게 상표 양도대금 6000만 달러(한화 약 685억원)을 지급하기로

법정에서 최종 합의하고 사건은 종결됨.

기타 관련내용

애플은 “iPhone” 상표에 대해서도 이를 선등록한 중국 기업으로부터 2009년 365만 달러(한화 약 4억 4천만원)에

매입한 바 있음.

프로뷰 측은 애플사가 자신의 진실한 신분을 속이고 다른 기업을 내세워 헐값에 “iPAD” 상표를 매입한 것은

기망에 의한 것이므로 무효라고 주장하는 소송을 미국 본토에서도 제기하였지만 미국에서는 패소함.

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (2) – “HERMES(에르메스)”

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (2) – “HERMES(에르메스)”

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사건의 개요

HERMES(에르메스)사는 1977년 중국에 자사의 영어이름인 “HERMES”에 대해서는 등록을 하였으나, 중국식

상표명인 “아이마스(爱瑪仕)” 에 대해서는 등록을 하지 않았음.

다펑즈이유한회사(达丰制衣有限公司, 이하 ‘다펑’이라 함)는 1995년 12월 넥타이, 의류 등의 상품에 대하여

“아이마스(爱瑪仕)” 상표를 출원하여 등록을 받음.

에르메스사는 1997년 “아이마스(爱瑪仕)” 상표에 대하여 추가적으로 상표권을 신청하던 중 다펑의 상표를

발견하게 되었고, 이에 2009년 7월 10일 다펑이 등록한 상표가 악의성을 띤 모방, 복제 상표로서 국제저명상

표의 번역 행위에 해당한다고 주장하면서 다펑의 등록상표에 대하여 소송을 제기함.

사건의 결과

상표평심위원회에서는 에르메스가 제출한 증거에 근거할 때 에르메스의 “HERMES” 상표는 중국에서 아직 중국

에서 저명상표의 지명도에 미치지 않았기에 다펑의 아이마스(爱马仕,爱玛仕) 상표에 대한 등록을 심의키로 결정

상표평심위원회의 결정에 대하여 에르메스사는 북경시 제1중급 인민법원에 다시 소송을 제기하였으나, 법원은

2011.12.20. 상표평심위원회의 결정을 지지하는 판결을 내림.

즉, 다펑에 대한 에르메스사의 소송은 증거불충분과 선출원주의 입각으로 패소함

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (3) – “샤넬(CHANEL)”

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (3) – “샤넬(CHANEL)”

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사건의 개요

2002.6.25. 중국의 화싱리 도자기회사(广东省佛山市华兴利陶瓷有限公司, 이하 ‘화싱리’)는 도자기상품에 대하여

영문 “CHANEL” 및 중국어 명칭에 해당하는 상표 “샹나이얼(香奈尔)” 에 대하여 상표등록을 신청함.

이에 중국샤넬회사(中国香奈儿股份有限公司, 이하 ‘샤넬’)는 화싱리회사의 출원상표는 샤넬의 영문상표

“CHANEL”과 샤넬의 중국어상표 “샹나이얼(香奈儿)” 상표와 유사하여 소비자들에게 혼동을 일으킬 우려가

있다고 주장하며 이의를 제기함.

사건의 결과

상표평심위원회에서는 샤넬회사의 영어상표 “CHANEL”과 중국어 상표 “샹나이얼(香奈儿)”은 중국에서 많은

소비자들이 알고 있는 저명상표이기 때문에, 화싱리회사가 신청한 “샹나이얼(香奈尔)” 상표는 정당하다고 볼 수

없으며 샤넬에 경제적 손해를 입혔다고 결정함.

화싱리회사는 상기 상표평심위원회의 결정에 대하여 불복하면서 “샹나이얼(香奈尔)” 브랜드는 도자기 자재업계

에서 비교적 높은 인지도가 있는 상표라고 주장하며 법원에 다시 소송을 제기함.

중국법원은 화싱리회사의 “샹나이얼(香奈尔)” 상표와 영문상표 “CHANEL” 및 도안의 상표등록은 상표가 사용

되고 있는 분야가 다르기 때문에 소비자들에 오해의 여지를 제공하지는 않으나 샤넬의 상표가치를 훼손하는

행위라는 판결을 내림.

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (4) – “정관장(正官庄)”

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정관장[왼쪽] vs. 정한장[오른쪽]

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (4) – “정관장(正官庄)”

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사건의 개요

'정관장'은 1994년 한국담배인삼공사 홍콩법인으로 중국시장에 첫발을 내딛었으며, 1999년 한국담배인삼공사

에서 분리된 한국인삼공사로 2007년2월 정식으로 상해에 대표처를 설립한 후로 현재 6개의 지사 및 100여개의

직영점을 운영하고 있음.

'정관장'은 또한 중국에서 권리확보를 위하여 신선이 인삼을 가져다주는(神仙送參圖) 형상을 한 도형상표 3건을

국제분류 제5류와 제29류에 출원을 하였고 지정상품으로는 인삼(人參), 염한홍삼(醃製紅參)등 상품을 포함하였음.

'정관장'은 자사제품인 '정관장' 홍삼과 유사한 포장을 하고 있는 제품이 중국내에서 유통되고 있는 사실을 발견

함. 동 제품이 자사상표와 유사한 '정한장' 상표를 사용하고 있음에 당사는 상해푸동신구인민법원(上海市浦東新區

人民法院)에 상표권 침해로 소송을 제기함.

'정한장' 상표의 권리자는 광동성의 한 인삼제조 업체인 정한제약주식유한공사(廣東正韓藥業股份有限公司)로,

'정한장'홍삼 제품을 생산가공하여, 상해하오야오스약국(上海好藥師大藥房連鎖有限公司) 및 상해화스약국(上海華

氏大藥房有限公司)을 통해 판매해온 것으로 밝혀졌음.

이에 '정관장'은 정한제약주식유한공사, 상해하오야오스약국 및 상해화스약국의 홍삼 생산, 판매 행위가 소비자에

게 혼돈을 야기하여 '정관장' 브랜드에서 출시한 홍삼제품의 판매량에 영향을 준다는 이유로 상기 3개사를 대상

으로 소송를 제기하였고, 침해중지, 공개사과 및 손해배상 청구를 함.

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (4) – “정관장(正官庄)”

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사건의 결과

상해푸동법원은 정한제약주식유한공사의 고려삼 제품이 지정한 상품류가 '정관장'상표 제5류 중의 홍삼, 인삼

및 제29류 중의 염한 홍삼과 동일 또는 유사하며, 제품 포장 역시 '정관장'의 신선이 인삼을 가져다주는 형상을

한 도형상표와 유사한 상표를 사용하였음을 인정함.

법원은 상해하오야오스약국과 상해화스약국에 대해서는 정한제약주식유한공사로부터 합법적으로 제품을 취득

하였으므로, 민사상 손해배상 책임에서는 면제되나, 즉시 침해품 판매를 중지할 것을 명령함.

최종적으로 상해푸동법원에서는 정한제약주식유한공사에 '정관장'의 상표권을 침해한 명목으로 손해배상금 20

만위앤을 지급할 것과 공개사과 판결을 내렸으며, 상해하오야오스약국 과 상해화스약국에 침해품 판매 중지 및

기타 소청을 기각함.

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (5) – “KBS”

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♣ 중국 상표분쟁 사례 (5) – “KBS”

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사건의 개요

2004년 중국의 광고회사 심천카이비쓰가 영문 “KBS”에 대한 상표등록을 신청함.

이에 KBS 측은 2008년 중국 상표국에 심천카이비쓰의 상표등록을 허가하지 말아달라는 이의신청을 제기함.

사건의 결과

KBS 측이 2008년 제기한 이의신청에 대해서는 2011년 기각결정됨.

이에 KBS 측은 중국 내 상표분쟁을 총괄하는 중국상표심판위원회에 불복심판을 제기하여 2013년 4월 최종적

으로 “중국 상표국은 심천카이비쓰의 등록결정을 취소하라”는 결정을 받음.

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♣ 중국 내 상표분쟁과 관련한 시사점

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자국민 보호경향이 뚜렷한 중국상표법은 중국인과 외국인의 상표권 분쟁에서 중국인의 손을 들어주는 경우가 많고,

중국에서 상표권은 선(先) 출원주의를 택하고 있어 먼저 출원한 상표에 대하여 등록을 인정해주는 경향이 있음.

중국에서도 최근 지식재산권 보호의 중요성에 대한 인식이 깊어지고 있고, 주지저명상표 인정 및 보호규정 등

관련 규정을 두고 있기는 하지만 저명상표들의 분쟁에 대해서 법원의 판결이 일치되고 있지 않아 혼동을 초래함.

따라서, 중국에 상표 출원시 영문상표 뿐만 아니라 중국어 명칭에 해당하는 상표 및 유사한 상표를 함께 등록하여

유사상표가 침해할 수 있는 루트를 사전에 봉쇄하는 것이 하나의 전략이 될 수 있음.

또한, 상표등록이 현재의 주 업종 뿐만 아니라 향후 진출계획이 있는 영역까지 함께 등록을 하는 것도 고려해 볼

필요가 있음.

참고사례

미국의 SNS업체인 페이스북(Facebook)의 경우, 2006년부터 이미 중국에 “THE Facebook”, Facebook”, “F(로고)”

등을 포함한 영문상표와 “脸谱(롄푸)”, “面塑(몐수)”, “飛思博(페이스보)”, “菲思博克(페이스보터)”, “費思薄(페이스

바오)’ 등 의역, 음역한 중문상표를 포함한 총 60여개에 달하는 상표를 등록함.

중국의 대형 생수업체 와하하(哇哈哈)는 상표 “와하하(哇哈哈)” 외에 “와하와(哇哈哇)”, “하하와(哈哇哇)” 등 유사

상표를 함께 등록해놓음.

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♣ 2014.5.1. 시행 중국 상표개정법의 핵심내용

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(상표출원자의 편의 확대) 상표의 범위에 소리상표를 포함하고, 1상표 다류 1출원주의를 채택하였으며, 전자

상표 출원 실시, 상표 이의신청 규정에서 이의신청의 주체를 ‘누구나’에서 ‘선권리자 또는 이해관계인’으로

수정하는 등 상표 출원자의 편의를 확대함.

(시장 질서 보호) 유명상표의 개념을 명확히 하고, 유명상표 보호강도를 강화하여 시장질서를 유지하기 위한

장치를 마련하였음.

(법정 손해배상금 상한 증액) 악의적 상표권 침해행위자에 대한 처벌 강화를 위해 손해배상금을 현행 50만

위엔에서 300만 위엔으로 증가시킴.

중국 개정상표법에 규정된 악의적 선등록의 유형별 내용

타인의 미등록상표를 불법점유(해당 상표가 타인의 우선사용 상표인지 분명히 알고 있음에도 불구, 선등록을

통해 의도적으로 자사 상표로 점유하는 행위의 제한).

대리인/대표자가 상표 소유권자의 상표 선등록(상표 대리인 또는 제품의 판매 대표자 등이 상표권자의 권한

위임(라이센스) 없이 본인의 명의로 피대리인 또는 피대표자의 상표를 등록하는 행위 제한).

영향력있는 상표의 선등록(타인이 먼저 사용하고 있거나 이미 영향력이 있는 상표의 선등록 제한).

타인의 우선권리를 훼손하는 상표등록(상표등록 출원으로 타인의 현존하는 우선권리를 손상시켜서는 안됨).