Співвідношення прикладів в Співвідношення прикладів в описі і обсягу формули описі і обсягу формули

винаходу для об’єкту винаходу винаходу для об’єкту винаходу ““речовинаречовина””..

Томачинський С.М.Томачинський С.М.ДП ДП ““Український інститут промислової власностіУкраїнський інститут промислової власності””

головний експерт відділу фармацевтики.головний експерт відділу фармацевтики.

Чинники, які впливають на широту Чинники, які впливають на широту обсягу формули винаходуобсягу формули винаходу

• “ “ Формула винаходу (корисної Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло ” визначеному порядку ясно і стисло ”

ч 8 ст ч 8 ст 12 Закону 12 Закону

The European Patent ConventionThe European Patent ConventionArticle 83Article 83 Disclosure of the invention Disclosure of the invention  The European patent application shall disclose the invention in a manner The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. the art. 

USPTOUSPTO35 U.S.C. 112  Specification. (Sept. 16, 2012) 35 U.S.C. 112  Specification. (Sept. 16, 2012) (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.inventor or joint inventor of carrying out the invention.2164.06(b) 2164.06(b) ExamplesExamples of Enablement Issues — Chemical Cases of Enablement Issues — Chemical Cases. . SIPOSIPO26. 26. The written description shall contain a clear and comprehensive The written description shall contain a clear and comprehensive description of the invention or utility model so that a technician in the field description of the invention or utility model so that a technician in the field of the relevant technology can carry it out; when necessary, pictures shall be of the relevant technology can carry it out; when necessary, pictures shall be attached to it. attached to it.

SIPO Clarifies the Examination Standard on Sufficient Disclosure of SIPO Clarifies the Examination Standard on Sufficient Disclosure of Chemical /Medical InventionsChemical /Medical Inventions

• Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) • Eighth Edition, August 2001 Eighth Edition, August 2001 • Latest Revision August 2012 Latest Revision August 2012

2164.01(a)   Undue Experimentation Factors2164.01(a)   Undue Experimentation Factors Є багато чинників, які необхідно враховувати при визначенні того, чи Є багато чинників, які необхідно враховувати при визначенні того, чи

існує достатньо доказів, щоб підтримати визначення що розкриття не існує достатньо доказів, щоб підтримати визначення що розкриття не задовольняє вимогу достатності і що будь-яка необхідність задовольняє вимогу достатності і що будь-яка необхідність експериментування є надмірною. Ці чинники включають, але не експериментування є надмірною. Ці чинники включають, але не обмежуються: обмежуються:

(А) (А) ОбсягОбсяг формули винаходу; формули винаходу; (B) Суть винаходу; (B) Суть винаходу; (C) Стан рівня техніки; (C) Стан рівня техніки; (D) Рівень фахівця; (D) Рівень фахівця; (Е) Рівень передбачуваності в даній області; (Е) Рівень передбачуваності в даній області; (F) Кількість роз'яснень, представлених винахідником; (F) Кількість роз'яснень, представлених винахідником; (G) Існування робочих прикладів; (G) Існування робочих прикладів; (H) Кількість експериментів потрібно було зробити або використовувати (H) Кількість експериментів потрібно було зробити або використовувати винахід на основі змісту опису.винахід на основі змісту опису.

• PCTPCT• Article 5Article 5 The international application must “disclose the invention in a The international application must “disclose the invention in a

manner sufficientlymanner sufficiently clear and complete for the invention to be clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.”carried out by a person skilled in the art.”

Вимоги чинного Вимоги чинного законодавства законодавства УкраїниУкраїни• Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у

визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі ”. фахівець у зазначеній галузі ”.

• ч. 7 ст. 12 Законуч. 7 ст. 12 Закону• “ “ Якщо винаходом є група (ряд) нових індивідуальних сполук Якщо винаходом є група (ряд) нових індивідуальних сполук

з визначеною структурою, що описується загальною з визначеною структурою, що описується загальною структурною формулою, то слід підтвердити можливість структурною формулою, то слід підтвердити можливість одержання усіх сполук групи шляхом наведення загальної одержання усіх сполук групи шляхом наведення загальної схеми способу одержання, а також, принаймні, одного схеми способу одержання, а також, принаймні, одного прикладу одержання конкретної сполуки групи (ряду).прикладу одержання конкретної сполуки групи (ряду). Якщо Якщо група (ряд) містить сполуки з різними за хімічною група (ряд) містить сполуки з різними за хімічною природою радикалами, то кількість прикладів повинна природою радикалами, то кількість прикладів повинна бути достатньою для підтвердження можливості бути достатньою для підтвердження можливості одержання сполук із цими різними радикалами.одержання сполук із цими різними радикалами. Для Для одержаних сполук також наводять їх підтверджені відомими одержаних сполук також наводять їх підтверджені відомими методами структурні формули, фізико-хімічні константи, а методами структурні формули, фізико-хімічні константи, а також докази можливості реалізації зазначеного також докази можливості реалізації зазначеного призначення із підтвердженням такої можливості щодо призначення із підтвердженням такої можливості щодо деяких сполук з різними за хімічною природою радикалами ”. деяких сполук з різними за хімічною природою радикалами ”.

• п. 11.2.5. Правил п. 11.2.5. Правил складання складання

Формула Формула винаходувинаходу

Приклади в описі Приклади в описі винаходувинаходу

Схема синтезуСхема синтезу

Рельєф дна в районі течії Рельєф дна в районі течії Куросіо.Куросіо.

Перевірка граничних Перевірка граничних умов для заявлених умов для заявлених

суттєвих ознак суттєвих ознак

• В п. 1 міститься вираз “Х1-Х4 незалежно вибирають з групи, яка складається з С, CR1, або N”. Слід зазначити, що в формулі І випадок, коли атом Хn є С, реалізується тільки коли цей атом з’єднаний з Ar1. Тобто, тільки один атом з Х1-Х4 може бути С, а інші можливі випадки охоплені виразом “CR1, або N”. При цьому, випадки, в яких Х2 та/або Х3 є N не підтверджено прикладами в

описі винаходу.

X2

X3X4

X1

Ar2 Ar1

Z

Cу

Достатня кількість Достатня кількість прикладівприкладів

O

O

O

N

O

O

O

R

O

O

O

N

O

O

O

O

O

N

O

O

O

O

O

O

N

O

O

O

де R є алкілом;С3-С6алкіл С7-С20алкіл

С3-С20алкілIIaI

II

IIb

IIc IId

R є розгалуженим

R є нерозгалуженим

O

O

O

N

O

O

O

O

O

O

N

O

O

O

Висновки1 Перед одержанням нових сполук, необхідно провести патентно-інформаційний пошук і визначити межі обсягу прав за майбутнім патентом. Виходячи з цього обсягу слід визначити ряди подібних за хімічною природою замісників в родовій структурі, які забезпечать ефективний захист прав винахідника.2 Якщо можливо, визначити частину молекули, яка найбільше впливає на заявлений технічний результат (наприклад, фармакофорну групу). Всі можливі варіанти таких груп, що зберігають потрібні властивості мають бути одержані та досліджені.3 Спланувати одержання сполук таким чином, щоб на кожний ряд подібних за хімічною природою замісників припадав принаймні один приклад.4 При складанні формули винаходу на кожен приклад, коли це можливо з хімічної точки зору, заявляти по ряду подібних за хімічною природою замісників.

ЛітератураЛітература

• 1. 1. Закон України “ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ”. Редакція Закон України “ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ”. Редакція від 05.12.2012від 05.12.2012 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

• 2. 2. European Patent ConventionEuropean Patent Convention http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar83.htmlhttp://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar83.html

• 3. 35 U.S.C. 112 Specification. (Sept. 16, 2012). 3. 35 U.S.C. 112 Specification. (Sept. 16, 2012). http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e302824http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e302824

• 3a. 2164.06(b) Examples of Enablement Issues — Chemical Cases. 3a. 2164.06(b) Examples of Enablement Issues — Chemical Cases. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.htmlhttp://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.html

• 4. Patent Law of the People's Republic of China.4. Patent Law of the People's Republic of China.• http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.htmlhttp://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html• 5. SIPO Clarifies the Examination Standard on Sufficient Disclosure of 5. SIPO Clarifies the Examination Standard on Sufficient Disclosure of

Chemical/Medical Inventions. CCPIT Patent and Trademark Law Office. Chemical/Medical Inventions. CCPIT Patent and Trademark Law Office. http://www.aipla.org/committees/committee_pages/IP_Practice_in_China/Chinesehttp://www.aipla.org/committees/committee_pages/IP_Practice_in_China/Chinese%20IP%20Law%20%20Regulations/SIPO%20Clarifies%20the%20Examination%20IP%20Law%20%20Regulations/SIPO%20Clarifies%20the%20Examination%20Standard%20on%20Sufficient%20Disclosure%20of%20Chemical%20Medical%20Standard%20on%20Sufficient%20Disclosure%20of%20Chemical%20Medical%20Inventions.pdf %20Inventions.pdf

• 6. 6. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.на корисну модель. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-017. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-017. Про затвердження Правил Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. МІНІСТЕРСТВО МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02 8. Ivan ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0364-02 8. Ivan Gutman. "The chemical formula CnH2n+2 and its mathematical background." The Gutman. "The chemical formula CnH2n+2 and its mathematical background." The Teaching of Mathematics (2008): 53-61. Teaching of Mathematics (2008): 53-61. http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/tm/21/tm1121.pdf http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/tm/21/tm1121.pdf

Дякую за увагу!Дякую за увагу!