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国际商标通讯
本期目录
2017年9月
协会新闻和委员会更新第139届巴塞罗那年会回顾 1部门更新：亚太地区和中国代表处 1INTA董事会通过决议缩短马德里议定书下 的依附期 2别错过INTA最新的法律资源 2国际商标协会正式在智利开设拉丁美洲 和加勒比地区代表处 3圆桌会议报告：俄罗斯和欧亚经济联盟 关于平行进口法律的变化 4自由贸易区研讨会：并不是一个 “完全自由”的区域 5企业法务意见交流：对外部法律顾问 的管理 5企业法律顾问意见交流：营销和原生 广告问题 7明日领袖奖 8INTA董事会决议 9免责声明 10
商标局更新开曼群岛：八月将实行新《商标法》 10印度：新商标规则生效 10WIPO推出有关马德里国际注册新的及 更优的电子服务 10修正案简化了注册法律性质变更流程 11印度商标局发布驰名商标指南 11
本期特写如何行使美国商标担保权益 12加拿大商标诉讼中“藐视法庭”救济 手段的运用 13
法律法规/案例实践巴西：域名或商标注册与在先权利– 孰先孰后？ 15加拿大：联邦法院罕见地做出诉中 停止侵权裁决并且释出此种裁决 适用于商业的信号 15加拿大：如果广告令人困惑，关键词 可以用来传递信息 16丹麦：商标权转移给第三方之后， 设计者不能在时装品牌上使用其名字 16欧盟：欧盟法院的裁决将影响损害赔偿 的计算方法 17欧盟：基于国内未注册的商号权对 欧盟文字商标提出异议 17欧盟法院就异议程序中引证商标消亡 的影响问题作出裁决 18德国：法院拒绝保护产品形状 18法国：在后商标的注册被域名救回 19法国：商标获准注册后通过使用获得 显著性 19新西兰：最高法院给予什么，就带走什么 20台湾：蓄意利用商誉获利者不适用善意 在先使用抗辩 20新加坡：法院明确平行进口抗辩适用范围 21英国：有关Google AdWords（谷歌关键字 广告）/AdSense（谷歌广告联盟） 和商标侵权的高等法院裁定 21美国：商誉应当成为商标争议案件中 混淆性近似判断的考虑因素 22德国：新法案将禁止跨国公司通过 许可盒子来进行利润转移 22美国：被许可人的起诉资格和临时禁令 被驳回 23美国：注册商标使用宣誓规则生效— 注册人，检查您的使用 23
协会新闻和委员会更新
第139届巴塞罗那年会回顾
——史上人数最多的年会！
第139届巴塞罗那年会在5月24日落下帷
幕。本次年会吸引了来自157个国家的10667名注册人，其中2,421名是首次参加。这比
2016年增加了32％，这表明了国际商标协会会
员队伍不断壮大和整体的持续健康发展。首次
注册人中有47%来自欧洲，学术界人士显著增
加；有39家新的参展商，包括三个国家的知识
产权局。这充分显示出在美国境外举办年会的
价值，同时也是扩大会员的一种有效方式。
开幕式及致辞
5月21日星期日的开幕式和开场主题演讲
分别由国际商标协会的首席执行官Etienne Sanz de Acedo先生、国际商标协会的主席，美国
百事可乐公司副总裁，Joseph Ferretti先生和主
讲人，西班牙教育、文化和体育部长和政府发
言人Íñigo Méndez de Vigo三人致辞。
Sanz de Acedo先生强调，2017年会报名
人数增长是在“2014-2017年战略计划”下取
得的成功，同时也谈到了品牌限制与协调，
互联网治理和反假冒等优先事项。Ferretti先生（左图）讨论了品牌在不断演变的环境中扮
部门更新：亚太 地区和中国代表处
INTA的亚太地区和中国代表处正在扩张，
热烈欢迎去年底/今年初加入的两个新面孔：
亚太办事处经理Queenie Zhao，以及中国代表
处助理戴玮洁（Vicky）。亚太地区代表处经理
Queenie于2017年1月2日开始在国际商标协会
工作，办公地点位于新加坡。她的任务是促进
和增加亚太地区的会员数量。Queenie的日常
工作包括协助实施在亚太地区开展的项目，如
圆桌会议，研讨会和领导代表团等，增加国际
商标协会的企业会员数量，并提供招募会员的
战略分析。她还协助运营和供应商管理等行政
方面的工作。
中国代表处助理戴玮洁（Vicky），办公
地点在中国上海。在纽约大学获得她的硕士学
位后，于2016年12月加入国际商标协会。她
第一次与国际商标协会接触源于国际商标协会
在北京举办的一场招待会，这使她对协会工作
充满了兴趣并获得了在国际商标协会实习的
机会，并最终作为正式员工加入国际商标协
会。Vicky的主要工作包括，营销、对外交流、
政府间关系和日常运营几方面。也就是帮助中
国会员了解更多的国际商标协会的会员政策、
线上资源和年会等活动。推动和促进国际商标
协会和中国政府的联系与合作，以及协助纽约
总部开发出针对中国市场的战略计划。例如
Vicky建立了国际商标协会微信公众号，在中国
的社交媒体上宣传和推广国际商标协会的各项
活动，推进电子版国际商标通讯，线上解答会
员疑问等。
文转第3页上
供稿：Christopher Shen, NTD Patent & Trademark Agency Limited
翻译：戴玮洁国际商标协会中国代表处
2017年9月2
协会新闻和委员会更新
虽然我们已就本通讯所载信息的准确性尽力予以核对，但读者仍应就其特别关注的内容自主地加以查验。《国际商标通讯》中的文章由国际商标通讯委员会成员和国际商标协会工
作人员提供，但也接受其他渠道的供稿。国际商标通讯编辑委员会可从编辑角度全权对稿件进行处理以便出版。如需复制《国际商标通讯》中的文章，请向[email protected] 发送申请信息，包括：文章标题、卷号、期号、复制用途、预计的复制数量或读者人数。《国际商标通讯》接受赞助也绝不意味着国际商标协会对其商品、服务或传达信息的认可。
本刊所有内容版权属 INTA 所有，未获许可，任何单位及个人不得转载使用。
国际商标通讯（中文版）编辑委员会 联系方式：敬请发送电子邮件至[email protected]
编辑委员会主编
丁宪杰金杜律师事务所
编辑委员会成员
陈学民中咨律师事务所
陈长杰北京捷鼎知识产权代理有限责任公司
冯臻霍金路伟国际律师事务所
傅强国上海华诚律师事务所
黄晖北京万慧达知识产权代理有限公司
郑露广州华进联合专利商标代理有限公司
李永波北京集佳知识产权代理有限公司
刘耀慈(Eugene Low)霍金路伟律师行
陶洋微软公司
国际商标协会内部工作人员
执行总裁CEOEtienne Sanz de Acedo通讯及政策总编Strategist, Communications ContentEileen McDermott通讯主管Manager, CommunicationsJean-Claude Darné版式设计Graphic DesignerEric Mehlenbeck
国际商标协会董事会官员及法律顾问
主席Joseph Ferretti 百事公司/菲多利公司(PepsiCo, Inc. /Frito-Lay, Inc.)侯任主席Tish Berard 和颂爱公司(Hearts On Fire Company LLC)副主席David Lossignol 诺华有限公司(Novartis Pharma AG)副主席Ayala Deutsch NBA产物股份有限公司(NBA Properties)财政Tiki Dare 甲骨文公司(Oracle Corporation)秘书Zeeger Vink 莫斯兄弟集团(Maus Fréres)法律顾问Maury Tepper (Tepper & Eyster, PLLC)
INTA董事会通过决议缩短马德里议定书下的依附期INTA董事会在三月份的会议上接纳一项题
为「马德里议定书：依附期」的决议。议案由
协会的商标管理局实务委员会（TOPC）属下马
德里系统小组委员会提出，建议将基础商标国
际注册的依附期由五年缩短至三年。
根据该议案，缩短依附期可带来多方面的
重大有利条件，包括国际注册的地位可以得到
较大程度的确定性，对于各国家地区之间注销
注册的限期所存在的差异，亦可导致较高的一
致性和统一性。
议案同时强调鉴于各种原因，缩短依附期
对目前实施「中央攻击」的便利条件应不会产
生重大影响，原因包括大部分国家地区在批准
基于不使用提起注销程序前均容许有五年的宽
限期，已超逾大部分国际注册的依附期限。此
外，在绝大部分个案中，鉴于现有的待审期，
第三方已可在缩短的三年期限内对新申请提出
反对注册的程序。缩短依附期亦会对基础商标
的拥有人有利。该等商标（例如来自采用非拉
丁文字国家的拉丁文字商标）原意并非在其来
源地使用，而是在不使用宽限期仅为三年的地
区。
缩短依附期所带来的利益看来远高于无法
在国际注册日期后第三至第五年间对一项国际
注册启动「中央攻击」的后果。
议案有相当篇幅介绍依附期的历史背景，
指出在现时形式的马德里体系下，藉着「中央
攻击」以处理某些滥用的注册申请的需要已经
减低。在另一方面，对可导致全部国际注册无
效的「中央攻击」的忧虑，亦是商标拥有人经
常提述会阻碍其更多使用马德里体系的重要原
因之一。
事实上，马德里联盟的许多成员以及使用
者群体均已宣称他们支持缩短依附期或持开放
态度讨论此议题；WIPO商标国际注册马德里体
系法律发展工作组的中期工作计划已加入与此
有关的建议。与INTA长期支持马德里体系及新加
入成员的取向相一致，依附期的缩短亦期望能
成为多个国家地区决定加入马德里议定书的重
要考虑因素之一。
别错过INTA最新的法律资源《商标报告人》发布了当年的《美国年度
回顾》（1月-2月）并即将在4月底发布《欧盟
年度回顾》。
在11月的领导会议上，发布了一份新的
INTA指引，可供按需搜索。在这份《维权：国
际诉讼指引》中，您可以找到有关商标诉讼的
多方面信息，包括：诉前要求；注册商标和未
注册商标侵权的索赔；紧急措施；诉讼的早期
解决方案；证据；审判和开庭；判决和终审裁
定；诉后问题；诉讼费用；以及补救措施。覆
盖超过40个司法管辖区，并且在不断添加中。
最新版的《商标撤销：国际实践与程序》
和《国际异议指引：对比实践与程序》最近上
线。
我们希望您将INTA的会员资源视为获得商
标实践基础信息的第一站。会员组织的任何员
工均可通过登入inta.org访问INTA的法律资源。
如果您尚未获得或忘记了用户和密码，请通过
电子邮箱[email protected]联系会员
管理人员。
INTA Bulletin
2017年5月15日
第72卷第9期
供稿：北京捷鼎知识产权代理有限责任公司
翻译：徐欲晓陈长杰
3
协会新闻和委员会更新139届巴塞罗那年会回顾——史上人数最多的年会！ 上接第1页
演的角色：”如今，品牌通过社交媒体与消费
者直接交流，并使消费者在一定程度上影响品
牌。”他补充说，最成功的品牌将会接受这些
变化并赋予消费者参与权。
在个人发言后，Sanz de Acedo先生和
Ferretti先生介绍了国际商标协会的 “2018-2021战略计划”。新计划包括三个核心战略方
向：
1.推进商标和品牌的价值
2.加强消费者信任
3.拥抱创新和变革。
“这不是改变，而是一个演变”Sanz de Acedo先生说，“例如，公司不一定会谈论商
标与专利——他们谈论品牌。我们是一个服务品
牌所有者和专业人士的组织，我们需要谈论品
牌。”
Méndez de Vigo先生（上图）告诉注册人，
西班牙政府致力于知识产权的保护，他指出
“学校是打击盗版行为开始的地方”。他认为，
盗版应该等于偷盗。“我们想促进反盗版一代的
产生”。
热门项目
在为期五天的会议期间，国际商标协会共
举办了40多个教育课程，300多个即席演讲，以
及一系列的研讨会和活动，例如午餐学习会和国
际商标协会的第二个专门的反假冒项目：“战略
+合作：打击假冒犯罪成功的关键”。这个一天
半的研讨会使公司内部律师和政府官员有机会与
其他品牌所有者，调查人员，执法机构，和政府
机构，以及社会上领先的反假冒协会和法律专
家，共同交流和探讨打击假冒的最佳做法。
第一个“午餐学习会”活动是在星期一和
星期二举行的，主要发言人Gerd Leonhard和Paul Birch。Birch先生在20世纪90年代英国航空
公司（BA）的文化转型中发挥了重要作用，他
还分享了如何在工作，生活和其他方面促进创造
力和创新的实用技巧。Leonhard先生称自己是一
位“未来主义者”，并提醒大家，知识产权律师
应该随时改变工作角色的转变，因为随着物联网
（IoT）深入到我们的生活中边边角角，决定收
入的将由销售数额转为经验。
另外值得一提的是星期六的一个题为“专
利成本效益：保护小预算的发明”的研讨会，其
后是专利专业交流招待会。这些会议突出了国际
商标协会将其范围扩大到影响品牌的其他知识产
权问题而不是仅仅局限于品牌本身。
以下是今年最受关注的会议议题：“大爆
炸：当商标与其他知识产权相抵触时，美国联邦
判例法和TTAB发展年度回顾，答案并不总是‘看情况’。”公平使用和表达自由在版权和身份权
利法律下在线品牌保护的策略欧盟商业联盟领先
案例法年度审查：品牌与私人标签 - 何时太接近
舒适区了？
政府参与
随着235个政府代表注册，2017年会为注
册人提供了与政府官员接触的绝佳机会。来自各
国的政府官员参加了一系列会议和活动，从反假
冒研讨会到与欧盟知识产权局，韩国知识产权局
和美国专利商标局等用户会话。
中华商标协会举行了一个专题讨论会，来
自政府机构，公司和律师事务所的发言人就商
标保护和恶意注册等议题进行了发言。Sanz de Acedo先生出席了会议，并指出，这是国际商标
协会和中国国家工商总局签署的合作意向书中
的第一个成就。合作意向书表示，国家工商总局
将依托中华商标协会与国际商标协会开展合作活
动，特别是在中国商标节，中国商标年会和国际
商标协会年会等重大活动上开展合作。
反假冒研讨会，包括封闭会议和开放式会
议，让政府官员在与品牌所有者和用户见面之前
先进性私下讨论。参加研讨会的有115人，其中
包括约30名政府官员。
值得注意的是，在5月21日，国际商标协会
再次与优质品牌保护委员会（QBPC）签署现有
的合作备忘协议录。合作备忘协议录旨在加强与
中国中央和地方政府机构的合作，推进和强化知
识产权法。该协议要求双方承认商标作为知识产
权的重要形式，保护消费者，促进公平有效的商
业价值。
随着出席率和政府参与度的增加，年会越
来越多地成为政府官员之间以及政府官员与国际
商标协会成员之间互动的平台。政府与行业的接
触对于解决全球商标界面临的诸多重要问题起着
至关重要的作用，并同时为国际商标协会提供了
这个平台。国际商标协会将在未来的年会上继续
发展和扩大这类节目。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性
进行自主确认。
供稿：国际商标协会
翻译：戴玮洁国际商标协会中国代表处
国际商标协会正式在智利开设拉丁美洲和加勒比地区代表处2017年5月2日，国际商标协会在智利圣地
亚哥正式开设拉丁美洲和加勒比地区代表处。
增加这个代表处意味着国际商标协会现在已经
在全球七个国家和八个城市有了六个官方代表
处（比利时布鲁塞尔，美国纽约，智利圣地亚
哥，中国上海，新加坡和美国华盛顿）。
为庆祝圣地亚哥代表处开幕式的招待会在
Cumbres Lastarria酒店举办，现场有来自圣地亚
哥市的大约100名与会者。除了INTA的当地成员
以及该地区前任和现任的INTA董事会成员，美洲
开发银行的代表，智利国家当局，大使馆，地
方行业代表和来自拉丁美洲全国的知识产权局
（IPO）董事以及加勒比地区也纷纷出席。
国际商标协会总裁Joe Ferretti（美国百事
可乐公司），国际商标协会首席执行官Etienne Sanz de Acedo和智利工业产权国家研究所
（INAPI）国家主任Maximiliano Santa Cruz在接
待会上致开幕辞。三位发言者都就开设代表处
和代表处在接下来几个月的首要任务提出了意
见和建议。Sanz de Acedo先生和Ferretti先生强
调了国际商标协会对拉丁美洲和加勒比地区日
益增长的关注，并提到了即将于2017年10月2-3日在哥伦比亚卡塔赫纳举行的题为“改变
拉丁美洲的景观”的大会。
INTA总裁Joe Ferretti和INTA首席执行官Etienne Sanz de Acedo出席了拉丁美洲和加勒比海代表处的开幕仪式
转下页
2017年9月4
协会新闻和委员会更新国际商标协会正式在智利开设拉丁美洲和加勒比地区代表处 接上页
圆桌会议报告：俄罗斯和欧亚经济联盟关于平行进口法律的变化2017年3月28日，Gowling WLG和俄罗
斯美国商会共同组织了一场关于平行进口和
知识产权权利的国际商标协会圆桌讨论会。
随后在俄罗斯莫斯科举办了年会招待会。
本次圆桌会议的一大亮点是由David Aylen主持的小组讨论会，其中有欧亚经济委员会
的副主任David Aylen，来自俄罗斯飞利浦的
Sergei Shurygin；Tatiana Sazonova；来自
俄罗斯玫琳凯的Maria Lukina和来自俄罗斯
Gowling WLG的Anastassia Sinitsyna.
俄罗斯《民法典》的第四部分确立了国家
级商标权利用尽原则，规定某一方未经注册商
标持有人许可将商品投入市场的，即构成商标
侵权行为。随着俄罗斯成为欧亚经济联盟成员
（EAEU）其国家级商标权利用尽制逐渐过渡为
区域级商标权利用尽制。在过去的几个月里，
欧亚经济联盟的监管机构——欧亚经济委员会
（EEC）一直在考虑放宽其关于禁止平行进口的
限制。
来自工业界、政府和法律界逾百名人士参
加了活动。对于当前欧亚经济委员会审查中，
俄罗斯的国家和地区级商标权利用尽制度可能
会部分甚至全部废除问题，专家组成员和听众
表示了一定的关切。据Shurygin先生证实，欧亚
经济委员会的审查正在进行当中。目前，欧亚
经济委员在考虑建立一个新的商标权利用尽制
度：在保留区域级商标权利用尽制度的同时，
允许特例行业暂时适用平行进口原则。欧亚经
济委员会将从公众的利益出发，在考虑俄罗斯
的市场定价、产品供应状况等经济因素的前提
下，对这些特例行业加以管理。Shurygin先生举
例表示，针对汽车零部件之类产品的平行进口
禁止可能会放开；在回答提问的过程中，他还
指出，特例行业很可能包括药品和医疗器械。
听众们非常关切这些特例行业是否有可能永久
享受平行进口原则待遇。
目前看来，区域商标权利用尽框架内的
特例行业平行进口办法将在适当时候实施，汽
车、制药和医疗器械行业将会是第一批试点行
业。目标。但当前尚不清楚的若干问题包括：
新办法将在何时具体落实，将在多大程度上征
求公众和工业界成员的意见。特例行业所享受
的待遇在什么情况下可能会被取消，在什么情
况下又可能引入新的特例行业。
尽管我们已竭尽全力验证INTA公告中条款
的准确性，但我们建议读者单独查看特定问题
或感兴趣的事项。除非是从官方立场，法律与
实践板块更新均来自INTA且未做任何评论。
国际商标协会2016版权所有。
智利政府在世界知识产权日（2017年4月26日）正式批准的代表处将使国际商标协会更
接近于实现其战略计划的国际扩展目标。该协
会在办公室的首要任务是：
1. 与拉丁美洲和加勒比地区成员进行更密
切的互动;
2. 加强政策参与
3. 与地方和地区商标局，政府和协会间建
立更密切的联系
4. 实施更多的教育计划。
在开幕式后，国际商标协会和 INAP I主办了题为“促进拉丁美洲知识产权执法
政策：知识产权局的作用”第二届年度论
坛。该活动由美洲国家协会工业产权局
（ ASIP I），国际商会防止假冒和盗版业
务行动（ ICC BASCAP），国际商标协会和
INAPI共同举办，来宾包括来自阿根廷、智
利、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、
厄瓜多尔、危地马拉、墨西哥、巴拉圭、秘
鲁、乌拉圭和美国知识产权局（IPO）的高级别
与会者。
与会者聚集一堂讨论在区域和国家层面促
进知识产权执法的最佳做法，知识产权局在知
识产权执法中的作用以及改进机构间合作的方
式。与会者还就边界措施，自由贸易区，破坏
机制和数字环境等若干执法问题交换了意见。
与去年在墨西哥举办的活动一样，论坛最终得
出了一系列结论和最佳做法，由与会的知识产
权局起草，并将在短期内完成。这些结论将在
明年的论坛上进行审议和讨论。
有关国际商标协会在拉丁美洲和加勒比
地区的活动或代表处本身的更多信息，请联
系国际商标协会的Gabrielle Doyle，邮箱是
[email protected]虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
供稿：国际商标协会
翻译：戴玮洁国际商标协会中国代表处
来自国际商标协会的声音
2017年5月1日
序号8，72卷
2017年IP Office Enforcement Forum的与会者
5
协会新闻和委员会更新
随着2017国际商标协会总裁乔·费雷迪（美
国百事可乐有限公司，照片见上）的“自由贸
易区(自贸区)并不是‘完全自由’的区域”的开场
白，国际商标协会首届主题为“自贸区：‘商业
与假货’”的自贸区研讨会拉开了序幕。本届为
期一天的研讨会于2017年3月21日召开，国际
商标协会随后在3月22日至23日在纽约市召开
了品牌与时尚会议。来自拉丁美洲、加勒比地
区、加拿大、中国和阿联酋等国家的包括演讲
者在内的60个与会人员共聚一堂，探讨了如何
在自贸区对经济的正面影响和自贸区中激增的
非法和假冒商品之间寻求平衡。目前全球135个国家内的约3,000个自贸区创造了6,800万个
就业岗位和超过5,000亿美金的直接贸易相关价
值。来自品牌所有者、自贸区管理当局、政府
官员和其它重大利益方的与会者讨论了打击自
贸区中现存的假冒威胁相关的顾虑、最佳方式
和解决方案。本次研讨会是继香港召开的首次
研讨会后的第二次会议，由国际商标协会反假
冒委员会（ACC）成员和国际商标协会职员联络
员共同策划和呈现。国际商会（ICC）也是本次
活动的一个协办方。
费雷迪先生首先感谢各位与会者的到来，
接着简要介绍了在过去的30年里自贸区数量
的急剧增加，并讨论了在这些自贸区中日益
严重的假冒和其它违法行为。他还介绍了国
际商标协会以前和现在关于打击这些违法行
为所做的工作。接下来，ACC的联席主席希瑟 ·麦当娜（美国Baker & Hostetler）对自贸区的功
能进行了解释，即自贸区是免税进口原材料、
部件、分装件、半成品或成品的机场、港口或
其它指定区域，而并非独立的国家，这也为研
讨会接下来的讨论奠定了基础。麦当娜女士解
释了自贸区设立的目的，同时也指出了一个非
常遗憾的事实：自贸区不仅被用作假冒品流通
的渠道，还被用于其它诸如毒品和武器贸易甚
至人口贩卖等非法行为。她特别澄清了一点：
自贸区仅仅免除进口关税和其它税款，但并不
意味着能“免除”免税区所在国的法律。
与会者听取了由品
牌所有者、一位自贸区
管理当局代表和法律专
家组成的小组对于如何
在自贸区中进行知识产
权维权的讨论。该小组
探讨了为何在自贸区内进行的知识产权维权需
要不同于以往的措施以及经常涉及与政府机构
的合作。另一个小组解释了全球范围不同区域
的自贸区内的边境控制和法律行动差异很大，
需要采取不同措施。举例而言，在一些案件
中，自贸区中的造假者通过选择那些缺乏足够
边境控制的自贸区来伪造其产品的原产国和目
的地。此外，造假者还会造成这样一个印象：
他们的货物仅仅是从自贸区通过一下，并不需
要检验或维权，从而逃避维权执法，然后造假
者会想方设法在自贸区国家保存并销售假货，
比如通过在美国的各个自贸区（这些自贸区本
身的执法力度各不相同）之间流转。与会者来
自各个国家，自贸区政策也各不相同，例如来
自自贸区刚刚起步的尼日利亚Johnson Bryant的Sym Otike-Odibi。
研讨会的另一个环节名为“所有方面”，
主要参与者包括ACC的副主席维吉尼亚 ·塞维瑞 （乌拉圭Cervieri Monsuarez & Associates）、戴
瑞迪亚·奥斯丁（AT&T Services）和主持人杰森·德兰格尔（Epstein Drangel）。该小组深入讨论
了造假者为了逃避检查而采取的种种措施，包
括在一个自贸区中实际生产假冒产品。研讨会
在比较乐观的基调中结束，当天最后的议题是
维权措施，包括美国、阿根廷和库拉索岛的具
有代表性的辖区内可采取的民事和刑事救济手
段。
为期一天的研讨会让与会者对于自贸区有
了更好的了解，即自贸区并不是有些人曾经认
为的“完全自由”的区域，以及如何运用自贸
区所在国的法律进行知识产权维权。
希望对这一主题进行更深入了解的与会
者，建议阅读ICC的一份名为“控制区域：在世
界的自贸区中自由便利和打击违法贸易之间保
持平衡”的报告，该报告由制止假冒和盗版商
业行动（BASCAP）发表。
2017年，国际商标协会已经举办了一系
列这种为其一天的研讨会，为品牌所有者、
自贸区当局、政府官员和其它重大利益方提供
平台来分享它们关心的问题、最佳做法，并共
同合作来打击自贸区中现存的假冒威胁。国际
商标协会每年将在不同区域举办若干次这类研
讨会。如需了解更多关于不同区域研讨会的信
息，请点击这里。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
© 2017 国际商标协会
供稿人：Donna Tobin, 纽约州纽约市 Frankfurt Kurnit Klein & Selz PC
国际商标通讯委员会新闻分委会
自由贸易区研讨会：并不是一个“完全自由”的区域
自贸区不仅被用作假
冒品流通的渠道，还
被用于其它诸如毒品
和武器贸易甚至人口
贩卖等非法行为。
转下页
2017年5月，INTA企业法务委员会下辖的
意见交流分会，在Steve Coates（来自美国亚马
逊，右图）和Daniel Zohny（来自瑞士FIFA，下
图）的主持下，召开了两次电话会议，就“如
何管理外部法律顾问”这一主题进行了深入交
流。参加电话会议的人员均为INTA企业会员，分
别来自多个不同国家和行业。
本文所述内容仅对主题会议交流过程中所
出现的意见进行整合，并不代表任何个人、企
业或行业的立场。
挑选外部法律顾问
通常而言，商标专业人士往往掌握较
完善的国内外法律服务供应网络。然而有
时候，你会需要打入一个完全未曾涉足的
区域，或者需要经营一项完全陌生的业务
（例如专利案件）。多数企业法务经理都会在
既有的服务供应网络里推荐合适的人选，以有
过类似案件经验的法律顾问为佳。如果若干可
靠的推荐人都推荐同一个名字的话，那这个外
部法律顾问就非常有价值。
企业法务意见交流：对外部法律顾问的管理
Steve Coates（美国的 Amazon.com）
2017年9月6
协会新闻和委员会更新企业法务意见交流：对外部法律顾问的管理 接上页
有意见指出，当需要使用新的法律顾问
时，先要求对方提供一份简单的建议书，看哪
个法律顾问更适合处理相关问题。而另一种方
法，则是直接请有意向的法律顾问，就其之
前处理过的案件，提供一份研究及策略报告样
品，好让你了解最终的成品到底长什么样。如
果满意，则可以让法律顾问报价。
如果你做的是一份全新的企业法务工作，
那么你很有可能需要与新的外部事务所发展关
系。维护好现有的外部法律服务资源诚然能助
你通过新公司的面试，但是建议可以问一问您
的新老板，您未来在选择外部法律顾问的时
候，能允许有多大的自由度。这一问题的答
案，也许直接决定您的成败。很多企业在法务
方面会倾向使用外部法律服务，从少数几家事
务所里进行选择。然而，考虑到知识产权法务
行业的专业性，即使企业设有政策，限制使用
外部法律服务，多数企业仍会允许其企业商标
法务团队自由地指定合作的事务所，而不会过
问到底是小规模事务所、大型事务所还是跨国
大所。
如外部法律顾问与企业长期保持有良好的
合作关系，那他们可就该企业的历史文化、知
识产权理念以及具体争端案例等，对新的企业
法务团队进行培训。在您新建企业知识产权业
务的过程中，建议保留最主要的、有国际事务
所背景的法律顾问，向他们学习如何处理基本
的工作。有时候，现有的外部法律顾问能为您
带来意外惊喜。就效率而言，使用现有的可靠
的外部法律顾问，比使用全新的律师从头开始
更高效。
很多企业法务都有熟悉的律师或律所，
且会通过他们，与更多律所建立关系。碰到国
外管辖的案件时，他们会使用多个不同的外部
顾问。在这种情况下，有人使用一个“统领顾
问”（原文直译为“四分卫”，为橄榄球比赛
中负责掌控全局的角色，是战术的核心）以负
责全球范围内总揽整个项目，有人使用一个律
所来管理某区域内多个国家的事务——这种操作
在小型企业法务团队里十分常见。统领顾问模
式则多见于较大规模的企业法务团队，因为企
业法务律师各有自己的案件，很难将其他同事
的资源整合到一起。有了统领顾问，就可以纵
览全局，确保在不同国家地区之间保持一致。
例如，如果不同欧盟国家的法律之间出现矛
盾，或者在中东、加勒比等地区的小国出现行
政监督的困难时，往往需要通过统领顾问来协
调。
诚然，利益冲突是很多企业法务律师不
得不面对的问题。就利益冲突而言，外部所与
企业法务的定义是不同的，因此有必要清晰地
向对方明确，是否正在为竞争对手代理。有人
建议，在重要的市场区域，应安排好替换的律
所，以避免出现主力外部法律顾问因利益冲突
而无法介入的情况。有意见认为，代理同行竞
争对手的律所也可以提供帮助，因为他们在该
行业的特定问题上很有发言权，例如电子配件
行业的打假问题。
案件管理系统
对很多企业法务人员而言，案件数据及
流程管理是个大问题。聘请有经验的知识产权
案件管理人员是有难度的。有人提出制订内部
系统，让外部法律顾问自行录入数据和截止期
限。有人则指出，跟踪管理执法行动以及国内
外诉讼，是一项专业服务，应由专业人员处
理。
部分企业法务会允许外部法律顾问直接
登陆企业的案件管理系统，将数据和更新直接
上传至云系统。提出此意见的人列举了一些系
统，如WebTMS（或其另一个系统Trade Mark Cloud）、Anaqua、Lecorpio、CPA Global等。
外部法律顾问刚开始接触企业内部案件管理系
统时，需要消耗大量的时间和成本，但长远看
来，外部法律顾问直接登陆系统的方式效率更
高。同时也有人指出，外部法律顾问直接进入
企业内部系统，会带来数据安全隐患。有人也
担心外部法律顾问更新不够及时，数据不够准
确，可能导致错过关键的截止期限。有与会者
通过审计的方式以确保外部法律顾问录入数据
的准确性和及时性。总体而言，多数人对数据
管理系统的客服质量和功能稳定性表示担忧，
且表示每一次更新或新功能出现都会伴随着额
外的开销。
成本控制及议价
成本控制是企业法务永恒的话题。要怎样
做才能更好地控制外部法律服务费用呢？多数
意见表示，应当每次都询问预算，或者直接给
外部法律顾问一个预算上限。当外部法律服务
的费用接近该预算或上限时，法律顾问必须提
前告知，这样在超出预算之前，您有时间思考
到底是增加成本还是调整项目内容。有意见认
为固定收费也是个办法。固定收费能提高确定
性，降低管理难度，也容易在不同外部法律顾
问之间横向对比。有人提出，在处理“官费”
时须额外小心。不同的外部法律顾问就“官
费”的报价会有20%甚至更多的浮动。在诉讼案
件中，多数人建议通过分步骤的方式安排固定
费用，如线索阶段、请求阶段、审判阶段等。
然而，也有人对固定费用持怀疑态度。例如，
某外部法律顾问就商标搜索，报出一笔固定费
用，然后用同一套方法进行多商标搜索，每一
个搜索目标都收客户一次钱，而实际所花的时
间并没有那么多。
为了避免因费用突然出现而措手不及，
很多人都建议出具一份计费标准，列明哪些收
费是可接受的，哪些是不可接受的，并就账单
的时效性、报销批复、助理开销等事项进行规
定。有意见认为计费标准很难确保传达到外部
法律顾问手中。很多人认为，一个稳定的账单
管理系统，如Serengeti，能极大地完善管理付
款流程，同时亦有助计费标准更好地实施。一
些人使用第三方服务公司，如Global Exchange，来管理外部法律顾问付款事宜，尤其是当企业
收到海量的账单及付款请求的情况下。
有很多人都建议，与统领顾问或长期合
作的外部法律顾问进行坦诚的交流。直接问他
们：“为了控制本地法律服务费的成本，提升
管理效率，你们采取了什么措施？”
维持友好关系
企业内部商标律师需要与全球各地诸多
外部法律顾问打交道。为了提高合作关系的效
率，很多人选择趁INTA年会等重要契机，举行外
部法律顾问大聚会，将来自五湖四海的、在同
转下页
交换意见-Daniel Zohny Daniel Zohny（瑞士的国际足球联合会）
7
协会新闻和委员会更新
一个项目下工作的、为了同一个目标而努力的
外部法律顾问齐聚一堂。在这种聚会中，外部
法律顾问有机会获知整个商业大环境以及客户
的战略愿景，充分理解客户要达到什么目标，
并增加归属感。有人会将外部法律顾问细分为
若干组，请他们就客户的工作，分享自己的观
点和反馈。这种做法有助将诸多利益方整合在
一起。在既定的目标或业绩完成之后，可以继
续与外部法律顾问商讨下一步，以作为聚会的
延续。
有人建议定期或不定期地与主要外部法律
顾问开会。通常情况下，主要外部法律顾问都
会愿意自费飞往客户，了解未来的目标方向以
及如何提升工作效率。也有人喜欢通过电话和
邮件维持关系。维持外部法律顾问关系的关键
在于双方保持步调一致、在于外部法律顾问对
您的企业认同感、在于他们的其他客户、在于
他们的时间主要花在哪里、在于他们要解决的
内部问题、也在于他们为了您这个客户要面对
的问题（账单、沟通等）。有见及此，一些企
业法务经理建议设一个固定的沟通方式，如每
周固定时间进行通话以审阅正在处理的案件。
有人认为，让外部法律顾问上门拜访并不
容易，而他们自己也因为差旅规定和预算限制
等原因，无法前往会见外部法律顾问。一些人
则认为外部法律顾问理应更主动地寻求维护客
户关系，主动上门拜访客户，只有那些并非位
于大都市的企业，以及预算并未达到能成为外
部法律顾问“主要收入来源”级别的企业，才
会有相关的担忧。很多人表示，正是因为存在
各种客观原因无法私下会见外部法律顾问，他
们才会申请参加INTA年会。多数人都会对他们会
见过的外部法律顾问进行归档记录，记下见面
时洽谈的内容及建议，以确认与会价值。
终止合作
这种事情偶尔会发生，可能是您要踢走某
个事务所，也可能是某个事务所要将您从客户
群里开除。有时候因为利益冲突的关系，现有
的事务所无法继续为您服务。很多人都认为，
如果现有的外部法律顾问参与了多方合作的工
作，却因为终止合作的决定而导致失去这一部
分利益，那么终止合作的对话将会进行得很艰
难。偶尔情况下，如果频繁出现计费纠纷或工
作失误，哪怕是长期合作的外部法律顾问也会
变得难以打交道。
一些企业法务经理反映，终止合作之后，
一些外部法律顾问可能出现过激反应，甚至有
销毁文档或者拒绝移交案件予新外部法律顾问
的情况出现。这种情况下，企业法务经理任命
新外部法律顾问时需要格外小心，要保护好自
己免受此种行为侵害。
很多人建议，在与外部法律顾问终止关系
之前，需确保对所有相关案件及诉讼材料进行
备份。有人建议通过邮件的形式如实反映该外
部法律顾问存在的问题，这样以后万一要终止
关系，也不会过于唐突。有人建议在INTA年会
上进行私人会谈，讨论可能出现的问题以及误
会。如果出现终止合作的情况，多数人的建议
是向外部法律顾问说明解除合作关系的原因，
这样往往能导向顺利的交接。
供稿：Geri Haight，密苏里州圣路易斯Panera, LLC Leanne Stendell，德克萨斯州达拉斯TGI Friday’s Inc. Haight女士和Stendell女士均为企业法务委员会的成员。
翻译：华诚律师事务所
企业法务意见交流：对外部法律顾问的管理 接上页
2017年2月，国际商标协会意见交流委员
会举办了两场有关“营销和原生广告问题”这
一议题的意见交流电话会议。会议由来自美国
Express有限责任公司的尼科莱特·哈德逊以及来
自美国DIAGEO北美公司的玛格丽特 ·C·陆主持。
电话会议的与会者包括来自不同国家、涵盖众
多行业的国际商标协会的企业会员。
本文并非旨在表明任何特定个人、公司或
行业的观点。相反，本文总体上集合了在意见
交流会上提出的问题和表达的意见。
营销——与企业合作的方式
许多企业法律顾问团队与市场营销团队紧
密合作，并且认同这样一个观点：与其它企业
建立紧密关系有助于法律团队在新项目上与时
俱进，同时促进头脑风暴。许多与会者表示为
市场营销团队提供书面指南、培训和定期讲座
是非常重要的。也有人对提供书面指南表示犹
豫不决，理由在于其担心这样的指南可能会成
为诉讼中的确凿证据。但最终，特别是对于人
员更替频繁的公司或团队，这样的指南被认为
是对公司非常有益而具有保护作用的。大型公
司使用季度通讯来发布新案件的法律更新和当
前趋势。
社交媒体——合规问题
会上讨论了联邦贸易委员会（FTC）在
2016年处理的两件大案。这两个案件的导读主
要包括两方面：（1）在Instagram上发布其个人
照片并就此获得报酬的时尚博主/网络名人必须
披露其已收费的事实，并且不得将该付费广告
错误描述为独立广告；以及（2）在网络名人接
收提前发布的游戏并因此获得报酬的情况下，
该披露必须出现在主页上。披露和布局相当重
要，而由于FTC对品牌施加了很多有关监控上述
二者的责任，企业法律顾问必须教会企业应当
遵循的规则、追求的目标以及其应当如何积极
监控并保存社交网络名人的发帖记录。内部教
育包括培训、讲座和书面最佳做法。一位与会
者在会上分享的建议是向公关和广告代理机构
提供培训和最佳做法，以使其了解公司可接受
的水平。
在与网络名人和广告代理机构签约时，企
业法律顾问间分享的另一个建议是将建议披露
和首选布局作为附件包括在合同中，由此可以
向网络名人提供公司感到满意的选项。
企业法律顾问意见交流：营销和原生广告问题
转下页
Nicolette Hudson （美国的 Express, LLC）
Margaret C. Lu （美国的 DIAGEO North America, Inc.）
2017年9月8
协会新闻和委员会更新
重视真实/博主——谁享有控制权？
品牌所有者对网络名人和博主具有何种
控制权或何种程度的批准权？品牌所有者是否
应当在每一单项广告发布前对其做出批准？您
对向网络名人和博主提供发布指南是否感到舒
服？您是否应当允许网络名人发布其想发布的
任何内容，随后选择移除不符合您批准条件的
帖子？您是否想给予网络名人和博主更多的自
由？
一些企业法律顾问
在个案的基础上决定其
控制程度。这一程度通
常取决于网络名人在过
去的行为表现。若网络
名人在过去从未被检查
过，则可能需要更多的控制；然而，若您（与
网络名人）在过去有过非常好的合作关系，您
可能会想给予该网络名人更多的自由。“大多
数的网络名人会坚持想要自由，因为他们想让
自己的帖子是‘有机的’，”一位与会者在会上如
此表示。有个建议是在书面指南的最后包括一
份附件来强调您希望自己的商标如何被使用。
其他企业法律顾问则表示当其法律媒体
团队编辑某个帖子或视频以排除可能被提及的
其它品牌时，网络名人会觉得该信息变得不再
真实。“这就不真实也不再是网络名人的观点
了。这就成为该条广告赞助公司的声明了，”
一位与会者如此表示。法律媒体团队已经注意
到网络名人可能会因为无法完全表达其体验而
感觉被操控了。有时，法律媒体团队可能会过
多修改网络名人的帖子以至于该帖子变成了一
条广告。
时尚业的行规之一是让网络名人将品牌作
为其帖子的“英雄”。“我们的品牌将是主要
组成部分。网络名人可以提及其与该特定输出
内容相关的其它内容——而只要我们的品牌仍然
是英雄，我们就觉得可以接受了，”一位企业
法律顾问如此表示。
员工和社交媒体——需要披露？
一些公司将其员工分类为品牌大使，而作
为品牌大使，该些员工能够向其朋友和家人推
广公司产品。同时，公司政策要求其在社交媒
体账号上推广公司产品或服务时披露其与公司
的关系。
一家化妆品公司
设有非常严格的社交媒
体政策。员工未经上级
管理层允许不得使用任
何社交媒体。由于激动
的员工可能在产品上市
前即通过社交媒体上向公众泄露即将上市的产
品，这一政策应运而生。
在招聘新员工时，一家公司设有一个单元
来探讨社交媒体指南，该指南涵盖何种员工可
以胜任而何种员工无法胜任，并提供最佳实践
和范例。此外，公司的法律和社交媒体团队对
员工的社交媒体账号进行随机审计，以确定其
始终遵守公司的指南。一个有意思的评价是广
告代理机构经常对于推广一项新的宣传或广告
过于激动以至于它们通常不能披露其与产品的
关系。因此，公司同样也需要对其广告代理机
构进行合规教育。然而，企业法律顾问建议在
起草代理协议时就写入广告代理机构的披露义
务，以此确保合规性。
证明所言不虚——是否有相应的应用程序？
许多与会者同意，有关健康和纯天然的宣
称以及卡路里披露可能会导致虚假宣传和集体
诉讼。与会者在会上达成的一致意见是依赖于
其内部研发部门来提供其所需要的证明。一些
企业已经遇到的问题涉及向外界表明公司典型
证明过程（例如，引用某一供应商的原话或者
进行其自己的调查）以证明其所言不虚的营销
团队。有时研发部门会进行独立的测试以提供
进一步的证明。
但是当您的客户想要反对某一竞争者可能
的违规行为时，法律团队会做些什么？您是联
系您的竞争者，还是向商业改进局（BBB）或
BBB下属的国家广告部提交投诉？一位与会者的
首选是通过友好的方式来处理问题，而非立即
发送令人生厌的函件。“第一步首先以同事的
身份联系对方公司的律师，确认是否可以通过
电话解决问题，这总是首选方式，”该企业法
律顾问表示。律师间的电话可能更有成效。其
它与会者建议由企业而非法律团队向竞争者发
送函件。
一家公司表示，其在维权方面已经变得更
加激进。“我们必须确保我们没有见不得光的
秘密，所以让我们切实确保我们宣称的内容都
是有有据可查的，因此我们也不会面临额外的
风险，”一位与会者分享道。
经验教训
最后会议向与会者提供了在不断变化的互
联网和社交媒体领域的背景下有关营销的复杂
情况和原生广告问题的各种意见和最佳做法。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
© 2017 国际商标协会
企业法律顾问意见交流：营销和原生广告问题 接上页
罗莎·吉梅内斯，弗罗里达州，奥兰多， 海洋世界公园和娱乐公司
企业法律顾问委员会——意见交流分会
由于FTC对品牌施加
了很多有关监控上述
二者的责任，企业法
律顾问必须教会企业
应当遵循的规则。
然而，若您（与网络
名人）在过去有过非
常好的合作关系，您
可能会想给予该网络
名人更多的自由。
NTA很高兴向会员宣布“明天领袖奖”的成
立 —— 这个奖项旨在让下一代知识产权律师变得
更有号召力和影响力，以及加强国际商标协会
成员的成长和发展，并提供的指导和经验，以
促进他们对商标界的贡献。该奖项将在一系列
令人印象深刻的高素质的年轻从业者中选拔。
将有两位拥有不到五年经验的年轻专业人
士获得该奖项。合格的候选人应由专业人士推
荐，并能够表达自己如何在专业上有所突破，
以及如何推进其职业发展。获奖者将自动进入
国际商标协会委员会，获得国际商标协会领导
层的指导，并能够免费参加INTA的2018年会和
2017年领导人会议。
供稿：Steven. A. Abreu, Sunstein, Kann, Murphy & Timbers
翻译：戴玮洁国际商标协会中国代表处
明日领袖奖
9
协会新闻和委员会更新INTA董事会决议
决议
鉴于， INTA（“国际商标协会”）强烈
支持加入《商标国际注册马德里协定有关议
定书》（“马德里议定书”），包括支持简化
并提升商标国际注册的流程从而缓和由“中心
打击”带来的后果（比如，由于原属国的基础
商标全部或者部分失效后而造成国际注册的撤
销）；并且
鉴于，INTA支持进一步简化及有效运行商
标国际注册体系（“马德里体系”）从而给使
用者带来更大的利益；并且
鉴于，世界知识产权组织（“WIPO”）为
了限制“中心打击”的漏洞以及进一步鼓励商
标所有权人利用马德里体系，正在考虑缩短目
前基础商标国际注册的五年依附期；
兹决议，根据马德里议定书，INTA支持缩
短基础商标国际注册的五年依附期至三年。
背景
《马德里议定书》第6条规定，自国际注册
之日起满5年（“依附期”），国际注册即与基
础注册相互独立。然而，如果基础商标在前5年失效，或者由于上述5年期届满前开始的诉讼程
序而导致依附期后失效的，全部国际注册商标
及指定商品将与基础注册一样，被宣布无效。
该条款允许“中心打击”，任何第三方启动对
基础申请/注册诉讼程序极有可能一旦成功，便
会导致所有国际注册的终止。
最初，根据《马德里协定》，任何国际注
册都可以以非常低廉的固定价格自动延伸到所
有成员国。虽然该规定获益于商标所有权人，
但是如此简便的手续及低廉的价格的申请同时
也滋生了很多潜在的滥用或者防御性申请。为
了平衡商标所有权人通过低廉价格的保护与防
止滥用或虚假申请之间的利益冲突，国际注册
自注册之日起便永久“依附于”基础注册。该
规定使得国际注册的撤销只需通过单一诉讼程
序，而无需在各个国家提起独立的诉讼程序。
1957年，《马德里协定》通过了一项新
法案，该法案引入了对马德里体系产生重大
改变的条款，其中包括了商标所有权人申请国
际注册时需指定成员国。当时，国际注册基于
基础商标而产生的依附期就被质疑并且被提议
废除。然而，由于考虑到废除依附期太过于彻
底，作为妥协，依附期调整至国际注册之日起
满5年。
1989年，新协商的《马德里议定书》依旧
保留了5年依附期，但是增加了在国际注册商标
遭受“中心打击”之后，申请人可在一定条件
下将该国际注册转换为指定缔约方的国家（或
地区）注册的内容。依附期条款的缓和也是众
多国家考虑加入马德里体系的重要因素之一。
商标所有权人经常认为依附期以及他们
对“中心打击”的担忧阻碍了对《马德里议定
书》的利用率。根据世界知识产权组织商标国
际注册马德里体系法律发展工作组（“工作
组”）2015年进行的一项用户调查显示，35%的用户认为依附期是一项不利条件，62%的用户
认为依附期应该被废除或限制。34%的用户认
为，如果没有依附期，他们会更倾向于使用马
德里体系。
为了回应这些担忧以及承认《马德里议
定书》的历史发展已经降低了防止滥用注册的
需求，马德里联盟的成员以及商标团体充分地
针对是否需要废除依附期及中心打击的问题进
行了讨论。虽然有一些倡导者支持废除或暂停
依附条款，但是依旧有很多人强烈反对。INTA内部没有达成一致意见，没有对该问题进行表
态。作为回应，大家提出了一个折中方案：即
保留中心打击和依附期但是缩短时间。在工作
组2016年的最后一次会议上，有一些代表明
确表示他们愿意参加缩短依附期的讨论，包括
澳大利亚、古巴、法国、意大利、新西兰、摩
尔多瓦、俄国以及美国。其他代表，比如以色
列、日本、挪威以及韩国，包括一些组织，国
际保护知识产权协会（AIPPI）（已经发布了决
议）、欧洲商标所有人协会（MARQUES）、日
本知识产权协会（JIPA）、日本专利代理人协会
（JPAA）均表示非常赞成这个提议。目前工作
组的这项提议已经进行到中期阶段。
缩短依附期的优点如下：
•国际注册状态更强的稳定性，推测会提
升商标所有权人利用这个体系；
•自国际注册之日的第3年到第5年，针对
国际注册将无法开展中心打击；并且
•在具有不同的撤销时间规定的司法区域
之间促进更强的连贯性和和谐性
更重要的是，关于国际注册之后的第3年到第5年之间，就不能再针对国际注册提起中心
的提议不会很大程度上影响目前中心打击的作
用，理由如下：
•考虑到目前全球的审查期，绝大多数国
家都规定第三方可以在3年内针对新申请
提出撤销（根据目前注册前期/后期的撤
销体系）。
•对于以不使用为基础的撤销，大多数国
家（75%左右）规定自第三方提出不使用
撤销前都有5年的宽限期，而该宽限期早
已超出大多数国际注册的依附期。
•对于不使用的宽限期仅为三年的司法区
域，在基础商标并未打算在原属国进行
使用的情况下，降低依附期至3年将会减
轻因未使用而导致基础申请被撤销的风
险，比如一些拉丁文字是从非拉丁语国
家演化而来。
•在很多司法区域比如欧盟，正在制定未
使用撤销程序，在缺少中心打击的帮助
下，这种程序会使得基于未使用而提出
的撤销申请更加容易以及有效。
因此平衡下来，相对于对一小部分国际注
册无法进行中心打击（所带来的不利方面）而
言，缩短依附期（带来）的好处则要多得多。
中心打击自身强调关于滥用注册的需求也已经
根据马德里体系之前的改变以及各成员国精简
的商标流程减少了很多。
考虑到上述原因以及INTA一直以来对马德
里体系及马德里体系附属委员会商标实践委员
会的支持，在此投票赞成，要求董事会通过支
持有关将依附期从5年缩短至3年的决议。
免责声明本文档构成关于“马德里协定：依附期”的 INTA 董事会决议的中文译本，该决议于 2017 年 3 月 20 日经 INTA 董事会批准，并发布于本 INTA 网站上。
如需用于法律目的，则仅应使用关于“马德里协定：依附期”的 INTA 董事会决议的英文版本，如 INTA 网站发布内容所示。
虽然我们已尽力提供准确的翻译，INTA 对任何错误概不承担责任。
本文档由中国香港特别行政区 Hogan Lovells 律师事务所的 Eugene Low 于 2017 年 9 月 5 日翻译。
2017年9月10
商标局更新开曼群岛：八月将实行新《商标法》
开曼群岛将于2017年8月1日实行《商标
法》（2016）。据2017年5月26日公布令，
《商标条例》（2017）与《商标法》（2016）均已公布生效，同时新商标法令的正式施行日期
也已确定。
根据现行规定，商标所有人可通过英国和
欧盟注册将专用权延伸保护到开曼群岛，而这
一规定将于2017年7月31日失效。自2017年8月1日起，开曼群岛知识产权局（CIIPO）将只受理
本地区商标申请，且须由当地注册代理人递交。
上述注册代理人必须经由授权，并相应填写完
成TM3表格。有别于现行商标法律，在新《商标
法》下递交的新申请将经过绝对理由与相对理由
审查，随后进行公告，进入公众异议期（自公告
之日起，第三方将有六十天的时间提出异议）。
根据新《商标法》，将不能以意向使用为基础提
交申请，且需要尤其注意的是，开曼群岛将不存
在撤销连续不使用注册商标的程序。但是，开
曼群岛的所有商标注册仍需继续缴纳年费。在现
行法律下注册的既有商标预计将仍然有效，并与
2017年8月1日后注册的商标具有同等效力。就
目前的理解而言，在新《商标法》实施前，开
曼群岛的注册商标的续展期限将不会产生任何变
化；在现行法律下注册的商标续展到期日仍与英
国和欧盟注册体系下的续展到期日为同一天（即
自英国或是欧盟的申请日起十年）。以上观点将
在即将发布的过渡性条文中得到证实。然而，根
据开曼群岛新《商标法》注册的商标，其续展到
期日将不再与英国和欧盟注册进行挂钩，而是本
地区递交申请之日起十年。
对于想要在开曼群岛进行快速注册的英国和
欧盟商标所有权人来说，在新《商标法》正式生
效前，他们应该仔细考虑一下在开曼群岛的注册
事宜，以免后续收到官方通知或是第三方异议，
从而将注册成本最小化。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，
但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行
自助确认。法律与实践委员会公布的更新不包括
INTA的意见，其基于官方立场公布的除外。
印度：新商标规则生效为了提高商标局效率、加快商标注册进程，
自2017年3月6日，印度政府开始执行新商标规
则。一些显著特点如下：
1. 官方收费上涨：商标注册申请和续展费
用显著增加。根据法规，相比之前商标注册申
请或续展申请约75美元的费用，目前的官费是
150美元左右。除了个人、初创企业以及小公司
之外，适用于所有主体。
2. 声明商标在先使用宣誓书：如果一个
商标在其注册申请之日前已经使用，必须递交
声明该商标在先使用的宣誓书。诸如发票、广告
等证据须一并递交。新条例导致商标所有人须对
（1）商标已经使用的商品；以及（2）基于意
向使用基础的商品分开进行申请。商标注册申请
阶段递交的使用声明无法在后续阶段进行修改。
3. 进入电子化：新规则规定电子邮件可作
为文件送达的一种沟通方式以及送达通知的一种
方式。
4. 驰名商标认定请求：新条例规定任何人
可支付100,000印度卢比（约1,550美元）递交
驰名商标认定申请。商标注册员在认定该商标为
驰名商标之前，应向公众公布，征询反对意见，
公告期为30日。
5. 关于听证的新规：在异议程序中，各方
只允许两次延期。听证延期申请必须是任意一方
至少在听证之日前三天提出。听证可通过任意一
种视听传播方式，如视频会议。如果申请人在延
期结束之日和听证之时未出席，该申请将视为放
弃。
6. 异议程序：新规则规定异议程序中申请
人未进行答辩须缴纳10,000印度卢比（约154美元）的罚金，异议人在进行反驳时未提交证据
须缴纳10,000印度卢比的罚金。此外，如果申
请人知晓其商标已经被异议（如网站已显示信
息），申请人可直接向商标注册处提交异议答辩
书。在此类案件中，异议通知书须送达申请人的
要求可免除。
7. 不可延期：在异议程序中，支持异议理
由的证据及支持商标申请的证据须在两个月内
递交。如果未在规定期限内提交证据，将不得延
期，该异议申请或该商标申请将被视为放弃。异
议程序中的证据须连同证物一起送达至对方，且
此送达必须通过书面方式告知商标注册员。
8. 声音商标注册：新规则规定声音商标注
册申请需提供不超过30秒的MP3格式的声音文
件，其所在媒介要使得声音文件清晰、可回放。
音乐符号须以图示形式提交。
9. 更早续展：新规则规定商标所有人可在
商标有效期满之前一年内提出续展申请（此前为
6个月）。
10. 废除字符超项和关联费用：新规则规
定如果商品或服务的描述超过500个字符或者一
个商标必须和另一个已申请或已注册的商标进行
关联，不再收取额外费用。
11. 审查速度加快：申请人可通过支付更
高额的费用申请加快商标注册。加快时限无明确
规定，根据个案原则而定。
尽管国际商标协会公告力求准确，读者仍可
对其中具体或感兴趣事项独立核实。除官方立场
外，国际商标协会对法律和实践板块的更新内容
只发表不评论。
@2017 国际商标协会
翻译：郑露
2017-8-19华进联合专利商标代理有限公司
WIPO推出有关马德里国际注册新的及更优的电子服务不管你是在申请商标之前就目标市场的相
似商标进行查询，还是正在申请国际商标注册，
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不费吹灰之力就能跟踪你的国际商标注册申
供稿：索菲·戴维斯，HSM知识产权有限公司，开曼群岛，乔治镇
校对：凯瑟琳·范·杜森·海利，加勒比知识 产权，美国佛罗里达州，西棕榈滩 《国际商标通讯》法律与实践拉丁美洲分会主席
翻译：曹怡菲 金杜律师事务所
投稿人：笛莎·德万，R K德万有限公司， 浦那，印度
核稿人：尼哈·楚夫，特里亚罗比特代理公司，知识产权国际服务，新德里，印度
转下页
11
商标局更新
印度商标局发布驰名商标指南印度商标局保留有驰名商标的名录。
2017年3月，驰名商标的认定方式通过2017年《商标规则》第124条首次得到明确。
其后，2017年5月31日，为了协助落实
124条规定的驰名商标申请的提交事宜，印度专
利、外观设计及商标局针对驰名商标的认定发布
《指南》。《指南》对若干问题进行了规定，其
中包括：
•申请应通过商标局网站在线递交
•申请应当附有下列文件
•案件陈述
•支持申请人权利及要求的证据
•如有，提交相关权利尤其是涉案商标
被保护的细节，以及涉案商标在何种
程度上被印度法院或是商标局认定驰
名
•商标被认定驰名的法院判决或是商标
局决定的复印件
•提交文件应满足既定的大小限制
•提交列入驰名商标名录申请后的程序
修正案简化了注册法律性质变更流程《马德里体系共同实施细则》通过的几个
重要修正案中，第一个修正案已经生效；这一
修正案简化了国际商标注册持有人变更注册法
律性质的手续。
更新内容
自7月1日起，国际商标注册持有人可以
通过标准名称或地址变更用表（表MM9）补充
或更新其在世界知识产权组织登记的法律性质
（如有限责任公司、合作社、法人公司），还
可以通过该表新增的第4部分（如下）提请变更
法律实体的成立地区。
过去，持有人的法律性质和其（法律实
体）成立地区只能在国际申请表、嗣后指定
书、所有权变更请求书（表MM5）中加以注
明。
现在，持有人可以通过表MM9报告或变更
法律性质相关信息，以及请求变更在世界知识
产权组织登记的名称和地址。
可节约持有人成本
新推出的简化流程还有利于降低企业名称
及/或地址随法律性质或成立地区变更而发生变
化时持有人所产生的成本。不论持有人名下的
注册数量多少，自7月1日起，提交变更的总费
用均为150瑞士法郎（只要所有变更是通过表
MM9同时提出的）。
除更新《费用表》（7.4条）外，该修正案
（见《共同实施细则》规则25（备案请求））
还导致了规则27（1）（a）、（b）及32（1）（a）（vii）的有关内容发生变动。马德里联盟
大会于2016年第15次会议期间正式通过了这些
更改。
若有任何疑问或意见，请联系我们
更多信息
• 2017年第11号公告
•关于马德里体系
•马德里联盟大会做出历史性决定
•马德里联盟工作组
我们已尽最大努力核实本通讯信息的准
确性，但读者如对其中的信息有特别关注或兴
趣，务请自行对其准确性进行确认。
供稿：WIPO 品牌的外观设计部 马德里 注册局 Matthew Forno和Sally Khalil
翻译：中咨律师事务所
Matthew Forno（世界知识产权组织品牌与设计部马德里注册局资深顾问）
Sally Khalil（世界知识产权组织品牌与设计部马德里注册局顾问）
翻译：微软公司 陶洋
供稿：Shailendra Bhandare, Khaitan & Co., 印度 商标局实践委员会-印度知识产权局分会主席
翻译：万慧达北翔知识产权集团
请的进展，与此同时监视竞争者的注册商标。
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WIPO推出有关马德里国际注册新的及更优的电子服务 接上页
2017年9月12
本期特写如何行使美国商标担保权益
随着成功品牌的经济价值不断猛增，运用
其商标资产的能力开始变得日渐重要，对于寻
求融资以支持企业增长、填补经营费用现金流
缺口的公司来说尤为如此。除了担保贷款组合
之外，如果辅以商标注册，就能为公司提供额
外的杠杆资本。诚然，在2006年的巨额金融
救市行动中，福特汽车公司抵押了自有的著名
福特蓝色椭圆形标志（下图）以及许多其它资
产，等公司投资评级升高后，福特于2012年收
回了这一标志。根据《纽约时报》的报道，福
特董事长威廉姆斯·C·福特表示：“取回这个蓝色
椭圆形标志后，我们松了一口气，这也标志着
公司已经复苏……我们之前抵押了上一辈留给我
们的遗产。”
但是，由于商标是无形的，而且很难仅
仅凭着商标所代表的公司商誉来为其估价，因
此贷方可能并不愿意完全依赖这些资产作为抵
押来放贷。此外，如果出现贷款违约，取消所
抵押商标的赎回权并将其出售是非常复杂的工
作，用商标做贷款担保的吸引力可能不及传统
的有形资产。
不过，作为反映成功公司的商誉的宝贵的
商标权能够为贷方的抵押资产池增值，提供额
外的一层保险并激励借方及时还贷。
完善和UCC备案
要取得任何抵押品的担保权益，必须经过
两个步骤。第一，通过履行债权人和债务人之
间的担保借贷协议，将担保权益“附着在”押
出的抵押品上，其中包括知识产权（IP）资产。
但针对同一担保品，如果要授予债权人就同一
抵押品相对于竞争债权人的优先权，就必须同
时“完善”担保权益。
为各州采用的《美国统一商法典》（UCC）第9条中规定了完善权益的内容，但美国联邦法
律宣布不适用的情形除外。举例来说，版权的
担保权益只能根据《1976年版权法》第205章的规定，通过在美国版权局备案的方式进行完
善，但商标权担保权益的完善程序并未在《兰
哈姆法案》中加以规定。因此，要完善根据第9条规定的注册商标或未注册商标的担保权益，
只能通过UCC州法律程序。
商标资产属于UCC第9-102(a)(42)条规定
的“无形资产”一类。要完善包括无形资产在
内的任一种类的抵押品，第9条要求填写初始融
资声明（UCC-1）并在相应的UCC受理办公室备
案，该声明一般指机构债务人的组织状态。如
果要正式终止担保权益，贷方需填写UCC终止声
明（UCC-3）并提交给为相关UCC-1表格备案的
政府办公室。
完 善 权 利 在 破 产 案 件 中 同 样 重 要 ，
因为无担保权益从属于破产管理人和其他
判决债权人及留置债权人。诉讼中这种优
先权的典型例子是 Oy诉 Supreme Brands L.L.C.，2015WL8492041（明尼苏达州联邦地
区法院，2015年12月10日），该案原告是债务
人商标注册的受让方，但被告通过两笔转让，
从持有上述债务人的普通无形资产（包括注
册）的优先完全担保权益的银行取得了作为抵
押品的上述商标注册。
所有权尽职调查
作为取得有效担保
权益程序的一部分，贷
方必须进行尽职调查以
确保抵押商标权由借方
实体实际拥有，而非关
联公司或第三方向借方许可。把并非由借方实
际拥有的商标抵押品放在UCC融资声明中会使抵
押权益无效。
开展尽职调查时，在美国专利商标局
（USPTO）数据库内进行所有者和商标检索，能
够查到使用中的和已撤销的注册商标、未决申
请和已放弃的申请，以及会影响贷方权利的以
往备案文书。与此同时，还必须进行UCC检索。
举例来说，在新贷款或再融资的情况下，往往
会发现一条或数条仍然记录在案的曾在USPTO备案的在先UCC担保权益或抵押品转让记录。
即使在借方已全额清偿债务的情况下，如果在
先贷方或其顾问忘记提交UCC终止声明或者终止
USPTO备案权益，就会发生这种情况。
USPTO备案
《联邦管理法规》（C.F.R.）第37篇第3.11（a）条规定了商标申请和注册转让文件以及
“其它文件”在USPTO备案的内容。备案时必
须提交完整填写的封面页以及对申请或注册
“有影响的所有权”。虽然这项备案规定仅适
用于转让而非担保权益，但这项法令的适用范
围却扩及到了任何“有影响的所有权”的备案
记录，以及根据本规定向USPTO定期备案的担保
权益。对于这种权益记录，只要使用其卷号和
帧号，就可以在USPTO网站中通过各个注册和申
请数据记录进行访问。
多年来，法院确认UCC备案（而非USPTO
备案）是完善商标担保权益的唯一方式。上述
事实在Trimarchi诉Together Development Corp. 255 BR 606,612（马萨诸塞州联邦地区法
院，2000年）（适用纽约法律）中得到了澄
清，该法院认为“《兰哈姆法案》的注册条
款并不免除对完善商标担保权益的UCC备案
要求”。不过，对于贷方来说，为注册商标或
未决商标申请向USPTO进行担保权益备案是一种
最佳做法。这确保了USPTO在线数据库中进行
的尽职调查能够为包括购买者和之后的贷方在
内的第三方提供补充通知。这也提供了一种尽
职调查关卡，以防止USPTO存在任何在先担保权
益的延迟备案，即使在向UCC递交了解除担保权
益的终止声明的情况下。如果贷方担心备过案
的担保权益详情会被公之于众，就可以向USPTO提交针对担保权益批准情况的简短摘要或备忘
录，或者完整协议的部分修订版本，以确保保
密信息不被公开。
商誉的重要意义
根据美国法律，对
注册或未注册商标的任
何转让都必须包含基础
商誉。《美国法典》第
15卷第1060（a）章，
《兰哈姆法案》第10（a）（1）节规定，对于
注册商标或者已提交注册申请的未注册商标的
任何转让，必须能够与使用商标企业的商誉，
或者与商标使用相关的并且为商标所象征的企
业商誉的那一部分一同转让。
保证担保权益包含被抵押商标的商誉这
一点很重要，因为如果转让商标权益时不转让
基础业务的商誉，可能会被竞争债权人宣布无
效，特别是在破产的背景下。虽然商誉对于完
善担保权益来说并不必要，但出现违约时贷方
要收回商标抵押并将其货币化，只有通过某种
形式向第三方转让和出售才能实现。因此，如
果不转让商誉，竞争债权人或甚至债务人会对
这类转让提出挑战，主张商标权无效。
但仅仅包含“商誉”一词可能并不足以
在丧失赎回权时合法转让这类权利，除非债务
人企业同时抵押了其它能够支持企业维系能力
以及基础商誉的资产。为了确保将商誉纳入抵
押协议进行合法转让，债权人应该在协议中加
入债务人所拥有的有助于延续抵押商标商誉的
其它资产，包括现存许可证和经销协议、债务
人所有的且附着于商标财产之上的制造设备以
及类似资产。从债权人处购买抵押商标资产的
第三方也必须继续在与债务人产品或服务在实
质上相类似的产品或服务上使用商标，以支持
“商誉”延续。虽然多数商标许可禁止被许可
多年来，法院已经确
认UCC备案是完善商
标的抵押权益的唯一
方式。
转让商标权益时不转
让基础业务的商誉，
可能会被竞争债权人
宣布无效。
转下页
13
本期特写
方抵押或转让其许可权，但许可方一般不会受
此限制。
ITU申请转让限制
《美国法典》第15卷第1060章，《兰哈姆
法案》第10节对在提交使用声明修正或证明使
用声明前进行意图使用（ITU）申请转让，提出
了一个关键的限制条件，“除了向商标所在的
申请者企业或企业的一部分的继任者转让的情
形，前提是持续经营或现存的企业。”对于这
一点，需要进行仔细审核，避免贷款授信文件
中将担保权益描述为“抵押品转让”，否则可
能会引发上述禁止性规定，不仅会造成担保权
益无效，还会损害基础商标本身。
在引发高度关注的1996年Clorox Company诉Chemical Bank案（40 U.S.P.Q.2d 1098 (TTAB 1996)）的判决中，商标审判与上诉委员会
（TTAB）认为向Chemical Bank进行的ITU申请指
定抵押“转让”是一笔不当转让，尽管这笔转
让本意是贷款交易中的抵押担保，这就造成了
基础商标本身被宣布无效。虽然这条限制规定
并不禁止授予ITU申请的担保权益，但会影响取
消并转让ITU申请的能力，除非在UCC进行抵押
期满拍卖前申请已被成功批准注册，或者使用
声明修正或证明使用声明已提交并被接受。
对于担保协议起草协议，一条建议是不要
加入债务人的未决ITU申请，除非向USPTO提交
了该类商标使用证据并被接受，否则如果在提
交前就在上述 ITU申请上设置扣押权会对上述
申请基础权利的可执行性和有效性产生不利影
响。
商标抵押违约追索
债务人违约后，有担保的贷方有几种方式
来取消抵押品的赎回权。贷方可以占有担保抵
押品，也可以启动司法程序，但这些方式都不
适合无形的商标资产。债权人也可以进行抵押
期满拍卖来处分资产，但需要大量的UCC通知并
满足程序要求。或者，经过债务人和次级留置
权债权人的同意，贷方可以采用被称作“严格
取消抵押品赎回权”的程序，这是行使商标资
产留置权的较好方式，因为它允许贷方保留商
标资产同时无需举行正式的抵押期满拍卖。严
格取消抵押品赎回权这个程序可以在总负债等
于或大于商标抵押品价值（以及其它担保抵押
品）的时候启动，但同时也会消灭借方欠贷方
的超出抵押品公平市价的剩余债务。
对于并非破产情形下的担保方取消商
标权益赎回权，相关判例法并不多（不在
本文讨论范围内）。其中比较有意思的是
2009年的一起案件，案中知识产权法律事务
所Fish&Richardson想要取消Who’s Your Daddy, Inc.所拥有的与WHO’S YOUR DADDY相关的13项注册的赎回权，Who’s Your Daddy, Inc作为原告
曾经的客户公司，拖欠了原告债务。本案见案
号09-cv-01993（加州州地方法院，2009年9月10日入档）Fish&Richardson, P.C.诉Who’s Your Daddy, Inc.。在客户付款迟滞后，原告公司备案
了一份涵盖上述商标的UCC融资声明，双方订立
了一份调解协议，将商标用作担保抵押品。在
签订该调解协议后发生了违约，原告公司起诉
并取得了数十万美元的胜诉判决，然后寻求联
邦法院判决原告公司是商标的所有者，以取消
商标抵押品的赎回权。根据案件资料，该案件
在立案后并无判决，于九个月后主动撤销（这
通常是和解信号）。
该案提出了一个
饶有兴味的问题，律师
事务所如果取得WHO’S YOUR DADDY的注册商
标后会如何使用？因为
原告公司并不像曾经的客户那样从事消费产品
制造行业。它还提出了一个更深层次的问题，
如果债务人仍然是一家营业公司，取消抵押品
赎回权的同时是否也转让了商标的基础商誉？
然而，如果对仍然持续经营的债务人所有的有
价商标权提起取消抵押品赎回权程序，几乎肯
定能够让这个债务人坐上和解桌，或者将其推
入破产之中。
Fish & Richardson 案强调了在取消商标担
保权益中一个重要的问题。在现实中，多数贷
方并不是真的有兴趣从事其借方的基础业务，
而如果这种基础业务需要许可证或者受管制的
情况下更是如此，比如经营酒类和赌场。在这
种情况下，贷方必须要找到能够取得相应许可
的第三方，这个第三方可以通过严格取消抵押
品赎回权程序直接从贷方处购买商标资产，或
者在UCC抵押期满拍卖中拍得这些资产，也可以
在贷方取得宣布其所有权成立的法院判令后向
贷方购买资产。
强有力的工具
无论债权人选择哪种方式来行使对商标抵
押品的取消抵押品赎回权，都必须保证售出的
商标资产包含基础商誉和相关基础资产。押出
的ITU申请是无法被纳入抵押期满拍卖的，除非
商标已经在美国进行商业使用且完整备案已被
USPTO接受。同时，威胁取消商标资产的赎回权
为贷方提供了有利的谈判筹码。
商标和其它IP资产的担保贷款市场仍然瞬息
万变。由于对这类资产进行估价难度大而且费
用高，在取消抵押品赎回权情形下潜在投标人
有限，同时在转让商誉和潜在商业监管合规方
面存在问题，这类资产可能仍然作为债务人押
出的有形资产的一部分而存在。无论如何，如
果取得有价商标权的担保权益，能够有力抑制
发生违约的情形，也能为寻求必要营运资本的
企业提供额外价值。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
© 2017 国际商标协会
如何行使美国商标担保权益 接上页
供稿：尼克·亚力士，鸿鹄律师事务所， 英国伦敦
翻译：郑露华进联合专利商标代理有限公司
加拿大商标诉讼中“藐视法庭”救济手段的运用在加拿大以及多数其他司法管辖区，如果品
牌权利人在商标侵权或仿冒的诉讼中获胜，可以
申请制止被告继续商标侵权的法庭命令。但是，
品牌权利人可能会遇到侵权人无视或拒绝遵守禁
止令的情况。加拿大法院对商标案件中不遵守法
庭命令的情况采取强硬的措施。在某些案件中甚
至判决侵权人入狱以确保法院的判决行之有效。
分析这个地区的关键案件，尤其是裁决当地大多
数商标案件的加拿大联邦法院，将有助品牌权利
人选择最有利的手段。
“藐视法庭”的要件
加拿大法律中，“藐视法庭”是指法庭对
某当事方违抗法庭的权威所做出的判决（Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc., (2006) 2 S.C.R. 612, at 614）。在商标领域，“藐视法庭”通常与违
反禁止令或不支付赔偿有关。与美国相比——美国的民事诉讼中，“藐视法庭”一般属于可纠正
性质的行为，并且以投诉人的利益为先，但是在
加拿大，即使是在商标诉讼中，“藐视法庭”也
被视为类似犯罪的行为，必须证明被告的行为和
犯罪意图均超越合理怀疑（加拿大《联邦法院条
例》，SOR/98-106, 第469条）。构成该罪名的
要素包括：侵权人不遵守法庭裁决或命令的证
据，及侵权人了解其所违抗的法庭命令内容的
证据（LifeGear Inc. v. Urus Industrial Corp., 2004 F.C. 21）。
提供证据证明被告付出了善意努力去遵守
法庭命令，可能有用，但不能抵消“藐视法庭”
的关键因素。同样，证明被告后来的行为遵守了
在现实中，多数贷方
并不是真的有兴趣
从事其借方的基础
业务。
转下页
2017年9月14
本期特写
法庭命令，因而清除了对法庭的藐视，此类证据
也不能抵消“藐视法庭”的关键因素。根据加拿
大《联邦法院条例》，“藐视法庭”可以判处罚
金（向法庭而不是投诉人支付）和入狱（加拿大
《联邦法院条例》第472条）。在商标诉讼中，
法庭通常命令在固定的时间内支付罚金。该命令
也可能规定如果被定罪的被告仍不支付罚金，则
面临入狱的惩罚。
可口可乐的早期胜诉
加拿大有一个早期的裁决，在可口可乐公
司与Micas的1941年的商标纠纷中，法庭发布
了有关“藐视法庭”的命令（Coca-Cola Co. v. Micas (1941), 2 C.P.R. 73 (Ex. Ct.)）。本案中，
可口可乐提起了商标侵权之诉，被告是一家便利
店的老板，诉由是该店销售假冒的可口可乐饮
料。被告利用可口可乐的极高品牌知名度销售品
质较差的产品。经过对商标侵权的审查，法院判
决被告停止侵权，并不得仿冒其他产品。然而，
尽管法院已经判决，被告三个星期不到就重操旧
业。于是，可口可乐提请法院判决被告“藐视法
庭”。结果，被告因其一再违抗法院的判决，被
判入狱15日。
可口可乐案之后，品牌权利人成功地利用
“藐视法庭”法律程序作为手段，确保他们的商
标权得到尊重。对“藐视法庭”的禁止令是一项
有力的工具，能确保禁止侵权活动的法庭命令得
以执行。罚金可能是法庭首先考虑的救济方式。
《联邦法院条例》并未指明罚金的上限和下限。
《条例》仅规定了法官“可以命令当事人支付罚
金”（《联邦法院条例》第472条(c)项）。该自
主裁决要考虑的几个因素，在加拿大法律中已被
确认。
统一的判罚原则
在Lyons Partnership LP v. MacGregor (2000), 5 C.P.R. (4th) 157 (Fed. T.D.)一案中，法院确认了
决定“藐视法庭”应处罚金范围的几个主要因
素：
•阻吓类似行为的需要；
• “藐视法庭”行为带来的利益；
• “藐视法庭”行为是否初犯；
•过往的行为；
•是否有任何减轻的情节，如善意表示或
道歉。
在Lyons案中，法院命令被告停止以知名的
儿童节目形象“巴尼”表演，因其侵犯了原告
的商标权和版权，被告因违抗法庭命令被指控
“藐视法庭”。法院判处罚金3千加元并赔偿费
用2千加元。本案金额反映了如下事实：被告
的“藐视法庭”行为是初犯，并且其表示了“要
将此事翻页”的意愿。罚金的目的是剥夺被告从
其侵权行为中获得的盈利并阻吓其再次从事类似
的行为。法院指出，任何反复或重复的违抗法庭
命令的行为无疑将增加罚金的金额。
这些原则在最近的Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Bags O’Fun Inc., 2003 FC 1335案的裁决
中也得到反映。本案中，被告在法庭已颁令禁止
的情况下，仍在至少三个不同的场合继续销售路
易斯威登的手提包。在评估该案严重程度时，法
院发现了几个加重“藐视法庭”情节的因素。特
别是，被告违抗法庭命令的恶意突出，当调查员
与其当庭对质时，被告“只是耸耸肩，并问调查
员是否与律师一起回来”。并且，被告违抗法庭
命令的动机完全是盈利。法院未发现任何可以减
轻的因素，被告完全无悔过的表现。因此，法院
要求被告就两项“藐视法庭”的指控，支付2.5加元的罚金。
将惯犯投入监狱
这些案件说明了，违抗法庭命令的刑罚必须
与情节的严重性相一致。遵从该原则，加拿大法
院对一些特别严重的“藐视法庭”行为判处了有
期徒刑。例如，在Telewizja Polsat S.A. v. Radiopol Inc., 2006 FC137案中，其中一个被告，由于一
再违抗法庭命令，被判处罚金1加元以及有期
徒刑6个月（如果被告5天内停止侵权行为则可
免）。该个人被告是单位被告的主导者。被告
通过盗用原告的节目信号，侵犯原告版权和商标
权，恶意明显。被盗用的电视内容在Radiopol的网站非法展示并提供给顾客付费订阅。之所以判
处有期徒刑，很大程度上是由于个人被告毫无悔
改表现，以及有证据证明，被告在原禁止令颁布
之后还野心勃勃地拓展其非法勾当。
最新的一个关于不执行法庭命令而被判入狱
的商标侵权案例是Trans-High Corp. (Trans-High) v. Hightimes Smokeshop and Gift Inc., 2015 FC 1104一案。本案判决原告Trans-High获得5.5加元的赔
偿（2.5损失及3法律费用），并且被告被永久禁
止使用涉案的“HIGH TIMES”商标。尽管判决已
做出明确指示，被告仍继续使用侵权的商标并拒
绝赔偿。
在发现侵权的差不多两年后，该案单位被告
及其唯一的董事因五次违抗原判决而被控“藐视
法庭”，他们表示认罪。被告认罪后，他们被判
处赔偿引起“藐视法庭”诉讼程序而导致的费用
62,500加元，加上原判决的赔偿55,000加元，
以及支付给法院的罚金50,000加元。
然而在“藐视法庭”的诉讼后，被告仍不支
付应付的赔偿，因此法院颁布了收押令，将单位
被告的董事关押不少于14天。在考虑商标诉讼
中构成“藐视法庭”的情节时，法院确认，如果
有罪的一方确实无能力支付，则不应判处有期徒
刑。然而，当有罪一方有能力支付，但完全是在
逃避责任时，则可以选择限制人身自由的刑罚。
在Trans-High一案中，尽管给予了充足的机会，
单位被告的董事却既未对其不支付赔偿的行为做
出解释，也未展示其无能力支付的证据，法院因
此推定被告为恶意。
有用的工具
尽管在法庭上成功维护了商标权，品牌权
利人有时仍不得不与不择手段逃避法律责任的被
告周旋。幸运的是，加拿大法院展示了严厉制裁
藐视法庭命令的行为以确保法庭命令得以遵守
的决心，包括在某些情况下判处限制人身自由的
刑罚。因此，在某些情况下，“藐视法庭”救济
手段可以成为品牌权利人的一个有用工具。事实
上，由于可以使用这个强大的制裁工具，有时甚
至只是威胁要提请法院对违抗法庭命令判处“藐
视法庭”，也能带来解决纠纷的效果。
供稿：Timothy O. Stevenson，加拿大安大略省渥太华Smart & Biggar/Fetherstonhaugh国际商标通讯法律与实践——北美分会
翻译：徐欲晓 陈长杰 北京捷鼎知识产权代理有限责任公司
加拿大商标诉讼中“藐视法庭”救济手段的运用 接上页
15
法律法规/案例实践巴西：域名或商标注册与在先权利–孰先孰后？
巴西高等法院第四法庭于2017年3月3日颁布的一项裁决，就涉及相同但由不同拥有
人注册为域名及商标的标记的裁决提供了准则
（Recurso Especial nº. 1466212）。
巴西的域名注册处完全独立于国家工业产
权协会（INPI），而巴西法律对域名和商标的注
册均依循「先申请」的原则处理。倘若相同的
标记出现平行注册的争议时，上述情况无可避
免地会产生孰先孰后的问题。
争议涉及一项之前已向INPI注册的化妆品
品牌「PAIXÃO」（即「passion」（热情）的葡
萄牙语）以及一个婚姻介绍服务网站《paixao.com.br》。原告人DM Indústria Farmacêutica Ltda.及Papyrus L.L.C.追诉商标侵权，认为该
网站不可申请注册其在先商标作为域名。另一
方面，被告人Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo – FAPESP and Plano de Serviços de Internet Ltda. – ME则基于业务活动
领域不一样的理由，主张适用特定性原则。
高等法院在该案中认为在先商标注册仅
可在以下情况中阻止第三方以相同标记注册域
名：假如相关品牌属于驰名商标或享有非常高
知名度的商标，或假如相关域名会在商品或服
务的来源上导致消费者混淆或构成欺诈。恶
意、商标可能被淡化及寄生性质的侵占挪用等
均构成阻止第三方注册域名的考虑因素。
在该案中，鉴于「PAIXÃO」并未获公众或
由商标局正式认定为具有高知名度的商标，法
庭认为不会产生上述混淆。此外，可能更为重
要的是诉讼双方的业务活动领域被认为各不相
同，法官认为「PAIXÃO」并非一个显著性非常
高的标记，意即其与类似品牌同时存在的情况
必定会出现。同时，多个包含「paixão」文字的
其他商标注册在其他类别或业务活动领域中并
存，并无与其在先权利产生混淆或关联的可能
性。因此，法院裁定原告人败诉，维持被告人
的域名注册。
该案确立一项非常重要的先例，在确认两
个制度的独立性的同时，亦提供对于因此而无
可避免地会产生的争议的解决准则。法院显示
在处理类似争议时特定性及恶意原则所扮演的
关键作用。
2017年6月15日
第72卷第10期
加拿大：联邦法院罕见地做出诉中停止侵权裁决并且释出此种裁决适用于商业的信号
在2017年2月9日做出的重要裁决当中，
加拿大联邦法院向Sleep Country Canada Inc.诉Sears Canada Inc.(2017 FC 148)商标侵权案件中
的原告方提供了罕见的诉中救济。
诉中停止侵权裁决是一个强力有效的措
施；它阻止被告人的行为直到整个审判结束，
而通常，整个审判可达两年甚至更长。尽管如
此，在近20年中，诉中停止侵权裁决很少被加
拿大联邦法院在专利和商标案件中使用（造假
案件除外）。但是在过去五年间，联邦法院通
过在知识产权会议上的发言或其他方式向知识
产权律师协会发出了非正式的信号，声称法院
已经做好了在有证据表明侵权行为会给原告造
成不可弥补的损失的前提下做出审判前停止侵
权裁决的准备。
在 当 代 ， 联 邦 法 院 第 一 次 做 出 有
关 商 标 侵 权 的 诉 中 停 止 侵 权 裁 决 是 在
两 年 前 审 判 的 R e c k i t t B e n c k i s e r L L C诉
Jamieson Laboratories Ltd案(2015 FC 215)。此
案的情形有一些特别之处，因为被告人先于原
告推出其商标并以精心算计好的先发制人的方
式损害原告的新商标。尽管如此，此案被期许
为标志着联邦法院有了新的发出诉中停止侵权
裁决的意愿。
在加拿大得到诉中停止侵权裁决需要同时
符合下列三个测试条件：
1.需审判的是一个严重的问题（就侵权主
张的事实而言）；
2. 如果动议没有通过则申请人会遭受不可
弥补的损失；
3. 案件对于申请人更有利。
在过去二十年中，试图申请此裁决的最大
挑战来自第二个条件，即侵权行为是否造成不
可弥补的损失。具体来说，联邦上诉法院在处
理申请时会要求申请人提供侵权行为确实造成
了不可弥补的损失的确凿证据。而且，此种证
据不能是由基于侵权这一结果所推理得来的。
“Sleep Country”案包括了经典的商标侵
权案例，即原告广为人知的且使用了二十五年
的口号“Why buy a mattress anywhere else？”
受到了被告Spears Canada的口号“There is no reason to buy a mattress anywhere else"的侵权。
诉中停止侵权裁决的第一和第三个条件，
即“严重的问题”和“对申请人更有利”的条
件一般不会有很大争议，所以在进行裁决时法
院一般都会更关注商标侵权行为是否造成不可
弥补的损失。在这一点上，联邦法院很快认可
了联邦上诉法院的判例，即要求“明显并且无
可争议的证据”来证明侵犯商标权造成了不可
弥补的损失。这种确凿的证据一般不会从“商
标混淆”这种侵权情况中推理得到。
在对有公司代表、品牌评估专家、会计专
家和市场营销专家签署的宣誓书进行了仔细研
究后，法院裁决Sleep Country已经能够证明其可
能遭受到下列不可弥补的损失：(1)商标混淆可
能导致很难或无法量化的销量下滑；（2）商誉
贬值；（3）（商标）丧失显著性。此案中法院
对于此种证据的支持以及其对被告方证据的反
驳为未来的诉中停止侵权裁决的申请人或抗辩
人提供了一张路线图。
这个裁决是对想要在加拿大联邦法院申请
诉中停止侵权裁决的知识产权拥有人的一大利
好消息。
供稿：加拿大 渥太华 Smart & Biggar/ Fetherstonehaugh, Daniel M. Anthony
校稿：加拿大 多伦多 Chitiz Pathak LLP, Ted Brook
翻译：中咨律师事务所
2017年9月16
法律法规/案例实践加拿大：如果广告令人困惑，关键词可以用来传递信息
在过去的二十年里，世界各地的法院一
直致力于将商标侵权和假冒原则应用到互联网
技术上。2017年1月26日，在温哥华社区学
院诉温哥华职业大学（本拿比）（Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc., 2017 BCCA 41,）一案中，不列
颠哥伦比亚上诉法庭认为被告基于互联网的关
键词触发型广告侵犯了温哥华社区学院的商标
权。这一判决对于加拿大关键词广告、域名
和商标之间的关系作出了澄清，并说明在加拿
大，商标持有人可以依据商标权阻止竞争对手
使用具有混淆性的域名。
从1998年开始，温哥华社区学院使用域
名：www.vcc.bc.ca。在2002年11月，其域名
改为www.vcc.ca。而温哥华职业大学则采取
www.vccollege.ca作为自己的域名。法院最终基
于温哥华职业学院在线广告中明显的域名迷惑
性作出了判决。法院还对关键词广告进行了讨
论。由于关键词广告设定机制，当人们在互联
网上输入“温哥华社区学院”或“VCC”时，搜
索网页竟然会推送含有竞争对手温哥华职业大
学域名：www.vccollege.ca的广告。
法院对若干显然相互矛盾的意见作了折
衷处理，认为应根据搜索结果出现时的第一印
象判定域名是否具有混淆性。或许人们在点击
进入广告，看到相连网站的实际内容时，能够
明白域名的实际持有人，但这不能作为判定域
名混淆性不存在的依据。法院认为在这个案
例中确实出现了域名混淆问题。原因是域名
www.vccollege.ca在关键词广告中的显示方式并
不能将其实际持有人——温哥华职业学院与竞争
对手温哥华社区学院区分开来。
虽然本案例涉及关键词广告，但法院以相
当谨慎的态度作出如下评论：“仅就关键词而
言，其本身并不传递信息”。法院重点强调的
是：在关键字搜索触发的广告中，被告人展示
自身身份的方式才是判定是否导致商标侵权的
主要因素。
尽管我们已竭尽全力验证INTA公告中条款
的准确性，但我们建议读者单独查看特定问题
或感兴趣的事项。除非是从官方立场，法律与
实践板块更新均来自INTA且未做任何评论。
国际商标协会2016版权所有。
供稿者：Tamara Ramsey, 加拿大，多伦多， Chitiz Pathak LLP
校对：Timothy O. Stevenson, 加拿大，渥太华， Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
国际商标协会法律与实践—北美委员会
丹麦：商标权转移给第三方之后，设计者不能在时装品牌上使用 其名字
在Benedikte Utzon (BU)诉Topbrands和Lasse Skaarup Jensen (TB)一案中，（丹麦最高法院，
2016年12月20日，案件编号：262/2015），
丹麦最高法院处理了两个主要问题，（1）转让
商标权的效力；（2）设计者转让含有自己名字
的商标权给第三方之后，是否仍有权利使用自
己的名字作为商标。
从1995年开始，时装设计师贝尼迪克•伍重（BU）使用商标“BENEDIKTE UTZON”
营销和销售时装，且独资经营。2009年，BU的业务从BU（独资）转移到了一家有限责任
公司BenedikteUtzon A/S，包括未注册的商
标“BENEDIKTE UTZON”。Benedikte Utzon A/S 公司在2012年4月宣布破产。在破产程序和
公司清算完成之前，Benedikte Utzon A/S公司
资产经理给BU提供了一个从资产中购买权利的
机会。BU得到了从破产财产中购买商标权的机
会，但是她拒绝了，“她不觉得有任何购买她
自己名字权利的意义”。
随后，TB（Topbrands）购买了未注册商
标的权利，并在丹麦注册了商标“BENEDIKTE U T Z O N” ， 并 且 是 一 个 欧 盟 商 标 。 但
是，BU（Benedikte Utzon）在营销和销售
服装时依然使用“BENEDIKTE UTZON”这个
名字，比如“EST. 1995 BENEDIKTE UTZON WARDROBE”和“by BENEDIKTE UTZON.”
TB（Topbrands）在丹麦海事及商业法庭
(MCC)对BU（Benedikte Utzon）提起了商标
侵权诉讼，BU（Benedikte Utzon）辩称：依
据《欧盟商标条例》第12(1)(a)条和《丹麦贸
易标志法》第5(1)条（对应《欧盟商标条例》
第12(1)(a)条），无论TB（Topbrands）的商
标权利如何，在“自己的名字”的辩护下，
她都有姓名权和签字权。丹麦海事及商业法
庭(MCC) 发现商标权已经被有效地转移给了
TB（Topbrands），而BU（Benedikte Utzon）在
营销和销售中对该名字的继续使用构成了商标
侵权，BU（Benedikte Utzon）在丹麦最高法院
提起了上诉。
丹麦最高法院维持了丹麦海事及商业法
庭(MCC)的判决，并阐明，如果BU（Benedikte Utzon）对自己名字的使用符合良好的市场营销
做法，TB（Topbrands）不能阻止。但是，丹
麦最高法院发现，BU（Benedikte Utzon）的实
际使用（例如，“by BENEDIKTE UTZON”）与
TB（Topbrands）的商标造成了混淆，理由如
下，（1）主要因素“BENEDITKE UTZON”的使
用；（2）对同类型商品的使用。这远远超出了
为自己名字辩护的许可范围并构成了侵权。
该判决证实了最近的丹麦判例法。而且，
它阐明了将个人名字用作商标的转让可能导致
该个人无法自由使用他或她的名字作为商标。
尽管我们已竭尽全力验证INTA公告中条款
的准确性，但我们建议读者单独查看特定问题
或感兴趣的事项。除非是从官方立场，法律与
实践板块更新均来自INTA且未做任何评论。
国际商标协会2016版权所有。
供稿人：Nina Ringen，丹麦，哥本哈根， Lundgrens律师事务所
国际商标协会法律与实践——欧洲小组委员会
校对：Julie Sikker Hansen, 丹麦，哥本哈根， Sikker Hansen律师事务所
17
法律法规/案例实践欧盟：欧盟法院的裁决将影响损害赔偿的计算方法
2017年1月25日，欧盟法院对关于欧盟法
律中规定的计算知识产权侵权赔偿的重要案件
C-367/15(OTK诉SFP)作出判决。
要求欧盟法院作出初步裁定的请求来自波
兰最高法院，理由涉及一家管理和保护视听作
品的波兰版权集体管理组织SFP和一家波兰的电
视节目播放者(OTK)有关版权的纠纷。
波兰最高法院向欧盟法院提出了以下问
题：2004/48/EC号欧洲议会指令中的第13条以
及欧盟委员会在2003年4月29日作出的关于保
护知识产权的指令(“保护指令”)是否允许欧盟
成员国的法院给予知识产权持有人在没有提供
直接或者间接侵权证据的情况下要求侵权方赔
偿数倍（在此案中为双倍）理论上的许可使用
费，该使用费若在权利人同意其使用作品的情
况下应该由被许可方缴付。
波兰最高法院交给欧盟法院的疑问和问题
基于下列事实：相当于多倍许可费的赔偿实际
上是一种惩罚，而保护指令中第26条的目的不
未规定一种惩罚性赔偿的义务。
在判决中，欧盟法院裁定2004/48/EC号指
令中第13条有关损害赔偿的计算方法的条款并
不排除欧盟成员国的立法机构允许原告（知识
产权持有人）在未证明侵权所带来的实际损失
的情况下，向侵权者提出双倍于理论上的许可
使用费的赔偿的行为。重要的一点是：欧盟法
院裁决：“保护指令没有强制欧盟成员国推出
‘惩罚性’赔偿并不意味着这种要求侵权方支
付多倍惩罚赔偿的做法是被禁止的。”因此，
欧盟成员国多倍于使用费的惩罚性损害赔偿的
计算方法并不违反保护指令。
尽管这宗案件是关于是否侵犯版权的纠
纷，此案的判决对于很多欧盟的品牌拥有者有
着特殊的重要性。由保护指令第13条所规定的
损害赔偿的计算方法(包括要求侵权方支付数倍
于理论使用费的做法)也适用于欧盟成员国内关
于商标侵权的情况。不仅如此，在许多商标侵
权的案件中，即使有一点可能，想要证明侵权
给商标持有人造成的准确经济损失也是非常困
难的。因此，根据理论上的使用费来计算侵权
损失在这种情况下是唯一的办法。
供稿：波兰华沙 CMS Cameron KcKenna Greszta事务所 Aleksandra Kuznicka-Cholewa和Marek Oleksyn
校稿：波兰华沙 AOMB Polska Sp.事务所 Adrianna Ziecik
翻译：中咨律师事务所
欧盟：基于国内未注册的商号权对欧盟文字商标提出异议在 欧 盟 知 识 产 权 局 诉 吉 尔 伯 特 ·萨 聂
（案号C-598/14 P，2017年4月5日）一案中，
欧洲联盟法院（CJEU）肯定了常设法院（GC）作出的决定，即法蒂•拉古尤拉有限责任公司
（Forge de Laguiole SAR，简称FDL）可对欧盟
商标“LAGUIOLE”在例如刀具和餐具领域提出
异议，而不能对FDL未进行商业活动的领域提出
异议。
2001年，吉尔伯特·萨聂（以下简称萨聂）
在尼斯分类第8、14、16、18、20、21、28、
34、38类递交了一件商标“LAGUIOLE”（文
字）的注册申请，所涉领域从餐具到电信。该
注册申请于2005年1月17日被欧盟知识产权局
核准注册。
2005年7月22日，FDL，一家以刀具和餐
具著称的法国公司对商标“LAGUIOLE”提出无
效宣告请求。FDL声称根据法国法律，FDL的在
先商号权利有权使其阻止他人在其公司经营领
域内的商品上申请与其商号相同或者近似的商
标。对于FDL来说，这包括了生产和销售“所有
餐具用品、剪刀、礼品赠品和所有与餐具相关
物品的纪念品”。
尽管欧盟知识产权局撤销处驳回了FDL的请求，欧盟知识产权局上诉委员会（BoA）部
分支持了FDL的上诉请求，欧盟知识产权局上诉
委员会以涉案商标与商号“Forge de Laguiole”近似容易产生混淆为由宣布决定萨聂的商
标“LAGUIOLE”在除了第38类服务（电信）以
外的其他类别均无效。萨聂为推翻欧盟知识产
权局上诉委员会的决定向常设法院提出申请，
常设法院部分取消了该决定。常设法院确认撤
销商标“LAGUIOLE”在和第8、16、21和34类
（刀具、餐具、开瓶器等）有关的特定商品上
的注册。但常设法院以FDL的商号仅仅在“其
公司真正所从的事商业活动”上享有保护权利
为由支持萨聂的商标在其他商品和服务上的注
册，正如上诉法院在其相关判决中所作出的决
定，即2012年7月10日第08-12 010号判决。欧
盟知识产权局在FDL的支持下将常设法院的决定
上诉至欧洲联盟法院。
欧洲联盟法院认为依据国家法评估公司商
号享有权利保护时，常设法院必须适用其成员
国的国家法规定，因为在常设法院判决时该成
员国国家法由其法院解释——即使该国判决是在
欧盟知识产权局上诉委员会作出决定之后才发
布的。因此，常设法院的判决是正确的，即FDL可能源于其商号的保护——根据适用的法国国家
法——只限“其公司真正所从的事商业活动”。
该决定说明即使欧盟知识产权局对题述
案件已经作出裁定的情况下，将随后的该国判
决（本案中指法国上诉法院）考虑在内是正确
的。
尽管国际商标协会公告力求准确，读者仍
可对其中具体或感兴趣事项独立核实。除官方
立场外，国际商标协会对法律和实践板块的更
新内容只发表不评论。
@2017 国际商标协会
投稿人：妮娜·林根，伦德格伦律师事务所， 哥本哈根，丹麦
核稿人：阿洛纳·西威科娃，特里亚罗比特代理 公司，里加，拉脱维亚
林根女士和西威科娃女士均为国际商标协会公告法律与执业欧洲小组委员会成员。
翻译：郑露
2017-8-19
华进联合专利商标代理有限公司
2017年9月18
法律法规/案例实践
德国：法院拒绝保护产品形状2016年12月27日，德国联邦专利法院（简
称GPC）就撤销德国第397 55 314 号注册商标
作出了决定：
争议商标于2003年注册在糖商品上。
2012年该商标被提出撤销申请，理由是该商
标仅由为获得技术效果而必需的商品形状所组
成，同时也缺乏显著性。德国专利商标局核准
了撤销请求，商标权人向德国联邦专利法院提
出上诉。
在上诉过程中，商标权人声称糖果不涉及
到技术特征；尤其是，糖产品的形状不可能获
得专利的保护。相反，该标志由一种审美意义
的表达符号所构成。
然而，德国联邦专利法院支持了撤销争
议商标的申请。法院认为，由产品形状构成
的争议商标是仅由为获得技术效果而必需的产
品形状所构成。扁平长方形使得该产品在存
贮时能节约空间。中间的凹痕使得在不需要
破坏整个产品的情况下可以完整地将该产品
分为两个小块。此类糖果本身并没有技术功
能这一事实也不能改变法院的这一决定，因
为该技术特征在相关产品的开发中起到了一定
的作用。德国商标法的相关条款的立法本意是
为了防止技术方案被垄断。那么，产品形状的
技术特征是决定性的，即使该技术方案同时
具有一定的审美特征。因此，争议商标被宣
布无效。德国联邦法院于2016年12月27日就
25W（pat）59/14Traubenzucker Täfelchen作出
判决。
这项判决和欧盟法院以及德国联邦专利法
院近期作出的判决相一致，因此，判决结果并
不令人意外。这项判决之所以具有示范意义，
是因为德国联邦最高法院近期对产品形状的复
制品采取了非常谨慎的态度。联邦最高法院已
在很大程度上限制了通过不正当竞争法来防范
第三方使用这种复制品的可能性。联邦最高法
院于2016年5月4日就Segmentstruktur作出的
I ZR 58/16判决。法院在作出这一判决的过程中
也认为，即使有新的更严格的要求，在公司产
品形状方面及其作出的商业努力方面对公司的
保护没有疏漏，因为这些公司可以通过外观设
计或者商标权来获得保护。考虑到外观设计权
利的有限性，由产品形状所组成的商标越来越
难以获得授权，对产品形状的保护也变的越来
越难。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。除非国际商标协会以官方立
场发表评论，否则法律和实践部门将更新发布
公告。
供稿：Susanna Heurung, 德国，Kotitschke & Heurung Partnerschaft mbB, Munich,
校验人：Florian traub, 英国伦敦，Squire Patton Boggs (UK) 律师事务所
翻译：陶园园（实习生）、冯臻，霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司
欧盟法院就异议程序中引证商标消亡的影响问题作出裁决2016年，欧盟法院有若干判决对在异议程
序中丧失赖以提起异议的商标会产生何种影响
的问题发表了非常有价值的观点。
在 W e s t e r m a n n公 司 （ W e s t e r m a n n Lernspielverlage GmbH）诉欧盟知识产权局
（EUIPO）一案（欧盟法院判决，2016年10月16日，C-482/15 P）中，Diset公司（Diset, SA）基于其欧盟商标“LÜK”，针对Westermann公司申请注册的欧盟商标“bambino LÜK”提
起异议。该异议得到了异议处及上诉委员会
的支持。申请人Westermann公司遂上诉到欧
盟普通法院。但是，普通法院维持了欧盟知识
产权局的认定，驳回了Westermann公司的诉
请。Westermann公司继续向欧盟法院上诉，指
出普通法院没有考虑异议程序中引证商标已经
被撤销的事实。
但是，欧盟法院认为，普通法院只能依据
特定的理由，并且这些理由在上诉委员会裁定
时应已存在，才能撤销或是改变欧盟知识产权
局的裁定。然而，在本案中，引证商标在2013年6月13日才被撤销，是在上诉委员会2013年4
月3日裁定之后，普通法院判决之前。因此，普
通法院不必在审查上诉委员会裁定合法性时考
虑在先商标被撤销的情况。
在Sovena Portugal—Consumer Goods公司（Sovena Portugal—Consumer Goods, SA）诉欧盟知识产权局（EUIPO）一案（欧盟普
通法院判决，2016年12月13日， T-24/16）中，Mueloliva公司（Mueloliva SL）引证
在先西班牙商标“FUENOLIVA”，对Sovena Portugal—Consumer Goods公司申请注册的欧
盟商标“FONTOLIVIA”提起异议，并得到异议
处的支持，申请人遂提起上诉。其间，引证商
标“FUENOLIVA”在2015年2月15日到期没有续
展。但西班牙注册机构2015年11月4日才更改
该商标的状态，显示其未续展等信息。申请人
因此上诉到普通法院。普通法院认为，被诉裁
定的合法性应当基于其作出时存在的事实。然
而，不管是申请人还是异议人，都没有在被诉
裁定作出时提及在先商标“FUENOLIVA”已经到
期的事实，而且上诉委员会也不必自动提出这
个问题。由此，法院驳回了申请人的上诉。
我们建议商标从业者在欧盟商标异议程序
中对引证商标的使用和续展等情况进行监控，
主动告知欧盟知识产权局所有相关的进展，并
在适合的情况下，及时采取进一步的法律措
施，诸如提起撤销等。
本通讯的信息准确性已尽力核对，读者如
有特别关心或感兴趣的问题，应自行核查其准
确性。除表达过官方立场的情况外，国际商标
协会对法律及实践部分的资讯的发表不提供评
论。
供稿：Susanna Heurung, Kotitschke & Heurung Partnerschaft mbB, 慕尼黑，
德国
校对：Florian Traub, Squire Patton Boggs (UK) LLP, 伦敦，英国
Heurung女士和Traub先生是《国际商标协会会刊》法律及实践-欧洲分会联席主席
翻译：万慧达北翔知识产权集团
争议商标
19
法律法规/案例实践
供稿：Nathalie Dreyfus, Dreyfus & Associés, 巴黎，法国
校对：Alona Sivcova, Tria Robit, 里加， 拉脱维亚
《国际商标协会会刊》法律及实践-欧洲分会
翻译：万慧达北翔知识产权集团
法国：商标获准注册后通过使用获得显著性法 国 最 高 院 在 判 决 中 确 认 ， 即 使 商
标注册后，仍存在通过使用获得显著性的
可能，并由此认定使用获得显著性的商标
“ V E N T E - P R I V E E . C O M” 有 效 ， 驳 回 了
Showroomprive.com针对此商标提起的无效申
请（法国最高院经济庭，2016年12月6日，
15-19048号）。
法国最高院支持了上诉法院的判决，确
认“VENTE-PRIVEE.COM”通过使用获得了显著
性（巴黎上诉法院第5分院第1庭，2015年3月31日）。
2012年 9月 5日， Showroomprive.com公司起诉Vente-privee.com要求撤销涉案商
标，并认为涉案商标是欺诈性申请。考虑到
文字商标“VENTE-PRIVEE.COM”（法文意为
“私售”）没有显著性，巴黎大审法院支持了
showroomprive.com公司的诉求，宣告该商标无
效（巴黎大审法院第3庭第1分部，2013年11月28日）。但是，被告公司提起上诉，上诉法院
认为“VENTE-PRIVEE.COM”已经通过使用获得
了显著性，推翻了一审判决。
Showroompr ive .com公司遂依据《法
国知识产权法典》 L711-2条的规定“无显
著性的商标可以被宣告无效”向法国最高
法院提起上诉。Showroomprive.com公司坚
称，虽然这条规定承认有使用获得显著性
的可能，但是这种可能性应当根据《欧盟
商标指令》（2008/95/EC）第3条第3项以
及欧盟法院的相关判决进行解读（欧盟法
院，2014年6月19日，Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c v Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV， C-217/ 13 以及 C-218/ 13）。实际上，一方
面，指令第3条第3项规定了这种可能性，但也
给予成员国选取判断使用获得显著性时间点的
自由，注册前或是注册后均可。另一方面，欧
盟法院的判决明确了，如果成员国不以注册后
的使用判断是否获得显著性，那么，就要以申
请注册前是否就已通过使用获得显著性作为判
断的标准。因此，Showroomprive.com公司指
出，《法国知识产权法典》L711-2并没有明确
地规定法院对于时间点的选取，因此，注册后
获得显著性的“VENTE-PRIVEE.COM”应当被宣
告无效。
Showroomprive.com公司的上诉被驳回。最
高院强调，已有确定表明涉案商标的显著性在
被提起无效之前已经通过使用获得，尤其是一
些媒体出版物，以及一份表明它是法国最受欢
迎的品牌之一的民意调查。
向法院提交的用以证明使用获得显著性证
据还包括：
• 90%的市场占有率
•宣传推广方面的投入；
•关于品牌高认知度的几份调研；
• 2013年营业额从3亿欧元增至16亿并且，就法律解释而言，法院认为，
《法国知识产权法典》在规定可以通过使用获
得商标所需的显著性的可能时，就相当于行使
了《欧盟商标指令》规定的选择权。
最高院驳回了起诉，并由此确认了在商标
注册后仍可通过使用获得显著性。
法国：在后商标的注册被域名救回近 期 一 宗 案 例 涉 及 一 家 西 班 牙 公 司
Salamandra及一私人个体X先生，双方均专门经
营网上约会服务，法院鉴于Salamandra对其在
早前取得的域名的明确和有效使用，裁定该在
后商标的持有人Salamandra得席（Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle civil, 1ère ch., jugement du Nov. 3, 2016）。
争议涉及的商标和域名包含法文用语
「le bon coup」（法文用语「être un bon coup」即英文「being a good lay」（做个好伴侣）的
意思）。
案件初期发展与典型的商标争议无大
分别：X先生作为在先商标「LE BON COUP」的
所有人对其竞争对手在后申请注册的相同商标
（适用于相同及相似的服务）提出反对。
Salamandra的回应是基于其在先注册的域
名《leboncoup.net》，以不正当竞争、不正当
商业手法、侵犯在先权利及欺诈性申报为由，
在法国楠泰尔原讼法院提起诉讼，要求取消X先生的商标及注销其域名《le-boncoup.fr》。
在其裁决中，法官指出对域名所拥有的权
利并非透过注册取得，是透过明确及有效的使
用而取得。
Salamandra基于不正当竞争的理由获得胜
诉，法院命令注销域名《 le-boncoup.fr》。法
院表示Salamandra已提交充分的证据，证明其
域名《leboncoup.net》在先、明确及有效的使
用，该网站提供的服务与《www.le-boncoup.fr》提供的服务相同。法院指出在后域名的持有人
须承担责的理由并非在于域名的注册，而是由
于其使用该域名的网站所提供的服务，与在先
注册域名网站的服务相同。
就商标法而言，裁决亦表明从运营中的域
名所取得的权利相对于在先注册商标的权利并
非绝对优先；而是仅限于该域名所使用的业务
领域。换言之，特定性原则并非单单适用于商
标，对域名亦同样适用。
Salamandra的域名《leboncoup.net》早在X先生提出「LE BON COUP」商标（除婚姻介绍服
务外，亦适用于第35、38及45类的服务）申请
前已经启动用于一个网上约会网站。
法院基于侵犯其在《 leboncoup.net》的
在先权利的理由而接纳Salamandra取消X先生
的商标的主张，但仅限于在婚姻介绍服务的范
围内。该商标在所有其他适用服务上仍维持有
效。
PINTA Bulletin
2017年6月15日 第72卷第10期
2017年9月20
法律法规/案例实践新西兰：最高法院给予什么，就带走什么
新西兰最高法院刚刚结束（法国）拉科斯特
股份有限公司（Lacoste）与（新加坡）鳄鱼国际
机构私人有限公司（Crocodile International）之间一场耗时的争议，以“商标不使用”为由撤销了
（法国）拉科斯特股份有限公司的注册商标，详见
Crocodile International Pte Ltd v. Lacoste [2017] NZSC 14.
最高院恢复了以前的测试方式来判断一个不
同于注册商标的标识的使用是否会被认定为商标
法案2002第7（1）（a）项下该注册商标的使用。
然而，与历史立场相反的是，法院又认定，关于商
标法案第66号(1)项下规定的在登记薄上保留未
使用的商标，法院是没有剩余裁量权的。
（法国）拉科斯特股份有限公司的注册商标
是。 （法国）拉科斯特股份有限公司
承认从未使用过该商标，但其认为，根据商标法案
第7（1）（a）项“使用有别与注册商标元素的标识
不改变注册商标的显著性特征”，对标识 及
的使用应当构成对前述注册商标的使用。
经使用标识与注册商标之间一系列标准性及
关联性的对比分析，商标委员助理裁定使用标识
的构成元素改变了注册商标的显著性特征。
在 上 诉 阶 段 ，高 院 推 翻 了 前 述 裁
定 ，认 为 使 用 标 识 与 注 册 商 标 的 不 同
点 是 不 明 显 的 ，使 用 标 识 与 注 册 商 标
的 视 觉 及 概 念 上 都 是 互 相 关 联 的 并 且
“显著性地相似”。上诉法院在基础点上与高原
达成一致，即鳄鱼是上述三个标识传达的“主要
信息”，因此标识的不同点并未改变注册商标的
显著特征。正如上诉法院所言，“这一切都是关于
鳄鱼”。
在上诉阶段，最高院确认两步试验法适用于
认定不同点是否会改变注册商标的显著特征。法
院认定，一个商标的显著性元素应当在有可能对
任何其他附加、更改或者删除是否会改变其显著
性特征进行分析前被确认，该类测试是隐性的。
法院进一步阐明，应当参考与商标法案第7（1）（a）项下的法定语言一致的“元素”来认定一个
注册商标的显著性特征，而非参考受下级法院青
睐的更为宽泛的“主要含义”及“主要信息”。
适用这个更为精确的方法，最高院描述了注
册商标的显著性特征有两个核心的视觉元素：个
性化的词及鳄鱼图形。
最高院认为，鳄鱼的姿势和方式是小的不同
点。相反，在草书中缺乏对“crocodile”这个词的
描述、使用标识中鳄鱼的个性化展现和注册商标
中鳄鱼的理想展现的不同点是“显著的”。
最高院评述，一个标识的关键视觉元素的缺
失很可能意味着显著部分被改变，并且本案中有
关描述鳄鱼的显著差异的附加导致这样一个不可
避免的结论。
至于商标法案第66号(1)项下规定的在登记
薄上保留未使用的商标，法院是否有剩余裁量权，
最高院判定尽管有这样的判例法，但法院确实没
有这样的自由裁量权。本案这一结论的核心事实
上是，2002法案之前身英国成文法会将上述同样
的法条原文解释为不包含剩余裁量权，而2002法案是在知晓上述背景的情况下起草和实施的。
上述决定恢复并澄清了之前相对细致的试
验，以判断对不同于注册商标的标识的使用是否
会被认定为商标法案2002第7（1）（a）项下注册
商标的使用。然而，对允许未使用商标被留存于登
记薄的规定，法院没有剩余裁量权这一裁定是很
新的，该裁定会要求注册商标权利人在保护其未
使用商标避免在将来因未使用而被撤销时需要更
加谨慎。
虽然我们已尽全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进
行自主确认。
供稿：国际商标协会
翻译：孙欢欢金杜律师事务所
台湾：蓄意利用商誉获利者不适用善意在先使用抗辩台湾智慧财产法院（简称IP法院）认为，界
定对商标的使用是否属于善意在先使用，其中
一项标准在于使用人是否存在蓄意、不公平地
利用他人商誉获利的情形（台湾智慧财产法院
【2016年9月29日】105年度刑智上易字第49号刑事判决）。
在该案例中，被告明知存在由111 Job Bank建立的“1111教职网”，但仍然于2011年12月至2012年期间，在脸谱网上创建了两个分别
名为“111教职网”和“111公职网”的粉丝
俱乐部。此外，被告于2013年1月开始公开招
募会员。111 Job Bank于2013年12月1日注册
了“1111教职网”商标，且被告明知这一事
实。
然而，被告仍然一直运营名为“111教职网”和“111公职网”的粉丝俱乐部，并于
2014年期间向俱乐部会员提供教师及公务员招
聘信息。111 Job Bank起诉后，台湾士林地方法
院认定，根据《商标法》第95条第3款规定，被
告侵犯了他人的商标权（台湾士林地方法院104年度智易字第17号判决）。
IP法院认为，《商标法》第36条第3款前面
部分规定：“下列情形，不受他人商标权利之
效力所拘束：……在他人商标注册申請日前，善
意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品
或服务者”。该法院补充说，确定是否属于善
意使用需要考虑使用者是否蓄意通过在相同或
类似商品或服务上使用与他人商标相同或类似
的商标，来不公平地利用他人商誉获利。
被告是“1111教职网”网站的CEO。虽然
被告在2013年12月1日（即争议商标公布注册
之日）之前，即已使用“111教职网”和“111公职网”商标，但他早就知道原告早在2011年8月前即已开始使用“1111教职网”商标提供有
关服务。因此，被告不能主张自己对该等商标
的使用属于善意在先使用。
该案件已过上诉时限。
我们已尽最大努力核实本通讯信息的准
确性，但读者如对其中的信息有特别关注或兴
趣，务请自行对其准确性进行确认。除非已表
明官方立场，国际商标协会仅发布法律和实践
板块的更新内容，而不发表评论。
©2017 国际商标协会
撰稿人：Cathy C. W. Ting（台北理律法律事 务所）
国际商标通讯法律与实践——亚太分会
审稿人：Chen-Chen Liu（台北智慧财产局 商标处主任）
翻译：微软公司 陶洋
21
法律法规/案例实践新加坡：法院明确平行进口抗辩适用范围
平行进口商品指某一国的商标权利人上
市销售的正品，在未经商标所有人同意的情况
下，被另一国购买、进口并进行转售。新加坡
允许平行进口。在Samsonite IP Holdings Sarl v. An Sheng Trading Pte Ltd [2017] SGHC第18号判
决中，新加坡高等法院明确了新加坡平行进口
抗辩的适用范围。
在该案中，原告在新加坡、中国等国家，
拥有旅行用品领域新秀丽（Samsonite）品牌的
相关商标。
此前，原告在中国与计算机制造商联想签
订了品牌合作协议。根据该协议，新秀丽负责
生产一批带有至少一个商标的箱包，作为联想
笔记本电脑的附赠品。该协议禁止联想及其授
权经销商自行处理这批箱包。
但是，联想的一部分授权经销商自行将作
为附赠品的箱包出售给了未经授权的经销商，
而其中一家未经授权的经销商又将箱包最终出
售给了被告。
被告进口的2328个箱包在海关被扣留。原
告以商标侵权为由申请对被告进行简易判决，
被告则提出了平行进口抗辩。
《新加坡商标法》第29条规定，一旦商标
权人在全球任何地方“上市出售”带有注册商
标的商品，其对该商品的权利即告“竭尽”。
根据法院的判决，这具体指：
1. 商标权人对商品的处置方式，使得独立
的第三方获得了对该商品的处置权；且
2. 商标权人在处置商品的同时，获得了该
商品的商业或经济价值。
这种行为不仅包括出售商品，还包括在适
当情况下（为扩大品牌知名度目的），出租或
免费赠送商品。
法院依据案件事实，认定该批箱包并未
“上市出售”。
首先，原告的经济目标是将这批箱包作为
联想产品的关联品，从而打入中国市场，建立
其品牌知名度。但原告并未实现该经济价值，
因为这批箱包从未抵达中国市场，被单独售出
后也从未与联想发生关联。
第二，法院认定，箱包从新秀丽转到联
想手上时，并未“上市出售”，因为其并未获
利。协议约定的授权经销商并非“独立的第三
方”。无论是从授权经销商手上转到未经授权
经销商手上的商品，还是从未经授权经销商手
上转到平行进口商手上的商品，均未为原告带
来任何经济价值。
尽管新加坡法院仍然倾向于认可和保护平
行进口商品，但该案例证明，在特定情形下，
商标权人诉平行进口商商标侵权依然有胜诉的
希望。
我们已尽最大努力核实本通讯信息的准
确性，但读者如对其中的信息有特别关注或兴
趣，务请自行对其准确性进行确认。除非已表
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©2017 国际商标协会
英国：有关Google AdWords（谷歌关键字广告）/ AdSense（谷歌广告联盟）和商标侵权的高等法院裁定
卡西迪先生为国际商标协会公告法律与执
业欧洲小组委员会成员，特劳布先生为国际商
标协会公告法律与执业欧洲小组委员会联合主
席。
英国零售商Argos有限公司在Argos有限公
司 v. Argos系统股份有限公司 [2017] EWHC 231 (Ch), 2017年02月15日（英格兰与威尔士高等法
院）就域名argos.com的案件中，已经丧失了向
美国软件公司Argos系统股份有限公司要求商标
侵权及仿冒的索赔要求（在英格兰与威尔士高
等法院）。
Argos有限公司声称，Argos系统公司将
其域名argos.com在Google AdSense广告中突
出特写使用侵犯了Argos有限公司的ARGOS欧盟商标权。Argos系统公司于1992年注册其域
名，Argos英国于1996年注册域名argos.co.ukArgos英国并未反对Argos系统公司对域名
argos.com作为网站使用以及其通过电子邮件推
广其软件。相反，它认为使用域名与广告相结
合是商标侵权和仿冒。Argos系统参与了谷歌的
AdSense广告计划，而Argos 英国的广告是出现
在Argos系统公司网站上的广告之一。由于广告
点击来自Argos系统公司的网站，这意味着Argos英国付给谷歌（作为Google AdWords计划的一
部分）的钱会间接地被Argos系统公司接收。
在驳回Argos 英国对Argos系统公司的索
赔请求时，高等法院作出了两项主要裁决，包
括：
•通 过 同 意 G o o g l e A d W o r d s使 用 条
款，Argos英国已明确同意Argos系统公司
在域名中使用ARGOS标志。Argos英国无
需直接了解其广告的展示位置；该信息
可通过其广告代理商获得。
•无论如何，Argos 系统公司并非面向英国
消费者，所以ARGOS标志并未在英国使
用。法庭认为绝大多数浏览argos.com的
英国人属于误入，且一旦意识到其并非
Argos英国的网站后都随即离开。
虽然这两项裁定足以处理这项诉讼，但法
院同时裁定了双方之间的一些其他问题。
其中包括，Argos系统公司并未在与Argos英国的注册商标相同的指定商品或服务上使用
ARGOS标志，其对该标志的使用并未对Argos英国的商标有任何不利影响。至于仿冒，法庭
认为域名的使用并未对公众造成重大的失实陈
述，未造成损害（或类似于损害），不存在欺
骗性。
上述裁定的有趣之处在于，将可能导致商
标侵权或仿冒的理由延伸至Google AdWords或AdSense的使用中。然而，本案事实有其特殊之
处，所以其对英国法庭未来裁定的意义还有待
观察。
尽管国际商标协会公告力求准确，读者仍
可对其中具体或感兴趣事项独立核实。除需采
取官方立场场合外，国际商标协会对法律和实
践板块的更新内容只发表，不提供任何意见。
@2017 国际商标协会
撰稿人：Gladys Mirandah（新加坡Mirandah Asia公司）
审稿人：Ravinran Kumaran（新加坡Relianze Law Corporation公司）
翻译：微软公司 陶洋
翻译：郑露
2017-8-19
华进联合专利商标代理有限公司
2017年9月22
法律法规/案例实践美国：商誉应当成为商标争议案件中混淆性近似判断的考虑 因素
美国联邦巡回上诉法院（法院）最近认
定商标评审和上诉委员会（委员会）将商标商
誉认为是混淆性近似判断中极端的考虑因素
是错误的。（Joseph Phelps Vineyards, LLC v. Fairmont Holdings, LLC，上诉案件编号：2016-1089（美联储公报，2017年5月24日）（先
例））。
自1979年以来，上诉人 Joseph Phelps Vineyards, LLC（葡萄园）拥有在“高档瓶装
葡萄酒”上的注册商标“ INSIGNIA”。被上
诉人Fairmont Holdings, LCC（费尔蒙特）于
2012年在“雪茄和雪茄产品”上注册了“ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA”商标。葡萄园要求
委员会撤销费尔蒙特的商标，指称该商标有
可能与其所谓的知名商标产生混淆。根据杜
邦因素进行近似判断的分析，委员会拒绝了葡
萄园的申请，尤其是葡萄园在葡萄酒产品上
的“INSIGNIA”商标并不“驰名”，尽管该商标
在市场上取得成功。
法院撤销了上诉决定。混淆可能性的正确
判断标准是对情况的全面分析，在符合法律理
据的范畴内考虑到所有相关的杜邦因素（如商
誉，或有时描述性，商标的强度）。因此，本
案，法院称：“委员会用极端的标准来衡量葡
萄园商标的商誉是‘合法不正确’的。”商誉评估
作为混淆可能性的因素之一不同于淡化背景案
件中商誉中的考量。“然而商誉淡化是一个非
此即彼的命题——商誉不是存在就是不存在——商誉的混淆可能性判断‘在很强到很弱的范围内变
化’。”根据法院意见，委员会错误地完全低估
了葡萄园“INSIGNIA”商标的商誉；应该在适用
范围内认可一定程度的商誉。
如果有相当一部分的相关消费公众认为该
商标是一个来源的指示，则商誉应在混淆背景
案件中被考虑。这包括实际客户和潜在客户，
但不包括普通公众。正如法院指出，葡萄园提
供了充足的证据，表明“ Insignia”葡萄酒是
驰名的，并且在相关葡萄酒的消费公众中被推
崇的（例如，“Insignia”葡萄酒在2005年和
1997年被选为年度葡萄酒；Wine Spectator杂志指出，“Insignia”葡萄酒连续在其29个葡萄
酒中的26个中获得了杰出的分数；“Insignia”葡萄酒在国家新闻界不断收到了正面评价； “Insignia”葡萄酒向白宫供应。正因如此，法
院在发现委员会认为葡萄园的“Insignia”葡萄
酒不知名时感到困惑，并根据适当全面的情况
标准将这一案件重新审理。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
德国：新法案将禁止跨国公司通过许可盒子来进行利润转移一项限制公司“许可盒子”吸引力的法案
已于2017年6月24日公布，并于2017年6月25日正式实施。
目前，跨国公司在德国境外频繁利用“许
可盒子”（也称专利盒子或IP盒子）。在德国以
外的其他国家（特别是马尔他，荷兰，比利时
以及瑞士），该类许可盒子通常被用作基于专
利、许可、特许以及商标权的开发所获得的利
润的税收优惠。德国公司基于使用境外专利盒
子公司在境外的专利而向其支付特许使用费。
该类特许使用费随后可在德国抵扣企业的日常
经营开支，这在过去几年创造了一项税收优
势。新法案将在德国设置一道适用于近650家公
司的“许可壁垒”。预期税收收入将不少于9亿欧元。
根据该项法案，若专利、许可、特许及
商标权的费用是属于受益人在境外免税的，或
只适用于最低税率的，则从下一年度开始，该
类费用将不再享受德国的税收抵扣。法案规
定：“创建基于价值的经营行为的税收应由
国家来征收，而非由政府提供最高的税收激
励。”该新法条基于一项行动方案，该方案与
经济合作与发展组织针对各州之间恶性的税收
竞争采取的措施保持一致。
限制税收减免的唯一例外是采用“nexus”方法：相应地，若该公司因积极致力于开发相
应的知识产权而受益于税收优惠，则其对许可
盒子或专利盒子的使用将继续被允许。该例外
不适用于，例如，该类知识产权已经由相关的
主体已获得，或经商标授权而获得。
虽然我们已尽全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
2017年7月15日
供稿：国际商标协会
翻译：孙欢欢 金杜律师事务所
供稿：Deborah A. Wilcox, Baker＆Hostetler 律师事务所，克利夫兰市，俄亥俄
州；Cory Barnes，俄亥俄州立大学莫里茨法律学院，哥伦布市,俄亥俄州
校稿：Kevin W. Grierson, Culhane Meadows PLLC，华盛顿特区
Wilcox女士与Grierson先生均为国际商标协会法律及实践通讯委员会北美分会成员。
翻译：金杜律师事务所
23
法律法规/案例实践美国：被许可人的起诉资格和临时禁令被驳回
美国加利福尼亚北区地方法院（该法
院）驳回了临时禁令的动议，并于2017年3月 30日以不具备起诉资格驳回了该案。
美国Halcyon Horizons公司诉Delphi Behavioral Health group有限责任公司第3:2017cv00756号 (N.D. Cal.2017)。
原告Halcyon Horizons有限责任公司以
Elevate Addiction Services名义（原告）经营业
务，与其首席执行官兼董事会主席（商标持有
人）就文字商标ELEVATE ADDICTION SERVICES及相关的图形商标（总体上也是，ELEVATE商标）签署商标独占使用许可协议。
原告提交了动议申请临时禁令，以禁止
Delphi Behavioral Health group有限公司和
Elevate Recovery有限公司（被告）以Elevate Recovery Center名义经营业务，指控商标侵权等
事项。
为了寻求临时禁令，法院表示，原告必
须证明如法院不发布禁令将遭受无可挽回的损
失，原告可能的损失大于被告，禁令符合公共
利益。如Winter 诉Natural resources Defense Council公司，555 U.S. 7, 20 (2008)。
法院首先查明到ELEVATE商标是有效的，并
且该商标权人“适当地申请注册ELEVATE商标供
关联公司使用”。参见美国商标审核程序手册
1201.01。因此，ELEVATE商标并非自始无效。
其次，法院赞同巡回法院辖区内大多数地
区法院的裁定，即联邦商标排他许可人可以根
据“兰哈姆法”第32节因商标侵权有权提起诉
讼。法院表示，“只有在许可协议同时授予排
他许可证，并向排他被许可人授予商标的财产
权益或者与商标受让人等同的商标权利，诉权
才能存在”。Innovation Ventures有限公司诉
Pittsburg Wholesale Grocers有限公司，第C 12-05523 WHA，2013 WL 1007666，at *6 (N.D. Cal. Mar. 13, 2013), at *26 (N.D. Cal. Mar. 11, 2013) (引用 Visa 美国有限公司诉 First Data 公司，第C 02-01786, 2005 WL 6271242, at *3 (N.D. Cal. Aug. 16, 2005))。法院认定了许可协议
授予原告排他使用许可，同时也查明了许可人
仍然对诉讼决定保留了控制权，且双方并没有
签订转让或者回授协议。因此，法院不能认定
许可人授予了排他被许可人商标财产利益或者
与商标受让人等同的商标权利。
最后，法院驳回了原告关于违反加州不正
当竞争法的诉讼请求，理由是原告并不能解释
即使如实，这种做法是如何损害了ELEVATE，并
且除了声称商标侵权之外，也没有证实事实上
的损害。
最后，法院基于缺乏起诉权驳回了该临时
禁令的动议，并且驳回了原告关于兰哈姆法和
反不正当竞争法的索赔主张，但并不影响其实
体权利。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
美国：注册商标使用宣誓规则生效—注册人，检查您的使用2017年3月24日，关于向美国专利商标局
（USPTO）提交有关（商标）使用的宣誓书或声
明的新规定生效了。该规定最早在2016年6月提
出，这些规定源于2012年宣布的试点计划。参
见“美国专利商标局提出关于使用声明或正当
不使用规则的变更。国际商标公告，2016年8月15日。这一规则变更的目的是为了提升商标注
册登记的准确性和完整性。
注册人在提交他们的宣誓或使用声明时，
可以就商品和服务所对应的每一国际类别仅提
交一个样品。但是，根据新规定，美国专利商
标局可要求注册人就一个商标提交关于其核准
使用的国际类别项下的其他商品或服务的使用
证明。美国专利商标局打算随机审核就在国际
类别中涵盖多于一项商品或服务的注册所提交
的第8节和第71节宣誓（或声明）总和的10%。
要求提供附加证明的方式可以是“信息、
展品、宣誓或声明，以及附加使用的样品”。
Fed. 82 Reg. 62599（Jan. 19, 2017）。如果
注册人未就提供商标使用的附加证据这一请
求作出答复，美国专利商标局可以全部撤销该
商标。如果注册人虽然答复了，但不能提供可
接受的证据，美国专利商标局可以基于未能证
明使用而就特定的商品或服务认为其声明是
不可接受的，可以撤销在特定商品和服务上的
注册。
由于规则的变化，注册人必须作好准备以
证明他们的商标在特定国际类别下的不只一个
商品或服务上使用过。
虽然我们已全力核对本通讯的信息准确
性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确
性进行自主确认。
供稿：Sonia Lakhany，Lakhany Law，PC， Atlanta,Georgia
校验人：Cynthia Moyer, Fredrikson &Byron,. P.A., Minneapolis, Minnesota
翻译：陶园园（实习生）、冯臻，霍金路伟 （上海）知识产权代理有限公
供稿：Rui W. Geissler, Muncy Geissler, Olds&Lowe, P.C., Fairfax, Virginia
校验人：Nina Osseiran, Cedar White Bradley, 华盛顿哥伦比亚特区
翻译：陶园园（实习生）、冯臻，霍金路伟 （上海）知识产权代理有限公司
2017年9月24
华盛顿州西雅图市
2018年5月19–23日
第140次年度会议
快安排好你的行程
