РУКОВОДСТВО РСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ … · pct/gl/ispe/1 страница 2 РУКОВОДСТВО РСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО

РУКОВОДСТВО РСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

(Руководство по рассмотрению международных заявок в Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором

о патентной кооперации)

текст, имеющий силу с 25 марта 2004

1. Данный документ, имеющий силу с 25 марта 2004, содержит текст Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, разработанный Международным Бюро ВОИС после консультаций с Международными поисковыми органами и Органами международной предварительной экспертизы в соответствии с РСТ с целью выполнения измененных положений Инструкции к РСТ, вступивших в силу с 1 января 2004. 2. Данное Руководство применяется в ходе делопроизводства по заявкам, поданным 1 января 2004 или позднее. Данный документ заменяет Руководство РСТ по международному поиску, действовавшее с 18 сентября 1998 (документ PCT/GL/IS/1) и Руководство РСТ по международной предварительной экспертизе, действовавшее с 9 октября 1998 (документ PCT/GL/IPE/1), которые были опубликованы в Специальных выпусках Бюллетеня РСТ № S-06/1998 и S-07/1998 соответственно. Текст настоящего Руководства является тем же самым (за исключением незначительных редакционных изменений), что и временный вариант этого документа (документ PCT/GL/ISPE/1 Prov.2), применяемый на практике с 1 января 2004. 3. Данный текст будет также опубликован в Специальном выпуске № S-02/2004 (от 25 марта 2004) Бюллетеня РСТ.

ВОИС ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Женева

ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

RРСТ/GL/ISPE/1 ОРИГИНАЛ: английский ДАТА: 11 марта 2004

PCT/GL/ISPE/1 страница 2

РУКОВОДСТВО РСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(текст, имеющий силу с 25 марта 2004)

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЙ ОБЗОР

Параграфы Глава 1 Введение 1.01 – 1.14 Цель и статус настоящего Руководства 1.01 – 1.04 Расположение разделов и терминология настоящего Руководства 1.05 – 1.08 Обзор процесса рассмотрения международной заявки 1.09 – 1.12 Международная фаза 1.10 – 1.11 Национальная (или региональная) фаза 1.12 Международные компетентные органы 1.13 – 1.14 Глава 2 Общий обзор стадии международного поиска 2.01 – 2.20 Цели 2.01 – 2.04 Предварительные действия 2.05 – 2.09 Получение копии для поиска из Получающего ведомства 2.05 – 2.07 Подтверждение и передача по назначению Международным поисковым органом 2.08 – 2.09 Процесс проведения международного поиска 2.10 – 2.12 Срок для подготовки отчета о международном поиске 2.13 Пересылка отчета о международном поиске, письменного сообщения и т.д. 2.14 Возможности, предоставляемые заявителю 2.15 Дальнейшие действия в отношении отчета о поиске и письменного сообщения 2.16 – 2.18 Конфиденциальность 2.16 Публикация отчета о международном поиске 2.17 Пересылка международного предварительного заключения о патентоспособности и предоставление доступа к нему в случае, когда требование не подано 2.18 Последующие обязанности Международного поискового органа 2.19 Поиски международного типа 2.20 Глава 3 Общий обзор стадии международной предварительной экспертизы 3.01 – 3.29 Введение 3.01 – 3.06 Предварительные действия 3.07 – 3.15 Подача требования 3.07 – 3.08


Проверка требования и уведомление о получении 3.09 – 3.12 Начало международной предварительной экспертизы 3.13 – 3.15 Проведение международной предварительной экспертизы 3.16 – 3.21 Основа письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы 3.19 – 3.20 Последующее рассмотрение 3.21 Характер заключения международной предварительной экспертизы 3.22 Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы 3.23 Пересылка заключения международной предварительной экспертизы 3.24 Дальнейшие действия в отношении заключения международной предварительной экспертизы 3.25 – 3.28 Конфиденциальность 3.25 Доступ к заключению международной предварительной экспертизы 3.26 Пересылка заключения международной предварительной экспертизы выбранным ведомствам 3.27 Перевод заключения международной предварительной экспертизы 3.28 Последующие обязанности Органа международной предварительной экспертизы 3.29

ЧАСТЬ II

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА Глава 4 Содержание международной заявки (кроме формулы изобретения) 4.01 – 4.32 Общие положения 4.01 Описание 4.02 – 4.27 Область техники 4.04 Предшествующий уровень техники 4.05 Раскрытие изобретения 4.06 – 4.07 Краткое описание чертежей 4.08 – 4.09 Лучший вариант осуществления изобретения 4.10 Структура и функции 4.11 Достаточность 4.12 – 4.13 Промышленная применимость 4.14 Перечни нуклеотидных и/или аминокислотных последовательностей 4.15 Депонирование биологического материала 4.16 – 4.18 Ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал как часть описания 4.19 Требования к языку страниц, содержащих ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал 4.20 Общие положения 4.21 – 4.27 Чертежи 4.28 Выражения и пр., не подлежащие употреблению 4.29 – 4.32 Приложение к главе 4 Предшествующий уровень техники


Глава 5 Формула изобретения 5.01 – 5.58 Общие положения 5.01 – 5.03 Форма и содержание формулы изобретения 5.04 – 5.11 Виды пунктов формулы 5.12 – 5.19 Категории 5.12 – 5.14 Независимые и зависимые пункты формулы 5.15 – 5.19 Толкование пунктов формулы 5.20 – 5.28 Формула на «применение» 5.21 Преамбула 5.22 – 5.23 Формула открытого и закрытого типа 5.24 Формула на средства плюс функция 5.25 Формула на продукт, полученный способом 5.26 – 5.27 Признаки продукта и устройства в формуле на способ 5.28 Несоответствие между пунктами формулы и описанием 5.29 – 5.30 Ясность 5.31 – 5.41 Ясность относительных терминов 5.34 – 5.38 Ясность других терминов 5.39 – 5.41 Краткость, количество пунктов формулы 5.42 Подкрепление описанием 5.43 – 5.44 Ясное и полное раскрытие изобретения 5.45 – 5.58 Достаточность, соответствующая формуле изобретения 5.52 – 5.53 Связь формулы с раскрытием 5.54 – 5.58 Приложение к главе 5 Пункты формулы, содержащие множественную зависимость Толкование пунктов формулы Формула на применение Формула на продукт, полученный способом Краткость Глава 6 Приоритет 6.01 – 6.17 Право на приоритет 6.01 – 6.05 Определение дат приоритета 6.06 – 6.10 Притязание на приоритет 6.11 – 6.17 Глава 7 Классификация международных заявок 7.01 – 7.08 Определение 7.01 Окончательная классификация международной заявки 7.02 – 7.04 Множественная классификация 7.03 Классификация раскрытия сущности заявки в том виде, как она была подана 7.04 Измененная классификация в случае более поздней публикации отчета о международном поиске 7.05 Классификация при неясном объеме притязаний 7.06 Отсутствие единства изобретения 7.07 Классификация международных заявок, исключенных из международного поиска 7.08


Глава 8 Правило 91 – очевидные ошибки в документах 8.01 – 8.10 Пересылка просьбы об исправлении в другой компетентный Орган 8.04 – 8.05 Предложение заявителю представить просьбу об исправлении ошибки 8.06 Просьба об исправлении, представленная в Международный поисковый орган 8.07 – 8.08 Просьба об исправлении, представленная в Орган международной предварительной экспертизы 8.09 – 8.10

ЧАСТЬ III ОБЩИЕ МОМЕНТЫ РАССМОТРЕНИЯ МЕДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ НА СТАДИИ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 9 Исключения из международного поиска и международной предварительной экспертизы и их ограничения 9.01 – 9.41 Введение 9.01 Исключенные объекты 9.02 – 9.15 Научные и математические теории 9.05 Сорта растений и породы животных или чисто биологические процессы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов 9.06 Схемы, правила или методы организации производства, выполнения чисто умственных расчетов или игр 9.07 Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных; способы диагностики людей и животных 9.08 – 9.10 Простое представление информации 9.11 – 9.14 Вычислительные программы, по которым Орган не в состоянии провести поиск или предварительную экспертизу 9.15 Общие подходы к оценке сущности объекта 9.16 – 9.18 Форма пунктов формулы 9.16 Исключаемый объект только в некоторых пунктах формулы 9.17 Случаи, когда есть сомнения 9.18 Объем поиска и предварительной экспертизы в некоторых ситуациях 9.19 – 9.39 Примеры ситуаций, в которых возможно проведение поиска или предварительной экспертизы, с соответствующим замечанием в письменном сообщении 9.20 – 9.25 Примеры исключительных ситуаций, когда проведение поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы невозможно 9.26 – 9.30 Вопросы, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники 9.31 – 9.32 Промышленная применимость 9.33 Неформальные разъяснения 9.34 – 9.35 Неясные притязания 9.36 – 9.37 Вечный двигатель 9.38 Перечни последовательностей 9.39 Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен 9.40 Пункты формулы, содержащие множественную зависимость 9.41


Приложение к главе 9 Исключенные объекты, относящиеся к схемам, правилам или методам организации производства, выполнению чисто умственных расчетов или игр Исключенные объекты, относящиеся к компьютерным программам Глава 10 Единство изобретения 10.01 – 10.78 Определение единства изобретения 10.01 – 10.10 Примеры конкретных ситуаций 10.11 – 10.19 Комбинации пунктов формулы, относящихся к объектам различной категории 10.12 – 10.16 Формула Маркуша 10.17 Промежуточный и конечный продукты 10.18 – 10.19 Примеры, касающиеся единства изобретения 10.20 – 10.60 Пункты формулы, относящиеся к объектам различной категории 10.21 – 10.27 Пункты формулы, относящиеся к объектам одной категории 10.28 – 10.37 Формула Маркуша 10.38 – 10.45 Промежуточный/конечный продукт 10.46 – 10.51 Биотехнологические изобретения 10.52 – 10.59 Процедура на стадии проведения международного поиска 10.60 – 10.70 Предложение оплатить дополнительные пошлины 10.60 – 10.63 Поиск в отношении дополнительных изобретений без уплаты пошлин 10.64 – 10.65 Процедура возражения 10.66 – 10.70 Процедура на стадии проведения международной предварительной экспертизы 10.71 – 10.78 Процедура возражения 10.78 Глава 11 Предшествующий уровень техники 11.01 – 11.26 Общие понятия о предшествующем уровне техники 11.01 Дата раскрытия 11.02 Соответствующая дата для целей отчета о международном поиске 11.03 Соответствующая дата для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы 11.04 – 11.05 Документы, вызывающие сомнения в обоснованности притязаний на приоритет в международной заявке 11.06 Документы, не входящие в предшествующий уровень техники, но которые тем не менее могут быть релевантными 11.07 – 11.11 Заявки, опубликованные позже (для целей отчета о международном поиске) 11.07 Заявки, опубликованные позже (для целей международной предварительной экспертизы) 11.08 – 11.09 Одновременно рассматриваемые заявки, включая те, которые имеют одну и ту же дату подачи 11.10 Документы, служащие лучшему пониманию изобретения 11.11 Форма раскрытия 11.12 – 11.22 Доступность письменных раскрытий 11.12 Раскрытие в Интернете 11.13 – 11.20 Разница между патентными и непатентными ссылками 11.21


Документы, воспроизводящие более ранее устное раскрытие 11.22 Трудности при установлении даты документа 11.23 Соответствующая дата в отношении отдельных пунктов формулы или частей одного пункта формулы 11.24 – 11.26 Глава 12 Новизна 12.01 – 12.10 Значение новизны 12.01 – 12.02 Определение новизны 12.03 – 12.10 Методология 12.03 Неявное или неотъемлемое раскрытие 12.04 Толкование формулы 12.05 Объединение документов 12.06 Альтернативы 12.07 Общее раскрытие против частного 12.08 – 12.09 Диапазоны 12.10 Приложение к главе 12 Глава 13 Изобретательский уровень 13.01 – 13.19 Значение изобретательского уровня 13.01 – 13.02 Определение изобретательского уровня 13.03 – 13.13 Что такое «очевидный»? 13.03 Влияние более поздних сведений 13.04

Изобретение в целом; комбинация известных или очевидных признаков 13.05 – 13.07 Оценка вклада в уровень техники 13.08 – 13.10 «Специалист в данной области» 13.11 Объединение документов 13.12 – 13.13

Примеры 13.14 Другие обстоятельства 13.15 – 13.19 Анализ ex post facto 13.15 Техническая ценность, издавна существующие потребности 13.16 – 13.17 Коммерческий успех 13.18 Зависимые пункты формулы 13.19

Приложение к главе 13 Подход «проблема-решение» Примеры ситуаций, когда один документ может поставить под вопрос изобретательский уровень

Глава 14 Промышленная применимость 14.01 – 14.06 Значение промышленной применимости 14.01 – 14.03 Методология 14.04 – 14.06 Приложение к Главе 14 Полезность Конкретная или определенная полезность Реальная полезность или практическая полезность в «реальном мире»


Достоверная полезность Промышленная применимость Назначение Ясное и полное раскрытие Возможность реализации назначения Дата, на которую требования должны быть выполнены

ЧАСТЬ IV

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК

Глава 15 Международный поиск 15.01 – 15.70 Цель международного поиска 15.01 – 15.07 Неписьменное раскрытие 15.05 Географическое положение, язык, давность и способ раскрытия 15.06 – 15.07 Эксперт 15.08 – 15.09 Основа поиска 15.10 – 15.13 Объем международного поиска 15.14 – 15.16 Направленность и предмет международного поиска 15.17 – 15.24 Анализ формулы 15.17 – 15.19 Изобретения, в отношении которых не была уплачена пошлина 15.20 Полный охват 15.21 Умозрительные притязания 15.22 Зависимые пункты 15.23 – 15.24 Поиск особых типов формулы и признаков 15.15 – 15.28 Комбинация элементов 15.27 Различные категории формулы 15.28 Случаи, при которых невозможно проведение полноценного поиска 15.29 – 15.32

Очевидные ошибки и выражения, противоречащие общественному порядку 15.30 – 15.32

Стратегия поиска 15.33 – 15.38 Процедура, предшествующая поиску 15.33 Реферат и название 15.34 Классификация 15.35 Публикация, предшествующая поиску 15.36 Предмет поиска 15.37 – 15.38 Область поиска 15.39 – 15.47 Аналогичные области 15.44 – 15.47 Проведение поиска 15.48 – 15.58 Безопасность поиска при использовании Интернета 15.52 – 15.55 Документы не обнаружены 15.56 Прекращение поиска 15.57 Запись результатов поиска 15.58 Оценка предшествующего уровня техники 15.59 – 15.67 Сомнения в отношении предшествующего уровня техники 15.60 – 15.61

Исключенный объект 15.62 Выбор документов для цитирования и указание наиболее релевантный частей 15.63 – 15.67

Процедура после поиска 15.68 – 15.70 Подготовка отчета о международном поиске 15.68 Измененный отчет о международном поиске 15.69


Получение изменений в соответствии со статьей 19, направленных ошибочно 15.70 Глава 16 Отчет о международном поиске 16.01 – 16.80 Общие положения 16.01 – 16.02 Сроки составления Отчета о международном поиске 16.03 Заполнение бланка Отчета о международном поиске 16.04 – 16.05 Сведения, не предусмотренные бланком 16.05 Различные виды Отчетов о международном поиске 16.06 Бланк и язык Отчета о международном поиске 16.07 – 16.10 Бланк Отчета о международном поиске 16.07 – 16.08 Язык Отчета о поиске 16.09 Листы, включенные в Брошюру 16.10 Поиск Международного типа 16.11 Заполнение Уведомления о направлении отчета о международном поиске или Декларации (бланк РСТ/ISA/220) 16.12 – 16.19 Адрес для переписки 16.12 Номер дела заявителя или агента 16.13 Номер международной заявки 16.14 Дата международной подачи 16.15 Заявитель 16.16 Случаи, когда Отчет о международном поиске не будет подготовлен или будет, но не в полном объеме 16.17 – 16.19 Заполнение Отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210) 16.20 – 16.78 Самая ранняя дата приоритета 16.20 Общее количество листов 16.21

Графа «Этот бланк так же сопровождается копиями каждого документа, характеризующего предшествующий уровень техники, указанного в этом Отчете» 16.22 Основа Отчета 16.23 Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и относящиеся к ним таблицы 16.24

Ограничение в отношении объекта международного поиска 16.25 – 16.29 Реферат, Название изобретения и чертежи 16.30 – 16.47 Классификация объекта изобретения 16.48 Область поиска 16.49 Минимум поисковой документации 16.50

Документация, по которой проводился поиск, иная, чем минимум документации 16.51

Принятые во внимание электронные базы данных 16.52 – 16.55 Предшествующий поиск 16.56 Документы, считающиеся релевантными 16.57 – 16.58 Категории ссылок 16.59 – 16.70 Взаимосвязь между документами и пунктами формулы 16.71 Цитирование документов 16.62 – 16.75 Завершение отчета 16.76 – 16.78 Копии документов, цитируемых в отчете о международном поиске 16.79 – 16.80


ЧАСТЬ V

ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 17 Содержание письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы 17.01 – 17.70 Введение 17.01 – 17.03 Разные виды сообщений и заключение 17.04 – 17.08 Письменное сообщение Международного поискового органа 17.04 – 17.05 Письменное(ые) сообщение(я) Органа международной предварительной экспертизы 17.06 – 17.07 Заключение международной предварительной экспертизы 17.08 Содержание сообщений или заключения 17.09 Обзор содержания 17.09 Форма сообщения или заключения 17.10 Данные 17.11 – 17.12 Графа 1: основа письменного сообщения 17.13 – 17.23 Графа 2: Приоритет 17.25 – 17.28 Графа III: Отсутствие заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости 17.29 – 17.35 Графа IV: отсутствие единства изобретения 17.36 – 17.39 Графа V: Обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(a)(ii) в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости и ссылка, обосновывающие такое заключение 17.40 – 17.42 Графа VI: некоторые процитированные документы 17.43 – 17.46 Графа VII: некоторые недостатки в международной заявке 17.47 Графа VIII: некоторые замечания по международной заявке 17.48 Завершение заключения 17.49 Язык письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы 17.50 Форма замечаний 17.51 – 17.52 Подготовка заключений, максимально полезных для последующих стадий 17.53 Предложение внести исправления или изменения 17.54 – 17.56 Случаи, когда письменное сообщение не составляется или составляется частично 17.57 – 17.64 Исключенный объект 17.58 Отсутствие единства изобретения 17.59 – 17.63 Вначале приводятся основные замечания 17.64 Другие обстоятельства 17.65 – 17.70 Цитирование некоторых документов в отчете о международном поиске 17.65 Дополнительные документы, учитываемые в некоторых случаях 17.66 Несоответствие описания формуле изобретения 17.67 Рекомендация изменений 17.68 Рассмотрение ответов на письменное сообщение 17.69 – 17.70


ЧАСТЬ VI

СТАДИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ИНАЯ, ЧЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Глава 18 Предварительная процедура при получении требования 18.01 – 18.18 Использование телефакса, телеграфа, телекса и т.д. 18.01 Основа международной предварительной экспертизы 18.02 – 18.09 Заявление, касающееся изменений 18.03 – 18.06 Язык для целей международной предварительной экспертизы 18.07 – 18.09 Документы для Органа международной предварительной экспертизы 18.10 – 18.18 Язык международной заявки и требования 18.14 – 18.15 Приоритетный документ и его перевод 18.16 Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 18.17 – 18.18

Глава 19 Процедура, применяемая органом международной предварительной экспертизы 19.01 – 19.42 Введение 19.01 – 19.05 Начало и срок проведения международной предварительной экспертизы 19.06 – 19.10

Начало экспертизы 19.07 Срок для завершения экспертизы 19.08 – 19.10 Первый этап международной предварительной экспертизы 19.11 – 19.16 Общие сведения 19.11 – 19.12

Случаи, когда письменное сообщение не требуется 19.13 – 19.14 Случаи, когда может быть подготовлено дополнительное письменное сообщение 19.15 Случаи, когда отчет о международном поиске не подготовлен 19.16

Следующий этап международной предварительной экспертизы 19.27 – 19.24 Исправление заключения международной предварительной экспертизы 19.25 – 19.26 Действия, осуществляемые на различных этапах международной предварительной экспертизы 19.27 – 19.36

Внесение изменений- общие положения 19.27 Исправление очевидных ошибок 19.28 – 19.30 Неофициальное общение с заявителем 19.31 – 19.36 Составление заключения международной предварительной экспертизы 19.37 – 19.38

Общие сведения 19.37 – 19.38 Определение сроков 19.39 – 19.41

Непредставление ответа заявителем в предписанный срок 19.41 Изъятие требования или выбора всех государств 19.42 Глава 20 Изменения 20.01 – 20.22 Изменения, внесенные до начала проведения международной предварительной экспертизы 20.01 – 20.03

Изменения формулы в соответствии со статьей 19 20.01 Изменение по статье 34 20.02 – 20.03


Внесение изменений: общие положения 20.04 – 20.08 Оценка изменений 20.09 Дополнительное содержание 20.10 – 20.19 Отсутствие подкрепления 20.20 – 20.21 Изменения к переведенным заявкам 20.22 . Приложение к главе 20 Новый объект

ЧАСТЬ VII КАЧЕСТВО

Глава 21 Общие основы обеспечения качества международных поисков и заключений международной предварительной экспертизы 21.01 – 21.19 Введение 21.01 – 21.02 Система управления качеством 21.03 – 21.09 Ресурсы 21.05 Управление 21.06 Гарантия качества 21.07

Организация обратных связей 21.08 Связь и разъяснения для пользователей 21.09 Внутренняя проверка 21.10 – 21.15 Контроль и определение 21.12 – 21.13

Анализ 21.14 Усовершенствование 21.15 Отчетность 21.16 – 21.17

Этап 1 21.17 Этап 2 21.18

Дальнейшее развитие 21.19

ЧАСТЬ VIII

КАНЦЕЛЯРСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ Глава 22 Канцелярские и административные Процедуры 22.01 – 22.60 Получение требования 22.01 Определение компетентного Органа международной предварительной экспертизы и обработка требования 22.02 – 22.05 Идентификация международной заявки 22.06 Заявитель, имеющий право подать требование 22.07 – 22.10 Изменение заявителя 22.10 Выбор государств 22.11 Проверка данных, влияющих на установление даты получения требования 22.12 – 22.13 Проверка сроков подачи требования 22.14 – 22.15 Комплектование дела в Органе международной предварительной экспертизы 22.16 – 22.19 Пересылка требования в Международное Бюро 22.20 – 22.23 Некоторые недостатки в требовании 22.24 – 22.60


Язык 22.27 Подпись 22.28 – 22.32 Сведения о заявителе 22.33 – 22.34 Сведения об агенте 22.35 – 22.36 Предложение исправить недостатки в требовании 22.37 – 22.42 Уплата и возмещение пошлин 22.43 – 22.49 Пересылка пошлины за обработку в Международное бюро 22.50 Использование телефакса, телеграфа, телекса и т.д. 22.51 – 22.52 Перебои в почтовом обслуживании 22.53 Исчисление сроков 22.54 Изменения по статье 19 22.55 Ответ на письменное сообщение 22.56 – 22.58 Пересылка заключения международной предварительной экспертизы 22.59 Изъятие требования или выбора государств 22.60


ЧАСТЬ I ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЙ ОБЗОР

Глава 1 Введение

Цель и статус настоящего Руководства 1.01 Настоящее Руководство содержит инструкции в отношении практики, которой следует придерживаться международным органам при проведении международного поиска и экспертизы. Руководство было пересмотрено для включения в него изменений, обусловленных изменениями Инструкции к РСТ, утвержденными Ассамблеей в сентябре 2002 года; основное изменение, касающееся процедуры, осуществляемой Международными поисковыми органами и Органами международной предварительной экспертизы, заключается во включении в процедуру международного поиска подготовки экспертом письменного сообщения. 1.02 Руководство обращено, главным образом, к экспертам различных международных поисковых органов и органов международной предварительной экспертизы, но, можно надеяться, что оно будет также полезно заявителям и патентоведам. Оно может быть использовано и для проведения поисков международного типа (см. параграф 2.20). Более того, Руководство может быть полезно и патентным ведомствам указанных и выбранных стран на национальной фазе для проведения поиска и экспертизы по международным заявкам и лучшего понимания отчетов о международном поиске и заключений экспертизы. Хотя настоящее Руководство касается международных заявок, оно может быть использовано mutatis mutandis национальными ведомствами для национальных заявок, если их национальное законодательство это позволяет; оно может быть также использовано для пересмотра национальных законодательств в целях унификации существующей практики в патентных ведомствах различных стран. Руководство в основном не касается действий Получающего ведомства, хотя в некоторых случаях оно может являться тем же ведомством, что и Международный поисковый орган (ISA) и/или Орган международной предварительной экспертизы (IPEA).

Статьи 16(3)(b), 32,33 1.03 Настоящее Руководство представляет собой общие правила международного поиска и экспертизы, способствующие применению положений РСТ, Инструкции к РСТ и Административной инструкции РСТ, относящихся к международному поиску и экспертизе. Оно касается наиболее типичных случаев и поэтому должно рассматриваться только как директива общего порядка; в исключительных случаях эксперты должны будут выйти за рамки инструкций. Тем не менее, заявители могут рассчитывать на то, что Международные поисковые органы и Органы международной предварительной экспертизы будут, как правило, действовать в соответствии с настоящим Руководством, пока оно не будет пересмотрено. Кроме того, в различных местах данного Руководства эксперту предлагается истолковывать формулу изобретения определенным образом. Это сделано для того, чтобы дать возможность указанным и/или выбранным ведомствам понять заключение эксперта в отношении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости, и никоим образом не обязывает указанные и/или выбранные ведомства принимать подобное толкование. Настоящее Руководство устанавливает также стандарты качества для Международных поисковых органов и Органов международной


предварительной экспертизы, которым они должны следовать для того, чтобы свести к минимуму разницу между результатами поиска и экспертизы, проведенными различными компетентными Органами. 1.04 Вышеуказанные критерии служат, в основном, целям международного поиска и предварительной экспертизы, и любое Договаривающееся государство может применять дополнительные или иные критерии для решения вопроса, является ли заявленное изобретение патентоспособным в данном государстве. Следует также отметить, что настоящее Руководство не имеет обязательной силы правового текста. Оно составлено для того, чтобы помочь Международным поисковым органам и Органам международной предварительной экспертизы в составлении отчета о международном поиске и заключения экспертизы в соответствии со Статьями 17 и 18 РСТ, письменных сообщений в соответствии со Статьей 34 РСТ и Правилом 43bis и заключения международной предварительной экспертизы в соответствии со Статьей 35 РСТ. Для принятия окончательного решения по вопросам, касающимся международного поиска и экспертизы, следует обращаться к статьям самого РСТ, интерпретируя их при необходимости в свете протоколов Вашингтонской дипломатической конференции и толкований, данных Ассамблеей РСТ. Любое несоблюдение настоящего Руководства Международным поисковым органом или Органом международной экспертизы не составляет само по себе основания для пересмотра действий этого Органа, за исключением случаев, когда такой пересмотр предусмотрен национальным законодательством или практикой. Расположение разделов и терминология настоящего Руководства 1.05 Настоящее Руководство вначале устанавливает общую схему, которой необходимо следовать на стадии международного поиска и на стадии международной предварительной экспертизы, а затем более подробно раскрывает ряд этапов и концепций. Руководство разделено на восемь частей. В части I представлен краткий обзор процедур, осуществляемых на стадии международного поиска и на стадии международной предварительной экспертизы. Часть II содержит подробности в отношении международной заявки. В части III приведены подробности рассмотрения, которые эксперт должен учитывать как на стадии международного поиска, так и на стадии международной предварительной экспертизы. В части IV приведены подробности международного поиска. Часть V содержит информацию о содержании письменных сообщений и заключения международной предварительной экспертизы. В части VI описаны процедуры, осуществляемые в процессе проведения международной предварительной экспертизы. Часть VII касается общих основ обеспечения качества, а часть VIII посвящена канцелярским и административным процедурам. Некоторые из глав в различных частях имеют отношение только к одной из стадий. Однако, с некоторыми исключениями, которые объяснены в тексте, если эксперты Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы рассматривают какой-либо конкретный вопрос, это должно делаться в соответствии с общими стандартами и большинство глав относится к работе на обеих стадиях. 1.06 Термин «эксперт», если не уточнено, используется в Руководстве в отношении эксперта, работающего в Органе международной предварительной экспертизы или в отношении эксперта, работающего в Международном поисковом органе. «Поиск» и «экспертиза», если не уточнено, означают международный поиск и международную предварительную экспертизу в соответствии с Договором и Инструкцией. 1.07 Если не уточнено, ссылки в тексте Руководства на «Договор» относятся к РСТ, на «Статьи» – к статьям Договора, на «Правила» – к правилам Инструкции к РСТ, на «разделы»


– к разделам Административной инструкции, а на «части», «главы» и «параграфы» – к частям, главам и параграфам настоящего Руководства. Ссылки на части и приложения к Административной инструкции обозначены префиксом «AИ». 1.08 Ссылки на «национальное» ведомство или законодательство включают также региональные системы, в которых несколько государств уполномочили межправительственный орган выдавать региональные патенты. Обзор процесса рассмотрения международной заявки 1.09 Процедура, которую проходит международная заявка на патент в соответствии с Договором о патентной кооперации с момента подачи заявки до выдачи патента (или отказа в выдаче), состоит из двух главных стадий, обычно называемых «международная фаза» и «национальная фаза» (или «региональная фаза», если международная заявка поступает в региональное, а не в национальное ведомство). Как отмечено в параграфе 1.01, основное изменение в рассмотрении международной заявки заключается в том, что первое письменное сообщение составляет Международный поисковый орган (в соответствии с правилом 43bis), а не Орган международной предварительной экспертизы, и таким образом процедуры международного поиска и экспертизы объединяются в значительно большей степени, чем раньше. Параграфы 1.10, 1.11 и схема международной фазы (процесс расширенного поиска и экспертизы в соответствии с РСТ), приведенная в конце данной главы, предоставляют краткий обзор международной фазы, более подробные разъяснения приведены в частях 2-8 настоящего Руководства. Международная фаза

Статьи 22, 23 1.10 Международная фаза начинается с момента подачи международной заявки и, при условии, что заявка не изъята, включает в себя различные формальные проверки, международный поиск, подготовку письменного сообщения, публикацию заявки и, необязательно, международную предварительную экспертизу. Во время этой фазы ни одно национальное или региональное ведомство не проводит процедуру или экспертизу по этой заявке, за исключением случая поступления специальной просьбы заявителя. 1.11 Международная фаза, в свою очередь, включает ряд групп действий, отличных друг от друга по своей сути, хотя на практике они могут немного накладываться по времени:

(а) подача международной заявки в надлежащее Получающее ведомство; в нее входит «заявление» (ходатайство о рассмотрении международной заявки в соответствии с Договором, некоторые данные в отношении заявителя, изобретателя, любого агента, а также формальные подробности, касающиеся заявки, такие как название и притязания на приоритет), описание, один или более пунктов формулы, один или более чертежей (если необходимо) и реферат;

(b) проведение некоторых процедурных проверок, присваивание даты международной подачи и отсылка копии заявки в Международное Бюро (регистрационный экземпляр) и в Международный поисковый орган (копия для поиска);

(c) международный поиск, проводимый Международным поисковым органом, включает поиск предшествующих раскрытий, релевантных новизне и изобретательскому уровню, и подготовку отчета о международном поиске и письменного сообщения о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости, обычно по истечении 16 месяцев с даты приоритета, как будет подробно описано позже (см. глава II и части IV и V);


(d) международная публикация международной заявки, отчета о международном поиске и изменений по статье 19 (если они были) Международным Бюро по истечении 18 месяцев с даты приоритета;

(e) не являющаяся обязательной и осуществляемая по просьбе заявителя путем подачи «требования» (Глава II РСТ) международная предварительная экспертиза, проводимая Органом международной предварительной экспертизы, в процессе которой эксперт продолжает рассмотрение вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости с учетом любых представленных заявителем замечаний или изменений по статьям 19 или 34, как будет подробно описано позже; сюда входит составление заключения международной предварительной экспертизы под названием «предварительное международное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)» (см. главу 17);

(f) составление «предварительного международного заключения о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)» Международным Бюро от имени Международного поискового органа, если заявитель не подал требование о проведении международной предварительной экспертизы в ответ на письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом; предварительное международное заключение о патентоспособности имеет то же содержание, что письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом;

(g) рассылка документов в указанные или выбранные ведомства, включая копии заявки, любые представленные изменения и предварительное международное заключение о патентоспособности, содержание которого соответствует либо письменному сообщению Международного поискового органа, либо заключению международной предварительной экспертизы.

Национальная (или региональная) фаза

1.12 По истечении 30 месяцев с даты приоритета международной заявки (20 месяцев в некоторых государствах из-за переходного периода; государства также вправе установить более поздний срок для заявок, поступающих в их ведомство) по заявке может быть начата национальная (или региональная) фаза в каждом указанном ведомстве (если требование о проведении международной предварительной экспертизы не подавалось и применяется Глава I РСТ) или в каждом выбранном ведомстве (если было подано требование о проведении международной предварительной экспертизы и применяется Глава II РСТ). Именно эта процедура приводит к выдаче или отказу в выдаче патента в соответствии с национальным законодательством или региональными требованиями. В то время как национальные и региональные ведомства не могут предъявлять дополнительных требований, отличных от требований Договора и Инструкции, в отношении формы или содержания заявки, они не связаны Договором в отношении результатов проведенного международного поиска или экспертизы при рассмотрении заявки на национальной или региональной фазе. Международные компетентные органы

Статьи 16, 32; Правила 35, 59 1.13 Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются национальными или межправительственными организациями, уполномоченными на решение ряда задач в соответствии с Договором, в частности на подготовку отчетов о международном поиске и заключений предварительной экспертизы. Компетентными в проведении поиска или экспертизы по конкретной международной заявке могут быть один или несколько Органов. Это зависит от соглашений между Международными органами и Международным Бюро, а также от решения каждого Получающего ведомства в отношении того, какие Органы являются компетентными в


отношении международных заявок, поданных в это ведомство; о своем решении каждое Получающее ведомство уведомляет Международное Бюро. Если более одного Органа являются компетентными в проведении поиска или экспертизы по конкретной заявке, заявитель указывает выбранный Орган в заявлении или требовании. 1.14 Обычно, но не обязательно, для одной конкретной международной заявки Международный поисковый Орган является и Органом международной предварительной экспертизы. Заявитель может выбрать другой Орган; в отдельных случаях Орган может быть компетентным в проведении поиска по международной заявке, но не в проведении экспертизы. Следовательно, особенно важно, чтобы отчет о поиске и письменное сообщение Международного поискового органа соответствовали установленным стандартам для того, чтобы они могли быть эффективно использованы любым другим компетентным Органом, а также заявителями и указанными ведомствами.


Схема типичной процедуры рассмотрения международной заявки

Месяцы Действие (с самой ранней даты приоритета) Глава I (все международные заявки)

ПВ Получающее ведомство МЗ международная заявка МБ Международное Бюро ОМП отчет о международном поиске МПО Международный поисковый орган ПС/МПО письменное сообщение МПО ОМПЭ Орган международной предварительной

экспертизы ПС/ОМПЭ письменное сообщение ОМПЭ

УВ указанное ведомство МПЭ международная предварительная экспертиза

ВВ выбранное ведомство МПЗП международное предварительное заключение о патентоспособности

ЗМПЭ заключение международной предварительной экспертизы

* На практике, требование должно быть подано через 19 месяцев для стран, воспользовавшихся оговоркой по статье 22.

МЗ подана в ПВ

МПО подготавливает: ОМП + ПС/МПО

Международная публикация, осуществляемая МБ:

МЗ+ОМП (+Статья 19 исправления, если есть)

Заявитель подает требование в ОМПЭ ПС/МПО рассматривает как первое

ПС/ОМПЭ (если ОМПЭ не заявил об ином)

Заявитель может представить исправления и/или доводы

ОМПЭ проводит экспертизу МЗ, принимая во внимание любые изменения и аргументы ОМПЭ может подготовить дополнительные

ПС и предложить ответить

ОМПЭ подготавливает МПЗП (Глава II) (=ЗМПЭ)

МПЗП в ВВ и общедоступно (по запросу ВВ)

МБ подготавливает МПЗП (Глава I) (содержание=ПС/МПО)

МПЗП (с любыми комментариями) направляется в УВ и становится общедоступным

Переход на национальную фазу

Заявитель может направить замечания по ПС/МПО в МБ (неофициальная процедура)

Требование не подано: Продолжение

процедуры по Главе II

Переход на национальную фазу

22 (или 3 от ПС/МПО)*

16

18

28

30

Глава II (МПЭ)

12


Глава 2 Общий обзор стадии международного поиска

Цели 2.01 Данная глава содержит краткий вступительный обзор стадии международного поиска. Подробное обсуждение процедуры, осуществляемой на стадии международного поиска, содержится в частях II и IV данного Руководства. Статья 15(2); Правило 33.1(а) 2.02 Цель международного поиска заключается в выявлении соответствующего уровня техники для определения того, является ли (и если является, то в какой степени) заявленное изобретение, к которому относится международная заявка, новым, и соответствует ли оно изобретательскому уровню. В отдельных случаях от Международного поискового органа не требуется составления отчета о поиске в отношении некоторых или всех заявленных объектов: в случае, если объем формулы не определен, в случае, если в заявку включены объекты, исключенные из поиска (см. главу 9), или в случае, если заявлено более одного изобретения (см. главу 10).

Правило 43bis 2.03 При подготовке отчета о международном поиске эксперт одновременно составляет письменное сообщение о том, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень, и промышленно применимым, и о том, соответствует ли оно другим требованиям Договора, которые проверяются Международным поисковым органом. 2.04 Важно, что поиск и составление письменного сообщения проводятся в соответствии с теми же критериями, которые используются при проведении международной предварительной экспертизы. Отчет о поиске может содержать также некоторые материалы, относящиеся не только к новизне и изобретательскому уровню, как показано ниже в параграфе 2.10. Предварительные действия Получение копии для поиска из Получающего ведомства

Правило 23.1 2.05 При условии, что международная заявка была подана на языке, допустимом Международным поисковым органом, Получающее ведомство пересылает копию для поиска в Международный поисковый орган сразу после присвоения заявке идентификационного номера, выполнения проверки ряда формальных требований в соответствии со Статьями 11 и 14 и уплаты пошлины за поиск.

Правило 12 2.06 Если язык, на котором подается международная заявка, не допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, заявитель должен представить в Получающее ведомство перевод международной заявки на язык, удовлетворяющий следующим требованиям:


(а) язык допускается Международным поисковым органом; (d) язык является языком публикации, и

(c) язык допускается Получающим ведомством в соответствии с правилом 12.1(а), если международная заявка не подана на языке публикации.

Однако такой перевод не требуется ни в отношении заявления, ни в отношении

части описания, содержащей перечень последовательностей. Если от заявителя требуется представление перевода, международный поиск будет проводиться на основе этого перевода.

Правило 23.1(b) 2.07 Если перевод международной заявки представлен в Получающее ведомство в соответствии с правилом 12.3, копия этого перевода и заявление вместе считаются копией для поиска; эта копия для поиска пересылается Получающим ведомством в Международный поисковый орган незамедлительно после получения от заявителя, за исключением случаев неуплаты пошлины за поиск. В последнем случае копия для поиска пересылается незамедлительно после уплаты пошлины за поиск. Подтверждение и передача по назначению Международным поисковым органом

Правило 25.1 2.08 Международный поисковый орган уведомляет заявителя о получении копии для поиска с использованием бланка PCT/ISA/202 и посылает копию уведомления в Международное Бюро и, если только Международный поисковый орган не является одновременно и получающим ведомством, в Получающее ведомство. 2.09 Затем, как можно скорее, проведение международного поиска поручается эксперту, способному завершить поиск в установленный срок. Предварительное классифицирование должно также быть проведено как можно скорее. Процесс проведения международного поиска 2.10 Роль Международного поискового органа заключается в следующем (подробности рассматриваются в последующих главах): (а) проклассифицировать заявку, в частности определить, необходимо ли для обеспечения проведения надлежащего поиска привлечение экспертов, специализирующихся в других областях техники; позднее в свете более полного рассмотрения заявки может потребоваться исправление классификации, но окончательная классификация должна быть проведена ко времени публикации международной заявки (см. главу 7);

Статья 17(3); Правило 40 (b) установить, соответствует ли заявка требованию единства изобретения и следует ли предлагать заявителю уплатить дополнительные пошлины в отношении дополнительных изобретений (см. главу 10);


Правило 39

(c) определить, относятся ли заявленные объекты или некоторые из них к объектам, по которым Международный поисковый орган не обязан проводить поиск (см. главу 9);

Правила 4.11, 16.3, 41 (d) определить, можно ли использовать результаты какого-либо предшествующего поиска, упомянутого заявителем в заявлении, для составления отчета о международном поиске и, соответственно, возмещать ли пошлины;

Правило 13ter (e) установить, следует ли предлагать заявителю представить перечень, если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но не содержит перечень последовательностей на бумажном носителе или в машиночитаемой форме, соответствующий стандартам, предусмотренным в Административной инструкции (см. параграфы 15.11 и 15.12);

Статьи 15, 17(2) (f) провести международный поиск для выявления соответствующего уровня техники (см. главу 11), учитывая, что могут быть ситуации, когда Международный поисковый орган не обязан проводить поиск, а именно, если международная заявка относится к объекту, по которой орган не обязан проводить поиск (см. главу 9), если описание, формула или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным (см. главу 9 и параграф 15.29) или если пункты формулы относятся к нескольким разным изобретениям и дополнительные пошлины за поиск, которые Международный поисковый орган предлагал заявителю уплатить, не были уплачены (см. главу 10);

Правила 37, 38 (g) проверить, соответствуют ли реферат и название изобретения установленным требованиям, и в некоторых случаях предложить альтернативные варианты (см. параграфы 16.30 – 16.43);

Правило 43 (h) составить отчет о поиске, отражающий результаты поиска и содержащий некоторую другую информацию (см. главу 16), или подготовить декларацию о том, что проведение поиска не требовалось или что проведение полноценного поиска невозможно (см. главу 9);

Правило 43bis (i) составить письменное сообщение в отношении новизны, изобретательского уровня

и промышленной применимости международной заявки и в отношении того, соответствует ли заявка другим требованиям Договора и Инструкции в той степени, в какой они проверяются Международным поисковым органом (см. главу 17).

2.11 Некоторые из вышеперечисленных вопросов, особенно в отношении единства изобретения, могут быть объектом постоянного рассмотрения в зависимости от результатов поиска. Тем не менее, важно рассмотреть эти вопросы на ранней стадии, учитывая ограниченное время на получение от заявителя исправлений или дополнительных пошлин. 2.12 В некоторых ситуациях, приводящих к составлению отчета о поиске, Международный поисковый орган может специально предложить представить ответ, например, если международная заявка не соответствует требованию единства изобретения (см. главу 10) и необходима уплата дополнительных пошлин за проведение поиска по


другим изобретениям, с подачей возражения вместе с обоснованным заявлением или без подачи возражения. Международный поисковый орган может также потребовать уплатить пошлину за рассмотрение возражения. Срок для подготовки отчета о международном поиске

Правила 42.1, 43bis.1 2.13 Срок для подготовки Международным поисковым органом отчета о международном поиске (или декларации о том, что Международный поисковый орган не обязан проводить международный поиск или о том, что проведение полноценного поиска невозможно) и письменного сообщения составляет:

(i) три месяца с даты получения копии для поиска, или (ii) девять месяцев с даты приоритета заявки, в зависимости от того, какой срок

истекает позднее.

Пересылка отчета о международном поиске, письменного сообщения и т.д.

Правило 44.1 2.14 После составления отчета о международном поиске и письменного сообщения Международный поисковый орган в один и тот же день направляет одну копию в Международное Бюро и одну копию – заявителю. Возможности, предоставляемые заявителю 2.15 В общем случае после получения от Международного поискового органа отчета о международном поиске и письменного сообщения у заявителя есть следующие возможности: (а) направить (неформальные) комментарии к письменному сообщению Международного поискового органа в Международное Бюро, которое обеспечит к ним доступ указанным ведомствам и общественности одновременно с доступом к письменному сообщению (в форме международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации), см. ниже параграф 2.18);

Правило 46 (b) представить в Международное Бюро измененную формулу изобретения в соответствии со Статьей 19(1);

Статьи 31, 34(2)(b); Правило 53 (c) ходатайствовать о проведении международной предварительной экспертизы, представив доводы и/или изменения, которые должны быть приняты во внимание Органом международной предварительной экспертизы; (d) изъять заявку в соответствии с правилом 90bis, или (e) не предпринимать никаких действий на международной фазе и ждать рассмотрения заявки на национальной фазе в указанных ведомствах.


Дальнейшие действия в отношении отчета о поиске и письменного сообщения Конфиденциальность

Статья 30; Правила 44ter.1, 94.3 2.16 До международной публикации международной заявки все материалы, относящиеся к международной заявке, являются конфиденциальными и без просьбы или разрешения заявителя доступ к ним любому лицу или органу невозможен, за исключением пересылки информации, предусмотренной Договором и Инструкцией для целей рассмотрения заявки. Если требование не подано, то: (а) письменное сообщение Международного поискового органа; (b) любое международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации) (см. ниже параграф 2.18); (c) любой относящийся к ним перевод, и (d) любые замечания по письменному сообщению Международного поискового органа, представленные заявителем, остаются конфиденциальными до истечения 30 месяцев с даты приоритета, за исключением случаев, когда имеется разрешение заявителя. Если поступила просьба о раннем рассмотрении заявки, указанное или выбранное ведомство может разрешить доступ к любым документам, которые были к ним направлены, в той степени, в какой это предусматривает национальное законодательство, при условии, что международная заявка была опубликована. Публикация отчета о международном поиске

Статья 21(3); Правила 48.2, 44ter 2.17 При публикации международной заявки Международным Бюро отчет о международном поиске публикуется вместе с брошюрой (или, в случае задержки, публикуется позже, в возможно более короткие сроки в виде отдельной брошюры) и становится общественно доступным. Письменное сообщение пока остается конфиденциальным. Пересылка международного предварительного заключения о патентоспособности и предоставление доступа к нему в случае, когда требование не подано

Правило 44bis 2.18 В случае, если заключение международной предварительной экспертизы не будет составлено из-за того, что заявитель не подал требование на проведение международной предварительной экспертизы или из-за того, что требование было изъято, Международное Бюро подготовит заключение под названием «международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)», имеющее то же содержание, что и письменное сообщение. Следует отметить, что даже если заявитель представил какие-либо изменения по статье 19, эти изменения не будут приняты во внимание в международном предварительном заключении о патентоспособности. Кроме того, следует также отметить, что при определенных обстоятельствах, как указано в правиле 44bis.3(a) и (d), Международное Бюро осуществит перевод письменного сообщения или заключения на английский язык. Любое такое заключение и перевод рассылаются в указанные ведомства, которые могут разрешить доступ к ним по истечении 30 месяцев с даты приоритета или раньше, если заявитель запросит более раннее


рассмотрение своей заявки в соответствии со статьей 23(2). Доступ к заключению или письменному сообщению вместе с переводом будет предоставлен Международным Бюро или Международным поисковым органом по истечении 30 месяцев с даты приоритета. Последующие обязанности Международного поискового органа

Статья 20(3), Правило 44.3 2.19 В любое время в течение семи лет с даты международной подачи международной заявки заявитель или указанное ведомство имеют право запросить у Международного поискового органа копии документов, процитированных в отчете о поиске, при условии, если этого требует Международный поисковый орган, оплаты стоимости изготовления и пересылки копий по почте (заявителю копии цитируемых документов могут быть посланы автоматически вместе с отчетом о международном поиске). Поиски международного типа

Статья 15(5) 2.20 В соответствии со статьей 15(5) Международный поисковый орган может проводить поиск международного типа по национальным заявкам. Такой поиск по определению аналогичен международному поиску и при его осуществлении применяются те же принципы. Однако проводится только сам поиск; письменное сообщение для таких заявок не составляется.


Глава 3 Общий обзор стадии международной предварительной экспертизы

Введение 3.01 Данная глава содержит краткий вступительный обзор стадии международной предварительной экспертизы. Подробное обсуждение процедуры, осуществляемой на стадии международной предварительной экспертизы, содержится в частях V и VI данного Руководства.

Статья 31 3.02 Международная предварительная экспертиза является необязательной частью рассмотрения международной заявки, осуществляемой в том случае, если заявитель подает «требование». Основной целью международной предварительной экспертизы является составление предварительного и необязывающего заключения о том, является ли заявленное изобретение новым, соответствует ли оно изобретательскому уровню (является неочевидным) и является ли промышленно применимым. Другой целью является выявление недостатков в форме или содержании международной заявки, установление того, выполнено ли требование ясности в отношении формулы изобретения, описания и чертежей, и того, подкреплены ли пункты формулы описанием. Результаты международной предварительной экспертизы излагаются в заключении международной предварительной экспертизы (называемом «международное предварительное заключение о патентоспособности» (Глава II Договора о патентной кооперации)), копии которого затем рассылаются заявителю и в Международное Бюро. Международное Бюро направляет это заключение в каждое выбранное ведомство (в общем случае, в ведомства всех Договаривающихся государств).

Статья 31(4); Правило 53.7 3.03 Подача требования означает «выбор» всех государств, которые были указаны при подаче международной заявки и не были изъяты и которые связаны положениями Главы II Договора (в момент составления данного Руководства таковыми являются все Договаривающиеся государства). Выбор означает намерение использовать результаты международной предварительной экспертизы в соответствующих государствах, однако, следует помнить, что результаты международной предварительной экспертизы являются необязывающими для государств. 3.04 Применение международной предварительной экспертизы имеет тот практический эффект, что национальная процедура начинается в гораздо более выгодных условиях как для заявителя, так и для национальных ведомств, чем это было бы в случае неиспользования РСТ. Благодаря наличию письменного сообщения по Главе I заявитель обладает более ранней и ясной информацией о своих шансах на получение охраны. Более того, изменения, внесенные на международной фазе в ответ на письменное сообщение, могут быть отражены в заключении международной предварительной экспертизы и нет необходимости их представления в каждое выбранное государство. Выбранные ведомства экономят значительную часть усилий, связанных с экспертизой. Степень экономии зависит от национального закона и практики. 3.05 Отношение эксперта имеет большое значение. Он всегда должен стараться быть полезным и подходить к делу конструктивно. Он должен помнить, что по требованиям РСТ ответственность за редакцию описания и формулы изобретения в международной заявке лежит на заявителе или его официальном представителе.


3.06 Все международные заявки, независимо от страны происхождения и языка, на котором они составлены, должны рассматриваться одинаково. Предварительные действия Подача требования

Статья 31(6); Правило 54bis 3.07 Заявитель должен подать требование в компетентный Орган международной предварительной экспертизы до конца того нижеуказанного срока, который истекает позднее: (а) три месяца с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске и письменного сообщения, подготовленного в соответствии с правилом 43bis.1, или декларации, упомянутой в статье 17(2)(а); или (b) 22 месяца с даты приоритета международной заявки. 3.08 Заявителю следует иметь в виду, что ему необходимо подать требование в течение 19 месяцев с даты приоритета, если он хочет продлить международную фазу до 30 месяцев для тех некоторых государств, которые сделали оговорку в отношении изменений статьи 22(1), вступивших в силу для большинства государств 1 апреля 2002 года. Список государств, уведомивших об оговорке в отношении этих изменений, был опубликован в Бюллетене PCT 08/2002 21 февраля 2002 года. Последующие изъятия оговорок также были опубликованы в Бюллетене PCT. Информацию можно получить на сайте ВОИС : www. wipo.int/pct. Проверка требования и уведомление о получении

Правила 54bis, 59, 60, 61 3.09 Орган международной предварительной экспертизы проверяет правомерность подачи требования с точки зрения компетентности этого Органа для данной заявки и правильность формы и языка требования, а также подано ли требование в сроки, указанные в параграфе 3.07. Если Орган не является компетентным, он направляет требование в Международное Бюро; если требование содержит недостатки, заявителю предлагается их исправить; если требование было подано по истечении сроков, установленных в параграфе 3.07, оно считается не поданным и Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя. Если требование в порядке, Орган проставляет дату получения требования, пересылает копию требования в Международное Бюро и уведомляет заявителя о получении требования. Подробности процедуры приведены в главе 18.

Правило 62 3.10 Затем Международное Бюро посылает Органу международной предварительной экспертизы: (а) копию письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом, если национальное ведомство или межправительственная организация, действовавшие в качестве Международного поискового органа, не являются также Органом международной предварительной экспертизы, и (b) копию любых изменений, поданных в соответствии со статьей 19, и любого объяснения изменений и указаний на то, как они могут отразиться на описании изобретения и чертежах, если только Орган не сообщил, что он уже получил такие копии.


Правило 62bis.1 3.11 Если письменное сообщение Международного поискового органа было составлено не на английском языке или не на языке, принятом Органом международной предварительной экспертизы, этот компетентный Орган может запросить у Международного Бюро перевод письменного сообщения на английский язык. Перевод подготавливается в течение двух месяцев и копии отсылаются в Орган международной предварительной экспертизы и заявителю, который может в письменном виде сделать замечания по поводу правильности перевода и направить их в Международное Бюро и в Орган международной предварительной экспертизы.

Статья 31(7); Правило 61 3.12 По получении требования из Органа международной предварительной экспертизы Международное Бюро уведомляет выбранные ведомства об их выборе и публикует информацию о требовании в Бюллетене, но не ранее публикации международной заявки. Начало международной предварительной экспертизы

Правило 69.1 3.13 Орган международной предварительной экспертизы обычно начинает проведение международной предварительной экспертизы, если (а) в его распоряжении имеются:

(i) требование; (ii) надлежащие суммы (полностью) пошлины за обработку и

пошлины за проведение международной предварительной экспертизы, включая, при необходимости, пошлину за просрочку в соответствии с правилом 58bis.2; и

(iii) перевод, если от заявителя требовалось представление перевода в соответствии с правилом 55.2, и

(iv) отчет о международном поиске и письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 43bis.1 или декларация Международного поискового органа в соответствии со статьей 17(2)(а) о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен;

и

(b) истек срок, в течение которого заявитель мог подать требование (см. Параграф 3.07), или раньше, если заявитель запросит более раннее начало проведения предварительной экспертизы.

3.14 Существуют следующие исключения из вышеуказанного: (а) Если национальное ведомство или межправительственная организация,

действующие в качестве Международного поискового органа, являются также и Органом международной предварительной экспертизы, международная предварительная экспертиза, по желанию этого национального ведомства или межправительственной организации, может начаться одновременно с международным поиском, при условии, что экспертиза не должна быть отложена в соответствии с заявлением об изменениях (см. ниже параграфы (c) и (d)).

(b) Если заявление об изменениях содержит сообщение о том, что изменения

в соответствии со статьей 19 должны быть приняты во внимание (правило 53.9(а)(i)),


Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения копии соответствующих изменений.

(c) Если заявление, касающееся изменений, содержит сообщение о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено (правило 53.9(b)), Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до (в зависимости о того, что произойдет раньше):

(i) получения копии изменений, сделанных в соответствии со статьей 19;

(ii) получения сообщения заявителя о том, что он не собирается делать изменения в соответствии со статьей 19; или

(iii) истечения самое позднее трех месяцев с даты пересылки отчета о международном поиске и письменного сообщения или декларации о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен; или истечения 22 месяцев с даты приоритета.

(d) Если заявление об изменениях содержит сообщение о том, что изменения

в соответствии со статьей 34 поданы вместе с требованием (правило 53.9(с)), но на самом деле такие изменения не представлены, Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения изменений или до истечения срока, установленного в предложении, упомянутом в правиле 60(1)(g) (см. параграф 18.04), в зависимости от того, что произойдет раньше. Подробности процедуры, осуществляемой Органом международной предварительной экспертизы, приведены в главе 19.

3.15 Как только экспертиза должна начаться, международная заявка передается эксперту, ответственному за составление заключения международной предварительной экспертизы. Если Международный поисковый орган, который осуществил поиск, и Орган международной предварительной экспертизы являются частями одного и того же национального ведомства, предпочтительно, чтобы международную предварительную экспертизу проводил тот же эксперт, который провел международный поиск.

Проведение международной предварительной экспертизы

Статья 34(2) 3.16 Заявитель в общем случае имеет право на получение по меньшей мере одного письменного сообщения, в основном касающегося того, является ли заявленное изобретение новым, соответствует ли оно изобретательскому уровню и является ли промышленно применимым, до составления заключения, если только Орган международной предварительной экспертизы не считает выполненными все нижеследующие условия:

(i) изобретение удовлетворяет критериям, предусмотренным статьей 33(1), заключающимся в том, что оно представляется новым, соответствующим изобретательскому уровню и имеющим промышленную применимость, как определено в целях Договора;

(ii) международная заявка соответствует требованиям Договора и Инструкции, которые проверяются Органом международной предварительной экспертизы (см. правило 70.12 и главу 17); и

(iii) Орган не намерен делать какие-либо иные допустимые замечания.


Правило 66.1(е)

3.17 Орган международной предварительной экспертизы не обязан подготавливать письменное сообщение в отношении пунктов формулы, по которым не был составлен отчет о международном поиске.

Правило 66.1bis 3.18 Более того, следует отметить, что письменное сообщение, подготовленное Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43bis.1 (см. параграф 2.10(i)), обычно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы для этих целей. Исключением из этого является то, что Органы международной предварительной экспертизы могут уведомить Международное Бюро о том, что письменные сообщения, подготовленные определенными Международными поисковыми органами (не те, что подготовлены данным Органом международной предварительной экспертизы, действующим в качестве Международного поискового органа), не будут считаться письменными сообщениями для этих целей. Если это применяется в отношении конкретной отдельной заявки, Орган должен соответственно уведомить заявителя в письменной форме. Орган должен в любом случае учесть сообщение Международного поискового органа при составлении своего собственного письменного сообщения. Основа письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы

Правило 66 3.19 Заявитель имеет право представить изменения в соответствии со статьей 34, которые будут приняты во внимание при подготовке последующих письменных сообщений и заключения международной предварительной экспертизы, так же как и любые изменения, которые были сделаны в соответствии со статьей 19, если только они не отменены или не заменены изменениями, сделанными позже в соответствии со статьей 34. Подробности допустимых изменений представлены в главе 20, начиная с параграфа 20.04. 3.20 Письменное сообщение, подготовленное в соответствии с правилом 43bis.1, будет включать в себя уведомление с указанием срока для ответа в случае, если оно рассматривается как первое письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы. Вследствие этого обычно будет необходимо представлять изменения или доводы одновременно с подачей требования для того, чтобы быть уверенным в том, что они будут приняты во внимание при проведении международной предварительной экспертизы. Последующее рассмотрение

Правила 66.4, 66.6 3.21 Орган международной предварительной экспертизы может по своему усмотрению подготовить дополнительные письменные сообщения при условии наличия достаточного времени и при условии, что заявитель предпринимает попытки ответить на возражения эксперта, а также при условии, что Орган располагает достаточными ресурсами для предоставления подобных услуг. Орган международной предварительной экспертизы может неофициально связываться с заявителем письменно, по телефону или путем личной встречи.


Характер заключения международной предварительной экспертизы

Статья 35(2); Правило 70 3.22 Заключение, подготовленное Органом международной предварительной экспертизы, не содержит никаких утверждений о том, является ли или представляется ли заявленное изобретение патентоспособным в соответствии с законодательством какой-либо страны; в нем утверждается посредством слов «да» или «нет» по каждому пункту формулы, представляются ли они удовлетворяющими указанным трем критериям, и каждое утверждение сопровождается ссылками и другими пояснениями. Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы

Правила 69.2; 70.15(b) 3.23 Орган международной предварительной экспертизы должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы, озаглавленное «международное предварительное заключение о патентоспособности «(Глава II Договора о патентной кооперации)» в срок, который составляет:

(i) 28 месяцев с даты приоритета; (ii) шесть месяцев с момента, предусмотренного правилом 69.1 для начала

международной предварительной экспертизы (см. параграфы 3.13 – 3.14);

(iii) шесть месяцев с даты получения Органом международной предварительной экспертизы любого перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2 (см. параграфы 18.11 и 18.12).

Пересылка заключения международной предварительной экспертизы

Правило 71.1 3.24 Заключение пересылается Органом международной предварительной экспертизы заявителю и в Международное Бюро. Дальнейшие действия в отношении заключения международной предварительной экспертизы

Конфиденциальность

Статья 38; Правило 94.2 3.25 До подготовки заключения международной предварительной экспертизы оно остается конфиденциальным. Ни Международное Бюро, ни Орган международной предварительной экспертизы не могут разрешить доступ к делу международной предварительной экспертизы без просьбы или разрешений заявителя. Орган международной предварительной экспертизы предоставляет документы любому выбранному ведомству, которое попросит об этом, после подготовки заключения международной предварительной экспертизы. При условии возмещения затрат авторизованные копии соответствующих документов могут быть предоставлены третьей стороне по просьбе заявителя или любого лица, имеющего разрешение от заявителя.


Доступ к заключению международной предварительной экспертизы

Правило 94.1(с) 3.26 После пересылки Международным Бюро заключения выбранным ведомствам, через 30 месяцев с даты приоритета, Международное Бюро предоставляет доступ к заключению от имени тех выбранных ведомств, которые уведомили о том, что желают, чтобы Международное Бюро оказывало такую услугу вместе с любым переводом и замечаниями заявителя по переводу. Пересылка заключения международной предварительной экспертизы выбранным ведомствам

Правила 73.2, 93bis.1 3.27 Международное Бюро рассылает заключение международной предварительной экспертизы выбранным ведомствам по истечении 30 месяцев с даты приоритета или раньше, если заявитель обратился со специальной просьбой о более раннем национальном рассмотрении международной заявки в соответствии со статьей 40(2). Рассылка в выбранные ведомства осуществляется Международным Бюро только по требованию соответствующего ведомства и в указанное этим ведомством время. Перевод заключения международной предварительной экспертизы

Правило 72 3.28 Если заключение международной предварительной экспертизы составлено не на английском языке, Международное Бюро осуществляет перевод заключения на английский язык и рассылает перевод в выбранные ведомства, которые запросили такой перевод, а также пересылает его заявителю. Заявитель имеет право в письменном виде сделать замечания в отношении правильности перевода и выслать копии этих замечаний Международному Бюро и каждому заинтересованному выбранному ведомству. Последующие обязанности Органа международной предварительной экспертизы

Статья 36(4); Правило 71.2 3.29 В любое время в течение семи лет с даты международной подачи международной заявки заявитель или выбранное ведомство имеют право запросить у Органа международной предварительной экспертизы копии любых документов, процитированных в заключении международной предварительной экспертизы, на которые не было ссылки в отчете о международном поиске, при условии, если этого требует Орган, оплаты стоимости изготовления и пересылки копий по почте (заявителю копии таких цитируемых документов могут быть посланы автоматически вместе с заключением международной предварительной экспертизы).


ЧАСТЬ II МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА

Глава 4

Содержание международной заявки (кроме формулы изобретения)

Общие положения

Статья 3(2) 4.01 Требования к содержанию международной заявки изложены в статье 3(2). Заявка должна содержать:

(i) заявление (см. Руководство для получающего ведомства РСТ); (ii) описание (см. параграфы 4.02 – 4.27); (iii) один или несколько пунктов формулы (см. главу 5); (iv) один или несколько чертежей (если требуется; см. параграф 4.28), и (v) реферат (см. главу 16).

В этой главе обсуждаются пункты (ii) и (iv) в той мере, в какой они касаются Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы. Описание

Статья 5 4.02 Международная заявка должна «раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области техники». Значение выражения «специалист в данной области техники» обсуждается в параграфе 13.11. Это требование раскрытия должно удовлетворяться посредством описания с учетом чертежей, если таковые имеются. Требования, относящиеся к содержанию описания, изложены в правиле 5. Цель этих требований состоит в том, чтобы:

(i) гарантировать, что международная заявка содержит всю техническую информацию, необходимую специалисту для осуществления изобретения, и

(ii) дать возможность читателю определить вклад изобретателя в уровень техники.

Правило 5.1

4.03 Описание изобретения должно начинаться с того же названия, которое приведено в заявлении (бланк PCT/RU/101). Описание должно содержать подзаголовки, соответствующие тем, что указаны в разделе 204 Административной инструкции («Область техники», «Предшествующий уровень техники», «Раскрытие изобретения», «Краткое описание чертежей», «Лучший(е) вариант(ы) осуществления изобретения», «Промышленная применимость», и, если применимо, «Перечень последовательности» и «Свободный текст перечня последовательностей»). Использование таких подзаголовков настоятельно рекомендуется, чтобы обеспечить единообразие публикации и облегчить доступ к информации, содержащейся в международной заявке. Некоторые из рекомендуемых подзаголовков обсуждаются в следующих параграфах.


Область техники

Правило 5.1(а)(i)

4.04 В заявке должна быть точно определена область техники, к которой она относится. Предшествующий уровень техники

Правила 51(a)(ii), 6.3(b)(i) 4.05 В описании должен быть приведен предшествующий уровень техники, известный заявителю, который можно считать полезным для понимания изобретения и его связи с известным уровнем техники; при этом предпочтительно включать ссылки на документы, отражающие этот уровень, особенно на патентные описания. Дальнейшую информацию, касающуюся указания ссылок на известный уровень техники (см. в приложении к данной главе). Это применимо, в частности, к предшествующему уровню техники, соответствующему тем техническим признакам изобретения, которые необходимы для определения заявленного объекта, но которые в комбинации являются частью известного уровня техники (см. правило 6.3(b)(i) и параграф 5.05). Раскрытие изобретения

Правила 5.1(a)(iii), 9.1(iii) 4.06 Заявленное изобретение должно быть раскрыто настолько, чтобы техническая задача или задачи, решаемые этим изобретением, могли быть оценены, а их решение могло быть понято. Для выполнения этого требования должны быть включены только те детали, которые необходимы для разъяснения изобретения. Если изобретение заключается в постановке задачи (см. главу 13), это должно быть очевидно, и, если средства решения этой задачи (как только она поставлена) тоже очевидны, приводимые подробности ее решения могут быть минимальными. 4.07 Если есть сомнения относительно необходимости некоторых подробностей, эксперт не должен настаивать на их исключении. Более того, изобретение не обязательно должно быть представлено в виде задачи и ее решения. Любые преимущества, которые, по мнению заявителя, присущи изобретению по сравнению с предшествующим уровнем техники, должны быть отмечены в заявке, но это не должно быть сделано в пренебрежительной форме по отношению к каким-либо предшествующим продуктам или процессам. Ни известный уровень техники, ни заявленное изобретение не должны упоминаться так, чтобы они могли ввести в заблуждение. Это может иметь место, например, когда двусмысленное изложение создает впечатление, что ранее задача была решена в меньшем объеме, чем в действительности. Справедливые замечания, как отмечено в параграфе 4.30, допустимы. Относительно изменений иди дополнений к изложению задачи см. параграф 20.18. Краткое описание чертежей 4.08 Если в заявку включены чертежи, они вначале должны быть кратко описаны, например, как: «фиг. 1 – вид сверху корпуса трансформатора; фиг. 2 – вид корпуса сбоку; фиг. 3 - вид с торца в направлении стрелки ‘X’ фиг.2; фиг.4 – поперечное сечение по линии АА фиг.1». Если в описании необходимо сослаться на элементы чертежей, необходимо указать название элемента и его позицию, т.е. ссылка не может иметь форму «3 соединяется с 5 через 4», а должна быть такой: «резистор 3 соединяется с емкостью 5 через переключатель 4». 4.09 Описание и чертежи должны согласовываться друг с другом, особенно в отношении номеров позиций и других обозначений (см. параграф 4.28). Однако, когда в результате


исправления описания изымаются целые абзацы, может быть утомительным удалять все ненужные ссылки на чертежах, и в таком случае эксперту не нужно придерживаться строгого требования о соответствии между ссылочными обозначениями в описании и на чертежах. Обратная ситуация не допустима, т.е. все ссылочные номера или обозначения, используемые в описании или в формуле изобретения, должны быть обязательно проставлены на чертежах. Лучший вариант осуществления изобретения

Правило 5.1(a)(v) 4.10 В международной заявке излагается по крайней мере лучший из предполагаемых заявителем вариантов осуществления заявленного изобретения; это делается в виде примеров, если это возможно, и со ссылками на чертежи, если таковые имеются. Заявителю не нужно указывать, какой из вариантов осуществления или примеров он считает наилучшим. Определение соответствия требованию лучшего варианта осуществления предусматривает двухстороннюю оценку. Во-первых, следует определить, предполагал ли заявитель на момент подачи заявки наилучший вариант осуществления изобретения. Это субъективная оценка хода мыслей заявителя на момент подачи заявки. Во-вторых, если заявитель на самом деле предполагал наилучший вариант, следует установить, раскрывает ли письменное описание лучший вариант таким образом, чтобы его мог осуществить специалист в данной области техники. Это объективная оценка объема заявленного изобретения и уровня компетентности в данной области техники. Эксперт должен исходить из того, что лучший вариант в заявке раскрыт, если только нет доказательств противного. Поэтому отказы по международной заявке, основанные на отсутствии лучшего варианта, очень редки. В настоящее время существуют большие расхождения в практике Международных органов и указанных ведомств в отношении требования изложения в заявке лучшего варианта осуществления изобретения. Если национальное законодательство указанного государства не требует описания лучшего варианта и удовлетворяется описанием любого варианта (независимо от того, является он лучшим или нет), отсутствие изложения лучшего варианта не имеет последствий в этом государстве. Структура и функции 4.11 Для полного соответствия требованиям статьи 5 и правила 5.1(а)(iii) и (v) необходимо, чтобы изобретение было описано не только с точки зрения его структуры, но и с точки зрения его функций, если только функционирование его составных частей не очевидно. В некоторых областях техники (например, в компьютерной области) ясное описание функций может быть намного важнее подробного описания структуры. Достаточность 4.12 Заявитель обязан при подаче международной заявки представить достаточно полное раскрытие изобретения, то есть такое, которое удовлетворяет требованиям статьи 5 в отношении изобретения, как оно заявлено по всем пунктам формулы (см. параграфы 5.43 – 5.53). Если раскрытие является недостаточным, то такой недостаток нельзя восполнить впоследствии путем добавления примеров или признаков без нарушения статьи 34(2)(b), которая требует, чтобы содержание заявки по существу не выходило за рамки раскрытия в международной заявке (см. параграфы 20.02, 20.10 и далее). Если раскрытие недостаточно для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить заявленное изобретение, формула изобретения может также оказаться слишком широкой для того, чтобы быть подтвержденной описанием и чертежами. Поэтому в этом случае может быть несоответствие как требованию в отношении достаточности, согласно данному параграфу, так и требованию подтверждения формулы изобретения (см. параграфы 5.54 – 5.58).


4.13 Иногда подаются международные заявки, имеющие существенный недостаток в том смысле, что изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области; тогда имеет место невыполнение требований статьи 5, что практически неисправимо. Два примера тому заслуживают особого упоминания:

(а) Первый – когда успешное осуществление изобретения зависит от случая. То есть специалист в данной области техники, следуя рекомендациям по осуществлению изобретения, обнаруживает, что приписываемые изобретению результаты не воспроизводимы или успешное получение этих результатов достигается совершенно ненадежным путем. Примером может служить микробиологический процесс, включающий мутации. Такой случай следует отличать от случая, когда многократное успешное осуществление обеспечено, даже если это сопровождается рядом неудач, как, например, при изготовлении небольших магнитных сердечников или электронных элементов; в последнем случае, при условии, что годные детали могут быть легко отделены с помощью неразрушающего контроля, возражения в отношении статьи 5 не возникают.

(b) Второй пример – когда успешное осуществление изобретения заведомо невозможно, потому что это будет противоречить хорошо известным законам физики. Это относится, например, к вечному двигателю (см. параграф 14.06).

Промышленная применимость

Статьи 33(1) и (4); Правило 5.1(a)(vi) 4.14 Обсуждение промышленной применимости изобретения (см. главу 14). Перечни нуклеотидных и/или аминокислотных последовательностей

Правила 5.2, 13ter.1(a), (c) и (е); Разделы 208, 801; AИ Приложение С 4.15 Если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких нуклеотидных и/или аминокислотных последовательностей, описание должно содержать отдельную часть с перечнем последовательностей, соответствующую стандарту, предусмотренному в Приложении С Административной инструкции. Перечень последовательностей может быть и в письменной форме, и в машиночитаемой форме; и та, и другая должны соответствовать стандарту, предусмотренному в Приложении С. Вместо письменной формы перечень последовательностей может быть представлен на электронном носителе в соответствии с положениями раздела 801 Административной инструкции, если получающее ведомство, в которое подана международная заявка, принимает перечни последовательностей на электронном носителе. Международный поисковый орган проводит международный поиск на основе этих форм перечней. Подробности см. в параграфах 15.11 и 15.12 (стадия поиска) и параграфах 18.17 и 18.18 (стадия экспертизы). Депонирование биологического материала

Правило 13bis 4.16 Термин «биологический материал» означает любой материал, содержащий генетическую информацию и способный к самовоспроизводству или воспроизводству в биологической системе. Если заявка относится к биологическом материалу, который для того, чтобы удовлетворить требованиям достаточности раскрытия, согласно статье 5, не может быть описан иначе, при определении соответствия этим требованиям принимается во внимание депонирование такого материала.


4.17 Депонирование считается частью описания, если требования в отношении достаточности раскрытия, согласно статье 5, иным способом не могут быть соблюдены; таким образом, депонирование принимается во внимание при определении соответствия этим требованиям. Поэтому простой ссылки на депонированный материал в заявке не достаточно для замены подробного раскрытия такого материала в заявке, чтобы удовлетворить требованиями достаточности раскрытия. Следует отметить, однако, что ссылка на депонирование в заявке не предполагает, что депонирование обязательно или требуется для того, чтобы соответствовать этим требованиям. 4.18 В соответствии с параграфами 4.16 и 4.17 депонирование биологического материала принимается во внимание при определении соответствия требованиям достаточности раскрытия согласно статье 5. В некоторых Органах депонирование биологического материала также принимается во внимание при определении соответствия требованию статьи 6 в отношении подкрепления формулы описанием. Ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал как часть описания

Правило 13bis.7 4.19 Национальное законодательство некоторых государств требует, чтобы ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал, представленный в соответствии с правилом 13bis.3(a), были включены в описание (PCT Applicant’s Guide, Том 1/B, Приложение L). Если такое государство является указанным и информация представлена на отдельном листе, таком, как бланк PCT/RO/134 (который может быть подготовлен с использованием программного обеспечения PCT-EASY), этот лист должен быть пронумерован как лист описания, но этот вопрос не рассматривается Международным органом. Требования к языку страниц, содержащих ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал

Статьи 11(1)(ii), 14(4); Правила 29.3, 30 4.20 Листы, содержащие ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал, если они являются частью описания, должны быть на том же языке, что и описание. Это требование для установления даты международной подачи (статья 11(1)(ii), см. параграф 41 Руководства для Получающего ведомства). Если Международный поисковый орган менее чем через четыре месяца с даты международной подачи обнаружит, несмотря на то, что дата международной подачи была установлена, что эти листы составлены не на том же языке, что описание, он уведомляет об этом Получающее ведомство, используя бланк PCT/ISA/209, и отмечает, что Получающее ведомство должно вынести решение о том, что международная заявка считается изъятой в соответствии со статьей 14(4). Если Получающее ведомство не вынесет такого решения в течение четырех месяцев с даты международной подачи, международная заявка не может считаться изъятой и данный недостаток просто отмечается в письменном сообщении (см. параграф 17.46). Заявитель затем может представить соответствующее исправление или (если подано требование на проведение международной предварительной экспертизы) изменение. Общие положения

Правило 5.1(b); Раздел 204 4.21 Способ и порядок изложения различных частей описания должны быть такими, как определено в правиле 5.1(а) и разделе 204 (см. параграф 4.03), кроме случаев, когда «из-за характера изобретения иной способ или порядок изложения будет способствовать


лучшему пониманию и более краткому изложению». Так как ответственность за ясность и полноту описания изобретения лежит на заявителе, эксперт решает по своему усмотрению, нужно ли возражать против предложенного изложения. Некоторый отход от требований правила 5.1(а) допустим при условии, что описание ясное и составлено правильно и что присутствует вся необходимая информация. Например, требования правила 5.1(a)(iii) (см. параграф 4.06) можно не принимать во внимание, если изобретение основано на случайном открытии, практическое применение которого признано полезным, или если изобретение открывает совершенно новую область. Также некоторые технически простые изобретения могут быть вполне понятны при минимальном описании и незначительной ссылке на предшествующий уровень техники.

Правило 10.2 4.22 Описание должно быть ясным и точным, без излишнего технического жаргона. Вообще следует использовать только такие технические термины, обозначения и символы, которые общеприняты в данной области. Допускается употребление малоизвестных или специально сформулированных технических терминов при условии их четкого определения и отсутствия общепризнанного эквивалента. Это также касается иностранных терминов, не имеющих эквивалента на языке международной заявки. Термины с общепринятым значением не должны употребляться в каком-либо другом смысле, чтобы не допустить путаницы. Могут быть обстоятельства, при которых термин может быть вполне законным образом позаимствован из аналогичной области техники. Терминология и обозначения должны быть едиными во всей международной заявке. 4.23 В особом случае изобретений в области компьютеров, листинги программ, представленные на языках программирования, нельзя считать единственным раскрытием изобретения. Описание, как и в других областях техники, должно быть в основном составлено на нормальном языке, для лучшего понимания оно может сопровождаться технологическими схемами или другими материалами с тем, чтобы изобретение могло быть понято специалистами в данной области. Краткие выдержки из программ, написанные на общепринятых языках программирования, могут быть приняты, если они служат иллюстрацией к примеру осуществления изобретения.

Правило 10.1(а), (b), (d) и (е) 4.24 В том случае, когда упоминаются свойства материала, должны использоваться соответствующие единицы, если имеют место количественные показатели. Если приводится ссылка на опубликованный стандарт (например, стандарт размеров ячеек сит) и такой стандарт приведен как набор начальных букв или аналогичных сокращений, он должен быть адекватно идентифицирован в описании. Должна использоваться метрическая система единиц мер и весов или, если используется другая система, единицы должны быть дополнительно выражены в метрической системе. Аналогично температура должна быть выражена в градусах Цельсия или дополнительно выражена также и в градусах Цельсия, если первоначально была выражена иначе. Другие физические величины (т.е. кроме тех, которые прямо выводятся из единиц длины, массы, времени и температуры) должны быть выражены в единицах, признанных в международной практике; например, для электрических единиц должна использоваться система MKSA (метр, килограмм, секунда, ампер) или система SI (Международная система). Должны использоваться широко распространенные химические и математические символы, атомные веса и молекулярные формулы, а технические термины, обозначения и символы должны быть «общепринятыми в данной области техники». В частности, если в данной области существуют какие-либо согласованные международные стандарты, следует их использовать, когда это возможно. 4.25 Использование имен собственных или подобных слов для упоминания материалов или изделий нежелательно, поскольку такие слова просто указывают происхождение или


то, относятся ли они к ряду различных продуктов. Если такое слово использовано, то для того, чтобы удовлетворить требованиям статьи 5, продукт должен быть идентифицирован в достаточной степени, не полагаясь на использованное слово, для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить изобретение. Однако если такие слова стали международно-принятыми как стандартные описательные термины и имеют точное значение (например, кабель Боудена, пружина Бельвилля), их использование может быть разрешено без дальнейшей идентификации продукта, к которому они относятся. 4.26 Ссылки в международных заявках на другие документы могут относиться или к предшествующему уровню техники или к части раскрытия изобретения. Если ссылка относится к предшествующему уровню техники, она может содержаться в первоначально поданной заявке или может быть внесена позднее (см. параграф 20.18). Если ссылка относится непосредственно к раскрытию изобретения (например, детали одного из узлов заявленного устройства), то, если ее следует учитывать в смысле статьи 5, она должна содержаться в материалах первоначально поданной заявки и должна ясно идентифицировать документ таким образом, чтобы его было легко найти. Если содержание ссылочного документа необходимо для выполнения требований статьи 5, этот материал должен быть включен в описание, поскольку патентное описание должно быть самодостаточным в том, что касается существенных признаков изобретения, т.е. оно должно быть понятно без отсылки к какому-либо другому документу. 4.27 Ссылка на неопубликованную ранее поданную заявку (т.е. не опубликованную до даты международной подачи) не должна считаться частью раскрытия изобретения, если только упомянутая заявка не стала общедоступной на дату или до даты публикации международной заявки. Ссылка на такую заявку, которая стала общедоступной на дату или до даты публикации международной заявки, может быть заменена текстом, на который делается ссылка, и принята во внимание экспертом. Аналогично ссылки на учебники и периодические издания разрешены при тех же условиях, если можно доказать, что их содержание было опубликовано до даты международной подачи. В том случае, если какой-либо документ стал общедоступным после даты публикации международной заявки или если он вообще не будет опубликован (например, заявка, изъятая до публикации), эксперт не должен принимать во внимание ссылку на такой документ для целей международной предварительной экспертизы. Однако следует отметить, что такая практика относится только к международной фазе и не препятствует указанному или выбранному ведомству применять соответствующее национальное законодательство в отношении содержания раскрытия первоначально поданной международной заявки. Чертежи

Правило 11

4.28 Формальные требования к чертежам изложены в правилах 11.10-11.13. Единственный вопрос, который может вызвать трудности, заключается в том, являются ли текстовые надписи на чертежах совершенно необходимыми. В случае блок-схем, схемных диаграмм и т.п. идентифицирующие названия для функциональных составляющих сложной системы (например, «память на магнитном сердечнике», «интегратор скорости») могут рассматриваться как необходимые с практической точки зрения, если они нужны для быстрого и четкого истолкования схемы. Однако такие элементы часто могут быть обозначены одной цифрой или буквой с объяснением ее значения в описании. Выражения и пр., не подлежащие употреблению

Правило 9.1(i) и (ii) 4.29 Существует четыре категории выражений, которые не подлежат употреблению в международной заявке. Эти категории определены в правиле 9.1. Примеры того, что


входит в первую и вторую категории (противоречащие морали или общественному порядку (“ordre public”)), следующие: подстрекательство к беспорядку или бунтам; подстрекательство к преступным действиям; пропаганда расовой, религиозной и прочей дискриминации; вульгарные непристойные выражения. Целью правила 9 является запрещение выражений, побуждающих к общественным беспорядкам или бунту или ведущих к преступному или оскорбительному поведению. Это правило используется экспертом крайне редко.

Правило 9.1(iii) 4.30 Необходимо различать среди выражений третьей категории (пренебрежительные высказывания) клеветнические или аналогичные пренебрежительные высказывания, являющиеся недопустимыми, и добросовестный отзыв (например, в отношении очевидных или общепризнанных недостатков, а также недостатков, обнаруженных заявителем), который разрешен, если он имеет отношение к делу.

Правило 9.1(iv) 4.31 Четвертая категория – сведения, не имеющие явного отношения к делу. Однако следует отметить, что такие сведения запрещены согласно данному правилу только в том случае, если они «не имеют явного отношения или не вызваны необходимостью», например, если они не имеют отношения к предмету изобретения или к соответствующему уровню техники (см. также параграф A4.05[2] в приложении к данной главе). Сведения, которые нужно убрать, могут быть очевидно не имеющими явного отношения или необязательными уже в первоначальном описании. Однако это могут быть сведения, которые стали очевидно не имеющими явного отношения или необязательными только в ходе процедуры экспертизы, например, в связи с ограничением числа пунктов формулы изобретения одним из нескольких исходных вариантов. 4.32 Обычно с материалами, подпадающими под правило 9.1, имеют дело Получающее ведомство (см. Руководство для Получающего ведомства) или Международный поисковый орган (см. параграф 15.31). Если какой-либо из таких материалов не был признан таковым на этих ранних стадиях, Орган международной предварительной экспертизы также может предложить заявителю убрать этот материал. Заявитель должен быть проинформирован о применяемой категории, в соответствии с которой запрещенный материал должен быть убран.

Приложение к главе 4

Предшествующий уровень техники А4.05 В Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении того, уместно ли предлагать заявителю включить в международную заявку ссылки на предшествующий уровень техники. Компетентные Органы могут руководствоваться изложенными ниже вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным. А4.05[1] Включение в заявление об уровне техники ссылок на документы, идентифицированные, например, в отчете о поиске, может быть уместным при условии, что изменения не выйдут за рамки первоначального раскрытия изобретения в международной заявке. Например, если первоначально поданное описание уровня техники может создать впечатление, что изобретатель разработал изобретение исходя из какого-то определенного уровня, то из процитированных документов может выясниться, что отдельные этапы или аспекты его разработок уже были известны. Эксперт может


предложить включить ссылки на такие документы вместе с кратким изложением соответствующего содержания. Следует позаботиться о том, чтобы такое включение не противоречило статье 34(2)(b) (см. параграфы 20.10-20.19). А4.05[2] Поскольку предполагается, что читатель имеет общую подготовку и владеет техническими знаниями в соответствующей области техники, и поскольку не разрешается вносить изменения, выходящие за рамки раскрытия в первоначально поданной заявке, эксперт не должен предлагать заявителю вносить какие-либо научные изыскания, исследовательские отчеты или разъяснения, которые могут быть получены из учебников или хорошо известны из иных источников. Эксперт также не должен предлагать заявителю представить подробное описание содержания процитированных документов. Достаточно указания причины включения ссылки на документ, если только более подробное описание не является необходимым для более полного понимания заявленного изобретения. Не требуется указания нескольких ссылочных документов, относящихся к одному признаку или аспекту известного уровня техники; следует привести только наиболее подходящие. С другой стороны, эксперт не должен предлагать заявителю исключать какой-либо необязательный материал, за исключением случаев, когда он чересчур пространный.


Глава 5 Формула изобретения

Общие положения

Статья 3(2) 5.01 Международная заявка должна содержать один или несколько пунктов формулы.

Статья 6 5.02 Формула изобретения должна:

(i) определять объект, на который испрашивается охрана; (ii) быть ясной и точной, и (iii) полностью подкрепляться описанием изобретения.

5.02 В этой главе изложены требования к форме и содержанию формулы изобретения, а также то, как следует толковать формулу изобретения для целей оценки новизны и изобретательского уровня изобретений, определяемых пунктами формулы, и для проведения поиска с целью выявления уровня техники, релевантного для такой оценки. Форма и содержание формулы изобретения

Правило 6.3(а)

5.04 Формула изобретения должна характеризоваться «техническими признаками изобретения». Это означает, что формула изобретения не должна содержать каких-либо утверждений, относящихся, например, к коммерческим преимуществам или другим нетехническим признакам, но допускается указание цели, если этим облегчается понимание сути изобретения. Необязательно, чтобы каждый признак был выражен конструктивными терминами. Поскольку это определяется национальным законодательством, эксперт обычно не должен возражать против включения в формулу функциональных признаков при условии, что специалисту в данной области легко представить себе средства для выполнения этой функции без изобретательского творчества, или же такие средства полностью раскрыты в данной заявке. Функциональный признак должен быть оценен и рассмотрен так же как и любой другой признак, включенный в формулу изобретения, с точки зрения того, что он фактически дает специалисту в данной области в том контексте, в котором он использован. Допускаются пункты формулы на применение изобретения (в смысле технического применения).

Правило 6.3(b)(ii); Раздел 205 5.05 Правило 6.3(b) рекомендует составлять формулу изобретения из двух частей, «когда это уместно». В первой части указывается назначение объекта изобретения, т.е. общий технический класс устройства, способа и т.д., к которому относится заявленное изобретение, далее излагаются те технические признаки изобретения, «которые необходимы для определения заявленного объекта, но которые в совокупности являются частью предшествующего уровня техники». Из этой формулировки следует, что следует упоминать только те известные из уровня техники признаки, которые являются релевантными для изобретения. Например, если изобретение относится к фотоаппаратам, а заявленный изобретательский уровень относится целиком к затвору, в первой части формулы будет достаточно указать: «Фотоаппарат, включающий затвор в фокальной плоскости, имеющий…» (здесь приводится известная совокупность признаков) и нет необходимости упоминать также другие известные признаки фотоаппарата, такие как линзы и видоискатель. Вторая или «отличительная часть» должна содержать технические


признаки, которые в совокупности с признаками, указанными в первой части (правило 6.3(b)(i)), желательно защитить, т.е. те признаки, которыми данное изобретение дополняет предшествующий уровень техники. Если результаты отчета о поиске или другие дополнительные документы, релевантные в соответствии со статьей 33(6), показывают, что какой-либо признак из второй части пункта формулы уже был известен в совокупности со всеми признаками первой части пункта формулы и в этой совокупности имеет тот же эффект, что и совокупность всех признаков заявленного изобретения, эксперт может предложить заявителю перенести такой признак или признаки в первую часть. Однако если пункт формулы относится к новой совокупности и если разделение признаков пункта формулы между ограничительной и отличительной частями может быть сделано несколькими путями, причем разделение признаков, выбранное заявителем, не является неправильным, эксперт не должен предпринимать никаких действий. Если эксперт в первом письменном сообщении предлагает заявителю принять иное разделение признаков, а заявитель не соглашается с этим предложением, эксперт не должен настаивать на таком разделении, так как способ составления пунктов формулы находится в компетенции национальных законодательств указанных или выбранных ведомств. 5.06 Заявителю может быть предложено разделить формулу на две вышеописанные части в случае, если, например, ясно, что его изобретение состоит в явном усовершенствовании старой совокупности частей или этапов. Тем не менее, как указано в правиле 6, такая форма составления формулы применяется только в тех случаях, когда это уместно. Сущность изобретения может быть такова, что подобная форма составления формулы является неприемлемой, например, потому, что она дает искаженное или вводящее в заблуждение представление об изобретении или о предшествующем уровне техники. Примерами изобретений, которые могут потребовать иную форму представления, являются:

(i) совокупность известных элементов или этапов равной значимости, изобретательский уровень состоит исключительно в самой совокупности;

(ii) модификация известного химического процесса (в отличие от добавления к нему), например, путем исключения из него одного вещества или замены одного вещества другим, и

(iii) комплексная система функционально взаимосвязанных частей, изобретательский уровень состоит в изменениях некоторых таких частей или их взаимосвязей.

5.07 В примерах (i) и (ii) формула, составленная из двух частей в соответствии с правилом 6.3(b), может оказаться искусственной и неуместной, тогда как в примере (iii) такая форма может привести к чрезмерно длинному и запутанному пункту формулы. Другим примером, когда состоящая из двух частей формула изобретения, предусмотренная правилом 6.3(b), может иногда быть неуместной, является изобретение, представляющее собой новое химическое соединение или группу соединений, которые не подпадают под известный класс. Возможно, могут иметь место и другие случаи, когда следует излагать пункт формулы по-другому. 5.08 При определении того, следует или нет предлагать заявителю представить формулу в виде двух частей в соответствии с правилом 6.3(b), важно оценить, является ли такая форма «уместной». В связи с этим следует иметь в виду, что целью такого составления пунктов формулы является предоставление пользователю возможности ясно увидеть, какие признаки, необходимые для определения заявленного объекта, являются в совокупности частью предшествующего уровня техники. Если это достаточно ясно из указания предшествующего уровня техники, приведенного в описании, как того требует


правило 5.1(а)(ii), то вполне уместно представить пункт формулы в форме, отличной от той, которая предусмотрена правилом 6.3(b).

Правило 11.10(а), (b) и (с) 5.09 Формула изобретения, так же как и описание, «может содержать химические или математические формулы», но не чертежи. «Любой пункт формулы может содержать таблицы», но «лишь в том случае, когда его объект делает использование таблиц желательным». Принимая во внимание использование слова «желательным», эксперт не должен возражать против использования таблиц в формуле изобретения, если такая форма удобна.

Правило 6.2(а) 5.10 Формула не должна в отношении технических признаков полагаться на отсылки к описанию или чертежам, «за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо». В частности, обычно не должно быть отсылок типа «как описано в части……описания» или «как показано на фиг. 2 чертежей». Следует отметить явно выраженную формулировку оговорки. Таким образом, в соответствующих случаях заявителю следует предложить показать, что отсылка к описанию или чертежам является «абсолютно необходимой». Примером исключения является изобретение, предусматривающее несколько специфических форм, которые показаны на чертежах, но не могут быть легко выражены словами или простыми математическими формулами. Другим особым случаем является изобретение, относящееся к химическим продуктам, признаки которых могут быть определены только посредством графиков или чертежей.

Правило 6.2(b) 5.11 Если есть чертежи и технические признаки пунктов формулы будут более понятны во взаимосвязи признаков с соответствующими позициями на чертежах, это предпочтительно сделать путем простановки соответствующих ссылочных обозначений в скобках после указания признаков в формуле. Это должно быть сделано в обеих частях формулы, имеющей предпочтительную форму согласно правилу 6.3(b). Эти ссылочные обозначения тем не менее не ограничивают объем притязаний и служат просто для облегчения понимания определяемого объекта. Виды пунктов формулы Категории

Правило 13; Раздел 206; AИ Приложение B

5.12 Существуют два основных вида формул, а именно: формулы, относящиеся к физической сущности (продукт, устройство), и формулы, относящиеся к деятельности (способ, применение). Первый основной вид формул («на продукт») включает вещество или композицию (например, химическое соединение или смесь соединений) так же как и любую физическую сущность (например, предмет, изделие, устройство, машину или систему взаимодействующих устройств), которые производятся человеком с использованием техники. Примерами являются «управляющий механизм со встроенной цепью обратной связи…», «тканая одежда, содержащая…», «инсектицид, состоящий из X, Y, Z» или «система связи, включающая несколько принимающих и передающих станций». Второй основной вид формул («на способ») применим ко всем видам деятельности, в которых подразумевается использование какого-либо материального продукта для воздействия на осуществляемый процесс; деятельность может распространяться на материальные продукты, энергию, другие способы ( как в способе контроля) или живые существа (см. параграфы 9.04-9.15, которые относятся к объектам, которые могут быть исключены из международного поиска или предварительной экспертизы).


5.13 Следует отметить, что пункты формулы, сформулированные иначе, могут в действительности подпадать под ту же категорию и иметь тот же объем притязаний. Например, пункт формулы, относящийся к «системе», и пункт формулы, относящийся к «устройству», могут оба подпадать под категорию «устройство». Далее необходимо отметить, что разрешается включать в одну международную заявку пункты формулы, относящиеся к указанным разным категориям, при условии, что они удовлетворяют требованию правила 13.1 (см. главу 10). Эксперту следует помнить, что наличие таких разных пунктов может помочь заявителю в дальнейшем в получении полной охраны своего изобретения во всех указанных/выбранных государствах, поскольку вопросы нарушения патента рассматриваются в соответствии с национальным законодательством. Следовательно, хотя эксперт и должен обращать внимание на ненужное увеличение числа независимых пунктов формулы (см. параграф 5.42), ему не следует придерживаться слишком академического или строгого подхода к наличию нескольких пунктов формулы, сформулированных по-разному, но имеющих похожий эффект. 5.14 Правило 13.3 гласит, что «определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте». Это означает, что хотя эксперт должен исключить ненужное увеличение числа независимых пунктов формулы, он не должен исключать два или более независимых пунктов формулы одной и той же категории при условии, что имеет место объединяющий изобретательский замысел и что пункты формулы в целом удовлетворяют требованию статьи 6 в том, что они должны быть «точными» (см. параграф 5.42). Применяя этот принцип, эксперт должен обратить внимание на замечания, сделанные в параграфе 5.13 в отношении пунктов формулы со сходным объемом притязаний. Однако бывают и другие обстоятельства, когда может оказаться невозможным охватить объект изобретения одним независимым пунктом формулы определенной категории, например, (1) если изобретение относится к усовершенствованию двух отдельных, но взаимосвязанных изделий, которые могут продаваться отдельно, таких как электрическая розетка и вилка или передатчик и приемник; (2) если изобретение касается электрических цепей мостиковых выпрямителей, может возникнуть необходимость включить отдельные независимые пункты формулы для однофазных или многофазных устройств с такими цепями, так как число цепей, необходимых для одной фазы, различно в этих устройствах; (3) если изобретение касается группы новых химических соединений и существует несколько способов получения таких соединений. Независимые и зависимые пункты формулы

Правило 13.4 5.15 Все международные заявки содержат один или более независимых пунктов формулы, излагающих существенные признаки изобретения. Любой такой пункт может сопровождаться одним или более пунктами, касающимися специфических форм данного изобретения. Очевидно, что любой пункт формулы, относящийся к специфической форме изобретения, должен также включать существенные признаки изобретения и, следовательно, должен включать все признаки по крайней мере одного независимого пункта формулы. Специфические формы следует истолковывать широко, как означающие любое более специфическое определение или варианты осуществления изобретения, особо отливающиеся от тех, которые изложены в основном пункте или пунктах формулы. Следует отметить, что с учетом правила 13.1 разрешается включать разумное число зависимых пунктов формулы, раскрывающих специфические формы изобретения, заявленного в независимом пункте, даже если признаки любого зависимого пункта формулы могут рассматриваться как составляющие сами по себе изобретение.


Правила 6.4(а) и (b), 66.2(a) 5.16 Любой зависимый пункт должен включать ссылку на тот пункт, от которого он зависит, и должен толковаться как включающий все признаки, содержащиеся в том пункте, к которому он относится. Пункт формулы, содержащий множественную зависимость, включает все признаки, содержащиеся в определенном пункте, в отношении которого он рассматривается. Дальнейшие указания в отношении пунктов, содержащих множественную зависимость, см. в приложении к данной главе и в параграфе 9.41.

Правило 6.4(с) 5.17 Все зависимые пункты формулы, ссылающиеся на предшествующие пункты, должны быть сгруппированы вместе, насколько это возможно и наиболее практичным образом. Их надо расположить так, чтобы можно было легко определить связь между имеющими отношение друг к другу пунктами и легко истолковать их значение. Эксперт должен предложить заявителю представить соответствующие изменения, если расположение пунктов формулы таково, что создается неясность в определении объекта, охрана которого испрашивается. 5.18 Пункт формулы, независимый или зависимый, может содержать альтернативы при условии, что эти альтернативы имеют сходную природу и являются взаимозаменяемыми, а также при условии, что число и представление альтернатив в одном пункте не делает этот пункт неясным или трудным для толкования (см. также параграфы 10.09 и 10.17). 5.19 Пункт формулы может также содержать ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым, как определено в правиле 6.4. Одним из примеров этого является пункт, ссылающийся на пункт другой категории (например, «Устройство для осуществления способа по пункту 1…» или «Способ получения продукта по пункту 1…»). Подобным образом в ситуации типа примера с вилкой и розеткой, пункт, относящийся к одной части и ссылающийся на другую взаимодействующую часть, например, «вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1…», не является зависимым пунктом, так как он не содержит признаков предшествующего пункта, от которого он зависит, скорее, он имеет только функциональную связь с этим предшествующим пунктом. Толкование пунктов формулы

Статья 6 5.20 Пункты формулы должны толковаться одинаково как для целей поиска, так и для целей экспертизы. При чтении каждого пункта формулы словам должны придаваться обычные значения и объем, которые присущи им с точки зрения специалиста в данной области техники, за исключением отдельных случаев, когда в описании этим словам придается иное особое значение посредством точного определения или иным способом. Дальнейшие разъяснения в отношении толкования формулы см. в приложении к данной главе. Формула на «применение» 5.21 Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который на первый взгляд является таким же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, не пригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения, он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на


известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и/или диагностических методах, который представлен в такой форме, как: «вещество или композиция Х», после чего следует указание на использование, например, «…для использования в качестве лекарства», «…в качестве антибактериального агента» или «…для лечения заболевания Y» будет считаться как ограниченный веществом или композицией при представлении на применение (см. также параграф 5.22). Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный Орган может считать пункт формулы на «применение» эквивалентом пункта на «способ» (см. в приложении к данной главе). Преамбула 5.22 Влияние преамбулы на оценку признаков пункта формулы для целей поиска и экспертизы должно определяться в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. В процессе поиска и экспертизы утверждения в преамбуле, излагающие цель или назначение заявленного изобретения, должны оцениваться для того, чтобы определить, приводят ли указанные цель или назначение к конструктивным различиям (или, в случае формулы на способ, к различиям в этапах способа) между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники. Если это так, вышеуказанные утверждения служат для ограничения притязаний. В формуле изобретения, состоящей из двух частей, согласно правилу 6.3 (b), преамбула считается ограничением объема притязаний. 5.23 Если пункт формулы начинается с таких слов, как «Устройство для осуществления способа и т.д…», это должно быть истолковано как означающее просто устройство, пригодное для осуществления способа. Устройство, которому присущи все признаки, приведенные в пункте формулы, но которое не пригодно для заявленной цели или требует модификации для того, чтобы его можно было использовать именно таким образом, обычно не должно считаться входящим в объем притязаний. Например, пункт формулы относится к машине для резки мяса и содержит признаки устройства. Формулировка «машина для резки мяса» оговаривает только функцию устройства (а именно – для резки мяса) без каких-либо позитивных конструктивных признаков. Такой формулировке не будет придаваться значение при оценке новизны и изобретательского уровня, если известная из предшествующего уровня техники машина для резки могла быть использована для резки мяса. В этом случае слова «для резки мяса» должны трактоваться просто как признак машины, пригодной для резки мяса. Таким образом, следует изучить документ, характеризующий предшествующий уровень техники, для того чтобы выяснить, была ли машина для резки по своей сути пригодна для резки мяса, указано ли в описании известной из предшествующего уровня техники машины, какие материалы подвергаются резке. Аналогичным образом рассматривается и пункт формулы на продукт для конкретного применения. Например, если пункт формулы относится к «форме для жидкой стали», это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не входит в объем притязаний. Подобным образом пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен трактоваться как означающий вещество или композицию, фактически пригодные для заявленного применения; известный продукт, который сам по себе такой же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, которая делает его непригодным для заявленного использования, не лишает этот пункт новизны. Формула открытого и закрытого типа 5.24 При оценке новизны и изобретательского уровня эксперт должен учитывать, какой тип переходного словосочетания – «состоящий из», «содержащий», «отличающийся тем,


что» или «состоящий в основном из» - использован в пунктах формулы. Объект поиска зависит от типа используемого переходного словосочетания. (а) Если пункт формулы составлен с использованием «закрытого» типа переходного словосочетания, этот пункт не может быть истолкован как охватывающий продукты или способы, которые включают конструктивные элементы или операции способа иные, чем приведены в пункте формулы. Например, если в пункте формулы указан «продукт, состоящий только из A, B и С», он не может быть истолкован как охватывающий уровень техники, раскрывающий продукт, имеющий A, B, C и D или другие дополнительные признаки или элементы, и является новым по сравнению с уровнем техники. Словосочетание «состоящий из» может истолковываться некоторыми Органами как «закрытый» тип переходного словосочетания, однако другие Органы считают это выражение эквивалентом словосочетания «состоящий в основном из», см. пункт (с) ниже. (b) Если пункт формулы составлен с использованием «открытого» типа переходного словосочетания, он может быть истолкован как охватывающий продукты или способы, которые включают не приведенные элементы или операции. Например, если в пункте формулы указан «продукт, содержащий A, В и C», он может быть истолкован как охватывающий уровень техники, который раскрывает продукт, имеющий A, В, C и D, так же как и любой другой дополнительный признак или элемент, и не является новым по сравнению с уровнем техники. (с) Если пункт формулы составлен с использованием выражения «состоящий в основном из» в качестве переходного словосочетания, этот пункт формулы занимает промежуточное положение между формулой закрытого типа, написанной в закрытом формате, и формулой полностью открытого типа. Переходное словосочетание «состоящий в основном из» ограничивает объем притязаний конкретными материалами или операциями «и теми, которые существенно не влияют на основные и новые свойства» заявленного изобретения. Для целей поиска и экспертизы при отсутствии ясного указания в описании или формуле на то, что является основными и новыми свойствами, словосочетание «состоящий в основном из» будет истолковано как эквивалент выражения открытого типа (например, «содержащий»). Формула на средства плюс функция 5.25 Если признак в пункте формулы определяет средства или операцию в терминах их функции или свойств без конкретизации конструкции, материала или действия, такой признак должен быть истолкован как определяющий любую конструкцию, материал или действие, способные осуществить эту функцию или имеющие эти свойства, если только эти средства не конкретизированы далее в формуле. Если средства конкретизированы, пункт формулы должен быть истолкован как включающий эти конкретные признаки. Например, если представлен пункт формулы на клапан для ограничения потока жидкости, он должен быть истолкован экспертом как включающий приведенные далее конкретные признаки клапана, а не как любые средства для ограничения потока жидкости. Другим примером является пункт формулы, направленный на «строительный материал, включающий в себя слой, который изолирует тепло». Данный пункт должен быть истолкован как строительный материал, включающий в себя любой «продукт», являющийся «слоем, который изолирует тепло». Следует отметить, что вопросы о том, является ли формула на средства плюс функция ясной и точной и является ли раскрытие изобретения достаточным для специалиста в данной области, должны рассматриваться отдельно. Формула на продукт, полученный способом 5.26 Если формула определяет продукт исходя из способа, с помощью которого данный продукт получают, формула в целом направлена на продукт. Такой пункт формулы не


удовлетворяет новизне, если продукт, известный из уровня техники, даже если он получен нераскрытым способом, представляется по существу таким же или неотличимым от заявленного изобретения. Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на продукт, полученный способом (см. в приложении к данной главе). 5.27 Если продукт может быть определен только через операции способа, с помощью которого его получают, или если способ изготовления может придать конечному продукту какие-либо отличия, эксперт при определении предмета поиска и при оценке патентоспособности будет учитывать операции способа. Например, в формуле приведено «панель с двухслойной структурой, изготавливаемая путем сварки железной и никелевой субпанелей». В этом случае процесс «сварки» должен быть учтен экспертом при определении предмета поиска и при оценке патентоспособности, поскольку процесс сварки придает конечному продукту физические свойства, отличные от тех, которые придаются иными, чем сварка, способами; т.е. продукт может быть определен только операциями способа. Новизна такого пункта формулы не ставится под сомнение, если только идентичная панель с двухслойной структурой, изготовленная путем сварки, не обнаружена в уровне техники. Признаки продукта и устройства в формуле на способ 5.28 Признаки продукта и устройства в формуле на способ должны приниматься во внимание для целей поиска и экспертизы. О влиянии преамбулы на толкование формулы (см. параграф 5.22). Несоответствие между пунктами формулы и описанием 5.29 Если существует серьезное несоответствие между пунктами формулы и описанием, заявителю следует предложить внести изменения для исправления недостатка. Например, в описании может быть указано или может подразумеваться, что определенный технический признак, не упомянутый в формуле, является существенным для реализации изобретения. В этом случае эксперт должен предложить заявителю изменить формулу, включив этот признак. Однако если заявитель в своем ответе сможет доказать, что специалисту в данной области ясно, что в описании неправильно указано на существенность данного признака, то заявителю следует предложить изменить описание. Другая форма несоответствия, когда описание и чертежи включают один или несколько вариантов осуществления изобретения, которые представляются выходящими за рамки объекта, охватываемого формулой (например, формула описывает электрическую схему с использованием электронных ламп, а в одном из вариантов осуществления в качестве альтернативы используют полупроводники). В таком случае заявителю следует предложить изменить формулу или описание и чертежи для того, чтобы устранить несоответствие и таким образом избежать возможной неопределенности, которая может возникнуть позже в отношении толкования формулы. Однако несоответствие, не вызывающее сомнений в отношении значения пунктов формулы, может не приниматься во внимание. 5.30 Утверждения общего характера в описании, подразумевающие возможность расширения объема охраны без его точного определения, должны вызвать возражение у эксперта как несоответствующие статье 6. В частности, следует возражать против любого утверждения, относящегося к расширению объема охраны за счет охвата «сущности» изобретения. Если пункты формулы направлены только на совокупность признаков, любое утверждение в описании, подразумевающее, что охрана испрашивается не только на совокупность в целом, но и на отдельные признаки или их отдельные комбинации, также должно вызвать возражение.


Ясность

Статья 6 5.31 Требование ясности применяется как к отдельным пунктам формулы, так и к формуле в целом. Ясность пунктов формулы имеет большое значение при решении вопросов о том, является ли заявленное изобретение новым, имеет ли оно изобретательский уровень и является ли промышленно применимым, с учетом их функции при определении объекта, на который испрашивается охрана. Поэтому значение терминов, использованных в формуле, должно быть, насколько это возможно, ясно специалисту в данной области из самого пункта формулы (см. также параграф 5.20). 5.32 Каждый пункт формулы должен характеризовать объем изобретения, на который испрашивается охрана, с разумной степенью ясности. Ясность изложения формулы должна анализироваться в свете конкретного раскрытия сущности заявки, предшествующего уровня техники и толкования формулы изобретения специалистом в данной области на момент создания изобретения. Если специалист в данной области может определить объем заявленного изобретения с разумной степенью ясности, формула изобретения соответствует требованию ясности. Объем охраны, обеспечиваемой пунктом формулы, не должен приравниваться к отсутствию ясности. Если объем объекта, охватываемого формулой, ясен, и если заявитель не указал каким-либо иным способом, что он считает объем изобретения отличным от того, что определен в формуле, формула изобретения соответствует требованию ясности. 5.33 В независимом пункте формулы должны быть ясно раскрыты все существенные признаки, необходимые для определения изобретения, за исключением случаев, когда такие признаки выражены родовыми терминами, например в пункте формулы на «велосипед» не требуется упоминания о наличии колес. Если пункт формулы направлен на способ для производства продукта, то заявленный способ должен быть таким, что осуществляя его так, как представляется разумным специалисту в данной области, в конце будет получен именно этот определенный продукт; в противном случае будет иметь место внутреннее противоречие и, следовательно, отсутствие ясности в формуле изобретения. В случае формулы на продукт, если продукт хорошо известен и изобретение заключается в некотором изменении продукта, будет достаточно, если в пункте формулы продукт будет ясно определен и будет указано, что было изменено и каким образом. Такой же подход применяется к пунктам формулы на устройство. Ясность относительных терминов 5.34 Пункт формулы, содержащий неопределенные или двусмысленные формулировки, которые оставляют сомнения относительно объема признака, должны быть отклонены из-за отсутствия ясности. В пункте формулы не должны быть использованы относительные или им подобные термины, такие, как «тонкий», «широкий» или «сильный», если только такой термин не имеет общепризнанного значения в данной области техники, например, «высокочастотный» в отношении усилителя и именно это значение подразумевалось. Если в пункте формулы содержится термин степени, эксперт должен определить, может ли специалист в данной области получить полную информацию о значении этого термина из раскрытия стандарта для измерения этой степени в описании или из известного уровня техники. Может оказаться уместным предложить заявителю уточнить или исключить термин, если это можно сделать без выхода за рамки первоначально поданной заявки и, соответственно, нарушения статьи 19(2) или 34(2)(b). Заявитель не может использовать неясный термин как признак, отличающий заявленное изобретение от известного уровня техники.


5.35 Область, определяемая формулой, должна быть настолько точной, насколько позволяет изобретение. Как правило, пункты формулы, которые пытаются определить изобретение или его признак по достигаемому результату, должны быть отклонены как не ясные. Возражения могут также возникнуть из-за отсутствия подкрепления описанием, если заявленный объем шире, чем это следует из описания. Однако не должно возникать никаких возражений, если изобретение может быть описано только такими терминами, а результат может быть достигнут без проведения излишних опытов (см. параграф 5.46), например, путем непосредственной положительной проверки испытаниями или методами, адекватно раскрытыми в описании и не предусматривающими ничего иного, кроме метода проб и ошибок. Например, изобретение может относиться к пепельнице, в которой дымящийся окурок гасится автоматически благодаря форме и относительным размерам пепельницы. При этом форма и размеры могут значительно меняться трудно определяемым образом, обеспечивая при этом получение желательного эффекта. Если в пункте формулы конструкция и форма пепельницы описаны настолько ясно, насколько это возможно, относительные размеры в нем могут быть определены путем отсылки на достигаемый результат без отклонения из-за отсутствия ясности, при условии, что в описании приведены надлежащие сведения, позволяющие установить требуемые размеры путем стандартных испытаний. 5.36 Если изобретение относится к продукту, оно может быть определено в пункте формулы различными путями, например посредством химической формулы, или как продукт, полученный способом, или его характеристиками. Определение продукта исключительно его характеристиками может быть допустимо в тех случаях, когда изобретение не может быть надлежащим образом описано иначе, при условии, что эти характеристики могут быть ясно и достоверно установлены, или путем указаний в описании, или посредством общепризнанных в данной области объективных методик. Тот же подход применяется и к определенному характеристиками признаку, связанному со способом. Такая ситуация может возникнуть в случае макромолекулярных цепочек. Случаи, в которых применяют не общепризнанные характеристики, или для измерения характеристик используют не доступную аппаратуру, могут быть отклонены на основании отсутствия ясности. Эксперт должен учитывать возможность того, что заявители могут пытаться использовать необычные характеристики для того, чтобы замаскировать отсутствие новизны (см. параграф 12.04). 5.37 Если пункт на устройство или продукт определяет изобретение отсылкой на признаки использования, для которого устройство или продукт предназначены, это может привести к отсутствию ясности. Это имеет место в случае, если пункт формулы не только определяет сам продукт, но и раскрывает его взаимосвязь со вторым продуктом, который не является частью заявленного изобретения (например, головка цилиндра двигателя, если головка цилиндра определена признаками присоединения к двигателю). Такой пункт формулы должен либо содержать ясное определение отдельного заявляемого продукта путем подобающей формулировки (например, путем замены слова «соединенный» на «с возможностью соединения»), либо быть направлен на комбинацию первого и второго продуктов (например, «двигатель с головкой цилиндра» или «двигатель, содержащий головку цилиндра»). Может быть также допустимо определять размеры и/или форму первого продукта в независимом пункте формулы общей ссылкой на размеры и/или соответствующую форму второго продукта, не являющегося частью заявленного первого продукта, но связанного с ним посредством использования (например, в случае крепежного кронштейна для номерного знака транспортного средства, если рамка и фиксирующие элементы определены в отношении внешнего размера номерного знака). 5.38 Особое внимание требуется при использовании терминов «около», «приблизительно» или им подобных. Такой термин может применяться, например, для какой-либо конкретной величины (например, «около 200°С») или для диапазона (например, «от


примерно X до примерно Y»). В каждом таком случае эксперт должен оценить, является ли значение достаточно ясным исходя из контекста заявки в целом. Более того, если такие слова, как «около» препятствуют установлению однозначного различия между заявленным изобретением и известным уровнем техники, экспертом может быть выдвинуто возражение в связи с отсутствием новизны или изобретательского уровня. Ясность других терминов 5.39 Товарные знаки и подобные выражения характеризуют коммерческое происхождение товаров, а не их свойства (которые могут меняться время от времени), относящиеся к изобретению. Поэтому эксперт должен предложить заявителю убрать товарные знаки и подобные выражения из формулы изобретения, за исключением случаев, когда без них нельзя обойтись; они могут быть оставлены в порядке исключения, если они общепризнанны как имеющие точное значение (см. также параграф 5.34). 5.40 Следует осторожно отнестись к выражениям типа «предпочтительно», «например», «такой, как» или «в особенности», так как они могут внести неопределенность. Эксперт должен рассматривать такие выражения как не влияющие на объем притязаний; т.е. признак, следующий за таким выражением, считается необязательным. 5.41 В общем случае объект пункта формулы определяется позитивными признаками. Однако объем пункта может быть ограничен посредством «отказа от пункта формулы», «негативным признаком» или «исключением», другими словами, элемент, ясно определенный техническими признаками, может быть исключен из испрашиваемой охраны, например, для того, чтобы обеспечить соответствие требованию новизны. Формула может также включать негативный признак или формулировку, которые определяют объект, отсутствующий в заявленном изобретении (например, « в котором в его составе отсутствует вода»). В негативном признаке нет ничего по сути двусмысленного или неясного. Негативный признак делает пункт формулы неясным, если имеет место попытка заявить изобретение путем исключения того, что заявитель не изобрел, вместо того, чтобы ясно и точно указать на то, что он изобрел. Пункт формулы, в котором признак «указанный гомополимер, не содержащий белков, смол и сахаров, присутствующих в натуральной резине из гевеи» приведен для того, чтобы исключить признаки продукта, известного из уровня техники, считается ясным, если ясен каждый приведенный признак. Негативный признак «неспособный образовывать краситель с указанной окисленной формой проявляющего вещества» ясен, поскольку ясен объем испрашиваемой патентной охраны. Если альтернативные признаки позитивно перечислены в описании, они могут быть исключены из формулы. Простое отсутствие позитивного перечисления не является основой для исключения. Краткость, количество пунктов формулы

Правило 6.1(а) 5.42 Требование краткости пунктов формулы относится как к формуле в целом, так и к отдельным пунктам. Например, излишнее повторение слов или излишнее число тривиальных пунктов формулы могут считаться несоответствующими этому требованию. Дальнейшие разъяснения в отношении установления «краткости» пунктов формулы см. в приложении к данной главе.


Подкрепление описанием

Статья 6 5.43 Пункты формулы «должны полностью подкрепляться описанием». Это означает, что в описании должна быть основа для объекта каждого пункта формулы и что объем притязаний не должен быть шире обоснованного в описании и чертежах. 5.44 Как правило, считается, что пункт формулы подкреплен описанием, если нет достаточно обоснованных причин, что бывает в исключительных случаях, для того, чтобы предположить, что специалист в данной области не сможет на основе информации, приведенной в первоначально поданной заявке, расширить конкретную концепцию, приведенную в описании, на всю заявленную область путем применения стандартных методов проведения эксперимента или анализа. Подкрепление описанием должно относиться к признакам заявленного изобретения; неопределенные утверждения или заявления, не имеющие технического или иного относящегося к делу содержания, не обеспечивают необходимой основы. Эксперт должен выдвигать возражение в связи с отсутствием подкрепления описанием только в том случае, если у него есть на то достаточно обоснованные причины. Если возражение выдвинуто, причины, если это возможно, должны быть конкретно подкреплены опубликованным документом. Ясное и полное раскрытие заявленного изобретения

Статья 5 5.45 Объект каждого пункта формулы должен быть подкреплен описанием и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области». Раскрытие заявленного изобретения считается достаточно ясным и полным, если оно предоставляет информацию, достаточную для того, чтобы специалист в данной области на дату международной подачи мог осуществить изобретение без необходимости проведения излишних экспериментов. 5.46 Раскрытие ориентировано на специалиста в данной области (см. параграф 13.11). Этот специалист при необходимости может привлечь имеющиеся у него общие знания для того, чтобы дополнить информацию, содержащуюся в заявке. Раскрытие должно быть достаточным для того, чтобы осуществить изобретение на основе знаний специалиста в данной области на дату международной подачи, а не на дату проведения поиска и экспертизы. Хотя допустимо разумное число проб и ошибок, специалист в данной области должен быть способен на основе раскрытия заявленного изобретения и общих знаний осуществить изобретение без «проведения излишних экспериментов». Это применимо, в частности, в области неизученных технологий. 5.47 Факторы, которые должны учитываться при определении того, является ли необходимым для осуществления заявленного изобретения проведение излишних экспериментов, включают:

(i) объем охраны, обеспечиваемой формулой изобретения; (ii) сущность изобретения; (iii) общие знания специалиста в данной области; (iv) уровень предсказуемости в данной области; (v) количество разъяснений, представленных в заявке, включая ссылки на

известный уровень техники; (vi) количество экспериментов, требуемых для осуществления заявленного

изобретения на основе раскрытия.


5.48 Объем охраны, обеспечиваемой формулой изобретения, является важным для определения необходимости проведения излишних экспериментов, поскольку специалист в данной области должен быть способен осуществить весь объем заявленного изобретения. Например, заявитель не имеет права притязать на весь объем изобретения, если заявка раскрывает осуществление только части заявленного изобретения. Однако даже в непредсказуемых областях необязательно представлять примеры, охватывающие каждый возможный вариант, входящий в объем притязаний. Обычно если специалист в данной области может осуществить заявленное изобретение без проведения излишних экспериментов, будет достаточным наличия типичных примеров вместе с разъяснениями того, как это может применяться в отношении объема притязаний в целом. 5.49 Объект, к которому относится заявленное изобретение, является важным для определения уровня общих знаний специалиста в данной области и уровня техники. Например, если выбор значений каких-либо параметров является стандартной практикой для специалиста в данной области, такой выбор не должен считаться требующим проведения излишних экспериментов. 5.50 «Количество разъяснений, представленных в заявке», относится к информации, в явной или неявной форме содержащейся в описании, пунктах формулы и чертежах, включая примеры и ссылки на другие заявки или документы. Чем больше специалисту в данной области известно из уровня техники о сущности изобретения и чем более предсказуемой является данная область, тем меньше информации, необходимой для осуществления заявленного изобретения, требуется включать в саму заявку. Например, данная область является предсказуемой, если специалист в данной области может предвидеть эффект от признака заявленного изобретения. 5.51 Кроме времени и затрат, необходимых для осуществления экспериментов, следует также учитывать характер экспериментов, например, представляют ли они собой стандартную процедуру или выходят за рамки установившейся практики. Достаточность, соответствующая формуле изобретения 5.52 Большинство пунктов формулы представляют собой обобщение одного или нескольких конкретных примеров. Степень допустимого обобщения является вопросом, который эксперт должен решать в каждом конкретном случае с учетом соответствующего уровня техники. Допустимым пунктом формулы является такой, который не настолько широк, чтобы выйти за рамки изобретения, и не настолько узок, чтобы лишить заявителя заслуженного вознаграждения за раскрытие изобретения. Очевидные модификации и применения, а также эквиваленты того, что описано заявителем, не должны запрашиваться. В частности, если есть основания предполагать, что все варианты, охватываемые пунктами формулы, обладают теми свойствами или могут применяться так, как указывает заявитель в описании, заявителю следует составить формулу соответствующим образом. 5.53 Пункт в обобщенной (родовой) форме, т.е. относящийся к целому классу, например, материалов или машин, может быть приемлем даже в широком объеме, если он хорошо подкреплен описанием и нет оснований предполагать, что изобретение нельзя осуществить в отношении всей заявленной области. Если информация представляется недостаточной для того, чтобы специалист в данной области мог расширить концепцию, изложенную в описании, на неописанные явным образом части заявленной области путем применения стандартных методов проведения экспериментов или анализа, эксперт должен предложить заявителю в соответствующем ответе доказать, что изобретение действительно может быть на основе представленной информации применено ко всей заявленной области, или ограничить пункт формулы в соответствии с описанием.


Примером этого может быть пункт формулы на специальный способ обработки «формованного изделия из синтетической смолы» для получения определенных изменений физических характеристик. Если все описанные примеры относятся к термопластичным смолам, и указанный способ не подходит для термореактивных смол, то необходимо ограничить пункты формулы термопластичными смолами для выполнения требования достаточности. Связь формулы с раскрытием 5.54 Заявленное изобретение должно быть полностью подкреплено описанием и чертежами, показывая таким образом то, что заявитель только притязает на объект, который он разработал и описал на дату международной подачи. 5.55 Пункты формулы не соответствуют описанию и чертежам, если после ознакомления с заявкой заявленное изобретение не находиться в распоряжении специалиста в данной области из-за отсутствия в пункте формулы признака, существенного для функционирования изобретения. Например, рассмотрим пункт формулы, относящийся к усовершенствованным композициям жидкого топлива, имеющим заданное свойство. Описанием подкреплен один способ получения жидкого топлива, обладающего таким свойством за счет присутствия определенного количества некой присадки. Не раскрыты никакие другие способы получения жидкого топлива с нужным свойством. Если в пункте формулы присадка не упомянута, такой пункт формулы не полностью подкреплен описанием. Другой пример относится к пункту формулы, не соответствующему раскрытию, например, из-за противоречий между признаками, приведенными в формуле и в описании. Еще один пример касается случая, когда, принимая во внимание описание и чертежи, объем формулы охватывает область, которая не разрабатывалась заявителем, например, имеют место теоретические предположения о возможностях, которые еще не исследовались. 5.56 Пункт формулы может широко определять признак с точки зрения его функции, даже если в описании приведен только один пример этого признака, при условии, что специалист в данной области поймет, что для той же функции могут быть использованы другие средства. Например, заявленные в пункте формулы «средства для определения конечного положения» могут быть подкреплены единственным примером, предусматривающим концевой переключатель, а специалисту в данной области очевидно, что вместо него могут быть использованы, например, фотоэлемент или тензодатчик. Однако в общем случае, если из всего содержания заявки создается впечатление, что функция выполняется только определенным образом и нет указания на то, что допустимы альтернативные средства, а при этом пункт формулы сформулирован таким образом, что охватывает другие или все средства осуществления данной функции, то такой пункт формулы не соответствует требованию подкрепления описанием. Кроме того, может оказаться недостаточным, если в описании лишь неопределенно указано на то, что могут быть использованы и другие средства, если не ясно, какие это могут быть средства и как они могут быть использованы. 5.57 Характеристика химического соединения исключительно его параметрами может быть допустима в некоторых случаях (см. параграф 5.36). Характеристика химического соединения его параметрами полностью подкреплена описанием только в том случае, если изобретение описано достаточными релевантными идентифицирующими признаками, обеспечивающими доказательство того, что заявитель разработал и описал заявленное изобретение на момент подачи, например, такими, как описание частичной структуры, физические и/или химические свойства, функциональные характеристики при наличии известной или раскрытой связи между структурой и функцией, или совокупность этих признаков.


5.58 Соответствие требованию достаточности согласно статье 5 и соответствие требованию подкрепления формулы описанием согласно статье 6 устанавливаются независимо друг от друга. В некоторых случаях, если пункт формулы слишком широкий для того, чтобы быть подкрепленным описанием и чертежами, раскрытие может быть также недостаточным для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить заявленное изобретение. Таким образом, может быть несоответствие как требованию, касающемуся связи формулы с раскрытием, так и требованию достаточности (см. параграф 4.12).


Пункты формулы, содержащие множественную зависимость А5.16 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении рассмотрения пунктов формулы, содержащих множественную зависимость. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным. А5.16[1] Зависимый пункт, который ссылается более чем на один другой пункт, должен ссылаться на такие пункты только в виде альтернативы. Пункты формулы, содержащие множественную зависимость, не могут служить основанием для других пунктов формулы, содержащих множественную зависимость. А5.16[2] Зависимый пункт, который ссылается более чем на один другой пункт, может ссылаться на такие пункты или в виде альтернативы, или в совокупности. Пункты формулы, содержащие множественную зависимость, могут служить основанием для других пунктов формулы, содержащих множественную зависимость. Толкование пунктов формулы А5.20 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении того, могут ли в описании содержаться особые определения терминов, используемых в формуле. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным. А5.20[1] Если в описании изобретения особое значение вводится посредством, например, определения термина, включенного в формулу изобретения, это определение должно быть использовано для толкования пункта формулы. Значение пунктов формулы изобретения не должно ограничиваться только тем, что явным образом раскрыто в описании и чертежах. Пункты формулы не должны быть ограничены объемом примеров заявленного изобретения, приведенных в описании. Кроме того, если формулировка пунктов формулы требует толкования, должны учитываться как описание и чертежи, так и общие знания специалиста в данной области на дату подачи. А5.20[2] Если в описании изобретения для терминов, содержащихся в пункте формулы, вводится особое значение, эксперт должен, насколько возможно, предложить заявителю изменить формулу изобретения так, чтобы значение термина было ясно из самого пункта формулы. Пункт формулы должен читаться так, чтобы можно было понять его технический смысл. При толковании пункта формулы может иметь место отклонение от строгого точного значения используемых в формуле терминов.


Формула на применение А5.21 В некоторых Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы для целей международного поиска и экспертизы пункт формулы на «применение», изложенный в таком виде, как «применение вещества Х в качестве инстектицида» или «вещество Х при его применении в качестве инсектицида», следует рассматривать как эквивалент пункту на «способ», изложенный в виде «способ уничтожения насекомых путем применения вещества Х» (однако следует отметить, что в некоторых указанных/выбранных государствах пункты на «при его применении» считаются с точки зрения национального законодательства неправильной формулой на способ, в которой отсутствует ясность и которая представляет собой исключенный из рассмотрения объект). В таких Органах пункт формулы такого вида не должен толковаться как направленный на вещество Х, которое может быть признано (например, за счет дополнительных добавок) предназначенным для применения как инсектицид. Аналогично пункт на «использование транзистора в усилительной цепи» эквивалентен пункту на способ для способа усиления, использующего цепь, содержащую транзистор, и не должен толковаться ни как направленный на «усилительную цепь, в которой используется транзистор», ни как «способ использования транзистора при создании такой цепи». Формула на продукт, полученный способом А5.26 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики проведения поиска и экспертизы в отношении формулы на продукт, полученный способом. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным. А5.26[1] Если пункт формулы определяет продукт исходя из способа, которым его получают, такой пункт формулы должен толковаться как пункт на продукт как таковой, обладающий характеристиками, полученными в результате способа его изготовления, заявленного в данном пункте. Поэтому патентоспособность продукта, определенного пунктом формулы на продукт, полученный способом, не зависит от способа его изготовления. Продукт не становится новым только из-за того, что он произведен новым способом. Если продукт в таком пункте формуле является таким же, как продукт, описанный в каком-либо документе, характеризующем известный уровень техники, или очевидно следует из него, то такой пункт формулы является непатентоспособным, даже если описанный в известном уровне техники продукт получен другим способом. А5.26[2] Если пункт формулы определяет продукт исходя из способа, которым его получают, такой пункт формулы относится только к продукту, действительно полученному этим способом, и новизна его может быть опорочена только таким продуктом. Краткость А5.42 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении определения краткости пунктов формулы, как каждого в отдельности, так и в совокупности. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным. А5.42[1] Пункты формулы могут быть отклонены как не соответствующие требованию краткости, если имеет место их излишнее количество или если они дублируют друг друга.


Излишнее количество пунктов формулы имеет место, если, исходя из сущности и объема изобретения, представлено чрезмерное число пунктов формулы, в том числе и повторяющихся, что приводит не к разъяснению, а к запутыванию. Не должно быть излишнего количества пунктов формулы, затрудняющего и запутывающего определение заявленного изобретения. Однако если пункты формулы отличаются друг от друга и определение объема охраны не представляет трудностей, возражения на этой основе не должно возникнуть. Кроме того, пункты формулы должны отличаться друг от друга. Если в одной заявке представлены пункты формулы, идентичные друг другу или настолько близкие по содержанию, что они охватывают один и тот же предмет охраны, то, несмотря на небольшую разницу в формулировке, отклонение на основании отсутствия краткости вполне допустимо. Однако такое отклонение не допустимо, если изменение формулировки приведет к пусть даже небольшому различию в объемах охраны между двумя пунктами. Отдельные пункты могут быть отклонены как не удовлетворяющие требованию краткости, только если они содержат такие длинные перечисления или столь незначительные детали, что объем заявленного изобретения становится из-за этого неопределенным. А5.42[2] Количество пунктов формулы должно рассматриваться во взаимосвязи с сущностью изобретения, на которое заявитель испрашивает охрану. Излишнее повторение слов или излишнее количество незначительных пунктов формулы, чрезмерно затрудняющих определение объекта, охрана которого испрашивается, могут рассматриваться как несоответствие требованию краткости. Что является, а что не является разумным количеством пунктов формулы, зависит от фактов и обстоятельств в каждом конкретном случае. Следует также принять во внимание соответствующие общественные интересы. Представление пунктов формулы не должно делать неясным объект, охрана которого испрашивается. Более того, количество альтернатив, представленных в одном пункте формулы, не должно чрезмерно затруднять определение объекта, охрана которого испрашивается.


Глава 6 Приоритет

Право на приоритет 6.01 Для международной заявки в качестве даты международной подачи устанавливается дата, которая удовлетворяет требованиям статьи 11. Эта дата остается неизменной за исключением особых случаев позднего представления чертежей и листов, как указано в статье 14(2) и правиле 20.2. Дата международной подачи является единственной действительной датой международной заявки. Она важна для установления факта истечения определенных сроков и для определения соответствующего уровня техники для целей международного поиска и экспертизы.

Статья 2(xi) 6.02 Однако во многих случаях международная заявка будет содержать притязания на право приоритета по дате подачи предшествующей заявки. В этом случае именно дата приоритета (то есть дата подачи предшествующей заявки) будет использоваться для отсчета соответствующих определенных сроков. Более того, дата приоритета становится действительной датой для целей международной экспертизы, то есть для письменного сообщения (Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы) и для заключения международной предварительной экспертизы. Следует отметить, что соответствующей датой для целей международного поиска всегда является дата международной подачи. В параграфе 11.03 определена «соответствующая дата» для целей международного поиска, а в параграфах 11.04-11.05 – «соответствующая дата» для целей письменного сообщения (подготовленного Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы) и заключения международной предварительной экспертизы (см. также параграфы 17.26 и 18.16). В параграфе 15.01 определен «соответствующий уровень техники» для целей международного поиска, а в параграфе 11.01 приведено общее определение известного уровня техники.

Статья 8(1); Правило 4.10 6.03 Для того чтобы притязание на приоритет было действительным, должно быть соблюдено несколько условий: предшествующая заявка, приоритет которой испрашивается, должна быть подана заявителем или его правопредшественником; она должна быть подана не более чем за 12 месяцев до даты подачи международной заявки; и она должна быть подана «в любую страну-участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или в отношении любой такой страны». Слова «в любую страну или в отношении любой такой страны» означают, что предшествующая заявка, приоритет которой испрашивается, может быть предшествующей национальной, региональной или международной заявкой. Предшествующая заявка может быть заявкой на патент или на регистрацию полезной модели, или на авторское свидетельство. Если содержание предшествующей заявки является достаточным для установления даты подачи, последняя может быть использована как дата приоритета, независимо от окончательной судьбы заявки; например, она может быть в дальнейшем изъята или считаться изъятой. Другие условия, которые должны быть соблюдены для действительности притязания на приоритет, приведены в параграфах 6.04 и 6.11-6.17.

Статья 8(2)(а) 6.04 Обычно заявка, по дате подачи которой испрашивается приоритет, должна быть первой заявкой, которая подавалась на данное изобретение. Однако последующая заявка на тот же объект, что и предыдущая первая заявка, поданная в том же государстве или в


отношении того же государства, будет считаться первой заявкой для целей приоритета, если на момент подачи этой последующей заявки первая заявка была изъята, отозвана или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, и при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-либо права и она еще не послужила основанием для притязаний на приоритет. Эксперт обычно не будет рассматривать этот вопрос, если нет явного доказательства существования предшествующей заявки как, например, в случае с продолжающей заявкой в США. Если очевидно, что предшествующая заявка на тот же объект существует, и если право приоритета важно из-за известного уровня техники (см. параграф 6.06), заявителю следует предложить доказать эксперту, что в предшествующей заявке не продолжают существовать права в отношении объекта рассматриваемой заявки.

Статья 8(1) 6.05 Международная заявка может содержать притязания на права приоритета, основанные на более чем одной предшествующей заявке («множественные приоритеты»), даже если они поданы в разных странах. Предшествующая заявка должна быть подана не более чем за 12 месяцев до даты подачи международной заявки. В отношении части международной заявки будет установлена дата приоритета той предшествующей приоритетной заявки, которая раскрывает эту часть. Если, например, в международной заявке описаны и заявлены два варианта осуществления изобретения (A и В), причем вариант А раскрыт во французской заявке, а вариант В – в немецкой заявке, и обе заявки поданы в предшествующие 12 месяцев, то для соответствующих частей международной заявки могут испрашиваться приоритеты как французской, так и немецкой заявок; вариант А будет иметь французскую дату приоритета, а вариант В – немецкую дату приоритета. Если международная заявка основана на одной предшествующей заявке, раскрывающей признак С, и на другой предшествующей заявке, раскрывающей признак D, причем ни одна из них не раскрывает совокупности С и D, то притязания на такую совокупность будут иметь право только на дату подачи самой международной заявки. Другими словами, не допускается создание мозаики из приоритетных документов. Исключение может возникнуть, если в одном приоритетном документе содержится ссылка на другой и в нем явно указано, что признаки двух документов могут быть объединены определенным образом. Определение дат приоритета 6.06 Как правило, эксперт при подготовке письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы не проверяет обоснованность права на приоритет. Однако право приоритета приобретает важное значение, если объект, релевантный в отношении определения новизны или изобретательского уровня (неочевидности) заявленного изобретения:

(i) был опубликован в значении правила 64.1 на дату испрашиваемого приоритета или после нее, но до даты международной подачи;

(ii) составляет часть содержания неписьменного раскрытия в значении правила 64.2, т.е. неписьменного раскрытия, которое имело место до даты приоритета, и на которое было указано в письменном раскрытии в период между датой приоритета и датой международной подачи (включая эти даты), или

(iii) составляет часть содержания заявки или патента в значении правила 64.3, т.е. заявки или патента, которые были опубликованы на эту дату или после нее, но были поданы раньше даты международной подачи, или по ним испрашивается приоритет предшествующей заявки, поданной до даты международной подачи.


В таких случаях (т.е. в случаях, когда уровень техники будет релевантным, если имеет более раннюю дату) эксперт должен убедиться, что дата(ы) испрашиваемого приоритета может быть установлена в отношении соответствующих частей международной заявки, экспертизу которой он проводит, и, если необходимо, рассмотреть также обоснованность любой даты приоритета, испрашиваемой для заявки или патента в значении правила 64.3 (см. также правило 70.10, последнее предложение). 6.07 Если эксперту необходимо рассмотреть вопрос о дате приоритета, он должен учитывать все факторы, упомянутые в параграфах 6.03-6.05. Он также должен помнить, что для установления даты приоритета нет необходимости в том, чтобы все элементы изобретения, для которого испрашивается приоритет, присутствовали в формуле изобретения предыдущей заявки. Достаточно, чтобы материалы предыдущей заявки, взятые в целом, конкретно раскрывали эти элементы. Поэтому при решении этого вопроса описание и любые пункты формулы или чертежи предыдущей заявки должны рассматриваться в целом, за исключением того, что не следует принимать во внимание объект, включенный только в часть описания, относящуюся к известному уровню техники, или явно исключенный. 6.08 Требование конкретности раскрытия означает, что недостаточно только намекать или упоминать рассматриваемые элементы в широких и общих выражениях. Пункт формулы на подробный вариант реализации конкретного признака не имеет права на приоритет на основании только общего упоминания этого признака в приоритетном документе. Однако точного соответствия тоже не требуется. Достаточно, чтобы обоснованная оценка показала наличие по сути раскрытия совокупности всех важных элементов этого пункта формулы. 6.09 Основная проверка по определению того, имеет ли право пункт формулы на дату приоритетного документа, аналогична проверке соответствия изменений, внесенных в заявку, требованию статьи 34(2)(b). То есть для того, чтобы установление даты приоритета было возможным, объект соответствующего пункта формулы должен быть явно или по сути раскрыт в приоритетном документе, включая любые признаки, являющиеся для специалиста подразумеваемыми. Примером подразумеваемого раскрытия может служить пункт формулы на устройство, включающее «разъемные крепления», который будет иметь право на приоритетную дату раскрытия того устройства, в котором соответствующим креплением являлись гайка и болт или пружинный затвор, или задвижка с шарнирным рычагом, при условии, что общая концепция «разъемного крепления» подразумевалась в раскрытии такого крепления. 6.10 Если результаты проверки, предусмотренной в параграфах 6.07-6.09, оказались неудовлетворительными в отношении конкретной предшествующей заявки, то соответствующей датой пункта формулы будет или дата приоритета предшествующей заявки, которая удовлетворяет условиям и содержит требуемое раскрытие, или, при отсутствии таковой, дата подачи самой международной заявки. Притязание на приоритет

Статья 11; Правило 4.10 6.11 Заявитель, пожелавший заявить о притязании на приоритет, должен указать это в заявлении (бланк PCT/RO/101), предоставив сведения о предыдущей подаче, как определено в правиле 4.10 (см. параграф 6.13), хотя последующее исправление притязаний на приоритет, включая дополнение или изъятие притязаний, разрешено в соответствии с правилом 26bis в сроки, рассматриваемые в параграфе 6.16.


Правило 17.1

6.12 Заявляя о притязании на приоритет, заявитель должен в дополнение к сведениям о предыдущей подаче: (a) представить приоритетный документ в Международное Бюро или в получающее ведомство в течение 16 месяцев с даты приоритета, если только он уже не был подан в получающее ведомство вместе с международной заявкой; или (b) обратиться в Международное Бюро или получающее ведомство с просьбой взять приоритетный документ из цифровой библиотеки в течение 16 месяцев с даты приоритета, если приоритетный документ доступен из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией. Любой представленный заявителем приоритетный документ, который был получен Международным Бюро по истечении указанного 16-месячного срока, тем не менее будет считаться полученным Международным Бюро в последний день 16-месячного срока, если он получен до даты международной публикации международной заявки. Если приоритетный документ выдан получающим ведомством, заявитель может вместо представления приоритетного документа попросить получающее ведомство отправить приоритетный документ в Международное Бюро. В этом случае срок для представления приоритетного документа будет соблюден, если заявитель подаст просьбу до истечения 16-месячного срока, независимо от того, когда приоритетный документ поступит в Международное Бюро. 6.13 Эксперту следует помнить, что форма заявления (см. параграф 6.11) о притязании на приоритет одной или более предшествующих заявок в соответствии со статьей 8(1) предписана правилом 4.10(а). Предписанная форма заявления предусматривает предоставление следующих данных:

(i) дату, на которую была подана предшествующая заявка и которая попадает в 12-месячный период, предшествующий дате международной подачи;

(ii) номер предшествующей заявки; (iii) если предшествующая заявка является национальной заявкой,

страну-участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или страну-члена Всемирной торговой организации, которая не является участницей Конвенции, в которой заявка была подана;

(iv) если предшествующая заявка является региональной заявкой, орган, на который в соответствии с применяемым региональным патентным договором возложена выдача региональных патентов;

(v) если предшествующая заявка является международной заявкой, получающее ведомство, в которое была подана заявка.

6.14 Если предшествующая заявка является региональной или международной заявкой, заявитель может также указать в заявлении о притязании на приоритет одну или более стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в отношении которых эта предшествующая заявка была подана. 6.15 Если предшествующая заявка является региональной заявкой и по меньшей мере одна из стран-участниц регионального патентного договора не является ни участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ни страной-членом Всемирной торговой организации, в заявлении о притязании на приоритет указывается по


меньшей мере одна страна-участница этой Конвенции или одна страна-член этой Организации, в отношении которой эта предшествующая заявка была подана.

Правило 26bis 6.16 Из положений правила 26bis ясно, что сведения, касающиеся притязания на приоритет, если они не приведены в заявлении (бланк PCT/RO/101), должны быть представлены заявителем в Международное Бюро или Получающее ведомство в течение 16 месяцев с даты приоритета или, если исправление или дополнение притязания на приоритет приведут к изменению даты приоритета, в течение 16 месяцев с измененной даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает первым, при условии, что уведомление об исправлении или дополнении притязания на приоритет может быть представлено до истечения четырех месяцев с даты международной подачи. Исправление притязания на приоритет может включать исправление или дополнение любых сведений, упомянутых в правиле 4.10.

Правила 66.7(а) и (b), 17.1(c) и (d) 6.17 Если эксперту нужна копия приоритетного документа (см. параграф 6.06), то по запросу копия предоставляется Международным Бюро. Если Международное Бюро еще не получило приоритетный документ (см. параграф 6.12), эксперт может обратиться к заявителю с просьбой представить такую копию. Если приоритетный документ составлен не на языке или не на одном из языков (если их более одного) соответствующего Органа, эксперт может попросить заявителя представить перевод приоритетного документа в течение двух месяцев с даты запроса. В то же время при подготовке письменного сообщения, если еще есть время для представления приоритетного документа или его перевода, можно исходить из того, что приоритет испрашивается обоснованно (см. также параграфы 11.05, 17.26 и 18.16); однако, если необходимый приоритетный документ или его перевод не представлены в срок, любое следующее письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы могут быть составлены без учета испрашиваемого приоритета. Ни одно из указанных ведомств не может не принять во внимание притязания на приоритет, предварительно не предоставив заявителю возможность представить приоритетный документ в срок, который был бы разумным при сложившихся обстоятельствах. Более того, ни одно указанное ведомство не может не принять во внимание притязание на приоритет, если приоритетный документ доступен из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией.


Глава 7 Классификация международных заявок

Определение

Правило 43.3 7.01 Классифицирование включает присвоение конкретной международной заявке одного или нескольких классификационных индексов, которыми идентифицируется объект изобретения этой заявки. Каждая международная заявка должна быть проклассифицирована Международным поисковым органом в соответствии с системой Международной патентной классификации (МПК) и в данной главе рассматривается только такое классифицирование. Окончательная классификация международной заявки 7.02 Классифицирование международной заявки осуществляется Международным поисковым органом. Классификационные индексы присваиваются каждой заявке в соответствии с действующими правилами МПК. С Руководством по МПК можно ознакомиться на сайте ВОИС www.wipo.int. Множественная классификация 7.03 Если для международной заявки требуется более одного классификационного индекса, то ей присваивают все необходимые классификации в соответствии с руководством по МПК. Классификация раскрытия сущности заявки в том виде, как она была подана 7.04 Классификация определяется без учета возможного содержания международной заявки после каких-либо ее изменений, поскольку эта классификация должна относится к раскрытию сущности в опубликованной международной заявке, т.е. в заявке в том виде, как она была подана. Если, однако, понимание экспертом изобретения или содержания заявки в том виде, как она была подана, в результате поиска значительно меняется (например, вследствие обнаружения известного уровня или разъяснения очевидных неясностей), классификация должна быть соответствующим образом изменена. Измененная классификация в случае более поздней публикации отчета о международном поиске 7.05 В том случае, когда отчет о международном поиске отсутствует на момент публикации международной заявки и поэтому публикуется отдельно, а эксперт считает необходимым изменить первоначальную классификацию по причинам, указанным в параграфе 7.04, то он включает измененную классификацию в отчет о международном поиске, отмечая при этом, путем добавления слова «измененная», что она заменяет классификацию, указанную при публикации международной заявки. Не следует изменять классификацию, если эксперт не уверен в необходимости этого. Классификация при неясном объеме притязаний 7.06 Если объем изобретения не ясен, классификация должна быть основана на представлении об изобретении, насколько это можно понять. Позже может возникнуть необходимость изменения классификации, если неясности будут устранены в результате поиска, как указано в параграфе 7.04.


Отсутствие единства изобретения 7.07 Все заявленные изобретения должны быть полностью проклассифицированы, независимо от того, соблюдено единство изобретения или нет, поскольку все они раскрыты в опубликованной международной заявке. Каждое изобретение классифицируется так, как это определено в параграфах 7.02-7.06. Классификация международных заявок, исключенных из международного поиска 7.08 Если Международный поисковый орган обнаружит, что международная заявка относится к объекту, по которому он не обязан проводить поиск, или что проведение полноценного поиска невозможно (см. главу 9), классификация тем не менее проводится в той мере, в какой это возможно, и направляется в Международное Бюро для целей публикации международной заявки.


Глава 8 Правило 91 – Очевидные ошибки в документах

Правило 91.1(а) и (b)

8.01 Ошибки, являющиеся следствием того, что написано не то, что явно подразумевалось в международной заявке или позже представленных документах (например, лингвистические и орфографические ошибки), обычно могут быть исправлены. Ошибка должна быть «очевидной» в том смысле, что сразу ясно, что:

(i) допущена ошибка, и (ii) любое лицо сразу установит, что ничего другого не могло

подразумеваться, кроме того, что предложено в качестве исправления.

8.02 Примерами очевидных ошибок, которые могут быть исправлены, являются лингвистические ошибки, орфографические ошибки и грамматические ошибки при условии, что смысл раскрытия не изменится после внесения исправления. Изменения химических или математических формул обычно не относятся к исправляемым ошибкам, если только они не общеизвестны.

Правило 91.1(с) 8.03 Если исправление не такого характера (например, оно предусматривает изъятие пунктов формулы, пропуск абзацев в описании или пропуск некоторых чертежей), оно будет считаться и рассматриваться Органом как изменение. Пересылка просьбы об исправлении в другой компетентный Орган

Правило 91.1(е) 8.04 Разрешение исправлений в международной заявке и иных документах находится в компетенции следующих органов:

(i) Получающего ведомства, если ошибка содержится в заявлении; (ii) Международного поискового органа, если ошибка содержится в

любой части международной заявки, кроме заявления, или в любом документе, представленном в этот Орган;

(iii) Органа международной предварительной экспертизы, если ошибка содержится в любой части международной заявки, кроме заявления, или в любом документе, представленном в этом Орган;

(iv) Международного Бюро, если ошибка содержится в любом документе, кроме международной заявки или изменений или исправлений этой заявки, представленном в Международное Бюро.

8.05 Если Международный поисковый орган получает просьбу об исправлении очевидной ошибки в заявлении или документе, для которого он не является компетентным в отношении разрешения исправлений, он пересылает эту просьбу вместе с любыми предполагаемыми заменяющими листами в соответствующий Орган, указанный выше, и соответственно информирует заявителя. Он может, вместо пересылки просьбы, проинформировать заявителя о том, что просьба должна быть направлена в Орган, являющийся компетентным в отношении исправления ошибки. О языке(ах), на котором(ых) должна быть представлена просьба об исправлении (см. правило 12.2(b)).


Предложение заявителю представить просьбу об исправлении ошибки 8.06 Если Международный поисковый орган обнаружит в международной заявке или любом другом документе, представленном заявителем, что-то, что представляется очевидной ошибкой, он может предложить заявителю (посредством бланка PCT/ISA/216, но это необязательно) представить просьбу об исправлении в Орган, компетентный в отношении разрешения исправления (правило 91.1(d) и (е)). Хотя правило 91.1(d) и разрешает Международному поисковому органу предлагать исправления, направление таких предложений не предполагается, поскольку никакая ошибка, которая может быть исправлена в соответствии с правилом 91, не препятствует составлению отчета о поиске. Просьба об исправлении, представленная в Международный поисковый орган

Правило 91.1; Раздел 511 8.07 Если просьба об исправлении представлена в отношении любого документа, кроме заявления, Международный поисковый орган определяет, может ли ошибка быть исправлена в соответствии с правилом 91.1, и заполняет бланк PCT/ISA/217. Международный поисковый орган направляет просьбу об исправлении и бланк PCT/ISA/217 в получающее ведомство, Международное Бюро и заявителю.

Правило 91.1(b), (g)(i), (g-bis), (g-ter) и (g-quarter) 8.08 Разрешение исправлений определяется только правилом 91.1(b) и (с) (см. параграфы 8.01-8.03), в то время, как правило 91.1(g)(i), (g-bis), (g-ter) и (g-quarter) определяет, являются ли исправления действительными (обычно если уведомление о разрешении на исправление поступает в Международное Бюро до завершения технической подготовки к международной публикации). Действительность таких исправлений не рассматривается при решении вопроса об их разрешении и таким образом не касается эксперта, осуществляющего поиск. Никакое разрешение не будет учтено после публикации. Просьба об исправлении, представленная в Орган международной предварительной экспертизы

Правила 66.5, 91.1(b) 8.09 При наличии разрешения (см. параграф 8.10) исправление очевидных ошибок в международной заявке может быть сделано по инициативной просьбе заявителя. Кроме того, эксперт после изучения международной заявки (кроме заявления) и любых других документов, представленных заявителем, также может заметить очевидные ошибки. Хотя правило 91 разрешает Органу международной предварительной экспертизы предлагать заявителям представить просьбу об исправлении (используя, хотя это и необязательно, бланк PCT/IPEA/411), направление таких предложений не предполагается, поскольку никакая ошибка, которая может быть исправлена в соответствии с правилом 91, не препятствует составлению заключения международной предварительной экспертизы.

Правило 91.1(е), (f) и (g)(ii); Раздел 607 8.10 Исправление очевидной ошибки не может быть осуществлено в Органе международной предварительной экспертизы без специального разрешения этого Органа. Орган может разрешить исправление таких ошибок в любой части международной заявки, кроме заявления, или в любом документе, представленном в этот Орган. Эксперт может разрешить исправление очевидных ошибок только до составления заключения международной предварительной экспертизы. Соответственно ограничено и время, в течение которого в этот Орган может быть подана просьба об исправлении. Любой Орган, который разрешает исправление или отказывает в просьбе об исправлении, незамедлительно информирует заявителя о разрешении или отказе посредством бланка


PCT/IPEA/412 и, в случае отказа, о его причинах. Орган международной предварительной экспертизы направляет копию просьбы об исправлении и бланк PCT/IPEA/412 в Международное Бюро.


ЧАСТЬ III ОБЩИЕ МОМЕНТЫ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ НА СТАДИИ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 9 Исключения из международного поиска и международной предварительной

экспертизы и их ограничения

Введение

Статьи 17(2), 34(4) 9.01 Целью международных поисковых органов и органов международной предварительной экспертизы должно быть составление как можно более полных отчетов о международном поиске и международных предварительных заключений о патентоспособности. Однако есть ряд ситуаций, в которых отчет о поиске не подготавливается или отчет, письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы охватывают только часть того объекта, на который они обычно распространяются. Это может быть вызвано тем, что международная заявка включает объект, который Орган не обязан рассматривать (см. ниже параграфы 9.02 – 9.18), или тем, что описание, формула или чертежи не удовлетворяют требованию ясности или требованию подкрепления формулы описанием в такой степени, что проведение полноценного поиска по всем или по некоторым пунктам формулы (см. ниже параграфы 9.19-9.39) является невозможным. Термин «полноценный поиск» в статье 17(2)(а)(ii) подразумевает поиск, который в разумных пределах является достаточно полным для того, чтобы определить, соответствует ли заявленное изобретение основным требованиям, т.е. требованиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, и/или требованиям достаточности, подкрепления и ясности согласно статьям 5 и 6. Соответственно невозможность проведения полноценного поиска ограничивается исключительными случаями, когда по конкретному пункту формулы вообще невозможно провести поиск, например, если описание, формулы или чертежи совершенно непонятны. В той степени, в которой описание, формулы или чертежи могут быть поняты, даже если части заявки не соответствуют установленным требованиям, поиск должен быть проведен, хотя может оказаться необходимым учесть несоответствие при определении объема поиска. Дальнейшие разъяснения и примеры по данному вопросу см. в параграфах 9.19-9.30. Исключенные объекты

Статьи 17(2)(а)(i), 34(4)(a)(i); Правила 39, 67 9.02 Правило 39 определяет те объекты, по которым Международный поисковый орган не обязан проводить поиск. В правиле 67 приведен аналогичный список объектов, по которым Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу (а также в соответствии с правилом 43bis.1(b), по которым Международный поисковый орган не обязан составлять письменное сообщение, касающееся новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости). Хотя объекты в соответствии с данными правилами и могут быть исключены из поиска или экспертизы, требования их исключения нет. В зависимости от политики Органа, по таким объектам может быть проведен поиск или экспертиза. Любой такой объект, по которому конкретный Орган готов провести поиск или экспертизу, приводится в Соглашении между этим Органом и Международным Бюро. Соответственно


объекты, исключенные из международного поиска или международной предварительной экспертизы, могут отличаться в разных международных Органах. 9.03 Любое ограничение поиска или экспертизы должно сопровождаться обоснованным разъяснением в письменном сообщении или в заключении международной предварительной экспертизы, подготовленном компетентным Органом. Если поиск не будет проведен, эксперт должен заполнить бланк PCT/ISA/203 (Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен). Основным принципом является то, что поиск должен быть проведен всегда, когда это возможно. 9.04 Последующие параграфы относятся к объектам, которые могут быть исключены из международного поиска или предварительной экспертизы в соответствии с правилами 39 и 67. В отношении исключений в различных Органах существуют различные практики. Некоторые Органы используют подход, предполагающий «практическое применение», в то время как другие используют подход, предполагающий «технический характер». Каждый Орган может использовать тот подход, который соответствует его собственной практике. В параграфах 9.05, 9.07 и 9.11-9.15 использованы оба выражения для того, чтобы учесть эти альтернативные практики. Для целей этих параграфов выражение «практическое применение» следует понимать как признак того, что заявленное изобретение в целом имеет практическое применение, обеспечивающее полезный, конкретный и материальный результат. «Технический характер» означает, что заявленное изобретение должно относится к области техники, должно касаться технической проблемы и должно иметь технические признаки, посредством которых объект, на который испрашивается охрана, может быть определен в формуле. Однако следует отметить, что параграфы 9.06 и 9.08-9.10 относятся к исключениям, на которые не влияют данные альтернативные практики. Научные и математические теории

Правила 39.1(i), 67.1(i) 9.05 Простое наличие научных или математических теорий в формуле изобретения не означает немедленного исключения таких пунктов формулы из поиска или из предварительной экспертизы. При рассмотрении формулы в целом, если применение или осуществление теорий приводит к практическому применению или носит технический характер, требуется проведение поиска и предварительной экспертизы, поскольку результат не чисто абстрактный или интеллектуальный. Научные теории представляют собой более обобщенную форму открытий. Например, физическую теорию полупроводников следует исключить, в то время как новые полупроводниковые устройства и способы их изготовления потребуют проведения поиска и предварительной экспертизы. Математические теории являются частным примером принципа, в соответствии с которым чисто абстрактные или интеллектуальные методы исключаются. Например, ускоренный метод деления будет исключен, но вычислительное устройство, предназначенное для этой операции, потребует проведения поиска и предварительной экспертизы. Сорта растений и породы животных или чисто биологические процессы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов

Правила 39.1(ii), 67.1(ii) 9.06 В то время, как сорта растений и породы животных могут быть исключены из поиска, трансгенные растения и генетически модифицированные животные, так же как и способы создания таких типов изобретений, подлежат проведению поиска и экспертизы. Вопрос, является ли способ «чисто биологическим», зависит от степени технического вмешательства человека в процесс; если такое вмешательство играет значительную роль в


определении или контроле желаемых результатов, способ не будет исключен. Например, способ селекционного выведения лошадей, включающий просто отбор для размножения и сведение вместе животных, обладающих определенными признаками, будет чисто биологическим. Однако способ обработки растения, характеризующийся применением стимулирующего рост вещества или облучения, не будет чисто биологическим, так как хотя он и связан с биологическим процессом, сущность заявленного изобретения является технической. Аналогично способы клонирования или генетической обработки животных не являются чисто биологическими способами и по ним должны быть проведены поиск и экспертиза. Обработка почвы с помощью технических средств для подавления или стимулирования роста растений также не исключается. Вышеупомянутое исключение не применяется к микробиологическим процесса или их продуктам. Термин «микробиологический процесс» истолковывается как охватывающий не только производственные процессы с использованием микроорганизмов, но и процессы для производства микроорганизмов, например генную инженерию. Продукт микробиологического процесса также может быть предметом поиска и предварительной экспертизы (пункт формулы на продукт). Размножение самого продукта микробиологического процесса следует рассматривать как микробиологический процесс для целей правил 39 и 67; следовательно, продукт может охраняться как таковой, так как он является продуктом, полученным в результате микробиологического процесса. Термин «продукт микробиологического процесса» охватывает также плазмиды и вирусы. Схемы, правила или методы организации производства, выполнения чисто умственных расчетов или игр

Правила 39.1(iii), 67.1(iii) 9.07 Схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр являются дополнительными примерами объектов абстрактного или интеллектуального характера. Следует отметить, что определяющим фактором исключения является не область техники и не классификация заявленного изобретения, а наличие абстрактного характера заявленного изобретения. Конкретные разъяснения для различающихся практик приведены в приложении к данной главе. Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных; способы диагностики людей и животных

Правила 39.1(iv), 67.1(iv) 9.08 Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных, так же как и способы диагностики, тоже относятся к объектам, по которым компетентные органы не обязаны проводить международный поиск или предварительную экспертизу. Однако поиск и предварительная экспертиза должны проводиться в отношении хирургических, терапевтических или диагностических инструментов или устройств, которые предназначены для использования в таких методах. Поиск и предварительная экспертиза должны также проводиться в отношении новых продуктов, в частности, в отношении веществ или композиций, предназначенных для использования в методах лечения или диагностики. 9.09 Следует отметить, что правила 39.1(iv) и 67.1(iv) исключают только определенное лечение – хирургическое или терапевтическое, или определенные способы диагностики. Следовательно другие методы лечения людей или животных (например, воздействие на овцу для стимуляции роста, для улучшения качества баранины или для увеличения прироста шерсти), или другие способы измерения или записи характеристик человека или животных подлежат проведению по ним международного поиска и предварительной экспертизы, при условии, что такие методы не носят чисто биологический характер (см. параграф 9.06). Например, по заявке, содержащей пункты формулы, направленные на


косметическое лечение человека путем применения химического продукта, должны быть проведены поиск и экспертизы. Однако поиск и предварительная экспертиза в отношении косметического лечения, включающего хирургические методы, не проводится (см. последнее предложение параграфа 9.10). 9.10 Исключаемые методы лечения или диагностики должны ограничиваться только живыми людьми и животными. Поэтому лечебные или диагностические методы, практикуемые на трупах человека или животных, не исключаются из международного поиска и предварительной экспертизы по правилам 39(1)(iv) и 67.1(iv). Обработка тканей тела или жидкостей после того, как они удалены из тела человека или животного, или диагностические методы, применяемые к ним, не исключаются из поиска или предварительной экспертизы, поскольку эти ткани или жидкости не возвращаются в это же тело. Так, обработка крови для хранения ее в банке крови или диагностическое тестирование образцов крови не исключается, в то время как обработка крови диализом с последующим возвращением крови в то же тело могут быть исключены. Диагностические методы включают изучение в медицинских целях состояния человека или животного, так что способы измерения кровяного давления или способы получения информации о внутреннем состоянии тела путем пропускания через тело рентгеновского излучения могут быть исключены из международного поиска и предварительной экспертизы. Терапевтическое лечение подразумевает лечение болезни или дисфункции организма; профилактические методы, например иммунизация, считаются терапевтическими и поэтому могут быть исключены. Хирургия не ограничивается лечением, а указывает в большей мере на характер лечения; таким образом, методы косметической хирургии могут быть исключены из поиска или предварительной экспертизы. Простое представление информации

Правила 39.1(v), 67.1(v) 9.11 Любое представление информации, которое характеризуется только ее содержанием, исключается согласно правилам 39 и 67. Это применяется и в случае, если формула направлена на представление информации как таковой (например, путем акустических сигналов, произносимых слов, визуальных изображений), и если формула направлена на информацию, записанную на носителе (например, книги, охарактеризованные их содержанием, граммофонные записи, охарактеризованные записанными музыкальными произведениями, дорожные знаки, охарактеризованные содержащимися на них предупреждениями, магнитные компьютерные носители, охарактеризованные записанными на них данными или программами), или на способы и устройства для представления информации (например, индикаторы или записывающие устройства, охарактеризованные только указанной или записанной информацией). Если, тем не менее, представление закодированной информации носит технический характер или имеет структурную и функциональную связь с носителем информации, способом или устройством, экспертиза должна быть проведена, поскольку объект относится к носителю информации или к устройству для представления информации. К примерам этого относится измерительное устройство с маркировкой по объему, имеющее структурную и функциональную связь с измерительным приемником, обеспечивающую калибровку устройства в зависимости от требуемых количеств; грампластинка, характеризующаяся конкретной формой дорожки для стереозаписи; или диапозитив со звуковой дорожкой, проходящей по его краю. 9.12 Просто расположение или компиляция данных обычно относятся к исключаемым объектам, если только расположение или способ представления не имеют технического характера или практического применения. Например, сам по себе листинг программы не может быть выполнен и представляет собой скорее выражение лежащей в его основе идеи, а не применение этой идеи, и поэтому подпадает под исключение. Невоплощенная


структура данных, не имеющая взаимодействия с лежащей в основе программой, не требует проведения международного поиска и экспертизы, в то время как структура данных, воплощенная на материальном носителе, имеющая технический характер или практическое применение, должна быть подвергнута проведению международного поиска и экспертизы. Дополнительные примеры, в которых могут присутствовать технический характер или практическое применение, следующие: телеграфный аппарат или система связи, характеризуемые использованием конкретного кода для представления символов (например, импульсная кодовая модуляция) и измерительный инструмент, предназначенный для создания особой формы графика, предназначенного для представления измеренной информации. Компьютерная система для поиска последовательностей генов в специальной библиотеке генетических данных (поисковая функция выходит за рамки простого представления информации) имеет технический характер или практическое применение, так же как и компьютерная программа, способная отображать трехмерные координаты полипептида и атомные координаты полипептида Q. Однако машиночитаемый носитель, на котором закодированы атомные координаты полипептида, не будет иметь технического характера или практического применения, даже если структура данных воплощена на материальном носителе. Приведенные ниже примеры иллюстрируют случаи исключенных и не исключенных объектов применительно к расположению или компиляции данных в области биоинформатики. 9.13 Пример 1: Трехмерные структурные данные протеина как такового.

Пункт 1. Компьютерная модель протеина Р с атомными координатами, перечисленными на фиг.1.

Пункт 2. Массив данных, содержащий атомные координаты протеина Р, как

изложено на фиг.1, который при реализации алгоритма моделирования протеина создает изображение трехмерной структуры протеина Р.

Проведение международного поиска и экспертизы в отношении пунктов 1 и 2 не требуется. Оба пункта формулы касаются не воплощенной структуры данных, не имеющей взаимодействия с лежащей в основе программой. 9.14 Пример 2: Способ скрининга in silico для специфического протеина. Пункт 1. Способ идентификации соединений, которые могут связываться с протеином Р, содержащий следующие этапы:

применение алгоритма трехмерного молекулярного моделирования к атомным координатам протеина Р, показанным на фиг.1, для определения пространственных координат связывающего кармана протеина Р, и электронный скрининг пространственных координат ряда соединений кандидатов по сравнению с пространственными координатами связывающего кармана протеина Р для идентификации соединений, которые могут связываться с протеином Р. Пункт 2. База данных, содержащих названия и структуры соединений,

идентифицированных способ по п.1.

Пункт 1 касается способа, имеющего технический характер или практическое применение. Соответственно требуется проведение международного поиска и экспертизы.


Пункт 2 касается не воплощенной структуры данных, не имеющей взаимодействия с лежащей в основе программой. Проведение международного поиска и экспертизы не требуется. Вычислительные программы, по которым Орган не в состоянии провести поиск или предварительную экспертизу

Правила 39.1(vi), 67.1(vi) 9.15 Вычислительные программы относятся к исключаемым объектам, если Орган не в состоянии провести по ним поиск или экспертизу. Изначально следует отметить, что программы для компьютеров могут иметь разные формы выражения. Обычно формула, в которой просто приведен текст программы, является исключаемым объектом. Однако если в описание и в формулу включено описание любой выполняемой компьютером программы на обычном языке или в виде самодокументированного кода, то считается, что Орган «в состоянии» провести поиск и предварительную экспертизу, основанные на таком описании, с учетом соответствующих положений в отношении условий исключения. В Органах существуют различные практики в отношении исключений применительно к вычислительным программам. Разъяснения в отношении отличающихся практик приведены в приложении к данной главе. Общие подходы к оценке сущности объекта Форма пунктов формулы 9.16 При определении того, подпадает ли объект под правила 39 или 67, эксперту следует иметь в виду два основных момента. Во-первых, он не должен обращать внимание на форму или тип пункта формулы, а должен сконцентрировать свое внимание на его содержании для того, чтобы идентифицировать объект. Это отражено в примерах, приведенных в параграфе 9.15, где показаны различные способы изложения формулы на вычислительные программы. Во-вторых, любые исключения применяются только тогда, когда международная заявка относится к исключаемому объекту. Это может быть проиллюстрировано, например, грампластинкой, отличающейся только записанной на ней музыкой; если форма дорожки была изменена таким образом, что пластинка при использовании соответствующего звукоснимателя функционирует по-новому (как было в случае первой стереозаписи), по заявленному объекту могут быть проведены международный поиск и предварительная экспертиза. В отношении заявок, подпадающих под правила 39 и 67, эксперт не должен применять соответствующие критерии более жестко, чем в отношении национальных заявок. Исключаемый объект только в некоторых пунктах формулы

Статьи 17(2)(b), 34(4)(b) 9.17 Если к исключаемым объектам относятся объекты только некоторых пунктов формулы, это должен быть отмечено в отчете о международном поиске, в письменном сообщении и в заключении международной предварительной экспертизы. В отношении остальных пунктов формулы проводятся поиск и предварительная экспертиза. Случаи, когда есть сомнения 9.18 В случаях, когда есть сомнения в отношении того, является ли заявленный объект исключаемым, Орган должен провести поиск или предварительную экспертизу в той степени, в какой это является возможным при использовании имеющихся в его распоряжении материалов.


Объем поиска и предварительной экспертизы в некоторых ситуациях 9.19 Могут иметь место исключительные случаи, когда описание, формула или чертежи не соответствуют установленным требованиям в такой степени, что проведение полноценного поиска невозможно, то есть в отношении отдельного пункта формулы вообще не может быть проведен поиск (см. параграф 9.01). Однако в некоторых ситуациях, когда описание, формула или чертежи могут быть в достаточной степени поняты, даже если часть или части заявки не соответствуют установленным требованиям, поиск проводится, а несоответствие учитывается при определении объема поиска. В таких случаях в письменном сообщении указывается, в чем состоит несоответствие описания, формулы или чертежей установленным требованиям. При этом Международный поисковый орган должен отметить, в какой степени такое несоответствие конкретным установленным требованиям учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем указывается настолько точно, насколько это возможно. Примеры ситуаций, в которых возможно проведение поиска или предварительной экспертизы, с соответствующим замечанием в письменном сообщении 9.20 Пример 1.

Пункт 1. «Дистиллят жидкого топлива, кипящий в диапазоне температур от 120°С до 500° С, содержащий по меньшей мере 0,3 вес.% воска при температуре на 10°С ниже, чем температура образования воска, причем кристаллы воска при такой температуре имеют средний размер частиц меньше, чем 4000 нанометров». Описание не раскрывает никаких других способов получения желаемого размера кристаллов, кроме внесения некоторых добавок в жидкое топливо, и у специалиста в данной области нет сведений об общеизвестной информации в отношении получения такого жидкого топлива.

Сначала должен быть проведен поиск в отношении добавок и жидкого топлива с определенным количеством раскрытых добавок. Затем область поиска должна быть расширена так, чтобы охватить все возможные области, имеющие отношение к заявленному объекту, а именно, поиск должен быть проведен в отношении общей идеи о жидких топливных композициях с желаемым свойством. Однако поиск не должен распространяться на области, в отношении которых может быть обоснованно установлено, что возможность нахождения подходящей ссылки мала. Если общая идея иметь кристаллы как можно более маленького размера известна из уровня техники, в письменном сообщении следует указать, что формула не соответствует требованиям новизны и/или изобретательского уровня. Письменное сообщение должно также включать в себя любые замечания, не имеющие отношения к известному уровню техники (например, в отношении требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описание, а также в отношении промышленной применимости). В этом примере данная формула будет отклонена в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники: (1) она не подкреплена описанием и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области» (см. параграф 5.45); и/или (2) она подкреплена в описании и чертежах в мере, недостаточно полной для того, чтобы показать таким образом то, что заявитель только притязает на объект, который он разработал и описал на дату международной подачи (см. параграфы 5.54 и 5.58). В отчете о международном поиске должны быть указаны области поиска, наиболее релевантные ссылки для целей уровня техники, и, если возможно, наиболее релевантные ссылки для целей, не имеющих отношения к известному уровню техники (см. параграф


16.66) (в котором сказано, что индекс «Т» используется для указания документов, которые приведены для того, чтобы показать, что обоснования или факты, лежащие в основе изобретения, неверны), и параграф 15.62 (касающийся индекса категории, используемого для объектов, которые могут быть исключены из международного поиска), - в данном примере это отсутствие подкрепления описанием. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, добавки и жидкое топливо с определенным количеством раскрытых добавок и/или общая идея жидких топливных композиций, обладающих нужным свойством. 9.21 Пример 2: формула, характеризуемая исключительно достигаемым результатом.

Пункт 1: «Способ протекания реакции исходных материалов таким образом, что получается таблетка с непрерывным высвобождением, имеющая улучшенные свойства». В описании раскрыт пример протекания реакции определенных материалов определенным образом для получения таблетки с непрерывным высвобождением, имеющей определенную скорость высвобождения определенного биоактивного материала.

Вначале должен быть проведен поиск в отношении определенных материалов, вступающих в реакцию определенным образом. Если раскрытый определенный пример не обнаружен, поиск должен быть расширен. Например, поиск может быть распространен на таблетки с непрерывным высвобождением, имеющие определенный биоактивный материал. Однако поиск не должен распространяться на области, в отношении которых может быть обоснованно установлено, что возможность нахождения подходящей ссылки мала. Кроме мнения в отношении новизны или изобретательского уровня, в письменном сообщении должны быть приведены любые замечания, не имеющие отношения к известному уровню техники (а именно в отношении требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описание, а также в отношении промышленной применимости). В этом примере данная формула будет отклонена в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники: (1) формула не соответствует требованию ясности, поскольку (а) в формуле не приведены никакие операции способа, так что объем изобретения не установлен с разумной степенью ясности и детальности (параграф 5.32), и (b) выражение «улучшенные свойства» - это относительный термин (параграф 5.34); и (2) формула определяет изобретение исключительно достигаемым результатом (параграф 5.35). В отчете о международном поиске должны быть указаны области поиска, наиболее релевантные ссылки для целей уровня техники, и, если возможно, наиболее релевантные ссылки для целей, не имеющих отношения к известному уровню техники. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, определенные материалы, вступившие в реакцию определенным образом.


9.22 Пример 3: Формула, характеризуемая исключительно необычными характеристиками.

Пункт 1: «Жир, имеющий показатель тошноты менее или около 1.0». В описании раскрыт ряд жиров, предположительно имеющих показатель тошноты меньше 1.0, и ряд жиров, имеющих показатель тошноты больше 1.0. Примеры жиров, имеющих показатель тошноты меньше 1.0, включают различные смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Примеры жиров, имеющих показатель выше 1.0, также включают различные смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Никакие другие свойства, например температура плавления, этих смесей жиров не раскрыты. Описание раскрывает определение показателя тошноты путем взбивания жира с определенной скоростью и при определенной температуре и измерение вязкости взбитой смеси при комнатной температуре.

Вначале должен быть проведен поиск в отношении примеров, которые раскрыты в описании как имеющие индекс тошноты меньше, чем 1.0. Если один из примеров обнаружен в уровне техники, следует указать на отсутствие новизны, поскольку тот же материал будет иметь те же свойства. Кроме мнения в отношении новизны или изобретательского уровня, в письменном сообщении должны быть приведены любые замечания, не имеющие отношения к известному уровню техники (а именно в отношении требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описание, а также в отношении промышленной применимости). В этом примере данная формула будет отклонена в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники: (1) заявленный объект не подкреплен описанием и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области» в отношении всего объема формулы (см. параграф 5.45); и/или (2) заявленное изобретение подкреплено в описании и чертежах в мере, недостаточно полной для того, чтобы показать таким образом то, что заявитель только притязает на объект, который он разработал и описал на дату международной подачи (см. параграфы 5.54 и 5.58); и (3) заявленное изобретение не соответствует требованию ясности, поскольку характеристики не могут быть ясно и надежно определены посредством приведенных в описании сведений или посредством объективных методик, признанных в данной области (параграф 5.36). Если ни один из этих примеров не обнаружен, поиск не должен ограничиваться только примерами просто потому, что для объяснения изобретения заявитель использовал вновь описанную/обнаруженную характеристику. Обычно поиск может быть осуществлен с использованием других известных характеристик или химических или физических свойств, что может привести к заключению, что вновь описанная/обнаруженная характеристика присутствует обязательно, т.е. является неотъемлемой. Например, для этого примера возможно проведение поиска с использованием такой характеристики, как степень насыщения. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например примеры, раскрытые в описании, и/или другие известные характеристики или химические или физические свойства, которые предполагают наличие новой характеристики. 9.23 Пример 4: формула Маркуша для химических соединений, охватывающая множество вариантов осуществления изобретения. В данном примере формула охватывает очень большое число возможных вариантов

осуществления изобретения, в то время как раскрыта в описании и подкреплена им лишь относительно небольшая часть этих вариантов (см. параграф 5.48).


В таких случаях поиск может касаться только тех заявленных вариантов осуществления, которые относятся к раскрытым соединениям, или к приготовленным или испытанным композициям и их структурному обобщению. В письменное сообщение должны быть включены замечания в соответствии со статьями 5 и 6 (достаточность и подкрепление), конкретно показывающие, что описанием подкреплена только относительно небольшая часть заявленных вариантов осуществления изобретения. Международный поисковый орган должен также при отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, указать, в какой степени это учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, раскрытые соединения, или приготовленные или испытанные композиции и их структурное обобщение. 9.24 Пример 5: формула Маркуша для химических соединений, содержащая так много

вариантов, переменных величин, возможных перестановок и/или условий, что формула становится неясной и/или неточной до такой степени, что она не соответствует требованиям статьи 6 и правила 6 (см. параграф 5.42).

В таких случаях поиск должен быть или проведен для тех частей формулы, которые являются ясными и точными, или осуществлен в том объеме, в каком заявленное изобретение может быть понято. Например, поиск может касаться только тех заявленных вариантов осуществления изобретения, которые относятся к достаточно ясно раскрытым соединениям, или к достаточно ясно приготовленным или испытанным композициям и их структурному обобщению. В письменное сообщение должны быть включены замечания в соответствии со статьей 6 (ясность и/или точность), конкретно показывающие, что формула изобретения не соответствует требованию ясности и/или точности. Международный поисковый орган должен также при отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, указать, в какой степени это учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, достаточно ясно раскрытые соединения или достаточно ясно приготовленные или испытанные композиции и их структурное обобщение. 9.25 Формула изобретения, содержащая множество пунктов.

Заявка содержит 480 пунктов формулы, из которых 38 независимых. Между независимыми пунктами нет четкого разграничения из-за перекрывающегося объема. Пунктов формулы слишком много и они составлены таким образом, что не соответствуют статье 6 и правилу 6. Однако в описании изобретения есть основа, например, в конкретном отрывке, ясно показывающая, какой именно объект предположительно мог быть заявлен.

Поиск должен быть основан на том объекте, который предположительно мог быть заявлен. В письменном сообщении формула изобретения должна быть отклонена на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, а именно на основании несоответствия статье 6 и правилу 6. Международный поисковый орган должен также при отклонении в связи с несоответствием требованиям статьи 6 и правила 6, указать, в какой степени это учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, коротким описанием объекта, в отношении которого проводился поиск, со ссылкой, по возможности, на конкретный отрывок описания.


Примеры исключительных ситуаций, когда проведение поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы невозможно 9.26 Приведенные примеры относятся к исключительным ситуациям, когда из-за несоответствия заявки установленным требованиям проведение полноценного поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы вообще невозможно. Это означает, что в тех случаях, когда проведение полноценного поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы возможно, например, в случае принятия во внимание возможных изменений, направленных на устранение несоответствия, поиск проводится в соответствии с процедурой, предусмотренной параграфом 9.19 и примерами, приведенными в параграфах 9.20-9.25. 9.27 Если вообще невозможно проведение полноценного поиска в отношении всех пунктов формулы, поскольку невозможно определить изменения, внесение которых могло бы устранить несоответствие, Международный поисковый орган составляет декларацию в соответствии со статьей 17(2)(a)(ii). Если проведение полноценного поиска невозможно только в отношении некоторых пунктов формулы, то в соответствии со статьей 17(2)(b) соответствующее замечание в отношении таких пунктов приводится в отчете о международном поиске, в то время как по другим пунктам формулы поиск проводится как обычно. 9.28 Пример 1. Пункт 1: «Мое изобретение стоит миллион долларов». Пункт 1 является единственным пунктом формулы в данной заявке. В описании

изобретения нет информации, достаточной для установления объекта, который предположительно мог бы быть заявлен после изменения формулы.

Проведение поиска вообще невозможно. Должна быть составлена декларация в соответствии со статьей 17(2)(а)(ii). В письменном сообщении формула должна быть отклонена на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, а именно на основании несоответствия требованиям статьи 6 и правила 6. Международный поисковый орган должен также при отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, указать, в какой степени это учитывалось для целей установления того, что проведение поиска вообще невозможно. 9.29 Пример 2. Пункт 1: «Смесь веществ, содержащая криптонит». В описании приведен термин «криптонит». Однако в описании заявленное вещество не определено через элементы Периодической системы элементов. В описании также не указаны физические свойства заявленного вещества, такие как плотность, температура плавления и т.д. В отношении пункта 1 проведение поиска вообще невозможно. 9.30 Пример 3: формула изобретения, содержащая множество пунктов В заявке содержится 480 пунктов формулы, из них 28 независимых. Между независимыми пунктами нет четкого разграничения из-за перекрывающегося объема. Пунктов формулы слишком много и они составлены таким образом, что не соответствуют статье 6 и правилу 6. Ни в описании изобретения, ни где-либо еще,


например, в конкретном отрывке, нет никакой основы, ясно показывающей, какой именно объект предположительно мог быть заявлен. Проведение поиска вообще невозможно. Вопросы, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники 9.31 Более подробное рассмотрение объема поиска приводится в главе 15. Что касается вопросов, не имеющих отношения к известному уровню техники, применительно к поискам см. параграфы 15.02 и 15.49. 9.32 Более подробное обсуждение вопросов, не имеющих отношения к известному уровню техники, включая ясность пунктов формулы, точность и количество пунктов, подкрепление описанием, ясное и полное раскрытие заявленного изобретения, достаточность, соответствующая формуле изобретения, соотношение между формулой и раскрытием, приведено в параграфах 5.31-5.58 (более подробное обсуждение новых признаков см. в параграфах 20.20 и 20.21). Промышленная применимость 9.33 Если в отношении промышленной применимости сделан отрицательный вывод, в отчете о поиске должны быть приведены сведения об известном уровне техники, использованном для этого, а в письменном сообщении должно быть приведено соответствующее обоснование. Кроме того, если применимо, следует привести замечания в отношении новизны и изобретательского уровня (см. параграф 17.40). Неформальные разъяснения

Статьи 17(2)(a)(ii) и (b), 34(4)(a)(ii) и (b) 9.34 В случае, если описание, формула или чертежи настолько не соответствуют таким требованиям, как ясность или подкрепление формулы описанием, что проведение полноценного поиска невозможно, Международный поисковый орган может неформально предложить заявителю представить разъяснения перед тем, как подготовить декларацию о том, что международный поиск не будет проведен. Эксперт должен иметь в виду, что при отсутствии поиска и письменного сообщения Международного поискового органа в отношении всего или части заявленного объекта, соответствующим образом может быть ограничена и международная предварительная экспертиза, и что международный поиск и письменное сообщение Международного поискового органа должны приносить максимально возможную пользу в случае, если не подается требование на проведение международной предварительной экспертизы. Аналогичным образом эксперт может неформально запросить у заявителя разъяснения в случае, если на момент составления первого письменного сообщения Международного поискового органа или письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы невозможно составить заключение по вопросу новизны, изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости в отношении всего или части заявленного объекта. Однако это не означает, что заявителю можно предложить или разрешить представить изменения в Международный поисковый орган. Может быть невозможным составить заключение по вопросу новизны, изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости для всего или части заявленного объекта из-за того, что описание или формула международной заявки настолько не соответствуют требованиям статей 5 и 6, что провести экспертизу заявленного объекта в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости невозможно. В этом случае эксперт проводит экспертизу объекта в таком объеме, в каком это возможно, и подготавливает письменное


сообщение, в котором должна быть отражена недостаточность подкрепления или другие недостатки всего или части заявленного объекта (см. параграфы 17.31- 17.33). В письменном сообщении эксперт приводит любые замечания по вопросам, не имеющим отношения к известному уровню техники, даже после неформальных разъяснений заявителя, поскольку заявленный объект был и остается неясным при отсутствии таких разъяснений. 9.35 Необходимость разъяснений, упомянутых в параграфе 9.34, может возникнуть при наличии в формуле изобретения любых недостатков, создающих трудности при определении объема притязаний, например, при наличии неясных, противоречивых, нечетких или двусмысленных выражений. К такого типа недостаткам относятся случаи, когда использованные в формуле изобретения формулировки остаются неясными даже с учетом описания и чертежей (если таковые имеются). Неясные притязания 9.36 Если заявленный объект, взятый в целом, включает альтернативные решения, причем для некоторых из них реализация изобретения ясна, а для других – нет, то эксперт, проводящий поиск, проводит его по решению, для которого реализация ясна. Что касается других решений, реализация которых неясна, эксперт определяет объект поиска на основании объекта, который предположительно может быть заявлен после внесения изменений с учетом содержания описания, чертежей и общих знаний в данной области техники, и проводит поиск, основываясь на определенном объекте. Письменное заключение и заключение международной предварительной экспертизы содержат заключение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости заявленной формулы в том объеме, в каком это возможно, и разъяснения причин, почему остальные части не могли быть должным образом оценены. 9.37 Например, если изобретение относится к комбинации A+B+C+D, в которой В представлен недостаточно ясно, поиск будет проведен в такой мере, в какой эксперт сможет определить объект поиска как указано в параграфе 9.36. Однако если В является абсолютно неясным и невозможно определить объект, который предположительно может быть заявлен, поиск не будет проведен. Другим примером является изобретение, относящееся к комбинации (А1 или А2) + (В1 или В2), в котором А2 представлен неясно, но он может быть определен экспертом как указано в параграфе 9.36; тогда поиск проводится в отношении всех притязаний, включая все альтернативные комбинации. Однако если А2 абсолютно не ясен и невозможно определить объект, который предположительно может быть заявлен, поиск может быть проведен в отношении альтернативных комбинаций (А1+В1) и (А1+В2), а поиск в отношении альтернативных комбинаций (А2+В1) и (А2+В2) проводить не нужно. Вечный двигатель

Статья 1792)(а) 9.38 Когда международная заявка относится к вечному двигателю (perpetuum mobile), исключение из поиска необязательно. Международному поисковому органу следует попытаться провести поиск по такой заявке, если только она не является настолько неясной, что необходимо применение статьи 17(2). Перечни последовательностей

Правило 13ter.1(c) и (е); Раздел 208; AИ Приложение С 9.39 Другая ситуация, когда полноценный поиск или предварительная экспертиза невозможны, может возникнуть когда международная заявка содержит раскрытие одной


или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но заявитель не представил перечень последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, соответствующей стандарту, предусмотренному Приложением С Административной инструкции. Международный поисковый орган предлагает в таких случаях представить перечень последовательностей как можно скорее, до подготовки отчета о поиске и письменного сообщения (см. параграфы 15.11 и 15.12, а также параграф 4.15). Однако если перечень последовательностей не предоставлен или предоставлен в форме, не соответствующей стандарту, Орган проводит поиск или предварительную экспертизу в том объеме, в каком это возможно. Например, если заявлен протеин с названием, поиск в отношении такого протеина проводится скорее по его названию, а не по его последовательности. Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен

Статья 17(2)(а) 9.40 Если объекты всех пунктов формулы являются объектами, исключенными из поиска (см. параграфы 9.02-9.18), или если в отношении всех заявленных объектов невозможно провести полноценный поиск (см. параграфы 9.01 и 9.26-9.39), в соответствии со статьей 17(2)(а) на бланке PCT/ISA/203 составляется декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен. Письменное сообщение, тем не менее, составляется, даже если при отсутствии поиска оно не может касаться вопросов новизны и изобретательского уровня и может оказаться невозможным рассмотрение других вопросов, таких как промышленная применимость. Пункты формулы, содержащие множественную зависимость

Статья 17(2)(b), 34(4)(b); Правило 6.4(а) 9.41 Если международная заявка содержит пункты формулы с множественной зависимостью, составленные так, что они не соответствуют положению, предусмотренному во втором и третьем предложениях правила 6.4(а), Международный поисковый орган может сделать замечание в соответствии со статьей 17(2)(b). Такое замечание, однако, может быть сделано, только если проведение полноценного поиска невозможно. Это применяется также и в том случае, когда национальное законодательство ведомства, действующего в качестве Международного поискового органа, не допускает такого несоответствующего составления формулы изобретения с множественной зависимостью. Это также отмечается в письменном сообщении, и составление письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы в отношении новизны и изобретательского уровня возможно только в той мере, в какой в действительности был проведен поиск.


Исключенные объекты, относящиеся к схемам, правилам или методам организации производства, выполнению чисто умственных расчетов или игр А9.07 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении исключения схем, правил или методов организации производства, выполнения чисто умственных расчетов или игр. Органы могут руководствоваться изложенными ниже вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.


А9.07[1] Ключевым вопросом при определении того, относится ли изобретение к исключениям, является вопрос о том, носит ли заявленное изобретение, рассматриваемое в целом, абстрактный характер, то есть не имеет практического применения, приносящего полезный, конкретный и материальный результат. Например, теория или метод организации производства или теория или метод, относящиеся к производственным функциям, заявленные сами по себе без какого-либо конкретного применения, могут быть исключены из поиска и экспертизы, в то время как осуществляемые с помощью компьютера способ или устройство для выполнения функций, относящихся к производству, имеющие практическое применение, могут потребовать проведения поиска и предварительной экспертизы. Другой пример: игра, как абстрактный объект, определяемый только правилами, может быть исключен. Однако новое устройство для игры потребует проведения международного поиска и экспертизы. А9.07[2] Эти объекты носят по существу абстрактный или интеллектуальный характер. В частности, программа изучения языка, способ решения кроссвордов, игра (как абстрактный объект, определяемый правилами) или план организации коммерческой операции будут исключены как из поиска, так и из экспертизы. Однако если заявленный объект предусматривает технический способ или устройство для осуществления по меньшей мере части схемы, то в отношении этой схемы и устройства или способа, взятых в целом, проводится поиск и экспертиза. В конкретном случае формулы, оговаривающей использование компьютеров, компьютерных сетей или другого обычного программируемого оборудования, а также их программного обеспечения для осуществления по крайней мере нескольких этапов плана, такая формула должна рассматриваться как «изобретение, имеющее отношение к компьютерам» (см. параграф 9.15). Исключенные объекты, относящиеся к компьютерным программам А9.15 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении исключения компьютерных программ. Органы могут руководствоваться изложенными ниже вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным. А9.15[1] Основной подход в данном случае практически совпадает с подходами, применяемыми в отношении других исключений, приведенных в правиле 67, в том смысле, что следует установить, имеет ли заявленная программа практическое применение, обеспечивающее полезный, конкретный и материальный результат. Простой листинг программы, описывающий исполняемый код, не имеющий материального воплощения в виде записи на машиночитаемом носителе, будет относиться к исключенным объектам и по нему не будет проводиться международный поиск и экспертиза. Аналогично, исполняемая программа, воспроизводящая только выражение идеи (такой, как математическая теория), даже в случае ее материального воплощения также подпадает под исключение. Однако программа, содержащая исполняемый код, материально воплощенный на машиночитаемом носителе, которая при исполнении имеет практическое применение, не будет исключена, и по ней будут проведены поиск и экспертиза. Кроме того, обработка данных может быть осуществлена либо с помощью вычислительной программы, либо с помощью специальных схем, при этом выбор того или иного не связан с изобретательской идеей, а определяется лишь соображениями экономии или практичности. Технология, применяемая для обработки данных, не должна влиять на решение вопроса об исключении. С учетом этого, поиск и экспертиза в данной области должны проводиться в отношении любой вычислительной программы, материально воплощенной на машиночитаемом носителе и имеющей практическое применение (например, формула на компьютерный программный продукт). Не должно быть отказа в проведении международного поиска и предварительной экспертизы только


на тех основаниях, что программа включена в само выполнение. Это означает, например, что машины с программным управлением, производство с программным управлением и управляющие процессы обычно должны считаться объектами, по которым могут быть проведены международный поиск и международная предварительная экспертиза. Из этого следует также, что если заявленный объект касается только программно-управляемого внутреннего функционирования известного компьютера, то по такому объекту поиск и экспертиза проводятся, если он имеет практическое применение. В качестве примера рассмотрим известную систему обработки данных с быстродействующей памятью малого объема и более медленной памятью большего объема. Предположим, что обе памяти организованы в программном управлении таким образом, что процесс, требующий большего адресного пространства, чем объем быстродействующей памяти, может быть выполнен с той же скоростью, как если бы обрабатываемые данные были загружены полностью в эту быструю память. Результат программы, заключающийся в виртуальном расширении рабочей памяти, имеет практическое применение и следовательно требует проведения поиска и предварительной экспертизы. При проведении поиска и предварительной экспертизы по таким пунктам формулы должны быть проведены также поиск и экспертиза по притязаниям на продукт, способ и применение (см. в этой связи параграфы 5.13 и 5.31). А9.15[2] Основной подход в данном случае практически совпадает с подходами, применяемыми в отношении других исключений, приведенных в правиле 67, в том смысле, что следует установить, носит ли заявленная программа технический характер. Программа, воспроизводящая только выражение идеи (такой, как математическая теория), подпадает под исключение. С другой стороны, обработка данных может быть осуществлена либо с помощью вычислительной программы, либо с помощью специальных схем, при этом выбор того или иного не связан с изобретательской идеей, а определяется лишь соображениями экономии или практичности. Технология, применяемая для обработки данных, не должна быть определяющим фактором при решении вопроса об исключении. С учетом этого, поиск и предварительная экспертиза в данной области должны проводиться в отношении любой вычислительной программы, имеющей технический характер. Не должно быть отказа в проведении международного поиска и предварительной экспертизы только на тех основаниях, что программа включена в само выполнение. Это означает, например, что машины с программным управлением, производство с программным управлением и управляющие процессы обычно должны считаться объектами, по которым могут быть проведены международный поиск и международная предварительная экспертиза. Из этого следует также, что если заявленный объект касается только программно-управляемого внутреннего функционирования известного компьютера, то по такому объекту могут быть проведены поиск и экспертиза, если он обеспечивает технический результат, выходящий за рамки обычного взаимодействия программы и компьютера. В качестве примера рассмотрим известную систему обработки данных с быстродействующей памятью малого объема и более медленной памятью большего объема. Предположим, что обе памяти организованы в программном управлении таким образом, что процесс, требующий большего адресного пространства, чем объем быстродействующей памяти, может быть выполнен с той же скоростью, как если бы обрабатываемые данные были загружены полностью в эту быструю память. Результат программы, заключающийся в виртуальном расширении рабочей памяти, носит технический характер и поэтому формула, относящаяся к программе, требует проведения поиска и предварительной экспертизы независимо от формы ее представления, например, формула на продукт, компьютерный программный продукт, способ и применение (см. в этой связи параграфы 5.13 и 5.31).


Глава 10 Единство изобретения

Определение единства изобретения

Статья 17(3)(а); Правило 13; Раздел 206 10.01 Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или, если имеется более одного изобретения, включение таких изобретений в одну международную заявку разрешено только в том случае, если все изобретения настолько связаны между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел (Правило 13.1). В отношении группы изобретений, заявленной в международной заявке, единство изобретения существует только тогда, когда существует техническая взаимосвязь между заявленными изобретениями, включающая один или несколько одинаковых или соответствующих особых технических признаков. Выражение «особые технические признаки» определено в Правиле 13.2 как означающее те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассмотренный в целом.

Правило 13.2; AИ Приложение В, Часть 1(b) 10.02 Вносит или нет каждый отдельный технический признак «вклад» в уровень техники и следовательно является ли он «особым техническим признаком», рассматривается в отношении новизны и изобретательского уровня. Например, документ, обнаруженный в процессе международного поиска, показывает, что есть основания предполагать отсутствие новизны или изобретательского уровня в основном пункте формулы, так что между заявленными изобретениями может не остаться технической взаимосвязи, выражаемой одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, которые вносят вклад в уровень техники, и оставшиеся два или несколько зависимых пунктов остаются без единого изобретательского замысла.

Правило 13.2 10.03 Отсутствие единства изобретения может быть очевидным «a priori», то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено «a posteriori», то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать a priori, что между независимыми пунктами на A+X, A+Y, X+Y отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на A+X и A+Y единство изобретения присутствует a priori, поскольку А является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что А известен, отсутствие единства изобретения устанавливается a posteriori, поскольку А (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники. 10.04 Хотя вопрос об отсутствии единства изобретения должен возникать в явных случаях, он не должен возникать и на нем не следует настаивать на основании узкого, буквального или академического подхода. Должно быть широкое практическое рассмотрение степени взаимной зависимости представленных альтернатив относительно уровня техники, обнаруженного при проведении международного поиска, или в соответствии со статьей 33(6) любого дополнительного документа, являющегося релевантным. Если общая сущность независимых пунктов формулы хорошо известна, и оставшийся объект каждого пункта формулы отличается от такового в других пунктах формулы без какого-либо объединяющего нового и имеющего изобретательский уровень замысла, общего для всех пунктов, то единство изобретения явно отсутствует. С другой стороны, если существует единый общий изобретательский замысел, который представляется новым и имеющим изобретательский уровень, то вопрос об отсутствии


единства изобретения не возникает. Не может быть дано жестких правил для определения действий, которые должны быть выполнены экспертом между этими двумя крайностями, каждый случай рассматривается индивидуально, при возникновении сомнения вопрос решается в пользу заявителя. 10.05 Из предыдущих параграфов ясно, что решение относительно единства изобретения принимается Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы. Однако компетентный орган не должен поднимать вопрос об отсутствии единства изобретения только потому, что заявленные изобретения классифицируются по различным классификационным рубрикам, или только для того, чтобы ограничить международный поиск определенными классификационными рубриками.

АИ Приложение В, Часть 1(с) 10.06 Единство изобретения должно быть рассмотрено, в первую очередь, только в отношении независимых пунктов формулы международной заявки, а не в отношении зависимых пунктов. «Зависимый» пункт означает пункт формулы, который содержит все признаки одного или нескольких других пунктов формулы и содержит ссылку, преимущественно вначале, на другой пункт или пункты формулы, а затем излагает дополнительные заявленные признаки (правило 6.4). Эксперт должен принимать во внимание, что пункт формулы может также содержать ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым пунктом, как это определено правилом 6.4. Примером этого может быть пункт формулы, ссылающийся на пункт формулы другой категории (например, «Аппарат для выполнения способа по пункту 1…» или «Способ производства продукта по пункту 1…»). Аналогично, в ситуации, подобной примеру с вилкой и розеткой, приведенному в параграфе 5.19, пункт формулы на одну часть, имеющий отсылку на другую взаимосвязанную часть, (например, «вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1»), не является зависимым пунктом. 10.07 Если независимые пункты не вытекают из предшествующего уровня техники и удовлетворяют требованию единства изобретения, не возникает проблемы отсутствия единства изобретения в отношении пунктов, зависимых от этих независимых пунктов. В частности, не имеет значения, содержит ли зависимый пункт развитие изобретения. Например, предположим, что в пункте 1 заявлена лопасть турбинного ротора в частной форме ее выполнения, в то время как в пункте 2 заявлена «лопасть турбинного ротора по пункту 1», выполненная из сплава Z. Возражения по правилу 13 не возникает, как в случае, когда сплав Z нов и его состав не очевиден, и таким образом, сплав сам по себе уже содержит существенные признаки независимого патентоспособного изобретения, так и в случае, когда сплав Z хотя и не нов, но его применение в лопастях турбинного двигателя не очевидно и представляет собой независимое изобретение в сочетании с лопастями турбинного двигателя. В качестве другого примера предположим, что основной пункт формулы определяет способ получения продукта А из вещества В, а во втором пункте заявлен «Способ по пункту 1, отличающийся тем, что вещество В получают из вещества С». В этом случае также не возникает возражения в соответствии с правилом 13.1, независимо от того, будет или нет способ получения вещества В из С новым и имеющим изобретательский уровень, поскольку пункт 2 содержит все признаки пункта 1. Следовательно объект по пункту 2 подпадает под пункт 1. Равным образом не возникает никакой проблемы в ситуации род/вид, если родовой пункт формулы не вытекает из уровня техники и удовлетворяет требованию единства изобретения. Более того, не возникает никакой проблемы в ситуации комбинация/подкомбинация, если пункт на подкомбинацию не вытекает из уровня техники и удовлетворяет требованию единства изобретения, а пункт на комбинацию включает все признаки подкомбинации.


10.08 Однако если независимый пункт формулы следует из уровня техники, то вопрос о том, сохраняется ли еще изобретательская связь между всеми пунктами, зависимыми от этого пункта, требует тщательного рассмотрения. Если связь не сохраняется, может быть поднят вопрос об отсутствии единства изобретения «a posreriori» (то есть возникающий только после сравнения с уровнем техники). Аналогичный подход применяется в случае род/вид или в ситуации комбинация/подкомбинация. Этот метод определения существования единства изобретения следует применять даже до начала международного поиска. После выполнения поиска известного уровня техники, первоначальное решение по вопросу единства изобретения, основанное на предположении, что пункты формулы не вытекают из известного уровня техники, может быть пересмотрено на основе результатов поиска. 10.09 Альтернативные формы изобретения могут быть заявлены или в нескольких независимых пунктах, или в одном пункте (см. пункт 5.18). В последнем случае наличие независимых альтернатив может быть неявным. В обоих случаях, однако, для решения вопроса о том, существует или нет единство изобретения, должны использоваться одни и те же критерии, и отсутствие единства изобретения может быть установлено также внутри одного пункта. Если формула изобретения содержит не связанные единым изобретательским замыслом отдельные воплощения, должен быть поднят вопрос в отношении единства изобретения. Правило 13.3 не препятствует компетентному Органу возражать против включения альтернатив в один пункт по причинам, выявленным в результате анализа пунктов формулы на выполнение требований ясности и краткости, либо из-за применяемой в этом компетентном органе системы оплаты пошлины за пункты формулы. 10.10 Вопроса об отсутствии единства изобретения обычно не возникает, если в одном пункте формулы заявлена комбинация нескольких индивидуальных элементов (в противоположность отдельным воплощениям, обсуждавшимся в предыдущем параграфе), даже если эти элементы, будучи рассмотрены в отдельности, кажутся несвязанными друг с другом (см. пункт 15.27). Примеры конкретных ситуаций

АИ Приложение В, Часть 1(d) 10.11 Для трех конкретный ситуаций способ определения единства изобретения, содержащийся в Правиле 13.2, поясняется более детально:

(i) комбинация пунктов формулы, относящихся к объектам различной категории;

(ii) так называемая формула Маркуша, и (iii) промежуточный и конечный продукты.

Принципы интерпретации способа, содержащегося в правиле 13.2, в контексте каждой из этих ситуаций изложены ниже. Понятно, что изложенные ниже принципы во всех отношениях являются интерпретациями правила 13.2, а не исключениями из него. Ниже приведены примеры, предназначенные облегчить понимание интерпретации этого правила в трех особенно проблемных областях, упомянутых в предыдущем абзаце. Комбинации пунктов формулы, относящихся к объектам различной категории

АИ Приложение В, Часть 1(е) 10.12 Способ определения единства изобретения в соответствии с правилом 13 должен толковаться как позволяющий, в частности, включать в одну международную заявку


любую из следующих комбинаций пунктов формулы, относящихся к объектам различных категорий:

(i) в дополнение к независимому пункту формулы на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для производства этого продукта, и независимый пункт на применение этого продукта; или

(ii) в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа, или

(iii) в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для производства этого продукта и независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа.

Способ специально предназначен для производства продукта, если его неотъемлемым результатом является получение этого продукта, а устройство или средство специально сконструировано для осуществления способа, если вклад, вносимый в уровень техники устройством или средством, соответствует вкладу, который вносит в уровень техники способ.

10.13 Таким образом, способ следует считать специально предназначенным для производства продукта, если неотъемлемым результатом заявленного способа является заявленный продукт с наличием технической взаимосвязи между заявленным продуктом и заявленным способом. Слова «специально предназначенный» не означают, что продукт не может быть произведен также другим способом. 10.14 Также устройство или средство следует считать «специально сконструированным для осуществления» заявленного способа, если вклад в уровень техники, который вносит устройство или средство, соответствует вкладу, который вносит в уровень техники способ. Следовательно недостаточно, чтобы была лишь возможность использовать устройство или средство для осуществления заявленного способа. Однако выражение «специально сконструированный» не означает, что устройство или средство не может быть использовано для осуществления другого способа, а также, что способ не может быть осуществлен с использованием альтернативного устройства или средства. 10.15 Более широкие комбинации, чем сформулированные в параграфе 10.12, должны быть внимательно рассмотрены, чтобы убедиться в выполнении требований как правила 13 (единство изобретения), так и статьи 6 (краткость пунктов формулы) (см. параграф 5.42 относительно краткости пунктов формулы). В частности, в то время как один набор независимых пунктов в соответствии с одним из подпунктов параграфа 10.12 допускается всегда, международный компетентный орган не обязан принимать множество таких наборов, которые могут возникнуть при комбинировании положений правила 13.3 (которое предусматривает, что определение единства изобретения должно производиться независимо от того, сформулированы изобретения в отдельных пунктах или в виде альтернатив в одном пункте) с положениями, изложенными в параграфе 10.12 (приводя, таким образом, к появлению набора в соответствии с параграфом 10.12, основанного на каждом из ряда независимых пунктов, относящихся к объектам одной и той же категории по правилу 13.3 (см. параграфы с 5.12 по 5.14)). Увеличение количества пунктов формулы, возникающее из-за эффекта комбинации такого рода может быть принято только в виде исключения. Например, независимые пункты допустимы для двух связанных предметов, таких как передатчик и приемник; однако из этого не следует, что в соответствии с параграфом 10.12 заявитель может включить в одну международную заявку также четыре дополнительных независимых пункта: два на способы производства передатчика и


приемника соответственно, и два на применение передатчика и приемника соответственно. 10.16 Пункты формулы, относящиеся к объектам различной категории, должен связывать единый общий изобретательский замысел, в связи с этим следует обратить особое внимание на формулировку параграфа 10.12. Связь между продуктом и способом в подпункте (i) состоит в том, что последний должен быть «специально предназначен для производства» первого. Аналогично, в параграфе 10.12, подпункт (ii), заявленное устройство или средство должно быть «специально сконструировано для» осуществления способа. Также в подпункте (iii) способ должен быть «специально предназначен для производства» продукта, и устройство должно быть «специально сконструировано для» осуществления способа. В комбинациях (i) и (iii) акцент делается на продукт, и сущность изобретения должна в первую очередь относиться к продукту, в то время как в комбинации (ii) акцент делается на способ, и сущность изобретения должна в первую очередь относиться к способу (см. примеры ниже.) формула Маркуша

АИ Приложение В, Часть 1(f) 10.17 Правило 13.2 также регулирует ситуацию, когда в один пункт формулы включены альтернативы (химические или не химические), это так называемая формула Маркуша. В этой особой ситуации требование технической взаимосвязи и одинаковых или соответствующих особых технических признаков, определенное правилом 13.2, считается выполненным, когда альтернативы имеют сходную природу. (а) Если формула Маркуша применяется для альтернатив в виде химических соединений, они считаются имеющими сходную природу при соответствии следующим критериям:

(A) все альтернативы имеют общее свойство или активность; и (В)(1) присутствует общая структура, т.е. существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах, или

(В)(2) в тех случаях, когда общая структура не может являться объединяющим критерием, все альтернативы относятся к одному классу химических соединений, признанному таковым в области техники, к которой относится изобретение.

(b) В абзаце (а)(В)(1) слова «существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах» относятся к случаям, когда соединения имеют общую химическую структуру, составляющую большую часть их структур, либо если общей в соединениях является лишь малая часть их структур, эта общая структурная часть составляет в свете предшествующего уровня техники их структурно отличительную характеристику, и общая структура является существенной для проявления общего свойства или активности. Такой структурный элемент может быть единственным компонентом или комбинацией компонентов, связанных между собой.

(c) В абзаце (а)(В)(2) слова «признанный таковым класс химических соединений» означают, что знание уровня техники позволяет предположить, что члены этого класса обладают сходным поведением в контексте заявленного изобретения. Другими словами, каждый член класса может быть заменен другим с ожиданием достижения того же намеченного результата.


(d) Тот факт, что альтернативы в формуле Маркуша могут классифицироваться

по-разному, сам по себе не может считаться подтверждением отсутствия единства изобретения.

(e) Если при наличии альтернатив будет показано, что по крайней мере одна из них, входившая в формулу Маркуша, не является новой в свете предшествующего уровня техники, эксперту следует пересмотреть вопрос единства изобретения. Этот пересмотр не обязательно приведет к выводу о нарушении единства изобретения (см. примеры ниже). Промежуточный и конечный продукты

АИ Приложение В, Часть 1(g)

10.18 Правило 13.2 также регулирует ситуацию, относящуюся к промежуточным и конечным продуктам. (а) Термин «промежуточный» означает промежуточный или исходный продукт. Такие продукты обладают свойством, позволяющим использовать их для производства конечных продуктов посредством физических или химических изменений, в результате которых промежуточное соединение теряет свои отличительные особенности. (b) В контексте проблемы промежуточного и конечного продуктов единство изобретения считается соблюденным, если выполнены следующие два условия:

(А) промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент, так как:

(1) основные химические структуры промежуточного и конечного продуктов одинаковы; или (2) химические структуры промежуточного и конечного продуктов технически тесно взаимосвязаны, причем промежуточное соединение вносит существенный структурный элемент в конечный продукт; и

(В) промежуточное соединение и конечный продукт технически взаимосвязаны, это означает, что конечный продукт производится непосредственно из промежуточного соединения или отделяется от него небольшим количеством промежуточных соединений, каждое из которых содержит один и тот же существенный структурный элемент.

(с) Единство изобретения может также считаться соблюденным между промежуточным и конечным продуктами, структуры которых неизвестны, например, между промежуточным соединением с известной структурой и конечным продуктом, структура которого неизвестна, или между промежуточным соединением неизвестной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры. Для того чтобы выполнить требование единства изобретения в этих случаях, должно быть достаточно доказательств, позволяющих сделать заключение, что промежуточный и конечный продукты технически тесно взаимосвязаны, как, например, когда промежуточное соединение содержит тот же структурный элемент, что и конечный продукт, или вносит существенный элемент в конечный продукт.


(d) Допускается, чтобы в одну международную заявку было включено несколько промежуточных продуктов, используемых в различных способах получения конечного продукта, при условии, что эти промежуточные продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент. (e) Промежуточный и конечный продукты в способе получения одного из другого не должны быть разделены промежуточным соединением, который не является новым. (f) Если в одной и той же международной заявке заявлены различные промежуточные соединения для различных структурных частей конечного продукта, единство изобретения между этими промежуточными соединениями считается не выполненным. (g) Если промежуточный и конечный продукты представляют собой семейства соединений, каждое промежуточное соединение должно соответствовать соединению, заявленному в семействе конечных продуктов. Однако некоторые конечные продукты могут не иметь соответствующего соединения в семействе промежуточных продуктов, так что эти два семейства могут не быть абсолютно конгруэнтными.

АИ Приложение В, Часть 1(h) 10.19 Если применение вышеприведенных интерпретаций ведет к признанию единства изобретения, на это решение о единстве изобретения не должен влиять тот факт, что, кроме возможности быть использованными для производства конечных продуктов, промежуточные соединения также проявляют другие возможные свойства или активности.

Примеры, касающиеся единства изобретения 10.20 Применение принципов единства изобретения иллюстрируется следующими примерами для руководства в конкретных случаях. Пункты формулы, относящиеся к объектам различной категории 10.21 Пример 1.

Пункт 1: Способ получения химического вещества Х. Пункт 2: Вещество Х. Пункт 3: Применение (способ применения) вещества Х в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество Х. Однако, если вещество Х известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особого технического признака, общего для всех пунктов формулы. 10.22 Пример 2.

Пункт 1: Способ производства, включающий операции А и В. Пункт 2: Устройство, специально сконструированное для

осуществления операции А.


Пункт 3: Устройство, специально сконструированное для осуществления

операции В. Единство изобретения существует между пунктами 1 и 2 и между пунктами 1 и 3. Единства изобретения не существует между пунктами 2 и 3, поскольку между этими двумя пунктами формулы не существует общего особого технического признака. 10.23 Пример 3.

Пункт 1: Способ окраски изделия с использованием краски, содержащей новое ингибирующее коррозию вещество Х, включающий операции распыления краски сжатым воздухом, наведения на распыляемую краску электростатического заряда посредством новой электродной структуры А и направлением краски на изделие.

Пункт 2: Краска, содержащая вещество Х. Пункт 3: Устройство, включающее электродную структуру А.

Единство изобретения существует между пунктами 1 и 2, где общим особым техническим признаком является краска, содержащая вещество Х, и между пунктами 1 и 3, где общим особым техническим признаком является электродная структура А. Однако единство изобретения отсутствует между пунктами 2 и 3, поскольку между ними не существует общего особого технического признака. 10.24 Пример 4.

Пункт 1: Применение семейства соединений Х в качестве инсектицидов. Пункт 2: Соединение Х1, принадлежащее семейству Х.

В том случае, если Х1 имеет инсектицидную активность и особым техническим признаком в пункте 1 является инсектицидное применение, единство изобретения существует. 10.25 Пример 5.

Пункт 1: Способ обработки текстильной ткани, включающий опрыскивание материала особой покрывающей композицией в специальных условиях (например, при повышенной температуре, облучении).

Пункт 2: Текстильный материал с покрытием, полученный согласно способу по

пункту 1. Пункт 3: Распылитель для использования в способе по пункту 1, отличающийся

новой сопловой насадкой, обеспечивающей лучшее распределение распыляемой композиции.

Способ по пункту 1 придает неожиданные свойства продукту по пункту 2. Особым техническим признаком в пункте 1 являются специальные условия способа, оказавшиеся необходимыми в результате выбора конкретного покрытия. Единство изобретения существует между пунктами 1 и 2. Распылитель по пункту 3 не соответствует определенному выше особому техническому признаку. Единство изобретения отсутствует между пунктом 3 и пунктами 1 и 2.


10.26 Пример 6.

Пункт 1: Горелка для сжигания топлива с тангенциально расположенными входными отверстиями для подачи топлива в камеру смешения.

Пункт 2: Способ изготовления горелки для сжигания топлива, включающий

операцию формирования тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива в камеру смешения.

Пункт 3: Способ изготовления горелки для сжигания топлива, включающий

операцию литья А. Пункт 4: Устройство для осуществления способа изготовления горелки для

сжигания топлива, содержащее признак Х, приводящий к формированию тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива.

Пункт 5: Устройство для осуществления способа изготовления горелки для

сжигания топлива, содержащее защитный кожух В. Пункт 6: Способ производства сажи, включающий операцию тангенциальной

подачи топлива в камеру смешения горелки для сжигания топлива. Единство изобретения существует между пунктами 1, 2, 4 и 6. Особым техническим признаком, общим для всех этих пунктов, является наличие тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива. Не существует единства изобретения между пунктами 3 и 5 и пунктами 1, 2, 4 и 6, так как пункты 3 и 5 не содержат того же самого или соответствующего особого технического признака, присутствующего в пунктах 1, 2, 4 и 6. Единство изобретения отсутствует также между пунктами 3 и 5. 10.27 Пример 7.

Пункт 1: Лента из коррозионно-стойкой и высокопрочной ферритной нержавеющей стали, состоящей в основном из (в весовых процентах): Ni = 2,0-5,0; Сr = 15-19; Мо = 1-2; остальное – Fe, при этом лента имеет толщину от 0,5 до 2,0 мм и предел текучести 0,2 % при нагрузке свыше 50 кг/мм2.

Пункт 2: Способ получения ленты из коррозионно-стойкой и высокопрочной

ферритной нержавеющей стали, состоящей в основном из, в весовых процентах: Ni = 2,0-5,0; Сr = 15-19; Мо = 1-2; остальное – Fe, включающий операции:

(a) горячей прокатки до толщины от 2,0 до 5,0 мм; (b) отжига ленты горячей прокатки при 800-1000оС по существу в

неокислительных условиях; (c) холодной прокатки ленты до толщины от 0,5 до 2,0 мм, и

(d) окончательного отжига ленты холодной прокатки при 1120-1200оС в течение 2-5 минут.


Единство изобретения существует между пунктом 1 на продукт и пунктом 2 на способ. Особым техническим признаком пункта формулы на продукт является предел текучести 0,2% при нагрузке свыше 50 кг/мм2. Операции способа по пункту 2 приводят к получению ленты из ферритной нержавеющей стали с пределом текучести 0,2% при нагрузке свыше 50 кг/мм2. Хотя этот признак неочевиден из формулировки пункта 2, это ясно раскрыто в описании. Следовательно, упомянутые операции способа являются особым техническим признаком, который соответствует признакам в пункте на продукт, направленным на ту же самую ленту из ферритной нержавеющей стали с заявленными характеристиками прочности. Пункты формулы, относящиеся к объектам одной категории 10.28 Пример 8.

Пункт 1: Вилка, отличающаяся признаком А. Пункт 2: Розетка, отличающаяся соответствующим признаком А.

Признак А является особым техническим признаком, присутствующим как в пункте 1, так и в пункте 2, следовательно, существует единство изобретения. 10.29 Пример 9.

Пункт 1: Передатчик, снабженный расширителем видеосигналов по оси времени. Пункт 2: Приемник, снабженный устройством сжатия принимаемых

видеосигналов по оси времени. Пункт 3: Приемопередающее оборудование для видеосигналов, содержащее

передатчик, снабженный расширителем видеосигналов по оси времени, и приемник, снабженный устройством сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени.

Особым техническим признаком в пункте 1 является расширитель видеосигналов по оси времени, а в пункте 2 – устройство сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени, представляющие собой соответствующие технические признаки. Пункты 1 и 2 удовлетворяют требованию единства изобретения. Пункт 3 включает оба особых технических признака и удовлетворяет требованию единства изобретения с пунктами 1 и 2. Требование единства изобретения было бы соблюдено и в случае отсутствия комбинационного пункта (пункта 3). 10.30 Пример 10.

Пункт 1: Конвейерная лента с признаком A. Пункт 2: Конвейерная лента с признаком B. Пункт 3: Конвейерная лента с признаками A + B.

Признак A является особым техническим признаком, а признак B является другим, не связанным с первым, особым техническим признаком.


Единство изобретения существует между пунктами 1 и 3 или между пунктами 2 и 3, но не между пунктами 1 и 2. 10.31 Пример 11.

Пункт 1: Цепь управления А для мотора постоянного тока. Пункт 2: Цепь управления В для мотора постоянного тока. Пункт 3: Устройство, включающее мотор постоянного тока с цепью управления

А. Пункт 4: Устройство, включающее мотор постоянного тока с цепью управления

В.

Цепь управления А является особым техническим признаком, а цепь управления В является другим, не связанным с первым, особым техническим признаком. Единство изобретения существует между пунктами 1 и 3 или между пунктами 2 и 4, но не между пунктами 1 и 2 или 3 и 4.

10.32 Пример 12.

Пункт 1: Дисплей с признаками А+В. Пункт 2: Дисплей по пункту 1 с дополнительным признаком С. Пункт 3: Дисплей с признаками А+В и с дополнительным признаком D.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является признак А+В. 10.33 Пример 13.

Пункт 1: Нить накаливания А для лампы. Пункт 2: Лампа В, имеющая нить накаливания А. Пункт 3: Прожектор, снабженный лампой В, имеющей нить накаливания А, и

шарнирным креплением С. Имеется единство изобретения между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является нить накаливания А. 10.34 Пример 14.

Пункт 1: Маркер для клеймения животных, содержащий дискообразный элемент со стержнем, отходящим от него в перпендикулярном направлении, вершина которого выполнена с возможностью проникновения сквозь кожу маркируемого животного, и фиксирующий дискообразный элемент для прикрепления к вершине стержня, выступающей с другой стороны складки кожи.


Пункт 2: Устройство для установки маркера по пункту 1, выполненное в виде

пневматического пистолета для пробивания кожи животного стержнем, отходящим от дискообразного элемента, и снабженное упором, поддерживающим фиксирующий элемент, помещаемый на противоположной стороне складки кожи маркируемого животного.

Особым техническим признаком пункта 1 является маркер, имеющий дискообразный элемент со стержнем и фиксирующий дискообразный элемент для прикрепления к вершине стержня. Соответствующим особым техническим признаком пункта 2 является пневматический пистолет для установки маркера, снабженный упором для фиксирующего дискообразного элемента. Между пунктами 1 и 2 имеется единство изобретения. 10.35 Пример 15.

Пункт 1: Соединение А. Пункт 2: Инсектицидная композиция, содержащая соединение А и носитель.

Между пунктами 1 и 2 имеется единство изобретения. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является соединение А. 10.36 Пример 16.

Пункт 1: Инсектицидная композиция, содержащая соединение А (включающее а1, а2, ….) и носитель. Пункт 2: Соединение а1. Не все соединения А заявлены в пункте 2 на продукт, например, из-за отсутствия новизны для некоторых из них.

Тем не менее имеется единство изобретения между пунктами 1 и 2 при условии, что а1 имеет инсектицидную активность, являющуюся особым техническим признаком для соединения А в пункте 1. 10.37 Пример 17.

Пункт 1. Кресло с подъемным механизмом. Пункт 2. Кресло с механическим винтовым подъемным механизмом. Пункт 3. Кресло с гидравлическим подъемным механизмом.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является подъемный механизм. Однако если какой-либо подъемный механизм известен из уровня техники, единство изобретения будет нарушено, поскольку не будет особого технического признака, общего для всех пунктов формулы. Формула Маркуша 10.38 Пример 18: есть общая структура.

Пункт 1: Соединение формулы:


NH

R2

R1

R3

R4

где R1 выбран из следующей группы: фенил, пиридин, тиазолин, триазолин, алкилтио, алкокси и метил; R2-R4 являются метилом, бензилом или фенилом. Соединение используется в качестве фармацевтического препарата для увеличения способности крови поглощать кислород.

В данном случае индольное кольцо является существенным структурным элементом, который присутствует во всех альтернативах. Поскольку утверждается, что все заявленные соединения обладают одинаковыми свойствами, единство изобретения присутствует. 10.39 Пример 19: есть общая структура.


R1 ZHCC

H3CS

N

где R1 выбран из следующей группы: фенил, пиридил, тиазолин, триазолин, алкилтио, алкокси и метил; Z выбирают из следующей группы: кислород (О), сера (S), имино (NH) и метилен (-СH2-).

Соединения применимы в качестве фармацевтического препарата для купирования болей нижнего отдела позвоночника.

В данном конкретном случае иминотиоэфирная группа –N=C-SCH3, связанная с шестичленным кольцом, является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Таким образом, поскольку утверждается, что все заявленные соединения имеют одно и то же использование, можно признать, что единство изобретения присутствует. 10.40 Пример 20: есть общая структура.


N

SZHCC

XR1

N

N

SZHCC

XR1

N

где R1 является метилом или фенилом, X и Z выбирают из группы, состоящей из кислорода (O) и серы (S).


Соединения применимы в качестве фармацевтического препарата и содержат 1,3-тиазолиловый заместитель, который обеспечивает повышенную проходимость через ткани млекопитающих, что позволяет использовать эти соединения в качестве средства от головной боли и местных противовоспалительных агентов.

Все соединения содержат общую химическую структуру, которой является тиазольное кольцо и шестичленная гетероциклическая группа, связанные с иминогруппой, и которая занимает большую часть в структуре этих соединений. Поскольку утверждается, что все заявленные соединения имеют одно и то же использование, единство изобретения будет выполнено. 10.41 Пример 21: есть общая структура

C

O

C

O

OCH2CH2O C

O

C

O

OCH2CH2O HX

O2N

n m l

101 ≤≤ l 100200 ≥+≥ mn

X: CH2OH

или CH2O

Все указанные выше сополимеры имеют общее свойство сопротивления термической деградации благодаря уменьшению числа свободных радикалов СООН за счет этерификации радикалом X концевых радикалов СООН, ответственных за термическую деградацию.

Химические структуры альтернатив считаются технически тесно связанными одна с другой. Следовательно их объединение в одном пункте формулы допустимо. 10.42 Пример 22: есть общая структура

C

O

C

O

COCH2CH2CH2CH2CH2CH2 O HXn

100 ≥ n ≥ 50

X: CH2OH

или

CH2OC

CH2

H


Соединение, полученное этерификацией концевого радикала СООН известного

полигексаметилентерефталата посредством радикала H CH2O

обладает свойством сопротивления термической деградации благодаря уменьшению числа свободных радикалов СООН, ответственных за термическую деградацию. В отличие от этого, соединения, полученные при этерификации концевых радикалов СООН известного полигексаметилентерефталата посредством соединения винила, содержащего группу

CH2OCHCH2 используется в качестве сырья для получения смол при смешивании с ненасыщенным мономером и последующей вулканизации (дополнительная реакция).

Эфиры, охватываемые пунктом формулы, не проявляют общих свойств или активности. Например, продукт, полученный при этерификации винильным соединением «СН2=СН», не обладает свойством сопротивления термической деградации. Объединение этих соединений в одной заявке не допускается. 10.43 Пример 23: нет общей структурной формулы.

Пункт 1: Гербицидная композиция, состоящая в основном из эффективного количества смеси первого гербицида А 2,4-D(2,4-дихлор-феноксиуксусной кислоты) и второго гербицида В, выбранного из группы, состоящей из сульфата меди, хлората натрия, сульфамата аммония, трихлорацетата натрия, дихлорпропионовой кислоты, 3-амино-2,5-дихлорбензойной кислоты, дифенамида (амида), иоксинила (нитрила), динозеба (фенола), трифторалина (динитроанилина), EPTC (тиокарбамата) и симазина (триазина) в сочетании с инертным носителем или разбавителем.

Различные компоненты, объединенные в группу В, должны быть членами признанного класса соединений. Следовательно, в данном случае, должен быть поднят вопрос об отсутствии единства изобретения, поскольку члены группы В не представляют собой признанный класс соединений, а на самом деле представляют ряд следующих классов: а) соли неорганических кислот: сульфат меди

хлорат аммония сульфамат аммония

b) соли органических кислот и карбоновые кислоты: трихлорацетат натрия

дихлорпропионовая кислота 3-амино-2,5-дихлорбензойная кислота

c) амиды: дифенамид d) нитрилы: иоксинил


e) фенолы:

динозеб

f) амины

трифторалина g) гетероциклические соединения:

симазин.

10.44 Пример 24.

Пункт 1: Фармацевтическое соединение формулы:

A-B-C-D-E,

где A выбирают из C1-C10-алкил или алкенил, или циклоалкил,замещенный или незамещенный арил, или С5-С7-гетероцикл, имеющий от 1 до 3 гетероатомов, выбранных из O и N;

B выбирают из C1-C6-алкил или алкенил или алкинил, амино, сульфокси, С3-С8-эфир или тиоэфир;

С выбирают из С5-С8-насыщенный или ненасыщенный гетероцикл, имеющий от 1 до 4 гетероатомов, выбранных из O, S или N, и замещенный или незамещенный фенил;

D выбирают из В или С4-С8-эфира или амида карбоновой кислоты; и Е выбирают из замещенного или незамещенного фенила, нафтила,

индолила, пиридила или оксазолила. Из представленной выше формулы не может быть легко выделен существенный структурный элемент и таким образом не может быть определен особый технический признак. Единство изобретения отсутствует между всем многообразием комбинаций. Первое заявленное изобретение будет считаться охватывающим первые упомянутые структуры для каждой переменной, то есть A есть С1-алкил, В есть С1-алкил, С есть С5-насыщенный гетероцикл, имеющий один О в качестве гетероатома, D есть С1-алкил и Е есть замещенный фенил. 10.45 Пример 25.

Пункт 1: Катализатор для газофазного окисления углеводородов, состоящий из (X) или (X+a).

В этом примере (Х) окисляет RCH3 в RCH2OH, а (X+a) окисляет RCH3 более глубоко - в RCОOH. Оба катализатора содержат общий компонент и проявляют общую активность как катализаторы окисления RCH3. С катализатором (X+a) протекает более полное окисление до образования карбоновой кислоты, но активность остается той же.

Формула Маркуша допустима. Промежуточный/конечный продукт


10.46 Пример 26.

Пункт 1:

NN

R1R2

OH

R3

(промежуточное соединение) Пункт 2:

NN

R1R2

O

R3

PO R4

X R5Y

(конечный продукт) Химические структуры промежуточного и конечного продуктов технически тесно взаимосвязаны. Существенным структурным элементом, включенным в конечный продукт, является:

NN

R1R2

O

R3

Следовательно, между пунктами 1 и 2 существует единство изобретения. 10.47 Пример 27.

Пункт 1: N

N

N

R1

N

R2R5

R3

R4


(I)

Пункт 2:

N

NN

R1

O

R5

N

O

O

C

R2

H

CH2

R3

R4

(II) Соединение (II) описано как промежуточное соединение для получения соединения (I). Механизм замыкания кольца хорошо известен из уровня техники. Хотя основные структуры соединения (I) (конечный продукт) и соединения (II) (промежуточное соединение) значительно различаются, соединение (II) является предшественником соединения (I) с разомкнутым кольцом. Оба соединения содержат общий существенный структурный элемент, которым является группа из двух фенильных колец и триазольного кольца. Следовательно химические структуры обоих соединений считаются технически тесно взаимосвязанными.

Таким образом, этот пример удовлетворяет требованию единства изобретения. 10.48 Пример 28.

Пункт 1: Аморфный полимер А (промежуточное соединение). Пункт 2: Кристаллический полимер А (конечный продукт). В данном примере пленку аморфного полимера А вытягивают до перехода ее в кристаллическое состояние.

Единство изобретения существует, поскольку существует связь между промежуточным соединением и конечным продуктом, заключающаяся в том, что аморфный полимер А используется в качестве исходного продукта для получения кристаллического полимера А. 10.49 Пример 29.

Пункт 1: Полимерное соединение, используемое в качестве волокнистого материала, определяемое следующей общей формулой:

[повторяющийся блок (Х)] ↓

C

O

C

O

OH2CH2CO OCH2CH2OHH

n


Пункт2: Соединение, определяемое следующей общей формулой:

C

O

C

O

OH2CH2CO OCH2CH2OHH

n'

(продукт первичной конденсации) Оба изобретения находятся в соотношении промежуточное соединение/конечный продукт. Вещество (II) является исходным для получения вещества (I).

Кроме того, оба соединения содержат существенный структурный элемент (повторяющийся блок (Х)) и технически тесно взаимосвязаны. Следовательно промежуточное соединение и конечный продукт удовлетворяют требованию единства изобретения. 10.50 Пример 30.

Пункт 1: Новое соединение, имеющее структуру А (промежуточное соединение). Пункт 2: Продукт, полученный путем взаимодействия вещества А с веществом Х

(конечный продукт). (см. ниже для дальнейшего уточнения)

10.51 Пример 31.

Пункт 1: Продукт реакции между А и В (промежуточное соединение). Пункт 2: Продукт, полученный путем взаимодействия продукта реакции между А

и В с веществами X и Y (конечный продукт). В примерах 30 и 31 химические структуры промежуточного соединения и/или конечного продукта неизвестны. В примере 30 неизвестна структура продукта по пункту 2 (конечного продукта). В примере 31 неизвестны структуры продукта по пункту 1 (промежуточного соединения) и продукта по пункту 2 (конечного продукта).

Единство существует, если имеется доказательство, которое бы позволило сделать заключение, что характеристика конечного продукта, определяющая в данном случае признак изобретения, получена благодаря промежуточному соединению. Например, целью использования промежуточных соединений в примерах 30 и 31 является модификация определенных свойств конечного продукта. Упомянутое доказательство может быть представлено в виде результатов испытаний, приведенных в описании изобретения, которые показывают влияние промежуточного соединения на конечный продукт. Если такое доказательство отсутствует, тогда нет и единства изобретения, основанного на взаимосвязи промежуточное соединение - конечный продукт.


Биотехнологические изобретения 10.52 Пример 32: Многочисленные структурно и функционально не связанные

полинуклеотиды. Пункт 1: Изолированный полинуклеотид, выбранный из группы, состоящей из

нуклеотидных последовательностей SEQ ID №№ 1-10. (Некоторые компетентные органы считают предопределенным, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше). В описании раскрывается, что заявленные полинуклеотиды представляют собой кДНК размером 500 п.о., полученные из библиотеки кДНК печени человека. Полинуклеотиды различаются в структурном отношении и могут быть использованы в качестве зондов для получения ДНК полной длины, хотя описание функции или биологической активности соответствующих белков отсутствует. Кроме того, заявленные полинуклеотиды не гомологичны друг другу. Предшествующего уровня техники не имеется. Библиотека кДНК печени человека до этого не была исследована. Полинуклеотиды по пункту 1 рассматривались бы как имеющие одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и присутствовал бы существенный структурный элемент, который является важным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша. В этом примере описание не раскрывает того, что все полинуклеотиды SEQ ID № 1-10 имеют общее свойство или активность. Несмотря на то, что каждая последовательность может служить зондом для выделения соответствующей ей самой полноразмерной последовательности ДНК, из-за отсутствия гомологии между SEQ ID №№ 1-10 зонд, производный от SEQ ID № 1, не может быть использован для выделения SEQ ID №№ 2-10 соответственно. Более того, поскольку полинуклеотиды не гомологичны друг другому, они лишены наличия общей структуры, т.е. существенного структурного элемента. Сахарофосфатная основа не может считаться существенным структурным элементом, т.к. она является составной частью всех молекул нуклеиновых кислот. Таким образом, 10 полинуклеотидных молекул не имеют никакого объединяющего их структурного элемента и не могут считаться имеющими одинаковый или соответствующий технический признак. Лишь тот факт, что полинуклеотидные фрагменты получены из одного и того же источника (печени человека) не достаточен для соответствия критерию единства изобретения. Полинуклеотиды не имеют объединяющего их общего свойства или активности и не имеют объединяющей их общей структуры. Поскольку ни одно из этих двух условий не удовлетворено, группа заявленных полинуклеотидных молекул не удовлетворяет требованию единства изобретения (a priori). Возможным было бы группирование: Изобретения 1-10: Полинуклеотиды, имеющие SEQ ID №№ 1-10.


10.53 Пример 33: Многочисленные структурно и функционально связанные нуклеотиды. Пункт 1: Изолированный полинуклеотид, выбранный из группы, состоящей из

нуклеотидных последовательностей SEQ ID №№ 1-10. (Некоторые компетентные органы считают предопределенным, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше). Фактический материал – тот же, что и в примере 32, за исключением того, что все заявленные полинуклеотиды имеют общий существенный структурный элемент и соответствующая им мРНК экспрессируется только в гепатоцитах пациентов с заболеванием Y. Соответствующие мРНК не экспрессируются в гепатоцитах здоровых индивидуумов. Предшествующий уровень техники отсутствует. Общий структурный элемент до этого не был идентифицирован, как не было установлено и какой-либо связи между генами, экспрессирующими мРНК, содержащую этот структурный элемент, и пациентами с заболеванием Y. Полинуклеотиды по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и объединялись важным структурным элементом, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша. В этом примере описание раскрывает, что SEQ ID № 1-10 имеют общее свойство, которое представляет собой наличие экспрессии мРНК только у пациентов, страдающих заболеванием Y. Более того, SEQ ID №№ 1-10 имеют общий важный структурный элемент, который является существенным для общего свойства, а именно зонд, содержащий объединяющий структурный элемент, может определять мРНК пациентов, страдающих заболеванием Y. Поскольку оба эти условия удовлетворяются, заявленные полинуклеотидные молекулы удовлетворяют условию единства изобретения (a priori). 10.54 Пример 34: Функционально не связанные (между собой) единичные нуклеотидные полиморфизмы (SNPs). Пункт 1: Изолированная молекула нуклеиновой кислоты, содержащая SEQ ID № 1

с единичной полиморфной заменой в одном из положений, как показано ниже:

Полиморфизм Положение Замена в SEQ ID № 1 1 10 G 2 27 A 3 157 C 4 234 T 5 1528 G 6 3498 C 7 13524 T 8 14692 A (Некоторые компетентные органы считают предопределенным, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше).


Согласно описанию, SEQ ID № 1 имеет длину 22930 нуклеотидов. SNPs 1-8 не охарактеризованы так, чтобы было раскрыто общее свойство или активность. SEQ ID № 1 описана в предшествующем уровне техники, однако, ее специфическая функция не идентифицирована. Полинуклеотиды по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и объединялись важным структурным элементом, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша. В этом примере описание не содержит сведений о том, что все SNPs имеют общее свойство или активность. Тот факт, что все точечные мутации находятся в указанной последовательности (SEQ ID № 1), является недостаточным для признания единства изобретения, поскольку SEQ ID № 1 уже описана в предшествующем уровне техники, а функциональной связи между заявленными SNPs не существует. По этой причине для SNPs по пункту 1 единство изобретения отсутствует. Возможным было бы группирование: Изобретения 1-8: SNPs 1-8. 10.55 Пример 35: Молекулы, которые имеют общую функцию, не связанную с общей структурой. Пункт 1: Слитый белок, включающий белок-носитель Х, связанный с

полипептидом, имеющим SEQ ID № 1, 2 или 3. В описании раскрывается, что белок-носитель Х имеет длину 1000 аминокислот и функционирует как повышающий стабильность слитых белков в кровяном потоке. SEQ ID№ 1, 2 и 3 представляют собой короткие эпитопы (длиной 10-20 остатков), выделенные из различных антигенных областей E.coli. SEQ ID № 1, 2 и 3 не имеют какой-либо существенной общей структурой. И структура белка Х, и его функция как белка-носителя известны из предшествующего уровня техники. Слитые белки, которые вызывают антигенный ответ по отношению к E.coli, известны из предшествующего уровня техники. Слитые белки по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и объединялись важным структурным элементом, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша. В этом примере единственной общей структурой для слитых белков является белок-носитель Х. Слитые белки имеют общее свойство, а именно генерирование образования антител, специфических по отношению к E.coli. Однако иммунизация только белком-носителем не дает общего свойства; для этого свойства необходимы SEQ ID № 1, 2 или 3. У этих трех белков нет специального технического признака. Тот факт, что все слитые белки имеют общее свойство, не достаточен для признания единства изобретения, потому что (1) SEQ ID № 1, 2 и 3, которые придают общее свойство, не содержат общего существенного структурного элемента, (2) общая структура, белок-носитель Х, не придает


общего свойства и (3) слитые белки, которые генерируют антигенный ответ, специфический в отношении E.coli, известны из предшествующего уровня техники. Возможным было бы группирование: Изобретение 1: Слитый белок, включающий белок-носитель Х и SEQ ID № 1. Изобретение 2: Слитый белок, включающий белок-носитель Х и SEQ ID № 2. Изобретение 3: Слитый белок, включающий белок-носитель Х и SEQ ID № 3. 10.56 Пример 36: Многочисленные молекулы нуклеиновых кислот, которые объединены общей структурой и кодируют белки с общим свойством. Пункт 1: Изолированная нуклеиновая кислота, выбранная из SEQ ID № 1, 2 или 3. (Некоторые компетентные органы считают предопределенным, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше). В описании раскрывается, что три нуклеиновые кислоты кодируют дегидрогеназы, которые включают консервативную последовательность-мотив, определяющий каталитический сайт и дегидрогеназную функцию этих белков. Три нуклеиновые кислоты были выделены из трех различных источников (мышь, крыса и человек). Описание ясно показывает, что эти три нуклеиновые кислоты гомологичны за счет предельно высокого сходства (85-95% идентичности) и нуклеотидных, и аминокислотных последовательностей. Предшествующий уровень техники описывает молекулу нуклеиновой кислоты, выделенную из обезьян, которая имеет высокое сходство с SEQ ID № 1. Нуклеиновая кислота обезьяны кодирует дегидрогеназу, которая включает каталитический сайт, определяемый консервативным мотивом. Нуклеиновые кислоты по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и имели важный структурный элемент, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша. Правило 13.2 требует, чтобы технический признак, общий для изобретений, определял вклад в предшествующий уровень техники. Одинаковый или соответствующий технический признак, общий для заявленных молекул нуклеиновой кислоты, состоит в их общем свойстве (кодировать дегидрогеназы) и в их общем структурном элементе, который является существенным для общего свойства (консервативный мотив). Однако молекула нуклеиновой кислоты, которая кодирует дегидрогеназу и содержит общий структурный элемент, уже была выделена из другого источника (обезьян). Таким образом, технический признак не является особым, потому что функциональное и структурное подобие между заявленными молекулами не может сформировать вклад, который группа изобретений в целом вносит в предшествующий уровень техники. Вследствие этого, единство изобретения отсутствует (a posteriori). С другой стороны, если бы уровень техники раскрывал молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую дегидрогеназу, в которой нет каталитического сайта, определяемого


консервативной последовательностью-мотивом, технический признак был бы особым, и SEQ ID № 1, 2 и 3 имели бы единство изобретения. Возможно группирование: Изобретение 1: Нуклеиновая кислота SEQ ID № 1. Изобретение 2: Нуклеиновая кислота SEQ ID № 2. Изобретение 3: Нуклеиновая кислота SEQ ID № 3. 10.57 Пример 37: ДНК, кодирующая рецепторы с частичной структурной идентичностью и подтвержденным общим свойством. Пункт 1: Полинуклеотиды, кодирующие парный рецептор гуанозин трифосфат-связывающего протеина (GPCR), содержащие нуклеотидную последовательность, выбранную из группы, состоящей из последовательностей, пронумерованных как SEQ ID №№ от 1 до 2069 (непарная нумерация). Описание идентифицирует консервативную последовательность из 15 аминокислотных остатков, обнаруженную в нескольких известных молекулах GPCR, которая определена как существенная для функции GPCR. Была получена консенсусная полинуклеотидная последовательность, кодирующая консервативную аминокислотную последовательность. С использованием этой системы были идентифицированы 1035 полинуклеотидных последовательностей, которые были заявлены как кодирующие молекулы GPCR, которые содержат консервативную последовательность. В предшествующем уровне техники раскрываются молекулы GPCR человека, которые включают консервативную последовательность из 15 аминокислотных остатков, а также и полинуклеотидные последовательности, которые кодируют консервативные аминокислотные последовательности из 15 аминокислотных остатков. Общим техническим признаком для 1035 полинуклеотидных последовательностей является консенсусная полинуклеотидная последовательность, которая кодирует общую последовательность из 15 аминокислотных остатков. Этот технический признак не является особым, т.к. консенсусная полинуклеотидная последовательность была известна и поэтому не может формировать вклад, который группа изобретений в целом вносит в предшествующий уровень техники. Соответственно 1035 различных полинуклеотидов не образуют единого изобретения (a posteriori). Возможным было бы группирование: Изобретения 1 -1035: Полинуклеотиды, основанные на последовательностях SEQ ID №№ от 1 до 2070 (непарная нумерация). Если описание не доказывает или из него с очевидностью не следует, что консервативная последовательность из 15 аминокислотных остатков существенна для функции GPCR, единство изобретения могло бы отсутствовать и при отсутствии релевантного уровня техники. С другой стороны, при наличии в описании такого доказательства и при отсутствии предшествующего уровня техники для этого примера группа имела бы единство изобретения.


10.58 Пример 38: Способ скрининга и соединения, идентифицированные этим способом. Пункт 1 : Способ идентификации соединений, которые являются антагонистами рецептора R, включающий стадии контактирования клеток, экспрессирующих на своей внешней мембране рецептор R, с его природным лигандом; определение связывания лиганда; контактирование названных клеток, связанных с названным лигандом, с соединением-кандидатом, выбранным из коллекции (библиотеки) соединений, и определение изменения в связывании с лигандом. Пункт 2: Соединение Х, имеющее формулу 1. Пункт 3: Соединение Y, имеющее формулу 2. Пункт 4: Соединение Z, имеющее формулу 3. Рецептор R и его природный лиганд представляются как мишень действия лекарства. Соединения, которые противодействуют рецептору R, рассматриваются как имеющие физиологические эффекты, которые могут быть использованы в терапии. Цель состоит в идентификации основных соединений как основы для последующего скрининга и тестирования комбинированных коллекций (сложных библиотек). Примеры показывают, что способ по пункту 1 может быть использован для идентификации соединений, влияющих на физиологический эффект связывания природных лигандов с рецептором. Наличие таких эффектов было показано только для соединений Х, Y и Z, однако, они не представляются имеющими общий существенный структурный элемент. Описание не дает информации ни по поводу взаимоотношений между структурой и активностью заявленных соединений, ни по поводу взаимоотношений между структурой рецептора R и структурой соединений. Рецептор R, его биологическая функция и его природный лиганд известны из предшествующего уровня техники. Компоненты, которые действуют как антагонисты рецептора R, не известны. Технический признак способа по пункту 1 заключается в стадии наблюдения влияния соединений-кандидатов на связывание лиганда при их скрининге. Ни в одном из соединений X, Y и Z нет одинакового или соответствующего особого технического признака. Между заявленными соединениями и способом скрининга не существует производственной связи. Способ скрининга не является также и методом применения заявленных соединений Х, Y и Z. В отсутствии каких-либо указаний относительно структуры, необходимой для действия в качестве антагониста рецептора R, нет единой концепции, которая связывает способ с заявленными соединениями. Таким образом, единство изобретения отсутствует (a priori). Соединения X, Y и Z считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы они имели общее свойство или активность и объединялись существенным структурным элементом, который важен для общего свойства или активности. Несмотря на то, что соединения Х, Y и Z имеют общее свойство, состоящее в противодействии рецептору R, нет указаний на объединение общим структурным элементом, и, следовательно, нет раскрытия одинакового или соответствующего технического признака. Возможным группированием было бы: Изобретение 1: Способ идентификации соединений…. (пункт 1).


Изобретение 2: Соединение Х (пункт 2). Изобретение 3: Соединение Y (пункт 3). Изобретение 4: Соединение Z (пункт 4). 10.59 Пример 39: Белок и кодирующая его ДНК. Пункт 1: Изолированный белок, имеющий последовательность SEQ ID № 1. Пункт 2: Изолированная молекула ДНК, кодирующая белок по пункту 1. (Некоторые компетентные органы считают предопределенным, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше). Описание изобретения указывает на то, что белок Х представляет собой интерлейкин-1, растворимый цитокин, участвующий в активации лимфоцитов. В описании приводится также молекула ДНК, имеющая SEQ ID № 2, которая кодирует SEQ ID № 1. Предшествующий уровень техники отсутствует. Заявленная молекула ДНК кодирует белок Х, и поэтому белок и ДНК, кодирующую белок Х, объединяет общий технический признак. Соответственно пункты имеют единство изобретения (a priori). Поскольку белок Х вносит вклад в уровень техники, белок Х и кодирующую белок Х ДНК объединяет особый технический признак. Если в пункте была бы представлена альтернатива, которая определяет молекулу ДНК, не кодирующую белок Х, некоторые компетентные органы могли бы найти, что пункты не объединены общим специальным техническим признаком и поэтому не имеют единства. Примеры подобного пункта следуют ниже: Изолированная молекула ДНК, кодирующая белок Х или фрагмент этой ДНК. Изолированная молекула ДНК, имеющая SEQ ID № 2, или молекула ДНК, которая гибридизуется с SEQ ID № 2 в жестких условиях. Если имелся предшествующий уровень техники, определяющий белок Х или ДНК, кодирующую белок Х, некоторые компетентные органы могут признать, что одинаковый или соответствующий технический признак не дает вклада в предшествующий уровень техники, так что нет особого технического признака, и поэтому единство изобретения отсутствует (a posteriori).

Процедура на стадии проведения международного поиска

Предложение оплатить дополнительные пошлины

Статья 17(3)(а); Правила 16, 40.2, 40.3, 42 10.60 После принятия решения об отсутствии единства изобретения, за исключением ситуаций, описанных в параграфах 10.64 и 10.65, Международный поисковый орган до составления отчета о международном поиске и первого письменного сообщения (см.


параграф 10.61) информирует заявителя об отсутствии единства изобретения путем направления ему уведомления, в котором содержится предложение оплатить дополнительные пошлины (бланк PCT/ISA/206). В этом предложении излагаются причины (см. параграф 10.63), по которым международная заявка считается не соответствующей требованию единства изобретения, выделяются отдельные изобретения, указывается число дополнительных пошлин и сумма, подлежащая оплате. Международный поисковый орган не может считать заявку изъятой при отсутствии единства изобретения, не может также предложить заявителю изменить формулу изобретения, а лишь информирует заявителя, что для составления отчета о международном поиске по тем изобретениям, которые не относятся к изобретению, упомянутому первым, должна быть уплачена в установленный срок дополнительная пошлина. 10.61 Желательно, чтобы упомянутое предложение сопровождалось сообщением о результате частичного международного поиска, выполненного в отношении тех частей международной заявки, которые относятся к «первому» изобретению. Результат частичного международного поиска будет очень полезным для заявителя при определении того, стоит ли оплачивать дополнительные пошлины для того, чтобы международный поиск был проведен в отношении остальных частей международной заявки. Изобретение(я) или группа(ы) изобретений, которые не относятся к «первому» упомянутому в формуле изобретению, будут подвергнуты поиску в соответствии с параграфами 10.64 и 10.65 только при условии оплаты заявителем дополнительных пошлин. Независимо от того, является ли отсутствие единства изобретения очевидным «a priori» или оно становится явным «a posteriori», эксперт может выбирать один из следующих двух путей рассмотрения заявки: он может немедленно информировать заявителя о выявленном нарушении единства изобретения, предложить заявителю уплатить дополнительные пошлины за поиск (используя бланк PCT/ISA/206), а также выполнить поиск или продолжить выполнение поиска в отношении изобретения, упомянутого первым в формуле изобретения («главное изобретение»), или альтернативно эксперт может провести поиск по «главному изобретению» и подготовить отчет о частичном международном поиске, который направляется заявителю вместе с предложением уплатить дополнительные пошлины за поиск (используя бланк PCT/ISA/206). 10.62 Поскольку эти платежи должны быть выполнены в срок, установленный Международным поисковым органом, так чтобы отчет о международном поиске был составлен в срок, предусмотренный правилом 42, Международный поисковый орган должен обеспечить выполнение международного поиска в максимально короткий срок после получения копии для поиска. В конечном счете Международный поисковый орган составляет отчет о международном поиске и письменное сообщение по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям, в отношении которых уплачена пошлина за поиск и любая дополнительная пошлина за поиск. В отчете о международном поиске (см. параграф 16.29) и письменном сообщении (см. параграфы 17.36 и 17.37) идентифицируются отдельные изобретения или группы изобретений, связанные единством изобретения, и указываются те части международной заявки, в отношении которых выполнен поиск. Если дополнительная пошлина за поиск не была уплачена, отчет о международном поиске и письменное сообщение будут содержать только ссылки, относящиеся к изобретению, которое первым упомянуто в формуле изобретения.

Правило 40.1 10.63 В предложении оплатить дополнительные пошлины Международный поисковый орган излагает логически обоснованные технические причины, на основании которых установлено отсутствие единства изобретения.


Поиск в отношении дополнительных изобретений без уплаты пошлин 10.64 В целях экономии эксперту рекомендуется при проведении поиска в отношении главного изобретения, несмотря на неуплату дополнительных пошлин, одновременно проводить поиск по одному или нескольким дополнительным изобретениям в классификационных рубриках, к которым относится главное изобретение, если для такого дополнительного поиска потребуются лишь незначительные усилия или вовсе не потребуется никаких дополнительных усилий. После уплаты дополнительных пошлин международный поиск по таким дополнительным изобретениям должен быть дополнен поиском в любых других классификационных рубриках, которые являются релевантными. Эта ситуация может встретиться, когда отсутствие единства изобретения выявлено либо «a priori», либо «a posteriori». 10.65 Если эксперт выявляет отсутствие единства изобретения, заявителю обычно предлагается уплатить пошлины за поиск по дополнительным изобретениям. Однако в исключительных ситуациях эксперт в состоянии подготовить как международный поиск, так и письменное сообщение по нескольким изобретениям при незначительной дополнительной работе, в частности, когда изобретения концептуально очень близки. В этих случаях эксперт может решить выполнить международный поиск и составить письменное сообщение по дополнительному(ым) изобретению(ям) вместе с поиском и письменным сообщением по изобретению, упомянутому в формуле изобретения первым. Оценивая объем работы, эксперт должен принять во внимание время, которое потребуется как для составления письменного сообщения, так и для выполнения поиска, даже если анализ в отношении поиска будет нетрудоемким, обратная ситуация может возникнуть для письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом, следовательно, будет оправданным предложить заявителю уплатить дополнительные пошлины. Если будет установлено, что объем дополнительной работы не оправдывает запроса дополнительных пошлин, отчет о международном поиске составляется в отношении всей заявки без направления заявителю предложения уплатить дополнительную пошлину за поиск в отношении дополнительных изобретений, при этом в отчете отмечается факт отсутствия единства изобретения. Процедура возражения

Правило 40.2(с) 10.66 Заявитель может подать возражение на решение об отсутствии единства изобретения или на то, что число затребованных дополнительных пошлин завышено, и потребовать возврата уплаченной дополнительной пошлины или пошлин. Если Международный поисковый орган признает возражение обоснованным, пошлина(ы) возвращается(ются). (Для рассмотрения возражения дополнительные пошлины за поиск должны быть уплачены).

Правило 40.2(с) 10.67 Возражение на решение об отсутствии единства изобретения представляется в форме обоснованного заявления, сопровождающегося уплатой дополнительной пошлины, в котором объясняется, почему заявитель полагает, что требование единства изобретения выполнено, и в котором оспариваются доводы, указанные в предложении Международного поискового органа оплатить дополнительные пошлины.

Правило 40.2(с) 10.68 Возражение рассматривается коллегией из трех человек или иной специальной инстанцией Международного поискового органа, или любым компетентным вышестоящим органом, и по нему принимается решение. Дополнительная пошлина


возвращается заявителю в полном объеме или частично, в зависимости от того, в какой степени возражение заявителя будет признано обоснованным. По просьбе заявителя, тексты как возражения, так и решения по нему направляются в указанные ведомства вместе с отчетом о международном поиске (см. параграф 10.70).

Правило 40.2(с)-(е) 10.69 Если заявитель оплатил дополнительную пошлину в соответствии с поданным возражением, Международный поисковый орган может потребовать, чтобы заявитель также оплатил пошлину за рассмотрение возражения («пошлина за возражение»). Информация о пошлине за возражение, которая устанавливается Международным поисковым органом, если таковая пошлина предусмотрена, представлена в Приложении D Руководства для заявителей, т. 1 – Введение в международную фазу (PCT Applicant’s Guide, Volume I – Introduction to the International Phase). Если пошлина за возражение предусмотрена Международным поисковым органом, она запрашивается только после дополнительного пересмотра обоснованности предложения уплатить дополнительные пошлины за поиск. Такой пересмотр не должен проводиться только тем экспертом, который обнаружил нарушение единства. Если предложение оплатить дополнительные пошлины подтверждается, заявителю предлагается уплатить пошлину за возражение в течение одного месяца с даты уведомления заявителя о результате такого пересмотра. Если результат такого пересмотра отрицательный, уведомление о результате пересмотра должно содержать техническое обоснование этого результата. Если пошлина за возражение не уплачена, возражение считается изъятым. Пошлина за возражение возвращается заявителю в соответствии с Правилом 40.2(е), если коллегия из трех человек, специальная инстанция или вышестоящий компетентный орган установит, что возражение было полностью обоснованным. Заявитель может при уплате пошлины за возражение приложить аргументированное объяснение, сопровождающее возражение, принимающее во внимание результаты пересмотра.

Правило 40.2(с), Раздел 502

10.70 Если заявитель оплатил дополнительную(ые) пошлину(ы) за поиск в соответствии с поданным возражением, его незамедлительно информируют (бланк PCT/ISA/212 может использоваться для этой цели) о любом решении в отношении соответствия требованию единства изобретения. Одновременно Международный поисковый орган направляет в Международное Бюро копию возражения и решения по нему, а также любую просьбу заявителя направить тексты возражения и решения по нему в указанные ведомства.

Процедура на стадии проведения международной предварительной экспертизы

Статья 34(3)(а)-(с); Правило 68 10.71 Процедура, предписанная Органу международной предварительной экспертизы в отношении отсутствия единства изобретения, регулируется статьей 34(3)(а)-(с) и правилом 68 (см. также правило 70.13). Эта процедура более подробно объяснена в параграфах 10.74-10.76. Следует заметить, что в большинстве случаев отсутствие единства изобретения будет отмечаться Международным поисковым органом, который будет составлять отчет о международном поиске и письменное сообщение на основе тех частей международной заявки, которые относятся к первому упомянутому в формуле изобретению или первой упомянутой в формуле связанной единством группе изобретений («главное изобретение»), если заявитель не уплатил дополнительные пошлины. 10.72 Если заявитель не воспользовался возможностью иметь отчет о международном поиске, составленный в отношении по крайней мере некоторых других изобретений, это должно рассматриваться как указание на то, что заявитель готов к тому, чтобы


международная заявка рассматривалась на основе первого изобретения, упомянутого в формуле в том виде, в котором международная заявка была подана. 10.73 Однако независимо от того, поднимался или нет вопрос о единстве изобретения Международным поисковым органом, он может быть рассмотрен экспертом в ходе международной предварительной экспертизы. В ходе этого рассмотрения эксперт должен принять во внимание все документы, указанные в отчете о международном поиске, и любые дополнительные документы, которые он считает релевантными.

Правила 68.2, 68.3 10.74 Если эксперт устанавливает отсутствие единства изобретения, он может (см. параграф 10.76) направить заявителю сообщение, используя бланк PCT/IPEA/405, в котором указываются причины отсутствия единства изобретения и предлагается в установленный срок (этот срок может составлять от 1 до 2 месяцев с даты направления предложения) либо ограничить пункты формулы, либо уплатить дополнительные пошлины за каждое дополнительное заявленное изобретение. Если такое сообщение направляется, эксперт указывает в нем по крайней мере один возможный способ ограничения формулы, который позволил бы избежать отсутствия единства изобретения. В предложении оплатить дополнительные пошлины эксперт излагает логически обоснованные технические причины, на основании которых установлено отсутствие единства изобретения в соответствии с настоящим руководством.

Статья 34(3)(с); Правила 68.4, 68.5 10.75 Если заявитель не выполнит предложенных действий (в недостаточной степени произведет уплату дополнительных пошлин или вообще не произведет никакой уплаты, в недостаточной степени ограничит формулу изобретения или вообще не ограничит ее), заключение международной предварительной экспертизы составляется экспертом в отношении тех частей международной заявки, которые относятся к «главному изобретению», и эксперт сообщает об этом в заключении. В тех случаях, когда не ясно какое изобретение является главным, первое упомянутое в формуле изобретение рассматривается в качестве главного.

Правила 68.1, 68.3(с)-(е); Раздел 603 10.76 Однако существуют случаи отсутствия единства изобретения, когда в сравнении с процедурой предложения заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины (правило 68.2) не требуется никаких дополнительных усилий или требуются незначительные дополнительные усилия для составления заключения международной предварительной экспертизы в отношении всей международной заявки. В таких случаях в целях экономии эксперту рекомендуется использовать возможность, указанную в правиле 68.1, и не предлагать заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины. В этом случае эксперт проводит предварительную экспертизу и составляет заключение международной предварительной экспертизы по всей международной заявке, но отмечает в заключении, что требование единства изобретения не выполнено, и указывает причины, по которым сделан такой вывод.

Статья 34(3)(с) 10.77 Если заявитель своевременно согласится с предложением уплатить дополнительные пошлины даже при условии подачи возражения или с предложением ограничить формулу изобретения, эксперт проводит международную предварительную экспертизу по тем заявленным изобретениям, по которым уплачены дополнительные пошлины или по тем пунктам формулы, которые были ограничены. Следует отметить, что «национальное законодательство любого выбранного государства может предусмотреть, что в случае, если его национальное ведомство признает предложение Органа


международной предварительной экспертизы обоснованным, те части международной заявки, которые не относятся к главному изобретению, считаются изъятыми в отношении их действия в этом государстве, если заявитель не уплатит специальную пошлину в это ведомство» (статья 34(3)(b)). Процедура возражения 10.78 Если заявитель оплатил дополнительную пошлину в соответствии с поданным возражением, Орган международной предварительной экспертизы может потребовать, чтобы заявитель также оплатил пошлину за рассмотрение возражения («пошлина за возражение»). Информация о пошлине за возражение, которая устанавливается Органом международной предварительной экспертизы, если таковая пошлина предусмотрена, представлена в Приложении Е Руководства для заявителей, т. 1 – Введение в международную фазу (PCT Applicant’s Guide, Volume I – Introduction to the International Phase). Если пошлина за возражение предусмотрена Органом международной предварительной экспертизы, она запрашивается только после дополнительного пересмотра обоснованности предложения оплатить дополнительные пошлины за поиск. Такой пересмотр не должен проводиться только тем экспертом, который обнаружил нарушение единства. Если предложение оплатить дополнительные пошлины подтверждается, заявителю предлагается оплатить пошлину за возражение в течение одного месяца с даты уведомления заявителя о результате такого пересмотра. Если результат такого пересмотра отрицательный, уведомление о результате пересмотра должно содержать техническое обоснование этого результата. Если пошлина за возражение не уплачена, возражение считается изъятым. Пошлина за возражение возвращается заявителю в соответствии с правилом 68.3(е), если коллегия из трех человек, специальная инстанция или вышестоящий компетентный орган установит, что возражение было полностью обоснованным. Заявитель может при уплате пошлины за возражение приложить аргументированное объяснение, сопровождающее возражение, принимающее во внимание результаты пересмотра.


Глава 11 Предшествующий уровень техники

Общие понятия о предшествующем уровне техники

Статья 33(2); Правило 33.1 11.01 Предшествующий уровень техники для целей оценки новизны (см. главу 12) и изобретательского уровня (является ли изобретение очевидным; см. главу 13) изобретения определяется как «все то, что стало доступно публике во всем мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации)» до «соответствующей даты». Следует обратить внимание на объем этого определения. Нет никаких ограничений в отношении географического положения места, где соответствующая информация, содержащаяся в письменном раскрытии, стала доступна публике, языка, на котором это было осуществлено, и способа осуществления этого. Нет никаких ограничений в отношении давности документов (они могут иметь как столетнюю давность, так и быть опубликованы накануне «соответствующей даты»), если они стали доступны публике до «соответствующей даты». Если заявитель сделал соответствующую оговорку, объект, упомянутый в оговорке (например, рисунок в международной заявке, обозначенный как «предшествующий уровень техники»), может считаться предшествующим уровнем техники. Однако такая оговорка может быть опровергнута заявителем. Дата раскрытия

Правила 33.1, 43bis.1, 64.1 11.02 Следует отметить, что определение соответствующего уровня техники для целей отчета о международном поиске отличается от определения соответствующего уровня техники для других целей, включая и письменное сообщение, подготавливаемое Международным поисковым органом, потому что «соответствующая дата» по разному определяется для целей отчета о международном поиске и для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы. Соответствующая дата для целей отчета о международном поиске 11.03 Из правила 33.1 ясно, что возможные релевантные раскрытия должны быть включены в отчет о международном поиске «при условии, что они стали доступны публике до даты международной подачи». Правило 33.1 определяет «соответствующую дату» как дату международной подачи международной заявки. Из этого следует, что в отчете о международном поиске содержится информация, которая останется полной, даже если национальные компетентные органы не согласятся с мнением эксперта об обоснованности испрашивания приоритета. Соответствующая дата для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы 11.04 Для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы правило 64.1 определяет соответствующую дату как:

(i) дату международной подачи международной заявки, по которой проводится международная предварительная экспертиза (или, в соответствии с правилом 43bis.1(b), по которой Международный поисковый орган готовит письменное сообщение); или

(ii) дату подачи предшествующей заявки, если в международной заявке обоснованно испрашивается приоритет предшествующей заявки.


11.05 Очевидно, что, если потенциально релевантный документ был опубликован между испрашиваемой датой приоритета международной заявки и датой ее международной подачи, эксперт для определения «соответствующей даты» для формулы международной заявки должен рассмотреть вопрос о том, является ли дата испрашиваемого приоритета обоснованной. Обратите внимание: если у заявителя остается время для исправления или дополнения притязаний на приоритет, а у эксперта из-за необходимости подготовки в установленный срок письменного сообщения Международного поискового органа недостаточно времени для того чтобы определить, являются ли притязания на приоритет обоснованными, «соответствующая дата» для целей письменного сообщения будет основана на испрашиваемой дате приоритета (см. параграфы 6.17 и 17.26(b)). Документы, вызывающие сомнения в обоснованности притязаний на приоритет в международной заявке 11.06 Документы, показывающие, что притязания на приоритет в международной заявке не обоснованы (например, предшествующая заявка или патент, выданный на нее, того же заявителя, подтверждающие, что заявка, приоритет которой испрашивается, не является первой заявкой на рассматриваемое изобретение), должны быть упомянуты в отчете о международном поиске и разъяснены в соответствующей части письменного сообщения. Никакого специального поиска для определения обоснованности притязаний на приоритет в международной заявке обычно не требуется, за исключением случаев, когда существует особая причина, например, когда приоритетная заявка является заявкой «в частичное продолжение» предшествующей заявки, приоритет которой не испрашивается, а также когда страна проживания заявителя не совпадает со страной подачи приоритетной заявки, что может свидетельствовать о возможном отсутствии первой подачи и оправдать некоторое расширение международного поиска. Документы, не входящие в предшествующий уровень техники, но которые тем не менее могут быть релевантными Заявки, опубликованные позже (для целей отчета о международном поиске)

Правило 33.1(с)

11.07 Кроме того, в отчет о международном поиске включаются опубликованные заявки или патенты, дата публикации которых такая же или более поздняя, а дата подачи или, когда приемлемо, дата испрашиваемого приоритета более ранняя, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые могли бы составить соответствующий уровень техники для целей статьи 15(2), будь они опубликованы до даты международной подачи.

Заявки, опубликованные позже (для целей международной предварительной экспертизы)

Правило 64.3 11.08 Поданные раньше, но позже опубликованные заявки или патенты не считаются частью предшествующего уровня техники для целей международной предварительной экспертизы в отношении новизны и изобретательского уровня. Однако в письменном сообщении Международного поискового органа и в заключении предварительной экспертизы на такие опубликованные заявки или патенты следует обратить внимание так, как это предусмотрено правилом 70.10 (см. параграф 17.44), поскольку они могут быть релевантными при определении новизны и изобретательского уровня в указанных или выбранных ведомствах.


11.09 Правило 70.10 предусматривает, что любая опубликованная заявка или любой патент, приведенный в заключении международной предварительной экспертизы в силу правила 64.3, упоминаются как таковые и сопровождаются указанием даты их публикации, даты подачи и даты испрашиваемого приоритета (если таковой испрашивался). В отношении даты приоритета любого из таких документов в заключении может быть отмечено, что, по мнению Органа международной предварительной экспертизы, эта дата была заявлена необоснованно. Одновременно рассматриваемые заявки, включая те, которые имеют одну и ту же дату подачи 11.10 В РСТ не представлен случай одновременно рассматриваемых международных заявок от одной и той же даты. Однако в большинстве систем выдачи патентов используется принцип, согласно которому два патента не могут быть выданы одному и тому же заявителю на одно изобретение. Допустимо разрешить заявителю подать две международные заявки, имеющие одно и то же описание, если в пунктах формулы разный объем притязаний и они направлены на разные объекты. Однако в редких случаях, когда имеются две или более международные заявки одного заявителя с указанием того же или тех же государств, с одной и той же датой приоритета, которые относятся к одному и тому же изобретению (хотя они не обязательно описывают изобретение в идентичных терминах), каждая заявка (после ее опубликования) должна быть указана в отчете о международном поиске и ей, как заявке, создающей ситуацию возможного двойного патентования, должен быть присвоен индекс «L». В случае если международная заявка содержит указание государства, в котором рассматривается национальная заявка того же заявителя, имеющая ту же дату приоритета и относящаяся к тому же изобретению, что и указанная международная заявка, и эксперт осведомлен об этом, заявителю направляется соответствующее уведомление. Однако такого уведомления не требуется, если две заявки (международные или иные) с одной и той же датой приоритета, относящиеся к одному изобретению, получены от двух разных заявителей. Документы, служащие лучшему пониманию изобретения

Раздел 507(е) 11.11 Могут иметь место и некоторые другие ситуации, в которых документ, опубликованный на дату международной подачи или после нее, является релевантным; примером этого является более поздний документ, содержащий принцип или теорию, составляющие основу изобретения, который может быть полезным для лучшего понимания изобретения, или более поздний документ, показывающий, что аргументы или факты, положенные в основу изобретения, являются ошибочными. Международный поиск для этой цели не расширяется, однако документы такого характера, известные эксперту, проводящему поиск, могут быть отобраны для включения в отчет о международном поиске. Такие документы указываются в отчете о международном поиске, а их релевантность разъясняется в письменном сообщении. Форма раскрытия Доступность письменных раскрытий

Правила 33.1(с), 64.3, 70.10 11.12 Письменное раскрытие, т.е. документ, считается ставшим доступным публике, если на соответствующую дату (см. параграфы 11.02 – 11.05) представители общественности могли получить доступ к содержанию документа и получить его в свое распоряжение и не было запрета, ограничивающего использование или распространение полученной таким образом информации. Означает ли отсутствие указателя или каталога документа недоступность его содержания публике, определяется в соответствии с вышеуказанным


принципом. Если в документе приведен только месяц или год, но нет точной даты, указывающей на то, когда документ стал доступен публике, предполагается, что содержание документа стало доступным публике в первый день этого месяца или года, если нет доказательств иного. Раскрытие в Интернете 11.13 Раскрытие уровня техники в Интернете или в on-line базах данных учитывается так же, как и другие формы письменного раскрытия. Информация, раскрытая в Интернете или в on-line базах данных, считается доступной публике с даты ее публичного выставления. При ссылке на раскрытие в Интернете (web-страницу) могут возникнуть проблемы в отношении установления даты публикации, а также в отношении выяснения вопроса о том, вносились ли с течением времени какие-либо изменения. При установлении даты публикации web-страницы важно различать два вида раскрытий в Интернете: те, которые размещены на web-сайтах заслуживающих доверие создателей, и те, которые размещены на web-сайтах, надежность которых неизвестна. - Раскрытие, размещенное на web-сайте заслуживающих доверие создателей 11.14 К таким раскрытиям относятся on-line версии научных журналов (обеспечивающие on-line доступ к журналам, выходящим на бумажном носителе, или существующие только в виде on-line публикации). В эту категорию обычно попадают также web-сайты газет, периодических изданий, теле- и радиостанций. Этот вид раскрытий в Интернете предоставляет дату публикации, которая при отсутствии доказательств противного должна считаться истинной. Эксперт должен включить раскрытие в Интернете в отчет о международном поиске и учесть его в письменном сообщении Международного поискового органа, а также при проведении предварительной экспертизы. Бремя доказывания противного лежит на заявителе. 11.15 Может случиться, что дата публикации не устанавливается с точностью, достаточной для того, чтобы понять, была ли публикация сделана в срок, который позволяет считаться уровнем техники в соответствии с правилом 64.1(b) (т.е. не ясно, имело ли раскрытие место до или после обоснованной даты приоритета). Это может иметь место, если, например, предоставлен только месяц или год публикации и он совпадает с месяцем или годом обоснованного приоритета международной заявки. В таких случаях может оказаться необходимым, чтобы компетентный орган направил запрос владельцу web-сайта с целью установления даты публикации с точностью, достаточной для того, чтобы понять, считается ли раскрытие соответствующим уровнем техники согласно правилу 64.1(b); точно также компетентный орган действовал бы для установления более точной даты публикации документа, опубликованного на бумаге. - Раскрытия, размещенные на web-сайтах, надежность которых неизвестна 11.16 Примерами таких web-сайтов являются сайты, принадлежащие частным физическим лицам или частным организациям (например, клубам), коммерческие web-сайты (например, рекламные) и т.д. Если такое раскрытие в Интернете обнаруживается при проведении международного поиска, при этом в тексте раскрытия нет точных сведений о дате публикации, компетентный орган может попытаться установить дату публикации, используя для этого доступные технические средства. 11.17 Такие технические средства включают:


(a) информацию, относящуюся к дате публикации, встроенную в само раскрытие в Интернете (информация о дате иногда бывает скрыта в программе, использованной для создания сайта, и не видна на web-странице, появляющейся в броузере), (b) даты индексирования, присваиваемые web-странице поисковой машиной (обычно более поздние, чем действительная дата публикации раскрытия, поскольку поисковым машинам обычно требуется некоторое время для того, чтобы проиндексировать новый сайт) и (с) информацию, относящуюся к web-сайту, в коммерческих архивных базах данных Интернете (например, «Wayback Machine Архива Интернет»). 11.18 Если эксперт получает электронный документ, устанавливающий дату публикации раскрытия в Интернете, он должен сделать распечатку этого документа, в которой будут указаны URL соответствующего раскрытия в Интернете и дата публикации этого раскрытия в Интернете. Эксперт должен включить эту распечатку в отчет о международном поиске как документ категории «L» и сослаться на соответствующее раскрытие в Интернете в соответствии с релевантностью его содержания («X», «Y», «A») и в соответствии с установленной датой («X», «Y», «A», «P,X», «P,Y», «P,A», «E» и т.д.). Если эксперт не может установить дату публикации соответствующего раскрытия в Интернете, и это раскрытие является релевантным в отношении изобретательского уровня и/или новизны заявленного изобретения, эксперт должен включить данное раскрытие в отчет о международном поиске с указанием индекса «L» в отношении тех пунктов формулы, на которые оно могло бы повлиять при условии публикации в соответствующий срок, и с присвоением ему в качестве даты публикации той даты, на которую он был распечатан (см. параграф 16.69(b)). 11.19 Если такой тип раскрытия в Интернете содержит дату публикации и эта дата публикации:

(i) не опровергается упомянутыми выше источниками информации (в этом отношении следует отметить, что дата индексирования, присваиваемая поисковой машиной, является более поздней, чем действительная дата публикации, и если эксперт обнаруживает дату индексирования раскрытия в Интернете более позднюю, чем дата публикации, приведенная в самом раскрытии, это не обязательно означает, что раскрытие в Интернете стало доступным позже, чем указано; это просто означает, что раскрытие было проиндексировано поисковой машиной после того, как оно стало доступным), и

(ii) является достаточно точной для того, чтобы установить, был ли документ

опубликован достаточно рано для того, чтобы считаться релевантным в соответствии с правилом 33.1(а) и правилом 64.1(b),

то эксперт должен принять представленную дату и привести ее в качестве даты публикации в отчете о международном поиске и использовать эту дату публикации при проведении предварительной экспертизы. Бремя доказывания противного лежит на заявителе. 11.20 При отсутствии доказательств противного эксперт должен исходить из того, что содержание раскрытия в Интернете не изменялось с течением времени.


Разница между патентными и непатентными ссылками

Правило 64.3 11.21 Как правило, непатентные документы не включаются в отчет о международном поиске, если их дата публикации или дата, на которую они стали доступны публике, совпадает с датой подачи международной заявки или является более поздней. Однако патентные документы, опубликованные на дату подачи заявки, по которой проводится поиск, или после этой даты, включаются в отчет о поиске, если дата подачи или дата приоритета такой опубликованной заявки является более ранней, чем дата подачи заявки, по которой проводится поиск (см. параграф 11.07). Такие опубликованные патентные документы, хотя и приведены в отчете о поиске, не считаются предшествующим уровнем техники для целей статьи 33(2) и (3), но упоминаются в заключении предварительной экспертизы. Документы, воспроизводящие более раннее устное раскрытие

Правило 64.2 11.22 Если устное раскрытие (например, публичная лекция), открытое применение или продажа (например, размещение на открытой выставке) стали доступны публике до соответствующей даты международной заявки, но документ, воспроизводящий устное раскрытие или представляющий отчет об открытом применении или продаже, был опубликован на соответствующую дату международной заявки или после нее, этот документ может быть приведен в отчете о международном поиске. Более ранняя лекция, показ или другое аналогичное событие не рассматриваются как часть предшествующего уровня техники для целей заключения о новизне и изобретательском уровне согласно статье 33(2) и (3), но в письменном сообщении и в заключении международной предварительной экспертизы на такие неписьменные раскрытия следует обратить внимание таким образом, как это предусмотрено правилом 70.9. Трудности при установлении даты документа 11.23 Отчет о международном поиске может содержать документ, для которого трудно установить, является ли дата публикации или дата, на которую он стал доступен публике, такой же или более поздней, чем дата подачи международной заявки. Международный поисковый орган должен стремиться устранить любое сомнение. Могут быть приведены дополнительные документы, служащие доказательством в случае сомнений. Любое указание в документе на дату его публикации должно приниматься экспертом как достоверное, если не будет доказано обратное, например, когда Международный поисковый орган указывает на более раннюю дату публикации или заявитель указывает на более позднюю дату публикации. Иногда может оказаться возможным установить точную дату публикации документа, например по дате получения библиотекой, в которую имеется публичный доступ, или используя такие источники, как «Wayback Machine Архива Интернет» для установления даты web-сайтов. Если заявитель представляет убедительные основания для сомнений в том, что документ составляет часть предшествующего уровня техники для его международной заявки, и любые дальнейшие исследования не рассеивают этих сомнений, эксперту не следует дальше рассматривать этот вопрос. Соответствующая дата в отношении отдельных пунктов формулы или частей одного пункта формулы

Правило 64.1(b) 11.24 Следует отметить, что «соответствующая дата» для целей рассмотрения предшествующего уровня техники определена в правиле 64.1(b) как дата подачи


международной заявки или, если в международной заявке обоснованно испрашивается приоритет, как дата приоритета (см. также параграфы 6.03 и 6.04). Следует помнить, что различные пункты формулы или различные альтернативы, заявленные в одном пункте, могут иметь различные соответствующие даты. 11.25 Вопросы о новизне и изобретательском уровне должны рассматриваться в отношении каждого пункта формулы (или части пункта формулы, если пункт содержит несколько альтернатив), и предшествующий уровень техники в отношении одного пункта или одной части пункта формулы может включать объект, который не может быть противопоставлен в отношении другого пункта или его части, поскольку последний имеет более раннюю соответствующую дату. Конечно, если все документы предшествующего уровня техники стали доступны публике до самой ранней даты приоритета, эксперт не обязан (и не должен) утруждать себя распределением дат приоритета. 11.26 Обоснованность дат приоритета для отдельного пункта или части пункта формулы подробно рассматривается в главе 6.


Глава 12 Новизна

Значение новизны 12.01 При подготовке сообщения международной предварительной экспертизы изобретение, в том виде, как оно определено в формуле, не соответствует новизне, если каждый его элемент или каждое действие в явном виде или как неотъемлемая часть раскрыты в предшествующем уровне техники, включая все признаки, наличие которых, по мнению специалиста в данной области техники, подразумевается (см. параграф 13.11 в отношении определения «специалиста в данной области техники»). Неотъемлемость требует, чтобы из тех особых признаков, на которые полагается эксперт, было ясно, что отсутствующий описательный материал присутствует в ссылке как неотъемлемая часть и что это будет признано специалистами в данной области техники. Однако неотъемлемость не может быть основана на возможностях или вероятности. Недостаточно того, что что-то может следовать из данного ряда обстоятельств. Хорошо известные эквиваленты, не раскрытые в документе, отражающем уровень техники, не учитываются при оценке новизны; это вопрос очевидности (см. главу 13 – Изобретательский уровень). Естественно, тот же подход применяется при подготовке письменного сообщения и при выборе документов для включения в отчет о международном поиске (за исключением того, что в этом случае может быть иная соответствующая дата, см. параграфы 11.02 – 11.05). 12.02 Раскрытие в предшествующем уровне техники должно предоставлять специалисту возможность осуществить заявленное изобретение. Обычно при рассмотрении патентных документов (опубликованных заявок и выданных патентов), составляющих предшествующий уровень техники, экспертом подразумевается, что они предоставляют такую возможность. При рассмотрении непатентной литературы, когда встает вопрос в отношении предоставления возможности осуществления изобретения, эксперт должен определить, предоставит ли предшествующий уровень техники возможность специалисту в данной области осуществить заявленное изобретение. При определении того, предоставляет ли конкретный документ соответствующую возможность и следовательно порочит новизну, могут учитываться и знания, не входящие в данный документ, если это уместно. Дополнительные сведения о том, какие знания, не входящие в документ, отражающий предшествующий уровень техники, могут быть учтены, содержатся в приложении к данной главе. Химическое соединение, название или формула которого были упомянуты в документе, не считается известным, если информация, содержащаяся в этом документе, вместе, когда это уместно, с другими знаниями, доступными специалисту в данной области техники, не предоставляют возможности изготовления этого соединения и его выделения или, в случае природного продукта, только его выделения. Документ, отражающий предшествующий уровень техники и не порочащий новизну из-за того, что он не предоставляет возможности осуществления заявленного изобретения, может быть учтен при оценке изобретательского уровня (см. главу 13). Определение новизны Методология 12.03 Для оценки новизны эксперт должен осуществить следующие действия:

(i) выявить элементы заявленного изобретения; (ii) определить, входит ли рассматриваемый документ в «предшествующий

уровень техники» (см. параграфы 11.01 – 11.05);


(iii) оценить, были ли в данном документе на дату его публикации для

специалиста в данной области техники раскрыты, в явном виде или как неотъемлемая часть, в совокупности все элементы или действия заявленного изобретения.

Неявное или неотъемлемое раскрытие 12.04 Отсутствие новизны может следовать из того, что в явном виде указано в документе, или из того, что содержится не явно или неотъемлемо следует из данного документа. Например, если в документе исходят из эластичных свойств резины и при этом в нем в явном виде не указано, что резина представляет собой «эластичный материал», данный документ порочит новизну формулы на «эластичный материал», поскольку «эластичный материал» является неотъемлемым свойством резины, описанной в предшествующем уровне техники. Или же отсутствие новизны может быть явным в том смысле, что при осуществлении того, что описано в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, специалист неизбежно придет к результату, подпадающему под условия формулы изобретения. Вопрос об отсутствии новизны в такой ситуации должен подниматься экспертом только в том случае, если не может быть обоснованных сомнений в отношении практического эффекта, обеспечиваемого предшествующим уровнем техники. В противном случае следует рассмотреть вопрос об изобретательском уровне (см. главу 13). Толкование формулы 12.05 При толковании формулы для определения новизны эксперту следует принять во внимание рекомендации, данные в параграфах 5.20-5.41. В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в отношении того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или, в случае формулы на способ, к отличиям в операциях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Не являющиеся отличительными признаки специфического предполагаемого использования должны игнорироваться (см. параграфы 5.21 – 5.23). Например, притязание на вещество Х для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества. Признаки, которые не указаны явно, но подразумеваются посредством специфического использования, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы относится к «форме для жидкой стали», это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под такой пункт формулы, и он вследствие этого будет считаться новым. Объединение документов 12.06 Следует отметить, что при определении новизны (в отличие от изобретательского уровня) не разрешается объединять вместе отдельные документы, характеризующие предшествующий уровень техники (см. параграф 13.12). Однако если документ («основной» документ) имеет отсылку ко второму документу (например, предоставляющему более подробную информацию об определенных признаках), информация второго документа может считаться входящей в основной документ в той мере, в какой это указано в основном документе. Точно так же допустимо использование словаря или подобного ссылочного документа для объяснения того, как специальный термин, использованный в основном документе, истолковывался на дату публикации.


Допустимо также использовать дополнительные документы в качестве доказательства того, что раскрытие в основном документе было достаточным (например, для изготовления химического соединения и его выделения, или, в случае природного продукта, только его выделения) (см. параграф 13.02 и Приложение к данной главе). Допустимо также использовать дополнительные документы в качестве доказательства того, что признак, не раскрытый в основном документе, неотъемлемо следует из него на дату его публикации (для примера, приведенного в параграфе 12.04, - документы, из которых следует, что резина является «эластичным материалом»). Альтернативы 12.07 Если пункт формулы содержит альтернативы, например формула Маркуша (Р1, Р2, Р3…Рn), любые альтернативы, раскрытые в предшествующем уровне техники, считаются лишенными новизны. Общее раскрытие против частного 12.08 Если пункт формулы характеризует изобретение общими понятиями, при определении новизны раскрытие конкретного примера, подпадающего под параметры такой формулы с общими понятиями, порочит новизну этой формулы. Например, раскрытие меди в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, порочит новизну металла как общего понятия, но не новизну любого иного, чем медь, металла, а раскрытие заклепок порочит новизну средств крепления как общего понятия, но не новизну любых других, отличных от заклепок, средств крепления. 12.09 Документ, характеризующий предшествующий уровень техники и раскрывающий общее понятие (род), не всегда порочит пункт формулы на частное решение (вид), входящее в это общее понятие. Другими словами, если пункт формулы, по которому проводится экспертиза, содержит конкретный пример, и этот конкретный пример хоть и не назван явно, но входит в общее раскрытие, обнаруженное в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, новизна этого пункта не опровергается, если конкретный пример не идентифицируется с достаточной конкретностью в документе, характеризующем предшествующий уровень техники. Если в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, заявленный пример идентифицируется достаточно конкретно, то этот пример не является новым независимо от того, сколько других частных решений дополнительно описано в этом документе. Диапазоны 12.10 Конкретный пример, приведенный в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, который входит в заявленный диапазон, порочит заявленный диапазон. Поэтому если посредством перечисления диапазонов или как-то иначе пункт формулы охватывает несколько композиций, такой пункт формулы не считается новым, если одна из них описана в документе, характеризующем предшествующий уровень техники. Например, новизна пункта формулы на сплав титана (Ti) с 0,6-0,7% никеля (Ni) и 0,2-0,4% молибдена (Мо) будет опорочена документом, характеризующим предшествующий уровень техники, в котором описан сплав Ti, содержащий 0,65% Ni и 0,3% Mo. Если документ, характеризующий предшествующий уровень техники, раскрывает диапазон, который частично совпадает или входит в заявленный диапазон, новизна формулы изобретения должна определяться в зависимости от ситуации. Для того, чтобы опорочить формулу изобретения, заявленный объект должен быть раскрыт с достаточной конкретностью в документе, характеризующем уровень техники. Если формула изобретения направлена на узкий диапазон, при этом документ, характеризующий предшествующий уровень техники, раскрывает широкий диапазон, и


заявленный узкий диапазон не просто один из возможных путей осуществления того, что описано в документе, характеризующем предшествующий уровень техники (например, существует доказательство того, что эффект от соответствующего выбора (например, неожиданный результат) имеет место по всей вероятности только в заявленном узком диапазоне), то, в зависимости и от других обстоятельств, может оказаться целесообразным прийти к заключению, что узкий диапазон не раскрыт в предшествующем уровне техники с достаточной конкретностью для того, чтобы опорочить заявленную формулу (изобретение на выбор). Неожиданный результат может также обеспечить изобретению неочевидность (см. главу 13 – Изобретательский уровень).


А12.02 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении дополнительных сведений, которые могут учитываться при определении того, имеет ли место в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, раскрытие заявленного изобретения, достаточное для отрицания новизны. Некоторые компетентные органы руководствуются первыми приведенными ниже рекомендациями, другие - следуют вторым. Компетентные органы, которые не следуют приведенным ниже рекомендациям, тем не менее могут использовать документ, характеризующий предшествующий уровень техники, при определении изобретательского уровня заявленного изобретения. А12.02[1] Документ, характеризующий предшествующий уровень техники, должен обеспечить достаточное раскрытие на свою действительную дату. Под «действительной датой», в случае ранее опубликованного документа понимается дата его публикации. Компетентные органы, которые следуют этой практике, требуют, чтобы документ, характеризующий предшествующий уровень техники, вместе со сведениями, доступными на действительную дату документов, обеспечивали специалисту в данной области достаточное раскрытие каждого элемента или действия заявленного изобретения. А12.02[2] Документ, характеризующий предшествующий уровень техники, должен обеспечивать достаточное раскрытие формулы, по которой проводится поиск или экспертиза, на «соответствующую дату» (см. параграф 11.03 в отношении определения соответствующей даты для целей международного поиска, см параграфы 11.04 и 11.05 в отношении определения соответствующей даты для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы). А12.02[2] Компетентные органы, которые следуют этой практике, учитывают сведения, ставшие доступными после даты публикации документа, характеризующего предшествующий уровень техники, но до соответствующей даты формулы, по которой проводится поиск или экспертиза, для того, чтобы определить, обеспечивает ли документ, характеризующий предшествующий уровень техники, достаточное раскрытие каждого элемента или действия заявленного изобретения специалисту в данной области.


Глава 13 Изобретательский уровень

Значение изобретательского уровня

13.01 Заявленное изобретение считается обладающим изобретательским уровнем, если по отношению к предшествующему уровню техники, в том виде, как он определен в Инструкции (см. параграф 11.01), оно на соответствующую дату (см. параграфы 11.02-11.05) неочевидно для специалиста в данной области. Новизна и изобретательский уровень являются различными критериями. Формула не обладает новизной, если каждый элемент или каждое действие в явном виде или как неотъемлемая часть раскрыты в предшествующем уровне техники (см. параграф 12.01). Условие изобретательского уровня/неочевидности считается выполненным, если изобретение в целом, по сравнению с предшествующим уровнем техники в целом, неочевидно для специалиста в данной области. При проверке соблюдения требования изобретательского уровня/неочевидности можно объединять несколько документов, характеризующих предшествующий уровень техники. Поэтому эксперт должен учитывать отношение пункта формулы не только к отдельным документам или их частям, но и к комбинациям документов или их частей, если такие комбинации очевидны для специалиста в данной области.

13.02 «Предшествующий уровень техники» при определении изобретательского уровня нужно понимать так, как он определен в статье 33(3) (см. главу 11); он не включает позже опубликованные заявки или патенты, хотя при обстоятельствах, упомянутых в параграфе 11.07 (см. также параграф 17.44), позже опубликованная заявка или патент могут быть приведены в заключении международной предварительной экспертизы.

Определение изобретательского уровня

Что такое «очевидный»?

13.03 Вопрос, который нужно решить в отношении любого пункта формулы, определяющего объект, на который испрашивается охрана, состоит в том, сможет ли специалист в данной области, учитывая известный на тот момент уровень техники, прийти к чему-то, что подпадает под условия пункта формулы. Если это так, то этот пункт формулы считается не обладающим изобретательским уровнем. Термин «очевидный» означает то, что не выходит за рамки обычного прогресса в технике, а просто непосредственно или логически вытекает из предшествующего уровня техники, т.е. что-то такое, что не требует проявления каких-либо специальных знаний или способностей, лежащих за рамками ожидаемых от специалиста в данной области. При определении изобретательского уровня/неочевидности учитываются следующие основные обстоятельства:

(i) заявленное изобретение должно рассматриваться в целом;

(ii) ссылки должны рассматриваться в целом и у специалиста должны быть соответствующие побуждения или мотивы для объединения идей, предложенных в документах, таким образом, чтобы в итоге прийти к заявленному объекту; следует рассмотреть также обоснованную вероятность или возможность успеха, и

(iii) ссылки должны рассматриваться как таковые, без недопустимого ретроспективного влияния заявленного изобретения на их восприятие.


Влияние более поздних сведений

13.04 При рассмотрении изобретательского уровня, в отличие от новизны (см. параграф 12.02 и Приложение к главе 12), допустимо толковать любой опубликованный документ в свете последующих сведений и учитывать все знания, доступные специалисту в данной области на соответствующую дату формулы изобретения.

Изобретение в целом; комбинация известных или очевидных признаков

13.05 При определении изобретательского уровня/очевидности заявленное изобретение, как правило, должно рассматриваться в целом. При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и формулой вопрос состоит не в том, являются ли сами отличия очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом. Поэтому неправильно в случае формулы на комбинацию заявлять, что отдельные признаки комбинации, взятые сами по себе, известны или очевидны и что «поэтому» заявленный объект в целом очевиден. Единственное исключение из этого правила – это когда отсутствует функциональная взаимосвязь между признаками комбинации. Это имеет место, когда формула представляет собой просто сумму признаков, а не настоящую комбинацию (см. пример в параграфе 14(d)).

13.06 Хотя формула изобретения в каждом случае должна содержать технические признаки (а не просто идею), для определения того, имеется ли изобретательский уровень, эксперту важно помнить, что существуют различные пути, по которым специалист в данной области может прийти к изобретению.

13.07 При определении вклада, который вносит отдельное изобретение в уровень техники для определения изобретательского уровня, в первую очередь надо принять во внимание то, что сам заявитель в своем описании и формуле признает известным; любое такое признание известного уровня эксперт должен рассматривать как правильное, если заявитель сам не заявит, что он совершил ошибку. Однако дальнейшая информация о предшествующем уровне техники, которую можно получить из отчета о международном поиске или любого дополнительного документа, считающегося релевантным, может привести к совершенно иной точке зрения на изобретение, отличной от той, которая следует из самого описания, и, конечно, цитированные документы могут побудить заявителя добровольно изменить формулу и пересмотреть свое изобретение. При определении изобретательского уровня должны приниматься во внимание общие знания специалиста в данной области. Кроме того, предшествующий уровень техники должен предоставлять возможность осуществления того, что в нем описано, даже если это и не все целиком заявленное изобретение. Поэтому какая бы комбинация документов, характеризующих предшествующий уровень техники, и допущений или общих знаний не использовалась, эта комбинация должна обеспечивать возможность заявленного изобретения.

Оценка вклада в уровень техники

13.08 При оценке изобретательского уровня/очевидности следует применять следующий подход:

(i) определение объема заявленного изобретения;

(ii) определение объема релевантного(ых) документа(ов), характеризующего(их) предшествующий уровень техники;

(iii) определение специалиста в данной области в релевантном случае;


(iv) выявление отличий и сходства между релевантными документами,

характеризующими предшествующий уровень техники, и заявленным изобретением;

(v) оценка того, является ли заявленное изобретение в целом очевидным для специалиста в данной области с учетом релевантных документов, характеризующих предшествующий уровень техники, и общих знаний специалиста в данной области.

13.09 Изобретение в целом является очевидным, если какие-либо документы, характеризующие предшествующий уровень техники, или общие знания специалиста в данной области могут мотивировать или побудить специалиста в данной области на соответствующую дату (см. параграфы 11.02-11.05) прийти к заявленному изобретению путем замены, объединения или изменения одного или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники с обоснованной возможностью успеха. Одним из возможных путей оценки изобретательского уровня является применение подхода проблема-решение, описанного в Приложении к данной главе.

13.10 Для того чтобы прийти к окончательному заключению о наличии изобретательского уровня в каком-либо пункте формулы, необходимо выявить разницу между объектом этого пункта в целом и предшествующим уровнем техники в целом (в отношении зависимых пунктов формулы см. также параграф 13.19). При рассмотрении этого вопроса эксперт не должен исходить только из предложенной формы пункта формулы (предшествующий уровень техники плюс отличительная часть; см. параграфы 5.04-5.08). Эксперту следует определить наиболее близкий аналог заявленного изобретения как основу для оценки изобретательского уровня. Таковым является та совокупность признаков, выявляемая из одной ссылки, которая представляет собой наилучшую основу для рассмотрения вопроса об очевидности. При определении объема раскрытия в документах, характеризующих предшествующий уровень техники, кроме явного раскрытия следует учитывать и косвенное раскрытие, т.е. то, что для специалиста в данной области может обоснованно следовать из явного раскрытия. Критической датой для определения такого раскрытия является дата пункта формулы рассматриваемой заявки. Должны также учитываться и общие знания специалиста в данной области на дату пункта формулы.

«Специалист в данной области»

13.11 Специалист в данной области техники означает гипотетическое лицо, имеющее обычный опыт в данной области техники и обладающее общими известными знаниями на соответствующую дату. Подразумевается, что он имеет доступ ко всему «предшествующему уровню техники», в частности к документам, приведенным в отчете о международном поиске, и владеет нормальными средствами и возможностями для проведения обычных экспериментов. Если проблема, на которой основывается изобретение, и которая возникла из наиболее близкого аналога, подсказывает специалисту в данной области искать ее решение в другой области техники, лицом, правомочным решать эту проблему, является специалист именно в другой области техники. Оценка изобретательского уровня решения этой проблемы должна основываться на знаниях и способностях такого специалиста. Могут быть случаи, когда правильнее исходить из точки зрения группы лиц – научных или производственных специалистов, а не одного специалиста. Это относится, например, к передовым технологиям, таким как компьютеры или телефонные системы, или к высокоспециализированным процессам, таким как промышленное изготовление интегральных схем или сложных химических веществ.


Объединение документов

13.12 При определении изобретательского уровня в отличие от новизны (см. главу 12) допускается объединение двух или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники, например, разных опубликованных патентов или нескольких частей одного ссылочного документа, например одной книги, но только в тех случаях, когда такое объединение очевидно для специалиста в данной области. При определении того, очевидно ли объединение двух или более отдельных документов, эксперт должен учитывать следующее:

(i) позволяет ли характер и содержание документов предположить, что специалист в данной области объединит их;

(ii) относятся ли документы к той же или смежной технической области, и если нет, имеют ли документы отношение к той проблеме, которой касается изобретение.

13.13 Объединение, замена или изменение одного или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники, могут привести к выводу об отсутствии изобретательского уровня/очевидности, только если предшествующий уровень техники или общие знания с обоснованной вероятностью подтолкнут специалиста в данной области к объединению, замене или изменению одного или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники. Напротив, если от специалиста в данной области нельзя было ожидать такого объединения, требование изобретательского уровня (неочевидности) будет считаться выполненным, даже если каждый отдельно взятый документ является очевидным. Объединение двух или более частей одного и того же документа будет считаться очевидным, если для специалиста в данной области существуют разумные основания связать эти части друг с другом. Очевидным является объединение документов, характеризующих предшествующий уровень техники, с известным учебником или стандартным справочником; это частный случай общего предположения о том, что очевидным является объединение одного или более документов с общими познаниями в данной области. Очевидным является также объединение двух документов, один из которых содержит ясную и безошибочную ссылку на другой. Следует отметить, что мотивация к изменению документов, характеризующих предшествующий уровень техники, не обязательно должна совпадать с мотивацией заявителя. Необязательно, чтобы объединение, вытекающее из предшествующего уровня техники, давало то же преимущество или результат, что и обнаруженные заявителем. Заявленное изобретение может следовать из предшествующего уровня техники, но для других целей или для решения другой задачи. В некоторых случаях содержание только одного документа, характеризующего предшествующий уровень техники, может привести к выводу об отсутствии изобретательского уровня. Примеры таких ситуаций приведены в Приложении в данной главе. Примеры 13.14 Ниже приводятся примеры обстоятельств, при которых заявленное изобретение следует считать очевидным, а также тех обстоятельств, при которых оно имеет изобретательский уровень (неочевидность). Следует подчеркнуть, что эти примеры носят только рекомендательный характер и что в каждом конкретном случае должен применяться принцип «было ли это очевидно для специалиста в данной области?». Эксперты не должны подгонять конкретные случаи под эти примеры, если последние не вполне явно применимы. Данный перечень примеров не является исчерпывающим.


(а) Заявленные изобретения касаются применения известных средств очевидным путем, что исключает их соответствие изобретательскому уровню.

(i) Раскрытие идеи в предшествующем документе является неполным в отношении всего заявленного изобретения и по крайней мере один из возможных путей восполнения отсутствующего признака(ов) легко придет в голову специалисту в данной области, что таким образом приведет к заявленному изобретению. Пример: Заявленное изобретение относится к строительной конструкции,

выполненной из алюминия. В документе, характеризующем предшествующий уровень техники, раскрывается та же конструкция и говорится, что она выполнена из легкого материала, но об использовании алюминия не упоминается. Алюминий является легким материалом, хорошо известным в данной области как подходящий для использования в качестве строительного материала.

(ii) Заявленное изобретение отличается от предшествующего уровня техники

только использованием хорошо известных эквивалентов (механических, электрических или химических) с той же целью, причем в уровне техники эквивалентность является общепризнанной. Следует отметить, что признание заявителя в международной заявке об эквивалентности одного элемента другому элементу, который ранее использовался для других целей, не означает, что использование этого элемента вместо другого является очевидным. Пример: Заявленное изобретение относится к комбинации насос-двигатель, которая

отличается от известной комбинации насос-двигатель только тем, что используется гидравлический мотор вместо электрического.

(iii) Заявленное изобретение заключается в новом применении хорошо

известного материала с использованием известных свойств этого материала. Пример: Моющий состав, содержащий в качестве детергента известное соединение

с известным свойством уменьшения поверхностного натяжения воды, при этом это свойство известно как существенное для детергентов.

(iv) Заявленное изобретение заключается в применении в известном устройстве

недавно разработанного материала, свойства которого явно подходят для этого применения (аналогичная замена). Пример: Электрический кабель имеет полиэтиленовую изоляцию, которая

присоединена к металлическому экрану адгезивом. Заявленное изобретение заключается в использовании особого вновь разработанного адгезива, о котором известно, что он подходит для соединения полимера с металлом.

(v) Заявленное изобретение заключается только в использовании известной

техники в почти аналогичной ситуации (аналогичное использование). Пример: Заявленное изобретение заключается в применении техники импульсного

управления в электродвигателе, приводящем в движение вспомогательные механизмы промышленной тележки, такие как вилочный погрузчик, причем использование этой техники для управления электродвигателем тележек уже было известно.

(b) Заявленные изобретения заключаются в применении известного решения неочевидным образом, что признается соответствующим изобретательскому уровню.


(i) Известный метод или средство при использовании для другой цели дает новый неожиданный эффект. Пример: Известно, что высокочастотная энергия может быть использована в

индукционной стыковой сварке. Поэтому очевидно, что высокочастотная энергия может также использоваться в контактно-стыковой сварке с таким же эффектом. Однако изобретательский уровень будет существовать в этом случае, если высокочастотная энергия использовалась для непрерывной контактно-стыковой сварки пружинной полосы без удаления окалины (такое удаление окалины является необходимым, чтобы избежать образования дуги между сварочным контактом и полосой). Неожиданный результат состоит в том, что удаление окалины перестает быть необходимым, так как при высокой частоте ток подводится и через окалину, являющуюся диэлектриком.

(ii) Новое использование известного устройства или материала позволяет

преодолеть технические трудности, не разрешимые обычными технологическими методами, при условии, что средства преодоления технических трудностей определены в формуле. Пример: Заявленное изобретение относится к устройству для поддержания и

управления подъемом и опусканием газгольдеров, позволяющему обходиться без используемой ранее внешней направляющей рамы. Похожее устройство известно для поддержания плавучих доков или понтонов, но для применения этого устройства к газгольдерам необходимо было преодолеть практические трудности, с которыми не сталкивались при известном использовании.

(с) Очевидная совокупность признаков, не соответствующая изобретательскому уровню. Заявленное изобретение состоит просто в комбинации или связи известных устройств или способов, функционирующих своим обычным образом и не создающих никаких неочевидных рабочих взаимосвязей. Пример: Машина для производства сосисок состоит из известной рубящей машины

и известной наполняющей машины, расположенных последовательно. (d) Неочевидная и, следовательно, обладающая изобретательским уровнем совокупность признаков. Совокупность признаков, взаимно подкрепляющих друг друга в своем влиянии так, что достигается новый технический результат. Не имеет значения, известен ли сам по себе каждый отдельный признак полностью или частично. Пример: Смесь лекарств состоит из обезболивающего (анальгетика) и

транквилизатора (седативного). Было обнаружено, что при добавлении транквилизатора, который сам по себе не создает обезболивающего эффекта, обезболивающий эффект анальгетика усиливается с таким результатом, который нельзя было предсказать, исходя из известных свойств активных веществ.

(e) Очевидный отбор или выбор из нескольких известных возможностей, не соответствующий изобретательскому уровню.


(i) Заявленное изобретение заключается в простом выборе из нескольких подходящих альтернатив. Пример: Заявленное изобретение относится к известному химическому способу,

при котором тепло к реакционной смеси подводят с помощью электричества. Хорошо известно несколько способов такой подачи тепла; заявленное изобретение заключается лишь в выборе одного из альтернативных способов подачи необходимого тепла.

(ii) Заявленное изобретение заключается в выборе определенных

размеров, концентраций, температурных режимов или иных параметров из ограниченного диапазона возможностей и ясно, что эти параметры или рабочие режимы охватывались предшествующим уровнем техники и могут быть определены обычным методом проб и ошибок или применением обычных конструкторских процедур. Если общие условия заявленной формулы раскрыты в предшествующем уровне, выбор оптимальных или рабочих диапазонов посредством проведения обычных экспериментов не соответствует изобретательскому уровню.

Пример: Заявленное изобретение относится к процессу проведения известной реакции и характеризуется определенной скоростью потока инертного газа. Предписанные скорости – это всего лишь те скорости, к которым неизбежно придет специалист в данной области.

(iii) Заявленное изобретение может быть получено простой экстраполяцией прямым путем из известного уровня техники.

Пример: Заявленное изобретение характеризуется использованием определенного минимального количества вещества Х при приготовлении вещества Y для улучшения его термостабильности, и этот отличительный признак может быть выявлен простой экстраполяцией известного из уровня техники прямолинейного графика, связывающего термостабильность с содержанием вещества Х.

(iv) Заявленное изобретение состоит в простом выборе небольшого числа химических соединений (подвида) из их широкого диапазона (вида). Пример: В предшествующем уровне техники раскрыто химическое соединение,

характеризующееся общей формулой, содержащей замещающую группу, которая обозначена «R». Этот заместитель «R» определен как охватывающий широкий диапазон радикальных групп, таких как алкильные и арильные группы, замещенные или незамещенные галогеном и/или гидроксилом. В предшествующем уровне техники раскрыто только очень небольшое число примеров конкретного осуществления в пределах широко определенных радикальных групп. Заявленное изобретение заключается в выборе определенного радикала или небольшой группы радикалов из тех, которые хорошо известны как входящие в широко определенные радикальные группы, раскрытые в предшествующем уровне техники как заместитель «R». Предшествующий уровень техники предоставляет основания для выбора любого хорошо известного члена широко определенных радикальных групп и таким образом предоставляет основания специалисту в данной области осуществить модификации, необходимые для того, чтобы прийти к заявленному изобретению. Более того, полученные соединения:

- не описаны как обладающие какими-либо преимущественными свойствами по сравнению с примерами в предшествующем уровне техники;

- описаны как обладающие преимущественными свойствами по сравнению с соединениями, особо упомянутыми в предшествующем уровне техники, но эти


свойства таковы, что специалист в данной области может ожидать их наличие у таких соединений, что, вероятно, приведет его к такому же выбору.

(f) Неочевидный отбор или выбор из нескольких известных возможностей, обладающий изобретательским уровнем.

(i) Заявленное изобретение заключается в конкретном выборе

специфических рабочих условий (например, температуры и давления) из известного диапазона, такой выбор дает неожиданный эффект при осуществлении способа или неожиданные свойства полученного продукта.

Пример: Для способа, в котором вещество А и вещество И превращаются при

высокой температуре в вещество С, было известно, что по мере возрастания температуры в диапазоне 50-130°С выход вещества С постоянно возрастает. В заявленном изобретении обнаружено, что в диапазоне от 63°С до 65°С, который ранее не исследовался, выход вещества С значительно выше, чем ожидалось.

(ii) Заявленное изобретение заключается в выборе определенных

химических соединений (подвидов) из широкого ряда известных соединений (вида), причем выбранные соединения имеют неожиданные преимущества. Пример: В примере с замещенным химическим соединением, приведенным выше

в пункте (e) (iv), заявленное изобретение опять заключается в выборе заместителя-радикала «R» из всего диапазона возможностей, определенного в предшествующем уровне техники. В данном случае изобретение не только охватывает выбор определенных соединений из возможного общего ряда соединений и приводит к соединениям, которые описаны и для которых показаны преимущественные свойства, но при этом отсутствуют какие-либо указания, которые могли бы привести специалиста именно к такому решению, а не к другому, для того чтобы получить описанные преимущественные свойства.

(g) Преодоление технических предубеждений. Как правило, изобретательский уровень присутствует, если предшествующий уровень техники не приводит специалиста в данной области к решению, предложенному в заявленном изобретении. Это применяется, в частности, к тем случаям, когда специалист в данной области даже не рассматривает возможности проведения экспериментов для определения того, существуют ли альтернативы известному пути преодоления реальных или воображаемых препятствий.

Пример: Напитки, содержащие двуокись углерода, после стерилизации разливают горячими в стерилизованные бутылки. Считается, что сразу после выведения бутылки из разливочного устройства напиток должен быть автоматически защищен от контакта с окружающим воздухом, чтобы предотвратить шипение и разбрызгивание. Способ, включающий такие же операции, но не предусматривающий защиту напитка от окружающего воздуха (так как в действительности в этом нет необходимости), будет обладать изобретательским уровнем.


Другие обстоятельства

Анализ ex post facto

13.15 Следует помнить, что заявленное изобретение, которое на первый взгляд кажется очевидным, на самом деле может обладать изобретательским уровнем. Как только новая идея сформулирована, можно часто теоретически показать, как ее можно было бы решить, начиная с чего-то известного путем ряда легких последовательных этапов. Эксперт должен быть осторожен при анализе ex post facto такого рода. Во всех случаях предшествующий уровень техники должен рассматриваться как таковой, без недопустимого ретроспективного влияния заявленного изобретения на его восприятие. Идея или предположение о заявленном изобретении должны быть обнаружены в предшествующем уровне техники и/или в общих знаниях специалиста в данной области и не должны основываться на раскрытии заявителя. При выявлении побуждений или мотивов для объединения идей, предложенных в документах, следует учитывать такой фактор, как наличие обоснованного ожидания или вероятности успеха при объединении предложений предшествующего уровня техники. Во всех случаях эксперт должен стараться дать практическую, отражающую «реальную жизнь» оценку. Эксперт должен учитывать все, что известно о предпосылках создания изобретения, и взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем.

Техническая ценность, издавна существующие потребности

13.16 Для того, чтобы дать положительное заключение о наличии у заявленного изобретения изобретательского уровня, следует учитывать также и следующие вторичные факторы:

(i) удовлетворяет ли заявленное изобретение издавна существующие потребности;

(ii) преодолевает ли заявленное изобретение техническое предубеждение;

(iii) были ли раньше не увенчавшиеся успехом попытки достигнуть того, что достигнуто в заявленном изобретении;

(iv) достигается ли в заявленном изобретении неожиданный результат, и

(v) имеет ли заявленное изобретение особый коммерческий успех.

13.17 Если, например, показано, что заявленное изобретение имеет значительную техническую ценность, или если оно имеет новые и удивительные технические преимущества, и это определенно связано с одним или более признаками, содержащимися в формуле изобретения, эксперт не должен спешить с отрицательным выводом об отсутствии изобретательского уровня. То же самое относится и к случаям, когда заявленное изобретение решает техническую проблему, которую специалисты пытались решить долгое время, или же обеспечивает удовлетворение потребности, существующей издавна, или преодолевает техническое предубеждение.

Коммерческий успех

13.18 Коммерческий успех сам по себе не считается показателем изобретательского уровня, но факт быстрого коммерческого успеха вместе с наличием существующей издавна потребности позволит эксперту сделать положительный вывод при условии, что успех достигнут благодаря техническим признакам заявленного изобретения, а не другим


факторам (например, особенностям торговли или рекламе), и соответствует объему изобретения.

Зависимые пункты формулы

Правило 6.4(b)

13.19 Эксперт должен помнить, что при определении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости зависимый пункт формулы включает все признаки того пункта, от которого он зависит. Поэтому, если вывод в отношении новизны независимого пункта положителен, он обычно должен быть положительным для зависимых пунктов. Этот принцип применяется также к изобретательскому уровню и промышленной применимости.


Подход «проблема-решение»

А13.08.1 Одним из способов оценки изобретательского уровня является применение так называемого «подхода «проблема-решение»». Этот подход состоит из следующих этапов:

1. Определение наиболее близкого предшествующего уровня техники (см. также параграф 13.08).

2. Выявление объективной технической проблемы, которую нужно решить.

3. Рассмотрение вопроса о том, является ли заявленное изобретение, исходя из наиболее близкого предшествующего уровня техники и объективной технической проблемы, очевидным для специалиста в данной области.

Этап 1

А13.08.2 Наиболее близким предшествующим уровнем техники является такая совокупности признаков, выявляемая из одной ссылки, которая создает наилучшую основу для рассмотрения вопроса об очевидности. Наиболее близким предшествующим уровнем техники может быть, например:

(i) известная совокупность в данной технической области, которая раскрывает технические эффекты, цель или использование, наиболее близкие к заявленному изобретению; или

(ii) такая совокупность, которая имеет наибольшее число технических признаков, совпадающих с признаками заявленного изобретения, и которая способна осуществлять функцию заявленного изобретения.

Этап 2

А13.08.3 На втором этапе нужно объективно определить решаемую техническую проблему. Для этого нужно изучить заявленное изобретение, наиболее близкий уровень техники и разницу с точки зрения признаков (конструкционных и функциональных) между заявленным изобретением и наиболее близким уровнем техники, а затем сформулировать техническую проблему.


А13.08.4 В этом контексте техническая проблема означает цель и задачу изменения или приспособления наиболее близкого предшествующего уровня техники таким образом, чтобы обеспечить технические эффекты, которые обеспечиваются заявленным изобретением по сравнению с наиболее близким предшествующим уровнем техники.

А13.08.5 Выявленная таким образом техническая проблема может не быть той же, что указал в качестве «проблемы» заявитель, поскольку объективная техническая проблема основывается на объективно установленных фактах, в частности следующих из предшествующего уровня техники, выявленного в ходе рассмотрения, который может отличаться от предшествующего уровня техники, в действительности известного заявителю на момент подачи заявки.

А13.08.6 Выражение «техническая проблема» следует толковать широко; это необязательно подразумевает, что решение заключается в техническом усовершенствовании по сравнению с уровнем техники. Проблема может состоять в поиске альтернативы известному устройству или способу, обеспечивающей такие или аналогичные эффекты или более приемлемой по стоимости.

А13.08.7 Иногда признаки формулы изобретения обеспечивают не один технический эффект, в этом случае можно говорить о технической проблеме как состоящей из нескольких частей или имеющей более одного аспекта, каждый из которых соответствует одному техническому эффекту. В таких случаях каждая часть или аспект обычно рассматриваются по очереди.

Этап 3

А13.08.8 На третьем этапе необходимо ответить на вопрос, есть ли в предшествующем уровне техники в целом какие-либо предпосылки, которые подтолкнут (не просто могли бы подтолкнуть, а именно подтолкнут) специалиста, столкнувшегося с технической проблемой, учитывая эти предпосылки изменить или приспособить наиболее близкий уровень техники, и таким образом прийти к чему-то, что подпадает под условия формулы изобретения, и достигнуть того, что достигается изобретением.

А13.08.9 Следует отметить, что требование технического прогресса не является требованием в подходе «проблема-решение». Однако в соответствии с подходом «проблема-решение» всегда может быть сформулирована объективная проблема («поиск альтернативы», «облегчение изготовления», «более дешевое изготовление») даже при отсутствии технического прогресса.

Примеры ситуаций, когда один документ может поставить под вопрос изобретательский уровень

А13.13 В соответствии с практикой некоторых компетентных органов, документ, содержание которого само по себе может поставить под вопрос изобретательский уровень по меньшей мере одного независимого пункта формулы и, возможно, одного или более пунктов, зависимых от этого пункта, относится к категории «Х». Это имеет место в следующих случаях:

(i) если технический признак, известный в одной технической области, применяют в другой области, и его применение очевидно для специалиста;

(ii) если различие между содержанием документа и заявленным объектом настолько хорошо известно, что документальное подтверждение не требуется;


(iii) если заявленный объект относится к использованию известного продукта и

это использование с очевидностью следует из известных свойств продукта;

(iv) если заявленное изобретение отличается от известного уровня техники только использованием эквивалентов, которые настолько хорошо известны, что документальное подтверждение не требуется.


Глава 14

Промышленная применимость

Значение промышленной применимости

Статьи 5, 33(4), 34(4)(а)(ii), 35(3)(a)

14.01 Заявленное изобретение считается промышленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-либо отрасли промышленности. Термин «промышленная применимость» может считаться в Международном органе синонимом термина «полезность» (см. приложение к данной главе).

14.02 «Промышленность» следует понимать в самом широком смысле, как это определено в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Поэтому промышленность включает любую физическую деятельность технического характера, т.е. деятельность, которая относится к полезным и практическим сферам, в отличие от эстетических; но это необязательно предполагает использование машин или изготовление изделия и может охватывать способ рассеивания тумана или способ преобразования одной формы энергии в другую.

14.03 Исходя из основных общих характеристик требований промышленной применимости и полезности, изобретение, которое не работает, например изобретение, которое явно неработоспособно в свете хорошо известных законов природы, не соответствует ни требованию промышленной применимости, ни требованию полезности. Такие изобретения считаются или не имеющими применения в промышленности, или не являющимися полезными ни для каких целей, поскольку они не работают.

Методология

14.04 Для оценки промышленной применимости следует выполнить следующие действия:

(i) определить, что заявлено; и

(ii) определить, признает ли специалист в данной области, что заявленное изобретение имеет промышленную применимость.

14.05 В большинстве случаев, промышленная применимость очевидна сама по себе и по этому вопросу не требуется никакого дополнительного описания.

Правила 43bis, 66.2(a)(ii), 70.8

14.06 Если какому-либо продукту или способу приписывают работу, которая находится в явном противоречии с хорошо известными физическими законами и поэтому изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области, формула не имеет промышленной применимости и заявителя следует уведомить об этом.



А14.01 Не во всех компетентных международных органах существуют одинаковые требования к промышленной применимости. Международный орган может руководствоваться любым из изложенных ниже вариантов в той мере, в какой он считает для себя уместным. Полезность А14.01[1] Термин «промышленная применимость» может считаться синонимом термина «полезность». Соответственно заявленное изобретение считается промышленно применимым, если оно обладает полезностью, которая является: (а) конкретной, (b) реальной и (с) достоверной. Конкретная или определенная полезность (а) Необходимо различать случаи, когда заявитель раскрыл конкретное использование или применение изобретения, и случаи, когда заявитель просто указал, что изобретение может оказаться полезным, не установив конкретно, почему оно может считаться полезным. Например, указаний на то, что соединение может быть полезным при лечении неопределенных заболеваний, или на то, что соединение имеет «полезные биологические» свойства, недостаточно для того, чтобы определить конкретную полезность соединения. Аналогично, формула на полинуклеотид, использование которого раскрыто просто как «генная проба» или «хромосомный маркер», не считается конкретной при отсутствии раскрытия конкретной ДНК- мишени. Общего заявления о том, что соединение может быть использовано для диагностики заболевания, обычно недостаточно при отсутствии раскрытия того, какое состояние можно диагностировать. Противоположной является ситуация, когда заявитель раскрыл конкретную биологическую активность соединения и обоснованно связал ее с состоянием болезни. Таких указаний достаточно для того, чтобы установить конкретную полезность изобретения. Вышеуказанных общих утверждений недостаточно для того, чтобы определить конкретную полезность изобретения, особенно если утверждения носят форму общего заявления, из которого ясно, что «полезное» изобретение может следовать из того, что раскрыто заявителем. Реальная полезность или практическая полезность в «реальном мире» (b) Полезность, которая требует проведения дополнительных исследований для того, чтобы установить или обоснованно подтвердить использование в «реальном мире», не является реальной полезностью. Например, соединение для лечения известного или нового заболевания и способ анализа для идентификации соединений, имеющих «реальную полезность», определяют использование в «реальном мире». Анализ, в котором определяется присутствие вещества, имеющего установленную связь с предрасположенностью к возникновению конкретного заболевания, также определяет использование в «реальном мире», поскольку выявляются потенциальные кандидаты для средств предотвращения или дальнейшего контроля. Необходимо отличать изобретения, имеющие конкретно установленную реальную полезность, и изобретения, для установления или подтверждения полезности которых требуются дополнительные исследования. Выражения типа «исследовательский инструмент», «промежуточный продукт» или «для исследовательских целей» не способствуют определению того, идентифицировал ли заявитель конкретную и реальную полезность изобретения. Ниже приведены примеры ситуаций, требующих проведения дополнительных исследований для установления или обоснованного подтверждения использования в «реальном мире», и, следовательно, не определяющих «реальную полезность»:


(i) основное исследование, такое как изучение свойств самого заявленного продукта или механизмов, в которых использован материал;

(ii) метод анализа на наличие вещества или идентификация вещества, которое само по себе не имеет конкретного и/или реального использования; и

(iii) формула на промежуточный продукт, который используется для получения конечного продукта, не имеющего конкретной, реальной и достоверной полезности. Достоверная полезность (с) Утверждение является достоверным, если (i) нет серьезных недостатков в логике, лежащей в основе утверждения, и (ii) факты, на которых базируется утверждение, соответствуют логике, лежащей в основе утверждения. Достоверность в этом контексте относится к надежности заявления, основанного на логике и фактах, представленных заявителем для подкрепления утверждения о полезности. Одной из ситуаций, в которых утверждение о полезности не будет считаться достоверным, является ситуация, когда специалист в данной области считает утверждение «недостоверным в свете современных знаний», и ничего из того, что предлагает заявитель, не опровергает того, что следует из современных знаний. Формула, направленная на соединение для лечения заболевания или вакцинации против заболевания, для которого до сих пор не существовало лекарств или вакцин, требует тщательной проверки на соответствие требованию промышленной применимости. Более трудным может оказаться установление достоверности утверждаемой полезности соединения для лечения заболеваний человека в ситуации, когда в соответствии с существующими научными представлениями это невозможно. Для этого требуется хорошее знание уровня техники на момент создания изобретения. Факт отсутствия известных лекарств для заболевания не может служить основой для заключения об отсутствии у изобретения промышленной применимости. Необходимо определить достоверность утверждаемой полезности изобретения исходя из информации, раскрытой в заявке. Промышленная применимость А14.01[2].1 Некоторые компетентные международные органы считают заявленный объект промышленно применимым только в случае соблюдения всех нижеследующих требований (в противном случае промышленная применимость отсутствует):

(1) В международной заявке должно быть указано, как изобретение может быть использовано в промышленности (предназначенная функция, назначение или конкретное использование).

(2) Международная заявка должна раскрывать заявленное изобретение достаточно ясно и полно (с определением средств и способов), чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области. При отсутствии такой информации допустимо, чтобы способ осуществления изобретения был раскрыт в источнике, который стал доступен общественности до даты приоритета изобретения.

(3) При осуществлении изобретения по любому пункту (пунктам) формулы специалистом в данной области должна быть действительно возможна реализация указанного назначения (конкретного использования) изобретения. Назначение


А14.01[2].2 Следует отметить, что, как правило, назначение изобретения очевидно из объекта, как он определен в формуле изобретения, или из характера изобретения. Например, если объектом изобретения является «компьютер», то не возникает вопрос о том, можно ли его использовать в промышленности, т.е. требование (1) считается выполненным. С другой стороны, если объект изобретения относится к новому химическому соединению или к способу получения нового химического соединения, то изобретение не может считаться соответствующим требованию (1), если в международной заявке отсутствует указание его назначения. Ясное и полное раскрытие А14.01[2].3 Заявка считается раскрывающей изобретение в соответствии с требованием (2), если информация, содержащаяся в международной заявке, вместе с информацией из источника, который стал доступен общественности до даты приоритета изобретения, достаточна для того, чтобы заявленный объект был осуществлен специалистом в данной области техники. Информация, предоставленная заявителем, оценивается не только с точки зрения ее использования для осуществления изобретения, но также с точки зрения ее использования для нахождения требуемой информации в предшествующем уровне техники. Например, независимый пункт формулы определяет существенные технические признаки следующим образом: «коэффициент теплового расширения материала, из которого сделан узел Q механизма, находится в пределах от А до В». Если материал, имеющий коэффициент теплового расширения в указанных пределах, известен из предшествующего уровня техники, то заявка считается раскрывающей изобретение в соответствии с требованием (2), независимо от того, идентифицирован ли этот материал в заявке или нет. Если такой материал не известен из предшествующего уровня техники, но заявка содержит информацию, достаточную для изготовления этого материала, требование (2) считается выполненным. А14.01[2].4 С другой стороны, требование (2) в данном примере не будет считаться выполненным, если материал, имеющий коэффициент теплового расширения в указанном диапазоне, не известен из предшествующего уровня техники и не может быть изготовлен, поскольку заявка не содержит информации о его составе или способе изготовления. Возможность реализации назначения А14.01[2].5 Проверка соответствия требованию (3) является, фактически, проверкой технической корректности изобретения по каждому пункту. Положительный результат такой проверки означает, что осуществление изобретения в соответствии с техническими признаками, изложенными в пункте формулы, приведет к получению объекта, который может быть использован по указанному назначению. А14.01[2].6 Например, если объектом пункта формулы является «вечный двигатель», изобретение не будет признано соответствующим требованию (3), даже если оно соответствует требованию (2), поскольку работа вечного двигателя противоречит общеизвестным законам физики. Требование (3) также не считается выполненным в случаях технических ошибок, которые не обязательно связаны с основными законами природы, но тем не менее приводят к тому, что заявленный объект невозможно использовать по назначению, указанному заявителем. А14.01[2].7 В качестве другого примера, если заявлен «двигатель», требование (3) будет считаться выполненным, если функционирование двигателя приведет, так сказать, к механическому движению. Если в то же время будет обнаружено, что некоторые характеристики, например указанное КПД двигателя, описанные в международной заявке, не могут быть достигнуты, обнаружение этого не будет иметь отношения к выполнению


требования «промышленной применимости», а должно рассматриваться с точки зрения соответствия требованию достаточности описания. Дата, на которую требования должны быть выполнены А14.01[2].8 Проверка соответствия требованиям (1)-(3) осуществляется на дату приоритета изобретения. Соответственно, если предшествующее раскрытие, сделанное до даты приоритета, не предоставляет информации, требуемой для осуществления заявленного изобретения, и если более ранняя заявка, на основании которой испрашивается приоритет рассматриваемой заявки, не содержала такой информации, включения такой информации в рассматриваемую заявку не будет достаточно для того, чтобы признать заявленное изобретение промышленно применимым на дату приоритета, такое включение будет считаться добавлением нового объекта, что противоречит статьям 19(2) и 34(2)(b).


ЧАСТЬ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК

Глава 15

Международный поиск

Цель международного поиска

Статья 15(2) и (4); Правила 33.1(а) и 34

15.01 Целью международного поиска является установление соответствующего уровня техники, который включает все то, что стало доступно публике во всем мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации) (см. главу 11), и что может быть полезным при определении, является ли заявленное изобретение новым (см. главу 12) и отвечает ли оно изобретательскому уровню (т.е. является ли оно очевидным; см. главу 13) при условии, что доступность публике имела место до даты международной подачи. Международный поисковый орган прилагает все усилия к тому, чтобы обнаружить как можно больше релевантных документов, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, и, в любом случае, принимая во внимание минимум документации, указанный в правиле 34. 15.02 В порядке подготовки отчета о международном поиске желательно, чтобы международные поисковые органы цитировали также те документы, характеризующие предшествующий уровень техники, которые могли бы быть полезны при определении того, выполняются ли другие требования, такие как достаточность, подкрепление описанием и промышленная применимость. 15.03 В поиске должно быть отражено то, что некоторые указанные ведомства имеют различные определения действительной даты предшествующего уровня техники. Соответственно, при выполнении поиска желательно, чтобы эксперты находили и отбирали для цитирования документы, характеризующие предшествующий уровень техники, которые могут быть релевантны и для других ведомств. Однако экспертам нет необходимости расширять поиск свыше стандартных поисковых параметров, чтобы определить такой уровень техники. Если поиск был проведен и соответствующий уровень техники был обнаружен, экспертам следует, например, процитировать все релевантные документы, опубликованные до даты международной подачи, даже если такие документы и международная заявка, находящаяся в рассмотрении, имеют общего заявителя и/или изобретателя. 15.04 Еще одна цель международного поиска состоит в том, чтобы избежать или по крайней мере минимизировать проведение дополнительного поиска на национальной фазе. Неписьменное раскрытие

Правило 33.1(b) 15.05 Неписьменное раскрытие, такое как устное раскрытие, использование, выставка или другие средства раскрытия, не является соответствующим уровнем техники для целей международного поиска, если оно не подтверждено письменным раскрытием, ставшим общедоступным до даты международной подачи и составляющим уровень техники. Однако если дата, на которую письменное раскрытие стало общедоступно, приходится на дату или после даты подачи международной заявки, находящейся в рассмотрении, в отчете о поиске этот факт должен быть отмечен отдельно с указанием даты, на которую


письменное раскрытие стало общедоступно, даже если такое письменное раскрытие не соответствует определению соответствующего уровня техники, признанному на международной фазе, если неписьменное раскрытие стало доступно на дату, предшествующую дате международной подачи (см. параграф 11.22), т.к. такое неписьменное раскрытие может считаться предшествующим уровнем техники в соответствии с национальным законодательством на национальной фазе. Географическое положение, язык, давность и способ раскрытия 15.06 Следует отметить, что нет никаких ограничений в отношении географического места раскрытия соответствующей информации, языка, на котором это было осуществлено, или способа, которым соответствующая информация стала доступна публике, точно так же не делается никаких ограничений в отношении давности документов, содержащих такую информацию. 15.07 Документы, выпущенные в электронном виде, считаются опубликованными при условии, если они восстановимы (см. параграфы 11.12-11.20). Эксперт

Статья 18; Правило 43 15.08 Международный поисковый орган осуществляет проведение международного поиска и составление отчета о международном поиске. Обычно международный поиск выполняется одним экспертом, однако такого ограничения не существует. В соответствующих случаях, когда изобретение по своей сущности является таким, что требуется проведение поиска в далеко отстоящих специализированных областях, может оказаться необходимым, чтобы отчет о международном поиске был подготовлен двумя или более экспертами.

Правило 43bis.1(a) 15.09 От эксперта также требуется одновременно с подготовкой отчета о международном поиске составить письменное сообщение о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости заявленного изобретения. Отчет о международном поиске вместе с письменным сообщением служат для того, чтобы проинформировать Орган международной предварительной экспертизы о наличии документов и доводов, необходимых для вынесения окончательной оценки в случаях, когда подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, а также для того, чтобы информировать указанные ведомства для целей рассмотрения ими заявки на национальной фазе (письменное сообщение пересылается ведомствам в виде международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I РСТ), если не составляется заключение международной предварительной экспертизы в соответствии с Главой II Договора). Следовательно, необходимо, чтобы эксперт был знаком с требованиями экспертизы. Основа поиска

Статья 19; Правила 5.2, 13ter, 91.1; Раздел 208, АИ Часть 8, АИ Приложение С 15.10 Нельзя вносить изменения в заявку до составления отчета о международном поиске, следовательно международный поиск должен быть проведен на основе копии для поиска, переданной Международному поисковому органу Получающим ведомством, кроме случаев исправления очевидных ошибок (см. главу 8).


15.11 Если заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но не содержит соответствующего перечня последовательностей, соответствующего стандарту (см. параграф 4.15), Международный поисковый орган может предложить заявителю (используя бланк PCT/ISA/225) представить в течение установленного срока перечень последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, в соответствии со стандартом, для целей завершения международного поиска. Если заявитель выполнил предложение, Международный поисковый орган переходит к завершению международного поиска, составлению отчета о международном поиске и письменного сообщения на основе представленной письменной и/или машиночитаемой формы перечня последовательностей. Однако любой перечень последовательностей, не содержавшийся в первоначально поданной международной заявке, не будет в соответствии со статьей 34 составлять часть международной заявки, но будет использован в качестве поискового инструмента. Если заявитель не выполнит предложение в течение установленного срока или если представленный ответ не будет соответствовать требуемому стандарту, от Международного поискового органа не требуется проводить международный поиск, если такое несоответствие приводит к тому, что проведение полноценного поиска невозможно.

Правила 5.2(b), 13ter.1(d); Раздел 513; АИ Приложение С 15.12 Если часть описания, содержащая перечень последовательностей, включает свободный текст, как это определено стандартом, предусмотренным в Приложении С к АИ, но этот текст не приведен в основной части описания на языке описания, Международный поисковый орган предлагает заявителю (используя бланк PCT/ISA/233) скорректировать заявку путем введения свободного текста в основную часть описания. Если заявитель выполняет предложение, Международный поисковый орган помечает заменяющий лист словами «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 13ter.1(d))» или их эквивалентом на языке публикации международной заявки, а также проставляет дату получения и передает заменяющие листы, содержащие этот свободный текст, в Получающее ведомство и Международное Бюро для включения этих листов в копию для Получающего ведомства и регистрационный экземпляр соответственно, и включает один экземпляр этих листов в копию для поиска. Если заявитель не выполняет предложение, то, несмотря на это, Международный поисковый орган продолжает осуществлять международный поиск.

Правила 12.3, 23.1(b) 15.13 Если язык, на котором подана международная заявка, не допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, то заявитель должен представить в Получающее ведомство перевод международной заявки на язык, допустимый этим ведомством. Однако такой перевод не требуется в отношении заявления или любого перечня последовательностей, являющегося частью описания. Получающее ведомство направляет этот перевод в качестве части копии для поиска и международный поиск будет проведен на основе этого перевода. Объем международного поиска

Статьи 18(2), 20(1)(а), 21(3), 33(6) 15.14 Международный поиск является, по существу, полным высококачественным поиском наибольшего количества релевантных источников; отчет служит для предоставления информации о соответствующем уровне техники заявителю, общественности, в случае опубликования международной заявки, указанным ведомствам и органам международной предварительной экспертизы. 15.15 В некоторых случаях, у указанных ведомств нет возможностей для осуществления систематического поиска. В связи с этим эксперт должен исходить из того, что указанные


ведомства зависят от работы Международных поисковых органов, в отношении знания уровня техники, на котором будет основана их оценка патентоспособности заявленного изобретения. 15.16 Однако необходимо учитывать, что хотя полнота является конечной целью международного поиска, эта цель не всегда может быть достигнута из-за таких факторов, как текстовое ограничение поиска и неизбежные недостатки любой системы классификации и ее применения, а также может быть экономически неоправданна, если затраты должны быть разумно ограничены. Поэтому эксперт рассматривает наиболее релевантные поисковые источники, включающие перечень баз данных, представленный в Руководстве по поиску в цифровой библиотеке по интеллектуальной собственности (доступен через web-сайт ВОИС www.wipo.int), и организует работу, используя свое время так, чтобы свести к минимуму возможность пропуска существующих релевантных документов, порочащих какой-либо пункт формулы. Для уменьшения найденного объема соответствующего уровня техники допускается более низкий процент отобранных документов. Направленность и предмет международного поиска Анализ формулы 15.17 Когда начинается рассмотрение международной заявки на стадии проведения поиска, эксперт, во-первых, рассматривает заявку на предмет определения объекта заявленного изобретения, принимая во внимание рекомендации, представленные ниже, а также в главе 5. С этой целью эксперт проводит критический анализ формулы в свете описания и чертежей. Статья 15(3); Правило 33.3(а)

15.18 Международный поиск проводится в отношении изобретения, определенного формулой, истолкованной с учетом описания и чертежей (если они есть), придавая особое внимание изобретательскому замыслу, на которое направлено притязание (см. главу 5 о взаимосвязи между раскрытием и формулой).

Правило 91.1 15.19 Поскольку заявителю не разрешается вносить изменения в формулу до получения отчета о международном поиске, кроме исправления очевидных ошибок или корректировки формальных признаков, которые противоречат РСТ и на которые обращает внимание заявителя Получающее ведомство, международный поиск проводится в отношении первоначально представленной формулы (см. параграф 15.21). Изобретения, в отношении которых не была уплачена пошлина

Статья 17(3)(а) 15.20 Если формула международной заявки не относится только к одному изобретению или группе изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, заявителю может быть предложено (посредством бланка PCT/ISA/206, см. параграфы 10.60-10.65) уплатить дополнительные пошлины за поиск. Если заявитель не заплатил дополнительные пошлины за поиск в ответ на предложение, то международный поиск будет ограничен, за исключением обстоятельств, указанных в параграфах 10.64-10.65, теми частями, которые имеют отношение к изобретению или связанной группе изобретений, упомянутыми в формуле первыми. Если дополнительные пошлины были уплачены в течение установленного срока, то по тем частям, которые относятся к оплаченным изобретениям, также должен быть проведен поиск (см. главу 10).


Полный охват

Правило 33.3(b) 15.21 В принципе, международный поиск, насколько это возможно и разумно, охватывает весь объект изобретения, который содержится в формуле изобретения или который, как можно обоснованно ожидать, мог бы содержаться в формуле изобретения после ее изменения. Например, когда международная заявка, относящаяся к электрическим схемам, содержит один или несколько пунктов формулы, направленных только на функцию или способ действия, а в описание и чертежи включен пример с подробной необычной транзисторной схемой, поиск должен охватывать и эту схему. Тем не менее, соображения экономии могут накладывать некоторые ограничения на международный поиск, например, когда формула велика по объему, приведено много примеров и невозможно предположить, какие изменения будут внесены в формулу. Умозрительные притязания 15.22 Не следует делать специальных усилий для расширения поиска более того, чем это требует описание, если формула содержит слишком широкие или умозрительные притязания, выходящие за рамки подкрепления описанием. Например, если в международной заявке, относящейся и в деталях описывающей автоматическую телефонную станцию, в формуле охарактеризован коммуникационный автоматический центр, международный поиск не следует расширять до автоматических телеграфных линий, центров передачи данных и т.д. только из-за того, что формула слишком широко составлена. Исключение составляют случаи, когда есть вероятность того, что такой широкий поиск позволит найти документ, на основании которого можно обоснованно высказать сомнения относительно новизны или изобретательского уровня. Аналогично, если формула направлена на способ изготовления «импедансного элемента», но описание и чертежи касаются только способа изготовления резистора и в них не содержится указаний относительно того, как с помощью заявленного способа могут быть изготовлены другие типы импедансных элементов, расширение поиска в отношении, например, изготовления конденсаторов не будет оправдано. Однако если возможно проведение полноценного поиска на основании формулы, не подкрепленной описанием, без значительных усилий, то поиск должен распространяться на те заявленные объекты, которые не подкреплены описанием, если объем формулы не является неоправданно широким. Зависимые пункты 15.23 Международный поиск, проведенный в отношении независимого пункта(ов), должен учитывать объект изобретения всех зависимых пунктов. Зависимые пункты формулы изобретения истолковываются как ограниченные всеми признаками того пункта формулы, от которого они зависят. Поэтому, если объект независимого пункта формулы признан новым, зависимые пункты также признаются новыми для целей международного поиска. Если установленные в результате международного поиска новизна и изобретательский уровень независимого пункта формулы не вызывают сомнений, то нет необходимости проводить дальнейший поиск по зависимым пунктам формулы. 15.24 Однако, если новизна и изобретательский уровень основного пункта формулы ставятся под сомнение, то для определения изобретательского уровня зависимого пункта может оказаться необходимым установить, являются ли признаки зависимого пункта как такового новым, для чего потребуется расширение области поиска. Не следует проводить специальный поиск, если признаки изобретения настолько хорошо известны, что не требуют документального подтверждения; однако, если справочники или другие документы, показывающие, что признаки общеизвестны, могут быть быстро найдены, их следует процитировать. Когда в зависимом пункте указаны дополнительные признаки


изобретения (т.е. пункты не ограничиваются только более подробным описанием признака, уже указанного в основном пункте), зависимый пункт образует, в сущности, комбинационный пункт и его следует рассматривать соответствующим образом (см. параграф 15.27). Поиск особых типов формулы и признаков 15.25 Слова, используемые в формуле, должны быть прочитаны так, как они понимаются специалистом в данной области в соответствии со значением и объемом, которые им присущи в соответствующей области техники (см. параграфы с 5.20 по 5.28 включительно в отношении рекомендаций относительно толкования особых типов формулы и признаков). 15.26 Для формулы, состоящей из двух частей, определяемой правилом 6.3(b) (известной как «формула Джепсона», в соответствии с практикой ряда органов), заявленное изобретение включает признаки преамбулы (ограничительной части формулы) в комбинации с признаками отличительной части формулы. В этом случае преамбула рассматривается как ограничение объема формулы (см. параграф 5.22). В некоторых случаях желательно расширить международный поиск, включив «техническую предысторию» заявленного изобретения. Это означает распространение поиска на: (i) преамбулу формулы, т.е. часть, идущую перед словами «отличающийся тем, что» или «усовершенствование, содержащее»; (ii) предшествующий уровень техники, приведенный в вводной части описания международной заявки, но не идентифицированный конкретными ссылками;

(iii) общую техническую предысторию изобретения (часто называемую «общий

уровень техники»).

Комбинация элементов 15.27 Если формула характеризуется комбинацией элементов (например, А, В, С), то международный поиск проводится в отношении этой комбинации; однако, при проведении поиска в классификационных рубриках (см. главу 7) одновременно следует вести поиск по промежуточным комбинациям и по отдельным элементам (например, по АВ, АС, ВС, а также по А, В и С, отдельно). Поиск в дополнительных классификационных рубриках, как для подкомбинаций, так и для отдельных элементов, должен проводиться, если это действительно необходимо для установления новизны элемента, с целью оценки изобретательского уровня этой комбинации. Различные категории формулы 15.28 Если в международную заявку включены пункты формулы, относящиеся к объектам разных категорий, отвечающие требованию единства (см. главу 10), то все они должны быть включены в международный поиск. Даже в том случае, когда международная заявка содержит пункты формулы, относящиеся к объектам только одной категории, желательно включить в поиск и другие категории. Ссылка, описывающая способ производства продукта, но с притязанием только на сам продукт, может быть классифицирована в подклассе, направленном на продукт, и не может быть классифицирована перекрестной ссылкой в подклассе, направленном на способ. Соответственно, если проводится поиск в отношении способа производства продукта, может оказаться необходимым проведение поиска по продукту для выявления наилучшего предшествующего уровня техники, раскрывающего способ производства продукта. Так, например, кроме случаев указания в международной заявке на противоположное, можно обычно предположить, что в пункте формулы, относящейся к химическому процессу, исходные продукты составляют часть


уровня техники и не требуют проведения поиска; по промежуточным продуктам поиск проводится только тогда, когда они составляют предмет одного или более пунктов; но настойчиво рекомендуется обязательно проводить поиск по окончательным продуктам, за исключением общеизвестных, т.к. документы, отражающие наиболее близкий предшествующий уровень техники, могут быть проклассифицированы только по конечным продуктам. Случаи, при которых невозможно проведение полноценного поиска

Статья 17(2)(а); Правила 39, 43bis.1, 66.2(а)(v) 15.29 Эксперт, как правило, исключает из международного поиска объекты, по которым поиск не проводится или по которым нельзя провести полноценный поиск; к ним относятся, например, объекты, которые могут быть исключены из международного поиска согласно правилу 39, или исключительные ситуации, когда для отдельного пункта(ов) вообще невозможно проведение поиска (см. параграф 15.11 и главу 9). Эксперт указывает в Графе II бланка PCT/ISA/210 (Отчет о международном поиске) или в бланке PCT/ISA/203 (Декларация о невозможности подготовки Отчета о международном поиске) причины, по которым международный поиск не может быть подготовлен в отношении соответствующих пунктов. Таким образом, в Графе III бланка PCT/ISA/237 (Письменное сообщение Международного поискового органа; см. параграфы 17.09, 17.30 и 17.31) обычно достаточно указать на то, что международный поиск не был подготовлен в отношении соответствующих пунктов формулы, а в качестве причины несоставления заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости сослаться на отчет о международном поиске или декларацию. Очевидные ошибки и выражения, противоречащие общественному порядку

Правила 9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b); Разделы 501, 511 (а)(v) 15.30 Если эксперт обнаружит в международной заявке какую-либо очевидную ошибку, то Международный поисковый орган может предложить заявителю (с возможным использованием бланка PCT/ISA/216, см. параграф 8.06) исправить такие ошибки. 15.31 Точно также, если Международный поисковый орган обнаружил что-либо противоречащее общественному порядку или морали или недостойные замечания, которые должны быть исключены из международной заявки при публикации, то он предлагает заявителю, используя бланк PCT/ISA/218, добровольно исправить свою международную заявку и соответственно уведомляет Получающее ведомство и Международное Бюро. Однако такая корректировка не должна вносить новых признаков (см. главу 8). Если заявитель не представит соответствующие исправления в течение установленного времени, эксперт продолжает процедуру проведения международного поиска и экспертизы по тем объектам изобретения, на которые будет направлена формула после внесения исправлений. Однако следует учитывать, что в случае, если заявитель не представит соответствующие исправления, Международное Бюро может исключить такие недостойные высказывания при публикации международной заявки в соответствии со статьей 21(6). 15.32 Любое решение по исправлению в соответствии с правилом 91.1 (бланк PCT/ISA/217) или любое исправление, направленное на соблюдение правила 9.1, должно быть направлено в Международное Бюро; исправления в целях соблюдения правила 9.1 также должно быть направлено Получающему ведомству.


Стратегия поиска Процедура, предшествующая поиску 15.33 Документы, приведенные в качестве ссылок в международной заявке, должны быть изучены, чтобы установить, приведены ли они как отправная точка изобретения, или как отражающие предшествующий уровень техники, или как альтернативные решения затронутой проблемы, или они необходимы для правильного понимания заявки; однако, когда такие ссылки касаются только деталей, не имеющих прямого отношения к заявленному изобретению, их можно опустить. Если в международной заявке имеется ссылка на документ, который не был опубликован или по каким-либо причинам недоступен Международному поисковому органу, а этот документ необходим для правильного понимания изобретения и без него полноценный международный поиск невозможен, то Международный поисковый орган может отложить поиск и предложить заявителю представить ему сначала копию документа, если это возможно сделать в пределах срока для подготовки отчета о международном поиске согласно Договору. Если копия документа не получена, Международный поисковый орган должен попытаться провести международный поиск и затем, если необходимо, указать, что полноценный поиск провести нельзя, или что поиск должен быть ограничен. Реферат и название

Правила 37, 38 15.34 Затем эксперт проверяет, соответствует ли реферат (вместе с названием изобретения и чертежом, который должен быть опубликована с рефератом), требованиям Инструкции к РСТ (см. параграф 16.33). Поскольку реферат должен относиться к первоначально поданной международной заявке, эксперт должен рассмотреть его и определить окончательное содержание реферата не позже составления отчета о международном поиске. При определенных обстоятельствах (см. 15.36), эксперт должен составить реферат и/или название, и/или выбрать чертеж, который будет опубликован вместе с рефератом. Такой реферат составляется на языке публикации международной заявки или, если представлен перевод на другой язык, в соответствии с правилом 23.1(b) и этого желает Международный поисковый орган, на языке перевода. Классификация 15.35 Эксперт после рассмотрения реферата, если таковой имеется, классифицирует международную заявку по крайней мере в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК) (см. главу 7). Публикация, предшествующая поиску

Правила 8.2, 37.2, 38.2(а) 15.36 Если публикация международной заявки осуществляется раньше, чем был подготовлен международный поиск, эксперт по запросу Международного Бюро должен провести классификацию заявки раньше, чем будет осуществлен поиск; одновременно эксперт должен проверить реферат (вместе с названием изобретения и выбранным чертежом) для публикации. Проверка касается только того, относится ли реферат к рассматриваемой заявке и не противоречит ли он названию изобретения или классификации заявки. Если к этому времени заявитель не представил реферат, название изобретения или не выбрал чертеж, это должен сделать эксперт. Не следует подготавливать реферат или название, если Международный поисковый орган получил уведомление от Получающего ведомства о том, что заявителю предложено представить реферат и/или название изобретения. С учетом вышесказанного, если отчет о международном поиске опубликован позже, чем дата публикации международной заявки,


то с заявкой будет опубликован первоначально поданный реферат, а окончательный реферат будет опубликован с отчетом о международном поиске. Предмет поиска

Статья 17(2)(а) 15.37 После того, как определен предмет изобретения, как это описано в параграфах 15.17-15.19, желательно, чтобы эксперт сначала в письменной форме как можно точнее определил предмет поиска. Во многих случаях этой цели будут служить один или несколько пунктов формулы, но может возникнуть необходимость в их обобщении, чтобы охватить все аспекты и варианты осуществления изобретения. В это же время следует помнить об исключениях из международного поиска (см. главу 9) и об отсутствии единства изобретения (см. главу 10). Эксперт может также ограничить международный поиск в исключительных случаях, если проведение поиска невозможно (см. параграфы 9.19, 9.26-9.30 и 9.40), но только в случае, если этого можно избежать (см. параграфы 9.17 и 9.19-9.25). Любые ограничения международного поиска на этих основаниях должны быть отмечены в отчете о международном поиске. Если никакой поиск не проводился, то составляется Декларация в соответствии со статьей 17(2)(а). 15.38 Толкование формулы и поиск должны проводиться с обращением особого внимания на различные типы и формы используемой формулы, такой как формулы, состоящей из двух частей, и формулы продукт-посредством-способа (см. параграфы 15.27-15.29). Область поиска

Правило 34 15.39 Международный поисковый орган, проводящий международный поиск, стремится выявить соответствующий уровень техники в той степени, насколько позволяют его возможности и в любом случае использовать соответствующий минимум документации, определенной Правилом 34, а также соответствующие базы данных или другие поисковые ресурсы, перечисленные в Руководстве по поиску в цифровой библиотеке по интеллектуальной собственности (ЦБИС) (Search Guidance Intellectual Property Digital Library (IPDL)), которое представлено на web-сайте ВОИС (www.wipo.int).

Правило 43.6(b) 15.40 Таким образом, при проведении поиска по международной заявке Международный поисковый орган, в принципе, принимает во внимание все документы поискового фонда или баз данных, независимо от языка, давности или типа документа. Однако в целях экономии эксперт должен, основываясь на знании техники рассматриваемого вопроса и документации, избегать тех областей, в которых возможность нахождения документов, относящихся к международному поиску, мала, например документов, предшествующих началу развития области техники, в которой идет поиск. Эксперту также достаточно ознакомиться с одним из членов семейства патентов-аналогов, если у него нет веских причин полагать, что в этом случае существуют значительные различия в содержании членов патентного семейства, или поскольку только другой член патентного семейства опубликован до даты международной подачи и поэтому должен быть процитирован в первую очередь.

Правило 33.2(а) и (b) 15.41 Международный поиск проводится на основе всех поисковых подборок или баз данных, в которых могут содержаться относящиеся к объекту изобретения материалы. Поиск охватывает все непосредственно релевантные области техники в рамках минимума документации РСТ. Затем поиск может распространяться на другие ресурсы или базы данных, такие как перечисленные в Руководстве по поиску ЦБИС, или на аналогичные области. Однако эксперту в каждом отдельном случае надлежит определить такую необходимость, принимая во внимание результаты поиска, ранее полученные в первоначальных областях (см. параграф 15.57).


15.42 Вопрос о том, какие из перечисленных релевантных поисковых источников, включая базы данных, указанные в Руководстве по поиску ЦБИС, должны приниматься во внимание в данной области технологии, решается экспертом в каждом конкретном случае. Классификационные рубрики, включаемые в международный поиск, должны быть выбраны во всех непосредственно релевантных областях техники и, если необходимо, в аналогичных областях. Эксперт должен рассмотреть все релевантные поисковые источники для области техники и определить те, которые являются наиболее близкими к международной заявке. Поисковые ресурсы, перечисленные в Руководстве по поиску ЦБИС, соответствующие техническим областям, могут оказаться полезными с точки зрения релевантности для заявки. Сюда входят, например, специализированные поисковые системы, реферативные журналы, базы данных, работающие в режиме on-line. Когда поиск проводят с использованием МПК, выбор классификационных рубрик в аналогичных областях должен быть ограничен: (i) более высокими подразделами, позволяющими проводить поиск по обобщенным признакам, настолько, насколько это оправдано с технической точки зрения, и (ii) смежными (параллельными) подразделами, учитывая при этом ослабление взаимосвязи рассматриваемых областей техники. 15.43 Часто возможны различные варианты стратегии поиска, соответствующие объекту изобретения по заявке. Эксперт должен принять решение, основываясь на опыте и знании поисковых источников, и выбрать стратегию поиска, наиболее подходящую для данного конкретного случая, а также установить порядок, в котором различные стратегии (такие как поиск по классификационным рубрикам, базам данных и другим ресурсам) должны быть использованы. Предпочтение должно быть отдано основной технической области, к которой относится международная заявка, источникам поиска и стратегиям, обеспечивающим наибольшую вероятность нахождения релевантных документов. Аналогичные области 15.44 Область поиска должна соответственно включать аналогичные области в той степени, в какой они согласуются с описанием и чертежами.

Правило 33 2(с) 15.45 Вопрос о том, какие области в каждом конкретном случае должны считаться аналогичными, рассматривается в свете того, что представляется обязательной функцией или использованием заявленного изобретения, а не только в свете особых функций, специально указанных в международной заявке. 15.46 При определении аналогичных областей, на которые следует распространить поиск, было бы полезно обратить внимание на:

(i) области, в которых специалист в данной области техники может ожидать другого использования таких же или похожих конструкций;

(ii) области, к которым принадлежит родовая концепция заявленных признаков;

(iii) область техники, входящую в поле приложения усилий изобретателя и обоснованно имеющую отношение к особым проблемам, которыми занимался изобретатель;

(iv) область, релевантную функции или применению, присущим объекту, охватываемому формулой, т.е. область, в которой заявка с наибольшей степенью вероятности может быть применима в дополнение к основной области объекта.


15.47 Решение расширить международный поиск до областей, не упомянутых в международной заявке, должно приниматься экспертом, который не должен стараться представить все виды применения заявленного изобретения, которые могли быть задуманы изобретателем. Основной принцип при определении расширения поиска на аналогичные области должен состоять в том, сможет ли эксперт составить обоснованный отказ по причине отсутствия изобретательского уровня на основе того, что он, вероятно, обнаружит при проведении поиска в этих областях. Проведение поиска 15.48 Эксперт, проводя международный поиск, направляет внимание на любой предшествующий уровень техники, который может иметь отношение к вопросам новизны и изобретательского уровня. Приветствуется, если эксперт цитирует уровень техники, который может помочь в определении достаточности описания всей заявленной области по параграфам 5.52 и 5.53 и соответствия требованию того, чтобы заявленное изобретение было полностью подтверждено описанием по параграфам 5.54-5.58. Эксперт должен обращать внимание на любые документы, которые могут представлять интерес по другим причинам, например документы, которые ставят под сомнение испрашиваемый приоритет, способствуют лучшему или более правильному пониманию заявленного изобретения или иллюстрируют его техническую предысторию, однако эксперт не должен тратить много времени на поиск и рассмотрение таких документов, за исключением тех случаев, когда на это есть особые причины. Документы, которые не считаются предшествующим уровнем техники из-за того, что они имеют более позднюю дату, чем заявленное изобретение, могут быть процитированы для приведения таких универсальных фактов, как характеристики или свойства материала, или специального научного факта, или для того, чтобы показать обычный уровень квалификации в данной области. 15.49 Эксперт должен сконцентрировать поисковые усилия на тех поисковых ресурсах и стратегиях поиска, при которых возможность нахождения наиболее релевантных документов более велика. Если эксперт намерен процитировать уровень техники, помогающий в определении достаточности описания, тогда при проведении поиска в релевантной области эксперт должен идентифицировать, несмотря на даты публикации, все документы, которые являются наиболее релевантными при определении новизны, изобретательского уровня, достаточности подкрепления и промышленной применимости заявленного изобретения. Эксперт всегда должен принимать во внимание уже полученные результаты поиска при решении вопроса о расширении поиска (т.е. принимать ли во внимание дополнительные базы данных, расширять ли поисковые вопросы или включать ли дополнительные поисковые индексы). 15.50 Обычно эксперт проводит поиск сначала по патентной литературе. В определенных областях техники, таких как указанные в Руководстве по поиску ЦБИС (см. параграф 15.39), может быть необходим и поиск по непатентной литературе. Однако независимо от области, в которой проводится поиск, если релевантные патентные источники не обнаружены или их обнаружено мало, эксперт должен прибегнуть к расширению поисковых ресурсов, включив базы данных непатентной литературы. 15.51 Следует отметить, что не должен проводиться специальный поиск в отношении несомненно очевидных признаков, являющихся настолько хорошо известными, что документальные доказательства представляются излишними. Предпочтительно, однако, чтобы был процитирован справочник или другой документ, показывающий известность признака.


Безопасность поиска при использовании Интернета 15.52 При проведении поиска по международной заявке может возникнуть необходимость использования Интернета в качестве поискового инструмента. Согласно правилу 42.1, по международной заявке поиск должен быть проведен в течение трех месяцев с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом (или девяти месяцев с даты приоритета, если она истекает позднее), и Получающее ведомство должно направить копию о поиске в Международный поисковый орган в течение одного месяца с даты международной подачи (правило 23.1(а)). Это означает, что если заявлен полностью год приоритета, поиск должен быть подготовлен самое позднее в течение 16 месяцев с даты приоритета и, следовательно, до международной публикации в соответствии со статьей 21(2)(а). Если международная заявка еще не опубликована к моменту проведения поиска, существует опасность, что поисковые термины, используемые при проведении поиска в Интернете на компьютерах, не имеющих соответствующей защиты, или в доступных через Интернет базах данных могут быть обнаружены третьими лицами. Это может открыть подробности заявки до ее публикации, что является нежелательным. Следует особо отметить, что при обращении к сайтам в Интернете они сохраняют запись запросов, что приводит к возможности их восстановления. Особенно опасной для заявителя является ситуация, когда web-сайт принадлежит его конкуренту. 15.53 Все web-сайты должны считаться не безопасными, если только Орган не имеет соответствующего соглашения с обслуживающим провайдером о поддержании конфиденциальности и защиты соединения с используемым web-сайтом. 15.54 Следовательно наибольшая опасность заключается в использовании Интернета в качестве поискового инструмента, если (как происходит в большинстве случаев) международная заявка еще не опубликована. Если соответствующая база данных доступна через Интернет, а альтернативное, но защищенное соединение с этой базой данных также доступно Международному поисковому органу, то должно использоваться защищенное соединение. 15.55 Если Международному поисковому органу не доступно защищенное соединение с базой данных в Интернете, поиск в Интернете может быть осуществлен с использованием общих поисковых терминов, представляющих комбинацию признаков, которые имеют отношение к заявленному изобретению и уже были представлены в уровне техники. Документы не обнаружены 15.56 Если в ходе поиска эксперт не находит достаточно близких документов для определения новизны или изобретательского уровня изобретения, он должен рассмотреть вопрос о цитировании документов, относящихся к «технической предыстории» изобретения, которые он обнаружил во время международного поиска. Для этого не требуется проводить специальный поиск. В каждом конкретном случае эксперт действует по своему усмотрению. В исключительных случаях международный поиск может быть завершен без обнаружения относящегося к изобретению документа. Прекращение поиска 15.57 По соображениям экономии эксперт может решить, что продолжение поиска нецелесообразно, если вероятность нахождения релевантных документов очень мала и не оправдывает усилий. Международный поиск может быть также прекращен, когда один или более из найденных документов ясно указывают на отсутствие новизны для всего объекта, на который направлены пункты формулы или в отношении которого они могут


быть направлены, не считая тех признаков заявки, применение которых не составляет изобретательского уровня и которые являются тривиальными или общеизвестными в рассматриваемой области техники, так что их документальное доказательство представляется излишним. Соответственно, эксперт не должен прекращать поиск, если отсутствие новизны показано только для ограниченного числа заявленных примеров осуществления изобретения, даже если это приведет к указанию на отсутствие новизны в письменном сообщении. Эксперт может продолжить поиск, если возникают вопросы, касающиеся требования ясности и полноты описания заявленного изобретения, для того, чтобы специалист в данной области имел возможность осуществить и использовать изобретение во всей заявленной области, вопросы, касающиеся требования, чтобы заявленное изобретение было полностью подкреплено описанием, или требования промышленной применимости, и все эти вопросы могут быть выяснены с помощью приведения дополнительного уровня техники (см. параграф 15.48). Если документ найден в Интернете и есть сомнения относительно даты его публикации (так что неясно, был ли он опубликован до соответствующей даты согласно правилу 64.1), эксперт должен продолжить поиск в Интернете так, как если бы данный документ не был обнаружен. Запись результатов поиска

Правило 43.6(b) - (с) 15.58 В записи истории международного поиска эксперт перечисляет классификационные индексы просмотренных областей поиска. Если МПК не была использована, то должна быть указана использованная классификация (см. параграф 16.49). В зависимости от практики Международного поискового органа, эксперт может посчитать полезным изложить историю поиска в подробностях, что поможет экспертам, рассматривающим заявку на национальной фазе, полностью понять и положиться на международный поиск. Такое изложение включает запись подробностей поиска по патентной и непатентной литературе, поиска в Интернете, включая ключевые слова и операторы запроса, выраженные как полные поисковые запросы, логику, использованную в качестве основы для текстового поиска, который привел к обнаружению уровня техники, или последовательность амино- или нуклеиновой кислоты, использованную в качестве основы для поиска в отношении последовательностей и согласования последовательностей соответствующего уровня техники, представленного в отчете о международном поиске и полученного в результате поиска в отношении последовательности, или химическую структуру, использованную в качестве основы для поиска в отношении химической структуры, или подробности других не классификационных или не текстовых осуществленных поисков (см. параграфы 16.49- 16.56 в отношении дополнительных рекомендаций по записи истории поиска). Записанная история поиска должна также включать любые запросы, использованные в упомянутых поисках. Выявление действительного поискового запроса из этих историй поисков обычно легко осуществляется с помощью печати поискового запроса из используемой автоматической системы для составления и выполнения поискового запроса из предложенного электронного поискового ресурса. Если использована электронная поисковая база данных, должно быть указано ее название; использованные поисковые запросы могут также, в зависимости от практики Международного поискового органа, являться полезной информацией для экспертов, рассматривающих заявку на национальной фазе. Предпочтительно, чтобы эксперты записывали историю поиска, включая подробности поисков для определения соответствия требованиям новизны, изобретательского уровня, промышленной применимости, подкрепления описанием, достаточности или других соответствующих требований. Однако если это не является обязательным требованием Международного поискового органа, нет необходимости включать все подробности поисков по патентной и непатентной литературе, осуществленных в процессе проведения поиска.


Оценка предшествующего уровня техники 15.59 Эксперт определяет, отвечает ли заявленное изобретение требованиям новизны и изобретательского уровня, как это изложено в главах 12 и 13. Сомнения в отношении соответствующего уровня техники 15.60 Поскольку принятие окончательного решения в отношении новизны не входит в обязанности Международного поискового органа, а является обязанностью указанных ведомств, Международный поисковый орган не должен исключать из цитирования документы только на основании сомнений в отношении, например, точной даты публикации или общедоступности или точного содержания устного раскрытия, выставки и т.п., т.е. всего того, к чему такие документы могут относиться. Международный поисковый орган должен попытаться устранить любые сомнения и должен процитировать соответствующие документы в отчете о международном поиске, если дата публикации или общедоступности соответствующего документа не является такой же или более поздней, чем дата подачи международной заявки. Дополнительные документы, разъясняющие определенные сомнения, могут быть процитированы. Если дата ссылки не может быть точно установлена, эксперт должен процитировать этот документ по категории «L» (см. параграф 16.69) и отметить в отчете о поиске, что точная дата публикации не была установлена. 15.61 Любое указание в документе даты его публикации должно быть принято Международным поисковым органом как верное, если только не существует доказательств обратного. Если указанная дата публикации представлена не полным образом (например, указан только год или год и месяц), то для того, чтобы установить, была ли публикация осуществлена до даты подачи международной заявки, Международный поисковый орган должен приложить все усилия к тому, чтобы установить точную дату. Дата, проштампованная на документе при его получении, или ссылка в другом документе, который тогда должен быть процитирован, могут оказаться полезными. Исключенный объект 15.62 Особое внимание следует уделить оценке документов предшествующего уровня техники при определении объекта, который может быть исключен из международного поиска. Если в ведомстве, действующем в качестве Международного поискового органа, такие объекты исключены из рассмотрения в соответствии со статьей 17(2)(а)(i), индекс категории (см. параграфы 16.59-16.69) присваивается, основываясь на объекте, который с большей степенью вероятности ожидается как объект притязаний после внесения изменений. Если другие пункты формулы международной заявки направлены на не исключенные из рассмотрения объекты, то оценка объекта изобретения, который ожидается как объект притязаний после внесения изменений, должна быть сделана с учетом этих пунктов. Если, с другой стороны, в ведомстве, действующем в качестве Международного поискового органа, такие объекты не являются исключаемыми из рассмотрения, индекс категории ссылки присваивается на основе формулы, приведенной в международной заявке. Выбор документов для цитирования и указание наиболее релевантных частей

Правило 43.5(с); Раздел 505 16.63 Закончив международный поиск, эксперт должен отобрать среди выявленных документов те, которые должны быть указаны в отчете о международном поиске. Эти


документы должны представлять собой наиболее релевантные документы, которые специально характеризуются в отчете. Менее релевантные документы приводятся только в том случае, если они касаются аспектов или подробностей заявленного изобретения, не обнаруженных в уже отобранных документах. В сомнительных случаях в отношении новизны или изобретательского уровня эксперт должен привести документы для того, чтобы заявитель, указанные ведомства и Орган международной предварительной экспертизы получили возможность составить более полное представление о сути дела.

Правило 43.5(с)-(е); Раздел 507(g) 15.64 Чтобы избежать ненужного увеличения расходов, эксперт не должен приводить больше документов, чем это необходимо, и, если встречается несколько документов одинаковой релевантности, в отчете должен быть указан только один из них. Если в поисковых фондах имеется более одного члена патентного семейства, эксперт, выбирая из этих документов те, которые должны быть приведены в отчете, должен учитывать язык, на котором документ составлен, и предпочтительно цитировать (или, по крайней мере, отмечать) документы, составленные на языке международной заявки. Следует также обратить должное внимание на возможную необходимость для указанных ведомств осуществить перевод процитированных документов. Таким образом, эксперт должен, по возможности, точно идентифицировать отдельные выдержки из цитируемого документа, которые имеют особенно близкое отношение к предмету поиска, например, путем указания страницы и параграфа, или строк, в которых содержатся эти выдержки. 15.65 Как правило, эксперт отбирает для цитирования только те документы, которые представлены в поисковых подборках Международного поискового органа или к которым имеется быстрый доступ каким-либо иным способом; в этом случае содержание приводимых документов не вызывает сомнения, так как эксперт, как правило, просмотрел каждый указанный документ.

Раздел 507(g) и (h) 15.66 Однако при определенных обстоятельствах может быть приведен документ, содержание которого не проверено, при условии, что имеются все основания для предположения о том, что его содержание идентично содержанию другого документа, который эксперт проверил и процитировал. Оба документа затем должны быть упомянуты в отчете о международном поиске. Например, вместо документа, опубликованного до даты международной подачи на языке, не принятом в ведомстве, и отобранного для цитирования, эксперт, проводящий поиск, может проверить соответствующий документ (например, являющийся членом того же патентного семейства или перевод статьи) на известном ему языке и, возможно, опубликованный после даты международной подачи (см. также параграф 15.66). Эксперт также может предположить, если отсутствует указание на обратное, что содержание реферата документа соответствует самому документу. Эксперт также должен исходить из предположения, что содержание отчета об устном раскрытии соответствует этому раскрытию. 15.67 До цитирования документов на незнакомом языке эксперт должен убедиться, что документ является релевантным (например, путем перевода с помощью коллеги, посредством соответствующего документа или реферата на известном языке, посредством чертежа или химических формул из этого документа). Процедура после поиска Подготовка отчета о международном поиске 15.68 В заключение эксперт должен подготовить отчет о международном поиске и письменное сообщение (см. параграфы 16 и 17).


Измененный отчет о международном поиске 15.69 Может иметь место случай, что по завершении составления отчета Международный поисковый орган обнаружит другие релевантные документы, относящиеся к заявке (например, при более позднем поиске по родственной заявке). Эти документы следует добавить в отчет до того, как будет завершена техническая подготовка его к публикации Международным Бюро. Измененный отчет о международном поиске должен быть сразу же направлен заявителю и Международному Бюро. Далее, если в течение двух лет с даты приоритета международной заявки Международный поисковый орган получит сведения о каком-либо особо релевантном документе, он должен внести поправку в отчет о международном поиске и отметить отчет как «измененный». После этого Международный поисковый орган должен отослать копию измененного отчета заявителю и Международному Бюро для последующего направления в указанные ведомства и в Орган международной предварительной экспертизы. Получение изменений в соответствии со статьей 19, направленных ошибочно

Статья 19 15.70 Если Международный поисковый орган после направления отчета о международном поиске получает от заявителя изменения формулы изобретения по статье 19, направленные этому Органу по ошибке, он должен немедленно переслать их в Международное Бюро, в которое они должны были быть поданы, и известить об этом заявителя.


Глава 16

Отчет о международном поиске Общие положения 16.01 Результаты международного поиска записываются в отчет о международном поиске (бланк РСТ/ISA/210), который направляется на бланке РСТ/ISA/220 заявителю и на бланке РСТ/ISA/219 Международному Бюро, вместе с письменным сообщением Международного поискового органа, которое составляется в это же время. Отчет о поиске публикуется Международным Бюро и служит основой для письменного сообщения Международного поискового органа, международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I РСТ) и экспертизы международной заявки, проводимой указанными ведомствами или Органом международной предварительной экспертизы.

16.02 Эксперт является ответственным за представление отчета о международном поиске в таком виде, чтобы впоследствии его можно было отпечатать или внести в окончательный бланк.

Сроки составления отчета о международном поиске

Статьи 17(2), 18(1); Правило 42.1

16.03 Международный поиск должен быть проведен в установленные сроки. Составление отчета о международном поиске или Декларации в соответствии со статьей 17(2) (см. параграф 9.40) осуществляют до истечения трех месяцев с даты получения копии для поиска Международным поисковым органом, который уведомляет об этом заявителя бланком РСТ/ISA/202, или девяти месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Если, в случае отсутствия единства изобретения или предложения представить перечень последовательностей, установленный срок не может быть соблюден, то отчет о международном поиске составляется незамедлительно после получения дополнительной пошлины за поиск, или по истечении установленного срока оплаты такой пошлины, если такая оплата не была произведена, или после получения перечня последовательностей.

Заполнение бланка отчета о международном поиске

Разделы 110, 504, 503, 508; Приложение В к АИ 16.04 Нижеследующие параграфы содержат информацию, которая необходима эксперту для правильного заполнения бланка. Дополнительная информация представлена в следующих разделах Административной инструкции: (i) для указания дат: раздел 110 (ii) для классификации междуна-родных заявок:

раздел 504

(iii) для идентификации цитируемых документов:

раздел 503

(iv) для указания особых категорий документов:

разделы 505 и 507

(v) для указания пунктов формулы изобретения, в отношении которых цитируемые документы являются релевантными:

раздел 508

(vi) для рассмотрения критерия единства изобретения:

Приложение В к Административной инструкции


Сведения, не предусмотренные бланком

Правило 43.9

16.05 Отчет о международном поиске не должен содержать никаких других сведений, в особенности мнений, обоснований, аргументов или объяснений, кроме тех, которые предусмотрены бланком.

Различные виды отчетов о международном поиске

16.06 Международный поисковый орган может составлять следующие виды отчетов о поиске: (i) отчет о международном поиске;

(ii) отчет о поиске международного типа (см. параграф 2.20).

Бланк и язык отчета о международном поиске

Бланк отчета о международном поиске

Раздел 507(g)

16.07 Завершая поиск, эксперт пересматривает классификацию с учетом информации, полученной в процессе проведения поиска и готовит отчет о международном поиске (бланк РСТ/ISA/210) и Уведомление о направлении отчета о международном поиске (бланк РСТ/ISA/220). Эксперт, завершивший проведение поиска не должен задерживать составление отчета о поиске. Отпечатанный бланк отчета о международном поиске (бланк РСТ/ISA/210), направляемый заявителю и Международному Бюро, содержит два основных листа («первый лист» и «второй лист»), используемых для двух видов поиска. Эти два основных листа предназначены для записи основных особенностей поиска, таких как область поиска и цитирование документов, выявленных в процессе поиска. Отпечатанный бланк отчета о международном поиске также содержит пять дополнительных продолжающих листов для использования при необходимости. Есть продолжающие листы для «первого листа» и «второго листа»: (а) «продолжение первого листа (1)», «продолжение первого листа (2)» и «продолжение первого листа (3)», и (b) «продолжение второго листа» и «приложение для патентов-аналогов» соответственно. 16.08 «Продолжение первого листа (1)» используется только тогда, когда международная заявка включает последовательность нуклеотидов и/или аминокислот и указывает основу, на которой международный поиск был проведен, т.к. релевантные перечни или соответствующие таблицы могут быть поданы или представлены в разное время и в разных формах. «Продолжение первого листа (2)» используется, когда на первом листе указано, что формула изобретения не подвергалась поиску (пункт 2) и/или отсутствует единство изобретения (пункт 3). Соответствующие указания затем делаются на этом продолжающем листе. «Продолжение первого листа (3)» содержит текст реферата, если реферат или скорректированный реферат составляется Международным поисковым органом (пункт 5) и указание об этом сделано на первом листе. «Продолжение второго листа» используется, когда объема второго листа недостаточно для цитирования документов. «Приложение для патентов-аналогов» или альтернативно пустой лист используется для указания патентов-аналогов. Бланк также включает «дополнительный


лист», который может быть использован в случае, когда на других листах недостаточно места для всей необходимой информации. Такой лист может быть представлен в бумажном виде или в электронном эквиваленте бумажного листа.

Язык отчета о поиске

Правило 43.4

16.09 Отчет о международном поиске составляется на языке, на котором публикуется международная заявка, к которой он относится, или, если представлен перевод на другой язык в соответствии с правилом 23.1(b) (см. параграф 15.13) и того желает Международный поисковый орган, на языке этого перевода.

Листы, включенные в брошюру

16.10 Следует отметить, что только «второй лист», «продолжение второго листа» (если есть), «продолжение первого листа (2)» (если есть) и «дополнительный лист» (если есть), а также любой отдельный лист с информацией о патентах-аналогах будут являться предметом международной публикации, поскольку «первый лист» и продолжения первого листа (1) и (3) (если есть) содержат только ту информацию, которая уже изложена на титульном листе брошюры.

Поиск международного типа

16.11 Если был проведен поиск международного типа, для составления отчета используется бланк РСТ/ISA/201.

Заполнение Уведомления о направлении отчета о международном поиске или Декларации (бланк РСТ/ISA/220)

Адрес для переписки

Раздел 108

16.12 Адрес для переписки берется из бланка заявления РСТ/RO/101. В случае, когда заявителя представляет агент, адрес для переписки указан в Графе IV бланка заявления РСТ. Для заявителей, самостоятельно подающих свои заявки, адрес для переписки может быть указан в Графе II бланка заявления. Однако если в процессе делопроизводства происходили изменения заявителя или адреса для переписки, используется последний адрес.

Номер дела заявителя или агента

Раздел 109

16.13 Номер дела заявителя или агента берется из бланка заявления РСТ/RO/101 или из более поздней корреспонденции от заявителя или агента.

Номер международной заявки

16.14 Номер международной заявки присвоен и вписан в бланк заявления Получающим ведомством.


Дата международной подачи

16.15 Дата подачи международной заявки устанавливается получающим ведомством по получению международной заявки. Эта дата вписана в бланк заявления.

Заявитель

Раздел 105

16.16 Когда в международной заявке указан больше, чем один заявитель, только первый упомянутый из них в бланке заявления указывается в отчете о международном поиске. Другие заявители, если они есть, обозначаются словами «и др. (et al)», следующими за первым именем заявителя. Первый упомянутый заявитель указан в Графе II бланка заявления, второй заявитель указан в Графе III; последующие заявители, в случае если их больше двух, указаны на продолжающем листе. Пример (i): AMERICAN TECHNOLOGIES et al.

Пример (ii): SMITH, John Doe

Замечание:

(а) Как показано выше, наименование юридического лица пишется заглавными буквами; для физических лиц фамилия указывается первой и пишется заглавными буквами, имена пишутся смешанным образом, что помогает идентифицировать фамилию.

(b) Это применяется мutatis mutandis в случаях, когда отчет о международном

поиске представлен на языке, таком как японский, в котором нет различий между прописными и строчными буквами, или когда язык, на котором представлен отчет о международном поиске, имеет разный порядок указания фамилии и имен.

Случаи, когда отчет о международном поиске не будет подготовлен или будет, но не в полном объеме

Правила 39 и 67

16.17 От Международного поискового органа не требуется проведение поиска или экспертизы международной заявки, если объектом изобретения является какой-либо из следующих:

(i) научные и математические теории;

(ii) виды растений и животных или, по существу, биологические процессы для производства растений и животных другие, чем микробиологические процессы и продукты таких процессов;

(iii) схемы, правила или методы организации, порядок выполнения

умственных операций или игр; (iv) хирургические или терапевтические методы лечения человека или

животного, а также диагностические методы; (v) простое представление информации;


(vi) компьютерные программы, в случае если Международный Поисковый

орган не располагает соответствующим оборудованием для проведения поиска по предшествующему уровню техники, касающемуся таких программ.

Глава 9 подробно рассматривает эти исключения из поиска и экспертизы, а также другие ситуации, такие как отсутствие ясности, когда невозможно провести полноценный международный поиск в отношении некоторых или всех пунктов (см. также параграф 15.11, который рассматривает исключение пунктов формулы в результате несоответствия соответствующим стандартам для перечней последовательностей).

16.18 В параграфе 9.40 приведен порядок действий, которые должны быть предприняты в случае, если невозможно подготовить отчет о международном поиске в отношении какого-либо пункта формулы.

16.19 Если эксперт обнаружит, что формула относится более чем к одному изобретению и эти изобретения не связаны между собой единым изобретательским замыслом, отчет о международном поиске может быть подготовлен только в отношении первого изобретения и в отношении тех дополнительных изобретений, в отношении которых уплачены дополнительные пошлины (см. главу 10). Дополнительные пошлины могут быть уплачены одновременно с подачей возражения (см. параграфы 10.66 -10.70).

Заполнение отчета о международном поиске (бланк РСТ/ ISA/210)

Самая ранняя дата приоритета

16.20 Самая ранняя дата приоритета указана в Графе VI бланка заявления PCT/RO/101. Общее количество листов

16.21 На первом листе отчета о международном поиске указывается общее количество листов отчета. Вписывается соответствующее число, без учета листов, которые не заполнены (пустые листы). Число листов включает число листов бланка РСТ/ ISA/210. В это число не входит число листов бланка РСТ/ ISA/220 (Уведомление о направлении отчета о международном поиске и письменного сообщения Международного поискового органа или декларации), поскольку оно является письмом только для заявителя/патентного поверенного.

Графа «Этот бланк также сопровождается копиями каждого документа, характеризующего предшествующий уровень техники и указанного в этом отчете» 16.22 Если Международный поисковый орган отправляет документы, эта Графа отмечается.

Основа Отчета

16.23 Если поиск был проведен на основе перевода международной заявки (см. параграф 15.13), это отмечается в пункте 1 первого листа отчета о международном поиске.

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и относящиеся к ним таблицы 16.24 Когда заявка раскрывает какую-либо нуклеотидную и/или аминокислотную последовательность, отмечается квадрат 1.b первого листа в Графе I (представленной на


«продолжении первого листа (1)»), указывается форма (т.е. копия на бумаге или в машиночитаемой форме) и статус (т.е. подано ли вместе с международной заявкой или позже для целей поиска) перечня последовательности, и любые относящиеся к нему таблицы, для которых был проведен поиск (подробности см. в параграфах 4.15 и 15.11).

Ограничение в отношении объекта международного поиска 16.25 В отчете отмечается, был ли поиск ограничен или нет по каким-либо из причин, указанных ниже. Если какие-либо из этих ограничений были применены, то указываются пункты формулы, в отношении которых поиск не был проведен, с обоснованием причин. Выделены четыре категории, когда такие ограничения могут возникнуть:

(i) пункты формулы описывают объект изобретения, по которому не требуется

проведение поиска Международным органом (см. Главу 9); (ii) пункты формулы, в отношении которых невозможно провести

полноценный поиск (см. Главу 9); (iii) пункты формулы с множественной зависимостью, которые не

соответствуют требованию правила 6.4(а) (см. параграф 5.16);

(iv) отсутствие единства изобретения (см. параграф 10).

16.26 Если в отношении пунктов формулы поиск не проводится по каким-либо из причин (i)-(iii), отмечается квадрат 2 первого листа отчета о поиске. В дополнение, заполняется Графа II отчета о международном поиске (на «продолжении первого листа (2)») с указанием подробностей. 16.27 Следует отметить, что по пунктам формулы, которые в отношении технических признаков изобретения основываются на ссылках на описание или чертежи («общее притязание» см. параграф 5.10), проводится поиск и составляется отчет, если эти пункты дают представление о вполне определенной конструкции. Однако в письменном сообщении Международного поискового органа, а также для целей международной предварительной экспертизы любые нарушения правила 6.2(а) (никаких ссылок на описание и чертежи, кроме случаев крайней необходимости) могут быть внесены в Графу VII сообщения или отчета.

16.28 Если национальное законодательство ведомства, действующего в качестве Международного поискового органа, разрешает применять множественную зависимость пунктов формулы, которая не соответствует требованиям правила 6.4(а), такие пункты формулы включаются в международный отчет и указание в пункте 3 Графы II не делается. 16.29 Если установлено отсутствие единства изобретения (см. параграф 10), отмечается квадрат 3 первого листа отчета о международном поиске (бланк PCT/ISA/210). Дополнительно заполняется Графа III отчета о международном поиске (на «продолжении первого листа (2)») вне зависимости от того, было ли направлено предложение оплатить дополнительные пошлины за поиск. В отчете о поиске указываются отдельные изобретения, представленные в пунктах формулы, указывается была ли затребована и оплачена дополнительная пошлина за поиск и по каким пунктам формулы был проведен поиск.


Реферат, Название изобретения и чертежи

Статьи 3(2), 4(1)(iv); Правила 8, 44.2 16.30 Международная заявка должна содержать реферат и название. Эксперт указывает на одобрение или изменение текста реферата, названия изобретения и выбор чертежа, который будет представлен в реферате, в пунктах 4-6 первого листа отчета о международном поиске. Графа IV (на «продолжении первого листа (3)») используется для записи любого нового или измененного реферата.

- Реферат

Статья 14(1)(а)(iv) и (1)(b); Правила 26, 38.1 16.31 Если в международной заявке не содержится реферат, то получившее ее Получающее ведомство может обнаружить это в ходе обычной проверки и направить предложение о соответствующей корректировке с представлением для ответа по крайней мере одного месяца с даты направления предложения. Получающее ведомство должно уведомить Международный поисковый орган о том, что запрос был направлен. Получающее ведомство может объявить международную заявку изъятой, если реферат не будет представлен в Получающее ведомство в течение установленного срока. Однако Международный поисковый орган продолжает процедуру проведения международного поиска до тех пор, пока он не получит уведомление, что заявка считается изъятой.

Статья 3(3); Правило 8.3 16.32 При уточнении окончательного содержания реферата или составлении текста реферата заново, если он отсутствует, эксперт должен учитывать тот факт, что реферат используется только в качестве технической информации и, в частности, не должен влиять на толкование объема испрашиваемой охраны. Реферат должен быть составлен так, чтобы он мог быть эффективным инструментом поиска с целью содействия ученому, инженеру или исследователю при проведении поиска в конкретной области техники и мог дать возможность оценить, есть ли необходимость в обращении к самой международной заявке. Руководство ВОИС по составлению рефератов представлено в Стандарте ВОИС ST.12/A.

16.33 При рассмотрении представленных заявителем реферата и чертежа на предмет соответствия требованиям из-за практических трудностей, испытываемых Международным Бюро с публикацией, эксперты, когда оценивают или составляют реферат, должны уделять особое внимание следующим положениям: (а) важно, чтобы реферат был настолько краток, насколько позволяет описание изобретения (предпочтительно от 50 до 150 слов, если составлен на английском языке или переведен на английский язык). Вместе с этим, реферат должен давать краткую техническую информацию о раскрытии изобретения, которое содержится в описании, формуле и чертежах. Он должен быть составлен таким образом, чтобы служить в качестве эффективного инструмента для целей поиска; (b) не должны использоваться фразы, которые могут подразумеваться, такие как «Это раскрытие касается», «Изобретение, определяемое эти раскрытием» и «Это изобретение касается». Правило 8.2(b)

(с) Обычно должен быть выбран только один чертеж, но только, если это не приведет к недостаточному раскрытию изобретения. Не следует рассматривать


возможность включения более двух чертежей, кроме случаев чрезвычайных обстоятельств, когда необходимая информация не может быть выражена иначе;

(d) реферат может быть непонятным, если цифры на выбранном чертеже (ах) не

соответствуют представленным в реферате; (е) отсутствие позиций на чертеже должно быть принято экспертом, поскольку он

не может инициировать их введение. Правило 8.1(d)

(f) Каждый основной технический признак, упомянутый в реферате и представленный на чертеже, должен сопровождаться ссылочным обозначением, заключенным в скобки.


16.34 Если международная заявка не содержит реферата и Международный поисковый орган не получил уведомление от Получающего ведомства с указанием, что заявителю было предложено представить реферат, или, если указанный орган установит, что реферат не отвечает требованиям правила 8, то Международный поисковый орган составляет реферат самостоятельно. 16.35 Проверка реферата должна быть проведена так, чтобы не повлиять на дату действительного завершения поиска. Такая проверка должна быть завершена одновременно с другими этапами процедуры. 16.36 Заявитель может прокомментировать реферат, подготовленный экспертом, только после того, как реферат был представлен в отчете о международном поиске (см. бланк поиска PCT/ISA/210, первый лист, пункт 5). Это единственное предложение заявителю высказать замечания. Такой порядок осуществляется, когда реферат не был представлен или когда первоначально поданный реферат не отвечает требованиям правила 8, и эксперт должен подготовить отвечающий требованиям реферат. В этом случае эксперт составляет соответствующий реферат.

Правило 38.2(b) 16.37 Заявителю предоставляется возможность в течение одного месяца с даты направления отчета о международном поиске представить свое мнение о составленном экспертом реферате, представленном в отчете о поиске. 16.38 Если заявитель представляет замечания, эксперт принимает их к рассмотрению. От эксперта не требуется отвечать на замечания заявителя даже в случае несогласия.

Правило 38.2(b); Раздел 515 16.39 Если Международный поисковый орган изменяет реферат, представленный в отчете о международном поиске, он уведомляет Международное Бюро и заявителя, используя бланк PCT/ISA/205. - Название

Правила 4.3, 26.1, 37.2, 44.2 16.40 Согласно Правилу 4.3, название должно быть коротким и точным (предпочтительно включающим от двух до семи слов при составлении на английском языке или при переводе на английский язык). Кроме того, название должно ясно и четко обозначать техническое назначение изобретения. В связи с этим следующие положения должны быть приняты во внимание:


(а) имена собственные, торговые названия или подобные им термины не технического характера, которые не служат для идентификации изобретения, не должны быть использованы; (b) аббревиатура «и прочее (etc.)», будучи неопределенной, не должна быть использована и должна быть раскрыта путем указания того, что понимается под этой аббревиатурой; (с) названия с единственными словами, такими как «Метод», «Устройство», «Химические соединения» или подобные неопределенные названия не дают ясного представления о техническом назначении изобретения.

Статья 14(1)(а)(iii) и 14(1)(b); Правила 26 и 37.1 16.41 Если международная заявка не содержит названия, соответствующее Получающее ведомство должно обнаружить это в ходе обычной проверки и направить предложение о соответствующем исправлении с представлением по крайней мере одного месяца с даты направления предложения для ответа. Получающее ведомство должно уведомить Международный поисковый орган о том, что предложение было направлено. Получающее ведомство может объявить международную заявку изъятой, если название не представлено в Получающее ведомство в течение установленного срока. Однако Международный поисковый орган продолжает процедуру проведения международного поиска до тех пор, пока он не получит уведомление, что заявка считается изъятой.

Правило 37 16.42 Эксперту требуется самому составить название в тех случаях, когда: (i) заявитель не ответил на предложение Получающего ведомства представить название в течение установленного срока, но Международный поисковый орган не получил уведомления о том, что заявка считается изъятой; или (ii) название не было подано и получающее ведомство не предложило заявителю исправить недостаток, или

(iii) название имеет недостатки из-за несоответствия требованиям правила 4.3. 16.43 От эксперта не требуется получения одобрения заявителя в отношении названия, и установление названия экспертом осуществляется путем заполнения бланка отчета о международном поиске (см. квадрат 4 первого листа бланка PCT/ISA/210).

- Чертежи для публикации

16.44 При указании номера чертежа используют предложение заявителя в Графе IX бланка заявления PCT/RO/101. 16.45 Когда ни один из чертежей не является полезным для понимания реферата, это указывается в предназначенном для этой цели квадрате (пункт 6, первый лист отчета о международном поиске). 16.46 Когда заявка не содержит чертежей, ни один из квадратов не отмечается.

16.47 Не рекомендуется выбирать более одного чертежа; однако, если это необходимо сделать, то формулировка Бланка должна быть изменена для того, чтобы отразить


изменение единственного числа на множественное число. Например, «чертеж» меняется на «чертежи», «является» меняется на «являются» и «номер» на «номера». Эти рекомендации применяются mutatis mutandis, если отчет о международном поиске составляется на языке, таком как, например, японский, который не имеет различий между единственным и множественным лицом.

Классификация объекта изобретения


16.48 Международный поисковый орган присваивает изобретению обязательные индексы Международной патентной классификации (МПК) в соответствии с правилами, представленными в Руководстве по МПК и непосредственно в МПК (действующая в настоящее время редакция) и вносит эту информацию в Графу А второго листа отчета о международном поиске. Необязательные индексы МПК, как указано в Руководстве (такие как необязательные классификационные индексы МПК), не являются необходимыми для присвоения. Руководство по МПК представлено на web-сайте ВОИС: www.wipo.int (см. Главу 7).

Область поиска 16.49 В отчете о международном поиске приводятся классификационные рубрики области поиска в Графе В второго листа отчета о международном поиске. Если для этой цели не используется МПК, необходимо указать используемую классификацию. Минимум поисковой документации 16.50 Международный поисковый орган учитывает минимум документации, определенный правилом 34, и рассматривает другие имеющие отношение к поиску базы данных или поисковые ресурсы, такие как приведены в Руководстве по поиску в IPDL. Когда проводился поиск в отношении терминов МПК с ограничением или без ограничения поиска путем использования ключевых слов, эксперт должен внести соответствующие индексы МПК в отчет о международном поиске.

Документация, по которой проводился поиск, иная, чем минимум документации

Правило 43.6(b) 16.51 Когда поиск проводился по документации иной, чем минимум документации РСТ, такая документация, когда она представляет интерес, указывается в Графе В второго листа отчета о международном поиске. Этот раздел используется для неэлектронных баз данных, в которых проводился поиск, например представленных на бумажных носителях или микрофильмах. Он используется, например, для:

(а) Capri - вводится «CAPRI» и соответствующий индекс МПК для классификации, в отношении которой проводился поиск, например «CAPRI: МПК F 16 D 1/02»;

(b) поиска по описаниям патентов, не являющихся частью минимума документации

РСТ, проведенного по национальной классификационной системе страны, в которой был выдан патент, - вводится классификация, в отношении которой проводился поиск, например «AU Class 53.6»;


(с) поиска по описаниям патентов, не являющихся частью минимума

документации РСТ, проведенного по МПК, - вводятся классификационные индексы МПК, по которым проводился поиск, например «AU: МПК B 65 G 51/00».

Принятые во внимание электронные базы данных

Правило 43.6(с)

16.52 Если при проведении международного поиска были использованы электронные базы, название базы данных может быть включено в отчет о международном поиске. В дополнение, в зависимости от политики Международного поискового органа, эксперты могут посчитать полезным указать в отчете точные поисковые запросы, использованные при проведении поиска по базам данных. Если указание точных запросов не принято в практике поискового органа, то должно быть указано краткое изложение запроса(ов) (см. параграф 16.53). 16.53 Когда используют ключевые слова (поисковые термины), может оказаться полезным включение этих слов в отчет о поиске. При большом количестве использованных ключевых слов может быть использована предварительная выборка ключевых слов (например, «ключевые слова: А, В, С и подобные термины»). Однако, в зависимости от политики Международного поискового органа, эксперт может посчитать полезным отразить историю поиска достаточно подробно, что позволит экспертам, рассматривающим перешедшие на национальную фазу заявки, полностью положиться на международный поиск (см. параграф 15.58). 16.54 Структурные поиски не указываются в отчете о поиске. Если был проведен структурный поиск, то это может быть указано заявлением типа «структурный поиск проведен на основе хинолинового ядра в формуле (I)». 16.55 Поиски в отношении последовательностей указываются тем же образом, что и структурные поиски («поиск в отношении последовательности SEQ ID 1-5»). Примеры: DWPI и ключевые слова: А, В, С и подобные термины (Замечание: база данных DWPI включает базы WPAT, WPI, WPIL) JAPIO и ключевые слова: А, В, С и подобные термины MEDLINE и ключевые слова: А, В, С и подобные термины DWPI МПК A01B 1/- и ключевые слова: А, В, С CA WPIDS: МПК C07D409/- и ключевые слова: А, В, С CA: поисковая структура, основанная на формуле (I) ESP@CE ключевые слова: А, В, С. Genbank (генетический банк данных): Структурный поиск в отношении последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1. Замечания: (а) простое указание «поиск по ключевым словам» без детального описания ключевых слов считается недопустимым; (b) нет необходимости описывать процесс доступа к базе данных, например вход в базу данных ESP@CE осуществляется через Интернет или в базу данных MEDLINE через STN; (с) там, где поиск ведется с использованием конкретной релевантной части более длинной упоминаемой последовательности нуклеиновой кислоты или аминокислотной последовательности, а не самой полноразмерной последовательности, упоминаемой как


представленная в перечне последовательностей конкретная SEQ ID №, эксперт должен определить область или области полноразмерной упоминаемой последовательности, которые представляют исследуемую последовательность. Например, «поиск SEQ ID только для нуклеотидов 1150-1250». Предшествующий поиск 16.56 Если отчет о международном поиске полностью или частично основан на предшествующем поиске, проведенном по заявке, касающейся подобного объекта, то номер предшествующей заявки и история релевантного поиска указываются как принятые во внимание при рассмотрении международной заявки, кроме отдельных случаев, когда детали более раннего поиска не могут быть установлены или когда считается непрактичным указывать все подробности более раннего поиска. В последнем случае, должно быть указано краткое изложение более раннего поиска. Если предшествующая заявка была опубликована, эта информация вносится в отчет о международном поиске; если предшествующая заявка еще не опубликована, то информация может быть направлена заявителю неофициальным образом при направлении отчета о международном поиске (см. параграф 16.53).

Документы, считающиеся релевантными Правило 43.5

16.57 Окончание графы С второго листа отчета о международном поиске может считаться имеющим три составляющие. К ним относятся: категория цитируемых документов, ссылка на документ вместе с указанием релевантных отрывков и указание релевантных пунктов формулы. Эти три составляющие отдельно описаны в параграфах 16.59-16.69, 16.72, 16.71, 16.73, представленных ниже. 16.58 Следует отметить несколько основных моментов:

Правило 33.1 (а) Документы, выбранные для цитирования, должны характеризовать

предшествующий уровень техники, являющийся наиболее близким к заявленному изобретению. Дублирование документов, имеющих те же признаки, что и в представленном изобретении, путем цитирования множества таких документов, должно быть сведено к минимуму (см. параграфы 15.63 и 15.64);

(b) ссылаясь на документ, эксперт должен ясно указать, какие части и определенные страницы документа являются наиболее релевантными (см. параграф 15.64). Категории ссылок

Разделы 505, 507 16.59 Цитируемым документам присваиваются категории посредством букв алфавита; подробности описаны в разделах 505 и 507 Административной инструкции и ниже. Разъяснение по категориям цитируемых документов также приведено в разделе «Документы, считающиеся релевантными» отчета о поиске. Для каждого цитируемого документа должна быть обязательно указана категория. При необходимости возможны комбинации различных категорий.


- Наиболее релевантные документы

Раздел 505

16.60 Если цитируемый в отчете о международном поиске документ является наиболее релевантным, он отмечается индексами «X» и «Y». 16.61 Категория «X» применима к документу в случае, когда только его известность не позволит считать заявленное изобретение новым или когда известность такого документа с учетом общеизвестных знаний не позволит считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень. 16.62 Категория «Y» применима к документу, если при рассмотрении его совместно с другим или другими документами этой же категории такая комбинация будет очевидна для специалиста в данной области техники, что не позволит считать заявленное изобретение имеющим изобретательский уровень.

- Определяющие уровень техники документы, не порочащие новизну и изобретательский уровень

Раздел 507(с) 16.63 Если указанный в отчете о международном поиске документ определяет уровень техники, не порочащий новизну или изобретательский уровень заявленного изобретения, он отмечается индексом «А». - Документы, которые относятся к неписьменному раскрытию

- Раздел 507(а)

16.64 Если указанный в отчете о международном поиске документ относится к неписьменному раскрытию, этот документ отмечается индексом «О». Примерами такого раскрытия может считаться работа конференции. Документ категории «О» всегда сопровождается индексом, указывающим релевантность документа, в соответствии с параграфами 16.61-16.63, например O,X, O,Y или O,A.

- Промежуточные документы

Раздел 507(d) 16.65 Документы, даты публикаций которых находятся между датой подачи заявки, по которой проводится экспертиза, и датой испрашиваемого приоритета или датой самого раннего приоритета, в случае если указано более одной даты приоритета (см. статью 2(xi)(b)), обозначаются индексом «Р». Индекс «Р» также присваивается документу, опубликованному в тот же день, что и дата самого раннего приоритета рассматриваемой заявки. Документ категории «Р» всегда сопровождается индексом, указывающим релевантность документа, например P,X, P,Y или P,A.

- Документы, касающиеся теории и принципов, лежащих в основе изобретения

Раздел 507(е) 16.66 Если какой-либо указанный в отчете о поиске документ является документом, который может быть полезен для лучшего понимания принципов или теории, лежащей в основе изобретения, или документ указывается с целью показать, что доводы или факты, лежащие в основе изобретения, являются неверными, то такой документ указывается индексом «Т».


- Потенциально конфликтные патентные документы

Раздел 507(b) 16.67 Какой-либо патентный документ, имеющий дату подачи или дату приоритета более раннюю, чем дата подачи заявки, по которой проводится поиск (не дата приоритета), но опубликованный позже, чем эта дата, и содержание которого будет составлять предшествующий уровень техники, релевантный новизне (статья 33(2)), отмечается индексом «Е» (см. раздел 507(b) и правило 33.1(с)). Если патентный документ и заявка, по которой проводится поиск, имеют одну и ту же дату, патентный документ также обозначается индексом «Е». Исключение сделано для патентных документов, основанных на приоритете, который находится в рассмотрении. - Документы, указанные в заявке 16.68 Если указанные в отчете о поиске документы уже упомянуты в описании заявки, по которой осуществляется поиск, такие документы могут быть отмечены в отчете о поиске выражением «указаны в заявке», после цитируемого документа. - Документы, указанные по другим причинам

Раздел 507(f) 16.69 Если в отчете о поиске какой-либо документ указан по причине иной, чем упомянуты в предыдущих параграфах (в частности, как доказательство), например: (а) документ, который может внести сомнение относительного заявленного приоритета (Статья 4(С)(4) Парижской Конвенции), или (b) документ приведен для установления даты публикации или другой ссылки, то такой документ обозначается индексом «L». Необходимо представить краткое изложение причины указания такого документа. Документы такого типа не обязательно указывать в качестве релевантных для каких-либо пунктов формулы. Однако если предоставляемые ими доказательства относятся только к определенным пунктам формулы (например, указанный в отчете о поиске документ с индексом «L» может нарушать приоритет только в отношении определенных пунктов формулы, а не всех), то цитирование документа должно относиться к этим пунктам.

- Непорочащие новизну раскрытия 16.70 В определенных случаях изобретение может быть раскрыто таким образом, что такое раскрытие не входит в уровень техники в соответствии с национальным законодательством одного или более указанных ведомств. Заявитель может включить в бланк заявления декларацию о наличии такого исключенного уровня техники, в соответствии с правилом 4.17(v). Однако такие исключения не являются обязательными для применения во всех указанных Договаривающихся государствах, и в дополнение, в соответствии с правилом 51bis.1(a)(v), от заявителя могут потребовать представление точных документов при рассмотрении заявки на национальной/региональной фазе в соответствующем указанном ведомстве с целью подтверждения таких исключений. Следовательно, такие документы должны быть указаны в отчете о международном поиске с соответствующей указанной выше категорией, и они могут быть также рассмотрены в письменном сообщении Международного поискового органа и во время международной предварительной экспертизы.


Взаимосвязь между документами и пунктами формулы

Раздел 508 16.71 Каждый указанный документ включает ссылку на пункт формулы, к которой он относится. При необходимости различные релевантные части указанного документа следует отнести к каждому соответствующему пункту формулы (за исключением документов с индексом «L», см. параграф 16.69, и документов с индексом «А», см. параграф 16.73). Также один и тот же документ может быть представлен в разных категориях релевантности по отношению к разным пунктам формулы. Например, Х WO 9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 1 Y * фиг.1 * 2-5 A * фиг.2 * 6-10 Представленный выше пример показывает, что фигуры 1 и 2 указанного документа раскрывают объект, который порочит новизну или изобретательский уровень формулы по пункту 1, порочит изобретательский уровень по пунктам формулы 2-5 в совокупности с другим документом, указанным в отчете, и представляет непорочащий уровень техники объекта по пунктам 6-10. Цитирование документов

Раздел 503; Стандарт ВОИС ST.14 16.72 Обозначение любого документа должно быть представлено в соответствии со Стандартом ВОИС ST.14. 16.73 Для цитирования документов категории «А» необязательно указывать релевантные пункты формулы, если отсутствуют веские причины для такого указания; например, если a priori очевидно отсутствие единства изобретения и цитирование является релевантным только для отдельного пункта или группы пунктов или если пункты соответствуют критерию новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости в соответствии со статьей 33(2)-(4), и ссылки с категорией «А» представляют наиболее релевантный уровень техники. 16.74 Квадрат на втором листе бланка PCT/ISA/210, имеющий название «Дальнейший список документов, представленных в продолжении графы С» отмечается, если процитированных документов больше, чем может быть внесено в объем графы С и для этого используется продолжающий лист. 16.75 Отчет о поиске публикуется с описанием изобретения и распространяется по всему миру. Для того чтобы предоставить возможность любому читателю в любой стране рассмотреть ссылку в наиболее удобном документе/языке, известные патенты-аналоги каждой ссылки обычно приводятся в листе-приложении отчета о международном поиске для патентов-аналогов. Квадрат на втором листе бланка PCT/ISA/210, озаглавленный «последующие документы указаны в продолжении графы С» отмечается, если список патентов-аналогов включен в отчет. Если используется система INPADOC для проверки патентов-аналогов, следует обратить внимание на то, что: (а) система INPADOC не содержит данных по документам-аналогам, опубликованным до 1968 г.; (b) если система INPADOC указывает на отсутствие патентов-аналогов по процитированному документу, то в том месте, где они должны быть представлены, следует написать слово «отсутствуют». Для заявителя это означает, что поиск в отношении патентов-аналогов проведен с нулевым результатом;


(с) если система INPADOC указывает, что ни одна из ссылок не имеет патентов-аналогов, квадрат «Смотри приложение о патентах-аналогах» все же должен быть отмечен, и для всех ссылок следует руководствоваться указаниями, представленными в параграфе (b).

Завершение отчета

Статья 19, Правила 43.1, 43.2, 46.1 16.76 Идентификационные данные Международного поискового органа, который подготовил отчет о международном поиске, и дата, на которую отчет был составлен, указываются в нижней части второго листа отчета о международном поиске. Эта дата должна быть такой же, как и в отчете о поиске, составленным экспертом, проводившим поиск. В дополнение к дате действительного завершения поиска, являющейся датой, на которую отчет о международном поиске был составлен, отчет о международном поиске также содержит дату, на которую он был направлен заявителю. Эта дата важна для исчисления срока, в течение которого возможно внесение изменений в формулу изобретения в соответствии со статьей 19.

Правило 43.8; Раздел 514

16.77 Если эксперт является уполномоченным лицом, его имя будет указано в отчете о поиске. Если эксперт не является уполномоченным лицом, имя ответственного эксперта, который будет осуществлять контроль по отчету, должно быть указано в качестве уполномоченного лица. Если эксперт является уполномоченным лицом, тогда дата действительного завершения поиска будет датой завершения отчета о поиске, которую эксперт должен указать в отчете о поиске. Если эксперт не является уполномоченным лицом, то «дата завершения» должна быть указана после того, как ответственный эксперт осуществит проверку отчета и внесет при необходимости исправления. 16.78 Отчет должен быть направлен в течение трех месяцев с даты получения копии для поиска или девяти месяцев с даты приоритета в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Копии документов, цитируемых в отчете о международном поиске

Правило 44.3 16.79 Международному поисковому органу предпочтительно следует приложить копии всех документов, цитируемых в отчете о международном поиске, к копии отчета о международном поиске, направляемой заявителю. Однако подготовка таких копий может быть предметом специального запроса и может быть затребована уплата отдельной пошлины за копии. Для предложения об оплате пошлин может быть использован бланк PCT/ISA/221.

Статья 20(3); Правило 44.3 16.80 Международный поисковый орган или агентство, отвечающее за отправку копий цитируемых документов, направляет при условии поступления запроса копии всех ссылок, приведенных в отчете о международном поиске, любому указанному ведомству или заявителю. Такой запрос может быть подан в течение семи лет с даты международной подачи заявки при условиях, приведенных в правиле 44.3. Копии цитируемых документов могут быть направлены с бланком PCT/ISA/221.


ЧАСТЬ V ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ/ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Глава 17 Содержание письменного сообщения и заключения международной

предварительной экспертизы

Введение 17.01 Данная глава касается содержания любого письменного сообщения, независимо от того, подготовлено ли оно Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы. Она также касается содержания заключения международной предварительной экспертизы, очень похожего по форме на письменное сообщение.

Статьи 33(1), 34(2)(с); Правило 66 17.02 Цель письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы, состоит в том, чтобы указать заявителю на недостатки, которые, по мнению эксперта, имеют место в заявке, для того, чтобы заявитель мог определить для себя наиболее подходящий вариант дальнейших действий, включая возможность подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы или возможность представления замечаний и изменений, до составления заключения международной предварительной экспертизы. Основная роль сообщения заключается в том, чтобы установить, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень (неочевидным) и промышленно применимым. Сообщение также содержит мнение о некоторых других существенных недостатках в той мере, в какой это проверяется компетентным Органом, главным образом, если эти недостатки влияют на возможность точного определения новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости, а также о некоторых недостатках в форме международной заявки (см. правило 43bis.1(a) и правило 66.2(а)). 17.03 Заключение международной предварительной экспертизы имеет ту же форму, что и письменное сообщение, и, предполагая, что подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, оно составляется с учетом любых изменений и замечаний, представленных в ответ на предшествующие письменные сообщения (Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы). Разные виды сообщений и заключение Письменное сообщение Международного поискового органа

Правила 43bis, 66.1bis 17.04 Письменное сообщение составляется Международным поисковым органом вместе с отчетом о международном поиске. Это сообщение обычно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы в соответствии со статьей 34(2) в случае, если подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, и в нем содержится предложение представить ответ, а также указан срок (см. правила 43bis.1(c) и 54bis.1(a)) для представления этого ответа на случай, если у заявителя есть желание подать требование на проведение международной предварительной экспертизы. Однако Орган международной предварительной экспертизы может уведомить Международное Бюро о том, что это не относится к письменным


сообщениям, подготовленным определенными Международными поисковыми органами, а не им самим. Такие уведомления публикуется Международным Бюро в бюллетене. 17.05 Многие из правил, на которые есть ссылка в данной главе, предназначены для применения Органом международной предварительной экспертизы, осуществляющим международную предварительную экспертизу по Главе II Договора. Однако, хотя это четко не указано в ссылках, они также применяются Международным поисковым органом на основании правила 43bis.1(b). Письменное(ые) сообщение(я) Органа международной предварительной экспертизы

Правила 66.4, 66.6 17.06 Письменные сообщения могут быть также подготовлены Органом международной предварительной экспертизы, если было подано требование на проведение международной предварительной экспертизы. Письменное сообщение Международного поискового органа обычно считается первым письменным сообщением Органа международной предварительной экспертизы. Хотя это и не требуется, Орган международной предварительной экспертизы может составить дополнительные письменные сообщения, в которых принимаются во внимание доводы или изменения, представленные заявителем в ответ на письменное сообщение Международного поискового органа. Такие письменные сообщения обычно предоставляют заявителю дополнительную возможность для представления изменений или доводов до подготовки заключения международной предварительной экспертизы. Орган международной предварительной экспертизы может также неофициально связаться с заявителем по телефону, письменно или путем личной встречи. 17.07 В отношении международных заявок, для которых письменное сообщение Международного поискового органа не считается первым письменным сообщением в соответствии со статьей 34(2), Орган международной предварительной экспертизы должен (за исключением ситуаций, когда применяются все условия (i) – (vi), приведенные в параграфе 19.13):

(а) подготовить первое письменное сообщение, как это определено в параграфе 17.02, учитывающее содержание письменного сообщения, составленного Международным поисковым органом, и

(b) соответственно письменно уведомить заявителя и установить срок для ответа, как это определено в правиле 66.2(d). Заключение международной предварительной экспертизы 17.08 В случае, когда подано требование на проведение международной предварительной экспертизы, заключение международной предварительной экспертизы (озаглавленное «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)» составляется в конце проведения экспертизы с учетом изменений или замечаний, представленных заявителем в процессе проведения экспертизы. Содержание сообщений или заключения Обзор содержания

Правила 43bis, 66.1bis, 66.2(a), 70.2(c) и (d) 17.09 Любое письменное сообщение обычно должно охватывать все вопросы, указанные в правиле 66.2. Такими вопросами могут быть:


(i) любая из ситуаций, упомянутых в статье 34(4) (заявка относится к объекту, по которому Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить экспертизу, или полноценное заключение о новизне, изобретательском уровне или промышленной применимости невозможно из-за отсутствия ясности или из-за того, что формула не подкреплена описанием),

(ii) явное несоответствие критериям новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости,

(iii) недостатки в форме или содержании международной заявки в той мере, в какой они проверяются этим компетентным органом (например, несоответствие одному или более требованиям, определенным в правилах 5-11),

(iv) изменения, которые представляются выходящими за рамки того, что раскрыто в международной заявке в том виде, как она была подана (применимо только в отношении процедуры Органа международной предварительной экспертизы),

(v) очевидное отсутствие ясности в пунктах формулы, описании или чертежах или отсутствие подкрепления пунктов формулы в описании, что потребует замечаний в заключении международной предварительной экспертизы, если такое заключение будет составляться на основе международной заявки без дальнейшего изменения, в той мере, в какой это проверяется данным компетентным органом,

(vi) пункт формулы направлен на изобретения, по которому не был подготовлен отчет о международном поиске, и

(vii) перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот не представлены в такой форме, которая позволяет провести полноценную международную предварительную экспертизу. Форма сообщения или заключения 17.10 Письменные сообщения составляются в стандартной форме с использованием бланка PCT/ISA/237 (для сообщения Международного поискового органа) или бланка PCT/IPEA/408 (для сообщения Органа международной предварительной экспертизы). Заключение международной предварительной экспертизы (озаглавленное «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)») составляется с использованием бланка PCT/IPEA/409. Кроме титульного листа, содержащего основные библиографические данные и информацию о действиях, совершить которые может быть предложено заявителю, они имеют практически одинаковую форму и содержат те из нижеследующих частей, которые уместны в отношении конкретной международной заявки:

(i) основа сообщения или заключения; (ii) приоритет; (iii) указание о том, что заключение не составляется в отношении новизны,

изобретательского уровня и промышленной применимости; (iv) отсутствие единства изобретения; (v) обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(а)(ii) или статьей

35(2) в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости и обосновывающие их ссылки;

(vi) некоторые процитированные документы; (vii) недостатки международной заявки; (viii) некоторые замечания по международной заявке.


Данные

Раздел 109 17.11 Следующие данные (как они предусмотрены на титульной странице бланка) в первую очередь включаются в соответствии с правилами 43bis.1(b), 70.3, 70.4, 70.5 в письменное сообщение и в заключение международной предварительной экспертизы:

(i) номер международной заявки; (ii) имя заявителя; (iii) название компетентного международного органа; (iv) дата международной подачи; (v) классификация объекта изобретения, по крайней мере, в соответствии с

Международной патентной классификацией (МПК); (vi) испрашиваемая дата приоритета; (vii) номер дела заявителя или агента (состоящий из букв и/или цифр, но не

превышающий 12 знаков).

Раздел 504 17.12 Классификация объекта изобретения, упомянутая выше в пункте (v), повторяет классификацию объекта, указанную Международным поисковым органом в соответствии с правилом 43.3, если эксперт согласен с такой классификацией; если эксперт не согласен с такой классификацией, должна быть указана классификация, которую эксперт считает правильной (см. главу 7). Графа № 1: Основа письменного сообщения

Правила 66.2(a)(iv), 70.2(a) и (с) 17.13 Поскольку письменное сообщение Международного поискового органа составляется одновременно с отчетом о международном поиске, оно всегда основывается на заявке в том виде, как она была подана, или на ее переводе, с учетом возможности более позднего представления перечней последовательностей для целей международного поиска (см. параграфы 17.15 и 17.21 и параграф 17.16 для определения «первоначально поданные листы»). Однако любое письменное сообщение, подготовленное после исправлений (в Международном поисковом органе и Органе международной предварительной экспертизы) или изменений и/или исправлений (в Органе международной предварительной экспертизы), должно их учитывать и в сообщении должны быть указаны соответствующие заменяющие листы. 17.14 Любые представленные изменения не должны добавлять новых признаков, выходящих за рамки первоначального раскрытия международной заявки (см. главу 20). - Язык

Правила 23.1(b), 48.3(b), 55.2 и 55.3 17.15 В отношении языка нет необходимости заполнять пункт 1 Графы I, если все материалы заявки (первоначально поданные листы и измененные листы, если таковые имеются) имелись в наличии или были представлены в компетентный международный орган на языке, на котором была подана международная заявка. В противном случае следует отметить соответствующие указания о том, что материалы имелись в наличии или были представлены в компетентный международный орган на языке, который:

(i) является языком перевода, представленного для целей международного поиска (в соответствии с правилом 23.1(b));


(ii) является языком публикации международной заявки (в соответствии с

правилом 48.3(b)), или (iii) является языком перевода, представленного для целей международной

предварительной экспертизы (в соответствии с правилами 55.2 и/или 55.3). Дополнительно в отношении языка см. главу 18. - Заменяющие листы, которые считаются частью первоначально поданной заявки 17.16 Заменяющие страницы или листы, поданные в ответ на предложение получающего ведомства исправить недостатки в международной заявке, считаются частью «первоначально поданной» международной заявки. Если заявитель ответил на предложение исправить недостатки путем представления заменяющих листов заявки, такие листы отмечаются путем простановки на них штампа «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)». Также и заменяющие страницы и листы с исправлениями очевидных ошибок в соответствии с правилом 91 считаются частью «первоначально поданной» международной заявки. Эти листы отмечаются путем простановки штампа «ИСПРАВЛЕННЫЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 91.1)», и на них может быть поставлен штамп «ВНЕСЕНО ВО ВРЕМЯ ГЛАВЫ I». - Экспертиза на основе измененной международной заявки

17.17 Если письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы основываются на первоначально поданной или представленной международной заявке, это отмечается в первом квадрате в пункте 2 квадрата 1 соответствующего бланка. Если были представлены изменения, в заключении указываются те варианты каждой страницы, на которых основываются сообщение или заключение. 17.18 Если заявителем были внесены изменения в соответствии с главой 19, они должны быть упомянуты в Графе I, пункт 2, как «пункты формулы: страницы……, измененные в соответствии со статьей 19». Следует отметить, что в соответствии со статьей 19 может быть изменена только формула изобретения. Эти листы обычно отмечаются как «ИЗМЕНЕННЫЙ ЛИСТ (СТАТЬЯ 19)». 17.19 Если заявителем представлены изменения в соответствии со статье1 34, они должны быть упомянуты в Графе I пункт 2, как «…страницы…., полученные данным компетентным органом…..».

Правило 70.16; Раздел 602 17.20 Для изменений по статье 34 должна быть указана дата изменений, являющаяся датой, на которую они были получены. Замененные изменения обычно не включаются. Однако если первый заменяющий лист принимается, а второй заменяющий лист для листа с таким же номером содержит признаки, выходящие за рамки первоначального раскрытия заявки, второй заменяющий лист заменяет первый заменяющий лист, а к заключению международной предварительной экспертизы прикладываются оба - и первый, и второй заменяющие листы. В этом случае замененные заменяющие листы размечаются как «ЗАМЕНЕННЫЙ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 70.16(b))» в дополнение к отметкам, указывающим, когда был получен лист изменений. Если Приложения к заключению международной предварительной экспертизы содержат и окончательные изменения, которые считаются содержащими признаки, выходящие за рамки первоначального раскрытия, и ранее представленные изменения, которые являются частью основы заключения, это отмечается в соответствующем квадрате в п.3.а титульного листа бланка PCT/IPEA/409.


- Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 17.21 Что касается перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в пункте 2 Графы I (в письменном сообщении Международного поискового органа) или в пункте 1 дополнительной Графы, относящейся к перечням последовательностей (в письменных сообщениях Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы) должны быть даны одно или более из нижеследующих указаний в отношении перечня последовательностей и/или относящихся к нему таблиц:

(a) вид материала (только перечень последовательностей или также относящиеся к нему таблицы);

(b) форма материала (письменная или машиночитаемая форма); и

(c) время подачи или представления (содержался в первоначально поданной заявке, подан вместе с международной заявкой в машиночитаемой форме, представлен впоследствии для целей поиска и/или экспертизы или подан как изменение). Если было подано более одного варианта или копии перечня последовательностей и/или относящихся к нему таблиц, используется квадрат в пункте 2 (или пункте 3 Графы I в письменном сообщении Международного поискового органа) для того, чтобы указать, были ли представлены требуемые заявления о том, что информация в последующих или дополнительных копиях идентична информации в первоначально поданной заявке или не выходит за рамки первоначально поданной заявки (дополнительную информацию в отношении нуклеотидных и/или аминокислотных перечней последовательностей см. главу 18). - Изменения, приводящие к пропуску в нумерации 17.22 Если были внесены изменения по статье 19 или по статье 34 , которые привели к исключению или пропуску в последовательной нумерации страниц описания, пунктов формулы и/или чертежей, это отмечается в пункте 3 Графы I в письменном сообщении и/или заключении. - Изменения, выходящие за рамки первоначального раскрытия

Правило 70.2(с) 17.23 Если представленные изменения выходят за рамки первоначального раскрытия заявки, эксперт указывает такие измененные листы в пункте 4 Графы I в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы или в заключении международной предварительной экспертизы. Конкретные изменения идентифицируются на Дополнительном листе, там же приводятся краткие объяснения. Эти изменения прикладываются к заключению международной предварительной экспертизы в качестве Приложения в дополнение к любым измененным листам, которые составляют часть основы для заключения (см. также параграф 17.20). 17.24 Дополнительно в отношении глав 19/34 см. параграф 20.11. Графа II: Приоритет 17.25 Эта часть сообщения или заключения не нужна, если в международной заявке не испрашивается приоритет. Более того, если приоритет испрашивается, но все документы, процитированные в отчете о поиске, были опубликованы до самой ранней даты


приоритета, нет необходимости рассматривать вопрос об обоснованности притязаний на приоритет (см. главу 6). 17.26 Если один или более процитированных документов были опубликованы после самой ранней даты приоритета, обоснованность такой самой ранней даты приоритета требует проверки.

(а) Если приоритетный документ зарегистрирован Международным органом, он может быть получен из его архива.

(b) Если копия приоритетного документа (или необходимый перевод) отсутствует

к моменту подготовки письменного сообщения Международного поискового органа из-за того, что она не предоставлена заявителем, и если предшествующая заявка не была подана в этот компетентный орган как в национальное ведомство, или если приоритетный документ не доступен этому компетентному органу из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией, письменное сообщение Международного поискового органа может быть составлено так, как будто приоритет испрашивается необоснованно и этот факт отмечается в пункте 1 Графы II.

(с) Если приоритетный документ предоставлен заявителем в соответствии с

правилом 17.1 после подготовки отчета о поиске и письменного сообщения Международного поискового органа, в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы и/или в заключении международной предварительной экспертизы обоснованность притязаний на приоритет должна быть пересмотрена.

Правило 66.7; Раздел 421 (d) Если приоритетный документ является иностранным документом, и его еще

нет в деле заявки, компетентный международный орган может запросить копию приоритетного документа у Международного Бюро, и, при необходимости, перевод у заявителя. Между тем, если в результате экспертизы окажется необходимым составить письменное сообщение, это сообщение может быть составлено не дожидаясь получения приоритетного документа и/или перевода (см. (b) выше, в случае письменного сообщения Международного поискового органа). Соответствующее замечание должно быть сделано под заголовком «Дополнительные замечания, при необходимости» в Графе II письменного сообщения. Если такая копия приоритетного документа или перевод отсутствуют из-за невыполнения заявителем правила 17.1 в установленный срок, и если приоритетный документ недоступен заявителю из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией, любое письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы и/или заключение международной предварительной экспертизы могут быть составлены так, как если бы приоритет не испрашивался, и это отмечается в заключении.

Правило 64.1 17.27 Если право на приоритет не действительно, заполняется пункт 2 Графы II письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы. 17.28 «Дополнительные замечания» в пункте 3 Графы II относятся к обстоятельствам, связанным с приоритетом, а не к вопросам ясности, подкрепления описанием, недостаткам и др., относящимся к Графе VIII.


Графа III: Отсутствие заключения в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости

Статья 17(2)(а) (i); Правила 43bis.1, 67 17.29 В этой части сообщения или заключения разъясняется, почему заключение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не могло быть подготовлено по некоторым или по всем объектам международной заявки по любым причинам, кроме отсутствия в международной заявке единства изобретения и неуплаты требуемых дополнительных пошлин (этот вопрос относится к Графе IV, см. параграфы 17.36 – 17.39). Например, правила 43bis.1(b)и 67.1 устанавливают, что ни один компетентный международный орган не обязан проводить экспертизу по некоторым объектам международной заявки, таким, как математические теории, сорта растений или породы животных и способы лечения людей или животных. Это дополнительно определено в Соглашениях между Международным Бюро и Органами международной предварительной экспертизы посредством отказа от исключения какого-либо объекта, по которому в соответствии с национальной процедурой проводится экспертиза. Подробности в отношении исключений см. параграф 17.58 и главу 9. Первые два квадрата Графы III используются для указания объема, в отношении которого не составлялось сообщение. - Объекты, исключенные в соответствии с правилом 67.1 17.30 Если по некоторым или по всем пунктам формулы не проводится экспертиза на новизну, изобретательский уровень или промышленную применимость в связи с тем, что они содержат исключенные объекты, это указывается в третьем квадрате Графы III письменного сообщения или заключения экспертизы. - Ясность или подкрепление


17.31 Если описание, формула или чертежи настолько не ясны, или если формула настолько неадекватно подкреплена описанием, что невозможно составить полноценное заключение в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости заявленного изобретения, экспертиза может быть ограничена теми пунктами формулы, которые являются достаточно ясными и подкреплены описанием в достаточной степени для того, чтобы подготовить сообщение или заключение (см. Графу III, четвертый и пятый квадраты). 17.32 Вопросы ясности и подкрепления формулы описанием могут рассматриваться отдельно от вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости в Графе VIII сообщения или заключения (см. главу 5). 17.33 Эти вопросы не должны подниматься в заключении международной предварительной экспертизы, если они уже не были подняты в письменном сообщении. - Отсутствие международного поиска в отношении некоторых или всех пунктов формулы

Статья 33(6) 17.34 Если Международный поисковый орган не составил отчет о международном поиске, а вместо этого подготовил Декларацию в соответствии со статьей 17 (относящуюся к исключенному объекту, отсутствию единства и т.п.), вопросы новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не могут рассматриваться, поскольку нет документов, которые должны быть приняты во внимание согласно статье 33(6), и это


указывается посредством шестого квадрата Графы III (следует отметить, что это применимо, даже если изменения по статье 34 устранили замечания в соответствии со статьей 34(4)(ii)). - Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот

Приложения C, C-bis к АИ 17.35 Непредставление информации по перечням последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот или ее несоответствие стандартам Административной инструкции может препятствовать проведению полноценной предварительной экспертизы. В отношении перечней последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот см. главу 15 (стадия поиска) и главу 18 (стадия экспертизы). Представление таблиц, относящихся к перечню последовательностей, в электронной форме, не соответствующей Приложению C-bis Административной инструкции, также может препятствовать проведению полноценной предварительной экспертизы (см. Графу III, пункт 3). В любом случае компетентный орган должен провести полноценный поиск или предварительную экспертизу в том объеме, в каком это возможно, но если по некоторым или по всем пунктам формулы проведение экспертизы невозможно, причины этого указываются в последних квадратах Графы III, а подробности, при необходимости, могут быть приведены в Дополнительной Графе. Графа IV: отсутствие единства изобретения 17.36 Независимо от того, было ли направлено (см. параграфы 17.59 и 17.63, а также главу 10) предложение об уплате дополнительных пошлин (бланк PCT/ISA/206 на стадии международного поиска) или предложение об ограничении или уплате дополнительных пошлин (бланк PCT/IPEA/405 на стадии международной предварительной экспертизы), в случае отсутствия единства изобретения такое замечание должно быть включено в первое письменное сообщение и, если еще применимо, в последующие сообщения и в заключение.

Статья 34(3); Правило 70.13 17.37 Если заявитель уплатил дополнительные пошлины в Международный поисковый орган или в Орган международной предварительной экспертизы, или если он ограничил формулу изобретения в Органе международной предварительной экспертизы в ответ на предложение сделать это, или если заявитель не ответил на предложение уплатить дополнительные пошлины или ограничить формулу (см. параграфы 10.74 – 10.78), это также указывается в сообщении или заключении. Возможные замечания (некоторые из них не имеют отношения к письменному сообщению Международного поискового органа) заключаются в следующем:

(i) формула была ограничена в Органе международной предварительной экспертизы;

(ii) были уплачены дополнительные пошлины без подачи возражения; (iii) дополнительные пошлины были уплачены заявителем одновременно с

подачей возражения; (iv) заявитель не ограничил формулу и не уплатил дополнительные пошлины; (v) эксперт считал, что международная заявка не соответствует требованию

единства изобретения, но решил не направлять предложение об ограничении формулы или уплате дополнительных пошлин. 17.38 В последнем квадрате Графы IV указывается, в отношении каких частей международной заявки составлено сообщение или заключение с учетом выводов в


отношении единства и любых сделанных ограничений или уплаченных дополнительных пошлин. - Дополнительные пошлины, уплаченные одновременно с подачей возражения

Правило 68.3(с); Раздел 603 17.39 В случае согласно Главе II, если уплачены дополнительные пошлины одновременно с подачей возражения, текст возражения вместе с решением прикладывается к заключению международной предварительной экспертизы, если заявитель попросил об этом (см. параграф 10.78). Для случая согласно Главе I, когда дополнительные пошлины уплачены одновременно с подачей возражения, см. параграфы 10.68 и 10.70. Графа V: Обоснованное утверждение в соответствии с правилом 66.2(a)(ii) в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости и ссылка, обосновывающие такое заключение

Статья 35(2); Правила 43.5(b), 66.2(a)(ii), 70.6(a) и (b), 70.7(b), 70.8; Разделы 503, 611 17.40 Утверждение о том, представляется ли формула удовлетворяющей критериям новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости (см. параграф 19.02), приводится в пункте 1 Графы V. Эксперт должен высказать такое утверждение в отношении каждого пункта формулы, по которому должна быть проведена экспертиза, посредством слов «ДА» или «НЕТ» или их эквивалентов на языке заключения (в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы эксперт может упомянуть только те пункты формулы, которые представляются не удовлетворяющими указанным критериям). Каждое такое утверждение должно сопровождаться ссылками, пояснениями и замечаниями, если таковые имеются (см. параграф 17.09), в пункте 2 Графы V. Должны быть приведены утверждения в отношении всех трех критериев. Если отрицательное утверждение касается отсутствия промышленной применимости, должны быть также приведены утверждения в отношении новизны и изобретательского уровня, если они вообще возможны. Эксперт должен всегда ссылаться на документы, которые могут подтвердить какое-либо отрицательное утверждение в отношении какого-либо заявленного объекта. Цитирование таких документов делается в соответствии со стандартом ВОИС ST.14.

Правила 43.5(е), 70.7(b); Раздел 604 17.41 В пояснениях должны быть ясно указаны, со ссылкой на процитированные документы, причины, подтверждающие заключение о том, что какой-либо из указанных критериев удовлетворен или не удовлетворен. Если только некоторые части процитированных документов являются релевантными или особо релевантными, эксперт должен их идентифицировать, например, указав страницу, колонку или строку, в которых содержатся эти части. 17.42 Дополнительные рекомендации в отношении вопросов новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости приведены в главах 12, 13 и 14 соответственно. Графа VI: некоторые процитированные документы

Правила 70.7(b), 70.9; Раздел 507(а) 17.43 Если эксперт обнаружил или если в отчете о международном поиске указан документ, который относится к неписьменному раскрытию, и документ был опубликован на дату или после соответствующей даты международной заявки, то эксперт указывает в письменном сообщении и/или заключении международной предварительной экспертизы:


(i) его вид (путем простановки буквы «О» рядом со ссылкой); (ii) дату, на которую документ стал доступен широкой публике; (iii) дату, на которую произошло неписьменное раскрытие.

Правила 70.7(b), 70.9; Раздел 507(а) 17.44 Эксперт также должен указать как таковые любые опубликованные заявки или патенты, упомянутые в заключении согласно правилу 64.3, и привести для каждой такой опубликованной заявки или патента следующие данные:

(i) дату его публикации; (ii) дату подачи и дату приоритета (если есть); (iii) проставить букву «Е» рядом со ссылкой.

Правило 70.2(b) 17.45 В заключении может быть также указано на то, что по мнению Международного поискового органа или по мнению Органа международной предварительной экспертизы, дата приоритета международной заявки испрашивается необоснованно (см. также параграф 17.26).

Правило 70.7(b) 17.46 Подробности, касающиеся способа указания других специальных категорий документов, на которые можно ссылаться в письменном сообщении и/или в заключении международной предварительной экспертизы, так же, как и способ указания пунктов формулы, для которых эти документы являются релевантными, можно найти в разделах 507(с), (d) и (е) Административной инструкции (для целей отчета о международном поиске в параграфах 16.63, 16.65 и 16.66). Графа VII: некоторые недостатки в международной заявке

Правило 70.12 17.47 Если, по мнению эксперта, существуют недостатки в форме или содержании международной заявки, эксперт приводит свое мнение в Графе VII письменного сообщения и/или заключения экспертизы, а также указывает причины такого мнения (см. также параграфы 17.09, 17.13 и 17.14). Графа VIII: некоторые замечания по международной заявке

Правило 70.12 17.48 Если, по мнению эксперта, следует сделать замечания в отношении ясности пунктов формулы, описания и чертежей, или существует вопрос в отношении того, полностью ли формула подкреплена описанием, эксперт включает свои замечания в письменное сообщение и/или заключение международной предварительной экспертизы, а также указывает их причины (см. также параграфы 5.31 – 5.58 и 17.09). Завершение заключения

Правила 70.3, 70.4, 70.14; Раздел 612 17.49 В завершение заключения международной предварительной экспертизы компетентный орган указывает дату, на которую было представлено требование на проведение международной предварительной экспертизы, дату окончания подготовки заключения и название и адрес Органа международной предварительной экспертизы. Последние могут быть внесены вместе с другими данными или при окончании составления заключения. В каждом письменном сообщении и в заключении


международной предварительной экспертизы должны быть указаны имя уполномоченного лица и название компетентного международного органа, ответственного за это сообщение или заключение. Язык письменного сообщения и заключения международной предварительной экспертизы

Правила 48.3(а) и (b), 70.17(a) 17.50 Письменное сообщение и заключение международной предварительной экспертизы вместе с приложениями, если они есть, составляются на языке публикации или, если международный поиск и/или международная предварительная экспертиза проводятся на основе перевода международной заявки, на языке этого перевода. Международная заявка, поданная на китайском, английском, французском, немецком, японском, русском или испанском языках публикуется на этих языках; международная заявка, поданная на любом другом языке, публикуется на языке перевода на один из этих языков. Форма замечаний

Правило 66.2(b) 17.51 В отношении каждого замечания в первом письменном сообщении (в общем случае им является письменное сообщение Международного поискового органа) должны быть указаны те части международной заявки, в которых обнаружен недостаток, и те требования РСТ, которые не выполнены, путем ссылки на конкретные статьи или правила или какого-либо иного ясного разъяснения; должны быть также приведены причины любого замечания. 17.52 Если документ процитирован для того, чтобы показать отсутствие новизны или изобретательского уровня в основном пункте или пунктах формулы, и если в результате этого имеет место отсутствие единства между зависимыми пунктами формулы, то при наличии достаточного запаса времени Международный поисковый орган может уведомить заявителя об этой ситуации и предложить ему уплатить дополнительные пошлины за поиск (см. также параграф 10.60 и следующий) до составления отчета о международном поиске и первого письменного сообщения. Впоследствии, если было подано требование на проведение международной предварительной экспертизы и если, по мнению Органа международной предварительной экспертизы, ответ заявителя (см. параграф 19.17) не снял замечания в отношении отсутствия единства изобретения, компетентный орган осуществляет процедуру, описанную в параграфах 10.74-10.78. Подготовка заключений, максимально полезных для последующих стадий 17.53 Обычно в первую очередь в письменном сообщении должны быть изложены вопросы по существу. Сообщение должно быть составлено таким образом, чтобы облегчить дальнейшую международную предварительную экспертизу международной заявки в случае ее изменения и избежать необходимости существенного пересмотра, если эксперт посчитает нужным составить одно или более дополнительных письменных сообщений во время проведения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.17 – 19.20). Хотя эксперт и не обязан этого делать, он может попытаться указать заявителю на те изменения, которые в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы позволят избежать отрицательного утверждения в заключении международной предварительной экспертизы. В случае письменного сообщения Международного поискового органа заключение должно быть изложено таким образом, чтобы оно легко могло быть использовано указанными ведомствами, если его содержание публикуется как «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации)» (см. параграф 2.18).


Предложение внести исправления или изменения

Правило 43bis.1(c) 17.54 Письменное сообщение Международного поискового органа включает в себя информацию для заявителя о том, что в случае, если он подаст требование на проведение международной предварительной экспертизы, ему предлагается представить в Орган международной предварительной экспертизы свои замечания, исправить формальные недостатки или представить изменения описания, формулы и чертежей до истечения срока, в течение которого он может подать требование (см. параграфы 19.07 и 22.14).

Правило 66.2(с) и (d) 17.55 В любом письменном сообщении, подготовленном Органом международной предварительной экспертизы, должен быть установлен срок для ответа заявителя. Срок должен быть разумным с учетом обстоятельств. Обычно он составляет два месяца с даты письменного сообщения, в любом случае он не может быть короче одного месяца с указанной даты. Он должен составлять по меньшей мере два месяца с даты пересылки отчета о международном поиске вместе с письменным сообщением Международного поискового органа. В любом случае он не может быть больше, чем три месяца с даты письменного сообщения. 17.56 В случае подачи требования на Главу II непредставление ответа на предложение, содержащееся в письменном сообщении Международного поискового органа или в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы, может привести к тому, что заключение международной предварительной экспертизы будет отрицательным в отношении некоторых пунктов формулы. Случаи, когда письменное сообщение не составляется или составляется частично 17.57 Положение параграфа 17.09, касающееся того, что письменное сообщение должно охватывать все соответствующие вопросы, устанавливает только общее правило. Могут быть случаи, когда компетентный орган не обязан проводить международную предварительную экспертизу, охватывающую всю международную заявку, или представляется целесообразным отложить некоторые вопросы. К ним могут относиться:

(i) только в отношении изобретений, по которым был проведен поиск, должна проводиться международная предварительная экспертиза (правило 66.1(е)) и составляться письменное сообщение;

(ii) случаи, когда международная заявка относится к объекту, по которому Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу;

(iii) случаи отсутствия единства изобретения; (iv) случаи, когда возникают серьезные замечания, например, ясно, что в

некоторых пунктах отсутствует новизна, и эти пункты должны быть коренным образом изменены; или

(v) если письменное сообщение составлено Органом международной предварительной экспертизы, заявитель может представить существенные изменения, которые выходят за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.


Исключенный объект

Статья 34(4)(b); Правило 66.2(а)(i) 17.58 В случае, если эксперт обнаружит, что международная заявка включает в себя объект, подпадающий под статью 34(4)(а)(i) (т.е. объект, по которому международный орган не обязан, в соответствии с правилом 67 и правилом 43bis.1(b), проводить экспертизу), или что все пункты формулы международной заявки не соответствуют положениям статьи 34(4)(а)(ii) (т.е. описание, формула или чертеж являются настолько неясными или формула изобретения настолько слабо подкреплена описанием, что не может быть составлено полноценного заключения), он указывает на этот недостаток или недостатки в своем первом письменном сообщении, и в этом сообщении не поднимает вопрос о том, представляется ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский уровень и промышленно применимым (как показано в главе 9, это довольно редкая ситуация). Если какой-либо из этих недостатков присущ только некоторым пунктам формулы, в отношении таких пунктов применяется аналогичный подход. Основания для ограничения объема сообщения подробно рассмотрены в параграфе 9.17. Следует подчеркнуть, что хотя в соответствии с правилом 43bis.1(b) первое письменное сообщение составляется Международным поисковым органом, обстоятельства, которые учитываются для этой цели, являются теми же, что должны применяться в отношении Органа международной предварительной экспертизы. Отсутствие единства изобретения - Письменное сообщение Международного поискового органа

17.59 Письменное сообщение Международного поискового органа составляется в отношении тех изобретений, по которым был подготовлен отчет о международном поиске. 17.60 Если заявитель не выполнил предложение уплатить необходимые дополнительные пошлины, письменное сообщение Международного поискового органа составляется в отношении первого заявленного изобретения (основное изобретение) и в отношении тех изобретений, за которые уплачены дополнительные пошлины. Эксперт указывает, какие изобретения составили основу письменного сообщения. - Письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы 17.61 Если Международный поисковый орган уже направил предложение об уплате дополнительных пошлина за международный поиск или если Международный поисковый орган мог направить предложение об уплате дополнительных пошлин за поиск, но решил не делать этого, для Органа международной предварительной экспертизы может оказаться уместным направить «Предложение ограничить или уплатить дополнительные пошлины» (бланк PCT/IPEA/405).

Статья 34(3)(с); Правила 68.4, 68.5 17.62 Если заявитель не выполнил предложение (не оплатил дополнительные пошлины или не ограничил формулу, полностью или частично), письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы или заключение международной предварительной экспертизы составляется в отношении тех частей международной заявки, которые относятся к тому, что представляется первым заявленным изобретением (основное изобретение), и эксперт указывает на это в таком заключении.


17.63 Вопросы и действия, связанные с единством изобретения, включая уплату дополнительных пошлин, более подробно рассмотрены в главе 10. Вначале приводятся основные замечания 17.64 В случае, если имеют место серьезные замечания, включая и те, которые возникли в результате внесения изменений (это касается только международной предварительной экспертизы), может оказаться уместным заняться этими замечаниями до проведения детальной экспертизы; если, например, требуется переработка формулы, нет смысла высказывать замечания в отношении ясности некоторых зависимых пунктов или в отношении части описания, которая вследствие этого должна быть изменена или даже исключена. Однако если есть другие существенные замечания, они должны быть высказаны. На стадии первого письменного сообщения эксперт должен сделать максимум возможного для того, чтобы подготовить полезное международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I Договора о патентной кооперации), если заявитель не подал требование на проведение международной предварительной экспертизы, или для того, чтобы довести процедуру до завершения без задержек и соблюсти установленные сроки, если заявитель подал требование на проведение международной предварительной экспертизы. Другие обстоятельства Цитирование некоторых документов в отчете о международном поиске 17.65 В отчете о международном поиске может быть приведен документ, составленный не на рабочем языке Международного поискового органа, из-за того, что эксперт, проводящий поиск, знает или имеет серьезные основания предполагать (например, исходя из чертежей, реферата, соответствующего патента на известном языке или из перевода, подготовленного другим лицом, знающим язык, на котором составлен документ), что документ является релевантным. Если предполагается, что будет направлено более одного письменного сообщения, эксперт в своем первом письменном сообщении может сослаться на такой документ; также следует сослаться на известный эксперту реферат или соответствующий документ на рабочем языке Органа международной предварительной экспертизы. Если заявитель в ответе на первое письменное сообщение оспаривает релевантность документа и приводит основания для этого, то эксперту с учетом этих оснований и известного ему предшествующего уровня техники следует решить вопрос о целесообразности продолжения рассмотрения этого документа. Если он посчитает продолжение рассмотрения целесообразным, он может получить перевод документа (или только его релевантной части, если ее легко выявить). Если он по-прежнему будет считать документ релевантным, ему следует решить вопрос о том, нужно ли направлять копию перевода заявителю, вместе с дополнительным письменным сообщением или в ходе неформального общения. Дополнительные документы, учитываемые в некоторых случаях

Статья 33(6) 17.66 Хотя в основном международная предварительная экспертиза основывается на отчете о международном поиске, эксперт не должен отказываться от поиска документов, о существовании которых ему известно, или в отношении которых он предполагает, что они существуют, если он может найти эти документы в короткий срок в доступных ему источниках. Такие документы рассматриваются так же, как и документы, приведенные в отчете о международном поиске.


Несоответствие описания формуле изобретения 17.67 Хотя серьезное несоответствие первоначально поданной формулы описанию должно быть поводом для замечаний (см. параграфы 5.29 и 5.30), следует иметь в виду, что формула может потребовать существенных изменений. В такой ситуации в ходе международной предварительной экспертизы эксперт может предложить заявителю изменить описание так, чтобы оно соответствовало окончательной редакции измененной формулы, даже если окончательная редакция формулы еще не подготовлена. Это может помочь эксперту ускорить подготовку заключения международной предварительной экспертизы, если было подано требование на проведение международной предварительной экспертизы. Однако не следует нагружать заявителя ненужной работой по подготовке измененного описания, если есть какая-либо вероятность того, что формула снова будет изменена. Рекомендация изменений 17.68 Эксперт не должен предлагать вносить какие-либо изменения просто потому, что ему кажется, что они улучшат формулировку описания или пунктов формулы. Педантичный подход здесь неуместен; важно лишь то, чтобы смысл описания и формулы был ясен. Хотя эксперт и не обязан этого делать, он должен попытаться указать заявителю на те изменения, которые в случае подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы позволят избежать отрицательного утверждения в заключении международной предварительной экспертизы. Следует подчеркнуть, что в обязанности эксперта не входит предлагать заявителю изменить международную заявку каким-либо образом для того, чтобы снять замечания, поскольку составление заявки – это обязанность заявителя и он свободен вносить любые изменения при условии, что эти изменения устраняют недостатки и удовлетворяют требованиям РСТ. Однако иногда может оказаться полезным предложить заявителю, хотя бы в общих чертах, приемлемую форму изменений; но в этом случае эксперт должен объяснить, что предложение вносится только для помощи заявителю и что будут рассмотрены и другие формы изменений. Форма изменений должна соответствовать тому, что предписано правилом 66.8(а). Рассмотрение ответов на письменное сообщение 17.69 Если, по мнению эксперта, такие вопросы, как: (1) ясность пунктов формулы, описания и чертежей; (2) полнота подкрепления формулы описанием; и/или (3) недостатки в форме или содержании международной заявки не разрешены заявителем в срок, установленный для подготовки заключения международной предварительной экспертизы, эксперт может в заключении указать на нерешенные вопросы и привести обоснование. 17.70 Если заявитель представит доводы в ответ на письменное сообщение, эксперт должен прокомментировать соответствующие доводы заявителя в письменном сообщении Органа международной предварительной экспертизы и/или в заключении международной предварительной экспертизы.


ЧАСТЬ VI

СТАДИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ИНАЯ, ЧЕМ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Глава 18

Предварительная процедура при получении требования Использование телефакса, телеграфа, телекса и т.д.

Правила 92.1(а), 92.4(d), (g) и (h) 18.01 Орган международной предварительной экспертизы может дать согласие на получение документов по факсу, телеграфом, телексом или другим подобным средством связи, приводящим к подаче напечатанного или письменного документа. Если это требуется в соответствии с правилом 92.4(d), то Орган проверяет, представлен ли вовремя оригинал документа, отвечающий требованиям правила 92.1(а), в течение 14 дней после передачи документа. Если оригинал получен в отведенный срок или его представление не требуется, Орган международной предварительной экспертизы считает, что документ был представлен в тот день, когда он был получен описанным выше путем. Если документ считается непредставленным, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет об этом заявителя (бланк PCT/IPEA/423). Основа международной предварительной экспертизы 18.02 Графа IV бланка требования делится на две части. Первая часть предусмотрена для заявления, касающегося изменений. Вторая часть предназначена для указания языка для целей международной предварительной экспертизы. Подробности в отношении обеих частей даны в следующих параграфах. Заявление, касающееся изменений

Правила 53.9, 60.1(f) 18.03 Первая часть Графы IV бланка требования содержит квадраты для указания заявителем основы, на которой следует начать международную предварительную экспертизу. Если ни один из квадратов не отмечен, или если заявитель указал, что международная предварительная экспертиза должна начаться на основе первоначально поданной заявки, эксперту передаются все материалы, как только все формальности (включая требуемый перевод международной заявки и/или изменения, см. параграфы 22.12-22.14) соблюдены и пошлины уплачены.

Статья 34; Правила 60.1(g), 69.1(е); Раздел 602(а)(i)-(iii) и (b)

18.04 Если международная предварительная экспертиза должна принять во внимание изменения по статье 34, но заявитель не приложил их к требованию, Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю (бланком PCT/IPEA/431) представить изменения в течение приемлемого срока, установленного в предложении. Независимо от того, представлены ли изменения вместе с требованием или позже, они отмечаются в соответствии с Разделом 602(а)(i)-(iii) и (b) Административной инструкции, а затем передаются эксперту.

Статья 19; Правило 62.1; Раздел 602

18.05 Если заявитель отметил соответствующий квадрат в Графе IV требования, в соответствии с которым изменения по статье 19 и какие-либо сопроводительные объяснения должны быть приняты во внимание, Орган международной предварительной экспертизы указывает на последней странице требования, была ли копия таких изменений


и сопроводительных объяснений на самом деле представлена вместе с требованием. Если копия таких изменений по статье 19 не представлена вместе с требованием, экспертиза не начинается до тех пор, пока копия таких изменений и каких-либо сопроводительных объяснений, не будет получена от Международного Бюро. После того, как Международное Бюро получит требование, Бюро сразу же пересылает копию таких изменений по статье 19 и любых представленных сопроводительных объяснений. Орган международной предварительной экспертизы в соответствии с разделом 602(а)(i)-(iii) и (b) Административной инструкции отмечает копию таких изменений, представленных вместе с требованием или полученных позже, и затем передает эксперту. Если изменения по статье 19 не сделаны ко времени получения требования Международным Бюро, последнее информирует об этом Орган международной предварительной экспертизы. Однако любой Орган международной предварительной экспертизы может отказаться от условия отправки по почте информации о том, что изменения по статье 19 не были получены Международным Бюро (бланк PCT/IB/337), и может вместо этого выбрать получение такой информации в электронной форме.

Статья 19; Правила 46.1, 53.9(b), 69.1(d) 18.06 Если требование включает заявление о том, что начало международной предварительной экспертизы следует отложить в соответствии с правилом 53.9(b), так как срок подачи изменений по статье 19, как требует правило 46.1, не истек, Орган международной предварительной экспертизы ждет до тех пор, пока он не получит копию любых изменений по статье 19 или уведомление от заявителя о том, что он желает вносить изменения по статье 19. Если Орган международной предварительной экспертизы не получит ни копии изменений, ни уведомления до истечения 22 месяцев с даты приоритета, или трех месяцев с даты направления отчета о международном поиске, в зависимости, какой из них истекает позднее, экспертиза будет начата на основе первоначальных материалов заявки. Язык для целей международной предварительной экспертизы

Правило 55.2 18.07 Вторая часть Графы IV Бланка требования предназначена для указания (на пунктирной линии) языка, на котором проводится международная предварительная экспертиза; а так же в этой части Графы находится квадрат, который должен быть отмечен в зависимости от того, какой используется язык. Этим языком может быть:

Правило 55.2(а) (i) язык, на котором международная заявка была подана (что имеет место в

большинстве случаев); Правило 55.2(b)

(ii) язык перевода, представленного для целей международного поиска (в случае, когда язык, на котором подана международная заявка, не является языком, на котором проводится международный поиск);

Правила 48.3(b), 55.2(b) (iii) язык, на котором международная заявка была опубликована (в случае, когда язык, на котором подана международная заявка, и язык, на котором был проведен международный поиск, не являются языками публикации); или

Правило 55.2(а) и (b) (iv) язык перевода, представленного для целей международной предварительной экспертизы, при условии, что этот язык является допустимым языком компетентного Органа и языком публикации (в случае, когда ни язык перевода, представленный для


целей международного поиска, ни язык публикации не являются допустимыми языками для целей международной предварительной экспертизы). 18.08 Если ни один из квадратов не отмечен, материалы направляются эксперту как только установлено, на каком языке будет проводиться международная предварительная экспертиза (и когда представлен требуемый перевод международной заявки и/или изменений) и когда все другие формальности соблюдены и пошлины уплачены.

Правила 55.2(с), 55.3(b)

18.09 Если международная предварительная экспертиза проводится на основе перевода международной заявки и/или изменений, но заявитель не представил их вместе с требованием, Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю (бланк PCT/IPEA/443) представить недостающие документы в течение разумного срока, указанного в предложении. Независимо от того, представлены ли листы перевода и/или изменений вместе с требованием или впоследствии, они должны быть помечены в соответствии с разделом 602(а)(i)-(iii) и (b) Административной инструкции до того, как материалы будут направлены эксперту. Документы для Органа международной предварительной экспертизы 18.10 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, то эксперт будет иметь в деле заявки, кроме требования (см. параграф 19.07), описание, чертежи (если есть), первоначально заявленную формулу, реферат, первоначально поданный или подготовленный Международным поисковым органом, или, при необходимости, их перевод (см. параграф 18.11); представленные к этому моменту изменения; уведомление о том, что изменения по статье 19 не были поданы или будут поданы, если это не отменено Органом; отчет о международном поиске с замечаниями заявителя (если есть), копии всех процитированных документов; письменное сообщение Международного поискового органа; и, в зависимости об обстоятельств, заявление и переписку, касающуюся формальностей из Получающего ведомства, Международного поискового органа или Международного Бюро, приоритетный документ, а также все требуемые переводы (см. параграфы 6.17 и 18.07). 18.11 Если в соответствии с правилом 55.2 требуется перевод международной заявки, а Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются частью одного и того же национального ведомства или межправительственной организации, международная предварительная экспертиза проводится на основании перевода, представленного в Международный поисковый орган в соответствии с правилом 23.1(b), если заявитель не представил дополнительный перевод для целей международной предварительной экспертизы. 18.12 В случаях, когда международный поиск был проведен Международным поисковым органом, который не является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Орган международной предварительной экспертизы, документы, составляющие дело международной заявки будут представлены в Орган международной предварительной экспертизы следующим образом:

Статья 31(6)(а) (i) требование: представляется заявителем; (ii) первоначально поданные: заявление, описание, чертежи (если есть), формула,

перечень последовательностей, представленный в соответствии с положениями раздела 801 (если применимо): представляется Международным Бюро;


Правило 43bis (iii) отчет о международном поиске и письменное сообщение или декларация в

соответствии со статьей 17(2)(а): предоставляются Международным Бюро;

Правило 55.2 (iv) перевод международной заявки на язык, который одновременно является

языком Органа международной предварительной экспертизы и языком публикации, в случае, если ни язык, на котором международная заявка была подана, ни язык, на котором международная заявка была опубликована, не является допустимым языком Органа международной предварительной экспертизы: представляется заявителем (см. параграф 18.11).

Правило 62 (v) изменения и объяснения по статье 19 (если есть): если заявитель сделал отметку

в соответствующем квадрате в Графе IV требования (бланк PCT/IPEA/401) о том, что изменения в соответствии со статьей 19 должны быть приняты во внимание, Орган международной предварительной экспертизы отмечает на последней странице требования, была ли копия таких изменений действительно получена вместе с требованием. Если копия изменений в соответствии со статьей 19 не была получена вместе с требованием, то копия таких изменений будет направлена Международным Бюро незамедлительно после того, как Бюро получит требование. Если никаких изменений в соответствии со статьей 19 не было сделано на момент получения требования Международным Бюро, Международное Бюро информирует об этом Орган международной предварительной экспертизы. Если в момент подачи изменений требование уже было представлено, заявителю следует так же представить копию этих изменений Органу международной предварительной экспертизы. В любом случае, Международное Бюро будет незамедлительно направлять копию любых изменений в соответствии со статьей 19 Органу международной предварительной экспертизы.

Правило 13ter.1; Приложение С к АИ

(vi) перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в письменной или машиночитаемой форме, каждая из которых должна соответствовать стандарту, предусмотренному Приложением С Административной инструкции: если Международный поисковый орган и Орган международной предварительной экспертизы являются частью одного и того же национального ведомства или межправительственной организации, предоставляется Международным поисковым органом, в иных случаях заявителем.

Правило 66.1 (vii) изменения в соответствии со статьей 34(2)(b): предоставляются заявителем; (viii) копии любых документов, указанных в отчете о международном поиске, и отсутствующие в базах данных Органа международной предварительной экспертизы: предоставляются Международным поисковым органом;

Правило 66.7(а) (ix) приоритетный документ: предоставляется Международным Бюро;

Правило 66.7(b) (x) при необходимости, перевод приоритетного документа: предоставляется

заявителем (при условии, что было сделано предложение представить перевод, см. параграф 18.16).

18.13 Эксперт должен помнить, что документы, составляющие международную

заявку, могут содержать декларацию, упомянутую в статье 17(2)(а), подготовленную вместо отчета о международном поиске, и письменное сообщение Международного


поискового органа, т.е. декларацию международного поискового органа о том, что он считает, что международная заявка относится к объекту, по которому не требуется проведение поиска и было решено не проводить поиск, или что описание, формула или чертежи настолько не отвечают предписанным требованиям, что полноценный поиск невозможен. В этом случае эксперт должен рассматривать декларацию, как отчет о международном поиске. Язык международной заявки и требования

Правило 55

18.14 Требование, представленное Органу международной предварительной экспертизы, должно быть на языке международной заявки, или, если международная заявка была подана на языке ином, чем язык ее публикации, то на языке публикации, или на языке перевода, если в соответствии с правилом 55.2 требуется перевод международной заявки. Если требование не представлено на указанном языке, Орган предлагает заявителю устранить нарушение (бланк PCT/IPEA/404, см. параграф 22.24). Если заявитель не выполнит требование своевременно, Орган международной предварительной экспертизы считает требование непредставленным и направляет соответствующую декларацию на бланке PCT/IPEA/407 заявителю и Международному Бюро. 18.15 Если международная предварительная экспертиза осуществляется на основании перевода первоначальной заявки на язык публикации, или на основании перевода в соответствии с правилом 55.2, могут возникнуть затруднения в определении того, выходят ли представленные в соответствии со статьей 34(2)(b) изменения за рамки содержания первоначально поданной международной заявки (см. параграф 20.11 по последовательности действий в такой ситуации). Приоритетный документ и его перевод

Правило 66.7(а) и (b)

18.16 Если в международной заявке испрашивается приоритет предшествующей заявки и эксперту необходим приоритетный документ, эксперт обращается в Международное Бюро с просьбой незамедлительно представить копию приоритетного документа. Если приоритетный документ составлен не на языке или не на одном из языков Органа международной предварительной экспертизы, эксперт может предложить заявителю представить перевод приоритетного документа (см. параграф 6.17). Если эксперт выясняет, что требуемый приоритетный документ или (если необходимо) перевод не были вовремя представлены, он может составить заключение международной предварительной экспертизы так, как если бы в международной заявке приоритет не был заявлен, и указать это в заключении. Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот

Правило 13ter.1(a), (c), и (e); Раздел 208; Часть 8 АИ; Приложение С к АИ 18.17 Если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, и соответствующие перечни последовательностей представлены в письменной и машиночитаемой форме (каждая из которых отвечает требованиям стандарта, предусмотренного Приложением С к Административной инструкции), Орган международной предварительной экспертизы проводит международную предварительную экспертизу на основе этих перечней последовательностей. Перечень последовательностей может быть представлен вместо письменной формы на электронном носителе в соответствии с положениями раздела 801 Административной инструкции (см. параграф 4.15).


Правило 13ter.1(a), (c), и (e); Раздел 208; Приложение С к АИ

18.18 Если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но не содержит соответствующих перечней последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, каждая из которых отвечает требованиям стандарта, предусмотренного Приложением С к Административной инструкции, то Орган международной предварительной экспертизы может предложить заявителю (бланк PCT/IPEA/441) представить в течение срока, определенного в предложении, перечни последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, в зависимости от ситуации, соответствующие стандарту. Если заявитель выполнит предложение, применяется процедура, приведенная в предыдущем параграфе. Если заявитель не выполнит предложение в надлежащий срок, или ответ на предложение будет недостаточным, от Органа международной предварительной экспертизы не требуется проведения международной предварительной экспертизы в той степени, в которой полноценная экспертиза не может быть проведена в результате невыполнения этого условия (см. параграф 9.39).


Глава 19

Процедура, применяемая органом международной предварительной экспертизы

Введение 19.01 Настоящая глава устанавливает процедуру, применяемую Органом международной предварительной экспертизы по отношению к международной предварительной экспертизе с момента начала данной экспертизы.

Статья 33(1), (2), (3) и (4)

19.02 Целью международной предварительной экспертизы международной заявки является составление предварительного и необязывающего заключения в отношении того, (i) представляется ли заявленное изобретение новым ( см. главу 12);

(ii) соответствует ли оно изобретательскому уровню (является неочевидным) (см. главу 13); и

(iii) представляется ли заявленное изобретение промышленно применимым (см. главу 14).

Статья 33(5); Правило 5.1(а)(iii)

19.03 Хотя эти критерии служат основой международной предварительной экспертизы, любое договаривающееся государство может применять дополнительные или иные критерии для решения вопроса, является ли заявленное изобретение охраняемым в этом государстве (например, посредством патента, авторского свидетельства, свидетельства о полезности или полезной модели). 19.04 В дополнение к этим трем основным критериям эксперт должен иметь ввиду дополнительные два критерия, которые содержатся в Договоре и в Инструкции: (i) изобретение должно быть таким, чтобы оно могло быть осуществлено специалистом в данной области техники (руководствуясь инструкциями, вытекающими из заявки); это следует из статьи 5 (см. параграфы 5.43 и далее). (ii) изобретение должно относиться к области техники (правило 5.1(a)(i)), касаться технической проблемы (правило 5.1(a)(iii)) и должно содержать технические признаки, по которым объект изобретения, на который испрашивается охрана, может быть определен в формуле изобретения (правило 6.3(a)) (см. параграф 5.04). Договор о патентной кооперации (PCT) не требует, чтобы заявленное изобретение было усовершенствованным по отношению к известному уровню техники. Однако, если имеются какие-либо преимущества, то они могут быть релевантными для определения «изобретательского уровня» (см. главу 13).

Статьи 34(2)(с), 35 19.05 В ходе экспертизы заявителю направляется одно или более письменных сообщений Органа международной предварительной экспертизы, может иметь место и другое общение с заявителем. Результаты международной предварительной экспертизы излагаются в заключении международной предварительной экспертизы, составленном этим Органом. Начало и срок проведения международной предварительной экспертизы

Статья 31(2), (3) и (4) 19.06 До начала международной предварительной экспертизы по международной заявке заявитель должен, конечно, подать требование (бланк PCT/IPEA/401) о том, чтобы по его международной заявке провели международную предварительную экспертизу. В главе 18


дано подробное описание действий, имеющих место по получении требования, до того как эксперт начнет проведение международной предварительной экспертизы.

Начало экспертизы

Правило 69.1

19.07 Орган международной предварительной экспертизы начинает международную предварительную экспертизу, когда в его распоряжение поступают требование, перевод, если от заявителя требуется представление перевода в соответствии с правилом 55.2, и отчет о международном поиске и письменное сообщение в соответствии с правилом 43bis.1 или уведомление о декларации Международного поискового органа о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен в соответствии со статьей 17(2)(а), при условии, что Орган международной предварительной экспертизы не начнет международную предварительную экспертизу до истечения 3-х месяцев с даты пересылки отчета о международном поиске и письменного сообщения или декларации о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен; или до истечения 22-х месяцев с даты приоритета, если только заявитель явно не настаивает на более раннем начале экспертизы, за исключением следующих ситуаций: (а) если компетентный Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, то по желанию Органа международной предварительной экспертизы международная предварительная экспертиза может начаться одновременно с международным поиском при условии, что экспертиза не должна быть отложена в соответствии с заявлением об изменениях; (b) если заявление, касающееся изменений, содержит указание о том, что изменения формулы в соответствии со статьей 19 необходимо принять во внимание (правило 53.9 (а)(i)), Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения копии соответствующих изменений. Международное Бюро пересылает соответствующие изменения в Орган международной предварительной экспертизы. Если требование на проведение международной предварительной экспертизы уже представлено, то заявителю предпочтительнее вместе с подачей изменений по статье 19 в Международное Бюро представить копию этих изменений в Орган международной предварительной экспертизы; (с) если заявление, касающееся изменений, содержит указание о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено (правило 53.9(b)), Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу: (i) до получения копии изменений в соответствии со статьей 19; (ii) до получения уведомления от заявителя о том, что он не желает вносить изменения в соответствии со статьей 19, или (iii) до истечения 3-месячного срока со дня пересылки отчета о международном поиске и письменного сообщения или декларации о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен; или истечения 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, что истекает первым; (d) если заявление, касающееся изменений, содержит указание о том, что изменения в соответствии со статьей 34 представлены вместе с требованием (правило 53.9(с)), но фактически такие изменения не поступили, Орган международной предварительной экспертизы не начинает международную предварительную экспертизу до получения изменений или до истечения срока, установленного в уведомлении, упомянутом в правиле 60.1(g), в зависимости от того, что истекает первым.


Срок для завершения экспертизы

Правило 69.2

19.08 Срок для подготовки заключения международной предварительной экспертизы, устанавливаемый правилом 69.2, один и тот же для всех Органов международной предварительной экспертизы. Этот срок не может превышать,

(i) 28 месяцев с даты приоритета; (ii) 6 месяцев от, предусмотренного правилом 69.1 для начала проведения

международной предварительной экспертизы; или (iii) 6 месяцев с даты получения Органом международной предварительной

экспертизы перевода, представленного в соответствии с правилом 55.2, в зависимости от того, что истекает последним.

19.09 Если в случае нарушения единства изобретения, срок не может быть

соблюден, заключение международной предварительной экспертизы должно быть подготовлено незамедлительно после получения дополнительных пошлин за проведение международной предварительной экспертизы или после истечения срока платежа таких пошлин, если такой платеж не был сделан.

Правило 69.1(b) и (b-bis)

19.10 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, международный поиск и международная предварительная экспертиза могут начаться одновременно. В таком случае, если заявка не будет соответствовать статье 34(2)(с), Международный поисковый орган подготовит письменное сообщение. Любые другие письменные сообщения будут подготовлены Органом международной предварительной экспертизы. Однако, если может быть составлено положительное заключение международной предварительной экспертизы, Орган международной предварительной экспертизы может подготовить заключение международной предварительной экспертизе сразу, без составления письменного сообщения, Международным поисковым органом (cм. параграф 19.13).

Первый этап международной предварительной экспертизы Общие сведения 19.11 Эксперт должен определить, существует ли единство изобретения. Если эксперт обнаружит нарушение единства изобретения, он может направить предложение ограничить пункты формулы до единственного изобретения или в соответствии с правилом 66.1(е) уплатить дополнительные пошлины за проведение экспертизы в отношении дополнительных изобретений до подготовки либо письменного сообщения на стадии международной предварительной экспертизы, либо самой международной предварительной экспертизы (cм. главу 10 в отношении дальнейших подробностей). 19.12 Международная предварительная экспертиза проводится в соответствии со статьей 34 и правилом 66. Письменное сообщение по заявке обычно составляется Международным поисковым органом. Обычно оно рассматривается как первое письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы (см. параграф 3.18, в отношений исключений из данного правила). Эксперт, проводящий международную предварительную экспертизу, если он уже не сделал этого во время международного поиска, изучает описание, чертежи (при наличии таковых), пункты формулы международной заявки, включая любые изменения и замечания, которые могли быть поданы и документы, описывающие предшествующий уровень техники в отчете о международном поиске. Затем он решает, требуется ли дополнительное письменное сообщение (или первое письменное сообщение в том исключительном случае, когда


письменное сообщение Международного поискового органа либо не подготовлено, либо не рассматривается в качестве первого письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы). Случаи, когда письменное сообщение не требуется

Статья 34(2)(с); Правило 69.1(b) 19.13 Если один и тот же Орган действует и как Международный поисковый Орган и как Орган международной предварительной экспертизы, и требование было получено до подготовки письменного сообщения Международным поисковым органом, то никакого письменного сообщения не требуется (см. параграфы 17.01-17.08) и эксперт может немедленно подготовить заключение международной предварительной экспертизы, если: (i) заявленное изобретение удовлетворяет критериям, указанным в статье 33(1) (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость);

(ii) заявка соответствует требованиям PCT в отношении формы и содержания международной заявки;

(iii) заявка соответствует требованиям в отношении ясности пунктов формулы, описания и чертежей, и пункты формулы полностью подкреплены описанием, как предусмотрено в статье 35(2) и правиле 70.12(ii) или эксперт не желает делать какие-либо замечания по данному поводу (правило 66.2(a)(v)); (iv) изменения не выходят за рамки того, что раскрыто в первичных материалах международной заявки; (v) все пункты формулы относятся к изобретению, в отношении которого был подготовлен отчет о международном поиске и заключение международной предварительной экспертизы составляется в отношении всех пунктов формулы; и

(vi) там, где применимо, перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот представлен в такой форме, которая позволяет провести полноценную международную предварительную экспертизу. Кроме того, если Орган международной предварительной экспертизы не рассматривает письменное сообщение Международного поискового органа в качестве письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы для целей правила 66.2(а), ему не надо готовить письменное сообщение и он может сразу приступать к составлению заключения международной предварительной экспертизы, при условии выполнения вышеперечисленных пунктов (i-vi). 19.14 Дополнительное письменное сообщение не является обязательным, если письменное сообщение Международного поискового органа не рассматривается в качестве первого письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы. При подготовке заключения международной предварительной экспертизы эксперт учитывает любые замечания или изменения, сделанные заявителем. Случаи, когда может быть подготовлено дополнительное письменное сообщение 19.15 Полагая, что письменное сообщение Международного поискового органа рассматривается как первое письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы, то, как было упомянуто выше, дополнительного письменного сообщения до подготовки отчета о международной предварительной экспертизе не требуется, даже если есть очевидные замечания. Однако, если заявитель сделал очевидную попытку устранить или опровергнуть замечания, выдвинутые в письменном сообщении Международного поискового органа, но не смог убедить эксперта в том, что все соответствующие критерии удовлетворены, дополнительное письменное сообщение по усмотрению Органа международной предварительной экспертизы может быть подготовлено, если времени для подготовки заключения международной


предварительной экспертизы достаточно до истечения срока, установленного в правиле 69.2 для подготовки заключения международной предварительной экспертизы. Случаи, когда отчет о международном поиске не подготовлен

Правило 66.1(е)

19.16 Следует отметить, что международная предварительная экспертиза может проводиться только по тем изобретениям, в отношении которых Международный поисковый орган подготовил отчет о международном поиске. Это следует из статьи 33(6), согласно которой Орган международной предварительной экспертизы должен принимать во внимание документы, цитируемые в отчете о международном поиске (см. параграф 10.73). Пункты формулы, относящиеся к изобретениям, в отношении которых не был подготовлен отчет о международном поиске, не обязательно должны являться объектом международной предварительной экспертизы. Следующий этап международной предварительной экспертизы

Статья 34(2)(d); Правило 66.4(а) и (b) 19.17 Когда заявитель ответил на первое письменное сообщение, эксперт может, если это необходимо и если осталось достаточно времени для получения ответа от заявителя и составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.08 и 19.09), направить одно или несколько дополнительных письменных сообщений. Также по просьбе заявителя эксперт может предоставить ему одну или несколько дополнительных возможностей для представления изменений или доводов. 19.18 Дополнительное письменное сообщение от эксперта должно содержать предложение заявителю о предоставлении письменного ответа вместе, если это необходимо, с изменениями. После получения данного сообщения заявитель может ответить, путем изменения пунктов формулы, описания и чертежей, или, если он не согласен с сообщением, предоставить аргументы по каждому конкретному случаю, или сделать и то и другое. Условия внесения изменений установлены в параграфах 20.04 - 20.22. 19.19 Эксперт должен применять одни и те же стандарты международной предварительной экспертизы при решении существенных вопросов на всех этапах делопроизводства по международной заявке. Однако после первого письменного сообщения, высланного Международным поисковым органом, нет необходимости полностью пересматривать измененную заявку, если эксперт составил достаточно полное первое письменное сообщение (см. параграф 17.53), но он должен сконцентрировать внимание на самих изменениях и относящихся к ним частях, а также на недостатках, указанных в первом письменном сообщении.

Правило 66.4

19.20 Эксперт должен руководствоваться принципом, что заключение международной предварительной экспертизы должно быть составлено при возможно наименьшем числе письменных сообщений, и это он должен помнить во время всей процедуры. PCT предусматривает, что общение с заявителем, описанное в параграфе 19.12, может осуществляться повторно по желанию Органа международной предварительной экспертизы. Тем не менее, если ясно, что заявитель не предпринимает действительных попыток удовлетворительно ответить эксперту ни путем изменений, ни путем доказательств обратного, то эксперт после завершения стадии первого письменного сообщения должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы (см. параграф 19.37). Если эксперт обнаружит, что направление второго письменного


сообщения может способствовать принятию окончательному разрешению существенных вопросов, то эксперт должен рассмотреть возможность подготовки такого письменного сообщения. Эксперт может рассмотреть возможность подготовки второго письменного сообщения, если все еще есть замечания, которые необходимо учесть при условии, что существует достаточно времени для подготовки заключения международной предварительной экспертизы в срок, указанный в договоре, и что заявитель действительно прилагает необходимые усилия для удовлетворения замечаний эксперта и что у Органа международной предварительной экспертизы есть соответствующие ресурсы (см. параграфы 19.17 и 20.05). Эксперт также должен решить, как лучше разрешить остающиеся вопросы - путем подготовки письменного сообщения, обсуждением по телефону разговором, или встречей с заявителем. 19.21 Если замечания таковы, что заявителю, по всей вероятности, потребуется время для их рассмотрения, то эксперт может прибегнуть к дополнительному письменному сообщению. Однако, если существуют разногласия по спорным вопросам, например, если заявитель неверно понимает аргументы эксперта или аргументы заявителя недостаточно ясны, то можно ускорить дело, если эксперт предложит встретиться лично. С другой стороны, если нерешенные вопросы совсем незначительны, и их можно быстро и легко решить, то это можно сделать по телефону. Обсуждение с заявителем по телефону или путем личной беседы подробно описаны в параграфах 19.31-19.36 данной главы. 19.22 Если ответ на письменное сообщение получен лишь в форме аргументов, письменное сообщение пересматривается в свете данных аргументов. Если ответ на письменное сообщение включает некоторые изменения, за исключением исправления очевидных ошибок (правило 66.5), то измененное описание, чертежи, и/или пункты формулы рассматриваются так, как это указанно в параграфах 20.04-20.22. В этом случае в заключении международной предварительной экспертизы должно быть сделано указание на то, что доводы заявителя были приняты во внимание при подготовке заключения международной предварительной экспертизы. Кроме того, эксперт должен прокомментировать любые относящиеся к делу доводы заявителя.

Правило 66.4bis

19.23 Если срок подачи ответа на дополнительное письменное сообщение истекает, а ответ не получен, то дело направляется эксперту, готовившему данное сообщение, который приступает к составлению заключения международной предварительной экспертизы, как изложено в главе 17. 19.24 Если ответ получен после установленного срока, а заключение еще не составлено, то в этом случае ответ может быть учтен. Но в соответствии с правилом 66.4bis изменения или доводы не обязательно должны быть приняты во внимание (см. также параграф 20.05). Исправление заключения международной предварительной экспертизы

Правила 66.4, 66.6

19.25 Орган международной предварительной экспертизы может составить исправленное заключение международной предварительной экспертизы уже после выхода отчета только в тех исключительных обстоятельствах, которые оправдывают такое действие. Любое заменяющее заключение, являющееся результатом возобновленной международной предварительной экспертизы, должно быть четко отмечено, чтобы выбранные ведомства были информированы о его статусе. Исправленное заключение не будет составлено только потому, что заявитель не согласен с заключением международной предварительной экспертизы, составленным Органом международной предварительной


экспертизы. Отказ от заключения международной предварительной экспертизы должен быть сделан только в исключительных обстоятельствах. Одним из таких обстоятельств, оправдывающих возобновление предварительной экспертизы, является пример, когда заключение было подготовлено раньше срока из-за ошибки или упущения со стороны Органа международной предварительной экспертизы. Например, Орган международной предварительной экспертизы составляет заключение международной предварительной экспертизы, не принимая во внимание вовремя представленное изменение. Следует отметить, что если экспертиза такой заявки была возобновлена, то любая последующая просьба о возобновлении экспертизы данной заявки будет отклонена. 19.26 Международное Бюро должно быть уведомлено о том, что более раннее заключение не учитывается. Если итоговый ответ является дополнительным письменным сообщением, тогда это сообщение будет отослано только заявителю. Однако если итоговый ответ является другим заключением международной предварительной экспертизы, он будет отослан и заявителю, и Международному Бюро как «исправленная версия» заключения международной предварительной экспертизы. Действия, осуществляемые на различных этапах международной предварительной экспертизы Внесение изменений - общие положения 19.27 Информация о факторах, которые необходимо учитывать при рассмотрении изменений, изложена в главе 20. Исправление очевидных ошибок

Правила 66.5, 91.1(b)

19.28 Ошибки, являющиеся следствием того, что написано не то, что явно подразумевалось в международной заявке (кроме заявления) или в другом документе, представленном заявителем в Орган международной предварительной экспертизы (например, лингвистические, орфографические ошибки), могут быть исправлены в любое время в течение международной предварительной экспертизы. Если исправление не такого характера (например, если оно связано с изъятием пунктов формулы, пропуском абзацев в описании или пропуском некоторых чертежей), эксперт считает его изменением и рассматривает на этой основе (см. параграф 20.09 и главу 8).

Правило 91.1(d) 19.29 При наличии разрешения (см. параграф 19.30 данной главы) исправление очевидных ошибок в международной заявке может быть сделано по просьбе самого заявителя по его инициативе. Кроме того, эксперт после изучения международной заявки (кроме заявления) и любых других документов, представленных заявителем, может также отметить очевидные ошибки в тексте (см. главу 8). Хотя правило 91 позволяет Органу международной предварительной экспертизы предложить заявителю представить просьбу об исправлении таких ошибок, не предполагается, что такие предложения будут направляться, так как любая ошибка, которая может быть исправлена в соответствии с правилом 91, не является препятствием к составлению заключения международной предварительной экспертизы.

Правило 91.1(е), (f) и (g)(ii); Раздел 607

19.30 Исправление очевидной ошибки не может быть осуществлено в Органе международной предварительной экспертизы без специального разрешения этого Органа.


Орган может дать разрешение на исправление таких ошибок, если ошибка содержится в любой части международной заявки, за исключением заявления, или в любом документе, представленном в этот Орган. Орган может разрешить исправление очевидных ошибок только до составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграф 8.10). Неофициальное общение с заявителем

Правило 66.6

19.31 Орган международной предварительной экспертизы может в любое время связаться неофициально по телефону, письменно или путем личных встреч с заявителем. Обстоятельства, при которых эксперту более удобно связаться с заявителем по телефону или путем личной встречи, чем посылать дополнительное письменное сообщение, рассматриваются в параграфах 19.20 и 19.21. В большинстве случаев связь осуществляется чаще с агентом заявителя (понятие «агент» в PCT изложено в правиле 2.2), нежели с самим заявителем. Если заявитель или его агент просят о личной встречи, эксперт, на свое усмотрение, может встретиться с заявителем более одного раза, если он считает, что такое обсуждение будет полезным. 19.32 При организации экспертом или заявителем неофициального контакта по телефону, письменно или путем личной встречи необходимо определить вопросы, требующие обсуждения. Если общение осуществляется по телефону, эксперт должен записать беседу и кратко осветить обсуждавшиеся вопросы в деле заявки.

Правило 66.6

19.33 Личная встреча является неофициальной процедурой и запись беседы зависит от характера обсуждаемых вопросов. Если разговор касается разъяснения неясностей, разрешения неопределенностей или приведения заявки в порядок посредством разъяснения ряда незначительных моментов, то будет достаточно, если эксперт сделает пометки в деле заявки об обсуждаемых вопросах, достигнутых договоренностях или согласованных изменениях. Если, однако, личная встреча касается обсуждения более важных вопросов, таких как новизна, изобретательский уровень или изменений по существу заявки, то в деле делается более подробный отчет по обсуждаемым вопросам (используя, если необходимо, форму PCT/IPEA/428, сообщение о неофициальном общении с заявителем) для использования в дополнительном письменном сообщении (если таковое будет) или в заключении международной предварительной экспертизы, и копия этого сообщения по необходимости может быть отослана заявителю (используя, если необходимо, форму PCT/IPEA/429).

Правила 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6

19.34 Если при неофициальном контакте появляется новое замечание по существу и не достигнуто согласие сторон в отношении необходимых изменений, то это замечание может быть подтверждено в дополнительном письменном сообщении, предлагающем заявителю в предписанный срок ответить на сообщение, если он того пожелает. Однако эксперт должен помнить о сроке составления заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.08 и 19.09). 19.35 При использовании телефонного разговора в решении важных вопросов, эксперт обычно звонит заявителю или его агенту, называет международную заявку, которую он хочет обсудить, и просит заявителя или агента перезвонить ему в назначенное время. В деле заявки производится запись с подробным освещением обсуждаемых вопросов и достигнутых по ним договоренностей.


19.36 При записи личных бесед или телефонных разговоров необходимо указывать, от кого был получен ответ, от заявителя или от агента, и собирается ли эксперт составлять дополнительное письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы. Составление заключения международной предварительной экспертизы Общие сведения

Статья 35(1) и (2); Правило 66.4bis

19.37 Заключение международной предварительной экспертизы должно быть подготовлено в установленный срок (см. параграф 19.08); в тех же исключительных случаях, когда невозможно выдержать срок (см. параграф 19.09), заключение должно быть составлено как можно скорее после истечения установленного срока. За исключением случая, когда в отношении международной заявки с самого начала можно сделать положительный вывод по всем трем критериям, указанным в статье 34(2)(с), заключение последует за одним или несколькими письменными сообщениями и, возможно, другими видами общения с заявителем. В большинстве случаев все это следует за письменным сообщением Международного поискового органа. Если эксперт считает, что существует возможность изменить или исправить международную заявку так, как она отвечала бы требованиям статьи 33 (см. параграф 19.02), эксперт в своем первом письменном сообщении должен указать, что, по мнению Органа международной предварительной экспертизы, необходимые изменения должны быть представлены в установленный срок (см. параграф 17.55). Эксперт должен подготовить заключение международной предварительной экспертизы, принимая во внимание все изменения и замечания, полученные от заявителя до начала составления заключения. Изменения и замечания, полученные позже, не принимаются во внимание при подготовке заключения международной предварительной экспертизы. 19.38 Заключение международной предварительной экспертизы, содержащее результаты международной предварительной экспертизы, составляется экспертом посредством заполнения стандартного бланка (форма PCT/IPEA/409, озаглавленная «Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II Договора о патентной кооперации)»). Эксперт должен помнить при составлении заключения международной предварительной экспертизы, что оно не должно содержать никаких утверждений, касающихся патентоспособности или непатентоспособности изобретения согласно какому-либо национальному законодательству. Глава 17 дает подробные рекомендации по заполнению предписанной формы. Определение сроков

Статьи 35(1), 47(1)

19.39 Если у эксперта возникает вопрос в определении сроков, установленных PCT, он должен принять во внимание все особенности рассматриваемой международной заявки, а также Инструкцию к PCT, которая определяет такие сроки. Наиболее важные сроки, в отношении международной предварительной экспертизы, касающиеся работы Органа международной предварительной экспертизы, подробно рассматриваются в различных главах и параграфах как, например:

(i) переводы приоритетного документа (см. главы 6 и 18); (ii) изменения (см. главу 20 и параграф 17.55); (iii) исправление очевидных ошибок (см. параграф 19.30 и главу 8); (iv) ответ заявителя на первое письменное сообщение (см. главу 17);


(v) ограничение пунктов формулы или уплата дополнительных пошлин (см.

главу 10); (vi) предоставление приоритетных документов (см. главу 6);

(vii) составление заключения международной предварительной экспертизы (см. параграфы 19.08 и 19.09).

Правило 80

19.40 Любой срок, установленный Органом международной предварительной экспертизы, обычно исчисляется полными месяцами, которые отсчитываются со дня, следующего за датой отправки конкретного сообщения, предлагающего заявителю дать ответ. В правилах 80.1-80.4 даны подробности определения даты истечения предписанного срока. Правило 80.05 содержит положения, касающиеся особых обстоятельств, например, случаев, когда срок ответа истекает в тот день, когда ведомство, к которому относится Орган международной предварительной экспертизы, не работает (или имеет место официальный праздничный день в месте расположения какого-либо подразделения ведомства или в части Договаривающегося государства, для которого ведомство является правительственным органом, так что национальное законодательство предусматривает, что такой срок для национальных заявок истекает на следующий рабочий день). Правило 82 описывает ситуацию, связанную с перебоями в почтовом обслуживании. Непредставление ответа заявителем в предписанный срок

Правило 66.4bis

19.41 Если заявитель не ответил в течение установленного срока, последствия отсутствия ответа могут быть различными в зависимости от обстоятельств дела в соответствии с Договором PCT и Инструкции к нему. Например, заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено без учета испрашиваемого приоритета (см. параграф 17.26); заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено в отношении «основного изобретения» (см. параграф 17.60); заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено с отрицательным определением (см. параграф 19.20 и главу 17). Обычно изменения или пояснения не принимаются экспертом во внимание при подготовке письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы, если они получены после того, как эксперт приступил к подготовке сообщения или заключения. Изъятие требования или выбора всех государств

Правила 4.15(b), 90bis.4, 90bis.6 19.42 В отдельном случае, если заявитель в подписанном им письме, направленном в Международное Бюро, изымает требование или выбор всех государств, Орган международной предварительной экспертизы уведомляется об этом Международным Бюро, и прекращает международную предварительную экспертизу. Уведомление об изъятии должно быть подписано всеми заявителями, указанными в международной заявке или агентом, при условии представления доверенности, подписанной всеми заявителями. Требование к агенту о предоставлении доверенности для целей изъятия не может быть отменено. Если два или более заявителей подали требование, в котором выбраны Соединенные Штаты Америки, и если заявитель для Соединенных Штатов, который является в то же время и изобретателем, не может быть обнаружен или с ним не


установлена связь после должных усилий, в уведомлении об изъятии не требуется подписи заявителя, если оно подписано по крайней мере одним из заявителей, а также: (i) если представлено заявление, удовлетворяющее требованиям Получающего ведомства, Международному Бюро или Органу международной предварительной экспертизы и объясняющее отсутствие подписи необходимого заявителя, или (ii) в случае уведомления об изъятии требования заявитель не подписал заявления, но требования в соответствии с правилом 4.15(b) были соблюдены. Если уведомление об изъятии представляется заявителем в Орган международной предварительной экспертизы, Орган международной предварительной экспертизы отмечает дату получения в уведомлении и пересылает его в Международное Бюро. Уведомление будет считаться представленным в Международное Бюро в отмеченный день.


Глава 20 Изменения

Изменения, внесенные до начала проведения международной предварительной экспертизы Изменения формулы в соответствии со статьей 19

Правила 54bis.1(a) и 69.1(d) 20.01 Документы, составляющие международную заявку, упомянутые в параграфе 18.10, могут включать изменения формулы, поданные заявителем согласно статье 19, которые не должны выходить за рамки раскрытия первоначально поданной международной заявки (см. параграф 20.10). Они будут направлены Международным Бюро Органу международной предварительной экспертизы. Если требование на проведение международной предварительной экспертизы уже было подано, заявитель должен во время подачи изменений по статье 19 направить копию этих изменений в Орган международной предварительной экспертизы. В том случае, когда срок подачи изменений по статье 19, как предусмотрено правилом 46.1, не истек и требование включает заявление о том, что начало международной предварительной экспертизы должно быть отложено в соответствии с правилом 53.9(b), международная предварительная экспертиза не должна начинаться: (a) до тех пор, пока эксперт не получит копию изменений по статье 19 или (b) до уведомления от заявителя о том, что он не желает вносить изменения по статье 19, или

(c) до истечения трех месяцев со дня пересылки отчета о международном поиске или письменного сообщения или заявления о том, что международный поиск не был проведен, или до истечения 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, что истекает первым. Изменения по статье 19 рассматриваются экспертом только во время проведения международной предварительной экспертизы. Изменение по статье 34


20.02 Изменения к описанию, формуле или чертежам делаются по правилу 66.8. Эти изменения могут быть представлены для того, чтобы избежать возможных замечаний об отсутствии новизны и/или изобретательского уровня в связи с документами, процитированными в отчете о международном поиске или других замечаний, которые могли бы возникнуть.

Статьи 5, 6, 34(2)(b); правило 66.1

20.03 Заявитель не ограничен изменениями, необходимыми для исправления недостатков в международной заявке. Однако никакое изменение не должно дополнять объект и выходить за рамки раскрытия первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.10-20.19). Более того, само изменение не должно приводить к тому, чтобы по исправленной международной заявке возникли замечания в соответствии с PCT, например, изменения не должны вносить неясности. Внесение изменений: общие положения 20.04 Любое изменение, за исключением исправления очевидных ошибок, в пунктах формулы, описании или чертежах, включая аннулирование пунктов формулы изобретения, или пропуск абзацев в описании, или пропуск некоторых чертежей считается


изменением. Любое изменение в международной заявке должно быть представлено на языке, на котором проводится международная предварительная экспертиза.

Правила 66.1, 66.4bis, 66.8(a) 20.05 При подготовке письменного сообщения или заключения эксперт не обязан принимать во внимание любые изменения или аргументы после того, как он приступил к подготовке данного сообщения или заключения. Заявитель может представить изменения в описание, пункты формулы или чертежи в установленной форме, даже если это выходит за рамки срока подачи ответа в соответствии с правилом 66.2(d) истек. Так как эксперт может начать подготовку окончательного заключения после истечения срока для подачи ответа в соответствии с правилом 66.2(d), изменения, представленные после истечения срока для подачи ответа в соответствии с правилом 66.2(d), могут быть учтены, а могут и не быть. Возможны ситуации, когда представляется целесообразным, в определенной степени, принять во внимание данные изменения или аргументы, как например, в случае, если заключение международной предварительной экспертизы еще не было составлено и эксперт считает очевидным, что учет такого позднего ответа может обеспечить составление благоприятного заключения.

Правила 66.1(а) и 66.8(а) 20.06 Изменения пунктов формулы, описания или чертежей должны осуществляться путем представления заменяющих листов, которые вследствие изменения отличаются от первоначально поданных листов. Если изменения пунктов формулы, описания или чертежей сделаны в соответствии с правилом 66.8, то к заменяющим листам должно прилагаться письмо, в котором обращается внимание на различия между заменяемыми и заменяющими листами и предпочтительно содержатся объяснения причин изменений.


20.07 В отдельном случае, когда изменения приводят к аннулированию пунктов формулы, частей описания или некоторых чертежей, что приводит к аннулированию целого листа, изменение представляется в виде письма, в котором сообщается об этом аннулировании. Это письмо, предпочтительно, также содержит объяснения причин изменений.

Правила 11.12, 11.14, 66.8(b)

20.08 Следует отметить, что если заменяющий лист требуется в соответствии с параграфом 20.06, заявитель должен представить такой лист в напечатанном виде. Однако заменяющие листы, содержащие изменения, сделанные от руки, также могут быть допустимы по усмотрению эксперта. В тех случаях, когда исправление или изменение, сделанное заявителем, несущественно (например, не более шести слов), Орган международной предварительной экспертизы может принять копию соответствующего листа, на которой изменение или исправление вносится между строк машинописным текстом, если такой текст не имеет подчисток, исправлений и надписей, и если ясность содержания не вызывает сомнения и не нарушаются требования качественного репродуцирования. Орган международной предварительной экспертизы должен предложить заявителю заново представить свои изменения в должной форме, если имеется расхождение с этими принципами. Оценка изменений

Статьи 5, 6, 19(2), 34(2)(b); Правило 66

20.09 Эксперт должен быть уверен, что поданные изменения не представляют собой дополнения к содержанию первоначальной заявки, что нарушает статью 19(2) или 34(2)(b). Более того, эти изменения не должны приводить к тому, чтобы в отношении измененной международной заявки возникли замечания в соответствии с PCT; например, изменения не должны вносить неясность. Эксперт должен считать допустимыми


ограничения объема притязаний или изменения, которые улучшают ясность описания, или такие изменения пунктов формулы, которые допустимы без изменения сущности объекта или объема притязаний. Измененная международная заявка должна, конечно, удовлетворять всем требованиям PCT, включая вопросы, перечисленные в данной главе. Однако особенно если притязания значительно ограничиваются, то эксперт должен иметь в виду, что следующие вопросы могут потребовать специального рассмотрения:

(i) единство изобретения: удовлетворяют ли измененные пункты формулы требованию правила 13? При рассмотрении этого вопроса применяются параграфы главы 10; (ii) соответствие описания пунктам формулы: если пункты формулы были изменены, потребует ли описание соответствующего изменения, чтобы устранить серьезное несоответствие друг другу? Например, входит ли каждый описанный вариант осуществления изобретения в объем притязаний одного или нескольких пунктов формулы? (см. главу 5). (iii) и наоборот, все ли измененные пункты формулы подкрепляются описанием (см. параграфы 5.43 и 5.44). Также, если категории пунктов формулы были изменены, то эксперт должен уведомить об этом заявителя, в случае, если потребуется соответствующее изменение названия. Дополнительный объект

Правила 70.2(с), 70.16(b); Раздел 602(a)(iv)

20.10 Обычно не возникает замечаний, если заявитель в результате изменений вносит дополнительную информацию, касающуюся предшествующего уровня техники, или приводит разъяснение, устраняющее неясности или несовместимости. Однако, когда заявитель пытается изменить описание (не касаясь ссылок на предшествующий уровень техники), чертежи или пункты формулы таким образом, что вводится какой-то объект, выходящий за первоначальное содержание заявки, то заключение международной предварительной экспертизы должно быть составлено без учета этих изменений. В заключении международной предварительной экспертизы эксперт указывает каждый лист, содержащий объект, выходящий за рамки раскрытия в первоначально поданной заявке. В этих случаях заменяющие листы, содержащие такие изменения, будут прилагаться к заключению международной предварительной экспертизы, поскольку в них содержатся сделанные изменения, даже если они не учитываются при составлении заключения международной предварительной экспертизы. Если первый заменяющий лист был принят, а второй заменяющий лист для листа под тем же номером содержит объект, выходящий за рамки первоначального раскрытия поданной заявки, то второй заменяющий лист сменяет первый заменяющий лист. В этой ситуации и первый, и второй заменяющие листы прилагаются к заключению международной предварительной экспертизы, чтобы гарантировать Выбранным ведомствам получение варианта международной заявки, который является основой для заключения международной предварительной экспертизы, а также получение более поздних изменений, которые не рассматривались для данной цели. В этом случае замененный заменяющий лист обозначается как «ЗАМЕНЕННЫЙ ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (правило 70.16(b))». 20.11 Если изменения были представлены в соответствии со статьями 19(1) и/или 34(2)(b), то может возникнуть вопрос, не выходит ли изменение, предложенное заявителем, за рамки раскрытия в первоначально поданных материалах международной заявки. Для решения данного вопроса в случае, когда изменение представлено на языке ином, чем язык первоначально поданной заявки, эксперт должен обычно предполагать при отсутствии доказательств обратного, что первоначальный перевод международной заявки на язык публикации или на язык перевода, если перевод требуется в соответствии с правилом 55.2, соответствует первоначальному тексту на языке подачи.


Статьи 19(2), 34(2)(b); Правило 70.2(с)

20.12 Изменение должно считаться вносящим объект, выходящий за рамки содержания первоначально поданной заявки и соответственно неприемлемым, если общее изменение заявки (посредством добавления, переделки или изъятия) таково, что специалисту в данной области предоставляется информация, которая не представлена в явном виде или как неотъемлемая часть в материалах первоначальной заявки, даже если принимается во внимание то, что для специалиста в данной области в неявном виде следует из того, что было явно выражено. Термин «неотъемлемая часть» требует, чтобы отсутствующий описательный материал обязательно присутствовал в раскрытии и чтобы он был признан специалистами в данной области. Неотъемлемость не должна основываться на вероятностях или возможностях. Того факта, что что-то может являться результатом ряда обстоятельств, не достаточно. 20.13 Представленное расширение может быть введено путем явного упоминания объекта, ранее не упоминавшегося совсем или только подразумевавшегося. Например, если в международную заявку, относящуюся к составу резины, содержащей определенные компоненты, заявитель намерен ввести информацию, касающуюся возможной добавки еще одного компонента, то такое изменение обычно считается выходящим за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной заявке. Точно так же, если описано и заявляется устройство, «установленное на упругих опорах», без раскрытия какого-либо отдельного вида упругой опоры и заявитель пожелает добавить информацию о том, что опорой является или может являться, например, винтовая пружина (см. параграф 20.14), то подобное изменение будет обычно рассматриваться как выходящее за рамки того, что раскрыто в первоначальной заявке. 20.14 Однако если заявитель может убедительно доказать, что упомянутый объект в контексте заявленного изобретения настолько известен специалисту в данной области, что его введение можно рассматривать только как очевидное пояснение, не выходящее за рамки первоначальной заявки, то это можно допустить. Например, если в вышеуказанном примере с упругими опорами заявитель сможет показать, что на чертежах, понятных для специалиста в данной области, изображена винтовая пружина или что специалист в данной области обычно использует винтовые пружины для таких опор, то упоминание винтовых пружин будет разрешено. 20.15 Если технический признак конкретно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не упоминается или упоминается не в полной мере, при этом специалисту в данной области техники понятно, о чем идет речь, разъяснение этого эффекта, представленное позже, не противоречит статье 34(2)(b). 20.16 Изменение путем введения дополнительных примеров, например, в области химии, всегда рассматривается особенно тщательно, так как на первый взгляд любой дополнительный пример, иллюстрирующий заявленное изобретение, может выйти за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке. 20.17 Однако позднее представленные примеры или доказательства преимущества, даже если они не допускаются, могут быть приняты во внимание при экспертизе в качестве подтверждения допустимости заявленной формулы изобретения. Например, дополнительный пример может быть принят во внимание экспертизой как доказательство возможности применения изобретения на основе информации, имеющейся в первоначально поданной заявке, касающейся всей заявленной области (см. параграфы 5.52 и 5.53); также дополнительное пояснение о преимуществе может быть принято в качестве доказательства соответствия изобретения изобретательскому уровню (см. параграф 13.15). Если такое доказательство используется экспертом для подкрепления положительного


заключения в отношении изобретательского уровня, такое доказательство должно быть упомянуто в заключении международной предварительной экспертизы. 20.18 Также следует иметь в виду, что любое изменение формулировки или дополнительное введение технической проблемы, решаемой изобретением, отвечают статье 34(2)(b). Например, в случае ограничения притязаний для удовлетворения изобретения изобретательскому уровню рекомендуется уточнить заявленную проблему, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый этим ограниченным изобретением, по сравнению с известным уровнем техники. Следует помнить, что такое уточнение возможно только в случае, если специалист в данной области техники легко сможет логически вывести выявленный эффект из материалов первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.15 и 20.16). 20.19 Как указано в параграфе 20.12, изменение или исключение текста, а также добавление текста, может привести к внесению нового объекта. Например, допустим, что заявленное изобретение относится к многослойной панели и описание содержит несколько примеров различного расположения слоев, причем в одном из них внешним слоем служит полиэтилен; изменение внешнего слоя на пропилен или исключение этого слоя вообще недопустимо. В любом случае панель, раскрытая в измененном примере, будет совершенно отличной от первоначально раскрытой, а значит изменение будет рассматриваться как введение нового объекта. Отсутствие подкрепления 20.20 Если объект раскрыт в пункте формулы первоначально поданной заявки, но нигде не упомянут в описании, то разрешено исправить описание таким образом, чтобы оно включало данный объект так, как он раскрыт в формуле. Однако необходимо принять во внимание тот факт, представляет ли измененное описание необходимое подкрепление для пунктов формулы. Если между пунктами формулы и описанием возникает противоречие или несовместимость, это должно быть решено путем изменения либо пунктов формулы, либо описания. В некоторых исключительных обстоятельствах может возникнуть вопрос, обеспечивают ли пункты формулы достаточное раскрытие для того, чтобы допустить изменение описания без добавления объекта, который выходит за рамки первоначального раскрытия, или чтобы обеспечить полное раскрытие объекта. Изменение по включению отрицательного признака для опровержения предшествующего уровня техники может поднять вопрос о недостаточности подкрепления. 20.21 Изменение в пунктах формулы или добавление нового пункта должно сопровождаться описанием первоначально заявленного изобретения, а каждое ограничение пункта формулы изобретения должно быть полностью или по существу подтверждено в первоначально поданном описании. Если такое изменение представляет отрицательный признак, исключение или письменный отказ, то изменение должно быть рассмотрено, чтобы установить, потребуется ли введение нового объекта. Примеры указаны в приложении к данной главе. Параграфы 20.10 и далее рассматривают вопросы того, что составляет объект, выходящий за рамки первоначально представленного описания. Изменения к переведенным заявкам

Правила 55, 60.1(а) -(e)

20.22 Если эксперт обнаружит, что ошибочный перевод был опубликован или представлен в соответствии с правилом 55.2 или 55.3, или что изменение сделано не на языке, на котором проводится международная предварительная экспертиза (см. параграфы


18.07- 18.09), то он может предложить заявителю в любое время в течение процедуры проведения экспертизы Органом международной предварительной экспертизы предоставить перевод данного изменения или исправить такой перевод так, чтобы привести его в соответствие с языком первоначального и/или опубликованного текста. Если заявитель не предоставляет перевод документа в установленной срок, то изменение не учитывается при проведении международной предварительной экспертизы.

Приложение к главе 20 Новый объект A20.21 В Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении того, когда отрицательный признак, отказ от пункта формулы или исключение поднимают вопрос о новом объекте. Международные Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой мере они считают для себя уместным. A20.21[1] Отрицательный признак, который добавлен в новый пункт формулы или внесен в качестве изменения, может поставить вопрос о новом объекте, если исключаемый объект не подкреплен в первоначально поданной заявке. Например, если раскрытие изобретения описывает род соединений, но не обеспечивает подкрепления конкретным видам этого рода, то отрицательный признак, исключающий конкретный вид, поставит вопрос о новом объекте. A20.21[2] Отрицательный признак или отказ от пункта формулы без обоснования в первоначально поданной заявке допустимы, если данный признак или отказ добавлены для того, чтобы опровергнуть порочащую ссылку или исключить части пунктов формулы по причинам иным, чем новизна, таким как отсутствие промышленной применимости или недостаточность раскрытия изобретения.


ЧАСТЬ VII КАЧЕСТВО

Глава 21 Общие основы обеспечения качества международных поисков и заключений

международной предварительной экспертизы

Введение 21.01 Международным поисковым органам и Органам международной предварительной экспертизы следует применять и соблюдать все общие правила проведения международного поиска и международной предварительной экспертизы. Хотя заявители в общем случае могут рассчитывать на то, что Международные поисковые органы и Органы международной предварительной экспертизы будут действовать в соответствии с настоящим Руководством, процессы проведения международного поиска и международной предварительной экспертизы могут различаться из-за вовлеченности в их проведение нескольких стран и большого количества персонала. В то же время общепризнанно, что минимизация расхождений между Международными поисковыми органами и Органами международной предварительной экспертизы или внутри них является ключевым моментом для признания работы компетентного Органа другими странами. 21.02 В данной главе сформулированы главные признаки основ обеспечения качества международных поисков и заключений международной предварительной экспертизы. В ней представлен минимальный набор критериев, которые каждый Международный орган («Компетентный орган») должен использовать в качестве модели для создания собственной системы обеспечения качества. Система управления качеством 21.03 Каждый компетентный орган должен создать и поддерживать систему управления качеством, устанавливающую основные требования к ресурсам, административным процедурам, обратной связи и коммуникационным каналам, необходимым для поддержания процессов поиска и экспертизы. Система управления качеством, созданная каждым компетентным органом, должна включать в себя также и систему гарантии качества для контроля за соответствием этих основных требований Руководству по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы. 21.04 Принятие компетентными органами общих требований системы управления качеством должно помочь выработке согласованного подхода. Это, в свою очередь, укрепит доверие национальных и региональных ведомств к работе, проделанной компетентными органами. Каждый Компетентный орган должен гарантировать, что для соответствия требованиям им предприняты подобающие и эффективные меры. Ресурсы 21.05 Компетентный орган должен быть способен приспосабливаться к изменениям в нагрузке и должен иметь подходящую инфраструктуру для поддержки процесса проведения поиска и экспертизы и соответствия требованиям системы управления качеством и настоящего Руководства. Ниже приведены примеры ресурсов и инфраструктуры, которые следует создать:


(а) наличие достаточного количества персонала, способного справиться с потоком работы и имеющего техническую квалификацию для проведения поиска и экспертизы в необходимых областях техники и обладающего достаточными языковыми знаниями для понимания по крайней мере тех языков, на которых составлен или на которые переведен минимум документации РСТ, упомянутый в правиле 34; (b) соответствующим образом обученный/опытный административный персонал и ресурсы, обеспечивающие поддержку технически квалифицированного персонала и способствующие проведению поиска и экспертизы; (c) наличие надлежащего оборудования и средств, таких, как техническое и программное обеспечение, способствующих проведению поиска и экспертизы;

(d) наличие или доступ к по меньшей мере минимуму документации, упомянутому в правиле 34, надлежащим образом систематизированному для целей проведения поиска и экспертизы, на бумажных носителях, микроносителях или на электронных носителях;

(e) полные и новейшие руководства, помогающие персоналу понять и

соответствовать критериям качества и выполнять работу точно и соответственно;

(f) эффективные обучающие и развивающие программы для всего персонала, вовлеченного в процессы поиска и экспертизы, обеспечивающие получение и поддержание на должном уровне необходимого опыта и квалификации, а также понимание важности соответствия критериям и стандартам качества, и

(g) система постоянного контроля и выявления ресурсов, необходимых для того, чтобы справиться с загрузкой и соответствовать стандартам качества поиска и экспертизы. Управление 21.06 Компетентный орган должен предусмотреть следующие минимальные процедуры для обработки запросов на проведение поиска и экспертизы и выполнения соответствующих функций, таких, как ввод данных и классификация: (а) эффективные механизмы контроля за соблюдением сроков подготовки отчетов о поиске и заключений экспертизы, соответствующих стандарту качества согласно настоящему Руководству;

(b) надлежащие механизмы контроля за колебаниями в загрузке и задолженностями, и

(c) надлежащая система для работы с жалобами и для осуществления, в тех случаях, когда это уместно, исправительных и превентивных мер, а также применение контролирующих процедур для определения удовлетворения пользователей и обеспечения соответствия их нуждам и обоснованным ожиданиям. Гарантия качества 21.07 В каждом компетентном органе должны быть предусмотрены процедуры в отношении соблюдения сроков подготовки отчетов о поиске и заключений экспертизы,


соответствующих стандарту качества согласно данному Руководству. Эти процедуры должны включать: (а) эффективную внутреннюю систему гарантии качества для самооценки, предусматривающую проверку, оценку и контроль работы по проведению поисков и экспертизы с точки зрения соответствия данному Руководству по проведению поиска и экспертизы, а также наличие каналов обратной связи с персоналом; (b) систему регистрации, контроля и анализа деятельности системы управления качеством для оценки ее соответствия требованиям; (c) систему проверки эффективности действий, предпринятых для устранения недостатков и предотвращения повторных нарушений, и (d) эффективную систему для обеспечения постоянного усовершенствования организованных процессов. Организация обратных связей 21.08 Для улучшения деятельности и содействия ее постоянному усовершенствованию каждый компетентный орган должен: (а) сообщать результаты работы своей внутренней системы гарантии качества персоналу для обеспечения выполнения всех необходимых исправительных действий и распространения и применения наилучшей практики; и (b) обеспечить эффективную связь с ВОИС и указанными и выбранными Ведомствами для установления быстрой обратной связи для оценки и решения возможных систематических вопросов. Связь и разъяснения для пользователей 21.09 В каждом компетентном органе должны быть предусмотрены следующие меры для обеспечения эффективной связи с пользователями: (а) эффективные каналы связи, обеспечивающие быстрое рассмотрение запросов и надлежащую двустороннюю связь между заявителями и экспертами; и (b) ясные, точные и полные разъяснения и информация для пользователей (в частности, для не представленных заявителей) по вопросам процесса поиска и экспертизы, которые могут быть также отражены на wеb-сайте каждого компетентного органа и в соответствующих руководствах. Внутренняя проверка 21.10 В дополнение к системе гарантии качества для проверки и обеспечения соответствия требованиям, установленным системой управления качеством, каждый компетентный орган должен организовать собственную систему внутренней проверки для определения того, насколько созданная им система управления качеством основана на вышеупомянутой модели и того, насколько он выполняет требования системы управления качеством и настоящего Руководства. Такие проверки должны быть объективными и прозрачными, чтобы показать, выполняются ли эти требования последовательно и эффективно, и должны осуществляться по меньшей мере раз в год.


21.11 Каждый компетентный орган может сам организовать соответствующую систему, хотя в качестве руководства по основным компонентам механизма внутренней проверки и системы отчетности предлагается нижеследующее. Контроль и определение 21.12 Исходные данные для каждой проверки должны содержать информацию по следующим вопросам: (а) соответствие требованиям системы управления качеством и настоящего Руководства по проведению поиска и экспертизы;

(b) любые исправительные и превентивные меры, предпринятые для устранения причин несоответствия;

(c) действия по результатам предыдущего контроля;

(d) эффективность самой cистемы управления качеством и ее процессов;

(e) обратная связи с потребителями, включая указанные и выбранные Ведомства, а также заявителей, и (f) рекомендации по усовершенствованию. 21.13 Должны быть приняты соответствующие меры для контроля, регистрации и определения соответствия требованиям системы управления качеством и настоящего Руководства. Необходимо также предусмотреть оценку удовлетворения потребителя с учетом мнения указанных и выбранных Ведомств, заявителей и их представителей.

Анализ 21.14 Собранные данные должны быть проанализированы для определения степени соответствия требованиям системы управления качеством и настоящего Руководства по проведению поиска и экспертизы. Результаты внутренней проверки должны быть представлены высшему руководству компетентного органа для получения объективной оценки деятельности с точки зрения требований системы управления качеством и настоящего Руководства и выявления путей усовершенствования, а также необходимости изменений. Усовершенствование 21.15 Каждый компетентный орган должен: (а) иметь организованную систему для постоянного совершенствования своей деятельности с точки зрения требований системы управления качеством и для проверки эффективности своей системы управления качеством, и (b) выявлять и быстро предпринимать исправительные действия для устранения причин любого несоответствия требованиям системы управления качеством и настоящего Руководства по проведению поиска и экспертизы. Отчетность 21.16 В системе отчетности должны быть предусмотрено два этапа:


Этап 1 21.17 Каждый компетентный орган должен представить первоначальный отчет на Совещание Международных органов с описанием того, что им было сделано для создания системы управления качеством, основанной на общих требованиях, изложенных в данном документе. Это будет способствовать выявлению и распространению наилучшей практики среди Компетентных органов. В свою очередь Совещание Международных органов представит общий первоначальный отчет на Ассамблею РСТ. Этап 2 21.18 После подготовки первоначального отчета на этапе 1 каждый компетентный орган должен будет готовить ежегодные отчеты, содержащие информацию по полученным урокам и предпринятым действиям и рекомендации по результатам проверки. Дальнейшее развитие 21.19 Предложения по изменениям настоящих основ будут предоставлены Международным Бюро для комментариев со стороны заинтересованных сторон до их принятия.


ЧАСТЬ VIII КАНЦЕЛЯРСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 22

Канцелярские и административные процедуры Получение требования

Статья 31(6)(а) 22.01 Орган международной предварительной экспертизы получает требование на проведение международной предварительной экспертизы непосредственно от заявителя. Также Орган международной предварительной экспертизы может получать требование от Международного Бюро, Получающего ведомства, Международного поискового органа или «некомпетентного» Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с правилом 59.3.

Определение компетентного Органа международной предварительной экспертизы и обработка требования

Статья 31(6)(а), 32; Правило 59.3

22.02 Если требование подается в Орган международной предварительной экспертизы, данный Орган проверяет требование с целью установления того, является ли он компетентным органом в соответствии с соглашением, заключенным между данным Органом и Международным Бюро. Если такая подача правомерна, Орган международной предварительной экспертизы продолжает рассмотрение требования как указано в параграфе 22.06 и далее. Если такая подача неправомерна, «некомпетентный» Орган международной предварительной экспертизы проставляет дату фактического получения требования в специально отведенном месте на последнем листе бланка и направляет требование (вместе с сопроводительными документами) в Международное Бюро для дальнейшей обработки и уведомляет заявителя об этом факте. Для этих целей используется бланк PCT/IPEA/436. Если требование подается в Получающее ведомство или Международный поисковый орган, ведомство или орган следует той же процедуре (но используя бланк PCT/RO/153 или PCT/ISA/234). Если заявитель подал требование на проведение международной предварительной экспертизы не на предписанном бланке или не в форме компьютерной распечатки, как того требует раздел 102 (h) или (i) Административной инструкции, то применяется процедура исправления недостатков в соответствии с параграфом 22.24.

Правило 59.3 (а), (с) и (f) 22.03 «Некомпетентный» Орган международной предварительной экспертизы вместо этого может выбрать другой путь и послать требование непосредственно в компетентный орган международной предварительной экспертизы. В том случае, если только один Орган международной предварительной экспертизы является компетентным, он направляет требование в этот компетентный орган и соответственно уведомляет заявителя, используя бланк PCT/IPEA/436. Если компетентными являются два или более органов, то сначала некомпетентный Орган предлагает заявителю указать в течение срока, применимого в соответствии с правилом 54bis, 1(a), т.е. в течение трех месяцев с даты пересылки отчета о международном поиске и письменного сообщения согласно правилу 43bis.1(a), или декларации, указанной в статье 17 (2)(а), или в течение 22 месяцев с даты подачи приоритета, или 15 дней с даты уведомления, в зависимости от того, какая из дат истекает последней, в какой из органов международной предварительной экспертизы следует направить требование (используя бланк PCT/IPEA/442). Если заявитель ответит на уведомление, «некомпетентный» Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно пересылает требование в компетентный Орган, определенный


заявителем, и соответственно уведомляет заявителя. Если заявитель не ответил или ответил после истечения срока, то «некомпетентный» Орган международной предварительной экспертизы объявляет, что требование считается неподанным и соответственно уведомляет заявителя (используя бланк PCT/IPEA/407). Если требование подано в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное Бюро, то они следуют той же процедуре, что и указанный выше «некомпетентный» Орган международной предварительной экспертизы с использованием бланков PCT/RO/153, PCT/ISA/234 and PCT/IB/368 соответственно. 22.04 Во всех ситуациях, приведенных в параграфах 22.02 и 22.03, «некомпетентный» Орган международной предварительной экспертизы, Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное Бюро возвращают заявителю уплаченные пошлины.

Правило 59.3 (е)

22.05 Если Орган международной предварительной экспертизы получает требование, направленное ему в соответствии с правилом 59.3, Получающим ведомством, Международным поисковым органом, Международным Бюро или другим Органом международной предварительной экспертизы, который является «некомпетентным» для международной предварительной экспертизы по международной заявке, компетентный Орган международной предварительной экспертизы считает это требование полученным от его имени ведомством, Бюро, Органом, переславшим его, на дату, отмеченную как «действительная дата получения», на последней странице требования.

Идентификация международной заявки

Правила 53.6, 60.1(b)

22.06 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, возможна ли идентификация международной заявки, к которой относится требование, например, путем проверки имени и адреса заявителя, названия изобретения, даты международной подачи и номера международной заявки. Если результат проверки отрицательный, то Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно предлагает заявителю исправить недостатки, используя бланк PCT/IPEA/404. Если исправления предоставлены в срок, установленный в предложении, то требование считается полученным на дату получения Органом международной предварительной экспертизы исправлений, и Орган проставляет дату получения исправлений на первом листе требования и в квадрате для уточненной даты получения на последнем листе требования (см. также параграф 22.12). Если недостатки не исправлены в срок, требование считается неподанным и Орган международной предварительной экспертизы объявляет об этом (бланк PCT/IPEA/407).

Заявитель, имеющий право подать требование

Статья 31(2); Правило 54

22.07 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, имеет ли заявитель право подать требование. Заявитель имеет право подать требование, если он является жителем или гражданином Договаривающегося государства, связанного положением Главы II Договора, и если международная заявка была подана в получающее ведомство договаривающегося государства или действующее от имени такого государства. В настоящее время все Договаривающегося государства связаны положениями Главы II.

Cтатья 31(2); Правила 54.2, 54.4; Раздел 614 22.08 Если имеются два или более заявителей, то достаточно, если по крайней мере один из заявителей, подавших требование, является гражданином или жителем Договаривающегося государства, связанного Главой II Договора, независимо от


выбранных государств, для которых этот заявитель указан (см. параграф 22.34). Если ни у кого из заявителей нет права подать требование в соответствии с правилом 54.2, Орган международной предварительной экспертизы будет считать это требование неподанным (бланк PCT/IPEA/407). В случае если остается мало времени до истечения 19 месяцев с даты приоритета, заявитель должен быть проинформирован, как можно скорее для того, чтобы вовремя перейти на национальную фазу в любом указанном государстве, где уведомление в отношении изменений статьи 22(1), принятых Ассамблеей PCT 1 апреля 2002 г., остается в силе. 22.09 Международная заявка должна подаваться в Получающее ведомство Договаривающегося государства, связанного Главой II Договора или действующее от имени такого государства. Если Получающее ведомство действует от имени двух или более Договаривающихся государств, по крайней мере один из заявителей, подавших требование, должен являться гражданином или жителем Договаривающегося государства, связанного Главой II Договора, от имени которого действует Получающее ведомство.

Изменение заявителя

22.10 Если имя заявителя, указанное в требовании, не совпадает с именем заявителя, указанным в заявлении, Орган международной предварительной экспертизы должен проверить, имеет ли новый заявитель право подавать это требование.

Выбор государств

Cтатья 37; Правило 53.7

22.11 Подача требования означает выбор всех указанных Договаривающихся государств, связанных Главой II Договора.

Проверка данных, влияющих на установление даты получения требования

Правила 53.1(а), 60.1(а), 61.1(а); Раздел 102(h) и (i) 22.12 Если результат проверки данных, влияющих на установление даты получения требования в соответствии с параграфом 22.06, положительный, дата фактического получения требования считается датой его получения, и она проставляется в специально отведенном месте на первом листе требования. Если заявитель подал требование на проведение международной предварительной экспертизы не на предписанном бланке или не в форме компьютерной распечатки, как того требует раздел 102(h) или (i) Административной инструкции, то применяется процедура исправления недостатков в соответствии с параграфом 22.24 данной главы. 22.13 Орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя о получении требования (бланк PCT/IPEA/402). Проверка сроков подачи требования

Правило 54bis

22.14 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, подано ли требование в течение трех месяцев с даты пересылки отчета о поиске и письменного сообщения согласно правилу 43bis.1, или декларации, упомянутой в статье 17(2)(а); или в течение 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позже. В случае более поздней подачи требования Орган международной предварительной экспертизы считает это требование неподанным и объявляет об этом путем направления


бланка PCT/IPEA/407 заявителю и в Международное Бюро. Если требование подано в срок, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя об этом (бланк PCT/IPEA/402).

Статья 39(1)(а); Раздел 601 22.15 В случае, если национальное законодательство какого-либо указанного государства продолжает оставаться несовместимым с изменением срока для перехода на национальную фазу, зарегистрированной согласно статье 22(1), утвержденного Ассамблеей PCT и вступившего в силу 1 апреля 2002 и такое государство указано, Орган международной предварительной экспертизы немедленно проверяет, получено ли требование в течение 19 месяцев с даты приоритета. Если требование получено в течение 19 месяцев с даты приоритета, Орган международной предварительной экспертизы отмечает специальный квадрат на последней странице требования и уведомляет заявителя и Международное Бюро соответственно (бланк PCT/IPEA/402) как можно быстрее с тем, чтобы заявитель смог вовремя перейти на национальную фазу в любом указанном государстве, где уведомление в отношении изменения статьи 22(1) все еще в силе. Независимо от того, было ли получено требование в течение 19 месяцев с даты приоритета, Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о дате действительного получения. Комплектование дела в Органе международной предварительной экспертизы 22.16 Орган международной предварительной экспертизы сразу после получения требования комплектует соответствующее дело.

Раздел 605

22.17 Если Орган международной предварительной экспертизы является частью того же самого национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, одно и то же дело будет использовано в целях международного поиска и международной предварительной экспертизы. 22.18 Если Орган международной предварительной экспертизы не является частью того же самого национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган или Получающее ведомство, в которое была подана заявка, копия международной заявки или, если состоялась публикация, копия брошюры (опубликованной международной заявки) вместе с копией отчета о международном поиске, если таковой готов, будут направлены Международным Бюро в Орган международной предварительной экспертизы по требованию. Это необходимо для того, чтобы Орган мог рассмотреть требование и провести международную предварительную экспертизу. Если отчет о международном поиске еще не готов, Международное Бюро вышлет его сразу по получении отчета. Документы, процитированные в отчете о международном поиске, могут быть взяты из фондов Органа международной предварительной экспертизы или запрошены в Международном поисковом органе. После получения требования или его копии, Международное Бюро незамедлительно направит в Орган копию письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом. 22.19 Копия любых изменений по статье 19 и сопроводительные разъяснения будут предоставлены Международным Бюро Органу международной предварительной экспертизы, за исключением случая, когда копия прилагается к самому требованию заявителем или если заявитель отзывает их (см. параграфы 18.04- 18.06).


Пересылка требования в Международное Бюро

Правила 61.1, 90bis.4(a) 22.20 Орган международной предварительной экспертизы либо пересылает оригинал требования и хранит его копию в своем досье, либо посылает копию в Международное Бюро и хранит копию в его досье. Требование или его копия должны быть направлены в Международное Бюро во всех случаях, даже если оно было отозвано заявителем или считается отозванным, и если заявитель не ответил на предложение (бланк PCT/IPEA/442) указать компетентный орган, которому следует направить требование. Если требование переслано в компетентный Орган международной предварительной экспертизы, в соответствии с правилом 59.3, то Орган, который является компетентным получать требование, действует в соответствии с данным параграфом (см. параграфы 22.02-22.05). 22.21 Пересылка должна быть осуществлена сразу после получения требования, обычно не позднее одного месяца после получения.

Правила 90.4, 90.5; Раздел 608 22.22 Орган международной предварительной экспертизы обычно направляет Международному Бюро вместе с оригиналом требования или его копией оригинал любой отдельной доверенности в оригинале или каждую копию генеральной доверенности. Однако если Орган международной предварительной экспертизы отказывается от требования представления доверенности в соответствии с правилом 90.4(d), но если отдельная доверенность или копия генеральной доверенности тем не менее, то нет необходимости направлять копию данной доверенности в Международное Бюро.

Статья 34

22.23 Орган международной предварительной экспертизы не направляет Международному Бюро вместе с требованием никакие изменения к заявке по статье 34 или копии изменений по статье 19. Некоторые недостатки в требовании

Статья 31(3); Правила 53, 55, 60

22.24 Орган международной предварительной экспертизы проверяет требование на наличие каких-либо недостатков из числа следующих (бланк PCT/IPEA/404):

Правило 53.1(а) (i) требование не подано на предписанной форме;

Статья 31(3); Правила 53.2(b), 53.8, 60.1(a-ter) (ii) требование не подписано, как предусмотрено в Инструкции (см. параграфы 22.28- 22.33);

Статья 31(3); Правила 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a-bis)

(iii) требование не содержит предписанных сведений, касающихся заявителя (см. параграф 22.33),

Статья 31(3); Правила 53.2(a)(iii), 53.6

(iv) требование не содержит предписанных сведений, касающихся международной заявки (см. параграф 22.06),


Правила 4.4, 4.7, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.5

(v) требование не содержит предписанных сведений, касающихся агента (см. параграф 22.35),

Правила 53.2(a)(i), 53.3

(vi) требование не содержит просьбы о том, что заявитель хочет, чтобы международная заявка явилась предметом международной предварительной экспертизы по процедуре PCT; в правиле 53.3 приведены предпочтительные слова, но они не обязательны. Просьба является частью типографского бланка требования (бланк PCT/IPEA/401) и должно также присутствовать в требовании, представленном в виде компьютерной распечатки;

Правило 55.1

(vii) требование подано не на языке публикации международной заявки или не на языке, принятом Органом международной предварительной экспертизы. 22.25 Об исправлении отдельных недостатков в требовании, ex officio или по уведомлению (см. параграфы 22.26 (ex officio исправления), 22.35 (сведения, касающиеся заявителя) и 22.37 (предложение исправить ошибки)). 22.26 Большинство недостатков и ошибок в требовании могут быть исправлены Органом международной предварительной экспертизы ex officio, что означает, что заявителю нет необходимости и ему не предлагается вносить исправления самостоятельно. Если исправление делается ex officio, Орган международной предварительной экспертизы вносит исправление и на полях указывает «IPEA». Если какой-либо текст изымается, Орган международной предварительной экспертизы заключает этот текст в квадратные скобки и перечеркивает его между скобками, оставляя изымаемый текст различимым. Орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя о внесенном исправлении путем направления заявителю копии исправленного листа требования либо отдельным уведомлением (специальный бланк для этого случая отсутствует, но может быть использован бланк PCT/IPEA/424, используемый во всех случаях, для которых не существует специальных бланков). Недостатки и ошибки, которые могут быть исправлены ex officio, включают, в частности, сведения, касающиеся заявителя и агента, представленные в требовании. Язык

Правила 23.1(b), 55.2, 62bis.1

22.27 Если ни язык, на котором международная заявка была подана, ни язык публикации международной заявки не являются языком допустимым Органом международной предварительной экспертизы, заявитель должен представить вместе с требованием перевод международной заявки на язык, на котором может быть проведена международная предварительная экспертиза, т.е. на язык, который одновременно является языком допустимым этим Органом, и языком публикации. Если перевод на этот язык был уже представлен в Международный поисковый орган в соответствии с правилом 23.1(b), а Орган международной предварительной экспертизы является частью того же национального ведомства или межправительственной организации, что и Международный поисковый орган, международная предварительная экспертиза проводится на основании этого перевода, если заявитель не представит перевод в Орган международной предварительной экспертизы так, как описано выше. Если письменное сообщение, представленное Международным поисковым органом, составлено не на английском языке или не на языке, являющимся языком, допустимым Органом международной предварительной экспертизы, то по требованию Органа международной предварительной


экспертизы, оно будет переведено на английский язык Международным Бюро или под ответственность Международного Бюро. Международное Бюро направит копию перевода письменного сообщения в течение 2-х месяцев с даты получения запроса. Подпись

Правила 53.2(b), 60.1(a-ter)

22.28 За исключением случаев, указанных в параграфе 22.30, заявитель должен или подписать требование, или представить отдельную доверенность или копию подписанной генеральной доверенности, назначающей агента для подачи требования. Если два или более заявителей подают требование, достаточно того, чтобы требование было подписано одним из них.

Правило 90.3, 90.4(d) 22.29 Если агент подписывает требование и доверенность о его назначении была представлена ранее в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное Бюро, или если агент назначается в требовании, заявителю нет необходимости представлять доверенность в Орган международной предварительной экспертизы. Если требование подписывает агент, и требование подается в Орган международной предварительной экспертизы, который не отменил требование о представлении отдельной доверенности, то этот Орган международной предварительной экспертизы подтверждает, что агент был назначен для действий в Органе международной предварительной экспертизы, если к требованию не приложена никакая доверенность или доверенность не была подана в Получающее ведомство, Международным поисковый орган или Международное Бюро. Если Орган международной предварительной экспертизы не является одновременно Получающим ведомством или Международным поисковым органом, Орган международной предварительной экспертизы может, если он не уведомлен или у него нет доказательств обратного, предполагать, что агент, указанный в брошюре международной заявки и в PCT Gazette, назначен должным образом заявителем.

Правило 90.4(d) 22.30 Орган международной предварительной экспертизы может отменить требование представления отдельной доверенности или копия генеральной доверенности. Такая отмена не распространяется на процедуру представления агентом или общим представителем уведомления об отзыве. Если Орган международной предварительной экспертизы отменил требование в отношении отдельной доверенности, агент, указанный в требовании, может подписать данное требование, даже если отдельная доверенность не была подана в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное Бюро, или если агент не был назначен в заявлении.

Правила 90.1(c) и (d), 90.3(b), 90.4 22.31 Назначение дополнительного или субагента для проведения процедуры в Органе международной предварительной экспертизы может быть сделано в требовании или посредством отдельной или генеральной доверенности. Если назначение сделано в требовании, подписанном заявителем, представления отдельной доверенности не требуется. Если требование подписано ранее назначенным агентом, то нет необходимости в представлении заявителем отдельной доверенности от заявителя, если ранее назначенный агент имеет право назначать субагентов. Если требование подписано дополнительным или субагентом, то нет необходимости в представлении отдельной доверенности, если требование подано в Орган международной предварительной экспертизы, который отменил требование о представлении отдельной доверенности. Полномочие назначать может быть признано, если доверенность не исключает назначение субагентов. Если требование подписано дополнительным агентом, отдельная


доверенность, подписанная заявителем или его ранее назначенным агентом, который имеет право назначать субагентов, должна быть подана, если Орган международной предварительной экспертизы не отменил требования о представлении генеральной доверенности. Если отдельная доверенность сопровождает требование или подана позже, Орган международной предварительной экспертизы незамедлительно пересылает оригинал или копию в Международное Бюро (порядок уведомления о внесении отсутствующей подписи см. в параграфе 22.37).

Правило 90.2(a) и (b), 90.3(c)

22.32 Общий представитель имеет право подписи требования, последствия которого распространяются на всех заявителей. Агент общего представителя имеет право также подписать требование с тем же результатом для всех заявителей. Сведения о заявителе

Правила 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a-bis); Раздел 115, 614 22.33 Требование должно содержать предписанные сведения, касающиеся заявителя. Адрес должен включать название страны; указание страны буквенным почтовым кодом является достаточным (например, CH-1211 Женева). Гражданство и местожительство должны быть указаны названием или двухбуквенным кодом страны гражданства или страны местожительства; в случае зависимой территории (не являющейся государством), название государства, от которого территория зависит, указывается как государство местожительства. Способ указания названий государств изложен в разделе 115 Административной инструкции. Если два или более заявителей подают требование, достаточно того, чтобы адрес, гражданство и местожительство были указаны для одного из них, того, который имеет право подавать требование.

Раздел 614

22.34 Для решения вопроса, имеет ли заявитель право подавать требование, важным является то, было ли у заявителя такое право в момент подачи требования. Если требование не содержит соответствующих сведений или заявитель ошибся, предоставив сведения, которые не являются требуемыми для подтверждения права подавать требования, отсутствие или неправильные сведения могут быть исправлены заявителем, если Орган международной предварительной экспертизы убедился, что заявитель в момент подачи требования имел на это право. В этом случае требование признается соответствующим статье 31(2) и датируется числом, на котором требование с ошибками в указаниях было подано. Сведения об агенте

Правила 4.4, 4.7, 4.16, 53.5, 90.1 22.35 Если агент указан или назначен, Орган международной предварительной экспертизы проверяет, подтверждаются ли эти данные соответствующим образом в деле заявки. Если Орган международной предварительной экспертизы не располагает информацией о назначении, то он проверяет, указан ли агент в публикации международной заявки, брошюре или PCT Gazette или проверяет в Международном Бюро. В случае назначения или указания нового агента или дополнительного агента в требовании Орган международной предварительной экспертизы также проверяет, отвечают ли сведения в отношении такого агента правилам 4.4 и 4.16; правило 4.7 применяется mutatis mutandis. Орган международной предварительной экспертизы может отменить требование о представлении доверенности.

Правило 90.1(с) и (d)


22.36 Орган международной предварительной экспертизы может запросить Получающее ведомство, при необходимости, подтвердить, есть ли право у агента на ведение дел в этом ведомстве (бланк PCT/IPEA/410), если этот агент не имеет права вести дела в Органе международной предварительной экспертизы. Предложение исправить недостатки в требовании

Правила 53, 55, 60.1(a)(a-ter) и (b) 22.37 Если Орган международной предварительной экспертизы обнаруживает один или несколько недостатков, упомянутых в правиле 60.1(а) и (b), он предлагает заявителю исправить недостатки в течение одного месяца с даты предложения (бланк PCT/IPEA/404). Орган международной предварительной экспертизы в этом случае извещает Международное Бюро, пересылая копию предложения. Если недостаток заключается в отсутствии подписи по крайней мере одного заявителя (см. параграф 22.28), Орган международной предварительной экспертизы может приложить к предложению внести исправления копию последнего листа требования, после чего заявитель возвращает подписанный лист требования. Если недостаток заключается в отсутствии подписи в требовании и требование подано в Орган международной предварительной экспертизы, который отменил требование об отдельной доверенности, Орган международной предварительной экспертизы может приложить к предложению об исправлении копию последнего листа требования, которую агент возвращает после подписания.

Правило 60.1(с) (d); Раздел 602 (a) 22.38 При получении письма, содержащего исправления, или письма с заменяющим листом требования, Орган международной предварительной экспертизы проставляет на этом письме и на любых приложениях к нему дату, на которую они были получены. Он также проверяет соответствие данных полученного заменяющего листа и замененного листа. Если заявитель исправит недостатки в срок, считается, что требование поступило на дату его фактической подачи, при условии, что требование в том виде, в каком оно было подано, позволяло идентифицировать международную заявку. Орган международной предварительной экспертизы проставляет в правом верхнем углу заменяющего листа номер международной заявки, дату, на которую заменяющий лист был получен, и в середине нижнего поля слова «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ». В материалах заявки хранятся копии любого письма и любого заменяющего листа. Орган направляет каждый заменяющий лист требования и копию каждого письма в Международное Бюро. Орган международной предварительной экспертизы выполняет все действия, указанные в этом параграфе, как в случае получения исправления от заявителя своевременно, так и в отрицательном случае, когда требование считается непредставленным. 22.39 Если Орган международной предварительной экспертизы получает заменяющий лист требования с исправлением недостатка по правилу 60.1(а), представленный заявителем по собственной инициативе без предложения Органа внести исправления, Орган международной предварительной экспертизы действует по принципу, указанному в предыдущем параграфе.

Правило 60.1(a) 22.40 Орган международной предварительной экспертизы проверяет, исправлены ли недостатки по правилу 60.1(а) вовремя или нет. Срок в 1 месяц для исправления может быть продлен. Если заявитель исправит недостатки после истечения предписанного ему срока, но до принятия решения, то срок для внесения исправления должен быть продлен ex officio, так что упомянутое исправление считалось своевременно полученным.


Правило 60.1(b) и (c)

22.41 Если Орган международной предварительной экспертизы обнаруживает, что любой недостаток, упомянутый в правиле 60.1(a), за исключением тех, которые упомянуты в правиле 60.1(d), не исправлен или не исправлен в срок (см. предыдущий параграф), то он объявляет, что требование считается неподанным и уведомляет заявителя и Международное Бюро (бланк PCT/IPEA/407). Если дата получения требования изменена, орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя и Международное Бюро (бланк PCT/IPEA/402).

Правило 60.1(d)

22.42 Если Орган международной предварительной экспертизы обнаруживает, что какой-либо из недостатков, упомянутых в правиле 60.1(d), не исправлен или не исправлен в срок, Орган уведомляет заявителя и Международное Бюро (бланк PCT/IPEA/439). Уплата и возмещение пошлин

Правила 57, 58 22.43 Орган международной предварительной экспертизы подсчитывает суммы предписанной пошлины за проведение предварительной экспертизы и пошлины за обработку. Орган также устанавливает, уплачены ли упомянутые пошлины и информирует заявителя о любой недоплате или переплате (можно использовать бланк PCT/IPEA/403).

Правила 57.2(а)58.1(b) 22.44 Размер пошлины за обработку, которая уплачивается в пользу Международного Бюро, приводится в Перечне пошлин. Размер тарифа за международную предварительную экспертизу устанавливается Органом международной предварительной экспертизы.

Правила 57.3, 58.1(b) 22.45 Пошлина за обработку и тариф за международную предварительную экспертизу уплачиваются в течении месяца с даты подачи требования или в течение 22 месяцев с даты приоритета (в зависимости от того, какой из них истекает позже). Если требование было переслано в соответствии с правилом 59.3, указанные пошлины уплачиваются в течение месяца с даты действительного получения требования этим Органом или в течение 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает позже. Если Орган международной предварительной экспертизы решает начать международную предварительную экспертизу одновременно с международным поиском, Орган предлагает заявителю уплатить пошлину за обработку и тариф в течение одного месяца с даты уведомления. Уплачиваемая сумма является суммой, применяющейся на дату платежа. Если до даты, на которую эти пошлины должны быть уплачены, Орган международной предварительной экспертизы обнаружит, что пошлины не были уплачены или уплаченная сумма недостаточна для покрытия всех пошлин, то он может предложить заявителю заплатить недостающую сумму (используя бланк PCT/IPEA/403).

Правила 58 bis.1(a) и (c); 58 bis.2 22.46 Если ко времени, когда пошлины за обработку и проведение международной предварительной экспертизы должны быть заплачены, Орган международной предварительной экспертизы обнаружит, что никакие пошлины не были уплачены или уплаченная сумма недостаточна для покрытия всех пошлин, он предлагает заявителю заплатить недостающую сумму вместе с пошлиной за опоздание, как предусматривается правилом 58bis.2, в течение одного месяца с даты предложения (используя бланк PCT/IPEA/440). Копия этого предложения посылается в Международное Бюро. Однако если платеж был получен органом международной предварительной экспертизы до того,


как предложение было направлено, платеж рассматривается полученным до истечения срока, оговоренного в параграфе 22.45 этой главы.

Правило 58bis.2 22.47 Если взимается пошлина за опоздание, то ее максимальный размер составляет 50% от неоплаченной суммы, которая определяется в предложении или, если сумма таким образом рассчитанная, меньше чем пошлина за обработку, то взимается сумма, равная пошлине за обработку. Сумма пошлины за опоздание ни в коем случае не должна превышать удвоенную сумму пошлины за обработку.

Правило 58bis.1(b) и (d) 22.48 Если Орган международной предварительной экспертизы послал предложение в соответствии с правилом 58bis.1(a), а заявитель не заплатил полную сумму, включая, если приемлемо, пошлину за опоздание, в течение одного месяца с даты предложения, то Орган международной предварительной экспертизы объявляет, что требование рассматривается неподанным, используя бланк PCT/IPEA/407. Если платеж получен до того как требование было объявлено неподанным, то он считается полученным до истечения предписанного срока, и Орган международной предварительной экспертизы не объявляет, что требование считается неподанным.

Правила 54.4, 57.6 22.49 Орган международной предварительной экспертизы возмещает пошлину за обработку заявителю, если требование изымается до его отправки в Международное Бюро или считается неподанным по причине отсутствия права у заявителя подать требование. Пересылка пошлины за обработку в Международное бюро

Правило 57 22.50 Орган международной предварительной экспертизы каждый месяц должен пересылать в Международное Бюро пошлину за обработку, полученную в течение предыдущего месяца. Осуществляя пересылку, Орган международной предварительной экспертизы указывает точную отправленную сумму, разделенную по номерам соответствующих международных заявок, а также имена заявителей. Использование телефакса, телеграфа, телекса и т.д.

Правило 92.4(d) и (e) 22.51 Если Орган международной предварительной экспертизы требует представления оригинала документа в качестве подтверждения документа, переданного телефаксом, телеграфом, телексом или другим подобным средством связи, но оригинал документа, подписанный заявителем или его агентом, не поступил в течение 14 дней, заявителю посылается предложение выполнить требования в течение разумного срока ( бланк PCT/IPEA/434) (см. параграф 18.01 данной главы). Представление оригинала в качестве подтверждения не требуется, если этого не требует Орган международной предварительной экспертизы.

Правила 92.1(b), 92.4(g)(ii) 22.52 Если заявитель не выполнит предписанные действия в течение срока, отведенного для них, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя о том, что документ считается неподанным (бланк PCT/IPEA/438).


Перебои в почтовом обслуживании

Правило 82 22.53 В случае задержки или утери почты или в случае перебоя в работе почтовой службы требуются действия, описанные в правиле 82. Правило 82 применяется также, если используется служба доставки иная, чем традиционные почтовые органы, в той мере, в какой орган международной предварительной экспертизы признает доказательство почтовой отправки документа такой службы доставки. Исчисление сроков

Правило 80 22.54 Подробное исчисление сроков и дат документов изложено в правиле 80. Изменения по статье 19

Статья 19; Правило 53.9(a)(ii) 22.55 Если заявитель указывает, что никакие изменения по статье 19 не должны приниматься во внимание, Орган международной предварительной экспертизы считает любые такие изменения аннулированными и надлежащим образом отмечает соответствующие листы изменений. Ответ на письменное сообщение

Раздел 602(а) 22.56 В ответ на сообщение, заявитель может подать изменения вместе с сопроводительным письмом. При получении данных изменений Орган международной предварительной экспертизы указывает в правом верхнем углу заменяющих листов номер заявителя и дату получения. Орган международной предварительной экспертизы пишет слова «ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ» или их эквивалент в середине нижнего поля каждого листа.

Правила 92.1(а), 92.2(а) 22.57 Следует отметить, что любой документ, поданный заявителем в ходе проведения международной предварительной экспертизы, кроме самой международной заявки, поданный не в форме письма, должен сопровождаться письмом, подписанным заявителем. Письмо должно идентифицировать международную заявку, к которой оно относится, а также оно должно быть написано на том же языке, что и представленная заявка, или на языке, допустимом для использования Органом международной предварительной экспертизы. Если эти требования не выполнены, заявителя следует уведомить о невыполнении, и ему должно быть предложено исправить недостатки в срок, указанный в предложении. Срок должен быть установлен в разумных пределах, согласно обстоятельствам, но не меньше десяти дней и не больше одного месяца с даты почтовой отправки уведомления. Если недостатки исправлены в срок, указанный в уведомлении, то считается, что это упущение не имело место, в противном случае документ не принимается во внимание.

Правила 55, 60.1(а)-(e) 22.58 Если будет обнаружено, что ошибочный перевод был опубликован или представлен в соответствии с правилом 55.2 или, что изменение было представлено не на языке, принятом Органом международной предварительной экспертизы, заявителю в любое время во время рассмотрения заявки Органом международной предварительной экспертизы может быть предложено предоставить перевод изменения или исправить


перевод международной заявки таким образом, чтобы привести его в соответствие с языком текста, поданного и/или опубликованного, в зависимости от ситуации. Если заявитель не представит перевод изменения в срок, установленный в предложении, изменения не будут учитываться при проведении международной предварительной экспертизы. Пересылка заключения международной предварительной экспертизы

Правило 71.1 22.59 Орган международной предварительной экспертизы должен в один и тот же день: (i) переслать одну копию заключения международной предварительной экспертизы (бланк PCT/IPEA/409) и его приложения, если таковые имеются, в Международное Бюро вместе с сопроводительным бланком PCT/IPEA/415, и одну копию вместе с сопроводительным бланком PCT/IPEA/416 - заявителю; (ii) поместить копию уведомления, заключения или изменения/исправлений в дело по экспертизе; и (iii) если поздняя подача изменений по статье 34 означает, что такие изменения не были учтены Органом международной предварительной экспертизы, то следует уведомить заявителя об этом факте, используя бланк PCT/IPEA/432. Изъятие требования или выбора государств

Правила 90bis.4, 90bis.5 22.60 В особом случае, если заявитель посредством подписанного уведомления, направленного в Международное Бюро, отзывает требование или выбор всех государств, то Международное Бюро уведомляет об этом отзыве Орган международной предварительной экспертизы, и рассмотрение международной заявки Органом международной предварительной экспертизы прекращается. Уведомление об изъятии должно быть подписано всеми заявителями, указанными в международной заявке или агентом при условии подачи доверенности, подписанной всеми заявителями. Требование для агента иметь доверенность не может быть отменено ни для каких изъятий. Если два или более заявителей подали требование, в котором выбраны США и если заявитель для США, который является в то же время и изобретателем, не может быть обнаружен или с ним не установлена связь после должных усилий, в уведомлении об изъятии не требуется подписи данного заявителя, если оно подписано по крайней мере одним из заявителей и:

(i) представлено соответствующее заявление, удовлетворяющее условиям Получающего ведомства, Международного Бюро или Органа международной предварительной экспертизы, объясняющее отсутствие подписи данного заявителя, или

(ii) если в случае уведомления об изъятии требования данный заявитель не подписал требования, но требования правила 53.8(b) были выполнены. Если уведомление об отзыве направлено заявителем в Орган международной предварительной экспертизы, Орган международной предварительной экспертизы ставит дату получения на данном уведомлении и отсылает его незамедлительно в Международное Бюро. Уведомление считается представленным в Международное Бюро на проставленную дату.

Documents

РУКОВОДСТВО РСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ … · pct/gl/ispe/1 страница 2 РУКОВОДСТВО РСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО