最近の米国特許事情 - 三協国際特許事務所 YABE November 12, 2009 7 (3) Product by Process Claim (1/2) ABBOTT LAB. v. SANDOZ CAFC en banc Decision Issued on May 18,

Tatsuo YABE November 12, 2009 1

近の米国特許事情近の米国特許事情

By Tatsuo YABEBy Tatsuo YABENovemberNovember 12, 200912, 2009


近の米国特許事情近の米国特許事情(1)(1) New Rule Package Dead!New Rule Package Dead!

（元長官（元長官DudasDudas氏の特許改訂規則廃止）氏の特許改訂規則廃止）

(2)(2) Written Description Req. reviewed by en bancWritten Description Req. reviewed by en banc112112条第条第11項開示要件見直し決定（項開示要件見直し決定（CAFCCAFC大法廷）大法廷）

(3)(3) Product by Process Claim Product by Process Claim –– Abbott Lab v. SANDOZ Abbott Lab v. SANDOZ プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲解釈決定プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲解釈決定

(4)(4) Jury or Judge: Who should decide obviousness?Jury or Judge: Who should decide obviousness?自明性を判断するのは陪審か、裁判官か？自明性を判断するのは陪審か、裁判官か？

(5)(5) Kappos (New PTO Director) Inauguration; Message to Examiners; RCKappos (New PTO Director) Inauguration; Message to Examiners; RCE to E to be docketed as Cont. Application (i.e., Div App.)be docketed as Cont. Application (i.e., Div App.)米国特許庁に新しい長官米国特許庁に新しい長官KapposKappos氏就任氏就任

(6)(6) Patent Reform Act: S515;Patent Reform Act: S515;米国特許法改正案（上院案米国特許法改正案（上院案S515)S515)

(7)(7) In re Swanson (Fed Cir Sep. 2008);In re Swanson (Fed Cir Sep. 2008);裁判所で有効性が確定されたクレームを同じ引例でもって裁判所で有効性が確定されたクレームを同じ引例でもってUSPTOUSPTOの再審査で無効にできるかの再審査で無効にできるか？？

(8)(8) In re Bilski (Sup Court Reviewing Now)In re Bilski (Sup Court Reviewing Now)；；プロセスクレームの特許（保護対象）要件はプロセスクレームの特許（保護対象）要件はMachine or TransformationMachine or Transformationテストで判断して良いか？テストで判断して良いか？


(1) New Rule Package Dead!(1) New Rule Package Dead!

USPTOUSPTO長官長官KapposKappos氏は、前長官（氏は、前長官（DudasDudas氏）氏）

によって提案された改訂特許規則を廃止するによって提案された改訂特許規則を廃止するという趣旨で終規則に署名した（という趣旨で終規則に署名した（USPTOUSPTOののプレスリリースプレスリリース20092009年年1010月月88日日）。）。

これによって前長官これによって前長官DudasDudas氏による悪名高い氏による悪名高い

改訂施行規則が日の目を見ることがなくなり改訂施行規則が日の目を見ることがなくなりました。ました。


(2) Written Description Req.(2) Written Description Req. to be to be reviewed by en banc (CAFC) 1/3reviewed by en banc (CAFC) 1/3

Ariad v. Eli Lilly & Co.Ariad v. Eli Lilly & Co. Fed Cir. 2009 Fed Cir. 2009 August 21, 2009August 21, 2009

1.1. Whether 35 U.S.C. Whether 35 U.S.C. §§ 112, paragraph 1, contains a written 112, paragraph 1, contains a written description requirement separate from an enablement description requirement separate from an enablement requirement? requirement? 米国特許法第米国特許法第112112条第条第11パラグラフの「記載要件」は同パラグラフの「実パラグラフの「記載要件」は同パラグラフの「実

施可能要件」とは明細書の開示に対する別の要件を付加するものか？施可能要件」とは明細書の開示に対する別の要件を付加するものか？

2.2. If a separate written description requirement is set forth in If a separate written description requirement is set forth in the statute, what is the scope and purpose of the the statute, what is the scope and purpose of the requirement?requirement?上記１の答えが上記１の答えがYESYESの場合に、それでは「記載要件」の意図するところはの場合に、それでは「記載要件」の意図するところは

何か？何か？（実施可能要件に、さらにどのような要件が付加されるのか？）（実施可能要件に、さらにどのような要件が付加されるのか？）


Gentry Galley v. Berkline Corp (Fed Cir 1998)Gentry Galley v. Berkline Corp (Fed Cir 1998)USP5,064,244 Gentry GalleryUSP5,064,244 Gentry Gallery


(2) Written Description Req.(2) Written Description Req. to be to be reviewed by en banc (CAFC) 3/3reviewed by en banc (CAFC) 3/3

Gentry Galley v. Berkline Corp (Fed Cir 1998)Gentry Galley v. Berkline Corp (Fed Cir 1998)リクライニング用の操作ボタンの位置を規定しないリクライニング用の操作ボタンの位置を規定しないクレームクレーム11に対して、唯一の実施例はコンソールにに対して、唯一の実施例はコンソールに操作ボタンが設けている。操作ボタンが設けている。 CAFCCAFCは、実施例の特徴は、実施例の特徴をクレームに読み込むことを否定するも、広範に規をクレームに読み込むことを否定するも、広範に規定されたクレームは実施例のサポートがないとし、定されたクレームは実施例のサポートがないとし、112112条第条第11パラグラフのパラグラフの Written DescriptionWritten Description要件を要件を満たしていないとして無効と判断した。満たしていないとして無効と判断した。

この判例以降、広範なクレームに対して実施例が乏この判例以降、広範なクレームに対して実施例が乏しい場合にはしい場合には112112条（１）条（１）Written DescriptionWritten Description違反と違反としてクレームを無効と判断する判例が出始めた。してクレームを無効と判断する判例が出始めた。


(3) Product by Process Claim (1/2)(3) Product by Process Claim (1/2)

ABBOTT LAB. v. SANDOZABBOTT LAB. v. SANDOZCAFC en banc DecisionCAFC en banc Decision Issued on May 18, 2009Issued on May 18, 2009

プロダクトバイプロセスクレームプロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)(product by process claim)のプロセス部分をクのプロセス部分をクレームの構成要素と解釈するか否かに関して、レームの構成要素と解釈するか否かに関して、CAFCCAFCはは19911991年の年のScrippsScripps判決判決（侵害判断時にプロセス部分は構成要素とは解釈しない）と（侵害判断時にプロセス部分は構成要素とは解釈しない）と19921992年のＡｔｌ年のＡｔｌantic antic ThermoplasticsThermoplastics判決（侵害判断時にプロセス部分も構成要素と解釈する）で真っ判決（侵害判断時にプロセス部分も構成要素と解釈する）で真っ向から対決していた。向から対決していた。 ScrippsScripps判決も判決もAtlantic ThermoplasticAtlantic Thermoplastic判決も判決もCAFCCAFCのの33人人のジャッジパネル判決だったので、今回のジャッジパネル判決だったので、今回CAFCCAFC大法廷判決で大法廷判決でAtlantic Atlantic ThermoplasticThermoplastic判決が正しく、判決が正しく、ScrippsScripps判決は間違いであると明言した。判決は間違いであると明言した。

即ち、侵害判断時にはプロダクトバイプロセスクレームのプロセス部分は構成要即ち、侵害判断時にはプロダクトバイプロセスクレームのプロセス部分は構成要素と解釈し、同プロセス部分を被疑侵害物が文言上あるいは均等論の基に満た素と解釈し、同プロセス部分を被疑侵害物が文言上あるいは均等論の基に満たさなければ非侵害であると判示した。さなければ非侵害であると判示した。


(3) Product by Process Claim (2/2)(3) Product by Process Claim (2/2)

但し、大法廷判決多数意見は侵害判断時に但し、大法廷判決多数意見は侵害判断時に

はプロセス部分は構成要素であると明言したはプロセス部分は構成要素であると明言したが、有効性の判断、或は、特許性を判断するが、有効性の判断、或は、特許性を判断するときに構成要素（限定事項）と解釈するか否ときに構成要素（限定事項）と解釈するか否かに関しては明言していない。かに関しては明言していない。


(4) Jury or Judge:(4) Jury or Judge:Who should decide obviousness?Who should decide obviousness?

合衆国高裁判所の判決では自明性の判断は究極的には法律問題であるとしている。し合衆国高裁判所の判決では自明性の判断は究極的には法律問題であるとしている。しかしかしCAFCCAFCの先例ではこの究極の法律問題に対して陪審が評決を出しても良いとしており、の先例ではこの究極の法律問題に対して陪審が評決を出しても良いとしており、当該評決に対する裁判官の審理は限られている。当該評決に対する裁判官の審理は限られている。拠って、被疑侵害者は問題となる特許拠って、被疑侵害者は問題となる特許の自明性判断に関して裁判所（裁判官）の独自の判断を得る権利がないというのが実情での自明性判断に関して裁判所（裁判官）の独自の判断を得る権利がないというのが実情である。ある。

連邦地裁における自明性の判断は陪審の事実審における判断と裁判官による法律判断と連邦地裁における自明性の判断は陪審の事実審における判断と裁判官による法律判断との境が明瞭ではない。の境が明瞭ではない。然るに、控訴する場合に、どのポイントを争点にして反論するべき然るに、控訴する場合に、どのポイントを争点にして反論するべきか不明な場合が多い。か不明な場合が多い。この点を明瞭にするべくこの点を明瞭にするべくKSRKSR事件を高裁の審理に持ち込むこと事件を高裁の審理に持ち込むことに成功したに成功したDuffyDuffy教授（教授（GWUGWUロースクール）とロースクール）とDDaabneybney氏（氏（KSRKSR側の弁護士）による裁量上訴側の弁護士）による裁量上訴がされた。がされた。

The question presented is:The question presented is: whether a person accused of patent whether a person accused of patent infringement has a right to independent judicial (not by jury) dinfringement has a right to independent judicial (not by jury) determination etermination of whether an asserted patent claim satisfies the of whether an asserted patent claim satisfies the ““nonnon--obvious subject obvious subject mattermatter”” condition for patentability.condition for patentability.

DabneyDabney氏及び氏及びDuffyDuffy氏は共に氏は共にMedalaMedala社側代理人社側代理人

Medela AG v. Kinetic ConceptsMedela AG v. Kinetic Concepts (Aug. 13, 2009)(Aug. 13, 2009)


(5(5--1) Mr. Kappos (New PTO Director)1) Mr. Kappos (New PTO Director)

USPTOUSPTOの新長官、の新長官、David KapposDavid Kappos氏（特許弁護士であり、元氏（特許弁護士であり、元IBMIBM副社長）副社長）の宣誓式と就任の挨拶がの宣誓式と就任の挨拶が20092009年年88月月1313日日に行われた。に行われた。

ObamaObama大統領に任命された大統領に任命されたKapposKappos氏は、氏は、BushBush政権下で任命された政権下で任命された特特許の実務許の実務経験ゼロで就任した前長官経験ゼロで就任した前長官DudasDudas氏とは対照的な人物である。氏とは対照的な人物である。KapposKappos氏は氏は2020年以上におよぶ民間企業（年以上におよぶ民間企業（IBMIBM）での知財の経験を持ち、）での知財の経験を持ち、PTOPTO長官に就任する前までは長官に就任する前まではIBMIBMの副社長、知財部長でもあり、の副社長、知財部長でもあり、IBMIBMのの知財の全世界の特許・商標をマネージメントする任を負っていた。知財の全世界の特許・商標をマネージメントする任を負っていた。また、また、同氏は米国特許弁護士会の役員で、米国の知財権利者会の役員も歴同氏は米国特許弁護士会の役員で、米国の知財権利者会の役員も歴任していた。任していた。

KapposKappos氏は氏は19831983年にカリフォルニア大学にて電気・コンピューター工学年にカリフォルニア大学にて電気・コンピューター工学の学士を取得し、同年にの学士を取得し、同年にIBMIBMで開発者として勤務を開始し、で開発者として勤務を開始し、19901990年にカリ年にカリフォルニア州のフォルニア州のBerkeleyBerkeley大学ロースクールにて大学ロースクールにてJDJD（法学博士）を取得。（法学博士）を取得。


(5(5--2) Mr. Kappos (Message to Examiners)2) Mr. Kappos (Message to Examiners)

Director Kappos: Director Kappos: ““On the subject of quality, there has been On the subject of quality, there has been speculation in the IP community that examiners are being speculation in the IP community that examiners are being encouraged to reject applications because encouraged to reject applications because a lower allowance rate a lower allowance rate equals higher quality.equals higher quality.

Let's be clear: Let's be clear: patent quality does not equal rejectionpatent quality does not equal rejection””..

""Patent quality equals granting those claims the applicant is Patent quality equals granting those claims the applicant is entitled to under our lawsentitled to under our laws..““

20092009年年88月月2525日日、審査官にメイルでメッセージを送信した。、審査官にメイルでメッセージを送信した。

拒絶をすることが特許の品質を向上するという間違った考え方から特許に値する拒絶をすることが特許の品質を向上するという間違った考え方から特許に値するクレームを早期に許可し、特許に値しないクレームを拒絶するという心構えに切りクレームを早期に許可し、特許に値しないクレームを拒絶するという心構えに切り替えて審査をすること。替えて審査をすること。


(5(5--3) Mr. Kappos (New Count System) 1/33) Mr. Kappos (New Count System) 1/3

PTOPTOののKapposKappos長官は、審査官のカウントシステムの変更を提案。長官は、審査官のカウントシステムの変更を提案。

20092009年年0909月月3030日日 @USPTO@USPTO

現行のカウントシステムでは、審査官は現行のカウントシステムでは、審査官は22週間毎にカウント数のノルマが課せられており（審週間毎にカウント数のノルマが課せられており（審査官のランクによりノルマ数が異なる）、第査官のランクによりノルマ数が異なる）、第11回目の拒絶通知（アクション）を発行することで回目の拒絶通知（アクション）を発行することで11ポイント獲得し、ポイント獲得し、22回目以降のアクションの発行に関しては一切ポイントを獲得できず、回目以降のアクションの発行に関しては一切ポイントを獲得できず、終的に出願を処理完了（特許査定あるいは拒絶査定）したときにもう終的に出願を処理完了（特許査定あるいは拒絶査定）したときにもう11ポイント獲得できるこポイント獲得できることになっている。とになっている。

従前、審査官は終拒絶後に出願人に従前、審査官は終拒絶後に出願人にRCERCEを誘引し、出願人がを誘引し、出願人がRCERCEを実施することによっを実施することによってて44カウント（カウント（22回の出願処理完了に相当するポイント）を獲得できていた。回の出願処理完了に相当するポイント）を獲得できていた。しかし、しかし、KapposKappos長官の提案する改訂カウントシステムにおいては、長官の提案する改訂カウントシステムにおいては、RCERCE実施によって実施によって1.751.75ポイント（現行２ポポイント（現行２ポイント）、その後のイント）、その後のRCERCEはは1.51.5ポイントとする。ポイントとする。尚、原出願の審査に関しては尚、原出願の審査に関しては22ポイント（特許ポイント（特許査定あるいは拒絶査定）を獲得できるが、カウントの配分を第査定あるいは拒絶査定）を獲得できるが、カウントの配分を第11回目の実体拒絶通知に回目の実体拒絶通知に1.251.25ポイント、終拒絶にはポイント、終拒絶には0.250.25ポイント、そして終的な処理（査定）にポイント、そして終的な処理（査定）に0.0.５ポイントとする５ポイントとする（終拒絶の必要のない場合には終処理（査定）に（終拒絶の必要のない場合には終処理（査定）に0.750.75ポイントとする）。ポイントとする）。


(5(5--3) PTO3) PTO’’s New Count System 2/3s New Count System 2/3


(5(5--3) PTO3) PTO’’s New Count System 3/3s New Count System 3/3

上記提案カウントシステムにおいても審査官が上記提案カウントシステムにおいても審査官が22回目以降の回目以降の

アクションに時間を対やすることのインセンティブが増大するアクションに時間を対やすることのインセンティブが増大することはあまり期待できない。ことはあまり期待できない。 RCERCEはやはり審査官にとって魅はやはり審査官にとって魅力である。力である。拠って、出願人にとってはやはり第拠って、出願人にとってはやはり第11回目のアク回目のアク

ションで特許性の重要論点が理解できるように初期のクレーションで特許性の重要論点が理解できるように初期のクレームドラフトをしておくことが重要であると考える。ムドラフトをしておくことが重要であると考える。

さらに、さらに、インタビューを実施するための準備としてインタビューを実施するための準備として11時間時間を非を非

審査時間として認めることが提案されており、審査官がイン審査時間として認めることが提案されており、審査官がインタビューを実施することのインセンティブとして働くことが若干タビューを実施することのインセンティブとして働くことが若干期待できる。期待できる。


(5(5--4) Mr. Kappos Rescinding Infamous Patent 4) Mr. Kappos Rescinding Infamous Patent Rule Package Rule Package

USPTOUSPTO長官長官KapposKappos氏は、前長官（氏は、前長官（DudasDudas氏）氏）

によって提案された改訂特許規則を廃止するによって提案された改訂特許規則を廃止するという趣旨で終規則に署名した（という趣旨で終規則に署名した（USPTOUSPTOののプレスリリースプレスリリース20092009年年1010月月88日日）。）。

これによって前長官これによって前長官DudasDudas氏による悪名高い氏による悪名高い

改訂施行規則が日の目を見ることがなくなり改訂施行規則が日の目を見ることがなくなりました。ました。


(5(5--5) RCE to be docketed as 5) RCE to be docketed as ““Special Special New ApplicationNew Application”” 1/21/2

■■ USPTOUSPTOはは20092009年年1111月月1515日以降の日以降のRCERCE((継続審査請求）継続審査請求）に対する審査の着手時期に関して、に対する審査の着手時期に関して、Special New Special New ApplicationApplicationの扱いと同じとすることを決定しました。の扱いと同じとすることを決定しました。

■■ Special New ApplicationSpecial New Applicationの扱いをするとは、即ち、継続出の扱いをするとは、即ち、継続出願、或は、分割出願と同じタイムフレームで着手しても良いと願、或は、分割出願と同じタイムフレームで着手しても良いということで、現行規則の基では審査官は、いうことで、現行規則の基では審査官は、RCERCEを受理してかを受理してからら22ヶ月以内に審査を開始しなければなヶ月以内に審査を開始しなければならないらないが、そのタイムが、そのタイムプレッシャーから開放されるということ。プレッシャーから開放されるということ。

■■ 拠って、拠って、1111月月1515日以降の日以降のRCERCEに対する審査結果はに対する審査結果は審査官審査官によっては、によっては、かなり遅れると予想されかなり遅れると予想されるる。。薬学関係の出願薬学関係の出願においてはにおいてはPTA(PTA(特許満了期限の延長）を稼ぐためには有利特許満了期限の延長）を稼ぐためには有利な規則改訂となな規則改訂となるかもしれないるかもしれない。。


(5(5--5) RCE to be docketed as 5) RCE to be docketed as ““Special Special New ApplicationNew Application”” 2/22/2

電気・機械関係の発明に関しては、電気・機械関係の発明に関しては、RCERCE後に後に11年～年～22年以上年以上も審査結果が来ないというのは（も審査結果が来ないというのは（PTAPTAを増大できたとしても）を増大できたとしても）非常に痛手になりので、終拒絶後にインタビューを実施し、非常に痛手になりので、終拒絶後にインタビューを実施し、そこでそこでRCERCE後に審査官が許可できそうなクレームを決めてし後に審査官が許可できそうなクレームを決めてしまい審査官の裁量で早期にまい審査官の裁量で早期にRCERCEの審査をしたくなるインセンの審査をしたくなるインセンティブを与えることが重要となティブを与えることが重要となるであろうるであろう。。

注意：注意：争点が明瞭になった後に争点が明瞭になった後にRCERCEをすると審査官としてをすると審査官としては自己の技術理解が鮮明なうちに早く処理し、ポイント（カウは自己の技術理解が鮮明なうちに早く処理し、ポイント（カウント数）を稼ぎたいというインセンティブが働ント数）を稼ぎたいというインセンティブが働くであろうくであろう。。


(6) Patent Reform Act: S515 (1/2)(6) Patent Reform Act: S515 (1/2)先出願制先出願制

グレースピリオド（発明者による開示後グレースピリオド（発明者による開示後11年以内であれば特許出願可能）年以内であれば特許出願可能）

先行技術（有効出願日前の刊行物、公知、公用、有効出願日前の他人による先願で公先行技術（有効出願日前の刊行物、公知、公用、有効出願日前の他人による先願で公開されるもの）開されるもの）

譲受人による出願譲受人による出願OKOK損害額（妥当なロイヤルティ以上であり、賠償額の算定方法は裁判所にて適切な計算損害額（妥当なロイヤルティ以上であり、賠償額の算定方法は裁判所にて適切な計算定手法を特定し、同手法に基づき決定されると規定）定手法を特定し、同手法に基づき決定されると規定）

故意侵害の規定（故意侵害の規定（Seagate TechnologySeagate Technology判決判決20072007年を明文化）年を明文化）

先使用権（先発明者抗弁権）先使用権（先発明者抗弁権）BB--モデル発明以外に拡大；モデル発明以外に拡大；

付与後異議申し立て制度（付与後付与後異議申し立て制度（付与後1212ヶ月以内に新規性、進歩性以外に記載不備の攻ヶ月以内に新規性、進歩性以外に記載不備の攻

撃も可能；刊行物以外も使用可能；但し、ベストモード違反の攻撃不可）撃も可能；刊行物以外も使用可能；但し、ベストモード違反の攻撃不可）

第第33者情報提供（公開後者情報提供（公開後66ヶ月以内；刊行物；クレームとの関連性簡潔な説明要）ヶ月以内；刊行物；クレームとの関連性簡潔な説明要）

クレーム解釈に対する中間控訴（但しクレーム解釈に対する中間控訴（但しCAFCCAFCは否定的）は否定的）

ベストモードの要件をベストモードの要件を112112条に維持するが、訴訟・付与後異議申し立てでの特許無効理条に維持するが、訴訟・付与後異議申し立てでの特許無効理

由にはならない；由にはならない；

出願全公開は含まれていない；出願全公開は含まれていない；


(6) Patent Reform Act: S515 (2/2)(6) Patent Reform Act: S515 (2/2)

Obama Administration Supports Obama Administration Supports S515S515(Patent(Patent Reform Bill)Reform Bill)

20092009年年1010月月55日、通商産業省長官、日、通商産業省長官、GaryGary LockeLocke氏は氏はLeahyLeahy上院議員、上院議員、SessionsSessions下院議員および上院議員司法委員会の下院議員および上院議員司法委員会の主要メンバー宛に、主要メンバー宛に、ObamaObama政権の政権のS515S515（上院による特許法（上院による特許法改正法案：改正法案：20092009年）に対する見解を書面で提示した。年）に対する見解を書面で提示した。

同見解によると、新政府は、同見解によると、新政府は、S515S515は特許法改正案に基本的は特許法改正案に基本的に賛同するとし、推奨事項及びコメントを述べている。に賛同するとし、推奨事項及びコメントを述べている。

本年本年44月から実体的に進展していない同法案の審理にポジ月から実体的に進展していない同法案の審理にポジティブな動きを与えることになるかもしれない。ティブな動きを与えることになるかもしれない。


(7) In re Swanson(7) In re Swanson (Fed Cir. Sep, 2008)(Fed Cir. Sep, 2008)

連邦地裁、或は、連邦地裁、或は、CAFCCAFCで特許の有効性が確認されたとしても、で特許の有効性が確認されたとしても、PTOPTOにおにおいて同じ先行技術文献でもって再審査で無効にできる可能性あり。いて同じ先行技術文献でもって再審査で無効にできる可能性あり。

民事訴訟においては成立した特許の有効性が推定される。民事訴訟においては成立した特許の有効性が推定される。拠って、被拠って、被告が特許を無効にするには、告が特許を無効にするには、clear and convincing evidenceclear and convincing evidence（明白で且（明白で且つ説得性のある証拠）の立証責任で無効を主張しなければならない。つ説得性のある証拠）の立証責任で無効を主張しなければならない。

PTOPTOにおいて再審査を提起するにはにおいて再審査を提起するにはSNQSNQ of Patentabilityof Patentabilityが要求される。が要求される。然し、特許の有効性の推定が撤回されるので、然し、特許の有効性の推定が撤回されるので、preponderous evidencepreponderous evidence（証拠の優越性）の立証責任で無効を主張できる。（証拠の優越性）の立証責任で無効を主張できる。

[HN14] The [HN14] The USPTOUSPTO instructs examiners that a final court instructs examiners that a final court decision of a claim's validity will not preclude a finding of decision of a claim's validity will not preclude a finding of a substantial new question of validity based on the same a substantial new question of validity based on the same art because of the different standards of proof employed art because of the different standards of proof employed by the federal district court and the Office. Manual Pat. by the federal district court and the Office. Manual Pat. Examining P. Examining P. §§ 2242.2242.


(8) In re Bilski (Sup Court will review) 1/2(8) In re Bilski (Sup Court will review) 1/2

■■ In re BILSKIIn re BILSKIFed .Cir. Fed .Cir. 大法廷判決大法廷判決 (Decided on(Decided on Oct 30, 2008)Oct 30, 2008)

CAFCCAFC大法廷判決は「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する大法廷判決は「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する基準は、基準は、１９７２年の合衆国高裁判所、１９７２年の合衆国高裁判所、BensonBenson事件事件で判示されたテストで判示されたテスト（（ Machine Machine –– or or –– TransformationTransformation テスト）が適切であるとした。テスト）が適切であるとした。当該当該

テストとは以下の（１）または（２）が満たされれば１０１条で規定するところテストとは以下の（１）または（２）が満たされれば１０１条で規定するところの特許可能なプロセスクレームであると判断する：の特許可能なプロセスクレームであると判断する：

（１）（１）クレームされたプロセスは特定のクレームされたプロセスは特定の機械機械 (Machine)(Machine)、或は、装置に関、或は、装置に関連付けられているか？連付けられているか？又は又は

（２）（２）クレームされたプロセスは特定の物クレームされたプロセスは特定の物((ArticleArticle))を異なる状態或は別を異なる状態或は別の物の物(thing)(thing)にに変換変換 (Transformation)(Transformation)するか？するか？


(8) In re Bilski (Sup Court will review) 2/2(8) In re Bilski (Sup Court will review) 2/2

20092009年年0606月月0101日合衆国高裁は日合衆国高裁は上告を認上告を認

めた。めた。

20092009年年1111月月0909日合衆国高裁で口頭審理日合衆国高裁で口頭審理

実施。実施。


Thank You for Your Thank You for Your Attendance! Attendance!

Tatsuo YABETatsuo YABE

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