§4 Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor* · Reemers publishing services GmbH O:/Helbing/IP-Handbuch/3d/04 Weinmann_formatiert.3d from 28.02.2013 3B2 Version: 9.1.431; Page

Reemers publishing services GmbHO:/Helbing/IP-Handbuch/3d/04 Weinmann_formatiert.3d from 28.02.2013

3B2 Version: 9.1.431; Page size: 180.00mm x 240.00mm

§ 4 Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor*

Checkliste

&1 Immaterialgüterrechtliche Bereiche: In welchen Bereichen könnte das eigene Ge-

schäftsprojekt geistiges Eigentum Dritter verletzen?

&2 Rechte Dritter: Nach welchen Rechten Dritter muss konkret gesucht werden?

&3 Recherchen: Was für Recherchen sind durchzuführen?

&4 Toter-Winkel-Problem: Welche Aspekte sind durch Recherchen nicht oder nur

schwer zu erfassen und sind daher (möglicherweise) von den Recherchen nicht

oder nur ungenügend abgedeckt?

&5 Schutzbereich und Schranken:

– Welchen Schutzbereich hat das jeweilige Recht?

– Welche Schranken könnten im konkreten Fall relevant sein?

&6 Einreden und Gegenmittel: Kann das recherchierte Recht aus anderen Gründen

nicht durchgesetzt werden?

– Nichtigkeit: Gibt es Gründe, die Gültigkeit des Schutzrechts in Frage zu stellen?

– Kollisionen: Kann aus der Anwendbarkeit verschiedener Schutzrechtsgesetze

und/oder des UWG eine Beschränkung des gegnerischen Rechtsschutzes abge-

leitet werden?

– Andere mögliche Einwände: Gibt es andere Gründe, die der Durchsetzung des

gegnerischen Rechtes entgegenstehen (z.B.: Erschöpfung, Verwirkung, Verjäh-

rung, Rechtsmissbrauch, Kartellrecht)?

&7 Internationale Situation: Sind die möglichen zusätzlichen Probleme und Lösungen

auf internationaler Ebene genügend berücksichtigt worden?

&8 Angriff als Verteidigung: Gibt es Möglichkeiten, den potentiellen Konflikt durch

proaktives Verhalten zu vermeiden oder für sich zu entscheiden?

&9 Ausweichmöglichkeiten: Gibt es Möglichkeiten, dem potentiellen Konflikt aus-

zuweichen, ohne das Projekt aufzugeben?

– Anpassung des Projekts

– Erwerb von Rechten und Abschluss von Vereinbarungen

– Kooperation

* F�r wertvolle Hinweise danke ich Dr. Lucas David, Alban Shabani und Melanie Fopp.

Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor § 4

Conrad Weinmann 87

Weinmann/Münch/Herren (Hrsg.), Schweizer IP-Handbuch © 2013 Helbing Lichtenhahn Verlag



Kommentierung

Literaturauswahl: ABBOTT FREDERICK M./COTTIER THOMAS/GURRY FRANCIS, International Intel-lectual Property in an Integrated World Economy, New York 2007; ABRAHAMS DAVID, BrandRisk, Aldershot 2008; ALDRED JONATHAN, The economic rationale of trade marks: an econo-mist's critique, in: Bently Lionel et al. (Hrsg.), Trade Marks and Brands, Cambridge 2008,267–281; AMSTUTZ MARC, Evolutorisches Wirtschaftsrecht, Baden-Baden 2001; ANDERSON TOR-

BEN J./SCHRODER PETER W., Strategic Risk Management Practice, Cambridge 2010; ANN CHRIS-

TOPH, Know-how – Stiefkind des Geistigen Eigentums? GRUR 2007, 39–43 (zit.: ANN, GRUR2007); DERS., Patent Trolls – Menace or Myth?, in: Patents and Technological Progress in aGlobalized World. Liber Amicorum Joseph Straus, Berlin 2009, 355–364 (zit.: ANN, PatentTrolls); ARROW KENNETH J., Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention,in: Nelson Richard (Hrsg.), The Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton 1962,609–626; ATTAS DANIEL, Fragmenting Property, in: Law and Philosophy 25 (2006), 119–149;B�HR PETER, Die Verwechslungsgefahr im Markenrecht als bewegliches System – Anmerkun-gen zur Pr�fungsmethode der Rechtsprechung, in: Gesetz, Recht, Rechtsgeschichte. Festschriftf�r Gerhard Otte zum 70. Geburtstag, M�nchen 2005, 3–14; BAMMER GABRIELE/SMITHSON

MICHAEL (Hrsg.), Uncertainty and Risk, London 2009; BANCHIK RONNY, Der Rechtsschutz desLogos im Immaterialg�terrecht, Bern 2011; BARRO ROBERT/SALA-I-MARTIN XAVIER, EconomicGrowth, 2. Aufl., Cambridge (Mass.) 2004; BAS SOTELO MIGUEL DE, C�mo gestionar la innova-ci�n, Pamplona 2010; BAUDENBACHER CARL, Zur funktionalen Anwendung von § 1 des deut-schen und Art. 1 des schweizerischen UWG, ZHR 1980, 145–170 (zit.: BAUDENBACHER, ZHR1980); DERS., Lauterkeitsrecht (Kommentar), Basel 2001 (zit.: BAUDENBACHER, UWG); BEATER

AXEL, Nachahmen im Wettbewerb, T�bingen 1995 (zit.: BEATER, Nachahmen); DERS., Unlaute-rer Wettbewerb, T�bingen 2011 (zit.: BEATER, UWG); BECHTOLD STEFAN, Perspektiven einesMarkenrechts jenseits von Informationsasymmetrien, in: Recht, Ordnung und Wettbewerb.Festschrift zum 70. Geburtstag von Wernhard Mçschel, Baden-Baden 2011, 993–1003; BERGER

MATHIS, Die Immaterialg�terrechte sind abschliessend aufgez�hlt (numerus clausus), in: Bin-senwahrheiten des Immaterialg�terrechts. Festschrift f�r Lucas David, Z�rich 1996, 3–8 (zit.:BERGER, FS David); DERS., Die funktionale Konkretisierung von Art. 2 UWG, Z�rich 1997 (zit.:BERGER, Konkretisierung); BESSEN JAMES/MASKIN ERIC, Sequential innovation, patents, andimitation, RAND Journal of Economics 40 (2009), 611–635; BESSEN JAMES/MEURER MICHAEL J.,Patent Failure, Princeton 2008; BLAIR ROGER/COTTER THOMAS, Intellectual Property, New York2005; BOHANNAN CHRISITNA/HOVENKAMP HERBERT, Creation without Restraint, New York 2012;BOLDRIN MICHELE/LEVINE DAVID, Against Intellectual Monopoly, New York 2008; BORNKAMM

JOACHIM, Der lauterkeitsrechtliche Schutz vor Verwechslungen: Ein Kuckucksei im Nest desUWG?, in: Festschrift f�r Michael Loschelder, Kçln 2010, 31–46; BOYLE JAMES, The PublicDomain, New Haven 2008; BREM FLORIAN, Der erg�nzende wettbewerbsrechtliche Leistungs-schutz in Europa, Berlin 2005; B�RGI JOHANNES/LANG CHRISTOPH, Momentaufnahme des Lauter-keitsrechts, recht 1998, 237–256; BURK DAN L., Muddy Rules for Cyberspace, Cardozo LawReview 21 (1999), 121–179; BURK DAN L./LEMLEY MARK A., Fence Posts or Sign Posts?, in:Universitiy of Pennsylvania Law Review 157 (2009), 1743–1799; CALABRESI GUIDO/MELAMED A.DOUGLAS, Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral,Harvard Law Review 85 (1972), 1089–1128; CASTLE DAVID (Hrsg.), The Role of IntellectualProperty Rights in Biotechnology Innovation, Cheltenham 2009; CLARKE NIGEL, SearchingPatents, in: Jolly Adam/Philpott Jeremy (Hrsg.), The Handbook of European IntellectualProperty Management, 2. Aufl., London 2009, 117–121; COHN GEORG, Neue Rechtsg�ter, Berlin1902; COOTER ROBERT, Prices and Sanctions, Columbia Law Review 84 (1984), 1523–1560 (zit.:COOTER, Col.L.Rev. 1984); DERS., Legalize Freedom, in: Manne Geoffrey A. et al (Hrsg.),Competition Policy and Patent Law under Uncertainty, New York 2011, 27–41 (zit.: COOTER,Freedom); CORNES RICHARD/SANDLER TODD, The Theory of Externalities, Public Goods andClub Goods, 2. Aufl., Cambridge 1996; CORNISH WILLIAM, Intellectual Property: Omnipresent,Distracting, Irrelevant?, Oxford 2004; COTTER THOMAS, Fair Use and Copyright Overenforce-ment, Iowa Law Review 93 (2008), 1271–1320; CUNTZ ALEXANDER, �konomische Grundannah-

Teil I: Grundlagen§ 4

88 Conrad Weinmann




men der Innovationsfçrderung und Determinanten f�r die Normausgestaltung, in: Hilty Reto etal. (Hrsg.), Herausforderung Innovation, Berlin 2012, 7–23; DAVID LUCAS, Ausstattungsschutzauf neuer Grundlage, AJP 1992, 1501–1509 (zit.: DAVID, AJP 1992); DERS., Ist der Numerusclausus der Immaterialg�terrechte noch zeitgem�ss?, AJP 1995, 1403–1410; DERS., Der Ge-brauch gewerblicher Schutzrechte ohne Zustimmung des Inhabers, in: Wirtschaftsrecht inTheorie und Praxis. Festschrift f�r Roland von B�ren, Bern 2009, 269–292 (zit.: DAVID, FS vonB�ren); DAVID LUCAS/JACOBS RETO, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Bern 2012;DECKERT MARTINA R., Folgenorientierung in der Rechtsanwendung, M�nchen 1995; DEMSETZ

HAROLD, Toward a Theory of Property Rights, American Economic Review 57 (1967), 13–27;DERCLAYE ESTELLE/LEISTNER MATTHIAS, Intellectual Property Overlaps – A European Perspecti-ve, Oxford 2011; DESSEMONTET FRAN�OIS, Thorie fonctionnaliste de la concurrence et droitssubjectifs, SZW 1994, 117–119 (zit.: DESSEMONTET, SZW 1994); DERS., Einf�hrung: Immaterial-g�terrecht und Privatrecht, in: von B�ren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Imma-terialg�ter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. I/1: Grundlagen, 2. Aufl., Basel/Genf/M�nchen2002, 1–24 (zit.: DESSEMONTET, SIWR I/1); DIMMIG ANNE-KATHRIN, Innovationsverhalten beiRisiko und fundamentaler Unsicherheit, Gçttingen 2010; DUSOLLIER SVERINE/CRUQUENAIRE

ALEXANDRE, Le cumul des droits intellectuelles, Br�ssel 2009; EFRONI ZOHAR, Access-Right,Oxford 2011; EGER THOMAS, Kommentar zu Helmut Kçhler: Erweiterung des gewerblichenRechtsschutzes durch UWG-Normen, in: Ott Claus/Sch�fer Hans-Bernd (Hrsg.), �konomischeAnalyse der rechtlichen Organisation von Innovationen, T�bingen 1994, 270–280; EGGERTSSON

THR�INN, Open Access Versus Common Property, in: Anderson Terry/McChesney Fred (Hrsg.),Property Rights – Cooperation, Conflict, and Law, Princeton 2003, 73–89; EIFERT MARTIN/HOFF-

MANN-RIEM WOLFGANG (Hrsg.), Innovation und Recht, Bd. I: Geistiges Eigentum und Innova-tion, Berlin 2008; ELEFTHERIADIS PAVLOS, Legal Rights, Oxford 2008; ENGEL CHRISTOPH, Innova-tionsanreize aus Wettbewerb und Kollusion, in: Ohly Ansgar et al. (Hrsg.), Geistiges Eigentumund Gemeinfreiheit, T�bingen 2007, 19–43; ERDMANN WILLI, Die zeitliche Begrenzung deserg�nzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes, in: Festschrift f�r Ralf Vieregge zum70. Geburtstag, Berlin 1995, 197–216; ESCHMANN SASKIA, Rechtsschutz von Modedesign, Bern2005 (zit.: ESCHMANN, Rechtsschutz); DIES., Kompatibilit�t und der markenrechtliche Schutz-ausschlussgrund der technischen Notwendigkeit, AJP 2011, 1639–1649 (zit.: ESCHMANN, AJP2011); ETZIONI AMITAI, Behavioral Economics: Towards a New Paradigm, American BehavioralScientist 55 (2011), 1099–1119; FALL CASPAR J./GIRAUD-CARRIER CHRISTOPHE, Searching trade-mark databases for verbal similarities, World Patent Information 27 (2005), 135–143; FECHNER

FRANK, Geistiges Eigentum und Verfassung, T�bingen 1999; FEZER KARL-HEINZ, Der wett-bewerbsrechtliche Schutz der unternehmerischen Leistung, in: Gewerblicher Rechtsschutz undUrheberrecht in Deutschland, Bd. II, Weinheim 1991, 939–970 (zit.: FEZER, FS GRUR II); DERS.,Die Marke als Immaterialgut, MarkenR 2010, 453–461 (zit.: FEZER, MarkenR 2010); FISCHER

CHRISTIAN, Topoi verdeckter Rechtsfortbildungen im Zivilrecht, T�bingen 2007; FISCHHOFF

BARUCK/KADVANY JOHN, Risk, Oxford 2011; FISH STANLEY, Das Recht mçchte formal sein,Frankfurt a.M. 2011; FITZNER JULIA, Von Digital-Rights-Management zu Content Identification,M�nchen 2011; FORKEL HANS, Zur �bertragbarkeit geheimer Kenntnisse, in: Festschrift f�rLudwig Schnorr von Carolsfeld, Kçln 1972, 105–123; FRANK STEVEN J., Intellectual Property forManagers and Investors, New York 2006; FRAN�ON ANDR, La protection des titres de journauxpar le droit des marques et par l’action en concurrence dloyale, in: Mlanges en l’honneur deDaniel Bastian, Paris 1974, 39–47; FRERICHS SABINE, Zwischen Gerechtigkeit und Wahrheit. DasRechtssubjekt in der Marktgesellschaft, Zeitschrift f�r Rechtssoziologie 2010, 231–250; FRISON-ROCHE MARIE-ANNE/ABELLO ALEXANDRA (Hrsg.), Droit et conomie de la proprit intellectu-elle, Paris 2005; FR�H ALFRED, Immaterialg�terrechte und der relevante Markt, Kçln 2012;GALLINI NANCY, Private Agreements for Coordinating Patent Rights: The Case of Patent Pools,Economia e Politica Industriale 38/3 (2011), 5–29 (zit.: GALLINI, Patent Pools); DIES., Coopera-ting while Competing: When Rivals Share Intellectual Property, University of British ColumbiaWorking Paper, 2012 (zit.: GALLINI, Cooperating); GALLINI NANCY T./SCOTCHMER SUZANNE,Intellectual Property: When Is It the Best Incentive System?, in: Jaffe Adam B. et al. (Hrsg.),Innovation Policy and the Economy, Bd. 2, Cambridge (Mass.) 2002, 51–78; GAUDEMET YVES,


Conrad Weinmann 89




Droit de la concurrence: une autre introduction, in: Le Code de Commerce 1807–2007. Livre duBicentenaire, Paris 2007, 397–411; GEDERT ULRIKE, Der angemessene Schadenersatz bei derVerletzung geistigen Eigentums, Edewecht 2008; GILLIRON PHILIPPE, Les divers rgimes deprotection de signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Bern 2000; GILSON

LALONDE ANNE/GILSON JEROME, Getting Real With Nontraditional Trademarks, The TrademarkReporter 2011, 186–218; GIRSBERGER MICHAEL, Schutz von technischen Massnahmen im Urhe-berrecht, Bern 2007; GLEISSNER WOLFGANG, Grundlagen des Risikomangements im Unterneh-men, M�nchen 2008; GL�CKNER JOCHEN, Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011,273–290; GOLAZ ERIC, L’imitation servile des produits et de leur prsentation, Genf 1992;GORDON WENDY J., Systemische und fallbezogene Lçsungsans�tze f�r Marktversagen beiImmaterialg�tern, in: Ott Claus/Sch�fer Hans-Bernd (Hrsg.), �konomische Analyse der recht-lichen Organisation von Innovationen, T�bingen 1994, 328–369; GORDON WENDY J./BAHLS

DANIEL, The Public’s Right to Fair Use: Amending Section 107 to Avoid the «Fared Use»Fallacy, Utah Law Review 2007, 619–658; GRABER MARION/SCHUBERT RENATE, Risiko ausçkonomischer Perspektive, Z�rich 1997; GRAFFENRIED RUDOLF VON, Grundlagen und gegen-seitiges Verh�ltnis der Normen des gewerblichen Rechtsschutzes, Bern 1952; GRANSTRAND OVE

(Hrsg.), Economics, Law and Intellectual Property, Dordrecht 2003; GRAWERT ROLF, Legitimit�tder Wettbewerbswirtschaft, in: Der Staat 2011, 227–250; GREENHALGH CHRISTINE/ROGERS MARK,Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth, Princeton 2010; GRISS IRMGARD,Schnittstellen zwischen Kartell- und Lauterkeitsrecht, Wirtschaftsrechtliche Bl�tter 2010, 1–5;GRZESZIK BERND, Geistiges Eigentum und Wettbewerb aus verfassungsrechtlicher Perspektive,in: Lange Knut W. et al. (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Wettbewerb, T�bingen 2009, 3–25;GUNDERSEN GLENN A., Trademark Searching, 2. Aufl., New York 2000; HAEDICKE MAXIMILIAN,Patente und Piraten, M�nchen 2011; HARDIN GARRETT, The Tragedy of the Commons, Science162 (1968), 1243–1248; HARTMANN ALFRED, Das Verh�ltnis der Bestimmungen �ber den unlau-teren Wettbewerb zu den Spezialgesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes und zum Urheber-recht, Diss. Z�rich 1951; HAUNSS SEBASTIAN/SHADLEN KENNETH C., Introduction: rethinking thepolitics of intellectual property, in: Haunss Sebastian et al. (Hrsg.), Politics of IntellectualProperty, Cheltenham 2009, 1–12; HEINEMANN ANDREAS, Immaterialg�terrechtsschutz in derWettbewerbsordnung, T�bingen 2002 (zit.: HEINEMANN, Wettbewerbsordnung); DERS., Kartell-rechtliche Zwangslizenzen im Patentrecht, ZWeR 2005, 198–206 (zit.: HEINEMANN, ZWeR 2005);DERS., The contestability of IP-protected markets, in: Drexl Josef (Hrsg.), Research handbookon intellectual property and competition law, Cheltenham 2008, 54–79, (zit.: HEINEMANN,Contestability); DERS., Schutzrechte und Wettbewerbsrecht: Perspektiven f�r die schweizerischeRechtsentwicklung, in: sic! 2008, Sondernummer, 33-46 (zit.: HEINEMANN, sic! 2008, Sonder-nummer); HELLER MICHAEL, The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition fromMarx to Markets, Harvard Law Review 111 (1998), 621–688 (zit.: HELLER, Harv.L.Rev. 1998);DERS., The Gridlock Economy, New York 2008 (zit.: HELLER, Gridlock); HENN RALF-THORSTEN,Defensive publishing, Kçln 2010; HESS-BLUMER ANDRI, Patent Trolls – eine Analyse nachSchweizer Recht, sic! 2009, 851–865; HILTY RETO M., Zum urheberrechtlichen Leistungsschutzim schweizerischen Recht am Beispiel des Tontr�gerproduzenten – Versuch einer dogmatischenBegr�ndung, GRUR Int. 1993, 818–825 (zit.: HILTY, GRUR Int. 1993); DERS., Die Leistungs-schutzrechte im schweizerischen Urheberrechtsgesetz, UFITA 124 (1994), 85–140 (zit.: HILTY,UFITA 1994); DERS., Verbotsrecht vs. Verg�tungsanspr�che: Suche nach den Konsequenzen dertripolaren Interessenlage im Urheberrecht, in: Perspektiven des Geistigen Eigentums und desWettbewerbsrechts. Festschrift f�r Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag, M�nchen 2005,325–352 (zit.: HILTY, FS Schricker); DERS., «Leistungsschutz» – made in Switzerland?, in: Fest-schrift f�r Eike Ullmann, Saarbr�cken 2006, 643–667; DERS., S�ndenbock Urheberrecht?, in:Ohly Ansgar et al. (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, T�bingen 2007, 107–144(zit.: HILTY, S�ndenbock); DERS., The Expansion of Copyright Law and its Social Justification, in:Heath Christopher et al. (Hrsg.), Copyright and the Information Society in Asia, Oxford 2007,1–31 (zit.: HILTY, Expansion); HIRSCHAUER STEFAN, Die Empiriegeladenheit von Theorien undder Erfindungsreichtum der Praxis, in: Kalthoff Herbert et al. (Hrsg.), Theoretische Empirie,Frankfurt a.M. 2008, 165–187; HOFFMANN MARKUS, Mehrfachschutz geistigen Eigentums im


90 Conrad Weinmann




deutschen Rechtssystem, M�nchen 2008; H�TTE DANIEL A., Die kartellrechtliche Zwangslizenzim Patentrecht, M�nster 2011; HUBMANN HEINRICH, Das Recht des schçpferischen Geistes,Berlin 1954; HUNGENBERG HARALD, Strategisches Management im Unternehmen, 6. Aufl.,Wiesbaden 2011; H�RLIMANN DANIEL, Suchmaschinenhaftung, Bern 2012; IMMENGA ULRICH,�konomie und Recht in der europ�ischen Wettbewerbspolitik, ZWeR 2006, 346–365; IVANOV

DANIEL, Rechtsg�terschutz und Rechtsgut des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wett-bewerb (UWG), Bern 2003; J�NICH VOLKER M., Geistiges Eigentum – eine Komplement�r-erscheinung zum Sacheigentum?, T�bingen 2002; JENNY ANDREAS, Die Nachahmungsfreiheit,Z�rich 1997; JOHNS ADRIAN, Piracy, 2. Aufl., Chicago 2011; JUNG PETER/SPITZ PHILIPPE (Hrsg.),Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Handkommentar, Bern 2010;JUNGERMANN HELMUT/PFISTER HANS-R�DIGER/FISCHER KATRIN, Die Psychologie der Entschei-dung, 3. Aufl., Berlin 2010; KAHNEMAN DANIEL, Thinking, Fast and Slow, New York 2011;KAHNEMAN DANIEL/TVERSKY AMOS (Hrsg.), Choices, Values, and Frames, New York 2000;KAMPERMAN SANDERS ANSELM, Unfair Competition Law – Some Economic Considerations, in:Sterling Adrian (Hrsg.), Intellectual Property and Market Freedom, London 1997, 131–161;KERBER WOLFGANG, Should competition law promote efficiency? in: Drexl Josef et al. (Hrsg.),Economic Theory and Competition Law, Cheltenham 2009, 93-120 (zit.: KERBER, Efficiency);DERS., Regelorientierte Wettbewerbspolitik aus rechtsçkonomischer Sicht, in: Recht, Ordnungund Wettbewerb. Festschrift zum 70. Geburtstag von Wernhard Mçschel, Baden-Baden 2011,341–353 (zit.: KERBER, FS Mçschel); KEUPP MARCUS/LHUILLERY STPHANE/GARCIA-TORRES M.ABRAHAM/RAFFO JULIO, Economic Focus Study on SMEs and Intellectual Property in Switzer-land, SME-IP, Second Report, Publ. No. 5, Bern 2009; KIEFF SCOTT F., Property Rights andProperty Rules for Commercializing Inventions, Minnesota Law Review 85 (2001), 697–754;KINGSTON WILLIAM, Beyond Intellectual Property, Cheltenham 2010; KNIGHT FRANK, Risk,Uncertainty and Profit, Boston 1921; KNIGHT H. JACKSON, Patent Strategy for Researchers andResearch Managers, 2. Aufl., Chichester 2001; K�HLER HELMUT, Das Verh�ltnis des Wett-bewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums, GRUR 2007, 548–554; KOHLER STEFAN,Patentschutz f�r biotechnologische Erfindungen, sic! 2006, 451–466; KOLETAR JOSEPH W.,Rethinking Risk, New York 2011; K�NZLER ADRIAN, The Jurisprudence of Welfare Maximiza-tion, in: ARSP 2012, 1–18; KUR ANNETTE, Der wettbewerbliche Leistungsschutz, GRUR 1990,1–15 (zit.: KUR, GRUR 1990); DIES., Ans�tze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrechts imBereich des wettbewerblichen Leitungsschutzes, GRUR Int. 1998, 771–781 (zit.: KUR, GRURInt. 1998); DIES., (No) Freedom to Copy? Protection of Technical Features under UnfairCompetition Law, in: Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amico-rum Joseph Straus, Berlin 2009, 521–533 (zit.: KUR, FS Straus); DIES., Too Pretty to Protect?Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality, Max Planck Institute for Intel-lectual Property and Competition Law Research Paper No. 11–16, M�nchen 2011 (zit.: KUR, Toopretty); KUR ANNETTE/MIZARAS VYTAUTAS (Hrsg.), The Structure of Intellectual Property,Cheltenham 2011; KUR ANNETTE/RUSE-KHAN HENNING G., Enough is Enough – The Notion ofBinding Ceilings in International Intellectual Property Protection. Max Planck Papers onIntellectual Property, Competition & Tax Law Research No. 09-01 (2009); LE BRETON DAVID,Sociologie du risque, Paris 2012; LEFEBVRE-TEILLARD ANNE, Le nom. Droit et histoire, Paris1990; LEHAVI AMNON/LICHT AMIR N., BITs and Pieces of Property, The Yale Journal of Interna-tional Law 36 (2011), 115–166; LEISTNER MATTHIAS, Behavioral Economics und Lauterkeitsrecht,Zeitschrift f�r Geistiges Eigentum 2009, 3–58 (zit.: LEISTNER, ZGE 2009); DERS., Rechtsverglei-chende und çkonomische Betrachtungen zur Diskussion um den wettbewerbsrechtlichen Leis-tungsschutz, in: Kunst, Recht und Geld. Festschrift f�r Gerhard Pfennig zum 65. Geburtstag,M�nchen 2012, 41–64, (zit.: LEISTNER, FS Pfennig); LEMLEY MARK A., A New Balance betweenIP and Antitrust (April 2007), Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 340;LV�QUE FRAN�OIS/MNIðRE YANN, conomie de la proprit intellectuelle, Paris 2003; LEVIN

MARIANNE, Challenges in IP, in: Jolly Adam/Philpott Jeremy (Hrsg.), The Handbook ofEuropean Intellectual Property Management, 2. Aufl., London 2009, 45–52; LIEKWEG ARNIM,Risikomanagement und Rationalit�t, Wiesbaden 2003; LIM DARYL, Patent Misuse, Cheltenham2012; LING PETER, Abweichung der internationalen Registrierung von der Basismarke: Das


Conrad Weinmann 91




Spannungsfeld zwischen dem Schutzumfang internationaler Marken und dem Schutz gutgl�ubi-ger Dritter, sic! 2009, 673–682; LONG CLARISA, Information Costs in Patent and Copyright,Virginia Law Review 90 (2004), 465–549; LUHMANN NIKLAS, Das Recht der Gesellschaft, Frank-furt a.M. 1995; LUNNEY GLYNN S., Reexamining Copyright’s Incentives-Access Paradigm,Vanderbilt Law Review 49 (1996), 483–656; MACKAAY EJAN/ROUSSEAU STPHANE, Analyseconomique du droit, 2. Aufl., Paris 2008; MADISON MICHAEL J./FRISCHMANN BRETT/STRANDBURG

KATHERINE, Von Wissen und anderen Reicht�mern, in: Helfrich Silke et al. (Hrsg.), Commons,Bielefeld 2012, 443-449; MANIATIS SPYROS, Trade Mark Rights – A Justification Based onProperty, Intellectual Property Quarterly 2 (2002), 123–171; MANNE GEOFFREY A./WRIGHT

JOSHUA D., Innovation and the limits of antitrust, in: Journal of Competition Law & Economics6 (2010), 153–202; MARBACH EUGEN, Markenrechtliche Perpetuierung von befristetem Spezial-schutz an Warenformen – zugleich eine Auseinandersetzung mit BGE 134 III 547 PantonFreischwinger, in: Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis. Festschrift f�r Roland von B�ren,Basel 2009, 369–383; MATTEI UGO, Beni comuni, Rom 2011; MAY CHRISTOPHER (Hrsg.)., ThePolitical Economy of Intellectual Property Rights, 3 Bd., Cheltenham 2010; MAUME PHILIPP, Derkartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsprozess, Kçln 2010; MCALEER MI-

CHAEL/OXLEY LES, Intellectual Property and Economic Incentives, in: McAleer Michael/OxleyLes (Hrsg.), Economic and Legal Issues in Intellectual Property, Malden (Mass.) 2007, 1–9;MCCHESNEY FRED S., Government as Definer of Property Rights: Tragedy Exciting the Com-mons?, in: Anderson Terry/McChesney Fred (Hrsg.), Property Rights – Cooperation, Conflict,and Law, Princeton 2003, 227–253; MCGUIRE MARY-ROSE, Kumulation und Doppelschutz,GRUR 2011, 767–774; MEER MICHAEL A., Die Kollision von Immaterialg�terrechten, Bern2006; MEHLER ANNETTE, Einflussfaktoren f�r Patentanspr�che und Anspruchsanalyse, in: J�nichVolker et al. (Hrsg.), Neue Schutzrechte in der Unternehmenspraxis, Jena 2009, 11–179; MEIER

PHILIPPE/PAPAUX ALAIN (Hrsg.), Risque(s) et droit, Z�rich 2010; MEILI FRIEDRICH, Rechtsgut-achten betreffend Markenrecht, illoyale Concurrenz, GRUR 1896, 354–361; MEILI TOBIAS, DerSchutz des Know-How nach schweizerischem und internationalem Recht, Bern 2000; MEITINGER

INGO, Der Schutz von Gesch�ftsgeheimnissen im globalen und regionalen Wirtschaftsrecht, Bern2001; MENKE CHRISTOPH, Das Nichtanerkennbare, in: Forst Rainer et al. (Hrsg.), Sozialphiloso-phie und Kritik, Frankfurt a. M. 2009, 87–108; MERGES ROBERT P., Of Property Rules, Coase,and Intellectual Property, Columbia Law Review 94 (1994), 2655–2673 (zit.: MERGES, Col.L.Rev.1994); DERS. (Hrsg.), Economics of Intellectual Property, 2 Bd., Cheltenham 2007 (zit. MERGES,Bd. I und II); DERS., The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking and Patent Law Reform,Berkeley Technology Law Journal 24 (2009), 1583–1614 (zit.: MERGES, Berk.Tech.L.J. 2009);DERS., Justifying Intellectual Property, Cambridge (Mass.) 2011 (zit.: MERGES, IntellectualProperty); MERGES ROBERT P./NELSON RICHARD R., On the Complex Economics of PatentScope, Columbia Law Review 90 (1990), 839–916; MICAELIAN FADI/HUEY MATT/SCHANK RICHARD/PRASAD SANJAY, Patent Infringement Risk Exposure Analysis, in: Les Nouvelles 2011, 334–345;MIRELES MICHAEL S., An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy ofthe Anticommons in Biotechnology Innovation, University of Michigan Journal of Law Reform38 (2004), 141–235; M�SCHEL WERNHARD, Gibt es einen optimalen Schutzumfang f�r einImmaterialg�terrecht?, in: Lange Knut W. et al. (Hrsg.), Geistiges Eigentum und Wettbewerb,T�bingen 2009, 119–130; M�LLER J�RG, Einleitung und Generalklausel, in: von B�ren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialg�ter- und Wettbewerbsrecht (SIWR),Bd. V/1: Lauterkeitsrecht, 2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1998, 1–78 (zit.: M�LLER, SIWR V/1);DERS., Kollisionen von Kennzeichen, Bern 2010 (zit.: M�LLER, Kollisionen); M�LLER-STEWENS

G�NTER/LECHNER CHRISTOPH, Strategisches Management, 4. Aufl., Stuttgart 2011; NEMECZEK

HEINRICH, Gibt es einen unmittelbaren Leistungsschutz im Lauterkeitsrecht?, WRP 2010,1204–1214; NEUHAUS STEPHAN, Sekund�re Haftung im Lauterkeits- und Immaterialg�terrecht,T�bingen 2011; NIKLISCH FRITZ, Wechselwirkungen zwischen Technologie und Recht, NJW1982, 2633–2644; NOLL ROGER G., The Conflict over Vertical Foreclosure in Competition Policyand Intellectual Property Law, Journal of Institutional and Theoretical Economics 160 (2004),79–96; NORDHAUS WILLIAM, Invention, Growth and Welfare, Cambridge (Mass.) 1969; OHLY

ANSGAR, Gibt es einen numerus clausus der Immaterialg�terrechte?, in: Perspektiven des


92 Conrad Weinmann




Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts. Festgabe f�r Gerhard Schricker zum 70. Geburts-tag, M�nchen 2005, 105–121 (zit.: OHLY, FS Schricker); DERS., Klemmbausteine im Wandel derZeit – ein Pl�doyer f�r eine strikte Subsidiarit�t des UWG-Nachahmungsschutzes, in: Festschriftf�r Eike Ullmann, Saarbr�cken 2006, 795–812 (zit.: OHLY, FS Ullmann); DERS., GeistigesEigentum und Wettbewerbsrecht – Konflikt oder Symbiose?, in: Oberender Peter (Hrsg.),Wettbewerb und geistiges Eigentum, Berlin 2007, 47–67 (zit.: OHLY, Wettbewerbsrecht); DERS.,«Patenttrolle», GRUR Int. 2008, 787–798 (zit.: OHLY, GRUR Int. 2008); DERS., Nachahmungs-schutz versus Wettbewerbsfreiheit, in: Lange Knut W. et al. (Hrsg.), Geistiges Eigentum undWettbewerb, T�bingen 2009, 99–116 (zit.: OHLY, Wettbewerbsfreiheit); DERS., Common Princi-ples of European Intellectual Property Law?, Zeitschrift f�r Geistiges Eigentum 2010, 364–384(zit.: OHLY, ZGE 2010); DERS., The Freedom of Imitation and Its Limits – A EuropeanPerspective, IIC 41 (2010), 506–524 (zit.: OHLY, IIC 2010); OSTROM ELINOR, Governing theCommons, Cambridge 1990; PAHUD ERIC, Zur Kritik an der Umwegtheorie, sic! 2004, 804–810;PEIFER KLAUS-NIKOLAUS, Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel? – Einf�hrungund Bilanz, in: Depenheuer Otto/Peifer Karl-Nikolaus (Hrsg.), Geistiges Eigentum: Schutzrechtoder Ausbeutungstitel?, Berlin 2008, 1–20; PRINET-MARQUET HUGUES, Regard sur les nouveauxbiens, JCP G 2010.1100 (2071–2078); PEUKERT ALEXANDER, G�terzuordnung als Rechtsprinzip,T�bingen 2008 (zit.: PEUKERT, G�terzuordnung); DERS., Intellectual Property as an End in itself?,in: EIPR 2011, 67–71 (zit.: PEUKERT, EIPR 2011); DERS., Die Gemeinfreiheit, T�bingen 2012 (zit.:PEUKERT, Gemeinfreiheit); PINDYCK ROBERT S./RUBINFELD DAVID L., Mikroçkonomie, 5. Aufl.,M�nchen 2003; PLOUS SCOTT, The Psychology of Judgement and Decision Making, New York1993; POLINSKY A. MITCHELL, The Simple Economics of Injunctive and Damage Remedies,Stanford Law Review 32 (1980), 1075–1112; RAUSTIALA KAL/SPRINGMAN CHRISTOPHER J., ThePiracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, Virginia Law Review92 (2006), 1687–1777; RAVENNE SYLVAIN, Les proprits imparfaites, Diss. Paris-Dauphine 2007;REICHMAN JEROME H., Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms, in: Colum-bia Law Review 94 (1994), 2432–2558 (zit.: REICHMAN, Col.L.Rev. 1994); DERS., How tradesecrecy law generates a natural semicommons of innovative know-how, in: Dreyfuss Rochelle C.et al. (Hrsg.), The Law and Theory of Trade Secrecy, Cheltenham 2011, 185–200 (zit.: REICHMAN,Trade Secrecy); RIGAMONTI CYRILL P., Der Handel mit Gebrauchtsoftware nach schweizeri-schem Urheberrecht, GRUR Int. 2009, 14–26; RITTNER FRITZ, Drei Grundfragen des Wett-bewerbs, in: Festschrift f�r Alfons Kraft zum 70. Geburtstag, Neuwied 1998, 519–536; RIZZELLO

SALVATORE, Risorse dell’attivit inventiva e processi di apprendimento, in: Clerico Giuseppe etal. (Hrsg.), Diritto e economia della propriet intellettuale, Padua 1998, 123–141; ROTT PETER,TRIPS-Abkommen, Menschenrechte, Sozialpolitik und Entwicklungsl�nder, GRUR Int. 2003,103–118; R�CKERT JOACHIM, Abw�gung – die juristische Karriere eines unjuristischen Begriffs,JZ 2011, 913–923; RUDDEN BERNARD, Economic Theory v. Property Law: The Numerus ClaususProblem, in: Eelkelaar John M. et al. (Hrsg.), Oxford Series in Jurisprudence. Third Serie,Oxford 1987, 239–263; SAINT-PAUL GILLES, The Tyranny of Utility, Princeton 2011; SAMBUC

THOMAS, Der UWG-Nachahmungsschutz, M�nchen 1996; SAMUELSON PAMELA/SCOTCHMER SU-

ZANNE, The Law and Economics of Reverse Engineering, in: The Yale Law Journal 111 (2002),1575–1663; SCHACK HAIMO, Neue Techniken und Geistiges Eigentum, JZ 1998, 753–763; SCHAR-

RER J�RG ET AL. (Hrsg.), Risiko im Recht – Recht im Risiko, Baden-Baden 2011; SCHILLER

SOPHIE, L’extension du r�le de la jurisprudence en droit des affaires, Archives de la philosophiedu droit 50 (2007), 213–227; SCHLUEP WALTER R., �ber Funktionalit�t im Wirtschaftsrecht, in:Aspekte des Wirtschaftsrechts. Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1994, Z�rich 1994,139–180 (zit.: SCHLUEP, Funktionalit�t); DERS., Wirtschaftsrechtliche Punktationen zum Verh�lt-nis wettbewerbsrechtlicher Normen (am Beispiel der Nachahmung fremder Leistung), in:Rechtskollisionen. Festschrift f�r Anton Heini, Z�rich 1995, 335–364 (zit.: SCHLUEP, FS Heini);SCHMIDT-BISCHOFFSHAUSEN ALBRECHT, «One size fits all» – Wie viel Einheitlichkeit vertr�gt dasUrheberrecht?, in: Gçtting Hans Peter et al. (Hrsg.), �berprotektion durch Geistiges Eigen-tum?, Baden-Baden 2009, 15–32; SCHMIDTCHEN DIETER, Wettbewerbspolitik als Aufgabe, Baden-Baden 1978 (zit.: SCHMIDTCHEN, Wettbewerbspolitik); DERS., Die Beziehung zwischen demWettbewerbsrecht und dem Recht geistigen Eigentums – Konflikt, Harmonie oder Arbeits-


Conrad Weinmann 93




teilung?, in: Oberender Peter (Hrsg.), Wettbewerb und geistiges Eigentum, Berlin 2007, 9–46(zit.: SCHMIDTCHEN, Wettbewerbsrecht); DERS., Zur Beziehung zwischen dem Recht des geistigenEigentums und dem Wettbewerbsrecht – eine çkonomische Analyse, in: Lange Knut W. et al.(Hrsg.), Geistiges Eigentum und Wettbewerb, T�bingen 2009, 27–52 (zit.: SCHMIDTCHEN, Bezie-hung); SCHNEIDINGER CLAUDE, Der Leistungsschutz unter besonderer Ber�cksichtigung dertechnischen Leistung, Diss. St. Gallen 1977; SCH�LER KAROLINA, Patents and Standards: TheAntitrust Objection as a Defense in Patent Infringement Proceedings, in: Patents and Tech-nological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus, Berlin 2009, 177–194;SCHRANER FELIX, Kartellrecht und Immaterialg�terrecht, Z�rich 2010; SCHR�ER BENJAMIN, Derunmittelbare Leistungsschutz, T�bingen 2010; SCHUHMACHER FLORIAN, Effizienz und Wett-bewerb, Baden-Baden 2011; SCOTCHMER SUZANNE, Innovation and Incentives, Cambridge(Mass.) 2004; SHADLEN KENNETH C./SCHRANK ANDREW/KURTZ MARCUS J., The Political Economyof Intellectual Property Protection: The Case of Software, International Studies Quarterly 49(2005), 45–71; SIECKMANN JAN, �konomische Theorien des Rechts, ARSP 2004, 570–577; SINN

HANS-WERNER, �konomische Entscheidungen bei Ungewissheit, T�bingen 1980; SLOVIC PAUL

(Hrsg.), The Perception of Risk, London 2004 (zit.: SLOVIC, Perception); DERS. (Hrsg.), TheFeeling of Risk, London 2010 (zit.: SLOVIC, Feeling); SMITH HENRY E., Intellectual Property asProperty: Delineating Entitlements in Information, The Yale Law Journal 116 (2007),1742–1822 (zit.: SMITH, Yale L.J.); DERS., Toward an economic theory of property in information,in: Ayotte Kenneth et al. (Hrsg.), Research Handbook of the Economics of Property Law,Cheltenham 2011, 104–124 (zit.: SMITH, Economic Theory); SOSNITZA OLAF, Das Vorbenutzungs-recht als Baustein eines allgemeinen Immaterialg�terrechts, in: Pahlow Louis et al. (Hrsg.),Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums, T�bingen 2008, 275–289; STANG FELIX

L., Das urheberrechtliche Werk nach Ablauf der Schutzfrist, T�bingen 2011; STAUB LEO, LegalManagement, 2. Aufl., Z�rich 2006; STIEPER MALTE, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponi-bilit�t der Schranken des Urheberrechts, T�bingen 2009 (zit.: STIEPER, Schranken); DERS., DasAnti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) – wo bleibt der Interessenausgleich im Urhe-berrecht?, GRUR Int. 2011, 124–131 (zit.: STIEPER, GRUR Int. 2011); STRAUB WOLFGANG,Softwareschutz, Z�rich 2011; SUBER PETER, Open Access, Cambridge (Mass.) 2012; SUMMERS

ROBERT S., Form and Function in a Legal System, Cambridge 2006; SUTER-SIEBER IRðNE, DieHçrmarke, Bern 2012; THOUVENIN FLORENT, Funktionale Systematisierung von Wettbewerbs-recht (UWG) und Immaterialg�terrechten, Kçln 2007; TIMMANN TOBIAS, Das Patentrecht imLichte von Art. 14 GG, T�bingen 2008; TROLLER ALOIS, Das technische Geheimnis im Systemdes Immaterialg�terrechts, GRUR Ait 1958, 385–394 (zit.: TROLLER A., GRUR Ait 1958); DERS.,Ist der immaterialg�terrechtliche «numerus clausus» der Rechtsobjekte gerecht?, in: Ius et Lex.Festgabe zum 70. Geburtstag von Max Gutzwiller, Basel 1959, 769–786 (zit.: TROLLER A., FSGutzwiller); DERS., Immaterialg�terrecht, 2 Bd., 3. Aufl., Basel 1983 und 1985 (zit.: TROLLER A.,Bd. I und II); DERS., Gedanken zur Bedeutung des Leistungsschutzes im Entwurf f�r ein neuesschweizerisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, GRUR Int. 1985, 94–99 (zit.:TROLLER A., GRUR Int. 1985); TROLLER PATRICK, Gedanken zum Einfluss des Eintragungs-prinzips nach dem neuen Markenrecht auf den Schutz nicht eingetragener Marken, AJP 1993,514–518; ULLRICH HANNS, Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Com-petition Rules: A TRIPS Perspective, EUI Working Paper LAW No. 2004/3 (zit.: ULLRICH,Protection); DERS., Patente und technische Normen: Konflikt und Komplementarit�t in patent-und wettbewerbsrechtlicher Sicht, in: Leistner Matthias (Hrsg.), Europ�ische Perspektiven desGeistigen Eigentums, T�bingen 2010, 14–95 (zit.: ULLRICH, Patente); VAHS DIETMAR/BURMESTER

RALF, Innovationsmanagement, 3. Aufl., Stuttgart 2005; VESTING THOMAS, Rechtstheorie, M�n-chen 2007; VIGNERON NICOLAS, Brand and design searches, in: Jolly Adam/Philpott Jeremy(Hrsg.), The Handbook of European Intellectual Property Management, 2. Aufl., London 2009,124–128; VION ADRIEN, Droit d'auteur sur internet: le cadre juridique actuel est-il suffisant?, in:Jusletter vom 14. Mai 2012; VIVANT MICHEL, Pour une pure de la proprit intellectuelle, in:Proprits intellectuelles. Mlanges en l’honneur de Andr FranÅon, Paris 1995, 415–428;WADLOW CHRISTOPHER, Rudolf Callmann and the Misappropriation Doctrine in the CommonLaw of Unfair Competition, in: Intellectual Property Quarterly 15 (2011), 111–154; WAKKER


94 Conrad Weinmann




PETER P., Prospect Theory, Cambridge 2010; WALLOT MAX, Massnahmen gegen Patenttrolle:Zwangslizenzen, Rechtsmissbrauchsverbot oder doch Verh�ltnism�ssigkeitspr�fung? sic! 2011,157–165; WANNER MARKUS/ZUBER-HAGEN TOM, Risikomanagement in den çffentlichen Verwal-tungen von Kantonen und Gemeinden, AJP 2011, 901–912; WATT RICHARD, The Microecono-mics of Risk and Information, New York 2011; WEBER ROLF H., Dritte Spur zwischen relativenund absoluten Rechten?, in: Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts. Festschrift f�rHeinz Rey, Z�rich 2003, 583–595; WEINMANN CONRAD, Die Rechtsnatur der Lizenz, Bern 1995(zit.: WEINMANN, Lizenz); DERS., Trademark Licensors and Product Liability Claims – A Euro-pean Perspective, The Trademark Reporter 2005, 1394–1414 (zit.: WEINMANN, TMR 2005);DERS., Urheberrechtliche Probleme im Werk Diego Giacomettis (16. November 2007),http://www.nzz-libro.ch/pdf_book/-9783038233633.pdf, besucht am 12. Januar 2012 (zit.: WEIN-

MANN, Giacometti); DE WERRA JACQUES, Access Control or Freedom of Access?, in: GraberChristoph Beat et al. (Hrsg.), Digital Rights Management: The End of Collecting Societies?,Bern 2005, 111–122; WESTERMANN HANS PETER, Sachenrecht – statisch oder dynamisch?, in:Festschrift f�r Jan Schapp zum siebzigsten Geburtstag, T�bingen 2010, 507–526; WIEBE AN-

DREAS, Unmittelbare Leistungs�bernahme im neuen Wettbewerbsrecht, in: Perspektiven desgeistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts. Festschrift f�r Gerhard Schricker zum 70. Ge-burtstag, M�nchen 2005, 773–783; DERS., Vertrauensschutz und geistiges Eigentum am Beispielder Suchmaschinen, GRUR 2011, 888–895 (zit.: WIEBE, GRUR 2011); WILKOF NEIL/BASHEER

SHAMNAD (Hrsg)., Overlapping Intellectual Property Rights, Oxford 2012; WOLFRAM MARKUS,«The Reach-Through Claims» und «Reach-Through Licensing» – Wie weit kann Patentschutzauf biotechnologische Research Tools reichen?, Mitt. 2003, 57–64; ZECH HERBERT, Informationals Schutzgegenstand, T�bingen 2012; ZWIKER-ST�CKLI KATJA, Patente auf DNA-Sequenzen,Bern 2012.

I. Einleitung

0.1Vorbemerkungen: Bei der Entwicklung und Markteinf�hrung eines neuen Produktsist jedes Unternehmen mit verschiedenen Risiken konfrontiert. Ein wichtiger Risiko-faktor ist dabei das geistige Eigentum Dritter, die mçglicherweise Rechtsanspr�chegegen das Unternehmen geltend machen kçnnten. Vielfach wird zwar die Sichtungund Analyse fremden geistigen Eigentums in der Praxis nur als Vorstufe angesehen,um die im Rahmen des eigenen Gesch�ftsprojekts entstehenden immateriellen G�ter,wie Erfindungen, Designs etc., selbst als geistiges Eigentum sch�tzen zu kçnnen.Unabh�ngig davon ist aber die Erfassung fremden geistigen Eigentums bis zu einemgewissen Grad auch deswegen unumg�nglich, weil sonst unter Umst�nden die Pro-duktion, die Vermarktung, der Vertrieb sowie der Verkauf der eigenen Produktegestoppt und dar�ber hinaus Schadenersatzanspr�che geltend gemacht werden kçnn-ten. Bei vorsorglichen Massnahmen oder sogar superprovisorischen Verf�gungenm�ssten die entsprechenden Handlungen schlagartig eingestellt werden. Die nach-folgenden Ausf�hrungen nehmen dabei die Optik des in Hinblick auf den Schutzimmaterieller G�ter (nicht in Hinblick auf die Gesch�ftsstrategie) defensiv einge-stellten Unternehmens ein, das prim�r daran interessiert ist, keine Rechte Dritter zuverletzen und seine Produkte ungestçrt verkaufen zu kçnnen («freedom to opera-te»-Aspekt; dies entspricht der Sicht eines durchschnittlichen schweizerischen KMU,von denen, allerdings offenbar vor allem wegen mangelnder Information, 77% keinenImmaterialg�terrechtsschutz in Anspruch nehmen: KEUPP/LHUILLERY/GARCIA-TOR-

RES/RAFFO, 48 und 51 ff.; diese Sichtweise ist indes allgemein n�tzlich, da damit dietypischen Probleme der mçglichen Verletzung von Drittrechten erfasst werden).

0.2Wer nur seine Produkte ungestçrt verkaufen will, hat in der Regel einen bestimmtenMarkt – hier durchaus verstanden im çkonomischen Sinne – im Auge. Dies bedeutetjedoch nicht, dass er sich nur mit einer bestimmten Art von Rechten des geistigen


Conrad Weinmann 95




Eigentums, zum Beispiel nur mit Designrechten, auseinandersetzen muss, da dieImmaterialg�terrechtsgesetze insofern nicht marktspezifisch, sondern markt�bergrei-fend angelegt sind (vgl. auch: FR�H, 432 ff.). F�r ein Gesch�ftsprojekt kçnnen daherverschiedene Rechte des geistigen Eigentums in Frage kommen. Ein Softwareprojektkann beispielsweise, neben vertraglichen Anspr�chen, unter Umst�nden faktischdurch technische Massnahmen und Geheimhaltung sowie rechtlich durch Urheber-recht, Patentrecht, Topografierecht, Designrecht und Markenrecht sowie aus ver-schiedenen Gr�nden durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)abgesichert sein (STRAUB, 14–16 und 20). W�hrend sich diese Vielfalt aus Sicht desSchutzrechtsinhabers als eine Mehrzahl von Schutzmçglichkeiten und damit alspotentielle Optimierung seiner rechtlichen Position pr�sentiert, stellt sich dies ausder umgekehrten Sicht des «defensiven» Unternehmens als eine Multiplizierung vonRisikofaktoren dar. Zwar wird sich zeigen, dass das konkrete Ausmass des Risikosnoch von verschiedenen anderen Elementen abh�ngt, die gerade auch risikobegren-zend wirken kçnnen. Dennoch ergibt sich bereits aus diesen �berlegungen, dass inder Regel eine Inkongruenz zwischen den jeweiligen Gesch�ftsprojekten und deneinzelnen Rechten des geistigen Eigentums besteht, d.h. dass sich Gesch�ftsprojektein der Regel nicht mit bloss einem Rechtsbereich des geistigen Eigentums decken.Dieser Umstand ist zwar einerseits auf die historische Entwicklung und die Aus-differenzierung des Systems des geistigen Eigentums (siehe dazu hinten Rz. 0.15 und0.33) sowie anderseits auf die Regelungstechnik der Immaterialg�terrechtsgesetzezur�ckzuf�hren, die sich mehrheitlich nur indirekt auf gewisse Nutzungen, direktaber auf den gesch�tzten immateriellen Gegenstand beziehen (vgl. SMITH, Yale L.J.,1800). F�r das «defensive» Unternehmen bedeutet dies aber, dass grunds�tzlich dasganze System des geistigen Eigentums und, wie noch zu zeigen sein wird, auch dasUWG in den Blick genommen werden m�ssen, wenn Risiken ausgeschlossen oderzumindest minimiert werden sollen.

0.3 Um die Tragweite dieser Feststellung und die daraus abgeleitete Vorgehensweiseverstehen zu kçnnen, muss man sich, neben allgemeinen �berlegungen zum Risikound dem Umgang mit ihm (siehe dazu hinten Rz. 0.41 ff.), gewisse Grundlagen desImmaterialg�terrechtsschutzes vor Augen f�hren, die anschliessend ganz grob umris-sen werden. Wer allerdings an einer Auseinandersetzung mit diesen Grundlagennicht interessiert ist und nur sicher sein will, die einzelnen Schritte der Checklistekorrekt durchgef�hrt zu haben, kann den Rest der Einleitung �berspringen unddirekt die Kommentierung zu Ziffer 1 der Checkliste konsultieren. Die Checklistesoll sicherstellen, dass man durch ein systematisches Vorgehen die Risiken einesGesch�ftsprojekts im Bereich des geistigen Eigentums so weit wie mçglich zu er-kennen und anschliessend geeignete Massnahmen zu deren Beseitigung oder Mini-mierung einzuleiten in der Lage ist, was allerdings auch die Anpassung des eigenenGesch�ftsprojekts bedeuten kann. Damit soll das Ziel erreicht werden, das eigeneGesch�ftsprojekt ohne Verletzung geistigen Eigentums Dritter verwirklichen zukçnnen.

0.4 Immaterialg�ter: Wer durch das Fenster eines abgeschlossenen Raumes die unge-wçhnliche Gestaltung eines Tisches sieht und vielleicht fotografiert, kann zwar denTisch selbst nicht entfernen, was ihn sonst – abgesehen einmal von strafrechtlichenFolgen – mçglicherweise mit den sachenrechtlichen Regelungen �ber das Eigentumund den Besitz in Konflikt br�chte, er kann aber das immaterielle Gut des Designsaufnehmen, diese Information weitergeben und, zumindest theoretisch, das Design inbeliebig vielen anderen Tischen reproduzieren. Dieses Beispiel beleuchtet verschie-


96 Conrad Weinmann




dene wichtige Eigenschaften immaterieller G�ter (einige dieser Eigenschaften, die beianderen G�tern auch nur einzeln vorkommen kçnnen, insbesondere die Nicht-Aus-schliessbarkeit und die Nicht-Rivalit�t – zu zus�tzlichen Aspekten: BOYLE, 3 f. –,werden in der �konomik unter dem Begriff des «çffentlichen Gutes» zusammenge-fasst – zum Begriff: PINDYCK/RUBINFELD, Kapitel 18.5 –, wobei strittig ist, ob Markenund andere Kennzeichen çffentliche G�ter sind; zur Verst�rkung dieses Aspektsdurch die Digitalisierung: vgl. FITZNER, 61 f., mit Nachweisen; SUBER, 47; umfassendzur Theorie der «çffentlichen G�ter»: CORNES/SANDLER, passim). Immaterialg�tersind potentiell ubiquit�r (TROLLER A., Bd. I, 49 ff., insbesondere 55), d.h. nicht anOrt und Zeit gebunden. Wird an ihnen ein absolutes Recht begr�ndet, so ist einerseitsdie Rechtsmacht des Inhabers potentiell – strukturell bedingt – sehr weitreichend, daunter anderem jeder kçrperliche Gegenstand erfasst wird, der die Merkmale desImmaterialgutes aufweist; anderseits ist ein solches Recht aber auch sehr verletzlich,da das Gut selbst faktisch nicht kontrolliert werden kann. Immaterielle G�ter sind desWeiteren auf einer tats�chlichen Ebene nicht-ausschliessbar, d.h. man kann sie nichtwegsperren (zur mçglichen Geheimhaltung siehe hinten Rz. 0.27) und niemand kanndaher von den Vorteilen ihrer Nutzung ferngehalten werden, was ihren Preis imWettbewerb gegen Null dr�ckt und einen Gewinn verunmçglicht (vgl. ABBOTT/COT-

TIER/GURRY [Stiglitz], 94). Ein Markt kommt in der Regel nicht zustande, da dasImmaterialgut schon kostenlos �bergegangen ist, sobald es offen angeboten wird(ARROW, 615: sogenanntes Informations-Paradox). Erst rechtliche Regelungen kçn-nen hier k�nstlich eine Knappheit schaffen, welche die Erzielung eines (hçheren)Preises erlaubt und die Opportunit�tskosten f�r die Herstellung von Immaterialg�-tern senkt (vgl. MACKAAY/ROUSSEAU, 276 f.). Immaterialg�ter haben sodann vomStandpunkt der Konsumenten aus gesehen die Eigenschaft der Nicht-Rivalit�t, d.h.die Nutzung durch eine oder unbestimmt viele Personen beeintr�chtigt die individu-elle Nutzbarkeit des Gutes bzw. die Nutzung durch eine zus�tzliche Person grund-s�tzlich nicht, was einen wesentlichen Unterschied zur Nutzung kçrperlicher Gegen-st�nde darstellt (die Nicht-Rivalit�t bewirkt auch, dass man zur faktischen Sicherungder eigenen Nutzung des Immaterialguts, anders als im Sachenrecht, nicht auf einRecht des geistigen Eigentums angewiesen ist: SMITH, Economic Theory, 105). DieGefahr einer �bernutzung von Immaterialg�tern besteht somit kaum (wie der nach-folgende Text zeigt, bedeutet die Nicht-Rivalit�t eines Gutes allerdings nicht, dass essonst im Zusammenhang mit ihm kein Knappheits-Problem gibt; a.A. offenbarPEUKERT, Gemeinfreiheit, 47). Diese Nicht-Rivalit�t spricht prinzipiell daf�r, nieman-den von der Nutzung eines solchen Gutes auszuschliessen, da die Grenzkosten einer(zus�tzlichen) Nutzung Null oder fast Null sind. Somit kçnnte man diese �berlegungan sich als Argument gegen die Privatisierung eines Immaterialgutes mittels einesRechts des geistigen Eigentums ins Feld f�hren. Mit einer solchen Schlussfolgerungw�rde man jedoch �bersehen, dass Nicht-Rivalit�t zwar bei der Nutzung, nicht aberbei der Herstellung und Kommerzialisierung von immateriellen G�tern bzw. beimentsprechenden «input» besteht. Privatisiert w�ren somit diese Kosten, nicht aber dieEink�nfte (SMITH, Yale L.J., 1758, 1768 und 1779; DERS., Economic Theory, 106;MIRELES, 151; vgl auch: GREENHALGH/ROGERS, 96 f.), womit kein Anreiz f�r dieProduktion von Immaterialg�tern oder f�r die Erhçhung der Qualit�t der mit ihnenverbundenen G�ter best�nde (der Umstand, dass in gewissen Konstellationen ausbesonderen Gr�nden andere gen�gende Anreize als Immaterialg�terrechte bestehenkçnnen, wie BOLDRIN und LEVINE, etwa 21–23, 37 f. und 50 f., sowie ENGEL, 19 und21 ff., mit Nachweisen, – vgl. auch: EIFERT/HOFFMANN-RIEM (Engel) – zeigen, �ndertan diesem strukturellen Problem nichts; gewisse Konstellationen kçnnen allerdings,


Conrad Weinmann 97




unter anderem aus Kostengr�nden, eine Kooperation nahelegen – siehe dazu GALLINI,Cooperating – oder gar eine freiwillige Offenlegung: vgl. etwa: HENN, 18 ff. und 37 ff.).Rechte des geistigen Eigentums lçsen somit – wenn �berhaupt – nur sekund�r einAllokationsproblem bzw. Nutzungskonflikte, prim�r jedoch ein Anreiz-Problem(SMITH, Yale L.J., 1744 f.; vgl. auch: KERBER, Efficiency 98–101, mit Nachweisen; zumdiesbez�glichen tradeoff zwischen allokativer und dynamischer Effizienz: SCHMIDT-

CHEN, Wettbewerbsrecht, 19). Schliesslich sind Immaterialg�ter auch nicht erschçpf-bar, weshalb, anders als beim Sacheigentum, grunds�tzlich keine Rechtsbehelfe gegeneinen Substanzverlust nçtig sind (SHADLEN/SCHRANK/KURTZ, 49).

0.5 Schutz des geistigen Eigentums: Der rechtliche Schutz der Immaterialg�ter wird vordiesem Hintergrund çkonomisch mit der Gefahr eines sogenannten «asymmetrischenMarktversagens» (GORDON) begr�ndet. Wenn potentielle Konsumenten davon aus-gehen kçnnen, f�r ein Produkt – das die Verkçrperung eines Immaterialgutes dar-stellt oder dessen Wert wesentlich von einem Immaterialgut abh�ngt –, f�r das sie ansich einen erheblichen Preis zu zahlen bereit w�ren, gar nichts oder nur ganz wenigbezahlen zu m�ssen, so wird eine Kostendeckung und Gewinnerzielung auf Seiten derHersteller bzw. Vertreiber von Immaterialg�tern verunmçglicht. Dies bewirkt nachallgemeinen Annahmen der �konomik in der Regel wiederum, dass auf Dauerweniger (und weniger vielf�ltige) Immaterialg�ter hervorgebracht werden, als mçgli-che Abnehmer zu zahlen bereit w�ren, was einen Wohlfahrtsverlust (zum Begriff:SCHUHMACHER, 27 f.) zur Folge hat (GORDON, 328 f., mit Nachweisen, die in den dortzitierten Schriften ausf�hrt, dass dann aus spieltheoretischen Gr�nden mehr Markt-teilnehmer Nachahmer sein wollten; vgl. auch: GALLINI/SCOTCHMER, 53; FITZNER, 63;LUNNEY, 492 f.; GREENHALGH/ROGERS, 19; HAEDICKE, 81, je mit Nachweisen). DieTheorie des asymmetrischen Marktversagens behauptet also nicht, dass ohne Imma-terialg�terrechtsschutz gar keine Immaterialg�ter mehr produziert w�rden, sondernsie besagt lediglich, aber immerhin, dass ohne einen solchen Schutz auf Dauerweniger G�ter hergestellt w�rden als unter funktionierenden Marktbedingungen, jenach Art des Gutes sogar drastisch weniger. Die Einf�hrung von absoluten Immate-rialg�terrechten ist vor diesem Hintergrund allerdings nur dann eine Lçsung, wenndie Situation dadurch per Saldo verbessert wird (GORDON, 329; SMITH, Yale L.J., 1768und 1774), was f�r jede Kategorie von Immaterialg�tern gesondert beurteilt werdenmuss und sich noch nicht automatisch aus der Feststellung eines Wohlfahrtsverlustesohne Schutz des geistigen Eigentums ergibt. Theoretisch kçnnte der Wohlfahrtsver-lust bei einem Schutz von Immaterialg�tern per Saldo grçsser sein (was bei dentraditionell gesch�tzten Immaterialg�tern – zum strittigen Spezialfall der Software-Patente: BESSEN/MEURER, 18 – aber in der Regel klar verneint wird; umfassend dazu:SCOTCHMER, passim, die allerdings auch erw�hnt, dass in gewissen Konstellationenandere Lçsungen wie eine staatliche Innovationsfçrderung besser sein kçnnen: 58 f.).Zudem bezieht sich diese Begr�ndung, was bei historischen Betrachtungen zuweilen�bersehen wird, von vornherein nur auf die Herstellung von Immaterialg�tern ineiner Marktwirtschaft, da sie gerade an gewissen Eigenschaften des freien Marktesankn�pft. Ausschlussrechte wie Immaterialg�terrechte sind in einer Marktwirtschaftdann çkonomisch sinnvoll, wenn der durch das entsprechende Recht bewirkte Nutzendie Kosten der Ausschliessung Dritter sowie der entsprechenden Regelung �bersteigt(EGGERTSSON, 74 f.; kritisch: K�NZLER, 1–11, mit Nachweisen, der aber zu wenigbeachtet, dass jedes wirkungsbezogene Vorgehen – auch soweit es die Freiheit inden Vordergrund stellt – einen Realit�tsbezug mit Wahrheitswert voraussetzt).Obwohl dies letztlich eine empirische Frage ist (SMITH, Yale L.J., 1745, 1761 und


98 Conrad Weinmann




1764), geht man allgemein davon aus, das plausible Hypothesen gen�gen m�ssen(GORDON, 328; HEINEMANN, Wettbewerbsordnung, 13 und 20; BOYLE, 2: es geht immerum Dinge, die erst kommen), zumal unklar ist, ob jemals eindeutige empirischeDaten vorliegen werden (zu den mit der Erhebung entsprechender empirischer Datenverbundenen Schwierigkeiten: MACKAAY/ROUSSEAU, 302).

0.6Die Theorie der Verf�gungsrechte («property rights»), die aus der Neuen Institutio-nençkonomik stammt – der Ursprung des Begriffs «property rights» in der �konomikwird oft �bersehen –, wurde auch f�r das geistige Eigentum nutzbar gemacht (sieheetwa: HEINEMANN, Wettbewerbsordnung, 21–24, mit Nachweisen). Vertrag, Wirt-schaftsfreiheit, festgelegte «Spielregeln» und property rights sind wichtige Grund-voraussetzungen von Wettbewerb und Marktwirtschaft (MACKAAY/ROUSSEAU, 85 und206–208; THOUVENIN, 67 und 70 f., je mit Nachweisen; vgl. auch: GORDON, 348;MERGES, Intellectual Property, 299; property rights, auch an Immaterialg�tern, habenallerdings eine Funktion, die weit dar�ber hinausgeht: vgl. etwa: MERGES, IntellectualProperty, 305). Die dadurch beg�nstigte Mçglichkeit dezentraler Entscheidungen imMarkt (vgl. PEIFER, 2 f.; MACKAAY/ROUSSEAU, 272; ohne direkte Staatsausgaben:CORNISH, 39), die �bertragbarkeit der property rights (MACKAAY/ROUSSEAU, 210 f.und 213; WEINMANN, Lizenz, 309 f., mit Nachweisen; vgl. als Kontrast dazu die vonFORKEL, 105–121, geschilderten Probleme bei der �bertragung von wirtschaftlichwertvollem Know-how; die in gewissen Konstellationen feststellbare, regelm�ssigeWeiter�bertragung eines property right durch den origin�ren Inhaber spricht daherçkonomisch gesehen, auch unter Anreiz-Gesichtspunkten, prinzipiell – abgesehenvon der Frage der Transaktionskosten – nicht gegen die entsprechende Zuordnungs-regel [vgl. auch: BESSEN/MEURER, 35 f.]; die Interessen der Beteiligten sind allenfallsim Rahmen von �berlegungen zur Verteilungsgerechtigkeit zu ber�cksichtigen: dazuhinten Rz. 0.10; die Mçglichkeit der �bertragung setzt allerdings ein dem Inhaberzugeordnetes Substrat – ein Gut zumindest im weiten çkonomischen Sinne – voraus;dazu richtig, aber zu absolut: FRISON-ROCHE/ABELLO [Abello], 360 ff.) und der damiterst mçglich gemachte Markt f�r Immaterialg�ter (dazu umfassend: KIEFF, 697–754)samt Bewertung der Immaterialg�ter durch den Markt (siehe BOYLE, 5; BLAIR/COT-

TER, 59; vgl. auch: CALABRESI/MELAMED, 1089, 1092 und 1105) stellen wesentlicheVorteile dar (SCOTCHMER, 38 f., betont, dass die tats�chlichen Nutzer die Innovationbezahlen und nicht die Steuerzahler). Die Vorstellung von «property rights» anwirtschaftlich wertvollen G�tern (siehe DEMSETZ, 13–27; HARDIN, 1243–1248; fr�hereAutoren wie JENS WARMING werden hier vernachl�ssigt) beruht indes auf demGedanken, dass wirtschaftlich wertvolle G�ter, die keiner bestimmten Person durchein subjektives Recht zugeordnet worden sind, ineffizient eingesetzt werden und dassdas Fehlen eines solchen Rechts daher zu einer Verschwendung von Ressourcen f�hrt(BOYLE, 47). Insbesondere wird erwartet, dass es regelm�ssig zu �bernutzungen undUnterinvestitionen kommt («tragedy of the commons»; n�her dazu und zu dengrunds�tzlich mçglichen Lçsungen: OSTROM, 2–28 und 182–184). Wie bereits gezeigtwurde (siehe vorne Rz. 0.4), kann diese Begr�ndung wegen der Nicht-Rivalit�t derImmaterialg�ter aber nur teilweise auf das geistige Eigentum �bertragen werden.�bernutzungen sind kaum zu bef�rchten (vgl. allerdings auch: GREENHALGH/ROGERS,19). Die potentielle Ubiquit�t und die Nicht-Ausschliessbarkeit der Immaterialg�termachen das Problem der Unterinvestitionen dagegen umso dr�ngender (BLAIR/COT-

TER, 14 f.; GORDON, 332; BOYLE, 44; vgl. auch: SMITH, Economic Theory, 109 ff.; zuweiteren Aspekten der mçglichen Unterinvestitionen: CUNTZ, 10, mit Nachweisen;


Conrad Weinmann 99




zur Notwendigkeit von property rights an Immaterialg�tern im Zeitalter von Digita-lisierung und Internet: MERGES, Intellectual Property, 237–269 und 292–301).

0.7 Anders als bei manchen anderen property rights drohen Unterinvestitionen dabeinicht prim�r bei bestehenden G�tern, sondern, wegen des Anreiz-Problems, bei derSchaffung von neuen Immaterialg�tern («ex ante»-Rechtfertigung), wobei auchargumentiert wird, geistiges Eigentum lçse auch ein Problem mçglicher Unterinves-titionen bei der Verwertung von Immaterialg�tern bzw. bei der Kommerzialisierungund Distribution der mit Immaterialg�tern verbundenen Produkte («ex post»-Recht-fertigung: KIEFF, 707 f., 710 und 747–750, der insofern den positiven Effekt f�r denWettbewerb betont; vgl. auch: MIRELES, 154 f.; MERGES, Intellectual Property,154–156, mit Nachweisen; BLAIR/COTTER, 67 Fn. 38; KINGSTON, 25–40; zu positivenund negativen Seiten strategischer Aspekte: CUNTZ, 20, mit Nachweisen; der Aspektder Belohnung kann ebenfalls der ex post-Perspektive zugerechnet werden). DieGew�hrung von Immaterialg�terrechten ist – ganz abgesehen von zus�tzlichen undnotwendigen Gerechtigkeits�berlegungen – grunds�tzlich geeignet, dieses Anreiz-problem zu beseitigen (GREENHALGH/ROGERS, 34 und 53; zu anderen mçglichenMassnahmen: GALLINI/SCOTCHMER, 52 ff. und 70, die aber ebenfalls zum Schlusskommen, dass der Schutz durch subjektive Immaterialg�terrechte in der Regel ambesten ist; zum Sinn erg�nzender staatlicher Innovations- bzw. Forschungsfçrderung:GALLINI/SCOTCHMER, 54 ff. und 70; CUNTZ, 14 f.; die staatliche Innovationsfçrderunghat vor allem den Nachteil, dass der Staat gar nicht �ber die nçtigen Informationenverf�gen kann, was f�r die Gew�hrung von property rights spricht, deren wirtschaft-licher Erfolg vom Markt abh�ngt: COOTER, Freedom, 30–33; im Vordergrund stehtnicht die Aneignung des Gutes, sondern seine kommerzielle Verwertung: vgl. PRI-

NET-MARQUET, 2073; zur Notwendigkeit von «complementary assets» wie geschultemPersonal etc.: GREENHALGH/ROGERS, 122, 126 und 157, mit Nachweisen). Dies wirdheute nurmehr von wenigen bestritten (geleugnet wird allenfalls das Bestehen desAnreizproblems, was aber nur f�r ganz bestimmte Konstellationen vertretbar ist;gegen eine �berbetonung der Anreiz-Funktion neuerdings CUNTZ, 19–21, dessenSchlussfolgerungen sich jedoch aus den von ihm pr�sentierten empirischen Befundennicht ableiten lassen, die eher auf eine falsche Umsetzung des Immaterialg�terrechts-systems hindeuten: dazu hinten Rz. 0.17 ff. und 6.8 ff.).

0.8 Dagegen wird seit l�ngerem darauf hingewiesen, dass nach der Gew�hrung vonRechten des geistigen Eigentums in der Regel etwas �berhçhte Preise verlangtwerden, so dass Konsumenten, die bereit w�ren, die Grenzkosten zu bezahlen, vomKonsum ausgeschlossen sind. Somit f�hren Immaterialg�terrechte beinahe zwangs-l�ufig ebenfalls zu einem gewissen Wohlfahrtsverlust, weil nicht die Nachfrage allerzahlungswilligen Konsumenten befriedigt werden kann (GALLINI/SCOTCHMER, 54:«deadweight loss due to monopoly pricing»; vgl. auch: SCOTCHMER, 34–39; MIRELES,152; SCHMIDTCHEN, Beziehung, 35; LUNNEY, 497 f., mit Nachweisen; zu mçglichenzus�tzlichen Kosten in diesem Zusammenhang: SCHRANER, 37, mit Nachweisen;GREENHALGH/ROGERS, 150 f.; zu spillover und stealing effects: GREENHALGH/ROGERS,150 und 190–203, mit Nachweisen; BOHANNAN/HOVENKAMP, 2). Dieser Verlust istallerdings relativ (es wird auch darauf hingewiesen, dass ein Wohlfahrtsverlust �ber-haupt bezweifelt werden kann, sofern es um ein erst neu verf�gbar gemachtesProdukt geht, da es daf�r zuvor gar keine Nachfrage gab: SCHMIDTCHEN, Wett-bewerbsrecht, 16 und 19 Fn. 14; BOHANNAN/HOVENKAMP, 2 f.). Verglichen mit demWohlfahrtsverlust ohne Immaterialg�terrechte, der vor allem auf die unterbliebeneHerstellung von Immaterialg�tern zur�ckzuf�hren w�re (zu den Kosten einer gerin-


100 Conrad Weinmann




geren Verf�gbarkeit von Immaterialg�tern: BURK, 133; siehe dazu auch hintenRz. 0.35 ff.), d�rfte dieser mçgliche Wohlfahrtsverlust in der Regel gering sein (vgl.z.B.: SCOTCHMER, passim, insbesondere Kapitel 2, 4, 9, und 11; GREENHALGH/ROGERS,12–14 und 33 f.; BOHANNAN/HOVENKAMP, 14; vgl. auch: SCHMIDTCHEN, Wettbewerbs-recht, 14; a.A. LUNNEY, 486, der hier aber nicht çkonomisch argumentiert, sondern zuUnrecht von gleich grossen, einander gegen�berstehenden Interessen ausgeht). Mitdem Verzicht auf Immaterialg�terrechte w�rde eine geringe kurzfristige Steigerungder Konsumentenwohlfahrt mit einem teureren langfristigen Verlust an dynamischerEffizienz erkauft (vgl. BLAIR/COTTER, 19 f. und 55 f.; ausserdem w�rden KMU gegen-�ber Grossunternehmen benachteiligt: KINGSTON, 138 und 177 ff.; zur Trias allokative,produktive und dynamische Effizienz: SCHUHMACHER, 23–27). Entscheidend ist somit,ob betreffend das jeweilige Immaterialgut ein relevantes asymmetrisches Marktver-sagen anzunehmen ist. In diesem Fall ist der Schutz des entsprechenden Immaterial-gutes grunds�tzlich, und unter Vorbehalt der nachfolgend zu erçrternden mçglichenZusatzkosten auch tats�chlich, wirtschaftlich gerechtfertigt. Immerhin ist der er-w�hnte Wohlfahrtsverlust in die Gesamtbewertung des volkswirtschaftlichen Nutzenseines Immaterialg�terrechtsschutzes mit einzubeziehen und nicht zuletzt bei derkonkreten Ausgestaltung des jeweiligen Schutzes (siehe dazu hinten Rz. 0.16 ff.) zuber�cksichtigen. Dabei ist auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass neueImmaterialg�ter in der Regel erst dann ihren vollen volkswirtschaftlichen Nutzenentfalten, wenn sie allgemein verbreitet sind, so dass ihre Diffusion ein weiteres Zieldes Immaterialg�terrechtsschutzes darstellt (SCHMIDTCHEN, Wettbewerbsrecht, 19; zurDiffusion im Einzelnen: BARRO/SALA-I-MARTIN, 349 ff.; GREENHALGH/ROGERS, 177 ff.und 253 f. ; vgl. auch: JOHNS, 54 f.).

0.9Immaterialg�ter haben allerdings zus�tzlich die Eigenschaft, dass man als «Rohma-terial» f�r ihre Herstellung zum Teil auf bereits vorhandene Immaterialg�terzur�ckgreifen muss (SMITH, Yale L.J., 1771–1773; vgl. jedoch auch die Pr�zisierungbei MERGES, Intellectual Property, 301; kritisch: HAEDICKE, 123 f.). Sind dieseImmaterialg�ter nicht oder nicht mehr privatisiert (Gemeingut bzw. «public do-main»), ergeben sich daraus keine Probleme. Besteht an den zu verwendenden,anderen Immaterialg�tern aber ein geistiges Eigentum, so kann die Schaffung neuerImmaterialg�ter durch den Immaterialg�terrechtsschutz insofern sogar gehemmtwerden (MACKAAY/ROUSSEAU, 307; immerhin fçrdert die Offenlegung von Erfin-dungen im Zuge der Patentierung den technischen Fortschritt: MIRELES, 153 f.;SMITH, Economic Theory, 107; MEHLER, 19 f.). Neben der Anreizwirkung und demAspekt des Zugangs muss daher bei der Gew�hrung und Ausgestaltung des Imma-terialg�terrechtsschutzes stets auch die Wirkung des geistigen Eigentums auf Wei-terentwicklungen bzw. erst zu schaffende Immaterialg�ter (sogenannter «down-stream»-Aspekt) in die Betrachtung mit einbezogen werden (BOYLE, 48 f., mitNachweisen; vgl. auch: HEINEMANN, Wettbewerbsordnung, 18, mit Nachweisen; dieAspekte des Zugangs und der Weiterentwicklung sind dabei nicht immer klarauseinanderzuhalten: HAUNSS/SHADLEN, 3–5; die Diffusion und die Steuerung vonWeiterentwicklungen kçnnen zwar als ein mit property rights grunds�tzlich lçsbaresAllokationsproblem aufgefasst werden – vgl. BLAIR/COTTER, 19 f. –, bei einer zustarken rechtlichen und çkonomischen Position, etwa einem Patent auf einerGrundlagenerfindung, ist dies unter Umst�nden aber nicht ausreichend: vgl. BESSEN/MASKIN, 612; BOLDRIN/LEVINE, 1–5, die von einem Verzçgerungseffekt ausgehen: 4).Die Kosten-Nutzen-�berlegungen, die beim Schutz von Immaterialg�tern ange-stellt werden m�ssen, sind daher komplexer, als es auf den ersten Blick den


Conrad Weinmann 101




Anschein hat. Der Immaterialg�terrechtsschutz muss stets ein Gleichgewicht zwi-schen der Schaffung von Anreizen und den Aspekten des Zugangs sowie derWeiterentwicklung anstreben (SHADLEN/SCHRANK/KURTZ, 23 und 49 f.; BARRO/SA-

LA-I-MARTIN, 290; SMITH, Economic Theory, 115; BLAIR/COTTER, 2 f. und 30 f.; sieheauch: MACKAAY/ROUSSEAU, 276, die allerdings auf das erhebliche Messproblemhinweisen, das nicht mit in die eine oder andere Richtung zielenden Vermutungenlçsbar ist; OHLY, IIC 2010, 509; LUNNEY, 485 f. und 488, mit Nachweisen).

0.10 Die Gew�hrung von property rights mit Ausschlusswirkung an G�tern mit einemçkonomischen Wert, und somit auch an Immaterialg�tern, hat jedoch – nebenAuswirkungen auf die Effizienz – immer auch einen Verteilungseffekt, da denRechtsinhabern dadurch ein gewisser çkonomischer Wert zukommt und alle anderenRechtssubjekte mit potentiellen Verhaltenspflichten belegt werden (CALABRESI/MELAMED, 1098 ff.; SMITH, Economic Theory, 105; EGER, 278; zur «Freiheitsvertei-lung»: GRZESZIK, 3 f.; zur Relativierung der Bedeutung dieses Verteilungseffektes beiImmaterialg�tern f�r die Effizienz im Lichte des sogenannten Coase-Theorems sieheMERGES, Col.L.Rev. 1994, 2656 ff., der auch das Problem der Transaktionskostenbehandelt; zur wichtigen, aber nicht alles entscheidenden Rolle der Effizienz:MERGES, Intellectual Property, 151–154). Dies wirft nicht nur Gerechtigkeitsfragenauf, sondern stellt auch das Problem der Rolle von Immaterialg�terrecht und, soweitdadurch çkonomisch gesehen ein Schutz von Immaterialg�tern bewirkt wird, desUWG in der Wettbewerbsordnung (zur Notwendigkeit çkonomischer �berlegungenin diesem Zusammenhang: HILTY, FS Ullmann, 661, prim�r zum Leistungsschutz; vgl.bereits: DERS., GRUR Int. 1993, 821 f. und 824; FRERICHS, 241). Wie bereits gezeigt(siehe dazu vorne Rz. 0.6 f.), gehçren property rights zwar zu den Voraussetzungeneiner funktionierenden Marktwirtschaft (was auch f�r Immaterialg�terrechte gilt:HEINEMANN, Wettbewerbsordnung, 24), dasselbe kann aber auch vom Wettbewerbgesagt werden (z.B.: BERGER, Konkretisierung, 65 f., mit Nachweisen, der die dezen-trale Koordination durch Wettbewerb betont). Der wirtschaftliche Wettbewerb wirdvor allem wegen der ihm zugesprochenen Erhçhung der çkonomischen Effizienz,unter anderem in Hinblick auf die Allokation von Ressourcen, die Produktion, dieG�terverteilung und die Gewinnverteilung, als im Allgemeininteresse liegend einge-sch�tzt (GRAWERT, 228 f.). Er ist allerdings zun�chst ein tats�chliches Ph�nomen(GAUDEMET, 398), das daher kein Kriterium f�r irgendeine Bewertung darstellt. AlsErstes m�sste folglich an sich ein Begriff des wirtschaftlichen Wettbewerbs, gerade inHinblick auf seine Vorteile, gewonnen werden (RITTNER, 520 ff.). Anschliessendm�sste durch eine wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung gezeigt werden, wie dieseVorteile am besten erreicht werden kçnnen. Schliesslich m�sste diese çkonomischeBeurteilung ins Recht und in juristische Kriterien �berf�hrt werden, wobei das Rechtzu bestimmen h�tte, wie viel Gewicht ihr beizumessen w�re (vgl. FISH, 112).

0.11 Diese Vorgehensweise stçsst allerdings auf verschiedenen Stufen auf Schwierigkei-ten. Angesichts der Komplexit�t und Dynamik des Wirtschaftssystems wird unter�konomen vielfach bereits eine umfassende deskriptive, begriffliche Erfassung deswirtschaftlichen Wettbewerbs f�r unmçglich gehalten (vgl. JECKLIN, 7 und 29; sieheauch die �bersicht 8–30, mit Nachweisen; in dieser Komplexit�t liegt ein wesentlicherGrund f�r die Notwendigkeit einer funktionalen Betrachtungsweise, die nicht nur f�rdas UWG – Art. 1 UWG; GOLAZ, 77 f., mit Nachweisen; vgl. auch: BAUDENBACHER,ZHR 1980, 145–170 –, sondern auch f�r die Bestimmung der Rolle der Immaterial-g�terrechte in der Wettbewerbsordnung und bei der Auslegung der entsprechendenBestimmungen von Bedeutung ist, zumal das Recht immer nur Ausschnitte der


102 Conrad Weinmann




wirtschaftlichen Wirklichkeit im Blick haben kann: IMMENGA, 347 f.; wo allerdingsdurch besondere Gesetzesbestimmungen Wertentscheidungen des Gesetzgebers ge-troffen wurden, ist die Rolle der funktionalen Betrachtungsweise beschr�nkt: �hnlichM�LLER, SIWR V/1, 26 f.). Es m�ssen daher bereits auf der Ebene der wirtschafts-wissenschaftlichen Konzepte zus�tzliche Kriterien herangezogen werden, was schonauf dieser Stufe zu einer Normativit�t des Wettbewerbsbegriffs f�hrt (siehe etwa:THOUVENIN, 55 f., mit Nachweisen; zur Unklarheit des normativen Hintergrundes:KERBER, Efficiency, 93–120; �bersichten �ber die modernen çkonomischen Wett-bewerbstheorien finden sich bei THOUVENIN, 5–66, und SCHUHMACHER, 30–80). Zwarwird der wirtschaftliche Wettbewerb – im Sinne einer minimalen begrifflichen Kl�-rung – als wirkungsbezogener, offener Prozess verstanden. Dies schliesst es abergerade aus, allein aus ihm selbst detaillierte Massst�be f�r gewisse Vorteile abzulei-ten, ohne deren Erreichen die Funktionsf�higkeit des Wettbewerbs als beeintr�chtigtanzusehen w�re (�hnlich: THOUVENIN, 32; nach LUHMANN w�rde es sich dabei umangemasstes Wissen �ber die Zukunft handeln, das mit der Idee des Wettbewerbs alsEntdeckungsverfahren – HAYEK – zumindest in einem erheblichen Spannungsver-h�ltnis st�nde: vgl. BEATER, UWG, 44 und 50). �konomische Theorien des Wett-bewerbs lassen den Juristen vor diesem Hintergrund zuweilen etwas ratlos zur�ck,zumal ihre Aussagen vielfach mit hohem Aussagegehalt sehr abstrakt oder sehrdetailbezogen mit wenig Aussagegehalt sind (THOUVENIN, 65 f.; vgl. auch: KERBER,FS Mçschel, 341–353). Dies lenkt den Blick zun�chst auf die Voraussetzungen vonWettbewerb (vgl. THOUVENIN, 54 f., unter Hinweis auf M�SCHEL), die es zu erhaltenbzw. zu schaffen gilt, namentlich die Freiheit, gerade auch im Wettbewerb (siehe dazuetwa: MACKAAY/ROUSSEAU, 107 f., mit Nachweisen; vgl. auch: SAINT-PAUL, passim;kritisch: GAUDEMET, 399 ff.; Immaterialg�terrechte gew�hren zwar ihren Inhaberneinen erweiterten Handlungsspielraum, schr�nken denjenigen Dritter aber ein).Anzukn�pfen ist in diesem Lichte an mçglichen Beschr�nkungen der Freiheit imWettbewerb, auch wenn diese Freiheit ohnehin relativ ist und grunds�tzlich nicht vorBeeintr�chtigungen durch den Wettbewerb selbst gesch�tzt werden soll (siehe dazu:THOUVENIN, 74 f., 427 und 432, mit Nachweisen). Zu beachten ist allerdings, dass dierechtliche Freiheit nie voraussetzungslos, sondern immer durch den Staat mitgeformtist, womit staatliche Massnahmen auch nie neutral sein kçnnen (auch durch dieBerufung auf das Verfassungsrecht, etwa auf Art. 27 BV oder Art. 10 EMRK, kannman dieser Zirkularit�t mangels pr�ziser Vorgaben regelm�ssig nicht entgehen).Dazu kommt, dass der Ausgangspunkt des Immaterialg�terrechts nicht der funk-tionierende Wettbewerb, sondern ein Marktversagen ist (siehe vorne Rz. 0.5 f.),zumal statischer Preiswettbewerb und Innovation oft negativ korrelieren (DEMSETZ).Die Wettbewerbsfreiheit kann im Immaterialg�terrecht also von vornherein nichtallein ausschlaggebend sein (vgl. auch: BOHANNAN/HOVENKAMP, 44 f.; COOTER, Free-dom, 39). Zudem wird – gegen�ber einer umfassenden Wettbewerbstheorie beschei-dener – versucht, die Gesetzm�ssigkeiten des Wettbewerbs in gewissen, grunds�tzlichempirisch �berpr�fbaren Musteraussagen einzufangen, womit zumindest uner-w�nschte Beeintr�chtigungen des Wettbewerbs erfassbar gemacht werden sollen(siehe THOUVENIN, 44 f., mit Nachweisen). Obwohl dadurch der Begriff des Wett-bewerbs letztlich nicht weiter gekl�rt wird, ist der an gewissen Beeintr�chtigungendes Wettbewerbs ankn�pfende Ansatz auch insofern gerechtfertigt, als seine Anwen-dung weniger Informationen und damit weniger umfassende empirische Grundlagenvoraussetzt (�hnlich: RITTNER, 525, mit Nachweisen). Musteraussagen betreffendempirisch abgest�tzte Erkenntnisse �ber das Funktionieren des Marktes werden,


Conrad Weinmann 103




soweit die entsprechenden Ergebnisse des Marktprozesses erw�nscht sind (vgl.THOUVENIN, 71 f.), als Funktionen beschrieben.

0.12 Auch hier stellen sich aber weitere Schwierigkeiten. Zwar ist man sich in der �ko-nomik �ber die verschiedenen Funktionen, die jeweils noch weiter untergliedertwerden kçnnen, in der Sache weitgehend einig, auch wenn die Aufteilung nicht immergleich ausf�llt (z.B. THOUVENIN, 77–88: Lenkungs-, Verteilungs- und Fortschrittsfunk-tion; GRAWERT, 229: Lenkungs-, Fortschritts- und Versorgungsfunktion; JUNG/SPITZ

[Jung], Art. 1 UWG N 16: Steuerungs-, Verteilungs-, Auslese-, Belohnungs-, Innova-tions- und Machtverteilungsfunktion; BEATER, UWG, 43–49: Anpassungs- und Steue-rungsfunktion, Fortschritts- und Auslesefunktion sowie gesellschaftspolitische Funk-tion, je mit zahlreichen Hinweisen auf die çkonomische Literatur). Der Weg von diesençkonomischen Funktionen zu konkreten Handlungsanweisungen f�r das Immaterial-g�terrecht und das UWG f�hrt aber an verschiedenen methodischen Abgr�ndenvorbei. Funktionale Konzeptionen eines Ph�nomens sind zun�chst immer insofernreduktionistisch, als sie im Hinblick auf gewisse Ziele nur einzelne Aspekte desPh�nomens beleuchten. Die erw�hnten Funktionen erfassen somit nicht das «Wesen»des Wettbewerbs (zur Kritik einer essentialistischen Sicht von Funktionen: SCHMIDT-

CHEN, Wettbewerbspolitik, 42 f., 86 und 106 f.; zur notwendigen Abstraktheit gesetzli-cher Zweckprogramme: LUHMANN, 198 f.). Auch aus Musteraussagen abgeleitete Funk-tionen haben zwar eine gewisse Aussagekraft (vgl. SCHMIDTCHEN, Wettbewerbspolitik,127–149 und 181; vgl. auch: SCHUHMACHER 130–141), sie sollten dann aber als die grobenOrientierungshilfen genommen werden, die sie sind, und nicht weiter idealisiert wer-den. Dabei ist auch im Auge zu behalten, dass f�r viele Detailbereiche nach wie vorerhebliche empirische Defizite bestehen. Die Aussagekraft der Funktionen wirdsodann dadurch weiter geschw�cht, dass die theoretischen Konzeptionen zur Einord-nung der empirischen Erkenntnisse, welche die ihnen zugrunde liegende Musteraus-sagen st�tzen, zum Teil ebenfalls umstritten oder sogar teilweise unvollst�ndig sind (zurOrientierung an der çkonomischen Neoklassik siehe ETZIONI, u.a. 1108 und 1113 f.;kritisch insofern schon: BERGER, Konkretisierung, 9–14, mit Nachweisen; vgl. auch:HIRSCHAUER, 168, der allerdings vor einer �berbetonung der «Theoriegeladenheit» derEmpirie warnt). Funktionen verquicken sodann leicht Sein und Sollen (Gefahr natura-listischer Fehlschl�sse; vgl. THOUVENIN, 71 f., der als �bergang vom festgestelltenMuster zu einer normativen Funktion eine bewusste Bewertung fordert) oder ver-wechseln Anzeichen des Wettbewerbs mit ihrer Bedeutung f�r den Wettbewerb(Gefahr referentieller Fehlschl�sse). Es wird zuweilen empfohlen, die notwendigenBewertungen im Lichte eines zuerst festgelegten wettbewerbspolitischen Leitbilds zumachen, in das die Funktionen einzuordnen sind (vgl. z.B. BAUDENBACHER, Art. 1UWG N 34 f., der sich auch f�r das UWG am kartellrechtlichen Leitbild orientiert),was allerdings die Gefahr einer Vermengung von Normen und Fakten nicht bannt,zumal es sich dabei letztlich nur um eine zweistufige Normativierung handelt (insofernskeptisch zu wettbewerbspolitischen Konzepten und Leitbildern: RITTNER, 522–524sowie 529–532, der auch auf den st�ndigen Wandel dieser Leitbilder hinweist). Auf-grund ihres reduktionistischen Charakters bilden die verschiedenen Funktionen sodannkein koh�rentes System und sind auch nicht trennscharf voneinander abgegrenzt. Siekçnnen theoretisch in verschiedene Unterfunktionen aufgespalten werden, die, alsKriterium eingesetzt, keineswegs die gleiche Lçsung nahelegen m�ssen (Funktionensind eben noch keine konkreten Folgenprogramme, sondern stehen auf einem abs-trakteren Niveau). Ob eine bestimmte Wettbewerbshandlung funktional ist, kanndaher unter Umst�nden nicht unwesentlich von der Begriffsbildung abh�ngen. Sowohl


104 Conrad Weinmann




die Innovation als auch die Imitation kçnnen z.B. als zwei nicht in die gleiche Richtungzielende Teile der Fortschrittsfunktion (zu dieser: THOUVENIN, 84–87) angesehen wer-den. Zudem kann eine Wettbewerbshandlung verschiedene Funktionen betreffen. Mitdiesen Umst�nden h�ngt eine weitere Beschr�nkung des funktionalen Ansatzes zusam-men, n�mlich dass er im Hinblick auf konkrete rechtliche Fragestellungen nicht immerklare Antworten gibt (beispielhaft: JECKLIN, 106 Ziff. 2 Abs. 2; vgl. auch: THOUVENIN,423 f., 428 Fn. 20, 431 f. und 434; SCHMIDTCHEN, Wettbewerbspolitik, 107, 138 und177 f.). Ohne auf die zahlreichen erkenntnistheoretischen Streitigkeiten in diesemBereich oder auf die Betonung des Moments der richterlichen Entscheidung in derneueren Rechtstheorie (siehe VESTING, 117–119) n�her eingehen zu wollen, kann dahergesagt werden, dass die funktionale Betrachtungsweise zumindest insofern unterde-terminiert ist, als sie ohne zus�tzliche Kriterien oft nicht in der Lage ist, ein eindeutigesResultat zu bestimmen. Dies bedeutet aber nichts anderes, als dass der Begriff desWettbewerbs noch weiter normativ verengt wird, was den theoretischen Anspruch derfunktionalen Betrachtungsweise zumindest reduziert.

0.13Vielfach wird aus dem Bed�rfnis nach zus�tzlichen Massst�ben ohne weiteres auf diebetroffenen Interessen zur�ckgegriffen (vgl. THOUVENIN, 424 f., 443 f. und 458; BEA-

TER, UWG, 329–331). Dies ist aus rechtlicher Sicht zwar an sich naheliegend, ist aberkeine Vorgabe der funktionalen Betrachtungsweise (auch der Aspekt der Freiheits-sicherung – der die Bedeutung des individuellen Willens unterstreicht – l�sst sichnicht zwangslos in einem objektivierenden Interessensschutz auflçsen). Bei der«Konkretisierung» von Funktionen durch Interessen handelt es sich sodann, metho-disch gesehen, nicht selten um eine Definition der Funktionen durch diese Interessen,womit man die Berufung auf die Funktionen ebenso gut weglassen kçnnte (vgl.WEINMANN, Lizenz, 261 Fn. 1123). Es ist im �brigen schon nicht immer ganz einfachfestzustellen, welche Individual-, Kollektiv- und Allgemeininteressen von einer Wett-bewerbshandlung �berhaupt betroffen sind (vgl. BEATER, UWG, 7 Rz. 13). Zudem istzu beachten, dass der Wettbewerb prim�r im Allgemeininteresse liegt, das sich nichteinfach in die Interessen der Beteiligten aufspalten l�sst (BEATER, UWG, 11 Rz. 25;vgl. auch: KAMPERMAN SANDERS, 152). Die Ber�cksichtigung von Interessen ohneBewertung ihrer Wettbewerbsrelevanz ist im Lichte des funktionalen Ansatzes desWeiteren ohnehin problematisch. Vor diesem Hintergrund sind die auf dem Spielstehenden Interessen zu bewerten (BEATER, UWG, 380–387 und 395 ff.; dabei gibt es,zumindest im Immaterialg�terrecht und im UWG, keine allgemeine Vermutung zuGunsten der kurzfristigen Konsumenteninteressen, was tendenziell auch einer ver-steckten Privilegierung des Preiswettbewerbs – mit unter Umst�nden innovations-hindernder Wirkung: vgl. GREENHALGH/ROGERS, 123 und 125 – gleichk�me; die Kon-sumenteninteressen beziehen sich im �brigen auch auf eine hçhere Qualit�t etc., undl�ngerfristig profitieren auch die Konsumenten von der Innovation: BOHANNAN/HOVENKAMP, 39) und diese Bewertung ist offenzulegen (BEATER, UWG, 322). An-dernfalls f�hrt dies zu verschleierten normativen Festlegungen und, im schlimmstenFall, zu einem reinen Dezisionismus. Eine besondere Bedeutung kommt dabei demjeweiligen Mittel zu, mit dem der im Wettbewerb Handelnde einen Vorteil erreichenwill.

0.14Wettbewerb als Vorgang ist erfolgsbezogen und schliesst an sich kein Mittel aus(GRAWERT, 228). Die Wettbewerbsfreiheit weist die Wahl des Mittels dem Einzel-nen zu. Die Wahl gewisser Mittel kann von der Rechtsordnung jedoch, çkonomischgesehen, beg�nstigt oder erschwert werden. Dazu stellt die Rechtsordnung Ver-haltensregeln auf, was sowohl f�r das Immaterialg�terrecht als auch f�r das UWG


Conrad Weinmann 105




gilt. Der Zweck der jeweiligen Regelung bzw. des jeweiligen Regelungskomplexesbezieht sich oft auf ein im Wettbewerb eingesetztes Mittel (z.B.: Preis, Herabset-zung, Ber�hmung, Schaffung einer Verwechslungsgefahr, Irref�hrung, Innovation,Imitation), dem insofern – durchaus ergebnisbezogen – ein gewisser Wert oderUnwert zugemessen wird. Man spricht – vor allem bei positiv bewerteten Mitteln –auch von Preiswettbewerb, Imitationswettbewerb, Innovationswettbewerb etc.(auch hier liegen �brigens keine trennscharfen Begriffe vor, zumal der Innovations-wettbewerb z.B. l�ngerfristig auch dem Preiswettbewerb und dem Imitationswett-bewerb dienen oder, umgekehrt, Imitation die Innovation anspornen kçnnen).Obwohl heute unbestritten ist, dass Wettbewerb sowohl Innovation als auch Imi-tation voraussetzt (SCHUMPETER), sch�tzt das geistige Eigentum nach einhelligerAuffassung den Innovationswettbewerb im weiteren Sinne (siehe § 2 �konomischeGrundlagen des geistigen Eigentums, mit Nachweisen; vgl. auch: ABBOTT/COTTIER/GURRY [Stiglitz], 95; SCHMIDTCHEN, Wettbewerbspolitik, 105; zur Innovationsfçr-derung als Ziel des Kartellrechts: HEINEMANN, Wettbewerbsordnung, 22 f.; ULLRICH,Protection, 23 f. und 31–34, mit Nachweisen; BOHANNAN/HOVENKAMP, 10 f., mitNachweisen; zur Komplementarit�t mit dem geistigen Eigentum: M�SCHEL, 119 f.,mit Nachweisen). Der Innovationswettbewerb im weiteren Sinne, der f�r das Wirt-schaftswachstum und die Wettbewerbsf�higkeit einer Volkswirtschaft massgeblichist, hat im Zuge der Globalisierung gerade f�r rohstoffarme L�nder wie die Schweizvolkswirtschaftlich erheblich an Bedeutung gewonnen (siehe etwa: European Com-petitiveness Report 2010, SEC [2010] 1276; vgl. auch die umgekehrte Perspektivevon ROTT, 103 ff.; MAY, Bd. II, 351–460, und Bd. III, 185–324; HAEDICKE, 113–121;zur volks- und betriebswirtschaftlichen Bedeutung von Innovation allgemein: VAHS/BURMESTER, 1. Kapitel; mehr Innovation st�rkt den Wettbewerb tendenziell ganzgenerell: DIMMIG, 18–31 und 155 ff., je mit Nachweisen). Dadurch ist auch dasgeistige Eigentum wichtiger geworden. Wenn auch die empirischen Belege f�r dieSt�rkung der Innovation durch die von Immaterialg�terrechten geschaffenen An-reize nach wie vor erg�nzungsbed�rftig sind, so zeigen doch verschiedene Unter-suchungen zumindest, dass ein guter Schutz des geistigen Eigentums zusammen mitdem Institut des Vertrages und anderer auf den Markt bezogener Mechanismeneine wirtschaftlich positive Wirkung hat, meistens das Wirtschaftswachstum st�rkt(GREENHALGH/ROGERS, 213, 223 f., 227 ff. und 330 ff.) sowie auch Importe undDirektinvestitionen fçrdert (LEVIN, 45 f., mit Nachweisen; die zus�tzliche Notwen-digkeit verl�sslicher staatlicher Institutionen wird hier vernachl�ssigt).

0.15 Angesichts der verschiedenen Detailzwecke, die mit den wettbewerbsbezogenenGesetzen, nicht zuletzt den einzelnen Gesetzen des geistigen Eigentums und demUWG, verfolgt werden, sowie im Lichte der notwendigerweise mit Immaterialg�ter-rechten einhergehenden Beschr�nkung der Wettbewerbsfreiheit ist die Festlegungder absolut gesch�tzten Immaterialg�ter und der Ausgestaltung ihres Schutzes nur imRahmen einer Abw�gung mçglich (nach THOUVENIN, 504, «ist eine gewisse Beschr�n-kung der Wettbewerbsfreiheit systemimmanent», wenn auch andere Ziele als dieWettbewerbsfreiheit verfolgt werden; vgl. auch: DERS., 26 f.; GRZESZIK, 20 f.). Auchwenn Immaterialg�terrechte in der Regel keine Monopole im çkonomischen Sinnebewirken (BLAIR/COTTER, 18 f.; a.A. offenbar: DESSEMONTET, SIWR I/1, 17), mussdiese Festlegung vor dem beschriebenen Hintergrund f�r jede Kategorie von Imma-terialg�tern gesondert erfolgen (zu der damit bewirkten Reduktion von Informations-kosten – hier im weiten Sinne verstanden als alle Kosten, die bei der Informations-beschaffung f�r eine Entscheidung anfallen, also nicht nur im Zusammenhang mit


106 Conrad Weinmann




Transaktionen – LONG, 486 f.; zur Notwendigkeit einer genauen Definition desSchutzobjekts f�r das Funktionieren eines Schutzrechts: SUMMERS, 235 f.). Nur da-durch und durch die entsprechende Umschreibung speziell auf jede einzelne Katego-rie von Immaterialg�tern zugeschnittener Schutzvoraussetzungen l�sst sich ein all-gemeiner Immaterialg�terrechtsschutz durch die Hintert�re und die Einbeziehungblosser Nachahmungen in den Schutz des geistigen Eigentums verhindern (vgl.FECHNER, 207; siehe dazu auch hinten Rz. 0.17 ff.).

0.16Bei dieser Abw�gung geht es aber nicht nur um die Auswahl der rechtlich zusch�tzenden Immaterialg�ter (siehe zu dieser Frage vorne Rz. 0.5 ff. und hintenRz. 0.17 ff.), und auch nicht nur zus�tzlich, wie oft behauptet (z.B.: PAHUD, 806), umSchutzbereich und Schrankenregelungen (inklusive Ausnahmen). Vielmehr ist diegesamte Ausgestaltung des Immaterialg�terrechtsschutzes mit einzubeziehen, wasauch die Schutzvoraussetzungen, die Befugnisse, die Schutzdauer, die Koordinationder Wirkungen verschiedener Schutzsysteme und, wie noch zu zeigen sein wird (siehedazu hinten Rz. 0.19), die Sanktionen und die Rechtsdurchsetzung umfasst. Imgeistigen Eigentum wird die Ausgestaltung des Schutzes, abgesehen vom Schutz-bereich (dazu hinten Rz. 0.17 f.), grunds�tzlich f�r alle Immaterialg�ter derselbenKategorie pauschal und gleich festgelegt (z.B. gelten f�r alle Designs grunds�tzlichdieselben Schutzvoraussetzungen, dieselben Befugnisse, dieselbe Schutzdauer etc.:«one-size-fits-all»-Prinzip, dazu: KUR/MIZARAS, passim; BLAIR/COTTER, 5 und 21;kritisch: HILTY, S�ndenbock, 125 ff.; vgl. auch: SCOTCHMER, 117 f.; zur internationalenDimension: SCHMIDT-BISCHOFFSHAUSEN, 19 f.; gewisse çkonomische Untersuchungenlegen nahe, dass industrie- und technologiespezifische Ausgestaltungen von Immate-rialg�terrechten einen Effizienzgewinn bewirken kçnnten, wobei dieser Effizienzge-winn allerdings den zus�tzlichen Kosten, insbesondere den zus�tzlichen Informations-kosten, gegen�berzustellen w�re: siehe dazu KUR/MIZARAS (Caroll), 24 ff. und 30 ff.,sowie nachfolgend Rz. 0.20 ff.; zu dieser Pauschalisierung im Markenrecht, gerade inAbgrenzung zum UWG: TROLLER P., 515–517; zum Markenrecht als geistiges Eigen-tum: MANIATIS, 123–171; FEZER, MarkenR 2010, 453–461; vgl. auch: ALDRED, 267–281;BECHTOLD, 993–1003). Aus der allgemeinen Funktion des Innovationswettbewerbsl�sst sich dabei betreffend die konkrete Ausgestaltung des Schutzes f�r die einzelnenKategorien von Immaterialg�tern wenig gewinnen. Entgegen einer weit verbreitetenAnsicht kann man die konkrete Ausgestaltung des Schutzes f�r eine bestimmteKategorie von Immaterialg�tern auch nicht ohne weiteres aus dem auf einer nied-rigeren Ebene angesiedelten, ausdifferenzierten jeweiligen Schutzzweck ableiten(a.A insbesondere PEUKERT, EIPR 2011, 69–71, mit Nachweisen, unter anderem unterHinweis auf Art. 7 TRIPS; vgl. allerdings auch: DERS., G�terzuordnung, 896 ff.). Einsolches Vorgehen w�rde eine umfassende Funktionalisierung der entsprechendensubjektiven Rechte voraussetzen, was konsequenterweise zu einer weitgehendenAuflçsung der erw�hnten Pauschalisierung und zu ihrer Umwandlung in Fallgruppenoder sogar Einzelbetrachtungen f�hren m�sste. Eine solche totale Funktionalisierungw�re jedoch mit dem verfassungsm�ssigen Eigentumsbegriff, mit dem Konzept dessubjektiven Rechts (vgl. auch: MENKE, 87–108) und mit der property rights-Ideeunvereinbar (vgl. auch: KERBER, FS Mçschel, 341–353). Wichtige Folgen (zu demebenfalls wichtigen Aspekt der Reduzierung der Informationskosten siehe SMITH,Yale L.J., 1746 f., der einen wesentlichen Kostenvorteil gerade in der reduziertenFunktionalisierung und Zweckgebundenheit sieht, sowie hinten Rz. 0.20 ff.) der er-w�hnten Pauschalisierung sind gerade die Erhaltung der freiheitsfçrdernden Wirkung


Conrad Weinmann 107




(vgl. auch: J�NICH, 138; ATTAS, 135) der entsprechenden subjektiven Rechte und dieWahrung der Rechtssicherheit (vgl. R�CKERT, 922).

0.17 Die verschiedenen Elemente der Ausgestaltung sind, auch çkonomisch gesehen,auseinanderzuhalten, selbst wenn aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht gewisseVer�nderungen eines Elements unter Umst�nden durch Ver�nderungen einesanderen Elements kompensiert werden kçnnen. Ansatzpunkt der Betrachtung war– in Abgrenzung zum Sacheigentum – oft die Befristung der Immaterialg�terrechte(die Ausnahme des prinzipiell unbefristeten Markenrechts wird unterschiedlichbegr�ndet, etwa mit der angeblich fehlenden Eigenschaft der Marke als çffentlichesGut, mit einem angeblich fehlenden «deadweight loss»-Problem, mit einer angeb-lich fehlenden Ausschlusswirkung betreffend Innovationen, mit angeblich positivenEffekten bei der Verbreitung von anderen G�tern, mit dem angeblich �berwiegen-den Interesse an der Verhinderung einer Verwechslungsgefahr oder mit einerangeblich anhaltenden Anreiz-Wirkung, worauf hier nicht eingegangen werdenkann). Ein einflussreicher Ansatz betrachtet die Befristung als Ausgleich zwischender erw�nschten Anreizwirkung und dem unerw�nschten «deadweight loss»-Pro-blem (NORDHAUS, passim; zu zus�tzlichen Aspekten: GALLINI/SCOTCHMER, 63–65).Die Schutzfrist wird sodann regelm�ssig in eine Beziehung zum Schutzbereichgesetzt, wobei dann aus der Kombination beider Elemente eine Art (Zwischen-)Bi-lanz gezogen wird (differenzierter: PEIFER, 8; GALLINI und SCOTCHMER gehen nacheiner eingehenden Pr�fung verschiedener Theorien zum Beispiel davon aus, dassPatente am besten einen eher breiten Schutzbereich und eine eher kurze Dauerhaben sollten: 63 f. und 68, mit Nachweisen; Nachweise zu abweichenden Ansichtenbei SMITH, Economic Theory, 107; vgl. auch: SCHMIDTCHEN, Wettbewerbsrecht, 21 ff.;DERS., Beziehung, 36 ff.; BOHANNAN/HOVENKAMP, 46 und 74–77; çkonomisch ist dieFrage des optimalen Schutzbereichs noch nicht eindeutig gekl�rt: MACKAAY/ROUS-

SEAU, 317; in diesem Zusammenhang wird auch – zus�tzlich zu den bereits erw�hn-ten Faktoren – betont, dass ein zu langer und breiter Schutz zu einer Fehlallokationvon Ressourcen f�hre, da diese von ihrer produktivsten – «most highly valued use»:489 – Verwendung abgezogen w�rden: LUNNEY, 487 f., mit Nachweisen). Traditio-nellerweise wird jedoch die Schutzfrist als einheitlich zu fixierende, starre Grçsseangesehen (vgl. allerdings auch den abweichenden Vorschlag von HILTY, S�nden-bock, 132 f.), w�hrend der Schutzbereich innerhalb gewisser Grenzen als flexibelaufgefasst wird (z.B. wird der bekannten Marke oder der Pioniererfindung einweiterer Schutzbereich zugestanden). Dabei wird insbesondere ber�cksichtigt, wieeindeutig das konkrete Immaterialgut die Schutzvoraussetzungen (dazu hintenRz. 0.25 f.) erf�llt (z.B.: BGer, sic! 2008, 445, 448, E. 6.1 – Bagues; MEER, 201,spricht vom Schutzbereich als «Funktion der Schutzvoraussetzungen»).

0.18 Nach traditioneller Ansicht findet ein weiterer Ausgleich durch die inhaltsbezogenenSchrankenregelungen statt (nach STIEPER, Schranken, 129 ff., wird das Recht von vorn-herein nur im Rahmen der Schranken gew�hrt; vgl. auch: BOYLE, 54–82; allgemein zurDogmatik von Schrankenregelungen des verfassungsm�ssigen Eigentums: J�NICH,230–234; zur Rolle der Erschçpfung in diesem Zusammenhang: HEINEMANN, Wett-bewerbsordnung 250–271, 287 und 579; Art. 6 TRIPS; RIGAMONTI, 14–26, vgl. auch:BGE 126 III 129 E. 9b – Kodak). Nach traditioneller Auffassung werden dabei nichtnur besondere Freihalteinteressen ber�cksichtigt, sondern auch die Schwierigkeit, mitdem Rechtsinhaber eine Transaktion abzuschliessen (kritisch zur These, die Senkung derTransaktionskosten durch das Internet habe den Schrankenbestimmungen insofern dieRechtfertigung entzogen: GORDON/BAHLS, insbesondere 621–624, 629–634, 644–651 und


108 Conrad Weinmann




657, zumal dieser Rechtfertigungsgrund nur einen Teil der F�lle erfasse; bei derAusgestaltung von Schutzbereich und Schranken ist sodann auch zu ber�cksichtigen,dass das Internet die Transaktionskosten f�r Piraterieprodukte ebenfalls gesenkt hat).Da die Interessen der Betroffenen hier ungemildert aufeinanderprallen und dietechnologische sowie gesellschaftliche Entwicklung diese beiden Faktoren rasch starkmodifizieren kann, sind Schrankenregelungen oft einem hohen politischen Ver�nde-rungsdruck ausgesetzt (zum Problem des Reverse Engineering siehe zum Beispiel:STRAUB, 100–106, mit Nachweisen, sowie SAMUELSON/SCOTCHMER, 1582 ff.; HAEDICKE,86 f. bef�rwortet eine urheberrechtliche Schranke zu Gunsten der kreativen Werk-nutzung im Internet – von sogenannten «Prosumenten» –, bei kommerzieller Nutzungmit gesetzlicher Lizenz: 87; vgl. auch: HILTY, S�ndenbock, 113 ff.). Die Zul�ssigkeitneuer Schranken ist aber, ganz abgesehen vom Verfassungsrecht, durch internationaleRegelungen beschr�nkt (unter anderem Art. 13 TRIPS – vgl. auch: Art. 17, 26 Abs. 2und 30 TRIPS –; Art. 9 Abs. 2 RB�; Art. 10 Abs. 1 WCT; Art. 16 Abs. 2 WPPT; zumsogenannten Drei-Stufen-Test und zu einem Vorschlag des Max Planck-Instituts inM�nchen, ihn nicht zu streng zu interpretieren, siehe http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test_final_deutsch1.pdf [20. September 2010], besuchtam 12. Januar 2012; KUR/RUSE-KHAN, 7 f.; EFRONI, 420–422, mit Nachweisen; DER-

CLAYE/LEISTNER, 20 f.; vgl. auch: EuGH, 21.10.2010, C-467/08, Slg. 2010, I-0000 –Padawan = sic! 2011, 191 ff., insbesondere N 30). Schranken sind nicht einfach engauszulegen, sondern entsprechend ihrem Normzweck (HILTY, FS Schricker, 325 und327 f.; STIEPER, Schranken, 69–71; vgl. auch: STRAUB, 61, mit Nachweis), wobei Schran-kenregelungen allerdings mehreren Zwecken dienen kçnnen.

0.19Wie sodann von verschiedenen Autoren betont worden ist (am umfassendsten wohlvon BLAIR und COTTER, deren Ansatz darauf abzielt, die Anreiz-Struktur derImmaterialg�terrechte, durch die sie çkonomisch gerechtfertigt sind, mçglichst auf-recht zu erhalten), kann ein Immaterialg�terrechtsschutz nur funktionieren, wennauch die Seite der Sanktionen und der Rechtsdurchsetzung angemessen ausgestaltetist. Sind gegen Verletzer in der Rechtswirklichkeit zu wenig oder zu schwacheSanktionen erreichbar, so kann dies einen Verlust an Abschreckung («underdeter-rence») bewirken, der letztlich zum Versagen des ganzen Immaterialg�terrechts-systems eines Staates f�hren kann (BLAIR/COTTER, 2 und 72; zum Problem derGrenzabschreckung – «marginal deterrence» –, das auch vçllig unverh�ltnism�ssighohe Sanktionen als çkonomisch unsinnig erweist: 60 Fn. 24, mit Nachweis). WennDritte davon ausgehen kçnnen, Immaterialg�terrechte kçnnten nicht durchgesetztwerden, oder die Dritten m�ssten ihre unrechtm�ssige Nutzung eines Immaterial-gutes allenfalls nach Jahren und ohne wesentliche finanzielle Folgen einstellen, soentspricht die Abschreckungslage çkonomisch gesehen mehr oder weniger derSituation ohne Immaterialg�terrechtsschutz, d.h. das zu beseitigende Marktversagenbleibt bestehen (vgl. GALLINI/SCOTCHMER, 55). Die Erhçhung von H�rden f�r Sank-tionen oder f�r ihre Durchsetzung bedeutet daher faktisch eine Einschr�nkung odersogar eine teilweise Abschaffung des Immaterialg�terrechtsschutzes (vgl. BLAIR/COTTER, 6; da es çkonomisch gesehen nur auf das tats�chliche Ergebnis ankommt,kçnnen hçhere Anforderungen in gewissen Bereichen allerdings unter Umst�ndendurch die Senkung der H�rden in einem anderen Bereich – z.B. geringere Anforde-rungen an den Beweis – kompensiert werden). F�r eine Internalisierung der Vorteileder Nutzung eines Immaterialgutes im Sinne der property rights-Konzeption brauchtes dabei sowohl eine effektive Durchsetzung von Unterlassungsanspr�chen als aucheine effektive Durchsetzung von Anspr�chen auf finanziellen Ausgleich (vgl. BLAIR/


Conrad Weinmann 109




COTTER, 42–50; SMITH, Yale L.J., 1781 f., nur zu den Unterlassungsanspr�chen;MCALEER/OXLEY, 2 ff., je mit Nachweisen). Ein Mechanismus des finanziellen Aus-gleichs bei Verletzungen des geistigen Eigentums ist f�r das Funktionieren einesImmaterialg�terrechtssystems also ebenfalls sehr wichtig (BLAIR/COTTER, 42 und 57;vgl. auch: GEDERT, 244 ff. und 262 ff.; VION, 9–12), und zwar gerade dann, wenn ineinem Bereich erhebliche Aufdeckungsprobleme bestehen (vgl. BLAIR/COTTER, 75,77 f. und 82 f.; zu Ausnahmen, etwa wo die Produktionskosten sehr hoch sind, unddie Aufdeckung sehr leicht f�llt: 46 f.; nach BOHANNAN/HOVENKAMP, u.a. 34 und 48,sollte die Bemessung der Schadenshçhe allerdings st�rker auf den Zweck desImmaterialg�terrechtschutzes ausgerichtet werden; vgl. auch: HEINEMANN, Contest-ability, 69 f. und 77 ff.). Besonders t�ckisch ist die auch in gewissen Kantonen derSchweiz anzutreffende Kombination von hohen Anforderungen an vorsorglicheMassnahmen (z.B. �ber einen kaum je nachzuweisenden, nicht leicht wieder gut-zumachenden Nachteil), die eine Rechtsverletzung sofort stoppen w�rden, mithohen Anforderungen an den Nachweis eines Schadens oder an die sonstigenVoraussetzungen eines Anspruchs auf finanziellen Ausgleich (zu diesen Vorausset-zungen umfassend § 40 Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereicherungskla-gen). Da das Bundesgericht auch bei der Anwendung der Methode der Lizenzana-logie eine Vermçgensverminderung verlangt sowie dar�ber hinaus die Mçglichkeitdes mutmasslichen Abschlusses eines Lizenzvertrages (BGE 132 III 379 E. 3.2.2 und3.3.3 – Milchsch�umer), kann diese problematische Konstellation vor allem danneintreten, wenn die Selbstnutzung des Immaterialgutes durch den Rechtsinhaberunterbleibt oder er in einem anderen Markt t�tig ist.

0.20 Neuere Ans�tze der çkonomischen Theorie der Informationskosten (siehe insbeson-dere LONG und SMITH; vgl. auch: EGGERTSSON, 86) unterscheiden sodann zwei ver-schiedene Modalit�ten der – çkonomisch verstandenen – Zuordnung von Immateri-alg�tern durch rechtliche Regeln (und der Abgrenzung des rechtlichen Schutzes),n�mlich einerseits die immaterialg�terbezogene Exklusion («exclusion») und ander-seits die handlungsbezogene (SMITH, Yale L.J., 1746 und 1756) Steuerung («gover-nance»), die (nicht direkt auf das Immaterialgut bezogen: SMITH, Yale L.J., 1800) auchzur Regulierung von Nutzungen eingesetzt werden kann (SMITH, Yale L.J., 1749; zuden verschiedenen Begriffen: The Journal of Legal Studies 2002, S453–S457). Dieerste Modalit�t verbietet den Eingriff in ein Gut, die zweite bestimmte (andere)Handlungen. Als Prototyp der ersten Form gelten diesen Autoren fast alle Regelndes Patentrechts, w�hrend der governance-Anteil �ber das Designrecht und dasMarkenrecht bis hin zum Urheberrecht und zu allgemeinen marktbezogenen Ver-haltensregeln, wie gewissen Normen des unlauteren Wettbewerbs (vgl. SMITH, YaleL.J., 1754), st�ndig zunimmt. Das Verh�ltnis von Exklusions-Regelung und gover-nance-Regelung ist bei allen Immaterialg�terrechten eine Frage des Masses (SMITH,Yale L.J., 1817: «matter of degree»), wobei aber im Lichte der Informationskosteneine allgemeine Vermutung f�r die Exklusion spricht (SMITH, Yale L.J., 1818; zu denVorteilen eines Zuweisungseffekts bereits: POLINSKY, 1101 und 1103 f.; vgl. auch:CALABRESI/MELAMED, 1104), die sich allerdings je nach Immaterialgut in einemanderen Mass auswirkt. W�hrend sich der governance-Ansatz auf der Nutzenseitegrunds�tzlich als leicht vorteilhafter erweist (SMITH, Yale L.J., etwa 1748), vor allemwegen der leichteren Vermeidung eines zu weit gehenden Schutzes, ist die Exklusionbei der Betrachtung der Kosten, zumindest in gewissen Konstellationen, von einergeradezu erdr�ckenden �berlegenheit (zur Kalkulation: SMITH, Yale L.J., 1786–1791;DERS., Economic Theory, 116 f.). Die Abgrenzung des zul�ssigen Verhaltens �ber die


110 Conrad Weinmann




Verwendung des Gutes als Referenten (z.B.: die «Erfindung» darf nicht benutztwerden) reduziert die Informationskosten drastisch (SMITH, Yale L.J., 1747 f. und1768; zur Gegenstandsbezogenheit der Patentanspr�che: MEHLER, 27; LONG bringtauch das Erfordernis der Materialisierung im Urheberrecht damit in Zusammenhang:469 f. und 533–536). Diese Vorgehensweise ist bei Immaterialg�tern zwar etwasschwieriger durchzuf�hren als etwa beim Sacheigentum (HEINEMANN, Wettbewerbs-ordnung, 5; vgl. auch: SMITH, Yale L.J., 1799), die Kostenersparnis ist bei Immateri-alg�tern aber besonders hoch (LONG, 473 und 467 f.; vgl. auch: SMITH, Yale L.J.,1793 f.). Die relativ klaren Konturen, beispielweise einer patentgesch�tzten Er-findung, tragen massgeblich zur Senkung der Informationskosten Dritter bei (LONG,469; vgl. auch: THOUVENIN, 522: «vergleichsweise klar umrissene Rechtsposition»;SCHR�ER, 57 f. und 60; zur Kritik, dass die gegenw�rtige Praxis, vor allem in denUSA, diese Konturen nicht scharf genug zeichne, siehe BESSEN/MEURER, 46–62 sowie147–164, und zu entsprechenden Verbesserungsvorschl�gen BURK/LEMLEY, 1746 ff.;governance-Regelungen erhçhen auch die Rechtsverfolgungskosten: vgl. SMITH, YaleL.J., 1791). In diesem Lichte halten es diese Theorien nicht f�r ausreichend, bei derBeurteilung des Schutzes von Immaterialg�tern allein auf deren Eigenschaft alsçffentliche G�ter, auf den Anreiz-Gesichtspunkt, auf die Aspekte des Zugangs undder Weiterentwicklung sowie auf einen mçglichen Missbrauch der Rechtsposition desInhabers («rent-seeking») abzustellen (SMITH, Yale L.J., 1776, 1797 f. und 1820; zurNotwendigkeit der Ber�cksichtigung der Transaktionskosten: MERGES, IntellectualProperty, 310; wo Informationskosten absch�tzbar sind, kann ihre Ber�cksichtigungauch eine �bereinstimmung mit gewissen Erkenntnissen der Behavioral Economicsherstellen: vgl. ETZIONI, 1103 f. sowie 1108–1113). Vielmehr ist der Gesichtspunkt derInformationskosten der jeweiligen Regelung mit einzubeziehen.

0.21Exklusion und governance sind dabei nur zwei Mittel zur Erreichung desselbenZieles, n�mlich der çkonomischen Zuordnung von Immaterialg�tern (vgl. SMITH,Yale L.J., 1746, 1749 und 1758; zum Eigengewicht der Wahl zwischen solchen Mitteln:SUMMERS, 201 f.; zum Mittel-Charakter von verschiedenen g�tersch�tzenden Regelnunter einem çkonomischen Gesichtspunkt bereits: CALABRESI/MELAMED, u.a. 1092,allerdings im Hinblick auf Regeln, die nur auf einen finanziellen Ausgleich abzielen;vgl. auch: COOTER, Col.L.Rev. 1984, 1523 f. und 1529–1531). Am Beispiel des Patent-rechts, bei dem eine weitgehende Exklusions-Regelung besonders sinnvoll ist (SMITH,Yale L.J., 1801 f. und 1805–1807, mit Nachweisen; vgl. auch: MEHLER, 33 f.), kanngezeigt werden, dass das Recht, jemanden von der Nutzung eines grob umrissenenImmaterialgutes auszuschliessen, gerade wegen dieses simplen Ein-/Aus-Mechanis-mus enorme Kosten spart (SMITH, Yale L.J., 1752 und 1783). Der potentielle Ver-letzer (und z.T. auch der Richter) braucht fast keine zus�tzlichen Informationen,muss nicht nur den Inhaber nicht kennen (vgl. WEINMANN, Lizenz, 373 ff. und 382 ff.),sondern es kçnnen auch die genauere Art der Nutzung, die gesch�tzten Interessen,der Zweck des Rechts, zus�tzliche Umst�nde des Gebrauchs etc. weitgehend ver-nachl�ssigt werden. Gerade diese Einfachheit und diese Indirektheit sind in der Lage,die hohe Komplexit�t des Immaterialg�terrechtssystems durch eine modulare Orga-nisation massgeblich zu senken und dadurch die Handhabung zu erleichtern sowieerheblich Kosten zu sparen (SMITH, Yale L.J., 1748 f., 1752 und 1776 f.). M�sste jedeverbotene T�tigkeit einzeln, und womçglich unter Einbeziehung einer Reihe vonrelevanten Umst�nden, abgegrenzt werden, so w�rden die Kosten explodieren(SMITH, Yale L.J., 1753 und 1796 f.; vgl. auch: BAMMER/SMITHSON [Jones], 269–286).Diese Indirektheit hat allerdings auch zur Folge, dass eine Exklusions-Regelung im


Conrad Weinmann 111




Hinblick auf die zu sch�tzenden Nutzungen regelm�ssig sowohl �ber- als auchunterinklusiv wirkt, d.h. zugleich zu weit und zu wenig weit geht (SMITH, Yale L.J.,1749 und 1784). Aus solchen systembedingten Unsch�rfen l�sst sich vor dem dar-gestellten Hintergrund aber grunds�tzlich (zu Sonderf�llen siehe hinten Rz. 6.8 ff.)nichts gegen den Schutz eines einzelnen Patentes – auch wenn es konkret eher denWettbewerb behindern als fçrdern sollte – ableiten (sinngem�ss gleich: HESS-BLUMER,856 f.), zumal in einem Rechtssystem nicht jedes konkrete, einzelne subjektive Rechtim Allgemeininteresse liegen kann (vgl. ELEFTHERIADIS, insbesondere 144 f.; siehedazu auch vorne Rz. 0.11 ff. und 0.16 ff.). Immerhin werden Exklusions-Regelungenin diesem Lichte – vor allem im Sinne eines «fine tuning» (SMITH, Yale L.J., etwa1750) – regelm�ssig bis zu einem gewissen Grade durch governance-Regelungenerg�nzt (SMITH, Yale L.J., 1749; vgl. auch: MERGES, Intellectual Property, 260; BEA-

TER, UWG, 15).

0.22 Die st�rkeren governance-Aspekte des Markenrechts (vgl. B�HR, 3–14), des Urheber-rechts (vgl. LONG, 517 f.; der governance-Aspekt kann zum Teil wie die ex post-Fest-legung einer Generalklausel wirken: 500 f.; die Einzelfallbezogenheit und die flexi-blen Schranken des amerikanischen «fair use» verst�rken diesen Aspekt: vgl.BLAIR/COTTER, 137 f.), und, noch mehr, des UWG (siehe dazu auch: LEISTNER, ZGE2009, 4, 23 f. und 55 f., aus Sicht der Behavioral Economics) f�hren demgem�ss zuhçheren Informationskosten. Nicht direkt auf das Immaterialgut abstellende, hand-lungsbezogene Regeln sind grunds�tzlich schon flexibler (vgl. SMITH, Yale L.J., 1749).Diese Flexibilit�t kann durch unbestimmte Rechtsbegriffe noch erhçht werden. Diest�rkere Ber�cksichtigung von governance-Regelungen wird unter anderem damitbegr�ndet, dass hier der relative Kostenvorteil einer Exklusions-Regelung geringersei (SMITH, Yale L.J., 1800), zumal die Mçglichkeit der Verringerung der Kostenwegen des Schutzes auch von Teilen des Immaterialgutes ohnehin beschr�nkt sei(LONG, 510 f.; hçhere governance-Anteile kçnnen auch als Versuch gesehen werden,der Nicht-Rivalit�t von Immaterialg�tern besser gerecht zu werden, wo dies dieKosten nicht zu stark ansteigen l�sst: vgl. GORDON, 337–346). Dennoch wird daraufhingewiesen, dass eine weitere Flexibilisierung des jeweiligen Immaterialg�terrechts,bei der die einzelnen Elemente des Schutzes individueller festgelegt w�rden, oderseine teilweise Ersetzung durch staatliche Pr�mienzahlungen volkswirtschaftlich –neben gewissen mçglichen Einsparungen – erhebliche zus�tzliche Kosten verursa-chen w�rden (vgl. BLAIR/COTTER, 21 und 148, die eine Einf�hrung zus�tzlicherSchranken dort f�r sinnvoll erachten, wo die Transaktionskosten f�r die Verein-barung �ber einen zu erlaubenden Gebrauch zu hoch w�ren: 147 f.; siehe zu diesemArgument als Begr�ndung einer Flexibilisierung auch BURK, 149–152 und 163–168,mit Nachweisen; dies ist allerdings nicht der einzige Aspekt: BOYLE, 67 f.; vgl. auch:WIEBE, GRUR 2011, 890–895). Eine Einzelbewertung jeder Innovation oder jederNutzung bzw. des jeweils angemessenen Schutzes w�re viel zu kostspielig und daherineffizient (SMITH, Yale L.J., 1774 f. und 1778, der ein solches Vorgehen mit Planwirt-schaft vergleicht – zu beachten ist in der Tat, dass die dann vorzunehmende Bewer-tung durch den Staat durchzuf�hren w�re: vgl. EFRONI, 55; zu den entsprechendenKosten: MCCHESNEY, 238 ff.; der geringe Grad der Staatsintervention ist sonst geradeein wesentlicher Vorteil der property rights: CALABRESI/MELAMED, 1092; vgl. auch:KINGSTON, 141 f.). Eine Flexibilisierung des Schutzes durch zahlreiche Ausnahmenund Schranken oder durch flexible Schrankenbestimmungen kann zudem indirekterneut zu einem �berhçhten Schutz f�hren, da die Unklarheit des Schutzbereichs dieAbschreckungswirkung verst�rkt (COTTER, 1284–1291: Flexibilisierungs-Paradox).


112 Conrad Weinmann




Ein st�rker handlungsbezogener und flexiblerer Schutz l�sst sich daher im Lichte derzus�tzlichen volkswirtschaftlichen Kosten sehr oft nicht rechtfertigen, muss vor derEinf�hrung aber zumindest im Einzelfall genau gepr�ft werden (SMITH, Yale L.J.,1756–1758). Gerade die von der funktionalen Betrachtungsweise geforderte çko-nomische Sicht verbietet es daher, zugespitzt gesagt, den Wert eines konkretenImmaterialg�terrechtsschutzes und seine Abgrenzung zu detailliert in Rechtsnormenumzusetzen, da die dadurch verursachten Messaktivit�ten und -kosten den volkswirt-schaftlichen Wert dieses Schutzes – oder auch der erreichten Freihaltung – selbstwieder wesentlich beeintr�chtigen kçnnen.

0.23In diesem Lichte stellt sich nochmals die – nicht zuletzt f�r den mçglichen Verletzerwichtige – Frage nach der Scheidung der gemeinfreien Sph�re von dem vomImmaterialg�terrechtsschutz erfassten Bereich. Wie die vorstehenden �berlegun-gen gezeigt haben, gibt es hier keine simple Gleichung, die ohne weiteres zu denrichtigen Resultaten f�hren w�rde. Bezeichnenderweise waren daher schon dieaufkl�rerischen Theorien des geistigen Eigentums nicht in der Lage, eine klareAbgrenzung zwischen dem Gemeingut und dem privatisierten geistigen Gut zuerreichen (HUBMANN, 71; vgl. auch: JOHNS, 52 f.). Die Unsch�rfe liegt hier alsogewissermassen in der Natur der Sache. Vielfach wird zwar darauf hingewiesen,dass eine Einschr�nkung der Gemeinfreiheit der Rechtfertigung bed�rfe (z.B.:HAEDICKE, 161 f.). Dies hilft im konkreten Fall aber regelm�ssig nicht weiter,da vielfach durchaus eine Rechtfertigung vorgebracht werden kann, aber unklarbleibt, wie diese zu bewerten ist, und vor allem, wie weit sie reicht. Im Lichte dervorstehenden Bemerkungen kann sich dies nicht automatisch und in jedem Falleinfach zu Lasten des Immaterialg�terrechtsschutzes auswirken. Soweit sich dasArgument der Rechtfertigungslast allerdings nicht speziell auf die Stellung derImmaterialg�terrechte in der Wettbewerbsordnung bezieht (z.B.: MATTEI, 50 f., derangesichts einer Welt beschr�nkter Ressourcen von einer Entziehung zu Lasten derAllgemeinheit spricht; vgl. zur entsprechenden naturrechtlichen Argumentation beiGrotius: EFRONI, 69 f.; siehe allerdings auch: VIVANT, 423–426, der Schçpfung alskollektive Bereicherung bezeichnet), ist eine �bergeneralisierung zu vermeiden, dasonst auch das Sacheigentum und gewisse relative Rechte ins Schussfeld k�men(vgl. kritisch: ATTAS, insbesondere 123 ff. und 140 ff.; bef�rwortend: MATTEI, u.a. 35,41 f. und 45; vgl. auch: J�NICH, 46 f.), was letztlich unsere Wirtschaftsordnung �ber-haupt aufheben w�rde.

0.24Zu unterscheiden ist zun�chst das Gemeingut und das gemeinschaftliche geistigeEigentum (dazu allgemein: EGGERTSSON, 73–89; zur Vereinbarkeit von open accessmit dem Urheberrechtssystem: SUBER, 21; �bersehen wird oft, dass open source ohneUrheberrechtsschutz gar nicht mçglich w�re: HAEDICKE, 89 f.; SMITH, Yale L.J., 1758,mit Nachweisen; weniger klar ist die Rolle des geistigen Eigentums bei open innova-tion: GREENHALGH/ROGERS, 154; creative commons und patent pools kçnnen – çko-nomisch betrachtet – unter Umst�nden als gemeinschaftliches geistiges Eigentumaufgefasst werden: MACKAAY/ROUSSEAU, 208 und 225, mit Nachweisen). NeuereTheorien des Gemeingutes (wie etwa von MATTEI oder BOYLE; vgl. auch: HELLER,Gridlock, 33 f.) gehen sodann, anders als fr�here Argumentationen zum geistigenEigentum (DAVID LANGE, JESSICA LITMAN, LAWRENCE LESSIG, PAUL GOLDSTEIN undweitere; vgl. auch die Nachweise bei SMITH, Yale L.J., 1767 f. und 1771, sowiePEUKERT, Gemeinfreiheit, 15 f.) weit �ber die Konzeption eines blossen Negativbildeszum geistigen Eigentum hinaus (traditioneller: PEUKERT, Gemeinfreiheit, 35, der auchvon einer statischen Situation ausgeht). Vielmehr wird ein vielschichtiges, komplexes


Conrad Weinmann 113




Zusammenspiel erkannt, das man durch neue Interpretationsinstrumente zu struktu-rieren sucht (f�r radikale Kritiker der privatisierenden G�terzuweisung ist bereits diegedankliche Aufspaltung in Gemeingut und einzelne (Immaterial-)G�ter problema-tisch: MATTEI, 54 f. und 57 f.; siehe allerdings die Einw�nde von MERGES, IntellectualProperty, 301; wo aus den Schrankenbestimmungen positive subjektive Rechte aufZugang abgeleitet werden – vgl. PEIFER, 13; EFRONI, 475 f., je mit Nachweisen –, st�rktdies allerdings wohl eher die traditionelle Sichtweise der property rights). Ausstehendist, aber sehr w�nschbar w�re, eine umfassende Theorie des Gemeingutes im schwei-zerischen Recht, unter Einschluss insbesondere der Wirkungen des UWG und derPersçnlichkeitsrechte. Im Folgenden kçnnen nur einige praktisch wichtige Aspektebeleuchtet werden.

0.25 In diesem Zusammenhang kommen nochmals die Schutzvoraussetzungen ins Spiel.Sie sind die wichtigsten Garanten einer gen�genden Gemeinfreiheit (zur Schran-kenfunktion der Schutzvoraussetzungen: CORNISH, 28–33, am Beispiel der Technizi-t�t im Patentrecht und der Forschung; vgl. auch: GREENHALGH/ROGERS, 164; zu dençkonomischen Vor- und Nachteilen hçherer oder niedrigerer Schutzvoraussetzun-gen: GALLINI/SCOTCHMER, 66 ff., mit Nachweisen). Aus gutem Grund wird im Imma-terialg�terrecht (anders als etwa im Sachenrecht) neben der Konformit�t mit demgesetzlichen Schutzgegenstand stets die Erf�llung zus�tzlicher Schutzvoraussetzun-gen verlangt. Dies h�ngt unmittelbar mit der Ausdifferenzierung der verschiedenenSchutzgegenst�nde im Rahmen der Wettbewerbsordnung zusammen. Ohne beson-dere Schutzvoraussetzungen w�rde diese Ausdifferenzierung (gerade im Lichte derNicht-Rivalit�t der Immaterialg�ter) weitgehend eingeebnet. Vor diesem Hinter-grund fordert der mçgliche Schutz neuer Immaterialg�ter (siehe dazu auch hintenRz. 0.37 ff.) eine klare Festlegung auf den Zweck des Schutzes und eine entspre-chende Ausgestaltung der Schutzvoraussetzungen, was f�r jede Kategorie vonImmaterialg�tern gesondert zu bestimmen ist (zum Schutzbereich, der ebenfallsspezifisch f�r den jeweiligen Schutzgegenstand festzulegen ist – BOYLE, 22 – siehevorne Rz. 0.17 f.). Die meisten Probleme eines angeblich unnçtigen oder zu weitgehenden (oder auch zu geringen) Schutzes von Immaterialg�tern beruhen aufunrichtig gehandhabten Schutzvoraussetzungen (vgl. auch: GALLINI/SCOTCHMER, 64,mit Nachweisen; gemeint sind damit sowohl gesetzgeberische Fehler als auch Fehlerbei der Interpretation des Gesetzes, wobei auf beiden Ebenen die çkonomischenZusammenh�nge gering gesch�tzt werden kçnnen).

0.26 Damit die Gemeinfreiheit – im Sinne der freien Nutzung von Gemeingut (der Begriffdes Gemeingutes ist hier im çkonomischen Sinne zu verstehen, so dass auch eineblosse freie Nutzungsmçglichkeit erfasst wird) – mçglichst optimal gew�hrleistetw�re, m�ssten aber nicht nur die einzelnen Schutzgegenst�nde und ihre Schutz-voraussetzungen, sondern auch der jeweilige Schutzbereich (inklusive Schrankenund Ausnahmen) klar abgegrenzt sein. Die Bestimmung der freien public domain istschon wegen der unvermeidbaren Vagheit der Schutzvoraussetzungen (z.B.: Indivi-dualit�t; Nicht-Naheliegen) notwendigerweise etwas unscharf (vgl. BURK, 136, mitNachweisen). Umso mehr Bedeutung kommt einer klaren Abgrenzung des Schutz-bereichs zu – entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil ist es auch aus «defensiver»Sicht keineswegs immer am besten, wenn mçglichst wenig Immaterialg�terrechts-schutz besteht; vielmehr ist es oft wichtiger, dass die Schutzbereiche eindeutig abge-grenzt sind (neben das Freihalteinteresse tritt ein Sicherheitsinteresse), was nicht nurInformationskosten spart, sondern auch eine unerw�nschte �berabschreckung(«overdeterrence») �ber den eigentlich zweckentsprechend festgelegten Schutz-


114 Conrad Weinmann




bereich hinaus verhindert (eine solche �berabschreckung f�hrt faktisch zu einerAusdehnung des Schutzbereichs: vgl. BLAIR/COTTER, 60). Zu beachten ist, dass bereitsdie Androhung eines Prozesses regelm�ssig zur Unterlassung der Benutzung f�hrt(MEHLER, 28, mit Nachweisen; verfolgt der Rechtsinhaber angebliche Rechtsverletzerkonsequent, so wird die Abschreckung weiter erhçht: STRAUB, 17; erstreckt sich dieUnklarheit auf einen zu weiten Bereich, kann allerdings auch eine «underdeterrence»entstehen, da es f�r den Rechtsinhaber zu risikoreich w�re, alle an sich sinnvollenKlagen zu erheben). Zudem sind viele Projekte im Lichte einer Kosten-Nutzen-Ana-lyse (siehe dazu hinten Rz. 0.44 ff.) nur bei einer gen�gend klaren Rechtssituation�berhaupt durchf�hrbar (was die Marktzutrittsschranken bei Unklarheit unter be-stimmten Umst�nden erhçhen kann). Die volkswirtschaftlichen Kosten eines Systemsmit unklaren Schutzbereichen, die nicht mit den Transaktionskosten f�r den Erwerbeiner Lizenz zu verwechseln sind (a.A. offenbar: EFRONI, 56), sind also nicht zuuntersch�tzen.

0.27Zu weite Schutzbereiche kçnnen allerdings in der Tat zu einem �berm�ssigen Schutz(«overprotection») f�hren (was volkswirtschaftlich sch�dlich ist: KAMPERMAN SAN-

DERS, 139; LEVIN, 47). Zu beachten ist jedoch auch hier, dass die public domain, wiebereits angedeutet, nicht einfach als Negativbild der aggregierten Schutzbereichekonzipiert werden kann. Zun�chst sind auch faktische Hindernisse in die Betrachtungmit einzubeziehen. Wo der Zugang zu einem Immaterialgut, insbesondere durchGeheimhaltung oder technische Mittel, versperrt wird, gibt es trotz eines fehlendenImmaterialg�terrechtsschutzes weder einen freien Gebrauch noch inhaltliche oderzeitliche Beschr�nkungen (CORNISH, 57 und 63; auch der Grundsatz, dass Ideen freisein m�ssen, kann sich gegen faktische Zugangsschranken nicht durchsetzen: SCHACK,758). Geheimhaltung eines Know-how (zur Definition: MEILI T., 8, 10 und 18; ANN,GRUR 2007, 40; zu den Grundlagen des internationalen Schutzes des – geheimen undwirtschaftlich wertvollen – Know-hows siehe Art. 39 TRIPS; im Einzelnen: ANN,GRUR 2007, 41 f.; ABBOTT/COTTIER/GURRY, 591–595; zu Vor- und Nachteilen gegen-�ber dem Patentschutz: ANN, GRUR 2007, 40; MACKAAY/ROUSSEAU, 270; REICHMAN,Col.L.Rev. 1994, 2436–2440; KINGSTON, 11 f. und 52 f.; zur Kartellrechts-Problematik:EuG, T-201/04 [2007] ECR II-3601 – Microsoft) hat daher eine faktische Ausschluss-wirkung (TROLLER A., GRUR Ait 1958, 388), die allerdings je nach den Umst�ndensehr unvollst�ndig sein kann. Diese Ausschlusswirkung wird hier durch rechtlicheVerhaltensregeln, insbesondere des UWG (vgl. Art. 2, 4, 4a, 5 und 6 UWG sowieArt. 162 und 273 StGB), lediglich verst�rkt (kann aber in anderen F�llen damit aucherst geschaffen werden). Obwohl dadurch immer noch kein vollst�ndiger Schutzerreicht wird, handelt es sich, çkonomisch gesehen, um den rechtlichen Schutz einesImmaterialgutes (richtig: TROLLER A., GRUR Int. 1985, 97, wohl entgegen der herr-schenden Lehre; vgl. auch: MEILI T., 29; Know-how hat unter Umst�nden sogar einenhçheren Wert als eine patentgesch�tzte Erfindung, der Wert wird also nicht durch dasImmaterialg�terrecht, hier das Patentrecht, geschaffen: siehe etwa BGH, GRUR1963, 207, 210 – Kiesels�ure). �konomisch ist erstens die faktische Ausschlusswir-kung (vgl. MACKAAY/ROUSSEAU, 215–217) entscheidend – und nicht das Vorliegeneines absoluten Rechts, das insofern nur ein Mittel ist (vgl. bereits CALABRESI/MELA-

MED, 1106–1108) – und zweitens gen�gt bereits eine relativ geringe Sperrwirkung, umeinen Exklusionseffekt (gesch�tztes Gut) zu erzielen (MACKAAY/ROUSSEAU, 209, 212,und 215 f.; vgl. auch: HILTY, UFITA 1994, 136 f.; zu mçglichen rechtlichen Strukturie-rungen eines unvollkommenen Schutzes: RAVENNE, passim; LONG, 517, betont, dassproperty rights nie eine komplette faktische Ausschlusswirkung haben). Auch der


Conrad Weinmann 115




UWG-Schutz von Know-how dient daher çkonomisch gesehen dem Innovationswett-bewerb (KAMPERMAN SANDERS, 140; BLAIR/COTTER, 145–147, mit Nachweisen; vgl.auch: BEATER, UWG, 684). Die Erf�llung der Schutzvoraussetzungen des Patent-schutzes wird dabei nicht verlangt (ANN, GRUR 2007, 41; nach SMITH, Yale L.J.,1809 f. – allerdings zum eher besseren Schutz in den USA – liegt hier ein Fallzwischen exclusion und governance vor; vgl. auch: ANN, GRUR 2007, 43; derflexiblere governance-Schutz kann weiter oder weniger weit gehen als der starreexclusion-Schutz – zum beschr�nkten çrtlichen Schutz des UWG und der Einbezie-hung weiterer Elemente: JECKLIN, 78; DAVID, AJP 1992, 1505 f.; M�LLER, SIWR V/1,41 –, hier gehen die Abweichungen in beide Richtungen; vgl. auch: FRAN�ON, 41,wonach der UWG-Schutz von Zeitungstiteln schw�cher, aber leichter zu erlangen seials ein immaterialg�terrechtlicher Schutz; BGE 75 IV 23). Verhaltensregeln desUWG sind daher unter Umst�nden durchaus in der Lage, jemandem çkonomischein Gut zuzuordnen (a.A. sinngem�ss: SCHLUEP, FS Heini, 362; konsequenterweise hatdas deutsche Bundesverfassungsgericht die Ausstattung unter dem damaligen WZGdaher auch als verfassungsm�ssiges Eigentum angesehen: BVerfGE 78, 58, 71), wasim Lichte der funktionalen Betrachtungsweise, die gerade die Heranziehung çko-nomischer Kriterien verlangt, auch rechtlich zu ber�cksichtigen ist (wo daher gesagtwird, das UWG begr�nde keine ausschliesslichen Rechte an bestimmten Immaterial-g�tern – z.B. BERGER, Konkretisierung, 290; JECKLIN, 96; vgl. auch: BGE 131 III 384,395 f. –, so ist dies rechtlich zwar korrekt, verkennt aber zumindest teilweise die auchrechtlich zu ber�cksichtigende çkonomische Seite des Problems). Dieser Schutz kanndie Gemeinfreiheit weiter einengen (vgl. z.B.: STRAUB, 19, zum zus�tzlichen Schutzvon Software durch das UWG; a.A. PEUKERT, G�terzuordnung, 237 ff., 313 ff., 376 ff.und 811 ff., der allerdings die çkonomischen Wirkungen von relativen Rechten zuwenig ber�cksichtigt und dessen Kernargumente, 353–371, ohnehin verfassungsrecht-licher Natur – vgl. auch: DERS., Gemeinfreiheit, 71 f. – sind; verfassungsrechtlicheArgumente f�hren in diesem Bereich angesichts des erheblichen Spielraumes desGesetzgebers aber erstens – abgesehen vielleicht betreffend Art. 4 lit. h und Art. 6Abs. 2 lit. a der Richtlinie 2006/114/EG vom 12. Dezember 2006 �ber irref�hrendeund vergleichende Werbung – regelm�ssig nicht weiter und sind zweitens der Prob-lematik auch unangemessen; siehe etwa: KINGSTON, 83–89 sowie 119 f., mit Nach-weisen).

0.28 Die Verst�rkung technischer Schutzmassnahmen durch einen rechtlichen Umge-hungsschutz f�hrt regelm�ssig zu einem �berm�ssigen Schutz (vgl. HAEDICKE, 88;FITZNER, 102; HILTY, S�ndenbock, 109 f. und 127 ff., mit Nachweisen; zumal dadurchSchranken des Immaterialg�terrechtsschutzes ausgehebelt werden: STIEPER, Schran-ken, 508 ff.; HAEDICKE, 55; zum zus�tzlichen Schutz durch andere Normen: GIRS-

BERGER, 192–194; vgl. auch: STIEPER, GRUR Int. 2011, 131; STRAUB, 133–153), derallerdings zum Teil durch die mangelnde tats�chliche Durchsetzbarkeit gemildertwird (HAEDICKE, 60; eine Milderung in Richtung einer flexibleren governance-Rege-lung verlangt sinngem�ss DE WERRA, 111 und 113 f.; zur Mçglichkeit der Bek�mpfungvon Urheberrechtsverletzungen durch Content-Identification-Technologien: FITZNER,126–330). Zwar haben Digitalisierung und Internet das Gleichgewicht zwischenSchutz und Zugang zu Gunsten des Zugangs verschoben; mit rechtlich abgesichertentechnischen Schutzmassnahmen schl�gt das Pendel aber in die andere Richtung aus.In einem property rights-System kçnnen entgegenstehende Rechte an sich gekauftoder im Sinne eines Gebrauchsrechts zumindest als Lizenz erworben werden (vgl.SMITH, Yale L.J., 1765 f.). Bei einem �berm�ssigen Schutz f�hrt dies allerdings


116 Conrad Weinmann




tendenziell zu einer erhçhten Abh�ngigkeit vom Rechtsinhaber (vgl. HILTY, S�nden-bock, 109 f.) und zu �berhçhten Preisen.

0.29Das Immaterialg�terrecht dient nur dem Innovationswettbewerb, w�hrend das UWGden Wettbewerb umfassender sch�tzt, dabei aber zum Teil unterschiedliche Detail-zwecke verfolgt (zur Heterogenit�t der Ziele des UWG: JUNG/SPITZ [Jung], Einlei-tung, N 8; BEATER, UWG, 3 und 29). Das UWG sch�tzt daher unter anderem auchden Innovationswettbewerb (sinngem�ss gleich: BAUDENBACHER, Art. 1 UWG N 87,Art. 2 UWG N 197 und Art. 5 UWG N 83, der allerdings im Immaterialg�terrecht nureine besondere Auspr�gung des Lauterkeitsrechts erblicken will, was wohl zu kurzgreift; vgl. auch: REICHMAN, Trade Secrecy, 190 und 193, mit Nachweisen; kritisch zueiner zu starken Trennung von geistigem Eigentum und Lauterkeitsrecht auch: KUR,GRUR Int. 1998, 774 f.; OHLY, FS Schricker, 112; DERS., FS Ullmann, 806 ff.; DESSE-

MONTET, SIWR I/1, 7, mit Nachweisen; Immaterialg�terrecht und UWG kçnnen nurdann s�uberlich getrennt werden, wenn man die çkonomischen Wirkungen ausblen-det, was mit der funktionalen Betrachtungsweise aber nicht vereinbar ist). Insofern,d.h. (zumindest) in Hinblick auf den Innovationswettbewerb, bilden Immaterialg�-terrecht und UWG daher ein einziges Schutzsystem (vgl. dazu auch: HEINEMANN,Wettbewerbsordnung, 236 f. und 580 f., insbesondere Fn. 97; a.A. IVANOV, 192; zu deninternationalen Grundlagen eines Schutzes durch das UWG neben dem geistigenEigentum siehe DERCLAYE/LEISTNER, 21–24; wo daher, wie in der EU, zwar dasImmaterialg�terrecht, nicht aber das UWG weitgehend harmonisiert sind, bestehtein mangelhafter Rechtszustand: vgl. DERCLAYE/LEISTNER, 113; zum Schutz der In-novation durch Kartellrecht siehe die Nachweise vorne Rz. 0.14). Aus dem rechts-technischen Charakter des UWG als Verhaltensrecht bzw. aus seiner Verpçnung vonVerhaltensunrecht kann daher nicht mit Sicherheit auf das Fehlen einer g�terzuord-nenden Wirkung im çkonomischen Sinne geschlossen werden (vgl. auch: SCHR�ER,79–84; OHLY, Wettbewerbsfreiheit, 104 f.; TROLLER P., 518; a.A. JECKLIN, 146, vgl.allerdings auch 112; auch strafrechtliche Normen wie der Tatbestand des Diebstahlssind im �brigen Verhaltensnormen und betreffen Verhaltensunrecht, was an ihremBeitrag zur Aufrechterhaltung der G�terzuordnung nichts �ndert). Zudem habenAnspr�che gegen Verletzer immer relativen Charakter (vgl. SCHR�ER, 45–47; es gehtvielmehr um die inhaltliche Ausgestaltung der Verhaltensnormen). Die vom geistigenEigentum und vom UWG eingesetzten Mittel zum Schutz des Innovationswett-bewerbs sind jedoch verschieden. Die flexibleren governance-Regeln des UWGverursachen zwar, wie gezeigt (siehe vorne Rz. 0.20 ff.), mehr Informationskosten,grenzen aber den Bereich der freien Handlungsoptionen Dritter zumindest im Prinzipinsofern genauer ab, als weniger Handlungsoptionen unnçtigerweise ausgeschlossenwerden. Im Hinblick auf die Sicherung der Gemeinfreiheit hat dies Vor- und Nach-teile.

0.30Imitation ist im Wettbewerb grunds�tzlich funktional (siehe vorne Rz. 0.14; dieEffizienz der Imitation h�ngt allerdings auch von der Effizienz des Nachahmers ab:BLAIR/COTTER, 51, 54–56 und 87; zudem ist Imitation f�r das nachahmende Unter-nehmen selbst oft nur kurzfristig von Vorteil, w�hrend sich l�ngerfristig die Innova-tion auszahlt: vgl. RIZZELLO, 132 ff.), kann aber den Innovationswettbewerb gef�hr-den. Immaterialg�terrechte schr�nken daher die Mçglichkeit der Imitation ein. Nichtnur dieser Bereich (siehe dazu vorne Rz. 0.26), sondern auch der Bereich, in demdar�ber hinaus Einschr�nkungen f�r die Mçglichkeit der Imitation bestehen, istjedoch nicht immer einfach zu bestimmen. Da das UWG auch, aber nicht nur, denInnovationswettbewerb sch�tzt, kçnnen lauterkeitsrechtliche Regeln aus verschiede-


Conrad Weinmann 117




nen Gr�nden faktisch die Mçglichkeit der Imitation ebenfalls einschr�nken, n�mlicheinerseits direkt aufgrund des Zieles des Innovationswettbewerbs und anderseitsgest�tzt auf andere Ziele des UWG, soweit die entsprechenden Massnahmen faktischeine Einschr�nkung der Mçglichkeit der Imitation mit sich bringen (dem Verbot derSchaffung einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG liegt z.B.nicht oder zumindest nicht prim�r das Ziel des Innovationswettbewerbs zugrunde,dennoch f�hrt diese Regelung faktisch zu einer Einschr�nkung der Mçglichkeit derImitation: vgl. auch: BORNKAMM, 35 ff.; GL�CKNER, 287 ff.; siehe bereits: MEILI F.,354 ff.). Dies macht das Verh�ltnis von Immaterialg�terrecht und UWG sowie seineBedeutung f�r die Umschreibung des Bereichs der Gemeinfreiheit etwas un�ber-sichtlich.

0.31 Seit l�ngerem wird das UWG parallel zum geistigen Eigentum angewendet (grund-legend: BGE 73 II 110, 117 f. E. 4 – Endress, wo ein allgemeines lex specialis-Verh�ltnisabgelehnt wird; die kumulative Anwendbarkeit entspricht heute der herrschendenLehre und Praxis: umfassende Nachweise bei THOUVENIN, 508 f. Fn. 23 und 24; GOLAZ,100 f.; die formal verstandene «Umwegthese», wonach das UWG eine Handlung nichtf�r rechtswidrig erkl�ren kann, die das Immaterialg�terrecht zul�sst, ist daher unrich-tig: THOUVENIN, 512–514, mit umfassenden Nachweisen; vgl. auch: BGE 129 III 358 –Puls; BGer, sic! 2008, 908 – Botox/Botoina II; zur�ckhaltend: GILLIRON, 329). Soweitjedoch ein Immaterialgut nicht durch geistiges Eigentum gesch�tzt ist, wird regelm�ssigder Grundsatz der Nachahmungsfreiheit angerufen (z.B.: BGE 131 III 384 – Such-spider; 116 II 477 – Volvo-Kotfl�gel; vgl. auch: BGE 4A.86/2009, E. 4.1; dies verh�ltsich im Ausland vielfach �hnlich: vgl. OHLY, IIC 2010, 508 f., der allerdings betont, dassdie Berufung auf die Nachahmungsfreiheit meist nur den Ausgangspunkt darstelle, derdas Ergebnis nicht vorwegnehme; �hnlich: KUR, GRUR 1990, 1; DIES., Freedom, 527;BEATER, Nachahmung, 185 f.; zum Begriff der Nachahmung als qualifizierte Imitation:JENNY, 260; vgl. auch: SAMBUC, 30). Eine durch das Immaterialg�terrecht erlaubteVerhaltensweise kann nach dieser Argumentation nur dann verboten werden, wenn«besondere Umst�nde» vorliegen, die dieses Verhalten unlauter machen, womit zumAusdruck gebracht werden soll, dass die Nachahmung «als solche» nicht rechtswidrigist (die Formel von den «besonderen Umst�nden» geht auf die Urteile des deutschenReichsgerichts vom 7. April 1910, RGZ 73, 294 – Schallplatten, sowie RGZ 135, 385,394 f. – K�nstliche Blumen – zur�ck und wurde sp�ter vom Bundesgericht �bernom-men). Im Ergebnis kann im konkreten Fall also durchaus dasselbe Verhalten durch dasUWG verboten sein, das durch das Immaterialg�terrecht erlaubt wurde (nach K�HLER,549 f., sagen das geistige Eigentum und das UWG zur Nachahmungsfreiheit allerdingsohnehin nichts aus, da das Erstere auf eine Verst�rkung des Schutzes abzielt, w�hrenddas Zweite Freir�ume nicht schaffen, sondern begrenzen will; a.A. MCGUIRE, 768).Praktisch fallen zwar vor allem die Fallgruppen bzw. Spezialtatbest�nde der Irref�h-rung, der Verwechslungsgefahr, der Rufsch�digung, der Rufausbeutung, der unredlicherlangten Arbeitsergebnisse und des Geheimnisschutzes in Betracht (vgl. SCHR�ER,13 ff.; BEATER, UWG, 4 f.; KUR, GRUR Int. 1998, 772; vgl. auch: Art. 10bis Abs. 3 PV�und Art. 39 TRIPS; zur beschr�nkten Bedeutung von Art. 5 lit. c UWG: HILTY, FSUllmann, insbesondere 651 ff.). Aufgrund der Offenheit des Begriffs der «besonderenUmst�nde» (vgl. GOLAZ, 125 ff. und 181 ff.) und der UWG-Generalklausel (Art. 2UWG) sowie im Lichte der dynamischen Natur des UWG (vgl. BEATER, UWG, 29) isteine Klarheit aber zum Teil erst ex post zu gewinnen (vgl. BURK, 129 f., mit Nach-weisen; vgl. auch: THOUVENIN, 548; die funktionale Betrachtungsweise erhçht dieseUnsicherheit: B�RGI/LANG, 241; Nachahmungsfreiheit heisst hier zudem nicht Kosten-


118 Conrad Weinmann




freiheit, da beim potentiellen Nachahmer aufgrund dieser Unklarheit auf jeden Fallerhebliche Kosten anfallen: vgl. LONG, 477–480; vgl. allerdings auch zum «Behin-derungswettbewerb» als Komplement�rbegriff zum problematischen Begriff des «Leis-tungswettbewerbs»: WADLOW, 121 f. und 138 f.). Die «Nachahmungsfreiheit» suggeriertin diesem Zusammenhang daher eine Einheitlichkeit der rechtlichen Regelung derpublic domain, die es nicht gibt (zumal das UWG die zul�ssige Aus�bung einesImmaterialg�terrechts auch einschr�nken kann: BGE 129 III 353–Puls; KAMPERMAN

SANDERS, 137, und das overlapping-Problem – zur Heterogenit�t des geistigen Eigen-tums: SCHR�ER, 150 f., 154–157 und 306 f. – einen zus�tzlichen Abgrenzungsbedarfschafft: dazu hinten Rz. 6.3 f.; a.A. NEMECZEK, 1207: die «besondere Umst�nde»-Formelals «Garant der Nachahmungsfreiheit»). Aus Sicht des «defensiven» Unternehmenserschçpft sich die Bedeutung der Berufung auf den Grundsatz der Nachahmungs-freiheit in der Praxis denn auch regelm�ssig in einer Tautologie: erlaubt ist, was nichtverboten ist – was aber keinen Erkenntnisgewinn darstellt (a.A. SCHLUEP, FS Heini,359; der unbestrittene Umstand, dass die Nachahmungsfreiheit im Lichte der verfas-sungsm�ssigen Wirtschaftsfreiheit – Art. 27 BV; vgl. zudem: Art. 94 und 96 BV – aucheinen materiellen Grundsatz, zumindest im Sinne eines Optimierungsgebots f�r staat-liches Handeln, darstellt und ausserdem f�r den Wettbewerb von erstrangiger Bedeu-tung ist – OHLY, IIC 2010, 510 f., mit Nachweisen –, �ndert an diesen Schwierigkeitennichts).

0.32Strittig ist, wie weit die Festlegungen in den immaterialg�terrechtlichen Gesetzenbei der Auslegung des UWG zu ber�cksichtigen sind (und umgekehrt). Soweit dasUWG dem Innovationswettbewerb dient, sind die in den Immaterialg�terrechts-gesetzen getroffenen Festlegungen im Rahmen einer systematischen und teleologi-schen Auslegung des UWG offensichtlich in die Betrachtung mit einzubeziehen(was auch umgekehrt gilt: ESCHMANN, AJP 2011, 1644 und 1648). Soweit das UWGnicht dem Innovationswettbewerb dient (was allerdings nicht in jedem Fall klar zuisolieren sein wird, da eine bestimmte Regelung verschiedenen Zielen dienenkann), ist zumindest zu pr�fen, ob die Ergebnisse der Rechtsanwendung des einenGesetzes den Zweck des anderen Gesetzes vereiteln. Eine mçgliche Kollision liegtsomit stets auf der Zweckebene, methodisch geht es also um Prinzipienkonflikte, sodass nur Meta-Prinzipien bzw. eine Abw�gung, jedenfalls also die Heranziehungvon – �ber eine blosse Einzelfallbeurteilung hinausgehenden – zus�tzlichen Krite-rien eine Lçsung herbeif�hren kçnnen (es geht auch nicht nur um die Bestimmungirgendwelcher Verweisungsnormen). Welche Grenzen des Immaterialg�terrechtsdurch das UWG zu beachten sind, ergibt sich ohne zus�tzliche Wertung wederaus dem Immaterialg�terrecht noch aus dem UWG (vgl. dazu auch nachfolgend:Rz. 6.3 ff.).

0.33Vor diesem Hintergrund wurde als ein allgemeines Prinzip des geistigen Eigentumsein immaterialg�terrechtlicher numerus clausus postuliert (TROLLER A., FS Gut-zwiller, 771; DERS., Bd. I, 55–66, insbesondere 59). Dazu sind jedoch einige Klarstel-lungen anzubringen. Zun�chst darf der immaterialg�terrechtliche numerus claususnicht mit dem sachenrechtlichen numerus clausus verwechselt werden. Der sachen-rechtliche numerus clausus (vgl. zur Abgrenzung: WEINMANN, Lizenz, 282 und 434 f.,mit Nachweisen) ist entwicklungsgeschichtlich und teleologisch unlçsbar mit demauf kçrperliche Gegenst�nde beschr�nkten engen Sachbegriff verkn�pft und betrifftdie Immaterialg�terrechte nicht (WEINMANN, Lizenz, 425, 441 und 443). Beimimmaterialg�terrechtlichen numerus clausus, wie er �blicherweise verstanden wird,handelt es sich sodann, genau genommen, nicht um ein, sondern um zwei Prinzipien


Conrad Weinmann 119




(WEINMANN, Lizenz, 281–284 und 414 ff.; zustimmend: J�NICH, 240; PEUKERT, G�ter-zuordnung, 21; sinngem�ss gleich: OHLY, FS Schricker, 107; nicht eindeutig: BERGER,FS David, 3; a.A. WEBER, 585). Wie bereits gezeigt wurde (siehe dazu vorneRz. 0.15), ist es unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbs notwendig, �ber denabsoluten Schutz jeder Kategorie von Immaterialg�tern gesondert zu entscheiden.Das Prinzip der beschr�nkten Zahl betrifft hier somit zun�chst die immateriellenG�ter selbst (sinngem�ss gleich: JECKLIN, 153; die beschr�nkte Zahl der unabgelei-teten Rechte ist nur eine Folge der beschr�nkten Zahl absolut gesch�tzter G�ter).Ein allgemeiner Schutz von Immaterialg�tern, der parallel zum allgemeinen Begriffder Sache an einem allgemeinen Begriff des Immaterialgutes ankn�pfen w�rde, istdaher mit einer liberalen Wirtschaftsordnung nicht vereinbar (DAVID, AJP 1995,1409; vgl. allerdings auch: KUR/MIZARAS (Dinwoodie), 4 ff.). Es kçnnten auch keineInformationskosten gespart werden (siehe vorne Rz. 0.20 ff.), da es – anders als beikçrperlichen Gegenst�nden – keine einfache und klare Vorstellung von «Immateri-algut» gibt, die im Alltag operabel w�re (vgl. auch: LONG, 504). Die Ankn�pfung angewissen besonderen Kategorien von Immaterialg�tern entspricht sodann der his-torischen Entwicklung, die auf den Ausnahmecharakter von Privilegien zur�ckgeht(KUR, GRUR 1990, 2) und zu verschiedenen Schutzgegenst�nden gef�hrt hat. EinSchutz f�r Immaterialg�ter als solche ist somit auch deswegen nicht mçglich, weilsich die Regelungen zu den einzelnen absolut gesch�tzten Immaterialg�tern imLaufe der Zeit innerhalb der Wettbewerbsordnung zu eigenen Subsystemen mitverschiedenen Detailzwecken und unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen ausdif-ferenziert haben (siehe OHLY, ZGE 2010, 371 f.; kritisch zu der traditionellenEinteilung der Immaterialg�ter, die ihrer Ansicht nach die j�ngsten Entwicklungennicht angemessen auffangen kann: REICHMAN, Col.L.Rev. 1994, 2436 und 2501 f.;KINGSTON, 83–90 und 135). Gem�ss dem ersten Prinzip des immaterialg�terrecht-lichen numerus clausus sind in ihrer Zahl daher «die Arten der rechtlich absolutgesch�tzten Immaterialg�ter und nicht die Arten der Rechte an ihnen» beschr�nkt(WEINMANN, Lizenz, 283). In dieser schwachen Formulierung, n�mlich dass dieabsolut gesch�tzten Immaterialg�ter zu einem bestimmten Zeitpunkt immer ir-gendwie zahlenm�ssig festgelegt sind, ist dieses Prinzip weitgehend unbestritten(auf den ersten Blick a.A. zwar OHLY, FS Schricker, 121, der aber prim�r dogma-tisch problematische Lçsungen beim Auftreten neuer Immaterialg�ter kritisiert;�hnlich: LEISTNER, FS Pfennig, 43 Fn. 16; siehe dazu hinten Rz. 0.35 ff.), auch wenndie Ansichten �ber seine Tragweite durchaus auseinandergehen. Strittig ist ins-besondere, ob zus�tzliche G�ter nur durch den Gesetzgeber oder mittels Auslegungbzw. Rechtsfortbildung auch durch die Gerichte gesch�tzt werden d�rfen (siehe dieNachweise bei PEUKERT, G�terzuordnung, 8–10). Dabei ist im Auge zu behalten,dass das erste Prinzip des immaterialg�terrechtlichen numerus clausus eine recht-liche und keine çkonomische Perspektive einnimmt.

0.34 Davon abzugrenzen ist ein zweites Prinzip des immaterialg�terrechtlichen numerusclausus, das im vorliegenden Zusammenhang weniger ins Gewicht f�llt und dessenGeltung meist ohne n�here Begr�ndung oder gest�tzt auf diffuse Analogien zumSachenrecht behauptet wird. Diese diffusen Analogien verkennen insbesondere,dass der Publizit�tsgedanken im Recht des geistigen Eigentums weniger starkverankert ist, dass an der Verbreitung und mçglichst umfassenden Nutzung vonImmaterialg�tern angesichts ihrer Nicht-Rivalit�t ein viel hçheres Interesse bestehtals bei Sachen sowie dass das Argument, die Parteien eines Vertrages d�rften keineDritten verpflichten, insofern zirkul�r ist, als es bei �bertragungsgesch�ften die


120 Conrad Weinmann




fehlende absolute Wirkung eines (Teil-)Rechts bereits voraussetzt (siehe zu diesenPunkten: WEINMANN, Lizenz, 279–281, 325–414 und 473 f.). Dieses angebliche Prin-zip bezieht sich auf die Zahl der Rechte an Immaterialg�tern, was praktisch vorallem Teilrechte bzw. abgeleitete Nutzungsrechte betrifft. Obwohl die rechts-gesch�ftliche Gestaltungsfreiheit auch im Immaterialg�terrecht nicht unbeschr�nktist (siehe dazu: WEINMANN, Lizenz, 469 ff.), zeigt schon ein Blick auf das Urheber-recht, wo neue Nutzungsarten in absolut wirkenden Rechten verselbst�ndigt wer-den kçnnen, dass es sich bei diesem Prinzip um keinen durchgehend wirksamen,allgemeinen Grundsatz des geistigen Eigentums handelt. Dazu kommt, dass diesesangebliche Prinzip einen ganz anderen teleologischen Hintergrund hat als das erstePrinzip des immaterialg�terrechtlichen numerus clausus (siehe dazu auch: RUDDEN,254 f.; PEUKERT, G�terzuordnung, 22 f.) und insbesondere nicht das Problem desasymmetrischen Marktversagens betrifft. Es geht daher zudem um andere Interes-sen (bei der Entscheidung des OLG M�nchen vom 20. Juni 2011, ZUM 2011, 868,870, dass Blueray keine neue urheberrechtliche Nutzungsart sei, wird zum Beispielweder die marktwirtschaftliche Ordnung, noch die Nachahmungsfreiheit, nochsonst ein Kriterium erw�hnt, das im Zusammenhang mit dem ersten Prinzip desnumerus clausus ins Gewicht fallen kçnnte; vgl. auch: PEIFER, 12). Durch dieZulassung weiterer abgeleiteter Rechte wird auch der Bereich, dessen Nutzung derAllgemeinheit entzogen ist, nicht weiter ausgedehnt, da der Schutzrechtsinhaberohnehin keine Rechte einr�umen kann, die �ber die ihm durch das Schutzrechtzugewiesene Sph�re hinausgehen.

0.35Wie bereits gezeigt wurde (siehe vorne Rz. 0.27), kçnnen allerdings çkonomischgesehen unter anderem auch lauterkeitsrechtliche Anspr�che g�terzuordnend wirken(vgl. auch STRAUB, 18, mit Nachweisen, zum urspr�nglich lauterkeitsrechtlichenSchutz von Computerprogrammen in der Schweiz). Die mangelnde G�terbezogen-heit der lauterkeitsrechtlichen Regelungstechnik («governance») bewirkt sogar, dassindirekt bzw. reflexartig eine unabgeschlossene Zahl von Immaterialg�tern gesch�tztwerden kçnnte, wobei dieser Schutz çkonomisch gesehen allerdings gerade wegendieser Regelungstechnik prinzipiell schw�cher ist. Geht man zu Recht davon aus, dassdas UWG unter anderem auch der Fçrderung des Innovationswettbewerbs dient undUWG sowie geistiges Eigentum insofern ein System bilden (siehe vorne Rz. 0.14 und0.29 ff.), kann darin allerdings keine Systemwidrigkeit erblickt werden. DieselbenGr�nde, die einen Immaterialg�terrechtsschutz nahelegen, kçnnen in diesem Lichteauch f�r einen UWG-Schutz sprechen (vgl. auch: OHLY, IIC 2010, 522–524; KAMPER-

MAN SANDERS, 148 f.; SAMBUC, 198; a.A. JECKLIN, 143, die nicht verschiedene Mittel bei�berlappenden Zwecken, sondern ausschliesslich unterschiedliche Zwecke sieht). Zubeachten ist auch, dass heute oft erst kleine Innovationen den Markterfolg und dieDiffusion von vorangegangenen grçsseren Innovationen ermçglichen, ein weitgehen-der Immaterialg�terrechtsschutz daf�r aber oft unerw�nscht ist (siehe dazu: REICH-

MAN, Col.L.Rev. 1994, 2445; KINGSTON, 17–25, 121 und 127 f.; GREENHALGH/ROGERS,7 f. und 32–34; erste Innovation und marktf�higes Produkt liegen heute oft sehr weitauseinander: KINGSTON, 206 f.). Gerade eine funktionale Betrachtungsweise zeigt indiesem Lichte, dass ein çkonomisch verstandener Schutz neuer Immaterialg�terrechtlich, gegebenenfalls auch durch Mittel des UWG, gerechtfertigt sein kann(�hnlich: DESSEMONTET, SZW 1994, 118 f., der den indirekten Schutz neuer Immateri-alg�ter �ber die lauterkeitsrechtlichen Spezialtatbest�nde und �ber die Generalklau-sel von Art. 2 UWG nicht ausschliesst, dabei aber die Wertungen des Gesetzgebers inden immaterialg�terrechtlichen Gesetzen ber�cksichtigt haben will; SCHACK, 754; aus


Conrad Weinmann 121




der Nicht-Rivalit�t kann keine Vermutung gegen einen Schutz abgeleitet werden:SMITH, Yale L.J., 1751). Unterstellt man die Schutzw�rdigkeit eines neuen Gutes(siehe zu den diesbez�glichen Kriterien vorne Rz. 0.5 ff.), so muss man sich sogar dieFrage vorlegen, ob f�r das jeweilige Gut – zumindest kurzfristig – nicht ein flexiblererUWG-Schutz besser w�re als ein starrer und mçglicherweise weitergehender Imma-terialg�terrechtsschutz (vgl. auch: REICHMAN, Col.L.Rev. 1994, 2505; DERS., TradeSecrecy, 197–199; LEISTNER, FS Pfennig, 55 f.; siehe allerdings zum Problem derInformationskosten vorne Rz. 0.20 ff.).

0.36 Problematisch ist auf jeden Fall die Verdr�ngung dieser Fragestellung. Dies f�hrtn�mlich in der Praxis bei neuen mçglichen Immaterialg�tern – wiederum die Schutz-w�rdigkeit unterstellt – oder bei einem hçheren Schutzbed�rfnis traditioneller Im-materialg�ter entweder zu einem asymmetrischen Marktversagen durch die Ver-weigerung eines (zus�tzlichen) Schutzes (siehe dazu vorne Rz. 0.5) oder zumzweckwidrigen Einsatz traditioneller immaterialg�terrechtlicher Schutzinstrumente(als Beispiel kann etwa der urheberrechtliche Schutz kurzer Titel in Frankreichgenannt werden). Die Ausdehnung einer Praxis auf davon nicht gedeckte, neueKonstellationen unter Betonung der unver�nderten Rechtslage gehçrt zu den Topoiverdeckter Rechtsfortbildung (FISCHER, 225 f. und 272; eine offene Auseinanderset-zung mit Folgenargumenten w�re vorzuziehen: DECKERT, 60; vgl. auch OHLY, IIC2010, 522). Damit wird jedoch das jeweilige immaterialg�terrechtliche Institut ver-w�ssert und seine Rechtfertigung wird verwischt (REICHMAN, Col.L.Rev. 1994, 2444 f.und 2450 ff.; vgl. auch: KAMPERMAN SANDERS, 135 f., auch zu hybriden Gegenst�nden;OHLY, IIC 2010, 520 f.; ANN, Patent Trolls, 363). Zudem wird die Orientierung des«defensiven» Unternehmens weiter erschwert. Wenn, wie dies in letzter Zeit wieder-holt geschehen ist (OHLY, IIC 2010, 510; WIEBE, FS Schricker, 781), der Schutz einesbestehenden Systems auf ein neues Immaterialgut (z.B. der Urheberrechtsschutz aufComputerprogramme) ausgedehnt wird (vgl. dazu: LONG, 469 f.), wenn atypischeSchutzgegenst�nde eingef�hrt werden (LONG, 487 f., 539 und 542; z.B. Hçrmarken,die allerdings f�r den Wettbewerb an sich durchaus positiv sein kçnnen; vgl. dazu:SUTER-SIEBER, passim), wenn der Schutzgegenstand innerhalb einer bestehendenRegelung erweitert wird (vgl. KIEFF, 701 f.), wenn die Schutzschwellen gesenktwerden (vgl. DERCLAYE/LEISTNER, 1 f.) oder wenn der Schutzbereich ausgedehnt wird(z.B. �ber eine extensive Interpretation der �quivalenz im Patentrecht; vgl. dazu:BOHANNAN/HOVENKAMP, 77 f., mit Nachweisen), erhçhen sich die Informationskosten(dies gilt umso mehr, als damit regelm�ssig sogenannte «overlapping»-Problemeheraufbeschworen werden: siehe dazu hinten Rz. 6.3 f.). Unfçrmig gestaltete, funk-tionale rechtliche Einheiten kçnnen verwirrend, willk�rlich sowie ineffizient sein underreichen oft ihren Zweck nicht (SUMMERS, 8, 11 und 13 f.; vgl. auch: VIVANT, 415 ff.;GALLINI/SCOTCHMER, 71). Eine Exklusions-Regelung ist in einem solchen Fall gegen-�ber einem governance-Regime wie dem UWG oder einem weitgehenden «fairuse»-System deutlich weniger vorteilhaft als unter normalen Umst�nden, je nach derkonkreten Konstellation sogar, zumindest kurzfristig in der �nderungsphase, �ber-haupt nicht mehr vorteilhafter (dies gilt ungeachtet des Umstands, dass die Anh�u-fung von sui generis-Schutzsystemen die Informationskosten ohnehin ebenfalls zu-mindest etwas erhçht; zur Mçglichkeit, eine Exklusions-Regelung durch eine reineVerg�tungspflicht zu ersetzen: KAMPERMAN SANDERS, 152 ff.; BURK, 128; BLAIR/COT-

TER, 17 f. und 54–56; SMITH, Yale L.J., 1781, 1792 f. und 1818 f.; HILTY, FS Schricker,334 ff.; zu konstruierten Commons als Zwischenformen zwischen Exklusion undpublic domain: MADISON/FRISCHMANN/STRANDBURG, 445). Der Schutz einer privat


122 Conrad Weinmann




aufgebauten Position mittels UWG kann çkonomisch daher auch wegen der Ein-sparung von Informationskosten sinnvoll sein (vgl. MCCHESNEY, 239). Ein Schutzneuer Immaterialg�ter – wirtschaftlich gesehen – �ber das UWG ist also keineswegsvon vornherein çkonomisch abwegig.

0.37Beim Schutz neuer immaterieller G�ter, insbesondere �ber das UWG, ist allerdingsZur�ckhaltung angebracht (vgl. KUR, GRUR Int. 1998, 775 f.). Das erste Prinzip desimmaterialg�terrechtlichen numerus clausus bewirkt zwar notwendigerweise «Schutz-l�cken» in bestimmten Bereichen (SCHR�ER, 1 f.). Dies muss im Lichte des Wett-bewerbsgedankens (siehe dazu vorne Rz. 0.10 ff.), der sich eben nicht nur auf denInnovationswettbewerb bezieht, aber keineswegs negativ sein. Im Gegenteil kann einzu weitgehender Schutz immaterieller G�ter, wie gerade der Blickwinkel des «defensi-ven» Unternehmens zeigt, den Wettbewerb seinerseits stark beeintr�chtigen (siehedazu vorne Rz. 0.27 f. und hinten Rz. 6.8 ff.). Wie PEUKERT in einer umfangreichenStudie nachgewiesen hat, gibt es daher grunds�tzlich zu Recht keinen Anspruch aufden Schutz neuer Immaterialg�ter (G�terzuordnung, passim; vgl. allerdings auch:889 f.; zum Teil abweichend: FECHNER, 202 ff.; TIMMANN, insbesondere 176 f. und 198).Anderseits kann bei der Schutzlosigkeit neuer Immaterialg�ter der Innovationswett-bewerb empfindlich gestçrt sein. Neue G�ter oder bereits neue Nutzungsarten eines ansich schon gesch�tzten Gutes kçnnen zu unerw�nschten Externalit�ten f�hren, wennsie nicht in den Schutz mit einbezogen werden (vgl. MACKAAY/ROUSSEAU, 261; vgl. auch:SCHACK, 754 f., zum Sound Sampling). Die Schaffung eines neuen absoluten Immateri-alg�terrechts kann daher unter Anreiz-Gesichtspunkten unter Umst�nden sinnvoll seinund zudem Informationskosten senken (LONG, 546 f.; zuweilen wurde ein solcher suigeneris-Schutz allerdings ohne zwingenden Grund auf internationalen Druck einge-f�hrt: vgl. JECKLIN, 62 f., zum ToG; vgl. dazu auch: KINGSTON, 76 f. und 109–114). DasBed�rfnis nach einem Schutz zeigt sich dabei oft im Markt: vielfach wird sich bei einemunabweisbaren Bed�rfnis trotzdem ein Markt bilden, in der Regel aber mit einemquantitativ ungen�genden Angebot, schlechter Qualit�t und hohen Preisen (vgl. etwa:MACKAAY/ROUSSEAU, 242). Ein wirtschaftlicher Wert allein gen�gt f�r die Einf�hrungeines Schutzes indes nicht (HAEDICKE, 166); er kann jedoch immerhin ein Indiz f�r einernsthaftes Schutzbed�rfnis sein, zumal er bereits die Reaktion der M�rkte auf neueEntwicklungen zeigt. Zwar kann ein Schutz neuer G�ter auch von den Marktteilneh-mern, unter anderem durch Vertragsgeflechte, faktische Mittel, Mitgliedschaftszw�ngeetc., geschaffen werden (MACKAAY/ROUSSEAU, 213–219), was nicht immer kartellrecht-lich unbedenklich sein muss (zur «Vorl�uferfunktion» privater Regelungen f�r neueproperty rights: MACKAAY/ROUSSEAU, 260; vgl. auch: JOHNS, 17–56). Der Schutz ist dannaber schwach, unvollst�ndig und instabil, wobei der Grundsatz gilt, dass ein Regimedesto ineffizienter ist, je schlechter sein faktischer Schutz ist (MACKAAY/ROUSSEAU,214–216; zu den Vorteilen eines institutionellen rechtlichen Schutzes: MERGES,Col.L.Rev. 1994, 2664 ff.).

0.38Neue G�ter kçnnen sich direkt durch die technische Entwicklung herausbilden (vgl.COHN, 6 f.); der technische Wandel kann aber auch nur bereits bestehende G�ter erstsehr wertvoll werden lassen (MACKAAY/ROUSSEAU, 211; vgl. auch: J�NICH, 17–20; zurmçglichen kartellrechtlichen Problematik: ULLRICH, Protection, 3), bisher unattrak-tive Verletzungsformen rentabel machen (FITZNER, 38 f.) oder zu neuen Gesch�fts-modellen f�hren (OHLY, ZGE 2010, 377; diesbez�glich zur technischen Entwicklungim Musik- und Filmgesch�ft im 20. Jahrhundert: FITZNER, 28 f.). Dies kann unterUmst�nden auch bloss zur St�rkung oder Schw�chung von Anreizen in einembestehenden Schutzsystem f�hren, was neue, unerw�nschte Ungleichgewichte schaf-


Conrad Weinmann 123




fen kann (vgl. MCALEER/OXLEY, 2 f., mit Nachweisen; FITZNER, 35 f.; BOYLE, 62 f.;oder auch nur unerw�nschte Unklarheiten: BURK, 124; vgl. auch: WESTERMANN,511 ff.; zur Entwicklung des Urheberrechts als Folge von Reaktionen auf die tech-nische Entwicklung: HILTY, S�ndenbock, 107–109). Die technische Entwicklung kannauch die Informationskosten �ndern und damit die Grenze zwischen Exklusion undgovernance verschieben (SMITH, Yale L.J., 1794; zur Tendenz einer Verschiebung vonMarkenrecht und Urheberrecht in Richtung mehr Exklusion durch die neuen Mçg-lichkeiten des Internets: BLAIR/COTTER, 153–158; vgl. dazu auch: SMITH, Yale L.J.,1798). Die Dynamik der technischen und der damit verbundenen gesellschaftlichenEntwicklung wird zwar vom Recht regelm�ssig in Generalklauseln und Blankett-tatbest�nden einzufangen versucht (NIKLISCH, 2633–2636, der auf die stets bestehendeNotwendigkeit einer Wertung auch in diesem Rahmen hinweist: 2637 f.). Will mandie immaterialg�terrechtlichen Institute aber nicht durch �berdehnung verwitternlassen (siehe zu dieser Gefahr vorne Rz. 0.36), so kommt man fr�her oder sp�ter umdie Entscheidung f�r oder wider einen neuen Immaterialg�terrechtsschutz in solchenKonstellationen nicht herum (es gibt dabei nur wenige international verankerteGebote und Verbote zu beachten: z.B. kann Art. 27 Abs. 1 TRIPS unter Umst�ndenden Schutz neuer technischer G�ter verlangen, w�hrend Art. 2 Abs. 8 RB� undArt. 9 Abs. 1 TRIPS den Schutz neuer G�ter begrenzen kçnnen; siehe auch: KUR/RUSE-KHAN, 16 f. und 44). Dem UWG kann hier im Lichte der bisherigen Ausf�h-rungen nur, aber immerhin Vorl�ufer- (vgl. BEATER, UWG, 20; KUR, GRUR 1990, 2Fn. 2; SMITH, Yale L.J., 1754 f.; DAVID, AJP 1992, 1502; KAMPERMAN SANDERS, 134 f.),Aushilfs- oder «fine tuning»-Funktion im Sinne des governance-Ansatzes (dazu vorneRz. 0.20 ff.) zukommen. Diese Aufgaben sollten der Rechtsprechung zugetraut wer-den, die bei technisch hochspezialisierten, stark Fakten bezogenen und in st�ndigerEntwicklung begriffenen Materien besser geeignet ist als der Gesetzgeber, ersteAnpassungen an neue Situationen vorzunehmen (SCHILLER, 216–222; Gesetzgeberund Richter arbeiten unter den gleichen Bedingungen der Unsicherheit – DECKERT,220 f., ABBOTT/COTTIER/GURRY, 92 –, wobei die funktionale Betrachtungsweise demRichter solche Beurteilungen ohnehin zumutet; dar�ber hinaus f�r die Mçglichkeitder Rechtsfortbildung: SCHR�ER, 179 und 182; OHLY, FS Schricker, 118 Fn. 93; a.A.PEUKERT, G�terzuordnung, 711 ff.). Soweit das UWG hier im Sinne eines (vorl�u-figen) Leistungsschutzes direkt (und allein) dem Innovationswettbewerb dient, isteine zeitliche Begrenzung des Schutzes zwingend, und zwar im Lichte der çkonomi-schen Auswirkungen unabh�ngig davon (gegen eine �bertonung der Unterschiedezwischen den verschiedenen Stufen der Nachahmung und Leistungs�bernahme all-gemein: FEZER, FS GRUR II, 963 f.; vgl. auch: CORNISH, 45; SAMBUC, 143 ff.; SCHNEI-

DINGER, 52 und 59; REICHMAN, Col.L.Rev. 1994, 2473–2475 sowie 2501), ob es sichdabei rechtstechnisch um eine Nachahmung oder eine unmittelbare Leistungs�ber-nahme handelt (vgl. BGE 118 II 466 – Just Elvis; BGH, GRUR 2005, 349, 352 –Klemmbausteine III; ERDMANN, 197–216; SCHNEIDINGER, 134; JECKLIN, 144–146, mitNachweisen; BEATER, Nachahmung, 406 f.; GORDON, 359 f.; vgl. auch: KUR, GRURInt. 1998, 776; SCHR�ER, 451 ff.; LEISTNER, FS Pfennig, 55). Das Voraussetzen gewisserqualitativer Minimalanforderungen f�r einen Schutz ist hier sodann zumindest sys-temkonform, n�mlich einerseits im Lichte der Ziele des Innovationswettbewerbs undanderseits aufgrund der «fine tuning»-Funktion des UWG (�hnlich: ESCHMANN,Modedesign, 216 ff.; vgl. auch: JECKLIN, 109 f., mit Nachweisen; zur erhçhten Wichtig-keit des Immaterialgutes selbst im digitalen Zeitalter: FITZNER, 36).


124 Conrad Weinmann




0.39Bei der Einf�hrung eines unmittelbaren Leistungsschutzes f�r ein Immaterialgutselbst, der in der Schweiz bisher abgelehnt wird (JUNG/SPITZ [Brauchbar Birkh�user],Einleitung, N 38, mit Nachweisen; gegenteilig: FEZER, FS GRUR II, 960 und 969),oder eines indirekten Schutzes �ber die Anwendung der Generalklausel (Art. 2UWG) im Hinblick auf gewisse Handlungen im Zusammenhang mit neuen Immate-rialg�tern m�ssten zur Bestimmung des Schutzbed�rfnisses und der Schutzdauernicht nur der «first mover advantage» ber�cksichtigt werden, d.h. die zeitlicheVerzçgerung des Auftretens von Nachahmern, die mçglicherweise bereits eineAmortisation der Kosten und einen gewissen Gewinn erlaubt (dazu: GALLINI/SCOTCH-

MER, 65 ff., mit Nachweisen; vgl. auch: KAMPERMAN SANDERS, 150–152, mit Nach-weisen; LEISTNER, FS Pfennig, 50). Vielmehr m�sste auch die Risikoabw�lzung durchdas Zuwarten (vgl. KIEFF, 708 f., mit Nachweisen), der rasche und dauerhafte Verfalldes first mover advantage bei Immaterialg�tern, die im Rahmen erfolgreicher Kon-zepte entstehen (vgl. MACKAAY/ROUSSEAU, 104 f.; BOLDRIN/LEVINE, 29 f.), sowie dasAusmass des asymmetrischen Marktversagens (siehe dazu vorne Rz. 0.5) ber�ck-sichtigt werden, was unter anderem die Kosten der Herstellung (und allenfallsDistribution) der Immaterialg�ter und der Nachahmungen sowie die Ver�nderungder Kostenstruktur durch die Nachahmung selbst (vgl. dazu: BLAIR/COTTER, 51, mitNachweis) und mçgliche sonstige Nachahmungshindernisse betrifft (vgl. auch dieVorschl�ge von LEISTNER, FS Pfennig, 53 und 62 sowie PEUKERT, Gemeinfreiheit,123–125; wo, gerade in schnelllebigen M�rkten mit oft erheblichen Marktzutritts-schranken [vgl. KINGSTON, 126 f.], kaum Wettbewerbsverzerrungen festgestellt wer-den kçnnen – vgl. etwa: RAUSTIALA/SPRINGMAN, 1687–1777 –, fehlt es oft nicht aneinem asymmetrischen Marktversagen, sondern dieses ist lediglich sehr gering, sodass man sich fragen muss, ob sich die Zusatzkosten eines rechtlichen Schutzesrechtfertigen lassen; wie weit bei solchen Abw�gungen neben çkonomischen �ber-legungen zwingend auch auf andere Gesichtspunkte abgestellt werden muss, istrechtstheoretisch umstritten: siehe SIECKMANN, 572, mit Nachweisen). Die Verweige-rung der Entscheidung �ber einen (indirekten) Schutz w�re in solchen F�llen ange-sichts der dynamischen Lebenswirklichkeit auf jeden Fall nicht nur eine potentielleRealit�tsverweigerung, sondern w�rde unter Umst�nden auch die Ungleichbehand-lung von Gleichem bedeuten (KUR, GRUR Int. 1998, 775; auch Nichtstun ist hierinsofern nie neutral, sondern bedeutet immer auch Interessenschutz: CALABRESI/ME-

LAMED, 1093 ff. und 1098 ff.).

0.40Die Liste der neuen Immaterialg�ter, die nach einem Teil der Literatur direkt oderindirekt gesch�tzt werden sollten, ist mittlerweile un�berblickbar geworden (alsBeispiele seien nur erw�hnt: Domainnamen; D�fte – begr�ndet insbesondere mitdem schwierigen urheberrechtlichen und markenrechtlichen Schutz: vgl. BVGer,23.5.2011, B 4818/2010 – Werbekampagnen, virtuelle G�ter aus Online-Welten,Bezeichnungen von Events, Spiele – inklusive Computerspiele –, Gesch�ftsmethoden,fiktive Figuren, Sport�bertragungen, gewisse Internet-Informationsdienstleistungen,gewisse Aspekte der Nanotechnologie, Digitalisierungs-Dienstleistungen, Multi-mediawerke). Dabei wird zuweilen auch Schutz f�r G�ter gefordert, die bereitseinmal dem geistigen Eigentum angehçrten (siehe LEFEBVRE-TEILLARD, 172–175,zum Namen). Obwohl die meisten dieser (tats�chlichen oder angeblichen) Immateri-alg�ter voraussichtlich – zu Recht – nie gesch�tzt werden, zeigt diese Auflistung, dassdie soeben beschriebene Unsicherheit bei der Abgrenzung der public domain zumTeil auch ein Spiegelbild unserer dynamischen, auf Fortschritt angelegten Gesell-schaft ist, die sich daher aus strukturellen Gr�nden nie ganz beseitigen lassen wird.


Conrad Weinmann 125




Auch das «defensive» Unternehmen nimmt an unserer (komplexen und daher Kon-tingenz produzierenden) Risikogesellschaft teil.

0.41 Risiko: Risiko wird in der Regel als Gefahr der Abweichung von Zielen aufgefasst(WANNER/ZUBER-HAGEN, 903, mit Nachweisen). Sowohl das Risiko als auch dasBestreben, es durch diverse Instrumente zu verringern, gehçren zum menschlichenLeben (MACKAAY/ROUSSEAU, 35–37 und 118–120). Die einseitige Minimierung desRisikos birgt jedoch wiederum die Gefahr, gewisse Vorteile nicht erreichen zukçnnen (SCHARRER ET AL., 5). Entscheidungstheoretisch geht es bei der Festlegungim Rahmen einer Handlungsalternative daher immer um ein Abw�gen von Chancenund Risiken (vgl. JUNGERMANN/PFISTER/FISCHER, Ziff. 2 und 6). Eine solche Abw�gungsetzt voraus, dass man sich sowohl �ber die Chancen als auch �ber die Risiken einermçglichen Handlung bzw. eines mçglichen Handlungszusammenhanges und ins-besondere �ber die gef�hrdeten Werte (siehe FISCHHOFF/KADVANY, 5 f., 22 ff. und 42)bereits im Klaren ist. Im Folgenden werden die Chancen als bekannt vorausgesetzt,und es wird nur das Problem des Risikos n�her beleuchtet. �konomisch gesehen sindletztlich immer finanzielle Werte gef�hrdet, unmittelbar betroffen sind aber zun�chstkonkrete Handlungsoptionen (vgl. JUNGERMANN/PFISTER/FISCHER, a.a.O.), im vorlie-genden Zusammenhang also etwa die Fortsetzung der Forschung, die Aufnahme derProduktion, der Vertrieb ins Ausland oder die Verwendung eines Zeichens auf derVerpackung. Damit verschiedene mçgliche Entscheidungen miteinander verglichenwerden kçnnen, m�ssen die Risiken sodann quantifiziert werden (PINDYCK/RUBIN-

FELD, 255 f.). In der �konomik wird daher gest�tzt auf eine von F. KNIGHT eingef�hrteUnterscheidung, in Abgrenzung zur «Unsicherheit» nur dann von Risiko gesprochen,wenn die mçglichen Ergebnisse einer Entscheidung und die Wahrscheinlichkeit ihresEintretens bekannt sind (PINDYCK/RUBINFELD, a.a.O.; eine differenziertere Abstufungfindet sich bei LIEKWEG, 66). Bei den hier zu behandelnden Problemen ist dies nichtimmer der Fall (vgl. MACKAAY/ROUSSEAU, 105), der Einfachheit halber wird abertrotzdem stets von Risiko gesprochen (da Individuen immer aufgrund subjektivbestimmter Wahrscheinlichkeiten entscheiden – vgl. GRABER/SCHUBERT, 5 –, wirddieser Unterschied ohnehin relativiert).

0.42 In einem ersten Schritt sind daher die Risiken eines Gesch�ftsprojekts zu erkennen(Risikoidentifikation). Dies bedeutet zun�chst, dass Sch�digungspotentiale zu identi-fizieren sind; bereits diese, und nicht nur das Schadensausmass und die Eintrittswahr-scheinlichkeit, kçnnen trotz umfassender Bem�hungen unklar bleiben (SCHARRER ET

AL. [Lohse], 37 f. und 42). Es ist also wichtig, sich nach abgeschlossener Ermittlung dieFrage vorzulegen, ob man wirklich alle Sch�digungspotentiale erkannt hat, ja, ob mansie �berhaupt h�tte erkennen kçnnen (siehe z.B. zum Problem des Priorit�tsrechtsbei Recherchen nach Schutzrechten hinten Rz. 3.1). Nur dann kann man das Risiko sogut wie mçglich einsch�tzen. Bei komplexen Zielen muss man dabei zuweilen aufIndikatoren zur�ckgreifen (vgl. FISCHHOFF/KADVANY, 34 ff.). Die Beschaffung zus�tz-licher Informationen sollte in diesem Lichte nur versucht werden, wenn dadurch�berhaupt ein Erkenntnisgewinn mçglich erscheint (FISCHHOFF/KADVANY, 12 f.). Im�brigen handelt es sich hier ebenfalls um ein Kosten-Nutzen-Problem: Bei potentiellhohen Sch�den lohnen sich in der Regel auch n�here Abkl�rungen (GLEISSNER, 55).Wie sich zeigen wird, ist es aber gerade im Recht des geistigen Eigentums praktischnicht mçglich, alle Sch�digungspotentiale vollst�ndig zu erkennen.

0.43 Handeln im Wettbewerb ist immer risikoreich (KOLETAR, 5), so dass ein neuesGesch�ftsprojekt naturgem�ss mit verschiedenen Risiken konfrontiert ist (vgl. auch:


126 Conrad Weinmann




BEATER, UWG, 74). Die Beschleunigung der technischen und gesellschaftlichenEntwicklung sowie die Globalisierung f�hren sodann tendenziell zu hçheren Risiken,die strategischer, operativer oder prozessualer Natur sein kçnnen (vgl. GLEISSNER, 1 f.und 45). Bei der vorliegenden Betrachtung geht es jedoch nur um den Risikofaktordes fremden geistigen Eigentums. «Fremd» bedeutet dabei geistiges Eigentum, dasman nicht selbst geschaffen oder erworben hat und an dem man auch nicht gest�tztauf Vertr�ge zur Nutzung berechtigt ist (siehe zu den Risiken einer Drittentwicklungvon Immaterialg�tern auf eigene Rechnung, des Kaufs von geistigem Eigentum undeines entsprechenden Lizenzerwerbs hinten § 11 Forschungs- und Entwicklungs-kooperationen, § 13 Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, § 14 Patent- und Know-how-Kauf). Ber�cksichtigt wird sodann nur das Risiko des fremden geistigen Eigen-tums selbst, obwohl das geistige Eigentum auch bloss Ankn�pfungspunkt f�r dieEntstehung von ganz anderen Risiken sein kann (siehe dazu etwa: WEINMANN, TMR2005, 1394–1414). Das durch fremdes geistiges Eigentum ausgelçste Scheitern wich-tiger Gesch�ftsprojekte gehçrt zu den wichtigsten Unternehmensrisiken (vgl. GLEISS-

NER, 95–97). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass eine korrekteRisikobeurteilung des gesamten Gesch�ftsprojekts eine Aggregation s�mtlicher Risi-ken voraussetzt, wobei zu ber�cksichtigen ist, das negative und positive Zielabwei-chungen sich teilweise kompensieren kçnnen (GLEISSNER, 8 f.). Eine isolierte Betrach-tung des Risikofaktors des fremden geistigen Eigentums reicht insofern also nicht aus.

0.44Im Rahmen der Analyse der erkannten Risiken ist die Grçsse der potentiellenSchadenswirkung mit der Eintrittswahrscheinlichkeit in Beziehung zu setzen, wobeidie Absch�tzungsgenauigkeit ebenfalls einzubeziehen ist (SCHARRER ET AL. [Debus],13 f.; PINDYCK/RUBINFELD, 222 ff.). Es geht also letztlich darum, einen einheitlichenWert zu erhalten, der sowohl das potentielle Schadensausmass als auch die Eintritts-wahrscheinlichkeit und die Prognoseunsicherheit ber�cksichtigt. Je nach dem Ver-h�ltnis der drei Faktoren zueinander kçnnen gewisse Risikotypen gebildet werden,welche die Bewertung erleichtern (vgl. SCHARRER ET AL. [Debus], 17–19; ABRAHAMS,71–99; FISCHHOFF/KADVANY, 29 f.; zum sogenannten «risk mapping» siehe ABRAHAMS,110–121). Somit sind zun�chst das potentielle Schadensausmass und die jeweiligeEintrittswahrscheinlichkeit zu ermitteln. Sind die Wahrscheinlichkeiten einer Alter-native vçllig unbekannt, so ist von gleichen Wahrscheinlichkeiten auszugehen (SINN,36). Andernfalls sind die Wahrscheinlichkeiten abzusch�tzen, wobei es f�r dasErgebnis entscheidend ist, welche Kriterien man f�r die Festlegung der Wahrschein-lichkeiten verwendet (WATT, 16). Dies ist auch bei der Beurteilung der mit fremdemgeistigen Eigentum verbundenen Risiken ein ausschlaggebender Punkt, den man sichoft zu wenig bewusst macht. Zum Beispiel kçnnen bei der Absch�tzung der Wahr-scheinlichkeit eines Konfliktes neben der Schutzrechtssituation auch die Branchen-n�he, die Finanzkraft, das strategische Interesse, das fr�here Verhalten und derkulturelle Hintergrund der Parteien ber�cksichtigt werden, was zu ganz anderenWahrscheinlichkeiten f�hren kann, als wenn man nur die Schutzrechtssituation iso-liert betrachtet (zur Bedeutung der Grçsse des eigenen Unternehmens f�r dasKonfliktrisiko: vgl. KINGSTON, 138 und 154 f.; MICAELIAN/HUEY/SCHANK/PRASAD,343 f.). In gewissen Branchen (Pharma) und L�ndern (Nordamerika) ist sodann dieEintrittswahrscheinlichkeit auch bei identischer Schutzrechtssituation allgemein ten-denziell hçher. Bei çkonomischen Betrachtungen sind zudem weitere Faktoren, wiedas Verhalten der beteiligten Personen, mit einzubeziehen (GRABER/SCHUBERT, 1 f.;vgl. auch: FISCHHOFF/KADVANY, 4 f.; LE BRETON, 14 ff. und 25 ff.). Es ist auch zupr�fen, was das Zusammenwirken mehrerer (vielleicht an sich kleiner) Risiken


Conrad Weinmann 127




bewirkt (GLEISSNER, 45). In diesem Zusammenhang kommt allerdings eine kognitivemenschliche Schw�che ins Spiel. Menschen kçnnen im Alltag das mçgliche Ausmasseines vielleicht eintretenden Schadens vergleichsweise gut absch�tzen, versagen aberh�ufig bei der Festlegung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder vernachl�ssigen dieseganz (PLOUS, 131 ff.; WAKKER, 227). Dies l�sst sich auch beim Risikofaktor desfremden geistigen Eigentums beobachten, indem zum Beispiel der Frage der Wahr-scheinlichkeit, dass ein bestimmter Konflikt �berhaupt ausbricht, zu wenig Gewichtbeigemessen wird. Fehlentscheidungen sind die Folge. Es gen�gt nicht, «auf dersicheren Seite» sein zu wollen, zumal es eine wirklich sichere Seite bei manchenGesch�ftsprojekten gar nicht gibt.

0.45 Risikoanalysen sind immer Betrachtungen, die gewisse Faktoren st�rker beleuchtenals andere und sich insofern als Abstraktionen erweisen. Sie m�ssen daher gest�tztauf Erfahrungss�tze in ihrer Tragweite eingesch�tzt werden (siehe FISCHHOFF/KADVA-

NY, 57 und 140). Dies gilt auch f�r die Datenqualit�t (KOLETAR, 38; zu den Anforde-rungen an Informationen allgemein: HUNGENBERG, 164 ff.), wobei die Qualit�t derQuelle(n) und die Qualit�t der Information zu unterscheiden sind. Die dazu durch-zuf�hrende Risikobewertung soll die Akzeptabilit�t des festgestellten Risikos f�r dasProjekt bzw. f�r das Unternehmen erweisen (GLEISSNER, 101 und 110 f.) und dieGrundlage f�r die anschliessend zu bestimmenden Massnahmen der Risikobew�lti-gung schaffen. Je nach der Stellung des Unternehmens im Markt und je nach seinerStrategie ist die Risikotoleranz hçher oder niedriger (vgl. BEATER, UWG, 74–79; zurçkonomischen Konzeption der Risikoaversion: WATT, 50 f. und 55 f.). Regelm�ssigwird dabei eine Beziehung zum Wert des Projekts f�r das Unternehmen bzw. zumUnternehmenswert hergestellt (vgl. GLEISSNER, 22 und 24). Es sollte aber stets eineabsolute Obergrenze des Risikos festgelegt werden, die unabh�ngig von noch hçhe-ren Chancen gilt, am besten gleich zu Beginn des Projekts (GLEISSNER, 6 und 24).

0.46 Die Risikobewertung ist die heikelste Phase des Umgangs mit Risiken. An sich ist derGesichtspunkt des zu erwartenden Nutzens – vereinfacht gesagt: als Ergebnis derBer�cksichtigung von Chancen sowie von Schadensausmass, Eintrittswahrscheinlich-keit und Prognoseunsicherheit – ein klarer und rationaler Ansatzpunkt f�r dieBewertung (zu den entsprechenden methodischen Grundlagen siehe GLEISSNER,19–24; BAMMER/SMITHSON [Quiggin], 195–203; zu den gesellschafts- und bilanzrecht-lichen Regelungen sei auf die Spezialliteratur verwiesen, zum internationalen Hinter-grund siehe immerhin: GLEISSNER, 25–33; ABRAHAMS, 6 f.; vgl. auch: WANNER/ZUBER-HAGEN, 901 f., je mit Nachweisen). Dennoch gibt es hier am meisten Fallstricke.Kognitive menschliche Schw�chen machen sich hier besonders stark bemerkbar.Ohne Anspruch auf Vollst�ndigkeit seien einige der praktisch wichtigsten Problemehervorgehoben, die auch bei der Beurteilung des Risikofaktors des geistigen Eigen-tums ins Gewicht fallen: Die eigene Position wird tendenziell �bersch�tzt, und �ber-durchschnittliche Risikofaktoren f�r die eigene Position werden ausgeblendet (FISCH-

HOFF/KADVANY, 11); Analyseergebnisse mit relativ sicheren Wahrscheinlichkeitenwerden solchen mit unsicheren Wahrscheinlichkeiten vorgezogen, selbst wenn dieseunter dem Gesichtspunkt des zu erwartenden Nutzens besser abschneiden (WATT,27 f.: sogenannte Unsicherheits-Aversion); mçgliche Verluste werden hçher einge-sch�tzt als gleich grosse Chancen (siehe die Nachweise bei ETZIONI, 1101: Verlust-Aversion und sogenannter status quo-bias); etwas, was viele andere auch tun, wird alsweniger risikoreich eingestuft (KOLETAR, 6); nach der Erreichung gewisser Zwischen-ziele wird das verbleibende Risiko tendenziell zu gering veranschlagt, und man ist ineinem �bertriebenen Masse weniger bereit, Erreichtes aufzugeben (vgl. KAHNEMAN/


128 Conrad Weinmann




TVERSKY, 143–208 und 709–725: ein Anwendungsfall des sogenannten Endowment-Effekts); persçnlichen Faktoren und unserer aktuellen Umgebung werden ein zugrossen Gewicht bei der Risikobewertung einger�umt (SLOVIC, Perception, passim);je nach der Pr�sentation des Problems f�llt die Bewertung oft anders aus, was aufinkonsistente Pr�ferenzen schliessen l�sst (vgl. WATT, 24–30); die Bewertung wird aufeinen Fall oder ein Problem statt auf eine Reihe von F�llen und eine Kombinationvon Problemen gest�tzt (FISCHHOFF/KADVANY, 11; KOLETAR, 42); eine bereits vor-liegende Bewertung wird ohne Pr�fung �bernommen, oder die eigene Bewertungwird zumindest daran ausgerichtet (PLOUS, 145 ff.: ein Anwendungsfall des sogenann-ten Anker-Effekts). Die sogenannte Prospect Theory (nicht zu verwechseln mit derpatentrechtlichen Prospect Theory von KITCH und anderen) versucht, einen Teildieser Fehler zu beseitigen, indem sie z.B. die st�rkere Gewichtung von Verlustenber�cksichtigt (umfassend zum gegenw�rtigen Stand der Prospect Theory: WAKKER,passim). Einer ihrer weiteren Vorteile ist es, dass sie grunds�tzlich Ver�nderungenund nicht Zust�nde bewertet (GRABER/SCHUBERT, 9). In allt�glichen Entscheidungs-situationen d�rfte es allerdings erfolgversprechender sein, die h�ufigsten Fehler beider Durchf�hrung eines Bewertungsvorganges im Auge zu behalten (vgl. KAHNEMAN,28; vgl. auch: BAMMER/SMITHSON [Smithson], 210 f.), da eine korrekte theoretischeAuseinandersetzung mit dem Bewertungsvorgang zu komplex w�re.

0.47Die letzte Etappe des Umgangs mit Risiken ist die Risikobew�ltigung. Diese kann ansich nur auf Risikovermeidung, Reduzierung des Schadensausmasses oder Reduzie-rung der Eintrittswahrscheinlichkeit abzielen (GLEISSNER, 159; Risikodiversifikationist bei konkreten Problemen des geistigen Eigentums regelm�ssig keine Option),wobei Kombinationen mçglich sind. Die Vermeidung des Risikos bedeutet imExtremfall den Abbruch des Projekts. Manchmal reicht allerdings schon eine geringeAnpassung des Projekts aus, etwa die leichte �nderung der eigenen Marke, um ausdem Schussfeld zu kommen. Wichtig sind sorgf�ltige Einzelanalysen der mçglichenMassnahmen. Man darf sich nicht auf bisherige Erfahrungen und allgemeine Grund-s�tze verlassen, zumal sich bestimmte Konstellationen im komplexen Gebiet desgeistigen Eigentums kaum identisch wiederholen und dieses Gebiet einer starkenDynamik unterliegt. Dies gilt ungeachtet des Umstandes, dass sich bei der Durch-f�hrung von Innovationsprojekten regelm�ssig gewisse Routinen entwickeln (DIM-

MIG, 82–88 und 177–179), die als pragmatische Vorgehensweisen çkonomisch sinnvollsein und risikobegrenzend wirken mçgen. Sobald jedoch gewisse konkrete Risikenidentifiziert, analysiert und bewertet sind, kommt man um Einzelanalysen mçglicherMassnahmen nicht mehr herum. Die Entscheidung f�r die richtigen Massnahmensetzt dabei einerseits die Kenntnis der eigenen Ziele voraus (FISCHHOFF/KADVANY,86 f.), z.B. passt die ver�nderte Marke, mit der ich einem mçglichen Konflikt aus-weichen mçchte, �berhaupt zu meinem Marketing-Konzept; kçnnte ich die ver-�nderte Marke ebenfalls in den zus�tzlichen Territorien verwenden, die ich mit derurspr�nglichen Marke im Visier hatte, etc. Anderseits muss man wissen, was �ber-haupt getan werden kann, d.h. man muss alle Alternativen kennen (FISCHHOFF/KAD-

VANY, 88). Auch hier stellt das Gebiet des geistigen Eigentums hohe Anforderungen.Wer sich z.B. nicht bewusst ist, dass es f�r den Ausgang eines mçglichen Konfliktesentscheidend sein kann, ob das Urheberrecht an der gegnerischen Bildmarke beimMarkeninhaber liegt, der wird kaum in der Lage sein, ein optimales Massnahmen-konzept zu erarbeiten. Eine unangemessene Massnahme kann das Risiko sogarerhçhen oder zu einem neuen Risiko f�hren. Schliesslich sind auch die Kosten der


Conrad Weinmann 129




Risikobew�ltigung separat zu erfassen und als zus�tzlicher Gesichtspunkt zu ber�ck-sichtigen (vgl. GLEISSNER, 165 ff.).

0.48 Eine Risikovermeidung kann unter Umst�nden allerdings auch durch Transaktionenerreicht werden. Der Kauf eines gegnerischen Rechts oder die Einholung einerLizenz dr�ngt sich vor allem dann auf, wenn das eigene Projekt bei einem Aus-weichen oder einer Einschr�nkung gef�hrdet w�re, oder ein solches Vorgehen hçhereKosten verursachen w�rde. Sind auch Transaktionen nicht mçglich oder praktischnicht durchf�hrbar (zum besonderen Anticommons-Problem siehe hinten Rz. 6.8),bliebe nur noch ein Transfer des Risikos auf Dritte (GLEISSNER, 169), um die Selbst-tragung des Risikos (MACKAAY/ROUSSEAU, 120) zu vermeiden. Ein solcher Risiko-transfer ist im Zusammenhang mit Immaterialg�tern, abgesehen von gewissen peri-pheren Risiken, die an Vertragspartner ausgelagert werden kçnnten – und auchsollten (vgl. GLEISSNER, 38 f.) – aber kaum denkbar. Versicherungen werden f�r solcheF�lle eher selten angeboten (vgl. allerdings: FRANK, 113, wonach die Rechtsstreitig-keiten des geistigen Eigentums als solche in der Regel versichert werden kçnnen).Somit wird es in solchen F�llen regelm�ssig zur Selbsttragung des Risikos kommen,was aber aus çkonomischen Gr�nden oder auch wegen mçglicher strafrechtlicherFolgen inakzeptabel sein kann. Der Umstand, dass in seltenen F�llen ein fundamen-taler Umbau des Projekts auch zus�tzliche Chancen erçffnen kann, ist in der Regelein schwacher Trost.

0.49 Beim Risikomanagement wird oft zwischen dem Risikomanagement im engeren Sinnemit den Etappen der Risikoidentifikation, der Risikoanalyse, der Risikobewertungsowie der Risikobew�ltigung einerseits und dem Risikomanagement im weiteren Sinneunterschieden, zu dem auch die Organisation im Unternehmen («risk managementframework») gehçrt (vgl. WANNER/ZUBER-HAGEN, 904 f.). Die Organisation des Risiko-managements im Unternehmen wird hier grunds�tzlich vernachl�ssigt, da sie als Frageder Unternehmensstruktur ausserhalb des Themas dieses Beitrags liegt (siehe dazuetwa: GLEISSNER, 195–258, mit Nachweisen, und insbesondere zum Projektmanage-ment: 232 ff.). Es sei jedoch abschliessend darauf hingewiesen, dass der Umgang mitRisiken zun�chst beim strategischen Management anzusiedeln ist, wenn man davonausgeht, dass das Erkennen von Opportunit�ten und Risiken zu den Grundaufgabendes strategischen Managements gehçrt (zum Begriff des strategischen Managements:HUNGENBERG, 3 f.). Die Unternehmensstrategie muss daher nicht nur die Risikopolitikvorgeben, was auch die Fixierung des Gesamtumfangs des tragbaren Risikos und derGrenzen f�r einzelne Risiken umfasst (GLEISSNER, 37), sondern sie muss auch organi-satorische Grundz�ge des Risikomanagements festlegen (KOLETAR, 44). Es muss ins-besondere sichergestellt sein, dass das Unternehmen die F�higkeit zum Erkennen,Quantifizieren, Analysieren, Aggregieren, Bewerten, �berwachen und Steuern vonRisiken hat (GLEISSNER, VI und 4). Die Integrierung des Risikomanagements inbestehende Managementstrukturen erhçht dabei die Effizienz und reduziert die Feh-leranf�lligkeit (GLEISSNER, 195 ff.). Dies bedeutet im hier zu erçrternden Zusammen-hang, dass die operativen Grundaufgaben des Risikomanagements betreffend denRisikofaktor des fremden geistigen Eigentums bei der f�r diesen Bereich zust�ndigenFachstelle, d.h. in der Regel bei einer Untergliederung der Rechtsabteilung (allenfallsin Zusammenarbeit mit externen Experten), nicht jedoch bei der Forschungsabteilung,beim Vertrieb oder bei der Marketingabteilung anzusiedeln ist. Risikomanagement-,Innovations-, IP-Management- und Marketing-Strategien sind des Weiteren fr�h undausreichend zu koordinieren, was seinen Niederschlag auch in institutionalisiertenKommunikationsstrukturen finden muss. Es ist sodann ein System zu implementieren,


130 Conrad Weinmann




das gerade Fehler bei der Durchf�hrung der Aktivit�ten des Risikomanagements er-kennt (KOLETAR, 38 und 40). Die Gestaltung der Wertschçpfungskette ist dabeidetailliert zu erfassen (GLEISSNER, 41; zur Wertschçpfung und den Wertketten: M�L-

LER-STEWENS/LECHNER, 341 ff. und 360 ff.). Schliesslich ist bei der Organisation desRisikomanagements dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es sich hier um einenimmer weiter gehenden Prozess handelt (ANDERSON/SCHRODER, 12 f.), so dass auch dieRisikoerkennung nie abgeschlossen ist, was gerade bei l�nger dauernden Innovations-projekten zuweilen vernachl�ssigt wird. Wo sich aber das Risiko wandelt, m�ssen auchdie Gegenmittel angepasst werden (KOLETAR, 45 f.).

II. Checkliste

&1Immaterialgüterrechtliche Bereiche: In welchen Bereichen könnte das eigene Ge-

schäftsprojekt geistiges Eigentum Dritter verletzen?

1.1Aufgrund des ersten Prinzips des immaterialg�terrechtlichen numerus clausus (siehevorne Rz. 0.33) gibt es nur eine beschr�nkte Zahl absolut gesch�tzter Immaterialg�-ter wie Erfindungen, Designs, Marken etc. (zu den Rechtsgrundlagen im Einzelnensiehe § 1 Intellectual Property Rights; international sind aber nicht �berall diegleichen Immaterialg�ter, und diese auch nicht �berall durch die gleichen rechtlichenInstrumente sowie mit der gleichen Ausgestaltung der jeweiligen Instrumente ge-sch�tzt, dazu hinten Rz. 7.1 ff.), w�hrend die �brigen Immaterialg�ter im Gemeingutstehen und grunds�tzlich (siehe allerdings vorne Rz. 0.27 ff. und hinten Rz. 6.3 ff.) freibenutzt werden d�rfen. Zur Beantwortung der Frage, ob gewisse Rechte des geistigenEigentums die Verwirklichung des eigenen Gesch�ftsprojekts mçglicherweise gef�hr-den kçnnten, ist daher zun�chst zu pr�fen, in welche Gebiete des geistigen Eigentumsdas eigene Projekt �berhaupt ausgreift. Dies geschieht durch die Stellung der wei-teren Frage, welche Kategorien von Immaterialg�tern (urheberrechtliches Werk,Erfindung etc.) im Rahmen der Verwirklichung des eigenen Projektes benutztwerden sollen. Diese Pr�fung setzt eine umfassende Kenntnis aller Elemente desProjekts und eine ausreichende Detailgenauigkeit der Informationen dar�ber voraus,was auch ein gen�gendes Wissen �ber die Wertschçpfungskette bedingt (vgl. FRANK,47). Nicht wenige Probleme entstehen in der Praxis deswegen, weil nicht alle Aspekteeines Projekts in die rechtliche Pr�fung mit einbezogen werden.

1.2Grunds�tzlich muss ein kurzer Blick auf jede Kategorie von absolut gesch�tzten Im-materialg�tern geworfen werden, da der Schutz der verschiedenen Kategorien vonImmaterialg�tern an sich rechtlich voneinander unabh�ngig ist (BGE 134 III 547, 549E. 2.1 – Panton Freischwinger; siehe allerdings auch hinten Rz. 6.3 ff.). Gesch�fts-projekte entsprechen sodann in der Regel nicht einfach einer bestimmten Kategorievon Immaterialg�tern (siehe vorne Rz. 0.2), so dass man sich nicht auf die Pr�fungeiner bestimmten Kategorie von Immaterialg�tern beschr�nken kann. Insbesondereist zu bedenken, dass nicht nur die Stadien der Entwicklung und der Produktion,sondern auch sich anschliessende Aktivit�ten wie Marketing, Vertrieb und Verkaufzu ber�cksichtigen sind. Immerhin wird bei einer Vielzahl von Projekten die mçglicheBenutzung verschiedener Kategorien von Immaterialg�tern gleich bei der erstenPr�fung ausscheiden, so dass die weitere Pr�fung sich auf wenige Bereiche beschr�n-ken kann.


Conrad Weinmann 131




1.3 Bereits diese erste grobe Pr�fung setzt allerdings voraus, dass man sich �ber dieBegriffe der einzelnen absolut gesch�tzten Immaterialg�ter (Marke, Werk, Designetc.) im Klaren ist, nach deren mçglicher Benutzung gefragt wird. Obwohl die genaueAbgrenzung des Schutzgegenstandes und die Erf�llung der Schutzvoraussetzungenseit jeher zu den strittigsten Fragen des geistigen Eigentums z�hlen, war es noch inden achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts – gewisse spezielle Konstellationen vor-behalten – angesichts der traditionell stark typisierten Immaterialg�ter relativ einfachzu beurteilen, ob man mit einem bestimmten Projekt mçglicherweise in den Bereicheines dieser Immaterialg�ter geraten kçnnte. Durch den in j�ngerer Zeit erfolgtenSchutz neuer Immaterialg�ter, durch die Ausdehnung des Schutzes bzw. die Auf-nahme neuer Schutzgegenst�nde innerhalb bestehender Kategorien des geistigenEigentums und durch die Erfassung eines erweiterten Kreises von Verletzungshand-lungen (siehe dazu vorne Rz. 0.27 f. und 0.36) ist aber bereits dies heute nicht mehrganz so unproblematisch (BOYLE, 50 f.). Es kann heute durchaus ein Schutz bestehen,der nicht augenf�llig ist: Eine Tonfolge kann z.B. nicht nur urheberrechtlich, sondernauch als Hçrmarke gesch�tzt sein (vgl. GILSON LALONDE/GILSON, 200–202). EinProdukt – und nicht nur das Gesch�ftsprojekt als Ganzes – kann sodann ohneweiteres in den Bereich verschiedener Immaterialg�ter fallen, ein Computerpro-gramm z.B. in den Bereich der urheberrechtlich gesch�tzten Werke und der patent-rechtlich gesch�tzten Erfindungen, eine dreidimensionale Gestaltung in denjenigender Designs und der Marken usw. (OHLY, ZGE 2010, 366). Schliesslich sind unterUmst�nden zus�tzliche mçgliche Verletzungshandlungen zu ber�cksichtigen (vgl.HILTY, Expansion, 6 ff.), was auch die Frage der verschiedenen Formen der Teil-nahme an einer rechtswidrigen Handlung umfasst (nicht nur Laien untersch�tzen oft,wie weit die Verantwortung f�r eine Verletzung des geistigen Eigentums reicht: vgl.BLAIR/COTTER, 132–135; H�RLIMANN, passim; vgl. mangels entsprechender Darstel-lung zum schweizerischen Recht auch NEUHAUS, passim). Sah man sich fr�hereinzelnen Inseln des geistigen Eigentums in einem sonst freien Bereich des Gemein-gutes gegen�ber, so ist man heute mit einem komplexen System des Immaterialg�ter-schutzes konfrontiert, dessen Teile aneinander grenzen oder sich sogar �berlappen.Dadurch werden die Kosten f�r die Bestimmung der Handlungen, die in einemkonkreten Fall noch erlaubt sind, erheblich erhçht, und diese Kosten werden grund-s�tzlich dem Unternehmen auferlegt, das ein neues Gesch�ftsprojekt ohne Verlet-zung bestehender Rechte abwickeln will.

&2 Rechte Dritter: Nach welchen Rechten Dritter muss konkret gesucht werden?

2.1 Stehen die betroffenen Immaterialg�ter fest, so schliesst sich die Frage an, mit wel-chen Rechten Dritter man sich n�her auseinandersetzen muss. Bevor man eineentsprechende Recherche beginnt, muss man die Reichweite des eigenen Gesch�fts-projekts betreffend jedes der erfassten Immaterialg�ter genauer festlegen und zwar inverschiedener Hinsicht: sachlich, territorial und zeitlich (die Wahrscheinlichkeit derBer�hrung mit einem fremden Immaterialg�terrecht ist dabei zwar nach Art desgeistigen Eigentums verschieden, h�ngt aber so stark vom eigenen Gesch�ftsprojektab, dass hier keine praktisch relevanten, allgemeinen Aussagen gemacht werdenkçnnen). Dabei hat man die Perspektive des Beklagten in einem mçglichen Verlet-zungsprozess einzunehmen. Die Festlegung der sachlichen Reichweite des eigenenProjekts soll daher dem allgemeinen (zur Ber�cksichtigung zus�tzlicher Faktorensiehe hinten Rz. 5.1 ff.) Schutzbereich eines mçglichen gegnerischen Rechts entspre-


132 Conrad Weinmann




chen. Bei einer Marke, die man zu verwenden gedenkt, heisst dies z.B., dass man sichzun�chst �ber alle Waren und Dienstleistungen im Klaren sein muss, f�r die dasZeichen verwendet werden soll. Zus�tzlich m�ssen noch �hnliche Waren und Dienst-leistungen festgelegt werden, die in die Recherche mit einzubeziehen sind, da siegegebenenfalls eine Verwechslungsgefahr und damit unter anderem einen Unterlas-sungsanspruch bewirken kçnnten (Art. 3 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 MSchG). Zubeachten ist dabei, dass auch bei reinen Warenmarken �hnliche Dienstleistungen zuber�cksichtigen sind und umgekehrt (vgl. BGE 128 III 366). Schliesslich gehçrt zumProblemkreis der sachlichen Reichweite des eigenen Projekts auch die Frage, ob nochnach weiteren Rechten recherchiert werden sollte, die nicht direkt das von einemselbst benutzte Immaterialgut betreffen. Dies ist dann zu bejahen, wenn solcheRechte direkt oder �ber das UWG die Rechtm�ssigkeit der eigenen Benutzungbeeinflussen kçnnten, wie bei der vorgesehenen Benutzung einer Marke etwa ein�lteres Firmenrecht, ein Handelsname (Art. 8 PV�), ein Namensrecht oder beieinem Design ein Urheberrecht oder unter gewissen Umst�nden sogar ein �lteresMarkenrecht (vgl. BANCHIK, 163). Wie das Beispiel des Namensrechts zeigt, m�ssensolche Rechtspositionen nicht zwingend dem Immaterialg�terrecht angehçren, waszudem international nicht einheitlich beurteilt werden kann.

2.2Territorial ist die Benutzung des jeweiligen Immaterialguts oft einfach festzulegen.Wer eine kleine elektrotechnische Komponente nur in der Schweiz herstellt, anpreist,vertreibt und verkauft, muss sich grunds�tzlich nur um die in der Schweiz geltendenSchutzrechte k�mmern (Territorialit�tsprinzip). Zu beachten ist insofern lediglich,dass es selbstverst�ndlich um die in der Schweiz geltenden Rechte geht, so dass manalso nicht einfach nur die schweizerischen Register konsultieren kann, sondern z.B.im Markenrecht auch das internationale Register der WIPO im Sinne des MadriderSystems mitber�cksichtigen muss (diese �berlegung gilt auch f�r jedes andere Land).Man kommt aber sehr schnell �ber diese einfache Konstellation hinaus. Jeder Exporterweitert den territorialen Bereich, wobei auch blosse Durchfuhren durch ein Landzun�chst einmal in die Betrachtung mit einbezogen werden m�ssen. Die gilt auch f�rden Export durch Unternehmen, die das eigene Produkt abnehmen und weiterver-arbeiten. Soll z.B. die elektrotechnische Komponente in eine grçssere, f�r den Exportin die EU bestimmte Maschine eingebaut werden, so kann die Rechtslage in der EUnicht ausgeblendet werden. Die Anpreisung designgesch�tzter Produkte oder dieVerwendung einer Marke geschehen heute sodann regelm�ssig auch auf einer Web-site, die vom Ausland aus ebenfalls aufgerufen werden kann (vgl. auch: DAVID/JA-

COBS, 21 f.). Es ist unter solchen Umst�nden sorgf�ltig zu pr�fen, was f�r zus�tzlicheL�nder man unter welchen Bedingungen in die Pr�fung mit einzubeziehen hat (vgl.dazu n�her § 18 Anmeldestrategien f�r Marken, § 32 Optimierung des Urheberrechts-schutzes) oder was f�r Massnahmen getroffen werden m�ssen, um die Einbeziehungzus�tzlicher L�nder zu vermeiden (siehe dazu etwa § 36 Urheberrechtsverletzungen).Unter Umst�nden ist der Internetauftritt f�r jedes Land anders zu gestalten oder esist der Zugang in gewissen L�ndern zu sperren (HAEDICKE, 97 f.). Betrifft dasGesch�ftsprojekt auch in anderer Hinsicht mehrere L�nder, so ist der territorialeBereich ohnehin entsprechend abzugrenzen. Des Weiteren gibt es spezielle F�lle, indenen ein bestimmtes Land auch ausserhalb seiner Grenzen vorgenommene Hand-lungen mçglicherweise als widerrechtlich beurteilt (vgl. FRANK, 7 f.; besondere Pro-bleme stellen sich bei der auf verschiedene L�nder aufgeteilten, mçglichen Verlet-zung eines Verfahrenspatents; vgl. allerdings auch: HAEDICKE, 129, betreffend denSchutz des unmittelbaren Erzeugnisses). Wie diese �berlegungen zeigen, ber�hrt das


Conrad Weinmann 133




Problem der territorialen Reichweite des eigenen Projekts immer auch die Frage desanwendbaren Rechts sowie der jeweiligen nationalen Praxis. Bei der Durchf�hrungeiner anschliessenden Recherche oder zumindest bei deren Auswertung sind daheridealerweise stets lokale Spezialisten mit einzubeziehen.

2.3 Die zeitliche Dimension des eigenen Projekts ist in der Regel am unproblematischs-ten, da sie kaum Einfluss auf die Risikoanalyse hat. Immerhin kann es z.B. bei l�ngerdauernden, technischen Innovationsprojekten erheblich sein, wann genau man ineinem bestimmten Land auf den Markt kommen will, wenn gewisse gegnerischeSchutzrechte kurz vor dem Ablauf der Schutzfrist stehen. Zudem kn�pfen mancheGesch�ftsprojekte gerade an den Ablauf der Schutzfrist f�r das bestimmte Rechteines Dritten an (z.B. bei der Produktion eines «klassisch» gewordenen Original-Designs oder bei der Generika-Produktion). In solchen F�llen hat man sich allerdingsnicht nur der genauen zeitlichen Verh�ltnisse des eigenen Projekts und des gegneri-schen Rechtsschutzes zu vergewissern, sondern man muss auch sicherstellen, dass dasentsprechende Immaterialgut nicht noch durch ein anderes Recht des geistigenEigentums gesch�tzt ist (z.B. das Design durch ein noch nicht abgelaufenes Urheber-recht) und dass man keinen Akt des unlauteren Wettbewerbs begeht (siehe dazuvorne Rz. 0.27 ff. und hinten Rz. 6.5).

&3 Recherchen: Was für Recherchen sind durchzuführen?

3.1 Aus der Perspektive des Risikomanagements (siehe dazu vorne Rz. 0.41 ff.) dienenRecherchen samt Auswertung prim�r der Risikoidentifikation sowie zu gewissenTeilen der Risikoanalyse und der Risikobewertung (zur Notwendigkeit einer Kosten-Nutzen-Analyse siehe vorne Rz. 0.41 ff.). Risikoanalyse und Risikobewertung m�ssenallerdings anschliessend noch durch weitere Elemente erg�nzt werden (siehe dazuhinten Rz. 4.1 ff. und 5.1 ff.). Eine direkte Risikobeseitigung wird dadurch jedochnoch nicht erreicht, wenn man davon absieht, dass Recherchen die Eintrittswahr-scheinlichkeit von unabsichtlichen Rechtsverletzungen verringern (vgl. BLAIR/COT-

TER, 114). Immerhin dienen Recherchen insofern indirekt der Risikobeseitigung, alsder Nachweis in einem Verletzungsprozess, dass man ergebnislos gen�gende Recher-chen durchgef�hrt hat, mit erheblichen Rechtsvorteilen verbunden sein kann, dierisikoreduzierend wirken. Vorauszuschicken ist allerdings, dass bei einer sehr prag-matischen Einteilung der Recherche-Objekte in technische Innovationen, �sthetischeGestaltungen und Kennzeichen, eine Recherche f�r �sthetische Gestaltungen vonvornherein kaum erfolgsversprechend ist, wobei Ausnahmen vorbehalten sind, wiewenn man z.B. aufgrund der bereits vorhandenen Informationen eine Inhaberrecher-che f�r ein Design durchf�hren kann.

3.2 Das System des geistigen Eigentums ist zwar so aufgebaut, dass Feststellungs-,Unterlassungs- und Beseitigungsanspr�che grunds�tzlich nicht vom Vorliegen gewis-ser subjektiver Merkmale beim Verletzer abh�ngig sind (siehe TROLLER A., Bd. I,69 ff., und Bd. II, 977 ff., mit Nachweisen; BGE 91 II 17 E. 7 – La Rsidence; 106 II 92E. 3c – Leserbrief), und insbesondere nicht von seinem bçsen Glauben (sieheWEINMANN, Lizenz, 336 f. und 366 ff., mit Nachweisen; vgl. allerdings Art. 44 Abs. 1TRIPS, wonach dies nicht zwingend ist; zu den bei einer abweichenden Regelunghçheren Messkosten: BLAIR/COTTER, 115–118), was sich �brigens im Lauterkeitsrechtgleich verh�lt (BAUDENBACHER, Art. 2 UWG N 29). Alle Anspr�che, die in irgend-einer Weise auf einen finanziellen Ausgleich durch den Verletzer gerichtet sind,


134 Conrad Weinmann




kçnnen durch die Frage, ob der Verletzer gen�gende Schritte zur Abkl�rung derRechtslage unternommen hat, aber wesentlich beeinflusst werden, auch wenn einAnspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung zumindest nicht ausgeschlossen ist(siehe dazu im Einzelnen § 40 Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereiche-rungsklagen; im UWG ist das Risiko eines finanziellen Ausgleichs praktisch erheblichgeringer: vgl. etwa BGer, sic! 2006, 284, 286 E. 3.4 – Saugeinlagen f�r Lebensmittel;DAVID/JACOBS, 173–175; BEATER, 7–9). Zeigt das Register sodann ein falsches Bild, sowird sogar die Frage aufgeworfen, ob gewisse Abwehranspr�che des Rechtsinhaberseingeschr�nkt werden m�ssen (vgl. LING, 678–680, der es z.B. f�r vertretbar h�lt, insolchen F�llen einen markenrechtlichen Widerspruch abzuweisen: 679). Vor diesemHintergrund sind im Idealfall auch alle Schritte, die vor der Aufnahme der Benutzungpr�fungshalber durchgef�hrt wurden, und anschliessend alle Etappen der Benutzungselbst – samt allen Ver�nderungen des Immaterialgutes – inklusive Kosten und Erlçseaus dieser Benutzung detailliert und sinnvoll aufgeschl�sselt zu dokumentieren, wasunter Umst�nden auch die Verteidigung gegen den Vorwurf der Rechtsverletzungselbst erheblich erleichtert (in Hinblick auf diesen zweiten Zweck w�ren allerdingsauch alle Entwicklungsschritte detailliert zu dokumentieren).

3.3In gewissem Umfang kçnnen Recherchen heute theoretisch vom Unternehmen selbst�ber das Internet durchgef�hrt werden, wobei man dann oft mit einer grossen Mengevon Informationen konfrontiert ist und nicht immer einen gen�genden Grad anSicherheit erreicht (vgl. CLARKE, 118 f.). Viele �mter f�r Geistiges Eigentum erçff-nen kostenlos oder gegen eine geringe Geb�hr �ber das Internet Zugang zu allenoder den wichtigsten Angaben in den offiziellen Registern. Daneben kann manRecherchen unter Verwendung kommerzieller Datenbanken durchf�hren oderdurchf�hren lassen. Noch sind weltweit aber nicht alle Register digitalisiert. Ent-sprechend kann es zu Verzçgerungen bei der Durchf�hrung von Recherchen kom-men, was bei deren Planung zu ber�cksichtigen ist. Gerade sogenannte «freedom-to-operate»-Recherchen, welche die Mçglichkeit der Verwirklichung des eigenenProjekts im Wege einer Ermittlung und Bewertung von Rechten Dritter abkl�rensollen und deshalb deren Schutzbereich ber�cksichtigen m�ssen, sollten in der Regelaber von Experten durchgef�hrt werden, und zwar in einem so fr�hen Projektstadiumwie mçglich (KNIGHT H.J., 139), d.h. sobald alle wesentlichen Elemente des eigenenProjekts bekannt sind – aber auch erst dann (vgl. CLARKE, 119). Unabh�ngig von derArt der Durchf�hrung der Recherche ist eine erg�nzende Recherche in Internet-Suchmaschinen auf jeden Fall zu empfehlen, was ganz besonders bei Marken gilt.

3.4Bei der Konzeption der Recherche sollte man sich auf die Abkl�rungen betreffendmçgliche Rechte Dritter (siehe dazu vorne Rz. 2.1 ff.) st�tzen. In sachlicher Hinsichtwird man sich bei Marken an den festgelegten Waren und Dienstleistungen bzw. anden entsprechenden Klassen der Nizza-Klassifikation orientieren, bei Patenten anden Klassifikationscodes und an keywords (KNIGHT H.J., 139; zu computergest�tztenRecherchen und semantischen Analysetools: MEHLER, 84 f.). Allenfalls sind beiMarken zus�tzliche Firmenrecherchen, Recherchen betreffend im Territorium ver-wendete Handelsnamen etc. durchzuf�hren. Gewisse bereits vorhandene Informatio-nen aus der Projektvorbereitungsphase (vgl. VAHS/BURMESTER, Ziff. 4.4.3.) oder vonMessen, Konferenzen, verçffentlichten Artikeln und Gespr�chen mit Gesch�ftspart-nern sollten bei der Konzeption der Recherche sodann ber�cksichtigt werden (CLAR-

KE, 117). Wichtig ist, wie bereits erw�hnt, die Ausrichtung am Schutzbereich desjeweiligen Rechts, so dass die Recherche z.B. bei Marken selbstverst�ndlich auch�hnliche Zeichen (vgl. Art. 3 Abs. 1 MSchG) umfassen muss (VIGNERON, 125).


Conrad Weinmann 135




3.5 Der Recherchen-Bericht, der die Ergebnisse der Recherche zusammenfasst undpr�sentiert, ist Risikoanalyse und zum Teil bereits Risikobewertung. Bei einfachenRecherchen, die nur einen Bericht und z.B. keine weltweit aufgef�cherten l�nder-spezifischen Rapporte verlangen, ist es in der Regel sinnvoll, mit dem Recherchen-Bericht bereits gewisse Risikobeseitigungsmassnahmen vorzuschlagen, z.B. die �n-derung bzw. Erg�nzung des Zeichens oder die Nicht-Verwendung f�r gewisse Waren.Der Bericht ist in der Regel so aufgebaut, dass er die Fragestellung, die Pr�sentationder relevanten Ergebnisse und einen Schlussteil enth�lt, allenfalls erg�nzt durchgewisse Anh�nge, wie die vollst�ndigen Suchresultate (vgl. die detaillierten Vor-schl�ge bei GUNDERSEN, passim). Im Pr�sentationsteil sind die Ergebnisse nach ihrerRelevanz zu gliedern, also etwa in praktisch un�berwindbare Hindernisse, ernsthafteProbleme, nicht vçllig ausgeschlossene Konflikte und Erw�hnung der Vollst�ndigkeithalber (z.B. Designs, die nicht mehr erneuert wurden). Die Einstufung der Relevanzist zu begr�nden, da man sich nur dann alle einschl�gigen Faktoren wirklich bewusstmacht. Dies bedeutet, dass man sich hier bereits umfassend zum Schutzbereich�ussern muss, was voraussetzt, dass man alle einschl�gigen Elemente gepr�ft hat,soweit dies anhand der Rechercheergebnisse mçglich ist (siehe zu zus�tzlichenElementen wie die Bekanntheit oder die Ber�hmtheit der Marke hinten Rz. 4.1 ff.und 5.1 ff.). Entsprechend den allgemeinen Grunds�tzen der Risikoanalyse (siehedazu vorne Rz. 0.41 ff.) hat man sich dabei stets auch zur Eintrittswahrscheinlichkeitzu �ussern, wobei zu bedenken ist, dass diese von Faktoren mitbeeinflusst werdenkann, die ausserhalb der Fragestellung der Recherche liegen (z.B.: gleiche Branche).Zudem sollte man sich erste Gedanken �ber die G�ltigkeit des gegnerischen Schutz-rechtes machen und detailliert alle Punkte auflisten, die diesbez�glich in einemweiteren Schritt noch gepr�ft werden m�ssen (z.B.: Zusatzrecherche betreffend dieNeuheit einer Erfindung, Abkl�rung betreffend den mçglichen Nicht-Gebrauch einervor �ber 5 Jahren – vgl. Art. 12 MSchG – registrierten Marke etc.). Im Schlussteil isteine erste Bewertung vorzunehmen und es ist, wo opportun, auf mçgliche Risiko-beseitigungsmassnahmen hinzuweisen.

3.6 Recherchen inklusive Recherchen-Berichte stellen in verschiedener Hinsicht selbstRisikofaktoren dar. Zun�chst kann keine Recherche – auch bei mehrfacher Durch-f�hrung – alles Entdeckbare entdecken (KNIGHT H.J., 140, f�r den keinerlei zupr�fende Referenzen ein Alarmsignal f�r die Qualit�t einer Recherche darstellen;die Genauigkeit der Recherche ist ein Grenzkosten-Problem, d.h. sie h�ngt von denzu erwartenden Vorteilen ab: vgl. LONG, 489; je n�her man an ein gesch�tztesImmaterialgut herankommen will, desto hçher sind in der Regel die Informations-kosten: vgl. LONG, 467–469). Zudem darf man nie vergessen, dass Recherchen immerMomentaufnahmen sind; mit jedem Tag, den man nach der Durchf�hrung derRecherche mit der Umsetzung des eigenen Projekts wartet, steigt das Risiko, dassdie Recherche ein unzuverl�ssiges Bild gibt. Die Ergebnisse einer Recherche spre-chen sodann nicht f�r sich, sondern sie m�ssen interpretiert werden, was eine weitereFehlerquelle darstellt. Dabei kçnnen strukturelle Unmçglichkeiten, gewisse Risikenzu erkennen (siehe dazu hinten Rz. 4.1 ff.), �bersehen oder zu gering veranschlagtwerden. Schliesslich wiegt man sich oft in Sicherheit, wenn die Recherche keineernsthaften Probleme aufzeigt. Die Gegenpartei, deren Schutzrecht als problemloseingestuft wurde, interpretiert die Fakten aber vielleicht ganz anders – eventuellfalsch (vgl. HAEDICKE, 119 f.) –, und unversehens ist man mit einem drohendenProzess konfrontiert.


136 Conrad Weinmann




&4Toter-Winkel-Problem: Welche Aspekte sind durch Recherchen nicht oder nur

schwer zu erfassen und sind daher (möglicherweise) von den Recherchen nicht

oder nur ungenügend abgedeckt?

4.1Im Rahmen der Risikoanalyse sind die Ergebnisse von Recherchen zus�tzlich daraufhin zu �berpr�fen, ob die Recherchen �berhaupt alle Sch�digungspotentiale erfassenkonnten. Dabei ist zun�chst zwischen Registerrechten und anderen Rechten desgeistigen Eigentums zu unterscheiden. Eingetragene Registerrechte sind im Rahmender soeben dargelegten Einschr�nkungen (siehe vorne Rz. 3.1 ff.) «defensiv», d.h. imHinblick auf die Vermeidung von Konflikten, grunds�tzlich relativ zuverl�ssig re-cherchierbar. Ein Zweck von Register und Offenlegung ist es denn gerade auch, dieInformationskosten zu senken (LONG, 496 f.). Allerdings gibt es auch bei Register-rechten «tote Winkel», die zuweilen zu wenig beachtet werden.

4.2Professionelle Recherchen, auch durch �mter selbst, setzen immer irgendwelcheRecherchetechniken voraus, die nie ganz neutral sind. Bei �hnlichkeitsrecherchenzu Wortmarken, die allgemein eine hohe Zuverl�ssigkeit aufweisen, wird das Ergeb-nis z.B. je nach den eingesetzten Algorithmen etwas anders ausfallen und es ist nichtunwichtig, ob eine sprachunabh�ngige Technik oder eine sprachabh�ngige Technikeingesetzt wird, die auch die Aussprache ber�cksichtigen kann. Dasselbe gilt f�rTechniken, die den Sinnaspekt mit einbeziehen kçnnen oder eben nicht (siehe zudiesen Fragen: FALL/GIRAUD-CARRIER, 138 ff. und 142). Wird, wie �blich, eine Kom-bination von Techniken verwendet, so nehmen Datenbanken-Dienstleister regelm�s-sig eine Vorsortierung vor, da sonst ein grosse Menge an unnçtiger Informationmitgeliefert w�rde (vgl. FALL/GIRAUD-CARRIER, 142). Zu beachten ist bei interna-tionalen Recherchen auch die Frage, ob die eingesetzten Techniken f�r die Erfassungeiner fremden Schrift �berhaupt geeignet sind. Grunds�tzlich gilt die Beschreibungdieser Problemstruktur auch f�r Recherchen in anderen Bereichen, da man nirgendsohne Techniken auskommt und Techniken immer im Lichte gewisser Kriterien bessersind als im Lichte anderer. Bei Verfahren zur Kombination von verschiedenenEinzelinformationen, wie dem patent mapping, clustering und landscaping, die auchf�r «defensive» Zwecke eingesetzt werden kçnnen, bzw. bei der gerade im Patent-bereich zum Teil verwendeten software-basierten Auswertung von Recherche-Resul-taten werden zus�tzliche Kriterien mit einbezogen, die ihrerseits ebenfalls nichtneutral sind, so dass sich ein noch st�rker von menschlichen Entscheidungen abh�n-giges Bild ergibt. Dies kann zu Ausblendungen oder Verzerrungen f�hren, weshalbdiese Umst�nde bei der Beurteilung der Recherche im Auge zu behalten sind.

4.3Je nach betroffener Unterkategorie des jeweiligen Immaterialgutes ist die Zuver-l�ssigkeit der Recherche sodann prinzipiell hçher oder niedriger, was sich besondersgut am Beispiel des Markenrechts illustrieren l�sst. Schon Bildmarken-Recherchenerreichen niemals die Pr�zision einer Wortmarkenrecherche (BLAIR/COTTER, 91).Wird nach neuen Markenformen gesucht («nontraditional trademarks»), so ist dieZuverl�ssigkeit der Recherche – soweit sie �berhaupt sinnvoll mçglich ist – weitervermindert, was nur dadurch gemildert sein kann, dass es im entsprechenden Bereichoft nur ganz wenige solcher Marken gibt. Auch dies ist bei der Auswertung derRecherche zu bedenken.

4.4In den bisher genannten Beispielen war das Sch�digungspotential zumindest grund-s�tzlich erkennbar. Es gibt aber verschiedene Konstellationen, wo schon diese prin-


Conrad Weinmann 137




zipielle Erkennbarkeit reduziert ist oder �berhaupt fehlt. Durch die Aus�bung desPriorit�tsrechts von Art. 4 PV� kann ein Dritter, der sein Schutzrecht in einemVerbandsland angemeldet hat, z.B. innert 6 Monaten (Markenrecht und Designrecht)oder 12 Monaten (Patentrecht und Gebrauchsmuster) eine Ausdehnung auf einanderes Verbandsland vornehmen, wobei diese Anmeldung dann auf das Datum derErstanmeldung zur�ckbezogen wird. Wer also durch eine Recherche in der Schweiz –oder sogar in ganz Europa, Nordamerika und Ostasien – untersuchen wollte, ob ergefahrlos mit der Benutzung einer Marke in der Schweiz beginnen darf, kann nachAufnahme des Gebrauchs unter Umst�nden eine unliebsame �berraschung erfahren,wenn ein Unternehmen z.B. aus Bolivien, wo keine Recherche durchgef�hrt wurde,ein gleiches oder �hnliches Zeichen f�r dieselben Waren und Dienstleistungen in derSchweiz anmelden l�sst und sich dabei auf die vier Monate zur�ckliegende Priorit�tder bolivianischen Anmeldung beruft. Das in der Schweiz verankerte Weiterbenut-zungsrecht f�r nicht-registrierte Marken (Art. 14 MSchG) kommt dann nicht zumZug und auch das UWG hilft hier regelm�ssig nicht weiter. Die Eintrittswahrschein-lichkeit solcher F�lle, die immer wieder vorkommen, ist zwar gering, doch l�sst sichdas Risiko eines Eintritts nicht beseitigen.

4.5 Auch bei Registerrechten sind sodann blosse Anmeldungen, die noch nicht als erteiltesSchutzrecht ins Register eingetragen wurden, nicht immer zu erkennen, obwohl in derRegel bereits die Anmeldungen gewisse Rechtswirkungen haben, die auch Drittebetreffen (vgl. WEINMANN, Lizenz, 195 f.), und der Zeitpunkt der Anmeldung normaler-weise insbesondere �ber die Frage des besseren Rechts entscheidet (vgl. Art. 3 PatG;Art. 6 MSchG; Art. 6 DesG). Nicht recherchierbar und daher insofern problematischsind insbesondere Patentanmeldungen und Designhinterlegungen, die noch nicht ver-çffentlicht sind (bei Designs kann zudem die Verçffentlichung auch nach der Ein-tragung unter Umst�nden unterbleiben: vgl. Art. 26 DesG, allerdings auch Art. 12 Abs.1 lit. b DesG), was bei Patenten normalerweise erst 18 Monate nach dem Anmeldetagerfolgt. Die Aufnahme der Benutzung des Immaterialgutes nach erfolgter Anmeldungdurch einen Dritten hat daher in der Regel die Folge, dass die eigene Benutzung sp�terzumindest unterbunden werden kann. Unter Umst�nden ist, jedenfalls f�r den Zeit-punkt nach einer Abmahnung, auch Schadenersatz bzw. Gewinnherausgabe geschul-det. Das Designrecht kennt hier zwar gewisse Sonderregelungen (siehe dazu § 28Designregistrierung). Diese lassen sich aber nicht auf andere Immaterialg�terrechte�bertragen. Diese Umst�nde sind bei der Risikoanalyse daher ebenfalls zu ber�ck-sichtigen.

4.6 Grunds�tzlich nicht zuverl�ssig recherchierbar sind sodann alle Rechte, die keineRegisterrechte sind. Dazu gehçren in der Schweiz die Urheberrechte (vgl. Art. 5 Abs. 2RB�) und die notorische Marke, die ohne Registrierung aufgrund ihrer Bekanntheit inden entsprechenden inl�ndischen Verkehrskreisen gesch�tzt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. bMSchG; BGE 130 III 267), im Ausland bestehen jedoch noch weitere solche Rechte,wie das nicht eingetragene Geschmacksmuster (Design) der EU (nur g�ltig bei Erst-verçffentlichung innerhalb der EU: BGH, 9.10.2008, I ZR 126/06 – Geb�ckpresse) odernationale bzw. regionale Markenrechte, die durch Gebrauch und/oder minimale Be-kanntheit entstehen (zum �berraschungseffekt bei Gebrauchsmarken: TROLLER P.,515). Schutzvermerke wie � oder 2, die ohnehin nicht obligatorisch sind, kçnnen dieFunktion eines Registers insofern nicht �bernehmen, da sie nur bei der konkretenVerwendung eines Immaterialgutes sichtbar sind. Sie erhçhen daher die Recherchier-barkeit eines unregistrierten Rechts nicht (immerhin sind bei der Feststellung einesSchutzvermerks stets zus�tzliche Abkl�rungen zu treffen). Selbst wenn ein solches


138 Conrad Weinmann




Recht erkannt wird, ist die Risikobeseitigung sodann erschwert, da Transaktionenwegen der komplizierten Feststellung der Rechtsinhaberschaft oft ausser Betrachtfallen (vgl. HAEDICKE, 66; GORDON, 348 f.; es gibt in bestimmten Bereichen bzw.L�ndern zwar inoffizielle, gewisse Wirkungen f�r die �bertragung auslçsende oderprim�r deklaratorische Register, die aber nicht immer zuverl�ssig sind). Schwierig zurecherchieren sind auch alle Rechtspositionen, die durch das UWG aufgebaut wordensind, was nicht nur f�r Kennzeichenrechte gilt. Grunds�tzlich ist es in all diesen F�llenlohnenswert, zumindest einen kurzen Blick ins Internet zu werfen. Sicherheit respek-tive eine Ausmerzung des Restrisikos ist dadurch aber nicht zu erreichen.

4.7Schliesslich bleiben bei Recherchen des geistigen Eigentums auch regelm�ssig all-gemeine zivilrechtliche Positionen ausserhalb des Blickfeldes, die in manchen L�n-dern die Rechtm�ssigkeit der Benutzung eines Immaterialgutes beeinflussen kçnnen.Auch in der Schweiz sind diesbez�glich unter Umst�nden zumindest das Namens-recht und das allgemeine Persçnlichkeitsrecht relevant.

&5Schutzbereich und Schranken:

– Welchen Schutzbereich hat das jeweilige Recht?

– Welche Schranken könnten im konkreten Fall relevant sein?

5.1In einem n�chsten Schritt ist der Schutzbereich des jeweiligen Rechts gesondert fest-zulegen. Da diese Frage zu den schwierigsten Problemen des geistigen Eigentums z�hlt,ist die Pr�fung entsprechend sorgf�ltig vorzunehmen. Es ist insbesondere davonabzuraten, in einem ersten Stadium nur eine grobe Abkl�rung durchzuf�hren und dieDetailpr�fung einem mçglichen sp�teren Verletzungsprozess vorzubehalten. Dadurchkçnnen zwar kurzfristig gewisse Kosten gespart werden. In einem sp�teren Zeitpunktfallen dann aber mçglicherweise viel hçhere Kosten an. Zudem ist zu beachten, dassder Schutzbereich im geistigen Eigentum grunds�tzlich flexibel ist (vgl. dazu vorneRz. 0.17), so dass man die verschiedenen Faktoren, welche die St�rke oder Schw�cheeines Rechts beeinflussen, detailliert erfassen muss. Dabei handelt es sich zum Teilauch um Faktoren, die durch Schutzrechtsrecherchen nicht aufgedeckt werden, wie dieBekanntheit einer Marke (vgl. HOFFMANN, 28–30) oder gar die Ber�hmtheit im Sinnevon Art. 15 MSchG, die dann allerdings wieder leichter festzustellen sein sollte.Allenfalls sind hier also zun�chst zus�tzliche Abkl�rungen zu treffen.

5.2Da der Schutzbereich schwierig zu bestimmen ist, bleiben oft auch nach einer Detail-pr�fung gewisse Fragen offen. Die Detailpr�fung f�hrt zwar in der Regel zumindest zueiner besseren Einsch�tzung der Eintrittswahrscheinlichkeit. Es kann aber vielfachnicht mit ausreichender Sicherheit gesagt werden, dass eine Rechtsverletzung aus-geschlossen ist (vielfach ist gerade bei ungewçhnlichen Schutzgegenst�nden, bei denenein Recht schon schwerer aufzufinden ist, auch der Schutzbereich besonders schwierigzu bestimmen, so dass das Risiko potenziert wird: vgl. GILSON LALONDE/GILSON, 191 f.).In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass das Bundesgericht in solchen F�llenein ausf�hrliches Gutachten eines Patent- oder Rechtsanwaltes verlangt – wobei nacheiner Abmahnung noch hçhere Anforderungen gestellt werden –, das eine Verletzungklar verneint, so dass davon ausgegangen werden kann, die sp�teren Verletzungshand-lungen seien in guten Treuen erfolgt (BGer, sic! 2003, 438, 442 E. 5.1 f. – www.djbo-bo.ch). Nur unter diesen Voraussetzungen kann in einem sp�teren Prozess um finan-


Conrad Weinmann 139




ziellen Ausgleich allenfalls ein Verschulden verneint werden. Aus taktischen Gr�ndenkann sich, gerade nach einer Abmahnung, auch eine Feststellungsklage aufdr�ngen.

5.3 Kommt man zum Schluss, dass die vorgesehenen Aktivit�ten grunds�tzlich in denSchutzbereich des gegnerischen Rechts fallen, so ist in einem weiteren Schritt zupr�fen, ob man sich allenfalls auf eine Schrankenregelung (hier verstanden inklusiveAusnahmeregelungen; siehe dazu vorne Rz. 0.17 f.) berufen kann, wobei es nach derAuswertung der Recherche regelm�ssig nur noch um die inhaltsbezogenen Schrankengeht. Dies stellt je nach Rechtsgebiet unterschiedliche Anforderungen. Je detaillierterdie Schrankenregelungen ausfallen, desto un�bersichtlicher wird die Situation. ImUrheberrecht ist die Lage bereits heute, und ungeachtet der Rufe nach weitererFlexibilisierung, etwas schwierig, wobei das Bild im Ausland zum Teil noch vielverworrener ausf�llt (BOYLE, xiii: «complex as a tax code»; HAEDICKE, 50: «Derschwer zu �berblickende Katalog der Schrankenregelungen . . . ist in seinem Detail-reichtum kaum noch zu �berbieten»; vgl. auch: BLAIR/COTTER, 29). Zu den Schran-kenbestimmungen sei auf die Spezialliteratur verwiesen. Gewisse praktisch wichtigeFragen werden gerade anschliessend behandelt, und zwar ungeachtet der genauendogmatischen Einordnung als Schranke.

&6 Einreden und Gegenmittel: Kann das recherchierte Recht aus anderen Gründen

nicht durchgesetzt werden?

– Nichtigkeit: Gibt es Gründe, die Gültigkeit des Schutzrechts in Frage zu stellen?

– Kollisionen: Kann aus der Anwendbarkeit verschiedener Schutzrechtsgesetze

und/oder des UWG eine Beschränkung des gegnerischen Rechtsschutzes abge-

leitet werden?

– Andere mögliche Einwände: Gibt es andere Gründe, die der Durchsetzung des

gegnerischen Rechtes entgegenstehen (z.B.: Erschöpfung, Verwirkung, Verjäh-

rung, Rechtsmissbrauch, Kartellrecht)?

6.1 Das st�rkste Gegenmittel gegen die Geltendmachung eines immaterialg�terrecht-lichen Anspruchs ist die Berufung auf die Nichtigkeit des Schutzrechts, die in derSchweiz – abgesehen vom markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, wo aber im-merhin der Verfall wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG ger�gtwerden kann (Art. 32 MSchG; Art. 22 Abs. 3 MSchV) – im gesamten Bereich desgeistigen Eigentums auch einredeweise vorgebracht werden kann (die Erhebungeiner separaten Nichtigkeitsklage oder einer entsprechenden Widerklage ist dahernicht notwendig, was die Position des «defensiven» Unternehmens st�rkt, auch wenntaktische Gr�nde f�r eine Klage sprechen kçnnen; zur Policy-Funktion des potentiel-len Verletzers in diesem Zusammenhang: KIEFF, 712–714). Dies gilt auch im Bereichder vorsorglichen Massnahmen, wo die Glaubhaftmachung der Nichtigkeit gen�gt(BGer, sic! 1997, 408 – Erythropoietin; BGE 94 I 8 E. 9). Die Frage, ob in einemkonkreten Fall die Schutzvoraussetzungen vorliegen, gehçrt aber ebenfalls zu denschwierigsten Problemen des geistigen Eigentums, so dass man gegebenenfalls auchhier das Gutachten eines Patent- oder Rechtsanwaltes einholen sollte (siehe zurentsprechenden bundesgerichtlichen Praxis vorne Rz. 5.2). Wo die G�ltigkeit desSchutzrechts von der (absoluten oder relativen) Neuheit des Immaterialgutes ab-h�ngt, wie im Design- oder Patentrecht, setzt ein solches Gutachten umfassendetats�chliche Abkl�rungen bzw. Recherchen voraus. Zu beachten ist allerdings, dass


140 Conrad Weinmann




gerade in Grenzf�llen das beste Gutachten, das die eigene Position f�r unbedenklicherkl�rt, nichts n�tzt, wenn die Gegenseite mit vorsorglichen (oder sogar superpro-visorischen) Massnahmen die drohende oder bereits aufgenommene Benutzung desImmaterialgutes stoppt. Auch bei einem positiv ausfallenden Gutachten darf diesesRisiko daher nicht untersch�tzt werden.

6.2Im Markenrecht kann nach 5 Jahren ab Ende der Widerspruchsfrist (oder ab Endedes Widerspruchsverfahrens) sodann die Ung�ltigkeit des Markenrechts wegenNichtgebrauchs vorgebracht werden (Art. 12 Abs. 1 MSchG; Rechte an notorischenMarken im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG sind allerdings auch bei Nicht-gebrauch zu beachten: BGer, sic! 2011, 241, 241 f. E. 4.3 – G [fig.]/G [fig.]; zudemsind wichtige Gr�nde f�r den Nichtgebrauch vorbehalten). Die seriçse Pr�fung desNichtgebrauchs setzt Abkl�rungen durch einen Spezialisten voraus, da unter Um-st�nden ein geringer Gebrauch zur Aufrechterhaltung des Markenrechts gen�gt.Zudem ist zu bedenken, dass der Markeninhaber ohne eigene weitere Schritte denGebrauch mit r�ckwirkendem Effekt jederzeit wieder aufnehmen kann (Art. 12Abs. 2 MSchG). Der Nichtgebrauch muss daher gegen�ber dem Markeninhaber miteiner Erkl�rung ger�gt werden, aus der klar hervorgeht, dass man das Markenrechtdeswegen nicht mehr gegen sich gelten lassen will (nach der ganz herrschenden Lehregen�gt eine ausserprozessuale Erkl�rung, eine hçchstrichterliche Entscheidung dazusteht allerdings noch aus).

6.3F�llt die vorgesehene Benutzung des Immaterialgutes auf den ersten Blick in denRegelungsbereich verschiedener Kategorien von Immaterialg�terrechten, so stelltsich sodann die Frage, ob alle an sich anwendbaren Normen ohne Einschr�nkung zubeachten sind («overlapping»-Problem im weiteren Sinne; zur genaueren Begriffs-bestimmung siehe DERCLAYE/LEISTNER, 3; vgl. auch: M�LLER, Kollisionen, 111 ff.). DieAusdehnung und Verst�rkung des Immaterialg�terrechtsschutzes (siehe dazu vorneRz. 0.36) hat dieses Problem versch�rft (MCGUIRE, 768; MEER, 65 f. und 198 f.). Dieshat einerseits zu einer gewissen Ann�herung der materiellen Schutzvoraussetzungenf�r die verschiedenen Immaterialg�terrechte gef�hrt, anderseits in der Regel abernicht zur Angleichung der Schrankenbestimmungen (vgl. DERCLAYE/LEISTNER, 315und 320 f.), was die sogenannte «asymmetrische Konvergenz» (KUR) bewirkt (vgl.auch: PEIFER, 18). Unerw�nscht ist dabei vor allem das �berspielen von Schranken-bestimmungen und Ausnahmeregelungen (OHLY, IIC 2010, 507, mit Nachweisen),und dadurch faktisch mittelbar allenfalls auch von negativen Schutzvoraussetzungen.Die Problematik ist auf internationaler Ebene feststellbar (DERCLAYE/LEISTNER,287 f.). Sie beeintr�chtigt im �brigen die Modularit�t des Immaterialg�terrechts-systems (vgl. SMITH, Yale L.J., 1794) und erhçht die Informationskosten (LONG, 545).Im Zusammenhang mit der Abwehr von mçglichen Anspr�chen des Schutzrechts-inhabers sind dabei vor allem die Konstellationen interessant, in denen das eineGesetz des geistigen Eigentums den Schutz nicht (mehr) zuspricht, etwa mangelsErf�llung der Schutzvoraussetzungen, in Folge der Grenzziehung durch Schutz-bereich und Schranken oder wegen des Ablaufs der Schutzfrist, w�hrend das andereGesetz Schutz gew�hrt. In solchen Konstellationen kann man stets die Frage auf-werfen, ob die Gew�hrung des Schutzes durch das zweite Gesetz nicht die vom erstenGesetz angestrebten Ergebnisse vereitelt.

6.4Da der Schutz der einzelnen immaterialg�terrechtlichen Gesetze an sich voneinanderunabh�ngig ist (BGE 134 III 547 – Panton Freischwinger; siehe dazu auch vorneRz. 1.2; zum Multimedia-Werk: STRAUB, 22 und 27; daher kann auch der immaterial-


Conrad Weinmann 141




g�terrechtliche numerus clausus hier nicht angerufen werden: sinngem�ss gleichHOFFMANN, 187 f.), kann aus overlapping-Konstellationen nicht zwingend ein Gegen-argument abgeleitet werden. Angesichts der ausdifferenzierten Schutzzwecke dereinzelnen Gesetze (siehe dazu vorne Rz. 0.33) gibt es aber auch kein einheitlichesSystem, das Kollisionen ausschliessen w�rde. So kann man z.B. durchaus die Fragestellen, ob der Schutz einer dreidimensionalen Form nach Ablauf des entsprechendenPatentschutzes oder Designschutzes durch Markenrecht (oder gar durch UWG) nichtden Zweck des Patenschutzes bzw. Designschutzes inklusive seiner Beschr�nkungenvereiteln kçnne (zum mçglichen Zur�cktreten des Kriteriums der Verwechslungs-gefahr siehe bereits BGE 79 II 319; anderseits ist eine Verwechslungsgefahr auchnicht automatisch hinzunehmen: a.A. offenbar, zumindest im Grundsatz, MARBACH,377, einschr�nkend allerdings 377 und 381–383). Da solche Konflikte auf der Zweck-ebene liegen (womit die Ber�cksichtigung der einzelnen Schutzzwecke der betroffe-nen Gesetze zur Lçsungsfindung eben gerade nicht ausreichend ist; unklar: MCGUIRE,770), handelt es sich hier stets um Prinzipienkonflikte (vgl. dazu auch vorne Rz. 0.32,zum UWG), die weder von einem der immaterialg�terrechtlichen Gesetze alleingelçst noch durch schematische Regeln erfasst, noch durch einzelfallbezogene Inte-ressenabw�gung beseitigt werden kçnnen (gewisse potentielle Kollisionen werdenallerdings durch die negativen Schutzvoraussetzungen vermieden, vgl. auch: DER-

CLAYE/LEISTNER, 325; PEUKERT, Gemeinfreiheit, 108; Art. 4 lit. c DesG; Art. 2 lit. bMSchG; zu Art. 2 lit. b MSchG auch ESCHMANN, AJP 2011, 1647 f.). Gefragt sindvielmehr Meta-Prinzipien, die f�r gewisse Fallkonstellationen eine Lçsungsfindungerlauben (soweit dabei an den technischen oder �sthetischen Charakter des Immate-rialguts angekn�pft wird, muss man sich bewusst bleiben, dass diese Abgrenzungnicht auf der tats�chlichen, sondern auf der normativen Ebene liegt: WEINMANN,Giacometti, 5; vgl. auch: AMSTUTZ, 335–338 und 342–345, der die Entwicklungsoffen-heit betont und der funktionalen Betrachtungsweise eine Meta-Funktion zuspricht,bei dem aber nicht recht deutlich wird, dass sich die notwendigen Meta-Prinzipien f�rsolche Konstellationen nicht ohne zus�tzliche Wertungen durch blossen R�ckgriff auf�bergeordnete Funktionen gewinnen lassen; da prim�r das Freihaltebed�rfnis betrof-fen ist – vgl. WEINMANN, Giacometti, 5 und 8 f.; ESCHMANN, AJP 2011, 1644, mitNachweis –, w�re auch hier eine umfassende Theorie der public domain hilfreich; vgl.auch den Wittem-Group-Entwurf, zit. bei OHLY, ZGE 2010, 378). Da es hier uminhaltliche Fragen geht, sind formale und schematische Kollisionsregeln abzulehnen(�hnlich: MARBACH, 371 und 376: «Wertungskonflikt»; PEUKERT, Gemeinfreiheit,108 f.; a.A. sinngem�ss: HOFFMANN, 202 f.). Immerhin kçnnen aus den allgemeinenGrunds�tzen des Immaterialg�terrechtsschutzes (siehe dazu vorne Rz. 0.4 ff. und0.15 ff.) gewisse Wertungsgesichtspunkte abgeleitet werden, z.B. dass Kompabilit�t,zumindest im Sinne einer verbindungsermçglichenden Kompabilit�t, grunds�tzlicherw�nscht ist (im Ergebnis �hnlich: ESCHMANN, AJP 2011, 1648 f.; vgl. allerdings auch:BGE 129 II 514, 523 f. – Lego III; BGer, sic! 2004, 854, 857; BAUDENBACHER, Art. 2UWG N 134).

6.5 Der fehlende Immaterialg�terechtschutz ist grunds�tzlich kein Argument gegen denVorwurf unlauteren Wettbewerbs (BAUDENBACHER, Art. 1 UWG N 87; JUNG/SPITZ

[Brauchbar Birkh�user], Einleitung, N 31 f., mit Nachweisen; zur «besondere Um-st�nde»-Rechtsprechung siehe vorne Rz. 0.31). Immerhin kçnnen im Rahmen dessoeben erçrterten overlapping-Problems auch Wertungskonflikte mit dem UWGauftreten, die allerdings gleich zu entscheiden sind, d.h. nach �bergeordneten Meta-Prinzipien (zur Berufung auf verfassungsm�ssige Rechte siehe etwa BGE 120 II 76 E.


142 Conrad Weinmann




5c und 126 III 185 E. 4 – Mikrowellen – zur Meinungsfreiheit). Nur, aber immerhin, indiesem Rahmen sind die Wertungen des jeweils anderen Gesetzes zu ber�cksichtigen(siehe dazu vorne Rz. 0.29 ff.). Zu den diesbez�glichen Abgrenzungen muss grund-s�tzlich auf die Spezialliteratur verwiesen werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen,dass die Schutzfrist als Ausdruck des Ausgleichs zwischen Anreizproblem unddeadweight loss-Nachteil einen besonders wichtigen Wertungsgesichtspunkt darstellt(vgl. LV�QUE/MNIðRE, 8; KUR, GRUR Int. 1998, 777; SCHLUEP, FS Heini, 359 f.;MARBACH, 373; BEATER, UWG, 719; vgl. allerdings auch: KINGSTON, 50). Zudem ist die– normative (siehe vorne Rz. 6.4) – Abgrenzung zwischen �sthetischen und tech-nischen Gestaltungen erheblich, da die Untersagung einer Handlungsoption imBereich der �sthetischen Gestaltungen eher als funktional beurteilt werden kann (vgl.SCHNEIDINGER, 59 und 64; DAVID, AJP 1992, 1503–1505; KUR, Freedom, 524 f. und532 f.; BEATER, UWG, 676 f. und 680 ff.; DAVID/JACOBS, 30, je mit Nachweisen; EuGH,18.6.2002, C-299/99 – Philipps/Remington; 14.9.2010, C-48/09 – P Lego Juris/MegaBrands; vgl. auch: BGE, 3.7. 2012, 4A_20/2012; PEUKERT, Gemeinfreiheit, 112 f.). Im�sthetischen Bereich darf das Recht insbesondere nicht dazu f�hren, dass erfolgloseGestaltungen besser gesch�tzt sind als erfolgreiche Schçpfungen (KUR, Too pretty,5 f. und 17 f., mit Nachweisen). Im Lichte der eigenen Zwecke des UWG und seiner«fine tuning»-Funktion (siehe dazu vorne Rz. 0.22 und 0.38, vgl. auch: DAVID, AJP1992, 1502 f.) kann es jedoch auch hier keine Pauschallçsungen geben (z.B.: eineVerwechslungsgefahr sei nach Ablauf der Schutzfrist stets hinzunehmen). Umgekehrtbietet allerdings auch die Berufung auf die Aus�bung eines Immaterialg�terrechtskeinen Schutz gegen den Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs (z.B. BGE 129 III 353– Puls; siehe dazu vorne Rz. 0.31). Somit ist auch stets zu untersuchen, ob dergegnerische Anspruch nicht gest�tzt auf das UWG abgewehrt werden kann.

6.6Zu pr�fen sind sodann allgemeine Gegenargumente, die sich aus dem Immaterialg�-terrecht selbst ergeben (und daher dogmatisch eigentlich in der Regel den Schranken-regelungen zuzurechnen sind), wie die Erschçpfung (siehe dazu vorne Rz. 0.18),einerseits, und solche, die sich aus dem allgemeinen Privatrecht ableiten lassen undim Immaterialg�terrecht allenfalls eine besondere Ausgestaltung erfahren haben, wiedie Verj�hrung, die Verwirkung, der Rechtsmissbrauch etc., anderseits. Zu diesenEinw�nden sei grunds�tzlich auf die einschl�gige Literatur verwiesen.

6.7In j�ngerer Zeit wird sodann vermehrt die Frage diskutiert, ob man sich untergewissen Umst�nden einredeweise auch auf das Kartellrecht berufen kçnnte. EineGerichtspraxis dazu fehlt aber, nicht nur in der Schweiz (siehe allerdings: Art. 40cPatG), abgesehen von gewissen Einzelf�llen, noch weitgehend (OHLY, ZGE 2010,381; vgl. auch: HEINEMANN, Wettbewerbsordnung, 22 ff.; DERS., ZWeR 2005, 198 ff.).Unbestritten ist an sich, dass der verst�rkte Schutz des geistigen Eigentums auch nacheiner st�rkeren kartellrechtlichen Kontrolle ruft (LEMLEY, 3; vgl. allerdings auch:SCHMIDTCHEN, Wettbewerbsrecht, 31, mit Nachweisen; MANNE/WRIGHT, 193 ff.). Prak-tisch d�rfte ein solches Vorgehen, wenn �berhaupt, aber vor allem im Patentrechtaktuell werden. Es wurde insbesondere schon seit l�ngerem darauf hingewiesen, dassprivat gesetzte Standards nicht bloss unverçffentlichten Patenten entsprechen sollten(CORNISH, 26 f.). Erfolgversprechend d�rfte eine solche Verteidigung daher unterUmst�nden bei Schl�sselpatenten sein, die (teilweise) einen allgemeinen – auchfaktischen – technologischen Standard erfassen, insbesondere wenn die Patentanmel-dung w�hrend der Festlegung des Standards geheim gehalten wurde (SCH�LER, 180 f.,183 f. und 193; zur Lizenzierungspflicht in solchen F�llen zu FRAND-Bedingungenund zu �hnlichen Regelungen: 187 f. und 192 f.; vgl. auch: MAUME, 53; HAEDICKE, 142,


Conrad Weinmann 143




mit Nachweisen zur Gerichtspraxis). H�lt man kartellrechtliche Zwangslizenzen f�rzul�ssig (siehe HEINEMANN, ZWeR 2005, 199 ff.; MAUME, 26 f. und 33 f., je mit Nach-weisen; vgl. auch: HEINEMANN, Wettbewerbsordnung, 178–186), so d�rfte auch einZwangslizenzeinwand im Verletzungsprozess grunds�tzlich mçglich sein (vgl. MAU-

ME, 29, 54 f., 63–67 und 120; vgl. auch: HESS-BLUMER, 862 f.; H�TTE, passim), was aberwohl ein Angebot und seine Ablehnung voraussetzen w�rde (MAUME, 120). Es w�renalso rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen zu treffen (gegebenenfalls durch Hin-terlegung der Lizenzgeb�hren; vgl. dazu: BGH, 6.5.2009, KZR 39/06 – Orange BookStandard; kritisch dazu ULLRICH, Patente, 14–95; vgl. auch: OLG D�sseldorf,21.1.2011, I-2U 92/10). Wie weit man in der Schweiz angesichts von Art. 3 Abs. 2KG (in Verbindung mit Art. 5 und 7 KG) �berhaupt eine Pr�fung herbeif�hren kann,ist allerdings strittig (zum Stand der Meinungen: SCHRANER, 100 ff. und 304 f., mitNachweisen; vgl. auch: WALLOT, 160). Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass sichauch unter dem schweizerischen Recht in diesem Zusammenhang mçglicherweise diegenauere Pr�fung der Frage lohnen kçnnte, ob ein kartellrechtswidriges Verhaltenunter Umst�nden auch einen Verstoss gegen das UWG darstellt, wie dies in �ster-reich in gewissen Konstellationen eher bejaht wird (siehe GRISS, 4 f.; vgl. auch:SCHLUEP, FS Heini, 348 f.; JUNG/SPITZ [Brauchbar Birkh�user], Einleitung, N 25, mitNachweisen).

6.8 Fragen der reduzierten Durchsetzbarkeit eines Rechts stellen sich auch bei verschie-denen (anderen) Blockadesituationen, bei denen neben dem Kartellrecht auch all-gemeine zivilrechtliche Korrekturinstrumente oder die Annahme immanenterSchranken des Immaterialg�terrechts ins Blickfeld kommen (vgl. zum «postgrantbalancing» allgemein: MERGES, Intellectual Property, 303 f.; zur�ckhaltend: SCHMIDT-

CHEN, Wettbewerbsrecht, 31 f. und 42). Diese Blockadesituationen betreffen vorallem das Patentrecht (vgl. zu den insofern geringeren Blockierungsmçglichkeiten inanderen Rechtsgebieten, insbesondere im Urheberrecht: TIMMANN, 179). Ein Zustandzersplitterter Rechte bzw. zu viele Rechte im Hinblick auf eine bestimmte Benutzungkçnnen zur sogenannten Anticommons-Situation f�hren (HELLER, Harv.L.Rev. 1998,623 f.; siehe auch die weiteren Nachweise bei MACKAAY/ROUSSEAU, 253 f.; vorne § 2,çkonomische Grundlagen des geistigen Eigentums, Rz. 10.7–10.9). Solche Situationenkçnnen z.B. entstehen, wenn, wie dies in vielen Bereichen der Fall ist, Patente nurTeile von Produkten betreffen (BLAIR/COTTER, 18 f.; MEHLER, 14, mit Nachweisen)bzw. f�r ein Produkt eine Vielzahl separat gesch�tzter Einzelinnovationen nçtigwaren (BESSEN/MASKIN, 611; vgl. auch: BOHANNAN/HOVENKAMP, 30 f.; bis zu einemgewissen Grad f�hrt der Wettbewerb durch seinen Druck zur Arbeitsteilung und zurSpezialisierung selbst zu dieser Situation). Auch wenn bei un�bersichtlichen Situatio-nen zun�chst ein gewisser Verhandlungsdruck entsteht (vgl. BURK, 138 f. und163–168), erschwert eine Anticommons-Situation die bei property rights grunds�tz-lich mçgliche transaktionale Lçsung (MERGES, Col.L.Rev. 1994, 2664–2667) underhçht die Transaktionskosten (LUNNEY, 496 f.). In vielen F�llen werden die betroffe-nen Immaterialg�ter daher nicht oder kaum genutzt. Das eigentliche çkonomischeProblem von Anticommons-Situationen ist daher die Unternutzung (HELLER,Harv.L.Rev. 1998, 623; DERS., Gridlock, 21 f., 26 und 42, mit Nachweisen; vgl. auch:KIEFF, 717 f. und 732–736; SMITH, Yale L.J., 1804 f.; zur Mçglichkeit der multiplemarginalization bei komplement�ren Patenten: NOLL, 79–96). In solchen Konstella-tionen kann die Einschr�nkung von Verbotsanspr�chen und die Einf�hrung blosserVerg�tungsanspr�che theoretisch effizienter sein (KAMPERMAN SANDER, 141 f.; eherzur�ckhaltend: SMITH, Yale L.J., 1813, mit Nachweisen; selbst de lege ferenda w�re


144 Conrad Weinmann




dies aber nicht ohne weiteres mçglich: vgl. PEIFER, 14; HAEDICKE, 85; in Ausnahme-f�llen f�r mçglich h�lt eine solche Lçsung: WALLOT, 157 und 163–165, mit Nach-weisen; zur Situation in den USA und zum sogenannten «four factors-test»:HESS-BLUMER, 853; MACKAAY/ROUSSEAU, 319, je mit Nachweisen). De lege lata isteine Anticommons-Situation durch einen potentiellen Verletzer also nur schwer zubeseitigen. Zu beachten ist allerdings, dass die Anticommons-Situation gerade wegenzu zersplitterter und schmaler Rechte eintritt, so dass starke und gen�gend breiteRechte an sich geeignet sein sollten, dieses Problem zu beheben (vgl. HELLER,Harv.L.Rev. 1998, 626; MACKAAY/ROUSSEAU, 253; kritisch: CUNTZ, 12). Wichtig istaber auch hier (wie bereits vorne Rz. 0.25), dass eine Vielzahl dieser Blockadesitua-tionen erst durch Patente entsteht, die eigentlich gar nicht oder nicht in dieser Formh�tten erteilt werden d�rfen (vgl. dazu: MIRELES, 153, der allerdings auch daraufhinweist, dass die empirische Situation betreffend die Blockadewirkung nicht ein-deutig ist: 145 f. und 192–194, mit Nachweisen; vgl. auch die Nachweise bei SMITH,Yale L.J., 1804 f. Fn. 204). Bei einer korrekten Umsetzung des Immaterialg�terrechts-systems eines Staates d�rften Anticommons-Situationen also nicht allzu viele Stçrun-gen verursachen.

6.9Nicht immer klar abgrenzen l�sst sich die Anticommons-Situation vom sogenanntenPatentdickicht, wo prim�r die durch eine sehr grosse Anzahl von Patenten ver-ursachte Un�bersichtlichkeit eine Blockadewirkung schafft. Wenn bei einer «free-dom-to-operate»-Recherche, gerade in der IT-, Telekommunikations- oder Chip-branche, �ber hundert Patente gefunden werden (vgl. HESS-BLUMER, 853 f.; sieheauch: BESSEN/MEURER, 8 f., die F�lle von �ber tausend Patenten nennen), wird nichtnur der Vorteil von property rights, Transaktionen zu ermçglichen, erheblich redu-ziert, sondern die Unklarheit und die oft nicht leicht zu bestimmenden Schutzberei-che wirken allgemein abschreckend (vgl. MERGES/NELSON, 916). Auch hier liegt einHauptproblem, neben der zu weiten Ausdehnung des Patentschutzes (vgl. HESS-BLU-

MER, 855 f., betreffend die USA), allerdings bei Patenten, die im Lichte der Schutz-voraussetzungen eigentlich nicht oder nicht in dieser Breite h�tten erteilt werdend�rfen (vgl. auch: HAEDICKE, 120 f.; zur Wichtigkeit der umfassenden Pr�fung derPatentanspr�che im Lichte der Schutzvoraussetzungen: CORNISH, 33 f. und 36 f.; vgl.auch: MEHLER, 27 f.). Ein allgemeines Gegenargument gegen einen Unterlassungs-anspruch ist aus solchen Konstellationen ebenfalls kaum abzuleiten.

6.10Auch das Problem der sogenannten Patenttrolle, d.h. der Inhaber, die den Unterlas-sungsanspruch des Patentrechts als Mittel f�r finanzielle Forderungen einsetzen(WALLOT, 158, mit Hinweisen auf andere Definitionsversuche; umfassend: MERGES,Berk.Tech.L.J. 2009, 1583–1614), kann in diese Reihe gestellt werden. Patenttrolleentwickeln zwar oft selbst keine erfinderische T�tigkeit (HESS-BLUMER, 852) undsetzen Patente vielfach strategisch ein, um Kosten von Dritten zu erhçhen (WALLOT,159, mit Nachweisen). Zudem benutzen sie die Erfindungen regelm�ssig nicht selbst.Dies sind f�r sich allein genommen aber an sich keine Gr�nde, um Anspr�che desPatentinhabers einzuschr�nken. In einem property rights-System, das gerade dieMçglichkeit der Drittverwertung bietet, kann weder die mangelnde Absicht dereigenen Nutzung noch die unterbliebene eigene Entwicklung ein Argument gegenAnspr�che des Patentinhaber sein (�hnlich HAEDICKE, 146, mit Nachweisen; OHLY,GRUR Int. 2008, 790; MIRELES, 163 f.). Die n�here Pr�fung des Problems der Patent-rolle zeigt sodann, dass auch dieses Problem nur in geringem Umfang auf diepauschale Natur der property rights an Erfindungen zur�ckzuf�hren ist; viel wichtigerist die strenge Beachtung der Schutzvoraussetzungen, inklusive der Schutzgegen-


Conrad Weinmann 145




st�nde und der Breite von Patentanspr�chen, und dies nicht zuletzt im Erteilungs-verfahren (�hnlich: ANN, Patent Trolls, 361–364).

6.11 SCOTCHMER weist darauf hin, dass es grunds�tzlich drei Konstellationen gibt, in denendie sp�tere Erfindung von der fr�heren Erfindung eines Dritten in einem untech-nischen Sinne «abh�ngig» ist, n�mlich die Grundlagen-Erfindung, die Research Tool-Konstellation (siehe dazu allerdings: Art. 40b PatG; zur Notwendigkeit patentrecht-licher Anreize in diesem Zusammenhang: HELLER, Gridlock, 5; CASTLE, passim; vgl.allerdings auch: KINGSTON, 131–134, mit Nachweisen) und die einzelne qualitativeVerbesserung (SCOTCHMER, 132 f.). Nur in gewissen Situationen kommt es dabei zueinem Versagen des property rights-Systems (vgl. MERGES/NELSON, 843 f. und 880;BESSEN/MASKIN, 611; BLAIR/COTTER, 17 f.; KOHLER, 460 f.; HAEDICKE, 143; bereitsPOLINSKY, 1077 f., hat darauf hingewiesen, dass insofern ein hoher Preis bei einerTransaktion f�r sich allein genommen noch kein Argument gegen die çkonomischeEffizienz ist). Dabei gilt es blockierende Patente, komplement�re Patente und echte«Hold-Ups» zu unterscheiden (MIRELES, 168–170). Nur im letzten Fall d�rfte dieBerufung auf eine immaterialg�terrechtliche Zwangslizenz – hier w�ren allerdingstheoretisch auch F�lle aus den anderen zwei Gruppen denkbar – (zu Lizenzen imSinne von Art. 36, 37 und 40 PatG: WALLOT, 158 ff.; skeptisch: TIMMANN, 307–320,323–333 und 342 f.; vgl. auch: SMITH, Yale, 1775 f. und 1785 f.; J�NICH, 75; zu kartell-rechtlichen Zwangslizenzen siehe vorne Rz. 6.7; zur Problematik von Netzwerkeffek-ten in diesem Zusammenhang: WALLOT, 157, mit Nachweisen; BOYLE, 68; GALLINI/SCOTCHMER, 52), auf Rechtsmissbrauch (PEIFER, 16, der bei Trivialpatenten zudem dieschnellere Annahme einer Verwirkung fordert; WALLOT, 162 f.; skeptisch: HESS-BLU-

MER, 855–859) oder gar auf eine Verh�ltnism�ssigkeitspr�fung bei Unterlassungs-anspr�chen (WALLOT, 163–165) �berhaupt in Frage kommen (zu weiteren Mçglich-keiten: MIRELES, 146–149 und 201–224; zum Problem des reach through licensing:DERS., 165 f.; WOLFRAM, 57–64; vgl. auch: KIEFF, 719–727).

&7 Internationale Situation: Sind die möglichen zusätzlichen Probleme und Lösungen

auf internationaler Ebene genügend berücksichtigt worden?

7.1 Erstrecken sich die vorgesehenen eigenen Aktivit�ten auf mehrere L�nder, so sind,abgesehen von den bereits erw�hnten Punkten, noch zus�tzliche Aspekte zu ber�ck-sichtigen (siehe dazu auch § 18 Anmeldestrategien f�r Marken). Wie bereits erw�hnt,sind die eingesetzten rechtlichen Instrumente zum Schutz von Immaterialg�tern undihre Ausgestaltung international nicht vçllig uniform geregelt, was bei der Risiko-analyse zu beachten ist. Durch das TRIPS-Abkommen – dem allerdings noch langenicht alle Staaten angehçren – wurde sodann zwar f�r die Immaterialg�terrechte einMindestschutzniveau international vereinheitlicht (vgl. den �berblick �ber die inter-nationale Rechtssituation bei ABBOTT/COTTIER/GURRY, passim), was die Erkennbar-keit des Risikofaktors des fremden geistigen Eigentum auf internationaler Ebeneverbessert (vgl. SMITH, Yale, 1801), ein maximales Schutzniveau wurde aber nichtfestgelegt (allenfalls kçnnte man gewisse Bestimmungen internationaler Abkommenwie Art. 10 Abs. 2 RB� so interpretieren; siehe auch die detaillierten Vorschl�ge vonKUR und RUSE-KHAN, 16–37 und 53–69, solche «ceilings» einzuf�hren; vgl. auch:PEUKERT, Gemeinfreiheit, 18 f.; zur mangelnden Harmonisierung des Kartellrechts:ULLRICH, Protection, 3 f.). Schliesslich ist auch die sekund�re Haftung internationaluneinheitlich geregelt (z.B. ist in manchen L�ndern im Marken- und Urheberrechtnur ein Unterlassungsanspruch gegeben, w�hrend in anderen L�ndern auch mit


146 Conrad Weinmann




Schadenersatzanspr�chen zu rechnen ist). Dies bedeutet im Prinzip, dass man bei derDurchf�hrung eines internationalen Projekts nicht mit irgendwelchen Daumenregelnarbeiten kann, sondern man das Immaterialg�terrechtssystem jedes Landes und diesich daraus ergebenden Rechtstypen sowie die entsprechenden Schutzbereiche jegesondert erfassen muss, wenn dies bei weltweiten Projekten auch nicht f�r jedesLand durchf�hrbar sein mag. Die in vielen F�llen feststellbaren, weitgehenden �ber-einstimmungen mit der Situation in der Schweiz reduzieren das Risiko der im Einzel-fall mçglicherweise gerade entscheidenden Abweichung nicht.

7.2Auch die Reglungen, die unserem UWG entsprechen, m�ssen grunds�tzlich f�r jedesLand separat gepr�ft werden. Die Freiheit der Konkurrenten ist, trotz PV� undTRIPS (vgl. Art. 39 Abs. 1 TRIPS sowie Art. 2 Abs. 1 TRIPS i.V.m. Art. 10bis PV�),international uneinheitlich geregelt (vgl. THOUVENIN, 434). Im angels�chsischen Rechtund in L�ndern, die vom amerikanischen oder englischen Recht beeinflusst sind, hatinsbesondere das Urheberrecht eine Auffangfunktion und entspricht in gewissenBereichen faktisch einem lauterkeitsrechtlichen Leistungsschutz (siehe zum «catchall»-Charakter des englischen Urheberrechts: CORNISH, 45 f.; BEATER, Nachahmung,253–280, mit Nachweisen; vgl. auch KAMPERMAN SANDERS, 135 f.; WADLOW, 145;KINGSTON, 83–90; Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499U.S. 340, 344–351 – 1991). Zu beachten ist zudem, dass in gewissen L�ndern derUWG-Schutz (zum Teil unter einem anderen Rechtstitel) weiter geht als in derSchweiz, so dass zum Beispiel auch die blosse Ausn�tzung eines fremden Vertrags-bruchs erfasst wird (vgl. BLAIR/COTTER, 24 f.).

7.3Die Risikobeurteilung f�r fremde L�nder darf aber auch nicht beim Buchstaben desGesetzes stehenbleiben. Neben allgemeinen tats�chlichen Faktoren, welche die Risi-kosituation beeinflussen kçnnen (z.B. Korruption), gibt es auch spezifische Faktoren,die gerade im geistigen Eigentum wirksam werden. �konomisch relevant ist insbeson-dere die international ziemlich uneinheitliche Praxis betreffend Durchsetzung derImmaterialg�terrechte, die nicht nur auf unterschiedlichen gesetzlichen Sanktionsmçg-lichkeiten beruht (die zum Teil ohnehin �bernational harmonisiert sind; vgl. auch:Art. 41 Abs. 1 TRIPS, allerdings auch Art. 7 und Art. 8 Abs. 2 TRIPS; zu diesbez�g-lichen Unklarheiten des Drei-Stufen-Tests: vgl. KUR/RUSE-KHAN, 8). Vielmehr spieltauch die jeweilige Kultur eine grosse Rolle, wobei anti-individualistische Kulturen f�rdie Durchsetzung von Immaterialg�terrechten tendenziell problematisch sind (LEHAVI/LICHT, 117 f.). Daneben fallen die Abh�ngigkeit vom Handel, das Bestehen vonBilateral Investment Treaties, das Pro-Kopf-Einkommen, die Infrastruktur und derpolitische Druck aus dem Ausland stark ins Gewicht (SHALDEN/SCHRANK/KURTZ, 50–59und 67–69). Das tats�chliche Risiko kann also erheblich von dem Risiko abweichen,das man gest�tzt allein auf die Gesetzeslage bestimmen w�rde.

&8Angriff als Verteidigung: Gibt es Möglichkeiten, den potentiellen Konflikt durch

proaktives Verhalten zu vermeiden oder für sich zu entscheiden?

8.1Property rights schaffen, wie gezeigt (siehe vorne Rz. 0.6 f.), einen Freiraum f�reigene Entscheidungen und Aktivit�ten. Um keine unliebsamen �berraschungen zuerleben, dr�ngt es sich daher auch unter einem «defensiven» Blickwinkel vielfach auf,die selbst entwickelten Immaterialg�ter in ein Register einzutragen (CORNISH, 9; zumSonderfall des Urheberrechts siehe § 32 Optimierung des Urheberrechtsschutzes,§ 36 Urheberrechtsverletzungen) und dadurch ein geistiges Eigentum zu erwerben


Conrad Weinmann 147




(zu den verschiedenen Anmeldestrategien siehe § 18 Anmeldestrategien f�r Marken;zum Urheberrecht, das ohne Registereintrag erworben wird, allerdings origin�r beider schçpferisch t�tigen, nat�rlichen Person entsteht siehe § 32 Optimierung desUrheberrechtsschutzes). Dies kann auch die Reaktion auf eine «freedom to ope-rate»-Recherche und ihre Auswertung sein, wenn man feststellt, dass die eigenenImmaterialg�ter zwar noch frei sind, im entsprechenden Bereich aber rege Bewegungherrscht (zur mçglichen Geheimhaltung, wenn die eigenen Immaterialg�ter f�r Drittenicht ohne weiteres erkennbar sind, siehe vorne Rz. 0.27). Unter Umst�nden kannman sich dadurch auch die Mçglichkeit schaffen, bei einem Angriff auf die eigenenPosition etwas offerieren zu kçnnen, z.B. eine Kreuzlizenz, und so eine transaktionaleLçsung zu erleichtern, was die strategische Lage des eigenen Unternehmens verbes-sert (vgl. MEHLER, 15 und 18, mit Nachweisen). Zudem kann man dann, quasi alsNebeneffekt, regelm�ssig von den allgemeinen Vorteilen eines Immaterialg�ter-rechtsschutzes profitieren, wie etwa der einfacheren Organisation des Vertriebs,dem leichteren Zugang zu Informationen Dritter, der unkomplizierteren Finanzie-rung des Projekts (vgl. MIRELES, 144 und 154 f.) etc. Je nach Immaterialgut setzt eineeigene Anmeldung aber unter Umst�nden noch weitere Abkl�rungen und Recher-chen voraus, die zum Teil nach anderen Gesichtspunkten ausgerichtet werden m�ssenals die vorne (siehe Rz. 3.1 ff.) erw�hnten «freedom to operate»-Recherchen. DieseAbkl�rungen betreffen unter anderem die Frage, ob das eigene Immaterialgut �ber-haupt sch�tzbar ist.

8.2 Aus «defensiver» Sicht ist insbesondere zu beachten, dass es bisher auf interna-tionaler Ebene keinen allgemeinen Grundsatz des geistigen Eigentums auf Weiter-benutzung gibt (f�r einen solchen Grundsatz: SOSNITZA, 275 ff.; vgl. dagegen etwa:Art. 14 MSchG und Art. 12 DesG). Es kann also sein, dass einem der Gebrauch einesImmaterialguts untersagt wird, obwohl man selbst als erster eine entsprechendeBenutzung aufgenommen hat und die Anmeldung des gegnerischen Immaterialg�ter-rechts sp�ter erfolgte. Dies ist jedoch international uneinheitlich geregelt – auchbetreffend die Frage, ob man sich allenfalls gest�tzt auf das UWG dagegen wehrenkann –, so dass dies im konkreten Fall detailliert zu pr�fen ist. Wo die Neuheit desImmaterialgutes allerdings Schutzvoraussetzung ist, kann man das eigene Immaterial-gut theoretisch als defensiven Schritt offenlegen, da dadurch auch der Schutz durcheinen Dritten verunmçglicht wird (umfassend dazu: HENN, passim; zu den strategi-schen Mçglichkeiten einer bloss teilweisen Offenlegung siehe nachfolgend § 8 Wert-aneignung – von Innovation profitieren). Dies wird jedoch oft unerw�nscht sein, daman dadurch unter Umst�nden seinen first mover advantage (siehe dazu vorneRz. 0.35 ff.) einb�sst (vgl. BANCHIK, 165).

&9 Ausweichmöglichkeiten: Gibt es Möglichkeiten, dem potentiellen Konflikt auszu-

weichen, ohne das Projekt aufzugeben?

– Anpassung des Projektes

– Erwerb von Rechten und Abschluss von Vereinbarungen

– Kooperation

9.1 Gibt es keine anderen Mçglichkeiten, das Sch�digungspotential des drohenden Kon-fliktes zu beseitigen, so bleibt, wie bereits gezeigt (siehe vorne Rz. 0.48), regelm�ssignur die Selbsttragung des Risikos. Um dies zu verhindern, muss die Anpassung auf


148 Conrad Weinmann




der Seite des eigenen Projekts durchgef�hrt werden, d.h. das Projekt muss zumindestge�ndert, wenn nicht abgebrochen werden. Wie ebenfalls bereits gezeigt (siehe vorneRz. 0.47), gen�gen dabei unter Umst�nden kleine Anpassungen, die aber jeweils nichtnur auf ihre Geeignetheit zur Vermeidung des Konfliktes, sondern auch im Hinblickauf ihre Kompatibilit�t mit den Zielen des Projekts und den Zielen des Unter-nehmens allgemein zu pr�fen sind. Je nach Art des betroffenen Immaterialguts unddem Charakter des Projekts sind solche Anpassungen einfacher oder schwierigerdurchzuf�hren. Der extremste Fall der Anpassung ist die Umgestaltung zu einemneuen Projekt bzw. der Abbruch des bisherigen Projekts.

9.2Ein derartiges Ergebnis kann aber unter Umst�nden selbst dann abgewendet werden,wenn geringere Anpassungen des Projekts nicht gen�gen oder nicht durchf�hrbarsind. In einem property rights-System kçnnen entgegenstehende Rechte grunds�tz-lich durch Transaktionen erworben werden (siehe dazu vorne Rz. 0.6 ff.), was aller-dings zuerst eine Kosten-Nutzen-Analyse (dazu vorne Rz. 0.41 ff.) voraussetzt. Jenach den konkreten Umst�nden ist dabei der Erwerb des ganzen Rechts oder die –in der Regel eher erreichbare – Erteilung einer Lizenz anzustreben. Gerade beiRechten an Immaterialg�tern mit hohem strategischem Wert, die in den H�ndeneines direkten Konkurrenten liegen, ist die Zustimmung zu einer Lçsung mittels einerTransaktion – ohne besondere Umst�nde – aber kaum je zu erhalten.

9.3Unter Umst�nden sind auch Vereinbarungen zu erreichen, mit denen die Tolerierungder eigenen Benutzung – gegebenenfalls unter gleichzeitiger Zusicherung der Tole-rierung einer gegnerischen Benutzung – sichergestellt wird. Im kollisionsanf�lligenMarkenrecht gehçren zum Beispiel Vorrechtserkl�rungen und Abgrenzungsverein-barungen zu den g�ngigen Instrumenten, um Risiken zu begrenzen und Konflikte zuvermeiden. Solche Vereinbarungen sind naturgem�ss umso eher zu erreichen, jemehr man selbst anzubieten hat. Im internationalen Verh�ltnis hat oft eine Partei indem einen Land eine bessere Rechtsposition, die andere in einem anderen, was denAbschluss einer Vereinbarung erheblich erleichtert. Solche Vereinbarungen sind beisorgf�ltiger Abfassung zwar in der Regel kartellrechtlich unproblematisch, dies istaber in jedem Einzelfall separat zu untersuchen (zur Mçglichkeit der sp�terenAuflçsung einer Abgrenzungsvereinbarung: BGE 138 III 304, E. 6, 7 und 11).

9.4Schliesslich kann versucht werden, mit der Gegenpartei eine mehr oder wenigerweitgehende Kooperation einzugehen. Je nach Ziel des Projekts kann sich ergeben,dass es ohnehin sinnvoll ist, gewisse Aktivit�ten zusammenzulegen (siehe dazu§ 11 Forschungs- und Entwicklungskooperationen). Die Beseitigung des festgestelltenSch�digungspotentials ist dann nur noch ein Faktor unter vielen anderen. Auchpatent pools – die allerdings oft eine Technologie erst zusammensetzen und insofernprim�r anderen Zwecken dienen – kçnnen zu dieser Kategorie der Risikobeseitigunggerechnet werden (umfassend zu den Vor- und Nachteilen von patent pools: GALLINI,Patent Pools, 5–29; vgl. auch: HAEDICKE, 148–151, mit Nachweisen; KMU habenallerdings oft nicht die notwendige Verhandlungsmacht: PEIFER, 9; zur kartellrecht-lichen Problematik: M�SCHEL, 120 f.; MACKAAY/ROUSSEAU, 284 f.; ULLRICH, Protec-tion, 20–22, mit Nachweisen). Jede Art der Kooperation in diesem Bereich setzt inder Regel allerdings einen relativ weitgehenden Umbau des urspr�nglichen Projektsvoraus, schr�nkt die eigene Flexibilit�t erheblich ein und ist daher nur nach umfas-sender Pr�fung aller, mitunter weitreichenden Folgen sowie nach einer besonderssorgf�ltigen Kosten-Nutzen-Analyse einzugehen.


Conrad Weinmann 149


Documents

§4 Fremdes geistiges Eigentum als Risikofaktor* · Reemers publishing services GmbH O:/Helbing/IP-Handbuch/3d/04 Weinmann_formatiert.3d from 28.02.2013 3B2 Version: 9.1.431; Page