지식재산 이야기

그럼에도 특허침해소송을 당하였다면, 자신의 제품생산

이나 실시행위를 중단하거나, 상대와 협상하여 특허를 매

입 또는 로열티를 지급하거나, 상대 특허를 무효로 하는

것 중에 하나를 택하여야 한다. 그러나 제품 생산을 중단

하는 것은 기업의 생존에 직결되어 어려운 방안이고, 상대

의 특허의 매입이나 로열티 계약도 원만히 관철하기 어렵

다. 그래서 대개의 경우 상대 특허를 무효로 하는 방법을

강구하게 된다. 특허를 무효로 하려면, 상대 특허의 신규

성과 진보성을 부정할 만한 선행 기술문헌을 찾아서 제시

하는 것이 가장 효과적이고 적절한 방법이다. 위 선행 기

술문헌으로 쓸 수 있는 자료의 범위는 상대방 특허의 우선

일 전에 공개되거나 공연히 실시가 된 자료이면 되므로 거

의 제한이 없으나, 대개는 한국, 미국, 일본 또는 유럽 특

허청에 공개된 특허나 공표된 논문이 주를 이룬다.

특허사건에서 적절한 선행기술문헌 검색의 중요성을 깨

닫게 한 사례가 있으므로 이를 소개하고자 한다. 국내 A

사는 ‘동영상처리 기술’을 서비스하고 있었는데, 2010년경

국내 B사가 A사를 상대로 자신의 특허가 침해되었다고 주

장하면서 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구

하고 법원에 특허침해소송을 제기하였다. 그러자 A사는 B

사의 특허의 등록무효 심판을 청구하였다. 두 회사간 분쟁

은 그로부터 약 4년간 지속되었는데, A사는 B사의 특허

중에서 일부 청구항은 무효로 시켰지만 나머지 청구항은

적절한 선행 기술문헌을 찾지 못하여 대법원에서까지 유

효로 판단되었다. 결국 A사는 위 청구항 관련해서는 특허

침해로 인정되었고, 특허침해의 형사고소까지 당한 A사로

서는 난감한 처지에 이르렀다. 그리하여 위 나머지 청구항

을 무효로 하려고 새로운 선행 기술문헌을 찾아서 다시 B

사의 특허에 대한 무효심판을 제기하였지만, 다시 특허심

판원에서 패소하였다.

그 상황에서 필자를 찾아와 상담하였는데, 잘 살펴보니

B사의 특허는 오픈소스 기술에 기반하고 있었기 때문에

어딘가 선행기술문헌이 있을 것으로 생각되었다. 통신기

술에 관한 국내외 논문을 뒤져보면서, 우리나라와 일본 및

미국 등 주요 국가에 등록된 통신기술 특허를 살펴본 결

과, 미국 특허청에 등록된 특허에서 B사의 특허와 매우 유

사한 선행 기술문헌을 1개 찾았다. 그리고, 이를 토대로 B

사의 특허가 난해한 통신기술에 관한 것이었기 때문에 특

허법원 재판부의 눈높이에 맞추어 기술설명을 하고 재판

을 무사히 마쳤다. 한달 후 특허법원은 대법원이 유효라고

판단한 나머지 청구항을 모두 무효로 하는 판결을 선고하

였고, 그 직후 서울고등법원도 A사가 특허를 침해하지 않

는다는 판결을 선고하였다. 한편, A사의 경영진에 대한 형

사고소도 무혐의로 종결되었다. 상대방은 위 특허법원 판

결에 대하여 상고하였지만, 대법원은 2014년 B사의 특허

가 모두 무효라고 선고함으로써 B사의 특허는 무효로 확

정되었다.

선행 기술문헌 서치 서비스를 제공하는 곳은 여러 곳이

있으나, 특허의 기술내용을 이해하고 소송상 쟁점이 되는

부분을 정확히 이해하지 못하면 훌륭한 검색수단이나 기

특허소송과 선행기술문헌 조사 │지식재산 이야기│

박창수*

<저자 약력>

박창수 변호사는 1991년 고려대학교 법학대학을 졸업하고, 2007년 Duke Law School 연구과정을 수료, 2012년 한국과학기술원

지식재산공학석사를 취득했다. 1997년부터 15년간 육군법무관을 거쳐 여러 지방법원과 특허법원 판사를 역임하면서 민형사, 행

정, 특허 분야 소송 관련 풍부한 경험을 쌓았고, 2012년부터 김앤장 법률사무소 지식재산권 그룹내 소송 전문가로 특허, 디자인,

상표, 저작권 등 지식재산권 전반에 관하여 법률자문 및 분쟁해결에 전담하고 있다. (changsu.park@kimchang.com)

스마트폰 1개에 관련 특허만 수만 개가 들어 있는 등 우리가 사용하는 모든 제품에는 다양한 특허들이 적용되고 있으므로, 누

가 어떤 제품을 만들든지 간에 전 세계에 등록된 방대한 특허 등의 침해 위험에서 벗어나는 것은 불가능하다. 그래서 많은 기

업들은 제품 개발 전에 제3자의 등록 특허에 대한 침해 우려는 없는지, 회피설계가 가능한지 IP R&D를 통해 살펴보고 있다.

*김앤장 법률사무소에서는 진공학회 연구자들을 위해서 지식재산권에 관한 글을 연재한다.

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● 제13-7,8차 운영위원회 ●

·일시 및 장소

2015년 8월 24일 오후 8시 / 창원컨벤션센터

2015년 10월 2일 오후 4시 / 대전 태화장

2015년 7월 10일 오후 4시 / 학회사무국

·내용 : - 제49회 하계학술대회 준비

- 제18회 진공기술강습회 준비

● 제13-5,6차 ASCT 편집위원회 ●

·일시 및 장소

　 2015년 8월 25일 오후 4시 / 창원컨벤션센터

　 2015년 9월 18일 오후 2시 30분 / 학회사무국

·내용 : - ASCT 현황 보고

- 24권 5호 논문 모집

- 24권 6호 논문 모집

- 논문약정서 제출

● 제13-7,8차 홍보잡지 편집위원회 ●

·일시 및 장소

2015년 7월 24일 오후 4시 / 학회사무국

2015년 8월 28일 오후 4시 / 학회사무국

·내용 : - 원고 주제 및 저자 결정

- 원고 편집 논의

● 제13-2차 포상심의위원회 ●

·일시 및 장소

2015년 10월 30일 오후 5시 / 수불

·내용 : - 제50회 동계정기학술대회 학회상 후보자 선정

- 제30회 젊은진공과학자상 후보자 선정

- 제17회 으뜸포스터발표상 후보자 선정 재논의

- 학회상 심사위원 선정 등 관련 규정 검토

● 국내학술대회 ●

■ 국가미래전략 종합학술대회

·일시 : 2015년 10월 13일(화)~11월 3일(화)

·장소 : 서울 프레스센터

·홈페이지 : http://futures.kaist.ac.kr

● 강좌 / 강습회 ●

■ 원고편집인 워크숍(2015-M03)

·일시 : 2015년 11월 18일(수)

·장소 : 한국과학기술회관 소회의실

·홈페이지 : http://www.kcse.org/

■ 반도체 및 박막 분과 2015년 추계 워크숍

·일시 : 2015년 11월 27일(금)~28(토)

·장소 : 전남대학교 자연과학대학 공동실습관 세미나실

·홈페이지 : http://www.kvs.or.kr

● 국제학술대회 ●

■ 2015 GRDC Symposium

·일시 : 2015년 10월 21일(수)~22(목)

·장소 : 국회헌정기념관 및 연세대학교 그랜드볼룸

·홈페이지 : http://www.grdc.or.kr/

■ ISPSA 2016

·일시 : 2016년 7월 3일(일)~7(목)

·장소 : Ramada Plaza Jeju Hotel, Jeju Island, Korea

·홈페이지 : http://ispsa.or.kr/

■ IVC-20

·일시 : 2016년 8월 22일(월)~26(금)

·장소 : BEXCO, Busan, Korea

·홈페이지 : http://www.ivc20.com/

행사안내 학회소식

술이 있어도 좋은 선행문헌을 찾기는 쉽지 않다.

보통 법원이 자신의 기존의 판단을 잘 번복하지 않는 것

이 일반적이지만, 새로운 선행기술문헌을 찾아서 잘 다투

기만 한다면, 대법원도 기존의 판단을 뒤집고 특허를 무효

로 선언할 수 있다는 것을 보여주었다는 점에서 특허소송

에서 선행기술문헌의 검색과 분석이 얼마나 중요한지 잘

알 수 있다. 물론 A사는 사건을 원만히 해결한 후, 경영상

비약적인 도약을 이루었다.

진공 이야기 Vacuum Magazine │2015 09 September52