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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018 QUEJOSA: ********** RECURRENTE: ********** (TERCERO INTERESADO)
Vo. Bo. MINISTRA
MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
Cotejó:
VISTOS Y RESULTANDO
PRIMERO. Datos del juicio natural necesarios para la
resolución del presente asunto.
Actor **********, titular de la marca **********.
Apoderado **********.
Demandada
Subdirector Divisional de Procesos de Propiedad
Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.
Acto
combatido
Resolución administrativa de negativa de nulidad del
registro marcario **********de 27 de septiembre de 2016
denominado **********.
Sala Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Expediente **********.
Sentencia 6 abril 2017.
Sentido
Declaró la nulidad de la resolución impugnada que había
negado la solicitud de declaración de nulidad del registro
marcario **********de 27 de septiembre de 2016
denominado **********.
SEGUNDO. Datos de la demanda de amparo directo
necesarios para la resolución del presente asunto.
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Quejosa ********** titular de la marca **********.
Apoderado **********.
Fecha de presentación 29 mayo 2017.
Autoridad responsable Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
Sentencia reclamada 6 abril 2017.
Expediente **********.
Terceros interesados Subdirector Divisional de Procesos de la
Propiedad Industrial del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.
********** titular de la marca **********
Tribunal Colegiado Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Admisión 7 junio 2017.
Juicio de amparo **********.
TERCERO. Datos de la sentencia del Tribunal
Colegiado dictada en el amparo directo.
Sesión 6 diciembre 2017.
Sentido Concedió el amparo.
En la sentencia, el Tribunal Colegiado realizó
una interpretación de los artículos 87, 88 y 89
de la Ley de la Propiedad Industrial con relación
a los criterios de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, así como del Convenio
de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, en torno al concepto “carácter
distintivo de marcas”; y expuso entre otras
consideraciones, lo siguiente:
“No obstante ello, y retomando que en el
particular las marcas sujetas a conflicto
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comparten la palabra: ‘**********’, se
considera incorrecta la decisión de la Sala
responsable, al estimar, basándose en este
sólo hecho, que existe confusión entre los
signos distintivos sujetos a debate,
conforme a lo siguiente.
En primer lugar, no es jurídicamente
correcto establecer el uso exclusivo de
explotación de palabras de uso cotidiano,
como en el caso es la palabra ‘**********’,
pues bastaría que se registrara por primer
vez cualquier palabra, se insiste de uso
corriente, para que nadie más pudiera hace
uso de ella, so pretexto de crear confusión.
La palabra como unidad de significado sólo
puede comunicar algo apreciándose en el
contexto en el que se usa, pues es la
construcción de frases u oraciones lo que
permite la comunicación; al igual que en
gramática, en materia de derecho de la
propiedad industrial, el uso de las palabras
en una marca también debe atender al
contexto en que se utilizan.
Al respecto, la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual –OMPI– señala que el
carácter distintivo puede definirse como la
capacidad inherente a una marca de ser
percibida por los agentes del mercado como
un medio para distinguir los productos o
servicios de una empresa de los de otra, lo
que permite asignar a esos productos o
servicios un determinado origen comercial;
así, que la valoración del carácter distintivo
del signo tiene en cuenta el servicio o el
producto que es objeto de la marca.
En general, sostiene que en la legislación en
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materia de marcas se reconoce una serie de
signos que carecen de carácter distintivo,
tales como los signos que son necesarios en
el lenguaje corriente o profesional;
designaciones genéricas o habituales del
producto o del servicio; signos utilizados
para indicar una característica del producto
o del servicio, en particular, la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de
producción de los productos, o de
prestación de los servicios; los signos
consistentes exclusivamente en la forma
impuesta por la naturaleza o la función del
producto, o que confieran al producto su
valor esencial.
Por tanto, es evidente que el vocablo
‘**********’, común a las marcas en conflicto,
sólo puede evocar en la mente del
consumidor el significado de uso común,
esto es, que pertenece a la esfera aparente
azul que rodea a la Tierra, como lo define la
Real Academia Española, en la primera de
sus acepciones; por lo cual, no otorga
distintividad a dicho signo porque no
representa mayor inventiva de su titular al
referirse, se insiste, a una palabra de uso
común.
En síntesis, si bien la comparación de
marcas debe realizarse a partir de sus
similitudes y no de sus diferencias, tal
proceder no debe llegar al grado de otorgar
exclusividad al titular de un registro
marcario sobre una palabra de uso común,
pues la intención del legislador, al
establecer como infracción administrativa la
semejanza en grado de confusión, fue la de
garantizar la real y efectiva competencia
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comercial entre los proveedores de bienes y
servicios, prometiendo que el consumidor
elija los que a sus intereses convengan
partiendo de las características que
respalden a una marca; lo cual se logra si a
las palabras de uso común se agregan otros
signos que permitan esa distinción, tales
como la adición de más palabras y/o el
diseño. […]”
Votación Unanimidad.
Orden de notificación Por lista.
CUARTO. Trámite del recurso de revisión.
Recurrente **********, titular de la marca **********.
Firmado por **********.
Fecha de presentación
del recurso
9 enero 2018.
Lugar de presentación Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Admisión y turno 23 enero 2018.
Número de toca 443/2018.
Motivo de la admisión Interpretación del artículo 10 bis, inciso 3, punto
1, del Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial.
“Artículo 10 bis. Competencia desleal. […] 3) En particular deberán prohibirse: […] i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; […]”
Ponente Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Avocamiento en Sala 23 febrero 2018.
CONSIDERANDO:
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PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para
conocer y resolver el presente recurso de revisión, de
conformidad con las siguientes disposiciones:
Artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece los requisitos
de procedencia del recurso de revisión en amparo directo;
Artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, que establece la facultad del
Pleno de este Alto Tribunal para remitir para su resolución
los asuntos de su competencia a las Salas a través de
acuerdos generales;
Artículo 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, que establece la facultad de las
Salas para conocer de los demás asuntos que establezcan
las leyes;
Artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece
la procedencia del recurso de revisión en los casos a que
se refiere la norma constitucional antes citada;
Puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 9/2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de
junio de dos mil quince, que pormenorizan los supuestos
de importancia y trascendencia de la revisión en amparo
directo;
Punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno
de mayo de dos mil trece; el cual establece la posibilidad
de que las Salas conozcan de los amparos directos en
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revisión que no requieran la intervención del Tribunal
Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad y legitimación.
a) La sentencia recurrida se notificó por lista al tercero
interesado el martes 12 de diciembre de 2017.
b) Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es
decir, el miércoles 13 de diciembre de 2017, de
conformidad con el artículo 31, fracción II de la Ley de
Amparo;
c) El plazo de diez días hábiles a que se refiere el artículo 86
de la Ley de Amparo, transcurrió del jueves 14 de
diciembre de 2017 al jueves 11 de enero de 2018.
d) Con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Amparo y
163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
deben descontarse el lunes primero, el sábado seis, así
como el domingo 7, todos de enero de 2018.
e) También debe restarse del plazo el segundo período
vacacional, del dieciséis al treinta y uno de diciembre de
dos mil diecisiete, con base en el artículo 159 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
f) Si el escrito de agravios se presentó el martes 9 de enero
de 2018, resulta oportuna su promoción.
Por otra parte, el recurso de revisión se promovió por
persona legitimada, toda vez que el escrito lo firmó **********,
representante legal del tercero interesado recurrente, **********,
titular de la marca **********, personalidad que le fue reconocida
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al primero de los nombrados por acuerdo del Magistrado
Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento de 23 de
junio de 2017.
TERCERO. Antecedentes.
9 octubre
2003.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en
adelante, IMPI) otorgó la titularidad del registro marcario
“**********” a **********, hoy tercero interesado recurrente.
20 marzo
2014.
El IMPI, otorgó la titularidad del registro marcario
“**********” a ********** hoy quejosa.
12 agosto
2015.
**********, titular de la marca “**********” presentó solicitud
de declaración administrativa de nulidad del registro
marcario “**********” ante el IMPI, solicitud que fue
registrada bajo el número de expediente **********.
27
septiembre
2016.
El Subdirector Divisional de Procesos de Propiedad
Industrial de la Dirección Divisional de Protección a la
Propiedad Intelectual del IMPI, emitió la resolución dentro
del expediente administrativo expediente **********,
concluyendo con los siguientes puntos:
“PRIMERO. Se niega administrativamente la nulidad del registro marcario **********. SEGUNDO. Notifíquese esta resolución a las partes. […]”
28 octubre
2016.
En contra de la anterior determinación, el ahora recurrente
**********, titular de la marca “**********”, demandó su
nulidad en la vía contencioso administrativa.
6 abril
2017.
La Sala Especializada declaró la nulidad de la resolución
impugnada que había negado la solicitud de declaración de
nulidad del registro marcario **********de 27 de septiembre
de 2016 denominado “**********”
3 enero
2017.
********** interpuso demanda de amparo directo en la cual
planteó que la Sala responsable realizó un incorrecto
examen comparativo de marcas.
6
diciembre
2017.
El Tribunal Colegiado concedió el amparo, indicando que no
se actualiza la semejanza en grado de confusión entre las
marcas en conflicto.
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9
9 enero
2018.
El tercero interesado interpuso recurso de revisión.
23 enero
2018.
Se admitió la revisión porque en los agravios del tercero
interesado recurrente, titular de la marca “**********” aduce
que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó una
incorrecta interpretación del artículo 10 bis, inciso 3, punto
1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, con relación al concepto “carácter distintivo de
marcas”.
CUARTO. Existencia de una cuestión constitucional.
En la sentencia del amparo directo el Tribunal Colegiado del
conocimiento realizó una interpretación de los criterios emitidos
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en torno
al concepto “carácter distintivo de marcas”, el cual está
contenido en el artículo 10 bis, inciso 3, punto 1, del Convenio de
París; y, fijó los alcances de los derechos derivados de la
propiedad industrial, en específico de la exclusividad en el uso
de términos comunes dentro de las diversas clases en los
registros marcarios.
Por tanto, esta Segunda Sala considera que existe una
cuestión constitucional a resolver, pues la correcta interpretación
de una norma de fuente convencional que proporciona un efecto
útil en materia de derechos humanos, como es el artículo 10 bis,
inciso 3, punto 1, del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, que impone la obligación de los Estados
parte de prohibir cualquier acto capaz de crear una confusión
respecto de aquellos productos amparados con una marca en el
mercado, permitirá fijar los parámetros correctos que permitan
la plena protección del derecho fundamental a la propiedad
intelectual, y por tanto, se satisface la primera condición para la
procedencia de la revisión en amparo directo.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el
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Tribunal Pleno contenido en la siguiente jurisprudencia:
“Época: Décima Época Registro: 2006223 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2014 (10a.) Página: 94
CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE
CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA
COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN
TRATADO INTERNACIONAL, O LA
INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE
CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE
QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.
Mediante la reforma al artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el diez de junio de dos mil once, el
Poder Constituyente Permanente, además de
modificar el catálogo formal de derechos que
pueden ser protegidos mediante los medios de
control de constitucionalidad, buscó introducir al
texto constitucional el concepto de derechos
humanos con toda su carga normativa, siendo una
de sus implicaciones la revisión del estándar
jurídico que determina la existencia de una
cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace
referencia en el artículo 107, fracción IX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como elemento que actualiza la
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procedencia excepcional del recurso de revisión
en el amparo directo. Así las cosas, según se
desprende de la jurisprudencia de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, una cuestión
propiamente constitucional se actualiza cuando
de por medio se exija la tutela del principio de
supremacía constitucional, porque justamente se
presenta un conflicto interpretativo de la solución
normativa otorgada por la Constitución, en tanto
texto normativo, lo cual implica la exigencia de
desentrañar el significado de un elemento
normativo de dicha norma fundamental mediante
el despliegue de un método interpretativo. Así, de
un análisis sistemático de la jurisprudencia, se
desprende que el principio de supremacía
constitucional se desenvuelve en dos
concepciones distintas, cada una dando origen a
un tipo de cuestión de constitucionalidad: una
relativa a la protección consistente del sistema de
fuentes y a su principio de jerarquía normativa y
otra relacionada con la protección coherente de la
unidad de principios objetivos del ordenamiento
jurídico, mediante el principio de mayor
protección de los derechos humanos. Sobre estas
bases, cuando se alega una confrontación entre
una ley secundaria y una norma de un tratado
internacional que no regule un derecho humano,
la confronta de estas normas secundarias es, en
principio, una cuestión de legalidad que sólo
implica una violación indirecta a la Constitución
Federal, debido a que, en el fondo, lo que se alega
es una ‘debida aplicación de la ley’ a la luz del
principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese
aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los
tratados internacionales se encuentran por
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encima de las leyes secundarias y, por ende, la
solución de su conflicto normativo o antinomia
corresponde a una cuestión de legalidad:
determinar la forma en que una ley se subordina
jerárquicamente a un tratado internacional. Al no
concurrir la exigencia de un desarrollo
interpretativo de un elemento constitucional, no
existe una genuina cuestión de constitucionalidad
y el recurso de revisión en amparo directo debe
declararse improcedente. No obstante, cuando la
confronta entre un tratado internacional y una ley
secundaria implique la interpretación de una
disposición normativa de una convención que,
prima facie, fije las relaciones o posiciones
jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho
humano, debe concluirse que sí existe una
cuestión propiamente constitucional, toda vez que
cuando se estima que una ley viola un derecho
humano reconocido en una convención subyace
un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea
de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse
cuando se trate de la interpretación de una
disposición convencional que a su vez fije las
relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o
alcance de un derecho humano.
Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la
constatación de la consistencia de las normas
entre sí -los criterios relacionales de creación de
normas-, sino en verificar la coherencia del orden
constitucional como una unidad dotada de sentido
protector o promocional de los derechos
humanos, el cual se remite a argumentos
sustanciales y no a razonamientos de índole
formal. En ese sentido, es viable el recurso de
revisión en el amparo directo, siempre que se
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cumplan las condiciones necesarias de
procedencia, como es la exigencia técnica de
desplegar un método interpretativo del referido
derecho humano; es decir, el presente criterio no
implica suprimir los requisitos técnicos de
procedencia del recurso de revisión en amparo
directo, requeridos por la Ley de Amparo y la
jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese
supuesto se inserta en los criterios procesales
ordinarios.”
QUINTO. Importancia y trascendencia. El presente
asunto en principio reviste estas características, toda vez que no
existe un criterio sobre el tema que resuelva la cuestión de
constitucionalidad, consistente en fijar los parámetros esenciales
para evitar la confusión de marcas, en términos de la obligación
de fuente convencional del Estado Mexicano de prohibir todos
aquellos actos que generen competencia desleal en el mercado,
en específico, los que sean capaces de crear dicha confusión,
tema que además resulta trascedente porque es un aspecto
central para garantizar y dar un efecto útil al pleno ejercicio del
derecho humano a la propiedad intelectual.
SEXTO. Sentencia del Tribunal Colegiado. En la parte
que interesa, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó
esencialmente lo siguiente:
“De lo expuesto, se tiene que la cuestión a dilucidar
consiste en determinar si entre las marcas
propiedad de la tercero interesada y la que utiliza la
actora en el juicio de origen existe o no semejanza
en grado de confusión.
A fin de atender lo anterior, es necesario tener
presente la noción de marca, los tipos que existen
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y cuáles son objeto de protección jurídica mediante
su registro ante la autoridad administrativa de la
materia (Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial), para lo cual se reproducen los artículos
87, 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, los
cuales disponen: (se transcriben).
De los numerales insertos, se deduce que los
industriales, comerciantes o prestadores de
servicios podrán usar marcas en la actividad que
desarrollen, con la posibilidad de gozar del derecho
a su exclusividad, siempre que se registren ante el
Instituto.
Asimismo, se obtiene que una marca constituye
todo signo visible que distinga productos o
servicios de la misma especie o clase con otros
existentes en el mercado; en tanto que por ‘signo’
pueden entenderse las denominaciones, figuras
visibles, formas tridimensionales, nombres
comerciales, denominaciones o razones sociales,
así como el nombre propio de una persona.
En este sentido, las marcas pueden ser de diversos
tipos atendiendo a las características que las
conforman, a saber:
Nominativas. Identifican a un producto o servicio a
través de uno o más vocablos en conjunto; se
distinguen fonéticamente; también pueden serlo
aquéllos nombres propios de personas, siempre
que no se confundan con marcas registradas o
nombres comerciales publicados.
Diseños o innominadas. Constituyen cualquier
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elemento figurativo, por lo que su reconocimiento
distintivo es visual.
Tridimensionales. Marcas que protegen los
envases, empaques, envolturas o la forma de
presentación de los productos, siempre que sean
diferentes a otros de su misma clase o especie.
Mixtas. Compuestas por la combinación de
palabras y figuras que muestran un elemento
distintivo.
En ese contexto, como se ha resaltado, para el
registro de una marca es indispensable que colme
la condición de distinguirla de otras, esto es, en
cuanto a sus características debe ser diferente
frente a las demás de la misma especie o
naturaleza.
Esto se explica bajo la premisa de que una marca
funciona como medio de protección tanto para el
empresario, industrial o comerciante, como para el
público consumidor, en el entendido de que una
marca distintiva de otras (de igual o similar especie
o clase) evita: la competencia desleal en el
mercado; impide a un tercero beneficiarse de la
fama que determinado signo tiene ante los
consumidores, para comercializar sus productos o
servicios, y previene el error de aquéllos en su
capacidad de elección de los productos existentes
en el mercado, que pudieran causar las marcas
idénticas o similares de igual especie.
Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la
jurisprudencia emitida por Tercer Tribunal
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Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, la cual se comparte y cuyos rubro y texto
establecen: ‘MARCAS, DISTINCIÓN DE LAS. DEBE
SER SUFICIENTE PARA PODER DISTINGUIR LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y
NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES
CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACIÓN.
PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS
ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY
DE INVENCIONES Y MARCAS. (Se transcribe).’
Ahora, para dilucidar la existencia del grado de
confusión entre marcas han de considerarse los
elementos de similitud que en una primera
impresión pueda propiciar en el consumidor
común, los cuales pueden encuadrarse en tres
rubros:
Fonético. La confusión se genera cuando la
pronunciación de los vocablos o palabras es
similar, de manera que su sonido es semejante.
Gráfico. La identidad o similitud se da a través de la
vista que se tiene de las palabras, su escritura u
ortografía, figuras, diseños, trazos, líneas, colores
y, en general, cualquier otro signo perceptible con
la mera observación.
Conceptual o ideológica. Consiste en la evocación
de una misma cosa, idea o concepto, lo cual impide
al consumidor distinguir una de otra (por ejemplo,
la naturaleza o peculiaridades de los bienes o
servicios a amparar con los registros marcarios).
Este tercer aspecto es de suma importancia, puesto
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que su contenido permite la diferenciación entre
una marca y otra, ya que es un elemento que facilita
en gran medida su recuerdo; por ende, cuando la
similitud marcaria se genera en el rubro en
comento, la confusión resulta inevitable, con
independencia de que pudieran aparecer
semejanzas fonéticas o gráficas.
Aunado a los diversos tipos de confusión marcaria
referidos, deben considerarse, entre otros, los
siguientes aspectos:
La apreciación global: que constituye el riesgo de
confusión por parte del público debe apreciarse
globalmente, es decir, teniendo en cuenta todos los
factores del registro concreto que sean pertinentes.
La apreciación global implica una cierta
interdependencia entre los factores tomados en
consideración y, en particular, la similitud de las
marcas o la existente entre los productos y
servicios designados.
La percepción de las marcas por el consumidor
medio de los productos o servicios, posee una
importancia determinante en la apreciación global
del riesgo de confusión, pues el consumidor medio
normalmente percibe una marca como un todo,
cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.
La impresión global como imagen imperfecta: es la
circunstancia de que el consumidor medio rara vez
tiene la posibilidad de comparar directamente las
distintas marcas y confía en la imagen que recuerda
de ellas, posee una importancia determinante en la
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18
apreciación del riesgo de confusión.
El test de apreciación global de las marcas en debe
aplicarse sin realizar una revisión alternativa de
una marca y la otra, sino viéndolas sucesivamente
y preguntándose si la impresión general producida
por una marca es similar a la otra, pues el juzgador
debe colocarse en la posición del consumidor de
atención media, para apreciar la posible confusión
marcaria.
El énfasis radica en la percepción que el
consumidor medio tiene normalmente ante la
apreciación general de las marcas, sin detenerse en
los detalles accesorios, sobre la base de que la
memoria es inconsciente pero inteligentemente
selectiva, pues no puede recordar todos los
detalles o peculiaridades.
La similitud derivada de que el elemento dominante
es común o similar en ambas marcas: constituye
otro punto que debe tomarse en cuenta al estudiar
el riesgo de confusión de marcas, es el relativo a la
similitud como consecuencia de que el elemento
dominante sea común o similar.
Lo anterior, porque una marca compuesta puede
considerarse similar a otra marca, si el elemento
dominante de ambas es idéntico o similar, esto es,
si el elemento común constituye el dominante en la
impresión de conjunto producida por las marcas
confrontadas.
Esto es, cuando tal componente domina por sí solo
la imagen de la marca que percibe el público, el
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resto de los elementos de la marca son irrelevantes
o de menor trascendencia dentro de la impresión
de conjunto producida por ésta.
Este enfoque no implica tomar en consideración
únicamente un elemento de la marca compuesta y
compararlo con otra marca; al contrario, tal
comparación debe llevarse a cabo mediante el
examen de las marcas en cuestión, consideradas
cada una en su conjunto. Esto no excluye, desde
luego, que la impresión de conjunto producida en
la apreciación del público destinatario por una
marca compuesta pueda, en determinadas
circunstancias, estar dominada por uno o varios de
sus componentes.
Respecto a la apreciación del carácter dominante
de uno o varios componentes determinados de una
marca compuesta, deben tenerse en cuenta,
concretamente, las características intrínsecas de
cada uno de los componentes, comparándolas con
las del resto.
Algunos otros aspectos a considerar son: 1. Los
términos descriptivos extranjeros; 2. La relevancia
de la parte inicial de las marcas; Las diferencias
conceptuales neutralizantes; y 4. Combinación de
letras que no forman una palabra.
Destaca que las marcas mixtas o también
conocidas como compuestas se conforman por un
elemento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento gráfico (una o varias imágenes),
existiendo siempre un elemento predominante, o
como lo denomina parte de la doctrina “la dimensión
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característica” de la marca mixta, que consiste en la
identificación de uno de sus elementos
componentes como principal, en otras palabras,
entre el elemento gráfico y el denominativo, hay
siempre uno más importante o determinante que el
otro, el cual se conoce como ‘isotipo’.
El isotipo o elemento isotípico se refiere a la parte
icónica o más reconocible del diseño de una marca,
por lo cual se considera el elemento constitutivo o
fundamental de un diseño de identidad. La palabra
isotipo hace referencia a aquello que es ‘igual al
tipo’, esto es, que en cualquier bosquejo o proyecto
en donde aparezca ese componente determinante o
isotípico, automáticamente produzca en la mente
del consumidor destinatario la idea de que proviene
del titular de una marca con cierto prestigio o
reconocida en el ámbito comercial.
De lo expuesto se colige que para realizar el
examen comparativo entre dos marcas, a efecto de
verificar si son semejantes al grado de inducir a
confusión a los consumidores de los productos o
servicios que protegen, debe tomarse en cuenta,
además de la clase en la cual estén catalogados, el
tipo de signos marcarios en conflicto, para
determinar cuál es el enfoque del análisis, pues si
se trata de marcas nominativas, el punto de vista
idóneo para regir la valoración será el aspecto
fonético, dado que aquéllas se conforman
generalmente por un conjunto de letras o palabras,
por lo que se distinguen por su pronunciación.
Empero, si revisten el carácter de marcas
innominadas o figurativas (emblemáticas o
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gráficas), entonces tendrá especial relevancia el
examen gráfico o visual, ya que a través de este
sentido podrá dilucidarse si por la similitud de los
diseños puede producirse la mencionada
confusión; escrutinio que también sería aplicable
para las marcas tridimensionales.
Tratándose de las marcas mixtas o compuestas al
conformarse por un elemento denominativo y otro
gráfico, debe verificarse en primer término cuál de
ellos es el componente fundamental o isotipo del
diseño de los signos marcarios en conflicto, a
efecto de determinar qué punto de vista es el
idóneo para realizar el examen comparativo entre
éstos.
De este modo, por ejemplo, si lo que distingue a la
marca es el eslogan o conjunto de letras que
forman parte de su diseño, entonces el escrutinio
debe realizarse, preponderantemente, desde el
aspecto fonético; en cambio, si la parte icónica o
relevante es la figura del diseño, tendrá que
atenderse principalmente el punto de vista gráfico
para determinar si existe semejanza en grado de
confusión.
También, es necesario ponderar la apreciación
global de la marca por parte del público
consumidor, es decir, teniendo en cuenta todos los
factores del registro concreto que sean pertinentes.
El test de apreciación global de marcas ha de
aplicarse sin realizar una revisión alternativa de
una marca y la otra, sino viéndolas sucesivamente
y preguntándose: ¿La impresión general producida
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por una marca es similar a la que se recuerda de la
marca anterior? pues el juzgador ha de colocarse
en la posición del consumidor de atención media,
para apreciar la posible confusión marcaria.
De tal suerte, la noción del consumidor relevante ha
de tomarse en cuenta cuando los productos no son
de consumo corriente, sino que están destinados
preferentemente a sectores industriales o
profesionales cualificados, con mayor información
y conocimiento que el consumidor medio, capaces
de tolerar mayores similitudes entre las marcas sin
riesgo de confusión.
Hay que tener en cuenta que aun cuando el
consumidor relevante sea el consumidor medio, el
nivel de atención del consumidor medio puede
variar en función de la categoría de los productos o
servicios contemplada.
La percepción del público relevante debe ser
tomada en cuenta no sólo para la apreciación
global del riesgo de confusión, sino también para
valorar la similitud de las marcas en conflicto y de
los respectivos productos y servicios, por tratarse
de factores esenciales de la apreciación global de
las marcas para determinar el riesgo de confusión.
Si al análisis de similitud se agrega la naturaleza,
destino y utilización de los productos, así como los
canales de distribución, se puede advertir
fácilmente si existe o no el grado de imitación de
una marca de manera que produzca confusión al
público consumidor.
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23
En suma, de tales condiciones se deduce, que el
análisis para detectar el grado de confusión de una
marca constituye un examen global, en el
entendido de que ésta debe apreciarse en su
totalidad, sin poner énfasis en los detalles
diferenciales y considerados de forma aislada o
separada, a fin de identificar los elementos
primarios que otorgan el carácter distintivo a la
marca, como lo haría una persona común, es decir,
sin ser un perito en la materia.
Esas consideraciones derivan de los criterios que
este tribunal comparte, y cuyos textos se
reproducen: ‘MARCAS. REGLAS PARA
DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE
CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O
ESPECIE. (Se transcribe).’
‘MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU
SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. (Se
transcribe).’
Por otra parte, toda vez que la peculiaridad
distintiva del signo marcario deriva de las
características que lo componen, por eso existen
diversos tipos de marcas (nominativas, diseños o
innominadas, mixtas y tridimensionales); es dable
sostener que no necesariamente se requiere
analizar todos los rubros en que puede presentarse
el grado de confusión (fonético, gráfico e
ideológico o conceptual), pues ello dependerá de
dichos elementos integradores.
De este modo, cuando una marca está constituida
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por un solo elemento, es prescindible el examen de
los otros que no contiene, en la inteligencia de que
no hay materia adicional por analizar.
Establecidas las anteriores premisas, lo que
procede es dar a conocer las marcas en conflicto:
Marca utilizada por la quejosa: ‘**********.’
Marca del solicitante de la nulidad: ‘**********.’
Al respecto cabe precisar que tales signos
marcarios son nominativos, y basta la
confrontación gráfica de los mismos, para apreciar,
como lo determinó la Sala, que comparte el
elemento esencial; es decir, en las dos aparece la
palabra ‘**********’.
En este contexto, de acuerdo con la técnica de
estudio apuntada, el punto de partida del análisis
debe ser identificar las semejanzas y las
diferencias existentes entre los signos en debate.
Así, como se indicó y es fácil advertir, el elemento
común en el grupo de marcas es el vocablo
‘**********’; mientras que las locuciones diferentes,
respecto de la que defiende la quejosa principal son
las voces ‘**********’, así como ‘**********’ ‘**********’,
que éstas dos últimas se posicionan después de
‘**********’. En contraparte, la marca registrada por el
quejoso adherente que se compone del elemento
‘**********’, de manera previa a ‘**********’.
Confrontados estos elementos, se observa que las
palabras ‘**********’ y ‘**********’ ‘**********’ no
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encuentran correspondencia en el registro
marcario del quejoso adherente.
No obstante ello, y retomando que en el particular
las marcas sujetas a conflicto comparten la
palabra: ‘**********’, se considera incorrecta la
decisión de la sala responsable, al estimar,
basándose en este sólo hecho, que existe
confusión entre los signos distintivos sujetos a
debate, conforme a lo siguiente.
En primer lugar, no es jurídicamente correcto
establecer el uso exclusivo de explotación de
palabras de uso cotidiano, como en el caso es la
palabra ‘**********’, pues bastaría que se registrara
por primer vez cualquier palabra, se insiste de uso
corriente, para que nadie más pudiera hace uso de
ella, so pretexto de crear confusión.
La palabra como unidad de significado sólo puede
comunicar algo apreciándose en el contexto en el
que se usa, pues es la construcción de frases u
oraciones lo que permite la comunicación; al igual
que en gramática, en materia de derecho de la
propiedad industrial, el uso de las palabras en una
marca también debe atender al contexto en que se
utilizan.
Al respecto, la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual –OMPI– señala que el
carácter distintivo puede definirse como la
capacidad inherente a una marca de ser percibida
por los agentes del mercado como un medio para
distinguir los productos o servicios de una
empresa de los de otra, lo que permite asignar a
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esos productos o servicios un determinado origen
comercial; así, que la valoración del carácter
distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el
producto que es objeto de la marca.
En general, sostiene que en la legislación en
materia de marcas se reconoce una serie de signos
que carecen de carácter distintivo, tales como los
signos que son necesarios en el lenguaje corriente
o profesional; designaciones genéricas o
habituales del producto o del servicio; signos
utilizados para indicar una característica del
producto o del servicio, en particular, la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción de
los productos, o de prestación de los servicios; los
signos consistentes exclusivamente en la forma
impuesta por la naturaleza o la función del
producto, o que confieran al producto su valor
esencial.
Por tanto, es evidente que el vocablo ‘**********’,
común a las marcas en conflicto, sólo puede evocar
en la mente del consumidor el significado de uso
común, esto es, que pertenece a la esfera aparente
azul que rodea a la Tierra, como lo define la Real
Academia Española, en la primera de sus
acepciones; por lo cual, no otorga distintividad a
dicho signo porque no representa mayor inventiva
de su titular al referirse, se insiste, a una palabra de
uso común.
En síntesis, si bien la comparación de marcas debe
realizarse a partir de sus similitudes y no de sus
diferencias, tal proceder no debe llegar al grado de
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otorgar exclusividad al titular de un registro
marcario sobre una palabra de uso común, pues la
intención del legislador, al establecer como
infracción administrativa la semejanza en grado de
confusión, fue la de garantizar la real y efectiva
competencia comercial entre los proveedores de
bienes y servicios, prometiendo que el consumidor
elija los que a sus intereses convengan partiendo
de las características que respalden a una marca;
lo cual se logra si a las palabras de uso común se
agregan otros signos que permitan esa distinción,
tales como la adición de más palabras y/o el diseño.
En ese contexto, es aplicable al caso, el criterio que
se comparte, identificado con el número I.4o.A.54 A
(10ª.), emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, que al
efecto establece: ‘MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE
LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES. (Se
transcribe).’
Entonces, contrario a lo expuesto por la sala
responsable, para la resolución del caso no debió
atender exclusivamente a la palabra ‘**********’ para
determinar si las marcas en controversia
resultaban semejantes en grado de confusión,
puesto que, en este contexto, dicho término es
endeble para soportar la nulidad decretada por la
responsable.
En efecto, las locuciones ‘**********’ y ‘**********’
‘**********’, inherentes a la marca que defiende la
quejosa principal, contienen un mayor grado de
diferencia del registro marcario previo, porque
justamente podrían ser aplicables a cualquier
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circunstancia y por tanto, representan mayor
generalidad para asociarlas con un producto o
servicio concreto, por lo que representen mayor
inventiva por parte de sus titulares, que es
justamente lo que protege de manera exclusiva el
registro marcario.
De manera ejemplificativa, puede aludirse a los
refrescos de sabor cola. En estos productos es
evidente que la denominación ‘cola’, refiere de
manera directa al sabor de la bebida carbonatada,
por ello, es débil su fuerza para identificar al
producto, por turno, no puede darse la exclusividad
de esa voz a una sola persona, sobre todo porque
es algo genérico del dominio popular. Por ello, es
fácil concebir, como lo es, que en el mercado
nacional e internacional coexistan diversas marcas
que contengan ese elemento, como lo son: *******,
************, **********, *******, entre otras.
Lo anterior no significa que en el caso se dé la
misma evocación al producto, que en el ejemplo
citado; sin embargo, sí permite determinar que la
palabra **********, es la más débil de la marca que
usa la quejosa principal, dado su uso común;
mientras que la combinación de ‘**********’ y
‘**********’ ‘**********’ constituye un elemento
distintivo pues, algunas de las locuciones se
formularon en otro idioma (inglés) y provoca la
evocación de otros componentes que resalta la
marca en su diseño.
De manera que, contrario a lo determinado por la
responsable, no está demostrada la semejanza en
grado de confusión entre los signos descritos,
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pues si bien –como lo refieren las partes– existe
identidad en la escritura de la palabra ‘**********’ y,
por ende, en su pronunciación, esto se disipa, pues
la marca que utiliza la quejosa principal añade otros
elementos que trascienden en mayor medida que
dicho vocablo, otorgándole fuerza distintiva a la
marca.
En efecto, fonéticamente la marca de la impetrante
no genera confusión, pues su denominación
completa es ‘**********’ lo que ostensiblemente
difiere de la registrada a favor del quejoso
adherente que se conforma por ‘**********’.
Por tanto, a consideración de este órgano
jurisdiccional, aunque los registros marcarios en
disputa compartan el elemento ‘**********’, la fuerza
distintiva de la marca empleada por la quejosa
principal está determinada por la presencia de
otros elementos plenamente característicos.
Por ello, es claro que no existe similitud fonética en
grado de confusión, toda vez que las marcas en
conflicto difieren ostensiblemente en palabras,
sílabas, golpes de voz, vocales y consonantes.
Así, en las marcas coincide el aspecto fonético del
vocablo ‘**********’ en: golpes de voz y letras,
empero, dicho elemento no es de tal magnitud que
rompa con el esquema fonético de la marca
utilizada por la quejosa principal, pues ese
elemento no constituye una semejanza que pueda
ser considerada en grado de confusión que tenga
relevancia, ya que no constituye un vocablo que
permita un significado distintivo frente a sus otros
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componentes y dicho elemento representa
únicamente una porción entre las marcas
contendientes, por lo que no es suficiente para
actualizar la semejanza entre los signos en pugna.
Ciertamente, no puede establecerse que ocurra la
similitud fonética, que aduce la sala, pues al
pronunciase ‘**********’, frente a ‘**********’, no se
propicia un sonido similar, ya que el elemento
común no prevalece al vocalizarse la denominación
completa de la marca en estudio.
De esa manera, la marca de la quejosa principal
está dotada de originalidad y distintividad en
relación con aquella que ostenta el quejoso
adherente, por lo que –se insiste– no existe
confusión fonética entre los signos en pugna.
Así pues, no se actualiza la semejanza en grado de
confusión entre las marcas en conflicto, pues en su
conjunto y atendiendo al primer golpe de vista, el
elemento ‘**********’ es de menor densidad o
dominio respecto del resto de la frase que
conforma la marca nulificada por la responsable.
En este orden de ideas, a juicio de este tribunal
colegiado, entre las marca analizadas no existe
semejanza en grado de confusión, por lo que
dichos signos pueden subsistir en el mercado, no
obstante que amparen productos de la clase
internacional 43.
En otras palabras, la similitud ortográfica del
elemento ‘**********’, es insuficiente para considerar
que entre ellas existe semejanza en grado de
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confusión, dado que, como se dijo, subsisten
elementos predominantes entre sí.
Además de que, la marca que defiende la quejosa
principal posee elementos característicos propios
que la distinguen de la marca propiedad del
solicitante del amparo adhesivo, como son las
palabras que conforman el aspecto nominativo de
la misma, por lo que tampoco existe similitud en
grado de confusión desde el aspecto gráfico.
Por tanto, la similitud ortográfica que presentan los
signos marcarios en su vocablo ‘**********’, no es
suficiente para estimar que el público consumidor
las asocie como una misma o como derivaciones
de las registradas con anterioridad, pues se insiste,
contienen otros elementos distintivos que evitan la
confusión entre ambos.
Entonces, ante las discrepancias de la marca
utilizada por la quejosa principal con aquélla cuya
titularidad ostenta el quejoso adherente, es
incuestionable que no se actualiza el grado de
confusión gráfico y fonético, en los términos en los
que sentenció la sala responsable, dado que los
signos sujetos a debate presentan individualidad
entre sí, destacando mayores elementos inventivos
el diseño de la marca que utiliza la quejosa principal
que le permiten competir libremente en el mercado
respecto de aquélla que se le opone,
fundamentalmente porque el uso, y por ende
explotación, de la palabra ‘**********’ no puede
concederse exclusiva a un registro, o grupo de
registros de un mismo titular, por tratarse de una
palabra de uso común que libremente se asocia
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
32
según el contexto en el que se emplee.
Cobra aplicación por analogía y en lo conducente,
la jurisprudencia PC.I.A. J/20 A (10ª.), emitida por el
Pleno de Circuito en Materia Administrativa del
Primer Circuito, cuyo texto es: ‘MARCAS
REGISTRADAS. LAS LEYENDAS O FIGURAS CUYO
USO NO SE RESERVA, A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 56, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SON
ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA MARCA PARA
EFECTOS DE SU REGISTRO, AL CARECER DE
PODER DISTINTIVO Y ENTIDAD MARCARIA. (Se
transcribe).’
Cabe señalar que, tampoco se actualiza la similitud
ideológica o conceptual, pues si bien los signos en
pugna están dentro de la misma clasificación 43, lo
cierto es que no genera la idea de una misma cosa,
idea o concepto, que genere confusión en el
consumidor, toda vez que, respecto de la marca de
la quejosa principal evoca un sentimiento **********
(‘**********’), mientras que la del quejoso adhesivo
genera la idea de extremo o ********** (‘**********’).
Sin que obste a lo anterior, el que el quejoso
adherente alegue que en otros asuntos se ha
declarado la ilegalidad del otorgamiento de
registros en los que se incluyan la denominación
‘**********’, ya que tal manifestación no fue corrobora
por algún medio probatorio.
Así las cosas, de acuerdo a las explicaciones que
preceden, los argumentos formulados por el
tercero interesado en el amparo adhesivo son
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infundados, en tanto que asiste razón a la quejosa
principal en las proposiciones que fueron materia
de estudio.
De ahí que, lo procedente sea conceder el amparo
solicitado por **********), para el efecto de que la
responsable emita otra sentencia en la que, con
base en las consideraciones de esta ejecutoria,
considere que entre las marcas en conflicto, esto
es, ‘**********’ y ‘**********’, no existe similitud en
grado de confusión, y con base en ello, resuelva lo
que en derecho corresponda.”
SÉPTIMO. Agravios.
El Tribunal Colegiado del conocimiento realizó una
incorrecta interpretación del artículo 10 bis, inciso 3, punto
1, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, pues indica que los elementos o vocablos de uso
común carecen de carácter distintivo al momento de
realizar el estudio comparativo de las marcas en conflicto,
vulnerando con ello los derechos contenidos en los
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
El Convenio de París y la Ley de la Propiedad Industrial no
permiten el registro de marcas que sean de uso común
para designar los productos o servicios a proteger; empero,
no prohíben el registro de marcas que contengan vocablos
de uso común.
El Tribunal Colegiado del conocimiento realizó una
interpretación contraria del Convenio de París, pues
indebidamente aplica un criterio de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual el cual resulta ajeno al
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
34
presente asunto, toda vez que este refiere a la falta de
distintividad de un signo por constituir un elemento
descriptivo o genérico, cuestión ajena a la litis fijada en el
procedimiento administrativo (falta de distintividad por la
existencia de un registro previo vigente); inobservando con
ello lo dispuesto por el artículo 133 constitucional.
El Tribunal Colegiado incurre en una confusión al tomar en
consideración el criterio del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones
Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, con relación al artículo 10 bis, inciso 3, punto 1,
del Convenio de París, pues se refieren a signos de
productos o servicios que carecen de carácter distintivo por
ser descriptivos o de uso genérico, y que
consecuentemente, no pueden constituir una marca,
cuestión ajena a la nulidad de un registro por “tratarse de
una marca que sea igual o semejante en grado de
confusión”, como lo indica el artículo 151, fracción IV, de
la Ley de la Propiedad Industrial.
Resulta contrario a derecho la aplicación que realiza el
Tribunal Colegiado del criterio emitido por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, así como la indebida
interpretación del artículo 10 bis, inciso 3, punto 1, del
Convenio de París, pues con ello varía la litis sometida a su
consideración.
Admitir como válido el criterio del Tribunal Colegiado del
conocimiento, implicaría que el término común de las
marcas en controversia “**********”, que por sí mismo no
indica los productos o servicios de cafetería contenidas en
la clase 43, carezca de distintividad porque tiene dentro de
ella una connotación empleada de manera habitual.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
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OCTAVO. Estudio. Ante todo, resulta necesario para la
resolución del presente asunto las siguientes normas, en lo que
interesan, las cuales disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 28. […] Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. […]”
Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.
“Artículo 10 bis. Competencia desleal. […] 3) En particular deberán prohibirse: i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; […]”
Ley de la Propiedad Industrial.
“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.” “Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”
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“Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.” “Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos: I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; II. Las formas tridimensionales; III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.” “Artículo 90. No serán registrables como marca: […] XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y […]” “Artículo 151. El registro de una marca será nulo cuando: […] IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y […]”
En primer lugar, conviene puntualizar que el ahora
recurrente ********** en el año 2003 obtuvo ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial el registro marcario
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
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“**********”; y con posterioridad, en el año 2014, el propio
Instituto concedió a la diversa empresa **********, ahora quejosa,
la titularidad del registro marcario “**********”.
En ese estado de cosas, en el año 2015 el ahora tercero
interesado y recurrente, **********, titular de la marca “**********”,
solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro
marcario “**********”, declaración que le fue negada por el
Instituto referido, lo cual dio lugar a que dicha persona
demandara la nulidad de esta última determinación en la vía
contenciosa administrativa, obteniendo el citado **********
resolución favorable a sus intereses, por las siguientes razones
esenciales:
“[…] si bien las marcas en conflicto gramaticalmente no son idénticas no debe pasarse por alto que en ambas denominaciones el elemento principal o dominante es el término ********** el cual sí se escucha de manera idéntica en las denominaciones, siendo ésta el elemento que tiene mayor fuerza distintiva en los signos que se analizan; […] De donde se puede advertir que el isotipo de la marca sujeta a nulidad es la frase **********, la cual es aún más estrecha la similitud con la marca de la impetrante **********, siendo que la frase ********** **********, se encuentra en un plano secundario al encontrarse escrita en letras más tenues que la frase que la antecede pues lo que se generaría con esos elementos adicionales es la idea que se trata de una marca derivada de la registrada **********. Y desde el aspecto conceptual, no se analiza el mismo, pues basta con que se actualice uno de los tres aspectos (fonético, gráfico o conceptual) para considerar que la marca sujeta a nulidad se otorgó en contravención de lo dispuesto en el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial. […] Ahora bien, derivado de la actualización de la semejanza fonética y gráfica entre los signos en conflicto, resulta necesario analizar si se actualiza el cuarto de los presupuestos que se contienen en
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
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la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, si las marcas en conflicto se aplican a productos iguales o similares. Así tenemos que con la marca registrada base de la acción ********** amparan servicios de la clase 43 internacional […]; mientras que la marca ********** ampara también servicios de la clase 43 internacional […]; por lo que dada la naturaleza de dichos servicios es procedente concluir que con las marcas de referencia se amparan servicios iguales que serán coincidentes en el mercado, lo cual conlleva a que se actualice plenamente la semejanza en grado de confusión determinada en la resolución impugnada y con ello la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.”
En contra de la anterior sentencia, ********** promovió juicio
de amparo directo, en cuya demanda planteó esencialmente la
incorrecta interpretación hecha por la Sala responsable en torno
al artículo 151, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial,
toda vez que ésta no tomó en cuenta que existen numerosos
registros dentro de la Clase 43 de la Clasificación de Niza
[“servicios de restauración (alimentación); hospedaje
temporal”] que incluyen el término “**********”, por lo que en su
concepto, perdió la característica distintiva, y consecuentemente
según dicho quejoso, no puede hablarse de confusión entre los
registros en conflicto.
A su vez, ********** argumentó que como el término común
se encuentra completamente diluido dentro de la Clase 43 de la
Clasificación de Niza, la Sala responsable debió realizar un
análisis integral, completo y exhaustivo en cuanto a la
comparación de las marcas confrontadas, tal como lo hizo la
autoridad registral conforme los artículos 87 a 90 de la Ley de la
Propiedad industrial.
Finalmente, ********** también adujo que al no dejar fuera
el término común “**********” en el examen comparativo de
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
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marcas, efectuó una incorrecta aplicación e interpretación de los
artículos 90, fracción XVI, y 151, fracción IV, de la Ley de la
Propiedad Industrial.
Por su parte, el Tribunal Colegiado del conocimiento al
estudiar el carácter distintivo de las marcas en conflicto, indicó
que bajo los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual: “…en la legislación en materia de marcas se
reconoce una serie de signos que carecen de carácter
distintivo, tales como los signos que son necesarios en el
lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o
habituales del producto o del servicio; signos utilizados para
indicar una característica del producto o del servicio, en
particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de producción de
los productos, o de prestación de los servicios; los signos
consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la
naturaleza o la función del producto, o que confieran al
producto su valor esencial.”
Como resultado, el Tribunal Colegiado del conocimiento
determinó que la expresión “**********” no otorga distintividad al
tratarse de una palabra de uso común dentro de la Clase 43 de
la Clasificación de Niza, y por tanto, no debió otorgarse la
exclusividad del registro por dicho vocablo; además, el Tribunal
Colegiado concluyó que la Sala responsable debió tomar en
cuenta las demás locuciones con mayor fuerza distintiva de las
marcas en controversia (“**********”, “**********”, “**********”,
“**********”).
Inconforme con la anterior determinación, el ahora
recurrente **********, titular de la marca “**********”, interpuso
recurso de revisión en el cual expresó en vía de agravios,
esencialmente, que fue indebida la interpretación por parte del
Tribunal Colegiado del conocimiento del Convenio de París para
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
40
la Protección de la Propiedad Industrial y de la Ley de la
Propiedad Industrial, ya que ninguno de esos instrumentos
legales prohíben el registro de marcas que contengan vocablos
de uso común, sino solamente cuando constituyan la
designación del propio producto o servicio que pretendan
amparar.
Ahora bien, es esencialmente fundado el anterior agravio,
por lo siguiente.
La Ley de la Propiedad Industrial establece que sus
disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en los
Tratados Internacionales de los que México sea parte, lo cual
implica la obligación de aplicar en forma armónica las
disposiciones de la ley doméstica y esos instrumentos
supranacionales de la materia, tal como es el Convenio de París.
Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial hace énfasis en
la inviabilidad del registro de una marca cuando pueda
confundirse, por ser idéntica o semejante, con una diversa
protegida con anterioridad, y la cual, además, pretenda ser
aplicada a los mismos o similares productos que amparen la
Clase correspondiente.
Por su parte, el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial prevé que los Estados parte deberán
prohibir cualquier acto capaz de crear una confusión; esto es, en
el caso de las marcas, mediante sus respectivas legislaciones
tendrán la obligación de proteger aquellos registros que por virtud
de nuevas solicitudes de semejante contenido puedan inducir a
un error al consumidor final.
En ese sentido, con la finalidad de desentrañar el
significado de las normas antes indicadas, y así determinar el
alcance del término “distintividad de marcas”, resulta
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 443/2018
41
necesario establecer un parámetro de valoración entre los
elementos de similitud, cuando se suscite una presunta violación
a un primigenio registro marcario, ocasionada por una confusión
en grado de semejanza entre los registros original y el sucesivo
en pugna.
En primer lugar, esta Segunda Sala estima que fue
incorrecta la premisa esencial en la que el Tribunal Colegiado del
conocimiento apoyó su decisión en el sentido de que no es
factible autorizar el uso exclusivo de explotación de palabras de
uso cotidiano, como es la expresión “**********”, en virtud de que
lo que se encuentra prohibido registrar como marca son “[…]
aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
prácticas comerciales, se hayan convertido en la
designación usual o genérica de los mismos;”; en términos
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 90 de la Ley de la
Propiedad Industrial, precepto que antes de su reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018,
establecía lo siguiente:
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 2 DE AGOSTO DE 1994) “Artículo 90. No serán registrables como marca: […] II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos; […].”
Del texto de la norma anterior se advierte lo equivocado
que resulta suponer –como lo hizo el Tribunal Colegiado del
conocimiento– que no son susceptibles de registro expresiones
del lenguaje corriente, pues tal como lo aduce el tercero
interesado recurrente, eso haría imposible el registro de
innumerables marcas en cuya descripción se encuentran
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palabras habituales, soslayando que lo que único que la norma
transcrita prohíbe es que alguna persona pretenda apropiarse
de una marca que contenga vocablos que se identifiquen
plenamente con el producto que amparen.
Consecuentemente, como primer criterio para la solución
del presente asunto, debe señalarse que una de las garantías
para respetar el pleno ejercicio del derecho a la propiedad
intelectual, es la autorización legal para que las palabras de uso
corriente sean susceptibles de registro marcario, siempre y
cuando no constituyan la designación del producto o servicio que
pretendan amparar, pues es precisamente a través de las
palabras de uso común como en muchos casos se logra la
distintividad de una marca porque, de otra manera, se llegaría al
absurdo de que solamente fueran registrables aquellas
expresiones caprichosas que no pertenecieran al uso corriente
de un idioma.
Por otra parte, esta Segunda Sala también establece como
segundo criterio atendible para resolver el conflicto, que al
solicitarse la nulidad de un registro marcario –presuntamente
concedido en grado de confusión con otro previamente
otorgado– no es jurídicamente admisible cuestionar la legalidad
del registro conferido en primer término, pues al no estar
impugnado su legal otorgamiento, no es correcto juzgar si fue o
no apegado a derecho ese registro primario, sino todo lo
contrario, es decir, partir de la base sólida de que el primigenio
registro cuenta con el cabal reconocimiento de la autoridad
administrativa para ejercerlo plenamente frente a terceros,
situación que tampoco tomó en cuenta el Tribunal Colegiado del
conocimiento, en tanto que en su sentencia estableció que la
expresión “**********” no era susceptible de apropiación como
marca, lo cual ni siquiera constituyó el tema a debate en sede
administrativa, sino en todo caso, el problema a dilucidar
consistió en saber si la diversa marca “**********”, daba lugar o
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no a una confusión entre los consumidores, y por ello, si debía o
no declararse su nulidad.
Precisados estos dos criterios que no tomó en cuenta el
Tribunal Colegiado del conocimiento, a continuación, se examina
qué debe entenderse por “[…] cualquier acto capaz de crear
una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;”; a que se refiere el artículo 10
bis, inciso 3, punto 1, del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial.
Lo primero que destaca de dicho mandato es que dispone
evitar la confusión marcaria que provenga de “[…] cualquier
acto […]”; y evitarla por “[…] cualquier medio […]”; es decir,
en dos ocasiones la norma genera un amplio espectro de
protección, ya sea para comprender en ella todo tipo de acto que
confunda a los consumidores, así como la obligación de evitarlo
a toda costa con todos los instrumentos legales con que cuenten
los Estados parte.
En este contexto, quien cuente con un registro marcario
tiene a su favor la obligación correlativa estatal de que se proteja
su derecho de cualquier mínima perturbación que le impida gozar
plenamente de su explotación exclusiva, de modo tal que basta
la mera posibilidad de que se induzca a error a los consumidores
por virtud de una confusión marcaria, para que el Estado
salvaguarde los derechos del titular de la marca primigenia por
“[…] cualquier medio […]”.
Ahora bien, en el caso que se analiza, ambas marcas
pertenecen a la misma clase dentro de la Clasificación de Niza
(Clase 43) y contienen expresiones de uso corriente, siendo un
hecho notorio para esta Segunda Sala que en los dos casos se
ampara la comercialización esencialmente de bebidas, cuyo
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insumo principal es el café servido en establecimientos
diseñados ex profeso para tal fin, circunstancia de la cual deriva
que el universo de consumidores a los que se dirigen una marca
y otra es básicamente el mismo, aspecto insoslayable al que
también se debe atender.
En esas condiciones y tomando en cuenta que en ambos
casos comparados los primeros tres vocablos que componen las
dos marcas son perfectamente coincidentes en dos de sus
palabras colocadas en segundo y tercer lugar (“**********” y
“**********”); y que, además, la primera de las palabras con las
que inicia una y otra marca es la letra “*”, así como que las
expresiones iniciales son bisílabas (“***-**” y “**-****”); todo ello
no deja lugar a duda alguna de que sí se produce, en el ánimo
de los consumidores, una apariencia de que se trata de un mismo
proveedor de los productos que se comercializan, sin que sea
obstáculo que la segunda marca cuya nulidad se solicitó ante la
autoridad administrativa contenga expresiones adicionales
(“********** **********”), pues bastaría con que a toda marca ya
registrada se agregaran otras expresiones para que se burlara la
protección que debe brindarse a la marca originaria, por lo que
esa diferencia no es necesariamente un signo distinto al que
deba atenderse.
Además, la primera de las expresiones adicionales
(“**********”) lejos de evitar la confusión del público más bien la
reafirma, toda vez que se alude, en el idioma inglés, el género
del insumo básico de ambas marcas, es decir, el café, de manera
que su integración al texto de la segunda marca no la distingue
de la primera, sino que profundiza la semejanza de los productos
que en los dos casos se comercializan y, por consecuencia, la
posibilidad de confundir los establecimientos o la fuente de la que
proviene tal insumo. Máxime que en este aspecto, al incorporar
la expresión “**********”, opera la prohibición de registrar marcas
que contenga vocablos que se identifiquen plenamente con el
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producto que amparen, esto es, en el presente caso, que
coincidan con el producto denominado café, aunque sea bajo su
denominación anglosajona.
Conviene precisar que en casos como el que se analiza no
se trata de buscar diferencias entre las marcas en conflicto, sino
de examinar si existen aspectos en los que converjan en perjuicio
de los consumidores y, desde luego, del titular del derecho
conferido al titular de la marca primigenia cuando obtuvo su
registro, pues es obvio que lo habitual no es que se intente
registrar una segunda marca idéntica a la primera, sino que lo
que la experiencia demuestra es que usualmente se pretenda
registrar marcas que, en apariencia, permitan distanciarse de
una registrada anteriormente mediante expresiones
diferenciadas, pero que a pesar de ellas tengan aún la fuerza
evocativa suficiente que aproveche el prestigio adquirido por la
primera, por lo rentable que resulta captar el mismo mercado que
ya conoce una marca exitosa.
En las relacionadas condiciones, y tomando en cuenta que
resultó incorrecta la interpretación realizada por el Tribunal
Colegiado del conocimiento del Convenio de París, lo procedente
es revocar el fallo combatido y negar el amparo solicitado, ante
la ausencia de otros conceptos de violación que analizar.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la
sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege
a **********, por las razones expresadas en el último
considerando de la presente resolución.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución,
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devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad,
archívese el presente toca como asunto concluido.
AVA/Mauricio
