Año XXXIII – Número 2658 Lima, 25 de enero de 2016intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2658.pdf · de la Clasificación Internacional de Niza, tendrá lógicas

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Año XXXIII – Número 2658

Lima, 25 de enero de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 72-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio los artículos 224 y 228 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: MERCK KGAA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca. “MERKAT” (denominativa). Expediente Interno: 08125-2012-0-1801-JR-CA-10..................... .................................................. 1

PROCESO 75-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 13 y 17 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-00295. Actor: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG (Hoy BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO). Patente de Invención “POLIMORFOS DE TELMISARTAN, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SU EMPLEO PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO”...................... .............................................. 19

PROCESO 72-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio losartículos 224 y 228 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: MERCK KGAA. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –

GACETA OFICIAL 25/01/2016 2 de 41 INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca. “MERKAT” (denominativa). Expediente Interno: 08125-2012-0-1801-JR-CA-10. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 8125-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el 26 de enero del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 08125-2012-0-1801-JR-CA-10. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Apelante: MERCK KGAA Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: INVERSIONES PACUCHA S.A.C. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 8 de septiembre del 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. solicitó el registro

del signo MERKAT (denominativo), para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 10 de octubre del 2010 se publicó en el Diario oficial “El Peruano”, el extracto de

la solicitud de registro.

3. El 19 de noviembre del 2010, MERCK KGAA presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca antes mencionada, manifestando que MERKAT (denominativa), resultaba fonética y gráficamente confundible con sus marcas registradas: MERCK (denominativa), MERCK y logotipo (mixta), MERCK SERONO (denominativa), de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las cuales son notoriamente conocidas.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 3 de 41 4. Mediante Resolución 1914-2011/CSD-INDECOPI, de 10 de agosto del 2011, la

Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado, por considerar que no se logró acreditar que la marca MERCK (denominativa) ostente la calidad de notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la prohibición de registro.

5. El 7 de septiembre del 2011, MERCK KGAA, interpuso recurso de apelación, en

contra de la Resolución antes citada. 6. Por Resolución 1616-2012/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre de 2012, el Tribunal

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, confirmó la Resolución 1914-2011/CSD-INDECOPI, de 10 de agosto del 2011, que otorgó el registro de la marca de producto MERKAT (denominativa), solicitada por INVERSIONES PACUCHA S.A.C.

7. El 5 de diciembre del 2012, MERCK KGAA., presentó demanda contencioso

administrativa en contra de la Resolución 1616-2012/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre del 2012.

8. El 21 de julio del 2014, mediante Sentencia – Resolución Número Once –el

Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por MERCK KGAA. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI.

9. El 1 de agosto del 2014, MERCK KGAA presentó recurso de apelación en contra de

la sentencia de 21 de julio del 2014. 10. Mediante auto de 5 de diciembre del 2014 la Quinta Sala Especializada en lo

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos denominativos y

mixtos; cuando el signo solicitado a registro conlleve parte del elemento denominativo (tres primeras letras) de la marca registrada; y la presencia de la cuarta letra en el signo solicitado podría darles fonéticamente un sonido parecido; y distinguen además, productos idénticos y vinculados.

- Criterios para determinar la notoriedad de una marca. - Qué medios probatorios son los idóneos para acreditar la calidad de notoria

de una marca. a. Argumentos contenidos en la demanda contencioso administrativa.

11. MERCK KGAA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Sostiene que el signo solicitado resulta fonética y gráficamente confundible

con sus marcas registradas.

- Que la empresa posee registros sobre el signo MERCK en más de 171 países a nivel mundial.

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- Que su empresa es una transnacional de más de cien años, que posee registros sobre su signo MERCK.

- Que cualquier consumidor al encontrarse frente a un producto de la Clase 3

de la Clasificación Internacional de Niza, tendrá lógicas y fundadas razones para creer que se encuentra ante un producto producido y distribuido por su empresa, pues dicho signo claramente imita a las marcas MERCK que se encuentran registradas en diversas clases.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 12. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Que comparados los signos MERKAT (denominativo) y MERCK

(denominativo) se advierte que desde el punto de vista fonético presentan un distinto número de sílabas, así como una distinta secuencia de vocales (E-A/E) y de consonantes (M-R-K-T/ M-R-C-K), todo lo cual determina que tengan una distinta pronunciación y entonación y, por tanto, un impacto sonoro diferente.

- Que desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferencias en su

estructura gramatical así como una distinta conformación de consonantes (M-R-K-T /M-R-C-K) y letras finales (AT en el signo solicitado / CK en la marca registrada), lo cual, sumado a los elementos gráficos que contienen, determina un impacto visual en conjunto diferente.

c. Sentencia de primera instancia.

- El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por MERCK KGAA contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, en cuanto que si bien ambos signos comparten la presencia de las letras “AT” al final de la marca solicitada, las mismas que generan una diferente extensión de las marcas, pues MERCK es una palabra monosilábica y MERKAT es bisílaba. Además, desestimó el argumento de la demandante ya que el público no se detiene a contar las letras que poseen las marcas al tenerlas al frente, sino que extrae los signos en conjunto, y que por lo tanto estas marcas suscitan impresiones visuales de conjunto diferentes.

d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. 13. MERCK KGAA en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

- Que la resolución que se impugna incurre en diversos errores de hecho y derecho que vulneran su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

- Que la sentencia recurrida señala equívocamente que no se ha logrado

acreditar el reconocimiento de la marca MERCK (denominativa) en algún país de la Comunidad Andina.

- Considera que reproduciendo parcialmente la marca MERCK (denominativa)

a la marca MERCK (denominativa) causará dilución de su fuerza distintiva.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 5 de 41 e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación. 14. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna

contestación al recurso de apelación.

f. Argumentos de la contestación del tercero interesado.

15. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación por parte del tercero interesado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 16. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literales e) y

h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

17. Procede la interpretación solicitada del artículo 136 literal h); no se interpretará el literal e) por no ser pertinente. Además, se limitará la interpretación al artículo 136 literal a)1.

18. De oficio se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión 4862. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente

un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un

signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

2 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.


A. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación, similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos.

B. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas denominativas.

C. La marca notoria y su protección. La prueba de uso. El riesgo de dilución. A. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS.

19. Se analizará este tema para dar contestación a la interrogante del Juez consultante

respecto a:

- Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos denominativos y mixtos; cuando el signo solicitado a registro conlleve parte del elemento denominativo (tres primeras letras) de la marca registrada; y la presencia de la cuarta letra en el signo solicitado podría darles fonéticamente un sonido parecido; y distinguen además, productos idénticos y vinculados.

20. De igual manera, es pertinente el análisis de este tema, toda vez que dentro del

expediente interno, el INDECOPI. La identidad y la semejanza

21. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

22. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional,

acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, asimismo, con la mayor precisión posible.

23. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


24. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en

base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

25. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde

a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión y de asociación.

26. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es

necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

27. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la

falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.

28. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si

existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

29. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar

lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

30. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los

productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE

EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


31. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los

siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

32. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que

aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

33. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya

que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

34. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si

entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.

35. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para realizar el cotejo de signos.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 9 de 41 36. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al

funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

37. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas

originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

38. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros

indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la

comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador

presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, asimismo, más las semejanzas que las diferencias

que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

39. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial

acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos

Aires. 1946. Pg. 351 y ss.


B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.

COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 40. En el presente caso la compañía MERCK KGAA presentó oposición en contra de la

solicitud del signo MERKAT (denominativo) sobre la base de sus marcas MERCK (denominativa) MERCK y logotipo (mixta) y MERCK SERONO (denominativa) por lo que nos referiremos a la comparación que deberá efectuar entre signos denominativos y mixtos y entre signos denominativos.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

41. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del

Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente:

“(…)

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

42. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay

que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

43. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe

procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

44. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de

marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”.


“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

(…)”.

45. La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en la marca

registrada MERCK y logotipo (mixta) respecto del signo solicitado MERKAT (denominativo) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor.

Comparación entre marcas denominativas.

46. En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la

doctrina de Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica

de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza

de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la

dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 12 de 41 47. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional,

en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

48. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se

solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación entre marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

49. El Juez consultante deberá verificar si comparados los signos denominativos

MERKAT con MERCK y MERCK SERONO, existe riesgo de crear confusión en el público consumidor.

C. LA MARCA NOTORIA Y SU PROTECCIÓN. LA PRUEBA DE USO. EL RIESGO

DE DILUCIÓN.

50. Se analizará a continuación lo relacionado a la marca notoria para contestar las siguientes interrogantes del Juez consultante:

- Criterios para determinar la notoriedad de una marca. - Qué medios probatorios son los idóneos para acreditar la calidad de notoria de

una marca.

51. El Tribunal en múltiple jurisprudencia ha desarrollado el tema enunciado, como en los procesos 183-IP-2013, marca mixta “GAS”, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013; y, 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta), “SMILEY BABY” (mixta), “SMILEY WORLD” (mixta) y “SMILEY” (mixta); interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013. En dichos procesos se estableció lo siguiente:

“Concepto y Prueba de los signos notorios.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras


de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”8.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”9. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”10.

52. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de

ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado:

“(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”11.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros

8 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p.

341. 9 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. 10 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario,

Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. 11 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”12.

53. El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad

nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción dentro o

fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que

respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una

franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

54. Respecto a la protección de la marca notoria en relación con los principios y riesgos, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 117-IP-2014 ha manifestado que:

“En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

12 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE

LA COMUNIDAD ANDINA.


El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de


riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario13.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales (…) de la presente providencia.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado

producto pensando que está adquiriendo otro.

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

- Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas

productoras tiene algún grado de vinculación.

13 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.


Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”14.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”15.

55. En el presente caso la Corte Consultante deberá analizar si en efecto las marcas

opositoras MERCK (denominativa), MERCK y logotipo (mixta) y MERCK SERONO (denominativa) son notorias en el mercado y si el registro del signo solicitado MERKAT (denominativo) crearía riesgo de dilución de la marca prioritaria.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo

136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación.

Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

14 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España,

1995. Pág. 283. 15 Ibídem. Pág. 247.


Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La confusión indirecta está caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar

la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento

verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

En la comparación entre signos denominativos estos deben ser

observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función.

TERCERO: El artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo

notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

En caso de no probarse la notoriedad del signo, el juez deberá

analizar la conexión competitiva que puede existir entre los productos.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno,

GACETA OFICIAL 25/01/2016 19 de 41 debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo16 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 75-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 13 y 17 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-00295. Actor: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG (Hoy BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO). Patente de Invención “POLIMORFOS DE TELMISARTAN, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SU EMPLEO PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

16 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció

con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 20 de 41 VISTOS: El Oficio N° 117 de 27 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2006-00295. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG (Hoy

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO). Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO. HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, solicitó el 18 de enero de

2000, una solicitud de patente de invención, denominada “POLIMORFOS DE TELMISARTAN, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SU EMPLEO PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO”.

2. Mediante Concepto Técnico No. 458, la División de Nuevas Creaciones de la

Superintendencia de Industria y Comercio, concluyó que la solicitud presentada debía ser corregida.

3. Mediante Auto No. 94 del 21 de marzo de 2000, la División de Nuevas Creaciones

de la Superintendencia de Industria y Comercio, puso en conocimiento a la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, las observaciones formuladas y, le otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta.

4. El 8 de mayo de 2000, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, dio respuesta a las observaciones formuladas de la siguiente manera: i) Presentó nuevo capítulo reivindicatorio efectuando todas y cada una de las modificaciones solicitadas por el Despacho; ii) Adjuntó nuevo extracto y nueva tarjeta temática (Formas P-103 y P-104) de conformidad con las modificaciones hechas al pliego reivindicatorio de la invención; y, iii) Entregó artes finales.


5. El 22 de octubre de 2002, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que efectuara el examen de patentabilidad.

6. El 26 de mayo de 2003, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cambio de nombre de la sociedad a BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.

7. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó el análisis técnico de la invención solicitada y concluyó que: “i) El nuevo capítulo reivindicatorio presentado introduce nueva materia a proteger en la reivindicación 3; ii) Una vez efectuada una búsqueda sobre posibles anterioridades de la invención, se encontró que el documento EP 0502314 de fecha 9 de septiembre de 1992 titulado ‘Benzimidazole, diese Verbindungen enthaltende Arzneimittel und Verfahren zu ihrer herstellung’ afectaba la patentabilidad de la invención reivindicada porque la anterioridad enseñaba específicamente el compuesto ácido 4’– [2-n-propil-4-metil-6-(metilbencimidazol-2-il)benzimidazol-1-ilmetil]-bifenil-2-carboxilico y la molécula como tal no es nueva y además se conocen otras formas de cristalización, como tampoco es nuevo que tenga actividad como antagonista de la angiotensina II; y, iii) Al ser el polimorfismo una propiedad inherente a los compuestos, es obvio esperar que una molécula presente diferentes ordenamientos polimórficos al modificar las condiciones de recristalización”. Este Concepto Técnico, fue notificado en lista el 25 de noviembre de 2004, para que dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del mismo, la solicitante hiciera valer los argumentos y las aclaraciones que considerara pertinentes.

8. El 14 de febrero de 2005, la sociedad a BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO, presentó la respuesta al anterior Concepto Técnico.

9. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 32010

de 29 de noviembre de 2005, denegó la solicitud de patente.

10. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

11. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 11061 de 28 de abril de 2006, resolvió el Recurso de Reposición, confirmando el acto administrativo recurrido.

12. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

13. La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO, presentó reforma a la demanda.

14. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:


15. Manifiesta, que la Autoridad Nacional aplicó erróneamente la normativa comunitaria, ya que aplicó la Decisión 486 en lugar de la Decisión 344. Esto por la fecha de presentación de la solicitud.

16. Agrega, que conforme a lo anterior, debe tenerse presente que la Decisión 344 no contemplaba el requisito de “claridad de la solicitud” Por lo tanto, las referencias que la Autoridad Nacional realizó sobre este particular en el caso sub examine devienen en indebidas y contrarias a la normativa vigente para dicha época.

17. Adiciona, que no obstante haberse aplicado indebidamente la Decisión 486, en lo que atañe al requisito de “claridad de la solicitud”, la solicitud presentada sí era “clara”, por cuanto la Autoridad Nacional yerra al conectar el concepto de “claridad” con el hecho de que las reivindicaciones se encuentren sustentadas en la descripción, pues son dos (2) conceptos diferentes. Por lo tanto, se tiene que el concepto de “claridad”, según el artículo 30 de la Decisión 486, se refiere a que la solicitud debe estar redactada de tal forma que el examinador de patentes pueda comprenderla cabalmente.

18. Expresa, que resulta un contrasentido que la Autoridad Nacional arguya por un lado que la solicitud no era “clara” y, por el otro, proceda a realizar el examen de fondo en lo que atañe a los requisitos de novedad y nivel inventivo, en tanto que el presupuesto de la “claridad” es un requisito sine qua non para proceder con la búsqueda y cotejo en el estado del arte existente.

19. Indica, que la Autoridad Nacional también se equivoca al sustentar que la

reivindicación 3 adolece de fundamentación en la memoria descriptiva, contraviniendo así lo mandado por el artículo 30 de la Decisión 486, debido a que los respectivos argumentos se esgrimieron en los renglones 11 a 23 de la solicitud presentada.

20. Argumenta, que la solicitud presentada cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo consagrados en los artículos 2 y 4 de la Decisión 344.

21. Agrega, que la materia objeto de la patente reivindicada y denegada por la Autoridad Nacional se refiere a la “forma B del Polimorfo de Telmisartán, es decir, a una forma cristalina del compuesto Telmisartán”. Por lo tanto, resulta evidente que la citada Autoridad aplicó erróneamente los criterios de novedad y nivel inventivo al aplicarlos al título de la solicitud.

22. Adiciona, que teniendo en cuenta la diferencia entre “polimorfo” y la cualidad de “poliformismo”1, se destaca que “si bien los polimorfos tienen su origen en un compuesto químico conocido, sus estructuras químicas son diferentes frente a la estructura del compuesto químico original”. Por lo tanto, debe tenerse presente que la solicitud presentada, no está reivindicando el compuesto Telmisartán.

23. Complementa, que la sola existencia del “polimorfo” no implica per se la existencia de sus “formas polimórficas”, pues así como algunas de ellas son conocidas en el estado del arte bien podrían existir otras aún no obtenidas y con características químicas disímiles.

1 “Se refiere a las diferentes estructuras de cristal que un mismo compuesto químico puede tener.

Generalmente, las diferentes formas también presentan diferentes patrones de refracción de rayos X, puntos de fusión, espectro infrarrojo, y lo más importante desde el punto de vista farmaceútico, diferentes solunilidades”, fl. 60.


24. Agrega, que por el simple hecho de que una solicitud de patente se refiera a una “forma polimórfica” de un compuesto ya conocido en el estado del arte, ello no significa que la misma carezca de novedad y/o nivel inventivo. Por lo tanto, debe considerarse que si bien el producto reivindicado por la demandante “la forma B del polimorfo Telmisartán”, tiene su origen en un compuesto ampliamente conocido en el estado del arte, no es menos cierto que en el proceso administrativo se demostró que el mismo tiene sus propias y especiales características químicas, entre ellas “su poca tendencia a la carga electroestática, su capacidad de ser fácilmente filtrado con succión, centrifugar, lavar y secar y finalmente su capacidad de fluir sin desmenuzamiento”2.

25. Complementa, que lo anterior ha sido reforzado por el Manual Andino de Patentes, cuando afirma que “una reivindicación de producto, por ejemplo un compuesto químico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso o excepcionalmente por sus parámetros”. Por lo tanto, resalta que el examen de novedad en el presente caso se debió efectuar teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos tanto de la invención como del compuesto revelado en la anterioridad (forma A del Telmisartán).

26. Agrega, que la Autoridad Nacional confunde los conceptos de invención y

descubrimiento, ya que la primera alude a la “actividad intelectual encaminada a la solución de un problema”; mientras que un descubrimiento atañe al “aporte de un nuevo conocimiento a algo preexistente”. Por lo tanto, debe considerarse que la solicitud presentada, cumple con las características para ser considerada una invención, por cuanto la “forma B del polimorfo Telmisartán no existía en la naturaleza”.

27. Adiciona, que la Autoridad Nacional yerra en su argumentación ya que no se explica cómo en la parte motiva de los Actos Administrativos impugnados manifiesta “(…) y por no encontrarse reportado ese dato se considera nuevo el hábito cristalino B de Telmisartán”, para concluir en la parte resolutiva que deniega la solicitud de patente.

28. Complementa, que para demostrar que una invención es o no novedosa, el examinador de patentes debe estudiar las invenciones elemento por elemento, y en caso de existir alguna diferencia entre una y otra, así ésta sea banal, la invención materia de estudio deberá ser considerada novedosa.

29. Agrega, que mal obra la Autoridad Nacional al determinar que la solicitud presentada adolece de nivel inventivo, en cuanto si el examinador de patentes se hubiese trasladado a la fecha de reivindicación de la prioridad solicitada (1999), habría concluido sin ningún problema que la única anterioridad que reflejaba el estado del arte era la “forma A del Telmisartán”. Por lo tanto, no había enseñanza alguna en el estado de la técnica que le permitiera a un técnico medio derivar de manera obvia y/o evidente la invención de la demandante.

30. Complementa, que teniendo en cuenta que los inventores están subordinados a los “medios existentes”, es claro que la invención de la “forma B del Telmisartán”, no puede ser considerada obvia por derivarse de un componente conocido.

31. Agrega, que si la misma Autoridad Nacional ha concluido que “no existen reglas que permitan predecir cuál tipo de polimorfos producirá una sustancia, ya que ese

2 “Características que no son predicables de la forma A del Telmisartán conocida en el estado del arte”, fl. 61.


fenómeno es aleatorio, porque depende de factores como presión, temperatura, el solvente en el que se realiza la cristalización y la velocidad de cristalización”, no se explica cómo le pudo resultar obvia y evidente la “forma B del Telmisartán”, desconocida hasta el momento en que fue inventada por la demandante.

32. Adiciona, que igualmente la solicitud de patente presentada reivindica el procedimiento mediante el cual se obtiene dicho producto, el cual, además de las variables respectivas de temperatura, presión etc., se distingue en términos generales, por etapas tales como calentamiento, mezcla, filtración y lavado.3 Por lo tanto, queda suficientemente demostrado que el mismo goza de novedad y de nivel inventivo.

33. Manifiesta, que debe considerarse que la misma solicitud de patente sobre la cual versa el siguiente proceso, ha sido presentada y otorgada en otras latitudes del mundo sin ningún inconveniente. Por lo tanto, este hecho debe ser considerado como un indicio en cuanto a la novedad y el nivel inventivo de la solicitud de patente en cuestión.

b. Argumentos de la contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

34. Indica, que una invención es la creación de un producto o de un procedimiento nuevo para solucionar un problema técnico existente. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que la patentabilidad de una invención no depende de: i) El esfuerzo realizado por el inventor para obtener la invención; ii) La inversión en tiempo o en dinero que el inventor haya realizado; iii) La mayor o menor complejidad de la invención; iv) El valor económico que se le asigne al invento; v) Propiedades descubiertas después de haberse publicado la invención.

35. Agrega, que la patente se otorgará a los productos o a los procedimientos siempre y cuando no hayan sido accesibles al público por medios escritos u orales y que no resulten obvios para una persona versada en la materia ni se deriven evidentemente del estado de la técnica. Además, no se les otorgará nuevamente la patente a productos ya conocidos y que se les haya encontrado nuevas propiedades o nuevos usos.

36. Adiciona, que la Decisión 486 en su Capítulo I contempla los requisitos de patentabilidad. Por lo tanto, la Autoridad Nacional está obligada a realizar una evaluación de la novedad4 y de nivel inventivo5 del producto o procedimiento, así como a verificar ciertos requisitos formales como la claridad de la solicitud (de forma concreta y sin ambigüedades).6

3 “(…) En el último paso de purificación se hace uso del ácido fórmico y no del ácido acético como lo revela la

anterioridad EP 0502314”, fl. 76. 4 “(…) se tiene en cuenta que lo que se esté solicitando no esté revelado en divulgaciones realizadas en

documentos (documentos del estado de la técnica), o en medios orales. Un documento del estado de la técnica puede contener la información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia pueda derivar directamente y sin ambigüedad del documento”, fls. 104 y 105.

5 “(…) entre otros aspectos se tiene en cuenta que con la invención se haya superado un prejuicio técnico anterior, que la solución al problema planteado sea original y se aparte del camino conocido y que la invención responda a una necesidad antigua, permanente y aún insatisfecha”, fl. 105.

6 “(…) Para ello, se ha dividido en tres partes fundamentales: Resumen, descripción y capítulo reivindicatorio”, fl. 105.


37. Complementa, que el trámite de solicitud de patente en el caso sub examine, se desarrolló en estricta observancia de la normativa andina. Por lo tanto, mal obra la demandante al señalar que el régimen aplicable era la Decisión 344, ya que el régimen vigente en materia de Propiedad Industrial al momento de realizar el examen de fondo y definitivo de la solicitud patente, fue el de la Decisión 486, vigente desde el 1 de diciembre de 2000.

38. Agrega, que la solicitud de patente presentada por la demandante, no reunía los requisitos de novedad y nivel inventivo, consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486.

39. Complementa, que el capítulo reivindicatorio presentado por la demandante, realmente fue presentado con modificaciones, que efectivamente implican una ampliación de la protección. Por lo tanto, se trasgredieron los artículos 30 y 34 de la Decisión 486, en lo que atañe al requisito de la claridad de la solicitud.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

40. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 16, 18, 30 y 34 de la Decisión 486.

41. No se hará la interpretación prejudicial solicitada, ya que la normativa vigente al

momento de solicitarse la patente era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

42. Se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 1, 2, 4, 5, 13 y 17 de la Decisión 344. También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 4867.

7 DECISIÓN 344

“(…) DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. (…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. (…) Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener (…) Artículo 17.-El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto. (…) DECISIÓN 486 (…)

GACETA OFICIAL 25/01/2016 26 de 41 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

43. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos de patentabilidad en el marco de la Decisión 344. C. La patentabilidad de polimorfos. D. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad. E. La modificación de la solicitud de patente. Su oportunidad. F. El principio de independencia en relación con las oficinas de patentes.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

44. La corte consultante solicitó la interpretación de normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de la patente se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 23 de octubre de 2013, expedida el marco del proceso 159-IP-2013:

“Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes

Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.


para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005)”.

45. De la petición de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “POLIMORFOS DE TELMISARTAN, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SU EMPLEO PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344.

46. La demandante sostuvo que la solicitud presentada cumple con los requisitos de

novedad y nivel inventivo consagrados en la Decisión 344. 47. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto, el

Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación de 31 de octubre de 2012, expedida en el marco del proceso 103-IP-2012: “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.


A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)’; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso N° 07-IP-2005. Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y “en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia.” (Proceso 49-IP-2005. Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005). Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. (…) b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. (…)


c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. (...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad. (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. (Esta doctrina se recogió en el proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321”. (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999).


Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999). Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial,


procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.”

48. En resumen, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen

requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

C. LA PATENTABILIDAD DE POLIMORFOS.

49. En el presente caso, la demandante manifiesta que: “que por el simple hecho de

que una solicitud de patente se refiera a una ‘forma polimórfica’ de un compuesto ya conocido en el estado del arte, ello no significa que la misma carezca de novedad y/o nivel inventivo. Por lo tanto, debe considerarse que si bien el producto reivindicado por la demandante ‘la forma B del polimorfo Telmisartán’, tiene su origen en un compuesto ampliamente conocido en el estado del arte, no es menos cierto que en el proceso administrativo se demostró que el mismo tiene sus propias y especiales características químicas, entre ellas ‘su poca tendencia a la carga electroestática, su capacidad de ser fácilmente filtrado con succión, centrifugar, lavar y secar y finalmente su capacidad de fluir sin desmenuzamiento’”.

50. Para desarrollar el tema propuesto, el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 92-IP-2013:

“El caso de los polimorfos ha generado recientemente controversias en el ámbito de las patentes de invención, en particular, la duda de si ellos son patentables o no, por lo que el presente asunto presentado ante este Tribunal le da la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión: Un compuesto polimórfico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas. En el diccionario de la Real Academia Española8, el polimorfismo es definido como la “cualidad de lo que tiene o puede tener distintas formas”. La acepción en bioquímica quiere decir “propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares. Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular”, mientras que en el ámbito de la química se la considera como una “propiedad de los elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza”. El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal. Dentro del complejo debate existen dos posiciones doctrinarias. Por un lado, la posición que afirma que los polimorfos son un descubrimiento. Por otro lado, se encuentran quienes señalan que los polimorfos no son descubrimientos, por lo que son patentables. El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de “novedad” y de “nivel inventivo” (artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). La dificultad para

8 Ver diccionario en línea en el siguiente enlace: http://lema.rae.es/drae/?val=polimorfismo


reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones. Las preguntas que surgen son: ¿Se trata de un componente nuevo? ¿Esta novedad, ha sido el resultado de un avance de la técnica o es simplemente un descubrimiento? Si el nuevo compuesto es el resultado del avance de la técnica, ¿responde al criterio de inventividad? i) Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales. Así, en el ámbito de la OMPI, el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos9 y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente10. Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente. Es imprescindible pues que el solicitante revele claramente los pasos procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo así como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo. ii) Por otro lado, según el jurista Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se “crean” o “inventan”; se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas. Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto11. Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable12, aun sin ningún tipo de intervención humana13. Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar la entrada de la competencia genérica. Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo –y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia14. En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido. Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del período de protección, que surge del patentamiento

9 La primera generación ha sido patentada con la aplicación WO1994014436, la segunda mediante los

documentos WO1996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante WO200004016, todas atribuidas a Abbot Laboratories. Ver el informe “Patent Landscape Report on Ritonavir” preparado en octubre del 2011 por la OMPI. Ver en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/946/wipo_pub_946.pdf

11 El procedimiento habitual para descubrir nuevos polimorfos es recristalizar el principio activo de diferentes solventes, o bajo diferentes condiciones de recristalización como temperatura o velocidad de agitación.

12 Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucionar hacia formas más estables, de manera espontánea o intencional (por recristalización)-, lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el almacenamiento. Un químico de conocimientos medios que desarrolla una nueva sustancia para uso farmacéutico procurará, -habitualmente, identificar el polimorfo más estable. Sobre algunos aspectos técnicos vinculados con el polimorfismo, ver Dunitz (1995), p. 193-200: Bernstein (1999), p. 3440-3461.

13 Ver el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, “Pautas para el examen de patentes farmacéuticas”, elaborado por Carlos Correa, marzo 2008, p. 10.

14 Ibídem, pp. 10-11.


sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos. Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser patentables en algunos casos, si demuestran ser novedosos y cumplen con el requisito de altura inventiva15. Entre las excepciones de patentamiento se encuentran los descubrimientos. La historia de Ritonavir Forma II es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre16. ¿Por qué una solicitud de nuevas formas cristalinas no debe ser concedida? Ante dicha interrogante, Susana Elida Piatti responde señalando lo siguiente17: “(…) Se denomina “polimorfismo” (del griego poly = muchas, morph = formas) a una propiedad que presenta la materia en estado sólido. Desde el siglo XVII los científicos conocían compuestos sólidos que presentaban distintas formas cristalinas. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX científicos alemanes, dedicados a la cristalografía, coincidieron en enunciar que el polimorfismo era una propiedad inherente a la materia en estado sólido. Es así como Buerger y Bloom18 expresaban en 1937 que “El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presenta la gran mayoría de las drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes)”. En otras palabras, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia. En la actualidad, se considera que la totalidad de los compuestos sólidos presentarían formas polimórficas, sólo en el área farmacéutica se ha determinado que más del 80 % de los principios activos y excipientes conocidos presentan dos o más formas cristalinas perfectamente identificadas. (…) El polimorfismo, como su nombre lo indica, hace referencia a las diferentes “formas” que pueden adoptar las sustancias en estado sólido. Dicho fenómeno se caracteriza por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas. (…) El polimorfismo se caracteriza, como se mencionó, por la habilidad que poseen las sustancias en estado sólido de existir en dos o más fases cristalinas, las que

15 bídem, p. 11. 16 Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las políticas de patentabilidad: El caso de las

patentes farmacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestría en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa, p. 110.

17 Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las políticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestría en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa. Ver pp. 106-121.

18 Buerger M. J. and Bloom, M.C. “Crystal polymorphism” Z. Kristallogr. 96, p. 182-200 [1, 3, 9, 26, 240, 307] (1937).


poseen un ordenamiento o conformación diferente de las moléculas en el estado sólido, hecho que puede producir un profundo efecto en las propiedades del producto cristalino final, en relación con su solubilidad o facilidad de manipulación. (…) El crecimiento de los cristales se encuentra afectado por las condiciones ambientales de su entorno, temperatura, velocidad de enfriamiento, velocidad de nucleación y crecimiento a lo largo de diferentes ejes19. (…) En un artículo publicado en Pharmaceutical Sciences”20, se considera que el desarrollo de una nueva forma cristalina es un paso obvio, carente de mérito inventivo en la actividad farmacéutica. Se trata de un paso necesario en cualquier proceso de formulación de un producto, en la etapa de preformulación, proceso desprovisto de carácter inventivo. (…)”. iii) En efecto, existen muchos conflictos de patentes por el tema de los polimorfos: “Son estas diferencias, a veces pequeñas, en las propiedades de los polimorfos de un fármaco (en el sentido amplio del término) las que en numerosas ocasiones han llevado a la industria farmacéutica a considerar a cada uno de ellos como fármaco independiente y potencialmente patentable, sobre todo si cada forma presenta una capacidad distinta en la actividad farmacológica. Este hecho ha creado frecuentes conflictos entre laboratorios farmacéuticos que disputan la legitimidad de cada polimorfo. Fue muy comentado el conocido caso de Glaxo Wellcome frente a Novopharm por la defensa de la patente de la ranitidina3, antiulceroso desarrollado por la empresa Glaxo en 1970. En su primera patente se defendía el proceso de síntesis y obtención industrial del fármaco, caracterizando el producto mediante espectroscopia de infrarrojos y difracción de rayos X por método de polvo. En octubre de 1981, Glaxo descubrió que durante el secado de la ranitidina se formaba un nuevo polimorfo, diferente del descrito en la patente de 1971, por lo que 4 años más tarde patentó este segundo polimorfo. En 1997, con la expiración de la patente de 1970, la empresa farmacéutica Novopharm pretendió distribuir su propia ranitidina, pero Glaxo argumentó que podría infringir la patente del segundo polimorfo, que no expiraba hasta 2002. En este conflicto, los tribunales dieron la razón a Novopharm con el argumento de que a pesar de que ambos polimorfos tenían algunas propiedades fisicoquímicas diferentes, no podían ser considerados fármacos independientes porque ambos eran terapéuticamente equivalentes. Ello dio pie a que Novopharm y otras compañías farmacéuticas comenzaran a distribuir el genérico del antiulceroso. Este ejemplo puede servir para ilustrar hasta qué punto hay que hilar fino en temas de polimorfismo farmacéutico, no solamente por los aspectos sanitarios implicados, sino por los macroeconómicos”21. iv) En el ámbito de la CAN, la Decisión 344 no establece ningún impedimento para la patentabilidad de los polimorfos, dejando a las autoridades administrativas total libertad para resolver esta cuestión22.

19 J.Bernstein,“Polymorphism in Molecular Crystals” pags. 2, 46, Oxford University Press, reprinted 2006. 20 Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Company, 1990, 18 edición, Easton Pennsylvania 18042. 21 Disponible en web: http://www.doyma.es/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13094132 22 Ver CORREA, Carlos, “Integrando la salud pública en la legislación sobre patentes de los países en

desarrollo” (versión española), South Centre, 2001, p. 62. Título original: “Integrating Public Health into Patent Legislation in Developing Countries”, publicado por primera vez en Octubre 2000 por el South Centre, Chemin du Champ d’Anier 17, 1211 Geneva 19,


La Oficina Nacional de Patentes debe realizar un análisis muy específico y prolijo, a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, siendo muy cuidadosa en estos casos, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina. Por ello, precautelando el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos. En consecuencia, los polimorfos pueden entonces ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso”. (Proceso 92-IP-2013, patente: NUEVO COMPUESTO ANTIDIABÉTICO CON BASE EN SALES DE ÁCIDO MALÉICO), publicado en la Gaceta Oficial Nº 2249, de 13 de noviembre de 2013.”

51. A manera de conclusión, los polimorfos pueden ser objeto de protección, pero

sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso.

D. LAS REIVINDICACIONES Y EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD. EL

REQUISITO DE CLARIDAD.

52. Como quiera que en el procedimiento interno se debatiera sobre la claridad de las reivindicaciones, se abordará el tema planteado. Para esto, se reitera lo plasmado en la interpretación de 20 de mayo de 1998, expedida en el marco del proceso 12-IP-98: “Reivindicaciones en la Solicitud de Patentes. Para comprender el examen de patentabilidad que realiza el técnico sobre la solicitud de una patente de invención, este Tribunal se permite hacer las siguientes consideraciones: En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con actividad inventiva.

Suiza. Ver en: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf


En la jurisprudencia argentina, por ejemplo, las reivindicaciones han sido dotadas de un mayor valor jurídico, respecto de lo técnicamente dispuesto e ilustrado en la solicitud de patente, con lo cual éstas se han convertido en el elemento delimitador de los derechos del inventor o solicitante. La descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La legislación comunitaria andina en materia de patentes es clara al respecto y establece en los literales c), d) y e) del artículo 13 de la Decisión 344, que las solicitudes de patentes deben tener, entre otros requisitos, los siguientes: - Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito va en relación con el artículo 4º de la misma Decisión 344, para efectos de que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo); - Una o más reivindicaciones que PRECISEN la materia para la cual se solicita la protección; y de otra parte; - Un resumen con el objeto y finalidad de la invención. La intención del legislador andino al establecer en forma detallada la manera en la cual se debe presentar la solicitud de patente, fue la de reunir los requisitos señalados en el artículo 13, citado. Del cumplimiento exacto de tales requisitos se permitirá llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. Estos requisitos permitirán determinar el OBJETO, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. Las reivindicaciones, por su efecto jurídico y su alcance sobre la definición de una invención, son determinantes que no pueden ser variadas o adicionadas ex post por el solicitante para argüir novedad una vez culminado el trámite de patentabilidad. Recuérdese que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 344 el alcance de la protección de patentabilidad se determina según el tenor de las reivindicaciones, mientras que la descripción de la invención servirá para el propósito de interpretar a aquellas”.

E. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. SU OPORTUNIDAD.

53. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que el capítulo reivindicatorio presentado por la demandante, realmente fue una ampliación de la protección. Por tal motivo, se abordará el tema propuesto. Para esto resulta


pertinente reiterar lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 115-IP-2011: “El párrafo primero del artículo 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece los límites de dicha modificación, es decir, dispone que la misma no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada, permitiendo sacar dos conclusiones: - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio. - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. En consecuencia, “el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.” (Proceso 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial del 27 de octubre de 2001). Del análisis de la norma bajo estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: - ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? - ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta las normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000, ya citada, y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 21-IP-2000. Doc. Cit.).


54. A manera de conclusión, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el ordenamiento interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

F. EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON LAS OFICINAS DE

PATENTES.

55. La sociedad demandante sostuvo que debe considerarse que la misma solicitud de patente sobre la cual versa el siguiente proceso, ha sido presentada y otorgada en otras latitudes del mundo sin ningún inconveniente.

56. El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina,

se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

57. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación

Prejudicial de 31 de octubre de 2012, expedida en el proceso 103-IP-2012:

“Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos expedidos.

Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.


El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente:

“El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país.

Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente:

El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.23 (Proceso 33-IP-2007. Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007)”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: De la petición de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los

documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención POLIMORFOS DE TELMISARTAN, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SU EMPLEO PARA LA PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

SEGUNDO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen

requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria

23 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires

Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.


observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

Con el requisito del nivel inventivo, se pretende dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si la invención objeto de estudio no se habría podido alcanzar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

TERCERO: Los polimorfos pueden ser objeto de protección, pero sólo en la medida en

que se cumplan los requisitos exigidos por los artículos 1 y 4 de la Decisión 344. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la Oficina Nacional de Patentes analizar cada caso.

CUARTO: La legislación comunitaria andina en materia de patentes es clara al

respecto y establece en los literales c), d) y e) del artículo 13 de la Decisión 344, que las solicitudes de patentes deben tener, entre otros requisitos, los siguientes:

- Descripción clara y completa de la invención, en forma tal que una persona

versada en la materia pueda ejecutarla (este requisito va en relación con el artículo 4º de la misma Decisión 344, para efectos de que el examinador pueda determinar si existe o no nivel inventivo);

- Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita

la protección; y de otra parte; - Un resumen con el objeto y finalidad de la invención. La intención del legislador andino al establecer en forma detallada la manera

en la cual se debe presentar la solicitud de patente, fue la de reunir los requisitos señalados en el artículo 13, citado.

Del cumplimiento exacto de tales requisitos se permitirá llevar a cabo el

examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. Estos requisitos permitirán determinar el objeto, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

Las reivindicaciones, por su efecto jurídico y su alcance sobre la definición de

una invención, son determinantes y no pueden ser variadas o adicionadas ex post por el solicitante para argüir novedad una vez culminado el trámite de patentabilidad. Recuérdese que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 344 el alcance de la protección de la patente se determina según el tenor de las reivindicaciones, mientras que la descripción de la invención servirá para la interpretación de aquellas.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 41 de 41 QUINTO: La modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier

estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el ordenamiento interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

Es importante advertir que la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

SEXTO: El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes, es

autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

Hernán Romero Zambrano Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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Año XXXIII – Número 2658 Lima, 25 de enero de 2016intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2658.pdf · de la Clasificación Internacional de Niza, tendrá lógicas