Año XXXIV – Número 2976intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2976.pdf · 2017-03-17 · OPEN MARKET}, solicitó el registro del signo OPEN MARKET (mixto} 1 . para

Para nosotros la Patria es América

Año XXXIV – Número 2976

Lima, 17 de marzo de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 324-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00517. Referencia: Signos mixtos involucrados: OPEN MARKET y OPEN MARK ......................................................... 2

PROCESO 327-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-00017. Referencia: Signos involucrados: RED SERVI (mixto) y SERVIRED (denominativo) ................................................... 18

PROCESO 335-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 10070-2014-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos involucrados: TARGET GROUP INDEX (denominativa) y TARGET HR CONSULTING (mixto). ....................................................................................... 37

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 17 de febrero de 2017

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

324-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia

2010-00517

Signos mixtos involucrados: OPEN MARKET y OPEN MARK

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 2666, recibido el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00517; y,

El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: OPEN MARKET L TOA.

1

GACETA OFICIAL 17/03/2017 2 de 49

ó

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC}, REPÚBLICA DE COLOMBIA.

2. Hechos relevantes

2.1. El 12 de septiembre de 2008, OPEN MARKET L TOA., (en adelante, OPEN MARKET}, solicitó el registro del signo OPEN MARKET (mixto}1

para distinguir servicios comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza}.

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 598, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.3. El 29 de enero de 201 O, mediante Resolución 5653, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) resolvió de oficio negar el registro del signo OPEN MARKET {mixto} por la existencia previa del registro de la marca OPEN MARK (mixta}3 en la Clase 354 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de VIVIAN LORENA REYES LONDOÑO.

2.4. Dentro del término legal concedido, OPEN MARKET., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 56535

•

2

3

4

5

Expediente Administrativo 08-96613.

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Certificado 3867389.

Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; servicios de agencias de publicidad.

De la revisión del expediente, no se pudo verificar la fecha de presentación del recurso.

2

GACETA OFICIAL

Proceso 324-IP-2016

17/03/2017 3 de 49

(l

Proceso 324-IP-2016

2.5. El 26 de marzo de 201 O, mediante Resolución 17884, al resolver el Recurso de Reposición, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, resolvió confirmar la decisión contenida en la resolución 5653.

2.6. El 29 de junio de 201 O, mediante Resolución 33456, al resolver el Recurso de Apelación, el Superintendente Delegado de la SIC, confirmó la decisión contenida en la Resolución 5653 de 29 de enero de 201 O.

2. 7. El 26 de octubre de 201 O, OPEN MARKET interpuso acción de nulidady restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 5653, 17884 y 33456.

2.8. El 27 de octubre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio {SIC) presentó contestación a la demanda.

2.9. Mediante providencia de fecha 26 de abril de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente.

3. Argumentos de la demanda formulada por OPEN MARKET

3.1. La motivación presentada por parte de la SIC en la resolución recurrida, en relación con la irregistrabilidad del signo OPEN MARKET {mixto) se debió a que los servicios comercializados por la sociedad OPEN MARKET, dirigidos a un sector estrictamente especializado como lo es el de transporte de mercancías, pueden confundirse con los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público.

3.2. Se vulneró el Principio de Especialidad, puesto que resulta erróneo al considerar que los servicios amparados por el signo solicitado, sean similares a los servicios de la marca registrada, concluyendo equivocadamente que existe una conexión competitiva, que impide que los signos confrontados coexistan en el mercado.

3.3. Es evidente que los servicios confrontados, no comparten los mismos canales de comercialización, lo cual permite afirmar que no es susceptible generar riesgo de confusión en el mercado relevante de cada uno, puesto que no comparten consumidores.

3.4. Finalmente, es importante resaltar que los términos de similitud ideológica o conceptual son totalmente diferentes, pues por un lado OPEN MARKET significa en inglés "an unrestricted market with free

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Proceso 324-IP-2016

access by and competition of buyers and sel/ers" lo que traducido al castellano quiere decir "un mercado sin restricciones con libre acceso en la competencia de los compradores y vendedores." OPEN MARK no tiene significado literal de la unión de esas dos palabras, es decir su significado traducido al castellano sería "marca abierta".

4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC:

4.1. El fundamento legal de los actos administrativos recurridos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

4.2. El signo solicitado es irregistrable por confundibilidad con una marca previamente registrada.

4.3. El signo solicitado OPEN MARKET (mixto) y la marca OPEN MARK (mixta), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor.

4.4. El aspecto fonético no es muy diferenciador, lo cual ocasiona un alto riesgo de confusión para el consumidor.

4.5. Pese a que los signos confrontados son mixtos, el elemento gráfico no logra desvirtuar el mencionado riesgo, ya que lo que predomina es el elemento denominativo de los mismos.

4.6.

B.

1.

6

Si bien la solicitante limitó los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado pretende la protección de servicios ya protegidos por la marca registrada, lo cual implica que, además de tratarse de signos similarmente confundibles, existe una conexión competitiva que impide la coexistencia de los signos en el mercado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 4866 de la Comisión de la Comunidad

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( ... r

4


(j

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Andina. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente y aplicable al caso.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica,· fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre signos mixtos.3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en

idioma extranjero.4. Conexión competitiva en una misma Clase Internacional.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo OPEN MARKET (mixto) y la marca OPEN MARK (mixta) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), manifiesta que:

"Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación;( ... )"

1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7

•

7 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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Proceso 324-IP-2016

1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee8

•

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica9

•

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión ( directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante10

•

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11

:

a Proceso 397-IP-2015.

9 Ibídem.

'º Ibídem.

11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudlcíal de 19 de

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1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, yconsecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo enriesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximasde la experiencia, al consumidor medio se le presumenormalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel deatención puede ser de variable percepción en relación con lacategoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuentaal apreciar la posible percepción que tendría el públicoconsumidor de los servicios de la Clase 35 de la ClasificaciónInternacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos mixtos

octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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2.1 . Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo OPEN MARKET {mixto) y la marca OPEN MARK (mixta), se abordará este tema en el presente acápite.

2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico12

.

2.3. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado 13.

2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que, en algunos casos, se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 14

2.5. De acuerdo con lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

2.6. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

12

13

14

2.6.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función

Proceso 12-IP-2014.

Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000·, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002.

Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.s.A·, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999.

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diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.6.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado15

•

2.7. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.16

2.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

2.9. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta

2.1 O. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del

1s Proceso 56-IP-2013.

16 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

9


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consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.11. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo17 entre los mismos:

2.11.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

2.11.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

2.11.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.11.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.11.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.11.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.12. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad

17 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.

10


18

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del conjunto marcaría, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 18:

2.12.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.12.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.12.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.12.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.12.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcarlo. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.12.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.12.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.12.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015.

11


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2.12.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.13. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos en conflicto.

3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras enidioma extranjero

3.1. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por la expresión OPEN MARKET19

, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca.

3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

3.3. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

3.4. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local2º

.

3.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si en efecto las palabras OPEN MARKET son de conocimiento entre el público consumidor y si se las identifica como MERCADO ABIERTO.

4.

4.1.

19

20

Conexión competitiva en una misma Clase Internacional.

En la controversia planteada se advierte que el signo solicitado OPEN MARKET (mixto) para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que protege; "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina", es

https://translate.qoogle .es/#en/es/OPEN%20MARKET. MERCADO ABIERTO.

Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 759, de 6 de febrero de 2002.

12


(;

Proceso 324-IP-2016

confundible con la marca OPEN MARK registrada en la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica: "Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de difusión y en relación con toda clase de mercancías o de servicios; servicios de agencias de publicidad". En este sentido, si bien los servicios se encuentran en la misma Clase Internacional, se debe determinar si existe conexión competitiva, por lo tanto, se abordará este tema.

4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.21

4.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.22

4.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza23

21 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

22

23

"Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de fas Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-lP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

13


24

25

26

Proceso 324-IP-2016

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y decomercialización, así como los medios de publicidad empleadospara tales fines24

, la tecnología empleada, la finalidad o función, elmismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, lautilización de estos, entre otros indicios o criterios

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.25

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.26

Véase, por ejemplo, lnterpmtación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

14


,

Proceso 324-IP-2016

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro27

• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

4.5. Conforme los criterios señalados, de deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos y/o servicios que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.28

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2010-00517, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con Jo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

27

28

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robín Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM{A. MICROECONOM{An. (Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es lavariación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituyeel bien que ya se ha vuelta más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto másbarato en términos relativos·. Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituiráel consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efectosustitución.Véase:<https://books.qoogle.com.ec/books?id=ld8168bW3eoC&pg=PA24 7 &dg=microeconomia+efecto+suslitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&g=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f-false> (visitado el 9 de mayo de2016).

Ver Interpretaciones prejudiciales recaldas en los Procesos 4 72-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

15


Proceso 324-IP-2016

Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Lu¿J.:s MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

�J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

PRESIDENTA

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

16




Proceso:

Asunto:

Consultante:


Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:


Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia

2015-00017

Signos involucrados: RED SERVI (mixto) y SERVIRED (denominativo)


El Oficio 2680, recibido el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00017; y,


A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

1


Demandante:

Demandada:

Tercero Interesado:

Proceso 327-IP-2016

INVERLUNA Y CIAS EN C.A.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO {SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA.

GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC.


2.1. El 10 de julio de 2013, INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A. {en adelante, INVERLUNA), solicitó el registro del signo RED SERVI (mixto )1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 382 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

l

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 672 de 31 de julio de 2013, SERVIENTREGA S.A. (en adelante SERVIENTREGA), presentó primera oposición a la solicitud de registro con fundamento en sus marcas notorias SERVIENTREGA, de acuerdo con la siguiente información:

2

Expediente Administrativo 13-164052.

Comunicación entre ordenadores y terminales informáticos o mediante éstos; comunicaciones telefónicas; comunicación por medios electrónicos; consultarla en telecomunicaciones; correo electrónico; difusión por la red; envio de mensajes; envio de mensajes electrónicos por sitios web; envio, recepción y reenvlo de mensajes electrónicos; información sobre telecomunicaciones; recopilación y transmisión de mensajes electrónicos; servicios de acceso a intemet; servicios de acceso a mercados electrónicos {portales] en redes informáticas; servicios de acceso a publicaciones electrónicas; servicios de acceso a redes de comunicación electrónica, intemet y redes externas servicios de acceso de usuario a intemet [proveedores de servicios]; servicios de acceso en linea a bases de dalos informáticas; servicios de acceso y de alquiler de tiempo de acceso a bases de datos informáticas; servicios de centrales telefónicas; servicios de comunicación electrónica; servicios de comunicación por ordenador destinados a transmitir información; servicios de comunicación por telefonía móvil; servicios de comunicación y telecomunicación; servicios de correo electrónico y mensajería instantánea; servicios de mensajerla multimedia [mms]; servicios de recogida y transmisión de mensajes electrónicos; servicios de telecomunicación para plataformas de comercio electrónico en intemet y otros soportes electrónicos; servicios telefónicos informatizados; telecomunicaciones por redes digitales; transmisión de archivos de datos, audio, video y multimedia; transmisión de datos por correo electrónico; transmisión electrónica de pedidos; transmisión por intemet de contenidos generados por usuarios.

2


Proceso 327-IP-2016

MARCA GRAFICO C.I. CERTIFICADO

SERVIENTREGA Denominativa 38 222786

SERVIENTREGA 38 263500

WORLD WIDE

&:1 CONFIABLES EN

TODO EL MUNDO JEIIYEN11iRiA

"º"''"'"''

e�;�., ...... .; i,,_,h

SERVIENTREGA Denominativa 38 280306

ECONOMY

EXPRESS

s CIRCULO DE 38 256880

AMIGOS

�SERVIENTREGA

5

SERVlENTREGA 38 328636

CENTRO DE

mu SOLUCIONES WWM!WTWA

CSlffWD ... _....Uel'GMa•

2.3. De manera oportuna y dentro del término legal, GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC., (en adelante GLOBAL INVESTMENT) presentó segunda oposición con fundamento en las solicitudes previas del signo SERVIRED (denominativa), para las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, expedientes 12-162219 y 12-182230 respectivamente.

2.4. El 31 de enero de 2014, Mediante Resolución 4690, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro como marca del signo RED SERVI (mixto).

2.5. Dentro del término legal concedido, SERVIENTREGA y GLOBAL INVESTMENT presentaron Recurso de Apelación en contra de la Resolución 4690.

2.6. El 7 de noviembre de 2014, mediante Resolución 66870, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió revocar en parte la decisión contenida en la resolución 4690, declarar fundada la oposición presentada por GLOBAL INVESTMENT y, en consecuencia, negar la solicitud de registro del signo RED SERVI {mixto).

2. 7. El 17 de diciembre de 2014, INVERLUNA interpuso acción de nulidad yrestablecimiento del derecho en contra de la Resolución 66870.

3


Proceso 327-IP-2016

2.8. GLOBAL INVESTMENT presenta contestación a la demanda como tercero interesado el 22 de julio de 2015.

2.9. En fecha 23 de julio de 2015, la SIC presenta escrito de contestación de la demanda.

2.1 O. Según consta en Providencia de 29 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente.

3. Argumentos de la demanda de nulidad formulada por INVERLUNA

3.1. Titularidad previa de la marca RED SERVI en distintas clases internacionales, de acuerdo al siguiente detalle;

MARCA

Ser>i Servi, sus giros, sus pagos

RED Servi Sus giros, sus pagos

GRAFICA

REDSERVI DENOMINATIVA SER>I Servi,sus giros, sus pagos

EXPEDIENTE

13-160008

13-160003

13-16001213-159986

C.I. ESTADO

45 Concedida

45 Concedida

45 Concedida 38 Concedida

4


Ser>i Servi, sus giros, sus pagos

SER>I SERVI, sus

GIROS, sus

PAGOS

SER>I SERVI, sus

GIROS, sus

PAGOS

SER>l SERVI, sus

GIROS, sus

PAGOS

SER>I SERVI, sus

GIROS, sus

PAGOS

RED SERVI RED SERVI

DENOMINATIVA

DENOMINATIVA

Proceso 327-IP-2016

13-59994 35 Concedida


10-165033 45 1 Concedida

10-165031 1 39

10-165028 38

10-096214 45

10-096210 38

Concedida

Concedida

Concedida

Concedida

5


r

RED SERVI sus

GIROS, sus

PAGOS

RED SERVI SER>I SERVI, sus

GIROS, PAGOS

RED SERVI sus

GIROS, sus

PAGOS

RED SERVI sus

GIROS, sus

PAGOS

RED SERVI SV Giros y pagos donde usted está

DENOMINATIVA

DENOMINATIVA

•

Proceso 327-IP-2016

10-165025 45 i Concedida




10-165020 39 1 Concedida



6


Proceso 327-IP-2016

SV Giros y 11-077575 39 Concedida pagos donde

• 1

usted está

1

SV Giros y 11-077581 1 38 Concedida pagos 1

donde

• usted está

'

SV Giros y 11-077587 36 Concedida ,! 1

pagos donde

• usted está

¡ 1

1 1

1

SV Giros y 11-07592 35 Concedida pagos donde

•usted está

1

1.

1

11

1

3.2. Cuenta con el registro de la marca RED SERVI (denominativa) en la Clase 38 de la Clasificación Internacional desde el 31 de marzo de 2011, y en su forma mixta desde el 21 de septiembre de 2011.

3.3. El signo solicitado constituye una marca derivada respecto de los registros previos de la marca RED SERVI.

3.4. Queda claro que, en el presente caso, no se ha vulnerado un derecho preexistente con la solicitud de registro presentado.

3.5. De acuerdo con la resolución cuya nulidad se pretende, el derecho preferente es prioritario no sólo frente a las solicitudes que se encuentran en curso, sino también lo es frente a derechos plenos y absolutos plenamente adquiridos, es decir se entiende que es prevalente incluso sobre registros ya concedidos y gozando de plena vigencia.

7


Proceso 327-IP-2016

3.6. En este sentido, se está pasando por encima de marcas concedidas, negándose un signo derivado de una familia de marcas ya registradas con anterioridad a la fecha de presentación del signo solicitado.

4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC:

4.1. En la comparación del signo solicitado RED SERVI, con los signos SERVIRED, se observa que el elemento predominante es el denominativo por cuanto las palabras son las que causan mayor impacto en el consumidor.

4.2. Respecto al análisis de los servicios de los signos en conflicto, ambos comparten la misma finalidad.

4.3. Al existir relación entre los servicios que comercializan los signos confrontados, inexorablemente su publicidad puede ser similar y por ente el grado de confusión es significativo.

4.4. Alega la actora que se violó su derecho preferente contemplado en el Artículo 168 de la Decisión 486, toda vez que como consecuencia de que se cancelaron los registros de las marcas SERVIRED para las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era el Banco de Bogotá, solicitó el registro de sus marcas SERVIRED (denominativa), para las Clases 35 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza sobre las cuales se opone a la solicitud de RED SERVI (mixta).

4.5. Para que se configure el derecho preferente se deben cumplir 3 requisitos:

a) Que el solicitante hubiere promovido una acción de cancelaciónsobre una marca registrada de composición estructural idéntica a laque ha solicitado o pretende solicitar, pretendiendo esta últimaidentificar los mismos productos o servicios, siendo viable en caso sulimitación;

b) Que hubiera obtenido una decisión ejecutoriada y en firme, favorablea sus pretensiones; y,

c) Que el solicitante invoque el derecho preferente a partir de lapresentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tresmeses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelaciónquede firme en la vía administrativa, mediante la presentación de lasolicitud de una marca igual a la que resultó cancelada y paraidentificar los mismos productos o servicios, permitiéndose sulimitación.

4.6. El ejercicio del derecho preferente no es absoluto, ya que la oficina nacional competente no tiene la obligación de conceder el registro de

8


ó

Proceso 327-IP-2016

manera automática, ya que debe realizarse el respectivo examen de registrabilidad.

4.7. Si bien es cierto que el solicitante cuenta con derechos adquiridos sobre la denominación RED SERVI para la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, en el caso particular, existe un altísimo riesgo de confusión, no solo por la similitud estructural de los signos, sino por la relación competitiva de los servicios.

5. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de GLOBALINVESTMENT:

5.1 . El riesgo de confusión entre los signos resulta irrefutable, no solo en los términos consignados en la Resolución impugnada, sino porque así mismo lo ha reconocido la demandante, en el sentido de que, en el presente caso, existe una relación competitiva entre los servicios que identifican los signos en conflicto.

5.2. No es posible hablar de un derecho· derivado de un registro marcario anterior, en tanto se presenta una causal irrefutable de irregistrabilidad que toma imperiosa la negación del registro.

5.3. La denominación RED SERVI si bien se encuentra registrada, vulnera el literal a) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486, al desconocer el registro anterior de la marca SERVIRED.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

La propia solicitante INVERLUNA afirmó que los signos RED SERVI (mixta) y SERVIRED (denominativa) son efectivamente confundibles desde los aspectos visual, fonético y conceptual, y no pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión para los consumidores.

Los signos en conflicto en el presente caso son RED SERVI (mixta) solicitada en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo registrado SERVIRED (denominativo) que identifica servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

No existe violación del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues fue en virtud del derecho preferente, que se solicitó el registro de la marca objeto de cancelación, SERVIRED, para identificar servicios de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pese a lo que afirma el actor, GLOBAL INVESTMENT es quien ejerce un derecho preferente que proviene de una acción de cancelación y por ende, quien tiene un mejor derecho para el registro de la marca que canceló, sin importar que hubiera o no solicitudes de registro de terceros anteriores.

9


.,

Proceso 327-IP-2016

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de losartículos 136 literal a) y 1683 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. Procede la interpretación solicitada por serpertinente y aplicable al caso.


1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.3. La marca derivada.4. El derecho preferente en el marco del Artículo 168 de la Decisión

486.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo RED SERVI (mixto) y la marca SERVIRED (denominativa) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

3

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;{ ... r

Articulo 168.· La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede en firme en la vla administrativa.

10


(}

Proceso 327-IP-2016

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación; ( ... )"

1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples 1 nterpretaciones Prejudiciales4

•

1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee5

•

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica6

•

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

4

5

&


1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración,

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Proceso 397-IP-2015.

lbldem.

11


.

Proceso 327-IP-2016

esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1 .5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante7

•

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª:

1

8




1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor especializado se le presume normalmente informado, razonablemente atento cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de las Clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

lbidem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

12

IJ �


Proceso 327-IP-2016

1.7. En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos los productos y/o servicios amparados por los signos en conflicto.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos RED SERVI ySERVIRED

2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre signos denominativos y mixtos, se abordará este tema en este acápite.

2.1. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.2. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo9 entre los mismos:

9

2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

2.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo

deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para

el cotejo de signos denominativos:

2.2.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan ras siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.

13


/J

Proceso 327-IP-2016

ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.2.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.



2.3. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros10

:

10

2.3.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por Jo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.





14


o

Proceso 327-IP-2016

2.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:


2.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.


2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos RED SERVI y SERVIRED.

3. La marca derivada

3.1. Como la solicitante manifiesta que ya es titular de varias marcas RED SERVI, es necesario tratar el tema propuesto en concordancia con la línea jurisprudencia! del Tribunal11

•

3.2.

11

12

Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos o conexos productos o servicios, donde el distintivo principal es dicha marca registrada con variaciones no sustanciales o elementos accesorios12

•

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 5 de febrero de 2002, en el marco del Proceso 97-IP-2002; Interpretación Prejudicial de 14 de abril de 2005, en el marco del Proceso 9-IP-2005; Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2006, en el marco del Proceso 55-lP-2006; Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco delProceso 140-IP-2007.

Proceso 12-IP-2014.

15


Proceso 327-IP-2016

3.3. El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, descriptivo o genérico, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros empresarios usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo1

3.

3.4. En cambio, en el caso de una marca derivada, su titular si puede impedir que el rasgo distintivo común de su marca pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común14

•

3.5. Sin embargo, se deberá correlativamente establecer con los elementos de prueba reunidos en el proceso, si la marca opositora, a la vez tenía previamente registrado el signo denominativo de su marca mixta según los datos que aparecen consignados en los hechos de la controversia llevada a su conocimiento, y realizar el examen que en derecho corresponda de acuerdo con las reglas, pautas y fundamentos ofrecidos por este Tribunal en el desarrollo de la presente lnterpretación15

·

3.6. Asimismo, se debe tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque se llegare a establecer en el proceso interno que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, para analizar si el signo solicitado es apto para registro como marca.

4. El derecho preferente en el marco del Artículo 168 de la Decisión486

4.1. En el presente caso, GLOBAL I NVESTMENT ., afirma tener mejor derecho, al ser titular de las solicitudes previas de la marca SERVIRED en virtud de haber obtenido mediante Resolución favorable, la cancelación por falta de uso de las marcas SERVIRED (antes propiedad de Banco de Bogotá). Se analiza este tema ya que la Corte consultante pide

13 Proceso 156-IP-2015.

14 Proceso 109-IP-2013.

1s Proceso 327-IP-2015.

16


\

(l

Proceso 327-IP-2016

expresamente la interpretación del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4.2. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

4.3. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. La acción debe ejercerse dentro de un plazo específico: se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

4.4. Ahora bien, de conformidad con el caso bajo estudio, es muy importante que el Tribunal establezca la relación que pudiera existir entre el derecho preferente derivado de la cancelación por no uso16 y la acción de nulidad.

4.5. El derecho preferente podrá invocarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de tres meses siguientes a la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que declaró la cancelación, pero no puede ir en contra de la solicitud anterior a dicha fecha, es decir, a la de la solicitud de cancelación.

4.6. Es muy importante tener en cuenta que la solicitud de registro sobre la base del derecho preferente tiene el siguiente efecto: que la protección jurídica para dicho solicitante comience a contarse desde la solicitud de la cancelación. Esto quiere decir que al invocar el derecho preferente se retrotraen los efectos al momento en que se solicitó la cancelación de la marca por no uso.

16 En la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, expedida en el marco del Proceso 46-IP-2007, el Tribunal determinó los efectos del mencionado derecho preferente: �un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro de marca por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación con las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos osimilares a aquél que se ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro de Marcas deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada sobre la base de dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro�.

17


Proceso 327-IP-2016

4. 7. De lo anterior se desprende que si el titular del derecho preferente puedeoponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, puede, así mismo, si no prospera su oposición, iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro.

4.8. Lo que no puede hacer el titular del derecho preferente es interponer una acción de nulidad sustentada en dicho derecho, si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo ya registrado.

4.9. Ahora bien, el titular de un derecho preferente puede interponer una acción de nulidad relativa con la finalidad de defender los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación. Esto es posible, ya que como se indicó líneas arriba, la legitimación de la nulidad relativa se encuentra en cabeza de cualquier persona.

4.1 O. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: i) Que la acción de nulidad relativa tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado; ii) Que puede ser interpuesta por cualquier persona; iii); Que, en consecuencia, el titular de un derecho preferente puede presentar una acción de nulidad relativa sustentándola en los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación, ya que la legitimación por activa la tiene cualquier persona.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2015-00017, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dis uesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

�� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADO

18


{

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

Proceso 327-1 P-2016


Cecilia L�ll¿s PRESIDENTA


19




Proceso:

Asunto:

Consultante:


Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

335-IP-2016


Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

10070-2014-0-1801-JR-CA-25.

Signos involucrados: TARGET GROUP INDEX (denominativa) y TARGET HR CONSULTING (mixto).


El Oficio 10070-2014-0/Sta.SECA-CSJLI-PJ, recibido el 17 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 10070-2014-0-1801-JR-CA-25; y,


A.

1.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

1


Demandante:

Demandado:

Proceso 335-IP-2016

IBOPE MEDIA PERÚ S.A.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI)

Tercero interesado:TARGET HR S.A.C. (Perú).


2.1. El 26 de diciembre de 2012, IBOPE MEDIA PERÚ S.A., ( en adelante IBOPE MEDIA PERÚ), solicitó el registro del signo TARGET GROUP INDEX (denominativo)1 para proteger servicios comprendidos en la Clase 352 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3

2.3. El 20 de septiembre de 2013, mediante Resolución 015211-2013/DSDINDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI decidió denegar el registro del signo solicitado por la existencia previa del registro de la marca TARGET HR CONSULTING y logotipo registrada en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza4

•

TRRGETHP

2.4. El 9 de octubre de 2013, IBOPE MEDIA PERÚ interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 015211-2013/DSD-I NDECOPI.

2.5. El 21 de agosto de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 2714-2014/TPI-INDECOPI, por la

2

3

4

5

Expediente Administrativo No. 518331-2012

Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina, servicios de estudio y análisis de mercados.

De la revisión del expediente, no se pudo verificar la fecha de publtcación exacta.

Certificado 7 4807.

Gráfico obtenido de la página web del INDECOPI.

2


Proceso 335-IP-2016

cual resolvió confirmar la Resolución 015211-2013/DSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo TARGET GROUP INDEX (denominativo).

2.6. El 12 de noviembre de 2014, IBOPE MEDIA PERDÚ, presentó demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad de las resoluciones 2714-2014/TPI-I NDECOPI y 015211-2013/DSD-INDECOPI y que se conceda el registro como marca del signo TARGET GROUP INDEX para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.7. El 4 de diciembre de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa.

2.8. El 29 de octubre de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco, resolvió declarar infundada la demanda interpuesta.

2.9. El 12 de noviembre de 2015, IBOPE MEDIA PERÚ presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Cinco.

2.10.EI 31 de mayo de 2016, mediante Auto signado con Resolución Número Ocho, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente.

3. Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa

IBOPE MEDIA PERÚ, en su demanda manifestó que:

3.1. El INDECOPI decidió negar de oficio el registro del signo solicitado porque a su juicio se encuentra inmerso dentro de la prohibición contemplada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2. El examen comparativo efectuado por la autoridad administrativa se ha efectuado sin seguir los criterios que la legislación, la doctrina y la jurisprudencia establecen para este tipo de exámenes.

3.3. La autoridad se limitó a comparar sólo uno de los elementos, esto es el término TARGET, sin tomar en cuenta los signos de manera sucesiva, considerando su aspecto de manera conjunta.

3


Proceso 335-IP-2016

3.4. Los elementos gráficos de los signos confrontados son especialmente relevantes en este caso y descartan cualquier posibilidad de confusión y/o asociación.

3.5. En la marca registrada el término TARGET no se presenta de manera independiente, sino que va unido de las letras HR. por lo que el signo visto en su conjunto es TARGETHR.

3.6. En el plano fonético los signos en controversia, también presentan diferencias, así la pronunciación de los términos HR y CONSULTING en la marca registrada, es totalmente diferente a los términos GROUP INDEX.

3.7. Respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor de esta clase de servicios, es un· consumidor especializado y no el público en general, por lo que podrá diferenciar claramente un servicio de otro.

4. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosoAdministrativa:

El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que:

4.1. El signo solicitado TARGET GROUP INDEX resulta confundible con el signo TARGET HR CONSULTING y logotipo, al grado de inducir a confusión al público consumidor.

4.2. El signo solicitado pretende identificar los mismos servicios que protege la marca registrada, esto es; publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, por lo que son de naturaleza complementaria destinados a una misma finalidad y dirigidos a un mismo público consumidor.

4.3. Desde el punto de vista fonético, si bien el signo solicitado contiene el término INDEX y la marca registrada el término HR, ambos signos comparten el término TARGET.

4.4. Desde el punto de vista gráfico, los signos difieren en su conformación, toda vez que mientras el signo solicitado se encuentra conformado por una denominación, la marca registrada presenta elementos gráficos y cromáticos.

4.5. El hecho de que los signos compartan de manera relevante el término TARGET, para distinguir servicios idénticos o vinculados, podría inducir al público usuario a creer que el signo solicitado, constituye una variación de la marca registrada por TARGET HR CONSULTING.

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Proceso 335-IP-2016

5. Argumentos de la Sentencia signada como Resolución NúmeroCinco:

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Sub Especializado en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que;

5.1. Al momento de efectuar el examen comparativo, lo importante será determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión; sin embargo, se prestará más atención a las semejanzas que a las diferencias. Las diferencias tendrán influencia en la impresión en conjunto si frente a las similitudes, dejan un recuerdo en la mente de los consumidores.

5.2. Los servicios que los signos en controversia identifican son los mismos, tienen identidad y similitud, y adicionalmente, se encuentran vinculados entre sí.

5.3. Desde el punto de vista fonético, se observa que, de los elementos relevantes de los signos en conflicto, el signo solicitado posee el término "INDEX" y la marca registrada el término "HR", no obstante, ambos comparten el término TARGET que, al momento de pronunciarlos en conjunto, generan riesgo de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca TARGET HR CONSULTING y logotipo.

5.4. Desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto conforman el mismo número de términos; sin embargo, al observar el elemento figurativo de la marca registrada, hacen que se produzca una impresión visual diferente, toda vez que el signo solicitado es denominativo.

5.5. Resultará inevitable que el público consumidor, al momento de acudir al mercado y encontrar el signo solicitado TARGET GROUP INDEX, que también distingue servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, puedan generar en el consumidor una asociación o hacer creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada TARGET HR CONSULTING y logotipo, lo cual configuraría un riesgo de confusión directo.

5.6. Por todo lo expuesto, no es posible la coexistencia pacífica del signo solicitado, con la marca registrada en el mercado, sin causar riesgo de confusión al público usuario.

5


ll

Proceso 335-IP-2016

6. Argumentos del Recurso de Apelación interpuesto

IBOPE MEDIA PERÚ, en el recurso de apelación interpuesto, hizo énfasisen los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la demandacontencioso administrativa.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136literal a)6 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Procede lainterpretación solicitada.


1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos.3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras en

idioma extranjero.4. Preguntas de la consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo TARGET GROUP INDEX (denominativo) y la marca TARGET HR CONSULITNG y logotipo (mixta) son confundibles, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que:

"Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para los

6 uArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

r ... r

6


Proceso 335-IP-2016

mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ... )".

1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7

•

1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

7


1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.5.3. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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Proceso 335-IP-2016

1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª:




1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

1.7. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

s Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

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Proceso 335-IP-2016

1.9. En conclusión, en el caso en análisis debe verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado.

2. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos

2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre un signo denominativo compuesto TARGET GROUP INDEX y uno mixto TARGET HR CONSULTING y logotipo se abordará este tema en este acápite.

2.1. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.2. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo9 entre los mismos:

9

2.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en el signo mixto. En principio no habría riesgo de confusión.

2.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo

deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para

el cotejo de signos denominativos:

2.2.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.2.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.


Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014.

9


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Proceso 335-IP-2016


2.3. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcaría, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 1°:

10

2.3.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.




2.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcaría. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar ta palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:



10


Proceso 335-IP-2016

2.3.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.


3. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, sedeberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas yaexpuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o deasociación que pudiera existir entre los signos TARGET GROUP INDEX(denominativo) y TARGET HR CONSULTING (mixta).

3. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras enidioma extranjero

3.1. En atención a que el signo solicitado para registro se encuentra conformado por los términos TARGET GROUP INDEX11

, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de una marca.

3.2. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

3.3. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar.

3.4. Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en el idioma castellano al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local12

•

3.5. Al momento de analizar el signo solicitado, se deberá analizar si, en efecto, la expresión TARGET GROUP INDEX es de conocimiento entre el público consumidor y que se lo identifica como f NDICE DE GRUPO OBJETIVO u OBJETIVO DE GRUPO INDICE.

11 https://translate.google.es/#en/es/TARGET GROUP INDEX. INDICE DE GRUPO OBJETIVO.

12 Proceso Nº 69-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 759, de 6 de febrero de 2002.

11


4. Preguntas de la consultante

Proceso 335-IP-2016

4.1 . ¿Se puede considerar confundibles un signo mixto y un signo denominativo que a pesar de contener elementos adicionales que los harían diferentes, comparten un mismo término relevante (TARGET), esto para distinguir servicios idénticos y/o vinculados de la misma clase (35)?

Tal como se indica en el punto 2 de la presente Interpretación, se debe tomar en cuenta que de acuerdo a lo que señala el literal a) del Artículo 136, no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

4.2. ¿Se incrementaría dicha confusión si en esa misma clase no existiesen inscritas otras marcas conteniendo tal denominación (TARGET) para distinguir servicios idénticos y/o vinculados con los que distinguen los signos en conflicto?

De acuerdo a la presente Interpretación, se deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos, respetar las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, y que el acuerdo sea inscrito en las oficinas nacionales competentes.

De acuerdo a la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicable, al momento de decidir sobre la concesión o negación de un signo, se deberá tomar en cuenta si los signos son similares, al grado de crear riesgo de confusión en el consumidor, y si los productos y/o signos que protegen son relacionados o existe conexión competitiva.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10070-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

12


Proceso 335-IP-2016

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA

-.Ju-rtls Rafael Vergara Quintero

Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO

MAGISTRADO


M{� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

PRESIDENTA


13


Documents

Año XXXIV – Número 2976intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2976.pdf · 2017-03-17 · OPEN MARKET}, solicitó el registro del signo OPEN MARKET (mixto} 1 . para