Año XXXIV – Número 3018 · 2017. 5. 15. · Proceso 165-IP-2016 2. Hechos Relevantes 2.1. GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S. adquirió las marcas MECANO y MECANO {mixta) a INDUSTRIAS

Para nosotros la Patria es América

Año XXXIV – Número 3018

Lima, 15 de mayo de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 165-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-44098. Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial, marcas “MECANO”, nombre comercial “MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS” (mixto) y signo “MEKANO”. ................................................................................ 2

PROCESO 588-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-9208. Referencia: Marca involucrada DURAGAS (denominativa y mixta) .............................................................. 20

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 4 de mayo de 2017

Proceso: 165-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2015-44098

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial, marcas "MECANO", nombre comercial "MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS" (mixto) y signo "MEKANO".

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 1003-119 del 6 de abril de 2016, recibido vía courrier el 19 de abril de 2016, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno No. 2015-44098.

El Auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante:

Demandado:

GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S.

METALEDIFICIOS S.A.S.

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2. Hechos Relevantes

2.1. GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S. adquirió las marcas MECANO y MECANO {mixta) a INDUSTRIAS CENO S.A. (hoy TUSCANIA S.A.S.), marcas registradas en Colombia para amparar productos de las Clases 6, 9, 11 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza (detallados en la demanda). INDUSTRIAS CENO S.A. ostentaba dichos registros desde el 1 de julio de 1987. Asimismo, se indicó que la marca MECANO (mixta) estaría registrada en Bolivia (para productos de las Clases 6 y 9), Costa Rica (Clases 6 y 9), Ecuador (Clases 6, 9, 11 y 19), El Salvador (Clases 6 y 9), Guatemala (Clases 6 y 9), Honduras (Clase 6), Panamá (Clases 6 y 9), Perú (Clases 6, 9 y 11) y República Dominicana (Clases 6 y 9).

2.2. El 2 de febrero de 2010, la demandada fue constituida en el Municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda, Colombia, bajo la denominación MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. Coninscripción del 28 de octubre de 2014, la demandada cambió su denominación por la de METALEDIFICIOS S.A.$.

2.3. METALEDIFICIOS S.A.S. presentó solicitudes de registro como marca del signo MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS (mixto), para protegerservicios de las Clases 37, 40 y 42, ante lo cual, la anterior titular de la marca MECANO (esto es INDUSTRIAS CENO S.A.) presentó oposiciones, las cuales se declararon fundadas y se negaron los registros solicitados (por Resoluciones del 31 de julio de 2013).

2.4. Habiendo METALEDIFICIOS S.A.S. recurrido tales resoluciones, las mismas fueron confirmadas el 30 de abril de 2014, negándose en definitiva los registros como marca para el signo MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS (mixto).

2.5. El 26 de febrero de 2015, GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S. presentó demanda por infracción de derechos de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, contra METALEDIFICIOS S.A.S., con la pretensión que se declare el uso, por parte de la demandada, del nombre comercial MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS y del signoMEKANO, en violación a sus derechos: que se prohíba tal uso a la demandada; y que se condene al pago de las indemnizaciones correspondientes.

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ESTRUCTURAS METÁLICAS

2.6. El 13 de agosto de 2015, METALEDIFICIOS S.A.S. presentó contestación a la demanda.

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2.7. Mediante Auto del 28 de marzo de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio cita a las partes a audiencia inicial y ordena oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que emita Interpretación Prejudicial.

3. Argumentos de la demanda presentada por GONVARRI MSCOLOMBIA S.A.S.

3.1. Indicó ser una empresa dedicada a la fabricación de productos metálicos para uso estructural, comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, entre otras actividades metalmecánicas y ferreteras. Señaló ser titular de los sitios de internet: www.mecano.co y www.mecano.com.co.

3.2. Manifestó que a pesar de haberse negado el registro como marca al signo MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS (mixto), la demandada hace uso del signo MEKANO para promocionar sus productos y servicios, los cuales se comercializan a través de diferentes canales, como por ejemplo en el sitio web www.mekano.com.co, o colocando como enseña comercial con el aviso de la fachada de su establecimiento en el municipio de Dosquebradas, o mediante redes sociales como Facebook, o con las denominaciones de sus cuentas de correo electrónico al utilizar la terminación @mekano.com.co, o a través de la diversa publicidad desplegada alrededor de dicha marca. Todo lo cual evidencia el grave riesgo de confusión respecto de sus signos distintivos.

3.3. Señaló que confluyen los elementos constitutivos de la infracción a sus derechos, al utilizarse signos distintivos casi idénticos a los suyos, con fines comerciales destinados a los mismos mercados y canales de oferta y distribución.

3.4. Expresó que la demandada utiliza indebidamente y en forma permanente, signos como nombre comercial, marca y enseña comercial que representan un alto riesgo de confundibilidad. Al comparar los servicios y productos ofertados por la demandada, resultan idénticos, induciendo a error al consumidor y distorsionando el mercado.

3.5. Indicó que en Colombia las marcas se adquieren mediante registro ante Autoridad competente, estando entre su alcance la potestad de identificarse ante su público y diferenciarse de sus competidores.

4. Argumentos de la contestación presentada por METALEDIFICIOSS.A.S.

4.1. Manifestó que MEKANO es una palabra que sugiere una técnica de construcción por piezas conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua (mecano: juguete a base de piezas generalmente metálicas y armables, con la que pueden componerse diversas construcciones).

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4.2. Señaló que el uso del nombre comercial se ha hecho respecto de servicios cuya clasificación no representa amenaza para los derechos adquiridos mediante registro por la demandante. Los productos de las Clases 6, 9, 11 y 19 no constituyen parte de su actividad comercial.

4.3. Indicó que su actividad comercial la ejecuta siguiendo los principios básicos de buena fe, libre competencia y lealtad comercial, siendo que su núcleo y circulación comercial distan de aquel de la demandante.

4.4. Expresó que MEKANO S.A.S., hoy METALEDIFICIOS S.A.S., registró el 19 de marzo de 2009 el establecimiento de comercio denominado MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS ante la Cámara de Comercio de Oosquebradas, nombre comercial que no tenía homonimia alguna para esa fecha. La actividad principal de la empresa corresponde a la construcción de obras de ingeniería civil, actividades secundarias de arquitectura e ingeniería, y otras conexas de consultoría técnica, y a la fabricación de productos metálicos para uso estructural.

4.5. Sostuvo que no hay ni ha habido coincidencia con los productos y servicios que cubren las marcas de la demandante. METALEDIFICIOS S.A.S. no impone marcas en productos: lo que para su empresa constituye un insumo industrial, para la demandante constituye una mercadería. En estos seis años no se ha presentado un evento real de confusión marcaria, porque el ejercicio comercial de una y otra empresa en nada interfieren.

4.6. Indicó que una vez negados los registros marcarios por ella solicitados, buscó lograr una nueva marca, con todos los cambios que ello implica y el posicionamiento en el mercado, lo que no se logra de la noche a la mañana, más aún cuando se ha desempeñado en el mercado por seis años.

4. 7. Señaló que el registro de marca es potestativo y no obligatorio en elesquema legal aplicable.

4.8. Manifestó que MECANO se ha convertido en un nombre común o genérico, como una técnica de hacer ciertas estructuras y para el público ha perdido distintividad. Los clientes actuales y potenciales de METALEDIFICIOS S.A.S. no conocen a MECANO como una marca con procedencia empresarial determinada.

4.9. Como parte de la buena fe y solvencia comercial de su empresa, indica haber registrado la marca METALEDI FICJOS para las Clases 6 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza: y aunque posee derechos inherentes al uso y posicionamiento de su nombre comercial MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS, cuya actividad comercial puede estar relacionada con las de la demandante, la misma no es igual; además de que ha venido efectuando últimamente varios actos para cambiar su imagen en el mercado. Actualmente cuenta con el sitio web METALEDIFICIOS, en que se encuentra la transición de MEKANO a METALEDIFICIOS. No es fortuito tener un emprendimiento en un sector especializado, y dejar un nombre no

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llega de la noche a la mañana, cuando su posicionamiento data desde hace seis años.

4.1 O. Indica que la Decisión 486 establece como plazo de prescripción de la infracción el de dos años contado desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción; y que en el presente caso la accionante le indicó de la titularidad de su marca registrada MECANO en noviembre de 2012, por lo que la acción prescribió en noviembre de 2014.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los Artículos 154, 155 literal a), 190, 200 y 244 de la misma normativa, asf como el Artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."( ... ) Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los

cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(... ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos

o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titulardel registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios Idénticos sepresumirá que existe riesgo de confusión;

( ... ) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que idenlifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimienlo, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independienles de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. ( ... )Artículo 200.- La prolección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro. ( . . .)Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la Infracción por última vez. (... ) Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(... ) Articulo 125.- Condícíones y requlsllos para la íormulación de la consulla La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante:b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya

interpretación se requiere;c) La identificación de la causa que origine la solicitud;d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación;

y,e) El lugar y dirección en que el Juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta·.( ... r.

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El consultante realizó la siguiente pregunta:

"Indicar si para que se cause la confusión, a que se refiere el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que la marca que se pretende proteger por parte del demandante esté en el comercio identificando los productos o servicios que contiene la clase en la cual se registró·:

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechosde propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico o similar a unamarca registrada. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglasgenerales para el cotejo marcaría. La percepción del consumidor. Laprescripción de la acción.

2. Protección del nombre comercial.3. Ámbito de protección de la enseña comercial.4. Respuesta a la pregunta del consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción dederechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idénticoo similar a una marca registrada. Riesgo de confusión. Riesgo deasociación. Reglas generales para el cotejo marcarlo. La percepcióndel consumidor. La prescripción de la acción.

1.1. El derecho al uso exclusivo de la marca

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En el procedimiento administraUvo interno se ventila una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual. Se argumentó que la denunciada se encontraba usando un signo similar, capaz de producir riesgo de confusión y asociación con las marcas MECANO, mediante el uso del nombre comercial MMEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS" (mixto) y del signo "MEKANO".

Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, se abordará el tema planteado, siguiendo para el efecto los precedentes jurisprudenciales que el Tribunal ha sentado sobre la materia.2

El Artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros

Se deslacan las lnlerprelaciones Prejudiciales del 9 de sepliembre de 2016 dentro del Proceso 311-IP-2015; del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP-2015; y del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015.

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realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

1.1.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

1.1.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.

a) En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultadde impedir que terceros registren una marca idéntica osimilarmente confundible o asociable.

b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad deimpedir que terceros sin consentimiento realicendeterminados actos con su marca.

1.2. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada

El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el Artículo 155 ibldem.

En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. En el caso particular, se investigan las conductas descritas en los literales a) y d) del artículo en mención, en las cuales se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición deque tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el públicoconsumidor respectivamente.

Por metodología, el Tribunal habrá de referirse primeramente a la conducta descrita en el literal d) de la norma en mención, del siguiente tenor literal:

"Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ... )

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respectode cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiesecausar confusión o un riesgo de asociación con el titular del

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( ... )".

registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

1.3. Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Artículo 155, literal d de la Decisión 486)

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1.3.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) La conducta se califica mediante el verbo uusar". Estoquiere decir que se puede presentar a través de un amplioespectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marcainfringida: uso en publicidad, para identificar una actividadmercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, enactividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con laoferta y demanda de bienes y servicios.

e) Prevé una protección más allá del princ1p10 deespecialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque elsigno usado en el comercio se relacione con productos oservicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

1.3.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado3•

1.3.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto tos signos deben ser exactamente iguales.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ·s riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa). o que piense que dicho producto llene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es fa posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirir/o piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

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1.4. Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos denominativos y de los signos mixtos con parte denominativa compuesta.4

4 La similitud entre dos signos denominativos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las ralees o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusíón.La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las ralees o terminaciones, y cuando lasilaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar unaposible confusión.La slmllltud Ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica osemejante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, audiUva e ideológica. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar ta comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, síendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. Tratándose de un signo mixto, se debe determinar cuál es el elemento predominante del signo y tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo:

SI el elemento gráfico es el preponderante en un signo, en principio no habrla riesgo de confusión. SI el elemento denominativo es preponderante en el signo mixto, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que Impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

En el presente asunto como el elemento denominativo es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la dlstlnlívidad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocatlva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con tos productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debílidad. En este caso, la palabra débilno tendrla relevancia en el conjunto.Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas,descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcarlo. En consecuencia, dichaspalabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de dlstlnllvidad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe Identificar la palabra dominante, de mayor aptituddistintiva.

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1.5. Ahora bien, tratándose de fa conducta contemplada en el literal a) del Artículo 155, la misma es así descrita:

"Artículo 155.4 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico osemejante sobre productos para los cuales se ha registrado lamarca; sobre productos vinculados a los servicios para loscuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,embalajes o acondicionamientos de tales productos.( ... )".

1.6. Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Artículo 155, literal d) de la Decisión 486)

1.6.1. El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

a) Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivoidéntico o semejante sobre productos para los cuales se haregistrado la marca.

b) Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivoidéntico o semejante sobre productos vinculados a losservicios para los cuales esta se ha registrado.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productossobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizanpara su prestación. Como ejemplos de vinculacióntendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio delimpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos odemás productos para prestar el servicio; o si con ocasiónde la instalación de tapicería en cuero para autos se colocael signo sobre dicha tapicería o sobre el automotorrespectivo.

c) Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signodistintivo idéntico o semejante sobre los envases,envolturas, embalajes o acondicionamientos de talesproductos, es decir, de los mencionados en los supuestos1 y 11.

Llama la atención que, a diferencia del literal d) del Artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos o servicios que ampara la marca registrada.

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El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos5:

Sujeto Sujeto pasivo

Resumen del activo supuesto Es titular de Usa la marca Marca protegida

Supuesto una marca directamente para productos que distingue sobre los aplicada sobre

1 productos. mismos productos. productos.

Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca sobre productos para servicios

Supuesto que distingue vinculados a los aplicada sobre 11 servicios. servicios que productos.

distingue la marca protegida.

Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca sobre envases, para productos o que distingue envolturas, servicios aplicada productos o embalajes o sobre envases,

Supuesto servicios. acondicionamien envolturas, 111 tos de los embalajes o

productos acondicionamient mencionados en os de productos. los supuestos I y 11.

El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación.

1

1.7. Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de signos denominativos y de signos mixtos con parte denominativa compuesta.s

1.8.

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Al efectuar la comparación entre los signos en conflicto, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial del Proceso 367-IP-2015, anteriormente citada. Utsupra6.

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1.8.1. Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc.7

1.8.2. Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.ª

1.9. La prescripción de la acción por infracción

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La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.

Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:9

Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebaslián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasincaclón en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por esludlantes de la Facullad de Derecho de la Ponlificia Universidad Católica del Perü, Lima, 2011, Nº 3 7, pp. 268 y 269.

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Proceso 165-IP-2016

a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuestocalificado como infracción administrativa. Este único acto puede tener,a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo actoinfractor, o un efecto que permanece en el tiempo.

b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten enel tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituiruna infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debidoa que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de unúnico proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídicade acción.

c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantieneal administrado en una situación infractora permanente, siendo eladministrado responsable de esta situación de permanencia.

d) Infracción compleja; Se trata de una serie concatenada de actosdirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracciónse consuma cuando se realiza el último de estos actos.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja 10.

En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

a) Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momentoen que se consumó el acto infractor (el acto único).

b) Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha derealización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan,que consuma la infracción.

e) Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento quecesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.

d) Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha derealización del último acto que consuma la infracción.

2. Protección del nombre comercial

2.1. Como en la controversia nacional se ha indicado que el signo "MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS" (mixto) se ha venido usando como nombre comercial desde años atrás, el Tribunal considera apropiado abordar el

10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-IP-2016 de fecha 09 de marzo de 2017.

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Proceso 165-IP-2016

tema planteado con fundamento en lo establecido en reiterada jurisprudencia.

2.2. De acuerdo con la definición que sobre el nombre comercial estatuye el Artículo 190 de la Decisión 486, se desprenden las siguientes características:

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.11

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

2.3. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en la Decisión 486 está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el Articulo 191 ibídem.

2.4. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

2.5. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumídor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad.

2.6. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere

11 SI bien la norma hace reíerencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486.

14


decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales, 12 y constante quesu uso sea permanente13.

2.7. Prueba del uso del nombre comercial

En relación con lo anterior, las pruebas que bien pueden resultar válidas para demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial serían las facturas comerciales. documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Igualmente pueden constituir prueba de uso de un signo en el comercio, la demostración entre otros de los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

2.8. El nombre comercial es un signo distintivo de la realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado y, por lo tanto, debe protegerse de manera especial para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. Sobre este resguardo al consumidor, tampoco es dable que un nombre comercial para que goce de protección, sea idéntico o similar, capaz de causar confusión, con otros signos distintivos previamente protegidos por el Derecho de Propiedad Industrial.

3. Ámbito de protección de la enseña comercial

3.1. La demandante argumentó que el signo MEKANO ESTRUCTURAS METÁLICAS (mixto) ha sido colocado por la demandada como enseña comercial con el aviso de la fachada de su establecimiento en el municipio de Dosquebradas. En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto, el Tribunal reitera los criterios establecidos en su jurisprudencia.14

12

13

14

Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generarla ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial regislrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial del 24 de noviembre de 2016, proceso 159-JP-2016; e lnlerpretación Prejudicial del 19 de febrero de 2016, proceso 353-IP-2015.

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GACETA OFICIAL

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Proceso 165-IP-2016

3.2. Si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado al del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

3.3. Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos. El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento. Es por ello que el Articulo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento.

3.4. Por otra parte, el Artículo 200 de la Decisión 48615 regula la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que:

Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, sustancial y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

- Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de unsigno idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/ode asociación con su enseña comercial protegida en el públicoconsumidor.

4. Respuesta a la pregunta del consultante

La consultante realizó la siguiente pregunta:

15

Indicar si para que se cause la confusión, a que se refiere el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que la marca que se pretende proteger por parte del demandante esté en el

"Articulo 200.- La protección y depósilo de los rótulos o enseñas se regirá por las dispos[ciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."

16


comercio identificando los productos o servicios que contiene la clase en la cual se registró

Cabe señalar, primeramente, que del expediente remitido por el consultante se desprende que dicha marca se encuentra registrada para productos de diversas Clases de la Clasificación Internacional de Niza (6, 9, 11 y 19); y, conforme a lo expuesto en el acápite 1.3. de la presente Interpretación Prejudicial, que el Articulo 155 literal d) estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio, sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, la protección prevista en la disposición referida va más allá del principio de especialidad; protegiéndose la marca aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

Por otro lado, a diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 201516, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente. En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, para conocer el caso, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente, de conformidad con el punto 1.9. de la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno 2015-44098, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

16 En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: "( ... ) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por iníracción debe ser Interpuesta contra quíen

se encuentra perpetrando actos de iníracclón y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trala de una acción cuya característica es de ser actual e inminente,toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

( ... )".

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GACETA OFICIALProceso 165-IP-2016

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JtJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

Proceso 165-IP-2016

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTR O

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acu con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la e Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia L�LJ.lems PRESIDENTA

Notífíquese al consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 165-IP-2016

18


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 04 de mayo de 2017

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

588-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador

17811-2013-9208

Marca involucrada (denominativa y mixta)

Hugo Ramiro Gómez Apac

DURAGAS

El Oficio 8935-S-TDCA-Nº 1 de fecha 11 de noviembre de 2016, recibido físicamente el 22 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) del Articulo 155, Literal a) del Articulo 259, y Articules 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 17811-2013-9208; y,

El Auto de fecha 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante Compañia Duragas S.A.

1


Proceso 588-IP-2016

Demandado Petroindustrial (ahora, EP Petroecuador)

2. Hechos relevantes

2.1. Con fecha 31 de julio de 2003, Duragas S.A. (en adelante, Duragas) interpuso demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador (en adelante, el Tribunal Oistrital) por infracción de derechos de propiedad intelectual y prácticas desleales contra Petroindustrial (ahora EP Petroecuador, en adelante Petroindustrlal).

2.2. Con fecha 19 de mayo de 2004, Petroindustrial presentó su escrito de contestación de demanda.

2.3. Mediante Providencia de fecha 30 de septiembre de 2016, la Corte consultante dispuso suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

3. Argumentos de la demanda de Duragas

3.1. Duragas es una empresa comercializadora de gas licuado de petróleo (en adelante, GLP), que se encuentra legalmente autorizada para realizar dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado (en adelante, el Reglamento).

3.2. Duragas ha realizado ingentes inversiones para poder llevar a cabo las actividades autorizadas, gastos que incluyen posicionar su marca, así como el respaldo técnico necesario a efectos de brindar un excelente servicio al consumidor.

3.3. Su empresa está obligada por el Reglamento a mantener los cilindros que utiliza rotulados con su marca, en condiciones permanentes de seguridad para los usuarios de acuerdo a las normas técnicas ecuatorianas. De la misma manera, está obligada a inscribir las marcas registradas ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) y los colores distintivos ante la Dirección Nacional de Hidrocarburos (en adelante, la DNH).

3.4. De conformidad con el Artículo 44 del Reglamento, las comercializadoras no podrán envasar GLP en cilindros que tengan la marca y color asignados a otra comercializadora, a menos de que exista un contrato de prestación de servicios de envasado, puesto previamente en conocimiento de la DNH, y que estipule la corresponsabilidad entre las comercializadoras.

2


Proceso 588-IP-2016

3.5. Duragas procedió a identificar y registrar sus cilindros bajo el color amarillo y con la marca Duragas, conforme se desprende del certificado de renovación Nº 56-IEPI.

3.6. Duragas, alega que es titular de tas marcas: 1) Duragas (denominativa) en las Clases 11 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza, 2) Duragas S.A. en la clase 39, 3) Duragas y etiqueta en las Clases 6 y 11 y 4) el nombre comercial Duragas y diseño1 .

-G• - - -DURAGAS

3.7. Cada uno de los envases que usa Duragas dispone de un color y sello específico que le permite diferenciarse claramente de los envases de otras comercializadoras de GLP.

3.8. A pesar de que Duragas se encontraba comercializando normalmente su producto, el Gobierno Nacional a través de la DNH dispuso que Petrocomercial y Petroindustrial procedan inmediatamente al envasado de GLP en cilindros en las plantas envasadoras que dispone Petroecuador atendiendo los requerimientos de los distribuidores.

3.9. La demandada, en razón de la disposición del Reglamento, no se encuentra facultada para realizar el envasado en cilindros si no cuentan con el distintivo de su marca y colores que deben estar registrados ante

De la revisión del expediente no es posible identificar la clase de dicho nombre comercial.

3


ó

Proceso 588-IP-2016

la DNH, lo cual sería la manera honesta de cumplir con la orden gubernamental y no beneficiarse de manera desleal de la participación en el mercado de las comercializadoras de GLP.

3.1 O. La demandada procedió a envasar GLP en cilindros con la marca Duragas de propiedad de la demandante en la refinería de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, procediendo a comercializarlos directamente, hecho que ha vulnerado sus derechos de propiedad industrial y que ha generado confusión en el mercado respecto de sus productos.

3.11. Los cilindros envasados por Petroindustrial no tenían ningún distintivo que los diferenciara de aquellos envasados por Duragas, lo que generaba confusión en el comprador respecto del producto que estaba adquiriendo, además de diluir el activo intangible y la reputación de su empresa.

4. Argumentos de la contestación de Petroindustrial

4.1. El Tribunal Distrital no tiene competencia para resolver la acción planteada por la denunciante.

4.2. Niega todo lo expuesto por la demandante.

4.3. Existe en la demanda interpuesta en su contra una falta de objeto licito y posible, existiendo falta de capacidad y de personeria jurídica de la demandante.

4.4. No se ha producido la violación de los derechos de propiedad intelectual de Duragas, ni tampoco ha existido competencia desleal por parte de Petroindustrial, por cuanto solo le compete a esta la industrialización de hidrocarburos para ser transformados en derivados al interior de sus plantas industriales, por lo que no existe ningún expediente administrativo que pueda ser anexado al presente caso, conforme dispone la legislación contencioso administrativa.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal d) delArticulo 155, Literal a) del Artículo 259, y Artículos 241 y 243 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2•

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"Artfcu/o 155.• El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

( ... ) 4


Proceso 588-IP-2016

2. Procede la interpretación del Literal d) del Artículo 155, y del Literal a)del Articulo 259 de la Decisión 486 por ser materia controvertida en elproceso interno.

3. Respecto al Artículo 241, solo se interpretará el Literal b ), además delArtículo 243 de la Decisión 486, debido a que para la determinación de

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquieraproductos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociacióncon el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos oservicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

"Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad Industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto delestablecimiento, los productos o la actividad Industrial o comercial de un competidor( ... )"

"Artfculo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la Infracción;b) la indemnización de daños y perjuicios:c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción,

fncfuyendo los envases, embafajes, etiquetas, materia( Impreso o de pubflcldad u otrosmateriales, asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente paracometer la infracción;

d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o mediosreferidos en el literal anterior;

e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literale), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al Importe de la indemnización dedaños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de lainfracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado odenunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas,a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo

estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de fa marca.•

"Articulo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuenciade la infracción;

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos deinfracción; o,

c) el precio que el Infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendoen cuenta el valor comercia/ del derecho infringido y las lfcenclas contractuales que ya sehubieran concedido. •

5


Proceso 588-IP-2016

una indemnización de daños y perjuicios, es necesario tener en cuenta determinados criterios para efectos de su cálculo.

4. No se interpretarán los Literales a) y g) del Artículo 241 en vista de queestos están referidos a medidas que no requieren de mayores alcancespara su adopción. los demás literales no son materia controvertida.

5. Procede de oficio la interpretación del Artículo 258 de la Decisión 4863,toda vez que la demandante ha alegado que su marca Duragas habríasido colocada en los envases mediante los cuales se distribuye GLP yque dicho accionar constituye un acto de competencia desleal.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca aimpedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico osimilar.

2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de lareputación ajena.

3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnizaciónpor daños y perjuicios.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marcaa impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivoidéntico o similar

1.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a Petroindustrial por parte de Duragas; esto es, el uso de envases de GLP marcados con el signo Duragas, se verían afectados sus signos inscritos en las Clases 6, 11, 21 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(. . . )

Decisión 486 de la Comunidad Andina

"Articulo 258.· Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en et ámbito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos".

6


Proceso 588-IP-2016

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respectode cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiesecausar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o serviciosidénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(. .. )"

1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:4

a) Sujetos activos. Dicha condición recae en:

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser unapersona natural o jurídica.

(ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridadescompetentes de los países miembros pueden iniciar de oficiola acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manerainminente infringir los derechos.

1.3. Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor5. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación concualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad,

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-lP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

De modo referencial. ver Proceso 346-IP-2015, p.5.

7


1.4.

1.5.

6

1

b

Proceso 588-IP-2016

para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Paraque se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesarioque efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que existala posibilidad de que esto se pueda dar en el mercadoª.

c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé quesi el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo deconfusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamenteiguales.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.7

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga et registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el • •. . riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el • .. . riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica-. (Interpretación Prejudlclal del 2 de Julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008).

De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7.

8


1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

8

9

'º

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excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.8

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".9

En vista de que en el proceso interno Duragas interpuso una acción de infracción contra Petroindustrial, y ya que la normativa andina establece, en el Articulo 244 de la Decisión 486, que las acciones por infracción tienen un término de prescripción, resulta pertinente desarrollar los alcances de este último tema.

A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 20151º

, este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, para conocer el caso, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es lmprocedente.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicíal recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, pp.7-8.

Ver de modo referencial Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 37-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p.8.

En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente:

"( ... ) 27. Como ya se explicó lineas ª"Iba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quiense encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya caracterfstlca es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.( ... r

9


Proceso 588-IP-2016

1.1 O. Para verificar el plazo de prescnpc1on, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:11

a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura elsupuesto calificado como infracción administrativa. Este único actopuede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con elmismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo.

b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repitenen el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podríaconstituir una infracción individual, se les agrupa en una solainfracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan,forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo portanto unidad jurídica de acción.

c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este actomantiene al administrado en una situación infractora permanente,siendo el administrado responsable de esta situación depermanencia.

d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actosdirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracciónse consuma cuando se realiza el último de estos actos.

1.11. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja12 .

1.12. En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

11

Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).

Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.

Al respecto, se sugiere revisar. BACA ONETO, Víctor Sebastlán. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Ponlificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, Nª 37, pp. 268 y 269.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 90-IP-2016 de fecha 09 de marzo de 2017. 10


Proceso 588-IP-2016

Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.

Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

1.13. En consecuencia, se deberá verificar si la actuación de la demandada, consistente en envasar y comercializar GLP en cilindros, es susceptible de configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, de conformidad con lo previamente interpretado.

1.14. Finalmente, cabe mencionar que si bien la demandante ha hecho referencia al Literal e) del Articulo 155 y al Literal a) del Artículo 156 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ello no ha sido considerado materia controvertida ni por la demandada ni por el Tribunal consultante.

2. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de lareputación ajena

2.1. Duragas señaló en su demanda que Petroindustrial incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, por utilizar envases de GLP marcados con el signo Duragas.

2.2. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente:

"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."

2.3. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.13

2.4. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.14

2.5. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica

13

14

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, p. 7.

lbidem.

11


Proceso 588-IP-2016

que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.15

2.6. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

"( ... ) de un lado se trata de amparar /os intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de /as prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo). '16

2.7. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 17

a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, queel infractor y la victima estén en una verdadera situación derivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la mismao análoga forma.

b) Que el acto o la actividad sea indebido.

c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño,ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente seasusceptible de producirlo.

2.8. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.1a

Actos de confusión

2.9. Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.

15

16

17

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

GACHARNA, Maria Consuelo. "La Competencia Desleal". Editorial Temfs, Bogotá, 1962, p. 47.

De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.

Ibídem. 12


Proceso 588-IP-2016

2.1 O. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: 19

a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidadde signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otranormativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, enrelación con un competidor determinado, generan confusión en elpúblico consumidor respecto del establecimiento, los productos ola actividad industrial o comercial de un competidor.

b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión porcualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentardiversas maneras de crear confusión respecto de los productos ola actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, enefecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, enviode información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. Eneste sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacerpasar como propios productos ajenos, es considerada como unapráctica desleal.

e) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria quelos competidores concurran en un mismo mercado, puesto que sino hay competencia; es decir, si los actores no concurren en unmismo mercado no se podria hablar de competencia desleal.

2.11. El análisis debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.20

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

2.12. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 21

19

20

21

De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 10.

De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, pp. 16-17. lbldem.

13


b

Proceso 588-IP-2016

2.13. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.

2.14. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un productoo en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podríanconstituir la imagen de una empresa.22

2.15. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea loglstica. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 23

2.16. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar: es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.24

2.17. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada, consistente en envasar y comercializar GLP en cilindros, configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de laindemnización por daños y perjuicios

3.1. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante solicitó indemnización de daños y perjuicios, de conformidad con el Literal b) del Artículo 241, la misma que deberá ser calculada según los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486.

3.2. El mencionado Articulo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la

22 lbidem.

i3 1bidem.

i4 lbidem.

14

�

J


Proceso 588-IP-2016

cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

3.3. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

3.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

3.5. La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal (Literal b) del Articulo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c) del Artículo 243). "En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas"25.

3.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar

si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento

indispensable26•

2$ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005.

� De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, ·cuando la norma comunitaria deja a la responsab/fldad de los países miembros la Implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento Indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde Juego. exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u Qlra manera afecten el derecho comunitaria o. resmnian aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por eiemplo. una menor protección a las derechos consagrados por la norma comunitaria.· Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en el

15


Proceso 588-IP-2016

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno Nº 17811-2013-9208, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con to dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

¿t/J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del año 2015 y en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013.

16


llt �tCecilia Luisa Ayl�os

PRESIDENTA

Proceso 588-IP-2016

Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presenteInterpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina parasu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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Documents

Año XXXIV – Número 3018 · 2017. 5. 15. · Proceso 165-IP-2016 2. Hechos Relevantes 2.1. GONVARRI MS COLOMBIA S.A.S. adquirió las marcas MECANO y MECANO {mixta) a INDUSTRIAS