AvdR Incompany DBJ IE

WWW.AVDR.NL

INCOMPANY DBJ IE

SPREKER MR. A. GROEN

27 MEI 2013 12:30 – 16:00 UUR

WELKOM Geachte mevrouw, geachte heer, Namens de Academie voor de Rechtspraktijk heten wij u van harte welkom bij de Incompany cursus IE. De documentatiemap is speciaal voor u samengesteld en bevat belangrijke informatie, ideeën en adviezen omtrent het thema. Eventuele ontbrekende stukken zullen tijdens de cursus worden uitgereikt dan wel worden nagestuurd. Als u vragen heeft kunt u deze tijdens deze cursus aan de spreker(s) stellen. U wordt geacht in 2013 20 PO punten te behalen in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur. Deelname aan deze cursus levert u 3 PO opleidingspunten op. Om in aanmerking te komen voor deze punten dient u voor aanvang en na afloop van de cursusdag de handtekeningenlijst te tekenen. Wij wensen u veel plezier en een leerzame dag toe. Met vriendelijke groet, Jeroen van Tol Academie voor de Rechtspraktijk

Een ruimte afhuren in een rustige, sfeervolle ambiance?

Kasteel Waardenburg

G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7(Voor navigatie: G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 1)4181 AS WaardenburgTelefoon (030) 220 10 74

Programma: 12.30 aanvang training deel 1 14.30 pauze 14.45 uur training deel 1 15.45 uur pauze/einde deel 1 16.00 uur training deel 2 17.30 uur diner 18.00 uur training deel 2 20.30 uur einde cursus

“I don't want to send them to jail. I want to send them to school.”

Adlai E. Stevenson

Inhoudsopgave

Mr. A. Groen Auteursrecht

Hoge Raad, 30 mei 2008 (Endstra) p. 5

Hof van Justitie EU, 16 juli 2009 (Infopaq) p. 40

Hoge Raad, 22 februari 2013 (Stokke) p. 73

Hof van Justitie EU, 15 maart 2012 (SCF/Del Corso) p. 106

Rechtbank Amsterdam, 12 september 2012 (Sanoma / Geen Stijl) p. 136

Hof Leeuwarden, 10 juli 2012, (Beeldcitaat) p. 145

Rechtbank Den Haag, 21 januari 2013 (B&O / Loewe) p. 154

Databankenrecht Hof Amsterdam, 13 maart 2012 (PR Aviation / Ryanair) p. 162 Merkenrecht Hof van Justitie EU, 12 februari 2004 (Postkantoor) p. 171 Hof van Justitie EU, 18 juni 2009 (L'Oreal / Bellure) p. 196 Hof Den Haag, 15 januari 2013 (Porsche / Van den Berg) p. 224 Hoge Raad, 3 februari 2012 (Red Bull / The Bulldog) p. 232 Octrooirecht Hoge Raad, 13 januari 1995 (Ciba Geigy / Ote Optics) p. 249 Hoge Raad, 29 maart 2002 (Van Benthem/ Kool) p. 257 Ongeoorloofde mededinging Hoge Raad, 26 juni 1953 (Hijskraan) p. 268 Hoge Raad, 29 maart 2013 (Stijl) p. 274

www.iept.nl IEPT20080530, HR, Endstra-tapes

Hoge Raad, 30 mei 2008, Endstra-tapes

AUTEURSRECHT Eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stem-pel werk • Persoonlijk stempel is een kenmerk dat uit voort-brengsel te kennen is, zonder dat de eis gesteld mag worden de maker bewust een werk heeft willen scheppen, welke eis ook onoverkomelijke bewijs-problemen kan veroorzaken • persoonlijk stempel betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppen-de menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. • Persoonlijk stempel ontbreekt in elk geval bij vorm die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. • dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een an-der werk Het middel strekt vanuit verschillende invalshoeken ten betoge, dat het hof, door te oordelen dat op de achter-bankgesprekken geen auteursrecht rust nu deze door Endstra niet als coherente creatie zijn geconcipieerd, dat niet blijkt dat Endstra bewust een geestelijke creatie wilde scheppen en dat in die gesprekken niet tot uiting is gekomen dat Endstra er bewust voor heeft gekozen het voortbrengsel in deze vorm te gieten, de maatstaf heeft miskend die moet worden aangelegd bij beoorde-ling of een voortbrengsel als 'werk' in de zin van art. 1 in verbinding met art. 10 Aw moet worden aangemerkt. (…). Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkun-de, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr. C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld. De gedachtegang van het hof, neergelegd in rov. 4.7, is - mede gelet op de door het hof instemmend aange-haalde passage uit het advies van prof. mr. J.H. Spoor - kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat End-

stra de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprek-ken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het re-sultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de ma-ker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten. Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voort-brengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ont-leend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stem-pel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daar-buiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. 4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft ge-maakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om de-zelfde reden kan niet worden geëist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben. PROCESRECHT Volledige proceskosten dienen te worden gevorderd en gespecificeerd Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn dient daarom te worden gevorderd, en de gevorderde kosten dienen zo tijdig opgegeven en gespecificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Ten tijde van de uitspraak van het hof (8 februari 2007) was de uiterste implementatiedatum van de Handha-vingsrichtlijn (29 april 2006) reeds verstreken, terwijl de wet tot implementatie van die richtlijn eerst nadien (op 1 mei 2007) in werking is getreden. Het hof diende daarom de Nederlandse voorschriften inzake de pro-ceskosten zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Hoewel art. 14 Handhavingsrichtlijn niet met zoveel woorden bepaalt dat voor toeschatting van de volledige proceskosten sprake moet zijn van een daartoe strek-kende vordering, aanspraak of verzoek - in tegenstelling tot het bij de implementatiewet ingevoer-de art. 1019h Rv., dat bepaalt dat die kosten

www.ie-portal.nl Pagina 1 van 35 5

http://www.iept.nl/files/1991/IEPT19910104_HR_Van_Dale_v_Romme.pdf


http://www.iept.nl/files/2006/IEPT20060224_HR_Technip_Kinetisch_stroomschema_I.pdf



'desgevorderd' worden toegewezen - moet worden aan-genomen dat die eis ook in art. 14 Handhavingsrichtlijn besloten ligt. Zonder dat de betrokken partij op eniger-lei wijze aanspraak maakt op vergoeding van de volledige proceskosten die art. 14 Handhavingsrichtlijn de in het gelijk te stellen partij in het vooruitzicht stelt, en daarvan een gespecificeerde opgave doet, is de rech-ter immers niet in staat een daartoe strekkende veroordeling uit te spreken. Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsricht-lijn dient daarom te worden gevorderd, en de gevorderde kosten dienen zo tijdig opgegeven en ge-specificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dat verweer kan zich toespitsen niet slechts op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daar-op toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten 'redelijk en evenredig' zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen die vergoeding verzet, alsmede, in-dien in het geding ook andere vorderingen dan ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten zijn ingesteld - zoals ook in het onderhavige geval - op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kos-ten op die handhaving betrekking heeft. Vindplaatsen: LJN: BC2153; NJ 2008, nr. 556; IER 2008, nr. 58, p. 227, m.nt. Seignette; AMI 2008, nr. 12, p. 136, m.nt. Senftleben; AA 2008, p. 818, m.nt. Hu-genholtz Hoge Raad, 30 mei 2008 (D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en F.B. Bakels) 30 mei 2008 Eerste Kamer Nr. C07/131HR JMH/AG Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. […] ENDSTRA, wonende te […], 2. […] ENDSTRA, wonende te […], EISERS tot cassatie, verweerders in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram, t e g e n 1. UITGEVERIJ NIEUW AMSTERDAM B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [...]MIDDELBURG, wonende te Amsterdam, 3. […] VUGTS, wonende te Amsterdam, VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. R.S. Meijer. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid onder-scheidenlijk als de zonen Endstra en Nieuw Amsterdam c.s., verweerders ook afzonderlijk als Nieuw Amster-dam, Middelburg en Vugts.

1. Het geding in feitelijke instanties De zonen Endstra hebben bij exploot van 4 mei 2006 Nieuw Amsterdam c.s. in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam en gevorderd, kort gezegd, Nieuw Amsterdam c.s. te beve-len alle door hen uitgegeven boeken onder de naam 'De Endstra-tapes' uit de handel te nemen, de teruggenomen en in voorraad zijnde boeken te vernietigen en Nieuw Amsterdam c.s. te verbieden om de integrale gesprek-ken opnieuw op deze wijze in boekvorm uit te brengen of tot herdruk over te gaan, een en ander op verbeurte van dwangsommen. Nieuw Amsterdam c.s. hebben de vordering bestreden. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 11 mei 2006 de gevraagde voorziening geweigerd. Tegen dit vonnis hebben de zonen Endstra hoger be-roep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Zij vorderden in hoger beroep niet langer het uit de handel nemen en vernietigen van de boeken. Bij arrest van 8 februari 2007 heeft het hof het be-streden vonnis bekrachtigd. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof hebben de zonen Endstra beroep in cassatie ingesteld. Nieuw Amsterdam c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassa-tiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot ver-werping van het beroep. De zaak is voor partijen mondeling toegelicht door hun advocaten, voor de zonen Endstra mede door mrs. A.P. Groen en M.H. de Boer, beiden advocaat te 's-Gravenhage. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Ver-kade strekt in het principale beroep tot vernietiging en verwijzing en in het incidentele beroep tot verwerping, alsmede tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ten aanzien van de kostenveroordelingen in cassatie en de begroting van kosten vallende op de behandeling bij dat Hof. 2.1 De advocaat van Nieuw Amsterdam c.s. heeft bij brief van 4 februari 2008 op die conclusie gereageerd. 2.2 De advocaat van Endstra c.s. heeft zich in een brief aan de Hoge Raad van 6 februari 2008 op het standpunt gesteld dat deze brief van de advocaat van Nieuw Am-sterdam c.s. niet kan worden gekwalificeerd als commentaar op de conclusie van de Advocaat-Generaal, maar dient te worden gezien als een pleidooi over de zaak ten gronde, los van de inhoud van die conclusie. 2.3 Dit betoog wordt verworpen. De reactie van de ad-vocaat van Nieuw Amsterdam c.s. gaat in op telkens nauwkeurig aangeduide passages uit de conclusie van de Advocaat-Generaal en is beperkt tot een reactie daarop. De omvang van de reactie is, gelet op die van de conclusie, ook niet disproportioneel, zodat zij blijft binnen de grenzen van het 'schriftelijk commentaar' als bedoeld in art. 44 lid 3 Rv.


http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BC2153

http://www.iept.nl/files/2007/IEPT20070208_Hof_Amsterdam_Endstra-tapes.pdf


3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) De zonen Endstra zijn (meerderjarige) kinderen en mede-erfgenamen van wijlen de vastgoedhandelaar Willem Endstra (hierna: Endstra). (ii) In de periode van 20 maart 2003 tot 28 januari 2004 heeft Endstra in het geheim vijftien gesprekken ge-voerd met drie ambtenaren van de Criminele Inlichtingen Eenheid (hierna: C.I.E.) van de Amster-damse politie. (iii) De eerste veertien gesprekken vonden plaats in een rondrijdende auto van de C.I.E., het laatste gesprek was een telefoongesprek. (iv) Op 17 mei 2004 is Endstra in Amsterdam op straat doodgeschoten. (v) Van de gesprekken (hierna ook: de achterbankge-sprekken) zijn geluidsopnamen gemaakt. De C.I.E. heeft deze opnamen op schrift gesteld, en wel als volgt: van gesprek 1 en de gesprekken 11-14 een weergave van de inhoud (samenvatting); van de gesprekken 2-10 een letterlijke weergave (transcript); van gesprek 15 (het telefoongesprek) gedeeltelijk een letterlijke weer-gave en gedeeltelijk een samenvatting. (vi) Deze uitwerkingen van de gesprekken zijn op 13 september 2004 door de C.I.E. ter beschikking gesteld aan de Nationale Recherche, die daarvan op 25 januari 2006 een proces-verbaal (hierna: het p-v) heeft opge-maakt. (vii) Op 30 januari 2006 heeft de Nationale Recherche veertien verdachten aangehouden op verdenking van, kort gezegd, afpersing van Endstra en andere vastgoed-handelaren. (viii) Middelburg en Vugts hebben de beschikking ge-kregen over een kopie van het p-v en hebben hiervan melding gemaakt in artikelen in Het Parool van 20 maart, 25 maart en 13 april 2006. Ook in andere media zijn artikelen verschenen over het p-v. (ix) Op 2 mei 2006 heeft Nieuw Amsterdam het boek 'De Endstra tapes', hierna ook: het boek, van Middel-burg en Vugts uitgegeven. Het boek bevat een inleiding van veertien pagina's van de hand van Middelburg en Vugts, de transcripten van de gesprekken 2-10 - met een enkele bewerking door het weglaten van te veel 'eeh's', puntjes en bepaalde persoonlijke gegevens, als-mede met de toevoeging op enkele plaatsen van een korte toelichting tussen vierkante haken - een herschre-ven versie van de samenvatting van de gesprekken 1 en 11-14, alsmede een nawoord van vijf pagina's. 3.2 De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op de achterbankgesprekken geen auteursrecht rust en de door de zonen Endstra gevraagde voorzieningen afge-wezen. Daartoe is overwogen dat de gesprekken zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht en niet ten doel hadden het vormgeven van een verhaal, en voorts dat Endstra wel op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel maar dat hij voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes heeft gemaakt en dat in de wijze waarop hij zijn verhaal heeft verteld niet tot uiting komt dat hij bewust een geestelij-ke creatie heeft willen scheppen. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd.

Voorts heeft het hof, ondanks een door Nieuw Amster-dam c.s., onder overlegging van een specificatie van advocatenkosten, bij pleidooi gemaakte aanspraak op toeschatting van proceskosten op de voet van art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG - hierna: de Handhavings-richtlijn -, die aanspraak, als te laat verwoord en begroot, in strijd met een goede procesorde geoordeeld, deze van de hand gewezen en de proceskosten op de voet van art. 237 Rv. toegeschat. 3.3 Voorzover in cassatie van belang heeft het hof - samengevat - het volgende overwogen. (a) Vooropgesteld dient te worden dat voor het bestaan van auteursrecht op een voortbrengsel vereist is, dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet (Aw). Als zodanig kan ingevolge art. 10 lid 1, aanhef en slot, Aw worden aangemerkt ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm ook tot uitdrukking ge-bracht. Om als werk beschermd te kunnen zijn dient dat voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dra-gen. (rov. 4.4) (b) Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de voor-zieningenrechter. Het moge zo zijn dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de rechercheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhan-gend eigen karakter en een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd, dit betekent nog niet dat er een au-teursrechtelijk werk is ontstaan. Het vereiste van een persoonlijk stempel drukt immers ook uit, dat het werk het resultaat moet zijn van menselijk scheppen. Het hof onderschrijft de door Nieuw Amsterdam c.s. in het ge-ding gebrachte opinie van prof. mr. J.H. Spoor, waar deze stelt: "Uit het feit dat een werk een eigen karakter moet hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen mag niet omgekeerd worden afgeleid dat, als iets maar een eigen karakter heeft, er dan ook sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk." Zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, zijn de vereisten die voor auteursrechtelij-ke bescherming van een vormgegeven geestelijke schepping gelden laag, maar niettemin is er een drem-pel. Om van een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen spreken moet, zoals uit de meergenoemde crite-ria voortvloeit, dat werk door zijn maker als coherente creatie zijn geconcipieerd. Het werk moet het resultaat zijn van enige, hoe gering dan ook, scheppende activi-teit van de maker. Die eis kan ook worden afgeleid uit het nog steeds maatgevende standaardarrest uit 1946 waarin de Hoge Raad heeft uitgemaakt "dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet" (HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712, Van Gelder/Van Rijn). Het is dan ook evenzeer te-recht dat de voorzieningenrechter, wiens oordeel het hof overneemt, van belang heeft geacht dat niet blijkt dat door Endstra creatieve keuzes zijn gemaakt voor de vorm van de achterbankgesprekken en evenmin dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen. De als transcript weergegeven gesprekken vertonen veeleer


http://www.iept.nl/files/1946/IEPT19460628_HR_Van_Gelder_v_Van_Rijn.pdf



het beeld van een spontaan uit de mond gerolde zake-lijke informatieoverdracht door Endstra in antwoord op aan hem gestelde vragen. Hoewel Endstra ook wel zal hebben nagedacht over wat hij wel en niet tegenover de rechercheurs wilde loslaten en daarbij selectief te werk zal zijn gegaan, komt bepaald niet tot uiting dat hij er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal in deze vorm-geving te gieten. De voorzieningenrechter is dan ook terecht en volgens de juiste maatstaf tot het oordeel ge-komen dat op de achterbankgesprekken geen auteursrecht rust en dat met de uitwerking van de ge-sprekken in het p-v en de publicatie hiervan in het litigieuze boek geen auteursrecht van (de erfgenamen van) Endstra is geschonden. (rov. 4.7) (c) In de memorie van antwoord hebben Nieuw Am-sterdam c.s. geconcludeerd tot veroordeling van de zonen Endstra in de kosten van het geding, "de advoca-tenkosten van geïntimeerden daaronder begrepen". Eerst aan het eind van het pleidooi heeft de raadsman te kennen gegeven dat aanspraak wordt gemaakt op toe-schatting van proceskosten op de voet van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn, die op 29 april 2006 in de Ne-derlandse wetgeving geïmplementeerd had moeten zijn. Hij heeft daarbij een specificatie van advocatenkosten overgelegd tot een totaal van € 29.957,65. Het is in strijd met een goede procesorde om de aldus verlangde kostenveroordeling, die niet althans onvoldoende dui-delijk valt af te leiden uit de bewoordingen van de memorie van antwoord, in een zo laat stadium expliciet te verwoorden en pas dan een begroting te overhandi-gen aan de wederpartij, waardoor deze zich daartegen ongenoegzaam heeft kunnen verweren. Bij de veroor-deling in de proceskosten zullen deze daarom op de gebruikelijke wijze op de voet van art. 237 Rv worden toegeschat. (rov. 4.13) 4. Beoordeling van het middel in het principale be-roep 4.1 Het middel strekt vanuit verschillende invalshoeken ten betoge, dat het hof, door te oordelen dat op de ach-terbankgesprekken geen auteursrecht rust nu deze door Endstra niet als coherente creatie zijn geconcipieerd, dat niet blijkt dat Endstra bewust een geestelijke creatie wilde scheppen en dat in die gesprekken niet tot uiting is gekomen dat Endstra er bewust voor heeft gekozen het voortbrengsel in deze vorm te gieten, de maatstaf heeft miskend die moet worden aangelegd bij beoorde-ling of een voortbrengsel als 'werk' in de zin van art. 1 in verbinding met art. 10 Aw moet worden aangemerkt. 4.2 Bij de beoordeling van het middel wordt vooropge-steld dat de auteursrechtelijke aanspraken van de zonen Endstra in dit geding, naar het hof kennelijk en in cas-satie onbestreden heeft aangenomen, slechts betrekking hebben op de in het boek opgenomen transcripten van de gesprekken 2-10 en 15 (gedeeltelijk), bedoeld hier-voor in 3.1 onder (v). Van de gesprekken 1 en 11-14 is in het boek immers slechts in de eigen woorden van Middelburg en/of Vugts de inhoud van die gesprekken weergegeven, welke inhoud het auteursrecht niet be-schermt. 4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voort-brengsel kunnen worden beschouwd als een werk van

letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr. C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld. 4.4 De gedachtegang van het hof, neergelegd in rov. 4.7, is - mede gelet op de door het hof instemmend aangehaalde passage uit het advies van prof. mr. J.H. Spoor - kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat Endstra de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording be-paald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het re-sultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de ma-ker als een coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten. 4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ont-leend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stem-pel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daar-buiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. 4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft ge-maakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om de-zelfde reden kan niet worden geëist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben. Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvat-ting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oordeelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bij-zin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken.









4.6 Het vorenstaande betekent dat de onderdelen I.2-I.5, die uitgaan van een andere lezing van 's hofs arrest dan hiervoor als de juiste is aangemerkt, bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen leiden, dat hetzelfde geldt voor de onderdelen I.11-12 - onderdelen met nummer I.9 en I.10 ontbreken - maar dat de onder-delen I.6 en I.7 slagen; onderdeel I.8 behoeft geen behandeling. Onderdeel I.1 mist zelfstandige betekenis. Onderdeel II is voorgesteld voor het geval geen van de onderdelen I tot cassatie leidt, zodat het geen behande-ling behoeft. Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voort-brengselen zijn die het persoonlijk stempel van Endstra als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen. 5. Beoordeling van het middel in het incidentele be-roep 5.1 Het middel in het incidentele beroep richt zich te-gen de afwijzing in rov. 4.13 (zie hiervoor in 3.3 onder c) van de door Nieuw Amsterdam c.s. gemaakte aan-spraak op een veroordeling van Endstra c.s. in de volledige proceskosten op de voet van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn en tegen het in plaats daarvan be-groten van de proceskosten conform 'het gebruikelijke liquidatietarief'. 5.2 Het klaagt in onderdeel 1, kort gezegd, (i) dat het hof miskend heeft dat de rechter ingevolge art. 237 lid 1 Rv. een kostenveroordeling behoort uit te spreken ook zonder dat daartoe een vordering of aanspraak is geformuleerd, (ii) dat het hof ingevolge art. 14 Hand-havingsrichtlijn zonodig ambtshalve, en in elk geval gezien de conclusie van de memorie van antwoord en de toelichting daarop ter terechtzitting, art. 14 Handha-vingsrichtlijn had behoren toe te passen, (iii) dat het, gelet op de evenbedoelde conclusie, voor de advocaat van de zonen Endstra duidelijk had moeten zijn dat door Nieuw Amsterdam c.s. toepassing van art. 14 Handhavingsrichtlijn beoogd werd, mede gelet op de aandacht die aan dit aspect van die richtlijn in literatuur en rechtspraak voordien al was besteed, (iv) dat noch Europese bepalingen, noch die van het Nederlandse procesrecht of de eisen van een goede procesorde voor-schrijven dat een partij, naast het inroepen van het beoogde rechtsgevolg, ook de specifieke rechtsbron daarvoor zou moeten noemen, en (v) dat niet valt in te zien waarom de zonen Endstra rechtens onvoldoende gelegenheid zouden hebben gehad - zo nodig na een korte schorsing - inhoudelijk op de aanspraak van Nieuw Amsterdam c.s. te reageren. Onderdeel 2 gaat ervan uit dat de grond voor afwijzing door het hof niet alleen, dan wel zozeer, gelegen is geweest in het ont-breken van een (voldoende duidelijk) verzoek, maar met name in het eerst bij pleidooi presenteren van de kostenopgave en -specificatie. Het klaagt dat ook dan 's hofs oordeel onjuist dan wel ontoereikend gemotiveerd is, (i) omdat die opgave slechts twaalf tekstregels be-sloeg, (ii) het daarbij, gelet op de maatstaven van art. 14 Handhavingsrichtlijn voornamelijk om het aantal aan het appelverweer bestede uren en het daarvoor ge-hanteerde uurtarief ging, (iii) dat daarom niet valt in te

zien dat daarop van de advocaat van de zonen Endstra geen inhoudelijke reactie kon worden verwacht, zo no-dig na een korte schorsing, en (iv) dat niets het hof belette voor de toepassing van art. 14 Handhavings-richtlijn de zonen Endstra in de gelegenheid te stellen op korte termijn nog een akte terzake te nemen, zodat het hof daarmee, eventueel na een tussenarrest over de overige geschilpunten, alsnog rekening kon houden. Onderdeel 3 somt een aantal omstandigheden op die het in de onderdelen 1 en 2 betoogde volgens dit onderdeel nog klemmender maken. 5.3 Het hof heeft geoordeeld dat Nieuw Amsterdam c.s. met de conclusie in hun memorie van antwoord in ap-pel, inhoudende dat aanspraak werd gemaakt op een veroordeling van de zonen Endstra in de kosten van het geding "de advocatenkosten van geïntimeerden daaron-der begrepen" niet, althans onvoldoende duidelijk tot uitdrukking hebben gebracht dat zij vergoeding ver-langden van proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn en dat het in strijd met een goede procesorde is om een zo onduidelijke vordering eerst aan het einde van het pleidooi in hoger beroep uitdruk-kelijk te verwoorden en pas op dat moment een begroting van die kosten aan de wederpartij te over-handigen, waardoor deze zich daartegen niet voldoende heeft kunnen verweren. 5.4.1 Ten tijde van de uitspraak van het hof (8 februari 2007) was de uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn (29 april 2006) reeds verstreken, terwijl de wet tot implementatie van die richtlijn eerst nadien (op 1 mei 2007) in werking is getreden. Het hof diende daarom de Nederlandse voorschriften inzake de proceskosten zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Hoewel art. 14 Handhavingsrichtlijn niet met zoveel woorden bepaalt dat voor toeschatting van de volledige proceskosten sprake moet zijn van een daartoe strek-kende vordering, aanspraak of verzoek - in tegenstelling tot het bij de implementatiewet ingevoer-de art. 1019h Rv., dat bepaalt dat die kosten 'desgevorderd' worden toegewezen - moet worden aan-genomen dat die eis ook in art. 14 Handhavingsrichtlijn besloten ligt. Zonder dat de betrokken partij op eniger-lei wijze aanspraak maakt op vergoeding van de volledige proceskosten die art. 14 Handhavingsrichtlijn de in het gelijk te stellen partij in het vooruitzicht stelt, en daarvan een gespecificeerde opgave doet, is de rech-ter immers niet in staat een daartoe strekkende veroordeling uit te spreken. Vergoeding van volledige proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsricht-lijn dient daarom te worden gevorderd, en de gevorderde kosten dienen zo tijdig opgegeven en ge-specificeerd te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Dat verweer kan zich toespitsen niet slechts op het aantal in rekening te brengen uren van de behandelend advocaat en het daar-op toe te passen uurtarief, maar ook op de vraag of die kosten 'redelijk en evenredig' zijn en of de billijkheid zich wellicht tegen die vergoeding verzet, alsmede, in-dien in het geding ook andere vorderingen dan ter handhaving van intellectuele-eigendomsrechten zijn



ingesteld - zoals ook in het onderhavige geval - op de vraag welk gedeelte van de in rekening gebrachte kos-ten op die handhaving betrekking heeft. 5.4.2 Het hof kon derhalve zonder schending van enige rechtsregel oordelen dat de eerst aan het slot van het pleidooi verstrekte verduidelijking van de vordering en presentatie van de begroting van de kosten zo laat kwam dat de zonen Endstra zich daartegen niet meer voldoende hebben kunnen verweren. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af dat de advo-caat van de zonen Endstra uit de meerbedoelde zinsnede in de memorie van antwoord mogelijk heeft kunnen opmaken dat Nieuw Amsterdam c.s. op ver-goeding van proceskosten op de voet van art. 14 Handhavingsrichtlijn aanspraak maakten. Bij deze stand van zaken behoefde het hof zijn beslissing om-trent de proceskosten niet aan te houden totdat de zonen Endstra alsnog op de overgelegde cijfers behoor-lijk hadden kunnen reageren. Op dit een en ander stuiten alle klachten van het middel, voor zover zij geen feitelijke grondslag missen, af. 6. In het principale en het incidentele beroep Als de in het ongelijk gestelde partij dienen Nieuw Amsterdam c.s. zowel in het principale als in het inci-dentele beroep te worden verwezen in de proceskosten. Nu partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist. 7. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 8 februari 2007; verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Nieuw Amsterdam c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de zonen Endstra begroot op € 371,34 aan ver-schotten en € 20.000,-- voor salaris; in het incidentele beroep: verwerpt het beroep; veroordeelt Nieuw Amsterdam c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de zonen Endstra begroot op € 71,34 aan verschot-ten en € 5.000,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beu-kenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, A. Hammerstein en F.B. Ba-kels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 30 mei 2008. Conclusie Advocaat-Generaal Verkade (…) Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Feiten 3. Procesverloop 4. Inleidende beschouwingen over de 'werktoets' 4.A. Inzet van het principale cassatiemiddel

(4.3. Beredeneerde opgave van de verdere inhoud van deze conclusie) 4.B. Gesprekken als zodanig niet van auteursrecht uit-gesloten 4.C. Jurisprudentie van de Hoge Raad in verband met de werktoets 4.D. Voorlopige bevindingen 4.E. Overgelegde opinies van partijdeskundigen en ge-publiceerde commentaren op de uitspraken in feitelijke instanties 5. Bespreking van het principale cassatieberoep 6. Bespreking van het incidentele cassatieberoep 7. Proceskosten in cassatie 8. Conclusie 1. Inleiding 1.1. Eisers worden hierna tezamen aangeduid als de zo-nen Endstra, verweerders tezamen als Nieuw Amsterdam c.s. en afzonderlijk als Nieuw Amsterdam, Middelburg en Vugts. 1.2. In 2003-2004 heeft de vastgoedhandelaar W. End-stra in het geheim een vijftiental gesprekken gevoerd met politieambtenaren. Deze gesprekken, die meren-deels in een rondrijdende auto plaats hadden en waarvan geluidsopnamen werden gemaakt, staan be-kend als 'de achterbankgesprekken'.(1) W. Endstra is op 17 mei 2004 doodgeschoten. 1.3. Deze procedure heeft betrekking op de uitgave door Nieuw Amsterdam, in 2006 van een boek getiteld 'De Endstra-tapes', waarin de achterbankgesprekken zijn weergeven. De zonen Endstra vroegen hiertegen een verbod op (onder meer) auteursrechtelijke gronden. 1.4. Evenals de rechtbank heeft het hof de vordering van de zonen afgewezen. Het hof overwoog daartoe, kort gezegd, dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op basis van vragen van recher-cheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd, maar dat niet voldaan was aan het vereiste dat het werk het resultaat moet zijn van menselijk schep-pen, omdat daarvoor nodig is dat het werk door zijn maker als coherente creatie is geconcipieerd, en in de achterbankgesprekken niet tot uiting komt dat Endstra er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal in deze vormgeving te gieten. 1.5. Het principale cassatiemiddel dan de zonen End-stra keert zich met name tegen de hiervoor gecursiveerde strofen, nu het hof daarin een eis zou hebben gesteld die het Nederlandse auteursrecht niet kent. Ik meen dat dit middel slaagt. 1.6. Het incidentele middel heeft betrekking op de pro-ceskosten in hoger beroep. Nieuw Amsterdam c.s. hadden het hof kostenveroordeling, inclusief advocaat-kosten, op de voet van art. 14 van Richtlijn 200/48/EG (handhaving van intellectuele eigendomsrechten) ge-vraagd, maar kregen die niet. M.i. faalt dit middel. 1.7. De conclusie geeft nog afzonderlijke aandacht aan de kostenveroordeling in cassatie, waarbij de vraag is of die proceskosten op de voet van Richtlijn 200/48/EG dienen te worden begroot. Ik meen dat die kwestie in



aanmerking komt voor prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG. 2. Feiten(2) 2.1. De zonen Endstra zijn (meerderjarige) kinderen van wijlen de vastgoedhandelaar W. Endstra (hierna: Endstra). 2.2. In de periode van 20 maart 2003 tot 28 januari 2004 heeft Endstra in het geheim een vijftiental ge-sprekken gevoerd met drie ambtenaren van de Criminele Inlichtingen Eenheid (hierna: C.I.E.) van de Amsterdamse politie. 2.3. De eerste veertien gesprekken vonden plaats in een rondrijdende auto van de C.I.E., het laatste gesprek was een telefoongesprek. 2.4. Op 17 mei 2004 is Endstra in Amsterdam op straat doodgeschoten. 2.5. Van de gesprekken (hierna ook: 'de achterbankge-sprekken') zijn geluidsopnamen gemaakt. De C.I.E. heeft deze opnamen uitgewerkt als volgt: van gesprek 1 en gesprekken 11 tot en met 14 werd een weergave van de inhoud (samenvatting) op papier gezet; van ge-sprekken 2 tot en met 10 werd een letterlijke weergave (transcript) op papier gezet; en van gesprek 15 (het te-lefoongesprek) werd gedeeltelijk een letterlijke weergave en gedeeltelijk een samenvatting op papier gezet. 2.6. De uitwerkingen van de gesprekken zijn op 13 sep-tember 2004 door de C.I.E. ter beschikking gesteld aan de Nationale Recherche, die daarvan op 25 januari 2006 een proces-verbaal (hierna: het PV) heeft opge-maakt. 2.7. Op 30 januari 2006 heeft de Nationale Recherche 14 verdachten, waaronder Willem H., aangehouden op verdenking van, kort gezegd, afpersing van vastgoed-handelaren als Endstra. 2.8. Middelburg en Vugts hebben de beschikking ge-kregen over een kopie van het PV en hiervan melding gemaakt in artikelen in het Parool van 20 maart, 25 maart en 13 april 2006. Ook in andere media zijn arti-kelen verschenen over het PV. 2.9. Op 2 mei 2006 heeft de Uitgeverij Nieuw Amster-dam BV het boek 'De Endstra-tapes' van Middelburg en Vugts uitgegeven. Het boek bevat een inleiding van 14 pagina's van Middelburg en Vugts, de schriftelijke uit-werking van de transcripten - met een enkele bewerking door het weglaten van teveel 'eeh's', puntjes en bepaalde persoonlijke gegevens, alsmede op enkele plaatsen een korte toelichting tussen vierkante haakjes -, een herschreven versie van de gesprekken 1 en 11 tot en met 14, alsmede een nawoord van 5 pagina's. 3. Procesverloop 3.1. Bij dagvaarding van 4 mei 2006 hebben de zonen Endstra Nieuw Amsterdam c.s. in kort geding gedag-vaard. 3.2. Ter terechtzitting van 8 mei 2006 hebben de zonen Endstra overeenkomstig de dagvaarding - samengevat - gevorderd Nieuw Amsterdam c.s. te bevelen om binnen 24 uur na betekening van het vonnis alle door Nieuw Amsterdam uitgegeven boeken onder de naam 'De Endstra-tapes' uit de handel te halen, hen te bevelen alle teruggenomen en in voorraad zijnde boeken binnen

twee dagen na voldoening van het hierboven genoemde bevel te vernietigen onder gelijkwaardige toezending van bewijsstukken, die daarop betrekking hebben en hen te verbieden om de integrale gesprekken opnieuw op deze wijze in boekvorm uit te brengen of tot druk over te gaan, alles op straffe van een dwangsom van € 1.000.000 per dag, en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten. 3.3. Nieuw Amsterdam c.s. voerden gemotiveerd ver-weer. 3.4. Bij vonnis van 11 mei 2006(3) weigerde de voor-zieningenrechter de gevraagde voorzieningen. Zij oordeelde, na een algemene uiteenzetting in rov. 5, in rov. 6 dat op de gesprekken geen auteursrecht rust: '5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het per-soonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd. et auteursrecht beschermt de geestelijke schepping, die in een vorm tot uiting is gekomen. De aan die geestelij-ke schepping gestelde vereisten zijn laag, doch er is een drempel en niet elk werk is auteursrechtelijk be-schermd. Het enkele feit dat iemand in een gesprek op een bepaalde manier spreekt verleent hem nog geen au-teursrecht op dat gesprek. Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt. 6. Allereerst dient derhalve te worden vastgesteld of er auteursrecht op de gesprekken van Endstra rust. Het boek "De Endstra-tapes" is gebaseerd op gesprekken die Endstra, op de achterbank van een auto van de C.I.E., heeft gevoerd met medewerkers van de C.I.E. Partijen zijn het erover eens dat de gesprekken werden gevoerd met een man die in doodsnood verkeerde en bescherming zocht bij de politie. De gesprekken wer-den gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen, teneinde te kunnen optreden tegen de af-persing van Endstra door W.H. c.s. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die Endstra met de recher-cheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij Endstra weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes ge-maakt. In de wijze waarop Endstra zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat Endstra er bewust voor heeft geko-zen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. Niet aannemelijk is geworden, dat het feit dat de gesprekken ter bescher-ming van Endstra voornamelijk op de achterbank van een auto van de C.I.E. zijn gevoerd, van invloed is ge-weest op de wijze waarop Endstra zijn verhaal heeft verteld.



Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zoge-naamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. Dat betekent dat met de uitwerking van de gesprekken in het PV en de publicatie hiervan in "De Endstra-tapes" geen auteursrecht van Endstra en daarmee van de zonen is geschonden.' 3.5. De zonen Endstra zijn in (spoed-)appèl gegaan te-gen dit vonnis. Zij hebben drie grieven voorgesteld, hun eis gewijzigd en geconcludeerd, zakelijk samenge-vat, dat het hof alsnog Nieuw Amsterdam c.s. zal verbieden (a) het boek 'De Endstra-tapes' nog langer te verkopen en in de handel te brengen en (b) de integrale gesprekken opnieuw in boekvorm uit te brengen of tot herdruk over te gaan dan wel op een andere wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met ver-oordeling van Nieuw Amsterdam c.s. in de kosten van het geding in beide instanties. 3.6. Nieuw Amsterdam c.s. hebben de grieven bestre-den en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen met veroordeling van de zonen Endstra in de kosten van het geding, daaronder begre-pen de advocatenkosten van Nieuw Amsterdam c.s. 3.7. Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 29 no-vember 2006. Van de zitting is proces-verbaal opgemaakt. 3.8. Bij arrest van 8 februari 2007(4) bekrachtigde het hof het vonnis van de voorzieningenrechter. Ook het hof was van oordeel dat geen sprake is van een auteurs-rechtelijk beschermd werk, onder meer omdat Endstra niet bewust een geestelijke creatie wilde scheppen. Het hof overwoog, voor zover ten deze van belang: '4.4. Bij de beoordeling stelt het hof voorop dat voor het bestaan van auteursrecht vereist is, dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw). Als zodanig kan ingevolge art. 10, lid 1 aanhef en slot, Aw worden aangemerkt ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm ook tot uitdrukking gebracht. Om als werk beschermd te kunnen zijn dient dat voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben en het per-soonlijk stempel van de maker te dragen. 4.5. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op de achterbankgesprekken geen auteursrecht rust. Daar-toe is in het vonnis overwogen, kort samengevat, dat de gesprekken zijn aan te merken als zakelijke informatie-overdracht en niet ten doel hadden het vormgeven van een verhaal, en voorts dat Endstra wel op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel maar dat hij voor de vorm van het gesprek geen crea-tieve keuzes heeft gemaakt en dat in de wijze waarop hij zijn verhaal heeft verteld niet tot uiting komt dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen. Met de eerste grief bestrijden de zonen Endstra deze overwe-gingen van de voorzieningenrechter. 4.6. Volgens de zonen Endstra voldoen de gesprekken wel degelijk aan de eigen-karakter-eis. Zij voeren aan dat Endstra er bewust voor heeft gekozen om bepaalde informatie wel en andere informatie niet aan de recher-cheurs van de CIE te verstrekken, dat hij aldus een selectie heeft gemaakt en het geheel in zijn eigen woorden heeft verteld. Het is menselijkerwijs uitgeslo-

ten dat een ander op dezelfde wijze hetzelfde "werk" zou hebben gemaakt, zo voeren zij aan. Volgens de zo-nen Endstra heeft de voorzieningenrechter ten onrechte de eis gesteld dat de gemaakte keuzes ieder afzonder-lijk creatief moeten zijn en heeft zij bovendien ten onrechte (beslissende) betekenis toegekend aan het doel van de gesprekken. Het auteursrecht stelt echter geen "bewustheidseis", ook onbewust kan een geestelijke creatie en daarmee een auteursrechtelijk werk tot stand worden gebracht, aldus de zonen Endstra. 4.7. Het hof volgt de zonen Endstra hierin niet en sluit zich aan bij het oordeel van de voorzieningenrechter. Het moge zo zijn dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de recher-cheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd, dit betekent nog niet dat er een auteursrechtelijk werk is ontstaan. Het vereiste van een persoonlijk stempel drukt immers ook uit, dat het werk het resultaat moet zijn van menselijk scheppen. Het hof onderschrijft de door Nieuw Amsterdam c.s. in het geding gebrachte opinie van prof. mr. J.H. Spoor, waar deze stelt: "Uit het feit dat een werk een eigen karakter moet hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen mag niet omgekeerd worden afgeleid dat, als iets maar een eigen karakter heeft, er dan ook sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk." zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, zijn de vereisten die voor auteursrechtelijke bescher-ming van een vormgegeven geestelijke schepping gelden laag, maar niettemin is er een drempel. Om van een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen spreken moet, zoals uit de meergenoemde criteria voortvloeit, dat werk door zijn maker als coherente creatie zijn ge-concipieerd. Het werk moet het resultaat zijn van enige, hoe gering dan ook, scheppende activiteit van de ma-ker. Die eis kan ook worden afgeleid uit het nog steeds maatgevende standaardarrest uit 1946 waarin de Hoge Raad heeft uitgemaakt "dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet" (HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712, Van Gel-der/Van Rijn). Het is dan ook evenzeer terecht dat de voorzieningenrechter, wiens oordeel het hof overneemt, van belang heeft geacht dat niet blijkt dat door Endstra creatieve keuzes zijn gemaakt voor de vorm van de achterbankgesprekken en evenmin dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen. De als transcript weergegeven gesprekken vertonen veeleer het beeld van een spontaan uit de mond gerolde zakelijke infor-matieoverdracht door Endstra in antwoord op aan hem gestelde vragen. Hoewel Endstra ook wel zal hebben nagedacht over wat hij wel en niet tegenover de recher-cheurs wilde loslaten en daarbij selectief te werk zal zijn gegaan, komt bepaald niet tot uiting dat hij er be-wust voor heeft gekozen zijn verhaal in deze vormgeving te gieten. De voorzieningenrechter is dan ook terecht en volgens de juiste maatstaf tot het oordeel gekomen, dat op de achterbankgesprekken geen au-teursrecht rust en dat met de uitwerking van de



gesprekken in het PV en de publicatie hiervan in het litigieuze boek geen auteursrecht van (de erfgenamen van) Endstra is geschonden. Grief 1 faalt derhalve.' 3.9. Het hof verwees de zonen Endstra in de kosten van het geding in hoger beroep, doch begrootte die - anders dan door Nieuw Amsterdam c.s. verlangd - op de ge-bruikelijke wijze (liquidatietarief). Ik kom daarop terug bij de bespreking van het incidentele cassatiemiddel. 3.10. Tegen dit arrest hebben de zonen Endstra tijdig en regelmatig cassatieberoep ingesteld(5) en tevens ge-concludeerd tot veroordeling van Nieuw Amsterdam c.s. - samengevat - op de voet van art. 1019h Rv, dan wel op de voet van art. 237 Rv in verbinding met art. 14 Richtlijn 2004/84/EG, in de kosten van het beroep. Zij hebben versnelde behandeling verzocht.(6) 3.11. Nieuw Amsterdam c.s. hebben het beroep tegen-gesproken en incidenteel cassatieberoep ingesteld (alleen) voor wat betreft de beperking van de kosten-veroordeling tot het zgn. liquidatietarief, met zodanige nadere voorziening als de Hoge Raad juist zal achten, mede ten aanzien van de kosten van het incidentele cassatieberoep, zulks met inachtneming van art. 1019h Rv en/of art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG. 3.12. De zonen Endstra hebben geconcludeerd tot ver-werping van dat beroep en tevens tot veroordeling van Nieuw Amsterdam c.s. - samengevat - op de voet van art. 1019h Rv, dan wel op de voet van art. 237 Rv in verbinding met art. 14 Richtlijn 2004/84/EG, in de kos-ten van het incidentele beroep. 3.13. Partijen hebben hun standpunten op 21 november 2007 mondeling doen toelichten, met re- en dupliek. Partijen hebben over en weer specificaties van de ge-maakte advocatenkosten overgelegd. Zij hebben blijkens overgelegde brieven van 14 respectievelijk 16 november 2007 afgesproken de verlangde advocaten-kosten voor de cassatieprocedure over en weer te beperken tot € 20.000 in het principale beroep en € 5.000 in het incidentele beroep. 4. Inleidende beschouwingen over de 'werktoets' 4.A. Inzet van het principale cassatiemiddel 4.1. Zoals in de inleiding reeds aangegeven, klaagt het principale cassatiemiddel over het aanleggen van een toets (het werk moet door zijn maker als coherente cre-atie zijn geconcipieerd, resp. in het werk moet tot uiting komen dat de maker er bewust voor gekozen heeft zijn verhaal in deze vormgeving te gieten), die het Neder-landse auteursrecht niet kent. 4.2. Het middel, evenals het verweer daartegen, stellen op (deels) principiële wijze de vraag waaraan een voortbrengsel moet voldoen om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen (kort gezegd 'de werktoets'). Die (deels) principiële discussie is ook in de feitelijke instanties reeds gevoerd. Hoewel de Hoge Raad bij een bepaalde lezing van 's hofs arrest (zie hierna nr. 5.4) het principale cassatie-middel op eenvoudige wijze zou kunnen verwerpen, meen ik dat die lezing niet voldoende waarschijnlijk is, of te zeer voorbij gaat aan door de zonen Endstra naar voren gebrachte (essentiële) stellingen. Ook overigens meen ik dat het debat tussen partijen een nogal diep

gravende conclusie verdient, evenals de inzet van het geschil. 4.3. De verdere opbouw van dit deel 4 van mijn conclu-sie is als volgt. Aan de hand van enige summiere jurisprudentie- en li-teratuurverwijzingen neem ik onder 4.B tot uitgangspunt dat gesprekken als zodanig niet van au-teursrecht zijn uitgesloten, maar dat er wel een (of meer) drempeleis(en) gelden. Dit chapiter kan relatief kort zijn omdat, als ik goed zie, partijen dáárover (te-recht) niet verdeeld zijn. Zij zijn daarentegen ernstig verdeeld over de inhoud van de te stellen drempe-leis(en). De partijen zijn in dat verband mede verdeeld over de inhoud en uitleg van een aantal arresten van de Hoge Raad. Hoewel ik die arresten vroeger meer dan eens heb bestudeerd, en daarvan bij eerdere gelegenheden naar vermogen verslag heb gedaan(7), meende ik om meer dan één reden er goed aan te doen deze arresten nog eens te bestuderen, en daarvan in deze conclusie onder 4.C te rapporteren. Partijen zijn, niet verbazend, óók verdeeld over de vraag aan welke uitlatingen in de rechtsgeleerde litera-tuur meer gewicht toekomt dan aan andere uitlatingen in die literatuur, als zij al niet verdeeld zijn in hun uit-leg van diverse literatuurplaatsen. Teneinde vermijdbare doublures tegen te gaan, heb ik evenwel afgezien van een afzonderlijk chapiter 'literatuur', en neem ik die literatuur mee onder 4.E, de bespreking van de in deze zaak overgelegde adviezen van hoogle-raren en de gepubliceerde annotaties (waarover dadelijk meer). Alvorens daartoe over te gaan, permitteer ik mij onder 4.D om op basis van par. 4.B en 4.C mijn eigen voorlo-pige bevindingen ten aanzien van auteursrechtelijke bescherming op papier te zetten. In een nader evalue-rend commentaar geef in nrs. 4.22-4.23.10 aan wat m.i. wél en niét gelezen kan worden in de eerder besproken tien arresten van de Hoge Raad. In nr. 4.24 e.v. probeer ik nadere gezichtspunten te ontwikkelen aan de hand van de zgn. 'vergelijkingsmethode' uit Wiarda's Drie typen van rechtsvinding(8): vergelijking met verwante gevallen ten aanzien waarvan geen of minder twijfel over de (niet)-beschermbaarheid behoeft te bestaan. Zoals gezegd zijn in deze zaak door partijen over en weer adviezen van (auteursrecht)-hoogleraren overge-legd. Het gaat om liefst zes adviezen van vier professoren. Daarnaast heeft het vonnis van de voor-zieningenrechter één, en het arrest van het hof drie annotaties van auteursrechtdeskundigen opgeleverd. Uiteraard was ik benieuwd waarom in dit materiaal (met name de adviezen over en weer) zo veel tegen-spraak besloten kan liggen, en ik veronderstel dat de Hoge Raad daarin eveneens geïnteresseerd is. In de ad-viezen en annotaties wordt, begrijpelijkerwijs, ampel beroep gedaan op (jurisprudentie en) literatuurplaatsen. Onder 4.E bespreek ik de adviezen en annotaties, en ik neem daarin de (omstreden) literatuurplaatsen mee. Bij deze werkwijze kan ik soms, wederom ter voorkoming van vermijdbare doublures, de volgens mij niet juiste visie van de ene adviseur of annotator verwerpen door



eenvoudig te verwijzen naar de mijns inziens wel juiste (gemotiveerde) visie van een andere adviseur of anno-tator. Na dat alles kan onder 5 de bespreking van het princi-pale cassatiemiddel volgen. Onder 6 volgt de bespreking van het op een heel ander onderwerp betrekking hebbende incidentele cassatie-middel. Onder 7 ga ik in op de proceskosten in cassatie. 4.B. Gesprekken als zodanig niet van auteursrecht uitgesloten 4.4. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over 'een werk van letterkunde, we-tenschap of kunst'. Artikel 1 is ten deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een niet limitatieve opsomming geeft van beschermbare werksoorten. Dat die opsomming niet limitatief is, blijkt uit de slotstrofe: '...en in het al-gemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking gebracht zij'. 4.5. Algemeen onderkend - en in cassatie onomstreden - is dat het auteursrecht voor bescherming niet een (voorafgaande) stoffelijke vastlegging vereist.(9) Dat blijkt al uit de geciteerde slotstrofe van art. 10 lid 1 Aw. En art. 10, lid 1, onder 3o noemt met zoveel woor-den, als voorbeeld: 'mondelinge voordrachten'. 4.6. Hoewel het 'moderne auteursrecht'(10) in de twee-de helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onder-kend - en is in cassatie onomstreden - dat de Auteurswet 'letterkunde, wetenschap of kunst' juist niét met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie 'formele' categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd, zo ruim zelfs dat het slechts gaat om zintuiglijke waarneem-baarheid(11), althans waarneembaarheid via oog of oor(12). 4.7. Dat (dus ook) gesprekken voorwerp van auteurs-recht kunnen zijn, vloeit voort uit het bovenstaande, en is in cassatie eveneens een niet werkelijk omstreden uitgangspunt. 4.8. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objec-ten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een (lage) kwalitatie-ve drempeleis. 4.9. De kwalitatieve drempeleis (of: drempeleisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar 'werk' is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.(13) Wat als 'werktoets' zou moeten gelden, is in de doctrine ont-wikkeld. Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd. 4.10. Hoewel het auteursrecht vanaf 1886 enige 'zachte' harmoniserende invloed van de Berner Conventie heeft ondergaan, gaat het om nationaal recht, voor zover on-derdelen ervan sinds 1991 niet 'hard' EU-geharmoniseerd zijn. Ik merk op dat het onderwerp van het principale cassa-tiemiddel, de vatbaarheid voor auteursrecht van

objecten in het algemeen (en dus ook: 'achterbankge-sprekken') nog niet communautair geharmoniseerd is. Eventuele prejudiciële vraagstelling aan het HvJ EG is ten deze dus niet aan de orde. 4.C. Jurisprudentie van de Hoge Raad in verband met de werktoets 4.11. Zoals in nr. 4.9 gezegd, is het geldend recht ten aanzien van 'de werktoets' in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd. Met het oog op de conclusie in deze zaak over de 'ach-terbankgesprekken' heb ik die jurisprudentie van de Hoge Raad (tien arresten) nogmaals bestudeerd(14). Ik doe daarvan onderstaand (chronologisch ingedeeld) verslag, waarbij ik mede let op (i) het object in kwestie, (ii) de bevinding van het hof; en (iii) de door de Hoge Raad aan de feitenrechter gelaten ruimte. Een nader evaluerend commentaar op deze jurispruden-tie volgt in nrs. 4.22-4.23.10. 4.12. In HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gel-der/Van Rijn), een zaak over beweerdelijk inbreukmakende kunstnijverheidsvoorwerpen, over-woog de Hoge Raad: 'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de be-scherming van het auteursrecht geniet; dat het Hof, vaststellende dat - buiten de algemeene ge-lijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen - er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het vol-gen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurwet, aanwezig is'. In deze zaak stond de auteursrechtelijke bescherming van individuele kunstnijverheidsvoorwerpen van Van Gelder niet ter discussie. De zaak (en dus ook de aan-gehaalde overweging) had betrekking op de vraag of Van Rijn op die werken inbreuk maakte door (andere) kunstnijverheidsvoorwerpen te maken waarbij sprake was van (niet meer dan) gebruik van hetzelfde materi-aal (nl: 'Oregon- of meer daartoe geschikt hout'), eenzelfde methode (nl.: branden en daarna met een sta-len borstel uitborstelen van de voorwerpen, 'waardoor de nerven donker naar voren komen, terwijl het tus-schenliggende hout lichter van kleur terugwijkt', en/of gebruik van aldus bewerkt hout, of aardewerk, in com-binatie met touw). Volgens Van Gelder gaf dít reeds aan zijn werken 'een zoo bijzonder kunsteffect [...], dat zijn eigen stempel hierop ligt en ze terstond herkend worden als door hem ontworpen en vervaardigd'. Het cassatieberoep tegen het arrest van het hof, dat de stellingen van Van Gelder had afgewezen, werd door de Hoge Raad met de boven aangehaalde overwegin-gen verworpen. 4.13. In HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator), één van de zgn. radioprogramma-arresten,



is het begrip 'eigen of persoonlijk karakter' voor het eerst gebruikt. De Hoge Raad overwoog: 'dat blijkens tekst en geschiedenis van de Auteurswet 1912 de wetgever [...] auteursrechtelijke bescherming heeft toegekend ook aan andere geschriften dan de ge-schriften die, als vruchten van scheppende arbeid, een eigen of persoonlijk karakter dragen.' De overweging diende om de objecten van de zgn. 'ge-schriftenbescherming' af te bakenen van de reguliere werken in auteursrechtelijke zin. De 'geschriftenbe-scherming' vormt een apart beschermingsregime dat om historische redenen deel uitmaakt van de Auteurs-wet, maar welk regime volgens door de Hoge Raad gegevens regels afwijkt van het 'gewone' auteurs-recht.(15) In de onderhavige zaak zonen Endstra/Nieuw Amsterdam c.s. is door de zonen (terecht(16)) geen be-roep op die geschriftenbescherming gedaan. 4.14. De zaak die leidde tot HR 5 januari 1979, NJ 1979, 339 m.nt. LWH (Heertje c.s./Hollebrand c.s.) ging over de vraag of het economieleerboek van Holle-brand c.s. inbreuk maakte op dat van Heertje c.s. De Hoge Raad overwoog: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweer-delijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweer-delijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie ont-trekken.' Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had af-gewezen, bleef in stand. 4.15.1. In een arrest van 29 november 1985 (Screen-oprints/Citroën)(17) legde de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van een van de auteursrechtelijke bepalingen in de BTMW ('Benelux-Modellenwet') voor. De zaak betrof gepretendeerd au-teursrecht op een autojaloezie, door Screenoprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt. Artikel 21 BTMW vereiste destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescher-ming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse hof had geoordeeld dat de autojaloezie van Screenoprints aan dát criterium niet voldeed. In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad: '3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechte-lijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet. Deze wetsbe-paling vermeldt "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid" als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet - behou-dens beperkingen bij de wet gesteld - aan de maker toekomt. Daarbij moet men - naar algemeen wordt aan-vaard - ervan uitgaan dat de zinsnede "tekeningen en

modellen van nijverheid" niet meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de om-schrijving "werken van toegepaste kunst". De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een "werk van toegepas-te kunst" in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men - zij het niet altijd in gelijkluidende bewoordingen - als (ge-noegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uit-spraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk "een zekere kunstwaarde" vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd dat daarin "een zeker kunst-zinnig streven van de maker" tot uitdrukking dient te komen (opvatting B). Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.' De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het Benelux-Gerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW (oud) terzake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze preju-diciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formu-lering dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter én het persoonlijk stempel van de maker zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals zal blijken, in latere ar-resten steeds teruggekeerd. 4.15.2. Efficiënte I.E.-juristen hebben gezocht naar een verkorte aanduiding van het door de HR in dit arrest geïntroduceerde criterium 'een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker'. Zo'n verkorte aanduiding is de eerder genoemde 'werktoets'. Meer en meer - ook in de gedingstukken in deze proce-dure - komt men óók tegen: 'EOK & PS'. In het vervolg van deze conclusie zal ook ik die afkorting wel gebrui-ken. 4.15.3. Bij arrest van 22 mei 1987(18) deed het Bene-lux-Gerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988(19) geeft de Hoge Raad die beantwoording weer: '1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Ben.GH, uitspraak doende op de door de HR in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard: (40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oor-spronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel(20) van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst. (41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) be-doelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepas-te) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk



karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangs-punten.' 4.15.4. Het gerechtshof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernieti-ging en verwijzing volgde. 4.16. In HR 1 juni 1990 (Kluwer/Lamoth)(21) ging het over de vraag wie auteur was van foto's van handwer-ken (voor een handwerkblad): de fotograaf en/of de redacteur of de zgn. 'stilist' die vooraf de door de foto-graaf te fotograferen objecten rangschikt (de keuze en de compositie van het te fotograferen onderwerp be-paalt). Het hof zag (alleen) in de fotograaf een maker in auteursrechtelijke zin. In rov. 3.4 en 3.5 overwoog de Hoge Raad: '3.4. Deze onderdelen klagen echter, in onderling ver-band, terecht erover dat het hof aldus blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Doordat het hof, zoals hiervoor is gebleken, bij de beantwoording van de vraag wie moet worden aangemerkt als maker van de onderwerpelijke fotografische werken, is uitge-gaan van de hiervoor geanalyseerde, overwegend technische opvatting omtrent de samenhangende be-grippen "fotografisch werk" en "maker van een fotografisch werk", heeft het vooreerst miskend dat de Auteurswet, zoals mede blijkt uit art. 6, strekt ter be-scherming van het werk als geestelijke schepping, zodat voor de beantwoording van die vraag niet enkel beslissend kan zijn wie het stoffelijke voorwerp waarin deze schepping tot uitdrukking komt, heeft vervaar-digd. En voorts dat ook bij totstandbrengen van een fotografisch werk de technische kant daarvan slechts een van de aspecten is van de daartoe noodzakelijke creatieve arbeid die, wil sprake kunnen zijn van een werk in de zin van de Auteurswet, moet leiden tot een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt: onder omstandigheden kan dat eigen karakter mede of in overwegende mate worden bepaald door de keuze en de compositie van het te fotograferen onderwerp, dat wil zeggen juist door het resultaat van dat onderdeel van het totstandbrengen van een foto dat het hof (naar hier-voor onder 3.3.1 is gebleken) samenvattend heeft aangeduid als "het rangschikken". 's Hofs oordeel dat ingeval de creatieve arbeid die bepalend is voor laatst-bedoeld onderdeel van het totstandbrengen van een fotografisch werk, niet is verricht door degene die het fototoestel heeft gehanteerd, maar door een derde, deze derde niet (mede) als maker van dat werk kan worden aangemerkt, is derhalve in zijn algemeenheid onjuist en wordt door voormelde onderdelen terecht bestreden. 3.5. Aangenomen moet worden dat zowel 's hofs oor-deel ten aanzien van de vraag of de onderhavige foto's voldoende eigen, oorspronkelijk karakter bezitten om als fotografisch werk te kunnen worden beschouwd (r.o. 5.7), als zijn verwerping van het primaire stand-punt van Kluwer dat het aandeel van de hoofdredactrice

en/of de stylist in het totstandbrengen van de onderha-vige fotografische werken zodanig was dat zij op de voet van art. 6 Auteurswet als de maker daarvan had te gelden (r.o. 5.8), mede zijn bepaald door en voortbou-wen op zijn hiervoor onjuist bevonden, overwegend technische opvatting omtrent de samenhangende be-grippen "fotografisch werk" en "maker van een fotografisch werk". Die oordelen worden daarom in zoverre door de onderdelen 2 en 3 van het middel in het principaal beroep terecht bestreden.' De zaak werd verwezen. 4.17. HR 4 januari 1991 (Van Dale/Romme)(22) betrof de door het hof aangenomen auteursrechtelijke be-scherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de 'grote Van Dale'. Romme had dat trefwoordenbestand (van 'A' tot 'zzzz') overge-nomen in een computerprogramma, dat als hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld. Ik citeer uit rov. 3.4: 'Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als be-doeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te ma-ken dat het hier om zulk een selectie gaat'. Er volgde vernietiging en verwijzing.(23) 4.18. In HR 29 juni 2001(24) was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of de-ze aan de werktoets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrech-telijke beschermbaarheid van spelmateriaal, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbe-schermde ideeën en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: Jenga) of de techni-sche bepaaldheid ervan (zoals bij: Vier op 'n rij). Aan de motivering door het hof werden geen hoge eisen ge-steld.(25) 4.19. Uit HR 24 februari 2006 (Technip/Goossens)(26) zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang. De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een ver-zameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan zo'n object binnen het werkbegrip vallen, voor zover de toevoer van gege-vens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte. De Hoge Raad overwoog: '3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als "werk" in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: "... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, weten-



schap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608). 3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van par-tijen, die zich beiden op evengenoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maat-staf heeft toegepast. [...] [Met de] term "subjectieve beoordeling" [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch schema, een eigen, oorspronke-lijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als "werk" voor au-teursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.4-4.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reac-ties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op we-tenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objec-tieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn geko-men, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoorde-ling in aanmerking kunnen komen. 3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklach-ten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorge-steld. 3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op erva-ring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, mo-tivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof. Grie-vink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.' 4.20. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancôme)(27) oor-deelde de Hoge Raad dat een geur(combinatie) in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke be-scherming. Daartoe werd overwogen:

'3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt voor-opgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke be-scherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als "werk" in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspron-kelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronke-lijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het vermogen tot het on-derscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...].' 4.21. Ten slotte vermeld ik HR 8 september 2006 ([...]/[...] c.s.).(28) In deze zaak ging het om relatief eenvoudige vakantiehuizen, waaraan het hof auteurs-rechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen: '3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origi-neel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, an-ders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ont-werp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden be-schermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.' 4.D. Voorlopige bevindingen 4.22. Het verbaast natuurlijk niet dat ik in de hierboven besproken jurisprudentie van de Hoge Raad niet met zo veel woorden criteria heb aangetroffen luidend als de in cassatie bestreden criteria: dat het werk door zijn maker als coherente creatie moet zijn geconcipieerd (hierna ook: 'conceptie als coherente creatie' of 'CCC-eis'), resp. dat daarin tot uiting moet komen dat de maker er bewust voor heeft gekozen het voortbrengsel in deze vormgeving te gieten (hierna ook: 'bewuste vormge-vings-eis' of 'BV-eis'; tezamen ook 'CCC & BV'). Ware het anders, dan zouden de desbetreffende klach-ten nu niet in cassatie voorliggen. 4.23. Mijn bevinding is evenwel dat ik - anders dan kennelijk het Amsterdamse hof in deze zaak - in de be-studeerde jurisprudentie ook geen aanknopingspunten



heb gevonden dat 'CCC & BV-'eisen gesteld zouden moeten worden, naast de bekende eis van het 'eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel (EOK & PS)', of dat 'CCC & BV'-eisen in het 'EOK & PS'- crite-rium besloten zouden liggen. Ik licht dit toe aan de hand van het volgende nadere commentaar op de hier-boven weergegeven arresten. 4.23.1. Het arrest Van Gelder/Van Rijn leert niets over de mate van eigen karakter (of: niet-banaliteit) waaraan de voorwerpen van Van Gelder (de conclusie van A-G Wijnveldt rept over: 'kandelaars, lantaarns, schaaltjes, jampotjes, enz.') stuk voor stuk zouden moeten voldoen om voor auteursrecht in aanmerking te komen. Het leert slechts (hoe belangrijk dat op zichzelf ook is) dat het auteursrechtelijk vereiste eigen karakter op concrete objecten betrokken moet zijn, en dat een object het ei-gen karakter niet kan ontlenen aan (een combinatie van) een karakteristiek materiaalgebruik, een karakte-ristieke bewerkingswijze, of het volgen van een stijl. Geëxtrapoleerd naar de zaak van de Endstra-tapes zou dit arrest dus houvast geven, indien de zonen Endstra auteursrecht zouden inroepen voor bijv. het voeren van gesprekken met de karakteristiek dat die op de achter-bank van een auto plaats hebben al dan niet in combinatie met de karakteristieken dat zij door een be-dreigd persoon met politie-ambtenaren plaats vonden en/of dat zij afpersing tot onderwerp hebben. Dat zou (dus) van de hand gewezen moeten worden. Maar het Van Gelder/Van Rijn-arrest geeft geen houvast voor de beantwoording van de vraag welke mate van eigen oor-spronkelijk karakter of persoonlijk stempel het concrete object, nl. de inhoud van de door Endstra gevoerde ge-sprekken zou moeten hebben. Aan de orde is immers niet, zoals mutatis mutandis in de zaak Van Gelder/Van Rijn het geval was, een actie van de ene toepasser van de (stijl-)vorm 'achterbankgesprekken' tegen een andere toepasser daarvan, met een andere inhoud. Aan de orde is de (letterlijke) weergave door Nieuw Amsterdam c.s. van de onderhavige, concrete achterbankgesprekken van Endstra. 4.23.2. Het Explicator-arrest bezigt wel de term (wer-ken met een) 'eigen of persoonlijk karakter' (als 'vruchten van scheppende arbeid'), maar geeft daaraan geen nadere invulling of grensafbakening. Dat de (per zender en chronologisch gerangschikte) radiopro-gramma's van de omroepen 'welke zij wekelijks in hun officiële omroepgidsen publiceren' daaraan niet volde-den, was in die zaak niet omstreden. 4.23.3. In het arrest Heertje c.s./Hollebrand c.s. behoef-de de Hoge Raad zich niet uit te spreken over de vraag óf aan het werk van Heertje c.s. eigen persoonlijk ka-rakter toekwam. Dat was op zichzelf niet omstreden. Daarover leert het arrest dus niets. De waardering van de mate ervan stond wel ter discussie, gelet op de door Heertje c.s. gestelde te grote gelijkenissen in het werk van Hollebrand c.s. De Hoge Raad liet het oordeel daarover goeddeels aan de feitenrechter over. In de zaak van de zonen Endstra/Nieuw Amsterdam c.s. is die (toegespitste) kwestie niet aan de orde: de gelij-kenis (zo niet 'identiekheid') is gegeven.

4.23.4. De Screenoprints/Citroën-jurisprudentie van de Hoge Raad leert - evenals latere arresten - dat aan wer-ken geen hogere eisen gesteld mogen worden dan 'een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stem-pel van de maker draagt', maar geeft geen nadere invulling aan dat criterium. (Afbeelding uit IER 1987, blz. 71) Uit het arrest kan wél worden afgeleid dat de Hoge Raad een oordeel van de feitenrechter dat de autojaloe-zie in kwestie aan dát criterium voldeed (en dat dit eigen, oorspronkelijk karakter niet enkel datgene be-treft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect), in stand zou laten (vgl. afbeelding). 4.23.5. Uit het Kluwer/Lamoth-arrest kan worden afge-leid dat de Hoge Raad een oordeel van de feitenrechter dat de keuze en de compositie van degene die een te fotograferen onderwerp (als aan de orde in die zaak) bepaalt/rangschikt aan het criterium van 'EOK & PS' voldoet, in stand zou laten. (Afbeelding uit AMI 1991, blz. 12) 4.23.6. In het Van Dale/Romme-arrest - dat tot de hui-dige dag vrij algemeen beschouwd wordt als 'het' standaardarrest van de Hoge Raad omtrent de werktoets - heeft de Hoge Raad (op cassatieniveau) bepaald dat een verzameling van (230.000) woorden die deel uit-maken van de Nederlandse taal, niet zonder meer voldoet aan het vereiste van 'EOK & PS', en dat dit an-ders is indien de verzameling het resultaat is van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uit-drukking brengt. Onderscheidend in de rechtsoverweging en bepalend voor de invulling van het 'EOK & PS' is dus: het tot uitdrukking brengen van een persoonlijke visie. 4.23.7 In het arrest over de Vijf spellen komt de termi-nologie 'eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker' niet voor. Dat betekent m.i. ech-ter niet dat de Hoge Raad daarmee het criterium van 1991 verlaten zou hebben(29). In mijn noot in NJ 2001, 602 sub 16-20 heb ik de door de Hoge Raad in deze zaak gehanteerde motiveringsei-sen (vgl. rov. 3.3.3-3.3.4) bij het aannemen van 'EOK & PS' vergeleken met die in de zaak Van Dale/Romme en opvallend laag genoemd. (Afbeelding beschermd geoordeelde Jenga-blokjes uit IER 2001, blz. 229) 4.23.8. In het tamelijk recente arrest Technip/Goossens valt het volgende op. - Ook een 'kinetisch schema', bestaande in een verza-meling reactievergelijkingen ten behoeve van het productieproces van ethyleen en propyleen in de petro-chemische industrie, kan als 'werk' beschermd zijn, mits er sprake is van een selectie die voldoet aan de ei-sen van 'EOK & PS'. - Daaraan doet niet af dat de selectie is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of er-varing, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatighe-den en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Ook dan kan er nog sprake zijn van een 'subjectieve' = 'EOK & PS'-toets.



- Daaraan doet ook niet af dat bij die selectie de op er-varing en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt. - Deze toets mag niet ingeruild worden voor de toets of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkenden tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen (omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aan-merking kunnen komen). 4.23.9. In het eveneens tamelijk recente arrest Keco-fa/Lancôme is niet alleen het oordeel van het hof waarin een concrete geur(combinatie) als auteursrech-telijk beschermd object werd erkend in stand gebleven, doch vallen tevens op de ruime bewoordingen waarin de Hoge Raad in het algemeen over beschermbare ob-jecten spreekt: - de in art. 10 Aw neergelegde omschrijving van wat als 'werk' in de zin van die wet moet worden verstaan, luidt algemeen; - zij belet niet daaronder een geur te begrijpen; - voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming is beslissend of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspron-kelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt; - het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het ver-krijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van au-teursrechtelijke bescherming. Extrapolatie van deze regels naar de 'achterbankge-sprekken' levert het volgende op: - de in art. 10 Aw neergelegde omschrijving van wat als 'werk' in de zin van die wet moet worden verstaan, luidt algemeen; - zij belet niet daaronder achterbankgesprekken te be-grijpen; - voor de vraag of achterbankgesprekken in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming is beslis-send of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt; - het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het ver-krijgen van een technisch effect (of lees: datgene betreft wat noodzakelijk is voor het overbrengen van bepaalde informatie) maar nu bij achterbankgesprekken daarvan geen sprake is (integendeel: het hof heeft ge-oordeeld dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de rechercheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter en een per-soonlijk stempel niet kan worden ontzegd), belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelij-ke bescherming.

4.23.10. In het laatst besproken, eveneens tamelijk re-cente arrest Timans/Haarsma c.s. valt op dat (i) naar het nogal concrete oordeel van de Hoge Raad onjuist is de rechtsopvatting dat i.v.m. dezelfde functionaliteitseisen, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakan-tiehuis uiterst gering zijn, en (ii) dat zo'n opvatting bovendien niet het oordeel over de niet-voldoening aan de werktoets van de in geding zijnde ontwerpen kan dragen. Extrapolatie van deze overwegingen naar de 'achter-bankgesprekken' levert het volgende op: (i) onjuist is de rechtsopvatting dat bij 'een spontaan uit de mond gerolde zakelijke informatieoverdracht door Endstra in antwoord op aan hem gestelde vragen', de marges voor een gesprek met 'EOK & PS' uiterst gering zijn, en (ii) dat zo'n opvatting bovendien niet het oordeel over de niet-voldoening aan de werktoets van de in geding zijnde gesprekken kan dragen. 4.24. Tot zover mijn bevindingen aan de hand van her-nieuwde bestudering van tien HR-arresten: bevindingen die er dus naar tenderen om het principale cassatiemid-del gegrond te achten. Zoals in het vooruitzicht gesteld wil ik, alvorens aan de professorenadviezen, literatuurplaatsen en de bespre-king van het cassatiemiddel toe te komen, nog enige gedachten ontwikkelen aan de hand van vergelijking met verwante gevallen ten aanzien waarvan geen of minder twijfel over de (niet-)beschermbaarheid behoeft te bestaan. 4.25. Ik acht gesprekken (en met name ook 'achter-bankgesprekken' als de onderhavige) vergelijkbaar met brieven, dagboeken en dergelijke persoonlijke aanteke-ningen. In de literatuur wordt tegenwoordig(30) algemeen aangenomen dat brieven en dagboeken en dergelijke aantekeningen voorwerp van auteursrecht kunnen zijn. In de desbetreffende literatuur wordt bij deze objecten wél in het algemeen gerefereerd aan het standaardcriterium van 'EOK&PS'. Aldus worden een-voudige kattebelletjes, boodschappenlijstjes en (sjabloonmatige) puur zakelijke correspondentie (zoals bijv. orderbevestigingen) buiten de deur gehouden. In de woorden van Quaedvlieg(31): 'Gemis van persoonlijk karakter kan ook samenhangen met het feit dat er sprake is van een banale vorm. De vorm van een propellor is geheel technisch bepaald en dus onpersoonlijk. [...] Het telefoonboek is als de pro-pellor, er staat geen woord in dat niet "nodig" is. De gebruikelijke huwelijksannonce of het kattebelletje op het bureau missen ook persoonlijk karakter, maar om een heel andere reden: hier is niet ieder woord objectief bepaald, maar de formules zijn óf algemeen óf alle-daags.' Opvallend is evenwel dat de auteursrechtelijke litera-tuur niet, laat staan expliciet, rept over een van de 'EOK & PS'-eis deel uitmakend of bijkomend 'CCC en/of BV'-vereiste: dat er sprake zou moeten zijn van een werk dat door zijn maker als coherente creatie moet zijn geconcipieerd ('CCC'), en/of dat in het werk tot ui-ting moet komen dat de maker er bewust voor heeft gekozen heeft zijn verhaal in deze vormgeving te gieten



('BV'). Dat is opvallend, omdat bij uitstek bij de hier bedoelde brieven, dagboeken en aantekeningen die vraag - als zij van belang zou zijn - toch zou kunnen, ja zou moeten zijn gesteld. Niet dus.(32) Inzet van deze procedure is dus - mede in het belang van de rechtsvorming - of de doctrine hier een steek heeft laten vallen, dan wel terecht geen reden heeft ge-zien om die toegespitste/nadere eis te stellen. 4.26. Omdat de doctrine mij hier in de steek laat, ver-plaats ik mij in de rol van de brief- of dagboek- of verslagschrijver. Mijn buurvrouw is op de Oude Singel van haar tasje beroofd, en schrijft in een brief en/of in haar dagboek in zeg twee pagina's hoe geraffineerd die man te werk ging, hoe geschrokken ze is, hoe aardig de politie was, en hoe vervelend de bank en de sleutelspecialist. De 25 leerlingen van een groep 8 van een basisschool in Breda gaan op schoolreis naar Den Haag en moeten na afloop een opstel/verslag daarover schrijven. Die teksten kunnen door de feitenrechter gewaardeerd worden op 'EOK&PS'. Zij kunnen mogelijk te banaal gevonden worden om voor auteursrechtelijke bescher-ming in aanmerking te komen. Maar als de door mijn buurvrouw opgetekende beleve-nis die toets doorstaat, en één of meer van de schoolreisverslagen die toets doorstaan - tussen de 25 mogelijk goeddeels monotone verslagen van die schoolreis zitten er toch allicht een paar die 'eruit sprin-gen' - moeten zij dan alsnog afgeserveerd kunnen worden omdat de door mijn buurvrouw beschreven be-levenis, en die schoolreisverslagen (wellicht) niet als coherente creatie zijn geconcipieerd, en/of dat mijn buurvrouw of die scholieren er niet bewust voor hebben gekozen onze verhalen in deze vormgeving te gieten? Voor de goede orde nog: dat in de boven gegeven voorbeelden mijn buurvrouw en de scholieren gewone mensen zijn, mag bij dit alles auteursrechtelijk geen rol spelen. Gewone mensen hebben evenzeer recht op au-teursrecht als Literatoren, Kunstenaars en Wetenschappers, mits aan de 'EOK & PS' drempeleis is voldaan. Wat auteursrechtelijk ook geen rol mag spelen, is dat hun boven bedoelde belevenissen ietwat alledaags zijn; het gaat immers om de al dan niet 'banale' verwoording. 4.27. Ik zie geen goede grond voor een extra 'CCC & BV'-eis (of -eisen). Ik deel de door Seignette(33) en Bousie(34) verwoorde principiële bezwaren. Er is geen goede grond om iemand die overigens een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stem-pel heeft voortgebracht, op basis van de hier bedoelde extra eis(en) auteursrechtelijke bescherming te onthou-den. Integendeel: (júist) ook de maker van een werk dat (nog) niet als coherente creatie is geconcipieerd, of waarbij de maker (nog) niet bewust voor de onderhavi-ge vormgeving heeft gekozen, komt auteursrechtelijke bescherming toe. Iemand die (nog) niet een coherente creatie concipieert, respectievelijk (nog) niet bewust een bepaalde vormgeving kiest, maar niettemin iets neerlegt waaraan een eigen, oorspronkelijk karakter, dat zijn persoonlijk stempel draagt niet ontzegd kan worden, kan er als auteur daarvan groot belang bij kan

hebben om zich tegen publicatie te verzetten. Het recht om te beslissen of een werk al dan niet (in deze vorm) gepubliceerd zal worden, wordt niet ten onrechte wel gezien als het belangrijkste recht van de auteur. Ik doel op het auteursrechtelijke, mede persoonlijkheidsrechte-lijke zgn. droit de publication of droit de divulgation(35). In dit verband wijs ik er nog op dat onomstreden geldt dat ook concepten, schetsen e.d. reeds als werken gel-den, mits ze voldoen aan het vereiste van 'EOK & PS'(36). 4.28. Afgezien van het hierboven benadrukte persoon-lijkheidsrechtelijke aspect, waarbij de niet coherent of bewust werkende maker alle reden kan hebben om zijn auteursrecht op het overigens van eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel getuigende werk in ne-gatieve zijn uit te oefenen (publicatie voorkómen), is er ook geen enkele reden om de hier bedoelde maker niet in positief-auteursrechtelijke zin te laten delen in de vruchten van een (onverwachte) publicatie. Als in een van de hier boven gegeven voorbeelden de leerkracht een van de verslagen van het dagje Den Haag kostelijk genoeg vindt om het aan De Volkskrant aan te bieden voor publicatie in het 'Reizen'-supplement, dient het auteursrecht ertoe om te zorgen dat het eventuele hono-rarium aan de scholier toekomt(37). 4.29. In dit verband acht ik niet minder principieel de door Bousie(38) geuite bedenking dat aan de hand van de criteria van het hof auteursrecht zou worden onthou-den aan door verstandelijk gehandicapten voortgebrachte (kunst)werken waaraan een 'EOK & PS' niet valt te ontzeggen.(39) Dat klemt temeer omdat de publicatie (met auteursrechtelijk af te dwingen naams-vermelding) en exploitatie van deze voortbrengselen, al mogen zij primair de vruchten zijn van bezigheidsthe-rapie, voor de betrokken makers (en hun familie) een hoogst belangrijk element kunnen zijn in een vorm van erkenning en daarmee een vermindering van desinte-gratie. 4.30. Op vergelijkbare wijze kan men zich de vraag stellen waarom, ceteris paribus, een dankzij serendipi-teit(40) of een soortgelijk verschijnsel tot stand gekomen voortbrengsel van de geest auteursrechtelijke bescherming zou moeten ontberen. Serendipiteit of iets dergelijks kan bijv. medebrengen dat experimenteel onderzoek naar een nieuwe methode van snoeien van fruitbomen met het oog op een maximale fruitop-brengst een onbedoeld, maar niettemin door (artistieke) beoordelaars alom gewaardeerd - druk gefotografeerd, misschien zelfs bekroond en/of museumwaardig - beeld van snoeikunst oplevert. Andere voorbeelden zijn ge-makkelijk te bedenken: zoeken naar een nieuwe methode voor diamantslijpen met het oog op vermin-derd splinterverlies, met een onverwacht prachtige geslepen diamant; idem bij edelsmeedkunst, enz. of iets dergelijks kan ook meebrengen dat een welis-waar zakelijk bedoeld verslag onbedoeld, doch niettemin door journalistieke beoordelaars onderkend, een zodanig eigen, oorspronkelijk karakter en persoon-lijk stempel bezit dat het - onverwacht - juist of ook daarom de moeite van letterlijke publicatie waard is.



De in dit nr. eerder aangegeven serendipiteitsvoorbeel-den verdienen beoordeling op hun eigen merites. Het - natuurlijk - naar de 'achterbankgesprekken' toegeschre-ven laatste voorbeeld moet daaraan niet afdoen, maar behoeft daar m.i. ook niet onder te lijden. 4.31. Ik zie, naast principiële, ook praktische bezwaren tegen de 'bewustheids-eis' van het hof. De beoordeling of een voortbrengsel van de geest al dan niet (of ten de-le wél en ten dele niet?) als een coherente creatie is geconcipieerd, en/of daarvoor bewust (meer of minder bewust?) de onderhavige vormgeving is gekozen, acht ik ondoenlijk. Aan overledenen (zoals W. Endstra) kan het niet meer gevraagd worden. Aan levende schrijvers en sprekers wél. Het zal moeilijk zijn om hen niet op hun woord te geloven. Aan tegenbewijs via leugende-tectoren willen wij niet denken. Dat betekent dat de beoordeling van het werkkarakter door de rechter moet - maar ook kan - worden afgeleid uit (nu juist) het uit het voortbrengsel zelf blijkende eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel(41). Indien men het vereiste van een coherente creatie c.q. een bewust gekozen vormgeving tóch praktisch opera-tioneel zou proberen te maken, valt dat allicht samen met de aanwezigheid bij de auteur van een publicatie-oogmerk. Maar dat mag nu juist niet tellen: zoals ik in nr. 4.27 al aanduidde, staat dat haaks op de algemene erkenning dat auteursrecht óók bestaat op (en groot au-teursrechtelijk belang bestaat bij) bescherming van werk waarbij de auteur nog (lang) niet aan een beslis-sing over eventuele openbaarmaking toe is. Aan auteursrechtelijke bescherming doet zelfs niet af dat de maker in zijn testament verbranding van de verzegelde envelop met zijn ongepubliceerde (misschien zelfs in het testament 'onrijp' genoemde) manuscripten heeft bepaald. Het operationeel maken van de door het hof bedoelde vereisten staat voorts haaks op de eveneens reeds in nr. 4.27 aangegeven algemene erkenning dat onvoltooide concepten, schetsen e.d. voor bescherming als werk in aanmerking komen. 4.32.1. Ik illustreer het bovenstaande nog met een her-kenbaar voorbeeld: het dagboek van Anne Frank. Bekend, maar toch nog vermeldenswaardig is dat geen enkele door haar vader Otto Frank eerder benaderde uitgever in uitgave geïnteresseerd was, tot na een lo-vend artikel over het ongepubliceerde manuscript van Jan Romein in Het Parool van 3 april 1946.(42) Later is bekend geworden dat Anne Frank haar dag-boek in twee versies schreef.(43) Na de (later zo genoemde) A-versie van de in 1942 dertienjarige Anne, herschreef zij als 14/15-jarige vanaf voorjaar 1944 haar dagboek in de (later zo genoemde) B-versie. Zij deed dat omdat zij - aldus de kenners van haar werk - inmid-dels het plan had opgevat schrijfster te willen worden (dagboekbrief 11 mei 1944), en zij schreef de B-versie met het oog op latere publicatie. Daaruit valt af te lei-den dat de B-versie door Anne Frank als coherente creatie is geconcipieerd, resp. dat zij er bewust voor heeft gekozen het voortbrengsel in deze vormgeving te gieten, waarmee de B-versie van het dagboek voldoet aan een 'CCC & BV-vereiste' van het Amsterdamse hof.

Dat roept evenwel prangende vragen op. 4.32.2. (I) Gebleken is dat Otto Frank bij de door hem verzorgde edities van 'Het Achterhuis' zowel uit de A-versie als uit de B-versie heeft geput. Kunnen de later identificeerbaar gebleken (vroegere) delen uit de A-versie als auteursrechtvrij worden aangemerkt, in te-genstelling tot die uit de B-versie? Bij de A-versie was Anne (volgens de Anne-Frank-wetenschappers) dus nog niét doende met een coherente creatie en nog niet met een bewuste vormgeving; of zulks is (gegeven de latere B-versie en haar motief daarvoor) discutabel. Zijn de (ook interessante) delen uit de A-versie auteurs-rechtvrij, ook al kan daaraan een met Anne Franks leefsituatie in het achterhuis samenhangend eigen ka-rakter en een persoonlijk stempel niet worden ontzegd?(44) Geldt een eventuele auteursrechtvrijheid ook (of al-thans) voor de A-versie van Anne Franks dagboek in zijn geheel (hoewel die misschien dóór het bestaan van de B-versie extra interessant is)? 4.32.3. (II) Moet de beschermenswaardigheid van de B-versie écht afhangen van hetgeen wij te weten zijn ge-komen over de ('CCC & BV') bestaansreden voor Anne Frank van die B-versie, in plaats van het te laten afhan-gen van het (al dan niet, en in dit geval algemeen erkend wél) uit de tekst blijkende aanwezige eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de B-versie (en mogelijk ook de A-versie)? 4.32.4. Het zal duidelijk zijn dat het stellen van deze en dergelijke vragen voor mij samenvalt met de eenvoudig te raden beantwoording daarvan. 4.33. Wie de weergave van de gesprekken in de proces-sen-verbaal of in het boek 'De Endstra-tapes' leest, zal m.i. niet gauw literair gestreeld worden door Endstra's verwoording van hetgeen hij mededeelt.(45) De vorige volzin houdt evenwel een persoonlijk waardeoordeel van deze lezer in, dat ook nog veel weg heeft van een smaakoordeel. Wat ten deze in cassatie telt is het feitelijk oordeel van het hof, dat in rov. 4.7 overweegt: '... dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de rechercheurs verschafte in-formatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stem-pel niet kan worden ontzegd...'. Daarmee geeft het hof m.i. (op straffe van onbegrijpe-lijkheid(46)) aan dat de afwijzing van auteursrecht op de achterbankgesprekken níet gegrond is op het ontbre-ken van een eigen karakter en een persoonlijk stempel bij de verwoording van de door hem verschafte infor-matie. 4.34. Voor de onderhavige zaak leidt het voorgaande voorshands tot de volgende bevindingen. Daargelaten of eigenlijk wel vastgesteld kan worden óf Endstra zijn verhaal als coherente creatie heeft gecon-cipieerd, en óf uit de achterbankgesprekken kan worden afgeleid dat Endstra al of niet bewust ervoor heeft ge-kozen zijn verhaal in deze vormgeving te gieten, heeft het hof hier m.i. extra ('CCC & BV')-eisen gesteld die aan een werk niet behoren te worden gesteld. Afgezien van de bezwaarlijke toepasbaarheid, zijn deze vanuit de



doelstelling van het auteursrecht irrelevant. Een auteur van een werk dat overigens een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel vertoont, heeft naar de strekking van de Auteurswet net zo zeer aanspraak op auteursrechtelijke bescherming indien zijn verhaal (nog) niet als coherente creatie is geconcipieerd, of als de betrokken vorm niet of minder bewust gekozen is. De omstandigheid dat Endstra als een gewoon mens (of, als men zo wil, een minder gewoon mens, of 'een mens in doodsnood'(47)) en zonder uit te zijn op een coherent (te publiceren) werk de achterbankgesprekken heeft gevoerd, geeft geen aanleiding geven om dáárom af te dingen op het overigens aangenomen 'EK&PS' van de achterbankgesprekken. 4.E. Overgelegde opinies van partijdeskundigen en ge-publiceerde commentaren op de uitspraken in feitelijke instanties 4.35. In deze zaak zijn, als gezegd vermeld, advie-zen(48) van partijdeskundigen(49) overgelegd. Daarnaast zijn de uitspraken van de voorzieningenrech-ter en het hof in de auteursrechtelijke vakpers becommentarieerd.(50) Ik laat die opinies en commen-taren hieronder in min of meer chronologische volgorde de revue passeren, en ik geef op de m.i. in cassatie relevante punten aan of ik die standpunten deel of (gemotiveerd) tegenspreek. Tegelijk kan in dit chapiter auteursrechtelijke literatuur, die ook in de adviezen en commentaren aan de orde is, worden 'meegenomen'. 4.36. Advies Spoor I. In zijn eerste advies van 7 mei 2006(51) dat door Nieuw Amsterdam c.s. in eerste aan-leg in het geding is gebracht, concludeert prof. mr. J.H. Spoor dat de opgenomen gesprekken niet auteursrech-telijk beschermd zijn. 4.36.1. Spoors vooropstelling (onder 2): 'Van oudsher pleegt men ervan uit te gaan dat gesprekken als zodanig geen werken in de zin van het auteursrecht zijn', moge ondersteund worden door twee door hem vermelde bronnen uit 1907 en 1932, maar kan m.i. niet gelden als een weergave van het anno 2007 geldende recht(52). Zijn verwijzing naar het boek van Spoor/Verkade/Visser (2005), nr. 3.6, p. 63, overtuigt mij niet. Het gaat daar niet over gesprekken, maar over 'handelingen, zoals improvisaties, vertolkingen, maar ook sportprestaties'. Terwijl t.a.p. over vertolkingen en sportprestaties een afhoudend standpunt wordt ingeno-men, geldt dat juist niet voor improvisaties. De 'op creatie gerichte uiting' wordt aldaar vermeld als tegen-hanger van de sportprestatie, en niet in algemene zin. 4.36.2. Het beroep op (onder 6) op Spoor/Verkade/Visser, a.w., nr. 3.29, p. 100, overtuigt mij evenmin, nu het daar nadrukkelijk over 'gewone gesprekken' gaat, waarmee - gelet op de 'afluistercon-text' - klaarblijkelijk gedoeld is op gesprekken waaraan een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stem-pel karakter vreemd is.(53) Ik zou meer nadruk willen leggen op de overigens ook in Spoors advies weerge-geven passage in nr. 3.28 (p. 99): 'Ook een conversatie kan voldoende eigen karakter hebben om als werk te gelden', en ik zie die passage niet als uitzondering, maar als regel, net zoals de door de Hoge Raad aan-

vaarde regel in gevallen van parfums, kinetische schema's en vakantiehuizen. Voor zover Spoor t.a.p. ervan uitgaat dat het bij conversaties met (wél) vol-doende eigen karakter 'vrijwel altijd' zal gaan (zou moeten gaan?) om gesprekken die van meet af aan be-stemd zijn voor publicatie, blijkt dat niet uit het boek. Ik heb mijn bedenkingen tegen een zodanige opvatting hierboven reeds neergelegd in nrs. 4.27-4.29. 4.36.3. In alinea 7 van zijn advies komt Spoor tot de - door het hof omhelsde - conclusie dat in casu geen sprake is van een werk omdat informatie-uitwisseling in feite het enige is waar het om gaat. Hij stelt daartoe (cursiveringen door mij toegevoegd): 'Gesprekken zullen, zeker als ze wat langer zijn, vrijwel steeds wel iets eigens hebben, zeker als de gespreks-partners zich nogal nadrukkelijk uitspreken over het onderwerp van gesprek. Zolang er echter niet tevens sprake is van een op creatie gerichte uiting volstaat dat niet om van een "werk" te spreken; anders zou in feite vrijwel ieder gesprek auteursrechtelijk beschermd zijn. Uit het feit dat een werk een eigen karakter moet heb-ben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen mag niet omgekeerd worden af-geleid dat, als iets maar een eigen karakter heeft, er dan ook sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.' 4.36.4. Mijn bedenkingen tegen het extra vereiste van een 'op creatie gerichte uiting' heb ik hierboven (met name nrs. 4.27-4.34) reeds uiteengezet. De laatste (ge-cursiveerde) volzin is op zich juist, maar gaat langs de kern van het probleem heen. De vraag is nu juist of een voortbrengsel van de geest, waarvan het hof geoordeeld hééft dat daaraan een eigen karakter én een persoonlijk stempel (van Endstra) niet kan worden ontzegd, deson-danks vanwege andere en nadere eisen auteursrechtelijke bescherming kan worden ontzegd. Tegenover de geciteerde volzin uit het advies laat zich volgende plaatsen: Uit het feit dat een werk in veel ge-vallen waarin het voldoet aan het 'EOK & PS'-criterium, er tevens voldaan zal zijn aan een op creatie gerichte uiting 'conceptie als coherente creatie' of 'be-wuste vormgeding' ('CCC & BV') mag niet omgekeerd worden afgeleid:'geen EOK & PS zonder CCC & BV'. 4.36.5. In het kader van mijn kritische bespreking van Spoors advies citeer ik nog uit Spoor/Verkade/Visser, a.w., par. 3.9, p. 65 (cursivering toegevoegd): 'Iedere auteur maakt bij het scheppen van een werk ge-bruik van reeds bestaande elementen - zoals bepaalde feitelijke gegevens, theorieën, stijlfiguren, bestaand idioom en dergelijke. Hij voegt daaraan wellicht eigen ideeën toe, en verbindt dit alles - al dan niet bewust - vervolgens op zijn eigen manier in zijn werk.' 4.37. Advies Quaedvlieg I. Prof. mr. A.A. Quaedvlieg concludeert in zijn eerste advies d.d. 8 mei 2006(54) dat de achterbankgesprekken wél auteursrechtelijk be-schermd zijn. Quaedvlieg beschikte over de opinie van Spoor. 4.37.1. Ook Quaedvlieg vangt zijn opinie aan met een beschrijving van de jurisprudentie en literatuur. Hij concludeert daaruit dat het keuzecriterium - dat de ma-ker keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zijn -



door vrijwel alle schrijvers als vuistregel wordt aange-houden en dat er voorts sprake is van algemene overeenstemming dat geen 'artisticiteit' vereist is. Ver-volgens stelt hij (derde alinea): 'De stellingnamen in de literatuur vormen de echo van de rechtspraak, die een zeer milde drempel pleegt te hanteren. In het algemeen volstaat het voor het aanne-men van oorspronkelijkheid als een auteur door een samenstel van eigen keuzes binnen de hem ter beschik-king staande marges tot een resultaat gekomen is waarvan niet aannemelijk is dat een ander het op de-zelfde wijze zou doen.' 4.37.2. Quaedvlieg acht ook het volgende belangrijk (zevende alinea): 'Het auteursrecht beschermt niet alleen werken van kunst maar ook werken van wetenschap. In dat laatste verband wordt ook bescherming verschaft aan werken waarvan de (sobere) vormgeving inhoudelijk schijnbaar in belangrijke mate bepaald is door de informatie-inhoud. Niettemin is van algemene bekendheid dat ook aan dergelijke teksten in aanzienlijke mate gewerkt en geschaafd wordt, en dat auteurs er een groot belang bij hebben om zeggenschap te houden over de wijze, óf, wanneer en hoe precies de met hun naam verbonden uitlatingen worden openbaar gemaakt. De door Endstra afgegeven interviews dienen eveneens een informatief doel, doch de informatie - en dus ook de vorm waarin zij wordt gegoten - is vertrouwelijk en uitermate gevoe-lig van aard. Ook al hebben de teksten een informatief karakter, het doet niet af aan het belang dat betrokken kan zijn bij de zo precies mogelijk afgewogen wijze waarop zij aan het publiek ter beschikking komen.' 4.37.3. Uit hetgeen ik tot dusverre heb geschreven (vgl. met name ook nrs. 4.27 en 4.31), volgt dat ik deze ob-servaties van Quaedvlieg - daargelaten de precieze bewoordingen - deel. 4.38. Annotatie Grosheide. Het vonnis van de voorzie-ningenrechter is geannoteerd door prof. mr. F.W. Grosheide.(55) Hij acht het oordeel dat geen sprake is van een oorspronkelijk werk niet duidelijk. Hij acht de benadering van het oorspronkelijkheidsvereiste onjuist. 4.38.1. Grosheide schrijft: '3. Gesprekken en interviews zijn evenals bijvoorbeeld voordrachten, pleidooien of colleges voortbrengselen die kunnen gelden als werken in de zin van het auteurs-recht. [...] Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet bovendien sprake zijn van voldoende oorspronkelijkheid. Wat de oorspronkelijk-heid van gesprekken en interviews betreft is een interessant punt dat daarbij ook de inhoud van gesprek of interview van belang kan zijn.' 4.38.2. Grosheide betwijfelt (onder 4) of de laatste zin uit rov. 5 van de voorzieningenrechter ('Voor auteurs-recht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt.') gelukkig is. Grosheide: 'Het woordgebruik creatieve keuzes lijkt erop te wijzen dat de voorzieningenrechter een hogere standaard voor auteursrechtelijke bescherming aanhoudt dan naar gel-dend recht vereist is. Creativiteit wordt immers in juridicis in het algemeen als van kwalitatief hoger ge-

wicht aangemerkt dan oorspronkelijkheid. Niet omdat dit zuiver taalkundig zo zou zijn maar omdat in het recht woorden nu eenmaal hun eigen betekenis (kun-nen) hebben.' Steun voor zijn lezing put Grosheide uit wat in het ver-volg en ter toetsing aan die standaard, in rov. 6 van het vonnis wordt overwogen. De overwegingen in rov. 6 geven volgens hem blijk van een benadering van het oorspronkelijkheidsvereiste voor de bepaling van de auteursrechtelijke beschermbaarheid die zijns inziens onjuist is. Grosheide acht het doel waarmee een be-paalde uiting wordt gedaan, van geen belang om deze uiting te kwalificeren als oorspronkelijk werk. Hetzelf-de geldt zijns inziens voor de aard van de inhoud en de bewustheid waarmee deze wordt gecommuniceerd: 'die doen er niet toe bij de bepaling van de oorspronkelijk-heid'. 4.38.3. Ook hier geldt dat uit hetgeen ik hiervoor ge-schreven heb (met name nrs. 4.27-4.34), volgt dat ik de kritiek van Grosheide op het (later door het hof gevolg-de) vonnis van de voorzieningenrechter deel, daargelaten de precieze bewoordingen van Grosheides kritiek. 4.39. Advies Spoor II. In hoger beroep heeft prof. Spoor op verzoek van Nieuw Amsterdam c.s. in aan-vulling op zijn eerdere advies op 6 juli 2006 een reactie gegeven op het advies van prof. Quaedvlieg.(56) 4.39.1. Spoor schrijft onder 3 dat Endstra ongetwijfeld datgene wat hij in de met de rechercheurs gevoerde ge-sprekken heeft gezegd ook op andere wijze had kunnen formuleren. Hij vervolgt: 'Geen twee gesprekken die mensen zoal kunnen voeren zijn identiek, en alles wat daarin gezegd wordt zou ook wel anders gezegd kunnen worden. Maar dat is het punt niet. Het enkele feit dat iemand zich in een gesprek ook anders zou kunnen uitdrukken maakt (zijn bijdrage aan) dat gesprek nog niet tot een werk van letterkunde, we-tenschap of kunst.' 4.39.2. Het 'punt' dat volgens Spoor 'geen punt' is, is in cassatie inderdaad geen punt meer, maar m.i. in andere zin dan door Spoor bedoeld. Het hof heeft immers in rov. 4.7 geoordeeld dat 'dat aan de achterbankgesprek-ken, waarin Endstra de door hem op vragen van de rechercheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd'. 4.39.3. Spoor vervolgt onder 4: 'Een spreker is in het algemeen geen maker, geen au-teur. Gesprekken genieten dan ook in het algemeen geen auteursrechtelijke bescherming, ook niet als een van de gesprekspartners zich zo nu en dan kernachtig of karakteristiek uitdrukt. Het gesprek komt tot stand in een wisselwerking tussen de erbij betrokken partijen, waarbij men op elkaar reageert en informatie uitwisselt, maar niet bezig is om een werk te maken.' 4.39.4. Mijn weerspreking van deze opvatting van Spoor is te vinden in het voorafgaande, meer in het bij-zonder in nrs. 4.27-4.34 en 4.36.1-4.36.5. Ik voeg hieraan nog toe dat mijns inziens ook (of juist) een kernachtige of karakteristieke - niét uitgelokte - uit-drukkingswijze van een gesprekspartner voor



auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Originele bonmots of grappen komen m.i. zeer zeker in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, daar-gelaten de praktische kanten van handhaving(57). 4.39.5. Spoors beroep (onder 5) op het Zwitserse boek van Kummer uit 1968 is een verdienstelijk pleitargu-ment. Maar met Grosheide (zie hierna nr. 4.42.4) ben ik van mening dat de visie van Kummer van 1968 niet deel uitmaakt van het laat-20e en 21-eeuwse Neder-landse auteursrecht. 4.39.6. Onder 7 van zijn tweede advies schrijft Spoor: 'Terecht constateert Quaedvlieg dat ook werken van wetenschap bescherming genieten. Zoals hij zelf al aangeeft wordt evenwel "aan dergelijke teksten in aan-zienlijke mate gewerkt en geschaafd". In casu is daarvan geen sprake; de gesprekken hebben plaatsge-had en zijn op de band opgenomen zonder dat daaraan later hoe dan ook nog is geschaafd. Ook dat bevestigt dat van (enigerlei bedoeling tot het maken van) een werk geen sprake is. Dat het gespreksmateriaal, indien Endstra daaraan later nog zou hebben kunnen schaven, uiteindelijk wellicht een beschermd werk zou hebben kunnen opleveren doet niet ter zake; dat maakt dat "ru-we" materiaal zelf nog niet tot een werk.' 4.39.7. Voor een weerspreking van deze visie van Spoor verwijs ik met name naar bovenstaande nrs. 4.27 en 4.31 (in fine), en naar het hierna te bespreken Ad-vies Quaedvlieg II. 4.40. Advies Hugenholtz. Nieuw Amsterdam c.s. heeft in hoger beroep ook een advies van prof. mr. P.B. Hu-genholtz d.d. 6 juli 2006 overgelegd.(58) Hugenholtz volstaat met enkele korte opmerkingen omdat hij zich 'in de bevindingen van prof. Spoor geheel kan vinden'. 4.40.1. Hugenholtz schrijft in de derde en vierde alinea: 'In de zeer uitvoerige literatuur over het werkbegrip worden diverse elementen van het werkbegrip onder-scheiden: immaterieel/geestelijk product, concreet object, vormgeving (expressie), enzovoorts. Duidelijk vloeit uit deze deelcriteria de eis voort dat een werk door zijn maker (auteur) als coherente creatie moet zijn geconcipieerd. Dit is een belangrijke reden waarom bijvoorbeeld sportprestaties niet tot het domein van het auteursrecht behoren. Zij zijn, in de bewoordingen van de Zwitserse rechtsgeleerde Troller, niet als "einheitli-che Werke" in de geest geconcipieerd, ook al kunnen dergelijke prestaties wel degelijk individuele en zelfs artistieke kenmerken vertonen. In aansluiting op Troller stelt Dommering dat enkel handelingen waaraan een zeker "programma" ten grondslag ligt, als werk kunnen worden gekwalificeerd. Het is om deze reden dat gesprekken als zodanig nor-maliter niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Gesprekken worden door de "spre-kers" niet als coherente werken geconcipieerd. Hoewel losse zinnen en uitspraken individuele kenmerken kun-nen en zullen vertonen, is het gesprek als zodanig niet volgens een vooraf bepaald "programma" door de spre-kers geconcipieerd. Het gesprek is een vraag- en antwoordspel waarbij de richting waarin het gesprek zich ontwikkelt tevoren niet of nauwelijks kan worden bepaald, en ook niet wordt bepaald. Dit is slechts an-

ders bij bijzondere gespreksvormen, zoals het literaire of journalistieke interview, waarbij wel sprake kan zijn van een voldoende (bewuste) structurering en vormge-ving van het gesprek. De Endstra-tapes vallen echter niet in deze bijzondere categorie.' Hugenholtz stelt in de zesde alinea: 'Vereist is een esthetisch oordeel van de auteur ex post over zijn eigen schepping, wil er sprake kunnen zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk.' 4.40.2. Ook hier merk ik op dat de door Hugenholtz genoemde vereisten (als coherente creatie zijn geconci-pieerd, berustend op een programma, (bewuste) structurering, esthetisch oordeel) niet in de jurispruden-tie dan wel de heersende opvattingen in de Nederlandse literatuur te achterhalen zijn. Verder zijn de sprongen die hij maakt in de derde alinea (dat zulke eisen zouden voortvloeien uit de door hem genoemde in de literatuur onderscheiden elementen), en van de derde naar de vierde alinea (dat de daar genoemde criteria om sport-prestaties niet auteursrechtelijk te beschermen ook redengevend zouden zijn voor het niet beschermen van gesprekken) zonder nadere toelichting, die ontbreekt, mij te groot. Ik verwijs voorts naar nrs. 4.24-4.34 hierboven en de nu volgende bespreking van het Advies Quaedvlieg II, alsmede het Advies Grosheide verderop. 4.41. Advies Quaedvlieg II. Namens de zonen Endstra is een nadere opinie van Quaedvlieg d.d. 9 november 2006 overgelegd(59), waarin hij mede ingaat op de opinies van Spoor (II) en Hugenholtz. 4.41.1. De aangevoerde redenen om auteursrechtelijke bescherming aan de Endstra-tapes te ontzeggen, vinden volgens Quaedvlieg geen steun in het recht. Hij onder-scheidt daartoe vier punten: - 1. Endstra's mededelingen hebben een eigen oor-spronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van de maker; - 2. De Endstra-tapes en de bijdrage van Endstra daar-binnen vormen een samenhangend 'werk'; - 3. Er bestaat geen auteursrechtelijke eis van de bedoe-ling tot het maken van een werk; - 4. Het Nederlandse auteursrecht stelt geen program-ma-eis. 4.41.2. Quaedvlieg merkt bij punt 2 op dat ten aanzien van de Endstra-tapes het volgende geldt: '1. de interviews gingen over één specifiek thema dat tussen de deelnemers was vastgelegd en hadden één specifiek doel, te weten informatieverschaffing door Endstra als geïnterviewde; 2. de interviews vonden plaats binnen een speciaal voor die interviews naar tijd en ruimte afgezonderd kader van ontmoetingen; 3. de gesprekken werden vastgelegd op afzonderlijke, specifiek daarvoor bestemde dragers; 4. de verschillende interviews vormden door hun the-matiek, door hun opzet, door hun doel en door de persoon van de geïnterviewde, alle tezamen en per in-terview afzonderlijk, één samenhangend corpus. Het boek zelf illustreert dat. 5. Endstra was zich bewust dat zijn woorden werden vastgelegd en dat zijn boodschap in die specifieke vorm



een zelfstandig bestaan buiten het gespreksmoment als zodanig zouden gaan leiden. Daarmee vormen zowel de interviews als geheel als de tekst van Endstra in het bijzonder, een "werk" in de zin van de wet, met een bewuste en herkenbare samenhang die hen onderscheidt van bijvoorbeeld gewone ge-sprekken.' 4.41.3. Onder punt 3 'Er bestaat geen auteursrechtelijke eis van de bedoeling tot het maken van een werk' merkt Quaedvlieg op: 'Noch de literatuur, noch de jurisprudentie (en nog minder de wet) eist dat de auteur bedoelde een werk te maken. Het voorliggen van een oorspronkelijke uiting volstaat.' In een voetnoot merkt Quaedvlieg daarbij op: 'Ontzegt men auteursrechtelijke bescherming aan de tapes, dan riskeert men dat de bewerkers of hun uitge-vers daarop - door de bijzondere geschriftenbescherming - wél het auteursrecht verwer-ven, een juridische niet onmogelijke, maar bizarre en onwenselijke consequentie. Zie de copyright notice van de uitgever.' 4.41.4. Quaedvlieg vervolgt: 'Het door Spoor geïntroduceerde criterium is bovendien niet duidelijk, omdat Endstra wel degelijk zijn eigen bijdrage aan de interviews heeft willen vormgeven. Kennelijk is in de visie van Spoor méér nodig dan dat. Dat meerdere kan niet zijn de intentie om een kunst-werk te scheppen, want dat eist de Auteurswet niet. Men vraagt zich daarom af of de eis dat de auteur een werk moet hebben willen maken niet neerkomt op de vermomde introductie van een publicatie-eis. Immers, als drie journalisten, op de wijze van de Endstra-tapes, een aantal geheime ontmoetingen zouden hebben met een toppoliticus, waarbij van meet af aan de bedoeling is dat de interviews met deze "mol" gepubliceerd wor-den, is toch onhoudbaar dat de deelnemers geen werk hebben willen maken. Maar het enige verschil van deze casus met de Endstra-situatie is juist het voornemen tot publicatie. Het auteursrecht kent echter (buiten de bij-zondere bescherming voor geschriften zonder eigen karakter) een dergelijke eis niet.' 4.41.5. Andermaal verwijs ik naar hetgeen ik in het voorafgaande, in het bijzonder de nrs. 4.27 en 4.31, heb geschreven, om aan te geven dat ik ook deze observa-ties van Quaedvlieg - daargelaten de precieze bewoordingen - deel. 4.42. Advies Grosheide. Namens de zonen Endstra is ook aan prof. Grosheide een opinie (d.d. 13 november 2006) gevraagd.(60) 4.42.1. In zijn omvangrijke advies - waarin hij tevens naar zijn hiervoor weergegeven annotatie onder het vonnis van de voorzieningenrechter verwijst - staat Grosheide (na een par. I, Inleiding en een par. II, Fei-ten, onder III vrij uitvoerig stil bij de eerder gegeven adviezen van Spoor (I en II), Quaedvlieg (I) en Hugen-holtz. 4.42.2. Grosheide constateert onder 6 en 9 dat bij Spoor (en bij Hugenholtz) de hoofdregel is dat gesprekken geen auteursrechtelijke werken zijn, maar dat er uit-zonderingen zijn die de hoofdregel bevestigen, terwijl

naar de opinie van Quaedvlieg in beginsel elk voort-brengsel daarvoor in aanmerking kan komen, met nadere toetsing aan de criteria van het Van Da-le/Romme-arrest. 'Hoofdregel en uitzondering van Spoor zijn dus bij Quaedvlieg en Spoor van plaats ge-wisseld'. 4.42.3. Onder 7 wijst Grosheide erop dat in de adviezen van Spoor niet is gewezen op het Van Dale/Romme-arrest, 'dat naar algemene opvatting de actuele toets voor auteursrechtelijke bescherming als volgt om-schrijft: het moet gaan om een voortbrengsel dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.' Grosheide merkt op: 'Uitdrukkelijk wordt niet gesproken van als vrucht van scheppende arbeid (Explicator-arrest) of van uiting van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen (Van Gelder/Van Rijn-arrest) [...].' 4.42.4. Onder 8 staat Grosheide stil bij het beroep van Spoor op de schrijvers Kohler, De Beaufort en Ger-brandy. Grosheide: 'In de eerste plaats stamt die literatuur van auteurs die - gangbaar in de tijd waarin zij schreven - over auteurs-recht en anders dan thans het geval is, nog sterk in termen van kunstrecht dachten. In dat perspectief is het niet onbegrijpelijk dat over auteursrechtelijke bescher-ming van gesprekken gereserveerd werd geoordeeld. Dat gold voor Kohler in het bijzonder maar niet minder voor De Beaufort blijkens het van hem door Spoor 1 gegeven citaat. Dat citaat en wat erop volgt laat echter, evenals het citaat van Gerbrandy, in de tweede plaats zien dat de reserve ten aanzien van gesprekken gewone, alledaagse, zakelijke gesprekken betreft. Dat wil zeg-gen: de gereserveerdheid betreft de onwenselijk geachte mogelijkheid dat - zoals Spoor 1 dit noemt - in feite vrijwel ieder gesprek auteursrechtelijk relevant zou zijn. Op het door Spoor van De Beaufort gegeven citaat volgen dan ook de volgende regels: Van creatie-ven arbeid is geen spoor te ontdekken in eene beursnoteering b.v., een lijst van fondsen met achter ieder fonds den prijs, waarvoor verhandeld is, of in een lijst van predikbeurten of eene rolverdeling voor een toneelvoorstelling. In de voorafgaande passage volgen op de woorden in gesprekken verwijzingen naar schrif-telijke correspondentie, nieuwsberichten, programma's, advertenties, enz. [...]. Het is duidelijk dat De Beaufort in deze passages gewone, alledaagse, zakelijke ge-sprekken uit - wat wij nu soms noemen - het dikke auteursrecht (Van Dale/Romme-toets) wegschrijft naar het dunne auteursrecht van de zogeheten onpersoonlij-ke geschriftenbescherming.(61) Ook Spoor's Gerbrandy-citaat past in dit beeld, zeker wanneer men leest wat Gerbrandy op de woorden als regel uit dit ci-taat laat volgen: Dit kan anders worden als één der deelnemers zich ertoe zet een bepaald standpunt syste-matisch te ontvouwen en te beredeneren en daartoe een vorm kiest die een eigen en persoonlijk karakter heeft. Voldoende is dat sprake is van wat gemeenlijk ge-noemd wordt: enige mate van originaliteit.' 4.42.5. Onder 10 bespreekt Grosheide de verwijzingen van Spoor en Hugenholtz naar Kummer en Domme-ring:



'De refertes naar Kummer en Dommering zijn opmer-kelijk omdat de opvattingen van deze auteurs geen deel uitmaken van het geldende Nederlandse auteursrecht. Het door Spoor vermelde boek van Kummer komt dan ook niet voor in de lijst Verkort aangehaalde literatuur van Spoor/Verkade/Visser, terwijl daarnaar ook overi-gens niet verwezen wordt. Noch Kummer's het hebben willen maken van een werk (vgl. wat heeft de maker bewogen tot zijn arbeid uit het Van Gelder/Van Rijn-arrest) noch het zgn. programma-criterium van Dom-mering is naar geldend Nederlands auteursrecht leidraad voor de beoordeling of sprake is van een werk. Hetzelfde geldt overigens ook voor Hugenholtz's min of meer terloops geïntroduceerde vereiste van een es-thetisch oordeel.' 4.42.6. Naar Grosheides mening (nr. 12) volgt uit de auteursrechtelijke hoofdregel dat gesprekken (conver-saties) voldoende eigen karakter kunnen hebben om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescher-ming. Zo vat hij ook de tekst in Spoor/Verkade/Visser, nr. 3.28, p. 99 op. 4.42.7. Onder IV concludeert Grosheide dat, nu ge-sprekken in beginsel in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, ook de inhoud van de Endstra-tapes in beginsel kan worden gekwalificeerd als auteursrechtelijk werk. Hij vervolgt: 'Het hangt vervolgens van de waardering van de origi-naliteit in de zin van: eigen, persoonlijk karakter en persoonlijk stempel van de maker, af of de inhoud van de Endstra-tapes daadwerkelijk auteursrechtelijke be-scherming toekomt. Dat vereist een juridisch-normatief oordeel op basis van de feiten. Uit de rechtspraak en in het bijzonder het Van Dale/Romme-arrest volgt dat bij die toetsing geen hogere eisen mogen worden gesteld.' 4.42.8. Grosheide besluit met zijn eigen waardering van de Endstra-tapes aan de hand van het Romme/Van Da-le-criterium, welke waardering positief uitvalt(62). 4.42.9. De in het vorige nr. 4.42.8 bedoelde (feitelijke) waardering moet ik voor rekening van Grosheide laten. Ik herinner intussen aan de door het hof gegeven en als zodanig in cassatie vaststaande (feitelijke) waardering 'dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de rechercheurs verschafte in-formatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stem-pel niet kan worden ontzegd'. 4.42.10. Voor het overige kan ik, andermaal verwijzend naar al hetgeen ik hiervoor, en in het bijzonder ook in de nrs. 4.23-4.23.10 heb geschreven, aangeven dat ik de hier besproken observaties van Grosheide - daarge-laten de precieze bewoordingen - onderschrijf. 4.43. Annotatie Alberdingk Thijm. Het arrest van het hof is geannoteerd door Chr.A. Alberdingk Thijm in AMI 2007/4, p. 120. Zijn inleiding bevat de aardige - maar uiteraard voor zijn rekening blijvende - observa-tie: 'Enkele passages van de achterbankgesprekken zouden zo uit een toneelstuk van Harold Pinter zouden kunnen zijn gehaald. De stiltes, het door elkaar praten, de onbegrijpelijke reacties, de onverstaanbare teksten, de wrange humor - het zijn elementen die de stukken van Pinter beroemd maken.'

4.43.1. Alberdingk Thijm constateert (tiende alinea): 'Zowel de voorzieningenrechter als het hof achten van doorslaggevend belang dat Endstra de vormgeving van het gesprek niet bewust heeft gekozen. Voorzieningen-rechter en hof impliceren daarmee dat degene die niet beoogt een auteursrechtelijk beschermd werk te creëren dat ook niet doet. Doordat Endstra louter informatie wilde overdragen en zich er mogelijk niet eens van be-wust was dat zijn woorden letterlijk zouden worden opgeschreven, hebben zijn uitspraken geen eigen oor-spronkelijk karakter en persoonlijk stempel. Het hof leidt dit mede af uit het beeld dat het transcript ver-toont: een spontaan uit de mond gerolde informatieoverdracht in antwoord op gestelde vragen. Het hof wil hier niet mee zeggen dat de vormgeving van de antwoorden van Endstra louter gedicteerd is door de vragen van de CIE-rechercheurs. Integendeel. Het hof stelt vast dat Endstra de informatie op zijn ei-gen manier heeft verwoord en dat deze "een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stem-pel niet kan worden ontzegd". Dat betekent echter volgens het hof dat nog geen sprake is van een auteurs-rechtelijk beschermd werk.' 4.43.2. Alberdingk Thijm vervolgt (twaalfde alinea): 'De nadruk die het hof in rov. 4.7 legt op het persoon-lijk stempel is wat raadselachtig. Het is juist dat het vereiste van een persoonlijk stempel met name ziet op de menselijke schepping. De relevantie hiervan ontgaat mij echter in dit geval. Het hof zal immers niet bedoe-len dat het onderhavige voortbrengsel niet door mensen is gecreëerd. Het hof zal bedoelen dat de schepping in auteursrechtelijke zin ontbreekt. Ook hier lijkt het hof met name oog te hebben voor de wijze waarop de ach-terbankgesprekken tot stand zijn gekomen en op het feit dat het nimmer Endstra's bedoeling was een gesprek te creëren. Het hof spreekt immers over de wijze waarop het werk door zijn maker dient te zijn geconcipieerd. Dat moet volgens het hof op coherente wijze gebeuren.' 4.43.3. In de 13e t/m 15e alinea schrijft Alberdingk Thijm: 'Of de achterbankgesprekken auteursrechtelijk be-schermd zijn, is een feitelijke vraag waarover men kan twisten. [...] De vraag is alleen of het hof op basis van de juiste juridische toets deze vraag beantwoordt. Het enige criterium waaraan getoetst moet worden, is de welbekende vraag of het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het heeft er echter alle schijn van dat het hof een nieuw criterium introduceert, namelijk de desbewustheid van het scheppen. Het hof lijkt daar-mee te zeggen dat als Endstra het doel had of zich bewust was een beschermd werk te creëren, zijn uit-spraken wél beschermd zouden zijn geweest. Afgezien dat sprake moet zijn van een menselijke schepping, is de wijze waarop de uiting tot stand is gekomen echter niet relevant voor de bescherming daarvan. Slechts het werk zelf is beslissend voor het antwoord op de vraag of het auteursrechtelijk beschermd is. Dat volgt ook uit de formulering van de Hoge Raad in Van Dale/Romme: het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter heb-ben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.



Doordat het voortbrengsel zelf van doorslaggevend be-lang is, kan geabstraheerd worden van de (lastig te bewijzen) intenties van de maker. Het is ook niet van belang dat de woorden van Endstra spontaan uit zijn mond zijn gerold. De inspanning die de maker heeft moeten leveren om tot zijn werk te komen, dient geen rol te spelen bij de werktoets. Ook of sprake is van een "coherente creatie" lijkt mij in de praktijk een slecht werkbaar criterium. Wat is de lakmoesproef om te bepalen of een werk in voldoende mate over een eigen oorspronkelijk karakter beschikt? Over die vraag zijn boeken vol geschreven. Het hof noemt onder meer de creatieve keuzes van de maker waar het werk blijk van moet geven. Daarmee geeft het hof terecht aan dat niet iedere keuze in au-teursrechtelijke zin relevant is. De keuze moet niet voor de hand liggen, maar van een zekere mate van origina-liteit getuigen. De keuzeleer is een goed handvat om te beoordelen of een werk auteursrechtelijk beschermd is, al wordt door diverse auteurs terecht gewaarschuwd tegen versimpeling van de werktoets.' 4.43.4. Zoals met name in nr. 4.31 reeds bleek, kan ik mij in dit commentaar van Alberdingk Thijm vin-den(63). 4.44. Annotatie Seignette. In IER 2007, nr. 21, p. 258 verscheen een annotatie onder het arrest van J.B.M. Seignette. 4.44.1. Seignette stelt voorop dat 'de meest basale be-voegdheid die een maker heeft op grond van het auteursrecht is om te bepalen óf en hoe zijn werk aan de openbaarheid wordt prijsgegeven.' 4.44.2. Ook Seignette (vijfde alinea) is van mening dat het hof aan het werk eisen stelt - bewust als coherente creatie concipiëren en creatieve keuzes maken - die uit-stijgen boven die van het Van Dale/Romme-arrest. Het beroep dat het hof daarbij doet op het Van Gelder/Van Rijn-arrest van de Hoge Raad, overtuigt Seignette niet. Dat er sprake moet zijn van een bewust geconcipieerde coherente creatie, kan uit dat arrest volgens haar niet worden afgeleid, noch dat men bewust een geestelijke creatie heeft moeten willen scheppen: 'De Hoge Raad heeft hier veeleer willen onderstrepen dat het auteursrecht de vormgeving beschermt en niet het idee, de kennis, de ervaring, de stijl of welke be-weegreden dan ook voor de feitelijke vormgeving.' 4.44.3. Seignette schrijft vervolgens (zesde alinea e.v.): 'Past men Van Gelder/Van Rijn en Van Dale/Romme toe op de gesprekken, dan is de vraag of de teksten van Endstra een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en zijn persoonlijk stempel dragen. Het antwoord hierop is al snel ja, omdat het onwaarschijnlijk is dat iemand waargenomen gebeurtenissen op precies dezelfde wijze zal verwoorden. Waarnemingen, de intentie waarmee men waarnemingen met anderen deelt en de wijze waarop men dat doet, worden bepaald door de rol die men heeft in de waargenomen gebeurtenis, de belan-gen, kennis, referentiekader, enzovoort. Het feit dat Endstra zelf onderwerp van afpersing was, heeft hem niet alleen doen besluiten om zijn ervaringen met de politie te delen ("datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen"), maar heeft ongetwijfeld ook invloed

gehad op zijn woordkeuze en op wat hij wel en niet vertelde ("de vormgeving, die de uiting is van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen"). [...] Het hof erkent weliswaar dat Endstra heeft nagedacht over wat hij wel en niet zou zeggen, maar ziet hierin geen bewust geconcipieerde coherente creatie. Ook vindt het hof in de gesprekken geen aanwijzing dat Endstra bewust een geestelijke creatie heeft willen scheppen. Het hof combineert hier de twee opinies van Hugenholtz en Spoor. [...] Beide visies plaatsen uitingen buiten het auteursrechte-lijke domein die er in mijn visie wel in thuis horen. Denk bijvoorbeeld aan een briefwisseling tussen ge-liefden, in feite een tweegesprek dat bedoeld is om gevoelens naar elkaar te uiten. De geliefden schrijven de brieven niet met de bedoeling om een werk van let-terkunde te maken en ook niet om de brieven te publiceren. In de visie van Spoor dus niet beschermd. Denk ook aan een toneelimprovisatie of een muzikale improvisatie. Er wordt iets gespeeld wat vooraf niet be-stond en waarvan men vooraf niet wist dat men het ging maken. Tijdens het spelen is er beperkt ruimte voor eenzijdige structurering en vormgeving, omdat men moet inspelen op het niet vooraf bepaalde spel van de andere deelnemers. Een - onbetwiste - creatie die in de door Hugenholtz beoogde afgrenzing buiten de boot dreigt te vallen. Tenzij men accepteert dat structurering en vormgeving ook kunnen ontstaan tijdens het spelen (schepping en uitvoering vallen samen) en kunnen voortvloeien uit de interactie tussen de spelers. Hugen-holtz wijst dit echter van de hand en noemt dit als reden waarom sportprestaties buiten het domein van het au-teursrecht vallen.' 4.44.4. Seignette concludeert (slotalinea): 'Al met al lijkt het hof hier een enigszins kunstmatige begrenzing van het auteursrechtelijk domein te hebben gezocht. Want wat betekent het dat men bewust een geestelijke creatie heeft moeten willen scheppen? End-stra voerde de gesprekken doelbewust, maar hoe hij zei wat hij had te zeggen, was niet ingegeven door de be-doeling een geestelijke creatie te scheppen. Hetzelfde geldt voor deze noot. Toch zal niemand ontkennen dat ik een werk heb gemaakt. Spoor zal dit wellicht verkla-ren uit het feit dat de gesprekken van Endstra niet van meet af aan gericht waren op publicatie en mijn noot wel. Deze verklaring doet echter geen recht aan het au-teursrecht. Het maakt het werkbegrip afhankelijk van iets dat juist onderdeel vormt van het auteursrecht zelf: het recht om te beslissen óf men zijn werk aan de openbaarheid prijsgeeft. Het vertrouwelijke karakter van de gesprekken, zo schrijft ook Quaedvlieg in zijn door de erven Endstra ingebracht opinie, mag geen ver-schil maken.' 4.44.5. Nogmaals verwijzend naar hetgeen ik hiervoor en in het bijzonder in de nrs. 4.27-4.33 heb geschreven, kan ik aangeven dat ik, daargelaten de precieze be-woordingen en accenten, met het weergegeven commentaar van Seignette instem.



4.45. Commentaar Bousie. Bij de weergave van de rij van opinies en commentaren vermeld ik vervolgens het korte commentaar van H. Bousie dat is geplaatst op www.boek9.nl (B9 4378). Volgens Bousie miskent het hof in rov. 4.7 de essentie van ons auteursrecht. Hij schrijft: 'Het auteursrecht vormt de navelstreng tussen maker en werk. Zonder maker geen werk, zonder werk geen ma-ker. Maar de eis stellen dat er sprake moet zijn van een bewuste keuze van een maker om het werk in een be-paalde vorm te gieten, en daarboven ook nog eens dat het een coherente creatie moet zijn doet afbreuk aan het creatief proces dat de basis vormt van de noodzaak tot bescherming. Men zal het zich niet gerealiseerd hebben in de rust van de studeerkamer, maar stelt u zich maar eens de casus voor van de debiele, imbeciele of psycho-tische kunstenaar. In inrichtingen en gezinsvervangende tehuizen worden door hen vaak de mooiste werken gemaakt. Niemand zal met de hand op het hart durven beweren dat zij een vooropgesteld doel hebben om hun werken in een bepaalde vorm te gieten, laat staan dat er sprake is van een coherente creatie. Resultante van deze uitspraak van het hof is dat men voortaan ook de bescherming kan onthouden aan deze meest kwetsbare groep kunstenaars. Dat is één. En te veronderstellen dat kunst coherent moet zijn een te be-perkt, elitaire manier van kijken naar kunst. [...]' 4.46. De Cock Buning en Numann. Ten slotte citeer ik iets uit de bijdrage van M. De Cock Buning en E.J. Numann in hun bijdrage aan de Spoorbundel Een eigen oorspronkelijk karakter (2007), p. 25 e.v. Zij schrijven op p. 28: 'Meer recent heeft de publicatie van de Endstra-tapes aanleiding gegeven tot in rechte nog explicieter ge-voerde domeindiscussies. Kunnen de vijftien gesprekken die vastgoedmagnaat Willem Endstra met rechercheurs van de Criminele Inlichtingeneenheid voerde en waarvan transcript werd gemaakt, worden aangemerkt als auteursrechtelijk werk? Mede steunend op een opinie van Spoor oordeelt het Hof Amsterdam van niet. Endstra zou niet het oogmerk hebben gehad om een auteursrechtelijk werk te creëren. Daarmee doet de interessante vraag zich voor of een daadwerkelijk oogmerk tot creatie van een werk verlangd moet wor-den om een voortbrengsel te kunnen toelaten tot het auteursrechtelijke domein. Om voor de hand liggende reden - op moment van afsluiten van deze bijdrage staat nog cassatieberoep open - laten we het wat dit betreft hierbij.' 5. Bespreking van het principale cassatieberoep 5.1. Het principale cassatieberoep gaat, zoals reeds ge-zegd, over de eisen die gesteld kunnen worden aan een auteursrechtelijk beschermd werk. Het richt zich met name tegen rov. 4.7 van 's hofs arrest, die ik gemaks-halve hieronder nogmaals weergeef: '4.7. Het hof volgt de zonen Endstra hierin niet en sluit zich aan bij het oordeel van de voorzieningenrechter. Het moge zo zijn dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de recher-cheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter

en een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd, dit betekent nog niet dat er een auteursrechtelijk werk is ontstaan. Het vereiste van een persoonlijk stempel drukt immers ook uit, dat het werk het resultaat moet zijn van menselijk scheppen. Het hof onderschrijft de door Nieuw Amsterdam c.s. in het geding gebrachte opinie van prof. mr. J.H. Spoor, waar deze stelt: "Uit het feit dat een werk een eigen karakter moet hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen mag niet omgekeerd worden afgeleid dat, als iets maar een eigen karakter heeft, er dan ook sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk." Zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, zijn de vereisten die voor auteursrechtelijke bescher-ming van een vormgegeven geestelijke schepping gelden laag, maar niettemin is er een drempel. Om van een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen spreken moet, zoals uit de meergenoemde criteria voortvloeit, dat werk door zijn maker als coherente creatie zijn ge-concipieerd. Het werk moet het resultaat zijn van enige, hoe gering dan ook, scheppende activiteit van de ma-ker. Die eis kan ook worden afgeleid uit het nog steeds maatgevende standaardarrest uit 1946 waarin de Hoge Raad heeft uitgemaakt "dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet" (HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712, Van Gel-der/Van Rijn). Het is dan ook evenzeer terecht dat de voorzieningenrechter, wiens oordeel het hof overneemt, van belang heeft geacht dat niet blijkt dat door Endstra creatieve keuzes zijn gemaakt voor de vorm van de achterbankgesprekken en evenmin dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen. De als transcript weergegeven gesprekken vertonen veeleer het beeld van een spontaan uit de mond gerolde zakelijke infor-matieoverdracht door Endstra in antwoord op aan hem gestelde vragen. Hoewel Endstra ook wel zal hebben nagedacht over wat hij wel en niet tegenover de recher-cheurs wilde loslaten en daarbij selectief te werk zal zijn gegaan, komt bepaald niet tot uiting dat hij er be-wust voor heeft gekozen zijn verhaal in deze vormgeving te gieten. De voorzieningenrechter is dan ook terecht en volgens de juiste maatstaf tot het oordeel gekomen, dat op de achterbankgesprekken geen au-teursrecht rust en dat met de uitwerking van de gesprekken in het PV en de publicatie hiervan in het litigieuze boek geen auteursrecht van (de erfgenamen van) Endstra is geschonden. Grief 1 faalt derhalve.' 5.2. In de getrapte opbouw van het cassatiemiddel vor-men de nrs. 1 t/m 11 een inleiding. Ik constateer dat deze inleiding mede feitelijke stellingen omvat, die niet behoren tot de feiten waarvan het hof (evenals de voor-zieningenrechter) is uitgegaan. Ik houd mij uiteraard aan de laatstbedoelde feiten. 5.3. Nr. 12 behelst de algemene, maar nog niet gespeci-ficeerde klacht waarin gerefereerd wordt aan strijd met art. 1 en art. 10 Aw, en strijd met de door mij hierboven besproken HR-arresten Screenoprints, Van Da-le/Romme, Technip/Goossens en Kecofa/Lancôme). Deze klacht is vervolgens uitgewerkt in rechts- en mo-tiveringsklachten onder I (nrs. I.1-I.12) en



voorwaardelijke motiveringsklachten onder II (nrs. II.1-II.2). 5.4. Aan de hand van onderdeel I.2 van het middel (het inleidende onderdeel I.1 behoeft geen zelfstandige be-spreking) stel ik het volgende voorop. In de tweede volzin van rov. 4.7 overweegt het hof: 'Het moge zo zijn dat aan de achterbankgesprekken, waarin Endstra de door hem op vragen van de recher-cheurs verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, een daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stempel niet kan worden ontzegd, dit betekent nog niet dat er een auteursrechtelijk werk is ontstaan.' Indien (i) de strofen 'op zijn manier heeft verwoord' en 'daarmee samenhangend eigen karakter en een persoon-lijk stempel' aldus gelezen moeten worden dat het hof daarmee doelt op een (statistisch bezien) 'onvermijde-lijke' uniciteit die aan ieder iets langer gesprek eigen zal zijn, en indien (ii) het hof daarmee (dus) niét doelt op een 'eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel' in de zin van de in nr. 5.3 bedoelde jurispru-dentie van de Hoge Raad, zou het uitgangspunt van het middel (onder I.2) dat het hof wél van zodanig eigen karakter en persoonlijk stempel zou zijn uitgegaan - wegens verkeerde lezing - feitelijke grondslag missen. In onderdeel I.2 ligt de (als het ware 'voorwaardelijke') klacht besloten dat het arrest bij een zodanige lezing innerlijk tegenstrijdig en onbegrijpelijk zou zijn. 5.5. Overeenkomstig de wens van de steller van deze (dus niet slagende, 'voorwaardelijke') klacht, acht ik een dergelijke lezing inderdaad onaannemelijk. Het ligt immers - in de eerste plaats - voor de hand dat het hof een eventuele zodanig beperkte bedoeling van deze strofen ('op zijn manier heeft verwoord' en 'daarmee samenhangend eigen karakter en een persoonlijk stem-pel') veel duidelijk(er) tot uitdrukking zou hebben gebracht. In de tweede plaats staat haaks op zo'n lezing de moeite die het hof in het vervolg van rov. 4.7 heeft genomen om de verwerping van auteursrechtelijke be-scherming te motiveren met inhoudelijke argumenten die bepaald niet een kopie zijn van de overwegingen van de Hoge Raad omtrent de toets van een 'eigen, oor-spronkelijk karakter en persoonlijk stempel' in zijn onder nr. 5.3 bedoelde (en verdere, hierboven in nrs. 4.11 t/m 4.23.10 besproken) jurisprudentie. 5.6. Onderdeel I.3 van het getrapt opgebouwde middel wijst op een zestal door het hof in rov. 4.5 en rov. 4.7 gehanteerde criteria die alle zouden afwijken van het in rov. 4.4 (terecht) vooropgestelde criterium van het 'ei-gen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel' en die ook onderling verschillen, zodat niet, althans on-voldoende duidelijk is, van welke maatstaf het hof is uitgegaan. Volgens het onderdeel heeft het hof bij het hanteren van deze (ook onderling) afwijkende criteria auteursrechtelijke bescherming onthouden omdat, in de opvatting van het hof: a) de gesprekken niet tot doel hadden het bewust vorm-geven van een verhaal (rov. 4.5; weergave van het oordeel van de Voorzieningenrechter en rov. 4.7, p. 7 onderaan);

b) W. Endstra voor de vorm van het gesprek geen crea-tieve keuzes heeft gemaakt (rov. 4.5 en rov 4.7); c) in de wijze waarop W. Endstra zijn verhaal heeft verteld niet tot uiting komt dat hij bewust een geestelij-ke creatie wilde scheppen (rov. 4.5 en rov. 4.7); d) het werk niet het resultaat is van menselijk scheppen (rov. 4.7); e) 'zoals uit de meergenoemde criteria voortvloeit' het werk niet als coherente creatie is geconcipieerd (rov. 4.7); f) het werk niet het resultaat is van enige scheppende activiteit van de maker. 5.7. Nu dit onderdeel de hier bedoelde zes criteria niet inhoudelijk bestrijdt - dat gebeurt in latere onderdelen - en nu dit onderdeel kennelijk (nog) niet uitsluit dat het bezigen door de rechter van de daar bedoelde termen (deels) als het bezigen van synoniemen zou kunnen worden opgevat, kan het m.i. geen slagende klacht dra-gen, en dus niet tot cassatie leiden. Het (afzonderlijk) belang bij deze klacht is mij evenmin duidelijk gewor-den. 5.8. Onderdeel I.4 wil voorop gesteld zien dat, áls uit het bestreden arrest al een door het hof aangelegd crite-rium op te maken valt, dit, in het licht van de aangehaalde overwegingen (met name ook de verwij-zing naar het oordeel van de voorzieningenrechter en het expliciet verwerpen van het standpunt van de zonen Endstra, inhoudende dat het auteursrecht geen 'bewust-heidseis' stelt en ook onbewust een geestelijke creatie en daarmee een auteursrechtelijk beschermd werk tot stand kan worden gebracht, rov. 4.7) alleen zo begre-pen kan worden dat het hof, om te kwalificeren als een auteursrechtelijk beschermd werk, de (aanvullende) eis(en) gesteld heeft dat de maker 'bewust een geeste-lijke creatie wilde scheppen' en/of dat de maker 'bewust voor de vorm van het werk creatieve keuzes heeft ge-maakt'. Het onderdeel bevat de - net zoals onderdeel I.2 'voorwaardelijke' - klacht dat het arrest, als het anders begrepen moet worden, dan onvoldoende is gemoti-veerd, aangezien het hof dan niet (voldoende) duidelijk maakt welk juridisch criterium het dan wél aanlegt, en omdat het arrest in dat geval innerlijk tegenstrijdig is (nu deze eis(en) in ieder geval ook aldus door het hof geformuleerd is/zijn). 5.9. Ook hier faalt m.i. - overeenkomstig de wens van de steller - de (voorwaardelijke) klacht. Uitgaande van de lezing (zie hierboven nrs. 5.4-5.5 bij de bespreking van onderdeel I.2), dat het hof aan de 'achterbankge-sprekken' niet een eigen karakter en persoonlijk stempel heeft ontzegd, heeft het hof, ter motivering van de afwijzing van de auteursrechtelijke aanspraak inder-daad de in het onderdeel bedoelde eisen - in onderdeel I.3 nog verkort aangeduid als: de eis(en) dat 'de maker bewust een geestelijke creatie wilde scheppen en/of bewust een vormgeving heeft gekozen'(64) - gesteld. Hierbij kan, wat dit onderdeel betreft, nog in het mid-den blijven of het hof van oordeel was dat die eisen voortvloeien uit het blijkens rechtspraak van de Hoge Raad vereiste eigen, oorspronkelijk karakter en per-soonlijk stempel, dan wel bedoeld heeft zodanige eisen



te stellen naast het door de Hoge Raad bedoelde eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel. 5.10. Onderdeel I.5 klaagt vervolgens dat het arrest in-nerlijk tegenstrijdig is, omdat het stellen van aanvullende eisen afwijkt van de vooropstelling in rov. 4.4, waarin het hof het 'EOK & PS'-criterium bena-drukt. Door aldus in rov. 4.4 een ander juridisch criterium aan te leggen dan in rov. 4.7, is het arrest in-nerlijk tegenstrijdig en derhalve niet naar behoren gemotiveerd. Zo het hof geacht moet worden alleen de toets door hem omschreven in rov. 4.4 te hebben toe-gepast, is 's hofs oordeel onbegrijpelijk en derhalve niet voldoende gemotiveerd, waar het de auteursrechtelijke bescherming afwijst op basis van de (andere en aanvul-lende), hiervoor onder I.3 omschreven (zes) eis(en) die het aan een auteursrechtelijk beschermd werk stelt. 5.11. Het onderdeel slaagt, tenzij geoordeeld zou moe-ten worden dat in onderdeel I.3 bedoelde (zes) eis(en) inderdaad zouden voortvloeien uit het algemene criteri-um van het eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel, of zelfs synoniem daarmee zijn. Dit laatste is m.i. evenwel niet het geval. Zoals in deel 4 van deze conclusie uiteengezet (vgl. met name nrs. 4.22-4.23.10 en 4.27-4.34), omvat de eis van het eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stem-pel niét: (ad a, c en e van onderdeel I.3) dat de persoon in kwes-tie het doel moet hebben om diens voortbrengsel van de geest bewust vorm te (willen) geven als 'verhaal' of an-der werk, noch dat door deze persoon het voortbrengsel als coherente creatie is geconcipieerd. Zoals eveneens in deel 4 van deze conclusie uiteenge-zet (vgl. met name nr. 4.23.6 over het Van Dale/Romme-arrest) en nr. 4.25) impliceert de eis van het eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stem-pel wél: (ad b, d en f van onderdeel I.3) dat sprake is van crea-tieve keuzes, resp. dat het werk het resultaat is van menselijk scheppen (enige scheppende activiteit van de maker). De mate waarin daarvan sprake dient te zijn (vgl. andermaal nrs. 4.22-4.23.10 en 4.27-4.34), gaat evenwel niet verder dan: (i) de vaststelling dat het gaat om een oorspronkelijk voortbrengsel van de geest van de onderhavige maker (indien dat omstreden is, maar dat is in deze zaak niet omstreden), en (ii) de vaststelling dat het voortbrengsel (nu juist) een eigen karakter en persoonlijk stempel van de maker draagt. Omdat het hof (inderdaad, en terecht) in rov. 4.4 de eis van het eigen, oorspronkelijk karakter een persoonlijk stempel als maatgevend heeft aangemerkt, maar ver-volgens op grond van de in het onderdeel (in verbinding met onderdeel I.3) bedoelde, niet corres-ponderende criteria de auteursrechtelijke bescherming heeft afgewezen, slaagt de klacht. 5.12. De onderdelen I.6, I.7 en I.8 bevatten (vanuit ver-schillende invalshoeken) de rechtsklachten dat het hof te vergaande eisen heeft gesteld aan de beschermbaar-heid van een voortbrengsel door het auteursrecht. Ik behandel de drie klachten in omgekeerde volgorde.

5.13. Onderdeel I.8 heeft de verste strekking, waar het verdedigt dat aan een auteursrechtelijk beschermd werk uitsluitend de eis kan worden gesteld dat het voort-brengsel niet ontleend is en eigen karakter heeft. Dit onderdeel faalt. Naast de door het onderdeel terecht onderkende eis van het (qua auteursrechtelijk relevante trekken) 'niet ontleend zijn', stelt uw Raad aan het voortbrengsel niet alleen de eis van een eigen karakter, maar ook die van een persoonlijk stempel. Dat laat zich verklaren door de omstandigheid dat men aan een niet eerder (in die vorm bestaand, dus 'objectief nieuw') voortbrengsel in zoverre een 'eigen karakter' (immers: afwijkend van het bestaande) zou kunnen toekennen. Maar dat alleen is dus niet genoeg. Dit wordt goed geïl-lustreerd door het Van Dale/Romme-arrest van 4 januari 1991, waar de Hoge Raad ten aanzien van een nieuwe (en in die zin van een eigen karakter getuigen-de) selectie van tot de Nederlandse taal behorende woorden het 'EOK & PS'-criterium nader invulde met het vereiste dat die selectie van een 'persoonlijke visie' moest getuigen: zie nrs. 4.17 en 4.23.6. Onderdeel I.8 slaagt dus niet. 5.14. Onderdeel I.7 stelt dat voor de kwalificatie als auteursrechtelijk beschermd werk uitsluitend de eisen kunnen worden gesteld als omschreven in de arresten van 29 november 1985 (Screenoprints/Citroën), 4 ja-nuari 1991 (Van Dale/Romme), 24 februari 2006 (Technip/Goossens) en 16 juni 2006 (Keco-fa/Lancôme). Daartoe behoort/behoren niet de door het hof gehanteerde aanvullende eis(en) dat 'de maker be-wust een geestelijke creatie wilde scheppen en/of bewust een vormgeving heeft gekozen' en dat 'het werk door zijn maker als coherente creatie is geconcipieerd'. Het hof miskent dat voor de vraag of de gesprekken in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescher-ming uitsluitend beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel (dat vatbaar is voor menselijke waarneming en) dat eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Weliswaar vindt het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing daar waar het eigen oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het ver-krijgen van een technisch effect, maar daarvan is in deze zaak geen sprake (en dat is door het hof ook niet vastgesteld). In het bijzonder bestaat er geen ruimte voor het aanleggen van de eis(en) dat 'de maker bewust een geestelijke creatie wilde scheppen en/of bewust een vormgeving heeft gekozen', omdat ook onbewust een geestelijke creatie en daarmee een auteursrechtelijk be-schermd werk tot stand gebracht kan worden, welk uitgangspunt het hof blijkens rov. 4.6 in fine en 4.7 eer-ste zin, ten onrechte uitdrukkelijk verwerpt. Voor zover dit oordeel van het hof anders begrepen zou moeten worden is het onbegrijpelijk. 5.15. Ik acht deze rechtsklacht (en voor zover nodig daarop voortbouwende motiveringsklacht) gegrond. Dit volgt uit deel 4 van deze conclusie (vgl. met name nrs. 4.22-4.23.10 en 4.27-4.34(65)). 5.16. De eerste klacht van onderdeel I.6 houdt in dat, voor zover rov. 4.7 zo gelezen zou moeten worden dat het hof bedoeld heeft daarin een nadere invulling te ge-



ven van (een deel van) de toets als omschreven in rov. 4.4 ('EOK & PS'), zijn oordeel rechtens onjuist is. Meer in het bijzonder wordt geklaagd dat er dan sprake is van een niet alleen onjuiste maar ook onwenselijke terug-keer naar de in Nederland (al in 1912, en internationaal) verlaten 19e eeuwse benadering van het auteursrecht, waarin de rechter de kunstwaarde van een werk dient te beoordelen, omdat auteursrechtelijke be-scherming afhankelijk wordt gesteld van de (al dan niet kunstzinnige) bedoelingen van de maker. 5.17. Deze klacht overdrijft, door het hof een mate van 'neoclassicisme' te verwijten die niet uit het arrest valt op te maken, en faalt in zoverre. Voor zover in de klacht besloten ligt dat de door het hof gestelde eisen van een bewust vorm (willen) geven als 'verhaal' of ander werk, of het concipiëren als cohe-rente creatie niet gesteld behoren te worden, valt zij samen met het hiervoor besproken onderdeel I.7 en deelt zij het lot daarvan. 5.18. Onderdeel I.6 bevat in de laatste alinea nog een tweede klacht. Voor het geval het hof geacht zou moe-ten worden in de bestreden overwegingen tot uitdrukking te hebben gebracht dat bij de beoordeling of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk relevant is dat de maker het werk heeft vastgelegd op een bepaalde drager (papier, band, geheugenchip, etc), is 's hofs oordeel rechtens onjuist, aldus deze klacht. De klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Dat het hof een vastlegging op een (bepaalde) drager rele-vant geacht zou hebben, valt in het arrest niet te lezen. 5.19. De onderdelen I.11 en I.12 (onderdelen I.9 en I.10 ontbreken) zijn voorgedragen voor zover het oordeel van het hof zo begrepen zou moeten worden dat het met de aanvullende eis(en) een nadere aanvulling heeft gegeven aan het begrip 'voortbrengsel'. Ook voor de vraag of sprake is van een 'voortbrengsel' is niet maat-gevend of het werk door zijn maker als 'coherente creatie is geconcipieerd' of dat de maker 'bewust' een geestelijke creatie wilde scheppen, aldus de klacht. 5.20. De onderdelen falen bij gebrek aan feitelijke grondslag dan wel bij gebrek aan belang. Uit niets blijkt dat het hof bij zijn beoordeling een van de door hem uitgevoerde 'werktoets' afwijkende 'voortbrengsel-toets' zou hebben uitgevoerd, dan wel aan het begrip 'voortbrengsel' zwaardere eisen zou hebben willen stel-len dan aan het ingevolge art. 1 en art. 10 Aw decisieve begrip 'werk', dan wel - zoals onderdeel I.12 suggereert - geoordeeld zou hebben dat mogelijk niet voldaan zou zijn aan een 'af te bakenen eenheid'-toets. 5.21. Onderdeel II van het cassatiemiddel is voorwaar-delijk ingesteld. Indien het oordeel mocht zijn dat het hof een rechtens juist criterium heeft aangelegd voor de beoordeling of van auteursrechtelijk beschermd werk sprake is (des neen), dan geldt dat het oordeel van het hof in rov. 4.5-4.7 in ieder geval onbegrijpelijk is. De klachten, wat daarvan zij, behoeven geen bespreking nu onderdeel I van het cassatiemiddel gegrond is bevon-den. 6. Bespreking van het incidentele cassatieberoep 6.1. In het arrest a quo heeft het hof niet de door Nieuw Amsterdam c.s. verlangde proceskosten inclusief 'ad-

vocatenkosten' ad € 29.957,65 toegekend, doch een proceskostenveroordeling op de voet van art. 237 Rv (ad € 2.682,- salaris procureur en € 296,- verschotten) uitgesproken. Hiertegen richt zich het incidentele cassatiemiddel van Nieuw Amsterdam c.s. 6.2. Nieuw Amsterdam c.s. baseerden hun aanspraak op art. 14 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten(66) (hierna: de Richtlijn), in werking getreden op 20 mei 2004 met als uiterste implementatiedatum 29 april 2006 (art. 20). Artikel 14 van de Richtlijn bepaalt: 'De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene re-gel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, ten-zij de billijkheid zich daartegen verzet.' 6.3. De Richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetge-ving geïmplementeerd, krachtens de wet van 8 maart 2007, Stb. 108. Nederland heeft de uiterste implemen-tatiedatum van 29 april 2006 dus niet gehaald: de omzettingswetgeving trad (1 jaar en 2 dagen later) in werking op 1 mei 2007. De regeling inzake de proceskostenveroordeling is neergelegd in het nieuwe art. 1019h Rv, deel uitmakend van de nieuwe titel 15 (van het derde boek) 'Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellec-tuele eigendom', en luidende: 'Voor zover nodig in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Boek en in afwijking van artikel 843a, eerste lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen ver-zet.' 6.4. De wet van 8 maart 2007, Stb. 108 kent een over-gangsbepaling in art. IX, luidende: 'Deze wet is niet van toepassing op procedures waarvan de dagvaarding of het verzoekschrift vóór of op de dag van inwerkingtreding ervan is uitgebracht.' 6.5. De MvT (TK 2005-2006, 30392, 3, p. 33) bij deze bepaling luidde: 'Krachtens het voorgestelde overgangsrecht zal deze wet niet van toepassing zijn op lopende procedures. Het is niet in belang van een efficiënte procesvoering als ten gevolge van de nieuwe wet in een lopende procedu-re bij vermeerdering van eis de gevorderde maatregelen uitgebreid kunnen worden. Wel zal de nieuwe wet van toepassing zijn bij het instellen van hoger beroep.' 6.6. In deze zaak van de zonen Endstra tegen Nieuw Amsterdam c.s. dateert de inleidende dagvaarding van 4 mei 2006, maar debat over de proceskosten in eerste aanleg is niet aan de orde. De appeldagvaarding is van 29 mei 2006, het arrest van het hof van 6 februari 2007, en de cassatiedagvaarding van 3 april 2007. Alle data zijn gelegen tussen de uiterste implementatiedatum van de Richtlijn (29 april 2006) en de inwerkingtreding van de implementatiewet (1 mei 2007). 6.7. Uit gepubliceerde rechtspraak en uit literatuur blijkt dat de feitenrechters in overwegende mate spoe-



dig na 29 april 2006 de bestaande nationale wettelijke regeling inzake de proceskostenveroordeling (art. 237 Rv) 'Richtlijnconform' hebben toegepast, en dus in I.E.-zaken zijn uitgegaan van werkelijk gemaakte advoca-tenkosten. Ik verwijs naar overzichten c.q. vindplaatsen in artikelen van D.J.G. Visser/A. Tsoutsanis, De volle-dige proceskostenveroordeling in IE-zaken, in NJB 29 september 2006, pp. 1940-1946, en M. Driessen, De willekeur van de proceskostenveroordeling, in BIE 15 juni 2007, pp. 343-350(67). 6.8. Hoewel bij pleidooien in cassatie zijdens de zonen Endstra een punt van twijfel is gesignaleerd(68), gaan partijen over en weer uit van de mogelijkheid van richt-lijnconforme uitleg van de nog niet aangepaste nationale wet. Dit blijkt uit de over en weer gevraagde kostenveroordelingen in cassatie (waarover nader onder 7). 6.9. Naast de vrij algemene bereidheid van de feiten-rechters tot richtlijnconforme uitleg van de algemene proceskostenregeling, hebben de onder 6.7 genoemde auteurs aanzienlijke verschillen bij de toepassing ge-constateerd, waarvan ik hier noem een soms wel, soms niet gehanteerde afwijzings- of matigingsgrond: - afwijzing wegens onvoldoende onderbou-wing/specificatie of te late vordering (zie bij Visser/Tsoutsanis pp. 1944-1945); - afwijzing in kort geding wegens niet-spoedeisendheid (verwijzing voor deze kosten naar een bodemprocedu-re; zie bij M. Driessen onder 5.3); - afwijzing omdat het niet om grootschalige namaak of piraterij ging (zie bij M. Driessen onder 5.1, 5.2 en 5.5); - matiging omdat de zaak met aanzienlijk minder kos-ten/uren had moeten kunnen worden behandeld (zie bij M. Driessen onder 5.2). 6.10. Het hof heeft de afwijzing van de proceskosten-aanspraak ad € 29.957,65 van Nieuw Amsterdam c.s. als volgt gemotiveerd: '4.13. In de memorie van antwoord hebben Nieuw Am-sterdam c.s. geconcludeerd tot veroordeling van de zonen Endstra in de kosten van het geding, "de advoca-tenkosten van geïntimeerden daaronder begrepen". Eerst aan het eind van het pleidooi heeft de raadsman te kennen gegeven dat aanspraak wordt gemaakt op toe-schatting van proceskosten op de voet van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) welke op 29 april 2006 in de Nederlandse wetgeving geïm-plementeerd had moeten zijn. Hij heeft daarbij een specificatie van advocatenkosten overgelegd tot een totaal van € 29.957,65. Het is in strijd met een goede procesorde om de aldus verlangde kostenveroordeling, die niet althans onvoldoende duidelijk valt af te leiden uit de bewoordingen van de memorie van antwoord, in een zo laat stadium expliciet te verwoorden en pas dan een begroting te overhandigen aan de wederpartij, waardoor deze zich daartegen ongenoegzaam heeft kunnen verweren. Het hof zal bij de veroordeling in de proceskosten deze daarom op de gebruikelijke wijze op de voet van art. 237 Rv toeschatten.' 6.11. De algemene klacht van het incidentele middel - op p. 4 van de conclusie van antwoord - luidt:

'Ten onrechte en/of zonder begrijpelijke, althans toerei-kende motivering heeft het hof overwogen en beslist als in rov. 4.13 e.v. van zijn arrest is weergegeven, door bij de veroordeling van de erven Endstra in de kosten van het geding in hoger beroep expliciet slechts rekening te houden met, en deze kosten geheel en uitsluitend te be-groten conform, "het gebruikelijke liquidatietarief", in plaats van uit te gaan van de werkelijke advocaatkos-ten, onder toepassing van art. 14 van de Richtlijn, zoals uitdrukkelijk door Nieuw Amsterdam c.s. verzocht.' De klacht wordt uitgewerkt en toegelicht in de onderde-len 1 t/m 3. 6.12. Onderdeel 1 bevat - samengevat - de klacht dat het hof bij zijn oordeel dat het 'in strijd met een goede procesorde [is] om de aldus verlangde kostenveroorde-ling, die niet althans onvoldoende duidelijk valt af te leiden uit de bewoordingen van de memorie van ant-woord, in een zo laat stadium expliciet te verwoorden [...], waardoor deze zich daartegen ongenoegzaam heeft kunnen verweren' miskend heeft: (i) dat de rechter op grond van art. 237 lid 1 Rv in het algemeen de in het ongelijk gestelde partij in de kosten behoort te veroor-delen, ook zonder daartoe geformuleerde aanspraak; (ii) dat art. 14 van de Richtlijn geen 'vordering' o.i.d. als vereiste stelt en dat ingevolge 's hofs verplichting tot richtlijnconforme interpretatie het hof zo nodig ambtshalve en in elk geval gezien de conclusie van de MvA richtlijnconform had moeten oordelen; (iii) dat, nu bij MvA onder de veroordeling in de gedingkosten mede advocatenkosten waren gevorderd, voor de advo-caat van de zonen Endstra duidelijk had moeten zijn dat toepassing van art. 14 van de Richtlijn beoogd werd, mede gelet op al bestaande discussies in de algemene en de specifieke I.E.-literatuur; (iv) dat noch Europese, noch nationale bepalingen, noch eisen van goede pro-cesorde voorschrijven dat een partij naast het expliciet inroepen van het door haar beoogde rechtsgevolg ook de specifieke rechtsbron zou moeten noemen; en (v) dat bij het ontbreken van enige (serieuze) aanwijzing voor niet-toepasselijkheid in casu van art. 14 Richtlijn, niet valt in te zien waarom de zonen Endstra niet rechtens onvoldoende gelegenheid zouden hebben gehad om - zo nodig na een korte schorsing - nog inhoudelijk op het verlangen van Nieuw Amsterdam c.s. te reageren. Onderdeel 2 neemt tot uitgangspunt dat 's hofs rov. 4.13 niet alleen of niet zozeer in het vóór de mondelin-ge behandeling onvoldoende duidelijke karakter van het verzoek zou zijn gelegen, maar ook of vooral in het pas toén presenteren van de specificatie. Daartegen voert het onderdeel - samengevat - aan (i) dat de betref-fende opgave slechts 12 tekstregels met elk hooguit enkele woorden en getallen besloeg; (ii) dat van die opgave uitsluitend of althans voornamelijk de aan het appelverweer bestede uren en het hierop toepasselijke tarief van belang waren; (iii) dat daarom niet valt in te zien dat, zo nodig na een korte schorsing, daarop ter zitting niet gereageerd kon worden; en (iv) niets het hof belette om de zonen Endstra de gelegenheid te geven over deze kostenkwestie nog een akte te nemen. Volgens onderdeel 3 klemt het in de onderden 1 en 2 gestelde te meer - samengevat - (i) omdat het hier om



een door de zonen Endstra geëntameerd spoedappel ging, waardoor de advocaat van Nieuw Amsterdam c.s. onder hoge tijdsdruk moest werken; (ii) omdat uit het P-V niet blijkt waarom van de zonen Endstra - zelfs niet na een korte schorsing of bij akte - geen inhoude-lijke reactie meer kon of mocht worden gevergd; (iii) omdat volgens het P-V het door de zonen aangevoerde bezwaar slechts betrekking had op het ontbreken van enige 'advocatenkosten-vordering' vóór het pleidooi; en (iv) omdat het hof gezien het 'algemene regel'-karakter van art. 14 Richtlijn en daarin vastgelegde criteria een voldoende mate van vrijheid en (dus) verplichting had om een serieus bedrag voor de 'advocatenkosten' van Nieuw Amsterdam c.s. toe te wijzen: het zou, gezien de inhoud en omvang van de appelstukken, sowieso niet voor redelijke betwisting vatbaar zijn geweest dat Nieuw Amsterdam c.s. voor hun appelverweer aanzien-lijk meer dan € 2.682,- aan redelijkheids-, evenredigheids- en billijkheidshalve te vergoeden ad-vocatenkosten hebben moeten maken. 6.13. Ook indien men ervan uitgaat dat richtlijncon-forme uitleg van art. 237 Rv in casu toegelaten en, desgevorderd, in principe zelfs geboden was, blijft staan dat over de uitleg en toepassing van art. 14 van de Richtlijn debat mogelijk is en mogelijk moet zijn, net zo goed als - na de implementatie - dito debat over art. 1019h Rv. Over kostenveroordeling op basis van het liquidatieta-rief pleegt in het algemeen geen debat plaats te hebben; dat - in verhouding tot de werkelijke kosten inderdaad lage - tariefsysteem dient nu juist mede daarvoor. Bij kostenveroordeling op basis van art. 14 Richtlijn is dat heel anders. Niet alleen omdat het om veel hogere bedragen gaat moet daarover serieus debat mogelijk zijn (in het staatje bij Visser/Tsoutsanis in NJB 2006, op p. 1942, over de eerste 12 kort-geding-zaken in eer-ste aanleg, gaat het om bedragen tussen €4.200 en €24.700; in de onderhavige zaak gaat het over een ver-schil tussen €2.682 en €29.957,65). Debat moet temeer mogelijk zijn in het licht van de door art. 14 van de Richtlijn zelf nu juist gegeven crite-ria, waarbij, 'als algemene regel' (slechts) 'redelijke' en 'evenredige' kosten door de verliezende partij zullen worden gedragen, met vervolgens nog de extra correc-tiemogelijkheid: 'tenzij de billijkheid zich daartegen verzet'. Vgl. ook considerans 17 van de Richtlijn: 'De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin deze richtlijn voorziet, moeten in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke kenmerken van elk in-tellectuele-eigendomsrecht en in voorkomend geval de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk.' Ik herinner aan de onder 6.9 al vermelde discussiepun-ten: voldoende onderbouwing van het gevraagde bedrag; matiging wegens onevenredigheid; vatbaarheid voor toewijzing in kort geding; beperking tot gevallen van 'piraterij' of 'grootschalige namaak' of althans een ander 'tarief' in niet tot die categorie behorende geval-len; voorts invloed van goede trouw aan de zijde van de

verliezende partij. Vgl. ook de MvT bij het wetsvoor-stel (TK 30392, 3, blz. 26:) 'De rechter zal moeten komen tot een veroordeling in evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en bil-lijkheid. Deze billijkheid zal bijvoorbeeld meespelen bij de proceskostenveroordeling van een inbreukmaker te goeder trouw. Beperking van de proceskostenver-oordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is, ligt dan meer voor de hand dan een vol-ledige kostenveroordeling. Deze laatste ligt vooral in de rede wanneer het gaat om grootschalige namaak of pi-raterij. Voor de inbreuken die daartussen liggen, zal de rechter naar verwachting naar bevind van zaken hande-len en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden ge-dragen.'(69) Nóg een discussiepunt, gebleken bij de behandeling van het wetsvoorstel, is bijv. de toepassing van de Richtlijn in 'gemengde zaken'(70). In casu was bij het hof ook de onrechtmatige-daad-grondslag aan de orde. 6.14. Als debat mogelijk moet zijn, dan moet men zich daarop ook behoorlijk kunnen prepareren. Dat vloeit voort uit de in o.m. art. 6 EVRM bedoelde immanente regels en beginselen, waaronder hoor en wederhoor. Er kan geen (communautairrechtelijke) twijfel over be-staan dat dit ook moet gelden voor de geheel of gedeeltelijke toewijsbaarheid van door de verliezende partij te dragen gerechtskosten en andere kosten in de zin van art. 14 van de Richtlijn. Bij gebreke aan (verde-re) harmonisatie van het procesrecht in burgerlijke, handels- en I.E.-zaken, zullen (ook) de nationale regels en beginselen van een 'goede procesorde' hier hun func-tie kunnen en dienen te vervullen. 6.15. Dat brengt mee dat er m.i. geen twijfel over kan bestaan dat het (in deze zaak nog niet aan de orde zijn-de) nieuwe art. 1019h Rv zonder strijd met communautair recht kan bepalen dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in de kosten op de hier bedoelde voet, ook al vermeldt art. 14 van de Richtlijn het woord desgevorderd of een syno-niem daarvan niet. Immers: hoe kan de rechter 'in the blind' werkelijke kosten aan de hand van de criteria van art. 14 van de Richtlijn en art. 1019h Rv toewijzen als ze niet gevorderd zijn? Dat zou wellicht anders kunnen worden indien er een bijzonder forfaitair liquidatietarief voor art. 1019h-kosten tot stand komt, maar dat is er nu nog niet(71). 6.16. Een tegenpartij kan zich dus niet behoorlijk ver-weren en een rechter kan niet behoorlijk recht doen als zonder behoorlijke gelegenheid tot tegenspraak afge-gaan zou moeten worden op de advocatendeclaratie. Dat in verstekzaken ook ten deze ons nationale criteri-um '(niet) onrechtmatig of ongegrond' kan worden toegepast, zal Europees wel worden geaccepteerd, ge-zien alle waarborgen voor de niet verschenen gedaagde in een verzetprocedure. Maar voor de wél verschenen gedaagde dient adequaat verweer mogelijk te zijn, en dat veronderstelt een desbetreffende vordering, omdat anders sowieso voldoende verweermogelijkheid ont-breekt. Dat is dus, als gezegd, in het nieuwe art. 1019h Rv expliciet bepaald, maar het moet zonder twijfel ook



gelden voor een anticiperende 'richtlijnconforme' art. 237 Rv/art. 14 Richtlijn-vordering. 6.17. Tegen de hier geschetste achtergrond faalt het middel m.i. in al zijn onderdelen. 6.18. Zonder dat ik mij gehouden acht om na boven-staande uiteenzetting nog alle (sub)-onderdelen na te lopen, noteer ik nog het volgende: - Ad onderdeel 1: argument (i) snijdt geen hout; argu-ment (ii) gaat uit van een onmiskenbaar (ook communauairrechtelijk) onjuiste rechtsopvatting; ar-gument (iii) stuit af op de aan het hof voorbehouden en niet onbegrijpelijke uitleg van de processtukken, waar-aan het onder (iv) bedoelde argument niet kan afdoen, beslissend is dat het hof niet onbegrijpelijk kon oorde-len dat de advocaat van de zonen Endstra uit de vermelding in het petitum van de MvA niet verdacht behoefde te zijn op een aanspraak als bij pleidooi over-gelegd. Argument (v) stuit af op het aan het hof voorbehouden kennelijke en niet onbegrijpelijke oor-deel dat (1) Nieuw Amsterdam c.s. in de toen prille fase van anticiperende Richtlijnconforme interpretatie dui-delijker had kunnen en moeten zijn in het MvA-petitum, en/of (2) dat het onderwerp eerder dan pas aan het eind van het pleidooi door Nieuw Amsterdam c.s. duidelijk had kunnen worden gemaakt, bijv. door tijdi-ge toezending op voorhand van de specificatie (ik noteer dat tussen de datum van de MvA (14 september 2006) en die van het pleidooi (29 november 2006) twee-en-halve maand liggen), en/of (3) dat zelfs bij het ontbreken van enige serieuze aanwijzing voor niet-toepasselijkheid in casu van art. 14 van de Richtlijn, de zonen Endstra rechtens wél voldoende gelegenheid moesten hebben voor serieus debat over de uitleg en toepassing daarvan (vgl. hierboven 6.9 en 6.13), waar-bij het (4) aan het hof was om te oordelen of Nieuw Amsterdam c.s., gelet op al het vorenstaande, (toch) nog aanspraak toekwam op een van de zonen Endstra c.s. te verlangen - zo nodig na een korte schorsing - re-actie ter zitting. 's Hofs andersluidend oordeel acht ik bepaald niet onbegrijpelijk. - Ad onderdeel 2: argumenten (i) t/m (iii) snijden geen hout nu die argumenten in het licht van nrs. 6.9 en 6.13 hierboven geheel omkeerbaar of méér dan dat zijn; ter-wijl voor argument (iv) geldt dat het aan het hof was om te oordelen of Nieuw Amsterdam c.s., gelet op al het vorenstaande, (toch) nog aanspraak toekwam om van de zonen Endstra te verlangen om over deze kos-tenkwestie nog een akte te nemen. 's Hofs andersluidend oordeel acht ik ook hier bepaald niet on-begrijpelijk. - Ad onderdeel 3: argument (i) snijdt geen hout omdat (als eerder gezegd) tussen de datum van de MvA (14 september 2006) en die van het pleidooi (29 november 2006) twee-en-halve maand liggen; argument (ii) snijdt geen hout om de hierboven ad onderdeel 1 onder (v) en bij onderdeel 2 onder (iv) aangegeven redenen; en ar-gument (iii) snijdt geen hout omdat het daar bedoelde door de zonen aangevoerde bezwaar in samenhang met de overige hiervoor besproken en als zodanig niet be-streden feitelijke processuele omstandigheden 's hofs oordeel alleszins kan dragen. Argument (iv) kan daar-

aan niet afdoen. Zelfs als het hof gezien het 'algemene regel'-karakter van art. 14 Richtlijn en daarin vastge-legde criteria een voldoende mate van vrijheid en (dus) verplichting had om een serieus bedrag voor de 'advo-catenkosten' van Nieuw Amsterdam c.s. toe te wijzen, kon het hof zonder nadere beoordeling van de desbe-treffende aanspraak, niet oordelen dat, louter gezien de inhoud en omvang van de appelstukken, niet voor rede-lijke betwisting vatbaar zou zijn geweest dat Nieuw Amsterdam c.s. voor hun appelverweer aanzienlijk meer dan € 2.682,- aan advocatenkosten hebben moe-ten maken. Ook daarover was in het licht van de onder 6.13 bedoelde parameters nog steeds discussie moge-lijk, waartoe de mogelijkheid aan de zonen Endstra niet mocht worden onthouden, en waarbij - als hierboven aangegeven - het aan de beoordeling van het hof over-gelaten was of Nieuw Amsterdam c.s., gelet op hun in rov. 4.13 bedoelde modus operandi, nog aanspraak konden maken op een verlenging van het proces ten deze. 7. Proceskosten in cassatie 7.1. Conclusies van of namens de procureur-generaal gaan niet of slechts bij uitzondering in op veroordeling in de proceskosten in cassatie; laat staan de hoogte daarvan. 7.2. Ik kan mij voorstellen dat zich in deze zaak, ook in de ogen van uw Raad, zo'n uitzonderlijk geval voor-doet. De hoogte van een proceskostenveroordeling door de Hoge Raad in een zaak waarin (bij wege van Richt-lijnconforme interpretatie van het nationale recht) begroting op de voet van art. 14 van de meergenoemde Richtlijn 2004/48/EG verlangd wordt, heeft zich - als ik goed zie - bij de Hoge Raad nog niet eerder voorge-daan. 7.3. In cassatie spreekt de advocaat van de zonen End-stra ten aanzien van de proceskosten in cassatie over een Richtlijnconforme toepassing van de kostenveroor-deling volgens art. 237 Rv. Dat is een juiste aanduiding in die zin dat krachtens art. 418a Rv (onder meer) art. 237 ook op de cassatieprocedure van toepassing is, en de Hoge Raad die ook meestal toepast.(72) Ik herinner er intussen aan dat voor de proceskosten in cassatie nog een afzonderlijke regeling in art. 419, lid 4 Rv bestaat, waardoor de Hoge Raad niet aan het regime van art. 237 e.v. gebonden is.(73) 7.4. Zoals in nr. 6.8 opgemerkt, gaan beide partijen er-van uit dat de regeling van art. 14 van de Richtlijn ook in de cassatieprocedure bij wege van Richtlijnconforme interpretatie van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering dient te worden toegepast, en beide partijen hebben, zoals onder nr. 3.13 al aangegeven, hun claims voor de proceskostenveroordeling in cassatie begroot op de voet van art. 14 van de Richtlijn. Zij hebben die (over en weer op dezelfde bedragen uitkomende) kos-ten(74) over en weer niet betwist. 7.5. Bij bovenbedoeld uitgangspunt van beide partijen zijn m.i. wél - door hen niet onderkende - vragen te stellen. Zo laat zich de vraag stellen of een cassatie-rechter (zoals bijv. de Nederlandse) eigenlijk nog wel een rechterlijke instantie is die oordeelt over I.E.-zaken



in de zin van de Richtlijn. Ingevolge art. 79 lid 1 Wet RO is de taak van de Hoge Raad om toe te zien op: a. eventueel verzuim van vormen door de feitenrechter (nader in lid 1 onder a omschreven, met in de praktijk als belangrijkste categorie: een onbegrijpelijke motive-ring), en b. eventuele schending van het recht (met uitzondering van het recht van vreemde staten). Bij klachten over dit laatste heeft de eiser of verzoeker tot cassatie ongetwij-feld belang, maar art. 81 Wet RO brengt tot uitdrukking dat de taak van de Hoge Raad als uitlegger van het recht toch primair het algemene belang van de rechts-eenheid en de rechtsontwikkeling dient.(75) Ik teken voorts aan dat in beide categorieën a en b, ook al is de procedure begonnen vanwege beweerde in-breuk op een I.E.-recht, juist in cassatie menigmaal - zo niet in overwegende mate - de inzet verschuift naar procesrechtelijke klachten zoals het passeren van essen-tiële stellingen, het passeren van een bewijsaanbod, tegenstrijdigheid in de motivering, e.t.q. Nu kan men allicht verdedigen dat het 'steken laten vallen' in een I.E.-zaak door één van beide partijen op de voet van art. 14 van de Richtlijn nog 'bestraft' mag worden met een 'hoge' kostenveroordeling op de voet van dat artikel (dat ook geldt voor de in het ongelijk gestelde eiser), maar de vraag is (vooral) of dat ook moet gelden voor de kosten in cassatie van redressering van een rechter-lijke fout. Gaat het in cassatie wél om materieel I.E.-recht, dan 'valt dat tegenwoordig grotendeels onder het commu-nautaire acquis'(76), en kan de Hoge Raad - tenzij hij een 'acte clair' of een 'acte éclairé' aanwezig acht - niet anders dan prejudiciële vragen aan het HvJ EG voor-leggen (wat overigens bij het auteursrechtelijke onderwerp van het principale cassatiemiddel niet speelt). Dat geldt tevens voor het deels geharmoniseer-de I.E.-sanctierecht en I.E.-procesrecht van (nu juist onder meer) Richtlijn 2004/48/EG. In zo'n geval laat zich de vraag laat zich stellen of het bijdragen aan een voor de (communautaire) rechtsvorming en rechtseen-heid nuttig debat, dat aanleiding geeft tot het stellen van zulke prejudiciële vragen, 'bestraft' zou moeten worden met een hoge kostenveroordeling op de voet van art. 14 van de Richtlijn. 7.6. Opgemerkt zij nog dat het (als in nr. 6.6 gezegd: op deze zaak nog niet toepasselijke) Nederlandse imple-mentatie-artikel 1019h Rv niet over toepasselijkheid op de cassatieprocedure rept, maar het ook niet uitsluit. Hetzelfde geldt voor de parlementaire geschiedenis van dat artikel (TK 2005- 2006 en 2006-2007, Kamerstuk-ken 30392). Er kan nog op gewezen worden dat de MvT bij in art. IX met betrekking tot overgangssitua-ties wél spreekt over toepasselijkheid van het artikel bij het instellen van hoger beroep na de datum van inwer-kingtreding (zie hiervóór nrs. 6.4 en 6.5), maar zwijgt over het instellen van beroep in cassatie. Ook in een zaak die is begonnen (of in hoger beroep is gegaan) na 1 mei 2007, is toepasselijkheid van art. 1019h Rv in cassatie dus niet zeker, nu de Nederlandse wetgever - hoewel hem dat vrijstond - daarvoor niet, althans niet uitdrukkelijk gekozen heeft.

7.7. Indien (in beginsel) van toepasselijkheid van art. 14 van de Richtlijn (en art. 1019h Rv in zaken die qua tijdlijn daaronder vallen) op de cassatieprocedure zou moeten worden uitgegaan, rijzen nadere vragen. Dat betreft m.i. in elk geval de volgende vragen. 7.7.1. Het omgaan met de kostenveroordeling in de eerder (nr. 6.13) genoemde 'gemengde zaken' respec-tievelijk gemengde kosten (wél en niet-I.E.-kwesties in de procedure). Dat daarover verschillend gedacht kan worden blijkt uit de volgende opmerkingen van minis-ter Hirsch Ballin in de MvA I: 'De leden van de VVD-fractie verwijzen naar het artikel van prof. mr. D. J. G. Visser en mr. A. Tsoutsanis, "De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken" in NJB 2006, nr. 34, en vragen wat de mening van de mi-nister is over de door deze auteurs aangesneden kwestie van de kostenveroordeling in een zaak waarvan een in-breuk op een intellectueel-eigendomsrecht slechts een ondergeschikt deel uitmaakt. Kosten die specifiek op de inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht betrekking hebben, zoals die van ge-machtigden, zullen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen volgens het regime van artikel 1019h Rv. Maar voor de overige kosten ter voorbereiding van de zaak, zoals die voor de voorbereiding van de proces-stukken, waarbij het aandeel van de inbreuk wellicht lastig is vast te stellen, is moeilijk een algemene regel te geven. De rechter zal met inachtneming van de con-crete omstandigheden van het geval en de criteria van artikel 1019h Rv moeten uitmaken welk gewicht toe-komt aan het op de inbreuk gebaseerde deel van de vordering ten opzichte van de gehele zaak en welk aan-deel van de kosten dienovereenkomstig met toepassing van artikel 1019h voor vergoeding in aanmerking komt.' (77) 7.7.2. De Hoge Raad zou voor IE-zaken een speciaal forfaitair tarief kunnen overwegen, op eenzelfde wijze als in discussie binnen de Nederlandse Orde van Advo-caten en de Raad voor de Rechtspraak. Minister Hirsch Ballin heeft hierover een voorlopig (afwijzend) stand-punt ingenomen. Ik citeer (cursivering toegevoegd): 'Ten slotte verwijzen de leden van de VVD-fractie naar het advies van de Commissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten om een liqui-datietarief in IE-zaken vast te stellen. De aan het woord zijnde leden vragen of dit in overeenstemming met de richtlijn is. Het liquidatietarief aan de hand waarvan de vergoeding voor de rechtsbijstand in civielrechtelijke procedures wordt berekend, is door de rechterlijke macht (Raad voor de Rechtspraak) vastgesteld in overleg met de ad-vocatuur (Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA). Gezien de wijziging in de regels op het gebied van de proceskostenveroordeling heeft een commissie binnen de NOvA een advies geformuleerd waarin wordt voor-gesteld om een apart liquidatietarief vast te stellen voor intellectuele-eigendomszaken. Het advies luidt, samen-gevat, om in geval van flagrante inbreuk of een manifest ongegronde eis uit te gaan van vergoeding van de werkelijke kosten (inclusief die van gemachtigden), tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In andere



gevallen wordt uitgegaan van een forfaitaire vergoe-ding van de proceskosten, in kort geding conform het maximum van € 9 475 en in bodemprocedures conform tarief VIII (zaken van een geldswaarde boven € 1 000 000), tenzij het belang en de aard van de zaak een lager bedrag indiceren. Het liquidatietarief heeft betrekking op het maximeren van het salaris van de advocaat en procureur. Volgens de inleiding op het advies van de NOvA is handhaving van een liquidatietarief ingegeven door de wens dat de advocaat zijn cliënt "met enige betrouwbaarheid" moet kunnen voorlichten over het reële procesrisico van zijn zaak en de wens "het risico van - al dan niet vermeende - rechterlijke willekeur zo klein mogelijk te maken". Het bij voorbaat, zonder enige nadere normering ab-straheren van de werkelijke kosten en maximeren van een van de belangrijkste kostenposten voor alle zaken die geen "flagrante inbreuk zoals evidente namaak of piraterij" zijn, is naar mijn oordeel echter niet in over-eenstemming met de letter en de geest van de richtlijn. Zoals blijkt uit de jurisprudentie die hiervoor naar aan-leiding van de eerste vraag van de leden van de fracties van CDA en VVD is beschreven, neemt de rechter alle omstandigheden van het geval mee in zijn beoordeling. De aard van de inbreuk - al dan niet flagrant - is dus niet het enige criterium. Overigens is het de vraag of het voorgestelde liquidatietarief afdoende is om de cli-ent te informeren over het reële procesrisico. Weliswaar vormen de kosten van de advocaat een om-vangrijke kostenpost, er kunnen nog diverse andere kosten in de veroordeling worden meegenomen, waar-over de advocaat zijn cliënt niet van tevoren kan inlichten. Zo zal hij niet weten of en zo ja voor welk bedrag er door de wederpartij ten behoeve van de ge-rechtelijke procedure gemachtigden en onderzoekers zijn of worden ingeschakeld. Die horen nu niet bij de proceskosten zoals ze in artikel 237 e.v. Rv zijn be-doeld, ze vallen niet onder de kosten van deskundigen, want daaronder worden slechts de deskundigen begre-pen die krachtens artikel 194 e.v. Rv zijn benoemd, en vallen evenmin onder het liquidatietarief. Met name in octrooizaken kunnen juist deze kosten omvangrijk zijn.' (78) Het in overweging nemen door de Hoge Raad van de mogelijkheid van een eventuele speciale forfaitaire kos-tenveroordeling in cassatiezaken die onder art. 14 van de Richtlijn zouden (moeten) vallen, zou dus aanleiding kunnen geven tot nadere daarop gerichte prejudiciële vragen. Met de beantwoording door het Hof van Justi-tie zou tevens het in het citaat hierboven bedoelde overleg binnen de Raad voor de Rechtspraak en de NOvA gediend zijn(79). 7.8. Summa summarum acht ik het niet een 'acte clair' dat de kosten van behandeling in cassatie van een zaak, die begonnen is vanwege beweerde inbreuk op een I.E.-recht, steeds, soms wel en soms niet, of nimmer beho-ren tot de in art. 14 van de Richtlijn bedoelde 'gerechtskosten en andere kosten', respectievelijk dat de cassatieprocedure in zo'n zaak steeds, soms wel en soms niet, of nimmer behoort tot de 'bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmidde-

len' die overeenkomstig art. 3 van de Richtlijn(80) van toepassing zijn 'op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat' (art. 2, lid 1 van de Richtlijn). Dat partijen in cassatie kennelijk wél van zo'n acte clair uitgaan, doet daaraan niet af. Indien partijen gelijk zouden hebben dat art. 14 van de Richtlijn wél op de cassatieprocedure van toepassing is, rijzen nadere vragen zoals onder 7.10 aangegeven. 7.9. Aan de gezamenlijke wens van partijen om de ad-vocaatkosten van het principale beroep op niet minder en niet meer dan €20.000 en in het incidentele beroep op niet minder en niet meer dan €5.000 te laten uitko-men zou de Hoge Raad intussen gevolg kunnen geven als hij zulks, gelet op die wens van partijen, 'vermeent te behoren' in de zin van art. 419 lid 4 Rv, zonder zich uit te laten over de vraag of richtlijnconforme uitleg van art. 418a jo. art. 237 Rv hiertoe (tot op zekere hoogte) zou nopen. Daartegen pleit evenwel dat het partijen vrij zou staan om (met gezamenlijk verzoek aan de Hoge Raad om de proceskostenveroordeling juist uit te spreken op de klassieke voet van art. 418a jo. art. 237 Rv(81)) met elkaar af te spreken om de door de Hoge Raad bepaalde bedragen te vervangen door de vaste bedragen van €20.000 resp. €5.000. De partijen wensen dus blijkbaar een uitspraak van de Hoge Raad over toepassing in cas-satie van art. 14 van de Richtlijn. Daartegen pleit m.i. voorts dat art. 419 lid 4 Rv er niet voor bedoeld is om aan partijen, desverzocht, onmid-dellijk een executoriale titel te geven voor een afgesproken hogere proceskostenvergoeding in cassa-tie. 7.10. Het komt mij derhalve geraden voor dat de Hoge Raad over de kwestie van de proceskosten in cassatie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Eu-ropese Gemeenschappen stelt. In het kader van deze prejudiciële vraagstelling ware aan het Hof van Justitie óók meteen te vragen om te bepalen of kosten, gevallen op de behandeling bij dat Hof (wel, of niet, of onder omstandigheden) overeenkomstig art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG dienen te worden begroot. 7.11. Naar mijn mening behoeft het reserveren van de beslissing over proceskosten in cassatie hangende de prejudiciële vraagstelling daarover aan het Hof van Jus-titie, geen gevolg te hebben voor daaraan voorafgaande beslissingen omtrent het principale en het incidentele beroep voor het overige. 8. Conclusie Mijn conclusie strekt in het principale beroep tot ver-nietiging en verwijzing en in het incidentele beroep tot verwerping, alsmede tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Ge-meenschappen ten aanzien van de kostenveroordeling in cassatie en de begroting van kosten vallende op de behandeling bij dat Hof. Noten



1 Blijkens berichten in de pers van 22 december 2007, hebben zij als bewijsmateriaal een rol gespeeld bij de veroordeling door de rechtbank Haarlem op 21 decem-ber 2007 van Willem H. wegens afpersing. 2 Ontleend aan rov. 1 a t/m j van het vonnis van de voorzieningenrechter d.d. 11 mei 2006 waarnaar het hof in rov. 3 van zijn arrest verwijst. Zie tevens rov. 4.1 van het arrest. 3 LJN AX1292; NJF 2006, 385; IER 2006, 53 m.nt. FWG. 4 LJN AZ8071; AMI 2007/4, p. 118 m.nt. Chr.A. Al-berdingk Thijm en met de opinies die in deze zaak door partijen zijn overgelegd; IER 2007/72 m.nt. J.B.M. Seignette, p. 256-260. 5 Het arrest dateert van 8 februari 2007, de cassatie-dagvaarding is op 3 april 2007 uitgebracht. 6 Brief aan de rolraadsheer d.d. 10 april 2007. 7 Onder meer in het met Spoor en later met Spoor en Visser geschreven boek Auteursrecht, 1e druk 1985, 2e druk 1993, 3e druk 2005. Zie met name (na een vooraf-gaande afbakening) de par. 3.8 e.v. 8 Vierde druk, bewerkt door T. Koopmans (1999), pp. 107-108. 9 Vgl. bijv. Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 6e druk 2007, p. 24. 10 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w., par. 1.15, p. 19. 11 Vgl. bijv. Van Lingen, a.w., p. 52, Spoor/Verkade/Visser, a.w., par. 3.4-3.5 en 3.14-3.15. 12 In HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585 m.nt. JHS (Keco-fa/Lancôme), AMI 2006/5, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, p. 161-173, oordeelde de Hoge Raad inmiddels dat ook een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor au-teursrechtelijke bescherming. 13 Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een 'bijdrage van scheppend karakter'. 14 Waaronder alle door partijen ingeroepen arresten. Naar ik meen zijn geen nadere (voor de onderhavige zaak over de 'achterbankgesprekken' relevante) ge-zichtspunten te ontlenen aan HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. J.H. Spoor (Barbie), HR 27 januari 1995, NJ 1997, 293 m.nt. Ch. Gielen (Dreentegel), en de Arubaanse zaak HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz (Bigott/Doucal). Ik bespreek die arresten dus niet. 15 Zie hierover bijv. Spoor/Verkade/Visser, a.w., par. 3.17-3.22, pp. 81-92. 16 Een beroep daarop vereist de bestemming tot publi-catie, die bij Endstra kennelijk (juist) niet aanwezig was. 17 NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55. 18 NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr. 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram. 19 NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot. 20 In het BenGH-arrest stond hier 'karakter', maar dat moest volgens de HR gelezen worden als 'stempel': rov. 2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988.

21 NJ 1991, 377 m.nt. DWFV, AMI 1991, p. 7 (met afb. op p. 12) m.nt. JHS, AA 1991, p. 71 m.nt. H. Co-hen Jehoram. 22 NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG. 23 Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformu-leerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82. 24 NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr.15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS, LJN AB2391. 25 In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest. 26 Nr. C04/350, NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140. 27 Nr. C04/327, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz, LJN AU8940. 28 Nr. C05/097, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman. 29 Vgl. mijn noot onder het arrest, sub 15. 30 Enigszins anders nog: De Beaufort, Auteursrecht (1932), pp. 68-69. Zie evenwel hierna, nr. 4.42.4. 31 Auteursrecht op techniek (diss. 1987), p. 58. 32 Vgl. Quaedvlieg, t.a.p.; de verderop te noemen dis-sertaties van Grosheide en Hugenholtz (geen zodanige eisen aangetroffen); Van Lingen, a.w., p. 61 ('Brieven dragen vrijwel altijd het persoonlijk stempel van de schrijver en zijn daarmee werken in de zin van de Au-teurswet'); Spoor/Verkade/Visser, par. 3.26, p. 96 ('vrij algemeen wordt aangenomen dat brieven als regel au-teursrechtelijke bescherming genieten'). Alleen Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1988), p. 80, maakt een opmerking in de in de tekst hierboven bedoelde geest: 'Juist het feit dat men "zijn woorden niet weegt", ontneemt aan de [bewuste] brief het karakter van "werk". Daarmee valt hij in de grote groep van brieven die, als zijnde mededelingen van al-lerlei aard en op schrift gesteld zonder dat de schrijver door wat ook bewogen werd om juist deze vorm te kie-zen, onvatbaar zijn om de bescherming der wet te genieten.' Overigens bepleit Gerbrandy op p. 81 (evenals De Beaufort t.a.p.) wél bescherming van de briefschrijver uit hoofde van 'het algemeen persoon-lijkheidsrecht'. 33 Zie hierna, nr. 4.44. 34 Zie hierna, nr. 4.45. 35 Zie daarover Van Lingen, a.w., pp. 112 en p. 116; Spoor/Verkade/Visser, a.w., par. 7.10, p. 364, alsmede par. 3.15, p. 77, laatste alinea. 36 Vgl. Van Lingen, a.w., p. 54 en Spoor/Verkade/Visser, a.w., par. 3.15, p. 77. 37 En dat aan de scholier toestemming gevraagd wordt, zie boven. 38 Zie hierna, nr. 4.45.



39 Zoeken bij Google of Yahoo onder de trefwoorden 'geestelijk gehandicapte kunstenaars' levert tal van inte-ressante hits op. 40 Serendipiteit: 'gave om door toevalligheden en intel-ligentie iets te ontdekken waar men niet naar op zoek was' (Van Dale). 41 Vgl. in deze zin ook Alberdingk Thijm, zie hierna nr. 4.43.3. 42 Zie bijv. http://www.annefrank.org/content.asp?pid=112&lid=1. 43 De gegevens hiervoor ontleen ik aan L. Nussbaum (em. hoogleraar literatuurwetenschap, Portland State University, Oregon), Wordt Anne Frank nu eindelijk serieus genomen als schrijfster? (2004), http://www.annefrank.org/content.asp?PID=189&LID=1. Ook als andere Anne-Frank-wetenschappers een an-dere kijk dan Nussbaum (die geen auteursrechtelijke uitspraken doet) op bovenstaande versies zouden heb-ben, blijft het voorbeeld van belang 'for the sake of argument'. Het bestaan van de A- en B-versies van het dagboek van Anne Franks was overigens aan de orde in het ar-rest van Hof Amsterdam 8 juli 1999, AMI 1999, p. 116 m.nt. P.B. Hugenholtz. 44 Vgl. het criterium in rov. 4.7 van het hof in de 'ach-terbankgesprekken'-zaak. 45 Anders (wellicht) Alberdingk Thijm, zie hierna nr. 4.43. 46 Ik kom hierop natuurlijk terug bij de bespreking van het principale cassatiemiddel. 47 Aldus de onbestreden vaststelling in rov. 6 van de rechtbank. 48 Gepubliceerd in AMI 2007/4, pp. 122-128. 49 Van de twee partijdeskundigen aan de zijde van Nieuw Amsterdam c.s. is Spoor iemand met wie ik ruim 20 jaar samenwerk als co-auteur van het vaker vermelde boek Auteursrecht, en is Hugenholtz een oud-promovendus van ondergetekende. De beide partijdes-kundigen aan de zijde van Endstra (Quaedvlieg en Grosheide) zijn ook oud-promovendi. Mede omdat de-ze relaties elkaar m.i. in evenwicht houden, voel ik mij geheel vrij om in deze zaak stelling te nemen. 50 Met die commentatoren heb ik geen relaties als in de vorige voetnoot bedoeld. 51 Productie 5 in eerste aanleg zijdens Nieuw Amster-dam c.s. 52 Zie hierboven nr. 4.25 e.v. en zie voorts mijn in-stemmende bespreking van het advies van Grosheide in nrs. 4.42.1-4.42.10. 53 Dit tevens als reactie op de door Spoor onder 5 aan-gehaalde passage uit Gerbrandy (1988), p. 83. Zie daarover ook Grosheides advies: hierna nr. 4.42.4. 54 Productie 4 in eerste aanleg zijdens eisers. 55 IER 2006, nr. 53, pp. 200-201. 56 Productie 6 bij MvA. 57 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, a.w., par. 3.46, p. 118. 58 Productie 7 bij MvA. 59 Productie 5 in hoger beroep zijdens de zonen End-stra. 60 Productie 6 in hoger beroep zijdens de zonen End-stra.

61 Vgl. hierboven nr. 4.13, waar tevens is aangegeven dat dat regime in de onderhavige zaak door de zonen Endstra niet is ingeroepen, toevoeging A-G. 62 Grosheide stelt nog: 'Het is immers duidelijk dat Endstra de gesprekken met de hem uithorende recher-cheurs is ingegaan met een bepaalde boodschap. Endstra wilde op basis van door hem te verstrekken in-formatie politie en justitie overtuigen van het bestaan van een voor hem en voor de maatschappij gevaarlijke toestand. Er zit dan ook zeker lijn, zo men wil: cohe-rentie in de gesprekken. Er is geen sprake van onbepaald structuurloos gepraat. Dat plaatst deze ge-sprekken mijns inziens boven trivial colloquial speech - zoals dat zo treffend in het Engels kan worden gezegd - waaraan bij gebreke van originaliteit geen auteursrecht toekomt. Als bijkomend argument noem ik nog dat er naar mijn mening geen twijfel kan bestaan dat dezelfde inhoud voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen wanneer het zou gaan om door Endstra bijvoor-beeld in een dagboek gemaakte notities of gedane ontboezemingen.' 63 Alberdingk Thijm wijdt ook een (15e) alinea aan de vraag of het hof, als het uit was op het resultaat om de achterbankgesprekken niét auteursrechtelijk beschermd te achten, 'zich er niet veel gemakkelijker vanaf [had] kunnen maken door simpelweg de keuzeleer toe te pas-sen en tot de slotsom te komen dat het geheel van Endstra's uitspraken een eigen oorspronkelijk karakter ontbeert? Het hof had dan kunnen volstaan met de vast-stelling dat van een "werk" in de zin van de Auteurswet geen sprake is, daar niet blijkt dat Endstra eigen, crea-tieve keuzes heeft gemaakt in de vormgeving van zijn zakelijke informatieoverdracht. Door de nadruk te leg-gen op het ontbreken van de bewustheid van de schepping wordt de uitspraak eenvoudiger vatbaar voor cassatie.' 64 Hiervoor, onder meer in nr. 4.22, heb ik de verkorte aanduiding 'CCC & BV' gebezigd. 65 Ik herinner eraan dat in het Van Gelder/Van Rijn-arrest van HR 26 juni 1946, NJ 1946, 712, waarnaar het hof verwijst, niet te lezen valt wat het hof daarin leest: vgl. nrs. 4.12 en 4.23.1. 66 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad, PbEG van 30 april 2004, L157/45, gerecti-ficeerd in Pb L195/16 van 2 juni 2004. 67 Vgl. ook de MvA I, EK 2006-2007, 30392, C, waarover hieronder nader. Vgl. voorts M.W. Kellogg, 'Over de absolute grenzen van de proceskostenveroor-deling onder de Handhavingsrichtlijn' in een bijdrage op www.boek9.nl onder nr. B9 2879. 68 Zie pleitnota mr. M.H. de Boer, nr. 15. 69 Niet iedereen is het met de (gehele) inhoud van deze passage uit de MvT eens, maar dat illustreert temeer de ruimte voor debat. 70 Vgl. ook de MvA I, EK 2006-2007, 30392, C, blz. 3. Zie ook hierna, nr. 7.7.1. 71 Zie hierover nader nr. 7.7.2 van deze conclusie. 72 Vgl. Veegens/Korthals Altes/Groen, Cassatie (2005), nr. 191. 73 Idem, nrs. 191-192.



www.ie-portal.nl Pagina 35 van 35

74 € 20.000 voor het principale beroep, € 5.000 voor het incidentele beroep. 75 Dit spreekt nog sterker in jurisdicties die voor cassa-tie een verlofstelsel kennen. 76 Vgl. considerans 3 van Richtlijn 2004/88/EG. 77 EK 2006-2007, 30392, C, blz. 3. 78 MvA I, EK 2006-2007, 30392, C, blz. 3-4. 79 Een voorname bestaansreden voor forfaitaire tarie-venstelsels is immers óók: het voorkomen van een te hoge drempel voor toegang tot de rechter. Dat aspect dient mede vanuit het perspectief van art. 6 EVRM, dat deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde, niet uit het oog verloren te worden. 80 Artikel 3 luidt: 1. De lidstaten stellen de maatrege-len, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde in-tellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eer-lijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden. 2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moe-ten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van be-lemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures. 81 Vgl. in die zin de MvA I, EK 2006-2007, 30392, C, blz. 4.

39

www.iept.nl IEPT20090716, HvJEG, Infopaq v DDF


HvJEG, 16 juli 2009, Infopaq v DDF

AUTEURSRECHT Gedeeltelijke reproductie • Uit elf woorden bestaand fragment kan inbreuk-makende “gedeeltelijke reproductie” zijn wanneer weergegeven bestanddelen een uitdrukking van een werk zijn […] dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computerge-heugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 indien – hetgeen de ver-wijzende rechter dient na te gaan – de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan Werk • Met betrekking tot de omvang van deze bescher-ming van het werk blijkt uit de punten 9 tot en met 11 van de considerans van richtlijn 2001/29 dat de voornaamste doelstelling van deze richtlijn erin be-staat, een hoog beschermingsniveau te bieden voor met name auteurs, zodat zij een passende beloning kunnen krijgen voor het gebruik van hun werken, onder meer bij reproductie ervan, teneinde hun scheppende en creatieve arbeid te kunnen voortzet-ten. • Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken – persartikelen – zij opge-merkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellec-tuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelij-ke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt. De woorden als dusdanig vormen dus geen be-standdelen die worden beschermd. • Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming kan niet worden uitgesloten dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsne-den van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een be-standdeel dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel.

Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmer-king komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming. Printen geen reproductiehandeling van voorbij-gaande aard – toestemming vereist • Derhalve dient op de tweede tot en met de twaalfde vraag te worden geantwoord dat voor het printen van een uit elf woorden bestaand fragment tijdens een data-captureprocedé zoals in het hoofd-geding aan de orde is, niet is voldaan aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voor-waarde dat de reproductiehandeling van voorbijgaande aard is, en dat dit procedé dus niet kan worden uitgevoerd zonder de toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden. Vindplaatsen: curia.europa.eu; AMI 2009, nr. 20, p. 198, m.nt. Koelman; IER 2009, nr. 78, p. 318, m. nt. Grosheide HvJEG, 16 juli 2009 (K. Lenaerts, T. von Danwitz, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en J. Malenovský) ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 16 juli 2009 (*) In zaak C-5/08, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Højesteret (Denemarken) bij beslissing van 21 december 2007, ingekomen bij het Hof op 4 januari 2008, in de proce-dure Infopaq International A/S tegen Danske Dagblades Forening, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, T. von Danwitz, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis en J. Malenovský (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: C. Strömholm, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 novem-ber 2008, gelet op de opmerkingen van: – Infopaq International A/S, vertegenwoordigd door A. Jensen, advokat, – Danske Dagblades Forening, vertegenwoordigd door M. Dahl Pedersen, advokat, – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door E. Riedl als gemachtigde, – de Commissie van de Europese Gemeenschap-pen, vertegenwoordigd door H. Krämer en H. Støvlbæk als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter te-rechtzitting van 12 februari 2009, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-treft, ten eerste, de uitlegging van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de

40

http://www.iept.nl/

http://www.ie-portal.nl/

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=nl&num=79909283C19080005&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET



Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) en, ten tweede, de voorwaarden voor de uitzonde-ring van tijdelijke reproductiehandelingen in de zin van artikel 5 van deze richtlijn. 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een ge-ding tussen Infopaq International A/S (hierna: „Infopaq”) en Danske Dagblades Forening (hierna: „DDF”) over de afwijzing van haar verzoek tot verkla-ring dat zij niet de toestemming van de auteursrechthebbenden nodig heeft voor de reproductie van persartikelen door middel van een geautomatiseerd procedé waarbij deze artikelen worden gescand en in een numeriek bestand worden geconverteerd, waarna dit bestand elektronisch wordt verwerkt. Rechtskader Internationaal recht 3 Artikel 9, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bij-lage 1 C gehecht aan de Overeenkomst van Marrakech tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, die is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Eu-ropese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeen-komsten (PB L 336, blz. 1), bepaalt: „De [l]eden leven de artikelen 1 tot en met 21 van en het aanhangsel bij de Berner Conventie (1971) na. [...]” 4 Artikel 2 van de Berner Conventie voor de be-scherming van werken van letterkunde en kunst (Akte van Parijs van 24 juli 1971), zoals gewijzigd op 28 sep-tember 1979 (hierna: „Berner Conventie”), luidt als volgt: „1) De term ,werken van letterkunde en kunst’ om-vat alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals boeken, brochures en andere geschriften; [...] [...] 5) Verzamelingen van werken van letterkunde of kunst, zoals encyclopedieën en bloemlezingen, die door de keuze of de rangschikking van de stof een schepping van de geest vormen, worden als dusdanig beschermd, onverminderd de rechten van de auteurs op elk werk dat van deze verzamelingen deel uitmaakt. [...] 8) De bescherming van deze Conventie is niet toe-passelijk op nieuwstijdingen of gemengde berichten die louter het karakter van persberichten dragen.” 5 Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de Berner Conventie genieten auteurs van werken van letterkunde en kunst het uitsluitende recht om toestemming te ver-lenen tot het verveelvoudigen van deze werken, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Gemeenschapsrecht 6 Artikel 1 van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 122, blz. 42) bepaalde:

„1. Overeenkomstig deze richtlijn worden compu-terprogramma’s door de lidstaten auteursrechtelijk beschermd als werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. [...] [...] 3. Een computerprogramma wordt beschermd wan-neer het in die zin oorspronkelijk is, dat het een eigen schepping van de maker is. Om te bepalen of het pro-gramma voor bescherming in aanmerking komt mogen geen andere criteria worden aangelegd.” 7 Artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG van het Eu-ropees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20) bepaalt: „Volgens deze richtlijn worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intel-lectuele schepping van de maker vormen, als zodanig door het auteursrecht beschermd. Er worden geen ande-re criteria toegepast om te bepalen of ze voor die bescherming in aanmerking komen.” 8 De punten 4, 6, 9 tot en met 11, 20 tot en met 22, 31 en 33 van de considerans van richtlijn 2001/29 lui-den: „(4) Geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten zullen voor meer rechtszekerheid zorgen, een hoog niveau van be-scherming van de intellectuele eigendom waarborgen en aldus aanzienlijke investeringen in creativiteit en innovatie, met inbegrip van de netwerkinfrastructuur, bevorderen [...]. [...] (6) Zonder harmonisatie op het niveau van de Ge-meenschap zouden de wetgevende werkzaamheden op nationaal niveau waarmee reeds in een aantal lidstaten als reactie op de technologische uitdagingen een aan-vang is gemaakt, kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen in bescherming en daarmee tot beperkingen van het vrije verkeer van diensten en producten waarin intellectuele eigendom is belichaamd of die op intellec-tuele eigendom zijn gebaseerd, met een nieuwe verbrokkeling van de interne markt en een gebrek aan samenhang van de wetgeving van dien. De uitwerking van dergelijke verschillen en onzekerheden op het ge-bied van de wetgeving zal belangrijker worden met de voortschrijdende ontwikkeling van de informatiemaat-schappij, die de grensoverschrijdende exploitatie van intellectuele eigendom reeds in grote mate heeft doen toenemen. Deze ontwikkeling zal en moet voortgaan. Belangrijke verschillen in het recht en onzekerheden ten aanzien van de bescherming kunnen de verwezen-lijking van schaalvoordelen voor nieuwe producten en diensten, waarvan de inhoud door het auteursrecht en de naburige rechten wordt beschermd, verhinderen. [...] (9) Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten moet steeds van een hoog bescher-mingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. [...] (10) Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, wil-len zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen

41

http://www.iept.nl/




voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk ontvangen [...] (11) Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de no-dige middelen beschikken en om de scheppend en uitvoerend kunstenaars in staat te stellen hun autono-mie en waardigheid te bewaren. [...] (20) Deze richtlijn is gebaseerd op beginselen en voorschriften die reeds zijn vastgelegd in de op dit ge-bied geldende richtlijnen, met name de richtlijnen [91/250] [...] en [96/9]. Zij ontwikkelt die beginselen en voorschriften verder en integreert ze in het perspectief van de informatiemaatschappij. De bepalingen van de-ze richtlijn moeten de bepalingen van voornoemde richtlijnen onverlet laten, tenzij in deze richtlijn anders is bepaald. (21) In deze richtlijn moet worden bepaald welke handelingen ten aanzien van de verschillende rechtheb-benden onder het reproductierecht vallen. Dit dient in overeenstemming met het acquis communautaire te ge-schieden. Een brede omschrijving van deze handelingen is noodzakelijk om voor rechtszekerheid in de interne markt te zorgen. (22) De doelstelling van een werkelijke steun aan de verspreiding van cultuur, mag niet worden gerealiseerd met middelen die ten koste gaan van een strikte be-scherming van de rechten of door het gedogen van illegale vormen van distributie van nagemaakte of ver-valste werken. [...] (31) Er moet een rechtvaardig evenwicht van rech-ten en belangen worden gewaarborgd tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en gebrui-kers van beschermd materiaal. [...] [...] (33) Er moet in een beperking op het uitsluitende reproductierecht worden voorzien, teneinde bepaalde reproductiehandelingen van voorbijgaande of inciden-tele aard mogelijk te maken, die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé en uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van het-zij de efficiënte doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon, hetzij het geoorloofde gebruik van een beschermd werk of ander materiaal. De be-trokken reproductiehandelingen mogen op zich geen economische waarde bezitten. Voor zover zij aan deze voorwaarden voldoen, moet deze beperking ook gelden voor handelingen die elektronisch bladeren (browsing) en caching mogelijk maken, onder andere met het oog op het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen, op voorwaarde dat de tussenpersoon de informatie niet modificeert en niet intervenieert bij het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatig gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie. Het gebruik wordt als ge-oorloofd beschouwd indien het door de rechthebbende is toegestaan of niet bij wet is beperkt.”

9 Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 bepaalt: „De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) auteurs, met betrekking tot hun werken, [...] in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelij-ke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.” 10 Artikel 5 van dezelfde richtlijn luidt als volgt: „1. Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2, die van voorbijgaande of incidentele aard zijn, en die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé en die worden toegepast met als enig doel: a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of b) een rechtmatig gebruik van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde bezitten, zijn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uit-gezonderd. [...] 5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere ge-vallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de recht-hebbende niet onredelijk worden geschaad.” 11 Artikel 6 van richtlijn 2006/116/EG van het Eu-ropees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteurs-recht en van bepaalde naburige rechten (PB L 372, blz. 12) bepaalt: „Foto’s die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een ei-gen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 [dat de duur van het auteurs-recht op werken van letterkunde en kunst in de zin van artikel 2 van de Berner Conventie nader bepaalt] be-schermd. Om te bepalen of de foto’s voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria wor-den aangelegd. De lidstaten kunnen voorzien in de bescherming van andere foto’s.” Nationaal recht 12 De artikelen 2 en 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 werden in Deens recht omzet bij §§ 2 en 11 a, lid 1, van wet nr. 395 op het auteursrecht (lov nr. 395 om op-havsret) van 14 juni 1995 (Lovtidende 1995 A, blz. 1796), zoals gewijzigd en gecodificeerd bij met name wet nr. 1051 (lov nr. 1051 om ændring af ophavsretslo-ven) van 17 december 2002 (Lovtidende 2002 A, blz. 7881). Hoofdgeding en prejudiciële vragen 13 Infopaq is actief in mediamonitoring en -analyse, hetgeen hoofdzakelijk het maken van samenvattingen van artikelen uit Deense dagbladen en diverse tijd-schriften omvat. De artikelen worden gekozen op basis van de door de klanten gekozen topics en de selectie gebeurt door middel van een „data capture”-procedé. De samenvattingen worden per e-mail aan de klanten toegezonden.

42

http://www.iept.nl/




14 DDF is een beroepsorganisatie van Deense dag-bladen die onder meer tot taak heeft haar leden bij te staan in auteursrechtelijke kwesties. 15 In 2005 werd bij DDF bekend dat Infopaq voor commerciële doeleinden artikelen uit publicaties ver-werkte zonder de toestemming van de houders van het auteursrecht op deze artikelen. Omdat DDF van mening was dat deze toestemming was vereist voor de verwer-king van artikelen via dit procedé, heeft zij Infopaq haar standpunt laten kennen. 16 „Data capture” omvat de volgende vijf stappen die volgens DDF leiden tot vier reproductiehandelingen van persartikelen. 17 Ten eerste worden de betrokken publicaties door medewerkers van Infopaq handmatig ingevoerd in een elektronische database. 18 Ten tweede worden deze publicaties gescand, na verwijdering van de rug zodat er sprake is van losse vellen. Voordat een publicatie in de scanner wordt in-gevoerd, wordt door raadpleging van de database vastgesteld welke sectie dient te worden gescand. Op deze wijze wordt elke pagina van de publicatie in een TIFF-bestand („Tagged Image File Format”) inge-voerd. Daarna wordt het TIFF-bestand opgeslagen op een OCR-server („Optical Character Recognition”). 19 Ten derde converteert deze OCR-server het TIFF-bestand in digitaal doorzoekbare gegevens. Tij-dens deze conversie wordt de grafische weergave van elke letter omgezet in een digitale code, die aan de computer duidelijk maakt om welke letter het gaat. Zo wordt de grafische weergave van de letters „TDC” om-gezet in informatie die de computer als de letters „TDC” kan verwerken en converteren in een tekstbe-stand dat voor de computer leesbaar is. Deze gegevens worden opgeslagen in een tekstbestand dat ieder wille-keurig tekstverwerkingsprogramma kan lezen. Na dit OCR-procedé wordt het TIFF-bestand gewist. 20 Ten vierde wordt in het tekstbestand gezocht naar van te voren gedefinieerde zoektermen. Telkens wanneer een zoekactie resultaten oplevert, wordt een bestand aangemaakt met de titel, het onderdeel en de bladzijde van de publicatie waarin de zoekterm werd aangetroffen, en met een percentage, van 0 tot 100, dat aangeeft op welke plaats in de tekst deze zoekterm te-rug te vinden is, zodat het artikel vlotter door te lezen is. Om bij het doorlezen van het artikel de zoekterm nog gemakkelijker te kunnen terugvinden, wordt de zoekterm vermeld met de vijf woorden voor en de vijf woorden na de zoekterm (hierna: „fragment van elf woorden”). Na dit proces wordt het tekstbestand ge-wist. 21 Ten vijfde wordt ter afsluiting van het data-captureprocedé voor elke bladzijde van de publicatie waarin de zoekterm werd aangetroffen, een follow-upbestand aangemaakt, dat er als volgt kan uitzien: „4 november 2005 – Dagbladet Arbejderen, bladzijde 3: TDC: 73 % ,toekomstige verkoop van de groep TDC, die naar verwachting wordt overgenomen door’” 22 Infopaq heeft betwist dat voor deze activiteit de toestemming is vereist van de auteursrechthebbenden.

Zij heeft de zaak bij het Østre Landsret aanhangig ge-maakt en geëist dat DDF wordt gelast te erkennen dat Infopaq het recht heeft bovenvermeld procedé toe te passen zonder de toestemming van deze beroepsorgani-satie of van haar leden. Nadat het Østre Landsret deze vordering had afgewezen, heeft Infopaq hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. 23 Volgens de verwijzende rechter staat vast dat de toestemming van de auteursrechthebbenden niet vereist is voor mediamonitoring en voor het maken van sa-menvattingen voor zover bij deze activiteiten elke publicatie door een medewerker handmatig wordt gele-zen, de relevante artikelen worden geselecteerd aan de hand van van te voren gedefinieerde zoektermen en aan de schrijver van de samenvatting een handmatig aan-gemaakte resultatenfiche wordt bezorgd, met vermelding van de aangetroffen zoekterm in een artikel en de vindplaats van dit artikel in de publicatie. Boven-dien is tussen de partijen in het hoofdgeding in confesso dat het schrijven van een samenvatting op zich rechtmatig is en geen toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. 24 Evenmin wordt betwist dat data capture twee re-productiehandelingen omvat, namelijk het aanmaken van TIFF-bestanden door scanning van de gedrukte ar-tikelen en het aanmaken van tekstbestanden na conversie van de TIFF-bestanden. Bovendien staat vast dat bij dit procedé delen van de digitaal verwerkte arti-kelen worden gereproduceerd aangezien het fragment van elf woorden in het computergeheugen wordt opge-slagen en deze elf woorden op papier worden geprint. 25 De partijen in het hoofdgeding zijn het daarente-gen oneens over de vraag of de twee laatstgenoemde handelingen reproductiehandelingen in de zin van arti-kel 2 van richtlijn 2001/29 vormen. Bovendien is in geding of de handelingen waarover het in het hoofdge-ding gaat, in voorkomend geval vallen onder de in artikel 5, lid 1, van deze richtlijn voorziene uitzonde-ring op het reproductierecht. 26 Daarom heeft het Højesteret de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Kunnen het opslaan en vervolgens printen van een uit één zoekterm met de vijf woorden ervoor en de vijf woorden erna bestaand fragment uit de tekst van een dagbladartikel, worden beschouwd als reproductie-handelingen die worden beschermd door artikel 2 van [richtlijn 2001/29]? 2) Is het voor de vaststelling of reproductiehande-lingen kunnen worden beschouwd als ‚van voorbijgaande aard’ in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 van belang in welke samenhang zij worden verricht? 3) Kan een tijdelijke reproductiehandeling als ‚van voorbijgaande aard’ worden beschouwd wanneer de reproductie wordt bewerkt, bijvoorbeeld door een gra-fisch bestand om te zetten in een tekstbestand of door het zoeken naar woordclusters in een tekstbestand? 4) Kan een tijdelijke reproductiehandeling als ‚van voorbijgaande aard’ worden beschouwd wanneer een

43

http://www.iept.nl/




deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, wordt opgeslagen? 5) Kan een tijdelijke reproductiehandeling als ‚van voorbijgaande aard’ worden beschouwd wanneer een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, wordt geprint? 6) Is het voor de vaststelling of reproductiehande-lingen een ‚integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé’ in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, van belang in welke fase van het technisch procedé zij worden verricht? 7) Kunnen reproductiehandelingen ‚een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch proce-dé’ wanneer zij bestaan uit het handmatig scannen van volledige krantenartikelen, waarbij deze artikelen van een gedrukt in een digitaal medium worden omgezet? 8) Kunnen tijdelijke reproductiehandelingen ‚een integraal en essentieel onderdeel vormen van een tech-nisch procedé’ wanneer zij bestaan uit het printen van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden? 9) Omvat ‚rechtmatig gebruik’ in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 elke vorm van gebruik waarvoor geen toestemming van de auteursrechtheb-bende vereist is? 10) Omvat ‚rechtmatig gebruik’ overeenkomstig ar-tikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 het scannen van volledige krantenartikelen door een onderneming, de daaropvolgende bewerking van de reproductie, het op-slaan en eventueel printen van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, voor gebruik door de onderneming voor het maken van samenvattingen, ook indien de rechthebbende daarvoor geen toestemming heeft ver-leend? 11) Aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of tijdelijke reproductiehandelingen ‚zelf-standige economische waarde’ bezitten in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 indien aan de ove-rige voorwaarden van deze bepaling is voldaan? 12) Kan de toename van de efficiëntie die tijdelijke reproductiehandelingen voor de gebruiker opleveren, een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of deze handelingen ‚zelfstandige economische waarde’ bezit-ten in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29? 13) Kunnen het scannen van volledige krantenarti-kelen door een onderneming, de daaropvolgende bewerking van de reproductie, het opslaan en eventueel printen van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, worden be-schouwd als ‚bepaalde bijzondere gevallen’ waarin ‚geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie’ van krantenartikelen en ‚de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad’ in de zin van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Opmerking vooraf 27 Vooraf zij eraan herinnerd dat uit de eisen van de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en van het gelijkheidsbeginsel volgt dat de bewoordingen

van een bepaling van gemeenschapsrecht die, zoals die van artikel 2 van richtlijn 2001/29, voor de vaststelling van de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdruk-kelijk verwijst naar het recht van de lidstaten, in de regel in de gehele Gemeenschap autonoom en op een-vormige wijze dienen te worden uitgelegd (zie met name arresten van 6 februari 2003, SENA, C-245/00, Jurispr. blz. I-1251, punt 23, en 7 december 2006, SGAE, C-306/05, Jurispr. blz. I-11519, punt 31). 28 Deze eisen gelden in het bijzonder voor richtlijn 2001/29, gelet op de bewoordingen van de punten 16 en 21 van de overweging ervan. 29 Bijgevolg kan de Oostenrijkse regering niet op goede gronden betogen dat het aan de lidstaten staat, de definitie vast te stellen van het begrip „gedeeltelijke reproductie” in artikel 2 van richtlijn 2001/29 (zie in die zin, aangaande het begrip „publiek” in artikel 3 van dezelfde richtlijn, arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 31). Eerste vraag 30 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rech-ter in wezen te vernemen of het begrip „gedeeltelijke reproductie” in de zin van richtlijn 2001/29 aldus dient te worden uitgelegd dat het het opslaan in een compu-tergeheugen van een fragment van elf woorden en het printen van dit fragment op papier omvat. 31 In richtlijn 2001/29 wordt het begrip „reproduc-tie” noch het begrip „gedeeltelijke reproductie” gedefinieerd. 32 Derhalve moet voor de definitie van deze begrip-pen rekening worden gehouden met de bewoordingen en de context van de bepalingen van artikel 2 van richt-lijn 2001/29 waarvan zij deel uitmaken, alsmede met de doelstellingen van de gehele richtlijn en met het inter-nationaal recht (zie in die zin, arrest SGAE, reeds aangehaald, punten 34 en 35 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 33 Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 bepaalt dat de auteurs het uitsluitende recht hebben om volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken toe te staan of te verbieden. De bescherming van het recht van de auteur om reproductie toe te staan of te verbieden be-treft dus een „werk”. 34 Uit de algemene opzet van de Berner Conventie, inzonderheid van artikel 2, leden 5 en 8, ervan, volgt echter dat voor de bescherming van bepaald materiaal als werken van letterkunde en kunst wordt veronder-steld dat het gaat om scheppingen van de geest. 35 Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van richtlijn 91/250, artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 en artikel 6 van richtlijn 2006/116 worden ook werken zoals com-puterprogramma’s, databanken of foto’s slechts auteursrechtelijk beschermd wanneer zij oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn. 36 Richtlijn 2001/29, die geharmoniseerde rechtsre-gels op het gebied van het auteursrecht vaststelt, is, zoals blijkt uit de punten 4, 9 tot en met 11 en 20 van de considerans ervan, gebaseerd op hetzelfde beginsel. 37 Aldus kan het auteursrecht in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 slechts gelden met betrek-

44

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/2003/IEPT20030206_HvJEG_Sena_v_NOS.pdf


http://www.iept.nl/files/2006/IEPT20061207_HvJEG_SGAE_v_Rafael_Hoteles_-_hotelkamer.pdf






king tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. 38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied gel-dende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk be-schermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen. 39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het on-derhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk. 40 Met betrekking tot de omvang van deze be-scherming van het werk blijkt uit de punten 9 tot en met 11 van de considerans van richtlijn 2001/29 dat de voornaamste doelstelling van deze richtlijn erin bestaat, een hoog beschermingsniveau te bieden voor met name auteurs, zodat zij een passende beloning kunnen krijgen voor het gebruik van hun werken, onder meer bij re-productie ervan, teneinde hun scheppende en creatieve arbeid te kunnen voortzetten. 41 In dezelfde gedachtegang is volgens punt 21 van de considerans van richtlijn 2001/29 een brede om-schrijving noodzakelijk van de handelingen die onder het reproductierecht vallen. 42 Deze eis van een ruime definitie van deze hande-lingen vindt bovendien ook een draagvlak in de bewoordingen van artikel 2 van deze richtlijn, met uit-drukkingen zoals „direct of indirect”, „tijdelijk of duurzaam” en „met welke middelen en in welke vorm ook”. 43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe. 44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de re-gel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. Bovendien staat in het hoofdgeding vast dat de persartikelen als dusdanig werken van letterkun-de in de zin van richtlijn 2001/29 vormen. 45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze ge-bruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt. 46 De woorden als dusdanig vormen dus geen be-standdelen die worden beschermd. 47 Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 ver-leende bescherming kan niet worden uitgesloten dat

bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een pu-blicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectue-le schepping van de auteur van dit artikel. Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming. 48 Gelet op deze overwegingen kan de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat – zoals in het hoofdgeding – bestaat uit elf opeenvolgende woor-den ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen indien – hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan – een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur. 49 Bovendien zij opgemerkt dat het door Infopaq gebruikte data-captureprocedé het mogelijk maakt ver-schillende fragmenten uit beschermde werken weer te geven. Bij dit procedé wordt immers een fragment van elf woorden weergegeven telkens wanneer een zoek-term in het betrokken werk voorkomt en bovendien wordt vaak gezocht aan de hand van meerdere zoek-termen omdat een aantal klanten Infopaq om samenvatting met verschillende criteria vragen. 50 Op deze wijze is met dit procedé de kans groter dat Infopaq gedeeltelijke reproducties in de zin van ar-tikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 maakt, want de opeenstapeling van deze fragmenten kan leiden tot de reconstructie van langere passages die de oorspronke-lijkheid van het betrokken werk weerspiegelen, zodat zij een aantal bestanddelen bevatten die de eigen intel-lectuele schepping van de auteur van dit werk tot uitdrukking brengen. 51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woor-den bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 indien – het-geen de verwijzende rechter dient na te gaan – de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. Tweede tot en met twaalfde vraag 52 Gesteld dat de in het hoofdgeding aan de orde zijde handelingen onder het begrip gedeeltelijke repro-ductie van een beschermd werk in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vallen, uit de artikelen 2 en 5 van deze richtlijn blijkt dat een dergelijke reproductie niet kan zonder de toestemming van de betrokken auteur, tenzij voor deze reproductie is voldaan aan de voor-waarden van artikel 5 van deze richtlijn. 53 In deze context wenst de verwijzende rechter met zijn tweede tot en met twaalfde vraag in wezen te ver-nemen of voor reproductiehandelingen die onderdeel zijn van een data-captureprocedé zoals dat aan de orde in het hoofdgeding, is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 en dus of dit pro-

45

http://www.iept.nl/




cedé is toegestaan zonder de toestemming van de be-trokken auteursrechthebbenden, wanneer het met dit procedé mogelijk is samenvattingen van persartikelen te maken waarbij deze artikelen volledig worden ge-scand, een fragment van elf woorden wordt opgeslagen en geprint. 54 Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 geldt voor een reproductiehandeling slechts een uitzondering op het in artikel 2 van deze richtlijn bedoelde reproductierecht wanneer is voldaan aan vijf voorwaarden, namelijk: – deze handeling is tijdelijk; – deze handeling is van voorbijgaande of incidente-le aard; – deze handeling vormt een integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé; – dit procedé wordt toegepast met als enig doel de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tus-senpersoon of een rechtmatig gebruik van een werk of beschermd materiaal mogelijk te maken, en – deze handeling bezit geen zelfstandige economi-sche waarde. 55 Om te beginnen zij opgemerkt dat deze voor-waarden cumulatief zijn zodat wanneer niet is voldaan aan een van deze voorwaarden, de reproductiehande-ling niet op grond van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 is uitgezonderd van het in artikel 2 ervan be-doelde reproductierecht. 56 Voorts moet volgens vaste rechtspraak voor de uitlegging van deze voorwaarden, een voor een, de be-palingen van een richtlijn die afwijken van een bij dezelfde richtlijn vastgesteld algemeen beginsel, eng worden uitgelegd (arresten van 29 april 2004, Kapper, C-476/01, Jurispr. blz. I-5205, punt 72, en 26 oktober 2006, Commissie/Spanje, C-36/05, Jurispr. blz. I-10313, punt 31). 57 Dit is het geval voor de uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, die afwijkt van het bij deze richtlijn vastgesteld algemeen beginsel dat voor elke reproductie van een beschermd werk de toestem-ming van de auteursrechthebbende is vereist. 58 Dit klemt te meer omdat deze uitzondering moet worden uitgelegd in het licht van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29, volgens hetwelk deze uitzondering slechts geldt in bepaalde bijzondere gevallen waarin geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk of ander beschermd materiaal en de wet-tige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad. 59 Overeenkomstig de punten 4, 6 en 21 van de considerans van richtlijn 2001/29 moeten de voorwaar-den van artikel 5, lid 1, ervan ook worden uitgelegd in het licht van de eis van rechtszekerheid voor de auteurs wat de bescherming van hun werken betreft. 60 In casu stelt Infopaq dat voor de in het hoofdge-ding aan de orde zijnde reproductiehandelingen is voldaan aan de voorwaarde dat zij van voorbijgaande aard zijn, omdat zij na de elektronische zoekactie wor-den gewist. 61 In dit verband zij vastgesteld dat, gelet op de derde voorwaarde waarvan sprake in punt 54 van het

onderhavige arrest, een tijdelijke en voorbijgaande re-productiehandeling een technisch procedé waarvan zij een integraal en essentieel onderdeel vormt, mogelijk moet maken. Daarom mogen deze reproductiehande-lingen, gelet op de beginselen die in de punten 57 en 58 van het onderhavige arrest zijn uiteengezet, niet verder gaan dan noodzakelijk is voor de goede werking van dit technisch procedé. 62 Voor de rechtszekerheid voor de auteursrecht-hebbenden is bovendien vereist dat het bewaren en het wissen van de reproductie niet afhankelijk zijn van een willekeurige menselijke interventie, namelijk van de gebruiker van de beschermde werken. In een dergelijk geval bestaat er immers geen garantie dat de betrokken persoon daadwerkelijk de gemaakte reproductie wist of althans deze reproductie wist zodra het bestaan ervan niet langer gerechtvaardigd is gelet op de functie ervan, die erin bestaat een technisch procedé mogelijk te ma-ken. 63 Deze conclusie vindt steun in punt 33 van de considerans van richtlijn 2001/29, waarin als typische voorbeelden van de in artikel 5, lid 1, bedoelde hande-lingen elektronisch bladeren („browsing”) en vooraf inlezen op een snelle drager („caching”) worden ge-noemd, met inbegrip van handelingen die het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen mogelijk maken. Dergelijke handelingen worden per definitie automa-tisch en zonder menselijke interventie tot stand gebracht en gewist. 64 Gelet op het voorgaande dient te worden vastge-steld dat een handeling slechts als „van voorbijgaande aard” in de zin van de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 kan worden beschouwd wanneer de levensduur ervan is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de goede werking van het betrok-ken technische procedé, waarbij dit procedé geautomatiseerd moet zijn zodat deze handeling auto-matisch, zonder menselijke interventie, wordt gewist zodra de functie ervan om dit procedé mogelijk te ma-ken is vervuld. 65 In het hoofdgeding kan niet a priori worden uit-gesloten dat de eerste twee reproductiehandelingen die in het hoofdgeding aan de orde zijn, namelijk het aan-maken van TIFF-bestanden en van tekstbestanden door conversie van de TIFF-bestanden, kunnen worden aan-zien als van voorbijgaande aard aangezien zij automatisch uit het computergeheugen worden gewist. 66 Wat verder de derde reproductiehandeling betreft – het opslaan van het fragment van elf woorden in het computergeheugen – kan op basis van de aan het Hof voorgelegde gegevens niet worden uitgemaakt of het gaat om een geautomatiseerd technisch procedé zodat dit bestand zonder menselijke interventie en binnen een korte tijdspanne wordt gewist. De verwijzende rechter dient dus na te gaan of het wissen van het bestand af-hankelijk is van de wil van de gebruiker van de reproductie en of het risico bestaat dat dit bestand op-geslagen blijft nadat het zijn functie om het betrokken technische procedé mogelijk te maken heeft vervuld. 67 Niettemin blijft buiten kijf dat Infopaq met de laatste reproductiehandeling van het data-

46

http://www.iept.nl/




captureprocedé een reproductiehandeling verricht die buiten de informaticasfeer valt. De bestanden met de fragmenten van elf woorden worden geprint en zo wor-den deze fragmenten op papier gereproduceerd. 68 Aangezien deze reproductie op een dergelijke materiële drager wordt vastgelegd, verdwijnt zij even-wel pas wanneer deze drager wordt vernietigd. 69 Aangezien het data-captureprocedé overduidelijk niet zelf deze drager kan vernietigen, is het wissen van deze reproductie bovendien louter afhankelijk van de wil van de gebruiker van dit procedé, van wie niet met zekerheid kan worden gesteld dat hij deze reproductie wil wissen, met als gevolg dat de kans bestaat dat deze reproductie afhankelijk van de behoeften van de ge-bruiker gedurende langere tijd blijft bestaan. 70 Daarom dient te worden vastgesteld dat de laatste handeling van het in het hoofdgeding aan de orde zijn-de data-captureprocedé, waarbij Infopaq de fragmenten van elf woorden print, geen handeling van voorbij-gaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt. 71 Bovendien blijkt uit het aan het Hof overgelegde dossier niet en werd evenmin betoogd dat een dergelij-ke handeling incidenteel kan zijn. 72 Uit het voorgaande volgt dat voor deze handeling niet is voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 en dus kan een dergelijke handeling niet worden uitgezonderd van het in artikel 2 ervan bedoelde reproductierecht. 73 Bijgevolg kan het in het hoofdgeding aan de orde zijnde data-captureprocedé niet worden uitgevoerd zonder de toestemming van de auteursrechthebbenden en derhalve behoeft niet te worden onderzocht of voor de vier handelingen die dit procedé omvat, is voldaan aan de overige voorwaarden van dit artikel 5, lid 1. 74 Derhalve dient op de tweede tot en met de twaalfde vraag te worden geantwoord dat voor het prin-ten van een uit elf woorden bestaand fragment tijdens een data-captureprocedé zoals in het hoofdgeding aan de orde is, niet is voldaan aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voorwaarde dat de reproduc-tiehandeling van voorbijgaande aard is, en dat dit procedé dus niet kan worden uitgevoerd zonder de toe-stemming van de betrokken auteursrechthebbenden. Dertiende vraag 75 Gelet op het antwoord op de tweede tot en met de twaalfde vraag behoeft de dertiende vraag niet te wor-den beantwoord. Kosten 76 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te be-schouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart voor recht: 1) Een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computerge-heugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen

onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteurs-recht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij indien – hetgeen de verwijzen-de rechter dient na te gaan – de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellec-tuele schepping van de auteur ervan. 2) Voor het printen van een uit elf woorden bestaand fragment tijdens een data-captureprocedé zoals in het hoofdgeding aan de orde is, is niet voldaan aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voor-waarde dat de reproductiehandeling van voorbijgaande aard is, en dit procedé kan dus niet worden uitgevoerd zonder de toestemming van de betrokken auteursrecht-hebbenden. Conclusie A-G Trstenjak van 12 februari 2009 1(1) Zaak C-5/08 Infopaq International A/S tegen Danske Dagblades Forening [verzoek van het Højesteret (Denemarken) om een pre-judiciële beslissing] „Richtlijn 2001/29 – Artikelen 2 en 5 – Harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en naburige rechten in informatiemaatschappij – Reproductierecht – Beperkingen en restricties – Reproductiehandelingen van voorbijgaande of incidentele aard – Mediamonito-ring en -analyse – Uit elf woorden bestaande fragmenten van krantenartikelen” Inhoud I – Inleiding II – Toepasselijke wetgeving III – Feiten, procesverloop in het hoofdgeding en pre-judiciële vragen IV – Procesverloop voor het Hof V – Argumenten van partijen A – Eerste prejudiciële vraag B – Tweede tot en met twaalfde prejudiciële vraag C – Dertiende prejudiciële vraag VI – Analyse door de advocaat-generaal A – Inleiding B – Belangrijkste kenmerken van het procedé van ver-vaardiging van de fragmenten van krantenartikelen door Infopaq C – Uitlegging van artikel 2 van richtlijn 2001/29 (eer-ste prejudiciële vraag) D – Uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 (prejudiciële vragen 2 t/m 12) 1. Inhoud en doel van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 2. Voorwaarden voor toepassing van artikel 5, lid 1: tijdelijke reproductiehandelingen 3. De vier voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29

47

http://www.iept.nl/




a) Eerste voorwaarde: handelingen van voorbijgaande aard (vragen 2 t/m 5) b) Tweede voorwaarde: integraal en essentieel onder-deel van een technisch procedé (vragen 6 t/m 8) c) Derde voorwaarde: handelingen die worden verricht met als enig doel een rechtmatig gebruik mogelijk te maken (vragen 9 en 10) i) Algemene beschouwing betreffende de voorwaarde inzake het rechtmatig gebruik van het werk (vraag 9) ii) Het rechtmatig gebruik in het onderhavige geval (vraag 10) – Herformulering van vraag 10 – Analyse en beantwoording van vraag 10 d) Vierde voorwaarde: handelingen die geen zelfstan-dige economische waarde bezitten (vragen 11 en 12) 4. Conclusies inzake artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 E – Uitlegging van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 (vraag 13) 1. Voldoet het printen van fragmenten van krantenarti-kelen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29? 2. Voldoen de tijdelijke reproductiehandelingen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29? 3. Conclusie met betrekking tot artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 F – Conclusie VII – Conclusie I – Inleiding 1. In deze zaak komt de netelige kwestie aan de orde van het evenwicht tussen de bescherming van het auteursrecht en de technologische ontwikkeling in de informatiemaatschappij. Enerzijds mag de bescherming van het auteursrecht niet in de weg staan aan het nor-male functioneren en de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar anderzijds moet ook in de infor-matiemaatschappij een toereikende bescherming van het auteursrecht worden gegarandeerd. De technolo-gische ontwikkeling maakt immers een snellere en gemakkelijker reproductie van de werken van auteurs mogelijk en het is dus noodzakelijk dat de bescherming van het auteursrecht aan deze ontwikkeling wordt aan-gepast. 2. De prejudiciële vragen in de onderhavige zaak betreffen met name de vraag of het opslaan en printen van fragmenten van krantenartikelen, waarbij het frag-ment bestaat uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, in dezelfde volgorde als in het krantenartikel, reproductie vormen in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisa-tie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij(2) (hierna: „richtlijn 2001/29”). De prejudiciële vragen betreffen voorts de vraag of het aanmaken van deze fragmenten, wat onder meer bestaat uit het scannen van krantenartikelen, waardoor een grafisch bestand wordt gecreëerd, en de omzetting van dit grafisch bestand in een tekstbestand, alsmede het opslaan van het fragment

van elf woorden, voldoende zijn om te kunnen spreken van reproductiehandelingen die voldoen aan de vereis-ten van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. Ten slotte wenst de verwijzende rechter te vernemen of de in ge-ding zijnde reproductiehandelingen voldoen aan de vereisten van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. 3. Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen de onderneming Infopaq International A/S (hierna: „Infopaq”) en de vereniging van Deense dagbladuitgevers, waarin Infopaq de verwijzende rech-ter verzoekt om een declaratoir vonnis dat voor de vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen, bestaande uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, geen toestemming van de auteursrecht-hebbenden op deze krantenartikelen noodzakelijk is. II – Toepasselijke wetgeving 4. De punten 4, 5, 9, 10, 11, 21, 22, 23 en 33 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden: „4) Geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten zullen voor meer rechtszekerheid zorgen, een hoog niveau van be-scherming van de intellectuele eigendom waarborgen en aldus aanzienlijke investeringen in creativiteit en innovatie [...] bevorderen [...]. 5) De technologische ontwikkeling heeft de vectoren voor schepping, productie en exploitatie in aantal en verscheidenheid doen toenemen. Hoewel voor de be-scherming van de intellectuele eigendom geen behoefte aan nieuwe concepten bestaat, zullen het huidige au-teursrecht en de huidige naburige rechten moeten worden aangepast en aangevuld om adequaat op eco-nomische gegevenheden zoals nieuwe exploitatievormen te kunnen reageren. [...] 9) Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de na-burige rechten moet steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rech-ten van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. De bescherming van deze rechten draagt bij tot de instand-houding en ontwikkeling van de creativiteit in het belang van auteurs, uitvoerend kunstenaars, producen-ten, consumenten, cultuur, industrie en het publiek in het algemeen. De intellectuele eigendom is dan ook als een geïntegreerd deel van de eigendom erkend. 10) Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voort-zetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk ontvangen, evenals de producenten om dat werk te kunnen financieren. [...] Een adequate rechtsbe-scherming van de intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dergelijke beloning en de mogelijkheid van een be-hoorlijk rendement van dergelijke investeringen te waarborgen. 11) Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de no-dige middelen beschikken en om de scheppend en uitvoerend kunstenaars in staat te stellen hun autono-mie en waardigheid te bewaren.

48

http://www.iept.nl/




[...] 21) In deze richtlijn moet worden bepaald welke hande-lingen ten aanzien van de verschillende rechthebbenden onder het reproductierecht vallen. Dit dient in overeen-stemming met het acquis communautaire te geschieden. Een brede omschrijving van deze handelingen is nood-zakelijk om voor rechtszekerheid in de interne markt te zorgen. 22) De doelstelling van een werkelijke steun aan de verspreiding van cultuur, mag niet worden gerealiseerd met middelen die ten koste gaan van een strikte be-scherming van de rechten of door het gedogen van illegale vormen van distributie van nagemaakte of ver-valste werken. [...] 31) Er moet een rechtvaardig evenwicht van rechten en belangen worden gewaarborgd tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en gebruikers van be-schermd materiaal. De in de lidstaten geldende beperkingen en restricties op de rechten moeten op-nieuw worden bezien in het licht van de nieuwe elektronische omgeving. De huidige verschillen in be-perkingen en restricties op bepaalde aan toestemming onderworpen handelingen hebben directe negatieve ge-volgen voor de werking van de interne markt op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. Deze verschillen zullen ten gevolge van de verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende exploitatie van werken en grensoverschrijdende activiteiten wellicht nog belangrijker worden. Met het oog op de goede werking van de interne markt moet meer eenheid in de omschrijving van dergelijke beperkingen en restricties worden gebracht. De mate waarin dergelijke beperkin-gen en restricties worden geharmoniseerd, moet worden bepaald aan de hand van de gevolgen ervan voor de goede werking van de interne markt. [...] 33) Er moet in een beperking op het uitsluitende repro-ductierecht worden voorzien, teneinde bepaalde reproductiehandelingen van voorbijgaande of inciden-tele aard mogelijk te maken, die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé en uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van het-zij de efficiënte doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon, hetzij het geoorloofde gebruik van een beschermd werk of ander materiaal. De be-trokken reproductiehandelingen mogen op zich geen economische waarde bezitten. Voor zover zij aan deze voorwaarden voldoen, moet deze beperking ook gelden voor handelingen die elektronisch bladeren (browsing) en caching mogelijk maken, onder andere met het oog op het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen, op voorwaarde dat de tussenpersoon de informatie niet modificeert en niet intervenieert bij het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatig gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie. Het gebruik wordt als ge-oorloofd beschouwd indien het door de rechthebbende is toegestaan of niet bij wet is beperkt.”

5. Artikel 2 van richtlijn 2001/29, getiteld „repro-ductierecht„, luidt: „De lidstaten voorzien ten behoeve van: auteurs, met betrekking tot hun werken, [...] in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelij-ke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.” 6. Artikel 5 van richtlijn 2001/29, getiteld „Beper-kingen en restricties„, luidt: „1. Tijdelijke reproductiehandelingen(3), als bedoeld in artikel 2, die van voorbijgaande of incidentele aard zijn, en die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé en die worden toegepast met als enig doel: a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of b) een rechtmatig gebruik van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde bezitten, zijn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uit-gezonderd. [...] 3. De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op de in de artikelen 2 en 3 bedoelde rechten stellen ten aan-zien van: [...] c) weergave in de pers, mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling van gepubliceerde artikelen over actuele economische, politieke of religieuze onderwer-pen of uitzendingen of ander materiaal van dezelfde aard, in gevallen waarin dat gebruik niet uitdrukkelijk is voorbehouden, en voor zover de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld, of het gebruik van werken of ander materiaal in verband met de verslag-geving over actuele gebeurtenissen, voor zover dit uit een oogpunt van voorlichting gerechtvaardigd is en, voor zover, de bron – waaronder de naam van de auteur – wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt; d) het citeren ten behoeve van kritieken en recensies en voor soortgelijke doeleinden, mits het een werk of an-der materiaal betreft dat reeds op geoorloofde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld, indien de bron – waaronder de naam van de auteur – wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt en het citeren naar billijk-heid geschiedt en door het bijzondere doel wordt gerechtvaardigd; [...] o) het gebruik in andere, minder belangrijke gevallen, wanneer reeds beperkingen of restricties bestaan in het nationale recht mits het alleen analoog gebruik betreft en het vrije verkeer van goederen en diensten in de Gemeenschap niet wordt belemmerd, onverminderd de in dit artikel vervatte beperkingen en restricties. [...] 5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in bepaalde bijzondere geval-len worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander

49

http://www.iept.nl/




materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.” 7. Artikel 2 van richtlijn 2001/29 is in Deens recht omgezet bij § 2 ophavsretslov (wet op het auteurs-recht)(4), dat luidt als volgt: „1. Behoudens de in deze wet genoemde beperkingen houdt het auteursrecht het uitsluitende recht in, te be-schikken over een werk door het te reproduceren en door het voor het publiek toegankelijk te maken in de oorspronkelijke of in gewijzigde vorm, in vertaling, in bewerking tot een andere literatuur- of kunstvorm of door middel van een andere techniek. 2. Als reproductie wordt beschouwd iedere directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, gehele of gedeeltelijke reproductie, met welke middelen en in welke vorm dan ook. Als reproductie wordt ook beschouwd overbren-ging van een werk op een medium waarmee het kan worden gereproduceerd. [...]” 8. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 is in Deens recht omgezet bij § 11a van de Deense wet op het au-teursrecht, luidend: „Het is toegestaan tijdelijke exemplaren te vervaardi-gen die 1) van voorbijgaande of incidentele aard zijn, 2) een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé, 3) worden toegepast met als enig doel de doorgifte van in een netwerk tussen derden via een tussenpersoon of een rechtmatig gebruik van de werken mogelijk te ma-ken, en 4) geen zelfstandige economische waarde bezitten.” III – Feiten, procesverloop in het hoofdgeding en prejudiciële vragen 9. De onderneming Infopaq verricht monitoring en analyse van de gedrukte media. Deze monitoring omvat de opstelling van samenvattingen(5) van geselecteerde artikelen uit de Deense dagbladpers en diverse tijd-schriften. De selectie vindt plaats op basis van door de klanten van Infopaq gekozen onderwerpen en de sa-menvattingen worden vervolgens per e-mail aan de klant verstuurd. Op verzoek stuurt Infopaq zijn klanten ook krantenknipsels. 10. De artikelen worden geselecteerd via een proce-dé van „data capture”, dat verloopt in vijf fasen. 11. In de eerste fase registreren de medewerkers van Infopaq handmatig per publicatie de basisgegevens in een elektronische databank. 12. In de tweede fase worden de publicaties ge-scand. Eerst wordt de rug van de publicatie losgesneden, zodat losse vellen ontstaan, daarna wordt het te scannen deel geselecteerd. Door het scannen wordt voor elke bladzijde van de publicatie een gra-fisch bestand gecreëerd.(6) Dit grafisch bestand wordt vervolgens op de server gezet voor optische tekenher-kenning (optical character recognition, hierna: „OCR”).(7) 13. In de derde fase wordt via de OCR-server het grafisch bestand geconverteerd in een tekstbestand. Om precies te zijn, wordt de afbeelding van elk karakter omgezet in zogeheten ASCII-code(8), die het de com-

puter mogelijk maakt de afzonderlijke karakters te her-kennen. Zo wordt de afbeelding van de letters TDC omgezet in een formaat dat de computer zal kunnen herkennen als de letters TDC. De afbeelding van de tekst wordt dus omgezet in tekst, die kan worden gele-zen door ieder tekstverwerkingsprogramma. Na de OCR-bewerking wordt het grafisch bestand gewist. 14. In de vierde fase wordt de tekst doorzocht op enkele vooraf bepaalde woorden. Telkens wanneer de zoekterm in de tekst voorkomt, wordt hij opgeslagen in een bestand waarin zijn opgenomen de titel van de pu-blicatie, de rubriek, en de bladzijde waarin de zoekterm voorkomt. Tegelijkertijd wordt de positie van de zoek-term in het artikel aangegeven met een percentage. Om het terugvinden van dit woord bij latere lezing van het artikel verder te vergemakkelijken, worden daarbij ook de vijf woorden ervóór en de vijf erna weergegeven. Deze fase eindigt met het wissen van het tekstbestand. 15. In de vijfde en laatste fase van dit procedé wordt voor elke krantenpagina waarin de zoekterm voorkomt een document geprint; dit document bevat de zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna. De verwij-zende rechter geeft een voorbeeld van een dergelijk document: „4 november 2005 – Dagbladet Arbejderen, bladzijde 3: TDC: 73 % ‚aanstaande verkoop van het telecomcon-cern TDC, waarvan de overname ophanden is’.” 16. Danske Dagblades Forening (hierna: „DDF”) is de brancheorganisatie van Deense dagbladuitgevers, die als doel heeft haar leden bij te staan in alle auteurs-rechtkwesties. In 2005 vernam DDF dat Infopaq fragmenten van krantenartikelen aanmaakte zonder toe-stemming van de auteursrechthebbenden, waarop zij daartegen bij Infopaq protesteerde. 17. Infopaq stelde zich op het standpunt dat zij voor haar activiteiten geen toestemming van de auteurs-rechthebbenden nodig had en daagde DDF voor het Østre Landsret, waarbij zij vaststelling vorderde van haar recht om „data capture” te verrichten zonder toe-stemming van DDF of haar leden. Toen het Østre Landsret de vordering afwees, stelde Infopaq hoger be-roep in bij de verwijzende rechter (het Højesteret). 18. De verwijzende rechter merkt in de verwijzings-beslissing op dat in het hoofdgeding tussen partijen niet in geschil is dat de toestemming van de auteursrecht-hebbenden niet noodzakelijk is voor de monitoring van de gedrukte media en het maken van samenvattingen van krantenartikelen, wanneer de publicaties stuk voor stuk persoonlijk worden gelezen, de artikelen handma-tig worden geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde zoektermen, en handmatig een document wordt aangemaakt waarin de in een bepaald artikel aangetroffen zoekterm en de plaats van het artikel in de publicatie worden aangegeven. Ook is niet in geschil dat voor het maken van samenvattingen op zich geen toestemming van de auteursrechthebbenden vereist is. 19. In de onderhavige zaak staat eveneens vast dat de „data capture” twee reproductieactiviteiten omvat: 1) het scannen van krantenartikelen, waardoor een gra-fisch bestand wordt gecreëerd, en 2) de conversie van

50

http://www.iept.nl/




het grafisch bestand in een tekstbestand. De verwijzen-de rechter zet voorts uiteen dat dit procedé vervolgens ook het reproduceren van de bewerkte artikelen omvat door middel van 3) de opslag van de zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, en 4) het printen van deze elf woorden. De verwijzende rechter merkt op dat partijen in het hoofdgeding het oneens zijn over de vraag of de activiteiten 3) en 4) als reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 moeten worden aangemerkt. 20. De verwijzende rechter heeft op 21 december 2007 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:(9) „1. Kunnen het opslaan en vervolgens printen van een uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna bestaand fragment uit de tekst van een dagbladar-tikel, worden beschouwd als reproductiehandelingen(10) die worden beschermd, bijvoorbeeld door artikel 2 van [richtlijn 2001/29]?(11) 2. Is het voor de vaststelling of tijdelijke reproductie-handelingen kunnen worden beschouwd als ‚van voorbijgaande aard’ in de zin van artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2001/29], van belang in welke samenhang zij worden verricht? 3. Kan een tijdelijke reproductiehandeling als ‚van voorbijgaande aard’ worden beschouwd, wanneer de reproductie wordt bewerkt, bijvoorbeeld door een gra-fisch bestand om te zetten in een tekstbestand of door het zoeken naar passages in een tekstbestand? 4. Kan een tijdelijke reproductiehandeling als ‚van voorbijgaande aard’ worden beschouwd, wanneer een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, wordt opgeslagen? 5. Kan een tijdelijke reproductiehandeling als ‚van voorbijgaande aard’ worden beschouwd, wanneer een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, wordt uitgeprint? 6. Is het voor de vaststelling of tijdelijke reproductie-handelingen een ‚integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé’ in de zin van artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2001/29], van belang in welke fase van het technisch procedé zij worden verricht? 7. Kunnen tijdelijke reproductiehandelingen ‚een inte-graal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé’, wanneer zij bestaan uit het handmatig scan-nen van gehele krantenartikelen, waarbij deze artikelen van een gedrukt in een digitaal medium worden omge-zet? 8. Kunnen tijdelijke reproductiehandelingen ‚een inte-graal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé’, wanneer zij bestaan uit het printen van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden? 9. Omvat ‚rechtmatig gebruik’ in de zin van artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2001/29] elke vorm van gebruik waarvoor geen toestemming van de auteursrechtheb-bende vereist is? 10. Omvat ‚rechtmatig gebruik’ overeenkomstig artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2001/29] het scannen van gehele krantenartikelen door een onderneming, de daaropvol-gende bewerking van de reproductie, het opslaan en

eventueel uitprinten van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, voor gebruik door de onderneming voor het maken van samenvattingen, ook indien de rechtheb-bende daarvoor geen toestemming heeft verleend? 11. Aan de hand van welke criteria moet worden be-oordeeld of tijdelijke reproductiehandelingen ‚zelfstandige economische waarde’ bezitten in de zin van artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2001/29], indien aan de overige voorwaarden van deze bepaling is voldaan? 12. Kan de toename van de efficiëntie die tijdelijke re-productiehandelingen voor de gebruiker opleveren, een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of deze han-delingen ‚zelfstandige economische waarde’ bezitten in de zin van artikel 5, lid 1, van [richtlijn 2001/29]? 13. Kunnen het scannen van gehele krantenartikelen door een onderneming, de daaropvolgende bewerking van de reproductie, het opslaan en eventueel uitprinten van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, zonder toe-stemming van de auteursrechthebbende, worden beschouwd als ‚bepaalde bijzondere gevallen’ waarin ‚geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie’ van krantenartikelen en ‚de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad’ in de zin van artikel 5, lid 5?” IV – Procesverloop voor het Hof 21. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is op 4 januari 2008 binnengekomen ter griffie van het Hof. Er zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door Info-paq, DDF, de Commissie en de Oostenrijkse regering. Ter terechtzitting van 20 november 2008 hebben Info-paq, DDF en de Commissie opmerkingen gemaakt en de vragen van het Hof beantwoord. V – Argumenten van partijen A – Eerste prejudiciële vraag 22. Infopaq stelt dat het opslaan en vervolgens prin-ten van een uit de zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna bestaand fragment van de tekst van een dagbladartikel, geen handelingen van gedeeltelijke re-productie zijn in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29. Richtlijn 2001/29 stelt weliswaar geen mini-mum aan het aantal woorden om nog te kunnen spreken van gedeeltelijke reproductie, maar een dergelijke de minimis-drempel moet toch bestaan. Infopaq verklaart dat het opslaan en printen van elf woorden niet uitgaat boven dit bepaalde minimum dat moet bestaan wil er sprake zijn van gedeeltelijke reproductie. 23. De Commissie en DDF betogen daarentegen dat het opslaan en vervolgens printen van een uit de zoek-term met de vijf woorden ervóór en de vijf erna bestaand fragment van de tekst van een dagbladartikel handelingen van gedeeltelijke reproductie zijn, die worden beschermd door artikel 2 van richtlijn 2001/29. 24. De Commissie merkt op dat het opslaan en prin-ten van het fragment van een artikel vormen van reproductie zijn. Uit artikel 2 van richtlijn 2001/29 blijkt dat het uitsluitend reproductierecht van auteurs ook de gedeeltelijke reproductie omvat en dat een uit elf woorden bestaand fragment van een artikel een ge-deeltelijke reproductie in de zin van dit artikel is.

51

http://www.iept.nl/




25. DDF merkt evenals de Commissie op dat het op-slaan en printen van een uit elf woorden bestaand fragment van een artikel handelingen van gedeeltelijke reproductie zijn in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29. DDF stelt dat, wanneer de zoekterm meerdere malen in het artikel voorkomt, een substantieel deel van dat artikel wordt gereproduceerd; ter illustratie legt zij een artikel over waarin twee zoektermen zijn aange-streept met de vijf woorden ervóór en de vijf erna. Zij verklaart het oneens te zijn met de opvatting van de Oostenrijkse regering(12) dat het gereproduceerde deel van het werk van de auteur op zich moet voldoen aan de nodige vereisten om te kunnen worden gedefinieerd als werk van de auteur. DDF merkt op dat het feit dat het begrip en de vereisten voor het bestaan van een werk van de auteur in het kader van richtlijn 2001/29 niet zijn geharmoniseerd, het Hof niet belet om het be-grip gedeeltelijke reproductie van het werk van de auteur uit te leggen. Of in het onderhavige geval al dan niet sprake is van een gedeeltelijke reproductie van het werk van de auteur, moet worden beoordeeld onafhan-kelijk van de in het nationale recht voor het bestaan van een werk van de auteur gestelde eisen. 26. De Oostenrijkse regering betoogt dat artikel 2 van richtlijn 2001/29 de auteur ongetwijfeld het uitslui-tend recht verleent op de gedeeltelijke reproductie van zijn werk, maar dat dit artikel geen omschrijving van het begrip werk van de auteur geeft en evenmin de vraag beantwoordt, aan welke concrete vereisten moet zijn voldaan wil dit werk van de auteur worden be-schermd. Aangezien de vereisten voor de bescherming van het werk van de auteur in communautair verband niet zijn geharmoniseerd, moeten zij naar de mening van de Oostenrijkse regering worden beoordeeld aan de hand van het nationale recht. In verband met het voren-staande verklaart de Oostenrijkse regering dat het gereproduceerde deel van het werk van de auteur op zich moet voldoen aan de nodige vereisten om te kun-nen worden gedefinieerd als werk van de auteur. B – Tweede tot en met twaalfde prejudiciële vraag 27. Infopaq en de Oostenrijkse regering zijn van mening dat, zo het procedé van vervaardiging van de fragmenten al te rubriceren valt als een tijdelijke repro-ductiehandeling in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, dit procedé geoorloofd is daar het voldoet aan alle vereisten van dit artikel; in de eerste plaats is het een handeling van voorbijgaande aard, in de tweede plaats vormt het een integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé, in de derde plaats is het enig doel ervan een rechtmatig gebruik van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en in de vierde plaats bezit het geen zelfstandige economische waarde. 28. Ter zake van het eerste vereiste (handeling „van voorbijgaande aard”) merkt Infopaq op dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 zich niet beperkt tot tijdelijke reproductiehandelingen in de vorm van webbrowsing en „caching”. Het vereiste van „voorbijgaandheid” van de handeling heeft uitsluitend betrekking op de duur van de tijdelijke reproductiehandeling, en reproductie-handelingen met een duur korter dan of gelijk aan 30

seconden moeten worden gekwalificeerd als „van voorbijgaande aard”. 29. Wat het tweede vereiste („integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé”) betreft, merkt Infopaq op dat uit het begrip „integraal” duidelijk naar voren komt dat niet relevant is in welke fase van het technisch procedé de tijdelijke reproductiehandeling wordt verricht. 30. Wat het derde vereiste (het „rechtmatig ge-bruik”) betreft, benadrukt Infopaq dat noch uit artikel 5, lid 1, noch uit punt 33 van de considerans van richtlijn 2001/29 volgt dat „een rechtmatig gebruik” enkel een gebruik van internet in de vorm van webbrowsing en „caching” betekent. Met „rechtmatig gebruik” worden alle vormen van gebruik van het werk van de auteur bedoeld waarvoor geen toestemming van de auteurs-rechthebbende vereist is. Voor „een rechtmatig gebruik” is voorts niet relevant wie de gebruiker van het werk van de auteur is: dit kan zowel de eindgebrui-ker als ieder ander zijn. Bepalend voor de vraag of sprake is van een „rechtmatig gebruik” is, of bij het be-trokken procedé gebruik wordt gemaakt van een legaal verworven origineel exemplaar van de publicatie. 31. Ten aanzien van het vierde vereiste („zelfstandi-ge economische waarde”) betoogt Infopaq dat de vraag van de zelfstandige economische waarde moet worden bezien vanuit de auteur. In het kader van dit vereiste dient voorts uitsluitend te worden nagegaan of de tijde-lijke reproductiehandeling een zelfstandige economische waarde heeft, en niet of het gehele techni-sche procedé een dergelijke waarde heeft. Infopaq merkt op dat het uiteindelijke doel van het door haar toegepaste technische procedé het maken van samen-vattingen is, hetgeen legaal is en dus de rechten van de auteurs van de publicaties niet schaadt; tijdelijke repro-ductiehandelingen in de vorm van grafische bestanden en tekstbestanden hebben op zich geen zelfstandige economische waarde voor de rechthebbenden. De „zelfstandige economische waarde” te laten afhangen van het feit dat de auteursrechthebbende geen vergoe-ding krijgt, zou in strijd zijn met de ratio van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 32. De Oostenrijkse regering meent evenals Infopaq dat aan de vereisten van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 is voldaan en merkt op dat deze vereisten niet beperkt zijn tot de tussentijdse kopieën die worden op-geslagen in het kader van de online doorgifte tussen de verschillende servers. Het creëren van een grafisch be-stand en de daarop volgende conversie daarvan in een tekstbestand vormen een handeling „van voorbijgaande aard”, daar deze reproducties van korte duur zijn; tege-lijkertijd vormen zij ook een „integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé”. De Oostenrijkse regering is verder van mening dat het gebruik van het werk van de auteur „rechtmatig” is, daar de fragmenten van krantenartikelen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn om door het auteursrecht te worden be-schermd. Aangezien het doel van het door Infopaq gebruikte procedé slechts de vervaardiging van frag-menten van krantenartikelen op basis van zoektermen

52

http://www.iept.nl/




is, hebben deze fragmenten volgens de Oostenrijkse regering geen „zelfstandige economische waarde”. 33. DDF en de Commissie daarentegen zijn van me-ning dat aan de vereisten van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 niet is voldaan. 34. DDF merkt op dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet worden uitgelegd aan de hand van het doel van deze richtlijn, en zij verwijst in dit verband naar de punten 9 en 10 van de considerans, blijkens welke de richtlijn tot doel heeft, een hoog niveau van bescherming van de auteurs te garanderen, die een pas-sende beloning voor het gebruik van hun werk moeten ontvangen. Bijgevolg moeten de bepalingen van de richtlijn die deze bescherming moeten garanderen, ruim worden uitgelegd, terwijl de bepalingen die uitzonde-ringen op deze bescherming maken, restrictief moeten worden uitgelegd. 35. Met betrekking tot het eerste vereiste (handelin-gen „van voorbijgaande aard”) merkt DDF op dat reproductiehandelingen niet van voorbijgaande aard zijn, zodra de reproducties duurzaam zijn en niet wor-den gewist, terwijl het begrip „van voorbijgaande aard” een korte duur van deze reproducties impliceert. 36. Ten aanzien van het tweede vereiste („integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé”) stelt DDF dat het doel van dit vereiste is, een uitzonde-ring te maken voor reproducties die automatisch tot stand komen in het kader van een dergelijk procedé. In het onderhavige geval komen de reproducties echter niet automatisch tot stand, daar het scannen van de arti-kelen en de omzetting van het grafisch bestand in een tekstbestand slechts een voorfase vormen van de tech-nische verwerking van deze teksten. Het is dus geen tussenfase in een technisch procedé. Voorts is ook de reproductie in de vorm van elf woorden geen „integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé”, daar de elf woorden worden geprint. 37. Betreffende het derde vereiste (het „rechtmatig gebruik”) benadrukt DDF dat een gebruik dat anders onrechtmatig zou zijn, niet rechtmatig kan worden op grond van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. Vol-gens DDF gaat het in casu om onrechtmatig gebruik. 38. Ten aanzien van het vierde vereiste („zelfstandi-ge economische waarde”) betoogt DDF dat dit vereiste betrekking heeft op het feit dat het gebruik van de re-productie in de onderhavige zaak geen enkele zelfstandige economische waarde mag hebben, noch voor de gebruiker (dat wil zeggen Infopaq), noch voor de rechthebbende. DDF merkt op dat de reproducties zelfstandige economische waarde hebben voor Infopaq, daar er voor laatstgenoemde volgens een schatting van DDF een bedrag van 2 à 4 miljoen DKR mee gemoeid zou zijn om de reproducties niet automatisch maar handmatig te verwerken. De reproducties hebben ook zelfstandige economische waarde voor de leden van DDF, daar zij door verlening van licenties voor de re-productie van hun werken een hogere vergoeding zouden kunnen ontvangen. 39. Ook de Commissie is van mening dat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29.

40. Met betrekking tot het eerste vereiste (handelin-gen „van voorbijgaande aard”) merkt de Commissie op dat tijdelijke reproductiehandelingen van voorbijgaande aard zijn, wanneer zij van korte duur zijn, bijvoorbeeld wanneer het gaat om reproducties die worden gegene-reerd tijdens het browsen op internet. Bij de beoordeling of reproductiehandelingen van voorbij-gaande aard zijn, dient te worden gelet op het technisch procedé in het kader waarvan de reproductie plaats-vindt, en vooral op de vraag of in het kader van dit procedé een duurzame reproductie wordt gegenereerd. In het door Infopaq toegepaste procedé wordt een duur-zame reproductie vervaardigd in de vorm van elf geprinte woorden, zodat het feit dat de voordien gecre-eerde teksten grafische bestanden worden gewist zodra de elf woorden worden geprint, niet betekent dat de reproductiehandeling van voorbijgaande aard is. De Commissie stelt voorts dat het feit dat het deel van de reproductie dat een of meer fragmenten van elf woor-den bevat, wordt opgeslagen, niet relevant is voor de vaststelling of de tijdelijke reproductiehandeling kan worden beschouwd als van voorbijgaande aard. 41. Inzake het tweede vereiste („integraal en essen-tieel onderdeel van een technisch procedé”) stelt de Commissie dat de fase van het technisch procedé waar-in tijdelijke reproductiehandelingen worden verricht, niet relevant is voor de vaststelling of deze kunnen worden beschouwd als „integraal en essentieel onder-deel van een technisch procedé”. Infopaq heeft tijdens het procedé meerdere malen de fysieke controle over de reproductie, en kan opgeslagen kopieën op papier of elektronisch nog lange tijd bewaren nadat de fragmen-ten aan de klanten zijn verzonden. Voorts kan van de elektronische kopieën een gebruik worden gemaakt dat verder gaat dan enkel de doorgifte via het web; in het onderhavige geval vormen de elektronische kopieën immers de basis voor het creëren van de tekstbestan-den. Voorts kunnen deze tijdelijke reproductiehandelingen geen „integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé” zijn, wanneer zij het handmatig scannen van gehele krantenartikelen in-houden, waardoor die artikelen van papieren in digitale documenten worden omgezet; dit procedé gaat veel verder dan noodzakelijk is voor het aanmaken van het fragment. De Commissie merkt voorts op dat het prin-ten van de fragmenten, wat geen tijdelijke reproductiehandeling is, geen „integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé” kan zijn. 42. Wat het derde vereiste (het „rechtmatig ge-bruik”) betreft, merkt de Commissie op dat het „rechtmatig gebruik” niet alle vormen van gebruik om-vat waarvoor geen toestemming van de auteursrechthebbende vereist is, maar veeleer vormen van gebruik die door de rechthebbende zijn toegestaan, die welke niet onder het uitsluitende recht van de au-teursrechthebbende vallen of die welke onder de uitzonderingen op het uitsluitende recht vallen. Voorts is het door Infopaq toegepaste procedé van de vervaar-diging van de fragmenten geen rechtmatig gebruik van het werk van de auteur, daar het gaat om een modifica-

53

http://www.iept.nl/




tie van het voltooide werk voor de opstelling van een kort tekstfragment. 43. Ten aanzien van het vierde vereiste (de „zelf-standige economische waarde”) betoogt de Commissie dat de criteria voor de beoordeling van dit vereiste naar voren komen uit punt 33 van de considerans van richt-lijn 2001/29 en dat reproductiehandelingen in de zin van dit punt geen zelfstandige economische waarde hebben wanneer zij de informatie niet modificeren en niet interveniëren bij het alom erkende en in de be-drijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie. Voorts verhoogt Infopaq door middel van het door haar toegepaste procedé haar productivi-teit, aangezien een dergelijke vervaardiging van de fragmenten veel sneller en economischer is; volgens de Commissie moet dit gegeven worden betrokken in de beoordeling of deze handelingen een „zelfstandige eco-nomische waarde” bezitten. C – Dertiende prejudiciële vraag 44. Infopaq is met betrekking tot de dertiende preju-diciële vraag van mening dat artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 geen afzonderlijke eisen stelt waaraan naast die van artikel 5, lid 1, van de richtlijn moet zijn voldaan; wanneer aan de vereisten van artikel 5, lid 1, is voldaan, behoeven die van artikel 5, lid 5, niet meer te worden onderzocht. 45. De Oostenrijkse regering stelt dat aan de eisen van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 is voldaan, zonder echter haar standpunt nader toe te lichten. 46. DDF merkt met betrekking tot de dertiende pre-judiciële vraag op dat de reproductiehandelingen niet aan de in artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 gestelde eisen voldoen. Infopaq maakt van vergelijkbare repro-ductiehandelingen gebruik om haar kosten ten opzichte van haar concurrenten te drukken. Bovendien zijn de reproductiehandelingen volgens DDF dermate omvang-rijk en essentieel dat in dit verband niet meer kan worden gesproken van een normale exploitatie van het werk; tevens brengen zij onredelijke schade toe aan de legitieme belangen van de auteursrechthebbenden, die anders een vergoeding zouden kunnen krijgen door de verlening van een licentie waarmee zij met een derge-lijk gebruik zouden instemmen. 47. De Commissie is van mening dat de dertiende prejudiciële vraag in beginsel niet behoeft te worden beantwoord, aangezien de activiteit van Infopaq niet onder de uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 kan worden gebracht; zij geeft niettemin ant-woord op deze vraag. Zij merkt op dat artikel 5, lid 5, de „driefasentest” genoemd, overeenkomt met artikel 13 van de TRIPS-overeenkomst. In principe dient de „driefasentest” van artikel 5, lid 5, separaat te worden uitgevoerd van de beoordeling uit hoofde van artikel 5, lid 1, en is het vereiste van artikel 5, lid 5, betreffende de „normale exploitatie van een werk”, vergelijkbaar met het vereiste dat de tijdelijke reproductiehandeling een „zelfstandige economische waarde” heeft in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. Daarom is in verband met beide vereisten essentieel dat wordt vastgesteld of de reproductiehandelingen een elektronische doorgifte

van de gegevens mogelijk maken zonder economische waarde, dan wel deze een waarde hebben die meer om-vat dan de enkele doorgifte van de gegevens. Wanneer de in geding zijnde reproductiehandelingen voor Info-paq economische waarde hebben, kan niet worden gezegd dat deze een normale exploitatie van het werk vertegenwoordigen. Bijgevolg is volgens de Commissie niet voldaan aan de vereisten van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. VI – Analyse door de advocaat-generaal A – Inleiding 48. Het hoofdgeding betreft de uitlegging van de draagwijdte van het reproductierecht, alsmede van de beperkingen en restricties van dit recht, zoals deze zijn geregeld in richtlijn 2001/29, die bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informa-tiemaatschappij harmoniseert.(13) Het reproductierecht vormt de essentie van het auteursrecht(14), daar het het uitsluitende recht van de auteur om de reproductie van zijn werk toe te staan of te verbieden meebrengt. De omvang van het uitsluitende reproductierecht van de auteur hangt echter af van de draagwijdte die wordt toegekend aan het begrip reproductie van het werk van de auteur. 49. In het verleden kon dit begrip eenvoudig worden gedefinieerd, gezien het beperkte aantal reproductie-middelen(15), maar met de ontwikkeling van de informaticatechnologie en de mogelijkheid van digitale reproductie zijn de mogelijkheden van eenvoudiger en snellere reproductie toegenomen, waardoor het nood-zakelijk is geworden, in de eerste plaats de bescherming van het auteursrecht precies vast te leg-gen, en in de tweede plaats ervoor te zorgen dat deze bescherming flexibel genoeg is om de ontwikkeling of de normale werking van de nieuwe technologieën niet te hinderen.(16) Ook bij de bespreking van de onderha-vige prejudiciële vragen zal moeten worden uitgegaan van een passend evenwicht tussen een toereikende om-vang en een toereikende flexibiliteit van de bescherming van het auteursrecht. 50. De door de verwijzende rechter gestelde vragen kunnen worden verdeeld in drie verschillende proble-men, waaraan ik ook de structuur van de argumentatie in deze conclusie zal ophangen. Het eerste probleem, aan de orde gesteld in vraag 1, betreft de in geschil zijnde uitlegging van het begrip reproductie in artikel 2 van richtlijn 2001/29. Het tweede probleem, aan de or-de in de vragen 2 tot en met 12, betreft de uitlegging van de uitzonderingen op het reproductierecht, neerge-legd in artikel 5, lid 1, van deze richtlijn, dat onder bepaalde voorwaarden tijdelijke reproductiehandelin-gen toestaat. Het derde probleem, aan de orde in vraag 13, betreft de uitlegging van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, dat bepaalt dat de beperkingen en restricties op het reproductierecht uitsluitend mogen worden toe-gepast in bepaalde bijzondere gevallen waarin geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad. 51. In deze conclusie zal ik eerst kort ingaan op de belangrijkste kenmerken van het procedé van vervaar-

54

http://www.iept.nl/




diging van de fragmenten van krantenartikelen, om vervolgens in het kader van de analyse van de drie pro-blemen de prejudiciële vragen te beantwoorden. B – Belangrijkste kenmerken van het procedé van vervaardiging van de fragmenten van krantenarti-kelen door Infopaq 52. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, is in het hoofdgeding niet in geschil dat het door Infopaq toege-paste procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen (procedé van „data capture”) twee re-productiehandelingen omvat: 1) het creëren van grafische bestanden op basis van gescande krantenarti-kelen, en 2) omzetting van grafische bestanden in tekstbestanden. Partijen verschillen echter van opvat-ting over de vraag of reproductie ook inhoudt 3) het opslaan van elke zoekterm, met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, en 4) het printen van deze elf woorden. 53. Hierna zal ik daarom ingaan op de vraag of het opslaan van elke zoekterm, met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, en het printen van deze elf woorden, een reproductie vormen in de zin van richtlijn 2001/29. C – Uitlegging van artikel 2 van richtlijn 2001/29 (eerste prejudiciële vraag) 54. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rech-ter in wezen te vernemen of het opslaan en vervolgens printen van een tekstfragment uit een krantenartikel, bestaande uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, onder het begrip reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vallen. 55. Artikel 2 van richtlijn 2001/29 bepaalt dat de lidstaten ten behoeve van auteurs, met betrekking tot hun werken, voorzien in „het uitsluitende recht, de di-recte of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te ver-bieden”. Uit de letterlijke tekst van dit artikel volgt dus dat de reproductie van het werk van de auteur niet is toegestaan zonder diens toestemming, ongeacht of het gaat om een gedeeltelijke of volledige reproductie. Ar-tikel 2 van richtlijn 2001/29 geeft echter geen definitie van het begrip reproductie, noch geeft het aan wanneer en onder welke voorwaarden sprake is van „gedeelte-lijke reproductie”; derhalve moeten in het kader van de analyse van de eerste vraag allereerst deze begrippen worden gedefinieerd. 56. Bij de definitie van de begrippen „reproductie” en „ gedeeltelijke reproductie” moet ervan worden uit-gegaan – zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof – dat uit het vereiste van eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht volgt dat een gemeenschapsrechte-lijke bepaling die, zoals de bepalingen van richtlijn 2001/29, voor de vaststelling van de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, in de gehele Gemeenschap auto-noom en op eenvormige wijze wordt uitgelegd.(17) Met inachtneming van dit vereiste kan het begrip „re-productie” mijns inziens worden gedefinieerd als de vastlegging van het werk van de auteur op een bepaald medium.(18) Bijgevolg kan het begrip „gedeeltelijke reproductie” worden gedefinieerd als de vastlegging

van delen van het werk van de auteur op een bepaald medium. 57. Uit de letterlijke tekst van artikel 2 van richtlijn 2001/29 blijkt voorts dat het begrip „reproductie” ruim moet worden opgevat, daar het de „directe of indirec-te”, de „tijdelijke of duurzame”, en de „volledige of gedeeltelijke” reproductie omvat. Dat dit begrip exten-sief moet worden geïnterpreteerd, blijkt tevens uit punt 21 van de considerans van de richtlijn, waarin wordt overwogen dat in deze richtlijn „moet worden bepaald welke handelingen ten aanzien van de verschillende rechthebbenden onder het reproductierecht vallen” en dat „[e]en brede omschrijving van deze handelingen [...] noodzakelijk [is] om voor rechtszekerheid in de interne markt te zorgen”. Een ruime definitie van het begrip reproductie is noodzakelijk om het hoge be-schermingsniveau van het auteursrecht te garanderen waarnaar richtlijn 2001/29 streeft.(19) Aan een exten-sieve uitlegging van het begrip „reproductie” kan tevens een argument worden ontleend vóór een exten-sieve uitlegging van het begrip „gedeeltelijke reproductie”: indien het begrip „reproductie” extensief wordt uitgelegd, moeten noodzakelijkerwijs, a maiori ad minus, alle reproductiemethoden extensief worden uitgelegd, ook de gedeeltelijke reproductie, daar alleen aldus een hoog niveau van bescherming van het au-teursrecht kan worden gegarandeerd. 58. Deze extensieve uitlegging van het begrip „ge-deeltelijke reproductie” kan echter niet leiden tot een in het absurde doorgetrokken technische interpretatie, waaronder alle vormen van reproductie van het werk van een auteur vallen, ook van een fragment, hoe be-scheiden en onbeduidend dit ook is. Ik ben van mening dat met betrekking tot de uitlegging van dit begrip een middenweg dient te worden gevonden tussen een door de techniek ingegeven uitlegging en een waarin ook de gedeeltelijke reproductie een zekere inhoud dient te hebben, een zekere herkenbaarheid en, als onderdeel van het werk van een auteur, ook een zekere intellectu-ele waardigheid, eigenschappen die de bescherming door het auteursrecht verdienen. Naar mijn mening moet, om in het onderhavige geval uit te maken of het om een gedeeltelijke reproductie gaat, van twee facto-ren worden uitgegaan. In de eerste plaats moet worden bezien of de gedeeltelijke reproductie werkelijk iden-tiek is aan het originele werk van de auteur (identificatiefactor). In concreto komt dit, in het geval van gedeeltelijke reproductie van krantenartikelen, neer op de vaststelling of de in de reproductie overgenomen woorden identiek zijn, ook wat de volgorde betreft, aan die van het krantenartikel. In de tweede plaats moet worden bezien of aan de hand van de gedeeltelijke re-productie de inhoud van het werk van de auteur kan worden herkend, dan wel met zekerheid kan worden vastgesteld dat het om de exacte, gedeeltelijke repro-ductie gaat van een bepaald werk van de auteur (herkenbaarheidsfactor). In het geval van de gedeelte-lijke reproductie van krantenartikelen wil dit zeggen dat het mogelijk moet zijn, met zekerheid vast te stellen dat een bepaald fragment is gereproduceerd uit een welbepaald krantenartikel.(20) De gedeeltelijke repro-

55

http://www.iept.nl/




ductie moet dus niet strikt kwantitatief(21) worden ge-definieerd, maar op basis van het de minimis criterium, waarbij precies wordt aangegeven welke delen van het werk moeten zijn gereproduceerd om te kunnen spre-ken van een gedeeltelijke reproductie, of, in casu, welke woorden van een bepaald werk van een auteur voldoende zijn voor een gedeeltelijke reproductie.(22) Of van een gedeeltelijke reproductie sprake is, moet per geval worden onderzocht. 59. Op basis van de in punt 58 geformuleerde crite-ria kan mijns inziens worden gesteld dat in het hoofdgeding het opslaan en vervolgens printen van een tekst uit een krantenartikel, bestaande uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, een gedeel-telijke reproductie is in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29. Zowel de identificatiefactor als de herken-baarheidsfactor zijn immers aanwezig. 60. Allereerst zijn in casu de elf geprinte woorden in het fragment identiek aan de elf woorden van het kran-tenartikel; ook de volgorde is identiek. Voorts is naar mijn mening de reeks van elf woorden lang genoeg, in het fragment waar het hier om gaat, om te kunnen vast-stellen dat de reeks woorden van het fragment gelijk is aan de reeks woorden in een bepaald krantenartikel. Ten slotte moet worden benadrukt dat het in het hoofd-geding precies de bedoeling is van het uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna bestaande fragment, om het de lezer gemakkelijk te maken, de zoekterm in het artikel terug te vinden.(23) 61. Voorts moet in het onderhavige geval ook wor-den bedacht dat Infopaq voor elk artikel de zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna print, tel-kens wanneer deze term in het artikel voorkomt. Dit kan dus, zoals door DDF terecht is benadrukt(24), lei-den tot een reproductie van het grootste deel van het krantenartikel, hetgeen ongetwijfeld een gedeeltelijke reproductie van dit artikel in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 is. 62. Op grond van de voorgaande overwegingen moet naar mijn mening de eerste prejudiciële vraag in die zin worden beantwoord dat het opslaan en vervol-gens het printen van een tekstfragment uit een krantenartikel, bestaande uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, onder het begrip repro-ductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vallen. D – Uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 (prejudiciële vragen 2 t/m 12) 63. De verwijzende rechter stelt over de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 verschillende vragen (2 t/m 12), die tezamen moeten worden bespro-ken. Met deze vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het mogelijk is, van het door Infopaq toegepaste procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen gebruik te maken zon-der toestemming van de auteursrechthebbende, ervan uitgaande dat dit valt onder de uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, dat tijdelijke reproduc-tiehandelingen onder bepaalde voorwaarden van het reproductierecht uitzondert.

64. In de hierna volgende argumentatie zal ik aller-eerst ingaan op de inhoud en het doel van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, om vervolgens de in dit artikel gestelde voorwaarden een voor een onder de loep te nemen, en zal ik bij elke voorwaarde ingaan op de daarop betrekking hebbende vraag. 1. Inhoud en doel van artikel 5, lid 1, van richt-lijn 2001/29 65. Richtlijn 2001/29 voorziet in artikel 5, lid 1, in een uitzondering op het reproductierecht voor bepaalde tijdelijke reproductiehandelingen. Blijkens artikel 5, lid 1, zijn van het reproductierecht uitgezonderd reproduc-tiehandelingen die voldoen aan de volgende voorwaarden: – de voorwaarde voor toepassing van artikel 5, lid 1, is dat de reproductiehandeling van tijdelijke aard is; – deze tijdelijke reproductiehandelingen moeten vervolgens nog aan vier voorwaarden voldoen: ten eer-ste moeten zij van voorbijgaande of incidentele aard zijn, ten tweede integraal en essentieel onderdeel vor-men van een technisch procedé, ten derde moet hun enige doel zijn de doorgifte in een netwerk tussen der-den door een tussenpersoon of een rechtmatig gebruik van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en ten vierde mogen zij geen zelfstandige economische waarde bezitten. 66. De uitzondering van artikel 5, lid 1, is in richtlijn 2001/29 opgenomen om van de ruime definitie van het reproductierecht bepaalde reproductiehandelingen te kunnen uitzonderen die integraal onderdeel vormen van een technisch procedé, en die als enig doel hebben een andere vorm van gebruik van een bepaald werk moge-lijk te maken.(25) In punt 33 van de considerans van richtlijn 2001/29 worden onder de handelingen die van het reproductierecht moeten worden uitgezonderd uit-drukkelijk de handelingen genoemd die „elektronisch bladeren (browsing) en caching mogelijk maken, onder andere met het oog op het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen”.(26) Deze handelingen zijn volgens dit punt van de considerans toegestaan „op voorwaarde dat de tussenpersoon de informatie niet modificeert en niet intervenieert bij het alom erkende en in de bedrijfs-tak gangbare rechtmatig gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie”. Indien deze handelingen niet van de ruime definitie van het reproductierecht uitgezonderd waren, zou voor de nieuwe technologieën de verplichting heb-ben bestaan om voor elke reproductie, hoe vluchtig en technisch noodzakelijk ook, toestemming van de au-teursrechthebbende te verkrijgen.(27) In de praktijk zou dit bijvoorbeeld hebben betekend dat toestemming van de auteursrechthebbende moest worden verkregen voor alle opslag in het cachegeheugen(28), dat een normaal gebruik van de informaticatechnologie en van internet mogelijk maakt door het automatisch creëren van tijde-lijke kopieën van digitale gegevens.(29) Op grond van deze overwegingen ben ik van mening dat de uitzonde-ring van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 niet alleen bedoeld is voor reproductiehandelingen op het web, maar voor alle handelingen die voldoen aan de algemene voorwaarden in dit artikel.(30)

56

http://www.iept.nl/




67. Ik wijs er tevens op dat in het kader van de toets van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 duidelijk moet worden onderscheiden tussen tijdelijke reproductiehan-delingen, waarvoor moet worden bezien of zij aan de in dit artikel gestelde voorwaarden voldoen, en de vormen van gebruik van een bepaald werk die mogelijk worden gemaakt door die handelingen. Zo maakt caching het de internetgebruiker bijvoorbeeld mogelijk, internetsi-tes te lezen en van de inhoud daarvan kennis te nemen. De tijdelijke opslag in het RAM-geheugen(31) van de computer maakt het de gebruiker mogelijk, een kopie te maken van een audio- of video-opname. Bij de toets van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet steeds onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke repro-ductiehandelingen en de uiteindelijke vorm waarin een bepaald werk wordt gebruikt, welke mogelijk is ge-maakt door deze tijdelijke reproductiehandelingen. Dit onderscheid is met name belangrijk bij de toets van de derde voorwaarde van artikel 5, lid 1, die inhoudt dat tijdelijke reproductiehandelingen een rechtmatig ge-bruik van het werk mogelijk moeten maken.(32) 2. Voorwaarden voor toepassing van artikel 5, lid 1: tijdelijke reproductiehandelingen 68. Uit de letterlijke tekst van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 blijkt duidelijk dat alleen tijdelijke reproductiehandelingen onder de uitzonderingen van dit artikel kunnen vallen. Het feit dat een bepaalde han-deling een tijdelijke reproductie vormt, is een voorwaarde voor de toepassing van deze uitzondering en voor de verificatie of deze tijdelijke reproductiehan-deling ook aan de andere voorwaarden van dit artikel voldoet. Alvorens na te gaan of het door Infopaq toege-paste procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen voldoet aan alle voorwaarden van dat artikel, moet dus worden vastgesteld welke van de re-productiehandelingen waaruit dat procedé bestaat, kunnen worden gedefinieerd als tijdelijke reproductie-handelingen. 69. In het door Infopaq toegepaste procedé van ver-vaardiging van fragmenten van krantenartikelen kunnen verschillende reproductiehandelingen worden geïdentificeerd. In de eerste plaats worden de kranten-artikelen gescand, hetgeen een grafisch bestand oplevert, dat vervolgens wordt omgezet in een tekstbe-stand; blijkens de stukken wordt het grafisch bestand gewist na de omzetting in een tekstbestand dat weer wordt gewist wanneer het fragment van het krantenar-tikel klaar is. In de tweede plaats worden de zoektermen van het aldus bewerkte krantenartikel op-geslagen en geprint, met de vijf woorden ervóór en de vijf erna. 70. Het opslaan en de omzetting van het grafisch bestand in een tekstbestand zijn dus slechts voorberei-dende handelingen ten opzichte van het opslaan en printen van het uit elf woorden bestaande fragment van het krantenartikel. Beide bestanden worden gewist, het eerste tijdens het procedé van vervaardiging van de fragmenten en het tweede onmiddellijk na dat procedé. Mijns inziens kunnen het scannen en de omzetting van het grafisch bestand in een tekstbestand dan ook wor-den gedefinieerd als tijdelijke reproductiehandelingen.

71. Wat de vraag betreft of het opslaan van een fragment van een krantenartikel te beschouwen is als tijdelijke reproductiehandeling, bevat de verwijzings-beslissing onvoldoende gegevens om dit te beoordelen. De verwijzende rechter verklaart in zijn beslissing slechts dat met de zoekterm de vijf woorden ervóór en de vijf erna worden opgeslagen(33), maar vermeldt niet hoe lang deze woorden in het geheugen van de compu-ter geregistreerd blijven. Over dit feitelijk aspect zal dus door de verwijzende rechter moeten worden beslist. 72. Ongeacht hoe het opslaan van een uit elf woor-den bestaand fragment moet worden gezien, kan het printen van dit fragment mijns inziens echter niet wor-den gedefinieerd als een tijdelijke reproductiehandeling. Printen op papier moet veeleer worden gezien als een permanente reproductie.(34) Een permanente reproductie houdt uiteraard geen onbeperk-te tijdsduur in, daar ook een dergelijke reproductie kan worden vernietigd, maar betekent dat de gebruiker zelf het ogenblik van vernietiging kan kiezen. Wat het prin-ten van het fragment betreft, wijs ik er tevens op dat dit niet behoort tot de handelingen die enkel de exploitatie van het werk van de auteur in verschillende vormen mogelijk maken, zoals die welke onder de uitzondering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 vallen. Het printen van het fragment van het krantenartikel vormt de laatste reproductie in het door Infopaq toegepaste procedé van vervaardiging van fragmenten van kran-tenartikelen, reden waarom het bij de bespreking van de zaak vooral relevant zal zijn, vast te stellen of deze laatste reproductie een rechtmatig gebruik van het werk vormt(35), dat mogelijk is gemaakt door de in dit pro-cedé gebruikte tijdelijke reproductiehandelingen. 73. Hierna zal ik in mijn vertoog ingaan op de vraag of het scannen, de omzetting van het grafisch bestand in een tekstbestand en het opslaan van het fragment van elf woorden, die tezamen het printen van het fragment van elf woorden mogelijk maken, voldoen aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voor-waarden. 3. De vier voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 a) Eerste voorwaarde: handelingen van voorbij-gaande aard (vragen 2 t/m 5) 74. De eerste voorwaarde waaraan een tijdelijke re-productiehandeling in het kader van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet voldoen, is dat zij van voorbij-gaande of incidentele aard is. Aangezien de verwijzende rechter in zijn vragen alleen refereert aan de mogelijkheid dat de in geding zijnde tijdelijke re-productiehandelingen handelingen van voorbijgaande aard zijn, zal ik mij beperken tot de uitlegging van deze voorwaarde en niet ingaan op de vraag of die handelin-gen al dan niet van incidentele aard zijn. In zijn tweede tot en met vijfde prejudiciële vraag refereert de verwij-zende rechter aan de uitlegging van het begrip handeling van voorbijgaande aard. 75. De verwijzende rechter heeft de tweede vraag aldus geformuleerd dat hij wenst te vernemen of de omstandigheden waarin de tijdelijke reproductiehande-lingen worden verricht, van belang zijn om deze als van

57

http://www.iept.nl/




voorbijgaande aard te beschouwen in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, zonder evenwel in de verwijzingsbeslissing aan te geven welke omstandighe-den hij met deze vraag bedoelt. Niet duidelijk is of de verwijzende rechter denkt aan de wijze van reproductie (door middel van scanning en OCR, gevolgd door op-slaan), aan de levensduur van de reproductie, of aan nog andere omstandigheden. Daar ik niet precies weet op welke omstandigheden de verwijzende rechter doelt, en niet op het eerste gezicht een antwoord in bevesti-gende of ontkennende zin kan geven, moet de vraag naar mijn mening opnieuw worden geformuleerd. 76. De tweede vraag moet derhalve aldus worden opgevat dat de verwijzende rechter wenst te vernemen onder welke omstandigheden bepaalde tijdelijke repro-ductiehandelingen moeten worden beschouwd als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 77. Met de derde vraag wenst de verwijzende rech-ter te vernemen of een tijdelijke reproductiehandeling als van voorbijgaande aard kan worden beschouwd in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, wan-neer deze reproductie tot stand komt door middel van het aanmaken van een tekstbestand op basis van een grafisch bestand of door naar passages te zoeken op ba-sis van een tekstbestand. Ook de derde vraag moet gedeeltelijk opnieuw worden geformuleerd, daar de verwijzende rechter hiermee tevens vraagt of de repro-ductiehandeling van voorbijgaande aard is wanneer de reproductie tot stand komt „door naar passages te zoe-ken op basis van een tekstbestand”. Aangezien het enkele zoeken naar een passage geen reproductie is, moet de derde vraag aldus worden begrepen dat de verwijzende rechter wenst te vernemen of een tijdelijke reproductiehandeling als van voorbijgaande aard kan worden beschouwd wanneer de reproductie bijvoor-beeld tot stand komt door middel van het aanmaken van een tekstbestand op basis van een grafisch bestand. 78. Met de vierde vraag wenst de verwijzende rech-ter te vernemen of een tijdelijke reproductiehandeling als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 kan worden beschouwd wanneer een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, wordt opgeslagen. 79. Met de vijfde vraag wenst de verwijzende rech-ter in wezen te vernemen of een tijdelijke reproductiehandeling(36) als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 kan worden beschouwd, wanneer een deel van de reproduc-tie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, wordt uitgeprint. 80. Om deze prejudiciële vragen te kunnen beant-woorden moet allereerst worden vastgesteld, wanneer een tijdelijke reproductiehandeling van voorbijgaande aard is. 81. Naar mijn mening is een tijdelijke reproductie-handeling van voorbijgaande aard, wanneer de reproductie slechts een zeer korte levensduur heeft.(37) Het is duidelijk dat daarmee de vraag rijst wat het ver-schil is tussen een reproductie van voorbijgaande aard en een tijdelijke reproductie. Mijns inziens bestaat het

verschil hierin dat de reproductiehandeling van voor-bijgaande aard een zeer korte levensduur heeft, terwijl de tijdelijke reproductiehandeling ook langer kan be-staan.(38) Reproductiehandelingen van voorbijgaande aard zijn dan ook tijdelijke reproductiehandelingen die gedurende een bijzonder korte tijd bestaan, kortstondig zijn en direct nadat zij zijn gecreëerd verdwijnen.(39). Het is waar dat ook tijdelijke reproductiehandelingen een beperkte tijdsduur hebben, maar deze kan langer zijn dan die van reproductiehandelingen van voorbij-gaande aard.(40) Het is stellig zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om van tevoren precies vast te stellen hoe lang een reproductie moet bestaan om als van voorbij-gaande aard te kunnen worden beschouwd, zodat deze afweging per geval moet geschieden, in het licht van alle omstandigheden van het geval. 82. Bijgevolg moet de tweede prejudiciële vraag mijns inziens aldus worden beantwoord dat de omstan-digheid die doorslaggevend is voor de vraag of bepaalde tijdelijke reproductiehandelingen kunnen worden beschouwd als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, is gelegen in de zeer korte levensduur van de reproductie, welke echter moet worden beoordeeld met inaanmerkingne-ming van alle omstandigheden van het onderzochte geval. 83. In het hoofdgeding worden de grafische bestan-den die door het scannen van krantenartikelen zijn gecreëerd, evenals de tekstbestanden die door de be-werking van die grafische bestanden zijn gecreëerd, na het aanmaken van het fragment van het krantenartikel gewist. Infopaq verklaart in haar schriftelijke opmer-kingen dat de levensduur van deze bestanden maximaal 30 seconden is. Ik meen dat in het hoofdgeding kan worden aangenomen, gelet op het feit dat de maximum-levensduur van deze bestanden buitengewoon kort is en het feit dat zij onmiddellijk daarna worden gewist, dat dit reproductiehandelingen van voorbijgaande aard zijn. 84. Hieruit volgt naar mijn mening dat de derde pre-judiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat, wanneer een tijdelijke reproductiehandeling wordt ver-richt door middel van het aanmaken van tekstbestanden op basis van grafische bestanden, en wanneer zowel de tekstbestanden als de grafische bestanden onmiddellijk daarna worden gewist, deze reproductiehandeling in omstandigheden als die van het hoofdgeding moet worden beschouwd als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 85. Wat het opslaan van het fragment van het kran-tenartikel betreft, heb ik in punt 71 van deze conclusie reeds opgemerkt, dat de verwijzende rechter in de ver-wijzingsbeslissing niet voldoende duidelijk maakt voor hoe lang het fragment van elf woorden wordt opgesla-gen. 86. Ik ben dan ook van mening dat op de vierde pre-judiciële vraag moet worden geantwoord dat het aan de verwijzende rechter is om op basis van de in het ant-woord op de tweede vraag geformuleerde criteria, vast te stellen of de reproductiehandeling kan worden be-schouwd als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, wanneer een deel

58

http://www.iept.nl/




van de reproductie, bestaande uit een of meer woorden van het fragment van elf woorden, wordt opgeslagen. 87. Wat het printen van een fragment van een kran-tenartikel betreft, heb ik in punt 72 van deze conclusie reeds uiteengezet dat dit geen tijdelijke reproductiehan-deling is; a priori kan het dan geen reproductiehandeling van voorbijgaande aard zijn. 88. Hieruit volgt dat de vijfde prejudiciële vraag naar mijn mening aldus moet worden beantwoord dat een reproductiehandeling niet als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 kan worden beschouwd, wanneer in omstandigheden als die van het hoofdgeding een deel van de reproduc-tie, bestaande uit een of meer woorden van het fragment van elf woorden, wordt geprint. b) Tweede voorwaarde: integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé (vragen 6 t/m 8) 89. De tweede voorwaarde waaraan een tijdelijke reproductiehandeling overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet voldoen, is dat zij integraal en essentieel onderdeel vormt van een technisch proce-dé. Op de uitlegging van deze voorwaarde met betrekking tot het scannen en de omzetting van grafi-sche bestanden in tekstbestanden hebben de zesde en de zevende prejudiciële vraag betrekking, terwijl de acht-ste vraag gaat over het printen van fragmenten van krantenartikelen. De verwijzende rechter vraagt niet met zoveel woorden of ook het opslaan van een frag-ment van een krantenartikel integraal en essentieel onderdeel vormt van een technisch procedé. 90. Met de zesde vraag wenst de verwijzende rech-ter in wezen te vernemen of de fase van het technisch procedé waarin tijdelijke reproductiehandelingen wor-den verricht, relevant is voor de vaststelling of deze handelingen „integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 91. Met de zevende vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het mogelijk is dat tij-delijke reproductiehandelingen „integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, wanneer zij bestaan uit het handmatig scannen van gehele kranten-artikelen, waardoor deze artikelen van papieren in digitale documenten worden omgezet. 92. Met de achtste vraag wenst de verwijzende rech-ter in wezen te vernemen of het mogelijk is dat tijdelijke reproductiehandelingen „een integraal en es-sentieel onderdeel vormen van een technisch procedé”, wanneer zij bestaan uit het printen van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden. 93. Voor de beantwoording van de zesde en de ze-vende vraag moet allereerst worden bezien, wanneer een bepaalde reproductiehandeling integraal en essenti-eel onderdeel vormt van een technisch procedé.(41) Vooral moet worden vastgesteld hoe restrictief de uit-legging van de te vervullen voorwaarde moet zijn, wil een tijdelijke reproductiehandeling kunnen worden be-schouwd als integraal en essentieel onderdeel van een

technisch procedé. In de literatuur is het probleem bij de interpretatie van deze voorwaarde in wezen of de reproductiehandeling alleen dan integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé vormt, wanneer zij een verplicht onderdeel van dit procedé is, en dit procedé zonder dit onderdeel niet functioneert, dan wel of onder deze definitie ook een handeling valt die geen verplicht onderdeel van dat procedé is.(42) 94. Naar mijn mening, en dit is ook de heersende opvatting in de literatuur(43), behoeft de reproductie-handeling geen verplicht onderdeel te zijn van een bepaald technisch procedé, waarvan het integraal en essentieel onderdeel zou moeten vormen. Dit volgt reeds uit de motivering van het voorstel voor richtlijn 2001/29, waarin de Commissie verklaart dat artikel 5, lid 1, bedoeld is om tijdelijke reproductiehandelingen uit te sluiten die „technisch noodzakelijk zijn”.(44) Hieruit kan eveneens worden afgeleid dat de fase van het technisch procedé waarin de tijdelijke reproductie-handeling plaatsvindt, niet relevant is. 95. Derhalve moet de zesde prejudiciële vraag mijns inziens aldus worden beantwoord dat voor de vaststel-ling of tijdelijke reproductiehandelingen integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, niet van belang is in welke fase van het technisch procedé deze handelingen worden verricht. 96. Voor de beantwoording van de zevende vraag moet worden vastgesteld wat een technisch procedé is in het kader van een procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen, of het enkele scannen en omzetten van een grafisch bestand in een tekstbe-stand een technisch procedé is, dan wel moet worden uitgegaan van het gehele procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen. 97. Naar mijn mening wordt in het hoofdgeding het technisch procedé gevormd door het gehele procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartike-len. Dit procedé bestaat uit het scannen en omzetten van grafische bestanden in tekstbestanden, alsmede uit het opslaan en printen van de zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna. Alle genoemde onder-delen maken dus deel uit van dit technisch procedé. In dit licht vormen het scannen van krantenartikelen en het omzetten van grafische bestanden in tekstbestanden ongetwijfeld onderdeel van een technisch procedé. 98. Ik ben dan ook van mening dat de zevende pre-judiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding, reproduc-tiehandelingen, wanneer deze onder meer bestaan uit het handmatig scannen van gehele krantenartikelen, waardoor gedrukte informatie wordt omgezet in digita-le informatie, integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 99. Voor de beantwoording van de achtste vraag moet worden bepaald of het printen van een reproductie bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, integraal en essentieel onderdeel kan vormen van een technisch procedé in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. Zoals ik in punt 97 van deze con-

59

http://www.iept.nl/




clusie heb uiteengezet, moet ook het printen van een fragment uit een krantenartikel in beginsel worden ge-zien als integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé. In dit verband moet echter worden bedacht dat printen geen tijdelijke reproductiehandeling is, zodat aan een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 niet is vol-daan. 100. Ik meen dan ook dat de achtste prejudiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding het printen van een frag-ment geen tijdelijke reproductiehandeling is, zodat dit niet kan worden gerechtvaardigd op basis van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 en het dus niet relevant is voor de vaststelling of deze reproductiehandelingen kunnen worden beschouwd als integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé. c) Derde voorwaarde: handelingen die worden verricht met als enig doel een rechtmatig gebruik mogelijk te maken (vragen 9 en 10) 101. De derde voorwaarde die in artikel 5, lid 1, wordt gesteld is dat de tijdelijke reproductiehandeling als enig doel heeft, de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon, of een rechtmatig gebruik mo-gelijk te maken. Aangezien evenwel duidelijk is dat het in het hoofdgeding niet gaat om doorgifte in een net-werk en ook de prejudiciële vragen alleen betrekking hebben op dat deel van de derde voorwaarde dat het rechtmatig gebruik van een werk betreft, zal ik mijn bespreking beperken tot de voorwaarde inzake het rechtmatig gebruik van het werk. Op de uitlegging van de voorwaarde inzake het rechtmatig gebruik hebben de negende en de tiende prejudiciële vraag betrekking. i) Algemene beschouwing betreffende de voor-waarde inzake het rechtmatig gebruik van het werk (vraag 9) 102. Met de negende prejudiciële vraag wenst de ver-wijzende rechter te vernemen of het rechtmatig gebruik van het werk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 alle vormen van gebruik van het werk omvat waarvoor toestemming van de auteursrechthebbende niet noodzakelijk is. 103. Voor de beantwoording van de negende prejudici-ele vraag moet de betekenis van de voorwaarde inzake het rechtmatig gebruik van het werk in de zin van arti-kel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 worden verduidelijkt. 104. Blijkens punt 33 van de considerans van richtlijn 2001/29 moet het gebruik van het werk als geoorloofd worden beschouwd(45) „indien het door de rechtheb-bende is toegestaan” of „niet bij wet is beperkt”. Op basis van dit punt van de considerans kan worden ge-steld dat het gebruik van het werk rechtmatig is in drie gevallen. Ten eerste is het gebruik van het werk recht-matig wanneer het geschiedt op een wijze waarvoor geen toestemming van de auteursrechthebbende vereist is, bijvoorbeeld het lezen van krantenartikelen. Wat echter het gebruik van het werk in de vorm van een re-productie betreft, zoals in het hoofdgeding, of op een andere wijze waarvoor in principe de toestemming van de auteursrechthebbende vereist is(46), is het gebruik ten tweede rechtmatig indien de auteursrechthebbende

uitdrukkelijk in dit gebruik heeft toegestemd, of indien het, ten derde, geoorloofd is op grond van een van de beperkingen en restricties van artikel 5, leden 2 en 3(47), van richtlijn 2001/29, wanneer de betrokken lid-staat in zijn rechtsorde zulke beperkingen of restricties heeft opgenomen en de reproductie binnen de wer-kingssfeer van artikel 5, lid 5, van de richtlijn valt. 105. Hieruit volgt dat de negende prejudiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat het rechtmatig ge-bruik van het werk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 alle vormen van gebruik van het werk omvat waarvoor de toestemming van de auteursrecht-hebbende niet noodzakelijk is, of die door de auteursrechthebbende uitdrukkelijk zijn toegestaan; in geval van gebruik van het werk in de vorm van een re-productie is de toestemming van de auteursrechthebbende niet noodzakelijk indien repro-ductie geoorloofd is op grond van een van de beperkingen en restricties van artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29, mits de betrokken lidstaat in zijn rechtsorde zulke beperkingen of restricties heeft opge-nomen, en de reproductie binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 valt. ii) Het rechtmatig gebruik in het onderhavige ge-val (vraag 10) 106. Met de tiende prejudiciële vraag wenst de verwij-zende rechter te vernemen of rechtmatig gebruik in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 omvat: het scannen van gehele krantenartikelen door een onder-neming, de daaropvolgende vervaardiging van de reproductie en het opslaan en eventueel uitprinten van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, voor gebruik door de onderneming voor het maken van samenvattingen, ten behoeve van de activiteit van de onderneming, het ma-ken van samenvattingen, ook indien de rechthebbende daarvoor geen toestemming heeft verleend. Ik meen dat de tiende vraag opnieuw dient te worden geformu-leerd(48); de redenen daarvoor zal ik hierna uiteenzetten. – Herformulering van vraag 10 107. De tiende vraag is aldus geformuleerd dat de voorwaarde inzake het rechtmatig gebruik refereert aan alle reproductiehandelingen die in het door Infopaq toegepaste procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen worden verricht. Aldus geformu-leerd gaat de vraag uit van een onjuist begrip van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. De voorwaarde inzake het rechtmatig gebruik van het werk kan niet in die zin worden begrepen dat tijdelijke reproductiehan-delingen op zich een rechtmatig gebruik van het werk moeten vormen, maar moet aldus worden opgevat dat de tijdelijke reproductiehandelingen een ander gebruik van het werk mogelijk moeten maken, welk gebruik rechtmatig moet zijn. Men denke aan het volgende ge-val: wanneer in een onderwijsinstelling een kopie wordt gemaakt van een bepaald werk van een auteur – een reproductie dus – ter illustratie van een les, bij-voorbeeld om een video-opname af te spelen in een klas, en door deze reproductiehandeling een kopie van deze video-opname tijdelijk wordt opgeslagen in het

60

http://www.iept.nl/




RAM-geheugen van een computer, zal deze tijdelijke kopie in het RAM-geheugen, de reproductie ter illustra-tie van de les mogelijk maken, hetgeen rechtmatig is ingevolge artikel 5, lid 3, van richtlijn 2001/29.(49) De kopie in het RAM-geheugen zal alleen dan rechtmatig zijn, wanneer zij voldoet aan alle andere voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, dus als zij van voorbijgaande of incidentele aard is, integraal en essen-tieel onderdeel vormt van een technisch procedé, en geen zelfstandige economische waarde bezit. Zou de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voor-waarde van het rechtmatig gebruik van het werk in die zin worden uitgelegd dat dit gelijkstaat aan het recht-matig gebruik van de tijdelijke reproductiehandeling, dan zou dit betekenen dat het voor de rechtmatigheid van deze tijdelijke reproductiehandeling niet meer noodzakelijk is om aan de andere voorwaarden van dit artikel te voldoen, hetgeen artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 zinloos zou maken. 108. Bij de toetsing aan artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet dus allereerst duidelijk worden onder-scheiden tussen tijdelijke reproductiehandelingen, die aan alle voorwaarden in dit artikel moeten voldoen, en definitieve reproductiehandelingen of andere vormen van gebruik van het werk die door deze tijdelijke re-productiehandelingen mogelijk worden gemaakt, en die een rechtmatig gebruik van het werk moeten vormen. In het hoofdgeding bestaat het gebruik van het werk, dat wil zeggen van de krantenartikelen, uit het printen van uit elf woorden bestaande fragmenten van kranten-artikelen. 109. In de verwijzingsbeslissing wordt niet duidelijk aangegeven of deze fragmenten van krantenartikelen intern worden gebruikt als basis voor de opstelling van samenvattingen van krantenartikelen of slechts als hulpmiddel voor de keuze van de krantenartikelen waarvan samenvattingen zullen worden gemaakt. Evenmin bevat de verwijzingsbeslissing gegevens over de wijze waarop de vervaardiging van de samenvattin-gen geschiedt en de mogelijkheid dat zij letterlijke verwijzingen bevatten naar de uit elf woorden bestaan-de fragmenten. Gezien de niet zeer duidelijke beschrijving van de feiten is niet uitgesloten dat de abonnees van Infopaq fragmenten van elf woorden toe-gezonden krijgen die het deze abonnees mogelijk maken, uit de context op te maken welk krantenartikel voor hen interessant is. In elk geval worden de frag-menten van elf woorden wel gebruikt in het kader van de commerciële activiteit van de opstelling van samen-vattingen van krantenartikelen door Infopaq. 110. Desalniettemin kan naar mijn mening in het on-derhavige geval niet worden gesteld dat de opstelling van samenvattingen die Infopaq aan haar abonnees stuurt, een gebruik van het werk vormt, en dat aan de voorwaarde van een rechtmatig gebruik in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 is voldaan, wan-neer de opstelling van die samenvattingen in overeenstemming is met het Deense recht. Het hoofd-geding kan niet aldus worden begrepen dat het door Infopaq toegepaste procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen de opstelling van sa-

menvattingen mogelijk maakt. Wel zal dit procedé de opstelling van samenvattingen aanzienlijk vergemakke-lijken, maar men kan niet zeggen dat het dit mogelijk maakt. Infopaq zou ook samenvattingen van krantenar-tikelen kunnen maken zonder uit te gaan van vooraf vervaardigde, uit elf woorden bestaande fragmenten. Voorts volgt de opstelling van samenvattingen niet noodzakelijkerwijs op het procedé van voorbereiding van de uit elf woorden bestaande fragmenten, omdat dit niet kan zijn bedoeld als eindfase van het procedé van vervaardiging van de fragmenten welke door dit proce-dé mogelijk is gemaakt. 111. De tiende prejudiciële vraag dient derhalve aldus te worden opgevat dat de verwijzende rechter daarmee in wezen wenst te vernemen of het scannen van gehele krantenartikelen door een onderneming, de daaropvol-gende bewerking van de reproductie en het opslaan van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, een rechtmatig ge-bruik van het werk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 mogelijk maken, hetwelk plaatsvindt door middel van het uitprinten en het gebruik van deze fragmenten voor de activiteit van de onderneming, te weten de opstelling van samenvattingen van krantenar-tikelen, ook indien de rechthebbende daarvoor geen toestemming heeft verleend. – Analyse en beantwoording van vraag 10 112. Voor de bespreking van deze prejudiciële vraag dient allereerst te worden opgemerkt dat het gebruik van krantenartikelen in de vorm van gedeeltelijke re-productie, dat wil zeggen van uit elf woorden bestaande fragmenten, rechtmatig is in twee gevallen: de auteurs-rechthebbende heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven, of de gedeeltelijke reproductie kan worden gerechtvaardigd op grond van een van de beperkingen en restricties van artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29, wanneer Denemarken deze in zijn nationale rechtsorde heeft opgenomen en de reproductie conform artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 is. 113. In het hoofdgeding blijkt uit de beschrijving van de feiten dat de auteursrechthebbenden geen toestem-ming hebben gegeven voor het vervaardigen van de krantenartikelenfragmenten, zodat de vervaardiging van de fragmenten niet op deze basis rechtmatig kan zijn. Ik zal daarom hierna nagaan of het gebruik van de krantenartikelen in de vorm van een reproductie van fragmenten van die artikelen in de onderhavige zaak als rechtmatig kan worden beschouwd uit hoofde van de beperkingen en restricties van artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29. De toetsing van de conformiteit van de reproductiehandeling met artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 vindt plaats in het kader van de be-antwoording van de dertiende prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de uitlegging van artikel 5, lid 5, van de richtlijn. 114. Met betrekking tot de beperkingen en restricties van artikel 5, leden 2 en 3, moet worden gewezen op twee aspecten. In de eerste plaats zijn de beperkingen en restricties die richtlijn 2001/29 in artikel 5, leden 2 en 3, opsomt, facultatief, en zijn de lidstaten vrij om deze in hun nationale rechtsorde op te nemen. Dit volgt

61

http://www.iept.nl/




uit de aanhef van artikel 5[, leden 2 en 3,] van de richt-lijn: „De lidstaten kunnen beperkingen of restricties [...] stellen”.(50) In zijn beslissing geeft de verwijzende rechter geen informatie over de beperkingen en restric-ties die door Denemarken in zijn nationale rechtsorde zijn opgenomen, en ik zal dan ook in deze conclusie alleen bespreken hoe de verschillende beperkingen en restricties moeten worden geïnterpreteerd, terwijl de op die beperkingen en restricties gebaseerde eindconclusie moet worden getrokken door de nationale rechter, die in het hoofdgeding zal moeten nagaan welke van de in artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29 neergeleg-de beperkingen en restricties door Denemarken in zijn nationale rechtsorde zijn overgenomen en op basis van die beperkingen en restricties zal moeten verifiëren of de gedeeltelijke reproductie van krantenartikelen in de vorm van fragmenten van elf woorden, een rechtmatig gebruik van deze krantenartikelen kan vormen. 115. In de tweede plaats is de opsomming van de be-perkingen en restricties in artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29 blijkens punt 32 van de conside-rans(51) van de richtlijn bindend, en kunnen de lidstaten dus geen andere beperkingen en restricties in hun rechtsorde opnemen dan die van de richtlijn. De-nemarken kan dus niet bepalen dat de gedeeltelijke reproductie van krantenartikelen in de vorm van frag-menten van elf woorden, toegestaan is wanneer zij wordt gebruikt voor de vervaardiging van samenvattin-gen, indien dit niet toegestaan is op grond van een van de beperkingen en restricties op het reproductierecht die zijn vastgelegd in artikel 5, leden 2 en 3, van deze richtlijn. 116. De enige beperking die op het eerste gezicht in het hoofdgeding relevant zou kunnen zijn, is die van artikel 5, lid 3, sub c(52), dat de reproductie op papier of het gebruik van werken in het kader van de verslaggeving over een actuele gebeurtenis toestaat.(53) Deze bepa-ling regelt twee beperkingen van het reproductierecht. De eerste staat beperkingen toe ten aanzien van „weer-gave in de pers, mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling van gepubliceerde artikelen over actuele economische, politieke of religieuze onderwer-pen [...] in gevallen waarin dat gebruik niet uitdrukkelijk is voorbehouden, en voor zover de bron, waaronder de naam van de auteur, wordt vermeld”. De tweede staat beperkingen toe ten aanzien van „het ge-bruik van werken of ander materiaal in verband met de verslaggeving over actuele gebeurtenissen, voor zover dit uit een oogpunt van voorlichting gerechtvaardigd is en voor zover de bron – waaronder de naam van de au-teur – wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt”. 117. Mijns inziens kan evenwel geen van de beperkin-gen van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 2001/29, ook al zou deze in Denemarken in de nationale wetge-ving zijn opgenomen, de gedeeltelijke reproductie van krantenartikelen in de vorm van fragmenten van elf woorden rechtvaardigen. 118. De eerste beperking van artikel 5, lid 3, sub c, kan deze reproductie niet rechtvaardigen, daar het niet gaat om een weergave in de pers, die traditioneel kranten en tijdschriften omvat.(54) Voorts gaat het in het hoofdge-

ding niet om mededeling aan het publiek of beschik-baarstelling.(55) Mededeling aan het publiek omvat vooral de doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending.(56) Beschikbaarstelling daarentegen omvat handelingen die het werk beschikbaar stellen voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek.(57) Zelfs al zou Info-paq haar abonnees de fragmenten van krantenartikelen per e-mail sturen, dan zou dit toch geen mededeling aan het publiek(58) of beschikbaarstelling(59) zijn. 119. De gedeeltelijke reproductie van krantenartikelen in de vorm van fragmenten van krantenartikelen kan evenmin worden gerechtvaardigd op basis van de tweede beperking van artikel 5, lid 3, sub c, van richt-lijn 2001/29, die de verslaggeving over een actuele gebeurtenis toestaat. Deze beperking staat vooral het gebruik van het werk toe in het kader van de zelfstan-dige activiteit van verslaggeving over actuele gebeurtenissen(60); bijgevolg kan een bepaald werk worden gebruikt in het kader van de verslaggeving van een actuele gebeurtenis. Indien zou worden erkend dat het geoorloofd is om vrijelijk krantenartikelen te repro-duceren op basis van een beperking die de verslaggeving over actuele gebeurtenissen toestaat, dan zou dat voorts in tegenspraak zijn met het doel van de eerste beperking van artikel 5, lid 3, sub c, waarin uit-drukkelijk wordt gesproken van weergave, mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling van gepubliceer-de artikelen over actuele economische, politieke of religieuze onderwerpen, waarmee deze beperking bin-nen dit artikel als een lex specialis ten opzichte van de eerste beperking van dat artikel fungeert. 120. De gedeeltelijke reproductie van krantenartikelen kan dus geen rechtmatig gebruik van deze krantenarti-kelen vormen op basis van een van de beperkingen of restricties, neergelegd in artikel 5, leden 2 en 3, sub c, van richtlijn 2001/29. 121. Ik ben dan ook van mening dat de tiende prejudi-ciële vraag aldus moet worden beantwoord dat het scannen van gehele krantenartikelen, de daaropvolgen-de bewerking van de reproductie en het opslaan van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, niet een rechtmatig ge-bruik van het werk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 mogelijk maken, hetwelk plaatsvindt door middel van het uitprinten en het gebruik van deze fragmenten voor de activiteit van de onderneming, te weten het maken van samenvattingen van krantenarti-kelen, ofschoon de rechthebbende daarvoor geen toestemming heeft verleend. d) Vierde voorwaarde: handelingen die geen zelf-standige economische waarde bezitten (vragen 11 en 12) 122. De vierde voorwaarde waaraan de tijdelijke repro-ductiehandeling volgens artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet voldoen om van het reproductierecht te worden uitgezonderd, is dat zij geen zelfstandige eco-nomische waarde mag bezitten.(61)

62

http://www.iept.nl/




123. De elfde en de twaalfde prejudiciële vraag betref-fen de uitlegging van deze voorwaarde. Met de elfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of tij-delijke reproductiehandelingen zelfstandige economische waarde bezitten in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. Met de twaalfde vraag vraagt hij of de toename van de efficiëntie die tijdelijke repro-ductiehandelingen voor de gebruiker opleveren, een rol kan spelen bij de beoordeling van de vraag of deze handelingen zelfstandige economische waarde bezitten in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 124. De voorwaarde inzake de zelfstandige economi-sche waarde wordt in richtlijn 2001/29 niet gedefinieerd. Ook uit de motivering van het richtlijn-voorstel, waarin staat dat reproductiehandelingen die een specifieke economische waarde hebben, van de werkingssfeer van de richtlijn moeten worden uitge-zonderd, kan de betekenis van dit begrip niet precies worden afgeleid.(62) Voor de uitlegging van deze voorwaarde moet duidelijk worden gemaakt wat het betekent dat een bepaalde reproductiehandeling eco-nomische waarde heeft, wat het betekent dat deze economische waarde een zelfstandige waarde moet zijn, en voor wie(63) deze reproductiehandeling een zelfstandige economische waarde moet hebben. 125. Economische waarde impliceert dat de tijdelijke reproductiehandeling degene die er gebruik van maakt een economisch voordeel moet opleveren; indirect – of indien de auteursrechthebbende een redelijke vergoe-ding zou krijgen – levert de reproductiehandeling echter ook de auteursrechthebbende(64) een econo-misch voordeel op. Het economische voordeel kan bijvoorbeeld bestaan uit winst, lagere kosten, toegeno-men efficiëntie en dergelijke.(65) 126. Het centrale criterium voor de vaststelling of de economische waarde zelfstandig is, is mijns inziens evenwel de vraag of als gevolg van handelingen van voorbijgaande aard rechtstreeks economische voorde-len worden behaald. Van een dergelijke economische waarde zou sprake zijn, wanneer Infopaq bijvoorbeeld haar abonnees, naast fragmenten van krantenartikelen, tegen vergoeding ook de gescande krantenartikelen zou sturen, of indien de abonnees van Infopaq rechtstreeks, bijvoorbeeld via internet, toegang zouden hebben tot de gescande krantenartikelen. Ook zou er van zelfstandige economische waarde sprake zijn, wanneer Infopaq als zelfstandige activiteit de krantenartikelen zou scannen en deze artikelen vervolgens per mail aan haar abon-nees zou versturen en daarvoor van hen een vergoeding ontvangen.(66) De enkele mogelijkheid voor Infopaq om voor die twee reproductiehandelingen concrete economische voordelen te verkrijgen, is niet toereikend om aan de voorwaarde van de zelfstandige economi-sche waarde te voldoen; daarvoor zou de onderneming deze activiteit daadwerkelijk moeten verrichten. 127. Ik ben dan ook van mening dat de elfde prejudici-ele vraag aldus moet worden beantwoord dat voor de vaststelling of de tijdelijke reproductiehandelingen zelfstandige economische waarde bezitten in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, moet worden be-

oordeeld of als gevolg van reproductiehandelingen van voorbijgaande aard rechtstreeks economische voorde-len worden behaald. 128. In de onderhavige zaak leveren het scannen van artikelen en de omzetting van grafische bestanden in tekstbestanden, alsmede het opslaan van de fragmen-ten(67) van krantenartikelen, voor Infopaq kostenvermindering op, en dus tevens toename van de efficiëntie en tijdbesparing. Niet in geschil is dat deze reproductiehandelingen voor Infopaq economische waarde hebben, maar het betreft naar mijn mening geen zelfstandige waarde. Wil de reproductiehandeling in het onderhavige geval zelfstandige economische waar-de hebben, dan is niet voldoende dat zij ertoe bijdraagt dat Infopaq in het algemeen door de vervaardiging van de fragmenten efficiënter kan werken. Het scannen, de omzetting van grafische bestanden in tekstbestanden en het opslaan van de fragmenten van krantenartikelen, vormen in wezen slechts een onderdeel van het uitge-breidere procedé van vervaardiging van de fragmenten, maar hebben geen zelfstandige economische waar-de.(68) In de onderhavige zaak moet de zelfstandige economische waarde van het scannen, de omzetting van grafische bestanden in tekstbestanden en het opslaan van de fragmenten van krantenartikelen worden beoor-deeld los van de economische waarde die voor Infopaq is gelegen in het uiteindelijke printen van de fragmen-ten van de krantenartikelen. Derhalve moet mijns inziens worden geoordeeld dat het scannen van artike-len, de omzetting van grafische bestanden in tekstbestanden en het opslaan van de fragmenten, geen zelfstandige economische waarde hebben. 129. Ik meen dan ook dat de twaalfde prejudiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat de toename van de efficiëntie voor de gebruiker als gevolg van tij-delijke reproductiehandelingen, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, niet in aanmerking kan wor-den genomen bij de vaststelling of deze handelingen een zelfstandige economische waarde hebben in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 4. Conclusies inzake artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 130. Op grond van de analyse van de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 en de door mij voorgestelde antwoorden op de tweede tot en met de twaalfde prejudiciële vraag, kan worden gesteld dat re-productiehandelingen die worden verricht in het door Infopaq toegepaste procedé van vervaardiging van fragmenten van krantenartikelen, niet kunnen worden gerechtvaardigd in het licht van de beperkingen en re-stricties op het reproductierecht die zijn neergelegd in artikel 5, lid 1, van deze richtlijn. In de praktijk bete-kent dit dat Infopaq de toestemming van de auteursrechthebbende nodig heeft om de fragmenten te kunnen vervaardigen. E – Uitlegging van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 (vraag 13) 131. Met de dertiende vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het scannen van gehele krantenartikelen door een onderneming, de daaropvol-gende bewerking van de reproductie, het opslaan en

63

http://www.iept.nl/




uitprinten van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, zon-der toestemming van de auteursrechthebbende, kunnen worden beschouwd als bepaalde bijzondere gevallen waarin geen afbreuk wordt gedaan aan de normale ex-ploitatie van krantenartikelen en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad in de zin van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. 132. Aangezien uit de analyse van de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 is gebleken dat de reproductiehandelingen in de onderhavige zaak niet aan deze voorwaarden voldoen, behoeft in beginsel niet te worden onderzocht of deze handelingen voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van de richtlijn. In de-ze laatste bepaling worden immers nadere voorwaarden gesteld, waaraan de reproductiehandelingen zouden moeten voldoen wanneer zij wel voldoen aan de voor-waarden van artikel 5, lid 1, van de richtlijn. Ik zal hierna niettemin kort ingaan op de vraag of de ge-noemde reproductiehandelingen voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29, voor het geval het Hof zou oordelen dat de door Info-paq verrichte reproductiehandelingen wel aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van de richtlijn vol-doen. 133. In casu moet mijns inziens bij het onderzoek op basis van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 opnieuw onderscheid worden gemaakt tussen de definitieve re-productiehandeling, dat wil zeggen het printen van de fragmenten van krantenartikelen, en de reproductiehan-delingen die deze definitieve reproductiehandeling mogelijk maken, dat wil zeggen het scannen van de krantenartikelen, de omzetting van grafische bestanden in tekstbestanden en het opslaan van het fragment van het krantenartikel. Zo het Hof echter bij de analyse op basis van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 zou oor-delen dat de definitieve reproductiehandeling, mogelijk gemaakt door de tijdelijke reproductiehandelingen, een rechtmatig gebruik van het werk kan zijn op grond van een van de beperkingen en restricties van artikel 5, le-den 2 of 3, van deze richtlijn, dan zou eveneens moeten worden onderzocht, alleen al voor de vraag of aan de voorwaarden van het rechtmatig gebruik is voldaan, of deze definitieve reproductiehandeling voldoet aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van de richtlijn. Al-leen dan zal de voorwaarde inzake het rechtmatig gebruik van het werk in artikel 5, lid 1, van deze richt-lijn als vervuld kunnen worden beschouwd. Alleen als aan deze voorwaarde, samen met alle andere voorwaar-den van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, is voldaan, zal kunnen worden nagegaan of aan de voor-waarden van artikel 5, lid 5, van deze richtlijn ook wordt voldaan door reproductiehandelingen die dit de-finitieve gebruik mogelijk maken. Ik zal hierna dan ook allereerst ingaan op de vraag of de definitieve repro-ductiehandeling (het printen van de fragmenten van krantenartikelen) voldoet aan de voorwaarden van arti-kel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29, en vervolgens of aan deze voorwaarden ook wordt voldaan door de repro-ductiehandelingen die deze handeling mogelijk maken (scannen van de krantenartikelen, omzetting van grafi-

sche bestanden in tekstbestanden en opslaan(69) van het krantenartikelfragment). 1. Voldoet het printen van fragmenten van kran-tenartikelen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29? 134. Volgens artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 zijn de in artikel 5 van richtlijn 2001/29 neergelegde beper-kingen en restricties van toepassing, in de eerste plaats slechts in bepaalde bijzondere gevallen, die, in de tweede plaats, geen afbreuk mogen doen aan de norma-le exploitatie van werken, en, in de derde plaats, de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk schaden.(70) Deze voorwaarden zijn cumulatief. De voorwaarden van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29, in de rechtsliteratuur vaak de „driefasentest”(71) ge-noemd, zijn door de richtlijn ingevoerd naar het voorbeeld van internationale verdragen, met name arti-kel 9, lid 2, van de Berner conventie(72), artikel 10 van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht(73) en arti-kel 13 van het TRIPS.(74) Zoals blijkt uit punt 44 van de considerans van richtlijn 2001/29 dient het gebruik van de bij deze richtlijn bepaalde beperkingen of re-stricties te geschieden in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verplichtingen.(75) Hier-uit volgt dat artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 moet worden uitgelegd met inachtneming van deze internati-onale verdragen. 135. De eerste voorwaarde van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 houdt in dat de beperkingen en restric-ties slechts worden toegepast in bepaalde gevallen. Deze dienen dus duidelijk te worden omschreven en te zijn ingegeven door bepaalde specifieke doelstellin-gen.(76) In het geval van de beperking van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 2001/29 is de specifieke doelstel-ling het informeren van het publiek over de actualiteit; deze beperking sluit echter niet uit dat de informatie een indirect commercieel doel heeft.(77) 136. Zou het Hof van oordeel zijn dat de reproductie van fragmenten van krantenartikelen rechtmatig ge-bruik is op basis van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 2001/29, dan zou het er impliciet van uitgaan dat de doelstelling van die reproductie het informeren van het publiek is. Het zou weliswaar kunnen vaststellen dat de gedeeltelijke reproductie van krantenartikelen in de vorm van fragmenten van die artikelen zeker niet in strijd is met deze doelstelling, en dat het belangrijkste doel daarvan van commerciële aard is, terwijl de in-formatie aan het publiek slechts daaraan ondergeschikt is. Ook echter wanneer in een tijdschrift een artikel uit een ander tijdschrift wordt gepubliceerd, of op de radio een passage uit een krantenartikel wordt voorgelezen, of in een televisiereportage over een tentoonstelling werken van die tentoonstelling worden gefilmd, ge-bruiken deze communicatiemiddelen het werk niet uitsluitend voor informatie aan het publiek, maar stellig ook voor commerciële doeleinden. Mijns inziens kan men derhalve stellen dat ook de reproductie van frag-menten van krantenartikelen, indien deze worden gebruikt voor het maken van samenvattingen van deze krantenartikelen, wordt gebruikt voor informatie aan het publiek. Volgens mij kan men dus stellen dat het

64

http://www.iept.nl/




gaat om een bijzonder geval in de zin van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. Voor het printen van fragmen-ten van krantenartikelen is dus aan de eerste voorwaarde van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 voldaan. 137. De tweede voorwaarde van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 houdt in dat de bijzondere gevallen waarop de beperkingen en restricties worden toegepast, geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk. De normale exploitatie van het werk houdt in dat de kranten waarin de artikelen worden gepubliceerd, worden verkocht, waarmee winst wordt gemaakt; de economische voordelen die kunnen worden behaald met krantenartikelen, moeten ten goede komen aan de auteursrechthebbenden.(78) Aan de normale exploitatie van het werk wordt afbreuk gedaan wanneer de invloed op de markt van krantenverkoop aanzienlijk is en het aantal verkochte kranten daalt.(79) 138. De reproductie van fragmenten van krantenartike-len door Infopaq maakt het mogelijk, snel te weten te komen welke artikelen belangrijk zijn en voor welke de opstelling van samenvattingen zin heeft. Infopaq kan dus samenvattingen maken voor alle belangrijke kran-tenartikelen, zodat haar abonnees deze kranten niet meer behoeven te kopen.(80) Aldus heeft de reproduc-tie van fragmenten van krantenartikelen mijns inziens een ongunstige invloed op de normale exploitatie van deze kranten, zodat aan de tweede voorwaarde van ar-tikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 niet is voldaan. 139. De derde voorwaarde van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 houdt in dat de bijzondere gevallen waarvoor de beperkingen en restricties gelden, de wet-tige belangen van de rechthebbende niet onredelijk schaden. In het kader van de derde voorwaarde is dus niet voldoende dat de wettige belangen van de recht-hebbende worden beïnvloed, daar elke beperking of restrictie wel enige invloed zal hebben; de invloed dient bovendien niet onredelijk te zijn.(81) Derhalve moet die invloed zowel in kwantitatief als in kwalitatief op-zicht worden onderzocht.(82) 140. In het hoofdgeding wordt het fragment van het krantenartikel vervaardigd voor alle artikelen die be-paalde zoektermen bevatten. Indien de zoekterm in de artikelen herhaaldelijk voorkomt, betekent dit kwantita-tief gezien dat voor elk artikel een fragment kan worden vervaardigd. Indien een artikel verschillende zoektermen bevat, betekent dit ook dat voor elk artikel meerdere fragmenten worden vervaardigd. Zoals in de bespreking van de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 is opgemerkt, kan de reproduc-tie van deze fragmenten door middel van het maken van de samenvattingen van invloed zijn op de verkoop van de krantenartikelen, zodat ook de auteursrechtheb-benden een gerechtvaardigd belang hebben bij deelneming in de op deze wijze door Infopaq behaalde winst. Aangezien de fragmenten worden vervaardigd voor een groot aantal krantenartikelen, ben ik van me-ning dat daardoor de wettige belangen van de rechthebbenden onredelijk worden geschaad. Mijns in-ziens moet dan ook worden geconcludeerd dat het printen van fragmenten van krantenartikelen niet vol-

doet aan de derde voorwaarde van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. 141. Daar het printen van fragmenten van krantenarti-kelen noch aan de tweede, noch aan de derde voorwaarde van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 voldoet, kan dit geen rechtmatig gebruik van deze kran-tenartikelen zijn in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 2. Voldoen de tijdelijke reproductiehandelingen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van richt-lijn 2001/29? 142. Nadat ik in punt 141 van deze conclusie heb ge-concludeerd dat de fragmenten van krantenartikelen geen rechtmatig gebruik van de krantenartikelen kun-nen vormen, kan men stellen dat het scannen, de omzetting van grafische in tekstbestanden en het op-slaan(83) van de fragmenten van krantenartikelen niet een rechtmatig gebruik van het werk mogelijk maken en dat deze dus niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. Aangezien deze reproductiehandelingen niet kunnen worden gerecht-vaardigd op basis van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, kunnen zij ook niet zelfstandig worden ge-rechtvaardigd op basis van de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van de richtlijn. Derhalve moet ook ten aanzien van de tijdelijke reproductiehandelingen worden ge-oordeeld dat zij niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, lid 5, van deze richtlijn. 3. Conclusie met betrekking tot artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 143. Gezien de analyse op basis van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 moet naar mijn mening de dertiende prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat in om-standigheden als die van het hoofdgeding het scannen van gehele krantenartikelen door een onderneming, de daaropvolgende bewerking van de reproductie, het op-slaan en uitprinten van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, zonder toestemming van de rechthebbende, niet kunnen worden beschouwd als bepaalde bijzondere gevallen waarin geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van krantenartikelen en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad in de zin van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. F – Conclusie 144. Uit de in deze conclusie uitgevoerde analyse is gebleken dat alle door Infopaq in het procedé van ver-vaardiging van fragmenten van krantenartikelen verrichte handelingen, reproductiehandelingen zijn in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29. Deze repro-ductiehandelingen zijn niet toelaatbaar, noch op basis van de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 neerge-legde beperkingen en restricties op het reproductierecht, noch op grond van artikel 5, lid 5, van deze richtlijn. Voor het verrichten van deze reproduc-tiehandelingen dient Infopaq dus de toestemming van de auteursrechthebbenden te verkrijgen. VII – Conclusie 145. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in over-weging, de door het Højesteret in de omstandigheden

65

http://www.iept.nl/




van het hoofdgeding gestelde prejudiciële vragen, in de volgorde waarin zij zijn gesteld, te beantwoorden als volgt: 1) Het opslaan en vervolgens printen van een tekstfragment uit een krantenartikel, bestaande uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, vallen onder het begrip reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisa-tie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. 2) De omstandigheid die doorslaggevend is voor de vraag of bepaalde tijdelijke reproductiehandelingen kunnen worden beschouwd als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, is gelegen in de zeer korte levensduur van de reproductie, welke echter moet worden beoordeeld met inaanmer-kingneming van alle omstandigheden van het onderzochte geval. 3) Wanneer een tijdelijke reproductiehandeling wordt verricht door middel van het aanmaken van tekstbestanden op basis van grafische bestanden, en wanneer zowel de tekstbestanden als de grafische be-standen onmiddellijk daarna worden gewist, moet deze reproductiehandeling in omstandigheden als die van het hoofdgeding worden beschouwd als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 4) Het is aan de verwijzende rechter om, op basis van de in het antwoord op de tweede vraag geformu-leerde criteria, vast te stellen of de reproductiehandeling kan worden beschouwd als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, wanneer een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer woorden van het fragment van elf woorden, wordt opgeslagen. 5) Een reproductiehandeling kan niet als van voorbijgaande aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 worden beschouwd, wanneer in om-standigheden als die van het hoofdgeding een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer woorden van de fragmenten van elf woorden, wordt geprint. 6) Voor de vaststelling of tijdelijke reproductie-handelingen integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procedé in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, is het niet van belang in welke fase van het technisch procedé deze handelingen wor-den verricht. 7) In omstandigheden als die van het hoofdgeding vormen reproductiehandelingen, wanneer deze onder meer bestaan uit het handmatig scannen van gehele krantenartikelen, waardoor gedrukte informatie wordt omgezet in digitale informatie, integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé in de zin van arti-kel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 8) In omstandigheden als die van het hoofdgeding is het printen van een fragment geen tijdelijke repro-ductiehandeling, zodat dit niet kan worden gerechtvaardigd op basis van artikel 5, lid 1, van richt-lijn 2001/29 en het dus niet relevant is voor de vaststelling of deze reproductiehandelingen kunnen

worden beschouwd als integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé. 9) Het rechtmatig gebruik van het werk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 omvat alle vormen van gebruik van het werk waarvoor de toe-stemming van de auteursrechthebbende niet noodzakelijk is, of die door de auteursrechthebbende uitdrukkelijk zijn toegestaan; in geval van gebruik van het werk in de vorm van een reproductie is de toe-stemming van de auteursrechthebbende niet noodzakelijk indien reproductie geoorloofd is op grond van een van de beperkingen en restricties van artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29, mits de betrokken lidstaat in zijn rechtsorde zulke beperkingen of restric-ties heeft opgenomen, en de reproductie binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 valt. 10) Het scannen van gehele krantenartikelen, de daaropvolgende bewerking van de reproductie en het opslaan van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, maken, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, niet een rechtmatig gebruik van het werk in de zin van arti-kel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 mogelijk, hetwelk plaatsvindt door middel van het uitprinten en het ge-bruik van deze fragmenten voor de activiteit van de onderneming, te weten het maken van samenvattingen van krantenartikelen, ofschoon de rechthebbende daar-voor geen toestemming heeft verleend. 11) Voor de vaststelling of de tijdelijke reproduc-tiehandelingen zelfstandige economische waarde bezitten in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29, moet worden beoordeeld of er als gevolg van handelingen van voorbijgaande aard rechtstreeks eco-nomische voordelen worden behaald. 12) De toename van de efficiëntie voor de gebrui-ker als gevolg van tijdelijke reproductiehandelingen, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, kan niet in aanmerking worden genomen bij de vaststelling of deze handelingen een zelfstandige economische waarde hebben in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 13) In omstandigheden als die van het hoofdge-ding kunnen het scannen van gehele krantenartikelen door een onderneming, de daaropvolgende bewerking van de reproductie, het opslaan en uitprinten van een deel van de reproductie, bestaande uit een of meer tekstfragmenten van elf woorden, zonder toestemming van de rechthebbende, niet worden beschouwd als be-paalde bijzondere gevallen waarin geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van krantenartikelen en de wettige belangen van de rechthebbende niet on-redelijk worden geschaad in de zin van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. 1 – Oorspronkelijke taal: Sloveens. 2 – PB L 167, blz. 10.

66

http://www.iept.nl/




3 – (Voetnoot uitsluitend van belang voor de Slo-veense tekst van de conclusie). 4 – Bekendtgørelse af lov om ophavsret, nr. 763 af 30. juni 2006 (geconsolideerde versie van de wet op het auteursrecht van 30 juni 2006). Een vertaling in het Engels van de geconsolideerde versie van de wet op het auteursrecht staat op de site van het Deense Ministerie van Cultuur: http://www.kum.dk/sw832.asp. 5 – Uit de verwijzingsbeslissing blijkt niet hoe deze samenvattingen worden vervaardigd, noch wat precies de inhoud is. Ook wordt niet precies uitgelegd welk verband er bestaat tussen deze samenvattingen en de fragmenten van krantenartikelen, bestaande uit de zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna (zie punt 15 van deze conclusie). In de verwijzingsbe-slissing wordt nergens met zoveel woorden gezegd dat de fragmenten van elf woorden uitsluitend intern wor-den gebruikt, dan wel of deze fragmenten ook aan klanten van Infopaq kunnen worden verstuurd. 6 – In TIFF-formaat (Tagged Image File Format). 7 – Door middel van OCR-software (Optical Character Recognition). 8 – ASCII is de afkorting van American Standard Code for Information Interchange. 9 – (Voetnoot uitsluitend van belang voor de Sloveense tekst van de conclusie). 10 – (Voetnoot uitsluitend van belang voor de Slo-veense tekst van de conclusie). 11 – De verwijzende rechter noemt richtlijn 2001/29 in de prejudiciële vragen „de infosoc-richtlijn”; „info-soc” is de verkorte schrijfwijze van de Engelse term „information society” (informatiemaatschappij). Voor een eenvormig gebruik van de verkorte aanduiding in mijn conclusie noem ik deze richtlijn ook in de prejudi-ciële vragen „richtlijn 2001/29”. 12 – Zie voor het standpunt van de Oostenrijkse rege-ring punt 26 van deze conclusie. 13 – Richtlijn 2001/29 legt het accent op de bescher-ming van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, maar beperkt zich niet tot deze sector. Het doel van de richtlijn is enerzijds, door de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteurs-recht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, bij te dragen aan de werking van de interne markt, en anderzijds bepaalde internati-onale verplichtingen na te komen. Wat dit laatste aspect betreft, gaat het blijkens punt 15 van de considerans van richtlijn 2001/29 vooral om de nakoming van de verplichtingen uit twee internationale verdragen, geslo-ten in het kader van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), het „Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht” en het „Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen”. Zie in de rechtsliteratuur onder meer Lehmann, M., The EC Di-rective on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Socie-ty – A Short Comment, International review of industrial property and copyright law, nr. 5/2003, blz. 521. 14 – Zie in die zin het Groenboek „Het Auteursrecht en de Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij”,

COM(95) 382 def., blz. 49; Vivant, M., Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, in Lodder, A.R., Kaspersen, H.W.K. (eds.), Edirectives: Guide to European Union Law on E-Commerce, Kluwer Law International, Den Haag 2002, blz. 98; Lehmann, M., op.cit. (voetnoot 13), blz. 523, opm. 18. 15 – Zie in die zin het Groenboek „Het Auteursrecht en de Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij”, COM(95) 382 def., blz. 49. 16 – De ontwikkeling of de normale werking van de nieuwe technologieën niet hinderen betekent bijvoor-beeld het toestaan van de reproductie die technisch noodzakelijk is voor het normale functioneren van in-ternet, of voor het gebruik door computerprogramma’s. Dit blijkt bijvoorbeeld uit punt 33 van de considerans van richtlijn 2001/29, volgens hetwelk van het repro-ductierecht moeten worden uitgesloten „handelingen die elektronisch bladeren (browsing) en caching moge-lijk maken”; de eis dat het reproductierecht de normale werking van de nieuwe technologieën niet belemmert, volgt uit nog drie andere richtlijnen, waaronder richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 122, blz. 42), waar in punt 17 van de considerans wordt verklaard dat „op de exclusieve rechten van de auteur om de ongeoorloofde reproductie van zijn werk te verhinderen een beperkte uitzondering moet worden gemaakt in het geval van een computerprogramma, ten einde de reproductie toe te laten die technisch noodza-kelijk is voor het gebruik van dat programma door de rechtmatige verkrijger”. 17 – Zie bijvoorbeeld arresten van 7 december 2006, SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519, punt 21), 9 no-vember 2000, Yiadom (C-357/98, Jurispr. blz. I-9265, punt 26), en 6 februari 2003, SENA (C-245/00, Jurispr. blz. I-1251, punt 23). 18 – Zie in de literatuur bijvoorbeeld Vivant, M. (in voetnoot 14 aangehaald werk, blz. 98), die reproductie definieert als „de ‚fixatie’ van een werk op een medi-um”. Kritharas, T., The Challenge of Copyright in Information Society. Copyright on the Internet: Current Legal Aspects, Revue hellénique de droit international, nr. 1/2003, blz. 22, definieert het reproductierecht on-der verwijzing naar het Britse recht aldus: „Wat het kopiëren waard is, is prima facie bescherming [door het auteursrecht] waard”. 19 – De doelstelling van een hoog beschermingsniveau blijkt in het bijzonder uit punt 9 van de considerans van richtlijn 2001/29, waarin wordt overwogen: „Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rech-ten moet steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk be-lang zijn voor scheppend werk”; indirect volgt deze doelstelling ook uit de punten 4 en 10 van de conside-rans. In punt 4 wordt verklaard „Geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten zullen voor meer rechtszekerheid zor-gen, een hoog niveau van bescherming van de intellectuele eigendom waarborgen en aldus aanzienlij-ke investeringen in creativiteit en innovatie [...]

67

http://www.iept.nl/




bevorderen”; in punt 10 van de considerans wordt ver-klaard dat auteurs „een passende beloning voor het gebruik van hun werk [moeten] ontvangen” en dat „[e]en adequate rechtsbescherming van de intellectuele eigendomsrechten [...] noodzakelijk [is] om de moge-lijkheid tot het verkrijgen van een dergelijke beloning [...] te waarborgen”. Ook het Hof heeft bevestigd dat het noodzakelijk is, auteurs een hoog beschermingsni-veau te bieden, waardoor hun een passende beloning voor het gebruik van hun werk wordt gegarandeerd; zie in dit verband arrest van 7 december 2006, SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519, punt 36). 20 – Als voorbeeld valt ook te denken aan de gedeelte-lijke reproductie van een afbeelding. Indien de afbeelding een voorwerp tegen een witte achtergrond weergeeft, zou uit een foto (dat wil zeggen een repro-ductie) die slechts een deel van de witte achtergrond te zien geeft, niet kunnen worden afgeleid om welke af-beelding het gaat. Als de foto echter een deel van het voorwerp weergeeft, en het duidelijk is dat het gaat om een reproductie van die afbeelding, dan is sprake van een gedeeltelijke reproductie. Ook valt te denken aan een nog extremer voorbeeld: indien in de door Infopaq vervaardigde fragmenten van krantenartikelen maar één woord zou worden weergegeven, bijvoorbeeld het voegwoord „en”, dan zou het onmogelijk zijn, vast te stellen uit welk krantenartikel het fragment afkomstig was, en zou er dus geen sprake zijn van een gedeeltelij-ke reproductie. 21 – Ter vergelijking, met betrekking tot de vragen in-zake de kwantitatieve bepalingen ter zake van de omvang van citaten, verwijs ik naar de discussies in het kader van het commentaar op artikel 10, lid 1, van de Berner Conventie (van 9 september 1886, gecomple-teerd te Parijs op 4 mei 1896, aangepast te Berlijn op 13 november 1908, bekrachtigd te Bern op 20 maart 1914, aangepast te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967, te Parijs op 24 juli 1971 en laatstelijk op 28 september 1979), die citaten toestaat, ten aanzien van het probleem van de maximale omvang van citaten; uit deze discussies is wel gebleken dat kwantitatieve grenzen aan die om-vang moeilijk toepasbaar zijn. Zie bijvoorbeeld Ricketson, S., Ginsburg, J.C., International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond, Vol. I, Oxford University Press, New York 2005, blz. 788, punt 13.42; Ricketson, S., The Berne Convention for the protection of literary and artistic works: 1886-1986, Centre for Commercial Law Stud-ies, Queen Mary College; Kluwer, London 1987, blz. 493, punt 9.23. 22 – Voor literaire of bekende citaten volstaan enkele woorden, wil er sprake zijn van een reproductie. Zo be-staat het citaat „Et tu, Brute?” uit slechts drie woorden, maar men kan gemakkelijk vaststellen dat het gaat om een gedeeltelijke reproductie van William Shake-speares tragedie „Julius Caesar”. Maar nemen wij bijvoorbeeld drie woorden uit het door de verwijzende rechter geciteerde krantenartikel (zie punt 15 van deze conclusie) – „aanstaande verkoop van” – , dan zal men

zeer moeilijk kunnen vaststellen dat het om een repro-ductie van een welbepaald krantenartikel gaat. 23 – Zie punt 14 van deze conclusie. 24 – Zie punt 25 van deze conclusie. 25 – Motivering van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteurs-recht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, COM(97) 628 def, blz. 29, punt 3. 26 – Ik merk dienaangaande op dat de reproductiehan-delingen die basis van artikel 5, lid 1, moeten worden uitgezonderd, ook worden genoemd in het verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de nabu-rige rechten in de informatiemaatschappij, SEC(2007) 1556, blz. 3: reproducties op internet routers, reproduc-ties die worden gecreëerd tijdens webbrowsing, zowel in het RAM-geheugen (Random Access Memory) als in het cachegeheugen. 27 – Zie in die zin bijvoorbeeld Lehmann, M., op. cit (voetnoot 13), blz. 523–524. 28 – Hugenholtz, P.B., Caching and Copyright: The Right of Temporary Copying, European Intellectual Property Review, nr. 10/2000, blz. 482, definieert ca-ching als het „automatisch creëren van tijdelijke kopieën van digitale informatie [...] om bij later gebruik onmiddellijk over deze gegevens te kunnen beschik-ken”. 29 – Kritharas, T., op. cit. (voetnoot 18), blz. 34, stelt dat richtlijn 2001/29 in artikel 5, lid 1, caching uitsluit van het reproductierecht. Zie ook Hugenholtz, P. B., op. cit. (voetnoot 28), blz. 482 e.v., die verschillende wijzen van caching bespreekt in verband met de be-scherming van het auteursrecht. 30 – Dit wordt tevens bevestigd door het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informa-tiemaatschappij, COM(97) 628 def, blz. 29, punt 3, waaruit blijkt dat de in artikel 5, lid 1, gemaakte uit-zondering zowel betrekking heeft op de internetomgeving als op reproductiehandelingen die buiten deze omgeving vallen. Zo bijvoorbeeld Plaza Penadés, J., Propiedad intelectual y sociedad de la in-formación (la Directiva comunitaria 2001/29/CE), in de Paula Blasco Gascó, F. (ed.), Contratación y nuevas tecnologías, Consejo General del Poder Judicial, Ma-drid 2005, blz. 147. 31 – Het RAM-geheugen (Random Access Memory) functioneert zo dat het tijdelijk gegevens opslaat die het functioneren van de computer mogelijk maken; wan-neer de gebruiker de computer uitzet, worden deze in het RAM-geheugen opgeslagen gegevens automatisch gewist. Zie aldus Kritharas, T., op. cit. (voetnoot 18), blz. 22; Westkamp, G., Transient Copying and Public Communications: The Creeping Evolution of Use and Access Rights in European Copyright Law, George

68

http://www.iept.nl/




Washington International Law Review, nr. 5/2004, blz. 1057, opm. 2. 32 – Zie punt 101 en volgende van deze conclusie. 33 – Deze informatie wordt door de verwijzende rech-ter gegeven in punt 2 van de verwijzingsbeslissing, waarin het procedé van vervaardiging van de fragmen-ten uit krantenartikelen wordt beschreven. 34 – Zie het rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”, Institute for Information Law, Universiteit van Amsterdam, Ne-derland, 2007, te vinden op http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study_en.pdf, blz. 23, waarin permanente reproductie wordt gedefinieerd als „tastbare permanen-te kopie” („tangible permanent copy”), en tijdelijke reproductie als „niet-zichtbare tijdelijke kopie” („non-visible temporary copy”). 35 – Zie punt 101 en volgende van deze conclusie. 36 – De verwijzende rechter gebruikt het begrip „tijde-lijke reproductiehandeling”; aangezien het echter zoals in punt 71 van deze conclusie is uiteengezet niet duide-lijk is of het opslaan van het uit elf woorden bestaande fragment een tijdelijke reproductiehandeling is, zal ik bij het aanduiden van de prejudiciële vraag alleen het begrip „reproductiehandeling” gebruiken. 37 – Zo ook het rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”, op. cit. (voetnoot 34), blz. 32, waarin wordt benadrukt dat het begrip „van voorbijgaande aard” in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 verwijst naar een „zeer korte levensduur”. 38 – Dit volgt ook uit de normale betekenis van de be-grippen „tijdelijk” en „van voorbijgaande aard” in de verschillende talen. In het Engels heeft het woord „temporary” („tijdelijk”) de betekenis van „slechts ge-durende beperkte tijd”, terwijl het woord „transient” („voorbijgaand”) de betekenis heeft van „slechts gedu-rende zeer korte tijd”; zie Oxford Dictionary of English, 2e dr., Oxford University Press, Oxford 2005. Evenzo is in het Duits het woord „vorübergehend” („tijdelijk”) omschreven als: „hetgeen slechts een be-paalde tijd duurt; van korte duur”, terwijl „flüchtig” („voorbijgaand”) is gedefinieerd (in punt 3 van het lemma „flüchtig”) als „hetgeen snel voorbijgaat, het-geen niet lang blijft”; zie Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6e dr., Mannheim 2006. In het Frans heeft het woord „provisoire” („tijdelijk”) de be-tekenis van „dat wat slechts blijft bestaan totdat een definitieve situatie intreedt”, terwijl het woord „transi-toire” („voorbijgaand”) de betekenis heeft van „van korte duur”); zie Nouveau Larousse Encyclopédique, deel 2, Larousse, Parijs 2003. In het Italiaans heeft het woord „temporaneo” („tijdelijk”) de betekenis van „dat wat een beperkte tijd duurt, niet definitief is”, terwijl „transitorio” („voorbijgaand”) de betekenis heeft van „niet duurzaam, beperkt in de tijd”; zie Dizionario Ita-liano Sabatini Coletti, Giunti, Florence 1997. Het

betreft betekenisnuances die aan de hand van de con-text moeten worden ontleed om tot de werkelijke betekenis van de verschillende begrippen te komen. 39 – Zie het rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”, op. cit. (voetnoot 34), blz. 32. 40 – Ibidem. 41 – De literatuur laat zien dat verre van duidelijk is wat deze voorwaarde inhoudt. Zie bijvoorbeeld Hart, M., The Copyright in the Information Society Di-rective: An Overview, European Intellectual Property Review, nr. 2/2002, blz. 59. Verg. Mayer, H.-P., Richt-linie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutz-rechte in der Informationsgesellschaft, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nr. 11/2002, blz. 327, die deze voorwaarde „problematisch” noemt. 42 – Dit dilemma van de interpretatie van de voor-waarde dat de tijdelijke reproductiehandeling integraal en essentieel onderdeel vormt van een technisch proce-dé wordt bijvoorbeeld besproken in het rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the in-formation society”, op. cit. (voetnoot 34), blz. 33. Zie ook Spindler, G., Europäisches Urheberrecht in der In-formationsgesellschaft, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, nr. 2/2002, blz. 111. 43 – Aldus Spindler, G., op. cit. (voetnoot 42), blz. 111; rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and relat-ed rights in the information society”, op. cit. (voetnoot 34), blz. 33. 44 – In de motivering van het voorstel wordt gesproken van „certain acts of reproduction which are dictated by technology”; motivering van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-fende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatie-maatschappij, COM(97) 628 def, blz. 29. 45 – (Voetnoot uitsluitend van belang voor de Sloveen-se tekst van de conclusie). 46 – Mededeling aan het publiek, beschikbaarstelling of distributie van het werk. 47 – Ten aanzien van het feit dat de voorwaarde van het rechtmatig gebruik verwijst naar het rechtmatig ge-bruik op grond van artikel 5, leden 2 en 3, van richtlijn 2001/29, zie bijvoorbeeld Waelde, C., MacQueen, H., The Scope of Copyright, Electronic Journal of Compa-rative Law, nr. 3/2006, blz. 63; zie ook het rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmoni-sation of certain aspects of copyright and related rights in the information society”, op. cit. (voetnoot 34), blz. 34, waarin wordt benadrukt dat de voorwaarde van het rechtmatig gebruik in artikel 5, lid 1, verwijst naar rechtsregels buiten artikel 5, lid 1. 48 – Zie punt 111 van deze conclusie.

69

http://www.iept.nl/




49 – In het rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society„, op. cit. (voetnoot 34), blz. 34, wordt het volgende voorbeeld gegeven: de reproductie van een werk in het RAM-geheugen die ontstaat door het maken van een kopie voor privégebruik in overeenstemming met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 (eventueel omgezet in nationaal recht) kan van het reproductierecht inge-volge artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn worden uitgezonderd, daar het gebruik dat door deze kopie mo-gelijk wordt gemaakt (het maken van een kopie voor privégebruik) rechtmatig is. 50 – Artikel 5, lid 2, van richtlijn 2001/29 voorziet in beperkingen en restricties op het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde reproductierecht, terwijl artikel 5, lid 3, voorziet in beperkingen en restricties op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht en op het recht van mede-deling van werken aan het publiek en het recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het pu-bliek, welke zijn neergelegd in artikel 3 van de richtlijn. 51 – In punt 32 van de considerans van richtlijn 2001/29 staat: „Deze richtlijn bevat een uitputtende op-somming van de beperkingen en restricties op het reproductierecht.” 52 – Deze bepaling is in richtlijn 2001/29 opgenomen naar het voorbeeld van artikel 10 bis van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letter-kunde en kunst, op. cit. (voetnoot 21). Om precies te zijn is de eerste beperking in artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 2001/29 overgenomen uit artikel 10 bis, lid 1, van de Berner Conventie, en de tweede uit artikel 10 bis, lid 2, van deze conventie. 53 – De overige uitzonderingen zijn in het hoofdgeding niet relevant. Betreffende de beperking van artikel 5, lid 3, sub d, die citaten toestaat „ten behoeve van kri-tieken en recensies en voor soortgelijke doeleinden, mits het een werk of ander materiaal betreft dat reeds op geoorloofde wijze voor het publiek beschikbaar is gesteld, indien de bron – waaronder de naam van de auteur – wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt en het citeren naar billijkheid geschiedt en door het bij-zondere doel wordt gerechtvaardigd”, merk ik in het bijzonder op dat in het hoofdgeding de fragmenten van krantenartikelen wel citaten kunnen bevatten maar dat deze niet bedoeld zijn voor kritieken of recensies. De citaten worden niet gebruikt voor een kritiek of recen-sie van een bepaald krantenartikel, maar voor de vervaardiging van samenvattingen van krantenartike-len. 54 – Aldus bijvoorbeeld Berger, C., Elektronische Pressespiegel und Informationsrichtlinie. Zur Verein-barkeit einer Anpassung des § 49 UrhG an die Pressespiegel-Entscheidung des BGH mit der Informa-tionsrichtlinie, Computer und Recht, nr. 5/2004, blz. 363; Glas, V., Die urheberrechtliche Zulässigkeit elekt-ronischer Pressespiegel. Zugleich ein Beitrag zur Harmonisierung der Schranken des Urheberrechts in den Mitgliedstaaten der EU, Mohr Siebeck, Tübingen

2008, blz. 131. Ook uit de literatuur inzake de uitleg-ging van artikel 10 bis, lid 1, van de Berner conventie, waarop de eerste beperking van artikel 5, lid 3, sub c in richtlijn 2001/29 is geënt, blijkt dat dit begrip traditio-neel kranten en tijdschriften omvat; zie bijvoorbeeld Ricketson, S., op. cit. (voetnoot 21), blz. 501, punt 9.30, en blz. 503, punt 9.32. Volgens de literatuur is voorts artikel 10 bis, lid 1, van de Berner conventie in beginsel niet in tegenspraak met de toename van publi-caties, ook op het web, van kranten en tijdschriften; zie in dit verband bijvoorbeeld Ricketson, S., Ginsburg, J.C., op. cit. (voetnoot 21), blz. 801, punt 4. 55 – Het recht van mededeling aan het publiek en be-schikbaarstelling van de werken van auteurs is geregeld in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29: „De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschik-baarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegan-kelijk zijn, toe te staan of te verbieden.” 56 – De mededeling aan het publiek wordt gedefinieerd in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 als „iedere mededeling [...] die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan” en „elke [...] doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending”. Hieronder valt bijvoorbeeld de mededeling aan het publiek, de uitzending per radio, satelliet en kabel, van het werk van de auteur of ander beschermd materiaal. 57 – De beschikbaarstelling wordt in punt 24 van de considerans van richtlijn 2001/29 gedefinieerd als „alle handelingen [...] waarbij zulk materiaal beschikbaar wordt gesteld voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het pu-bliek”. Uit de literatuur inzake de WIPO-verdragen (het verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht en het verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fono-grammen), in de communautaire rechtsorde ingevoerd bij richtlijn 2001/29, blijkt dat de beschikbaarstelling ook de beschikbaarstelling via geïnformatiseerde sys-temen waarmee een bepaald werk kan worden verkregen, omvat; zie Ficsor, M., The Law of Copy-right and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation, Oxford University Press, New York 2002, blz. 183, punt 4.56. Zie ook Reinbothe, J., von Lewinski, S., The WIPO Treaties 1996. The WIPO Copyright Treaty and The WIPO Per-formances and Phonograms Treaty. Commentary and Legal Analysis, Butterworths, London 2002, blz. 109, punt 20. 58 – Verzending per mail is zeker geen doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. 59 – Ik meen dat het verzenden van fragmenten van krantenartikelen per mail aan individuele abonnees niet kan worden beschouwd als een handeling van beschik-baarstelling. Zoals blijkt uit artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29, is voorwaarde voor beschikbaarstelling dat de

70

http://www.iept.nl/




informatie voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is. Aan deze voorwaarde is niet voldaan bij toezending per mail, aangezien dit rechtstreekse correspondentie aan bepaalde abonnees inhoudt, waardoor deze abonnees niet op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegang krijgen tot de gedeeltelijke reproducties. Ook de literatuur benadrukt dat de verzending van het werk per mail niet tot de handelingen van beschikbaarstelling behoort. Zie bijvoorbeeld von Lewinski, S., Die Mul-timedia-Richtlinie – Der EG-Richtlinienvorschlag zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, Multi-Media und Recht, nr. 3/1998, blz. 116; Spindler, G., op. cit. (voetnoot 42), blz. 108. 60 – Glas, V., op. cit. (voetnoot 54), blz. 144. Deze uit-legging wordt ook bevestigd door artikel 10 bis, lid 2, van de Berner conventie, waarop deze beperking in richtlijn 2001/29 is geënt, en dat luidt: „Het is eveneens aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbe-houden om de voorwaarden te stellen waaronder bij de verslaggeving over actuele gebeurtenissen door middel van fotografie of cinematografie, via radio- of draad-doorgifte aan het publiek, de tijdensde gebeurtenis geziene of gehoorde letterkundige of artistieke werken mogen worden gereproduceerd en voor het publiek be-schikbaar gesteld, voor zover dit door het doel van informatieverstrekking wordt gerechtvaardigd.” De cursivering is van mij. Zie in de literatuur Ricketson, S., Ginsburg, J.C., op. cit. (voetnoot 21), blz. 802 (punt 13.54) en blz. 805 (punt 13.55). 61 – In de literatuur wordt benadrukt dat deze voor-waarde noch in de internationale verdragen, noch in het nationale auteursrecht is terug te vinden. Zie in dit ver-band Westkamp, G., op. cit. (voetnoot 31), blz. 1101. Zie ook het rapport „Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society„, op. cit. (voetnoot 34), blz. 35. 62 – Motivering van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteurs-recht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, COM(97) 628 def, blz. 37. 63 – In dit verband is essentieel of de tijdelijke repro-ductiehandeling een zelfstandige economische waarde heeft voor degene die er gebruik van maakt, dan wel voor de auteursrechthebbende. 64 – Aldus ook het rapport „Study on the implementa-tion and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society„, op. cit. (voetnoot 34), blz. 35, waar wordt benadrukt dat – wil artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 werkelijk betekenis hebben – de zelfstandige economische waar-de niet uitsluitend kan worden uitgelegd vanuit het oogpunt van de auteursrechthebbende. 65 – Verg. Corbet, J., De ontwerp-richtlijn van 10 de-cember 1997 over het auteursrecht en de naburige rechten in de Informatiemaatschappij’, Informatie-recht/AMI, nr. 5/1998, blz. 96, die stelt dat caching

economische waarde heeft daar het de snelheid van de datatransmissie verhoogt, waardoor het publiek de voorkeur geeft aan providers die van deze transmissie gebruik maken. Corbet spreekt alleen van economische waarde, niet van zelfstandige economische waarde. Verg. ook Hugenholtz, P.B., Koelman, K., Digital In-tellectual Property Practice Economic Report, Institute for Information Law (IViR), blz. 24, op. 36, te vinden op www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBH-DIPPER.doc. 66 – Ook in de literatuur wordt benadrukt dat de repro-ductie die een zelfstandige economische activiteit vormt, een zelfstandige economische waarde zal heb-ben. Zie in dit verband Hugenholtz, P.B., op. cit. (voetnoot 28), blz. 488; Westkamp, G., op. cit. (voet-noot 31), blz. 1098; Hugenholtz, P.B., Koelman, K., op. cit. (voetnoot 65) blz. 24. 67 – Deze zienswijze geldt voor het opslaan van de fragmenten van krantenartikelen wanneer de verwij-zende rechter zou oordelen dat dit een tijdelijke reproductiehandeling is; zou hij anders oordelen, dan kan dit opslaan niet worden gerechtvaardigd door arti-kel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 68 – Zie het betoog in Westkamp, G., op. cit. (voetnoot 31), blz. 1101, waar wordt gesteld dat de economische waarde van tijdelijke reproductiehandelingen steeds moet worden beoordeeld in het licht van de definitieve reproductiehandeling. 69 – Deze zienswijze geldt voor het opslaan van de fragmenten van krantenartikelen wanneer de verwij-zende rechter zou oordelen dat dit een tijdelijke reproductiehandeling is; zou hij anders oordelen, dan kan dit opslaan niet worden gerechtvaardigd door arti-kel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29. 70 – Wat artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 betreft, zij erop gewezen dat dit nadere voorwaarden stelt voor de toepassing van de beperkingen en restricties op het reproductierecht, het recht van mededeling aan het pu-bliek, het recht van beschikbaarstelling en het recht van distributie van het werk of ander beschermd materiaal. Blijkens de letterlijke tekst van dit artikel verwijst dit naar de „[d]e in de leden 1, 2, 3 en 4 [van artikel 5 van richtlijn 2001/29] bedoelde beperkingen en restricties”; deze leden stellen regels ten aanzien van de beperkin-gen en restricties op het reproductierecht (leden 2 en 3), het recht van mededeling aan het publiek en van be-schikbaarstelling (lid 3) en distributierecht (lid 4). 71 – Zie bijvoorbeeld Hart, M., op. cit. (voetnoot 41), blz. 61; Kritharas, T., op. cit. (voetnoot 18), blz. 30; Lehmann, M., op. cit. (voetnoot 13), blz. 526. 72 – De Berner conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst op. cit. (voetnoot 21). De Gemeenschap is weliswaar geen partij bij de Berner conventie, maar enkele bepalingen van richtlijn 2001/29 zijn geformuleerd naar het voorbeeld van deze conventie. De lijst van verdragsluitende partijen is te vinden op: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=15.

71

http://www.iept.nl/




73 – De Europese Gemeenschap is partij bij het verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigen-dom. De lijst van verdragsluitende partijen is te vinden op: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=16. 74 – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-tual Property Rights. De Gemeenschap is partij bij het TRIPS; de bevoegdheid tot het sluiten van deze over-eenkomst wordt gedeeld door de Gemeenschap en de lidstaten; zie het advies van het Hof van 15 november 1994 (advies 1/94, Jurispr. blz. I-5267, punt 3). 75 – In punt 44 van de considerans wordt voorts ver-klaard dat de beperkingen en restricties „niet op zodanige wijze [mogen] worden toegepast dat de wetti-ge belangen van de rechthebbende worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van zijn werk of andere zaak”. Deze tekst refereert dus uit-drukkelijk aan twee van de drie voorwaarden van artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29. 76 – Dergelijke specifieke doelstellingen zijn bijvoor-beeld reproducties van het werk voor onderwijsdoeleinden, voor gebruik door mensen met een handicap of ten behoeve van de openbare veilig-heid. Zie voor de verschillende beperkingen op deze gebieden artikel 5, lid 3, sub a, b en e, van richtlijn 2001/29. In de literatuur zie Ricketson, S., Ginsburg, J.C., op. cit. (voetnoot 21), blz. 764, punt 13.12; Rein-bothe, J., von Lewinski, S., op. cit. (voetnoot 57), blz. 124, punt 15. 77 – In dit verband moet worden opgemerkt dat de be-perking van artikel 5, lid 3, sub c, van richtlijn 2001/29 niet met zoveel woorden bepaalt dat het informeren van het publiek over actuele gebeurtenissen geen econo-misch belang mag hebben; deze beperking onderscheidt zich van bijvoorbeeld de beperking van artikel 5, lid 2, sub b, of lid 2, sub c, waarin uitdrukkelijk wordt verbo-den dat reproducties voor privégebruik of door voor het publiek toegankelijke bibliotheken en onderwijsinstel-lingen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. 78 – Zie in die zin Ficsor, M., op. cit. (voetnoot 57), blz. 516, punt C10.03. 79 – In Reinbothe, J., von Lewinski, S., op. cit. (voet-noot 57), blz. 125, punt 18, wordt benadrukt dat in het kader van deze voorwaarde de markt moet worden ge-definieerd die relevant is voor de exploitatie van het werk waaraan een bepaalde beperking geen afbreuk mag doen. In dat verband wordt het geval genoemd (punt 19) van de verkoop van gefotokopieerde school-boeken, waardoor de markt voor schoolboeken nadelig wordt beïnvloed en die dus niet kan worden gerecht-vaardigd op grond van de beperking die de reproductie voor onderwijsdoeleinden toestaat. 80 – Deze analyse moet worden uitgevoerd onafhanke-lijk van het feit dat, zoals door de verwijzende rechter en partijen in het hoofdgeding is verklaard, het maken van samenvattingen naar Deens recht toegestaan is. Bij wijze van voorbeeld kan worden bedacht dat het lezen van gefotokopieerde boeken niet verboden is, maar dat

dit niet het onbeperkt fotokopiëren van boeken legiti-meert. 81 – Ficsor, M., op. cit. (voetnoot 57), blz. 516, punt C10.03. 82 – Reinbothe, J., von Lewinski, S., op. cit. (voetnoot 57), blz. 126–127, punt 22. 83 – Deze zienswijze geldt voor het opslaan van de fragmenten van krantenartikelen wanneer de verwij-zende rechter zou oordelen dat dit een tijdelijke reproductiehandeling is; zou hij anders oordelen, dan kan dit opslaan niet worden gerechtvaardigd door arti-kel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29.

72

http://www.iept.nl/


www.boek9.nl IEPT20130222, HR, Stokke v H3 Products

Pagina 1 van 33

Hoge Raad, 22 februari 2013, Stokke v H3 Products

AUTEURSRECHT Geen aanleiding te veronderstellen dat naar Europees recht andere oorspronkelijkheidseisen voor werken van toegepaste kunst gelden • Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, (Infopaq I)) . • Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, en HR 15 januari 1988, (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. Uitsluiting auteursrechtelijke bescherming strekt zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten • Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, (BSA) en HR 16 juni 2006, (Kecofa/Lancome)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. Technische eisen kunnen voldoende ruimte voor ontwerpmarges en keuzemogelijkheden laten • Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig

kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, (Slotermeervilla's)). Beschermingsomvang: beoordeling totaalindrukken inclusief onbeschermde (stijl)elementen voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. • Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen 11/02739 13 zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, (Decaux/Mediamax)). Inbreukvraag in hoge mate feitelijk en zeer beperkt toetsbaar in cassatie: niet steeds vereist dat alle stellingen gemotiveerd weerlegd worden • De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, Heertje/Hollebrand)). • niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. Vindplaatsen: LJN: BY1529 Hoge Raad, 22 februari 2013 (E.J. Numann, F.B. Bakels, J.C. van Oven, C.E. Drion en G. Snijders) Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van:

73

http://www.boek9.nl/

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY1529


Pagina 2 van 33

1. de vennootschap naar Noors recht STOKKE AS, gevestigd te Skodje, Noorwegen, 2. STOKKE NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, 3. Peter OPSVIK, wonende te Oslo, Noorwegen, 4. de vennootschap naar Noors recht Peter OPSVIK AS, gevestigd te Oslo, Noorwegen, EISERS tot cassatie, advocaten: aanvankelijk mr. R.A.A. Duk en mr. P.A. Ruig, thans mr, T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch, tegen 1. H3 PRODUCTS B.V., gevestigd te Swalmen, gemeente Roermond, 2. de vennootschap naar Belgisch recht DEVA INTERNATIONAL BVBA, gevestigd te Wielsbeke, België, 3. Theodore Louis VAN DE POLL, handelend onder de naam Het Babyhuis, wonende te Haarlem, VERWEERDERS in cassatie, advocaat: mr. C.S.G. Janssens. Verzoekers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Stokke c.s. en afzonderlijk als Stokke AS, Stokke Nederland en Opsvik en Opsvik AS. Verweerders zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als H3 Products c.s. en afzonderlijk als H3 Products, Deva en het Babyhuis. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 141611 / HA ZA 07-1510 van de rechtbank Haarlem van 7 januari 2009; b. het arrest in de zaak 200.037.074/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 15 maart 2011. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft Stokke c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding en het herstelexploot zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. H3 Products c.s. heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen mondeling en schriftelijk toegelicht door hun advocaten en voor Stokke c.s. mede door mr. O.F.A.W. Van Haperen, advocaat te Rotterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep. De advocaat van Stokke c.s. heeft bij brief van 19 oktober 2012 op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Opsvik heeft in 1972 de verstelbare Tripp Trapp kinderstoel, hierna: de Tripp Trapp, ontworpen. Sinds 1972 produceert en verkoopt Stokke AS de Tripp Trapp. In Nederland wordt de Tripp Trapp sinds 1995 op de markt gebracht door Stokke Nederland. (ii) De Tripp Trapp bestaat uit twee evenwijdige schuin oplopende staanders van hout waartussen aan de bovenzijde een rugleuning en wat lager een zit- en een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het

verstelbaar inschuiven en vastklemmen van de zit- en voetenplankjes, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de grootte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. Het vastklemmen wordt geborgd door middel van twee metalen verbindingsstangen die zijn gemonteerd met inbusbouten door de staanders. De rugleuning (bestaande uit twee delen) wordt aan de staanders gefixeerd met inbusbouten. De staanders worden gesteund door middel van horizontaal naar achteren lopende liggers van iets breder hout die met een schuine naad aan de onderzijde van de staanders zijn bevestigd. Tussen de twee liggers is met inbusbouten een houten dwarsregel gemonteerd. De aan het hof getoonde modellen zijn wat betreft de uit hout bestaande delen gemaakt van blank gelakt en whitewash beukenhout. De metalen delen (stangen en inbusbouten) zijn zwart gelakt. (iii) Het Babyhuis verkoopt onder meer in haar winkel in Haarlem en op haar website diverse baby- en kinderartikelen. H3 Products is een producent en leverancier van diverse baby- en kinderartikelen, waaronder kinderstoelen. Deze worden onder meer door Deva gedistribueerd. (iv) Sinds half mei 2007 biedt het Babyhuis een kinderstoel aan onder de naam Carlo, hierna: de Carlo. Het Babyhuis betrekt de Carlo van Deva. De stoel wordt door H3 Products geproduceerd. (v) De Carlo bestaat eveneens uit de onder (ii) genoemde elementen, met dien verstande echter dat het staand en op de grond rustend "frame" van de stoel niet vervaardigd is uit (schuin afgesneden) rechte stukken hout maar uit twee aan de bovenzijde licht gebogen (hout)delen die aan de onderzijde met een bocht doorlopen in het "liggende" gedeelte daarvan, dat eveneens licht gebogen is. 3.2 In dit geding vorderen Stokke c.s., kort gezegd, een verklaring voor recht dat met het verveelvoudigen of openbaarmaken van de Carlo inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp, een bevel aan H3 Products deze inbreuk te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, schadevergoeding en vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. H3 Products c.s. hebben zich verweerd en in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s., alsmede vergoeding van schade en van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. De rechtbank heeft de vorderingen van Stokke c.s., voor zover gebaseerd op hun exploitatierechten, toegewezen en de vorderingen in reconventie afgewezen. 3.3 Het hof heeft het vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen, voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van schade en van de kosten van het geding. Het overwoog daartoe, kort weergegeven, als volgt.

74


http://www.boek9.nl/files/2009/IEPT20090107_Rb_Haarlem_Stokke_v_H3_-_Tripp_Trapp_stoel.pdf

http://www.boek9.nl/files/2011/IEPT20110315_Hof_Amsterdam_H3_Products_v_Stokke.pdf


Pagina 3 van 33

Partijen zijn het erover eens dat de Tripp Trapp in 1972 een baanbrekend ontwerp was en dat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het succes van de Tripp Trapp is niet alleen gelegen in de onderscheidende vormgeving doch met name ook in de praktische bruikbaarheid van de stoel. Deze bruikbaarheid wordt ontleend aan het feit dat de stoel (naast een uit twee gebogen delen bestaande vaste rugleuning) is voorzien van een zit- en een voetenplankje die verstelbaar zijn. Deze verstelbaarheid wordt bereikt door een aantal keuzes van technische aard. Doordat de staanders schuin naar achter hellen, blijft de stoel stabiel en kan het iets grotere kind door het "trap"-ef fect zelf op de stoel klimmen. Doordat de plankjes in vorm gelijk zijn, kan het (iets grotere) voetenplankje dienst doen als zitplaats voor een volwassene. Met de beugel en de rugleuning wordt de veiligheid van het jonge kind gewaarborgd; het ergonomisch gebogen karakter van de rugleuning bevordert het zitgemak. Doordat de staanders zijn voorzien van groeven kunnen de zit- en voetenplankjes worden in- en uitgeschoven. De metalen verbindingsstangen zorgen voor extra stevigheid van het vastklemsysteem. Deze in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken van de stoel, hoe vernieuwend deze destijds ook mogen zijn geweest, zijn onvoldoende terug te voeren op creatieve keuzes van de maker en de auteursrechtelijke bescherming van de stoel kan derhalve daarop geen betrekking hebben. Dit geldt ook voor (de dikte van) het materiaal en de kleuren waarin de Tripp Trapp is uitgevoerd. Daargelaten dat aspecten als sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid een rol hebben gespeeld, is de keuze voor het materiaal en de basale kleuren terug te voeren op de Scandinavische stijl. Waar Stokke c.s. een auteursrechtelijke bescherming bepleiten die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zien zij over het hoofd dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent. (rov. 3.3-3.4.3). De vormgeving van de Carlo houdt voldoende afstand van die van de Tripp Trapp en kan niet als (ongeoorloofde) nabootsing daarvan in de zin van art. 13 Auteurswet worden aangemerkt. Wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken die (geheel of in overwegende mate) bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het "frame" van de stoel. De keuze voor deze vorm heeft geen (relevant) effect op de functionaliteit van de stoel en valt aan te merken als creatieve inbreng van de maker. Het strakke karakter van de vormgeving, dat als meest karakteristieke kenmerk van de Tripp Trapp kwalificeert, is in de Carlo niet terug te vinden. De vorm van de Carlo is licht gebogen/golvend. De basisvorm van de Carlo doet niet denken aan een cursieve hoofdletter L doch veeleer aan een (onaffe) S.

Vanaf de voorzijde bezien is de Carlo aan de bovenzijde smaller dan aan de onderzijde. De Carlo oogt speels en doet enigszins denken aan een schommelstoel; deze mist stevige/betrouwbare uitstraling van Tripp Trapp. Het totaalbeeld van de Carlo wijkt als gevolg van een en ander zo zeer af van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is. Dat de vorm van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft, maakt dit niet anders. Met het vervaardigen en op de markt brengen van de Carlo maken H3 Products c.s. geen inbreuk op de auteursrechten van Stokke c.s. Ook van schending van de morele rechten van Opsvik is geen sprake, nu de Carlo niet valt aan te merken als een verveelvoudiging, noch als een wijziging of misvorming van de Tripp Trapp (rov. 3.5.1-3.6). 3.4 Bij de beoordeling van het tegen deze oordelen gerichte middel wordt het volgende vooropgesteld. (a) Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk" (HvJEU 16 juli 2009, nr. C-5/08, LJN BJ3749, NJ 2011/288 (Infopaq I)) . (b) Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, nr. A 85/3, LJN AK1803, NJ 1987/881 en HR 15 januari 1988, LJN AG5738, NJ 1988/376 (Screenoprints)). Aanleiding voor de veronderstelling dat zulks naar Europees recht anders zou zijn, is er niet. (c) Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, nr. C-393/09, LJN BP0405, NJ 2011/289 (BSA) en HR 16 juni 2006, LJN AU 8 94 0, NJ 2006/585 (Kecofa/Lancome)). Daarbij verdient opmerking dat deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uitstrekt tot alle elementen die een technische functie bezitten: daarmee zou de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst worden. (d) Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, LJN AX3171, NJ 2006/493 (Slotermeervilla's)). (e) Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreuk

75


http://www.boek9.nl/files/2008/IEPT20080530_HR_Endstra-Tapes.pdf


http://www.boek9.nl/files/2009/IEPT20090716_HvJEG_Infopaq_v_DDF.pdf


http://www.boek9.nl/files/1987/IEPT19870522_BenGH_Screenoprints.pdf

http://www.boek9.nl/files/1987/IEPT19870522_BenGH_Screenoprints.pdf

http://www.boek9.nl/files/2010/IEPT20101222_HvJEU_Bezpe_nostn_softwarov_asociace.pdf

http://www.boek9.nl/files/2010/IEPT20101222_HvJEU_Bezpe_nostn_softwarov_asociace.pdf

http://www.boek9.nl/files/2006/IEPT20060616_HR_Lancome_v_Kecofa.pdf

http://www.boek9.nl/files/2006/IEPT20060616_HR_Lancome_v_Kecofa.pdf

http://www.boek9.nl/files/2006/IEPT20060908_HR_Slotermeervilla.pdf

http://www.boek9.nl/files/2006/IEPT20060908_HR_Slotermeervilla.pdf


Pagina 4 van 33

makende werk en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn. Onderzocht moet worden of de vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen 11/02739 13 zodanig is dat aangenomen kan worden dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode (HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax)). (f) De beoordeling van de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een bepaald werk en van de vraag of daarop door een ander werk inbreuk wordt gemaakt, is in hoge mate feitelijk van aard en derhalve slechts in (zeer) beperkte mate vatbaar voor toetsing in cassatie (vgl. HR 5 januari 1979, LJN AB7291, NJ 1979/339 (Heertje/Hollebrand)). Klachten die in wezen een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie vragen, miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak. Overigens dient de wijze waarop de toetsing door de feitenrechter is uitgevoerd in overeenstemming te zijn met de hiervoor weergegeven rechtsregels en moet de uitspraak tenminste zodanig zijn gemotiveerd dat deze voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden — in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen — controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993/659). Daartoe is evenwel niet steeds vereist dat alle door een partij aangedragen stellingen door de rechter uitdrukkelijk in de motivering worden betrokken. 3.5.1 De onderdelen I en II houden, in een reeks van varianten en vanuit verschillende invalshoeken, in de kern de klacht in dat het hof de totaalindruk van de Tripp Trapp niet juist of genoegzaam heeft beoordeeld. Onderdeel I richt zich meer in het bijzonder tegen rov. 3.4.2-3.4.3, onderdeel II met name tegen rov. 3.5.1- 3.5.4. 3.5.2 Onderdeel 1.1 betoogt dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door aan werken van toegepaste kunst - waar het dus gaat om het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie - een beperktere auteursrechtelijke beschermingsomvang toe te kennen dan aan andere categorieën van werken. Geklaagd wordt dat het hof van oordeel is dat de

(combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie buiten de auteursrechtelijke bescherming behoren te blijven en dat het hof (daardoor) heeft nagelaten zich een oordeel te vormen over het oorspronkelijke karakter van de specifieke vormgeving van deze elementen en het effect daarvan op de totaalindruk die de Tripp Trapp wekt. De aan dit onderdeel ten grondslag liggende rechtsopvatting is juist, zoals volgt uit hetgeen hiervoor in 3.4 (onder b) is vooropgesteld. De klachten gaan evenwel uit van een onjuiste lezing van de bestreden uitspraak, zodat zij bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie kunnen leiden. Het hof heeft met zijn overweging dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent, niet bedoeld aan werken van industriële vormgeving een beperktere bescherming toe te kennen dan aan andersoortige werken. Het hof heeft hier toepassing gegeven aan de regel dat elementen van het werk die louter een technische functie dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten; daartoe heeft het geenszins onbegrijpelijk mede een aantal kenmerken gerekend waaraan de Tripp Trapp haar praktische bruikbaarheid ontleent. 3.5.3 De klachten van onderdeel 1.2 verwijten het hof (in rov. 3.4.3) geen ruime auteursrechtelijke bescherming aan de Tripp Trapp te hebben toegekend. Voor zover daarmee betoogd wordt dat aan dit ontwerp een ruimere auteursrechtelijke bescherming toekomt dan aan andere werken, faalt dat betoog. Voor gebruiksvoorwerpen gelden de hiervoor in 3.4 onder (a) vermelde toetsingsmaatstaf in gelijke mate als voor andere werken. Dat bij de Tripp Trapp sprake is geweest van een baanbrekend ontwerp maakt dat niet anders, al zal bij een zodanig ontwerp in meer dan gemiddelde mate sprake zijn van creatieve - en dus beschermde - wijzen waarop de door de technische randvoorwaarden begrensde ontwerpruimte is benut. Dat het hof dit laatste heeft miskend, valt uit de aan het slot van rov. 3.4.3 opgenomen overweging niet af te leiden. 3.5.4 Daarbij komt dat hier sprake is van een overweging die het oordeel van het hof omtrent de inbreukvraag niet draagt: het hof heeft zich in rov. 3.5.1-3.5.4 immers - zoals het behoorde te doen - gezet aan een vergelijking van de totaalindrukken die beide stoelen maken. Dat het daarbij tot het oordeel is gekomen dat die zozeer verschillen dat de conclusie moet zijn dat de Carlo voldoende afstand houdt van de Tripp Trapp, heeft het hof blijkens de vermelde overwegingen doen steunen op het L-vormige frame van de Tripp Trapp, maar niet uitsluitend 11/02739 17 of hoofdzakelijk: het heeft naast deze L-vorm ook het strakke karakter van de vorm in aanmerking genomen, welk karakter naar het oordeel van het hof wordt benadrukt door verschillende in rov. 3.5.2 genoemde vormgevingselementen, waaronder de rechte lijn van de voorzijde van de voet- en zitplankjes, het

76


http://www.boek9.nl/files/1995/IEPT19951229_HR_Decaux_v_Mediamax.pdf


http://www.boek9.nl/files/1979/IEPT19790105_HR_Heertje_v_Hollebrand.pdf

http://www.boek9.nl/files/1979/IEPT19790105_HR_Heertje_v_Hollebrand.pdf


Pagina 5 van 33

rechthoekige uiteinde van de stijlen en de schuin afgesneden uiteinden van de leggers. Het hof heeft voorts grote betekenis toegekend aan de omstandigheid dat de Tripp Trapp van de voorzijde bezien een rechthoekige vorm heeft (eveneens rov. 3.5.2) en dat de Tripp Trapp "strak en rechtlijnig" is en een "stevige/betrouwbare uitstraling" heeft (rov. 3.5.3). Het heeft daar tegenovergesteld dat die als "meest karakteristiek te kwalificeren kenmerken" bij de Carlo ontbreken, onder meer als gevolg van de gebogen/golvende staanders en de omstandigheid dat de Carlo van voren bezien aan de bovenzijde smaller is dan aan de onderzijde (eveneens rov. 3.5.3). Bij die stand van zaken was het hof, om zijn oordeel juist en begrijpelijk te doen zijn, niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op alle door Stokke c.s. genoemde vormgevingselementen. 3.5.5 Mede gelet op het hiervoor in 3.4 onder (f) overwogene omtrent de beperkte toetsbaarheid in cassatie van sterk met de feiten verweven oordelen als de onderhavige, kunnen de overige klachten van onderdeel 1.2, die in wezen vragen om een hernieuwde feitelijke beoordeling, waarvoor in cassatie dus geen plaats is, niet tot cassatie leiden. Hetzelfde geldt voor de overige klachten van de onderdelen I en II, voor zover die hierna geen behandeling vinden. 3.5.6 Onderdeel 1.4 klaagt onder (a) - welke klacht wordt uitgewerkt onder (b)-(f) - dat het hof heeft miskend dat, voor zover de stijlelementen en keuzes van de Tripp Trapp in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, deze daarmee nog niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect, en daarom bij de beoordeling van de totaalindruk niet buiten beschouwing mogen blijven. Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft, blijkens hetgeen het in de eerste volzin van rov. 3.4.3 heeft overwogen, geoordeeld dat die kenmerken onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes. Dat oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. 3.5.7 Het zo-even overwogene maakt dat ook onderdeel 1.5 faalt, waarvan de centrale klacht is dat het hof zich (te zeer) heeft laten leiden door de maatstaf of de Tripp Trapp elementen kent die een technische of praktische functie vervullen, hoezeer ook juist is de aan het onderdeel ten grondslag liggende rechtsopvatting dat creatieve vormgevingskeuzes ook kunnen bestaan bij elementen die een technische of praktische functie vervullen. 3.5.8 Onderdeel 1.9 klaagt dat het hof te veel gewicht heeft gehecht aan hetgeen blijkt uit (buitenlandse) octrooiaanvragen, waarvan met betrekking tot bepaalde aspecten van de Tripp Trapp sprake is geweest. Betoogd wordt dat de uitvoeringsvorm van een uitvinding zoals getoond in een tekening bij een octrooiaanvrage niet de betekenis heeft dat alle (daarop zichtbare) elementen van die uitvoeringsvorm technisch noodzakelijk zijn en dat art. 2 ROW 1995 meebrengt dat enkel de in de Tripp Trapp vervatte

techniek octrooieerbaar is en de esthetische vormgeving van octrooiering is uitgesloten. Weliswaar berust het onderdeel ook in zoverre op een juist uitgangspunt, maar dat het hof die regel heeft miskend, valt uit de bestreden uitspraak niet af te leiden. Het hof heeft niet anders overwogen dan dat zekere technische aspecten van de Tripp Trapp zijn omschreven in overgelegde octrooiaanvragen. 3.6.1 Voor zover onderdeel II klachten behelst die in wezen een herhaling vormen van die van onderdeel I, maar toegespitst op het oordeel van het hof omtrent de inbreukvraag, falen zij op dezelfde gronden als laatstbedoelde. 3.6.2 De klacht van onderdeel II. 3, die ziet op het door het hof bij beide stoelen geconstateerde "open, zwevende karakter", miskent dat het hof, zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk, heeft kunnen oordelen dat de wijze waarop dit effect wordt bereikt, bij de beide stoelen te zeer verschilt, terwijl hetgeen het heeft overwogen omtrent het passen van de uitstraling daarvan in de Scandinavische stijl, dit oordeel niet draagt. 3.7.1 Onderdeel III is gericht tegen rov. 3.6, voor zover daarin is geoordeeld dat de Carlo niet valt aan te merken als een verveelvoudiging, noch als een wijziging of misvorming van de Tripp Trapp. Voor zover deze klachten op de stelling berusten dat de Carlo als een verveelvoudiging van de Tripp Trapp moet worden aangemerkt en dus voortbouwen op die van de onderdelen I en II, delen zij het lot daarvan. Voor zover onderdeel III.1 onder (a) tot uitgangspunt neemt dat het hof heeft geoordeeld dat van een schending van de morele rechten van Opsvik geen sprake is op de enkele grond dat de Carlo geen verveelvoudiging vormt, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof overweegt immers dat van een verveelvoudiging noch van een wijziging of misvorming sprake is. 3.7.2 In het oordeel van het hof, dat overwoog (rov. 3.5.1) dat de vormgeving van de Carlo voldoende afstand houdt van die van de Tripp Trapp, ligt besloten dat geen sprake is van misvorming, verminking of andere aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van Opsvik of aan diens waarde in deze hoedanigheid, als bedoeld in art. 25 Auteurswet en art. 6b is van de Berner Conventie. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ook in zoverre faalt onderdeel III dus. 3.8 Ook de overige klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere 11/02739 22 motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 3.9.1 Het beroep dient dus te worden verworpen. Als de in het ongelijk gestelde partij dienen Stokke c.s. in de proceskosten te worden verwezen. H3 Products c.s. hebben bij hun schriftelijke toelichting aanspraak gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, tot een bedrag van € 25.000 aan honorarium van hun advocaat, te

77



Pagina 6 van 33

vermeerderen met € 2.000,-- aan kantoorkosten en met BTW, een en ander overeenkomstig een met haar advocaat gemaakte afspraak. 3.9.2 Anders dan Stokke c.s. betogen, kan een dergelijke aanspraak, mits gespecificeerd, in cassatie ook nog in de schriftelijke toelichting geldend worden gemaakt, nu de wederpartij zich daartegen bij repliek, respectievelijk dupliek nog naar behoren kan verweren. 3.9.3 Stokke c.s. betogen voorts dat het gevorderde bedrag te summier is onderbouwd, nu geen opgave is verstrekt van het aantal gewerkte uren. Op zichzelf is juist dat een dergelijke opgave in beginsel tot de vereiste motivering behoort en een enkele prijsafspraak tussen de betrokken partij en de advocaat aan die eis niet zonder meer voldoet. Mede in het licht van het door Stokke c.s. zelf opgevoerde honorarium van € 55.000,--, beschouwt de Hoge Raad het bedrag van € 27.000,-- evenwel als redelijk en evenredig. Voor toewijzing van een bedrag ter zake van omzetbelasting bestaat geen grond, nu verweerders allen ondernemers zijn. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Stokke c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van H3 Products begroot op € 781,34 aan verschotten en € 27.000,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann, als voorzitter, de vice-president F.B. Bakels en de raadsheren J.C. van Oven, C.E. Drion en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 22 februari 2013. Conclusie A-G Mr. D.W.F. Verkade Zitting 5 oktober 2012 Conclusie inzake: 1. de vennootschap naar Noors recht Stokke AS, 2. Stokke Nederland BV, 3. [Eiser 3], en 4. [Eiseres 4], eisers tot cassatie (hierna tezamen: Stokke c.s., en afzonderlijk: 'Stokke AS', 'Stokke Nederland', '[eiser 3]' en '[eiseres 4]'), tegen: 1. H3 Products BV, 2. de vennootschap naar Belgisch recht Deva International BVBA, en 3. [Verweerder 3], h.o.d.n. het Babyhuis, verweerders in cassatie (hierna tezamen: H3 Products c.s., en afzonderlijk: 'H3 Products', 'Deva' en 'het Babyhuis'). Inhoudsopgave 1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.5) 2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)

3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1 - 3.6) 4. Auteursrechtelijk kader 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.24) 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.B. Unierecht (nrs. 4.25 - 4.40) 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 5. Bespreking van het cassatiemiddel (nrs. 5.1 - 5.34) 6. Conclusie 1. Inleiding 1.1. De Carlo-kinderstoel van H3 Products vertoont gelijkenissen met de eerdere Tripp Trapp-kinderstoel van Stokke. Het volgens het hof Amsterdam doorslaggevende verschil is dit: - bij de Tripp Trapp vormen de twee evenwijdig schuin oplopende staanders die steunen op horizontaal naar achter lopende liggers een (zeer karakteristieke) strakke cursieve L, - die van de Carlo zijn aan de bovenzijde licht gebogen en lopen aan de onderzijde met een bocht door in het eveneens licht gebogen liggende gedeelte. 's Hofs oordeel dat de totaalindruk van de Carlo daarmee een andere is dan die van de Tripp Trapp, en dat de Carlo dus geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Stokke c.s., wordt met tal van klachten bestreden. 1.2. Ik heb in deze zaak, op zichzelf beschouwd, geen rechtsvragen aangetroffen die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling beantwoording behoeven (in de zin van art. 81 RO). 1.3. Ik wil evenwel niet met die constatering volstaan. Ik concludeer vandaag tevens in twee andere zaken over (beweerde) inbreuk op het auteursrecht op dezelfde Tripp Trapp-kinderstoel(1). In die zaken heeft een ander gerechtshof ('s-Gravenhage) anders geoordeeld over de in het ontwerp van deze stoel al dan niet aanwezige auteursrechtelijk beschermde trekken en de daaraan te verbinden beschermingsomvang. Ik acht de hierop betrekking hebbende oordelen (hoewel zij dus verschillend uitpakken) in overeenstemming met het recht (niet getuigend van een onjuiste rechtsopvatting) en ook voldoende begrijpelijk gemotiveerd. 1.4. Als de Hoge Raad het geraden acht in deze drie zaken zijn rechtscriteria over het al dan niet aannemen van auteursrechtinbreuk te detailleren en/of zijn cassatiecontrole op motivering(sgebreken) aan te scherpen, zou dat de rechtseenheid kunnen bevorderen.

78



Pagina 7 van 33

Daartegenover staat dat de gevolgen van zodanige detaillering of andere aanscherping voor toekomstige zaken moeilijk te overzien zijn, en dat de cassatie-instantie nu eenmaal niet een 'derde feitelijke instantie' is. Als de Hoge Raad in deze drie zaken géén aanleiding ziet om zijn even bedoelde instrumentarium voor auteursrechtzaken aan te passen, zullen de arresten bijdragen aan duidelijkheid over hetgeen via een cassatieberoep al dan niet mogelijk is. 1.5. Hoewel, als gezegd, de bestreden oordelen van het hof een overwegend feitelijk karakter hebben, het hof juiste rechtscriteria heeft toegepast en aan de te stellen motiveringseisen heeft voldaan, heb ik deze conclusie - evenals de conclusies d.d. heden in de twee andere 'Tripp Trapp'-zaken - toch voorzien van relatief uitvoerige inleidende beschouwingen over het auteursrechtelijk beoordelingskader. Ik heb dat gedaan omdat mede ter discussie staat of de (m.i. 'Hoge Raad-conforme') beoordelingswijze van het hof ook 'Unierecht-conform' zou zijn. Ik meen dat ook dat het geval is, maar dat vergt een 'naast elkaar leggen' van het nationaal auteursrecht en het Unierechtelijk auteursrecht. 2. Feiten(2) 2.1. [eiser 3] heeft in 1972 de verstelbare Tripp Trapp kinderstoel (hierna: 'de Tripp Trapp') ontworpen. Sinds 1972 produceert en verkoopt Stokke AS de Tripp Trapp. Sinds 1995 wordt de Tripp Trapp in Nederland op de markt gebracht door Stokke Nederland. 2.2. Voor de Tripp Trapp is in diverse landen octrooi aangevraagd. Het octrooi is (in ieder geval) in Noorwegen verleend. De maximale tijdsduur is in of omstreeks 1992 verstreken. 2.3. De Tripp Trapp bestaat uit twee evenwijdig schuin oplopende staanders van hout waartussen aan de bovenzijde een rugleuning en wat lager een zit- en een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het verstelbaar inschuiven en vastklemmen van de zit- en voetenplankjes, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de grootte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. Het vastklemmen wordt geborgd door middel van twee metalen verbindingsstangen die zijn gemonteerd met inbusbouten door de staanders. De rugleuning (bestaande uit twee delen) wordt aan de staanders gefixeerd met inbusbouten. De staanders worden gesteund door middel van horizontaal naar achteren lopende liggers van iets breder hout die met een schuine naad aan de onderzijde van de staanders zijn bevestigd. Tussen de twee liggers is met inbusbouten een houten dwarsregel gemonteerd. De aan het hof getoonde modellen zijn voor wat betreft de uit hout bestaande delen gemaakt van blank gelakt en whitewash beukenhout. De metalen delen (stangen en inbusbouten) zijn zwart gelakt. 2.4. Het Babyhuis verkoopt via onder meer haar winkel in Haarlem en haar websites diverse baby- en kinderartikelen. H3 Products is een producent en een leverancier van diverse baby- en kinderartikelen,

waaronder kinderstoelen. Deze worden onder meer door Deva gedistribueerd. 2.5. Sinds half mei 2007 biedt het Babyhuis een kinderstoel onder de naam Carlo (hierna 'de Carlo') aan. Het Babyhuis betrekt de Carlo van Deva. De stoel wordt door H3 Products geproduceerd. 2.6. De Carlo die inzet is van het onderhavige geding bestaat uit de onder 2.3 genoemde elementen, met dien verstande echter dat het staand en op de grond rustend 'frame' van de stoel niet vervaardigd is uit (schuin afgesneden) rechte stukken hout maar uit twee aan de bovenzijde licht gebogen (hout)delen die aan de onderzijde met een bocht doorlopen in het 'liggende' gedeelte daarvan, dat eveneens licht gebogen is. 2.7. Bij brief van 21 mei 2007 hebben Stokke c.s. H3 Products en het Babyhuis verzocht (onder meer) de inbreuk met de Carlo op de auteursrechten op de Tripp Trapp te staken. 2.8. Aan het onder 2.7 genoemde verzoek is van de zijde van H3 Products c.s. geen gevolg gegeven. 3. Procesverloop 3.1. Stokke c.s. hebben bij exploot van 6 november 2007 H3 Products c.s. gedagvaard voor de rechtbank Haarlem. Zij vorderen, samengevat, een verklaring voor recht dat met de Carlo inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Stokke c.s. op de Tripp Trapp alsmede een bevel aan H3 Products c.s. om deze inbreuk te staken, met nevenvoorzieningen, alsmede schadevergoeding. 3.2. H3 Products c.s. hebben verweer gevoerd en tevens een vordering in reconventie ingesteld. Zij vorderen, samengevat, een verklaring voor recht dat de Carlo-stoel geen inbreuk maakt op de auteursrechten op de Tripp Trapp en voorts tot vergoeding van schade aan H3 Products. Aan de vordering in reconventie is ten grondslag gelegd dat H3 Products aanzienlijke schade heeft geleden doordat Stokke c.s. procedures tegen haar aanspannen. Volgens H3 Products kan zij daardoor geen stoelen verkopen en is zij tevens genoodzaakt advocaatkosten te maken(3). Stokke c.s. hebben in reconventie verweer gevoerd. 3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 7 januari 2009, kort samengevat, in conventie geoordeeld dat de Carlo-stoel van H3 Products c.s. is aan te merken als een verveelvoudiging van de Tripp Trapp en dat H3 Products c.s. inbreuk maken op de auteursrechten op de Tripp Trapp. De rechtbank heeft de vorderingen in reconventie afgewezen. 3.4. H3 Products c.s. hebben hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Stokke c.s. hebben in het hoger beroep verweer gevoerd en voorts (voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld. 3.5. Het hof heeft bij arrest van 15 maart 2011(4) het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Stokke c.s. afgewezen. Het hof heeft voor recht verklaard dat de Carlo geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke c.s. met betrekking tot de Tripp Trapp en heeft voorts Stokke c.s. veroordeeld tot vergoeding aan H3 Products c.s. van de door hen geleden schade. Het hof heeft hiertoe - onder meer - overwogen:

79



Pagina 8 van 33

'3.3. Partijen zijn het er op zichzelf over eens dat de Tripp Trapp in 1972 een baanbrekend ontwerp was en voorts dat daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. H3 Products c.s. stellen zich echter op het standpunt dat deze bescherming niet verder reikt dan de cursieve L-vorm die het zij-aangezicht van de stoel kenmerkt en dat de overige aspecten van het uiterlijk van de kinderstoel zo zeer bepaald zijn door techniek, stijl en de uit een oogpunt van functionaliteit aan de stoel te stellen eisen dat daaraan bij het bepalen van de auteursrechtelijke beschermingsomvang geen betekenis kan worden toegekend. Ter staving van hun standpunt hebben H3 Products c.s. onder meer gewezen op het destijds (in Noorwegen) verleende octrooi op de Tripp Trapp en de aspecten van het uiterlijk van de stoel die passen in dan wel zijn ontleend aan de zogenoemde Scandinavische stijl. 3.4.1. [...] 3.4.2. Dat het succes van de Tripp Trapp niet alleen is gelegen in de onderscheidende vormgeving doch met name ook in de praktische bruikbaarheid van deze (kinder)stoel wordt door Stokke c.s. uitdrukkelijk onderschreven. Niet in geschil is dat de Tripp Trapp deze bruikbaarheid ontleent aan het feit dat de stoel (naast een uit twee gebogen delen bestaande vaste rugleuning) is voorzien van een zit- en een voetenplankje die verstelbaar zijn op de lengte van de gebruiker en de hoogte van een (eet)tafel. Deze verstelbaarheid wordt bereikt door een aantal keuzes van technische aard die in de door H3 Products c.s. overgelegde (Engelse) octrooiaanvraag van Stokke AS zijn omschreven: twee staanders, voorzien van groeven, waartussen de zit- en voetenplankjes kunnen worden geklemd, een verbinding van deze staanders door middel van de rugleuning en verbindingsstangen alsmede door een regel tussen de liggers. Doordat de staanders niet recht omhoog staan doch schuin naar achter hellen blijft de stoel ondanks haar sobere/ rudimentaire vormgeving stabiel, ook als het kind op het voetenplankje gaat staan, voorts kan als gevolg van het hiermee bereikte 'trap' effect het iets grotere kind zelf op de stoel klimmen en plaatsnemen. Doordat de plankjes qua vorm gelijk zijn kan het (iets grotere) voetenplankje dienst doen als zitplaats voor een volwassene (zie brochure door Stokke c.s. overgelegd als productie 1b). Met de beugel en de rugleuning (in het bijzonder van het hoge model) wordt aan de NEN-EN 1887 veiligheidsvoorschriften voldaan en wordt de veiligheid van het jonge kind gewaarborgd; het ergonomisch gebogen karakter van de rugleuning bevordert het zitgemak. Doordat de staanders zijn voorzien van groeven kunnen de zit- en voetenplankjes worden in- en uitgeschoven. De metalen verbindingsstangen zorgen voor extra stevigheid van het vastklemsysteem. 3.4.3. H3 Products c.s. stellen zich terecht op het standpunt dat deze in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken van de stoel, hoe vernieuwend deze destijds ook mogen zijn geweest, onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes

van de maker en dat derhalve de auteursrechtelijke bescherming van de stoel daarop geen betrekking kan hebben. Dit geldt ook voor (de dikte van) het materiaal en de kleuren waarin de aan het hof getoonde modellen zijn uitgevoerd (de Tripp Trapp is overigens, blijkens de door Stokke c.s. als productie 40 overgelegde brochures, verkrijgbaar in ten minste tien kleuren). Nog daargelaten dat voor de hand ligt dat aspecten zoals sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid een rol hebben gespeeld is de keuze voor het materiaal en de basale kleuren daarvan tevens terug te voeren op de toepassing van de zogenoemde Scandinavische stijl. Waar Stokke c.s. een (zeer) ruime auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp bepleiten, die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zien zij over het hoofd dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent. 3.5.1. In het licht van hetgeen onder 3.4.2 en 3.4.3 is overwogen treft het betoog van H3 Products c.s. doel, dat de vormgeving van de Carlo voldoende afstand houdt van die van de Tripp Trapp en niet als (ongeoorloofde) nabootsing daarvan in de zin van artikel 13 Auteurswet kan worden aangemerkt. 3.5.2. Wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken die (geheel of in overwegende mate) bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het 'frame' van de stoel, bereikt door het steunen van de twee staanders, vervaardigd uit rechte stukken hout, met in een hoek van 70 graden daaraan bevestigde, eveneens uit rechte stukken hout vervaardigde, liggers. Niet in geschil is dat de keuze voor deze vorm van ondersteuning geen (relevant) effect heeft op de functionaliteit van de stoel en valt aan te merken als creatieve inbreng van de maker. Het strakke karakter van de vormgeving is in de aan het hof getoonde modellen van de Tripp Trapp benadrukt door de rechte lijn van de voorzijde van de voet- en zitplankjes, het rechthoekige uiteinde van de stijlen, de schuin afgesneden uiteinden van de leggers en voorts door de parallelle horizontale lijnen van de rugleuning van het lage model. Vanaf de voorzijde bezien heeft de Tripp Trapp een rechthoekige vorm. 3.5.3. Dit als meest karakteristiek te kwalificeren kenmerk van de vormgeving van de Tripp Trapp is in de Carlo niet terug te vinden. De vorm van de Carlo is niet strak en rechtlijnig doch licht gebogen/golvend, de staanders van de Carlo lopen door in de liggers met een ronde bocht waardoor de basisvorm van de stoel niet doet denken aan een cursieve hoofdletter L (of open Z) doch veeleer aan een (onaffe) S. De gebogen lijn van de stoel is terug te vinden in de plankjes die ook aan de voorzijde afgerond zijn en voorts in de afgeronde uiteinden van de staanders/ liggers. Vanaf de voorzijde bezien is de Carlo aan de bovenzijde smaller dan aan de onderzijde. De stoel oogt speels en doet enigszins

80



Pagina 9 van 33

denken aan een schommelstoel; deze mist de stevige/betrouwbare uitstraling van de Tripp Trapp. 3.5.4. Als gevolg van dit een en ander wijkt het totaalbeeld van de Carlo zo zeer af van dat van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is. Van overname van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker is geen sprake. Dat de vormgeving van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft, zoals door Stokke c.s. wordt benadrukt, maakt dit niet anders. Nog daargelaten dat de daarmee bereikte eenvoud/minimalistische uitstraling past in de Scandinavische stijl, verschilt de wijze waarop dit effect bij de twee stoelen wordt bereikt (gebruik van één gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd) te zeer om daaraan de door Stokke c.s. voorgestane betekenis toe te kennen. Daarbij komt dat laatstbedoeld effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel, in 1972 niet oorspronkelijk was, zoals onder meer blijkt uit het door H3 Products c.s. als productie 8 bij memorie van grieven overgelegde octrooischrift met betrekking tot een kinderstoel uit 1947. H3 Products c.s. hebben bij pleidooi in hoger beroep in dit verband terecht ook nog gewezen op de in 1932 ontworpen Gispen 101 stoel. Voorts wijst het hof op de in 1927 ontworpen Cantilever stoel, waarvan in de door Stokke c.s. als productie 35 overgelegde uitspraak van het Oberlandesgericht te Keulen gewag wordt gemaakt, welke stoel nog meer dan de Gispen stoel een open zwevend karakter heeft. 3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat H3 Products c.s. door het vervaardigen en op de markt brengen van de Carlo geen inbreuk maken op de auteursrechten van de Stokke c.s. Van schending van de morele rechten van [eiser 3] is voorts geen sprake, reeds omdat de vormgeving van de Carlo niet als verveelvoudiging noch als wijziging of misvorming van de Tripp Trap in de in artikel 25 Auteurswet bedoelde zin aan te merken valt. Dit brengt mee dat de vorderingen van Stokke c.s. niet toewijsbaar zijn. Het betoog van H3 Products c.s. met betrekking tot, kort gezegd, de invloed van handhaving van het auteursrecht op de intracommunautaire handel kan verder onbesproken blijven.' 3.6. Stokke c.s. hebben tijdig(5) cassatieberoep ingesteld. Partijen hebben ter zitting van de Hoge Raad op 9 maart 2012 hun standpunten mondeling doen bepleiten. Vervolgens hebben partijen hun standpunten nog schriftelijk toegelicht en daarna nog schriftelijk van repliek respectievelijk dupliek gediend. 4. Auteursrechtelijk kader 4.1.1. In dit deel 4 van deze conclusie wil ik het juridisch kader schetsen, tegen de achtergrond waarvan

de auteursrechtelijke cassatieklachten moeten worden bezien. Onder 4.A bespreek ik het nationaal auteursrechtelijk kader op hoofdpunten. De bevindingen waartoe de bespreking van de deelonderwerpen 4.A.a t/m 4.A.f (nrs. 4.2 - 4.19) - met een sterk accent op de jurisprudentie van de Hoge Raad - leiden, worden samengevat en van enige nadere accenten voorzien onder 4.A.g (nrs. 4.20 - 4.24). 4.1.2. Ik heb dan nog niets gezegd over het Europese Unierechtelijke auteursrecht, dat niet alleen ambtshalve aandacht zou kunnen verdienen, maar waarop in deze procedure ook een beroep is gedaan. Onder 4.B (nrs. 4.25 - 4.40) ga ik daarop in. Aldaar zal blijken dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het Unierecht. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over Unierechtelijk auteursrecht acht ik niet geïndiceerd. 4.A. Nationaal auteursrechtelijk kader 4.A.a. De 'werktoets': algemeen 4.2. Het wettelijk vertrekpunt voor vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming is art. 1 Auteurswet (Aw), sprekende over 'een werk van letterkunde, wetenschap of kunst'. Artikel 1 is ten deze uitgewerkt in art. 10 Aw, dat een (niet limitatieve) opsomming geeft van beschermbare werksoorten. 4.3. Hoewel het 'moderne auteursrecht'(6) in de tweede helft van de 19e eeuw (met succes) bevochten is door gerenommeerde literatoren, wetenschappers en kunstenaars, wordt al generaties lang algemeen onderkend - en is in cassatie onomstreden - dat de Auteurswet 'letterkunde, wetenschap of kunst' juist niet met een grote L, W en K schrijft. Evenzo is het al lang communis opinio dat deze drie 'formele' categorieën (zeer) ruim mogen/moeten worden uitgelegd(7). 4.4. Al indiceert het bovenstaande, naast het ruime werkendomein, een lage drempel voor concrete objecten binnen dat domein, toch is nog niet iedere menselijke uiting een werk: een in cassatie evenmin omstreden uitgangspunt. Er blijft een kwalitatieve drempeleis. 4.5. De kwalitatieve drempeleis (of: drempeleisen) voor een auteursrechtelijk beschermbaar 'werk' is (zijn) niet of nauwelijks in de Auteurswet te vinden.(8) Wat als 'werktoets' zou moeten gelden, is in de doctrine ontwikkeld.(9) Wat geldt, is in rechtspraak van de Hoge Raad neergelegd. 4.6. In de rechtspraak van de Hoge Raad heeft zich - via de tussenstap van 'eigen of persoonlijk karakter'(10) - het criterium ontwikkeld van het vereiste 'eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel', in de literatuur vaak verkort weergegeven als 'EOK & PS'. Ik noem - met enkele korte citaten - de volgende arresten. 4.6.1. HR 4 januari 1991 (Van Dale /Romme)(11) betrof de door het hof aangenomen auteursrechtelijke bescherming van de verzameling van ca. 230.000 trefwoorden (lemmata) in de 'grote Van Dale'. Romme had dat trefwoordenbestand (van 'A' tot 'zzzz') opgenomen in een computerprogramma, dat als

81



Pagina 10 van 33

hulpmiddel voor het oplossen van kruiswoordpuzzels was bedoeld. Ik citeer uit rov. 3.4: 'Wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker draagt. Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan dit vereiste. Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het hier om zulk een selectie gaat'. Er volgde vernietiging en verwijzing.(12) 4.6.2. Uit HR 24 februari 2006 (Technip / Goossens)(13) zijn de rov. 3.4, 3.5 en 3.6.2 van belang. De zaak betrof de vatbaarheid voor auteursrecht van een kinetisch schema waarmee in de petrochemische industrie het productieproces van ethyleen en propyleen in een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven. Blijkens het arrest kan dit object binnen het werkbegrip vallen, voor zover de toevoer van gegevens in de reactievergelijkingen op subjectieve selectie berustte. De Hoge Raad overwoog: '3.4 [...] Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als "werk" in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: "... en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht". Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608). 3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het partijdebat van partijen, die zich beiden op even genoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maatstaf heeft toegepast. [...] [Met de] term "subjectieve beoordeling" [heeft het hof] kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het werk, hier het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als "werk" voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. [...] Uit rov. 4.4-4.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht of ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van

wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen.' Niettemin werd het arrest van het hof vernietigd op basis van motiveringsklachten: '3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de onder 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. [...] De aldus samengevatte klachten, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld. 3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van prof. Grievink, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat prof. Grievink niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.' 4.6.3. In HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancome)(14) oordeelde de Hoge Raad dat een geurcombinatie in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Daartoe werd overwogen: '3.3.2 Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als "werk" in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij een parfum van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de geur van een parfum. De omstandigheden dat de eigenschappen van het menselijk reukzintuig aan het

82



Pagina 11 van 33

vermogen tot het onderscheiden van geuren grenzen stellen en dat de mate waarin men afzonderlijke geuren kan onderscheiden van mens tot mens verschilt, doen aan het vorenstaande niet af [...].' 4.6.4. De aan een werk in het algemeen te stellen eisen waren andermaal tamelijk principieel aan de orde in HR 30 mei 2008 (Erven [A]/Nieuw Amsterdam; 'achterbankgesprekken')(15). Het hof Amsterdam had overwogen: '5. Uitgangspunt in deze zaak is dat ingevolge artikel 10 Aw een werk van letterkunde, wetenschap of kunst dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, auteursrechtelijk wordt beschermd. [...] Een gewoon gesprek is doorgaans geen werk, dat auteursrechtelijk beschermd wordt. Voor auteursrecht op een gesprek is nodig dat voor de vorm van dat gesprek creatieve keuzes worden gemaakt. 6. [...] De gesprekken werden gevoerd met als doel om justitie informatie te verschaffen [...]. Het doel van de gesprekken was dan ook niet het vormgeven van een verhaal. De gesprekken die [A] met de rechercheurs van de C.I.E. heeft gevoerd zijn aan te merken als zakelijke informatieoverdracht, waarbij [A] weliswaar op eigen wijze heeft gesproken in een soort vraag- en antwoordmodel, hij heeft hierbij echter voor de vorm van het gesprek geen creatieve keuzes gemaakt. In de wijze waarop [A] zijn verhaal heeft verteld komt immers niet tot uiting dat hij bewust een geestelijke creatie wilde scheppen door zijn verhaal een bepaalde vorm te geven. Er kan dan ook niet vanuit worden gegaan dat [A] er bewust voor heeft gekozen zijn verhaal op deze manier, in deze vorm en in deze specifieke omgeving te doen. [...]. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat op de zogenaamde "achterbankgesprekken" geen auteursrecht rust. [...].' De Hoge Raad casseerde 's hofs arrest, onder meer overwegende: '4.3 Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in art. 1 in verbinding met art. 10 Aw, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, nr. 14449, NJ 1991, 608 en HR 24 februari 2006, nr. C04/350, NJ 2007, 37). Het hof heeft deze maatstaf (in rov. 4.4) ook vooropgesteld. 4.4 De gedachtegang van het hof [...] is [...] kennelijk deze geweest dat de omstandigheid dat [A] de door hem verschafte informatie op zijn manier heeft verwoord, weliswaar meebrengt dat de gesprekken een door die wijze van verwoording bepaald ('daarmee samenhangend') eigen karakter hebben, maar dat voor de eigenschap dat zij ook het persoonlijk stempel van de maker dragen, vereist is dat zij het resultaat zijn van menselijk scheppen, waarbij creatieve keuzes zijn gemaakt. Om aan die eis te voldoen is naar het oordeel van het hof nodig dat het werk door de maker als een

coherente creatie is geconcipieerd en door hem bewust in een bepaalde vorm(geving) is gegoten. 4.5.1 Het hof heeft aldus terecht de beide elementen van de aan te leggen maatstaf onderscheiden: dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen. 4.5.2 Het gaat hierbij evenwel om een kenmerk dat uit het voortbrengsel zelf is te kennen. Daarom mag niet de eis worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt, welke eis betrokkenen bovendien voor onoverkomelijke bewijsproblemen kan stellen. Om dezelfde reden kan niet worden geëist dat de maker bewust voor de vorm heeft gekozen die het werk heeft gekregen. Het in 4.5.1 overwogene brengt voorts mee dat een schepping, om een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen zijn, niet het karakter van een coherente creatie behoeft te hebben. Waar het hof in andere zin heeft overwogen geeft het bestreden arrest dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hetgeen is beslist in HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 kan, anders dan het hof oordeelde, niet dienen ter ondersteuning van de bewustheidseis, aangezien in de door het hof aangehaalde zinsnede tot uitdrukking is gebracht dat het (slechts) de vorm van de afzonderlijke door Van Gelder vervaardigde voorwerpen was, die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, niet het 'bijzondere kunsteffect' daarvan. De bijzin 'die uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen' bedoelde de voorafgaande term 'vormgeving' dus niet te beperken. 4.6 [...] Het hof waarnaar de zaak verwezen wordt, zal opnieuw moeten beoordelen of de achterbankgesprekken voortbrengselen zijn die het persoonlijk stempel van [A] als maker dragen, met inachtneming van hetgeen in dit arrest daaromtrent is overwogen.' 4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.7.1. In art. 10 lid 1 onder 11o Aw zijn 'werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid' met zo veel woorden als auteursrechtelijk beschermbare werksoort vermeld. Deze rubriek (aanvankelijk: lid 1 onder 10o, en toen omschreven als 'werken van op nijverheid toegepaste kunst') kreeg in 1973 - in samenhang met de op handen zijnde de invoering van de toen nieuwe, speciaal op bescherming van productvormgeving gerichte Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW)(16) - haar huidige formulering.

83



Pagina 12 van 33

4.7.2. Tot 1987 heeft er veel onzekerheid en discussie bestaan over de vraag of voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst (resp. tekeningen en modellen) een hogere drempel zou gelden dan in het algemeen voor werken in auteursrechtelijke zin geldt. Aanleiding daartoe waren de vermelding van het woord 'kunst' in art. 10 lid 1 sub 11o (destijds: 1o0) Aw en - later vooral - de in het toenmalige art. 21 BTMW voorkomende strofe, die voor auteursrechtelijke bescherming het criterium van een 'duidelijk kunstzinnig karakter' formuleerde.(17) Aan de onzekerheid werd een einde gemaakt door de thans aan te halen arresten van het Benelux-Gerechtshof (BenGH) en de Hoge Raad van 1985/1988 in de zgn. Screenoprints- of Autojaloezieën-zaak. Er gelden geen zwaardere drempeleisen dan voor werken in het algemeen. 4.8.1. In zijn verwijzingsarrest van 29 november 1985(18) legde de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de auteursrechtelijke bepaling van art. 21 BTMW voor. De zaak betrof gepretendeerd auteursrecht op een autojaloezie, door Screenoprints ontworpen om gemonteerd te worden aan Citroën-auto's, en vervolgens door Citroën (zelf) nagemaakt. Zoals gezegd, vereiste art. 21 BTMW destijds 'een duidelijk kunstzinnig karakter' voor auteursrechtelijke bescherming van tekeningen of modellen in de zin van de BTMW. Het Amsterdamse hof had geoordeeld dat de autojaloezie van Screenoprints aan dat criterium niet voldeed. In rov. 3.4 overwoog de Hoge Raad: '3.4 Screenoprints heeft haar beroep op auteursrechtelijke bescherming gebaseerd op art. 10 lid 1 sub 10e (thans vernummerd tot 11e) Auteurswet. Deze wetsbepaling vermeldt "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid" als behorende tot de werken van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan het uitsluitend recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging krachtens art. 1 Auteurswet - behoudens beperkingen bij de wet gesteld - aan de maker toekomt. Daarbij moet men - naar algemeen wordt aanvaard - ervan uitgaan dat de zinsnede "tekeningen en modellen van nijverheid" niet meer is dan een nadere aanduiding van werken die zijn begrepen onder de omschrijving "werken van toegepaste kunst". De vraag welke maatstaf moet worden aangelegd bij het oordeel of er sprake is van een "werk van toegepaste kunst" in de zin van deze wetsbepaling, wordt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur niet eenstemmig beantwoord. In een deel van de rechterlijke uitspraken en bij het merendeel van de schrijvers ziet men - zij het niet altijd in gelijkluidende bewoordingen - als (genoegzaam) vereiste vermeld dat er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (opvatting A); bij een enkele schrijver en in een aantal rechterlijke uitspraken wordt daarenboven de eis gesteld dat het werk "een zekere kunstwaarde" vertoont, hetgeen ook wel aldus wordt geformuleerd

dat daarin "een zeker kunstzinnig streven van de maker" tot uitdrukking dient te komen (opvatting B). Algemeen wordt aangenomen dat ook bij opvatting B een betrekkelijk gering gehalte aan kunstwaarde genoeg is.' De Hoge Raad vroeg vervolgens aan het Benelux-Gerechtshof welke eisen uit hoofde van art. 21 BTMW ter zake van tekeningen en modellen aan het werk moeten worden gesteld. In de inleiding tot deze prejudiciële vraag hanteerde de Hoge Raad dus (voor de eerste keer), onder verwijzing naar literatuur, de formulering dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker zou moeten dragen. Dat criterium is, zoals al bleek, in latere arresten - over werken in het algemeen - steeds teruggekeerd. Bij arrest van 22 mei 1987(19) deed het Benelux-Gerechtshof uitspraak op de door de Hoge Raad gestelde vragen. In HR 15 januari 1988(20) geeft de Hoge Raad die beantwoording weer: '1.2 Bij arrest van 22 mei 1987, A 85/3, heeft het Benelux-Gerechtshof, uitspraak doende op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest aan dit hof gestelde vragen, voor recht verklaard: (40) Voor de in art. 21 BTMW bedoelde bescherming uit hoofde van de Auteurswet is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk - dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel(21) van de maker draagt - op het gebied van de (toegepaste) kunst. (41) Daarbij geldt dat indien de tekening of het model valt aan te merken als een werk in de onder (40) bedoelde zin, ook is voldaan aan het vereiste dat sprake is van een voortbrengsel op het gebied van de (toegepaste) kunst, behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. (42) Verdergaande vereisten druisen in tegen de door de verdragsluitende Staten ten aanzien van de vereisten voor de auteursrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen aanvaarde gemeenschappelijke uitgangspunten.' Het hof te Amsterdam bleek een te strenge maatstaf te hebben aangelegd, zodat vernietiging en verwijzing volgde.(22) Daarmee is overigens niet gezegd dat het criterium van het EOK & PS niet toch een serieuze drempeleis kan blijken in te houden, zoals bijv. blijkt uit het hierna te noemen arrest uit 1995. Op het criterium 'noodzakelijk voor een technisch effect' kom ik nog terug in nrs. 4.23.1 - 4.23.6. 4.8.2. In de zaak die leidde tot HR 27 januari 1995 (Dreentegel)(23) had het Leeuwarder hof over een door Zoontjes ontwikkelde drainerende tegel overwogen: '6. Eenmaal gegeven enerzijds de vierkante grondvorm van de tegel en de min of meer gestandaardiseerde maat der zijkanten (30 cm, ook wel 50 cm), alsmede anderzijds de gedachte om door uitsparingen in de zijkanten het doorlaten van hemelwater en door het

84



Pagina 13 van 33

aanbrengen van nokken aan de onderzijde het afvoeren van het hemelwater mogelijk te maken c.q. de mogelijkheid daartoe te vergroten, oordeelt het hof de vorm van de door Zoontjens op de markt gebrachte tegel te zeer het resultaat van een door die uitgangspunten beperkte keuze om te kunnen zeggen dat het gaat om een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 7. Dit oordeel wordt bevestigd door de, volgens Zoontjens op toeval berustende, gelijkenis tussen elementen van de dreentegel en elementen van de tegel waarvoor op 3 oktober 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd [...].' De Hoge Raad verwierp de hiertegen gerichte cassatieklachten met de overweging (4.3): 'De klacht onder a mist feitelijke grondslag: het Hof heeft niet miskend dat ook wanneer - zoals het onderdeel het formuleert - "de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze" sprake kan zijn van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat ten aanzien van de Dreentegel aan laatstgenoemd, door het Hof uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrokken criterium niet is voldaan omdat, naar 's Hofs oordeel, de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze. De onder b geformuleerde motiveringsklacht treft evenmin doel. Het Hof heeft zijn oordeel - dat geenszins onbegrijpelijk is - voldoende met redenen omkleed. Het heeft in rov. 6 aangegeven hoezeer de vorm van de Dreentegel bepaald werd door de wens aan zekere technische eisen te voldoen en dat in rov. 7 nader toegelicht door te wijzen op de gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd: het Hof heeft blijkbaar aangenomen dat de ontwerper van laatstbedoelde tegel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en heeft, daarvan uitgaande, erop gewezen dat deze gelijkenis - juist als zij, zoals Zoontjens hadden beweerd, op toeval berustte - aantoont hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald. Waar het Hof zijn oordeel aldus genoegzaam had gemotiveerd, behoefde het niet uitdrukkelijk in te gaan op de in het onderdeel bedoelde stellingen die, nu tussen het ontwerpen van de mallen en het ontwerpen van de tegel geen wezenlijk onderscheid bestaat, met dat oordeel onjuist waren bevonden.' 4.8.3. In HR 29 juni 2001(24) was ten aanzien van een vijftal spellen (onder meer) aan de orde de vraag of deze aan de EOK & PS-toets voldeden. De Hoge Raad sauveerde de oordelen van het hof over de auteursrechtelijke beschermbaarheid, niettegenstaande de betrokkenheid daarvan op onbeschermde ideeën en niettegenstaande de simpelheid van het spelmateriaal (met name bij: Jenga) of de technische bepaaldheid ervan (zoals bij: Vier op 'n rij). Aan de motivering door

het hof werden in dit kort geding geen hoge eisen gesteld(25),(26). 4.8.4. In HR 8 september 2006 (Slotermeervilla's)(27) ging het om vakantiehuizen(28), waaraan het hof auteursrechtelijke bescherming had ontzegd. De Hoge Raad casseerde, na te hebben overwogen: '3.7 In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het door het hof bedoelde algemeen bekende feit in verband met dezelfde functionaliteitseisen waaraan veelal moet worden voldaan, de marges voor een origineel ontwerp voor een vakantiehuis uiterst gering maakt. Bovendien kan deze opvatting van het hof, anders dan het hof kennelijk meende, geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp voor de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Door niettemin de bestreden opvatting tot uitgangspunt te nemen heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.' 4.8.5. In de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton(29) had het hof te Amsterdam overwogen: '4.36. Voor auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp van de Elwood is vereist dat de Elwood een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank heeft overwogen dat de verschillende elementen van de Elwood zoals de stiksels, inzetstukken en de contrastband weliswaar ieder voor zich bij spijkerbroeken en overige kledingstukken kunnen worden aangetroffen, maar dat de elementen in de Elwood in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Het hof volgt de rechtbank in haar oordeel. De wijze waarop deze karakteristieke elementen, die ook als vormmerk zijn gedeponeerd, in het ontwerp van de Elwood zijn verwerkt, getuigt van een creatieve prestatie van de ontwerper. Daarbij moet tevens voor ogen worden gehouden dat ten tijde van het ontwerp van de Elwood deze elementen nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. [...]' Over de hiertegen gerichte cassatieklacht overwoog de Hoge Raad: '3.12 Middel X klaagt over het oordeel (in rov. 4.36) dat de Elwood-broek een auteursrechtelijk beschermd werk is, (mede) omdat haar kenmerkende elementen ten tijde van het ontwerp nog niet gebruikelijk waren in dat deel van de kledingbranche waarin G-Star en Benetton zich begeven. In het middel wordt betoogd dat de omstandigheid dat vormgevingselementen dus in andere branches wel gebruikelijk waren, maakt dat zij niet oorspronkelijk waren en daarom ook niet het persoonlijk stempel van de maker konden dragen. Het middel faalt op de gronden, uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62-4.64.' De desbetreffende passages in de conclusie luidden: '4.62. Een werk dient te beschikken over een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.(30) Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen kan een werk zijn in de zin van de Auteurswet, mits die

85



Pagina 14 van 33

selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit valt af te leiden uit het arrest Van Dale/Romme van de Hoge Raad(31) en het vervolgens na verwijzing door Hof 's-Gravenhage gewezen arrest in die zaak.(32) 4.63. In onze zaak Benetton/G-Star overwoog het hof dienaangaande het volgende [zie de geciteerde rov. 4.36 hierboven]. 4.64. In navolging van de rechtbank heeft het hof dus geoordeeld dat de originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker ("getuigt van een creatieve prestatie") zijn gelegen in de combinatie van - op zichzelf bekende - vormgevingselementen. Aldus heeft het hof niet miskend dat deze elementen, op zichzelf, in andere kledingbranches al bekend waren; het hof overweegt dat ook met zoveel woorden, maar het laat - rechtens juist en alleszins begrijpelijk - de doorslag geven dat er sprake is van elementen in de Elwood die in een zodanige combinatie zijn verwerkt dat dit een origineel product oplevert. Ook Middel X kan niet tot cassatie leiden.' 4.8.6. In de zaak die leidde tot HR 29 januari 2010 ([B/C])(33) ging het om verlichting voor de glastuinbouw. Aanlegster [B] had daartoe de zgn. GAN-armatuur of GAN doen ontwikkelen, en betichtte Helle ervan dat die met het product Onyx inbreuk op haar auteursrecht maakte. Het hof overwoog in rov. 3.5 dat het uiterlijk zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat de GAN niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Daartoe overwoog het hof in rov. 3.6 dat gebleken is: '[...] dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en "nek" met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die ongeveer de helft van de lengte van de behuizing beloopt), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft. Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de

keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.' De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, onder meer overwegende: '3.3.1 Onderdeel I, waarin niet wordt bestreden dat de volgens het hof bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en evenmin dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn, keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het in rov. 3.5 en 3.6, slotzin, neergelegde oordeel. 3.3.2 Deze klachten worden, voor zover zij al feitelijke grondslag hebben, alle tevergeefs voorgesteld omdat het hof bij zijn bestreden oordeel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, dit oordeel voor het overige - verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard - in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht en ten slotte ook toereikend is gemotiveerd.' 4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen 4.9.1. Het inbreukcriterium van art. 13 Aw luidt, voor zover hier van belang, of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'. In de literatuur is onderkend dat bij een voor het inbreukcriterium relevante overneming gelet moet worden op overneming van enerzijds'subjectieve' of 'auteursrechtelijk beschermde trekken', en anderzijds 'objectieve trekken' die buiten de bescherming van het auteursrecht vallen. 'Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d. Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische - hoezeer wellicht ook verrassende - theorieën, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.'(34) 'Het overnemen van die elementen is dus vrij.'(35) De Hoge Raad heeft zich in het hieronder (4.10.2) te vermelden Una Voce Particolare-arrest van 2004 terminologisch bij het ijkpunt 'auteursrechtelijk beschermde trekken' aangesloten. 4.9.2. Anderzijds is onderkend dat, nu een voldoende originele combinatie van (zelfs alle) elk voor zich onbeschermde elementen toch aan de EOK &PS-toets kan voldoen(36), ook weer getoetst moet worden aan het criterium of er sprake is van zodanige overneming uit die voldoende originele combinatie, dat daarmee toch die auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')-trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.9.3. Tegen deze achtergrond heeft in de rechtspraak ingang gevonden het belang van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of, gelet op het een en ander, de gedaagde voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen

86



Pagina 15 van 33

beschermd is. Dit komt naar voren in - onder meer - het verderop (nr. 4.13.1) te vermelden arrest Decaux/Mediamax van 1995. 4.10.1. In deze paragraaf onder de titel 'Het inbreukcriterium: algemeen', moet ik evenwel beginnen met het belangrijke arrest van HR 5 januari 1979(37). Het ging over de vraag of het economieleerboek van drs. Hollebrand c.s. inbreuk maakte op dat van prof. Heertje. De Hoge Raad overwoog: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' Het arrest van het hof, dat de gestelde inbreuk had afgewezen, bleef in stand. 4.10.2. Het (al genoemde) arrest van HR 29 november 2002, in de zaak Una Voce Particolare(38), had betrekking op beweerde auteursrechtinbreuk door overname van een zgn. format voor een tv-programma. De Hoge Raad overwoog(39), voor zover hier van belang dat voor werken als de onderhavige televisieformats beslissend is: '3.5 [...] 'of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.' Het oordeel van het hof dat er voldoende verschillen waren, bleef in stand. Het hof kon daarmee (ook) voorbij gaan aan het verlangen van de eiser/appellant dat de gedaagde/geïntimeerde tegenbewijs diende te leveren tegen een ontleningsvermoeden(40). Nu de (voor een inbreukoordeel noodzakelijke) ene schakel in de ketting niet aanwezig bleek te zijn, heeft een onderzoek naar de andere schakel geen belang. Anders dan wel eens gedacht wordt, is bovenstaand criterium in het arrest Una Voce Particolare dus niet een criterium waarvan de draagwijdte beperkt zou zijn tot de (ontlenings-)bewijslastkwestie, maar is het een gewoon materieelrechtelijk criterium bij de uitleg van art. 13 Aw(41). 4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw 4.11.1. Zoals hierboven aangegeven, is bij de beoordeling van gestelde auteursrechtinbreuk van belang in hoeverre het gaat om overneming van subjectieve (auteursrechtelijk beschermde) dan wel objectieve (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken. Bij alle soorten werken in diverse (voorbeeld-)categorieën van artikel 10 lid 1 Aw kan de verhouding tussen subjectieve en objectieve trekken (ook binnen die categorieën) aanzienlijk variëren. Ik noem als voorbeeld de onder 9o vermelde fotografische werken:

het scala kan gaan van enerzijds een voor een wetenschappelijk of zakelijk doel objectief-technisch perfecte weergave van het gefotografeerde object (met aldus zo goed als 100% objectieve trekken), tot een vrije met een fototoestel gemaakte impressie van een beeld uit de natuur, met gebruikmaking van effecten verkregen door de afstand, de 'hoek', het inspelen op de natuurlijke belichting en het kiezen van eventuele kunstmatige belichting, alsmede verdere variaties die de camera toelaat en die bij het ontwikkelen afdrukproces mogelijk zijn(42). Hier zullen de subjectieve trekken vergaand overwegen. Daartussen liggen, als geïndiceerd, tal van varianten. Bij 'boeken' (een deel van de in art. 10 lid 1 onder 1o genoemde objecten) kan het gaan om romans met zeer overwegend subjectieve trekken, via leerboeken met veel objectieve trekken(43) en steden(reis-)gidsen met overwegend objectieve trekken, tot wis- of rekenkundige tabellenboeken waarin de subjectieve trekken nagenoeg of geheel afwezig zijn (zelfs al zijn de betrokken tabellen nooit eerder gemaakt, bijv. voor een nieuw BTW-percentage van 19,95 %). Wat de categorie 'werken van toegepaste kunst' betreft: aan het vorenstaande doet niet af dat blijkens het woord 'toegepaste' in art. 10 lid 1 onder 11o Aw per definitie sprake van functionele elementen en daarmee objectieve trekken (het object moet immers aan een bepaalde gebruiksfunctie voldoen). De vormgeving van bijv. een vaas of een verlichtingsornament kan met een roman vergelijkbare subjectieve trekken hebben, waaraan niet afdoet dat de vaas bloemen moet kunnen dragen, en dat het verlichtingsornament licht moet geven. Een roman moet immers ook 'leesbaar' zijn, en een 'historische roman' zal doorgaans historische feiten 'meenemen' en in zoverre objectieve trekken (moeten) laten zien. 4.11.2. De objectieve trekken kunnen evenwel toenemen door het (uit het object blijkende) streven dat het voorwerp objectief zo goed mogelijk aan de functie voldoet: bij toegepaste kunst net zo goed als bijv. bij woordenboeken en reisgidsen. Objectieve trekken zullen veelal ook aanwijsbaar zijn doordat voortgebouwd wordt op voorbeelden van eerdere objecten met hetzelfde gebruiksdoel. Daarnaast zal veelal aansluiting gezocht worden bij contemporaine tendensen qua mode en stijl: eveneens auteursrechtelijk onbeschermde trekken. Dit alles sluit de aanwezigheid van minder of meer subjectieve trekken echter ook weer geenszins uit. 4.12. Bij de vermelding van jurisprudentie in deze rubriek noem ik vooreerst het oude arrest van HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn), een zaak over beweerdelijke auteursrechtinbreuk door Van Rijn ten aanzien van kunstnijverheidsvoorwerpen. De Hoge Raad, die Van Gelders cassatieberoep verwierp, overwoog: 'dat alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat den maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet; dat het Hof, vaststellende dat - buiten de algemeene gelijkenis, die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik

87



Pagina 16 van 33

bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen - er van een gelijkenis in uiterlijken verschijningsvorm tusschen de betrokken kunstnijverheidsvoorwerpen geen sprake is, terecht heeft beslist dat er niet is nabootsing; dat zonder deze gelijkenis het bezigen van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, het volgen van den stijl nog niet meebrengen, dat nabootsing van het werk in gewijzigden vorm, als vermeld in art. 13 van de Auteurswet, aanwezig is'. 4.13.1. Het (al genoemde) arrest van HR 29 december 1995 in de zaak Decaux/Mediamax(44) had betrekking op houders voor reclameborden. In rov. 4.6 had het hof overwogen: 'De vraag is [...] of Mediamax binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van [Decaux'] Mupi Senior genomen heeft en met haar ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen.' Het hof kwam aan de hand van bespreking van een aantal verschillen, in samenhang beschouwd, in rov. 4.14 tot het oordeel dat de 'totaalindrukken van de producten van partijen zodanig verschillend [zijn] dat van inbreuk op het aan Decaux toekomend auteurs- of modelrecht niet gesproken kan worden.' De Hoge Raad oordeelde in rov. 3.3: '[... dat] de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde [totaalindrukken-] maatstaf zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt juist is'. 4.13.2. Tekstanalyse leert dat het door het hof geformuleerde criterium eensdeels cirkelvorming is: er is geen inbreuk op auteursrecht als de totaalindrukken zodanig verschillend zijn dat van inbreuk op auteursrecht niet gesproken kan worden. De doorbreking van de cirkel zit hierin dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn. En dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten. Het komt - door mij geenszins vernieuwend maar variërend gezegd - aan op het door de rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen. Daarbij kan de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen; de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten. Nu hierbij (uiteraard) niet met exacte getallen rekenkundig kan worden opgeteld en afgetrokken, komt het in wezen aan op een (in)schatting. Het woorddeel 'indrukken' (in tegenstelling tot bijv.: 'factoren') duidt daar op. Daarin zit tegelijk een tweede doorbreking van de cirkel. 4.13.3. Het aldus hoogst feitelijke en daarmee corresponderend in cassatie navenant vrijwel onaantastbare karakter van de toepassing van het

'totaalindrukken'-criterium, heb ik hiermee willen benadrukken (resp. aan de minder gespecialiseerde lezer willen uitleggen). 4.13.4. De Hoge Raad heeft aan zijn accordering van het 'totaalindrukken'-criterium in het arrest Decaux/Mediamax nog iets toegevoegd dat meer richting geeft aan het al dan niet toekennen van gewicht aan bepaalde overeenkomsten tussen de voortbrengselen: '3.4 [...] In deze overwegingen [4.5 en 4.6] heeft het hof tot uiting gebracht dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand van de Mupi Senior heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Een en ander geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. [...]' Daarmee heeft de Hoge Raad geoordeeld dat mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Vgl. ook de in nr. 4.10.2 al genoemde rov. 3.5 van Una Voce Particolare, waar de Hoge Raad ten deze in algemene zin het criterium van (al dan niet) 'auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk' hanteert. 4.13.5. Dat maakt de positie voor een oorspronkelijk eiser, die in cassatie wil opkomen tegen een voor hem negatief 'totaalindrukken'-oordeel van de hoogste feitenrechter waarin 'objectieve trekken' een voor die eiser negatieve rol speelden, nog moeilijker of onfortuinlijker. 4.13.6. De in de literatuur gestelde vraag of het totaalindrukken-criterium zich leent voor toepassing bij alle soorten werken (met name: ook bij complexe werken?), kan hier blijven rusten. Niet omstreden is de toepasbaarheid bij de beoordeling van (beweerde) inbreuk op werken van toegepaste kunst: mits men zich ervan bewust blijft dat ook daarbij rekening moet worden gehouden met de vraag of overeenstemmende trekken van de wederzijdse producten al dan niet auteursrechtelijk beschermd zijn(45). 4.13.7. Het zojuist gezegde brengt mee dat het inderdaad moet gaan om de totaalindrukken van de auteursrechtelijk beschermde trekken, en dus niet om de totaalindrukken van zowel auteursrechtelijk beschermde als niet-beschermde trekken. De Hoge Raad bracht dat al onder woorden door het onderschrijven van 's hofs oordeel in de Decaux/Mediamax-zaak dat geabstraheerd moet worden van 'mode, trend of stijl' (zelfs als die door Decaux was ingezet). Ik illustreer de juistheid van deze visie nog met een paar eenvoudige voorbeelden. Iemand komt het idee om (voor de toeristenmarkt) klompen te beschilderen met molentjes. Iemand anders volgt met klompen, beschilderd met tulpen. Moeten de klompen as such meetellen bij de totaalindruk? Neen dus.

88



Pagina 17 van 33

Omdat het in Nederland vaak regent, ontwerpt iemand een (zo strak mogelijk bij de glijbaan aansluitende) overkapping voor glijbaantjes op kleuterspeelplaatsen. Iemand anders ontwerpt een frivolere, luchtiger overkapping. Moet de glijbaantjes meetellen bij de totaalindrukken? Neen. Het vorenstaande laat zich eigenlijk nog het fraaist illustreren aan de hand van het arrest Heertje/Hollebrand. Als in die zaak het hof en de Hoge Raad zich mede zouden hebben laten leiden door niet-auteursrechtelijk beschermde totaalindrukken, dan zou Hollebrand in de pan zijn gehakt. 4.13.8. Aan het vorenstaande doet niet af dat een combinatie van (allemaal of deels) niet auteursrechtelijk beschermde elementen, toch weer, qua combinatie, aan het EOK & PS-karakter kan voldoen. Maar dan moet - naar het oordeel van de feitenrechter - die (verzamelende) combinatie voldoen aan de EOK & PS-toets (vgl. 4.9.2) en moeten die originele combinatie de totaalindrukken van de objecten van de eiser en de gedaagde bepalen. 4.A.e. Wisselwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium 4.14. In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen de mate waarin een werk voldoet aan de werktoets (art. 1 en 10 Aw) en het inbreukcriterium (art. 13 Aw). De (vuist-)regel is dat naarmate een werk meer 'objectieve' (niet auteursrechtelijk beschermde) trekken omvat, er een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig zal moeten zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten. Dit ligt ook voor de hand omdat het auteursrecht enerzijds de drempel (werktoets) niet te hoog wil leggen (waarbij in elk geval een één-op-één nabootsing kan worden bestreden), maar anderzijds geen ruimte wil geven om 'objectieve trekken' te monopoliseren. Het punt van de wisselwerking werd in wezen al fraai verwoord in de onder 4.10.1 aangehaalde rechtsoverweging uit het arrest Heertje/ Hollebrand van 1979, met de daarin gelegde nadruk op de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk, en de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben. 4.15.1. De (vuist-)regel dat een grotere overeenstemming tussen de wederzijdse objecten aanwezig moet zijn om tot auteursrechtinbreuk te besluiten, naarmate een werk minder auteursrechtelijk beschermde trekken omvat, zou men kunnen parafraseren als: een navenant beperkte(r) beschermingsomvang. Dat is - kortheidshalve - wel 'handig'(46). In dogmatisch-theoretische zin acht ik het echter niet juist is. Men kan beter zeggen: (steeds) dezelfde beschermingsomvang volgens het criterium van art. 13 Aw ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'), maar volgens het Heertje/Hollebrand-criterium (steeds) in het concrete geval rekening houdend met 'de aard van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk'.(47)

Omdat het kortheidshalve 'handig' is en in het Nederlandse auteursrechtelijke spraakgebruik is ingeburgerd, zal ik hieronder toch de terminologie van een 'beperkte(r) beschermingsomvang' blijven gebruiken. 4.15.2. Ik stip dit punt (nog eens(48)) aan omdat men de laatste tijd in auteursrechtzaken wel een beroep hoort doen op een (zeer) 'ruime' of 'grote' beschermingsomvang: ook in de onderhavige zaak. Zo'n criterium bestaat in het Nederlandse auteursrecht niet als wettelijk criterium en evenmin als geijkt jurisprudentieel criterium. Ook in de literatuur ben ik het als zodanig niet tegengekomen. De eerder aangeduide regel van het arrest Heertje/Hollebrand dat de auteursrechtelijke beschermingsomvang samenhangt met de aard en de mate van oorspronkelijkheid van het object waarvan is (of zou zijn) overgenomen, brengt mee dat - in elk geval: doorgaans - aan 'functionele' werken, zoals bijv. economieleerboeken (de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand) of werken van toegepaste kunst(49) (zoals kinderstoelen, de inzet van de onderhavige zaak), zonder inbreuk op auteursrecht méér kan worden ontleend dan aan werken van vrije kunst.(50) Zulke functionele werken genieten in zoverre dus een beperktere beschermingsomvang. Dat criterium (beperktere beschermingsomvang) mag wel algemeen aanvaard heten. Er is (in de auteursrechtelijke communis opinio) sprake van een niet beperkte beschermingsomvang als het gaat om 'vrije' creaties, zoals gedichten, romans, abstracte schilderen beeldhouwkunst en muziek. Die creaties genieten dus zo'n 'niet beperkte beschermingsomvang'. In andere, en gebruikelijker woorden genieten zij: de normale (immers niet of nauwelijks door aanwezigheid van functionele of objectieve elementen) beperkte beschermingsomvang. Daarbij valt te bedenken dat in Nederland in elk geval sinds 1912 de bescherming nooit beperkt is geweest tot alleen maar letterlijke c.q. één op één overneming, zoals sinds dat jaar het criterium van art. 13 Aw best mooi aangeeft ('gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ik ontraad - nog steeds - een (retorisch geïnspireerd?) systeem, waarbij een pretens niet (of maar een beetje) vanwege functionele/objectieve factoren beperkte normale beschermingsomvang, een '(zeer) ruime' of 'grote beschermingomvang' zou moeten gaan heten. 4.15.3. Dit klemt te meer, omdat het HvJEU in enige - verderop onder 4.B, nrs. 4.29 - 4.40 met enige uitvoerigheid te bespreken - arresten de terminologie 'ruime beschermingsomvang' heeft gebezigd. Uit die arresten blijkt evenwel dat het daarbij gaat om een bescherming volgens het geharmoniseerde Unie-auteursrecht die zich niet beperkt tot letterlijke (c.q. één op één overneming). Anders gezegd: het begrip 'reproductie' in de Auteursrechtrichtlijn moet niet naar de letter ('één op één'-reproductie) maar naar de geest worden uitgelegd. Die verduidelijking door het HvJEU is voor sommige lidstaten mogelijk nuttig, Wat

89



Pagina 18 van 33

Nederland betreft, blijkt het om niet meer te gaan dan wat wij als 'normale' beschermingsomvang beschouwen. 4.15.4. Naar mijn mening wordt het bovenstaande dus niet ontkracht door jurisprudentie van het HvJEU, met name ook niet door de verderop te bespreken arresten Infopaq (2009) en Painer (2011). 4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrechter 4.16. Voor wat betreft de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de (gerechtshoven als hoogste) feitenrechters gelden geen bijzondere regels. De Hoge Raad toetst aan (eventueel nader ontwikkelde) rechtsregels, en op vormverzuim, in het bijzonder eventuele onbegrijpelijkheid van de motivering, waaronder het passeren van essentiële stellingen. 4.17. Ik roep nog eens in herinnering de overweging van de Hoge Raad in het arrest Heertje/ Hollebrand van 1973, luidende: 'De beantwoording van de vraag waarvoor de rechter zich in een geding als het onderhavige gesteld ziet, is in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder ook van de aard van het beweerdelijk bewerkt of nagebootste werk. De waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter dat zulk een werk in verband daarmede kan hebben en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk zal veelal van feitelijke aard zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken.' 4.18.1. In de korte weergave hierboven van een aantal uitspraken van de Hoge Raad zijn toepassingsvoorbeelden van de taakverdeling tussen de Hoge Raad en de feitenrechters te vinden. 4.18.2. Aan de conclusie van A-G Asser voor het arrest Decaux/Mediamax ontleen ik nog het volgende: '2.17. Het middel overvraagt dan ook mijns inziens de rechter als het in feite de eis stelt dat de feitenrechter in een zaak als deze tot een ontleding van de modellen(51) overgaat in verschillende elementen en dwingend een bepaalde wijze van vergelijken en afwegen voorschrijft. De feitenrechter is op dit punt een grote mate van vrijheid gelaten(52). Voldoende is dat hij de beide modellen met elkaar vergelijkt en daarbij op de punten van overeenstemming en van verschil let en in dat kader aandacht schenkt aan met name de aspecten die auteursrechtelijk relevant zijn. 2.18. Ik zie trouwens ook niet op grond waarvan de cassatietoetsing van zulke in hoge mate feitelijke oordelen als die waarom het hier gaat(53), zou moeten worden verruimd door aan te nemen dat de feitenrechter rechtens gehouden is tot de hier voorgestelde wijze van oordeelsvorming, die dan kennelijk ook nog uit de uitspraak zou moeten blijken teneinde die cassatiecontrole mogelijk te maken. [...]' Bij deze observaties sluit ik mij aan. 4.19. In zijn boekje Motiveren in IE-zaken(54) suggereert D.J.G. Visser dat de Hoge Raad voor het niet aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere motiveringseisen lijkt te stellen, dan bij het oordeel van de feitenrechter dat wel sprake is van voldoende

creativiteit. Ik acht die stelling onvoldoende onderbouwd om haar te kunnen onderschrijven. Visser doet een dergelijke suggestie overigens niet als het gaat om de beoordeling in cassatie van de inbreukvraag. 4.A.g. Synthese van het voorafgaande 4.20. Ik vat mijn bevindingen op basis van het bovenstaande hieronder samen, met enige accentueringen, en (in nrs. 4.23.1 - 4.23.6) een korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.21.1. De auteursrechtelijke drempeleis van het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel ('EOK & PS') is niet hoog, Volgens het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam van 2008 is vereist, maar tevens voldoende, (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk' en (ii) dat het 'het persoonlijk stempel van de maker moet dragen [wat] betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes (...). Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.' In het eerdere arrest Van Dale/Romme is ten deze sprake van 'een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt'. Deze algemene criteria gelden ook voor voortbrengselen van toegepaste kunst (vgl. de Screenoprints-jurisprudentie 1985-1988). 4.21.2. De in het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam geëxpliciteerde eis (i) 'dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten [wat inhoudt] dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk', behelst uiteraard dat er geen sprake mag zijn van ontlening aan een aanwijsbaar specifiek ander werk. Deze eis (i) impliceert m.i. dat er evenmin sprake mag zijn van (aanwijsbare) overeenstemming met 'erfgoed' in het desbetreffende culturele domein (bij toegepaste kunst spreekt men wel over 'vormgevingserfgoed'). Ik denk overigens dat eis (ii) goeddeels tot hetzelfde resultaat leidt, aangenomen dat concrete overeenstemming met (of met niet meer dan geringe afwijkingen van) 'erfgoed' allicht in aanmerking komt voor de kwalificatie 'zo banaal of triviaal [...] dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen'. 4.21.3. De betrekkelijk lage drempel gaat gepaard met reductie wat betreft de beschermingsomvang (volgens het criterium van art. 13 Aw of er sprake is van een 'gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt'). Ingevolge het m.i. nog steeds geldige arrest Van Gelder/Van Rijn van (1946) kan geen beroep gedaan worden op gelijkenissen 'die voorwerpen welke tot eenzelfde gebruik bestemd zijn, uit den aard der zaak vertoonen'. Volgens dat arrest kan evenmin auteursrechtelijk geklaagd worden over na-apen van hetzelfde in het voortbrengsel gebezigde 'materiaal, het bewerken

90



Pagina 19 van 33

daarvan volgens eenzelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, [en/of] het volgen van den stijl'. Over stijl, alsmede over trend en mode is in Decaux/Mediamax (1995) in dezelfde lijn overwogen: 'dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt en dat derhalve moet worden onderzocht of - mede gelet op mode, trend of stijl op het onderhavige terrein - Mediamax voldoende afstand [...] heeft genomen en op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. [...]' 4.21.4. Daarmee is over de (beperkte) beschermingsomvang nog niet alles gezegd. De rechtspraak van de Hoge Raad en de feitenrechters geeft, evenals de literatuur, bij de hantering van het inbreukcriterium van art. 13 Aw ook overigens blijk van onderscheiding tussen auteursrechtelijk wel beschermbare subjectieve, en auteursrechtelijk niet beschermbare objectieve trekken (vgl. over de 'trekken' ook supra nrs. 4.9.1 - 4.11.2). 4.21.5. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat er sprake is van een combinatie van op zichzelf bekende vormgevingselementen (G-Star/Benetton 2006). Maar dan is nodig (i) dat de combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen wel het persoonlijk stempel van de maker draagt (door de feitenrechter - telkens in cassatie vergeefs bestreden - positief beoordeeld in G-Star/Benetton 2006, en negatief beoordeeld in [B/C] 2010); en (ii) dat bij gestelde nabootsing juist van een voldoende originele combinatie, de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen. 4.21.6. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat het object aan dezelfde functionaliteitseisen moet voldoen als objecten van dezelfde soort (Slotermeervilla's 2006). Maar dat sluit ook weer niet uit dat functionaliteitseisen de marges voor de ontwerper toch uiterst gering kunnen maken, te gering om ruimte te bieden voor een in voldoende mate oorspronkelijk ontwerp. 4.21.7. Voor bescherming is op zich geen belemmering dat 'de vorm van het product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze'. Maar dat houdt niet tegen dat de vorm te zeer het resultaat is van een door technische uitgangspunten beperkte keuze kan blijken (Dreentegel 1995), resp. dat het object zozeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten is beperkt, dat dit niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt ([B/C] 2010). 4.22. Tegen de achtergrond van het gegeven dat afzonderlijk niet of nauwelijks voor de EOK & PS-toets slagende elementen in combinatie toch wel aan die toets kunnen voldoen, en dat herkenbare overneming van te veel van de (originele 'verzamel-')trekken wel inbreuk in de zin van art. 13 Aw kan opleveren, wordt - met instemming van de Hoge Raad - gewerkt met het concept van een 'totaalindruk', en hand in hand daarmee het criterium of de gedaagde

voldoende afstand heeft genomen en in zijn object op een voldoende eigen wijze (als een voldoende 'zelfstandig werk') uiting gegeven heeft aan hetgeen deels (stuk voor stuk) vrij is, maar als een originele combinatie van vrije elementen beschermd is (Decaux/Mediamax 1995). In de literatuur wordt gesteld dat bij de toetsing aan het totaalindrukken-criterium niet gelet mag worden op niet auteursrechtelijk beschermde trekken(55). Ik acht dat standpunt juist, maar vatbaar voor verduidelijking in die zin dat, zoals vaker aangegeven, een verzameling van (zelfs alle) elk voor zich auteursrechtelijk onbeschermbare elementen/trekken toch origineel kan zijn, en dat in zoverre de toets moet gelden of bij gestelde nabootsing van de originele combinatie de daarin gelegen auteursrechtelijk beschermde (originele 'verzamel-')trekken herkenbaar worden overgenomen. Ik kan daarentegen niet onderschrijven de soms (ook in de onderhavige zaak) gelezen stellingname dat bij het totaalindrukken-criterium de niet auteursrechtelijk beschermde trekken, naast de auteursrechtelijk beschermde trekken, altijd zouden moeten worden meegewogen(56). 4.23.1. Thans volgt de aangekondigde korte nadere uitweiding over het subcriterium 'noodzakelijk voor een technisch effect'. 4.23.2. In de Screenoprints-jurisprudentie is overwogen dat auteursrechtelijke bescherming van een tekening of het model als een voorwerp van toegepaste kunst mogelijk is voor een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, 'behoudens ingeval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. In het recentere arrest Kecofa/Lancome (2006) overwoog de HR in dezelfde lijn: 'Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. 4.23.3. Het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' wordt niet (met zoveel woorden) gebezigd in de arresten: - Dreentegel (1995), waarin overeind gehouden is het oordeel van het hof dat 'de vorm van de Dreentegel "te zeer" het resultaat is van een door de door het Hof genoemde technische uitgangspunten beperkte keuze'; - [B/C] (2010), waarin de Hoge Raad een vergelijkbare overweging van het hof overeind hield, en bovendien oordeelde dat het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting bij zijn - tot afwijzing van [B]'s vorderingen leidend - oordeel dat de bepalende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp alle verband houden met technische en functionele eisen en dat die aspecten voor dat uiterlijk bepalend zijn. 4.23.4. Al lijken de laatstbedoelde arresten op het eerste gezicht 'soepeler', ik geloof niet dat tussen de criteria van Screenoprints en Kecofa/Lancome enerzijds, en Dreentegel en [B/C] anderzijds, een (wezenlijk) verschil moet worden gezien.(57)

91



Pagina 20 van 33

4.23.5. Te bedenken is dat het criterium 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect' (de woorden 'noodzakelijk' en 'technisch effect' ten spijt) niet een technisch criterium is, maar een juridisch normatief criterium blijft. Daarmee laat zich bijv. verklaren dat de Hoge Raad in het Dreentegel-arrest als gezichtspunt laat meewegen hetgeen omtrent het voortbrengsel (of een vergelijkbaar voortbrengsel) in een octrooi(-aanvrage) is neergelegd: het hof mocht aannemen dat de ontwerper van een gelijk(end) in een octrooiaanvrage vermeld voortbrengsel zich dezelfde technische eisen had gesteld als die van de Dreentegel en, daarvan uitgaande, erop wijzen dat deze gelijkenis aantoont 'hoezeer de vorm van de tegel door die eisen wordt bepaald'. De letterlijk geciteerde woorden acht ik synoniem voor 'wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', ook al zal (even goed) draineren ook wel zonder tegels kunnen. Overigens is daarmee ook weer niet gezegd dat een technische oplossing die voorwerp van een octrooi(-aanvrage) is geweest, daardoor per se als 'noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect' van auteursrecht is uitgesloten: dat behoeft niet het geval te zijn als die oplossing de toepassing van andere vormgeving ter verkrijging van hetzelfde technisch effect niet te zeer beperkt. 4.23.6. Daar komt bij dat een voortbrengsel waarvan weliswaar niet (in alle opzichten) gezegd kan worden dat het 'noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', daarnaast vormen kan vertonen die - vanwege technische en functionele uitgangspunten - gebruikelijk zijn, en daarom tot de (auteursrechtvrije) objectieve trekken behoren. Dat kan ook opgaan voor een combinatie van zulke vormen. Anders gezegd: in vele (misschien wel veruit de meeste) gevallen komen de door technische factoren ingegeven vormen reeds niet over de EOK & PS-drempel omdat er sprake is van door de traditie veroorzaakte objectieve trekken. Vaak ook zal de vraag of zij niet of net wel over die drempel komen in het midden kunnen blijven omdat de bestreden vormgeving van de concurrent, gegeven de objectieve trekken, qua totaalindrukken sowieso voldoende afwijkend wordt geacht. 4.24. Tegen de achtergrond van deze schets van het juridisch kader zal ik onder 5.1 e.v. het cassatiemiddel bespreken. Ik zal tot verwerping van de klachten concluderen. 4.B. Unierecht 4.25. In nr. 4.1.2 heb ik al aangegeven dat de Nederlandse wijze van beoordeling naar nationaal recht in zaken van gestelde auteursrechtinbreuk op werken toepaste kunst m.i. in overeenstemming is met het (Europese) Unierecht. Ik wil die stelling in de nrs. 4.26.1 - 4.40 onderbouwen. 4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving 4.26.1. Tussen 1991 en de 2001 hebben zeven Europese Richtlijnen het licht gezien, waarin telkens deelgebieden van het auteursrecht geharmoniseerd zijn. Ik geef de volgende korte opsomming(58):

(i) Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG) van 14 mei 1991, Pb. L 122/42; (ii) Richtlijn Verhuur- en leenrecht en naburige rechten (92/100/EEG) van 19 november 1992, Pb. L 346/61, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/115 EG, Pb L 376/28 (een 'gecodificeerde versie'); (iii) Richtlijn Satelliet- en kabeldoorgifte (93/83/EEG) van 27 september 1993, Pb. L 248/15; (iv) Richtlijn Duurverlenging (93/98/EEG) van 29 oktober 1993, Pb. L 290/9, in 2006 vervangen door Richtlijn 2006/116 EG, Pb L 372/12 (een 'gecodificeerde versie'); (v) Databankrichtlijn (96/9/EG) van 11 maart 1996, Pb. L 77/20; (vi) 'Auteursrechtrichtlijn' (of 'ARl' of 'Infosoc-richtlijn'), voluit: Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (2001/29/EG) van 22 mei 2001, Pb. L 167/10; (vii) Volgrecht-richtlijn (2001/84/EG) van 27 september 2001, Pb. L 272/32.(59) 4.26.2. Het is duidelijk dat de Richtlijn Computerprogramma's en de Databank-richtlijn tot specifieke 'werksoorten' beperkt zijn: dat blijkt dat uit (de titel en) de toegespitste omschrijving van het toepassingsgebied van deze richtlijnen. In de vijf andere genoemde richtlijnen wordt niet gerefereerd aan (auteursrechtelijke bescherming van) toegepaste kunst of tekeningen en modellen, behoudens twee uitzonderingen. Art. 2 lid 3 van Richtlijn 92/100 (thans art. 3 lid 2 van Richtlijn 2006/115) bepaalt: 'Verhuur- en uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst vallen niet onder deze richtlijn.' Ook de Volgrecht-richtlijn is op deze werken niet van toepassing(60). Ik zie hierin evenwel uitzonderingen die de regel bevestigen: toepasselijkheid van de richtlijnen op alle werksoorten, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. Dat brengt m.i. mee dat het niet noemen van 'modellen' of 'werken van toegepaste kunst' in de drie andere richtlijnen (waarvan de 'Auteursrechtrichtlijn' wel de belangrijkste mag heten) deze objecten niet aan de werking van die Richtlijnen onttrekt. 4.27.1. Ik wijs vervolgens op een nog niet genoemde richtlijn: Richtlijn 98/71/EG van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb L 289/28 (hierna ook: 'Modellenrichtlijn' of 'ModRl'). Ik citeer punt 8 van de considerans en art. 17(61): '8. Overwegende dat het bij het ontbreken van harmonisatie van het auteursrecht van belang is het beginsel vast te leggen van cumulatie van bescherming uit hoofde van specifieke wetgeving voor ingeschreven modellen en van auteursrecht, waarbij de lidstaten vrij blijven om de omvang van de auteursrechtelijke bescherming en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, te bepalen'. 'Artikel 17. Verhouding tot het auteursrecht.

92



Pagina 21 van 33

Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.' 4.27.2. Wie uit deze bepalingen zou willen afleiden dat harmonisatie van de auteursrechtelijke beschermingsdrempel en de auteursrechtelijke beschermingsomvang van tekeningen en modellen c.q. toegepaste kunst als door de Richtlijnwetgever geheel afgewezen moet gelden, heeft het mis. Die afwijzing geldt slechts voor auteursrechtelijke bescherming die zou cumuleren met bescherming als ingeschreven model(62). Dit blijkt uit HvJEU 27 januari 2011 (Flos/Semeraro)(63). Dat het hof in dit arrest moest stilstaan bij het onderscheid tussen ingeschreven en niet-ingeschreven modellen, had te maken met Italiaanse extra-eisen voor auteursrechtelijke bescherming van ingeschreven modellen en een voorheen zeer beperkte (en door overgangswetgeving nog steeds beperkte) auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Ik citeer thans uit het arrest: '32 Met betrekking tot de eerste hypothese, dus die waarin de modellen nooit als zodanig zijn ingeschreven, dient te worden vastgesteld dat krachtens artikel 17 van richtlijn 98/71 enkel een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat. 33 Daaruit volgt dat de modellen die voor de datum van inwerkingtreding van de nationale wettelijke regeling tot omzetting van richtlijn 98/71 in de rechtsorde van een lidstaat tot het publiek domein behoorden, niet binnen de werkingsfeer van dat artikel vallen. 34 Toch kan niet worden uitgesloten dat de auteursrechtelijke bescherming van de werken die niet-ingeschreven modellen kunnen vormen, kan voortvloeien uit andere richtlijnen op het gebied van het auteursrecht, met name richtlijn 2001/29, voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken. 35 Met betrekking tot de tweede hypothese, dus die waarin de modellen tot het publiek domein zijn gaan behoren omdat de uit de inschrijving voortvloeiende bescherming vervallen is, zij eraan herinnerd dat de eerste zin van artikel 17 van richtlijn 98/71 bepaalt dat een model dat in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, tevens beschermd kan worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd, terwijl de tweede zin van dat artikel de lidstaten toestaat, de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid, te bepalen.'

Ergo: de niet geharmoniseerde vrijheid voor de lidstaten tot bepaling van 'omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid' bestaat ten aanzien van cumulerend auteursrecht naast bescherming van het voortbrengsel als ingeschreven model (rov. 35). De Modellenrichtlijn 98/71/EG zegt in het geheel niets over auteursrechtelijke bescherming van niet-ingeschreven modellen. Voor niet-ingeschreven modellen komt men uit bij de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 'voor zover aan de toepassingsvoorwaarden hiervan is voldaan' (rov. 32-34). 4.28.1. Op basis van de nrs. 4.26.1 - 4.27.2 moet geconcludeerd worden dat er inderdaad een (door het HvJEU al bevestigde) grondslag is om (ook) werken van toegepaste kunst c.q. (ongeregistreerde) modellen onderworpen te achten aan het harmoniserend bereik van de Richtlijn 2001/29. Daaraan doet niet af dat deze 'ARl' of 'Infosoc-richtlijn' blijkens haar titel en blijkens de considerans gericht is op de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij, en dat je naar tekst en strekking daarbij niet meteen denkt aan modellen of 'toegepaste kunst'. Overigens zij toegegeven dat art. 1 ARl het toepassingsgebied niet beperkt tot 'auteursrecht in de informatiemaatschappij', maar spreekt over auteursrecht 'in het kader de interne markt, met bijzondere klemtoon op de informatiemaatschappij'. 4.28.2. Uit andere betrekkelijk recente arresten van het HvJEU, waarover dadelijk, is gebleken dat onder dat harmoniseringsbereik van de ARl niet alleen de beschermingsomvang, maar ook de beschermingsvoorwaarden kunnen vallen(64). 4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU 4.29. Het HvJEU heeft in prejudiciële procedures enige uitspraken gedaan, waarbij het bereik van in nr. 4.26.1 genoemde deelrichtlijnen, met name de 'Auteursrechtrichtlijn' 2001/29 breed wordt geïnterpreteerd. 4.30. Een echo hiervan (niet een echte klacht) is in de onderhavige zaak (Stokke c.s./ H3 Products c.s.-)zaak te vinden in de middelonderdelen I.4.b en II.1.d, waar Stokke c.s. refereren aan het Infopaq-arrest van HvJEG 16 juli 2009 (C-5/08)(65). Stokke c.s. doen dat kennelijk omdat zij in dat arrest een (zeer) lage beschermingsdrempel en een desalniettemin (tamelijk) ruime beschermingsomvang onderkennen, hetgeen uiteraard in hun stellingname past. 4.31.1. Infopaq. Inzet van de Infopaq-zaak was of Deense dagbladuitgevers zich konden verzetten tegen Infopaq's 'Data capture'-systeem, waarbij - kort gezegd - dagbladartikelen elektronisch worden gescand op zoektermen, en de klanten van Infopaq bij de 'treffers' de passage waarin de zoekterm voorkomt plus vijf woorden ervoor en vijf woorden erna (totaal 11 woorden) aangeleverd krijgen, inclusief verwijzing naar de bron. De (m.i. typische 'Infosoc-') vraag was of dat inbreuk op auteursrecht opleverde. 4.31.2. Hoewel de ARl niet het werkbegrip, maar wel het reproductierecht harmoniseert, liet het HvJ zich (om overigens alleszins logische redenen) ook over het

93



Pagina 22 van 33

werkbegrip uit. Dat resulteerde (in rov. 37) in 's Hofs criterium van 'materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan'. Daarop volgde de - in de Infopaq-setting relevante - toevoeging: '38 Met betrekking tot delen van een werk dient te worden vastgesteld dat uit geen enkele bepaling van richtlijn 2001/29 of van een andere op dit gebied geldende richtlijn blijkt dat deze delen onder een andere regeling vallen dan die welke geldt voor het volledige werk. Bijgevolg worden zij auteursrechtelijk beschermd zodra zij als dusdanig de oorspronkelijkheid van het volledige werk in zich dragen.(66) 39 Gelet op de overwegingen in punt 37 van het onderhavige arrest worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.31.3. In rov. 40 e.v. gaat het vervolgens om de beschermingsomvang. Hier vindt het Hof in de considerans en de structuur van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 reden om te besluiten tot 'een ruime definitie' van de reproductiehandelingen van art. 2. Dit leidt tot de rov. 43-51: '43 Bijgevolg komt aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang toe' met - per saldo - het oordeel in rov. 51(67): 51 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocede waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.' 4.32. BSA. Een volgend arrest van het Hof van Justitie over het werkbegrip is HvJEU 22 december 2010 (C-393/09; BSA)(68). Aan de orde was de vraag of de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma valt onder het regime van Richtlijn Computerprogramma's (91/250/EEG), en voor zover dat niet het geval is, niettemin krachtens het 'gemeenrechtelijk auteursrecht' van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29 beschermd zou kunnen zijn (rov. 44). Na een verwijzing naar het Infopaq-arrest overwoog het Hof: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is. 47 Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de voor hem dienende zaak het geval is. 48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen

welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' 4.33. Painer. Nog een arrest van het HvJEU waarin het werkbegrip en ook de beschermingsomvang aan de orde was, is: HvJEU 1 december 2011 (Painer)(69). Dat het hof in deze zaak oordeelde over het werkbegrip kan overigens niet verrassend heten. Het ging over de bij een foto aan te leggen werktoets. Het auteursrecht op (nu juist) foto's was en is (toevallig) geregeld in Richtlijn 93/98 (die hoofdzakelijk gaat over beschermingstermijnen), met een materieel criterium in art. 6: 'Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden overeenkomstig artikel 1 beschermd. Om te bepalen of de foto's voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden aangelegd [...]'. Kort samengevat ging het in de zaak Painer om een de publicatie in Oostenrijke en Duitse bladen van foto's van de jarenlang vermiste Natascha K. (School-)fotografe Painer had Natascha K. op de lagere school gefotografeerd. De door Painer gemaakte foto's werden na Natascha K.'s vermissing (op 10-jarige leeftijd) in 1998 door de autoriteiten gebruikt bij een opsporingsoproep. Nadat Natascha K., inmiddels 17, in 2006 aan haar ontvoerder was ontsnapt en voor haar eerste verschijning in het openbaar, hebben de door Painer gedaagde kranten de oude foto's gepubliceerd, of een montagefoto gepubliceerd aan de hand van die foto's, waarmee de kranten voorzagen in een foto met het vermoedelijke gezicht van Natascha K. (tot haar eerste verschijning in het openbaar). In de (Oostenrijkse) hoofdprocedure waren onder andere de vragen aan de orde of [i] de door Painer gemaakte schoolfoto's wel aan de werktoets voldeden en zo ja [ii] of de montagefoto daarvan een auteursrechtelijk relevante bewerking vormde. Op vragen van het Oberste Gerichtshof oordeelde het Hof van Justitie, mede onder verwijzing naar het Infopaq-arrest, en na enige verdere overwegingen (87-98) per saldo: '99 [...] dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto [...] in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' 4.34.1. In zijn noot onder de Infopaq- en BSA-arresten(70) heeft Hugenholtz een aantal observaties gegeven. Daaruit licht ik in de eerste plaats de volgende: terwijl algemeen werd aangenomen dat het werkbegrip - een kernbegrip in het auteursrecht - zich

94



Pagina 23 van 33

goeddeels aan harmonisatie had weten te onttrekken, is dat in de besproken arresten een illusie gebleken (zulks tot 'verbijstering en verontwaardiging' in buitenlandse door Hugenholtz genoemde literatuur(71)). 4.34.2. Van mijn kant gaf ik al aan (nr. 4.27.2) dat dit ook moet gelden voor de beschermingsvoorwaarden en beschermingsomvang van (niet als model ingeschreven) toegepaste kunst. Ook de onderhavige zaak moet dus conform EU-auteursrecht worden berecht, en komt daarmee potentieel in aanmerking voor prejudiciële vragen aan het HvJEU. Potentieel: want daarvoor is geen reden indien voldoende duidelijk is dat het Unierecht ten deze geen nadere eisen stelt aan de door de Hoge Raad bewaakte toepassing van het Nederlandse auteursrecht. 4.35.1. Hugenholtz geeft aan dat de gevolgen van de arresten Infopaq en BSA ingrijpender lijken voor Duitsland en voor het Verenigd Koninkrijk, gewend aan een hogere resp. lagere drempel, dan voor Nederland. 4.35.2. Thans een letterlijk citaat uit Hugenholtz' noot: 'Voor Nederland lijken de gevolgen minder ingrijpend te zijn. Weliswaar overheerst ook hier de verbazing(72), doch algemeen wordt aangenomen dat de materiële consequenties beperkt zullen blijven. Met enige goede wil zou immers kunnen worden beweerd dat de door Hoge Raad geformuleerde werktoets (het werk moet een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker hebben) grosso modo op hetzelfde neerkomt als de communautaire maatstaf van 'eigen intellectuele schepping'(73). 4.36. Ik sluit mij bij Hugenholtz' commentaar aan, en leg daar nog een accent bovenop. 'Goede wil' (van Hugenholtz, of van wie dan ook) is nooit weg, maar het Unierechtelijke criterium is of er redelijke twijfel over kan bestaan dat de EOK & PS-toets van de Hoge Raad inderdaad conform is aan de door het HvJEU aan de dag gelegde toets. Ik meen - zeker na het arrest Erven [A]/Nieuw Amsterdam c.s.(74) - dat er voor redelijke twijfel geen plaats is. In dit verband geef ik nog enkele nadere observaties bij de arresten Infopaq, BSA en Painer. 4.36.1. Eerst op het punt van de werktoets, die in HvJEU-termen (Painer) luidt: 'een intellectuele schepping van de auteur die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur'. In het oog moet worden gehouden dat het HvJEU als rechter op cassatieniveau natuurlijk niet een feitelijk oordeel gegeven heeft over de voldoening aan dat criterium van de concrete Deense dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), noch over een concrete grafische gebruikersinterface van een computerprogramma (BSA), noch over een concrete Natascha-foto (Painer). Waar het in de drie zaken om ging, was dat het HvJEU geconfronteerd werd met eventuele categorische uitsluitingen in de nationale wet of rechtspraak van dagbladberichten, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of van grafische gebruikersinterfaces van

computerprogramma's (BSA) of van portretfoto's (Painer). Zulke categorische uitsluitingen zijn door het HvJEU van de hand gewezen (net zoals de Hoge Raad die op basis van nationaal auteursrecht van de hand gewezen zou hebben). 4.36.2. Daarmee heeft het HvJEU (uiteraard) niet gezegd dat ieder dagbladbericht, of de 11-woorden-citaten daaruit (Infopaq), of iedere grafische gebruikersinterface (BSA), of iedere portretfoto (Painer) aan de werktoets voldoet (net zomin als de Hoge Raad dat op basis van nationaal auteursrecht zou hebben gedaan). 4.37. Ik citeer hiertoe (ten overvloede) nog enige overwegingen uit de drie arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.37.1. Uit Infopaq: 39 [...] worden de verschillende delen van een werk dus beschermd op grond van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 op voorwaarde dat zij bepaalde van de bestanddelen bevatten die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit werk.' 4.37.2. Uit BSA: '46 Bijgevolg kan de grafische gebruikersinterface als werk auteursrechtelijke bescherming genieten, indien hij een eigen intellectuele schepping van zijn auteur is.' Het HvJEU geeft hierbij aan de nationale rechter caveat's mee: '48 Bij zijn beoordeling dient de nationale rechter met name rekening te houden met de schikking en de specifieke configuratie van alle onderdelen van de grafische gebruikersinterface, teneinde vast te stellen welke daarvan het oorspronkelijkheidscriterium vervullen. In dit verband voldoen onderdelen van de grafische gebruikersinterface die louter worden gekenmerkt door hun technische functie, niet aan dit criterium.' 4.37. 3. Uit Painer: '90 Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes zal kunnen maken. 91 In de voorbereidende fase kan de auteur de enscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken. 92 Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven. 93 In het geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil. 94 Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits - hetgeen de nationale rechter in ieder

95



Pagina 24 van 33

afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.' 4.38. Vervolgens geef ik nog enkele nadere observaties bij de drie arresten Infopaq, BSA en Painer op het punt van de beschermingsomvang. Ik onderken dat het Hof in Infopaq en Painer met zo veel woorden spreekt over een 'ruime' (beschermings-)omvang (op basis van art. 2 van Richtlijn 2001/29). Maar valt over de vraag hoe ruim dat is, uit de arresten nog iets te leren? Ook hiertoe sta ik nader stil bij de arresten, met mijnerzijds aangebrachte cursiveringen. 4.38.1. Uit Infopaq: '44 Met betrekking tot persartikelen schuilt de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan, waarvan sprake in punt 37 van het onderhavige arrest, in de regel in de vorm, de presentatie van het onderwerp en het taalgebruik. [...] 45 Met betrekking tot de beschermde bestanddelen van dergelijke werken zij opgemerkt dat deze bestaan uit woorden die, afzonderlijk beschouwd, als dusdanig geen intellectuele schepping van de auteur die ze gebruikt, vormen. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt. 46 De woorden als dusdanig vormen dus geen bestanddelen die worden beschermd. Gelet op de eis van een ruime uitlegging van de omvang van de door artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming kan niet worden uitgesloten dat bepaalde afzonderlijke zinnen, of zelfs zinsneden van de betrokken tekst, de oorspronkelijkheid van een publicatie zoals een persartikel aan de lezer kunnen overdragen via het overbrengen van een bestanddeel dat in se de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van dit artikel. Dergelijke zinnen of zinsneden kunnen dus in aanmerking komen voor de op grond van artikel 2, sub a, van deze richtlijn geboden bescherming. 48 Gelet op deze overwegingen kan de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat - zoals in het hoofdgeding - bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 vormen indien - hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan - een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur.' Hoewel ik onderken dat het HvJEU woordelijk spreekt over een ruime (beschermings-) omvang (op basis van art. 2 van richtlijn 2001/29), blijkt uit de hierboven geciteerde rov. dat die 'ruimheid' zo ver gaat dat het Hof niet kan uitsluiten (rov. 47) dat 11 overgenomen woorden uit een persartikel 'de oorspronkelijkheid [...] kunnen overdragen', indien een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping

van de auteur, hetgeen de feitenrechter dient na te gaan (rov. 47-48). Niet ruimer dan dat. Au fond niet zo ruim dus. En ik voeg hieraan toe dat - niettegenstaande andere terminologie - ik hierin wezenlijk niets anders kan lezen dan een bescherming die zich uitstrekt tot, maar ook niet verder gaat dan, overneming van wat in Hoge Raad-teminologie heet 'auteursrechtelijk beschermde trekken'. Ik zie dus niet in dat de criteria zoals die in Nederland door de Hoge Raad zijn ontwikkeld, van het Europese Infopaq-arrest zouden afwijken. 4.38.2. Wat BSA betreft: in dat arrest spreekt het HvJEU niet over ruime beschermingsomvang. Ik wijs intussen nogmaals op de in nr. 4.37.2 aangehaalde rov. 48. Hetgeen het HvJEU daar in verband met de werktoets overwogen heeft, kan m.i. niet anders dan 'doorwerken' in gevallen waarin (aspecten van) een gebruikersinterface enerzijds 'net' de toets doorstaa(t)(n), maar anderzijds beoordeeld moet worden of een beweerdelijk inbreukmakende gebruikersinterface inderdaad onder de beschermingsomvang valt. 4.38.3. Dan de beschermingsomvang in Painer (cursiveringen toegevoegd door mij, A-G): '95 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of die bescherming geringer is dan de bescherming die andere werken, met name andere fotografische werken, genieten, moet meteen al worden opgemerkt dat de auteur van een beschermd werk aan artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 vooral het uitsluitende recht ontleent om de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. 96 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat aan de op grond van artikel 2 van richtlijn 2001/29 verleende bescherming een ruime omvang moet toekomen (zie arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 43). 97 Bovendien moet worden vastgesteld dat niets in richtlijn 2001/29 of in een andere op het betrokken gebied toepasselijke richtlijn de conclusie wettigt dat de omvang van een dergelijke bescherming zou worden bepaald door eventuele verschillen in de mogelijkheden van artistieke schepping bij de totstandbrenging van diverse categorieën werken. 98 In het geval van een portretfoto kan de door artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 verleende bescherming dan ook niet geringer zijn dan de bescherming die andere werken, andere fotografische werken daaronder begrepen, genieten. 99 Gelet op het voorgaande moet op de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 6 van richtlijn 93/98 aldus moet worden uitgelegd dat een portretfoto krachtens die bepaling in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits - hetgeen de nationale rechter in ieder afzonderlijk geval dient na te gaan - een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die

96



Pagina 25 van 33

foto. Wanneer is vastgesteld dat de betrokken portretfoto de hoedanigheid heeft van een werk, geniet dit een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik teken aan dat het Hof onder verwijzing naar Infopaq wederom spreekt over een 'ruime beschermingsomvang' (rov. 96), maar dat de mate van dat 'ruime', wederom uit de verdere overwegingen van het arrest moet worden afgeleid. In rov. 97 wijst het hof een categorische, geringere bescherming voor bepaalde soorten van werken af, in rov. 98 herhaald en toegespitst op portretfoto's. In rov. 99 herhaalt het hof voorwaarden van de door de feitenrechter uit te voeren werktoets. Slaagt het object (de portretfoto) daarvoor, dan geniet het 'een bescherming die niet geringer is dan die waarvoor ieder ander werk, een fotografisch werk daaronder begrepen, in aanmerking komt.' Ik lees (ook hier) niets over een 'ruime' bescherming. Ik noteer nog dat het hof geen nadere uitspraak doet over de omvang van de 'bescherming [...] waarvoor ieder ander werk [...] in aanmerking komt'. Kortom: ik zie niet in dat de criteria zoals die in door de Hoge Raad op basis van nationaal auteursrecht zijn ontwikkeld, zouden afwijken van de criteria van het Painer-arrest. 4.38.4. Dat de Hoge Raad voor 'toegepaste kunst' ofwel 'tekeningen en modellen' geen zwaardere auteursrechtelijke toets (geen 'extra kunst-eis' of eis van 'duidelijke kunstzinnigheid') hanteert, werd al beslist in de Screenoprints-jurisprudentie(75). 4.39.1. Beschermingzoekenden kunnen (in grensgevallen) al gauw in euforie geraken door het gegeven dat het HvJ niet heeft uitgesloten dat reeds een passage van 11 woorden in een dagbladartikel aan het werkkarakter kan voldoen. Maar het Hof heeft niet beslist dat zo'n passage daaraan voldoet: dat is te beoordeling van de nationale (feiten-)rechter. Gelijke opmerkingen zijn te maken over de 's hofs - naar de feitenrechter verwijzende - overwegingen over grafische gebruikersinterface (BSA-arrest, met een niet te miskennen 'waarschuwing' in rov. 48) en over een portretfoto van een kind in zijn of haar lagere-schoolomgeving (Painer-arrest, met zo'n 'waarschuwing' in rov. 93). 4.39.2. In de genoemde Infopaq- en Painer-zaken was een mechanische c.q. elektronische reproductie van het voortbrengsel (tekst, foto) van de eiser in confesso. Onder die omstandigheden kan het niet verbazen dat het Hof van Justitie, aangenomen dat het voortbrengsel aan de werktoets voldoet, een (in beginsel) verboden verveelvoudiging aanneemt. Over beschermingsomvang in gevallen van beweerde 'namaak' of 'plagiaat' die los staan van mechanische overneming, is jurisprudentie van het HvJEU nog niet voorhanden, met name ook niet over het gewicht in dat verband van de verhouding tussen objectieve en subjectieve trekken (zie hiervoor nrs. 4.9.1 - 4.11.2). Dat het Hof van Justitie voor dit (in de Richtlijnen over auteursrecht (juist) nog niet geadresseerde, maar in de EU alom bekende probleem) oog zal hebben, laat zich

overigens afleiden uit de meergenoemde rov. 48 van het BSA-arrest. 4.40. Per saldo zie ik noch in het door Stokke c.s. aangeraakte Infopaq-arrest, noch in de daarop gevolgde arresten BSA en Painer, aanleiding om te concluderen tot door de Hoge Raad aan het HvJEU te stellen prejudiciële vragen. 5. Bespreking van het cassatiemiddel Algemeen 5.1. Het middel is gericht tegen de rov. 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 t/m 3.5.4 en 3.6 van 's hofs arrest. Het is opgebouwd uit de onderdelen I tot en met III. 5.2. Aan de nogal obligate openingszin van 4.1 voeg ik het volgende toe. De bestreden zeven (deel-)rov. beslaan in het arrest 4 bladzijden in een relatief groot lettertype. De hiertegen gerichte (deel-)klachten zijn er minstens 42 (met tal van subsidiaire varianten en tal van kruisverwijzingen), en beslaan in de cassatiedagvaarding circa 21 bladzijden in een relatief klein lettertype.(76) 5.3. Zo'n verhouding gaat wel eens ten koste van de van (goede) cassatieklachten te verlangen precisie, en m.i. zo ook hier. Het heeft er niet alleen de schijn van, maar het blijkt ook bij bestudering van het cassatiedossier, dat Stokke c.s. (in een zaak waarin de waardering van de mate van eigen persoonlijk karakter van het werk aan eisende zijde en van de mate van nieuwheid en oorspronkelijkheid van het beweerdelijk inbreukmakende werk 'veelal van feitelijke aard [zal] zijn en zich aan een beoordeling in cassatie onttrekken'(77)) in wezen - in de vorm van rechts- en motiveringsklachten - een hernieuwde beoordeling van hun stellingen vragen. Zulk een beoordeling gaat evenwel de taak van de cassatierechter te buiten.(78) Rechtsvragen die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling beantwoording behoeven (in de zin van art. 81 RO) heb ik niet aangetroffen (vgl. ook mijn inleidende opmerking onder 1.2). 5.4. In het licht van het onder 5.3 gezegde, zal ik op de klachten merendeels een (althans voor mijn doen) 'verkorte behandeling' toepassen. Ik zal daarbij natuurlijk vaak terugvallen op de bovenstaande - niet zo korte - inleidende beschouwingen. Middelonderdeel I 5.5. Onderdeel I is in het bijzonder gericht tegen de rov. 3.4.2 en 3.4.3. De eerste en naar het voorkomt meest verstrekkende rechtsklacht, onder I.1.a en I.1.b, is dat het hof voor werken in de zin van art. 10 lid 1 onder 11o Aw een beperkter beschermingsregime, althans een hogere beschermingsdrempel (en/of een beperktere beschermingsduur(79)) zou hanteren dan geldt voor de andere categorieën van werken. Onderdeel I.1.a wil dit afleiden uit de passage in rov. 3.4.3 'dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent'. 5.6. De klacht faalt wegens verkeerde lezing en mist dus feitelijke grondslag. Het hof verwijst naar 'een

97



Pagina 26 van 33

gebruiksvoorwerp'. Dat impliceert de aanwezigheid van objectieve trekken (in Hoge Raad-termen ook wel: elementen die onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker). Dat zulke objectieve trekken afdoen aan beschermbaarheid althans beschermingsomvang is vaste rechtspraak, zoals uiteengezet in nrs. 4.9.1 e.v. Wat het hof t.a.p. overweegt, heeft, anders dan de klacht veronderstelt, niet te maken met een speciaal regime voor de werkcategorie van art. 10 lid 1 Aw vanwege het formele 11o vakje aldaar, maar met de inhoudelijke kant van de betrokken werksoort of subsoort: de aard van het werk naar de regel van het arrest Heertje/Hollebrand. Bij sommige werksoorten (muziekwerken, gedichten) doen 'objectieve trekken' zich in (veel) geringer mate voor dan bij andere, zoals bij bepaalde soorten boeken (bijv. leerboeken, reisgidsen, kookboeken). Bij art. 10 lid 1 sub 11o doet zich het gegeven voor dat toegepaste kunst de aanwezigheid van (meer of minder) objectieve trekken impliceert(80) (evenals trouwens het geval is bij bouwwerken (art. 10 lid 1 sub 6o) en bij aardrijkskundige kaarten (art. 10 lid 1 sub 7o)). Voor zover onderdeel I.1.b klaagt dat volgens het hof de (combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie buiten de auteursrechtelijke bescherming(somvang) moeten worden gelaten, berust het eveneens op een verkeerde lezing, omdat het hof zulks niet heeft overwogen. Het hof doelt klaarblijkelijk op (een combinatie van) elementen, waaraan het object (de stoel) in zodanige mate zijn bruikbaarheid en nut ontleent, dat 'van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker' geen sprake is (vgl. 's hofs rov. 3.5.4; naar blijken zal eveneens vergeefs aangevochten). Met andere woorden: (ook in combinatie) te zeer 'objectieve trekken' (vgl. nrs. 4.9.1 - 4.11.2). Voor zover onderdeel I.1.b betoogt dat het hof het 'noodzakelijkheid'-criterium (van HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, Kecofa/Lancome en Benelux-Gerechtshof 22 mei 1987, NJ 1987, 881, Screenoprints) zou hebben miskend, faalt het op de gronden als aangegeven onder 4.23.1 - 4.23.6. 5.7. Aan het vorenstaande kan onderdeel I.1.c niet afdoen. De hierboven aangegeven, (wel) voor juist te houden lezing van de rov. 4.3.2 en 4.3.3 laat zich niet ontkrachten door de beweerde omstandigheid dat het hof zich zou hebben beperkt tot het in het algemeen benoemen van de functie van bepaalde elementen van het gebruiksvoorwerp en zou hebben nagelaten zich een oordeel te vormen over het oorspronkelijke karakter van de specifieke vormgeving van deze elementen en het effect daarvan op het totaalbeeld van het Tripp Trapp ontwerp. Die beweringen miskennen de inhoudelijke beoordeling van het oorspronkelijke karakter daarvan verderop in het arrest (met name rov. 3.5.2) en berusten dus op hun beurt op een onjuiste, want te beperkte lezing van het arrest. In onderdeel I.1.c nog aangeduide bezwaren tegen overwegingen in het arrest in verband met de 'Scandinavische stijl' resp. 'de octrooiaanvrage' lenen

zich voor bespreking bij meer uitgewerkte klachten daarover (I.4.d resp. I.9). 5.8. Voor zover onderdeel I.1.d de aan het hof verweten onjuiste rechtsopvatting wil baseren op een volgens het hof te lange beschermingsduur van auteursrecht voor objecten in de zin van art. 10 lid 1 sub 11o ('tot in lengte van jaren', waarmee het hof kennelijk het oog heeft op de termijn van 70 jaar na de dood van de maker), berust het ook op een verkeerde lezing. Hier is klaarblijkelijk sprake van een kort verwoorde, maar overigens juiste reflectie van de algemeen aanvaarde opvatting dat de Aw (zonder formaliteiten, zonder kosten, en bovendien voor zoveel langere duur) niet een 'eenvoudige' vervanger voor octrooibescherming behoort te zijn, zodat rechtsvorming in het auteursrecht (ook daarom), minst genomen bij wege van gezichtspunt, acht moet slaan op aspecten die bij sollicitatie naar octrooieerbaarheid (vanwege praktisch/ technisch voordeel) nooit voor meer dan 20-jarige bescherming in aanmerking zouden kunnen komen. 5.9. Onderdeel I.2.a klaagt dat 's hofs ontkennende beantwoording in rov. 3.4.3 van de vraag of de Tripp Trapp een ruime auteursrechtelijke bescherming toekomt evenzeer blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof zou niet geoordeeld hebben aan de hand van het EOK & PS-criterium. Voor zover het onderdeel met het woord 'evenzeer' doelt op een herhaling van de eerdere klachten, deelt het het lot daarvan. Het onderdeel geeft overigens niet aan wat het bedoelt met een 'ruime auteursrechtelijke bescherming'. Zie voor bezwaren tegen dit - m.i. niet bestaande auteursrechtelijke - criterium nrs. 4.15.1 - 4.15.4. Het hof geeft wel aan wat het daarmee bedoelt, namelijk: 'een (zeer) ruime auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp [...], die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven'. Met de verwijzing daarnaar heeft het hof klaarblijkelijk het oog op criteria overeenkomstig het EOK & PS-criterium, zodat de klacht (ook de deelklacht in fine dat het hof zich geen (kenbaar) oordeel zou hebben gevormd over de vraag waaruit het EOK & PS bij het te beoordelen werk bestaat) feitelijke grondslag mist. 5.10. Volgens onderdeel I.2.b zou 's hofs oordeel te zeer een beperking van de auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp inhouden en daarbij getuigen van innerlijke tegenstrijdigheid, nu het hof zelf in rov. 3.3 (onbetwist in cassatie) heeft vastgesteld dat de Tripp Trapp een baanbrekend ontwerp is en in rov. 3.4.2 dat het succes van de Tripp Trapp (mede) is gelegen in de onderscheidende vormgeving. Volgens de klacht past daarbij een ruime beschermingsomvang. Wat de klacht over (niet) 'ruime beschermingsomvang' betreft, verwijs ik naar nr. 5.9. Voor zover onderdeel I.2.b verder nog bespreking behoeft, merk ik op dat de daarin bedoelde tegenstrijdigheid niet valt in te zien. Iets wat kan gelden als een baanbrekend ontwerp, al dan niet met onderscheidende vormgeving, maakt daarmee nog niet per se aanspraak op auteurechtelijke bescherming, laat

98



Pagina 27 van 33

staan - in het licht van technische voordelen - op een zgn. ruime beschermingsomvang. Vgl. nrs. 4.23.1-4.23.6. 5.11. De klacht van onderdeel I.2.c over beweerde afwijking van een 'vaste lijn' in andere jurisprudentie van feitenrechters omtrent 'een revolutionair ontwerp' e.d., leent zich voor verkorte behandeling: - geen rechtsregel dwingt een feitenrechter ertoe het oordeel van andere feitenrechters te volgen, of uit te leggen waarom hij dat niet volgt; - zoals zojuist aangegeven, heeft (ook) het Amsterdamse hof gesproken van een 'baanbrekend ontwerp', maar dat leidt nog niet tot een 'ruime beschermingsomvang' (nu daargelaten wat daaronder zou moeten worden verstaan); - het onderdeel geeft niet aan - met citaten of voldoende gespecificeerde verwijzingen - dat en waar de vermelde instanties inderdaad gerept hebben van een 'ruime beschermingsomvang' (laat staan: in welke min of meer ruime zin). 5.12. Ook onderdeel I.3 leent zich voor verkorte behandeling: - het gaat uit van een (opzichtig) onjuiste lezing/citering, door in de aanhef het hof in de mond te leggen de woorden 'met name' terwijl in rov. 3.4.2 staat: 'met name ook'; - daarmee valt de bodem onder de klacht weg; - de s.t. namens H3 Products c.s. (nr. 4.22) laat voorbeelden zien van wat Stokke c.s. ten deze gesteld hebben en waarop het hof zijn oordeel ten deze kon baseren. 5.13. Onderdeel I.4 leent zich eveneens voor verkorte behandeling. Subonderdeel I.4.a: - de klacht over miskenning door het hof van het 'noodzakelijk'-criterium (van HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585, Kecofa/Lancome en Benelux-Gerechtshof 22 mei 1987, NJ 1987, 881, Screenoprints), faalt op de gronden als aangegeven onder 4.23.1 - 4.23.6; - de stelling dat de vorm van de Tripp Trapp niet te zeer het resultaat zou zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze (onder verwijzing naar HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, Dreentegel), miskent dat 's hofs oordeel in andere zin bij uitstek een feitelijk oordeel is; - daaraan doet niet af dat een andere feitenrechter daarover anders heeft geoordeeld; - het hof behoefde niet te motiveren waarom hij daarover anders dacht. Subonderdeel I.4.b: - dat het hof uit het oog verloren zou hebben dat de omstandigheid dat zuiver functionele en technische kenmerken of stijl op zichzelf onbeschermbaar zijn, nog niet wil zeggen dat die elementen niet kunnen bijdragen aan het EOK van een werk en dus ook relevant kunnen zijn voor het beoordelen van de beschermingsomvang, blijkt niet. De mate waarin zulks het geval is, betreft bij uitstek een feitelijk oordeel. Subonderdeel I.4.c: - de klacht over hetgeen het hof in rov. 3.4.3 heeft overwogen over kleuren, en over sterkte, flexibiliteit,

gebruiksgemak en stevigheid bij de keuze van het materiaal, berust op verkeerde lezing. Het hof heeft de keuze daarvan niet gerelateerd aan 'in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken', maar aan elementen die in het algemeen (of: overigens) 'onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker' (anders gezegd: anderszins objectieve trekken). Subonderdeel I.4.d: - ook de klacht over hetgeen het hof in rov. 3.4.3 heeft overwogen in verband met de Scandinavische stijl berust op verkeerde lezing. Het hof heeft niet miskend dat binnen een stijl, bijv. de Scandinavische stijl, nadere (auteursrechtelijk beschermbare) vormgeving mogelijk is, maar het hof heeft klaarblijkelijk geoordeeld dat de hier bedoelde elementen te zeer zijn terug te voeren op de Scandinavische stijl (d.w.z. vormgevingserfgoed) om te voldoen aan de EOK & PS-toets. Dit betreft bij uitstek een feitelijk oordeel(81). Subonderdeel I.4.e: - voor zover dit onderdeel klaagt over (niet) 'ruime beschermingsomvang' betreft, verwijs ik wederom naar nr. 5.9. Voor het overige bouwt de klacht voorts op de eerdere klachten. Ik merk nog op dat in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 29 juni 2001, LJN AB2391, NJ 2001, 602, rov. 3.5.3 (Impag/Milton Bradley; 'Vijf spellen') een (algemeen) oordeel over 'ruime beschermingsomvang' niet te lezen valt; Subonderdeel I.4.f: - deze klacht leent zich voor gezamenlijke behandeling met de onderdelen I.6 en I.7: zie aldaar. 5.14. Ook onderdeel I.5 leent zich voor verkorte behandeling: - het onderdeel komt neer op een herhaling van de eerdere klachten; - het onderdeel miskent dat aanwezigheid van '(een oneindige hoeveelheid) beschikbare alternatieve vormgevingsmogelijkheden' niet meebrengt dat alle, of diverse combinaties van de in casu (hier: door [eiser 3]) daaruit gekozen mogelijkheden reeds daarom aan het EOK & PS-criterium voldoen(82); - het onderdeel miskent ook dat de omstandigheid dat verstelbare stoelen een wezenlijk andere vormgeving kunnen hebben, geenszins uitsluit dat de vormgeving van een bepaald type verstelbare stoel niettemin (in tal van opzichten) onvoldoende is terug te voeren op creatieve keuzes van de maker. 5.15. De onderdelen I.6 en I.7 lenen zich, met onderdeel I.4.f, voor gezamenlijke (verkorte) bespreking. De klachten komen erop neer dat het hof in (rov. 3.4.2 en rov. 3.4.3 van) het arrest zou hebben volstaan met een beoordeling van slechts enkele (losse) elementen en kenmerken van het werk (I.4.f), respectievelijk slechts de stijlelementen en de technische en (in de ogen van het Hof) functioneel bepaalde kenmerken I.6), en niet het totaalontwerp dat deze opleveren (I.4.f en I.7) in zijn beoordeling zou hebben betrokken. De klachten missen feitelijke grondslag. Zij miskennen (reeds) dat het hof in rov. 3.5.1 t/m 3.5.4 nadrukkelijk het totaalbeeld van de Tripp Trapp (naast het

99



Pagina 28 van 33

totaalbeeld van de Carlo) in ogenschouw neemt, waarbij in rov. 3.5.2 nog in het bijzonder ingaat op andere vormgevingsaspecten van de Tripp Trapp (en de Carlo) dan stijlelementen en technische en functioneel bepaalde kenmerken.(83) 5.16. Onderdeel I.8 lijkt geheel voort te bouwen op de eerdere onderdelen en moet het lot daarvan delen. Voor zover het nog andere klachten zou willen omvatten, zijn die onvoldoende gespecificeerd (art. 407 lid 2 Rv.). 5.17. Het eveneens voor verkorte bespreking aan aanmerking onderdeel I.9 (met subonderdelen a t/m e) faalt op de gronden, vermeld in nrs. 4.23.1 - 4.23.6. 5.18. Mijn korte bespreking van onderdeel I.10 houdt in: - dat het onderdeel, voor zover het voortbouwt op de onderdelen I.1 t/m I.8, het lot daarvan deelt, - de omstandigheid dat de NEN-norm met veiligheidsvoorschriften dateert uit 1997, en het TRIPP TRAPP ontwerp uit 1972, doet er niet aan af dat een met die voorschriften overeenkomend ontwerp op dienovereenkomstige veiligheid is gericht en in zoverre deel uitmaakt van functionele/objectieve trekken. Dat ligt besloten in de verwijzing door het hof in rov. 3.4.2 naar de NEN-EN-norm. Tegen die achtergrond behoefde het hof niet (nader) in te gaan op de door Stokke c.s. in onderdeel I.10 bedoelde stellingname. Middelonderdeel II 5.19. Middelonderdeel II is in het bijzonder gericht tegen de rov. 3.5.1 t/m 3.5.4. De meest principiële onderdelen II.1.a en II.1.c klagen over miskenning van het 'totaalindrukken'-criterium zoals, volgens het middelonderdeel, 'geformuleerd' in HR 29 december 1995, NJ 1996, 548 (Decaux/Mediamax). Dat arrest is door mij hierboven al gereleveerd in nr. 4.13.1 e.v. Volgens onderdeel II.1.a blijkt die miskenning uit de omstandigheid dat het hof uitsluitend, althans in hoofdzaak, acht geslagen heeft op de strakke cursieve L-vorm van het frame van de Tripp Trapp stoel. Volgens onderdeel II.1.c heeft het hof slechts lippendienst aan het 'totaalindrukken'-criterium bewezen, door het weliswaar in rov. 3.5.4 te noemen, maar het niet (althans niet juist) toe te passen. Dit zou blijken uit onder meer de tweede volzin van rov. 3.5.4, waar het hof alleen, althans te zeer, de overname van (losse) elementen van de Tripp Trapp beoordeelt, zonder daarbij een oordeel over de totaalindruk te geven, althans inzicht te geven wat nu die totaalindruk is, hetgeen tevens geldt voor de beoordeling van de Carlo-stoel. 5.20. Bij de beoordeling van deze klachten (en de verdere klachten van middelonderdeel II) is het dienstig om te bezien wat de Hoge Raad nu precies overwoog over het (of: een) 'totaalindrukken'-criterium. Ik kan daartoe verwijzen naar nr. 4.13.1 e.v. Daar bleek (nu kort samengevat) dat de vergelijking van de totaalindrukken bepalend moet zijn, en dat dus niet beslissend moet zijn (bijv.): de loutere aanwezigheid van één of meer overeenkomsten naast verschillen, of de loutere aanwezigheid van één of meer verschillen naast overeenkomsten; dat het aankomt op het door de

rechter te bepalen totaalgewicht van de meer of minder vergaande overeenkomsten en de meer of minder vergaande verschillen; dat de aanwezigheid van één overeenkomst zwaarder gewogen worden dan tien verschillen of de aanwezigheid van één verschil kan zwaarder gewogen worden dan tien overeenkomsten. En dat het daarmee om een hoogst feitelijke beoordeling gaat. Daar kwam nog bij dat (blijkens rov. 3.4 van het arrest Decaux/Mediamax) mode, trend of stijl (ook als die is ingezet door de aanlegger in de procedure) behoort tot de niet auteursrechtelijk beschermde (objectieve) trekken. Na de uiteenzetting in nrs. 4.13.1 - 4.13.8 komen de subonderdelen van onderdeel II m.i. goeddeels voor een verkorte wijze van afdoening in aanmerking. 5.21.1. Ik kan dus kort aangeven waarom de in nr. 5.19 weergegeven subonderdelen II.1.a en II.1.c (reeds) falen: het 'totaalindrukken'-criterium brengt (anders dan optel- en aftrekwerk) nu juist mee dat verschil ten aanzien van één vormelement of kenmerk kan en mag leiden tot het oordeel dat er sprake is van andere totaalindrukken. 5.21.2. Overigens berusten de onderdelen m.i. ook op verkeerde lezing van rov. 3.5.1 - 3.5.4, nu het hof daar diverse aspecten van de vormgeving van de Tripp Trapp resp. de Carlo bespreekt. Dat het hof de afwijking in de Carlo stoel van de strakke cursieve L-vorm van het frame van de Tripp Trapp stoel voor de totaalindrukken bepalend vindt, doet daaraan niet af. 5.22. In het verlengde hiervan behoeft ook onderdeel II.1.d slechts een korte bespreking. Anders dan het onderdeel veronderstelt, verdraagt zich met het 'totaalindrukken'-criterium zeer wel dat de feitenrechter (objectieve, althans objectievere) kenmerken met een gebruiksbestemming op de achtergrond plaatst en aan een uitgesproken subjectieve trek (hier: de L-vorm van het frame) een overheersend 'totaalindruk'-bepalend karakter toekent. Anders dan het onderdeel suggereert, is dat (juist) niet een beperking van de beoordeling tot dat element, en is van innerlijke tegenstrijdigheid geen sprake. Dat de feitenrechter de in onderdeel II.1.d bedoelde op zichzelf niet oorspronkelijke, technisch(e) (noodzakelijke) elementen (met een gebruiksbestemming) en/of stijlelementen bij de beoordeling van de totaalindrukken op de achtergrond plaatst is geheel in overeenstemming met rov. 3.4 van het Decaux/Mediamax-arrest, aangehaald in nr. 4.13.4. 5.23. Het nog niet besproken subonderdeel b van onderdeel I.2 (over het niet ingaan door het hof op een door Stokke c.s. voorgehouden andersluidend oordeel van een andere feitenrechter) faalt omdat, als eerder gezegd, geen rechtsregel een feitenrechter ertoe noopt het oordeel van andere feitenrechters te volgen, of uit te leggen waarom hij dat niet volgt. 5.24. Bij onderdeel II.2 kan ook met een verkorte bespreking worden volstaan. Subonderdelen II.2.a en II.2.d: - deze falen overeenkomstig hetgeen ik hierboven (met name in nrs. 5.21.1-5.22) heb opgemerkt. Subonderdeel II.2.c(84):

100



Pagina 29 van 33

- dit subonderdeel faalt (reeds) op de gronden als vermeld in nr. 5.15. 5.25. Ook de subonderdelen II.3.a en II.3.b behoeven slechts een verkorte bespreking. Subonderdeel II.3.a: - voor zover dit subonderdeel zich beroep op een andersluidend oordeel van een andere feitenrechter, faalt het op de grond als aangegeven in nr. 5.23; - voor het overige behelst dit subonderdeel slechts een inleiding. Subonderdeel II.3.b: - dit subonderdeel berust (in zijn eerste en laatste volzin) op een onjuiste lezing waar het poneert dat het hof de uiterlijke vormgeving(selementen) waarmee het (open, zwevende) effect wordt bereikt 'buiten de inbreukvraag' zou laten. Het hof heeft in rov. 3.5.4 klaarblijkelijk de desbetreffende vormgeving(selementen) wel meegewogen, maar niet zwaar genoeg bevonden om ze te laten bijdragen aan overeenstemmende totaalindrukken van de Tripp Trapp respectievelijk de Carlo stoel; - overigens bevat dit subonderdeel - zoals het zelf aangeeft - een herhaling van de klachten in subonderdelen I.4.b, I.4.d en I.4.e, en deelt het in zoverre het lot daarvan. 5.26. Ik sta iets langer stil bij de subonderdelen II.3.c-II.3.e. Het lijkt mij dienstig om goed voor ogen te hebben wat het hof (kennelijk) bedoelt met een 'open, zwevend karakter' van een stoel als de onderhavige Tripp Trapp of Carlo. Ik heb daarvoor veel meer woorden dan deze kernachtige drie woorden nodig. Maar in het licht van het partijdebat en de daarbij overgelegde illustraties kan hiermee niets anders bedoeld zijn dan: een stoel die niet (achterover) omvalt, niettegenstaande het ontbreken van achterpoten of een andere met het zitvlak verbonden ondersteuning aan de achterkant of in het midden van de stoel. Wat de (noodzakelijke) verbinding tussen de staanders en wat de rugsteun betreft kan daaraan nog worden toegevoegd: niet gesloten, maar daarentegen (zo) weinig (mogelijk) resp. smalle horizontale elementen. 5.27. Ik bespreek nu de subonderdelen II.3.c-II.3.e in omgekeerde volgorde. 5.28. Subonderdeel II.3.e faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing. Klaarblijkelijk heeft het hof niet het oog gehad op (slechts) een 'effect', maar daarentegen op uiterlijke vormgeving waarmee het ('open, zwevend') effect bereikt wordt. 5.29.1. Subonderdeel II.3.d, dat uitgaat van diezelfde onjuiste lezing, leest daarom - en ook overigens - ten onrechte in rov. 3.5.4 dat het hof bij zijn beoordeling van de totaalindrukken de specifieke vormgevingselementen waarmee het open, zwevend karakter wordt bereikt, buiten beoordeling zou hebben gelaten. Ook hier moet gelden dat het hof aldaar de desbetreffende vormgeving(selementen) wel heeft meegewogen, maar niet zwaar genoeg bevonden om ze te laten bijdragen aan overeenstemmende totaalindrukken van de Tripp Trapp respectievelijk de Carlo.

5.29.2. Daartoe noemt het hof in de tweede volzin van de tweede alinea en in de derde alinea van rov. 3.5.4 een aantal redenen. Hier is klaarblijkelijk dragend voor 's hofs - bij uitstek feitelijk - oordeel: dat de wijze waarop het open, zwevend karakter/effect bij de twee stoelen wordt bereikt daartoe te veel verschilt (gebruik van één gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd). Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, te minder in het licht van de - ook begrijpelijke, niet zelfstandig dragende - steunargumenten in rov. 3.5.4, nl. [i] dat de daarmee bereikte eenvoud/ minimalistische uitstraling past in de Scandinavische stijl (dus het Scandinavische vormgevingserfgoed(85), A-G), alsmede [ii] dat het open, zwevend karakter/effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel, in 1972 niet oorspronkelijk was (waartoe het hof drie voorbeelden noemt). 5.29.3. Voor zover het onder [ii] bedoelde steunargument toch dragend zouden worden geoordeeld, merk ik nog op dat de daarop in het slot van het subonderdeel gerichte pijlen geen doel treffen. Juist nu Stokke c.s. zich kennelijk op het standpunt stellen dat het open, zwevend karakter bij uitstek tot de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Tripp Trapp behoort, respectievelijk bij de beoordeling van de totaalindrukken zwaar zou moeten meewegen, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is alleszins begrijpelijk te achten 's hofs relativering, onder verwijzing naar de voorbeelden uit 1947, 1932 en 1927. Bij hetgeen het hof hieromtrent overweegt heeft hij klaarblijkelijk niet (alleen) het oog op een 'effect sec', maar (mede) op de uiterlijke vormgeving waarmee dit effect bereikt wordt (getuige de zinsnede: 'laatstbedoeld effect, bereikt door het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel'). 5.29.4. Dat - zoals het subonderdeel aanvoert - bedoelde stoelen uit 1947, 1932 en 1927 een volstrekt ander totaalbeeld zouden bieden dan de Tripp Trapp stoel, en dat de combinatie van vormgevingselementen waarmee het open, zwevende karakter bij deze stoelen wordt bereikt, ook niet zou zijn terug te vinden in (het totaalbeeld van) de Tripp Trapp (MvA Stokke c.s. nr. 96), doet er niet aan af dat het nog steeds gaat om vormgevingselementen die zorgen voor 'het stabiliseren van het deel van de stoel waaraan het zitvlak (en de voetensteun) is aangebracht door middel van (horizontale) liggers in plaats van door een schoor aan de achterzijde van de stoel'. En daarmee: dat het gaat om - bekende - vormgevingselementen die het hof zonder schending van een rechtsregel, en niet onbegrijpelijk, mocht laten meewegen bij zijn oordeel over de vraag of, zoals door Stokke c.s. gepretendeerd, het 'open, zwevend karakter' van de Tripp Trapp in

101



Pagina 30 van 33

auteursrechtelijke context al dan niet als in Stokke's voordeel (mee-)beslissend voor de 'totaalindrukken' moest worden beschouwd. 5.30.1. Indien mijn opinie over subonderdeel II.3.d hout snijdt, valt daarmee m.i. ook het doek voor subonderdeel II.3.c. Daarin wordt (inderdaad) zwaar getamboereerd op de vormgeving met het open, zwevend karakter van de Tripp Trapp, als medebepalend voor de totaalindruk. In het verlengde daarvan wordt onbegrijpelijk geacht dat het hof daaraan geen betekenis wil toekennen vanwege een (volgens Stokke c.s.) ondergeschikt verschil in de vorm van een deel van de staanders, (ook) omdat dit oordeel niet te rijmen zou zijn met 's hofs overweging dat de vormgeving van de Carlo net als die van de Tripp Trapp een open, zwevend karakter heeft. 5.30.2. Het in het subonderdeel hiertoe (tussen aanhalingstekens) opgenomen citaat uit rov. 3.5.4: 'door gebruik van één gebogen deel als staander versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd', is niet correct. Het correcte citaat had moeten luiden: [door] 'gebruik van één gebogen deel als staander tevens ligger versus gebruik van twee rechte stukken hout die in een scherpe hoek aan elkaar zijn bevestigd' (curs. toegevoegd). 5.30.3. Het subonderdeel klaagt: 'Deze andere uitvoering van de staanders heeft immers (evident) geen invloed op het totaalbeeld van een open, zwevend karakter'. Omdat het klaagt op basis van een onjuist citaat uit 's hofs rov. 3.5.4, mist het feitelijke grondslag. Ik teken aan dat ik het verschil tussen een 'staander' en een 'staander tevens ligger' niet zo maar als onbetekenend kan afdoen. 5.30.4. Ook als ik hier overheen stap, gaat de klacht niet op. Bij mijn (naar voren gehaalde) bespreking van subonderdeel II.3.d is gebleken dat het hof kon oordelen dat het 'open, zwevend karakter' van de Tripp Trapp als door Stokke c.s. vormgegeven, (nu kort gezegd:) niet de volgens Stokke c.s. aangevoerde eigenschap als (beslist) medebepalend voor de 'totaalindrukken' kon claimen. Dat kan de feitenrechter alleszins aanleiding geven om aan een andere uitvoering van de staanders (en liggers) wel degelijk invloed toe te kennen ten aanzien van het totaalbeeld van een 'open, zwevend karakter'. Ook daarop strandt de klacht dus. Anders dan in dit subonderdeel II.3.c geklaagd wordt, gaf het hof in rov. 3.5.4 ook met feiten en omstandigheden aan waarom hij tot dat oordeel kwam, zoals bleek bij de bespreking van subonderdeel II.3.d. De klacht dat het hof 'in zijn arrest geen andere feiten of omstandigheden heeft geleverd' mist dus feitelijke grondslag. Op een ander (hoger/eenvoudiger) niveau kan (nog eens) gezegd worden dat het subonderdeel faalt omdat het met klachten, die in wezen vragen om een feitelijke herbeoordeling waarvoor in cassatie geen plaats is, opkomt tegen een in hoge mate feitelijk - en niet onbegrijpelijk - oordeel.

5.31. Bij onderdeel II.4 kan ik met een verkorte bespreking volstaan. Subonderdeel II.4.a: - de klachten (die in de kern erop neerkomen dat het hof aan de hand van de stellingen van Stokke c.s. het louter licht buigen van een deel van de staanders, evenals de afgeronde vorm van de voorzijde van de plankjes en de afgeronde uiteinden van de staanders/liggers, als ondergeschikt had moeten aanmerken), falen omdat zij zich richten op een bij uitstek feitelijk oordeel, dat - mede in het licht van hetgeen ik over eerder besproken klachten (waarvan het subonderdeel deels een herhaling inhoudt) heb opgemerkt - niet onbegrijpelijk is. Subonderdeel II.4.b: - een regel dat de feitenrechter bij de beoordeling van een inbreukvraag meer nadruk zou dienen te leggen op de punten van overeenstemming en niet op de punten van verschil is niet te vinden in HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), om niet te zeggen: integendeel (in de zin dat het juist niet aankomt op 'optellen en aftrekken')(86). Zij ligt evenmin besloten in andere rechtspraak van de Hoge Raad over Nederlands auteursrecht. Voor zover zo'n regel besloten ligt in het door Stokke c.s. aangehaalde arrest HR 16 april 1999 (Bigott/ Doucal)(87), zij opmerkt dat het daar niet ging om auteursrecht maar om Arubaans merkenrecht: zie rov. 3.6-3.7 van dat arrest (een dienovereenkomstige regel in het Europees geharmoniseerde merkenrecht is mij niet bekend); - voor het overige komt de inhoud van het subonderdeel neer op een herhaling van eerdere klachten. Subonderdeel II.4.c: - ook de inhoud van dit subonderdeel komt goeddeels neer op een herhaling van eerdere klachten. Ik stip bij enkele stellingen in dit subonderdeel nog het volgende aan: - de stelling dat de vraag of sprake is van inbreuk niet van zuiver feitelijke aard is, en dat er zodanig moet worden gemotiveerd dat na te gaan is of de feitenrechter de auteursrechtelijke regels heeft nageleefd, kan Stokke c.s. niet baten, nu uit mijn voorafgaande beschouwingen blijkt dat dit laatste het geval is; - van ongerijmdheid van 's hofs oordeel omtrent de andere totaalindruk bleek geen sprake, en zo'n beweerde ongerijmdheid kan zeker niet worden afgeleid uit een beschouwing aan de hand van vier (nieuwe) illustraties in de cassatieschriftuur; - de klacht dat over een 'doen denken van de Carlo-stoel aan een schommelstoel' niets gesteld is, miskent dat de rechter bij de beoordeling van de inbreukvraag niet gebonden is aan de stellingen van partijen; - voor het beroep op een uitspraak van een andere feitenrechter (c.q. een administratieve instantie) geldt hetgeen in opgemerkt in nr. 5.23. 5.32. Onderdeel III keert zich tegen de afwijzing door het hof (in rov. 3.6) van de gestelde inbreuk op morele rechten van [eiser 3].

102



Pagina 31 van 33

5.33. Voor zover onderdeel III.1.a met de klacht dat het hof een verveelvoudiging had moeten aannemen voortbouwt op de daaraan voorafgaande onderdelen I en II, deelt het het lot daarvan. Het onderdeel klaagt verder dat het hof miskent dat het enkele feit dat geen sprake is van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw niet betekent dat geen sprake is van schending van morele rechten. Het voert aan dat uit de tekst van art. 6bis Berner Conventie (BC) blijkt dat het (persoonlijkheids)recht van de auteur om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging los staat van het vermogensrechtelijke verveelvoudigingsrecht. Volgens het onderdeel hanteert het hof dus een onjuiste maatstaf. Voor zover het onderdeel hiermee wil betogen dat het hof op basis van een ander criterium dan dat van art. 13 Aw (en de daarop gebaseerde jurisprudentie van de Hoge Raad) tot een 'verveelvoudiging' had moeten concluderen, faalt het, aangezien zo'n ander criterium niet bestaat. Het onderdeel geeft ook niet aan waarin dit zou moeten bestaan. Voor het overige bestaat bij onderdeel III.1.a, naast onderdeel III.1.b, geen belang. 5.34. Onderdeel III.1.b bevat - ten slotte - de motiveringsklacht dat uit het arrest niet blijkt dat het hof heeft onderzocht of sprake is van verminking (c.q. aantasting of misvorming) van het Tripp Trapp ontwerp, waarbij het hof geen acht geslagen heeft op stellingen van Stokke c.s. dat in de Carlo stoel het Tripp Trapp ontwerp te herkennen is, terwijl [eiser 3] zich verzet tegen de aanpassingen die in de Carlo-stoel zijn doorgevoerd, welke hem nadeel toebrengen. Het onderdeel faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Niet alleen in 's hof deeloverweging in rov. 3.6 dat de vormgeving van de Carlo niet als verveelvoudiging van de vormgeving van de Tripp Trapp valt aan te merken, maar ook in het oordeel in de rov. 3.5.2 - 3.5.4, (per saldo) medebrengend dat 'het totaalbeeld van de Carlo zo zeer af[wijkt] van dat van het (door auteursrechtelijk beschermde trekken bepaalde) totaalbeeld van de Tripp Trapp dat van een relevante overeenstemming geen sprake is' en dat geen sprake is 'van overname van elementen die (in relevante mate) een uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de maker', ligt besloten dat naar het oordeel van het hof in de Carlo niet het Tripp Trapp ontwerp te herkennen is. Daarmee is dus ook gemotiveerd de conclusie van het hof in rov. 3.6 dat de vormgeving van de Carlo niet als wijziging of misvorming (waarin besloten ligt: verminking of andere aantasting) van de Tripp Trapp in de in artikel 25 Aw bedoelde zin valt aan te merken. Ik teken nog aan dat de door Stokke c.s. ingenomen stellingen waarnaar zij in dit verband verwijzen(88) niet inhouden dat ook indien een verveelvoudiging (kopie, namaak) in auteursrechtelijke zin niet aanwezig geoordeeld zou worden, toch een inbreuk in de zin van art. 25 Aw zou voorliggen. M.i. hebben Stokke c.s. een zodanige stelling ook terecht niet betrokken. Het moet niet zo zijn dat iemand die zou navolgen (navolgingsvrijheid is een uitgangspunt van het recht) en daarbij naar het oordeel

van de rechter voldoende afstand houdt (hier: in auteursrechtelijke zin), juist bij of door dat houden van afstand 'gestraft' zou worden wegens het beweerdelijk 'wijzigend of verminkend (e.d.) zijn' van die afwijking(89). Dat zou leiden tot een onwerkbare situatie, die door de verdragsluitende partijen van de BC en door de wetgever van de Aw niet bedoeld kan zijn. Ook andere omstandigheden waarmee, ondanks het ontbreken van een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin toch sprake van aantasting van het ontwerp van de Tripp Trapp sprake zou (kunnen) zijn (waarbij gedacht zou kunnen worden aan bijv. beledigend commentaar van H3 Products c.s. op dat ontwerp) zijn niet gesteld. 6. Conclusie Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Noten 1 Ter voorkoming van eventueel nodeloos tijdverlies geef ik de volgende leeswijzer mee: in de drie conclusies in de zaken met rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1.1 - 4.1.2, en de nrs. 4.2 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30. 2 Ontleend aan rov. 3.1 van het - in dit opzicht niet - bestreden arrest. 3 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank van 7 januari 2009 (LJN BH0491, IER 2009, 21 m.nt. Grosheide) onder rov. 3.5 en 3.6. 4 LJN BQ3808. 5 De cassatiedagvaarding is betekend op 30 mei 2011. 6 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (2005), 1.15, p. 19. Hierna geciteerd als: SVV (2005). 7 Vgl. bijv. Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, 6e druk (2007), p. 53, SVV (2005), 3.4-3.5 en 3.14-3.15. Zie over geurcombinaties het in nr. 4.6.3 te vermelden arrest van HR 16 juni 2006 (Kecofa/Lancome). 8 Vgl. evenwel het uit 1985 stammende art. 45a in het hoofdstuk over filmwerken, waar gesproken wordt over een 'bijdrage van scheppend karakter'. 9 Vgl. - naast de bekende handboeken met verwijzingen - het recente artikel van Hugenholtz, Works of literature, science and art, in: Hugenholtz/ Quaedvlieg/ Visser, A century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912 - 2012, DeLex Amsterdam 2012 p. 33-55. 10 HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator). 11 LJN ZC0104, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV, AA 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, AMI 1991, p. 177 m.nt. JHS, CR 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, IER 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG. 12 Na verwijzing is feitelijk alsnog geoordeeld dat de trefwoordenverzameling aan de door de HR geformuleerde eisen voldeed: Hof 's-Gravenhage 1 april 1993, NJ 1994, 58, AMI 1993, p. 134 m.nt. HCJ, CR 1993, p. 165 m.nt. PBH, IER 1993, nr. 16, p. 82.

103



Pagina 32 van 33

13 NJ 2007, 37, AMI 2006, p. 153 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, nr. 39, p. 140. 14 LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. JHS, AMI 2006, p. 161 m.nt. Quaedvlieg, IER 2006, 54, p. 201, AA 2006, p. 821 m.nt. Hugenholtz. 15 LJN BC2153, NJ 2008, 556 m.nt. EJD, AMI 2008/5, nr. 12, p. 136 m.nt. Senftleben, IER 2008, nr. 58, p. 227 m.nt. Seignette, AA 2008, p. 819 m.nt. Hugenholtz. 16 In 2006 overgebracht naar (titel III) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE. 17 Vgl. nader SVV (2005), 3.38 (waaraan dit nr. ontleend is), met verwijzingen. 18 NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55. 19 NJ 1987, 881 m.nt. LWH, AMI 1987, p. 78 m.nt. JHS, BIE 1987, nr. 49, p. 196 m.nt. Ste., IER 1987, nr 40, p. 70 (met ill.), AA 1987, p. 717 (met ill.) m.nt. H. Cohen Jehoram. 20 NJ 1988, 376, BIE 1988, nr. 49, p. 170. Zie ook de volgende voetnoot. 21 In het BenGH-arrest stond hier 'karakter', maar dat moest volgens de HR gelezen worden als 'stempel': rov. 2, tweede alinea van het arrest van 15 januari 1988. 22 Art. 21 BTMW is overigens per 1 december 2003 vervallen. 23 NJ 1997, 293 m.nt. Gielen (Zoontjens/Kijlstra). 24 LJN AB2391, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV, AMI 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. Hugenholtz, IER 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS. 25 In vergelijking tot de motiveringseisen volgens het Van Dale/Romme-arrest (maar dat was een bodemgeschil). 26 De HR kon in deze spellen-zaak ook wijzen op tardieve argumentatie in cassatie op het stuk van technische gebruiksvoordelen e.d.: vgl. bijv. rov. 3.5.3. 27 LJN AX3171, NJ 2006, 493, AMI 2006, p. 220 m.nt. Koelman, IER 2006, nr. 84, p. 300 (Timans/ Haarsma c.s.). 28 Bouwkundige werken worden in art. 10, lid 1 onder 8o Aw afzonderlijk genoemd, maar m.i. is er geen relevant verschil met werken als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 11o Aw. 29 HR 8 september 2006. LJN AV3384, NJ 2006, 492, BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294. 30 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 31 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 32 [Voetnoot hier niet overgenomen.] 33 LJN BK1599, RvdW 2010, 223. 34 Citaat uit SVV (2005), 3.10 (voetnoten hier niet overgenomen). 35 Citaat uit SVV (2005), 4.8. 36 Vgl. bijv. het oordeel in de spijkerbroekenzaak G-Star/Benetton, vermeld in nr. 3.9.5. 37 NJ 1979, 339 m.nt. LWH. 38 HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17, AMI 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. D.J.G. Visser, IER 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, NTBR 2003/4, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs (Wassenaar (Accordo) / Tros). Vgl.

ook Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 39 In het verlengde van het chronologisch eerdere arrest Decaux/Mediamax: zie hierna 4.13.1. 40 Als bedoeld in HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 m.nt. JHS (Barbie). 41 Daaraan kan niet afdoen dat rov. 3.5 in fine rept van 'een zelfstandig werk' en niet van de art. 13-riedel 'een nieuw, oorspronkelijk werk'. Daarover ging het niet in het Una Voce Particolare-arrest. 42 Vgl. rov. 91 van het - hierna nog ter sprake komende Painer-arrest van HvJEU 2011. Een leerzame beschouwing over foto's als 'werken' is ook te vinden in de conclusie van de A-G Asser voor HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer; stilist). 43 Vgl. de inzet van de zaak Heertje/Hollebrand. 44.LJN ZC1942, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV; zie ook Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195. 45 Vgl. SVV (2005), 4.9; Gielen, De totaalindruk in het auteursrecht, IER 2004, nr. 55, p. 255. 46 Ik onderken dat het gebruik van deze terminologie (kleinere vs. ruimere beschermingomvang) in de octrooirechtelijke en merkenrechtelijke context in de afgelopen decennia niet alleen is ingeslopen, maar daar zelfs tot het juridisch acquis is gaan behoren. 47 Vgl. Grosheide, 'Zwakke werken. Een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht', in: Intellectuele eigenaardigheden, Opstellen aangeboden aan mr. Theo R. Bremer (1998), p. 126 (132). 48 Zie eerder de CPG, nrs. 4.8 t/m 4.8.4 in de zaak leidend tot HR 2 september 2011, nr. 09/04977, LJN BQ3894 (G-Star/Bestseller Retail). Door de Hoge Raad beslist met toepassing van art. 81 RO. 49 Bij de categorie 'werken van toegepaste kunst' (art. 10 lid 1, sub 11o Auteurswet) is per definitie sprake van functionele elementen, vgl. nr. 4.11.1. 50 Vgl. in deze zin bijv. SVV (2005) 4.8, p. 158 e.v. 51 NB: de A-G spreekt hier over modellen in de auteursrechtelijke context. 52 De A-G verwijst hier naar het arrest Heertje/Hollebrand. 53 De A-G verwijst hier andermaal naar het arrest Heertje/Hollebrand. 54 DeLex, Amsterdam (2011), p. 15. 55 Zie bijv. SVV (2005), 4.9. 56 Vgl. ook nr. 4.13.7. Zo'n standpunt lijkt geïnspireerd door bepaalde evoluties in het merkenrecht, maar het laat zich m.i. niet overplanten naar het auteursrecht. 57 Dat is gezien de jaartallen van de arresten al onwaarschijnlijk. 58 Doorgaans met alleen de 'roepnaam'. 59 Er kan nog gewezen worden op de (alle IE-rechten, en dus ook het auteursrecht omvattende) Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van 29 april 2004, Pb. L 157/45. 60 In de Volgrecht-richtlijn is de constructie een andere: in art. 2 lid 1 noemt de kunstwerken waarop het volgrecht van toepassing limitatief op (vgl. punt 21 van de considerans). Bouwwerken en werken van toegepaste kunst worden daarbij niet genoemd.

104



Pagina 33 van 33

61 Hetzelfde staat in punt 33 van de considerans respectievelijk art. 96 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, Pb 2002, L 3/1, in werking getreden op 6 maart 2002 (de 'Gemeenschapsmodellenverordening' of 'GModVo'). 62 Ingeschreven overeenkomstig de GModVo of een (geharmoniseerde) nationale modellenwet resp. (voor de Benelux) het BVIE. 63 C-168/09, LJN BP3418, RvdW 2011, 355. 64 In het genoemde arrest Flos/Semeraro kwamen deze niet aan de orde, omdat daarover geen vragen waren gesteld. Aan rov. 21 van het arrest valt te ontlenen dat voor de vraagstellende rechter gegeven was dat 'de lamp Arco' van de eiser aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming voldeed, en evenzo dat het object van de gedaagde zonder meer viel binnen de grenzen van de beschermingsomvang ('alle stilistische en esthetische kenmerken ervan slaafs nabootste'). 65 Jur. 2009, p. I-6569. In Nederland gepubliceerd in AMI 2009, nr. 20, p. 198 m.nt. Koelman, IER 2009, nr. 78, p. 318 m.nt. Grosheide, NJ 2011, 288 m.nt. Hugenholtz onder nr. 289. 66 Vgl. ook de uitwerking in rov. 45-48, hieronder aangehaald in nr. 4.38.1. 67 In nr. 4.38.1 zal ik nog ingaan op tussenliggende overwegingen. 68 C-393/09, Jur. 2010, p. I-13971. In Nederland gepubliceerd in NJ 2011, 289 m.nt. Hugenholtz, AMI 2011, nr. 6, p. 95 m.nt. Van Rooijen, Computerrecht 2011, nr. 35, p. 74 m.nt. Krikke. 69 Zaak C-145-10. In Nederland gepubliceerd in AMI 2012, nr. 6, p. 66 m.nt. Van Eechoud, IER 2012, nr. 16, p. 143 m.nt. SJS en PGFAG, Mediaforum 2012, nr. 8, p. 100 m.nt. Rörsch. 70 NJ 2011, 289. 71 Waaraan uiteraard ontelbare commentaren (vermeerderd na het Painer-arrest), al dan niet op internet, zouden kunnen worden toegevoegd. 72 Voetnoot van Hugenholtz: F.W. Grosheide, IER 2009/6, p. 78 e.v. Meer begrip voor de opvatting van het Hof toont Speyart, 'Infopaq: het werkbegrip geharmoniseerd?', NTER 2009/10, p. 335-342. 73 Hugenholtz verwijst naar: D.J.G. Visser, '[A] ingehaald door Infopaq', B9 8122. 74 Zie hierboven nr. 4.6.4. In deze zin ook Speyart, a.w. (voetnoot 72). 75 Zie hierboven nrs. 4.7.2 en 4.8.1. 76 Kwantitatief opvallende gegevens zijn voorts: (na een cassatiepleitnota van 21 blz.) een s.t. zijdens Stokke c.s. van 106 blz., excl. 85 blz. bijlagen; een repliek zijdens Stokke c.s. van 10 blz. 77 Arrest Heertje/Hollebrand (1979). 78 Vgl. bijv. rov. 3.4 van HR 25 november 2005, LJN AT8782, NJ 2009, 103 m.nt. I. Giesen (Eternit/ Horsting). 79 Daar gaat onderdeel I.1.d nader op in; zie hierna nr. 5.8. 80 Vgl. de juiste observatie in het cassatiemiddel zelf, onder I.1.b: 'Een gebruiksvoorwerp bevat immers per definitie (een combinatie van) elementen, waaraan het

zijn bruikbaarheid en nut ontleent'. (Maar het vervolg van die volzin: 'die volgens het Hof dus (per definitie) buiten de beoordeling moeten worden gelaten' klopt dus niet.) 81 's Hofs oordeel is klaarblijkelijk de resultante van de beoordeling van het debat over de verhouding van de Tripp Trapp stoel tot de Scandinavische stijl, waaromtrent in onderdeel I.4.d vindplaatsen van de stellingnamen zijdens Stokke c.s. worden vermeld. Het debat werd (mede) gevoerd aan de hand van een zijdens H3 Products c.s. overgelegd rapport van prof. J. Jacobs (prod. 4 bij CvA/CvE in rec.). 82 Statistische zeldzaamheid of eenmaligheid is geen maatstaf om tot EOK & PS te concluderen. Vgl. SVV (2005), 3.12. 83 Hiermee faalt, naar blijken zal, ook onderdeel II.2.c. 84 Een subonderdeel II.2.b ontbreekt. 85 Vgl. in dit verband nr. 5.13. 86 Vgl. over dat arrest hierboven de nrs. 4.13.1 - 4.13.5, 4.21.3 en 4.22. 87 NJ 1999, 697 m.nt. Hugenholtz, IER 1999, nr. 29, p. 164 m.nt. Grosheide. 88 Inleidende dagvaarding nrs. 28-31, CvR nrs. 87-90, MvA nrs. 193-197. 89 Hier valt mij een gezegde in, dat gaat over gebeten worden door katten dan wel honden.

105


www.iept.nl IEPT20120315, HvJEU, SCF v Del Corso


HvJEU, 15 maart 2012, SCF v Del Corso

AUTEURSRECHT – NABURIGE RECHTEN Naar Europees recht geen rechtstreeks beroep particulieren op TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome • dat: de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en van het WPPT toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie; aangezien het Verdrag van Rome geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, het in de Unie niet toepasselijk is, maar er indirecte gevolgen heeft; particulieren zich noch op dit verdrag, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks kunnen beroepen; Begrip “mededeling aan het publiek” zoveel mogelijk uit te leggen conform TRIPs, WPPT en Verdrag van Rome • het begrip „mededeling aan het publiek” moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het met deze verdragen verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. Geen “mededeling aan het publiek” bij kosteloze uitzending muziek in tandartsenpraktijk buiten wil van patiënten • dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding. Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2012, nr. 28, p.313 HvJEU, 15 maart 2012 (K. Lenaerts, J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestisen T. von Danwitz) ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 15 maart 2012 (*)

„Auteursrecht en naburige rechten in informatiemaatschappij – Rechtstreekse toepasselijkheid inrechtsorde van Unie van Verdrag van Rome, TRIPs-overeenkomst en WPPT – Richtlijn 92/100/EG –Artikel 8, lid 2 – Richtlijn 2001/29/EG – Begrip ,mededeling aan publiek’ – Mededeling aan publiek vanin tandartspraktijk via radio uitgezonden fonogrammen” In zaak C-135/10, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door deCorte d’appello di Torino (Italië) bij beslissing van 10 februari 2010, ingekomen bij het Hof op 15 maart 2010, in de procedure Società Consortile Fonografici (SCF) tegen Marco Del Corso, in tegenwoordigheid van: Procuratore generale della Repubblica, wijst HET HOF (Derde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestisen T. von Danwitz, rechters, advocaat-generaal: V. Trstenjak, griffier: A. Impellizzeri, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 7 april 2011, gelet op de opmerkingen van: Società Consortile Fonografici (SCF), vertegenwoordigd door L. Ubertazzi, F. Pocar en B. Ubertazzi, avvocati, M. Del Corso, vertegenwoordigd door R. Longhin, A. Tigani Sava, L. Bontempi en V. Vaccaro, avvocati, de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door P. Gentili, avvocato dello Stato, Ierland, vertegenwoordigd door D. O’Hagan als gemachtigde, bijgestaan door E. Fitzsimons enJ. Jeffers, barristers, de Griekse regering, vertegenwoordigd door G. Papadaki als gemachtigde, de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en S. La Pergola als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 juni 2011, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 346, blz. 61) en van artikel 3van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in deinformatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10).

106

http://www.iept.nl/


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=NL&text=&pageIndex=1&part=1&mode=lst&docid=120443&occ=first&dir=&cid=19373



2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Società Consortile Fonografici (hierna:„SCF”) en M. Del Corso, tandarts, over de uitzending in zijn particuliere tandartspraktijk van fonogrammen waarop een uitsluitend recht rust. Toepasselijke bepalingen Internationaal recht 3 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPsovereenkomst”),als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech op 15 april 1994, en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1), bevat een deel II „Normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom”. Dit deel bevat artikel 14,leden 1, 2 en 6 van deze overeenkomst, dat bepaalt: „1. Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben uitvoerend ekunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoering en de reproductie van deze vastlegging. Uitvoerende kunstenaars hebben ook de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze wegen de overbrenging aan het publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering. 2. Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden. [...] 6. Een lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en voorbehouden, voor zover toegestaan door [het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, ondertekend te Rome op 26 oktober 1961(hierna: ,Verdrag van Rome’)]. De bepalingen van artikel 18 van de Berner conventie (1971) zijn evenwel ook van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.” 4 De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „WPPT”) en het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „WCT”) vastgesteld. Deze twee verdragen zijn namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6).

5 Artikel 1 van het WPPT luidt als volgt: „1. Niets in dit verdrag houdt een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het [Verdrag van Rome]. 2. De krachtens dit verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei wijze van invloed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. Derhalve mag geen bepaling van dit verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor aan deze bescherming afbreuk zou worden gedaan. 3. Dit verdrag staat niet in verband met andere verdragen en doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere verdragen.” 6 Overeenkomstig artikel 2, sub b, van het WPPT wordt voor de toepassing ervan onder „fonogram” verstaan „de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of van andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders dan in de vorm van een vastlegging, opgenomen in een cinematografisch werk of een ander audiovisueel werk”. 7 Artikel 2, sub d, van het WPPT bepaalt dat onder „producent van een fonogram” moet worden verstaan „de natuurlijke of rechtspersoon die het initiatief neemt tot en verantwoordelijk is voor de eerste vastlegging van de geluiden van een uitvoering of andere geluiden, of van de weergave van geluiden”. 8 Artikel 2, sub g, van het WPPT bepaalt dat onder „mededeling aan het publiek” van een uitvoering of een fonogram wordt verstaan „de overdracht aan het publiek door elk medium anders dan dooruitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder ,mededeling aan het publiek’ mede verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden”. 9 Onder de titel „Recht van beschikbaarstelling van vastgelegde uitvoeringen” bepaalt artikel 10 van het WPPT: „Uitvoerende kunstenaars hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen van hun op fonogrammen vastgelegde uitvoeringen, dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.” 10 Artikel 14 van het WPPT, „Recht van beschikbaarstelling van fonogrammen”, bepaalt: „Producenten van fonogrammen hebben het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen voor het publiek van hun fonogrammen dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaatsen op een door hen gekozen tijdstip.” 11 Artikel 15 van het WPPT, „Recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan het publiek”, luidt als volgt: „1. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van

107

http://www.iept.nl/




voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek. 2. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de enkele billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend kunstenaar, aan de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en de producent van een fonogram is bereikt. 3. Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO nedergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen. 4. Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiektoegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.” 12 Artikel 23, lid 1, van het WPPT bepaalt: „De verdragsluitende partijen verbinden zich ertoe de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren.” 13 Artikel 8 van het WCT, „Recht op mededeling aan het publiek”, bepaalt: „Onverminderd de bepalingen van artikel 11, lid 1, onder ii), artikel 11 bis, lid 1, onder i) en ii),artikel 11 ter, lid 1, onder ii), artikel 14, lid 1, onder ii), en artikel 14 bis, lid 1, van de Berner Conventie, hebben auteurs van werken van letterkunde en kunst het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het per draad of langs draadloze weg mededelen van hun werken aan het publiek, met inbegrip van het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen van hun werken dat deze voorleden van het publiek beschikbaar zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip. 14 De Europese Unie is geen partij bij het Verdrag van Rome, in tegenstelling tot alle lidstaten van de Unie met uitzondering van de Republiek Malta. 15 Artikel 12 van het Verdrag van Rome betreffende secundair gebruik van fonogrammen bepaalt: „Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie van zulk een geluidsdrager rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzending of voor enigerlei overbrenging aan het publiek, dient door de gebruiker één enkele redelijke vergoeding te worden betaald aan de uitvoerende kunstenaars of aan de producenten van de fonogrammen of aan beiden. [...]”

Unierecht 16 De laatste overweging van de considerans van besluit 94/800 luidt als volgt: „Overwegende dat de Overeenkomst tot oprichting van de [WTO], met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard is dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Gemeenschap of de lidstaten op kan beroepen”. 17 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 376, blz. 28), die op 16 januari 2007 in werking is getreden, heeft richtlijn 92/100 gecodificeerd en ingetrokken. 18 Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding blijft de onderhavige zaak echter onderworpen aan richtlijn 92/100. 19 De zevende overweging van de considerans van richtlijn 92/100 luidt als volgt: „Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief en artistiek werk en dat de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, bijzonder hoog en riskant zijn en dat de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, alleen daadwerkelijk kan worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden”. 20 De tiende overweging van de considerans van deze richtlijn bepaalt: „Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd”. 21 Artikel 8, leden 2 en 3, van richtlijn 92/100 bepaalt: „2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. 3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.” 22 Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 bepaalt:

108

http://www.iept.nl/




„De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld.” 23 De punten 15 en 25 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt: De diplomatieke conferentie die in december 1996 is gehouden onder de auspiciën van de [WIPO], heeft geleid tot de aanneming van twee nieuwe verdragen, het [WCT] en het [WPPT] [...]. Met deze richtlijn wordt onder meer ook beoogd een aantal van de nieuwe internationale verplichtingen na te komen. [...] De rechtsonzekerheid ten aanzien van de aard en het niveau van de bescherming van doorgifte-opaanvraag van onder het auteursrecht vallende werken en onder naburige rechten vallend materiaal door netwerken moet worden weggenomen door voor een geharmoniseerde bescherming op het niveau van de Gemeenschap te zorgen. Er moet duidelijk worden gemaakt dat alle door de richtlijn erkende rechthebbenden een uitsluitend recht hebben om door het auteursrecht beschermde werken en ander materiaal door middel van interactieve doorgifte op aanvraag voor het publiek beschikbaar te stellen. Zulke interactieve doorgiften op aanvraag worden gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.” 24 Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 2. De lidstaten voorzien ten behoeve van: uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen, producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen, producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de kopieën van hun films, en omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek overeenkomstig dit artikel.” Nationaal recht 25 Artikel 72 van wet nr. 633 inzake de bescherming van het auteursrecht en andere, naburige rechten (legge n° 633 recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) van 22 april 1941 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 166 van 16 juli 1941), zoals vervangen door artikel 11 van wetsbesluit nr. 68 tot omzetting van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (decreto legislativo n° 68, attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), van 9 april 2003 (gewoon supplement bij GURI nr. 87 van 14 april 2003) in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „wet van 1941”), bepaalt: „Onverminderd de rechten die de maker krachtens titel I toekomen, heeft de producent van fonogrammen, voor de duur en onder de voorwaarden bepaald in de hiernavolgende artikelen, het uitsluitend recht: toestemming te verlenen voor de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, gehele of gedeeltelijke reproductie van zijn fonogrammen, op welke wijze, in welke vorm en met welk reproductieprocédé dan ook; toestemming te verlenen voor de verspreiding van exemplaren van zijn fonogrammen. Het uitsluitende recht van verspreiding is in de Europese Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop van de drager met het fonogram geschiedt door de producent of met diens toestemming in een lidstaat; toestemming te verlenen voor de verhuur en uitlening van exemplaren van zijn fonogrammen. Dit recht wordt niet uitgeput door de verkoop van de exemplaren of de verspreiding ervan in welke vorm dan ook; toestemming te verlenen voor de beschikbaarstelling van zijn fonogrammen aan het publiek op zodanige wijze dat zij voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn. Dit recht wordt niet uitgeput door enige handeling waardoor zij beschikbaar worden gesteld aan het publiek.” 26 Artikel 73, lid 1, van de wet van 1941, zoals vervangen door artikel 12 van het reeds aangehaalde wetsbesluit nr. 68, verduidelijkt: „De producent van fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars van de uitvoering die in de fonogrammen is vastgelegd of gereproduceerd, hebben, ongeacht de hun toekomende rechten van verspreiding, verhuur en uitlening, recht op een vergoeding voor het gebruik met winstoogmerk van de fonogrammen door middel van cinematografische werken, radio- en televisie-uitzending, daaronder begrepen de mededeling aan het publiek via satelliet, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden en in verband met welk ander openbaar gebruik van de fonogrammen ook. De uitoefening van dit recht komt toe aan de producent,

109

http://www.iept.nl/




die de vergoeding deelt met de betrokken uitvoerende kunstenaars.” 27 Artikel 73 bis van de wet van 1941, zoals ingevoerd bij artikel 9 van wetsbesluit nr. 685 (decreto legislativo n°685, attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta intellettuale) van 16 november 1994 (GURI nr. 293 van 16 december 1994), bepaalt: „1. Ook wanneer het in artikel 73 bedoelde gebruik geen winstoogmerk heeft, hebben de uitvoerende kunstenaars en de producent van het gebruikte fonogram recht op een billijke vergoeding. 2. Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt deze vergoeding vastgesteld, betaald en verdeeld volgens de bepalingen van het reglement [inzake de toepassing van de wet van 1941].” Hoofdgeding en prejudiciële vragen 28 SCF zorgt, als mandataris voor het beheer, de inning en de verdeling van de rechten van de aangesloten producenten van fonogrammen, zowel in als buiten Italië voor de inning en het beheer van daarop verschuldigde vergoedingen. 29 Bij de uitoefening van deze activiteiten als mandataris heeft SCF met de beroepsorganisatie van Italiaanse tandartsen (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) onderhandeld met het oog op sluiting van een collectieve overeenkomst over de hoogte van de billijke vergoeding in de zin van de artikelen 73 of 73 bis van de wet van 1941 voor alle „mededelingen aan het publiek” van fonogrammen, met inbegrip van de mededeling in praktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend. 30 Deze onderhandelingen leverden geen resultaat op en op 16 juni 2006 heeft SCF Del Corso voor het Tribunale di Torino gedagvaard tot vaststelling dat hij in zijn particuliere tandartspraktijk in Turijn als achtergrondmuziek auteursrechtelijk beschermde fonogrammen uitzond en dat daarvoor een billijke vergoeding verschuldigd is, aangezien het gaat om een „mededeling aan het publiek” in de zin van de wet van 1941, van het internationale recht en van het Unierecht. 31 In zijn verweer heeft Del Corso met name aangevoerd dat de muziek in zijn praktijk via de radio werd uitgezonden en dat SCF het auteursrecht enkel kon inroepen indien een drager werd gebruikt waarop het fonogram was vastgelegd, terwijl de vergoeding voor het luisteren naar de radio-uitzending niet verschuldigd was door de luisteraar, maar door de radio- of televisiezender. In de wet van 1941 wordt immers uitdrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen de vergoeding die verschuldigd is voor een fonogram, en de vergoeding voor het gebruik van een radiotoestel. 32 Del Corso heeft betoogd dat de artikelen 73 en 73 bis van de wet van 1941 hoe dan ook niet op het onderhavige geval van toepassing zijn. Volgens hem hebben deze artikelen immers betrekking op mededelingen aan het publiek in openbare ruimten en bij eender welk ander openbaar gebruik van fonogrammen. Anders dan de lokalen van de nationale

gezondheidsdienst kan een particuliere tandartspraktijk echter niet worden aangemerkt als een openbare ruimte. 33 Bij vonnis van 20 maart 2008, gewijzigd bij beschikking van 16 mei daaraanvolgend, heeft het Tribunale di Torino de eis van SCF afgewezen op grond dat in de onderhavige zaak geen sprake was van een mededeling met winstoogmerk, dat de in de tandartspraktijk uitgezonden soort muziek geen rol speelde bij de tandartskeuze door een patiënt, en dat de situatie niet viel onder de in artikel 73 bis van de wet van 1941 bedoelde situaties omdat het ging om een particuliere tandartspraktijk die als zodanig niet kon worden gelijkgesteld met een openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte, aangezien de patiënten geen ongedifferentieerd publiek vormden, maar geïndividualiseerde personen waren en normaliter op afspraak of hoe dan ook met instemming van de tandarts toegang tot de praktijk hadden. 34 SCF heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Corte d’appello di Torino. 35 Aangezien twijfel bestond over de vraag of de uitzending van fonogrammen in particuliere ruimten waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, zoals tandartspraktijken, valt onder het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van de regelingen van internationaal recht en Unierecht, heeft de Corte d’appello di Torino de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: Zijn het Verdrag van Rome [...], de TRIPs-overeenkomst [...] en het [WPPT] rechtstreeks toepasselijk in de communautaire rechtsorde? Werken de voornoemde regelingen van eenvormig internationaal recht eveneens rechtstreeks tussen particulieren? Komt het begrip ‚mededeling aan het publiek’ in de aangehaalde internationale verdragen overeen met het communautaire begrip in de richtlijnen [92/100] en [2001/29]? Zo neen, welke regeling heeft dan voorrang? Vormt de kosteloze uitzending van fonogrammen in besloten tandartspraktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending onafhankelijk van hun wil genieten, een ‚mededeling aan het publiek’ of ‚beschikbaarstelling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn [2001/29]? Hebben producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Beantwoording van de eerste tot en met de derde vraag 36 Met zijn eerste tot en met derde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, allereerst, of het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie en of ook particulieren zich er rechtstreeks op kunnen beroepen. Vervolgens wenst hij te vernemen of het in deze internationale verdragen opgenomen begrip „mededeling aan het publiek”

110

http://www.iept.nl/




overeenstemt met dat van de richtlijnen 92/100 en 2001/29 en ten slotte, indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, welke rechtsbron moet prevaleren. 37 In de eerste plaats moet er met betrekking tot de vraag of het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie, allereerst aan worden herinnerd dat volgens artikel 216, lid 2, VWEU „ [d]e door de Unie gesloten overeenkomsten [...] verbindend [zijn] voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten”. 38 De TRIPs-overeenkomst en het WPPT zijn door de Unie ondertekend en goedgekeurd bij besluit 94/800 respectievelijk besluit 2000/278. Bijgevolg zijn deze overeenkomst en dit verdrag verbindend voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten. 39 Bovendien vormen de bepalingen van de door de Unie gesloten overeenkomsten volgens vaste rechtspraak een integrerend bestanddeel van de rechtsorde van de Unie (arresten van 30 april 1974, Haegeman, 181/73, Jurispr. blz. 449, punt 5; 30 september 1987, Demirel, 12/86, Jurispr. blz. 3719, punt 7, en 22 oktober 2009, Bogiatzi, C-301/08, Jurispr. blz. I-10185, punt 23) en zijn ze er bijgevolg van toepassing. 40 Dit is het geval voor de TRIPs-overeenkomst en het WPPT. 41 Wat het Verdrag van Rome betreft, dient erop te worden gewezen dat de Unie geen partij bij dit verdrag is en bovendien niet kan worden aangenomen dat de Unie voor de toepassing van dit verdrag in de plaats is getreden van de lidstaten, al was het maar omdat niet alle lidstaten partij zijn bij dit verdrag (zie naar analogie arrest van 24 juni 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Jurispr. blz. I-4501, punt 85). 42 De bepalingen van het Verdrag van Rome maken bijgevolg geen deel uit van de rechtsorde van de Unie. 43 In de tweede plaats is het met betrekking tot de vraag of particulieren zich rechtstreeks op de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en het WPPT kunnen beroepen, van belang eraan te herinneren dat het volgens de rechtspraak van het Hof niet volstaat dat deze regelingen deel uitmaken van de rechtsorde van de Unie. Daarnaast moeten deze bepalingen inhoudelijk gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijken en mag noch de aard noch de opzet ervan zich tegen een dergelijke inroepbaarheid verzetten (zie in die zin arrest Demirel, reeds aangehaald, punt 14; arresten van 16 juni 1998, Racke, C-162/96, Jurispr. blz. I-3655, punt 31, en 10 januari 2006, IATA en ELFAA, C-344/04, Jurispr. blz. I-403, punt 39). 44 Aan de eerste voorwaarde is voldaan wanneer de aangevoerde bepalingen duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichtingen behelzen die voor de uitvoering of werking ervan geen verdere handelingen vereisen (zie in die zin arresten van 15 juli 2004, Pêcheurs de l’étang de Berre, C-213/03, Jurispr. blz. I-7357, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 maart 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09,

nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 45 Wat de TRIPs-overeenkomst betreft, is, volgens de laatste overweging van de considerans van besluit 94/800, de overeenkomst tot oprichting van de WTO, met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten op kan beroepen. 46 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst, gelet op hun aard en opzet, geen rechtstreekse werking hebben en niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich krachtens het Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter (zie in die zin arresten van 23 november 1999, Portugal/Raad, C-149/96, Jurispr. blz. I-8395, punten 42-48; 14 december 2000, Dior e.a., C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307, punt 44, en 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 54). 47 Wat het WPPT betreft, dient erop te worden gewezen dat artikel 23, lid 1, ervan bepaalt dat de verdragsluitende partijen zich ertoe verbinden de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing ervan te verzekeren. 48 Hieruit vloeit voort dat de toepassing van de bepalingen van het WPPT verdere handelingen vereist voor de uitvoering of werking ervan. Bijgevolg hebben dergelijke bepalingen geen rechtstreekse werking in het recht van de Unie en zijn zij niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop zij zich krachtens het Unierecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter. 49 Wat het verdrag van Rome betreft, houdt volgens artikel 1, lid 1, van het WPPT niets in dit verdrag een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het Verdrag van Rome. 50 Hieruit volgt dat, hoewel de Unie geen partij is bij het Verdrag van Rome, zij ingevolge artikel 1, lid 1, van het WPPT ertoe gehouden is de naleving van de verplichtingen van de lidstaten krachtens dit verdrag niet te verhinderen. Bijgevolg heeft dit verdrag indirecte gevolgen binnen de Unie. 51 In de derde plaats is het met betrekking tot de vraag hoe de begrippen „mededeling aan het publiek” uit de TRIPs-overeenkomst, het WPPT en het verdrag van Rome enerzijds en uit de richtlijnen 92/100 en 2001/29 anderzijds zich verhouden, vaste rechtspraak van het Hof dat de Unierechtelijke bepalingen zo veel mogelijk moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het volkenrecht, met name wanneer dergelijke bepalingen juist strekken tot tenuitvoerlegging van een door de Unie gesloten internationale overeenkomst (zie met name arresten van 14 juli 1998, Bettati, C-341/95, Jurispr. blz. I-4355, punt 20, en 7 december 2006, SGAE, C-306/05, Jurispr. blz. I-11519, punt 35).

111

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/1999/IEPT19991123_HvJEG_Portugal_v_Raad.pdf



http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20001214_HvJEG_Dior_v_Tuk_en_Assco_v_Layher.pdf

http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20001214_HvJEG_Dior_v_Tuk_en_Assco_v_Layher.pdf

http://www.iept.nl/files/2004/IEPT20041116_HvJEG_Anheuser_Busch.pdf







52 In dit verband staat vast, zoals blijkt uit punt 15 van de considerans van richtlijn 2001/29, dat één van de doelstellingen van deze richtlijn erin bestaat de nieuwe verplichtingen na te komen die op de Unie rusten krachtens het WCT en het WPPT, die volgens diezelfde overweging van de considerans worden beschouwd als een belangrijke actualisering van de internationale bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten. Daarom moeten de in deze richtlijn opgenomen begrippen zo veel mogelijk tegen de achtergrond van deze twee verdragen worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Jurispr. blz. I-2731, punt 31). 53 Bovendien vloeit uit de tiende overweging van de considerans van richtlijn 92/100 voort dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. 54 Aangezien deze richtlijn ertoe strekt bepaalde aspecten op het gebied van intellectuele eigendom te harmoniseren overeenkomstig de relevante internationale verdragen inzake het auteursrecht en de naburige rechten, zoals met name het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT, wordt deze richtlijn geacht een geheel van regels vast te stellen die verenigbaar zijn met de in deze verdragen opgenomen regels. 55 Uit al deze overwegingen vloeit voort dat de begrippen die voorkomen in de richtlijnen 92/100 en 2001/29, zoals het begrip „mededeling aan het publiek”, moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in de genoemde internationale verdragen opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat zij daarmee verenigbaar blijven, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. 56 Gelet op de voorgaande overwegingen moet op de eerste tot en met de derde vraag worden geantwoord dat: - de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst en van het WPPT toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie; - aangezien het Verdrag van Rome geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, het in de Unie niet toepasselijk is, maar er indirecte gevolgen heeft; - particulieren zich noch op dit verdrag, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks kunnen beroepen; - het begrip „mededeling aan het publiek” moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het met deze verdragen verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel.

Beantwoording van de vierde en de vijfde vraag Voorafgaande opmerkingen 57 Met zijn vierde en vijfde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen, een „mededeling aan het publiek” of een „beschikbaarstelling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 vormt en of producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding hebben. 58 Dienaangaande zij vooraf opgemerkt dat de verwijzende rechter in de bewoordingen van deze vragen verwijst naar artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 met betrekking tot het uitsluitende recht voor producenten van fonogrammen de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, van hun fonogrammen, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden. 59 Blijkens de toelichting bij het voorstel voor richtlijn 2001/29 [COM(97) 628], die steun vindt in punt 25 van de considerans van deze richtlijn, beoogt de beschikbaarstelling aan het publiek in de zin van deze bepaling „interactieve doorgiften op aanvraag” die worden gekenmerkt door het feit dat zij voor leden van het publiek op de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn. 60 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt echter dat het hoofdgeding enkel betrekking heeft op de uitzending van muziek in een tandartspraktijk ten behoeve van de patiënten die zich daar bevinden, en niet op de interactieve doorgifte op aanvraag. 61 Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat, teneinde de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan hij het bij hem aanhangige geding kan beslechten, het de taak is van het Hof om in voorkomend geval de hem voorgelegde vragen te herformuleren (arresten van 4 mei 2006, Haug, C-286/05, Jurispr. blz. I-4121, punt 17, en 11 maart 2008, Jager, C-420/06, Jurispr. blz. I-1315, punt 46). 62 Om de nationale rechter een dergelijk nuttig antwoord te geven, kan het Hof bovendien bepalingen van het recht van de Unie in aanmerking nemen die door de verwijzende rechter in zijn prejudiciële vragen niet zijn genoemd (arresten van 26 juni 2008, Wiedemann en Funk, C-329/06 en C-343/06, Jurispr. blz. I-4635, punt 45, en 23 november 2010, Tsakouridis, C-145/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36). 63 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 beoogt ervoor te zorgen dat door de gebruiker een billijke vergoeding wordt uitgekeerd aan de betrokken uitvoerende kunstenaars en aan de producenten van fonogrammen, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek.

112

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20080417_HvJEG_Peek_Cloppenburg_v_Cassina.pdf





64 De vierde en de vijfde vraag moeten dan ook aldus worden opgevat dat in wezen wordt gevraagd of het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen en of producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding hebben. Ontvankelijkheid 65 Del Corso stelt dat de vierde en de vijfde vraag niet-ontvankelijk zijn, aangezien hij nooit heeft erkend dat hij met zijn radiotoestel in zijn tandartspraktijk voor zijn patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust, te meer omdat een dergelijke uitzending geenszins gebeurde tegen betaling van een toegangsticket door deze patiënten. 66 In dit verband zij eraan herinnerd dat het niet aan het Hof, maar aan de nationale rechter staat om de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten vast te stellen en daaruit de consequenties te trekken voor de door hem te geven beslissing (zie arresten van 16 september 1999, WWF e.a., C-435/97, Jurispr. blz. I-5613, punt 32 en 11 november 2010, Danosa, C-232/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33). 67 In het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de rechterlijke instanties van de Unie en de nationale rechterlijke instanties staat het immers in beginsel aan de nationale rechterlijke instantie om te onderzoeken of in de bij haar aanhangige zaak aan de feitelijke voorwaarden voor toepasselijkheid van een Unierechtelijke norm is voldaan en kan het Hof in zijn uitspraak op een verzoek om een prejudiciële beslissing in voorkomend geval preciseringen geven teneinde de nationale rechterlijke instantie bij haar uitlegging te leiden (zie in die zin arresten van 4 juli 2000, Haim, C-424/97, Jurispr. blz. I-5123, punt 58 en 4 juni 2009, Vatsouras en Koupatantze, C-22/08 en C-23/08, Jurispr. blz. I-4585, punt 23). 68 Blijkens de verwijzingsbeslissing zijn de vierde en de vijfde vraag in het onderhavige geval gebaseerd op de feitelijke veronderstelling dat Del Corso voor zijn patiënten fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust. 69 Bijgevolg moeten deze vragen ontvankelijk worden verklaard en worden onderzocht uitgaande van het door de verwijzende rechter uiteengezette feitelijke kader. Ten gronde 70 Vooraf zij opgemerkt dat het begrip „mededeling aan het publiek” niet enkel voorkomt in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100, de in het hoofdgeding relevante bepaling, maar ook in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en tevens in, met name, artikel 12 van het Verdrag van Rome, artikel 15 van het WPPT en artikel 14, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst. 71 Zoals blijkt uit punt 55 van het onderhavige arrest, moet het begrip „mededeling aan het publiek” worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het

Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het verenigbaar blijft met deze verdragen, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door deze verdragsbepalingen beoogde doel. 72 Volgens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 voorzien de lidstaten ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 8 van het WCT, dat zij nagenoeg letterlijk overneemt. 73 Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verplicht de lidstaten een recht in te stellen om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 12 van het verdrag van Rome, dat zij tevens nagenoeg letterlijk overneemt (zie arrest van 6 februari 2003, SENA, C-245/00, Jurispr. blz. I-1251, punt 35). 74 Uit de vergelijking van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 vloeit voort dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van deze bepalingen in een verschillende context wordt gebruikt en weliswaar gelijksoortige, maar gedeeltelijk uiteenlopende doelstellingen beoogt. 75 Auteurs beschikken krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 immers over een recht van preventieve aard om te interveniëren tussen eventuele gebruikers van hun werk en de mededeling aan het publiek die deze gebruikers overwegen te doen, teneinde deze mededeling te verbieden. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen beschikken krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 daarentegen over een recht van vergoedende aard dat niet kan worden uitgeoefend alvorens een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie ervan door een gebruiker wordt of reeds is gebruikt voor een mededeling aan het publiek. 76 Wat in het bijzonder artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 betreft, volgt daaruit dat deze bepaling een geïndividualiseerde beoordeling van het begrip mededeling aan het publiek inhoudt. Dit geldt ook voor de identiteit van de gebruiker en voor het gebruik van het betrokken fonogram.

113

http://www.iept.nl/







77 Aangezien artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 wordt uitgeoefend in geval van gebruik van het werk, blijkt bijgevolg bovendien dat het in deze bepaling bedoelde recht een in wezen economisch recht is. 78 Om te beoordelen of een gebruiker een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht, moeten aldus de situatie van een specifieke gebruiker en die van alle personen aan wie hij de auteursrechtelijk beschermde fonogrammen meedeelt, worden beoordeeld volgens de geïndividualiseerde benadering waarvan sprake in punt 76 van het onderhavige arrest. 79 Bij een dergelijke beoordeling is het van belang rekening te houden met meerdere niet-autonome en onderling afhankelijke bijkomende criteria. Bijgevolg moeten zij zowel individueel als in hun onderling verband worden toegepast, waarbij deze criteria in verschillende concrete situaties met een zeer wisselende intensiteit een rol kunnen spelen. 80 Derhalve moet de nationale rechter de gegeven situatie in globo beoordelen. 81 In dit verband dient erop te worden gewezen dat het Hof reeds bepaalde criteria heeft uitgewerkt in de iets andere context van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 82 In de eerste plaats heeft het Hof reeds de niet te negeren rol van de gebruiker benadrukt. Zo heeft het met betrekking tot een exploitant van een hotel en een café-restaurant geoordeeld dat hij een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 verricht wanneer hij, met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag, intervenieert om zijn klanten toegang te verlenen tot een uitzending die het beschermde werk bevat. Zonder zijn interventie zouden deze klanten, hoewel zij zich fysiek in het ontvangstgebied van die uitzending bevinden, immers in beginsel het uitgezonden werk niet kunnen horen (zie in die zin arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 42 en arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 195). 83 In de tweede plaats heeft het Hof reeds een aantal aan het begrip publiek inherente aspecten verduidelijkt. 84 Het „publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 ziet – aldus het Hof – op een onbepaald aantal potentiële luisteraars of kijkers en impliceert overigens een vrij groot aantal personen (zie in die zin arresten van 2 juni 2005, Mediakabel, C-89/04, Jurispr. blz. I-4891, punt 30; 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, Jurispr. blz. I-7199, punt 31 en SGAE, reeds aangehaald, punten 37 en 38). 85 Wat allereerst de „onbepaaldheid” van het publiek betreft, is het van belang erop te wijzen dat het erom gaat „een werk [...] op elke passende wijze waarneembaar [te] maken voor personen in het algemeen, met andere woorden, niet beperkt tot specifieke individuen die tot een bepaalde private groep behoren” overeenkomstig de omschrijving van het begrip „mededeling aan het publiek” in de WIPO-

woordenlijst, die, hoewel zij geen bindende rechtskracht heeft, bijdraagt aan de uitlegging van het begrip publiek. 86 Wat vervolgens het criterium „een vrij groot aantal personen” betreft, heeft dit tot doel erop te wijzen dat het begrip publiek een zekere de-minimisdrempel inhoudt, waardoor een te klein of zelfs onbeduidend aantal personen niet onder dit begrip valt. 87 Om dit aantal te bepalen heeft het Hof rekening gehouden met de cumulatieve gevolgen van de beschikbaarstelling van werken aan de potentiële luisteraars of kijkers (zie arrest SGAE, reeds aangehaald, punt 39). In dit opzicht is het niet enkel relevant te weten hoeveel personen tegelijk toegang hebben tot hetzelfde werk, maar ook hoeveel personen er opeenvolgend toegang toe hebben. 88 In de derde plaats heeft het Hof in punt 204 van het arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, geoordeeld dat het winstoogmerk van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 relevant is. 89 Dit geldt a fortiori met betrekking tot het in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 bedoelde recht op een billijke vergoeding aangezien dit een in wezen economisch recht is. 90 Meer in het bijzonder heeft het Hof reeds geoordeeld dat de interventie van de hotelexploitant die tot doel heeft aan zijn klanten toegang tot een uitgezonden werk te verschaffen, moet worden beschouwd als een extra dienst die wordt verleend om er een bepaald voordeel uit te trekken, aangezien deze dienstverlening een invloed heeft op de standing van het hotel en dus op de prijs van de kamers. Naar analogie heeft het Hof geoordeeld dat de vertoning van uitgezonden werken door de exploitant van een café-restaurant gebeurt met het doel en in staat kan zijn om gevolgen te hebben voor het aantal bezoekers van die horecagelegenheid en uiteindelijk voor de financiële resultaten ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten, SGAE, punt 44 en Football Association Premier League e.a., punt 205). 91 Aldus wordt verondersteld dat het publiek waaraan de mededeling wordt verricht, door de gebruiker als doelgroep is gekozen en bovendien op één of andere manier ontvankelijk is voor zijn mededeling en deze niet toevallig „opvangt”. 92 Aan de hand van deze criteria moet worden beoordeeld of in een zaak als die in het hoofdgeding, een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in aanwezigheid van zijn patiënten, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht. 93 Hoewel het in beginsel aan de nationale rechterlijke instanties staat om te bepalen of dit in een concreet geval zo is en om alle definitieve feitelijke vaststellingen dienaangaande te doen, zoals in punt 80 van het onderhavige arrest is uiteengezet, moet worden vastgesteld dat het Hof aangaande het hoofdgeding beschikt over alle elementen die nodig zijn om te

114

http://www.iept.nl/



http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111004_HvJEU_Premier_League.pdf




http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20050602_HvJEG_Mediakabel_v_Commissariaat_voor_de_Media.pdf

http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20050602_HvJEG_Mediakabel_v_Commissariaat_voor_de_Media.pdf

http://www.iept.nl/files/2005/IEPT20050714_HvJEG_Europe_1_v_SPRE_en_GVL.pdf















beoordelen of er sprake is van een dergelijke mededeling aan het publiek. 94 Allereerst dient te worden opgemerkt dat zoals in de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten SGAE en Football Association Premier League e.a., de patiënten van een tandarts, hoewel zij zich binnen het ontvangstgebied van het dragersignaal van de fonogrammen bevinden, deze fonogrammen slechts kunnen horen omdat de tandarts dit doelbewust mogelijk heeft gemaakt. Bijgevolg moet worden aangenomen dat deze tandarts welbewust intervenieert in de uitzending van deze fonogrammen. 95 Wat vervolgens de patiënten van een tandarts als die in het hoofdgeding betreft, is het van belang erop te wijzen dat zij normaliter een geheel van personen vormen waarvan de samenstelling grotendeels stabiel is en dat zij dus een bepaald geheel van potentiële luisteraars uitmaken, aangezien andere personen in beginsel geen toegang hebben tot de zorgverlening van deze tandarts. Bijgevolg gaat het niet om „personen in het algemeen”, anders dan de in punt 85 van het onderhavige arrest gegeven omschrijving. 96 Daarenboven moet aangaande het aantal personen voor wie hetzelfde fonogram door de tandarts hoorbaar wordt gemaakt, in lijn met wat in punt 84 van het onderhavige arrest is uiteengezet, worden vastgesteld dat het aantal personen vrij beperkt en zelfs onbeduidend is in het geval van patiënten van een tandarts, aangezien de kring van personen die tegelijk in zijn kabinet aanwezig zijn, doorgaans zeer beperkt is. Zo de patiënten op elkaar volgen, neemt dit bovendien niet weg dat deze beurtelings aanwezige patiënten in de regel niet dezelfde fonogrammen, met name de via de radio uitgezonden fonogrammen, horen. 97 Ten slotte kan niet worden betwist dat, in een situatie als die in het hoofdgeding, een tandarts die als achtergrondmuziek fonogrammen uitzendt in aanwezigheid van zijn patiënten, louter wegens deze uitzending redelijkerwijs niet kan verwachten dat het aantal patiënten van zijn praktijk zal toenemen, of dat hij de prijs van de zorgverlening zal kunnen verhogen. Bijgevolg kan een dergelijke uitzending op zich geen invloed hebben op de inkomsten van deze tandarts. 98 De patiënten van een tandarts gaan immers uitsluitend voor tandverzorging naar een tandartspraktijk en daarbij is een uitzending van fonogrammen geen aan tandverzorging inherent aspect. Zij horen toevallig en buiten hun wil bepaalde fonogrammen, afhankelijk van hun aankomsttijdstip in de praktijk en hun wachttijd alsook van de aard van de behandeling. In deze omstandigheden kan niet worden verondersteld dat de normale kring van patiënten van een tandarts ontvankelijk is voor de betrokken uitzending. 99 Bijgevolg vertoont een dergelijke uitzending geen winstoogmerk, zodat niet is voldaan aan het in punt 90 van dit arrest vermelde criterium. 100 Uit de voorgaande overwegingen vloeit voort dat een tandarts als die in het hoofdgeding, die in zijn praktijk kosteloos fonogrammen uitzendt ten behoeve van zijn patiënten die deze uitzending buiten hun wil

horen, geen „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 verricht. 101 Hieruit volgt dat in een situatie als die in het hoofdgeding niet is voldaan aan de in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 opgelegde voorwaarde voor betaling van een billijke vergoeding door de gebruiker, namelijk dat deze gebruiker een „mededeling aan het publiek” in de zin van deze bepaling verricht. 102 Daarom moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord dat het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 aldus moet worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding. Kosten 103 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) De bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakech op 15 april 1994 en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) inzake uitvoeringen en fonogrammen van 20 december 1996 zijn toepasselijk in de rechtsorde van de Unie. Aangezien het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, ondertekend te Rome op 26 oktober 1961, geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie, is het in de Unie niet toepasselijk, maar heeft het er indirecte gevolgen. Particulieren kunnen zich noch op het Verdrag van Rome, noch op de TRIPs-overeenkomst en evenmin op het WPPT rechtstreeks beroepen. Het begrip „mededeling aan het publiek”, dat is opgenomen in richtlijnen 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom en 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de

115

http://www.iept.nl/







informatiemaatschappij, moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de in het Verdrag van Rome, de TRIPs-overeenkomst en het WPPT opgenomen overeenstemmende begrippen en op een wijze dat het daarmee verenigbaar blijft, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. 2) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding. ondertekeningen * Procestaal: Italiaans. CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL V. TRSTENJAK van 29 juni 2011 (1) Zaak C-135/10 SCF Consorzio Fonografici tegen Marco Del Corso [verzoek van Corte d’appello di Turino (Italië) om een prejudiciële beslissing] „Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijnen 92/100 en 2006/115 – Rechten van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen – Artikel 8, lid 2 – Mededeling aan het publiek –Indirecte mededeling van fonogrammen in het kader van radio-uitzendingen die in de wachtkamer van een tandartspraktijk worden medegedeeld – Vereiste van winstoogmerk – Billijke vergoeding” I – Inleiding 1. Zoals de uitvinding van de boekdrukkunst door Gutenberg uiteindelijk heeft geleid tot een auteursrechtelijke bescherming van geschreven werken, heeft de uitvinding van de fonograaf door Edison niet alleen de economische betekenis van de auteursrechtbescherming van muziekwerken versterkt, maar ook de weg vrijgemaakt voor de invoering van naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Indien gebruik wordt gemaakt van een fonogram, gaat het niet alleen om het recht van de maker op het aan het publiek meegedeelde auteursrechtelijk beschermde werk, maar ook om de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars en van de producenten van fonogrammen. 2. Het onderhavige prejudiciële verzoek van de Corte d’appello di Torino (hierna: „verwijzende rechter”) heeft betrekking op het recht op billijke vergoeding van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom(2), respectievelijk

van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie)(3), die voor de mededeling aan het publiek van een reeds voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram moet worden betaald. 3. Ten eerste wil de verwijzende rechter weten of een tandarts die in zijn praktijk radio-uitzendingen hoorbaar maakt, een billijke vergoeding moet betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio-uitzendingen worden medegedeeld. 4. Ten tweede vraagt de verwijzende rechter of de internationaalrechtelijke regels die ten grondslag liggen aan de unierechtelijke regels betreffende het recht op billijke vergoeding, in een geding tussen particulieren rechtstreeks toepasselijk zijn en in welke relatie deze internationaalrechtelijke regels staan tot de unierechtelijke regels. 5. Deze vragen staan inhoudelijk in nauw verband met het arrest SGAE(4). In dit arrest heeft het Hof eerst vastgesteld dat er sprake is van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisering van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij(5), wanneer een hotelexploitant door middel van de in de hotelkamers beschikbaar gestelde televisietoestellen een signaal verspreidt, en wel ongeacht met welke techniek het signaal wordt doorgegeven. Vervolgens heeft het Hof vastgesteld dat het privékarakter van hotelkamers niet in de weg staat aan de openbaarheid van de mededeling. In de onderhavige zaak rijst in het bijzonder de vraag of deze uitspraak, die de mededeling aan het publiek betreft van werken die auteursrechtelijk zijn beschermd krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29, toepasbaar is op het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 respectievelijk richtlijn 2006/115, dat betrekking heeft op de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen. 6. Bovendien hangt de onderhavige zaak nauw samen met zaak C-162/10, Phonographic Performance, waarin ik eveneens vandaag conclusie neem. In de zaak Phonographic Performance gaat het met name om de vraag of de exploitant van een hotel of pension die op de kamers televisie- en/of radiotoestellen beschikbaar stelt waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, verplicht is een billijke vergoeding te betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio- en televisie-uitzendingen worden gebruikt. II – Toepasselijk recht A – Internationaal recht 1. Verdrag van Rome 7. Artikel 12 van het Internationaal Verdrag van 26 oktober 1961 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en

116

http://www.iept.nl/




omroeporganisaties (hierna: „Verdrag van Rome”)(6) bepaalt: „Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram of een reproductie van zulk een geluidsdrager rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzending of voor enigerlei overbrenging aan het publiek, dient door de gebruiker één enkele redelijke vergoeding te worden betaald aan de uitvoerende kunstenaars of aan de producenten van de fonogrammen of aan beiden. De nationale wetgeving kan bij het ontbreken van overeenstemming tussen deze partijen de voorwaarden inzake de verdeling van deze vergoeding bepalen.” 8. Artikel 15, lid 1, sub a, van het Verdrag van Rome bepaalt: „1. Iedere Verdragsluitende Staat kan in zijn nationale wetgeving voorzien in uitzonderingen op de door dit Verdrag gewaarborgde bescherming ten aanzien van a) privégebruik;” 9. Artikel 16, lid 1, sub a, van het Verdrag van Rome luidt: „1. Iedere Staat is, wanneer hij partij bij dit Verdrag wordt, gebonden door alle verplichtingen en geniet alle voordelen daarin bepaald. Een Staat kan evenwel te allen tijde middels een bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties neergelegde kennisgeving verklaren dat hij: a) wat artikel 12 betreft: (i) de bepalingen van dat artikel niet zal toepassen; (ii) de bepalingen van dat artikel niet zal toepassen ten aanzien van bepaalde soorten gebruik; (iii) wat fonogrammen betreft waarvan de producent geen onderdaan is van een andere Verdragsluitende Staat, dat artikel niet zal toepassen; (iv) wat geluidsdragers betreft waarvan de producent onderdaan is van een andere Verdragsluitende Staat, de in dat artikel voorziene bescherming zal beperken tot de mate waarin en de duur waarvoor de laatstgenoemde Staat bescherming toekent aan fonogrammen die voor het eerst zijn vastgelegd door een onderdaan van de Staat die de verklaring aflegt, het feit dat de Verdragsluitende Staat waarvan de producent onderdaan is, niet aan dezelfde gerechtigde(n) bescherming toekent als de Staat die de verklaring aflegt, wordt echter niet beschouwd als een verschil in de mate van bescherming; [...]” 10. Italië is partij bij het Verdrag van Rome, maar heeft een verklaring krachtens artikel 16, lid 1, sub a, ii), iii) en iv) afgegeven. 11. De Unie is geen partij bij het Verdrag van Rome. Alleen staten kunnen toetreden tot dit Verdrag. 2. WPPT 12. Het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen (hierna: „WPPT”) van 20 september 1996(7) bevat internationale regels met betrekking tot de naburige rechten, die verder reiken dan het Verdrag van Rome. 13. Artikel 1 van het WPPT bepaalt: „Verhouding tot andere verdragen

1. Niets in dit Verdrag houdt een afwijking in van bestaande verplichtingen die de verdragsluitende partijen met elkaar zijn aangegaan krachtens het Internationaal verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, tot stand gekomen te Rome op 26 oktober 1961 (hierna te noemen het ‚Verdrag van Rome’). 2. De krachtens dit verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei wijze van invloed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. Derhalve mag geen bepaling van dit verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor aan deze bescherming afbreuk zou worden gedaan. 3. Dit verdrag staat niet in verband met andere verdragen en doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit andere verdragen.” 14. Artikel 2 van het WPPT, dat de begripsbepalingen regelt, bepaalt onder f en g: „Voor de toepassing van dit verdrag: f) wordt onder ‚uitzending’ verstaan de transmissie langs draadloze weg van geluiden of van beelden en geluiden of van de weergaven daarvan voor ontvangst door het publiek; g) wordt onder ‚mededeling aan het publiek’ van een uitvoering of een fonogram verstaan de overdracht aan het publiek door elk medium anders dan door uitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van artikel 15 wordt onder ‚mededeling aan het publiek’ mede verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden.” 15. Hoofdstuk II van het WPPT regelt de rechten van uitvoerende kunstenaars en hoofdstuk III van het WPPT de rechten van producenten van fonogrammen. Hoofdstuk IV van het WPPT bevat gemeenschappelijke bepalingen voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Artikel 15 van het WPPT, dat in dit hoofdstuk staat, betreft het recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan het publiek; het bepaalt: „1. Uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben recht op één enkele billijke vergoeding voor het directe of indirecte gebruik van voor commerciële doeleinden gepubliceerde fonogrammen ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek. 2. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving bepalen dat de enkele billijke vergoeding door de gebruiker is verschuldigd aan de uitvoerend kunstenaar, aan de producent van een fonogram of aan beiden. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving de voorwaarden bepalen volgens welke uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen de enkele billijke vergoeding verdelen wanneer hierover geen overeenstemming tussen de uitvoerend kunstenaar en de producent van fonogrammen is bereikt.

117

http://www.iept.nl/




3. Iedere verdragsluitende partij kan in een bij de directeur-generaal van de WIPO nedergelegde kennisgeving verklaren dat zij de bepalingen van lid 1 slechts ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik zal toepassen, of dat zij toepassing hiervan op een andere wijze zal beperken, of dat zij deze bepalingen in het geheel niet zal toepassen. 4. Voor de toepassing van dit artikel worden fonogrammen die per draad of langs draadloze weg aan het publiek beschikbaar worden gesteld op zodanig wijze dat deze voor leden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip, geacht voor commerciële doeleinden te zijn gepubliceerd.” 16. Artikel 16 van het WPPT, met het opschrift „Beperkingen en uitzonderingen”, bepaalt: „1. De verdragsluitende partijen kunnen in hun nationale wetgeving voorzien in soortgelijke beperkingen of uitzonderingen ten aanzien van de bescherming van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen als waarin zij in hun nationale wetgeving voorzien in verband met de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst. 2. De verdragsluitende partijen begrenzen alle beperkingen van of uitzonderingen op de rechten waarin dit verdrag voorziet tot bepaalde speciale gevallen die geen afbreuk doen aan een normale exploitatie van de uitvoering of het fonogram en die niet op ongerechtvaardigde wijze schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de uitvoerend kunstenaar of de producent van het fonogram.” 17. Krachtens artikel 23, lid 1, van het WPPT zijn de verdragsluitende partijen verplicht de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren. 18. Italië en de Unie zijn partijen bij het WPPT. Noch Italië noch de Unie heeft een verklaring krachtens artikel 15, lid 3, van het WPPT afgegeven. 3. TRIPs 19. Artikel 14 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom(8) (hierna: „TRIPs”), dat de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen (geluidsopnamen) en omroeporganisaties regelt, bepaalt: „1. Met betrekking tot een vastlegging van hun uitvoering op een fonogram hebben uitvoerende kunstenaars de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoering en de reproductie van deze vastlegging. Uitvoerende kunstenaars hebben ook de mogelijkheid de volgende handelingen te beletten, wanneer deze worden verricht zonder hun toestemming: de uitzending langs draadloze weg en de overbrenging aan het publiek van de rechtstreekse uitzending van de uitvoering. 2. Producenten van fonogrammen genieten het recht de directe of indirecte reproductie van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden.

[...] 6. Een Lid kan, met betrekking tot de krachtens het eerste tot en met het derde lid verleende rechten, voorzien in voorwaarden, beperkingen, uitzonderingen en voorbehouden, voor zover toegestaan door het Verdrag van Rome. De bepalingen van artikel 18 van de Berner Conventie (1971) zijn evenwel ook van overeenkomstige toepassing op de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen met betrekking tot fonogrammen.” B – Recht van de Unie(9) 1. Richtlijn 92/100 20. De vijfde, de zevende tot en met de tiende, de vijftiende tot en met de zeventiende en de twintigste alinea van de considerans van richtlijn 92/100 luiden als volgt: „[...] (5) Overwegende dat de doeltreffende bescherming, door middel van verhuur- en uitleenrechten, van auteursrechtelijk beschermde werken en van door naburige rechten beschermde zaken, alsook de bescherming van door naburige rechten beschermde zaken door middel van het vastleggings-, het reproductie-, het distributierecht, het recht tot uitzending en mededeling aan het publiek bijgevolg voor de economische en culturele ontwikkeling van de Gemeenschap van fundamenteel belang kunnen worden geacht. [...] (7) Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inkomen noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief en artistiek werk en dat de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, bijzonder hoog en riskant zijn en dat de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, alleen daadwerkelijk kan worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden. (8) Overwegende dat deze scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten grotendeels door zelfstandigen worden verricht; dat het verrichten van dergelijke activiteiten moet worden vergemakkelijkt door een geharmoniseerde rechtsbescherming in de Gemeenschap. (9) Overwegende dat, in zoverre het bij deze activiteiten in hoofdzaak om diensten gaat, het verrichten hiervan evenzeer dient te worden vergemakkelijkt door in de Gemeenschap een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen. (10) Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zodanig moet worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. [...] (15) Overwegende dat een regeling moet worden ingevoerd die een niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding waarborgt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars, die de mogelijkheid moeten behouden om het beheer van dit recht toe te vertrouwen

118

http://www.iept.nl/




aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die hen vertegenwoordigen. (16) Overwegende dat deze billijke vergoeding uitgekeerd kan worden op basis van een of meer betalingen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later. (17) Overwegende dat bij deze billijke vergoeding rekening dient te worden gehouden met het belang van de bijdrage van de betrokken auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de productie en de exploitatie van het fonogram of de film. [...] (20) Overwegende dat de lidstaten kunnen voorzien in een verder reikende bescherming van houders van naburige rechten dan op grond van artikel 8 van deze richtlijn vereist is. [...]” 21. Artikel 8 van richtlijn 92/100, met het opschrift „Uitzending en mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1. De lidstaten kennen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht toe, het uitzenden via de ether en het mededelen aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer de uitvoering op zichzelf reeds een uitzending is of aan de hand van een vastlegging is vervaardigd. 2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. 3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.” 22. Artikel 10 van richtlijn 92/100 bepaalt: „Beperkingen op de rechten 1. De lidstaten kunnen op de in hoofdstuk II genoemde rechten beperkingen stellen ten aanzien van: a) privégebruik; [...] 2. Onverminderd lid 1 kan elke lidstaat op de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtelijke bescherming van werken van letterkunde en kunst. Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het Verdrag van Rome verenigbaar zijn.

3. Lid 1, sub a, geldt onverminderd bestaande of toekomstige wetgeving betreffende de vergoeding voor de reproductie voor privégebruik.” 2. Richtlijn 2006/115 23. Richtlijn 2006/115 heeft richtlijn 92/100 geconsolideerd. De punten 3, 5 tot en met 7, 12, 13 en 16 van de considerans van richtlijn 2006/15 luiden als volgt: „(3) De doeltreffende bescherming, door middel van verhuur- en uitleenrechten, van auteursrechtelijk beschermde werken en van door naburige rechten beschermde zaken, alsook de bescherming van door naburige rechten beschermde zaken door middel van het vastleggingsrecht, het distributierecht en het recht tot uitzending en mededeling aan het publiek kunnen bijgevolg voor de economische en culturele ontwikkeling van de Gemeenschap van fundamenteel belang worden geacht. [...] (5) Het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars maakt een passend inkomen noodzakelijk als basis voor verder creatief en artistiek werk en de investeringen die met name voor de productie van fonogrammen en films vereist zijn, zijn bijzonder hoog en riskant en de mogelijkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, kan alleen daadwerkelijk worden gegarandeerd door een passende juridische bescherming van de betrokken rechthebbenden. (6) Deze scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten worden grotendeels door zelfstandigen verricht; het verrichten van dergelijke activiteiten moet worden vergemakkelijkt door een geharmoniseerde rechtsbescherming in de Gemeenschap. In zoverre het bij deze activiteiten in hoofdzaak om diensten gaat, dient het verrichten hiervan evenzeer te worden vergemakkelijkt door in de Gemeenschap een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen. (7) De wetgeving van de lidstaten moet zodanig worden geharmoniseerd, dat zij niet in strijd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidstaten zijn gebaseerd. [...] (12) Een regeling moet worden ingevoerd die een niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding waarborgt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars die de mogelijkheid moeten behouden om het beheer van dit recht toe te vertrouwen aan maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die hen vertegenwoordigen. (13) Deze billijke vergoeding kan uitgekeerd worden op basis van een of meer betalingen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later. Rekening dient te worden gehouden met het belang van de bijdrage van de betrokken auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de productie en de exploitatie van het fonogram of de film. [...]

119

http://www.iept.nl/




(16) De lidstaten moeten kunnen voorzien in een verderreikende bescherming van houders van naburige rechten dan op grond van de bepalingen van deze richtlijn betreffende uitzending en mededeling aan het publiek vereist is.” 24. Hoofdstuk II van de richtlijn regelt de naburige rechten. Artikel 8 van de richtlijn, dat betrekking heeft op „Uitzending en mededeling aan het publiek”, bepaalt: „1. De lidstaten kennen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht toe, het uitzenden via de ether en het mededelen aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer de uitvoering op zichzelf reeds een uitzending is of aan de hand van een vastlegging is vervaardigd. 2. De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen beide partijen wordt verdeeld. 3. De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.” 25. Artikel 10 van de richtlijn, met als opschrift „Beperkingen op de rechten”, luidt als volgt: „1. De lidstaten kunnen op de in dit hoofdstuk genoemde rechten beperkingen stellen ten aanzien van: a) privégebruik; [...] 2. Onverminderd lid 1 kan elke lidstaat op de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtelijke bescherming van werken van letterkunde en kunst. Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden toegekend in zoverre deze met het Verdrag van Rome verenigbaar zijn. 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde beperkingen mogen slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbenden niet onredelijk worden geschaad.” 26. Artikel 14 van de richtlijn heeft als opschrift „Intrekking” en bepaalt: „Richtlijn 92/100/EEG wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, genoemde

termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.” 3. Richtlijn 2001/29 27. De punten 9 tot en met 12, 15, 23, 24 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 luiden als volgt: „(9) Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten moet steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. De bescherming van deze rechten draagt bij tot de instandhouding en ontwikkeling van de creativiteit in het belang van auteurs, uitvoerend kunstenaars, producenten, consumenten, cultuur, industrie en het publiek in het algemeen. De intellectuele eigendom is dan ook als een geïntegreerd deel van de eigendom erkend. (10) Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk ontvangen, evenals de producenten om dat werk te kunnen financieren. De productie van fonogrammen, films en multimediaproducten, en van diensten, zoals ‚diensten-op-aanvraag’, vereist aanzienlijke investeringen. Een adequate rechtsbescherming van de intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk om de mogelijkheid tot het verkrijgen van een dergelijke beloning en de mogelijkheid van een behoorlijk rendement van dergelijke investeringen te waarborgen. (11) Een strikt, doelmatig systeem tot bescherming van de auteursrechten en naburige rechten is een van de voornaamste instrumenten om ervoor te zorgen dat de Europese culturele creativiteit en productie over de nodige middelen beschikken en om de scheppend en uitvoerend kunstenaars in staat te stellen hun autonomie en waardigheid te bewaren. (12) Een adequate bescherming van onder het auteursrecht vallende werken en onder naburige rechten vallend materiaal is ook uit cultureel oogpunt van groot belang. De Gemeenschap dient volgens artikel 151 van het Verdrag bij haar optreden rekening te houden met de culturele aspecten. [...] (15) De diplomatieke conferentie die in december 1996 is gehouden onder de auspiciën van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO), heeft geleid tot de aanneming van twee nieuwe verdragen, het Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht en het Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen, die respectievelijk betrekking hebben op de bescherming van auteurs en de bescherming van uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen. Deze verdragen zorgen voor een belangrijke actualisering van de internationale bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten, niet in de laatste plaats wat de zogenoemde ‚digitale agenda’ betreft, en voor een verbetering van de middelen om over de gehele wereld de piraterij te

120

http://www.iept.nl/




bestrijden. De Gemeenschap en een meerderheid van de lidstaten hebben de verdragen reeds ondertekend en de voorbereidingen voor de ratificatie van de verdragen door de Gemeenschap en de lidstaten zijn gaande. Met deze richtlijn wordt onder meer ook beoogd een aantal van de nieuwe internationale verplichtingen na te komen. [...] (23) Deze richtlijn moet het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime betekenis worden gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. (24) Het in artikel 3, lid 2, bedoelde recht van beschikbaarstelling voor het publiek, van in artikel 3, lid 2, bedoeld materiaal wordt geacht alle handelingen te bestrijken waarbij zulk materiaal beschikbaar wordt gesteld voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek, en geen andere handelingen te bestrijken. [...] (27) De beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten is op zich geen mededeling in de zin van deze richtlijn. [...]” 28. Artikel 3, leden 1 en 2, van richtlijn 2001/29 bepaalt: „1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 2. De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen; b) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen; [...] d) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd er toegang toe hebben, toe te staan of te verbieden.” C – Nationaal recht 29. Artikel 72 van de Italiaanse wet nr. 633 van 22 april 1941 inzake de bescherming van het auteursrecht en andere, met de uitoefening ervan verbonden rechten (hierna: „auteurswet”) bepaalt: „Onverminderd de rechten die de maker krachtens titel I toekomen, heeft de producent van fonogrammen, voor

de duur en onder de voorwaarden bepaald in de hiernavolgende artikelen, het uitsluitend recht: a) toestemming te verlenen voor de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, gehele of gedeeltelijke reproductie van zijn fonogrammen, op welke wijze, in welke vorm en met welk reproductieprocédé dan ook; b) toestemming te verlenen voor de verspreiding van exemplaren van zijn fonogrammen. Het uitsluitende recht van verspreiding is in de Europese Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop van de drager met het fonogram geschiedt door de producent of met diens toestemming in een lidstaat; c) toestemming te verlenen voor de verhuur en uitlening van exemplaren van zijn fonogrammen. Dit recht wordt niet uitgeput door de verkoop van de exemplaren of de verspreiding ervan in welke vorm dan ook; d) toestemming te verlenen voor de beschikbaarstelling van zijn fonogrammen aan het publiek op zodanige wijze dat zij voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijdstip toegankelijk zijn. Dit recht wordt niet uitgeput door enige handeling waardoor zij beschikbaar worden gesteld aan het publiek.” 30. Artikel 73 (zoals laatstelijk gewijzigd bij artikel 12, lid 1, van decreto legislativo nr. 68 van 9 april 2003) van deze wet bepaalt: „1. De producent van fonogrammen en de uitvoerende kunstenaars van de uitvoering die in de fonogrammen is vastgelegd of gereproduceerd, hebben, ongeacht de hun toekomende rechten van verspreiding, verhuur en uitlening, recht op een vergoeding voor het gebruik met winstoogmerk van de fonogrammen door middel van cinematografische werken, radio- en televisie-uitzending, daaronder begrepen de mededeling aan het publiek via satelliet, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden en in verband met welk ander openbaar gebruik van de fonogrammen ook. De uitoefening van dit recht komt toe aan de producent, die de vergoeding deelt met de betrokken uitvoerende kunstenaars [...]” 31. Het daaropvolgende artikel 73bis van de auteurswet (ingevoerd bij artikel 9, lid 1, decreto legislativo nr. 685 van 16 november 1994) bepaalt: „Ook wanneer het in artikel 73 bedoelde gebruik geen winstoogmerk heeft, hebben de uitvoerende kunstenaars en de producent van het gebruikte fonogram recht op een billijke vergoeding.” III – Feiten, procesverloop voor de nationale rechter en prejudiciële vragen 32. Società Consortile Fonografici (hierna: „SCF”) is een organisatie voor collectief beheer van auteursrechten in Italië en daarbuiten. Zij vertegenwoordigt de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen. 33. Als organisatie die in Italië en daarbuiten de rechten van de aangesloten producenten van fonogrammen beheert, int en verdeelt, verricht SCF met name de volgende activiteiten: a) inning van de vergoedingen voor het gebruik, met winstoogmerk, van door middel van radio of televisie

121

http://www.iept.nl/




uitgezonden fonogrammen, met inbegrip van de mededeling aan het publiek via satelliet, van cinematografische werken, op openbare dansfeesten, in openbare gelegenheden of in verband met welk ander gebruik ook, b) inning van de vergoedingen voor een gebruik zonder winstoogmerk, c) uitoefening van het recht toestemming te verlenen voor heruitzending van fonogrammen via kabel, en d) uitoefening van het recht van reproductie van fonogrammen. 34. SCF heeft onderhandelingen gevoerd met de Associazione Dentisti Italiani (de beroepsorganisatie van Italiaanse tandartsen) met het oog op de sluiting van een collectieve overeenkomst over de hoogte van de billijke vergoeding in de zin van artikel 73 of 73bis van de auteurswet voor de mededeling van fonogrammen, met inbegrip van de uitzending ervan in besloten praktijkruimten met welke middelen dan ook. 35. Omdat de onderhandelingen geen resultaat opleverden, heeft SCF bij het Tribunale di Torino een vordering ingesteld tegen del Corso, tandarts, strekkende tot vaststelling dat deze in zijn particuliere tandartspraktijk in Turijn bij wijze van achtergrondgeluid fonogrammen uitzond waarop een uitsluitend recht rust, en dat voor deze activiteit, die een mededeling aan het publiek in de zin van de Italiaanse auteurswet, het internationale recht en het communautaire recht vormt, een billijke vergoeding verschuldigd is. De hoogte van de vergoeding zou in een afzonderlijke procedure worden vastgesteld. 36. Del Marco concludeerde tot verwerping van de vordering. Hij stelde ten eerste dat SCF het auteursrecht slechts kon inroepen indien hij zelf de fonogrammen gebruikte; de fonogrammen in zijn praktijk werden echter via de radio uitgezonden. Bijgevolg was de billijke vergoeding verschuldigd door de radiozender, voor het luisteren naar de radio-uitzending zou daarentegen geen billijke vergoeding verschuldigd zijn. Ten tweede was er geen sprake van mededeling aan het publiek, omdat een particuliere tandartspraktijk niet als een openbare ruimte kan worden aangemerkt. Voor patiënten was de praktijk pas toegankelijk op afspraak. 37. Het Tribunale di Torino heeft de vordering verworpen. Naar zijn oordeel was er geen sprake van een mededeling met winstoogmerk en was de tandartspraktijk bovendien besloten en geen openbare of voor het publiek toegankelijke ruimte. 38. SCF heeft hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Del Corso heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 39. De advocaat-generaal van de Italiaanse Republiek bij de verwijzende rechter heeft zich in de procedure gevoegd en eveneens geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 40. De verwijzende rechter is van mening dat de internationaalrechtelijke, unierechtelijke en nationale bepalingen alle voorzien in een recht van producenten van fonogrammen op een vergoeding voor het gebruik, door middel van mededeling aan het publiek, van door

hen vervaardigde fonogrammen. Het recht op een billijke vergoeding voor een nieuwe mededeling aan het publiek wordt niet uitgesloten door en maakt geen deel uit van de billijke vergoeding die reeds door de radiozender is betaald. De aan een radiozender verleende toestemming veronderstelt weliswaar ook dat de uitzending in privé-omstandigheden kan worden beluisterd door de bezitter van een technisch ontvangstmiddel. Het gebruik in een openbare context, hetzij omdat het in een openbare gelegenheid plaatsvindt, hetzij omdat het voor een groot aantal mensen potentieel en ongedifferentieerd toegankelijk is, schept echter een toegevoegde gebruikswaarde die als zodanig afzonderlijk moet worden vergoed. Het is echter de vraag of onder het begrip mededeling aan het publiek ook de mededeling in besloten beroepsruimten zoals tandartspraktijken valt, waar de patiënt in de regel na een vooraf gemaakte afspraak toegang heeft en het radioprogramma onafhankelijk van zijn wil wordt afgespeeld. 41. Tegen deze achtergrond heeft de verwijzende rechter de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Zijn het Verdrag van Rome van 26 oktober 1961 inzake naburige rechten, de TRIPs-overeenkomst (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) en het WIPO-verdrag (World Intellectual Property Organization) inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) rechtstreeks toepasselijk in de communautaire rechtsorde? 2) Werken de voornoemde regelingen van eenvormig internationaal recht eveneens rechtstreeks tussen particulieren? 3) Komt het begrip ‚mededeling aan het publiek’ in de aangehaalde internationale verdragen overeen met het communautaire begrip in de richtlijnen 92/100/EEG en 2001/29/EG? Zo neen, welke regeling heeft dan voorrang? 4) Vormt de kosteloze uitzending van fonogrammen in besloten tandartspraktijken waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending onafhankelijk van hun wil genieten, een ‚mededeling aan het publiek’ of ‚beschikbaarstelling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG? 5) Hebben producenten van fonogrammen op grond van deze uitzending recht op een vergoeding?” IV – Procesverloop voor het Hof 42. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is bij de griffie van het Hof ingekomen op 15 maart 2010. 43. SCF, del Corso, de Italiaanse en de Ierse regering alsook de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. 44. Aan de gemeenschappelijke mondelinge behandeling in de onderhavige zaak en in zaak C-162/10, Phonographic Performance, die op 7 april 2011 plaatsvond, hebben vertegenwoordigers van verzoekster in het hoofdgeding in die zaak, van SFC, del Corso, de Italiaanse, de Ierse, de Griekse en de Franse regering alsook de Commissie deelgenomen. V – Opmerkingen vooraf

122

http://www.iept.nl/




45. Met zijn prejudiciële vragen wil de verwijzende rechter in wezen weten of een tandarts die in zijn praktijk radio-uitzendingen mededeelt, de in de radio-uitzendingen gebruikte fonogrammen indirect mededeelt aan het publiek en daarvoor een billijke vergoeding moet betalen. 46. Ik zal hierna eerst ingaan op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag, over de uitlegging van de unierechtelijke bepalingen. Vervolgens zal ik ingaan op de eerste tot en met de derde vraag, betrekking hebbend op de internationaalrechtelijke bepalingen. VI – De vierde en de vijfde prejudiciële vraag 47. Met de vierde en de vijfde prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter weten of een tandarts die in zijn wachtkamer een radioprogramma hoorbaar maakt, de in de radio-uitzending gebruikte fonogrammen in de zin van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 mededeelt aan het publiek of beschikbaar stelt aan het publiek en daarvoor een billijke vergoeding moet betalen. A – Voornaamste argumenten van partijen 48. Tijdens de mondelinge behandeling hebben alle partijen – deels in afwijking van hun schriftelijke opmerkingen – verklaard dat artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 respectievelijk van richtlijn 92/100 en niet artikel 3 van richtlijn 2001/29 de in het onderhavige geval relevante bepaling is. 49. Volgens SCF en de Franse regering is er sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet in de gehele Unie eenvormig en parallel worden uitgelegd. Het arrest SGAE, dat artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betreft, is dus toepasbaar op artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/11. Dit volgt ten eerste uit de inhoud en de strekking van de richtlijnen. Hieraan doet niet af, dat richtlijn 2006/115 geen met punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 vergelijkbare overweging bevat, op grond waarvan het begrip mededeling aan het publiek ruim moet worden uitgelegd. Punt 23 van de considerans is in zoverre namelijk overbodig. Voor zover beide richtlijnen voorzien in een verschillend beschermingsniveau, gaat het daarbij om de vormgeving van de rechten maar niet om het begrip mededeling aan het publiek. Uit de omstandigheid dat auteurs in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een uitsluitend recht en producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 daarentegen slechts een economisch recht wordt verleend, vloeit echter niet voort dat het begrip mededeling aan het publiek in beide bepalingen verschillend moet worden uitgelegd. Verder pleit voor een parallelle uitlegging, dat op internationaalrechtelijk niveau het WPPT en het WCT eveneens voorzien in een parallel begrip „mededeling aan het publiek”. Overigens is het arrest van Hof in de zaak SENA(10) niet van toepassing, omdat het Hof zich daarin uitsluitend heeft beziggehouden met de billijke aard van de vergoeding. Bovendien blijkt uit de systematiek van richtlijn 2001/29 dat met de belangen

van andere betrokkenen geen rekening mag worden gehouden bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek. Tot slot wijst de Franse regering erop dat een eenvormige uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek vereist is omdat deze volgens richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten(11) van belang is voor de beschermingsduur van het auteursrecht en de naburige rechten. 50. In een geval als het onderhavige is volgens SCF en de Franse regering sprake van een mededeling aan het publiek. 51. Ten eerste wijst SCF erop dat elke tandarts gemiddeld een aanzienlijk aantal patiënten heeft. Dat de patiënten alleen op afspraak en op contractuele basis toegang hebben tot de tandartspraktijk, is evenmin een argument tegen het openbare karaker van de mededeling. 52. Wat ten tweede de vraag betreft of een winstoogmerk een voorwaarde is voor een mededeling aan het publiek, wijst SCF er primair op dat deze vraag door de verwijzende rechter niet is gesteld. Subsidiair voert SCF aan dat een dergelijke doelstelling niet vereist is. In de eerste plaats voorzien de bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 daar niet in. Vervolgens is dat niet in overeenstemming met de systematiek van richtlijn 2006/115 en van richtlijn 2001/29. Uit artikel 5 van richtlijn 2001/29, dat krachtens artikel 10, lid 2, van richtlijn 2006/115 ook van toepassing is op de naburige rechten van producenten van fonogrammen en van uitvoerende kunstenaars, vloeit voort dat met het ontbreken van een winstoogmerk pas rekening wordt gehouden op het niveau van de uitzonderingen en beperkingen, zodat er dus nog geen rekening mee hoeft te worden gehouden in het kader van het begrip mededeling aan het publiek. Voorts is een dergelijke doelstelling ook volgens de rechtspraak niet vereist. Tot slot is ook niet beslissend of de mededeling aan het publiek van invloed is op de tandartskeuze. De doelstelling van een hoog beschermingsniveau voor auteursrechten brengt mee dat de mededeling van fonogrammen in samenhang met de uitoefening van vrije beroepen niet a priori mag worden uitgezonderd van het beschermingsgebied van de betrokken immateriële rechten. 53. Ten derde voeren SCF en de Franse regering aan dat niet de patiënt maar de tandarts als gebruiker van de fonogrammen moet worden aangemerkt. De omstandigheid dat de mededeling onafhankelijk van de wil van de patiënt plaatsvindt en dat deze eventueel geen belang stellen in een mededeling, is derhalve niet relevant. 54. Del Corso acht de vierde en de vijfde prejudiciële vraag wegens ontbrekende relevantie niet-ontvankelijk. Het is niet aangetoond dat hij op fonogrammen vastgelegde werken heeft medegedeeld aan zijn patiënten en evenmin dat hij hiervoor een toegangsprijs heeft verlangd.

123

http://www.iept.nl/




55. Voorts is in een geval als het onderhavige geen sprake van mededeling aan het publiek en evenmin van beschikbaarstelling. Van mededeling van een fonogram aan het publiek is alleen sprake wanneer het fonogram daadwerkelijk wordt medegedeeld ten overstaan van publiek in een openbare ruimte of een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel in privéruimten voor een betalend publiek van significante omvang. In een geval als het onderhavige ontbreekt het vereiste openbare karakter. Ten eerste zijn de patiënten van een tandartspraktijk geen publiek omdat zij geen zelfstandige sociale, economische of juridische dimensie hebben. Ten tweede staat de op contractuele basis geleverde specifieke, persoonlijke en intellectuele prestatie van de tandarts op de voorgrond. Wanneer in dit verband muziek wordt afgespeeld, wordt daarmee geen winstoogmerk nagestreefd. Ten derde kan de tandarts, die ook de persoonlijkheidsrechten van zijn patiënten moet beschermen, zijn prestaties niet gelijktijdig verrichten, zodat zijn patiënten niet op hetzelfde moment in zijn praktijk verzameld zijn. Ten vierde betalen de patiënten geen toegangsprijs. Ten vijfde zijn de berekeningen van SCF betreffende het aantal patiënten van een tandarts niet juist. Ook is er geen sprake van beschikbaarstelling aan het publiek. Del Corso voert verder aan dat het standpunt van SCF betekent dat ook het beluisteren van muziek door een privépersoon in een privéruimte een mededeling aan het publiek zou zijn. 56. De Italiaanse regering is van oordeel dat de vierde prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. Het Hof heeft in het arrest SGAE een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aangenomen. In de onderhavige zaak is echter artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 van toepassing. In een geval als het onderhavige is er geen sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling. Ten eerste gaat het bij de praktijk van een tandarts om een privéruimte waar patiënten alleen op afspraak komen. Maar ook wanneer niet van dit fysieke standpunt maar van een functioneel standpunt wordt uitgegaan, kan in een geval als het onderhavige geen mededeling aan het publiek worden aangenomen. Het is weliswaar niet beslissend hoeveel personen tegelijkertijd in de praktijk aanwezig zijn. Er moet namelijk een successief-cumulatieve benaderingswijze worden toegepast. Daarentegen moet rekening worden gehouden met de door de patiënten nagestreefde doeleinden. Het in het kader van de richtlijn relevante publiek zijn slechts de personen die bereid zijn geld te betalen voor de mogelijkheid, of rekening houdend met de mogelijkheid, om de inhoud van de fonogrammen te horen. Het is namelijk niet gerechtvaardigd om producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars een economisch recht toe te kennen wanneer de mededeling aan het publiek zelf geen economische betekenis heeft. Wat hotelgasten betreft, kan een economische betekenis worden aangenomen omdat de toegang tot radio- en televisieprogramma’s een onderdeel is van het aanbod van een hotelexploitant waarmee hotelgasten rekening

houden. Wat patiënten in een tandartspraktijk betreft, moet een economische betekenis echter worden ontkend. De mededeling van fonogrammen kan het verblijf van patiënten weliswaar aangenamer maken, maar heeft geen direct of indirect verband met de waarde van de prestatie van de tandarts. Volgens de Italiaanse regering hoeft de vijfde prejudiciële vraag niet te beantwoord worden, omdat de vierde prejudiciële vraag ontkennend moet worden beantwoord. 57. Volgens de Commissie en de Ierse regering mag het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 niet zonder meer gelijkgesteld worden aan het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Veeleer moet dit begrip in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 vanwege de verschillen tussen beide bepalingen enger worden uitgelegd. Er moet met name rekening mee worden gehouden dat auteurs in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 een uitsluitend recht wordt toegekend, producenten van fonogrammen in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 daarentegen slechts een recht op billijke vergoeding. Ook is het niet in overeenstemming met het internationaal recht en het recht van de Unie, wanneer auteurs en producenten van fonogrammen dezelfde bescherming zouden krijgen. 58. De Commissie heeft in haar memorie aanvankelijk gesteld dat bij de uitlegging van het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 rekening moet worden gehouden met de artikelen 2, sub g, en 15 van het WPPT. Hieronder valt dus ook de indirecte mededeling, en het is voldoende dat de op de fonogrammen vastgelegde geluiden hoorbaar worden gemaakt. Daarom moet in een geval als het onderhavige uitgegaan worden van een mededeling. De mededeling is echter niet aan het publiek. De rechtspraak van het Hof betreffende artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 is niet toepasbaar op artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100. Veeleer moet rekening worden gehouden met het openbare- of privékarakter van de ruimte waar de mededeling plaatsvindt en met het economische doel van de mededeling. Een dergelijk doel ontbreekt in het onderhavige geval omdat een arts niet volgens het criterium van de aantrekkelijkheid van de wachtkamer, maar volgens het persoonlijk vertrouwen wordt uitgezocht en de mededeling geen invloed heeft op de kwaliteit van de prestatie van de arts. 59. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de Commissie echter gesteld dat er in een geval als het onderhavige reeds geen sprake kan zijn van een mededeling. Volgens de Commissie heeft het Hof zich in het arrest SGAE alleen de openbare aard van de mededeling en niet het begrip mededeling gedefinieerd. Het begrip mededeling moet zo worden geïnterpreteerd als advocaat-generaal Kokott heeft voorgesteld in haar conclusie in de zaak Football Association Premier League e.a.(12). Uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 blijkt dat het begrip mededeling aan het publiek slechts doelt op personen die niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig zijn.

124

http://www.iept.nl/




De mededeling van een uitzending via een radiotoestel in een tandartspraktijk vindt echter plaats aan een publiek dat op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig is. Dit zou anders kunnen zijn indien het signaal dat via een dergelijk toestel wordt medegedeeld eerst naar een netwerk wordt geleid. B – Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 60. De vierde en de vijfde prejudiciële vraag zijn ontvankelijk. 61. Ten eerste moet het argument van del Corso dat deze vragen niet relevant zijn omdat niet is aangetoond dat hij radioprogramma’s aan de patiënten heeft meegedeeld, worden verworpen. Blijkens de verwijzingsbeschikking gaat de verwijzende rechter van een dergelijke mededeling uit. Op grond van de samenwerkingsverhouding tussen de verwijzende rechter en het Hof in het kader van een prejudiciële procedure volgens artikel 267 VWEU moet het Hof beslissen op basis van de feiten die hem door de verwijzende rechter zijn medegedeeld.(13) 62. Ten tweede, voor zover del Corso zich erop beroept dat hij voor de mededeling van de televisieprogramma’s geen toegangsprijs van zijn patiënten heeft gevraagd, kan ook dit argument niet afdoen aan de relevantie van de prejudiciële vragen. De verwijzende rechter wil namelijk juist weten of er ook in dat geval een recht op vergoeding ten laste van de tandarts voortvloeit uit de unierechtelijke bepalingen. C – Juridische beoordeling 63. Achtergrond van de vierde en de vijfde prejudiciële vraag is het arrest van het Hof in de zaak SGAE(14). Daarin heeft het Hof duidelijk gemaakt dat een hotelexploitant die een televisiesignaal doorgeeft via in de hotelkamers beschikbaar gestelde televisietoestellen, de in de televisie-uitzending gebruikte werken in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 mededeelt aan het publiek. Deze bepaling regelt het uitsluitende recht van een auteur de mededeling van zijn werken aan het publiek toe te staan of te verbieden. In het onderhavige geding twisten de partijen met name over de vraag of deze uitspraak, die auteursrechten en hotelkamers betreft, toepasbaar is op de naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars, wanneer in een tandartspraktijk een radio-uitzending hoorbaar is waarin fonogrammen worden gebruikt. Tegen deze achtergrond wil ik eerst ingaan op de uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 door het Hof in de zaak SGAE (1). Vervolgens zal ik bespreken welke de in de onderhavige zaak relevante unierechtelijke bepaling is (2) en hoe deze moet worden uitgelegd (3). 1. Uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 door het Hof 64. Het Hof heeft zijn beslissing dat het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in de kamers ervan verblijven, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal, een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn vormt, als volgt beredeneerd:

65. Ten eerste heeft het Hof rekening gehouden met de considerans van richtlijn 2001/29. Eerst door te verwijzen naar punt 23 van de considerans op grond waarvan aan het begrip mededeling aan het publiek een ruime betekenis moet worden gegeven.(15) Vervolgens door op te merken dat alleen op deze manier de in de punten 9 en 10 van de considerans vermelde doelstelling bereikt kan worden, een hoog beschermingsniveau voor de auteurs te verwezenlijken en hun voor het gebruik van hun werken een billijke vergoeding te verlenen.(16) 66. Ten tweede heeft het Hof zich beroepen op zijn rechtspraak inzake andere unierechtelijke bepalingen.(17) 67. Ten derde heeft het Hof rekening gehouden met de cumulatieve gevolgen van het gegeven dat hotelgasten elkaar gewoonlijk snel opvolgen waardoor de beschikbaarstelling van de werken een aanzienlijke omvang kan nemen.(18) 68. Ten vierde heeft het Hof vastgesteld dat er krachtens artikel 11bis, lid 1, sub ii, van de Berner Conventie sprake is van een zelfstandige mededeling aan het publiek wanneer een uitzending die door een oorspronkelijke omroeporganisatie heeft plaatsgevonden wordt doorgegeven door een andere omroeporganisatie. Hierdoor wordt het werk namelijk indirect via de mededeling van de radio- en televisie-uitzending aan een nieuw publiek meegedeeld.(19) 69. Ten vijfde heeft het Hof onder verwijzing naar de WIPO-gids het publiek van een indirecte mededeling gedefinieerd op basis van de reeds verleende toestemming van de auteur. Het verklaarde dat de toestemming van de auteur met de radio-uitzending van zijn werk slechts betrekking heeft op het directe gehoor, dat wil zeggen de bezitters van ontvangsttoestellen die, individueel in hun privé- of gezinssfeer, de uitzending ontvangen. Wanneer echter die ontvangst ten behoeve van een veel groter gehoor geschiedt, en soms om er voordeel uit te halen, kan een nieuw gedeelte van het publiek het werk horen of zien. De mededeling van de uitzending door luidsprekers of andere dergelijke instrumenten is dan niet meer de eenvoudige ontvangst van de uitzending zelf, maar een zelfstandige handeling waarmee het uitgezonden werk aan een nieuw publiek wordt meegedeeld.(20) 70. Ten zesde heeft het Hof vastgesteld dat de gasten van een hotel een nieuw publiek vormen. Het hotel is het orgaan dat, met volledige kennis van de gevolgen van zijn gedrag, tussenkomt om aan zijn gasten toegang tot het beschermde werk te verlenen.(21) 71. Ten zevende heeft het Hof erop gewezen dat er reeds van mededeling aan het publiek sprake is, wanneer het werk op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar wordt gesteld dat het voor de leden van dit publiek toegankelijk is.(22) 72. Ten achtste heeft het Hof in aanmerking genomen dat het verschaffen van toegang tot de uitgezonden werken een extra dienst is, die wordt verricht om er een bepaald profijt uit te trekken. In een hotel dient deze dienst zelfs een winstoogmerk, omdat hij van invloed is

125

http://www.iept.nl/




op de standing van het hotel en dus op de prijs van de kamers.(23) 73. Ten negende heeft het Hof echter beperkend duidelijk gemaakt dat de loutere beschikbaarstelling van ontvangsttoestellen als zodanig geen mededeling is in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in de kamers ervan verblijven, is daarentegen een mededeling aan het publiek in de zin van voornoemde bepaling, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal.(24) 2. In casu relevante rechtsnorm 74. De verwijzende rechter verwijst in zijn vierde prejudiciële vraag naar artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29. Deze bepaling is in casu echter niet relevant. Artikel 3, lid 2, sub a en b, van richtlijn 2001/29 is niet van toepassing omdat deze bepaling slechts het geval van de beschikbaarstelling regelt, waarin fonogrammen respectievelijk voorstellingen en uitvoeringen voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk worden gemaakt. Hiervan is geen sprake bij de doorgifte van een radioprogramma. Voor de volledigheid wil ik erop wijzen dat ook artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 niet relevant is omdat het in het onderhavige geval niet gaat om auteursrechtelijk beschermde werken, maar om de naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars. \75. Veeleer zijn artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 respectievelijk artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 relevant. Volgens deze bepalingen stellen de lidstaten een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. 76. Omdat het Hof bevoegd is de verwijzende rechter alle aanwijzingen te geven die voor de beoordeling van het hoofdgeding van belang zijn,(25) zal ik hierna ingaan op de uitlegging van deze relevante bepalingen. Omdat richtlijn 92/100 geconsolideerd is in richtlijn 2006/115 en artikel 8, lid 2, in beide richtlijnen identiek is, zal ik hierna alleen ingaan op artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, waarbij mijn desbetreffende opmerkingen van overeenkomstige toepassing zijn op artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100. Voorts zal ik hierna gemakshalve alleen de situatie behandelen van fonogrammen, die voor handelsdoeleinden zijn uitgegeven, met dien verstande dat mijn desbetreffende opmerkingen evenzeer gelden voor reproducties daarvan. 3. Uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 77. Vooraf wil ik duidelijk maken dat het bij de voorwaarden van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 om autonome unierechtelijke begrippen gaat (a), die met inachtneming van hun internationaalrechtelijke

context moeten worden uitgelegd (b). Aansluitend zal ik ingaan op het begrip mededeling aan het publiek (c) en op de andere voorwaarden van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 (d). a) Autonome unierechtelijke begrippen 78. Bij de in artikel 8, lid 2, van de richtlijn gebruikte begrippen gaat het om autonome unierechtelijke begrippen, nu niet wordt verwezen naar het recht van de lidstaten. In het belang van een eenvormige toepassing van het recht van de Unie in alle lidstaten en gelet op het beginsel van gelijke behandeling in de gehele Unie moeten deze begrippen op eenvormige wijze worden uitgelegd.(26) Alleen zo kan de in punt 6 van de considerans van richtlijn 2006/115 genoemde doelstelling, het verrichten van scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten in de Gemeenschap te vergemakkelijken door een geharmoniseerd wettelijk kader tot stand te brengen, worden bereikt. 79. Ondanks het bestaan van een autonoom unierechtelijk begrip kan er in bepaalde gevallen echter sprake zijn van een zeer beperkte harmonisering, zodat het begrip slechts in geringe mate is gereguleerd. In dergelijke gevallen wordt unierechtelijk slechts een ruim regelingskader gegeven, dat door de lidstaten moet worden ingevuld.(27) Dit heeft het Hof aangenomen met betrekking tot de billijkheid van de vergoeding in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.(28) Omdat de beoordeling van de mate van regulering van een begrip echter voor ieder in een bepaling genoemd begrip individueel moet plaatsvinden, kunnen daaruit geen conclusies voor de overige in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 gebruikte begrippen getrokken worden. b) Internationaalrechtelijke en unierechtelijke context 80. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat het bepaalde inzake het recht op billijke vergoeding in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de internationaalrechtelijke context ervan. 81. Het recht op billijke vergoeding is internationaalrechtelijk geregeld in artikel 12 van het Verdrag van Rome en in artikel 15 van het WPPT. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet dus worden uitgelegd rekening houdend met deze internationaalrechtelijke bepalingen. 82. Wat het WPPT betreft, vloeit dit reeds voort uit het feit dat de Unie zelf verdragsluitende partij is. Volgens vaste rechtspraak moeten bepalingen van het recht van de Unie immers vooral tegen de achtergrond van een internationale overeenkomst worden uitgelegd met name wanneer de Unie partij daarbij is en de unierechtelijke bepalingen strekken tot uitvoering van de overeenkomst.(29) 83. Voor zover het om het Verdrag van Rome gaat, is de Unie zelf geen verdragsluitende partij. In punt 7 van de considerans van richtlijn 2006/115 wordt echter aangegeven dat de harmonisatie niet zodanig behoort plaats te vinden dat de nationale wetgeving van de lidstaten daardoor in strijd komt met het Verdrag van

126

http://www.iept.nl/




Rome, en dat dus rekening dient te worden gehouden met de bepalingen van het Verdrag van Rome. c) Het begrip mededeling aan het publiek 84. Uit de formulering van het begrip mededeling aan het publiek komen twee elementen naar voren. Ten eerste moet er sprake zijn van een mededeling. Ten tweede moet deze mededeling aan het publiek zijn. i) Het begrip mededeling 85. Wat onder een mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden verstaan, wordt in deze richtlijn niet uitdrukkelijk gedefinieerd. Uit de bewoordingen en de context van deze bepaling kunnen echter aanwijzingen worden afgeleid voor de uitlegging van dit begrip. 86. Zoals hierboven uiteengezet,(30) moet bij de uitlegging van het begrip mededeling in deze bepaling rekening worden gehouden met artikel 12 van het Verdrag van Rome en artikel 15 van het WPPT. Voor het begrip mededeling zijn met name artikel 15, lid 1, juncto artikel 2, sub g, van het WPPT van belang. Artikel 15, lid 1, bepaalt dat uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen recht hebben op een enkele billijke vergoeding in geval van een direct of indirect gebruik ten behoeve van uitzending of enigerlei mededeling aan het publiek. In artikel 2, sub g, van het WPPT is het begrip mededeling aan het publiek van een fonogram gedefinieerd als de mededeling aan het publiek door elk medium anders dan door uitzending van de op een fonogram vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. Voorts wordt gepreciseerd dat voor mededeling aan het publiek in de zin van artikel 15 WPPT voldoende is wanneer de op een fonogram vastgelegde geluiden hoorbaar gemaakt of weergegeven worden. 87. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115: 88. Ten eerste omvat artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 zowel directe alsook indirecte mededelingen. Hiervoor pleiten in de eerste plaats de open bewoordingen en de ontstaansgeschiedenis van de bepaling. Uit de ontstaansgeschiedenis van richtlijn 92/100 blijkt namelijk dat een verdere concretisering van het begrip mededeling door aanvulling met de woorden „direct of indirect” niet noodzakelijk werd geacht, omdat uit het gebruik van het begrip mededeling duidelijk voortvloeit dat daarmee ook de indirecte mededeling wordt bedoeld.(31) Voor een dergelijke uitlegging pleit sinds de inwerkingtreding daarvan thans ook artikel 15 WPPT, waarin is bepaald dat het recht ook geldt in geval van indirecte doorgifte.(32) 89. Ten tweede is voor mededeling voldoende dat geluiden die op het fonogram zijn vastgelegd, hoorbaar worden gemaakt. Het is niet van belang of een gast de geluiden daadwerkelijk heeft gehoord. Hiervoor pleit in de eerste plaats artikel 2, sub g, van het WPPT, dat spreekt van hoorbaar maken. Voorts is het volgens de geest en de doelstelling van richtlijn 2006/115 voldoende wanneer de gast de juridische en praktische mogelijkheid van het genot van de fonogrammen

heeft.(33) Een dergelijke uitlegging heeft ook het voordeel aan te sluiten bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 90. Op grond van het voorgaande pleit veel ervoor om het begrip mededeling in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 zo uit te leggen dat een tandarts in een geval als het onderhavige, wanneer hij via een radiotoestel in zijn praktijk radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, de in de radio-uitzendingen gebruikte fonogrammen indirect mededeelt. 91. De Commissie voert in dit verband aan dat het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 in beginsel niet ruimer mag worden uitgelegd dan het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. In aanmerking moet worden genomen dat de Uniewetgever heeft willen voorzien in een sterkere bescherming voor auteursrechten dan voor naburige rechten van producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars, zodat het onjuist zou zijn om producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 ruimere rechten te verlenen dan waarover auteurs beschikken krachtens artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 92. Het is dus de vraag of met de punten 23 en 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 rekening moet worden gehouden bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, en of dit betekent dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van een mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. – Punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 93. Allereerst rijst de vraag, of rekening houdend met punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29, een mededeling in een geval als het onderhavige moet worden uitgesloten. 94. Volgens dit punt van de considerans is de beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten, op zich geen mededeling. Dit moet worden gelezen in samenhang met de overeengekomen verklaring van de verdragsluitende partijen betreffende artikel 8 WCT. Volgens deze verklaring is de beschikbaarstelling van de fysieke faciliteiten die een mededeling mogelijk maken, op zich geen mededeling in de zin van het WCT of de Berner Conventie. 95. Dit kan volgens mij niet zo worden uitgelegd dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 of van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.(34) Het lijkt mij eerder zo te moeten worden begrepen dat personen die afspeelapparatuur ter beschikking stellen zonder gelijktijdig controle over de toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken te hebben, daarmee nog geen mededeling aan het publiek verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer televisie- of radiotoestellen verkocht of verhuurd worden, of wanneer een aanbieder van internetdiensten

127

http://www.iept.nl/




enkel de toegang tot internet verschaft. In een geval als het onderhavige stelt de tandarts echter niet enkel de afspeelapparatuur ter beschikking. Veeleer maakt hij zelf de radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar, en dus indirect de in de radio-uitzendingen gebruikte fonogrammen. 96. Punt 27 van de considerans van richtlijn 2001/29 verzet zich dus in een geval als het onderhavige niet tegen het aannemen van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. – Punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 97. Volgens punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 moet het recht tot mededeling aan het publiek worden geacht iedere mededeling te omvatten die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. 98. De Commissie heeft tijdens de mondelinge behandeling (in afwijking van haar eerdere schriftelijke argumentatie) verklaard te twijfelen aan het bestaan van een mededeling in een geval als het onderhavige, gelet op dit punt van de considerans. In dit verband heeft zij verwezen naar de conclusie van advocaatgeneraal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a.(35), die op grond van dit punt van de considerans het standpunt heeft ingenomen dat de ontvangst van een televisie-uitzending door een zelfontvangend televisietoestel geen mededeling is in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Van een mededeling is alleen sprake wanneer een zelfstandige doorgifte van de oorspronkelijke uitzending plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer het oorspronkelijke signaal van een uitzending wordt ontvangen en via een verdeler aan verschillende toestellen wordt doorgegeven.(36) Tegen deze achtergrond is de Commissie van mening dat het Hof in het arrest SGAE is ingegaan op de publieke aard van de mededeling, maar niet de mededeling zelf. 99. Dit betoog kan niet slagen. 100. Uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 kan niet worden geconcludeerd dat er in een geval als het onderhavige geen sprake is van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. 101. Anders dan de Commissie meent, heeft het Hof zich in het arrest SGAE niet beperkt tot de uitlegging van de publieke aard van de mededeling. Het heeft veeleer beslist dat het voor een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 voldoende is wanneer door de doorgifte van een signaal via een televisietoestel toegang tot een werk wordt verschaft. Het Hof heeft namelijk uitdrukkelijk gepreciseerd dat er sprake is van een mededeling aan het publiek onafhankelijk van de techniek waarmee het signaal wordt doorgegeven.(37) Deze precisering kan naar mijn mening alleen zo worden uitgelegd dat het er voor een mededeling niet op aankomt of de televisietoestellen de uitzending zelf ontvangen of dat er vooraf een nieuwe, van de oorspronkelijke uitzending te onderscheiden doorgifte van het signaal naar de televisie plaatsvindt.

102. Dit betekent dat met betrekking tot de uitlegging van het begrip mededeling twee met elkaar onverenigbare standpunten tegenover elkaar staan. Het standpunt van het Hof plaatst het doel van een redelijke bescherming van de auteur op de voorgrond, onafhankelijk van de technische bijzonderheden; ik zal het hierna het functionele standpunt noemen. De Commissie maakt daarentegen onderscheid of een verdere doorgifte van het signaal heeft plaatsgevonden, of dat het om een zelfontvangend toestel gaat. Omdat dit standpunt rekening houdt met de technische bijzonderheden, zal ik het hierna het technische standpunt noemen. 103. Naar mijn mening is het door het Hof ingenomen functionele standpunt meer overtuigend. 104. Ten eerste pleit het doel van een redelijke bescherming van auteursrechten en naburige rechten, tot uitdrukking komend in de punten 9 en 10 van de considerans van richtlijn 2001/29 en de punten 5, 12 en 13 van de considerans van richtlijn 2006/115, voor het functionele standpunt. Dit doel in aanmerking nemend, lijkt het mij meer overtuigend om rekening te houden met de kring van ontvangers waarop de toestemming respectievelijk de billijke vergoeding betrekking heeft. 105. Ten tweede kan niet worden gezegd dat het functionele standpunt geen steun vindt in het internationale recht. Weliswaar is op internationaalrechtelijk niveau geen overeenstemming bereikt over de verbindendheid van dit criterium.(38) Dit betekent echter niet dat het niet op unierechtelijk niveau zou kunnen worden toegepast. De relevante internationaalrechtelijke bepalingen voorzien namelijk slechts in een minimumbescherming voor auteursrechten en naburige rechten, die de verdragsluitende partijen kunnen verhogen. Bovendien, de toepassing van een functioneel standpunt door de verdragsluitende partijen moge dan misschien niet bindend zijn voorgeschreven in het internationale verdragenrecht, dit neemt niet weg dat de toepassing daarvan wordt aangeraden in uitleggingsdocumenten die geen rechtskracht hebben, zoals de gids van de Berner Conventie.(39) 106. Ten derde kan ik niet, zoals de Commissie, uit punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 en de ontstaansgeschiedenis daarvan met voldoende duidelijkheid opmaken dat de Uniewetgever de mededeling aan het publiek van een uitzending via zelfontvangende toestellen heeft willen uitsluiten van het begrip mededeling in de zin van artikel 3 van de richtlijn. 107. Tijdens de wetgevingsprocedure heeft het Europees Parlement voorgesteld om in dit punt van de considerans duidelijk te maken dat het recht tot mededeling aan het publiek zich niet uitstrekt tot directe voorstellingen en uitvoeringen. De Commissie heeft dit in haar gewijzigde voorstel overgenomen. De Raad heeft dit voorstel weliswaar inhoudelijk gesteund, maar besloten het begrip directe voorstelling niet te noemen omdat daardoor bij gebreke van een eenvormige definitie rechtsonzekerheid zou kunnen ontstaan. In plaats daarvan heeft de Raad er de

128

http://www.iept.nl/




voorkeur aan gegeven de feitelijke omvang van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29 te verduidelijken.(40) 108. Punt 23 van de considerans beoogt dus directe voorstellingen en uitvoeringen uit te sluiten van het begrip mededeling aan het publiek, zonder dit begrip te gebruiken. Zoals blijkt uit de formulering van dit punt van de considerans, heeft de Uniewetgever geprobeerd dit te bereiken door een deel van de personen uit te sluiten van het begrip relevant publiek, en wel het deel dat aanwezig is op de plaats van oorsprong van de mededeling.(41) De afstand van het publiek van de plaats van oorsprong van de mededeling is dus beslissend, niet de technische aspecten. 109. Uit het doel dat de Uniewetgever in punt 23 van de considerans voor ogen had en de formulering daarvan kan dus worden geconcludeerd dat de Uniewetgever slechts de kring van personen heeft willen beperken die als publiek in aanmerking komen, maar niet het begrip mededeling. 110. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat noch in punt 23 van de considerans noch in de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn een voldoende zekere basis te vinden om het begrip mededeling in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 in technisch opzicht te beperken tot gevallen waarin een van de oorspronkelijke uitzending te onderscheiden doorgifte van het signaal aan een televisie- of radiotoestel plaatsvindt, en de zelfontvangst door televisie- of radiotoestellen van dit begrip uit te sluiten. – Tussenresultaat 111. Als tussenresultaat moet worden geconstateerd dat een tandarts die via een radiotoestel een radio-uitzending in zijn praktijk hoorbaar maakt, de fonogrammen die in de radio-uitzending worden gebruikt indirect mededeelt in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. ii) Het begrip publiek 112. Wat onder mededeling „aan het publiek” moet worden verstaan, is evenmin gedefinieerd in richtlijn 2006/115. 113. Anders dan bij de definitie van het begrip mededeling helpt in dit verband de definitie van mededeling aan het publiek in artikel 2, sub g, van het WPPT niet verder. Daar wordt namelijk het te definiëren element „publiek” niet verder geconcretiseerd. Er wordt slechts gesproken van het hoorbaar maken voor het publiek, zodat de definitie in zoverre nietszeggend is. 114. In dit verband kan evenwel worden teruggevallen op de hierboven genoemde rechtspraak van het Hof betreffende de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.(42) Zoals ik in mijn conclusie van heden in de zaak Phonographic Performance heb uiteengezet, moet het begrip publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 en in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 in beginsel parallel worden uitgelegd. Ik verwijs dus op deze plaats naar de desbetreffende opmerkingen in de punten 96 tot en met 111 van die conclusie.

115. Bij toepassing van de criteria die het Hof in de zaak SGAE heeft uitgewerkt, is er veel voor te zeggen om ook in een geval als het onderhavige uit te gaan van een mededeling aan het publiek. Want ook in een geval als het onderhavige worden fonogrammen indirect via het hoorbaar maken van de radio-uitzending medegedeeld aan een nieuw publiek. In de wachtkamer van een tandartspraktijk zullen de patiënten weliswaar minder lang verblijven, maar zullen elkaar sneller opvolgen dan de gasten in hotelkamers, zodat ook hier kan worden gesproken van een successief-cumulatieve werking die leidt tot een beschikbaarstelling van fonogrammen in aanzienlijke omvang. 116. Toch rijst ook in dit verband de vraag of om de hierboven genoemde redenen het begrip mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, gezien punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29, niet zo moet worden uitgelegd dat in een geval als het onderhavige geen sprake is van mededeling aan het publiek. Zoals hierboven gezegd, heeft de Uniewetgever in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 van de kring personen die als publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van de richtlijn in aanmerking komt, de personen willen uitzonderen die aanwezig zijn op de plaats van oorsprong van de mededeling. Hij wilde daarmee directe voorstellingen en uitvoeringen buiten het begrip mededeling aan het publiek brengen.(43) 117. Verwijzend naar de conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a. voert de Commissie aan dat aldus de kring van personen moet worden uitgesloten, die zich bevindt op de plaats van een zelfontvangend televisietoestel. Bij een zelfontvangend televisietoestel is de plaats van oorsprong van de mededeling namelijk de plaats waar het televisietoestel staat.(44) 118. Dit betoog kan niet slagen. 119. Ten eerste is deze opvatting niet verenigbaar met het standpunt van het Hof in het arrest SGAE. Uit dit arrest vloeit namelijk voort dat de plaats van oorsprong van de mededeling ook bij een zelfontvangend televisietoestel niet de plaats is waar het televisietoestel staat.(45) 120. Vóór het standpunt van het Hof pleiten ook de betere argumenten. De verwijzing in punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 naar de plaats van oorsprong van de mededeling kan namelijk niet zo worden uitgelegd dat dit bij zelfontvangende televisietoestellen de plaats is waar het televisietoestel staat. 121. Allereerst doelt het woord „oorsprong” in zijn natuurlijke betekenis niet op de plaats waar de mededeling uiteindelijk plaatsvindt. 122. Verder pleit de hierboven reeds besproken ontstaansgeschiedenis van de richtlijn voor deze opvatting. Met de precisering in punt 23 van de considerans wilde de Uniewetgever namelijk bereiken dat de openbare voorstelling en uitvoering niet vallen onder het begrip mededeling aan het publiek.(46) Dit betekent dat wanneer er geen ruimtelijke afstand tussen publiek en de oorspronkelijke voorstelling of uitvoering

129

http://www.iept.nl/




van het werk bestaat, dit publiek moet worden uitgesloten van het begrip mededeling aan het publiek.(47) In het geval van luisteraars van een radioprogramma bestaat echter over dergelijke ruimtelijke afstand. 123. Bovendien pleit de samenhang van punt 23 van de considerans met punt 24 van de considerans van richtlijn 2001/29 tegen een visie waarin de plaats van oorsprong van de mededeling in het geval van een zelfontvangend toestel de plaats is waar het toestel staat. Volgens punt 24 van de considerans wordt het recht op beschikbaarstelling voor het publiek van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29 namelijk geacht alle handelingen van beschikbaarstelling te bestrijken voor niet op de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling aanwezige leden van het publiek. Indien in dit verband onder de plaats van oorsprong van de beschikbaarstelling de plaats worden begrepen waar het toestel staat waarop het fonogram uiteindelijk wordt afgespeeld, dan zou artikel 3, lid 2, van de richtlijn nagenoeg geen nuttig effect meer hebben. Dit zal immers in veel gevallen een toestel zijn in een privé-huishouden. Het lijkt mij dus overtuigender om punt 23 van de considerans alsook punt 24 zo uit te leggen dat alleen het publiek van de directe voorstelling of uitvoering, als het op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezige publiek, van het begrip mededeling van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 wordt uitgesloten. 124. Verder pleit tegen de visie die als plaats van oorsprong van de mededeling in het geval van een zelfontvangend radiotoestel de plaats beschouwt waar het toestel zich bevindt, dat deze tot incoherente resultaten leidt. In het geval dat er in een bar een groot aantal zelfontvangende radiotoestellen beschikbaar wordt gesteld, zou er in deze visie geen sprake zijn van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Gaat het daarentegen om slechts twee radiotoestellen, waaraan via apparatuur in de kelder van het gebouw een signaal wordt doorgegeven, zou er sprake zijn van een mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de Uniewetgever een dergelijk incoherent resultaat op de koop toe wilde nemen. 125. In een geval als het onderhavige is de plaats van oorsprong van de mededeling in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 dus de plaats waar de oorspronkelijke uitvoering of voorstelling op het fonogram is vastgelegd. 126. Het argument van de Commissie moet dus reeds worden verworpen omdat om de bovengenoemde redenen niet uit punt 23 van de considerans kan worden afgeleid dat het publiek voor een zelfontvangend televisietoestel buiten artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 valt. 127. Indien het Hof in afwijking van zijn eerdere rechtspraak het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 aldus zou uitleggen dat daar niet onder valt een mededeling aan publiek dat zich voor een zelfontvangend toestel bevindt, moet het argument van de Commissie op de

tweede plaats worden verworpen omdat een dergelijk standpunt niet toepasbaar is op het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet namelijk met inachtneming van artikel 15 juncto artikel 2, sub g, WPPT worden uitgelegd. Op grond daarvan is er ook sprake van een mededeling indien de op een fonogram vastgelegde geluiden aan het publiek hoorbaar worden gemaakt. Zodoende omvat het begrip mededeling in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 ten minste ook het publiek dat op de plaats van de mededeling aanwezig is.(48) 128. Punt 23 van de considerans van richtlijn 2001/29 dwingt dus niet tot een uitlegging van mededeling „aan het publiek” in artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, volgens welke in het geval van zelfontvangende radiotoestellen het publiek dat op de plaats van het toestel aanwezig is, buiten beschouwing blijft. iii) Overige argumenten 129. Ook de overige argumenten van de partijen treffen geen doel. – Vereiste van een toegangsprijs 130. Allereerst is het bestaan van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet afhankelijk van de betaling van een toegangsprijs. Ten eerste wijst niets in de bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 op een dergelijke voorwaarde. Ten tweede pleit de systematische samenhang met artikel 8, lid 3, van de richtlijn daartegen. Deze bepaling voorziet voor omroeporganisaties in een uitsluitend recht om mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn. Omdat deze bepaling cumulatief zowel het bestaan van een mededeling aan het publiek vereist als een mededeling op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn, kan a contrario worden geconcludeerd dat voor een mededeling aan het publiek noch openbare toegankelijkheid van de plaats van handeling noch de betaling van een toegangsprijs is vereist. – Winstoogmerk 131. Ook de argumenten dat er in het onderhavige geval geen sprake is van een mededeling aan het publiek omdat de tandartsprestatie en niet de mededeling van de fonogrammen op de voorgrond staat en omdat de tandarts zonder winstoogmerk heeft gehandeld, vind ik niet overtuigend. 132. Ten eerste komt het er voor het bestaan van een mededeling aan het publiek niet op aan of de gebruiker daarmee een winstoogmerk nastreeft. 133. Het begrip mededeling aan het publiek lijkt mij niet noodzakelijkerwijs een winstoogmerk in te houden. 134. Vervolgens pleit niet alleen de samenhang met het reeds genoemde artikel 8, lid 3, van richtlijn 2006/115 tegen een dergelijk vereiste maar ook de samenhang met artikel 5 van richtlijn 2001/29, waarnaar artikel 10,

130

http://www.iept.nl/




lid 2, van richtlijn 2006/115 verwijst. Zo is in artikel 5, lid 3, sub a, b, en j, van richtlijn 2001/29 bepaald, dat de lidstaten beperkingen of restricties kunnen stellen op het recht van mededeling aan het publiek, voor zover deze bepaalde geprivilegieerde soorten gebruik betreffen met een niet-commercieel doel, althans niet een commercieel doel dat verder gaat dan de geprivilegieerde activiteit. Daaruit vloeit a contrario voort dat er ook sprake kan zijn van mededeling aan het publiek wanneer geen commercieel doel respectievelijk geen winstoogmerk wordt nagestreefd. 135. Voorts vloeit uit het arrest SGAE niet voort dat een winstoogmerk noodzakelijk is. Het Hof heeft hier weliswaar het winstoogmerk van de hotelexploitant benadrukt, maar dit betekent niet dat het dit als een dwingende voorwaarde voor een mededeling aan het publiek beschouwt.(49) 136. Bovendien zou de eis van een winstoogmerk tot moeilijke afgrenzingsproblemen leiden. Er moet dan namelijk per prestatie worden beslist of de mededeling van een fonogram zo onbelangrijk is, dat deze vergeleken met de hoofdprestatie minder relevant is. 137. Tot slot moet tegen de achtergrond van deze argumenten ook het argument van de Italiaanse regering worden verworpen, dat een economisch recht als dat van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet mag worden verleend indien de gebruiker met de mededeling aan het publiek geen winstoogmerk nastreeft. Mij is niet duidelijk waarom de auteur bijvoorbeeld in het geval van een politieke bijeenkomst een uitsluitend recht, heeft terwijl producenten van fonogrammen en uitvoerende kunstenaars daarentegen helemaal geen recht zouden hebben. Bovendien kan met het ontbrekende winstoogmerk van de gebruiker rekening worden gehouden in het kader van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, bij de beoordeling welke vergoeding voor een dergelijk gebruik billijk is. 138. Ten tweede wil ik er subsidiair op wijzen dat een winstoogmerk in een geval als het onderhavige zeer wel kan worden aangenomen. Ook wanneer radio-uitzendingen die patiënten in een tandartspraktijk horen zeker niet een wezenlijk onderdeel van de prestatie van een tandarts zijn, kan niet ontkend worden dat ze een praktisch nut kunnen hebben. Voor patiënten in de wachtkamer zal het doorgaans namelijk aangenamer zijn om radio-uitzendingen te horen dan het geluid van de boor uit de behandelkamer. Bovendien veraangenamen dergelijke uitzendingen de wachttijden die in artspraktijken vaak voorkomen. De omstandigheid dat de prijs van de behandeling niet afhankelijk is van het al dan niet hoorbaar zijn van fonogrammen, kan naar mijn mening een winstoogmerk niet uitsluiten. Voor het aannemen van een dergelijk oogmerk is het namelijk voldoende dat het gaat om een onderdeel van de prestatie dat het totaalbeeld van de prestatie vanuit het oogpunt van de patiënt kan verbeteren. Dit lijkt mij op grond van de hierboven genoemde argumenten het geval. – Wil van de patiënt 139. Verder speelt ook de omstandigheid dat de mededeling buiten de wil van de patiënt plaatsvindt en

door hem mogelijk zelfs als storend wordt ervaren, geen rol voor de beoordeling van de publieke aard van de mededeling. – Overige argumenten 140. De overige argumenten treffen evenmin doel. 141. Ten eerste veronderstelt een mededeling „aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 niet dat het publiek een autonome sociale, economische of juridische dimensie heeft. In de eerste plaats zal een dergelijke dimensie ook ontbreken in andere gevallen waarin ongetwijfeld sprake is van een publiek, zoals bijvoorbeeld op trein- of metrostations. Voorts is op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten de dimensie of de homogeniteit van de groep personen die het publiek vormt, niet van belang wat het publieke karakter betreft.(50) 142. Ten tweede moet ook het argument dat de patiënten van een tandarts niet allen gelijktijdig in zijn praktijk aanwezig zijn, worden verworpen. Een cumulatief effect is immers reeds voldoende, waarvan ook kan worden gesproken in geval van elkaar in de tijd opvolgende wachtkamerbezoeken. iv) Resultaat 143. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet dus zo worden uitgelegd dat er sprake is van een mededeling aan het publiek in de zin van deze bepaling wanneer een tandarts via een in zijn wachtkamer beschikbaar gesteld radiotoestel een radioprogramma doorgeeft. d) Overige vereisten 144. Wat betreft de gebruiker in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet worden geconstateerd dat degene die de fonogrammen mededeelt aan het publiek, deze ook in de zin van deze bepaling gebruikt. 145. Met betrekking tot de verplichting tot betaling van een billijke vergoeding verwijs ik naar de punten 118 tot 144 van mijn conclusie van heden in de zaak C-160/10, Phonographic Performance. 4. Resultaat 146. Artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 moet derhalve aldus worden uitgelegd dat een tandarts die in zijn praktijk een radiotoestel beschikbaar stelt waarmee hij radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, verplicht is tot betaling van een billijke vergoeding voor de indirecte mededeling van de fonogrammen die in de radio-uitzendingen worden gebruikt. VII – De eerste tot en met de derde prejudiciële vraag 147. Met zijn eerste en tweede prejudiciële vraag wil de verwijzende rechter weten of de relevante internationaalrechtelijke bepalingen van het Verdrag van Rome, het WPPT en de TRIPs rechtstreeks toepasselijk zijn in de rechtsorde van de Unie en of ook particulieren zich er rechtstreeks op kunnen beroepen. Met zijn derde prejudiciële vraag wil hij weten of het begrip mededeling aan het publiek in de zin van de door hem genoemde internationaalrechtelijke bepalingen overeenkomt met hetzelfde begrip in de richtlijnen 92/100 en 2001/29 en zo niet, welke bron eventueel prevaleert. A – Voornaamste argumenten van partijen

131

http://www.iept.nl/




148. Volgens SCF moeten deze vragen bevestigend worden beantwoord. De genoemde internationaalrechtelijke bepalingen maken allen integrerend deel van de rechtsorde van de Unie en zijn in privaatrechtelijke verhoudingen rechtstreeks toepasselijk. Verder moet het recht van de Unie voor zover mogelijk in overeenstemming met het internationale recht worden uitgelegd, maar kan het verder gaan dan het daarin bepaalde. Het recht van de Unie kan een hoger beschermingsniveau bieden dan de relevante internationaalrechtelijke bepalingen omdat de regels betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voortdurend in ontwikkeling zijn. 149. Volgens del Corso is het Verdrag van Rome in de rechtsorde van de Unie rechtstreeks toepasselijk omdat dit verdrag geïntegreerd is in de TRIPs waarbij de Europese Unie partij is. De Europese Unie is eveneens partij bij het WPPT. De vraag van de voorrang is niet aan de orde omdat de relevante internationaalrechtelijke en unierechtelijke regelingen identiek zijn. 150. Volgens de Italiaanse regering hoeven de eerste drie vragen niet te worden beantwoord. De Europese Unie heeft de richtlijnen vastgesteld ter omzetting van het WPPT. Enkel de uitlegging van deze richtlijnen is dus aan de orde. 151. De Commissie is van mening dat de eerste twee vragen ontkennend moeten worden beantwoord. Met betrekking tot het Verdrag van Rome vloeit dit reeds voort uit het feit dat dit verdrag geen deel uitmaakt van de rechtsorde van de Unie. Met betrekking tot de TRIPs en het WPPT wijst de Commissie erop dat de verwijzende rechter geen specifieke bepalingen heeft genoemd. Voor zover het gaat om de bepalingen die de verwijzende rechter in zijn prejudiciële verzoek heeft genoemd, moeten deze vragen ontkennend worden beantwoord. Volgens vaste rechtspraak van het Hof is een bepaling van een internationaal verdrag alleen rechtstreeks toepasselijk indien zij een duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting bevat, die niet van een verder uitvoeringsbesluit afhankelijk is. Met betrekking tot het GATT heeft het Hof steeds ontkend dat dit internationale verdrag rechtstreekse werking zou hebben. Deze rechtspraak geldt ook voor de TRIPs en het WPPT. Evenals de TRIPs bepaalt ook het WPPT dat de verdragsluitende partijen de bepalingen van dit verdrag in hun wetgeving moeten omzetten. Dit wordt bevestigd door artikel 14 van het WCT en artikel 23, lid 1, van het WPPT, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de verdragsluitende partijen de vereiste maatregelen nemen om de toepassing van deze verdragen te waarborgen. De Unie heeft deze omzettingsmaatregelen in richtlijn 2001/29 genomen. B – Ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen 152. Tegen de achtergrond van de antwoorden op de vierde en de vijfde prejudiciële vraag heb ik aanzienlijke twijfels of de verwijzende rechter werkelijk behoefte zal hebben aan beantwoording van de eerste tot en met de derde prejudiciële vraag. In de vierde en de vijfde vraag is artikel 8, lid 2, van richtlijn

2006/115 namelijk met inachtneming van het internationaal recht uitgelegd. Voor zover de verwijzende rechter in het hoofdgeding rekening kan houden met deze met het internationaal recht overeenstemmende richtlijnbepaling, is de autonome toepassing van de internationaalrechtelijke bepalingen niet meer relevant. 153. Toch kunnen de vragen niet worden afgewezen als niet relevant voor de beslissing. De vraag naar de rechtstreekse toepassing van de internationaalrechtelijke bepalingen kan namelijk relevant worden wanneer de verwijzende rechter in het hoofdgeding geen rekening kan houden met artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Het lijkt mij weliswaar mogelijk om de relevante nationale bepalingen richtlijnconform (en dus ook conform het internationaal recht) uit te leggen. Of een dergelijke uitlegging inderdaad mogelijk is, is echter uiteindelijk een vraag van nationaal recht die alleen de verwijzende rechter kan beantwoorden. In het (naar mijn mening onwaarschijnlijke) geval dat een richtlijnconforme uitlegging niet mogelijk zou zijn, zal een rechtstreekse toepassing van artikel 8, lid 2, van de richtlijn echter reeds afstuiten op het feit dat het om een geding tussen twee particulieren gaat. 154. In zoverre kan met betrekking tot de eerste drie prejudiciële vragen de relevantie voor de beslissing uiteindelijk niet worden ontkend. C – Juridische beoordeling 155. Nu de beantwoording van de eerste drie prejudiciële vragen om de bovengenoemde redenen slechts van beperkt praktisch nut voor de beslissing van het hoofdgeding zal zijn, zal ik het bij de bespreking van deze vragen kort houden. 156. Voorwaarde voor de rechtstreekse toepasselijkheid van een internationaalrechtelijke bepaling is dat deze deel uitmaakt van een door de Unie gesloten internationaalrechtelijke overeenkomst en gelet op haar bewoordingen en op het doel en de aard van de overeenkomst een duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichting behelst, voor welker uitvoering en werking geen verdere handeling vereist is. Zij moet dus voldoende bepaald en onvoorwaardelijk zijn.(51) 157. Artikel 12 van het Verdrag van Rome kan reeds daarom geen rechtstreeks toepasselijke unierechtelijke bepaling zijn, omdat de Unie hierbij geen partij is. 158. Voor zover de verwijzende rechter zich op de TRIPs beroept, moet er in de eerste plaats op worden gewezen dat deze overeenkomst geen met artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 overeenkomende bepaling bevat. Artikel 14 van de TRIPs, dat de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen regelt, bevat namelijk geen vergelijkbaar recht op billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars of producenten van fonogrammen.(52) 159. De zeer restrictieve houding van het Hof met betrekking tot de rechtstreekse toepasselijkheid van WHO-overeenkomsten in het algemeen pleit in ieder geval tegen een rechtstreekse toepasselijkheid van een bepaling van de TRIPs. Volgens vaste rechtspraak, die

132

http://www.iept.nl/




ik om de hiervoor genoemde gronden op deze plaats niet grondig zal behandelen, zijn de WHO-overeenkomsten en dus ook de TRIPs vanwege hun aard en hun structuur niet geschikt voor een rechtstreekse toepassing.(53) 160. Voor zover het om de rechtstreekse toepassing van artikel 15 WPPT gaat, rijst ten eerste de vraag of dit verdrag in beginsel beoogt rechtstreeks rechten toe te kennen aan particulieren. In dit verband is met name artikel 23, lid 1, van het WPPT van belang, volgens hetwelk de verdragsluitende partijen zich ertoe verbinden de noodzakelijke maatregelen te nemen, overeenkomstig hun wetgeving, teneinde de toepassing van dit verdrag te verzekeren. Deze bepaling kan zo worden uitgelegd dat het aan de lidstaten is om nadere maatregelen te nemen, wat zou kunnen pleiten tegen rechtstreekse toepasselijkheid van de bepalingen van het WPPT. Voor deze uitlegging kan worden aangevoerd dat een groot aantal bepalingen van het WPPT een ruime beoordelingsbevoegdheid toekent aan de verdragsluitende partijen. Toch rijst de vraag of artikel 23, lid 1, van het WPPT zich verzet tegen een rechtstreekse toepassing van specifieke bepalingen van het WPPT, wanneer ze voldoende bepaald en onvoorwaardelijk zijn. 161. Voor de onderhavige zaak hoeft deze vraag niet te worden beantwoord. De artikelen 2, sub g, en 15 WPPT geven onvoldoende nauwkeurig aan of het recht op billijke vergoeding ook voor een geval als het onderhavige geldt, waarin het begrip mededeling functioneel wordt uitgelegd en de publieke aard van de mededeling steunt op de gedachte van een successief-cumulatief publiek. Er bestaat namelijk overeenstemming over dat er met betrekking tot deze gevallen geen vaste regels aan het WPPT kunnen worden ontleend. Gezien het ontbreken van aanwijzingen in het WPPT voor de afbakening van mededeling aan het publiek en mededeling in privé, hebben de verdragsluitende partijen een aanzienlijke speelruimte bij de beslissing wanneer zij een mededeling aan het publiek aannemen.(54) 162. Daartegen kan niet worden ingebracht dat het Hof zich in zijn arrest SGAE bij de uitlegging van het begrip mededeling aan het publiek in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 heeft gebaseerd op de relevante internationaalrechtelijke bepalingen. Het Hof heeft namelijk bij de beslissende vraag of het criterium van een nieuwe kring luisteraars relevant is voor het bestaan van een nieuwe mededeling aan het publiek, geen rekening gehouden met de bepalingen van de Berner Conventie. Dit criterium was door de partijen bij de Berner Conventie bewust verworpen.(55) Het Hof heeft zich voor zijn uitlegging veeleer op de gids van de Berner Conventie, dus op een juridisch niet bindend document, gebaseerd. De juridisch bindende concretisering van het begrip publiek heeft dus niet reeds op het niveau van de relevante internationaalrechtelijke bepalingen plaatsgevonden maar pas op unierechtelijk niveau in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29.

163. Ook de artikelen 2, sub g, en 15 van het WPPT zijn dus geen bepalingen waar de partijen in het hoofdgeding zich rechtstreeks op kunnen beroepen. VIII – Conclusie 164. Tegen deze achtergrond geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt: „1) Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, respectievelijk van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (gecodificeerde versie), moet aldus worden uitgelegd dat een tandarts die via een in zijn wachtkamer beschikbaar gesteld radiotoestel radio-uitzendingen voor zijn patiënten hoorbaar maakt, een billijke vergoeding moet betalen voor de indirecte mededeling aan het publiek van de fonogrammen die in de radio-uitzending worden gebruikt. 2) Volgens de maatstaven van het recht van de Unie zijn artikel 12 van het Verdrag van Rome van 15 september 1965 inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, artikel 15 van het WIPO-verdrag van 20 september 1996 inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) en artikel 14 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) geen internationaalrechtelijke bepalingen waarop een partij zich rechtstreeks kan beroepen in een geschil tussen particulieren.” 1 – Oorspronkelijke taal: Duits; procestaal: Italiaans. 2 – PB L 346, blz. 61. 3 – PB L 376, blz. 28. 4 – Arrest van 7 december 2006, SGAE (C-306/05, Jurispr. blz. I-11519). 5 – PB L 167, blz. 10. 6 – Voetnoot niet van belang voor de Nederlandse vertaling. 7 – Zie besluit 2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap van het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen – Verdrag van de WIPO inzake het auteursrecht (WCT) – Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), PB L 89, blz. 6. 8 – Bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (PB 1994, L 336, blz. 214). 9 – In aansluiting op de in het VEU en in het VWEU gehanteerde terminologie wordt het begrip „Unierecht” als verzamelbegrip voor gemeenschapsrecht en recht van de Unie gebruikt. Voor zover het hierna individuele bepalingen uit het primaire gemeenschapsrecht betreft, worden de ratione temporis geldende voorschriften aangehaald.

133

http://www.iept.nl/




10 – Arrest van 6 februari 2003, SENA (C-245/00, Jurispr. blz. I-1251). 11 – PB L 372, blz. 12. 12 – Conclusie van advocaat-generaal Kokott van 3 februari 2011 in de nog aanhangige zaken C-403/08 en C-429/08. 13 – Zie in die zin de arresten van 27 maart 1963, Da Costa e.a. (28/62–30/62, Jurispr. 1963, 63, 79), 1 maart 1973, Bollmann (62/72, Jurispr. blz. 269, punt 4), 10 juli 1997, Palmisani (C-261/95, Jurispr. blz. I-4025, punt 31), en 12 februari 2008, Kempter (C-2/06, Jurispr. blz. I-411, punten 41 e.v.). 14 – Aangehaald in voetnoot 4. 15 – Ibidem, punt 36. 16 – Ibidem, punt 36. 17 – Ibidem, punt 37. In dit verband beriep het Hof zich eerst op zijn arrest van 2 juni 2005, Mediakabel (C-89/04, Jurispr. blz. I-4891, punt 30), waarin het het begrip ontvangst van een televisie-uitzending door het publiek uit artikel 1, sub a, van richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (PB L 298, blz. 23) aldus heeft uitgelegd dat het om een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers gaat. Verder beriep het Hof zich op zijn arrest van 14 juli 2005, Lagardère Active Broadcast (C-192/04, Jurispr. blz. I-7199, punt 31) waarin het het begrip mededeling aan het publiek via satelliet uit artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietoproep en de doorgifte via de kabel (PB L 248, blz. 15) aldus heeft uitgelegd dat het om een onbepaald aantal potentiële luisteraars gaat. 18 – Ibidem, punten 38 e.v. 19 – Ibidem, punt 40. 20 – Ibidem, punt 41. 21 – Ibidem, punt 42. 22 – Ibidem, punt 43. 23 – Ibidem, punt 44. 24 – Ibidem, punten 45 e.v. 25 – Arresten van 18 januari 2001, Stockholm Lindöpark (C-150/99, Jurispr. blz. I-493, punt 38), en van 18 juni 2009, Stadeco (C-566/07, Jurispr. blz. I-5295, punt 43). 26 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 31). 27 – Arrest van 6 februari 2003, SENA (aangehaald in voetnoot 11, punt 34). 28 – Ibidem, punten 34-38. 29 – Arrest van 10 september 1996, Commissie/Duitsland (C-61/94, Jurispr. blz. I-3989, punt 52), en arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 35). Zie wat dit betreft Rosenkranz, F., „Die völkerrechtliche Auslegung des EG-Sekundärrechts dargestellt am Beispiel der Urheberrechts”, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, blz. 238 e.v., 239 e.v. 30 – Zie de punten 80 e.v. van deze conclusie.

31 – Reinbothe, J., Lewinski, S., The E.C. Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy, Sweet & Maxwell 1993, blz. 97. 32 – Artikel 12 van het Verdrag van Rome voorziet alleen voor directe doorgifte in een dergelijk recht. De partijen bij het WPPT zijn in dit opzicht bewust verder gegaan dan het Verdrag van Rome. 33 – Zie in dit verband punt 67 van de conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 13 juli 2006 in de zaak SGAE (aangehaald in voetnoot 4), alsmede punt 22 van de conclusie van advocaat-generaal La Pergola van 9 september 1999 in de zaak Egeda (arrest van 3 februari 2000, C-293/98, Jurispr. blz. I-629). 34 – Zo ook Ullrich, J. N., „Die ‚öffentliche Wiedergabe’ von Rundfunksendungen in Hotels nach dem Urteil ‚SGAE’ des EuGH (Rs. C-306/05)”, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2008, blz. 112 e.v., 117 e.v. 35 – Aangehaald in voetnoot 12. 36 – Ibidem, punten 127-147. 37 – Zie de beschrijving van het arrest in de punten 65-73 van deze conclusie. 38 – Zie punt 50 van de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak SGAE (arrest aangehaald in voetnoot 4). 39 – Arrest SGAE (aangehaald in voetnoot 4, punt 41). 40 – Zie de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (SEC/2000/1734 def). 41 – Walter, M., Lewinsky, S., European Copyright Law, Oxford University Press 2010, blz. 981. 42 – Zie de punten 65-73 van deze conclusie. 43 – Zie de punten 106-109 van deze conclusie. 44 – Zie de punten 144 en 146 van de conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Football Association Premier League e.a. (aangehaald in voetnoot 12). 45 – Anders zou bij een zelfontvangend televisietoestel geen sprake zijn van een mededeling aan het publiek, wat het Hof in dit geval echter aangenomen lijkt te hebben. 46 – Zie de punten 104 e.v. van deze conclusie. 47 – Reinbothe, J., „Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2001, blz. 733 e.v., 736. 48 – Lewinsky, S., International Copyright and Policy, Oxford University Press 2008, blz. 481. 49 – In die zin Walter, M., Lewinsky, S. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 990. 50 – In die zin Walter, M., Lewinsky, S. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 990. 51 – Arresten van 30 september 1987, Demirel (12/86, Jurispr. blz. 3719, punt 14), van 16 juni 1998, Racke (C-162/96, Jurispr. blz. I-3655, punt 31).

134

http://www.iept.nl/




52 – Zie in dit verband Correa, C., Trade related aspects of intellectual Property rights, Oxford University Press 2007, blz. 156 en 162, alsook Busche, J., Stoll, P.-T., TRIPs – Internationales und europäisches Recht des geistigen Eigentums, Carl Heymanns Verlag 2007, blz. 268 en 272. 53 – Arrest van 23 november 1999, Portugal/Raad (C-149/96, Jurispr. blz. I-8395, punt 47). 54 – Zie Lewinski, S., Walter, M. (reeds aangehaald in voetnoot 41), blz. 988. 55 – Zie punt 50 van de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak SGAE (aangehaald in voetnoot 4).

135

http://www.iept.nl/


www.iept.nl IEPT20120912, Rb Amsterdam, Sanoma v GeenStijl


Rb Amsterdam, 12 september 2012, Sanoma v GeenStijl

AUTEURSRECHT Plaatsing hyperlink naar uitgelekte maar onvindbare Playboy-fotoreportage een verboden openbaarmaking, nu GeenStijl hiermee het publiek toegang heeft verleend tot de reportage Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst. In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was. Slechts de kring van personen die op de hoogte was van het URL-adres kon de fotoreportage via Filefactory (en later Imageshack.us) bekijken. Zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, was deze kring van personen zeer klein: behalve uit de perso(o)n(en) die het bestand op de locatie had(den) opgeslagen, was de redactie van Geenstijl.nl hiervan op de hoogte en mogelijk ook – daarover bestaat geen zekerheid – de redactie van Pownews. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Daarmee was de fotoreportage vanaf dat moment beschikbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van de website van GeenStijl. Nu volgens de rechtbank in de onderhavige, specifieke omstandigheden sprake is van een bewuste interventie door GeenStijl, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt en die vanuit een winstoogmerk heeft plaatsgevonden, leidt dit tot het oordeel dat GeenStijl de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten op de fotoreportage, nu deze openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende heeft plaatsgevonden. Tevens schending portretrecht: geportretteerde geen toestemming gegeven voor wijze en moment openbaarmaking GeenStijl; geen sprake van journalistieke verantwoording voor juistheid bericht

In het onderhavige geval gaat het om een serie naaktfoto’s van [eiseres 3]. Dat [eiseres 3] toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl. Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een – zo heeft [eiseres 3] onbetwist gesteld – diskwalificerende toon, nog vóór de door [eiseres 3] wel toegestane publicatie in Playboy. [eiseres 3] werd onverwacht met deze door haar ongewilde openbaarmaking geconfronteerd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door de wijze waarop de fotoreportage door GeenStijl openbaar is gemaakt, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3]. In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage. Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op één lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR en in een later bericht: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden. Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van [eiseres 3] uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van [eiseres 3] oplevert. Vindplaatsen: LJN: BX7043; MF 2012, nr. 23, p. 325, m.nt. Visser; IER 2013, nr. 4, p. 29, m.nt. JMBS Rb Amsterdam, 12 september 2012 (I.H.J. Konings, R.H.C. van Harmelen en S.E. Sijsma) Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 507119 / HA ZA 11-2896 Vonnis van 12 september 2012 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANOMA MEDIA NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam,

136

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX7043

http://thehiphopconsultant.com/2011/11/07/britt-dekker-leaked-playboy-pictures/britt-dekker-playboy-holland-01-830x545/



2. de rechtspersoon naar vreemd recht PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC., gevestigd te Illinois, 3. [eiseres 3],wonende te [woonplaats], eiseressen, advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GS MEDIA B.V, gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. Eisers zullen hierna gezamenlijk Sanoma c.s. en afzonderlijk Sanoma, Playboy en [eiseres 3] worden genoemd. Gedaagde zal hierna GeenStijl worden genoemd. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de producties 1 t/m 13 van Sanoma c.s., - de conclusie van antwoord van GeenStijl met producties, - het tussenvonnis van 2 mei 2012, - de akte overlegging productie van 19 juli 2012 van Sanoma c.s., - de akte overlegging producties van 19 juli 2012 van GeenStijl, - het overzicht van de proceskosten van Sanoma c.s., - het overzicht van de proceskosten van GeenStijl, - het proces-verbaal van comparitie van 19 juli 2012 en de daarin genoemde pleitnota’s, - het faxbericht namens GeenStijl van 10 augustus 2012 met opmerkingen over het proces-verbaal, - het faxbericht namens Sanoma van 13 augustus 2012 met opmerkingen over het proces-verbaal. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Sanoma en Playboy zijn uitgever van onder meer het tijdschrift “Playboy”. Enkele malen per jaar publiceren zij in dit blad een fotoreportage met een zogenoemde bekende Nederlander. 2.2. [eiseres 3] is bekend van haar optreden in de televisieprogramma's Take me Out en Echte Meisjes in de Jungle en is regelmatig te gast in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. 2.3. GeenStijl exploiteert de website Geenstijl.nl. Op deze website staat vermeld: Op GeenStijl wisselen nieuwsfeiten, schandelijke

onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar af met

luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin. De

redactie informeert dagelijks ruim 230.000bezoekers

over de andere kant van het nieuws. De site behoort tot

de top 10 van best bezochte actualiteitensites van

Nederland.

2.4. Op 13 en 14 oktober 2011 heeft fotograaf [fotograaf] (hierna: [fotograaf]) op verzoek van Playboy een fotoreportage gemaakt van [eiseres 3] (hierna: de fotoreportage) en aan Sanoma een exclusieve licentie verstrekt om dit werk te publiceren. [fotograaf] heeft Sanoma tevens gemachtigd om hem in rechte te vertegenwoordigen en om zelfstandig en op eigen naam in rechte op te treden, ter bescherming en

handhaving van de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de opdracht. 2.5. Op 26 oktober 2011 vernam Sanoma dat de foto's van de reportage met [eiseres 3] in handen van onbevoegde derden was gekomen. Die avond werd in de uitzending van het televisieprogramma Pownews melding gemaakt van het uitlekken van de foto's. Nog diezelfde dag nam de heer [naam 1], Chief Operating Officer van Sanoma, telefonisch contact op met de heer [naam 2], directeur van Telegraaf Media Nederland B.V., het moederbedrijf van GeenStijl, met het verzoek te voorkomen dat de fotoreportage via GeenStijl zou uitlekken. 2.6. Op 27 oktober 2011 stond op Geenstijl.nl een bericht over het uitlekken van de foto's onder de kop Fucking uitgelekt! Naaktfoto's [naam eiseres 3]. Het bericht eindigde met de volgende tekst: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten.

Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR. (...). De lezer werd door middel van een klik op de hyperlink (HIERRR) doorgeleid naar een zip-bestand op een Australische website voor data-opslag en data-uitwisseling, genaamd Filefactory.com. Bij het bericht op Geenstijl.nl was in de linkerbovenhoek een deel van een foto uit de reportage opgenomen. 2.7. Na daartoe door Sanoma te zijn gesommeerd, heeft Filefactory de foto’s van haar website verwijderd. Op Geenstijl.nl verscheen vervolgens een update, met een hyperlink die leidde naar een andere website waar de fotoreportage rechtstreeks te vinden was, te weten Imageshack.us. Ook Imageshack heeft na sommatie van Sanoma de fotoreportage van haar website verwijderd. De fotoreportage is inmiddels verspreid over het internet en in het forum van GeenStijl plaatsen zogenoemde reaguurders telkens nieuwe links naar andere websites waar de fotoreportage te raadplegen is. 2.8. Bij brief van 7 november 2011 heeft de raadsman van Sanoma c.s. GeenStijl gesommeerd om het bericht met de daarin opgenomen links, foto’s en de erbij geplaatste reacties van haar website te verwijderen. 2.9. Op Geenstijl.nl stond op 7 november 2011 een bericht met de titel Blote [voornaam eiseres 3] gaat GeenStijl aanklaguh, over het inmiddels ontstane geschil tussen GeenStijl en Sanoma c.s. over de uitgelekte foto’s. Het bericht eindigde met: Update: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Ook dit bericht bevatte een hyperlink die leidde naar een website waarop de fotoreportage te vinden was. 2.10. Een derde bericht met een hyperlink die naar de fotoreportage leidde, verscheen op 17 november 2011 op Geenstijl.nl en had als titel Bye Bye Zwaai Zwaai Playboy. 2.11. De fotoreportage werd in het decembernummer 2011 van Playboy gepubliceerd. 3. Het geschil 3.1. Sanoma c.s. vordert samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. primair voor recht te verklaren dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en

137



onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming berichten met materiaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; b. inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming berichten met foto’s van [eiseres 3], al dan niet via hyperlinks, op de website Geenstijl.nl te plaatsen; subsidiair voor recht te verklaren dat GeenStijl onrechtmatig handelt door het plaatsen al dan niet via hyperlinks, van onrechtmatig verkregen en openbaar gemaakt materiaal; II. primair GeenStijl te verbieden inbreuken te plegen op a. auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers b. portretrechten en/of de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3], althans andere personen waarvan in opdracht van Sanoma een fotoreportage is of zal worden gemaakt; subsidiair GeenStijl te verbieden onrechtmatig te handelen jegens Sanoma; meer subsidiair GeenStijl te gebieden berichten op de website Geenstijl.nl en andere websites onder haar beheer, met links naar materiaal waarop Sanoma danwel haar licentiegevers de auteursrechten bezitten, te verwijderen en verwijderd te houden; III. GeenStijl te gebieden de drie in de dagvaarding onder VI van de vordering genoemde berichten en de daarin opgenomen hyperlinks en foto's en de daarbij geplaatste reacties, van de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl te verwijderen en verwijderd te houden; IV. GeenStijl te gebieden Google te verzoeken de hyperlinks naar de litigieuze berichten uit haar zoekindex en haar cache te verwijderen en verwijderd te houden en derden, die de berichten al dan niet gedeeltelijk hebben overgenomen te verzoeken de berichten te verwijderen en verwijderd te houden; V. GeenStijl te gebieden opgave te doen van alle gegevens van natuurlijke en/of rechtspersonen a. van wie GeenStijl (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal heeft verkregen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; b. die berichten op Geenstijl.nl hebben geplaatst waarin (links naar en/of vindplaatsen van) materiaal is opgenomen ten aanzien waarvan Sanoma dan wel haar licentiegevers auteursrechten bezitten; VI. GeenStijl te verbieden op de website Geenstijl.nl of enige andere website van of gelieerd aan GeenStijl mededelingen te doen ten aanzien van informatie waarover zij in het kader van de onderhavige procedure zal beschikken, in het bijzonder bedragen die gemoeid zijn met de fotoreportages in opdracht van Sanoma en persoonlijke informatie van [eiseres 3]; VII. GeenStijl te veroordelen tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vermeerderen met wettelijke rente;

VIII. GeenStijl te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere niet-nakoming van de in de dagvaarding onder III tot en met IX omschreven bevelen/veroordelingen, met een maximum van € 1.000.000,-; IX. GeenStijl te veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 3.2. GeenStijl voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat de fotoreportage een werk is in auteursrechtelijke zin en dat de auteursrechten op dit werk berusten bij [fotograaf]. GeenStijl meent echter dat nu Sanoma c.s. geen auteursrechthebbende is op de fotoreportage, zij geen recht heeft om op eigen naam op te treden ter bescherming van de auteursrechten. De overgelegde opdrachtovereenkomst met [fotograaf] en volmacht van hem bevatten geen verwijzing naar het voorwerp van de verstrekte opdracht. Niet duidelijk is waarop die opdrachtovereenkomst en volmacht betrekking hebben. Die stukken zijn volgens GeenStijl daarom onvoldoende voor Sanoma c.s. om in deze procedure op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht op de fotoreportage, aldus GeenStijl. 4.2. Sanoma c.s. heeft naar aanleiding van dit verweer van GeenStijl aanvullende producties overgelegd. GeenStijl heeft daar niet meer op gereageerd. De rechtbank zal daarom uitgaan van die overgelegde producties en de daarbij door Sanoma c.s. gegeven toelichting, nu deze onvoldoende zijn weersproken. Dit betekent dat voor juist zal worden gehouden dat, zoals Sanoma c.s. heeft gesteld, de opdracht aan [fotograaf] en de daarmee verband houdende volmacht om hem te vertegenwoordigen en op eigen naam op te treden ter bescherming en handhaving van de intellectuele eigendomsrechten, beide betrekking hebben op de onderhavige fotoreportage van [eiseres 3] die [fotograaf] voor Sanoma c.s. heeft gemaakt. Dit betekent dat Sanoma c.s. bevoegd is om op eigen naam op te treden ter bescherming van het auteursrecht van [fotograaf] op de fotoreportage. Auteursrechtinbreuk 4.3. Sanoma c.s. stelt dat GeenStijl de fotoreportage (via hyperlinks) openbaar heeft gemaakt en heeft verveelvoudigd zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De foto’s zijn door GeenStijl toegankelijk gemaakt aan een ruimer publiek dan het publiek waar de fotograaf c.q. licentiegever of Sanoma c.s. op doelde. Zonder interventie van GeenStijl zou dit publiek niet worden bereikt. De handelingen van GeenStijl gaan verder dan het louter technisch, door middel van een hyperlink, faciliteren van een mogelijkheid om de foto’s openbaar te maken. GeenStijl heeft de fotoreportage openbaar gemaakt met het oogmerk meer bezoekers naar haar website te trekken en zodoende winst te genereren. Daarmee pleegt zij auteursrechtinbreuk, aldus Sanoma c.s.

138



4.4. GeenStijl betwist dat zij de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. Zij heeft geen enkele feitelijke, technische of overige rol gespeeld bij het uitlekken of publiceren van de fotoreportage. Ze is door middel van een tip op de hoogte geraakt van de vindplaats van de fotoreportage op Filefactory.com. Uit nader onderzoek op verzoek van GeenStijl blijkt dat deze tip afkomstig is van een IP-adres uit het computernetwerk van het hoofdkantoor van Sanoma, zodat het ervoor moet worden gehouden dat een medewerker van Sanoma de fotoreportage op Filefactory en later op Imageshack heeft geplaatst en openbaar gemaakt. Dit moet aan Sanoma worden toegerekend. Het aanbrengen van een hyperlink door GeenStijl op Geenstijl.nl is niet als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin te beschouwen. Dat met een handeling – het plaatsen van een hyperlink naar Filefactory.com en/of Imageshack.us – het feitelijk publieksbereik van de openbaarmaking kan worden vergroot, maakt die handeling niet tot een zelfstandige openbaarmaking. Het plaatsen van een kleine uitsnede van een van de foto’s bij het artikel van 27 oktober 2011 moet worden gezien als een toelaatbaar citaat in de zin van artikel 15a Auteurswet. Van een verveelvoudiging is geen sprake. Door het aanbrengen van een hyperlink wordt het bestand niet gekopieerd. De fotoreportage is te beschouwen als journalistiek bronmateriaal. Dat de fotoreportage was uitgelekt is het nieuwsbericht dat door GeenStijl werd gebracht en de beschikbaarheid van de fotoreportage op Filefactory.com vormt het onderliggende bewijs van de juistheid van dat bericht. Voor zover het op grond van de Auteurswet niet is toegestaan een kopie van onderzoeks- en bewijsmateriaal te maken en te bewaren, komt toepassing van de wet in strijd met het in artikel 10 EVRM gewaarborgde recht om inlichtingen te verstrekken en te ontvangen. Openbaarmaking 4.5. De eerste vraag waarvoor de rechtbank zich ziet gesteld, is of het handelen van GeenStijl als een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin moet worden beschouwd, of dat GeenStijl niet meer doet dan het vindbaar maken van een elders op het internet geplaatst bestand met de fotoreportage. 4.6. Het begrip ‘openbaarmaking’ van artikel 12 Auteurswet moet worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip ‘mededeling aan het publiek’, zoals neergelegd in artikel 3 lid 1 van de ‘Richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij’ (hierna: de Auteursrechtrichtlijn). Daarbij gaat het erom, of het werk op een of andere manier ter kennisneming van het publiek wordt gebracht en de beschikbaarstelling voor het publiek plaatsvindt op zodanige wijze dat het werk voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is. Volgens vaste rechtspraak moet voor de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar

ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft. Blijkens punt 23 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn moet aan het recht van de auteur van mededeling van werken aan het publiek een ruime betekenis worden gegeven, die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU blijkt dat bij de beoordeling of sprake is van een openbaarmaking rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval. In die jurisprudentie wordt een aantal criteria genoemd, die daarbij een rol spelen. Van belang is met name of er sprake is van een interventie, een (nieuw) publiek en winstoogmerk. De rechtbank zal in het navolgende aan de hand van die criteria beoordelen of in het onderhavige geval van een openbaarmaking sprake is. Interventie 4.7. Allereerst is van belang om te bepalen of GeenStijl, met volledige kennis van de gevolgen van haar gedrag, een interventie heeft gepleegd waarmee toegang wordt verleend tot de fotoreportage. 4.8. GeenStijl heeft hyperlinks op haar eigen website geplaatst, die leiden naar andere websites (Filefactory.com en Imageshack.us) waarop de fotoreportage te vinden is. Volgens Sanoma c.s. heeft GeenStijl de fotoreportage zelf op Filefactory.com en op Imageshack.us geplaatst. Gezien echter de gemotiveerde betwisting van GeenStijl heeft Sanoma c.s. haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Zij heeft niets aangevoerd, waaruit de betrokkenheid van GeenStijl bij de plaatsing van de fotoreportage op Filefactory.com en/of Imageshack.us blijkt. Dat standpunt van Sanoma c.s. kan dan ook niet worden gevolgd. 4.9. Volgens Sanoma c.s. was de fotoreportage niet te vinden voordat GeenStijl de hyperlink naar het bestand op Filefactory.com op haar website plaatste. Het was onmogelijk om het bestand via Google te zoeken; bestanden op Filefactory.com worden niet geïndexeerd via zoekmachines. Filefactory.com is uitsluitend bedoeld als back-up van bestanden (‘in the cloud’) en genereert geen eigen bezoekers. De website Filefactory.com bevat geen mogelijkheid om een bestand te zoeken. Uit de naam van het bestand (Vet!.zip) valt op geen enkele wijze af te leiden dat het om de Playboyfotoreportage van [eiseres 3] ging. Alleen door het exacte URL-adres in te voeren, kon de fotoreportage gevonden en bekeken worden. Dat adres was: http://www.filefactory.com/file/ce978bc/n/Vet_.zip. Dit adres was echter op het moment van het plaatsen van de hyperlink niet algemeen bekend. De foto’s zaten achter slot en grendel en de sleutel tot het bestand was de hyperlink die op Geenstijl.nl stond, aldus steeds Sanoma.

139



4.10. Filefactory.com biedt ruimte aan op het internet, om grote bestanden gecomprimeerd op te kunnen slaan en te delen met anderen. De rechtbank stelt als onbetwist vast dat deze bestanden niet door middel van zoekprogramma’s kunnen worden gevonden doch uitsluitend toegankelijk zijn voor gebruikers van het internet indien zij het exacte URL-adres intoetsen. De rechtbank neemt bovendien als vaststaand aan dat de fotoreportage nog niet (rechtmatig) openbaar was gemaakt, voordat GeenStijl de vindplaats via de hyperlink bekend maakte. Gesteld noch gebleken is dat de URL-adressen die leidden naar de fotoreportage op Filefactory.com en Imageshack.us behalve aan GeenStijl, publiekelijk bekend waren gemaakt. Weliswaar heeft Pownews de avond voordat GeenStijl de hyperlink naar Filefactory.com op haar website plaatste in haar uitzending gemeld dat de fotoreportage was uitgelekt en daarbij enkele foto’s getoond, maar niet gesteld of gebleken is dat in die uitzending het URL-adres werd genoemd of getoond. 4.11. Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst. In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was. Slechts de kring van personen die op de hoogte was van het URL-adres kon de fotoreportage via Filefactory (en later Imageshack.us) bekijken. Zoals in het voorgaande reeds is vastgesteld, was deze kring van personen zeer klein: behalve uit de perso(o)n(en) die het bestand op de locatie had(den) opgeslagen, was de redactie van Geenstijl.nl hiervan op de hoogte en mogelijk ook – daarover bestaat geen zekerheid – de redactie van Pownews. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Daarmee was de fotoreportage vanaf dat moment beschikbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van de website van GeenStijl. Zij hoefden slechts te klikken op HIERRR en kwamen daarmee onmiddellijk bij de betreffende file met de fotoreportage terecht. Niet de plaatsing in een voor het publiek onvindbare file binnen de website Filefactory.com, maar de plaatsing van de hyperlink op Geenstijl.nl heeft er dan ook voor gezorgd dat het publiek vanaf 27 oktober 2011 kennis kon nemen van de fotoreportage voordat deze zou worden gepubliceerd in het decembernummer 2011 van Playboy. Dat GeenStijl over de file(s) binnen Filefactory.com geen zeggenschap en controle had, doet daaraan niets af. De conclusie is dan ook dat GeenStijl door het bericht op Geenstijl.nl waarin de hyperlink werd genoemd een interventie heeft gepleegd waarmee aan het publiek toegang wordt verleend tot de fotoreportage. Zonder die interventie zou het publiek geen toegang tot de fotoreportage hebben gehad. Zowel uit de kop (Fucking uitgelekt!) als uit de tekst van het bericht op

Geenstijl.nl op 27 oktober 2011 (En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR.) is af te leiden dat GeenStijl een dergelijke interventie ook beoogde. 4.12. GeenStijl was er van op de hoogte dat de fotoreportage bedoeld was voor (toekomstige) publicatie in de Playboy. Zij betoogt echter dat het laten uitlekken van de fotoreportage een bewuste marketingstrategie is van Sanoma. Dat blijkt volgens GeenStijl uit het feit dat de aan haar gezonden tip die leidde naar Filefactory.com afkomstig is uit het computernetwerk van Sanoma. Volgens GeenStijl heeft zij de betreffende tip op 26 oktober 2011 ontvangen. De tipgever had als naam opgegeven ‘Heemsboy’ en als e-mailadres [email protected]. De toelichting luidde: “omdat ik jullie stijlloze mannen de primeur weer gun”. Het IP-adres waarvan de tip afkomstig was, behoorde tot een reeks die in gebruik is gegeven aan Atos Origin en kon worden gekoppeld aan een locatie in Hoofddorp. Sanoma is gezeteld in Hoofddorp en is een klant van Atos Origin. De vindplaats Imageshack.us werd bij GeenStijl bekend, nadat deze in een ’comment’ op het eerst gepubliceerde artikel was genoemd, aldus GeenStijl. 4.13. Zelfs al zou vast komen te staan dat de tip afkomstig is van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma - wat door Sanoma c.s. wordt betwist – dan kan dit verweer GeenStijl niet baten. Dit geeft GeenStijl immers geen vrijbrief om tot openbaarmaking over te gaan, temeer niet nu Sanoma GeenStijl, via Telegraaf Media Nederland BV, nog vóór het bericht op Geenstijl.nl van 27 oktober 2011, heeft laten weten dat zij geen openbaarmaking wenste. Dat sprake zou zijn van bewust uitlekken door Sanoma, als marketingstrategie, kan niet enkel uit het gebruik van een IP-adres dat toebehoort aan Sanoma worden opgemaakt. Ook het door GeenStijl aangevoerde feit dat er al eerder (naakt)foto’s bestemd voor publicatie in Playboy zijn uitgelekt, is onvoldoende om tot de conclusie te komen dat er in dit geval van een bewuste marketingstrategie van Sanoma zelf sprake is. (Nieuw) publiek 4.14. Bij het begrip ‘mededeling aan het publiek’ (artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn), moet het gaan om bereik van een ander publiek dan het door de oorspronkelijke mededeling van het werk beoogde publiek, in feite dus een nieuw publiek. De rechtbank oordeelt dat GeenStijl de fotoreportage heeft ontsloten voor een nieuw publiek, te weten de gemiddeld 230.000 dagelijkse bezoekers van haar website. Er was nog geen, hooguit een zeer klein, publiek dat kennis had genomen van de fotoreportage, aangezien deze op een paar foto’s na (uitgezonden door Pownews) nog niet was gepubliceerd of op andere wijze was ontsloten. Door het plaatsen van de hyperlink kon een vrij grote en onbepaalde kring van personen kennis nemen van de fotoreportage. Dit is een ander publiek dan dat waarop de auteursrechthebbende doelde toen deze toestemming verleende voor openbaarmaking van de fotoreportage. Winstoogmerk

140



4.15. Van belang is ten slotte of GeenStijl profijt heeft getrokken van het toegankelijk maken van de fotoreportage. De rechtbank overweegt daartoe dat het plaatsen van de naar de fotoreportage leidende hyperlink op de website Geenstijl.nl onmiskenbaar is geschied met de bedoeling om bezoekers naar de website te trekken en/of de kring van vaste bezoekers te behouden. GeenStijl heeft – zo constateert zij ook zelf – een commercieel belang om haar lezers te voorzien van een breed scala aan (althans in haar woorden) “rijke en verrijkte” berichten. Dat het plaatsen van de hyperlink van invloed is geweest op de bezoekersaantallen van de website, kan worden opgemaakt uit een door Sanoma c.s. overgelegd en door Geenstijl.nl gepubliceerd overzicht van ‘de 50 TOP TOPICS van 2011’, waaruit blijkt dat het bericht Fucking uitgelekt! Naaktfoto’s [naam eiseres 3] in 2011 het best bekeken Topic was op de website GeenStijl.nl. Het plaatsen van de hyperlink door GeenStijl dient dan ook een winstoogmerk. 4.16. Nu volgens de rechtbank in de onderhavige, specifieke omstandigheden sprake is van een bewuste interventie door GeenStijl, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt en die vanuit een winstoogmerk heeft plaatsgevonden, leidt dit tot het oordeel dat GeenStijl de fotoreportage openbaar heeft gemaakt. GeenStijl heeft inbreuk gemaakt op de auteursrechten op de fotoreportage, nu deze openbaarmaking zonder toestemming van de auteursrechthebbende heeft plaatsgevonden. 4.17. Sanoma heeft aangevoerd dat ook het plaatsen door GeenStijl van de uitsnede van een van de foto’s bij het bericht van 27 oktober 2011 op haar website een openbaarmaking is waarvoor geen toestemming is gegeven. GeenStijl heeft zich (subsidiair) ten aanzien van deze uitsnede beroepen op het citaatrecht. Dit verweer faalt, aangezien niet aan alle in artikel 15a lid 1 Auteurswet genoemde vereisten voor een toegestaan citaat is voldaan. Zo is het werk waaruit wordt geciteerd niet rechtmatig openbaar gemaakt, is de foto bewerkt en ontbreekt de naam van [fotograaf], zijnde de maker van de foto. Ook met deze openbaarmaking pleegt GeenStijl auteursrechtinbreuk. Verveelvoudiging 4.18. Voor de beoordeling of GeenStijl de fotoreportage ook heeft verveelvoudigd, heeft Sanoma onvoldoende gesteld. Dat de fotoreportage ook via links op andere websites, waaronder de aan GeenStijl gelieerde website Dumpert.nl vindbaar was, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van verveelvoudiging door GeenStijl. Beroep op artikel 10 EVRM 4.19. GeenStijl betoogt, dat de vorderingen van Sanoma c.s. ertoe strekken om haar uitingsvrijheid en de ontvangstvrijheid van haar lezers te beperken, hetgeen betekent dat ze moeten worden getoetst aan artikel 10 lid 1 EVRM. De vorderingen voldoen volgens GeenStijl niet aan de eisen van voorzienbaarheid, noodzakelijkheid, evenredigheid en proportionaliteit.

4.20. De rechtbank merkt de publicatie van GeenStijl met de daarin geplaatste hyperlink naar de fotoreportage aan als een meningsuiting van GeenStijl in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Toewijzing van het door Sanoma c.s. gevorderde levert een repressieve beperking op van de uitingsvrijheid van GeenStijl. Of een dergelijke beperking in overeenstemming is met artikel 10 EVRM, hangt af van de verdere toetsing. Lid 2 van artikel 10 EVRM bepaalt onder welke omstandigheden aan het recht op uitingsvrijheid beperkingen gesteld mogen worden. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is voorzien is in dit geval sprake, nu de openbaarmaking door GeenStijl een inbreuk op auteurs- en portretrecht oplevert. 4.21. In geval van inbreuk op auteursrecht is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen plaats voor een geslaagd beroep op artikel 10 lid 2 EVRM. De wetgever heeft binnen de Auteurswet immers al een afweging gemaakt tussen vrije toegang tot informatie enerzijds en bescherming van informatie anderzijds. Om tegemoet te komen aan het informatierecht heeft de wetgever in de Auteurswet allerlei uitzonderingen op het auteursrecht opgenomen, bijvoorbeeld het citaatrecht, de parodieexceptie en de onderwijsexceptie. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan aanleiding worden gevonden voor het verleggen van de reeds in de Auteurswet verdisconteerde grenzen met een beroep op buiten het auteursrecht zelf gelegen correcties, zoals de informatievrijheid. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat in dit geval van zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake is. Portretrecht 4.22. De openbaarmaking van de fotoreportage resulteert volgens [eiseres 3] op grond van artikel 20 Auteurswet in een schending van haar portretrechten. De fotoreportage is in opdracht van [eiseres 3] gemaakt en mag niet zonder haar toestemming openbaar worden gemaakt. Als geen sprake is van in opdracht gemaakte portretten, dan heeft [eiseres 3] een redelijk belang als bedoeld in artikel 21 Auteurswet om zich tegen (voortijdige) openbaarmaking daarvan te verzetten. Er is sprake van een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] (privacybelang) en zij hoeft openbaarmaking voor commerciële doeleinden niet te dulden zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen, aangezien zij zogenaamde verzilverbare populariteit bezit, aldus steeds [eiseres 3]. 4.23. Tussen partijen is niet in geschil dat de foto’s uit de fotoreportage portretten in de auteursrechtelijke betekenis zijn. [eiseres 3] heeft toestemming gegeven voor het maken van de fotoreportage, maar zij heeft daartoe geen opdracht gegeven. Evenmin is de fotoreportage te haren behoeve gemaakt. Op grond van artikel 21 Auteurswet is openbaarmaking van deze niet in opdracht gemaakte portretten niet toegestaan, voor zover een redelijk belang van [eiseres 3] zich daartegen verzet. Ook als het gaat om een openbaarmaking door

141



een derde, niet zijnde de auteursrechthebbende, is daarvoor in beginsel de toestemming van [eiseres 3] vereist, nu de uit artikel 21 Auteurswet voortvloeiende rechten ook jegens derden zijn in te roepen. 4.24. GeenStijl heeft aangevoerd dat er geen redelijk belang is van [eiseres 3] dat zich tegen openbaarmaking verzet. Zij heeft zelf medewerking verleend aan de fotoreportage waarin zij naakt te zien is. Zij heeft bovendien zelf op 1 november 2011, nog vóór de publicatie in Playboy, in een twitterbericht de aandacht gevestigd op de uitgelekte foto’s, door te verwijzen naar een website in Mexico waar de fotoreportage te vinden was. 4.25. De rechtbank overweegt het volgende. Uit het recht van een ieder op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer vloeit voort dat indien de openbaarmaking van een portret op dit recht inbreuk maakt, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde dat zich tegen die openbaarmaking verzet. Of van zodanige inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld. Ook de context van de openbaarmaking kan daarbij van belang zijn. 4.26. In het onderhavige geval gaat het om een serie naaktfoto’s van [eiseres 3]. Dat [eiseres 3] toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl. Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een – zo heeft [eiseres 3] onbetwist gesteld – diskwalificerende toon, nog vóór de door [eiseres 3] wel toegestane publicatie in Playboy. [eiseres 3] werd onverwacht met deze door haar ongewilde openbaarmaking geconfronteerd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat door de wijze waarop de fotoreportage door GeenStijl openbaar is gemaakt, inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3]. 4.27. Daar komt bij dat [eiseres 3] als gevolg van haar televisie-optredens populariteit heeft verworven in de uitoefening van haar beroep, die van dien aard is dat commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking van haar portret mogelijk is. Deze verzilverbare populariteit blijkt ook uit het aanbod van Sanoma om [eiseres 3] te betalen voor haar medewerking aan de fotoreportage. De vergoeding die zij daarvoor ontvangt is deels afhankelijk van het aantal verkochte exemplaren van de Playboy met de fotoreportage. 4.28. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat [eiseres 3] een redelijk belang heeft, zowel een privacybelang als een commercieel belang, om zich tegen de openbaarmaking door GeenStijl te verzetten. Het belang van [eiseres 3] moet worden

afgewogen tegen het belang van GeenStijl om zich vrij te kunnen uiten en het belang van haar lezers om informatie te ontvangen. 4.29.Het stond GeenStijl in beginsel vrij om via Geenstijl.nl het bericht te publiceren dat de fotoreportage van [eiseres 3] reeds vóór publicatie in Playboy was uitgelekt. GeenStijl heeft onvoldoende gesteld om duidelijk te maken dat het daarbij noodzakelijk was om via de hyperlink, de gehele fotoreportage toegankelijk te maken. GeenStijl heeft aangevoerd dat haar berichtgeving over het uitlekken van de fotoreportage voor bezoekers van Geenstijl.nl verifieerbaar moet zijn en dat daarin de rechtvaardiging voor openbaarmaking van de hele fotoreportage is te vinden. Journalistieke verificatie van de juistheid van een door haar te publiceren nieuwsfeit dient echter door de redactie van Geenstijl.nl te worden verricht, niet noodzakelijkerwijs door de bezoekers van Geenstijl.nl. In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage. Het betoog van GeenStijl, hierop neerkomend dat zij door middel van de hyperlink de juistheid van het bericht heeft willen aantonen, is bovendien niet op één lijn te stellen met de tekst van het bericht waarin de hyperlink was opgenomen: En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR en in een later bericht: naaktpics [voornaam eiseres 3] nog niet gezien? Ze staan HIERRR. Uit die tekst blijkt niet dat GeenStijl met de hyperlink bewijs wilde leveren voor de juistheid van het bericht, maar veeleer dat zij door het toegankelijk maken van de gehele fotoreportage via de hyperlink de bezoekers van Geenstijl.nl entertainment heeft willen bieden. Tegen deze achtergrond bezien dient de weging van de wederzijdse belangen daarom in het voordeel van [eiseres 3] uit te vallen. Daaruit volgt dat de openbaarmaking door GeenStijl een schending van het portretrecht van [eiseres 3] oplevert. 4.30. Dat [eiseres 3] zelf met een twitterbericht de aandacht op de inmiddels op een Mexicaanse website te vinden fotoreportage heeft gevestigd, doet aan het voorgaande niets af. Voor zover GeenStijl daarmee betoogt dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van [eiseres 3], zal dat bij de beoordeling van de schade aan de orde kunnen komen. De vorderingen 4.31. De onder I (nummering van de rechtbank, zie rechtsoverweging 3.1.) primair gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar als hierna te melden, nu in het voorgaande is geoordeeld dat de handelwijze van GeenStijl een inbreuk op het auteursrecht en het portretrecht oplevert. 4.32. Het onder II primair gevorderde inbreukverbod kan eveneens worden toegewezen, zij het dat de vordering zoals door Sanoma c.s. omschreven te algemeen is. Het verbod geldt uitsluitend voor de fotoreportage van [eiseres 3] en geen andere, niet nader omschreven en thans nog onbekende auteursrechtelijk beschermde werken. De rechtbank zal, als onder VIII

142



gevorderd, een dwangsom opleggen voor het geval dat GeenStijl het inbreukverbod overtreedt. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als hierna te noemen. 4.33. Sanoma c.s. heeft voldoende gesteld omtrent de door haar geleden schade, zodat de onder VII gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat eveneens kan worden toegewezen. 4.34. De vordering onder III ziet op het verwijderen van de berichten van GeenStijl op haar website met de daarin opgenomen hyperlinks. Sanoma c.s. heeft niet gesteld dat en waarom de inhoud van die berichten een inbreuk op een recht vormen en zouden moeten worden verwijderd. Gebleken is dat thans geen van de in de door Sanoma c.s. genoemde berichten opgenomen hyperlinks nog leidt naar een website waarop de fotoreportage te vinden is, zodat Sanoma c.s. bij verwijdering van die hyperlinks geen belang meer heeft. De vordering onder III zal daarom worden afgewezen. Nu de hyperlinks verwijzen naar plaatsen waar de fotoreportage niet meer is te vinden, bestaat er ook geen belang bij toewijzing van het onder IV gevorderde gebod om Google en derden te verzoeken om hyperlinks naar de berichten uit haar zoekindex en cache te verwijderen. 4.35. Onder V heeft Sanoma c.s. gevorderd dat GeenStijl opgave moet doen van haar bronnen. Ook deze vordering zal worden afgewezen, waartoe het volgende redengevend is. De website Geenstijl.nl is als een journalistiek medium c.q. een persorgaan te beschouwen, met een eigen signatuur. Het onder V gevorderde bevel houdt een beperking in op het recht van GeenStijl om informatie te ontvangen en mee te delen in de zin van artikel 10 lid 1 EVRM. Journalistieke bronnen zijn voor de persvrijheid van essentieel belang. Het recht op bronbescherming van journalisten c.q. persorganen is in de rechtspraak erkend. Het EHRM heeft in de zaak-Goodwin geoordeeld dat het in strijd is met de informatievrijheid als een journalist gedwongen wordt zijn bron te onthullen tenzij 'an overriding requirement in the public interest' zich voordoet. Gesteld noch gebleken is dat in het onderhavige geval daarvan sprake is. GeenStijl heeft zich dan ook terecht beroepen op haar recht op bronbescherming. 4.36. Ook het onder VI gevorderde verbod, dat zich uitstrekt tot het doen van mededelingen ten aanzien van alle informatie waarover GeenStijl in het kader van deze procedure beschikt, zal worden afgewezen. Er gelden in beginsel geen beperkingen voor het gebruik van de informatie waarop Sanoma c.s. doelt. Dat neemt niet weg dat gebruik van deze informatie onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens Sanoma c.s. Sanoma c.s. heeft echter geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat er vrees bestaat dat GeenStijl op onrechtmatige wijze gebruik zal maken van de bedoelde informatie. Ook de in dat verband gevorderde dwangsom zal worden afgewezen. Proceskosten 4.37. GeenStijl zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

GeenStijl heeft in dit verband nog aangevoerd dat de rechtbank rekening dient te houden met het ‘chilling effect’ dat van een proceskostenveroordeling op een persorgaan kan uitgaan. De rechtbank passeert dit verweer. Partijen hebben gelijke toegang tot de rechter. Er is hier geen sprake van ‘inequality of arms’, anders dan bij de zaak waar GeenStijl in dit kader naar heeft verwezen. GeenStijl moet evenals overigens Sanoma c.s. in staat worden geacht zich te verweren tegen beschuldigingen. Sanoma c.s. heeft vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gevorderd. De rechtbank begroot de proceskosten die verband houden met de gestelde auteursrechtinbreuk (daaronder niet begrepen de portretrechtinbreuk) op 70% van de door Sanoma c.s. begrote volledige kosten, zijnde € 27.930,08 (70% van € 39.900,12). De overige kosten (30%) zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief als in het Rapport Voorwerk II. De kosten aan de zijde van Sanoma c.s. worden begroot op: - dagvaarding € 90,81 - griffierecht 560,00 - salaris advocaat 904,00 (2 punt × tarief € 452,00) Totaal € 1.554,81 x 30% = € 466,44 - proceskosten ex artikel 1019h Rv € 27.930,08 Totaal € 28.396,52 5. De beslissing De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat GeenStijl a. inbreuk maakt en heeft gemaakt op de auteursrechten van Sanoma dan wel haar licentiegevers en daarmee onrechtmatig jegens Sanoma heeft gehandeld door zonder toestemming fotomateriaal ten aanzien waarvan Sanoma danwel haar licentiegevers auteursrechten bezitten, op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; b. inbreuk maakt en heeft gemaakt op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van [eiseres 3] en daarmee onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door zonder toestemming foto's van [eiseres 3] op de website Geenstijl.nl te plaatsen en de fotoreportage via hyperlinks te openbaren; 5.2. veroordeelt GeenStijl tot vergoeding van de schade die Sanoma c.s. tengevolge van deze inbreuk heeft geleden, welke schade nader zal moeten worden opgemaakt bij staat; 5.3. verbiedt GeenStijl door middel van openbaarmaking van de door [fotograaf] gemaakte fotoreportage van [eiseres 3] voor het blad Playboy, inbreuken te plegen op auteursrechten van Sanoma en/of haar licentiegevers en portretrechten van [eiseres 3]; 5.4. veroordeelt GeenStijl om aan Sanoma een dwangsom te betalen van € 50.000,- voor iedere overtreding van het in 5.3 uitgesproken verbod , tot een maximum van € 1.000.000,- is bereikt, 5.5. veroordeelt GeenStijl in de proceskosten, aan de zijde van Sanoma c.s. tot op heden begroot op € 28.396,52; 5.6. verklaart het onder 5.3 tot en met 5.5 van dit vonnis bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

143



5.7. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, mr. R.H.C. van Harmelen en mr. S.E. Sijsma en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2012.

144

www.iept.nl IEPT20120710, Hof Leeuwarden, Beeldcitaat


Hof Leeuwarden, 10 juli 2012, Beeldcitaat

AUTEURSRECHT Disproportioneel beeldcitaat op omslag • Eerder rechtmatig gemaakt op beurs; geen toestemming voor verder gebruik in de context van artikel 15a Aw niet relevant; Het hof is met de rechtbank en [geïntimeerde] van oordeel dat nu vaststaat dat [appellant] aan FM Siebdruck toestemming heeft gegeven om zijn werken te gebruiken om de technieken te illustreren waarmee FM Siebdruck later de FESPA Awards heeft gewonnen, de werken van [appellant] als onderdeel van die demonstratie op de FESPA beurs rechtmatig zijn openbaar gemaakt. Het enkele feit dat [appellant] aan FM Siebdruck geen toestemming heeft verleend voor het verdere gebruik van de foto's, is naar het oordeel van het hof in de context van artikel 15a Aw niet relevant. Krachtens die bepaling kan een auteur op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat er geciteerd wordt uit een werk dat reeds op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt (vgl. Hof van Justitie EU 1 december 2011, LJN: BU7495, Eva-Maria Painer). • Citeren toegestaan, waaronder reproductie van het werk door een foto Nu de werken van [appellant] met zijn toestemming op de FESPA beurs voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt, kan [appellant] op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat hieruit wordt geciteerd, waaronder te begrijpen de reproductie van de werken door middel van een daarvan genomen foto, mits wordt voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a lid 1 Aw. • Paginavullend beeldcitaat op omslag terwijl in verslaggeving nauwelijks aandacht wordt besteed is disproportioneel De verhouding tussen de woorden die in de verslaglegging aan de winnende zeeftechniek van FM Siebdruck worden besteed en de grootte en plaatsing van de foto´s, speelt bij de beoordeling van de vraag of de grenzen van een toelaatbaar citaat zijn overschreden evenwel een beslissende rol. Het hof is van oordeel dat aan dit vereiste van proportionaliteit niet is voldaan. Doordat in de verslaglegging geen, althans nauwelijks, aandacht wordt besteed aan de winnende techniek van FM Siebdruk, terwijl daarvan wel een paginavullend

beeldcitaat op de omslag van het tijdschrift is opgenomen, moet geconcludeerd worden dat op dit beeldcitaat door de omvang en de plaatsing daarvan in vergelijking met de tekst een zodanige nadruk komt te liggen dat het de functie van versiering verkrijgt en dus ontoelaatbaar is. Door artikel 15 Aw toegestane overname uit gedrukte media beperkt tot geschreven woord • Met de rechtbank is het hof van oordeel dat waar het de overname uit gedrukte media betreft, de overname beperkt is tot het geschreven woord en dus niet tevens foto's omvat. Het beroep van [geïntimeerde] op artikel 15 Aw is door de rechtbank terecht afgewezen. Paginavullende foto op voorpagina niet gerechtvaardigd voor weergeven van actuele gebeurtenis (artikel 16a Aw) • Artikel 16a Aw stelt, kort gezegd, aan de toelaatbare mate van opname, weergave en mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken de voorwaarden dat zij kort moeten zijn en gerechtvaardigd moeten zijn voor het behoorlijk weergeven van een actuele gebeurtenis die het onderwerp van de reportage is. Het hof is met [appellant] van oordeel dat de paginavullende foto op de voorpagina van het tijdschrift Sign niet aan deze criteria voldoet omdat, zoals het hof hiervoor reeds heeft overwogen, de (integrale)weergave van de foto van de winnende zeefdruk op de omslag van het tijdschrift niet proportioneel en dus ook niet gerechtvaardigd is, terwijl in de reportage geen bijzondere aandacht wordt besteed aan deze winnende zeefdruk, Het beroep van [geïntimeerde] op de uitzondering van artikel 16aAw gaat derhalve niet op Schade € 27.500: concrete begroting licentievergoeding; geen immateriële schade • Niet in geschil is dat de schadevergoeding moet worden begroot aan de hand van de licentievergoeding die [appellant] [geïntimeerde] in rekening zou hebben gebracht, indien [geïntimeerde] hem om toestemming had gevraagd. Het schadebedrag dient, zo veel als mogelijk, concreet te worden begroot aan de hand van de stellingen van partijen. Anders dan [geïntimeerde] in de toelichting op haar incidentele grief I betoogt, is het bij de concrete begroting van de schade in beginsel dus niet relevant wat [appellant] hypothetisch op grond van richtprijzen van de Nederlandse Fotografenfederatie aan [geïntimeerde] als licentievergoeding in rekening had kunnen brengen. Om dezelfde reden faalt incidentele grief II, die er op neerkomt dat de richtprijzen voor fotografen met een factor van 0,1 nog eens verlaagd moeten worden. Vindplaatsen: LJN: BX0988

145

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20111201_HvJEU_Painer_v_Standard.pdf


http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BX0988



Hof Leeuwarden, 10 juli 2012 (R.E. Weening, L. Groefsema en R.A. van der Pol) Uitspraak Arrest d.d. 10 juli 2012 Zaaknummer 200.074.557/01 (zaaknummer rechtbank: 98462 / HA ZA 09-683) HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: [appellant], Wonende te [woonplaats] appellant in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel, in eerste aanleg: eiser, hierna te noemen: [appellant], advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser, kantoorhoudende te Amsterdam, tegen [geïntimeerde], gevestigd te Leeuwarden, geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel, in eerste aanleg: gedaagde, hierna te noemen: [geïntimeerde], advocaat: mr. R. Glas, kantoorhoudende te Leeuwarden. Het geding in eerste instantie In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het tussen partijen gewezen vonnis uitgesproken op 4 augustus 2010 door de rechtbank Leeuwarden (hierna verder te noemen: de rechtbank). Het geding in hoger beroep Bij exploot van 27 september 2010 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 12 oktober 2010. De conclusie van de memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis luidt: "bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis van de rechtbank te Leeuwarden van 4 augustus 2010 te vernietigen, tussen appellant als eiser, en geïntimeerde als gedaagde gewezen onder zaaknummer/rolnummer 98462/ HA ZA 09-683, en opnieuw rechtdoende alsnog: 1. Geïntimeerde met onmiddellijke ingang te verbieden iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto's van appellant, waaronder mede begrepen elke schending van de persoonlijkheidsrechten van appellant op straffe van een dwangsom van € 10.000 (tien duizend Euro) voor iedere overtreding van dit verbod; 2. Geïntimeerde te veroordelen aan appellant vanwege de schending van het auteursrecht op de litigieuze foto's van appellant en van zijn persoonlijkheidsrechten aan appellant een bedrag te vergoeden ten bedrage van € 136.000 (honderd zes en dertig duizend Euro), ten titel van schadevergoeding dan wel winstafdracht, althans zodanig ander bedrag als uw hof in goede justitie zal menen te behoren, met veroordeling van geïntimeerde aan appellant de wettelijke rente over het vast te stellen bedrag te vergoeden, te rekenen vanaf de dag van de dagvaarding in eerste aanleg tot die van algehele voldoening, met dien verstande dat geïntimeerde op het aan appellant te betalen bedrag het door haar reeds betaalde bedrag van € 5.500 in mindering mag brengen; 3. Geïntimeerde te veroordelen tot volledige vergoeding aan appellant van de gerechtskosten op de

voet van art. 1019h Rv in eerste aanleg minus het door de rechtbank toegewezen bedrag, ergo € 9.305,50 te vermeerderen met de gerechtskosten op de voet van art. 1019h Rv voor de procedure in hoger beroep, met verklaring dat deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is." Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie: "bij arrest, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: in principaal appèl: het vonnis door de Rechtbank Leeuwarden d.d. 4 augustus 2010 gewezen onder zaak-/rolnummer 98462 / HA ZA 09-683 tussen appellant als eiser en geïntimeerde als gedaagde, voor zover het de beslissingen betreft waartegen de grieven van [appellant] zich richten, desnoods onder verbetering of aanvulling van gronden te bekrachtigen, althans de door [appellant] tegen dit vonnis aangevoerde grieven ongegrond te verklaren; in incidenteel appèl: het vonnis door de Rechtbank Leeuwarden d.d. 4 augustus 2010 gewezen onder zaak-/rolnummer 98462 / HA ZA 09-683 tussen appellant als eiser en geïntimeerde als gedaagde, voor zover het betreft de beslissing in r.o. 4.22, die ziet op de hoogte van de gederfde licentievergoeding voor het gebruik van de banner, te vernietigen en opnieuw recht doende, [geïntimeerde] te veroordelen aan [appellant] te betalen een bedrag ad nihil, althans een bedrag ad € 44,20, althans een bedrag ad € 442,--, alsmede [appellant] te veroordelen tot betaling van hetgeen [geïntimeerde] ten onrechte uit hoofde van het vonnis d.d. 4 augustus 2010 aan [appellant] heeft betaald; in principaal en incidenteel appèl: [appellant] bij arrest uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen in de integrale proceskosten van het hoger beroep en de eerste aanleg." Door [appellant] is in het incidenteel appel geantwoord met als conclusie: "de door incidenteel appellante aangevoerde grieven ongegrond te verklaren met veroordeling van incidenteel appellante uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van het incidenteel appel conform artikel 1019h Rv." Voorts heeft [appellant] een akte uitlatingen producties in het principaal appel genomen en vervolgens heeft [geïntimeerde] een akte uitlatingen producties genomen. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest. De beoordeling in het principaal en het incidenteel appel De vaststaande feiten 1. De rechtbank heeft in haar vonnis van 4 augustus 2010 onder 2.1 tot en met 2.16 feiten vastgesteld. Met zijn grief I in het principaal appel komt [appellant] op tegen de onder 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 en 2.11 vermelde feiten. Het hof zal hierna, met inachtneming van deze grief, onder 2 de feiten – voor zover voor de beoordeling in hoger beroep van belang – opnieuw

146

http://www.iept.nl/




vaststellen. Om die reden behoeft de grief geen afzonderlijke bespreking. Voor zover de grief er over klaagt dat de rechtbank feiten heeft opgenomen die naar het oordeel van [appellant] voor de behandeling van de zaak niet relevant zijn, voegt het hof hier nog aan toe dat de grief niet tot succes kan leiden, nu het de rechter vrijstaat uit de tussen partijen vaststaande feiten die selectie te maken welke hem voor de beoordeling van het geschil relevant voorkomt. 2. De volgende feiten zijn tussen partijen niet in geschil. 2.1 [appellant] is fotograaf en krijgt opdrachten van - onder meer - Nike, Philips, Sony en Kodak voor hun reclamecampagnes. 2.2 [geïntimeerde] is een uitgeverij van een aantal vakbladen, waaronder het tijdschrift SIGN + Silkscreen Magazine (hierna: het tijdschrift Sign). Het tijdschrift Sign komt uit in Nederland en België en richt zich op de professionele zeefdrukker, de designmaker en de professionele gebruiker van "digital imaging" technieken. 2.3 Jaarlijks wordt in Europa door de Federation of European Screenprinters Associations (hierna: FESPA) een beurs georganiseerd waar nieuwe druktechnologieën en producten worden gepresenteerd. De FESPA beurs is een belangrijke beurs op het gebied van zeefdrukken "screenprinting" en "digital imaging". Vast onderdeel van de FESPA beurs is de toekenning van de jaarlijkse FESPA awards aan bedrijven die een bijzondere technologische prestatie hebben geleverd. 2.4 In 2005 heeft FM Siebdruck Werbung GmbH uit Duitsland (hierna: FM Siebdruck) op de FESPA beurs voor haar zeefdruktechniek voor het bedrukken van kunststof sheets een prijs gewonnen in de categorie "Points of Purchase Products". FM Siebdruck had op haar stand een zeefdruk staan ter grootte van 180 bij 140 centimeter. Voor de zeefdruk heeft FM Siebdruck gebruik gemaakt van een werk van [appellant]. 2.5 In de vierde aflevering van jaargang 2005 van het tijdschrift Sign (hierna: Sign 2005/4) heeft [geïntimeerde] over de FESPA beurs en de winnende technologie van FM Siebdruck bericht. Op de omslag van het tijdschrift is een foto van de winnende zeefdruk van FM Siebdruck over de gehele bladzijde in kleur afgedrukt. In de inhoudsopgave van het tijdschrift is over de omslag als volgt bericht: "OP DE VOORPAGINA Indringende ogen en heldere kleuren trekken de aandacht. Toch is vooral de kwaliteit van het gerealiseerde beeld de reden dat deze "bonte dame" de voorpagina siert. De inzending van FM Siebdruck Werbung GmbH uit Duitsland voor de Fespa Awards, was goed voor 'goud' in de categorie 'Points of Purchase Products'. Een verslag van deze wedstrijd, die zijn ontknoping in München vond, van de hand van onze vakredacteur en jurylid (…) vanaf pagina 46. En natuurlijk weer nieuws en achtergronden van Fespa in diverse artikelen in dit nummer". 2.6 Voor dit artikel heeft [geïntimeerde] gebruik gemaakt van een persbericht van AD Communications Ltd. te Esher, Surrey, in Engeland (hierna: AD

Communications). Dit bureau is ingeschakeld door de organisatie van FESPA. 2.7 In 2007 heeft FM Siebdruck een FESPA award gewonnen in de categorie "Posters & Single sheets". De winnende inzending van FM Siebdruck is genaamd "Kodak Gold" en kenmerkt zich door een de bijzondere weergave van goudkleurige inkt in de productie van reclamefolders. Voor de onderliggende afbeelding is gebruik gemaakt van een ander werk van [appellant]. 2.8 [geïntimeerde] heeft in de vierde aflevering van jaargang 2007 van haar tijdschrift Sign (hierna: Sign 2007/4) bericht over de FESPA Award van FM Siebdruck. Op de omslag van dit tijdschrift is de winnende techniek van FM Siebdruck met een foto van het werk over de gehele bladzijde in kleur afgebeeld. Ook is deze foto over de gehele bladzijde bij het artikel in het tijdschrift geplaatst, waarbij de tekst deels over de foto loopt. In de inhoudsopgave van het tijdschrift is over de omslag als volgt bericht: "OP DE VOORPAGINA Opmerkelijk veel inzendingen van buiten Europa, deze editie van de Fespa Premier Awards 2007. In totaal kwamen er meer dan 350 inzendingen uit 22 landen binnen, die werden beoordeeld in meer dan 20 categorieën. In categorie 6. 'posters, single sheets, ging het goud naar "Kodak Gold" van FM Siebdruck Werbung GmbH. Een impressie van de met name prijswinnende inzendingen op pagina's 20 en 21. Ander Fespa-nieuws is verspreid over het blad terug te vinden". 2.9 [appellant] heeft aan FM Siebdruck toestemming gegeven voor het gebruik van zijn werken voor haar zeefdruktechnieken. 2.10 [geïntimeerde] houdt een website www.sign.nl die gerelateerd is aan het tijdschrift Sign. Vanaf 1 augustus 2008 heeft [geïntimeerde] op haar website een banner gebruikt die bestaat uit de ogen van het gezicht van de foto die door FM Siebdruck in 2005 is gebruikt ter demonstratie van haar winnende zeeftechniek (hierna ook: de banner). Vanaf 1 augustus 2008 was het tijdschrift Sign tevens online beschikbaar. 2.11 Op 20 januari 2009 heeft [appellant] [geïntimeerde] schriftelijk bericht dat [geïntimeerde] door het gebruik van zijn werken zijn auteursrechten schendt. 2.12 Op 30 januari 2009 heeft [geïntimeerde] het gebruik van de banner gestaakt. 2.13 Op 27 maart 2009 heeft [appellant] [geïntimeerde] (opnieuw)gesommeerd het gebruik van zijn werken te staken vanwege schending van de auteursrechten van [appellant]. 2.14 Op 8 juni 2009 heeft [appellant] ten laste van [geïntimeerde] conservatoir derdenbeslag laten leggen. Het geschil in eerste aanleg 3. [appellant] heeft [geïntimeerde] gedagvaard voor de rechtbank Leeuwarden en heeft, samengevat, op straffe van een dwangsom gevorderd [geïntimeerde] te bevelen iedere inbreuk op de rechten van [appellant] te staken en gestaakt te houden en heeft daarbij de gebruikelijke nevenvorderingen ingesteld. [appellant] heeft tevens gevorderd dat [geïntimeerde] veroordeeld

147

http://www.iept.nl/




wordt aan hem te betalen, naast een vergoeding nader op te maken bij staat, een voorschot op de materiële en immateriële schade van € 38.000,-. [geïntimeerde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. [geïntimeerde] heeft zich met betrekking tot het gebruik van de foto's beroepen op de excepties van artikelen 15, 15a en 16 van de Auteurswet (hierna: Aw). 4. De rechtbank heeft het beroep van [geïntimeerde] op de exceptie van artikel 15 Aw in rechtsoverweging 4.4 van het vonnis afgewezen omdat naar haar oordeel deze exceptie alleen betrekking heeft op gedrukte media en dus niet op foto's. De rechtbank heeft het beroep op het citaatrecht wat betreft de opneming van de foto's in het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4 gehonoreerd en heeft om die reden de desbetreffende vorderingen van [appellant] afgewezen (rechtsoverwegingen 4.5 - 4.17). Het gebruik van de banner op de website www.sign.nl, was naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet toelaatbaar omdat er onvoldoende verband bestond tussen de banner en het laten zien van de techniek waarmee FM Siebdruk de FESPA Award heeft gewonnen. De rechtbank was verder van oordeel dat het beroep van [geïntimeerde] op artikel 16a Aw evenmin opging (rechtsoverwegingen 4.18 - 4.19). De Rechtbank kwam tot de slotsom dat [geïntimeerde] met de banner inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [appellant] en heeft [geïntimeerde] veroordeeld aan [appellant] een bedrag van € 5500, - als schadevergoeding te betalen (rechtsoverweging 4.23). De overige vorderingen heeft de rechtbank afgewezen. [geïntimeerde] is als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Wijziging van eis 5. In de memorie van grieven heeft [appellant] zijn eis gewijzigd in de zin dat hij thans alleen nog vordert [geïntimeerde] met onmiddellijke ingang te verbieden iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto's van [appellant], waaronder mede begrepen elke schending van zijn persoonlijkheidsrechten, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. Voorts verzoekt hij het hof [geïntimeerde] te veroordelen vanwege de schending van het auteursrecht op de litigieuze foto's en van zijn persoonlijkheidsrechten een bedrag te vergoeden ten bedrage van € 136.000,- ten titel van schadevergoeding dan wel winstafdracht, althans een zodanig ander bedrag als het hof in goede justitie zal menen te behoren, vermeerderd met rente van de dag van de dagvaarding in eerste aanleg tot die van algehele voldoening, verminderd met het reeds door [geïntimeerde] betaalde bedrag van € 5.500,-. [appellant] vordert ten slotte volledige vergoeding van zijn gerechtskosten op de voet van 1019h Rv. 6. Nu [geïntimeerde] geen bezwaar maakt tegen deze eiswijziging en het hof ook niet ambtshalve van bezwaren is gebleken, zal het hof rechtdoen op de aldus gewijzigde eis. Bevoegdheid en toepasselijk recht 7. Het hof is op grond van artikel 2 EEX-Verordening internationaal bevoegd om te oordelen over het onderhavige geschil tussen de in Duitsland wonende

[appellant] en de in Leeuwarden gevestigde [geïntimeerde]. Het geschil betreft de vraag of [geïntimeerde] door het gebruik van de (in het geschil zijnde) werken van [appellant] in haar tijdschrift en op haar website inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [appellant]. Die vraag moet worden beantwoord door de lex loci protectionis, dus naar Nederlands recht. Bespreking van de overige grieven 8. Grief II in het principaal appel houdt in dat de rechtbank op onjuiste gronden het beroep van [geïntimeerde] op het citaatrecht heeft gehonoreerd. In het eerste deel van de grief bestrijdt [appellant] het oordeel van de rechtbank dat het werk waaruit is geciteerd rechtmatig is openbaargemaakt als bedoeld in artikel 15a lid 1 sub 2 Aw. Uit de toelichting op de grief begrijpt het hof dat [appellant] zich op het standpunt stelt dat de foto's die [geïntimeerde] heeft gepubliceerd niet rechtmatig zijn openbaargemaakt omdat hij FM Siebdruck noch FESPA hiervoor toestemming heeft gegeven. 9. Niet in geschil is dat de litigieuze foto's van [appellant] werken in de zin van artikel 10 Aw zijn en dat [geïntimeerde] door het publiceren van foto's van die werken in haar tijdschrift Sign en op haar website de werken van [appellant] heeft openbaar gemaakt en verveelvoudigd. Citeren 10. Het hof is met de rechtbank en [geïntimeerde] van oordeel dat nu vaststaat dat [appellant] aan FM Siebdruck toestemming heeft gegeven om zijn werken te gebruiken om de technieken te illustreren waarmee FM Siebdruck later de FESPA Awards heeft gewonnen, de werken van [appellant] als onderdeel van die demonstratie op de FESPA beurs rechtmatig zijn openbaar gemaakt. Het enkele feit dat [appellant] aan FM Siebdruck geen toestemming heeft verleend voor het verdere gebruik van de foto's, is naar het oordeel van het hof in de context van artikel 15a Aw niet relevant. Krachtens die bepaling kan een auteur op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat er geciteerd wordt uit een werk dat reeds op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt (vgl. Hof van Justitie EU 1 december 2011, LJN: BU7495, Eva-Maria Painer). 11. Nu de werken van [appellant] met zijn toestemming op de FESPA beurs voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt, kan [appellant] op grond van zijn uitsluitende reproductierechten niet beletten dat hieruit wordt geciteerd, waaronder te begrijpen de reproductie van de werken door middel van een daarvan genomen foto, mits wordt voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a lid 1 Aw. 12. Met het tweede deel van de grief klaagt [appellant] erover dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat aan de vereisten van artikel 15a lid 1 sub 2 Aw is voldaan. De klachten van [appellant] komen, samengevat, op het volgende neer. 12.1 [appellant] betwist dat het citeren plaatsvindt in de context van een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijk verhandeling of citeren voor een

148

http://www.iept.nl/






uiting met een vergelijk doel. Volgens [appellant] voldoet de berichtgeving over de FESPA Award in het tijdschrift Sign niet aan het criterium van min of meer serieuze informatie. 12.2 [appellant] betwist het vereiste verband tussen de beeldcitaten en de berichtgeving over de FESPA Awards in het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4. Volgens [appellant] ontbreekt het vereiste verband, omdat [geïntimeerde] in haar verslaglegging van de FESPA Awards geen aandacht besteedt aan de relatie tussen de beeldcitaten en de technieken van FM Siebdruck. Het ontbreken van het vereiste verband wordt versterkt, aldus [appellant], doordat duidelijke verwijzingen (op voorpagina en inhoudsopgave) ontbreken. 12.3 [appellant] stelt dat de publicatie van de foto's, met name die op de voorpagina, de grenzen van een toelaatbaar citaat te buiten gaan, omdat op de afbeelding door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst en de wijze van opmaak van het tijdschrift Sign een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat tijschrift Sign krijgt. [geïntimeerde] exploiteert de werken van [appellant] zonder zijn toestemming waardoor wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de exploitatiebelangen van [appellant]. [appellant] is een beroepsfotograaf die zijn inkomen verwerft door de commerciële exploitatie van zijn foto’s. 13. [geïntimeerde] bestrijdt dat er geen sprake is van serieuze informatie. Zij betoogt verder dat het contextvereiste van artikel 15a aanhef Aw niet vereist dat er een verdergaand of ander specifiek verband is tussen de onderliggende foto's en de tekst in het tijdschrift Sign. Voldoende is dat FM Siebdruck als één van de prijswinnaars wordt genoemd. [geïntimeerde] schaart zich achter het oordeel van de rechtbank dat de foto's ondergeschikt zijn aan de tekst, daarmee redelijkerwijs een geheel vormen en ertoe strekken de lezer een indruk van het beschrevene te geven. Gezien het doel van het citaat, namelijk het weergeven van de prijswinnende resultaten van een hightech kleuren zeeftechniek in een specialistisch zeefdrukblad, is het middel volgens [geïntimeerde] niet disproportioneel. [geïntimeerde] stelt verder dat in het onderhavige geval aan de exploitatiemogelijkheden van [appellant] ten aanzien van de foto's geen wezenlijk afbreuk is gedaan, omdat [appellant] reeds toestemming had verleend aan FM Siebdruck om zijn foto's voor reclamedoeleinden te gebruiken zodat afbreuk aan de waarde tengevolge van die toestemming niet gezien kan worden als een afbreuk in het Damave/Trouw arrest. 14. Het hof overweegt hierover als volgt. Voorop gesteld wordt dat artikel 15a lid 1 sub 2 Aw vereist dat het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd. Het citeren vindt hierin zijn begrenzing dat de opneming als citaat niet wezenlijk afbreuk mag doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbende ter zake

van de hier bedoelde exploitatie van het desbetreffende werk. Wat betreft de onderhavige beeldcitaten heeft te gelden dat de opneming hiervan in het tijdschrift Sign in beginsel een toelaatbaar citaat opleveren, mits de foto's samen met de verslaglegging van de FESPA redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als één geheel dat ertoe strekt de lezer een indruk te geven van de winnaars van de FESPA Awards. Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, kan mede van belang zijn of in het tijdschrift de foto's van de prijswinnende zeefdruktechniek ook worden besproken, maar in het algemeen zal dit niet beslissend zijn, aangenomen dat het verband tussen tekst en foto, bijvoorbeeld door het plaatsen van een onderschrift, voldoende duidelijk is. De opneming zal evenwel de grenzen van een toelaatbaar citaat te buiten gaan, wanneer op de foto, bijvoorbeeld door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst of door de wijze van opmaak van het dagblad of tijdschrift een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering van dat tijdschrift krijgt. In dat geval wordt de omvang van het citaat door het te bereiken doel en door het kwalitatief en kwantitatief gehalte van de tekst niet gerechtvaardigd (vgl. HR 22 juni 1990, LJN:AD1160, Zienderogen Kunst en HR 26 juni 1992, LJN: ZC0647, Damave/Trouw). 15. Het hof stelt allereerst vast dat voldaan is aan het contextvereiste nu de verslaglegging over de jaarlijkse FESPA Awards in een vaktijdschrift voldoende serieus moet worden geacht. 16. Het hof is verder van oordeel dat [geïntimeerde] door het plaatsen van het onderschrift, als hiervoor geciteerd onder 2.5 en 2.8, in combinatie met een verkleinde afbeelding van de desbetreffende omslag, in de inhoudsopgave van het tijdschrift Sign (productie 4 bij conclusie van antwoord) het verband tussen de foto op de omslag en de verslaglegging van de FESPA Awards voldoende duidelijk heeft gemaakt. Het enkele feit dat [geïntimeerde] in haar verslaglegging van de FESPA Awards niet specifiek ingaat op de winnende zeeftechniek van FM Siebdruck acht het hof voor het aannemen van dit verband niet van doorslaggevend belang nu duidelijk is dat FM Siebdruck één van de winnaars is waaraan het artikel aandacht besteedt. De verhouding tussen de woorden die in de verslaglegging aan de winnende zeeftechniek van FM Siebdruck worden besteed en de grootte en plaatsing van de foto´s, speelt bij de beoordeling van de vraag of de grenzen van een toelaatbaar citaat zijn overschreden evenwel een beslissende rol. Het hof is van oordeel dat aan dit vereiste van proportionaliteit niet is voldaan. Doordat in de verslaglegging geen, althans nauwelijks, aandacht wordt besteed aan de winnende techniek van FM Siebdruk, terwijl daarvan wel een paginavullend beeldcitaat op de omslag van het tijdschrift is opgenomen, moet geconcludeerd worden dat op dit beeldcitaat door de omvang en de plaatsing daarvan in vergelijking met de tekst een zodanige nadruk komt te liggen dat het de functie van versiering verkrijgt en dus ontoelaatbaar is. Nu niet is voldaan aan het proportionaliteitsvereiste, heeft [geïntimeerde] geen

149

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/1992/IEPT19920626_HR_Damave_v_Trouw.pdf

http://www.iept.nl/files/1990/IEPT19900622_HR_Malmberg_v_Beeldrecht__Zienderogen_Kunst.pdf

http://www.iept.nl/files/1990/IEPT19900622_HR_Malmberg_v_Beeldrecht__Zienderogen_Kunst.pdf





belang meer bij de afzonderlijke behandeling van haar verweer dat er geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de exploitatiebelangen van [appellant] omdat hij reeds toestemming had verleend aan FM Siebdruck om zijn foto's te gebruiken voor reclamedoeleinden, wat daarvan overigens ook verder zij. Aan dit verweer wordt immers slechts toegekomen indien aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan. 17. Het hof concludeert dat beide beeldcitaten op de omslag van Sign 2005/4 en 2007/4 ontoelaatbaar zijn en dat [geïntimeerde] hiermee inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van [appellant]. De grief is gegrond. In verband met de devolutieve werking van het appel komt het hof thans toe aan een herbeoordeling van het door de rechtbank verworpen beroep op artikel 15 en 16 a Aw. Het in eerste aanleg verworpen verweer van [geïntimeerde] dat de desbetreffende auteursrechten op de foto's niet aan [appellant] toebehoren wordt niet in deze herbeoordeling betrokken, nu die verwerping door de rechtbank dragend is voor het toewijzend gedeelte van het dictum in 5.1, en [geïntimeerde] tegen die dragende beslissing geen (incidenteel) appel heeft ingesteld, zodat de beslissing van de rechtbank dat [appellant] rechthebbende is van de (in geding zijnde) foto's ook in hoger beroep tot uitgangspunt moet worden genomen (HR 31 maart 2012, LJN: BU8514). Overname uit de pers door de pers 18. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat waar het de overname uit gedrukte media betreft, de overname beperkt is tot het geschreven woord en dus niet tevens foto's omvat. Het beroep van [geïntimeerde] op artikel 15 Aw is door de rechtbank terecht afgewezen. Actuele rapportage 19. Met betrekking tot het beroep op artikel 16a Aw voert [geïntimeerde] aan dat een foto van de door FM Siebdruck met de winnende afdruktechniek vervaardigde, tentoongestelde zeefdruk is gerechtvaardigd vanwege de gouden plak en daarbij behorende nieuwswaarde (sub 38 conclusie van antwoord). Uit het proces-verbaal van de comparitie begrijpt het hof dat [appellant] bestrijdt dat aan de voorwaarden van artikel 16a Aw is voldaan, omdat [geïntimeerde] met de publicatie van de foto's op de omslag van het tijdschrift te ver is gegaan en dat er voldoende tijd zou zijn geweest om vooraf toestemming te vragen. 20. Het hof overweegt met betrekking tot dit verweer als volgt. Artikel 16a Aw stelt, kort gezegd, aan de toelaatbare mate van opname, weergave en mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken de voorwaarden dat zij kort moeten zijn en gerechtvaardigd moeten zijn voor het behoorlijk weergeven van een actuele gebeurtenis die het onderwerp van de reportage is. Het hof is met [appellant] van oordeel dat de paginavullende foto op de voorpagina van het tijdschrift Sign niet aan deze criteria voldoet omdat, zoals het hof hiervoor reeds heeft overwogen, de (integrale)weergave van de foto van de winnende zeefdruk op de omslag van het

tijdschrift niet proportioneel en dus ook niet gerechtvaardigd is, terwijl in de reportage geen bijzondere aandacht wordt besteed aan deze winnende zeefdruk, Het beroep van [geïntimeerde] op de uitzondering van artikel 16aAw gaat derhalve niet op. Verbod? 21. Grief III in het principaal appel houdt in dat de rechtbank ten onrechte [geïntimeerde] niet heeft veroordeeld om iedere inbreuk op de rechten van [appellant] blijvend te staken. [appellant] stelt dat hij recht en belang heeft bij een verbod op straffe van een dwangsom nu is gebleken dat [geïntimeerde] nog steeds gebruik maakt van de voorpagina van Sign 2005/4 en hij geen zekerheid heeft dat [geïntimeerde] niet nog meer, door hem nog niet ontdekt, gebruik van de foto's heeft gemaakt. Bewijs van de vernietiging van de gewraakte nummers van Sign, ontbreekt aldus [appellant]. [geïntimeerde] voert het verweer dat zij niet van plan is dezelfde tijdschriften nog eens te gaan verspreiden. Zij stelt verder dat zij de foto's te goeder trouw van AD Communications heeft verkregen en dat ook om die reden een verbod terecht is afgewezen. 22. Naar het oordeel van het hof miskent [geïntimeerde] met haar verweer dat in het algemeen het enkele feit dat inbreuk is gemaakt, voldoende rechtvaardiging vormt voor het opleggen van een inbreukverbod, ongeacht de door haar gestelde goede trouw. Het hof ziet aanleiding om de dwangsommen te matigen tot een bedrag van € 500,- per overtreding per dag tot een maximum van € 50.000,-. In zoverre slaagt de grief. 23. Grief IV in het principaal appel en de grieven I tot en met IV in het incidenteel appel stellen alle de omvang van de door [appellant] ingestelde vordering tot schadevergoeding aan de orde. Uit de toelichting op grief IV in het principaal appel begrijpt het hof dat [appellant] naast vergoeding van zijn materiële schade, tevens vergoeding van zijn immateriële schade en winstafdracht vordert. [geïntimeerde] voert gemotiveerd verweer. Met haar grieven in het incidenteel appel komt [geïntimeerde] op tegen de door de rechtbank toegewezen schadevergoeding van € 5.500,- en de berekening daarvan. Deze grieven in principaal en incidenteel appel lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Begroting van de schade 24. Het hof stelt voorop dat voor de bepaling van de omvang van de schadevergoeding ter zake van een onrechtmatige daad als de onderhavige moet worden uitgegaan van een vergelijking van de situatie waarin de benadeelde als gevolg van de onrechtmatige daad verkeert, met de hypothetische situatie waarin hij zonder de onrechtmatige daad zou hebben verkeerd. Niet in geschil is dat de schadevergoeding moet worden begroot aan de hand van de licentievergoeding die [appellant] [geïntimeerde] in rekening zou hebben gebracht, indien [geïntimeerde] hem om toestemming had gevraagd. Het schadebedrag dient, zo veel als mogelijk, concreet te worden begroot aan de hand van de stellingen van partijen. Anders dan [geïntimeerde] in de toelichting op haar incidentele grief I betoogt, is het

150

http://www.iept.nl/




bij de concrete begroting van de schade in beginsel dus niet relevant wat [appellant] hypothetisch op grond van richtprijzen van de Nederlandse Fotografenfederatie aan [geïntimeerde] als licentievergoeding in rekening had kunnen brengen. Om dezelfde reden faalt incidentele grief II, die er op neerkomt dat de richtprijzen voor fotografen met een factor van 0,1 nog eens verlaagd moeten worden. 25. Aan de berekening van zijn schade legt [appellant] ten grondslag dat hij voor het gebruik van zijn een paginagrote publicatie, de gebruikelijke licentievergoeding van € 5.500,- per foto, per gebruik, per jaar, per land in rekening zou hebben gebracht. Ter ondersteuning van zijn stelling heeft [appellant] een verklaring van zijn medewerkster [X] en een aantal facturen in het geding gebracht (producties 10 en 12 bij memorie van grieven). 26. [geïntimeerde] betwist dat uit de facturen blijkt dat een licentieprijs van € 5.500,- per foto, per gebruik, per land, per jaar gebruikelijk was. Zij wijst in dit verband naar de website van Print+Motion Inc., waar voor een bedrag tussen US $ 300 - 1.000 een licentie voor een [appellant] foto kan worden aangeschaft. In zijn incidentele memorie van antwoord en akte uitlatingen producties in het principaal appel stelt [appellant] dat Print+Motion in stock foto's handelt en dat de prijs die daarvoor betaald moet worden veel lager is dan de foto's, als de onderhavige, die niet als stockfoto's worden aangeboden. 27. Naar het oordeel van het hof bieden de overgelegde facturen voldoende steun voor de stelling dat [appellant] voor het gebruik van haar foto's, waarvan niet is weersproken dat dit geen stock foto's zijn die door Print+Motion worden aangeboden, een bedrag van € 5.500,- in rekening pleegt te brengen. Uit het enkele feit dat voor het maken en het gebruik van een foto een totaalbedrag van € 5.500,- in rekening wordt gebracht, volgt niet, anders dan [geïntimeerde] betoogt, dat de vergoeding voor het gebruik € 0,- is (vgl. facturen nrs. [3] en [2]). 28. Het hof is met [geïntimeerde] van oordeel dat de verklaring van [X] noch de overgelegde facturen steun bieden voor de stelling van [appellant] dat per gebruik, per land en per jaar steeds opnieuw een bedrag van € 5.500,- moet worden betaald. De door [appellant] zelf overgelegde facturen en de daarin opgenomen beschrijving van het gebruik onder het kopje "berechnungspunkt" spreken dit tegen. Uit de facturen blijkt genoegzaam dat het gebruik niet steeds op de door [appellant] voorgestane restrictieve wijze is beperkt naar land (factuur nr. [1]), in tijd (factuur nr. [2]) of gebruik (facturen nrs. [3] en [4]). 29. Gelet op het voorgaande is het redelijk te veronderstellen dat [geïntimeerde] tegen betaling van een bedrag van € 5.500,- per foto het recht zou hebben verkregen de foto in haar tijdschrift Sign 2005/5 en 2007/4 op te nemen en die uitgaven verder te verspreiden zonder beperking in tijd (gelijk het gebruik van de foto in een boek als omschreven in factuur nr. [1]). Het hof acht het in dit licht niet redelijk dat voor de verdere verspreiding van het tijdschrift opnieuw een

bedrag van € 5.500,- moet worden betaald. Het totale bedrag voor het gebruik van de foto's in beide tijdschriften, zoals opgenomen in de berekening van [appellant] onder 5.3.4 sub 1) en 2) van de memorie van grieven wordt door het hof begroot op € 11.000,- (2 x € 5.500,-). 30. Door [geïntimeerde] wordt niet betwist dat het digitaal beschikbaar stellen van het tijdschrift Sign 2005/4 en 2007/4 op haar website beschouwd moet worden als een nieuwe vorm van gebruik waarvoor een afzonderlijke vergoeding in rekening kan worden gebracht. [geïntimeerde] heeft voorts erkend dat beide tijdschriften gedurende de periode van 1 augustus 2008 tot en met 9 april 2009 beschikbaar waren. Het bedrag dat [geïntimeerde] aan [appellant] dient te betalen, wordt door het hof redelijkerwijs begroot op € 11.000,- (2 x € 5.500,-). 31. Verder heeft [appellant], gelet op de gemotiveerde betwisting van [geïntimeerde], niet voldoende onderbouwd dat [geïntimeerde] met de verspreiding van het tijdschrift in België inbreuk heeft gemaakt. [appellant] heeft evenmin concreet onderbouwd op welke wijze de voorpagina van nummer 2004/5 is gebruikt in het kader van een advertentie voor een abonnement van het tijdschrift Sign. De door [appellant] onder 5.3.4 sub 4) opgevoerde post komt aldus niet voor vergoeding in aanmerking. 32. Tegen het oordeel van de rechtbank dat bij de vaststelling van de schadevergoeding voor het gebruik van de aangetaste foto uitgegaan kan worden van de gebruikelijke licentievergoeding van € 5.500,- per foto is geen, althans geen toereikend onderbouwde grief gericht, zodat het hof dit oordeel als uitgangspunt overneemt. In de toelichting op grief IV (sub 5.4.10 memorie van grieven) klaagt [appellant] er weliswaar over dat de rechtbank bij het vaststellen van de schadevergoeding van de aangetaste foto van € 5.500,- geen rekening heeft gehouden met het feit dat dit gebruik zich uitstrekte tot en toegankelijk was voor webbezoekers uit meerdere landen (zie sub 5.4.9 memorie van grieven), maar hij onderbouwt deze klacht verder niet. Dit deel van de grief faalt mitsdien. De rechtbank heeft de schadevergoeding voor het gebruik van de aangetaste "2005 foto" als banner aldus terecht begroot op € 5.500,-. 33. [geïntimeerde] voert nog aan, in de toelichting op haar incidentele grief III, dat [appellant] geen schadevergoeding toekomt omdat hij in het kader van een minnelijke regeling met FESPA/AD Communications voor het gebruik van de "2007 foto" een bedrag van € 7.000,- heeft ontvangen. [appellant] betwist dat de schikking die hij met FESPA trof iets van doen had met de inbreuk door [geïntimeerde]. Hij wijst erop dat auteursrechtelijk voor iedere openbaarmaking van een werk de toestemming van de rechthebbende is vereist en dat hij actie heeft ondernomen tegen elke ongeautoriseerde openbaarmaking. 34. Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] haar verweer op dit punt onvoldoende concreet heeft onderbouwd zodat daaraan moet worden

151

http://www.iept.nl/




voorbijgegaan. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien hoe de betaling van FESPA/AD Communications aan [appellant] tot de conclusie leidt dat [geïntimeerde] geen vergoeding aan [appellant] is verschuldigd. [geïntimeerde] heeft onvoldoende gemotiveerd onderbouwd dat de betaling van FESPA/AD Communications aan [appellant] tevens zag op het gebruik van de foto's door [geïntimeerde]. De door [appellant] overgelegde brief (productie 22 bij de memorie van grieven) biedt daarvoor geen enkel aanknopingspunt. 35. Het argument van [geïntimeerde] dat [appellant] geen omzetschade heeft geleden omdat hij aan Kodak voor bepaalde tijd het exclusieve gebruik van de foto's heeft gegeven, gaat evenmin op. [geïntimeerde] heeft haar verweer, gelet op de gemotiveerde weerlegging daarvan door [appellant], onvoldoende concreet onderbouwd. Dit geldt temeer nu [geïntimeerde] in de akte uitlatingen producties (sub 1.8) aangeeft dat ervan moet worden uitgegaan dat er tussen [appellant] en Kodak geen exclusiviteit is overeengekomen. Immateriële schade 36. Daarnaast betoogt [appellant] onder verwijzing naar artikel 25 lid 1 sub a Aw dat door publicatie van de in het geding zijnde foto's zonder vermelding van zijn naam en de publicatie van de verminkte versie van de "2005 foto" als banner op de website, zijn persoonlijkheidsrechten zijn geschonden (zie sub 5.4.1 memorie van grieven). [appellant] stelt dat hij hierdoor immateriële schade heeft geleden die op de voet van art. 27 Aw in verband met art. 6: 97 BW dient te worden geschat. Bij de waardering van het geleden nadeel is volgens [appellant] van belang dat het hier gaat om een beeldbepalende, dominante openbaarmaking in een vakblad met een oplage van 4100 stuks die bovendien door het internet een verbreiding op veel grotere schaal heeft verkregen, terwijl daarnaast een deel van de "2005 foto" is gebruikt als blikvanger van de website gedurende zes maanden. Zodoende heeft [geïntimeerde] geprofiteerd van zijn werk, aldus [appellant]. Dit nadeel kan volgens [appellant], niet worden weggenomen of verzacht door middel van een rectificatie. 37. Dit betoog faalt. Het hof is van oordeel dat [appellant] hiermee onvoldoende heeft onderbouwd dat hij naast de geleden vermogensschade, die reeds is verdisconteerd in de hierboven vastgestelde vergoeding, ook ander nadeel heeft geleden dat voor vergoeding in aanmerking dient te komen. In het bijzonder heeft [appellant] zijn stelling dat hij reputatieschade heeft geleden niet onderbouwd. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat deze vordering om die reden moet worden afgewezen. Winstafdracht 38. [appellant] klaagt er ten slotte nog over dat de rechtbank zijn vordering tot winstafdracht ten onrechte niet heeft toegewezen. 39. Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat indien, zoals hier, behalve vergoeding van schade (in dit geval bestaande in de door [appellant] gederfde royaltyvergoeding), tevens

afdracht wordt gevorderd van de door [geïntimeerde] genoten winst, slechts één van beide vorderingen voor toewijzing vatbaar is, met dien verstande dat de rechter de hoogste van beide vorderingen zal dienen toe te wijzen (vgl. HR 14 april 2000, nr. C98/270, NJ 2000, 489). Nu evenwel niet is gesteld noch is gebleken dat de door de [geïntimeerde] genoten winst de omvang van de hiervoor vastgestelde schade te boven gaat, en [appellant] in appel niet de voor de winst te begroten nevenvordering heeft ingesteld, mist de grief belang. 40. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de schadevordering tot een totaalbedrag van € 27.500,- (11.000 + 11.000+ 5.500) toewijsbaar is. Kostenveroordeling 41. Resteert nog de bespreking van grief V in incidenteel appel, gericht tegen de in eerste aanleg ten laste van [geïntimeerde] uitgesproken proceskostenveroordeling. [geïntimeerde] komt op tegen de beslissing van de rechtbank dat zij als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [appellant] is veroordeeld. Volgens [geïntimeerde] zijn 10 van de 12 vorderingen van [appellant] afgewezen, zodat [appellant] aangemerkt moet worden als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij. 42. De grief is terecht voorgedragen. Bij de beslissing, welke partij kan worden aangemerkt als "in het ongelijk gesteld", komt het in beginsel aan op een vergelijking van de vordering ("de eis") met hetgeen uiteindelijk door de rechter is toegewezen. 43. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel – in het bijzonder wat betreft de hoogte van de gevorderde schade vergeleken met de thans toewijsbaar geachte schade – dat de proceskosten in beide instanties moeten worden gecompenseerd, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. Slotsom 44. In het principaal appel slagen de grieven II, III en IV gedeeltelijk en falen de overige grieven of behoeven deze geen (afzonderlijke) bespreking. In het incidenteel appel slaagt grief V. Het bestreden vonnis wordt vernietigd, en enkele vorderingen als hierna vermeld zullen alsnog gedeeltelijk worden toegewezen. De beslissing Het hof rechtdoende in het principaal appel en het incidenteel appel: vernietigt het bestreden vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 4 augustus 2010, en opnieuw rechtdoende: i. verbiedt [geïntimeerde] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het auteursrecht op de litigieuze foto's van [appellant], op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere keer dat [geïntimeerde], na betekening van dit arrest, dit verbod overtreedt met een maximum van € 50.000,-; ii. veroordeelt [geïntimeerde] aan [appellant] vanwege de schending van het auteursrecht van [appellant] op de litigieuze foto's aan [appellant] te vergoeden een bedrag van € 27.500,- ten titel van schadevergoeding, te vermeerderen met wettelijke rente te rekenen vanaf de dag van dagvaarding in eerste aanleg tot die van

152

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000414_HR_HBS_Trading_v_Danestyle.pdf

http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000414_HR_HBS_Trading_v_Danestyle.pdf



algehele vergoeding, te verminderen met het reeds betaalde bedrag van € 5.500,-; iii. compenseert de kosten van eerste aanleg en het hoger beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; iv. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; v. wijst het meer of anders gevorderde af. Aldus gewezen door mrs. R.E. Weening, voorzitter, L. Groefsema en R.A. van der Pol en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 10 juli 2012 in bijzijn van de griffier. ____________________________________________

153

http://www.iept.nl/


www.boek9.nl IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe

Pagina 1 van 8

Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013, Bang & Olufsen v Loewe

BeoVision 10

Loewe Reference ID

MODELRECHT Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: • de Loewe Reference ID wekt door de bestaande en niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker een andere algemene indruk dan het model van B&O PROCESRECHT - IPR Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip • Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende. Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van

Justitie volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is, terwijl in het Painer-arrest bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loewe-entiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen. AUTEURSRECHT Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht • Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. Vindplaatsen: Vzgr Rb Den Haag, 21 januari 2013 (J.Th. van Walderveen) Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/432020 / KG ZA 12-1331 Vonnis in kort geding van 21 januari 2013 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht BANG & OLUFSEN A/S, gevestigd te Struer, Denemarken,

154



Pagina 2 van 8

eiseres, advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOEWE OPTA NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Antwerpen, België, 2. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE OPTA GmbH, gevestigd te Kronach, Duitsland, 3. de vennootschap naar vreemd recht LOEWE AG, gevestigd te Kronach, Duitsland, gedaagden, advocaat: mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam. Partijen zullen hierna B&O en (gedaagden gezamenlijk) Loewe c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen de gedaagde partijen afzonderlijk worden aangeduid als Loewe B.V., Loewe GmbH, Loewe AG. Voor B&O is opgetreden de advocaat voornoemd alsmede mrs. E.J. Morée en P.L. Tjiam, advocaten te Amsterdam. Loewe c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd en door mr. M.L.J. van de Braak, advocate te Amsterdam. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de exploten van dagvaarding van 27 november 2012; - de producties 1 t/m 24 zijdens B&O; - de producties 1 t/m 12 zijdens Loewe c.s.; - de mondelinge behandeling van 17 december 2012; - de pleitnota’s van partijen. 1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden. 2. De feiten 2.1. B&O is een Deense producent van technisch hoogwaardige audio- en videoproducten, zoals televisies. 2.2. B&O is houdster van het op 29 juli 2009 onder nummer 001595521-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor ‘Televisietoestellen’ (hierna ook: het model). Het model roept prioriteit in van 27 maart 2009 op basis van de Deense aanvrage DK 20009 00046.1 De bij de registratie behorende tekeningen zijn hieronder weergegeven: 0001.1 0001.2

0001.3 0001.4

1 Overigens gaat B&O er in dit geding blijkens haar stellingen in processtukken kennelijk vanuit dat de eerste datum 29 juli 2009 is

0001.5 0001.6

0001.7

2.3. B&O brengt sinds eind 2009 een flat screen televisie op de markt onder de naam BeoVision 10. De BeoVision 10 ziet er als volgt uit:

De BeoVision 10 heeft aan de onderzijde van de televisie een groot rechthoekig luidsprekerfront dat ongeveer een derde van het oppervlak beslaat. Voor de BeoVision 10 zijn verschillende soorten frames en verschillende kleuren luidsprekerfronten beschikbaar. Hierdoor kan het uiterlijk van de BeoVision 10 worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak. Hierna zijn nog enkele detailafbeeldingen opgenomen van de BeoVision 102:

2 Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling hebben partijen de voorzieningenrechter uitgebreid diverse modellen televisies uit het vormgevingserfgoed getoond die in de zittingszaal daartoe waren opgesteld. Ook de BeoVision 10 en de Reference ID van Loewe c.s. heeft de voorzieningenrechter op dat moment kunnen aanschouwen. De voorzieningenrechter heeft van een aantal van de getoonde modellen foto’s gemaakt, hetgeen ook aan partijen is medegedeeld. Sommige van de hierna weer te geven foto’s zijn uit die bron afkomstig

155



Pagina 3 van 8

2.4. Loewe c.s. richt zich eveneens op de productie en verkoop van audio- en videoproducten. 2.5. Tijdens de consumentenelektronicabeurs in Berlijn (de IFA, die werd gehouden tussen 31 augustus en 5 september 2012) heeft Loewe c.s. haar nieuwste flat screen televisie gepresenteerd, de Loewe Reference ID. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Ook deze televisie kan geheel aangepast worden aan de (woon)stijl van de consument. Zo zijn er luidsprekercovers in verschillende designs en materialen, waaronder leder, kan het frame bestaan uit diverse materialen zoals hout of aluminium en is de televisie plaatsbaar op een voet of kan deze door middel van een standaard, als ware het een fotolijst, in de kamer gezet worden; het aan een muur ophangen van de televisie is ook mogelijk. Afbeeldingen van de Reference ID zijn hierna opgenomen:

2.6. B&O is van mening dat de Loewe Reference ID inbreuk maakt op haar modelrecht alsook op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Op 19 november 2012 heeft B&O Loewe c.s. gesommeerd de inbreuk op haar uitsluitende rechten te staken en gestaakt te houden. Loewe AG heeft op 26 november 2012 schriftelijk aangegeven aan de sommatie geen gehoor te geven. 2.7. Tot het vormgevingserfgoed behoren onder meer de volgende – ook van B&O afkomstige – televisie-modellen BeoVision 5 en BeoVision 9:

156



Pagina 4 van 8

3. Het geschil 3.1. B&O vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Loewe c.s. verbiedt binnen de lidstaten van de Europese Unie inbreuk te maken op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10, daaronder begrepen het aanbieden of tonen via internet in de Europese Unie van de Loewe Reference ID, met vernietiging van reclamematerialen, alles op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom en met veroordeling van Loewe c.s. in de volledige kosten van de procedure ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis. 3.2. Aan haar vorderingen legt B&O ten grondslag dat Loewe c.s. in de Europese Unie inbreuk maakt op haar gemeenschapsmodelrecht met nummer 001595521-0001 alsmede op haar auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. 3.3. Loewe c.s. voert gemotiveerd verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling bevoegdheid 4.1. Loewe GmbH en Loewe AG betwisten dat de internationale bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de gemeenschapsmodelrechtelijke vorderingen van B&O kennis te nemen grensoverschrijdend is; die bevoegdheid is volgens hen, gelet op artikel 90 lid 3 GModVo3, beperkt tot Nederland. Voor zover de vorderingen auteursrechtelijk zijn ingestoken, zou 3 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

bevoegdheid op zich kunnen worden gebaseerd op artikel 6 EEX-Vo4, zo betoogt Loewe c.s., doch daaraan staat in de weg dat het auteursrecht niet geharmoniseerd is en de vorderingen tegen de verschillende gedaagden aldus een eigen rechtsgrondslag hebben (i.e. inbreuk op een nationaal recht), zodat van eenzelfde situatie rechtens geen sprake is. Die betogen gaan naar voorlopig oordeel niet op. 4.2. Ten aanzien van de gemeenschapsmodelrechtelijk ingestoken vorderingen wordt als volgt overwogen. Met B&O kan worden aangenomen dat deze voorzieningenrechter bevoegdheid heeft op basis van artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Vooropgesteld wordt dat Loewe GmbH en Loewe AG niet hebben bestreden dat in hun zaak sprake is van dezelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, als die tegen Loewe B.V., waardoor onverenigbare beslissingen dienen te worden vermeden. Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor Loewe B.V.) en vervolgens de eventueel aangezochte Duitse rechter (voor Loewe GmbH en Loewe AG) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde voortbrengsel inbreuk maakt volgens de GModVo op hetzelfde gemeenschapsmodel, terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft wat het Nederlandse territoir betreft ingevolge artikelen 82 lid 5 en 83 lid 2 GModVo. Duidelijk mag zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz Villalón, 29 maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers 23-27). Niet gesteld is overigens dat B&O de vordering jegens Loewe B.V. enkel heeft ingesteld om Loewe GmbH en Loewe AG van de volgens artikel 82 lid 1 GModVo bevoegde rechter af te trekken. 4.3. Voorts wordt overwogen dat artikel 6 EEX-Vo5 aanvullend op de bevoegdheidsregeling van de GModVo van toepassing is ingevolge het bepaalde in artikel 79 lid 1 GModVo, terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de opsomming van uitgesloten bepalingen in lid 3. Dit betekent dat voorshands moet worden aangenomen dat de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de GModVo heeft onderkend dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in artikel 83 GModVo heeft opgenomen dat die bevoegdheid territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 5 (forum delicti) wel is gebeurd. Bij die stand van zaken en indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste rechtspraak6 in beginsel een grensoverschrijdende bevoegdheid schept, moet voorshands worden aangenomen dat de 4 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 5 In artikel 79 wordt strikt genomen gesproken van het EEX-Verdrag (zie voetnoot 4), doch daaraan is de EEXVo in het kader van de thans voorliggende beoordeling gelijk te stellen 6 HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH c.s.), LJN BU7495; IER 2012, 16, m.nt. mrs. S.J. Schaafsma en P.G.F.A. Geerts

157


http://www.boek9.nl/files/2011/IEPT20111201_HvJEU_Painer_v_Standard.pdf



Pagina 5 van 8

voorzieningenrechter in deze rechtbank ook jegens Loewe GmbH en Loewe AG voor de gehele EU bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen. 4.4. Anders dan Loewe GmbH en Loewe AG hebben betoogd, doet aan het voorgaande niet af dat artikel 90 lid 3 GModVo bepaalt dat geen enkele andere rechterlijke instantie (dan die ingevolge artikelen 82 leden 1-4 GModVo bevoegd is) de bevoegdheid heeft voorlopige maatregelen van kracht in elke lidstaat te bevelen. Uit hetgeen hiervoor is overwogen en gelet op de verbinding die in artikel 82 lid 1 GModVo met het krachtens artikel 79 GModVo tevens toepasselijke artikel 6 EEX-Vo wordt gelegd, is ervan uit te gaan dat bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo op één lijn te stellen is met bevoegdheid op basis van artikel 82 lid 1 GModVo. Hierbij komt dat een andere lezing van artikel 90 lid 3 GModVo tot de ongerijmde consequentie zou leiden dat de voorzieningenrechter niet, maar de rechtbank als bodemrechter wel, bevoegd zou zijn tot het afgeven van een pan-Europees verbod. Het HvJ EU heeft in het kader van artikel 24 EEX-Verdrag7 (artikel 31 EEX-Vo, hier niet rechtstreeks van toepassing ingevolge artikel 79 lid 3 GModVo) reeds overwogen dat de rechter die volgens de bevoegdheidsregels van onder andere artikel 6 EEX-Vo bevoegd is, tevens bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te treffen.89 4.5. Wat betreft de voor het auteursrecht wél betwiste samenhang tussen de vorderingen in de zaken tegen Loewe GmbH en Loewe AG enerzijds en die in de zaak tegen Loewe B.V. anderzijds, geldt nog het volgende. Loewe c.s. wordt verweten met verhandeling van hetzelfde voortbrengsel, de Reference ID, inbreuk te maken op het(zelfde) auteursrecht van B&O. Terecht heeft B&O erop gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie10 volgt dat het auteursrechtelijke werkbegrip een Europees geharmoniseerd begrip is11, terwijl in het Painer-arrest12 bovendien is geoordeeld dat het enkele feit dat vorderingen tegen meerdere verweerders wegens identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, en welke op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet in de weg staat, hetgeen te meer geldt indien de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse gedaagden 7 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1969, 101) 8 HvJ EG 17 november 1998, LJN AD2958; NJ 1999, 339, Van Uden/Deco-Line (C-391/95), r.o. 19 9 In dezelfde zin (ten aanzien van vorderingen gebaseerd op Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk): Vzr. Rb. (toen nog) ’s-Gravenhage 7 mei 2012, IEPT20120507; Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 11 juli 2012, LJN BX1228 10 Sinds Infopaq (HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m.nt. P.B. Hugenholtz), en laatstelijk in het Painer-arrest (zie voetnoot 6) 11 Axel Metzger, Der Einfluss des EuGH auf die gegenwärtige Entwicklung des Urheberrechts, GRUR 2/2012, pp. 118-126); Christian Handig, Durch „freie kreative Entscheidungen“ zum europäischen urheberrechtlichen Werkbegriff, GRUR 11/2012, pp. 973-979 12 Zie voetnoot 6

ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de rechter in hoofdzaak identiek zijn (r.o. 81 en 82 van het arrest). Gelet daarop, en voorts gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder het feit dat voor Loewe c.s. voorzienbaar was dat zij kon worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen woonplaats had, wordt voorshands aangenomen dat de verschillende vorderingen tegen de respectieve Loewe-entiteiten samenhangend zijn, zowel feitelijk als rechtens, in die zin dat bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen. 4.6. Het vorenstaande betekent dat de voorzieningenrechter ook grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt kennis te nemen van de jegens Loewe GmbH en Loewe AG ingestelde vorderingen. spoedeisend belang 4.7. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de gemeenschapsmodel- en auteursrechten van B&O, althans de dreiging daartoe, en is overigens niet bestreden. bezwaar tegen laattijdige producties 4.8. Eerst aan het einde van haar tweede termijn heeft B&O een multomap overgelegd onder de noemer ‘overzicht van onvolledigheden in producties 5A en 5B van Loewe’. De map bevat tien tabbladen, waarvan, nadat Loewe c.s. een leespauze was gegund, tegen de stukken onder tabbladen 1, 8, 9 en 10 bezwaar is gemaakt door Loewe c.s. Tegen de stukken onder de tabbladen 2 t/m 7, die laten zien dat bepaalde door Loewe c.s. overgelegde inschrijvingen van gemeenschapsmodellen, anders dan zij deed voorkomen, geen ‘prior art’ maar ‘later art’ betreffen, heeft Loewe c.s. geen bezwaar gemaakt. Datzelfde geldt voor de eveneens overgelegde stukken ‘Aantekeningen voor repliek: veel geregistreerde gemeenschapsmodellen in producties Loewe zijn geen flat screen televisies’ en ‘Aantekeningen voor repliek: vierkante buitenvorm televisies van productie 5 [Loewe, vzr.] is volledig bepaald door de technische functie’. 4.9. Vooropgesteld wordt dat de voorzieningenrechter erop moet kunnen vertrouwen dat stellingen van partijen, zoals de stelling van Loewe c.s. dat bepaalde modellen tot het vormgevingserfgoed behoren omdat zij voor de inschrijvingsdatum van het model van B&O zijn ingeschreven, op waarheid berusten. Dit is ook als ankerpunt neergelegd in artikel 21 Rv. Zo beschouwd had B&O op zich het volste recht zich tegen feitelijke onjuistheden te verweren. 4.10. De timing en wijze waarop B&O zulks gemeend heeft te moeten doen, gaan alle perken echter te buiten. In de eerste plaats valt niet in te zien, en desgevraagd is ter zake ook geen zinvolle verklaring verkregen, waarom B&O een en ander niet reeds voorafgaand aan de zitting, althans ten minste niet in haar eerste termijn aan de orde had kunnen stellen. De gegunde spreektijd van 60 minuten bood daarvoor voldoende gelegenheid. In de tweede plaats beperkte de reactie van B&O zich

158



http://www.boek9.nl/files/1998/IEPT19981117_HvJEG_Van_Uden_v_Deco-Line.pdf

http://www.boek9.nl/files/1998/IEPT19981117_HvJEG_Van_Uden_v_Deco-Line.pdf





Pagina 6 van 8

niet tot het noemen van de modellen uit de producties van Loewe c.s. die niet tot het vormgevingserfgoed kunnen worden beschouwd, doch zijn, integendeel, ook diverse andere stukken onder de noemer ‘aantekeningen voor repliek’ overgelegd. Een dergelijke handelwijze komt in strijd met de eisen van een goede procesorde. Hij verrast immers niet alleen de wederpartij, doch maakt ook dat de voorzieningenrechter, die als unus-rechter in die situatie, de procesorde bewakend, on the spot snel en praktisch moet handelen, mogelijk onvoldoende gelegenheid heeft om enerzijds genoegzaam van de inhoud van die stukken kennis te nemen en anderzijds daarop ook adequaat te kunnen reageren. 4.11. Dit alles leidt ertoe dat alle bij repliek overgelegde stukken, met uitzondering van die onder de tabbladen 2 t/m 7, buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt dus ook voor stukken waartegen van de zijde van Loewe c.s. geen bezwaar is gemaakt. modelrechtelijke grondslag 4.12. Vooropgesteld wordt dat Loewe c.s. de geldigheid van het model van B&O niet heeft bestreden.13 De voorzieningenrechter gaat er dan ook met Loewe c.s. veronderstellenderwijs vanuit dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. 4.13. De beschermingsomvang van een gemeenschapsmodel omvat ingevolge artikel 10 lid 1 GModVo elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. 4.14. In zijn arrest van 20 oktober 2011 in de zaak PepsiCo/Grupo Promer14 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie overwogen dat het hier gaat om een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector; in de samenvatting van het hof ’s-Gravenhage15: ‘Kort gezegd is de geïnformeerde gebruiker dus een gebruiker die tevens op de details zal letten, zonder echter minieme verschillen te kunnen onderscheiden’. Deze regel heeft tot consequentie dat eerder moet worden aangenomen dat het aangevallen model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt; ook detailverschillen moeten immers worden meegewogen. 4.15. B&O heeft gesteld dat haar model de volgende kenmerkende elementen bezit:16 (i) een (aaneengesloten) vierkant oppervlak (waarbij de vier zijden (nagenoeg) dezelfde lengte hebben); (ii) een rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat in hoogte ongeveer een derde van het oppervlak beslaat en aan de zijen onderkant een kleine ruimte openlaat tot het frame; (iii) een (zeer) dun frame met scherpe hoeken dat bestaat uit vier gelijke delen waarbij elke hoek diagonaal is afgesneden waardoor het effect van een

13 Zie voetnoot 12 pleitnota Loewe c.s. 14 HvJ EU 20 oktober 2011 (C-281/10), PepsiCo, Inc v. Grupo Promer Mon Graphic SA, LJN BU2777, r.o. 53 en r.o. 59 15 Vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 januari 2012, r.o. 3.3., LJN BV1612 (Apple v. Samsung) 16 Positum 25 dagvaarding, paragraaf 44 pleitnota mr. Cohen Jehoram

fotolijst ontstaat die om het vierkante oppervlak is geplaatst; en (iv) een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame. 4.16. Het valt op dat deze kenmerken alle slechts zichtbaar zijn indien het model vanuit een vooraanzicht wordt aanschouwd. Ter zitting heeft B&O in dit verband gesteld zich uitsluitend te beroepen op tekening 0001.3 (de voorzijde) van het model.17 Volgens haar zijn de overige tekeningen van het model daarom niet relevant. 4.17. Deze laatste stelling getuigt, zo meent ook Loewe c.s., van een modelrechtelijk onjuiste benadering en wordt verworpen. Anders dan B&O suggereert, betreft haar model geen zogenaamde meervoudige aanvrage (waarbij voor verscheidene modellen één meervoudig depot kan worden ingediend, vgl. artikel 37 GModVo), maar een reguliere enkelvoudige aanvrage waarin verschillende aanzichten van één model zijn opgenomen. In het model van B&O zijn, behalve van de voorzijde, ook afzonderlijke tekeningen van de zijen achterkant opgenomen. De geïnformeerde gebruiker, die ‘in hoge mate aandachtig is’ althans ‘blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau’, zou hieraan bij het vaststellen van de beschermingsomvang een passende betekenis toe hechten. Een andersluidende opvatting zou in strijd komen met de rechtszekerheid van derden. 4.18. Vanuit dit vertrekpunt valt verder het volgende op te merken. Het scherm strekt zich blijkens de tekeningen in het model (zie tekeningen 0001.1 en 0001.3) uit tot het frame van het toestel. Voorts is te zien dat het luidsprekerfront bovenop het scherm ligt in die zin dat het naar voren toe uitsteekt (zie tekening 0001.1 van het model). Ook valt eruit af te leiden dat dat het luidsprekerfront aan de beide zijkanten niet uitstrekt tot het frame. Het laat niet een kleine, zoals B&O stelt, maar een behoorlijke ruimte open tot het frame. Wat het frame zelf betreft kan worden aangenomen dat het vanuit een vooraanzicht beschouwd relatief dun oogt. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de tekeningen 0001.5 en 0001.6 laten zien dat het frame een specifieke vormgeving kent bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen. Anders dan B&O meent kan uit model het effect van een fotolijst die om het vierkante oppervlak is geplaatst, niet zonder meer worden afgeleid; bij de aanvrage is ook geen beschrijving ingediend waaruit dit zou kunnen blijken. Met het door B&O eerst ter zitting genoemde kenmerk van een dunne schaduwrand aan de binnenzijde van het frame, doelt zij kennelijk op de opstaande rand van het frame, zoals uit tekening 0001.3 van het model blijkt. De achterzijde van het model, zo kan uit de tekeningen 0001.5 en 0001.6 in verbinding met tekeningen 0001.2 en 0001.4 worden afgeleid, bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar.

17 Paragraaf 20 pleitnota mr. Cohen Jehoram

159


http://www.boek9.nl/files/2011/IEPT20111020_HvJEU_PepsiCo_-_Grupo_v_BHIM.pdf




http://www.boek9.nl/files/2012/IEPT20120124_Hof_Den_Haag_Apple_v_Samsung.pdf

http://www.boek9.nl/files/2012/IEPT20120124_Hof_Den_Haag_Apple_v_Samsung.pdf


Pagina 7 van 8

4.19. Aldus kan vastgesteld worden dat het model van B&O uit de volgende kenmerkende elementen bestaat: A. een vierkante vormgeving van het oppervlak van scherm en luidsprekerfront gezamenlijk; B. een zichtbaar rechthoekig luidsprekerfront aan de onderzijde van het oppervlak dat ten opzichte van het oppervlak uitsteekt, in hoogte ongeveer 1/3 van het oppervlak beslaat en aan de zijen onderkant een substantiële ruimte openlaat tot het frame; C. een frame, met een opstaande rand, bestaande uit twee delen die aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopen; D. De achterzijde van het model bestaat aan de onderzijde uit twee uitstekende delen, welke verspringen in hoogte. Voorts zijn er bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontaal verlopende (ventilatie)strepen zichtbaar. 4.20. Bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming valt in de eerste plaats onmiddellijk op dat in de Reference ID het rechthoekige front van de luidspreker niet wordt omgeven door de voor het eigen karakter van het model zo bepalende rand (‘passe-partout’) die deel uitmaakt van het scherm. In de Reference ID strekt het luidsprekerfront zich juist helemaal uit tot aan de buitenrand van het scherm (vgl. 2.5., figuren 1 en 2). In de tweede plaats springt in het oog, zoals Loewe c.s. heeft aangevoerd, dat, in tegenstelling tot het model, het luidsprekerfront in de Reference ID niet bovenop het scherm ligt, maar onder en op gelijke hoogte met het scherm (vgl. 2.5., figuur 6). Het speakerfront steekt, anders gezegd, niet uit, zoals dat in het model, wel het geval is, en waardoor de ‘passe-partout’- werking wordt versterkt. Detail is nog dat het luidsprekerfront van de Reference ID iets kleiner is: het luidsprekerfront in de Reference ID neemt niet ongeveer 1/3 maar 3/8 van de hoogte van de totale televisie in beslag. In de derde plaats wijst Loewe c.s. er terecht op dat het frame in de Reference ID afwijkt van die van het model. Het frame volgens het model kent een opstaande rand en bestaat uit twee aan de bovenzijde spits naar elkaar toelopende delen, terwijl de Reference ID een recht en plat frame heeft dat uit slechts één deel bestaat en de indruk geeft van een minimalistische baklijst (vgl. 2.5., figuren 3, 5 en 7). In de vierde plaats verschilt ook de achterkant van de Reference ID van die volgens het model. Waar de achterzijde van het model onderaan twee uitstekende delen kent die in hoogte verspringen, en bovenaan, in het midden en onderaan drie horizontale (ventilatie)strepen vertonen, wordt de achterzijde van de Reference ID gekenmerkt door twee vlakken (vgl. 2.5., figuren 4 en 8): een groot vierkant (onder)vlak met daarbovenop aangebracht een verkleind vierkant, waarbij aan de rand van het grote vierkante (onder)vlak rondom een inkeping is gemaakt (vgl. 2.5., figuur 5); de achterzijde van de Reference ID oogt stijlvoller dan die van het model. De zo-even genoemde inkeping aan de achterzijde van de Reference ID, bevindt zich ook aan de voorzijde (vgl. 2.5., figuur 3), dit is een vijfde verschil. Het scherm sluit hierdoor niet volledig aan op het frame. In het model zit er tussen scherm en frame

geen ruimte en sluit het scherm volledig op het scherm aan. In de zesde plaats ten slotte bevat het speakerfront van de Reference ID middenin en onderaan een opvallende grote ring, bestaande uit een brede buitenring van aluminium met een effen zwarte binnenzijde, het bekende ‘Loewe oog’ (vgl. 2.5., figuren 1 en 2) en wijkt ook in dat opzicht af van het model. Dat, zoals B&O heeft betoogd, de geïnformeerde gebruiker het Loewe oog zou herkennen als een merk van Loewe c.s., mag zo zijn, doch doet aan het vorenstaande niet af. 4.21. Gegeven deze tussen het model en de Reference ID bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, wekt de Reference ID bij de geïnformeerde gebruiker naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk dan het model van B&O, zodat van inbreuk geen sprake is. 4.22. Dat het model, zoals B&O nog heeft betoogd, een zeer sterk eigen karakter zou hebben en daarmee een ruime beschermingsomvang18, wordt niet gevolgd en maakt het vorenstaande derhalve niet anders. Daaraan staat immers in de weg dat Loewe c.s. er terecht op heeft gewezen dat bepaalde kenmerken van het model afzonderlijk al bekend waren uit het vormgevingserfgoed, in de BeoVision 5 en de modelregistratie ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 9 (vgl. 2.7.) ten dele zelfs in combinatie; dat geldt in ieder geval voor de vierkante vorm van het televisietoestel en het aan de onderzijde van het scherm geplaatste grote luidsprekerfront. Het eigen karakter van het model komt dan ook vooral naar voren in het hiervoor genoemde ‘passe-partout’-kenmerk, geaccentueerd door het uitstekende luidsprekerfront, dat in de Reference ID nu juist ontbreekt. 4.23. Het vorenstaande betekent dat de vorderingen, voor zover deze op de modelrechtelijke grondslag zijn ingestoken, niet voor toewijzing in aanmerking komen. auteursrechtelijke grondslag 4.24. Wat de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen betreft, heeft Loewe c.s. primair het verweer gevoerd dat niet is gebleken dat de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 door de externe ontwerper, wijlen de heer Lewis, aan B&O zijn overgedragen. Zij wijst erop dat B&O slechts een overeenkomst heeft overgelegd waarbij de auteursrechten ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10 op 6 november 2012 zijn overgedragen van de vennootschap David Lewis Designers ApS aan B&O. Er is evenwel geen bewijs bijgebracht van het feit dat Lewis, of zijn erven, de auteursrechten hebben overgedragen aan de vennootschap David Lewis Designers ApS. Dat, zoals B&O heeft aangevoerd, de auteursrechten uit hoofde van werkgeversauteursrecht aan David Lewis Designers ApS toekwamen, is voorshands niet aannemelijk geworden. Zoals Loewe c.s. heeft betoogd, kent de Deense auteurswet (Bekendtgørelse af lov om ophavsret) naar voorlopig oordeel inderdaad geen algemene bepaling van werkgeversauteursrecht, met

18 Beide partijen gaan ervan uit dat de mate van eigen karakter relevant is voor de beschermingsomvang van het model

160



Pagina 8 van 8

uitzondering van een bepaling in artikel 59 voor software, welke hier niet relevant is, en geldt (ingevolge artikel 1 van genoemde wet) als uitgangspunt dat het auteursrecht aan de maker ervan toekomt, welk recht bij overeenkomst kan worden overgedragen. Een dergelijk stuk ontbreekt evenwel. In de Deense rechtspraak zijn weliswaar criteria ontwikkeld die onder bepaalde omstandigheden toch overdracht van auteursrechten aan de werkgever aannemen, maar of daarvan in dit geval sprake zou zijn, is gesteld noch gebleken. Hier wringt zich dat B&O heeft nagelaten een opinie naar Deens recht over te leggen ter zake. Bij dit alles komt nog dat blijkens het eigen citaat van B&O19 kennelijk ook de heer Torsten Valeur als ontwerper van de BeoVision 10 heeft te gelden, zoals Loewe c.s. heeft gesteld. Van hem is in de eerste plaats niet duidelijk of ook hij in dienst was bij David Lewis Designers ApS. Zou dat het geval zijn, dan geldt in de tweede plaats dat ook hier niet is komen vast te staan of zijn auteursrechten aan David Lewis Designers ApS zijn overgedragen. Bij die stand van zaken en gelet op het feit dat voor nadere bewijslevering binnen het beperkte bestek van een kort geding geen ruimte is, kan van een dergelijke overdracht voorshands niet worden uitgegaan. Daarop stranden de auteursrechtelijke ingestoken vorderingen. proceskosten 4.25. B&O zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Loewe c.s. heeft een opgave en specificatie gedaan ter hoogte van een bedrag van € 110.456,51. B&O heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door B&O gemaakte kosten bestreden, in het bijzonder ten aanzien van de kosten van de Duitse advocaten die ongeveer € 30.000,00 daarvan uitmaken. Loewe c.s. heeft aangevoerd dat de kosten van de Duitse advocaten zien op het opstellen van een opinie met betrekking tot de vraag of de Reference ID naar Duits recht inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van het ontwerp van de BeoVision 10. Voorts zijn zij, aldus Loewe c.s., betrokken geweest bij het selecteren van bewijs en hebben zij geassisteerd bij argumentatie ten aanzien van internationale bevoegdheid. De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook de kosten van de Duitse advocaten voor vergoeding in aanmerking komen, nu de noodzaak hiervan in een zaak als de onderhavige, waar twee in Duitsland gevestigde ondernemingen worden (mee)gedaagd, kan worden ingezien. De totale omvang van de kosten komen, gelet op de door Loewe c.s. verstrekte toelichting en gezien ook de eigen kosten van B&O ten bedrage van ongeveer € 70.000,00, niet onredelijk of onevenredig voor. Nu Loewe c.s. zulks heeft gevorderd, zal de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vorderingen af;

19 Paragraaf 6 dagvaarding en de daar opgenomen link naar http://www.bang-olufsen.com/picture/beovision-10

5.2. veroordeelt B&O in de kosten van de procedure, aan de zijde van Loewe c.s. tot dusverre begroot op € 110.456,51; 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2013 door mr. M.P.M. Loos in tegenwoordigheid van de griffier.

161


www.iept.nl IEPT20120313, Hof Amsterdam, PR Aviation v Ryanair


Hof Amsterdam, 13 maart 2012, PR Aviation v Ryanair

v

DATABANKENRECHT Investeringen: verschil tussen creëren gegevens en opnemen in databank Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en -richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel. Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens. Substantiële investeringen in databank onvol-doende onderbouwd Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank. GESCHRIFTENBESCHERMING Geen inbreuk: normaal gebruik van verzameling Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt. Naar het oordeel van het hof handelt PR

Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait. Dwingend recht artikel 24a(3) Aw Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciële doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel. Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken. Vrijheid van ondernemen De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer - waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisie-inkomsten ontvangt. Vindplaatsen: AMI 2012, nr. 17, p. 172, m.nt. Krikke Hof Amsterdam, 13 maart 2012 (H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad) GERECHTSHOF AMSTERDAM Nevenzittingsplaats Arnhem Sector civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.078.395 (zaaknummer / rolnummer rechtbank 249808 / HA ZA 08-1090) arrest van de eerste civiele kamer van 13 maart 2012 inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PR Aviation B.V., gevestigd te Soest, appellante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. F.A.M. Knüppe, tegen: de vennootschap naar Iers recht Ryanair Limited, gevestigd te Dublin (Ierland), geïntimeerde in het principaal hoger beroep, appellante in het incidenteel hoger beroep, advocaat: mr. R.S. Le Poole. Partijen zullen hierna worden aangeduid als PR Aviation en Ryanair. 1. Het geding in eerste aanleg

162



Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 6 augustus 2008 en 28 juli 2010 die de rechtbank Utrecht tussen PR Aviation als gedaagde en Ryanair als eiseres heeft gewezen; van die vonnissen is een fotokopie aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in hoger beroep 2.1 PR Aviation heeft bij exploot van 27 oktober 2010 Ryanair aangezegd van voormeld vonnis van 28 juli 2010 in hoger beroep te komen en haar gedagvaard voor dit hof. 2.2 Bij memorie van grieven heeft PR Aviation tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, de vorderingen van Ryanair alsnog geheel zal afwijzen, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een ander door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). 2.3 Bij memorie van antwoord heeft Ryanair de grieven bestreden, en heeft zij bewijs aangeboden en een aantal producties in het geding gebracht. Bij dezelfde memorie heeft zij incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Zij heeft daartegen één grief aangevoerd en toegelicht en zij heeft bewijs aangeboden. In het incidenteel hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof, voor zover de wet het toelaat uitvoerbaar bij voorraad, (1) het vonnis, voor zover daarvan beroep, zal vernietigen, (2} PR Aviation alsnog zal verbieden (bedoeld zal zijn: gebieden) om met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest iedere inbreuk op de databankrechten van Ryanair te staken en gestaakt te houden, (3) Ryanair zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,-, tot een maximum van € 1.000.000,-, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het gevorderde onder (2), en (4) PR Aviation zal veroordelen tot betaling van schadevergoeding, alsmede tot winstafdracht als bedoeld in artikel 5d Databankenwet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. In het principaal hoger beroep heeft Ryanair gevorderd dat het hof het vonnis voor het overige zal bekrachtigen, respectievelijk de grieven zal verwerpen. In het principaal en incidenteel hoger beroep heeft zij voorts gevorderd dat het hof PR Aviati on zal veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van beide instanties, zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad. 2.4. Bij memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep heeft PR Aviation verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van het incidenteel hoger beroep en bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van Ryanair in de volledige proceskosten van beide instanties, bestaande uit de volledige feitelijk

door PR Aviation gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat, of een door het hof in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die PR Aviation heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h Rv. 2.5 Ter zitting van 1 december 2011 hebben partijen de zaak doen bepleiten, PR Aviation door mrs. A.P. Groen en A.A. Quaedvlieg, advocaten te Amsterdam, en Ryanair door mrs. R.S. Le Poole en B.J.V. Lukaszewicz, advocaten te Amsterdam; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan mrs. Le Poole en Lukaszewicz is akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 99 tot en met 101). Aan mrs. Groen en Quaedvlieg is eveneens akte verleend van het in het geding brengen van aanvullende producties (genummerd 21 tot en met 26). 2.6 Na de pleidooien heeft het hof arrest bepaald. 3. De vaststaande feiten 3.l Het hof gaat uit van de in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 vermelde feiten. Daaraan kunnen nog de volgende feiten worden toegevoegd. 3.2 Ryanair heeft het bestreden vonnis in augustus 2010 aan PR Aviation betekend. PR Aviation heeft daarna ieder gebruik van data van Ryanair gestaakt. 3.3 De Gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) zijn inmiddels gewijzigd en luiden thans, voor zover van belang, als volgt: "2. Exclusief distributiekanaal. Deze website en het Ryanair callcenter zijn de exclusieve distributiekanalen van de diensten van Ryanair. Ryanair.com is de enige website die bevoegd is om vluchten van Ryanair te verkopen. Ryanair staat niet toe dat andere websites haar vluchten verkopen, hetzij op zichzelf of als onderdeel van een pakket.( ... ) 3. Toegestaan gebruik. U mag deze website uitsluitend gebruiken voor de volgende particuliere en niet-commerciële doeleinden: (i) deze website bekijken; (ii) boekingen verrichten; (iii) boekingen controleren/wijzigen; (iv) informatie over aankomst/vertrek controleren; (v) online inchecken; (vi) naar andere websites gaan via koppelingen op deze website; (vii) andere voorzieningengebruiken die op deze website zijn te vinden. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website of de website www.bookryanair.com te onttrekken voor commerciële doeleinden ("screen scraping") is verboden, tenzij derden rechtstreeks met Ryanair een schriftelijke licentieovereenkomst hebben afgesloten, waarin de desbetreffende partij uitsluitend voor het doel van prijsvergelijking toegang wordt verleend tot de informatie van Ryanair over prijzen, vluchten en dienstregelingen." 3.4 De website van Ryanair werkt thans zo dat bezoekers moeten aangeven dat zij de gebruiksvoorwaarden op de website van Ryanair accepteren (door het zetten van een vinkje in het daartoe bestemde hokje), alvorens een zoekopdracht te kunnen uitvoeren.

163



4. De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende. Ryanair is een in Ierland gevestigde luchtvaartmaatschappij, die sinds 1985 vluchten in Europa uitvoert. De operationele activiteiten van Ryanair zijn gebaseerd op een concept van lage kosten. Sedert 2000 exploiteert Ryanair de website www.ryanair.com. Sinds 2004 exploiteert PR Aviation de websites www.wegolo.com en www.wegolo.nl. Op deze websites kunnen consumenten (via het zogenaamde Elsy Arres systeem) vluchtgegevens zoeken en prijzen vergelijken van vluchten van 'lage kosten luchtvaartmaatschappijen' , waaronder Ryanair. De consument kan er vervolgens voor kiezen om PR Aviation te laten bemiddelen bij het boeken van de vlucht bij een dergelijke luchtvaartmaatschappij. Het zoeken boeksysteem werkt kort samengevat als volgt: (a) de consument geeft op de website van PR Aviation een zoekopdracht naar een bepaalde vlucht; (b) het zoeksysteem van PR Aviation zoekt in de computersystemen van 75 lage kosten luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, naar vluchten die aan de zoekopdracht voldoen; de website van PR Aviation toont daarna aan de consument de door het systeem gevonden vluchten, met vermelding van het geldende tarief, de prijs (tarief met toeslagen) en de vertrek- en aankomstplaatsen en -tijden; (c) de consument kan vervolgens een heen- en (indien van toepassing) terugvlucht selecteren; indien de consument dat doet, krijgt hij een pagina in beeld waarop de geselecteerde vlucht of vluchten worden weergegeven, met vermelding van de betreffende luchtvaartmaatschappij, het vluchtnummer en de duur van de vlucht; (d) de consument kan de vlucht daarna met bemiddeling van PR Aviation boeken door op de pagina zijn persoonsgegevens in te vullen, aan te geven of hij een annuleringsverzekering wil afsluiten, zijn betalingsgegevens in te vullen, zich akkoord te verklaren met de voorwaarden van de betreffende luchtvaartmaatschappij, van PR Aviation en (indien van toepassing) van de annuleringsverzekeraar; op deze pagina is het te betalen totaalbedrag opgenomen, inclusief een bedrag aan bemiddelingskasten van PR Aviation van € 7,- per geboekte vlucht per passagier; (e) de consument ontvangt ten slotte e-mails van PR Aviation en van de betreffende luchtvaartmaatschappij waarin het boeken van de betreffende vlucht wordt bevestigd. Bij brief van 11 januari 2008 heeft Ryanair aan PR Aviation meegedeeld dat zij, PR Aviation, is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van Ryanair (zoals vermeld onder 2.3 van het bestreden vonnis) en dat zij door het zojuist beschreven zoeken boeksysteem in strijd met die voorwaarden handelt. Ryanair heeft PR Aviation gesommeerd het gebruik van de website van Ryanair in strijd met die gebruiksvoorwaarden te staken. 4.2 In deze procedure heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld zich te onthouden van (a) iedere inbreuk op de aan Ryanair toekomende databankrechten op haar website, (b) iedere inbreuk op

de auteursrechten van Ryanair op de inhoud van haar website, (c) "screenscraping" van de website van Ryanair, (d) het bezoeken of gebruiken van de website van Ryanair voor commerciële doeleinden, en (e) iedere inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, een en ander op straffe van een dwangsom. Daarnaast heeft Ryanair gevorderd dat PR A via ti on zal worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, inclusief winstafdracht in de zin van artikel 5d Databankenweten/of artikel 27a Auteurswet, nader op te maken bij staat. Ten slotte heeft Ryanair gevorderd dat PR Aviation zal worden veroordeeld in de proceskosten, primair in de volledige kosten conform artikel 1019h Rv en subsidiair in de kosten conform het liquidatietarief. Ryanair heeft aan deze vorderingen primair ten grondslag gelegd dat PR Aviation door het opvragen en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair inbreuk maakt op de databankrechten van Ryanair. Subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation door het kopiëren, opslaan en hergebruiken van de gegevens van de databank van Ryanair, in strijd handelt met de aan Ryanair toekomende geschriftenbescherming. Meer subsidiair heeft zij gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt jegens Ryanair door bij het gebruiken van de gegevens van Ryanair te handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair, de reputatie van Ryanair te schaden en inbreuk te maken op haar eigendomsrecht. Meest subsidiair heeft zij zich op het standpunt gesteld dat PR Aviation is tekortgeschoten in de nakoming van de uit de gebruiksvoorwaarden van Ryanair voortvloeiende verbintenissen jegens Ryanair door in strijd met deze voorwaarden commercieel gebruik te maken van de website van Ryanair. 4.3 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis de op schending van databankrechten gebaseerde vorderingen niet, maar de op inbreuk op auteursrechten gebaseerde vorderingen van Ryanair wel toewijsbaar geacht. De rechtbank heeft PR Aviation veroordeeld om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis haar te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van Ryanair op vluchtgegevens, behoudens voor zover deze inbreuk bestaat uit het gebruik van de gegevens ten behoeve van het aanbieden van een prijsvergelijkingsysteem, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom. Voorts heeft zij PR Aviation veroordeeld tot vergoeding van de door Ryanair geleden schade, alsmede tot afdracht van de winst als bedoeld in artikel 27a van de Auteurswet, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Tevens heeft zij PR Aviation veroordeeld in de proceskosten. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen. 4.4 Evenals de rechtbank gaat het hof ervan uit dat, nu PR Aviation in Nederland is gevestigd, de Nederlandse rechter op grond van artikel 2 EEX-Verordening bevoegd is om van het onderhavige geschil kennis te nemen. 4.5 Wat het toepasselijke recht betreft, heeft de rechtbank aangenomen dat partijen een (stilzwijgende) rechtskeuze hebben gedaan voor Nederlands recht ten

164



aanzien van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen van PR Aviation (handelen in strijd met het databankrecht dan wel auteursrecht of ander onrechtmatig handelen). Met grief 1 in het principaal hoger beroep komt PR Aviation tegen dat oordeel op. Volgens PR Aviation heeft de rechtbank de onrechtmatige daadgrondslag ten onrechte geheel beoordeeld naar Nederlands recht, omdat volgens artikel 8 van Verordening nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd, en van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing is niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. PR Aviation betoogt verder dat onder de vóór 11 januari 2009 geldende Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) een stilzwijgende rechtskeuze ook niet mogelijk was. Zij ontkent ten slotte een (stilzwijgende) rechtskeuze te hebben gemaakt. Zij verbindt hieraan de conclusie dat, slechts voor zover haar handelen op Nederland is gericht, Nederlands recht van toepassing is en dat er geen plaats is voor een territoriaal onbegrensd verbod. 4.6 Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 8 van de Rome II Verordening Nederlands recht van toepassing is, voor zover de door Ryanair gestelde inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten in Nederland plaatsvindt. Op grond van artikel 4 van de Rome II Verordening is tevens Nederlands recht van toepassing op het andere gestelde onrechtmatige handelen van PR Aviation, voor zover de schade zich in Nederland voordoet Ten aanzien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich vóór 11 januari 2009 hebben voorgedaan, geldt op grond van artikel 3 WCOD dat Nederlands recht van toepassing is, voor zover de gestelde onrechtmatige daad in Nederland plaatsvindt. Ryanair heeft haar vorderingen gebaseerd op de stelling dat PR Aviation in Nederland stelselmatig inbreuk op haar auteursrechten maakt en hier ook anderszins onrechtmatig jegens haar handelt (en, naar het hof begrijpt, dat de schade zich ook hier voordoet). Zoals Ryanair onder 4.3 van haar memorie van antwoord benadrukt, wenst zij tegen deze inbreuken in Nederland te worden beschermd. Uitgaande van die beperking dienen de onderhavige op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen te worden beoordeeld naar Nederlands recht. Grief 1 in het principaal hoger beroep kan dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden. 4.7 Ten aanzien van de primaire grondslag van de vorderingen heeft de rechtbank overwogen dat Ryanair haar stelling dat sprake is van een substantiële investering in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet onvoldoende heeft onderbouwd. Om die reden heeft de rechtbank de op inbreuk op databankrechten van Ryanair gebaseerde vorderingen afgewezen. Met haar grief in het incidenteel hoger beroep keert Ryanair zich tegen dat oordeel en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van de

rechtbank. Het hof zal deze grief als eerste bespreken, nu deze het primaire en meest verstrekkende standpunt van Ryanair betreft. De grief stelt de vraag aan de orde of de vluchtgegevens die zich bevinden in de aan de website www.ryanair.com gekoppelde gegevensverzameling een databank vomen waarvoor de bescherming van de Databankenwet geldt. 4.8 Ingevolge artikel 1 lid 1 aanhef en onder a Databankenwet moet voor de toepassing van deze wet onder een databank worden verstaan: "een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering". 4.9 De Databankenwet is gebaseerd op richtlijn nr. 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de bescherming van databanken (Pb. 1996, L 77/20, hierna ook: Databankenrichtlijn). Voor de uitleg van het begrip databank is de rechtspraak van het Hof van Justitie hierover van belang. Zoals het Hof van Justitie in zijn arresten van 9 november 2004 in zaak C-203/02, LJN: BF9808 (British Horseracing Board Ltd/William Hill Organisation Ltd) en zaak C-338/02, LJN: BF9808 (Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel AB) heeft overwogen, moet het begrip investering in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud van een databank algemeen worden opgevat als betrekking hebbend op de investering ten behoeve van het aanleggen van deze databank als zodanig. In dit verband moet het begrip investering in de verkrijging van de inhoud van een databank aldus worden opgevat dat het duidt op de middelen die worden aangewend om bestaande elementen te verkrijgen en in deze databank te verzamelen, met uitsluiting van de middelen die worden aangewend voor het creëren van die elementen. Achtergrond daarvan is dat de door de richtlijn geregelde bescherming door het recht sui generis strekt tot bevordering van de totstandkoming van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens, en niet tot het creëren van gegevens die naderhand in een databank bijeen kunnen worden gebracht. Het begrip investering in de controle van de inhoud van de databank moet aldus worden opgevat dat het ziet op de middelen die worden aangewend voor de controle van de juistheid van de gezochte elementen, zowel bij de samenstelling van de databank als tijdens het functioneren ervan, teneinde de betrouwbaarheid van de informatie in deze databank te waarborgen. De middelen die worden aangewend voor de controle in de fase waarin gegevens of andere elementen worden gecreëerd die vervolgens in een databank worden opgenomen, hebben daarentegen betrekking op dit creëren, zodat daarmee geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of er sprake is van een substantiële investering in het kader van artikel 7 van

165



de richtlijn. Het begrip investering in de presentatie van de inhoud van de betrokken databank betreft op zijn beurt de middelen die worden aangewend om de databank gegevens te kunnen laten verwerken, dat wil zeggen hetgeen is gedaan met het oog op de systematische en methodische ordening van de in de databank opgenomen elementen en de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid daarvan. De omstandigheid dat de samenstelling van een databank samenhangt met de uitoefening van een hoofdactiviteit in het kader waarvan de samensteller van de databank tevens degene is die de in de databank opgenomen elementen heeft gecreëerd, sluit als zodanig niet uit dat deze persoon aanspraak kan maken op de bescherming die het recht sui generis biedt, op voorwaarde dat hij aantoont dat de verkrijging van deze elementen of de controle dan wel de presentatie daarvan een substantiële investering heeft gevergd, los van de middelen die voor het creëren van deze elementen zijn aangewend. Ook al vereisen het opzoeken van gegevens en het controleren van de juistheid ervan op het moment van samenstelling van de databank in beginsel niet dat de samensteller van deze databank bijzondere middelen aanwendt, aangezien het gaat om gegevens die hij heeft gecreëerd en die te zijner beschikking staan, neemt dit niet weg dat het verzamelen van deze gegevens, de systematische of methodische ordening ervan in de databank, de organisatie van de afzonderlijke toegankelijkheid en de controle van de juistheid gedurende de gehele periode waarin de databank functioneert, tot een in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht substantiële investering in de zin van artikel 7 van de richtlijn kunnen nopen, aldus het Hof van Justitie. 4.10 Het voorgaande brengt mee dat onderscheid moet worden gemaakt tussen investeringen die zijn gedaan om de gegevens die in de databanken zijn opgenomen te creëren, en investeringen die zijn gedaan om bestaande gegevens te verkrijgen en in de databank op te nemen. De eerstgenoemde investeringen vallen niet onder het begrip investering in de zin van de Databankenwet en -richtlijn, de laatstgenoemde investeringen wel. Ook als de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, kan aanspraak bestaan op de in de Databankenwet en -richtlijn bedoelde bescherming, mits sprake is van een substantiële investering in de databank, los van de investeringen die nodig waren voor het creëren van de desbetreffende gegevens. 4.11 Ryanair heeft aangevoerd dat haar investeringen uit de volgende onderdelen bestaan: a. kosten voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website; b. investeringen in hardware, benodigd om de gegevensverzameling te kunnen verwerken; c. kosten voor het gebruik van software die nodig is om de gegevensverzameling via de website te presenteren en de presentatie te controleren; d. kosten voor netline-software ten behoeve van het indelen van haar werknemers.

4.12 In hoger beroep heeft Ryanair deze posten als volgt toegelicht. Ryanair heeft over de jaren 2006 tot en met 2010 steeds meer bezoekers op haar website gekregen (van 180.000.000 in 2006 tot 384.000.000 in 2010) en steeds meer passagiers vervoerd (van 40.530.000 in 2006 tot 72.720.000 in 2010). Verreweg de meeste boekingen (99%) worden gemaakt via de website van Ryanair. Gezien dit enorme aantal boekingen en het nog veel grotere aantal bezoekers van de website is het cruciaal dat de website er verzorgd uitziet en te allen tijde goed bereikbaar is en dat het boekingsproces goed werkt. Ryanair maakt daarom hoge kosten om de databank met vluchtgegevens aan de consument te presenteren via haar website en die presentatie te onderhouden en te controleren. Allereerst heeft Ryanair kosten gemaakt voor het vervaardigen van de oorspronkelijke website. Deze bevat weliswaar nieuwsberichten en informatie over Ryanair, maar is voornamelijk bestemd voor de verkoop van vluchttickets. Ryanair heeft daarnaast aanzienlijk geïnvesteerd in de hardware die nodig is om de databank te kunnen aanbieden via de website en de daaruit volgende boekingen te kunnen verwerken. Zo heeft Ryanair alleen al datacenters in drie verschillende landen. Ryanair maakt tevens kosten om deze hardware up to date te houden. Ryanair heeft verder aanzienlijk geïnvesteerd in de software die nodig is om de website te presenteren en die presentatie te controleren. Ryanair maakt hiervoor gebruik van de New Skies Internet Booking Engine software van Navitaire. Daarvoor heeft zij in de periode april 2007-april 2008 een bedrag van USD 5.979.902,10 uitgegeven en in de volgende boekjaren telkens een nog hoger bedrag. Daarnaast maakt Ryanair gebruik van Netline-software om de werkzaamheden van haar werknemers - waaronder het presenteren van de Ryanair-data en het controleren van de presentatie- zo efficiënt mogelijk in te delen. Voor deze software betaalt Ryanair een licentievergoeding van € 11.250,- per maand. Ten slotte heeft Ryanair een aanzienlijk aantal werknemers in dienst dat zich uitsluitend of in ieder geval voor een groot deel bezighoudt met het presenteren van de databank via de website en het controleren van die presentatie. 4.13 Naar het oordeel van het hof heeft Ryanair met het bovenstaande ook in hoger beroep onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat sprake is van een substantiële investering in (specifiek) het verkrijgen en in een databank opnemen van bestaande gegevens, het controleren van de verzamelde en opgenomen gegevens en/of het presenteren van de inhoud van een databank. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat Ryanair een luchtvaartmaatschappij is, die haar eigen vluchtgegevens genereert en voor haar bedrijfsvoering gebruikt. De kosten die verband houden met het creëren en bijhouden van deze vluchtgegevens (voor de samenstelling en uitvoering van het vluchtschema van Ryanair) kunnen niet als investering in een databank worden meegeteld. Verder wordt de verzameling van vluchtgegevens via de Ryanair website voor het publiek opengesteld en toegankelijk gemaakt, om de diensten van Ryanair bij potentiële klanten onder de

166



aandacht te brengen en het online boeken van vluchten bij Ryanair mogelijk te maken. De website met de daaraan gekoppelde verzameling vluchtgegevens vormt aldus het (voornaamste) verkoopkanaal van Ryanair. Zoals PR Aviation terecht opmerkt, betreffen de door Ryanair genoemde investeringen daarmee in feite de volledige operationele kosten van (het grootste deel van) haar verkoopinfrastructuur. Naar het oordeel van het hof kunnen die kosten niet- in elk geval niet volledig en zonder meer- als investeringen in de gegevensverzameling als zodanig worden beschouwd. Op grond van de door Ryanair gestelde feiten kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de onderhavige gegevensverzameling getuigt van een substantiële investering in vorenbedoelde zin. Aan Ryanair komt daarom geen bescherming op grond van de Databankenwet voor deze gegevensverzameling toe. Nu Ryanair geen concrete feiten of omstandigheden heeft gesteld die, indien bewezen, tot een andere uitkomst zouden kunnen leiden, gaat het hof aan het door Ryanair gedane bewijsaanbod op dit punt voorbij. 4.14 Gelet op het voorgaande deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat de vorderingen van Ryanair op de primaire grondslag niet toewijsbaar zijn. De vraag of PR Aviation inbreuk maakt op het door Ryanair gestelde databankrecht, door herhaaldelijk en systematisch niet substantiële delen van de databank van Ryanair op te vragen en te hergebruiken (wat Ryanair stelt, maar PR Aviation betwist), moet nu de door Ryanair gedane investeringen niet door de Databankenwet en -richtlijn worden beschermd, ontkennend worden beantwoord. De grief in het incidenteel hoger beroep faalt derhalve. 4.15 De grieven 2 tot en met 7 in het principaal hoger beroep stellen vervolgens de vraag aan de orde of de gegevens die onderdeel uitmaken van de gegevensverzameling van Ryanair (door Ryanair aangeduid als de Ryanair Data en omschreven als: alle relevante gegevens van alle door Ryanair op haar website aangeboden vluchten, alsmede alle andere gegevens die relevant zijn voor het boeken van een vlucht, die via de Ryanair website openbaar worden gemaakt) in aanmerking komen voor bescherming als 'niet oorspronkelijk geschrift' in de zin van artikel 10 lid 1, aanhef en onder 1° Auteurswet en of PR Aviation met het overnemen van gegevens uit deze gegevensverzameling in het kader van de uitvoering van zoekopdrachten voor haar klanten inbreuk maakt op het alsdan bestaande auteursrecht van Ryanair. 4.16 Met grief 2 betoogt PR Aviation dat auteursrechtelijke bescherming van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter in strijd is met het geharmoniseerde werkbegrip uit richtlijn 2001129/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb. L 167/10, ook aangeduid als de Auteursrechtrichtlijn) en met artikel 3 lid 1 van de Databankenrichtlijn. PR Aviation beroept zich daarbij op het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2009 in zaak C-5/08 (lnfopaq

International A/S tegen Danske Dagblades Forening). In haar visie dwingt richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 Auteurswet ertoe dat het auteursrecht slechts kan gelden voor oorspronkelijke werken. Met grief 3 betoogt PR Aviation dat de digitale informatie van Ryanair in elk geval niet is te beschouwen als een geschrift waarvoor de bescherming van artikel 10 Auteurswet geldt. Naar volgt uit de beoordeling van grief 6 hierna behoeven deze grieven geen afzonderlijke bespreking. Met grief 6 betoogt PR Aviation dat, ook als Ryanair een auteursrecht op de digitale gegevens zou toekomen, PR Aviation daarop geen inbreuk maakt, nu het haar op grond van artikel 24a Auteurswet vrijstaat gebruik te maken van de gegevens verzameling. Naar het oordeel van het hof slaagt deze grief. Daartoe overweegt het hof het volgende. 4.17 Op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een verzameling als bedoeld in artikel 10 lid 3 van deze wet beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van de verzameling, die noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en normaal gebruik te maken van de verzameling. 4.18 Niet in geschil is dat de vluchtgegevens die via de website van Ryanair openbaar worden gemaakt, een systematisch en methodisch geordende en afzonderlijk met elektronische middelen toegankelijke gegevensverzameling vormen in de zin van artikel 10 lid 3 Auteurswet. 4.19 Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet (kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als andere bezoekers van de website, gebruik van maakt. Naar het oordeel van het hof handelt PR Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem waarop de website draait. Allereerst gaat het hier niet om een online databank waartoe slechts op basis van een licentie of ander gebruiksrecht in eigenlijke zin toegang kan worden verkregen. Verder is er geen sprake van een inbreuk op een aan Ryanair toekomend eigendomsrecht, zoals Ryanair stelt. Het hof merkt daarbij op dat het hier niet gaat om handelingen zoals het op grote schaal verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten ("spam") aan of via de systemen van Ryanair of om andere voor Ryanair belastende of hinderlijke gedragingen, maar om het per zoekvraag van een klant opvragen van relevante gegevens, zoals de klant dat zelf ook zou kunnen doen. Van het doorbreken of omzeilen van technische beveiligingsmaatregelen is evenmin sprake. Verder staat vast dat PR Aviation aan haar klant exact dezelfde kale ticketprijs doorgeeft als die op de website van Ryanair wordt getoond. Op het moment dat de klant besluit de vlucht via PR Aviation te boeken, brengt PR Aviation haar bemiddelingskasten separaat in rekening. Over de ticketprijzen van Ryanair en de bemiddelingskasten van PR Aviation laat zij dus geen misverstand bestaan. Dat de Ryanair-website de klant

167



de mogelijkheid biedt om enkele aanpassingen te maken in de totaalprijs van de vlucht (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen geen bagage mee te nemen en online in te checken en te kiezen voor een betaalwijze met lage verwerkingskosten), terwijl de websites van PR Aviation niet dezelfde mogelijkheid bieden en op dit punt vaste tarieven hanteren, acht het hof van onvoldoende betekenis, te meer omdat de klant de vrijheid heeft om na het proces van zoeken en vergelijken van ticketprijzen te kiezen voor het boeken van een vlucht via PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair. Dat PR Aviation door haar handelwijze de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaartmaatschappij schaadt, zoals Ryanair stelt, valt daarom niet in te zien. Evenmin kan worden gezegd dat PR Aviation het Ryanair onmogelijk maakt om reizigers die via de website van PR Aviation boeken aanvullende diensten van haar eigen partners aan te bieden. Om te beginnen heeft de klant, zoals hiervoor is opgemerkt, de vrijheid om na gebruik van het zoeken vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via haar website of rechtstreeks bij Ryanair. Verder is onbetwist dat, ook als de klant de boeking via de website van PR Aviation verricht, de aanvullende diensten van de partners van Ryanair worden getoond op het moment dat de luchtvaartmaatschappij een bevestigingsbericht aan de klant stuurt. Gelet op dit alles moet PR Aviation als rechtmatige gebruiker van de Ryanair-website worden beschouwd. 4.20 Dat Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden het gebruik van haar website voor commerciële doeleinden heeft verboden, maakt het voorgaande overigens ook niet anders. Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het eerste lid van dit artikel. Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel te kunnen spreken. 4.21 De verveelvoudiging die door PR Aviation wordt vervaardigd, bestaat eruit dat per zoekopdracht van een klant enkele vluchtgegevens van de website van Ryanair (tijdelijk) worden overgenomen (ervan uitgaande dat er een vlucht van Ryanair is die aan de zoekvraag van de klant beantwoordt), om deze gegevens in een overzicht aan de klant te tonen en, indien de klant ervoor kiest de geselecteerde vlucht via de website van PR Aviation te boeken, het boekingsproces verder te doorlopen. Duidelijk is dat die verveelvoudiging noodzakelijk is om op deze wijze toegang tot de gegevensverzameling van Ryanair te hebben en daarvan gebruik te kunnen maken. Dat de gegevensverzameling via de website van Ryanair voor iedere gebruiker toegankelijk is, maakt niet dat de overname van gegevens door PR Aviation met het hiervoor beschreven doel niet als noodzakelijk kan worden beschouwd. Daarbij weegt mee dat PR A via ti on met de door haar aangeboden dienst gebruik maakt van normale mogelijkheden tot raadpleging van de

gegevensverzameling en daarmee in een gerechtvaardigde behoefte van consumenten om goedkope aanbiedingen voor luchtvervoer te vinden voorziet. 4.22 Naar het oordeel van het hof is ten slotte ook sprake van normaal gebruik van de gegevensverzameling. Zoals hiervoor al vermeld, worden per zoekopdracht van een klant vluchtgegevens opgevraagd, zoals de klant dat zelf ook zou doen als hij rechtstreeks gebruik zou maken van de Ryanair website. PR Aviatien stelt terecht dat de overname van gegevens daarbij geschiedt in overeenstemming met het eigenlijke doel van de openbare beschikbaarstelling van de gegevens door Ryanair, namelijk het verschaffen van informatie over haar vluchten aan consumenten en het gebruik van die informatie door consumenten voor het verrichten van een boeking. Dat het gebruik door PR Aviation strijdig is met de beperkingen die Ryanair in haar gebruiksvoorwaarden stelt, doet daaraan niet af. Daarbij is nog van belang dat, zoals in r.o. 4.19 is overwogen, niet valt in te zien dat PR Aviation door dit gebruik de reputatie van Ryanair schaadt en/of Ryanair de mogelijkheid onthoudt om zelf aanvullende diensten te verkopen. Ten slotte mag niet over het hoofd worden gezien dat PR Aviation door haar informatie- en bemiddelingsdiensten potentiële reizigers op het aanbod van Ryanair wijst, boekingen faciliteert en daarmee Ryanair ook klanten bezorgt. 4.23 Het voorgaande leidt het hof tot de conclusie dat, ook als veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de door Ryanair openbaar gemaakte digitale informatie onder de geschriftenbescherming ex artikel 10 lid 1 Auteurswet valt, PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op het alsdan aan Ryanair toekomende auteursrecht. Anders dan de rechtbank heeft aangenomen, zijn de op die grondslag gebaseerde vorderingen van Ryanair dus evenmin toewijsbaar. Op de vraag of sprake is van een inbreuk op de geschriftenbescherming in de zin van bewijsbare ontlening van gegevens door PR Aviation, welke vraag in grief 4 aan de orde wordt gesteld, behoeft daarom niet meer te worden ingegaan. De grieven 5 en 7, waarin PR Aviation een beroep heeft gedaan op het citaatrecht ex artikel 15a Auteurswet en het tijdelijke reproductierecht ex artikel 13a Auteurswet, behoeven gelet op het voorgaande, bij gebrek aan belang, verder ook geen bespreking. 4.24 In het kader van de devolutieve werking van het hoger beroep dient het hof thans nog de overige door Ryanair aangevoerde gronden voor haar vorderingen te onderzoeken, waaraan de rechtbank in haar beoordeling niet is toegekomen. In de eerste plaats betreft het daarbij de stelling van Ryanair dat PR Aviation een onrechtmatige daad jegens haar heeft gepleegd. BiJ de beoordeling hiervan geldt als uitgangspunt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, dat PR Aviation met haar handelwijze geen inbreuk maakt op door de Databankenwet en/of Auteurswet beschermde rechten van Ryanair. Van onrechtmatig handelen kan dus slechts op andere, van de door Ryanair vermeende

168



inbreuk op intellectuele eigendomsrechten losstaande, gronden sprake zijn. 4.25 Ryanair heeft in dit verband allereerst gesteld dat PR Aviation onrechtmatig handelt, door op de wegolo-websites de suggestie te wekken dat consumenten geld kunnen besparen bij het boeken van vluchten door te boeken via deze websites, terwijl het tegendeel het geval is. Na gemotiveerde betwisting daarvan door PR Aviation is Ryanair op die stelling niet meer teruggekomen. Het hof houdt het er daarom voor dat Ryanair die stelling niet heeft gehandhaafd, daargelaten nog dat deze tegenover de betwisting een toereikende feitelijke onderbouwing ontbeert. Daarnaast heeft Ryanair aangevoerd dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt, door zonder enige vergoeding gebruik te maken van de Ryanair Data, terwijl Ryanair aanzienlijke kosten maakt voor het verkrijgen, controleren en presenteren van deze informatie en zij substantiële inkomsten uit de verkoop van additionele diensten misloopt. Naar het oordeel van het hof is dit echter in de gegeven omstandigheden onvoldoende om het handelen van PR Aviation onrechtmatig te achten. De vrijheid van ondernemen brengt mee dat het PR Aviation in beginsel vrijstaat om Ryanair, ook met gebruikmaking van haar eigen gegevens, concurrentie aan te doen, zowel met betrekking tot de verkoop van tickets voor door Ryanair verzorgd luchtvervoer - waardoor Ryanair op zichzelf geen inkomsten misloopt, nu zij de volledige door de consument betaalde ticketprijs ontvangt -als bij de verkoop van aanvullende diensten, ter zake waarvan dan PR Aviation en niet Ryanair provisie-inkomsten ontvangt. Dat PR Aviation gebruik maakt van de mogelijkheden van de website van Ryanair om aan bemiddelingsactiviteiten te doen, zonder daarvoor een vergoeding aan Ryanair te betalen, is in beginsel ook toegestaan. Dat Ryanair tot op zekere hoogte inkomsten misloopt doordat bezoekers bij boekingen via de websites van PR Aviation niet de website van Ryanair te zien krijgen (met daarop het aanbod van aanvullende diensten van haar partners), leidt gelet op voormeld uitgangspunt ook niet tot onrechtmatigheid. Dit geldt te meer, nu de klant de vrijheid heeft en houdt om na gebruik van het zoeken vergelijkingssysteem van PR Aviation te boeken via de website van PR Aviation of rechtstreeks via de website van Ryanair en dat, ook als de klant voor boeking via PR Aviation kiest, bij de bevestiging van de vlucht door Ryanair ook haar aanvullende diensten worden getoond. Ryanair heeft verder nog gesteld dat PR Aviation onrechtmatig jegens haar handelt door inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Ryanair en door de reputatie van Ryanair als goedkoopste luchtvaaltmaatschappij van Europa te beschadigen. Zoals in r.o. 4.19 is overwogen, volgt het hof Ryanair daarin echter niet. Bij dit alles moet ten slotte nog worden bedacht dat tegenover de beweerde nadelen voor Ryanair ook onmiskenbare voordelen staan, in die zin dat bezoekers via de website van PR Aviation op het aanbod van Ryanair worden geattendeerd en bij het boeken van vluchten worden gefaciliteerd.

De conclusie uit dit alles is dat de vorderingen ook op deze grond niet toewijsbaar zijn. 4.26 Ryanair stelt ten slotte dat PR Aviation wanprestatie heeft gepleegd door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair haar website te gebruiken voor commerciële doeleinden en te bemiddelen bij de verkoop van tickets van Ryanair voor eigen zakelijk gewin. Ryanair stelt daarbij dat iedere bezoeker, en dus ook PR Aviation, bij gebruik van de website de gebruiksvoorwaarden moet accepteren en daaraan dus contractueel is gebonden. Ook dit betoog kan Ryanair niet baten. Zoals hiervoor is overwogen, staat het PR Aviation op grond van artikel 24a lid 1 Auteurswet vrij om als rechtmatige gebruiker gegevens van de website van Ryanair over te nemen zoals zij doet. Op grond van artikel 24a lid 3 Auteurswet kan die vrijheid bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker worden ingeperkt. Ryanair heeft niet tegengesproken dat deze dwingendrechtelijke (met artikel 6 lid 1 van de Databankenrichtlijn corresponderende) beperking tussen partijen geldt, ongeacht welk recht op de gestelde overeenkomst van toepassing is. Ook als ervan wordt uitgegaan dat PR Aviation de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd (wat PR Aviation overigens heeft betwist), geldt dus dat zij niet is gebonden aan het verbod waarop Ryanair zich te dezen beroept. Van wanprestatie kan daarom ook geen sprake zijn. Ook deze grondslag kan de vorderingen van Ryanair dus niet dragen. 4.27 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen op geen van de door Ryanair aangevoerde gronden toewijsbaar zijn. De grieven 8 en 9 in het principaal hoger beroep (waarmee PR Aviation betoogt dat handhaving van de geschriftenbescherming in dit geval strijdig is met het mededingingsrecht en/of het vrij verkeer van diensten, en dat Ryanair met haar beroep op het databankenrecht en auteursrecht misbruik maakt van recht) behoeven daarom, bij gebrek aan belang, geen bespreking. 4.28 Resteert nog de bespreking van grief 10 in het principaal hoger beroep, gericht tegen de in eerste aanleg ten laste van PR Aviation uitgesproken proceskostenveroordeling. Zoals uit het voorgaande volgt, moet Ryanair als de in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, zodat zij de proceskosten in eerste aanleg dient te dragen. De grief slaagt derhalve. Op het betoog van PR Aviation dat de rechtbank, anders dan zij had aangekondigd, aan de schending door Ryanair van haar substantiëringsplicht geen consequenties heeft verbonden op het gebied van de proceskosten, behoeft niet meer te worden ingegaan. 4.29 PR Aviation heeft gevorderd Ryanair te veroordelen in de volledige proceskosten in eerste aanleg als bedoeld in artikel 1019h Rv. Ryanair heeft tegen deze vordering geen afzonderlijk verweer gevoerd. Nu het geschil grotendeels betrekking heeft op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Databankenwet en Auteurswet, zal het hof de proceskosten in eerste aanleg bepalen op de voet van artikel 1019h Rv. Het hof zal deze kosten vaststellen

169



overeenkomstig de opgave die Ryanair heeft gedaan, nu PR Aviation geen afzonderlijke kostenopgave heeft overgelegd, maar zich kennelijk bij de opgave van Ryanair aansluit, en partijen voor het hoger beroep ook van gelijke (als redelijk en evenredig beschouwde) kosten aan beide zijden uitgaan. Omdat de kosten volgens de opgave van Ryanair in eerste aanleg ruimschoots hoger waren dan het maximale bedrag dat volgens de indicatietarieven in IE-zaken in beginsel nog als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt, heeft Ryanair van haar kant aanspraak gemaakt op het bedrag van € 25.000,-, overeenkomstig het voor deze zaak geldende indicatietarief Nu er geen reden is om aan te nemen dat de kosten van PR Aviation lager zijn geweest dan die van Ryanair, zal het hof voormeld bedrag, dat gelet op de complexiteit van de zaak en de omvang van de betrokken belangen niet onredelijk of onevenredig voorkomt, aan PR Aviation toewijzen. 5. Slotsom Het principaal hoger beroep slaagt en het incidenteel hoger beroep faalt. Het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Het hof zal, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Ryanair alsnog afwijzen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Ryanair worden veroordeeld in de kosten van beide instanties. Wat de proceskosten van het hoger beroep betreft, zijn partijen overeengekomen dat de proceskostenvergoeding uit hoofde van artikel 10l9h Rv wordt gefixeerd op € 40.000,- per procespartij voor het principaal hoger beroep en € 10.000,- per procespartij voor het incidenteel hoger beroep. Het hof zal partijen hierin volgen, nu deze kosten het hof niet onredelijk of onevenredig voorkomen, en zal Ryanair derhalve veroordelen tot betaling van de genoemde bedragen aan advocaatkosten. 6. De beslissing Het hof, recht doende: in het principaal hoger beroep: vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Utrecht van 28 juli 2010 en doet opnieuw recht; wijst de vorderingen van Ryanair af; veroordeelt Ryanair in de kosten van beide instanties, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van PR Aviation wat betreft de eerste aanleg begroot op € 25.000,- voor salaris van de advocaat op de voet van artikel 1019h Rv en op € 254,- voor griffierecht en tot aan deze uitspraak wat betreft het principaal hoger beroep begroot op € 40.000,- voor salaris van de advocaat, op € 640,- voor griffierecht en op € 73,89 voor kosten van het appelexploot; in het incidenteel hoger beroep: verwerpt het beroep; wijst de vorderingen van Ryanair in hoger beroep af; veroordeelt Ryanair in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van PR Aviation begroot op € 10.000,- voor salaris advocaat; in het principaal en in het incidenteel hoger beroep voorts:

verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. H.L. Wattel, S.B. Boorsma en W.H.F.M. Cortenraad en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2012.

170

www.iept.nl IEPT20040212, HvJEG, Postkantoor


Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, Postkantoor

MERKENRECHT BESCHRIJVENDE MERKEN • Concrete beoordeling relevante feiten en om-standidgheden Bevoegde autoriteit en beoordelende rechterlijke instantie moeten rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden • Relevantie inschrijving andere lidstaat Inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving be-voegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven • algemeen belang artikel 3(1)(c) van de richtlijn streeft een doel van algemeen belang na, te weten dat tekens of bena-mingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aange-vraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt Het Hof heeft erkend dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang nastreeft, te we-ten dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de in-schrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (…). Dit algemeen belang im-pliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt ter aanduiding van de ken-merken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, ter vrije beschikking van alle ondernemingen worden gelaten zodat deze ze kun-nen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen producten te beschrijven. Merken die uitsluitend uit dergelijke tekens of benamingen bestaan, kunnen dus, behalve op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, niet worden ingeschreven. • Aantal belanghebbenden irrelevant Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aan-biedt die concurreren met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord ge-bruik kunnen maken van de tekens of benamingen die

(Advertenties)

kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven • Vertalingen Indien inschrijving van rechtswege vertalingen om-vat, dient beschrijvend karakter voor elke vertaling te worden nagegaan wanneer zoals in het hoofdgeding de toepasselijke nati-onale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel er-kende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uit-strekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrij-ving van een aantal verschillende merken. 60. Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kun-nen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. • Uitsluitend beschrijvend Irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrij-vingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden • Reikwijdte beschrijvend karakter en onder-scheidend vermogen Beoordeling beschrijvend karakter voor kenmerken en/of onderscheidend vermogen te beoordelen per categorie waren en diensten dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor ken-merken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzake-lijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of dien-sten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelf-de merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn • Samengesteld woord Samengesteld woord bestaande uit beschrijvende bestanddelen als regel ook beschrijvend, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen

171

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/IE-Specialisten/De_Brauw.pdf

http://www.iept.nl/files/IE-Specialisten/De_Brauw.pdf�



Een merk bestaande uit een woord waarvan elk be-standdeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aange-vraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten on-gebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestandde-len gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en al-daar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrij-vend is in de zin van diezelfde bepaling. • Commercieel belang irrelevant Niet relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commerci-eel essentieel dan wel bijkomstig zijn • Voorwaardelijke inschrijving Inschrijving op voorwaarde dat bepaald kenmerk niet aanwezig is, is niet mogelijk De verwijzende rechter tekent daarbij aan dat het hem erom gaat of het teken Postkantoor kan worden inge-schreven voor bijvoorbeeld diensten van het verzorgen van direct-mail campagnes en het uitgeven van fran-keerzegels „voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor”. (…) dat de richtlijn zich ertegen ver-zet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten • Niet beperkt tot evident ontoelaatbare merken Artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de prak-tijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd Vindplaatsen: curia.europe.eu; Jurispr. blz. I-1619; IER 2004, nr. 22, m.nt. Gielen; BIE 2005, nr. 106; NJ 2006, 531 Hof van Justitie EG. 12 februari 2004 (V. Skouris, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur)) „Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1 – Gronden voor weige-ring van inschrijving – Inaanmerkingneming van alle relevante feiten en omstandigheden – Verbod om merk in te schrijven voor bepaalde waren of diensten op voorwaarde dat deze bepaald kenmerk niet bezitten – Woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van betrokken waren of diensten”

In zaak C-363/99, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Neder-land), in het aldaar aanhangige geding tussen Koninklijke KPN Nederland NV en Benelux-Merkenbureau, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), samengesteld als volgt: (…), advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: – Koninklijke KPN Nederland NV, vertegenwoordigd door K. Limperg en T. Cohen Jehoram, advocaten, – het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door J. H. Spoor en L. De Gryse, advocaten, – de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Koninklijke KPN Nederland NV, het Benelux-Merkenbureau en de Commissie ter terechtzitting van 15 november 2001, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 januari 2002, het navolgende Arrest 1. Bij beschikking van 3 juni 1999, binnengekomen bij het Hof op 1 oktober daaraanvolgend, heeft het Ge-rechtshof te ’s-Gravenhage krachtens artikel 234 EG negen prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 be-treffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). 2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Ko-ninklijke KPN Nederland NV (hierna: „KPN”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) naar aanlei-ding van de weigering van het BMB om het teken „Postkantoor” als merk voor verschillende waren en diensten in te schrijven, zoals door KPN was aange-vraagd. Rechtskader De communautaire regelgeving 3. De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschil-len op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelij-ke markt kunnen vervalsen. 4. Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, en past zij slechts die bepalingen van nationaal recht aan welke

172

http://www.iept.nl/


http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-363%2F99&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Zoeken



het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. 5. De zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het doel van de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in be-ginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, en dat de gronden van weigering of nie-tigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, limitatief moe-ten worden opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen. 6. De twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn geeft aan dat alle lidstaten van de Gemeen-schap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108), en dat de bepalingen van de richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag. 7. Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...]merk kunnen vormen”, bepaalt: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, teke-ningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 8. Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden op-gesomd, bepaalt in de leden 1 en 3: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschre-ven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of bena-mingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van ver-vaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of bena-mingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; [...] g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten; [...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien in-geschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderschei-dend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.” De Eenvormige Beneluxwet op de merken

9. De Eenvormige Beneluxwet op de merken werd per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 decem-ber 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (Nederlands Traktatenblad 1993, 12; hierna: „BMW”), welk protocol strekte tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux. 10. Artikel 1 van de BMW bepaalt: „Als individuele merken worden beschouwd de bena-mingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onder-neming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid ople-veren.” 11. Artikel 6 bis, leden 1 tot en met 4, van de BMW bepaalt: „1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel: a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met na-me wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs mist; b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, sub 1 en 2. 2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel be-treffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt. 3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop bin-nen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau te-gen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.” 12. Artikel 6 ter van de BMW luidt: „De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brus-sel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrij-ving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspon-dentieadres.” 13. Artikel 13, sub c, eerste alinea, van de BMW be-paalt: „Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, strekt

173

http://www.iept.nl/




zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een ander dezer talen.” Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 14. Op 2 april 1997 heeft KPN bij het BMB een aan-vraag voor de inschrijving van het woord „Postkantoor” als merk ingediend voor bepaalde waren en diensten van de klassen 16, 35 tot en met 39, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeen-komst van Nice”). Deze klassen betreffen onder meer papier, reclame, verzekeringen, uitgeven van frankeer-zegels, bouw, telecommunicatie, transport, opvoeding, en het geven van technische voorlichting en advisering. 15. Het BMB heeft KPN bij brief van 16 juni 1997 meegedeeld de inschrijving voorlopig te weigeren op grond dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend be-schrijvend [is] voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrek-king tot een postkantoor” en „derhalve [...] ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid, sub a, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken [mist]”. 16. Bij brief van 15 december 1997 heeft KPN bezwaar gemaakt tegen deze weigering, die definitief is gewor-den bij brief van het BMB van 28 januari 1998. 17. Op 30 maart 1998 heeft KPN tegen deze weigering beroep ingesteld bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, dat van oordeel was dat het antwoord op bepaalde vra-gen, inzake de uitlegging van de BMW, verwijzing naar het Benelux-Gerechtshof vereiste, en dat verwij-zing naar het Hof van Justitie noodzakelijk was voor het antwoord op andere vragen, inzake de uitlegging van de richtlijn. 18. In deze omstandigheden heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie de volgende negen prejudiciële vragen gesteld: „1) Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gron-den, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het mer-kenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponeerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)? 2) Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau om-trent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit

het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en an-der als bedoeld in artikel 6 bis, lid 4, BMW? 3) Geldt het antwoord op [de eerste] vraag [...] evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6 ter BMW bedoelde verzoek? 4) Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies, B, sub 2, van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c, van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien in-geschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er wei-nig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezi-gen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294, inzake P. Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)]. Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze ta-len? 5) a) Moet bij de beoordeling van de vraag of een te-ken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is ver-richt elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft? b ) Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt? Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze ta-len? 6) Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend te-ken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, vol-doende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of

174

http://www.iept.nl/




diensten (bijvoorbeeld het teken Postkantoor voor meubelen)? Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend ver-mogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn be-schrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten? 7) Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten er-voor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvo-rens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6 bis BMW volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen ‚een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident on-toelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren’? Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoor-deeld of een depot ‚evident ontoelaatbaar’ is? Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietig-heidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietig-heid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken ‚evident ontoelaatbaar’ is. 8) Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschre-ven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of dien-sten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels‚ voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor’)? 9) Is bij de beantwoording van de vragen nog van in-vloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschre-ven?” De eerste drie vragen 19. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar ook met alle haar bekende relevante feiten en omstandigheden. Met zijn tweede en derde vraag, die tegelijkertijd moe-ten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter in welke fase van de procedure voor de bevoegde auto-riteit, deze rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, en in geval van beroep bij een rechterlijke instantie, of ook de rechter daarmee rekening moet houden. Bij het Hof ingediende opmerkingen 20. KPN is van mening dat het BMB bij het onderzoek of een merk kan worden ingeschreven, niet uitsluitend

moet oordelen op basis van het merk, maar ook reke-ning mag houden met bepaalde feiten van algemene bekendheid alsmede met de door de deposant gegeven informatie. Het BMB mag echter niet verder gaan dan de relevante feiten en omstandigheden die hem bekend zijn op het tijdstip van de indiening van de aanvraag. 21. KPN betoogt dat het BMB dezelfde criteria dient te hanteren zowel bij het voorlopige onderzoek als bij het definitieve onderzoek van een inschrijvingsaanvraag. Niettemin moet het voor het BMB mogelijk zijn om bij het definitieve onderzoek rekening te houden met rele-vante feiten die hem na het voorlopige onderzoek werden bekend gemaakt. 22. Ten slotte wijst KPN erop dat de rechter bij wie een beroep tegen een beslissing van het BMB is ingesteld, dient te oordelen op basis van dezelfde feiten als het BMB. 23. Het BMB voert aan dat het rekening moet houden met alle hem bekende feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de vraag of het merk, zoals het is gedeponeerd, zijn functie als onderscheidingsteken voor de waren en diensten waarvoor het is gedepo-neerd, kan vervullen. Het BMB kan zich dan ook niet beperken tot de gegevens die hem door de deposant zijn meegedeeld of die van algemene bekendheid zijn, waarbij het evenwel opmerkt dat, indien het BMB wil steunen op elementen die de deposant niet kent, het de deposant in de gelegenheid moet stellen zijn mening daaromtrent te kennen te geven overeenkomstig het be-ginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging. 24. Voorts betoogt het BMB dat deze verplichting, re-kening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden, geldt voor alle fasen van de procedure voor het BMB. 25. Ten slotte stelt het BMB in wezen dat de rechter bij wie beroep tegen een beslissing van het BMB is inge-steld, de merites van het depot dient te beoordelen op basis van alle aan het BMB ten tijde van de definitieve weigering bekende feiten en omstandigheden, zonder acht te kunnen slaan op voor hem voor het eerst aange-voerde nieuwe gronden. 26. De Commissie stelt dat een beoordeling in abstracto van het gedeponeerde teken en van de vraag, of dit te-ken valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, niet denkbaar is. 27. Bij alle merken, met name bij woordmerken, zal het antwoord op deze vraag immers afhangen van de bete-kenis van het merk, en deze betekenis is weer afhankelijk van het gebruik dat in het economisch en sociaal verkeer van dit merk wordt gemaakt, met name bij het publiek waarvoor het betrokken merk is be-doeld. Voorts wordt de bescherming nooit in absolute termen aangevraagd, maar in verhouding tot bepaalde, in de inschrijvingsaanvraag te noemen, waren of dien-sten. De geschiktheid van het merk om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, moet altijd worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. 28. Ten slotte wijst zij erop dat de lidstaten de procedu-rele aspecten van het merkenrecht vrij mogen regelen,

175

http://www.iept.nl/




maar dat daarentegen de handhaving van de door de richtlijn voorgeschreven materiële normen niet afhan-kelijk mag worden gesteld van de fase van de procedure, zodat de verplichting om bij de beoordeling van de inschrijvingsaanvraag rekening te houden met de concrete omstandigheden, zowel geldt voor de be-voegde autoriteit als voor de rechterlijke instantie. Antwoord van het Hof 29. Met betrekking tot de vraag of een bevoegde autori-teit bij het onderzoek van een aanvraag voor de inschrijving van een merk rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden, zij in de eerste plaats vastgesteld dat de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat „alle lidsta-ten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom” en dat „de bepalingen van deze richtlijn vol-ledig moeten stroken met die van genoemd verdrag”. 30. Artikel 6 quinquies, C, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat „[b]ij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt [...] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke om-standigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk”. 31. In de tweede plaats, wanneer de bevoegde autoriteit een aanvraag voor de inschrijving van een merk onder-zoekt en met het oog hierop met name moet vaststellen of het merk elk onderscheidend vermogen mist, of het beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten, en of het een soortnaam geworden is, mag dit geen onderzoek in abstracto zijn. 32. Bij dit onderzoek dient de bevoegde autoriteit im-mers rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, waaronder de aard van het merk (woordmerk, beeldmerk, enz.) en, bij een woordmerk, de betekenis ervan, teneinde vast te stellen of dit merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de in-schrijving. 33. Aangezien voorts de inschrijving van een merk al-tijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn ver-melde weigeringsgronden, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten te worden beoordeeld. 34. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot deze waren of diensten en anderzijds in relatie tot de perceptie er-van door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplet-tende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 41, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 46 en 75). 35. In het kader van haar beoordeling houdt de bevoeg-de autoriteit rekening met alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder – in voorkomend geval – de resultaten van een studie die de aanvrager overlegt

teneinde bijvoorbeeld aan te tonen dat het merk onder-scheidend vermogen heeft of dat het niet misleidend is. 36. Met betrekking tot de vraag, in welke fase van de voor de bevoegde autoriteit gevolgde onderzoekspro-cedure rekening moet worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, alsmede met be-trekking tot de vraag, in het geval dat volgens de nationale wetgeving tegen de beslissing van de be-voegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij een rechterlijke instantie, of deze laatste ook rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden, zij beklemtoond dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rech-terlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle re-levante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vast-gesteld door de toepasselijke nationale regelgeving. 37. Op de eerste drie vragen dient dus te worden ge-antwoord dat artikel 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving be-voegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle rele-vante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevan-te feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrij-ving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aan-vraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toe-passelijke nationale regelgeving. De negende vraag 38. Met zijn negende vraag, die als tweede dient te worden behandeld, wil de verwijzende rechter verne-men of het feit dat een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat is ingeschreven, invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving be-voegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschre-ven. Bij het Hof ingediende opmerkingen 39. KPN is van mening dat het bestaan van een in-schrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat niet onder alle omstandigheden meebrengt dat dit merk of een overeenkomstig merk voor dezelfde waren of diensten ook zal moeten wor-den ingeschreven in andere lidstaten. Een gegeven merk hoeft immers niet per se hetzelfde onderschei-dend vermogen te hebben in de verschillende lidstaten. Per lidstaat zal moeten worden beoordeeld in hoeverre het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft in de ogen van het in die lidstaat in aanmerking komende publiek.

176

http://www.iept.nl/




40. Het BMB betoogt dat het bij zijn onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een teken, naast dit teken niet ook rekening kan houden met de tekens die in de andere lidstaten zijn ingeschreven. Bovendien kan een merk ook zijn ingeschreven in een andere lidstaat omdat het van huis uit weliswaar geen onderscheidend vermogen heeft, doch dit door gebruik wel heeft ver-kregen en zulks door de deposant aannemelijk is gemaakt. Ten slotte krijgt een teken geen onderschei-dend vermogen doordat een ander, evenmin onderscheidend teken ten onrechte is ingeschreven. Beoordelingsfouten zijn onvermijdelijk maar kunnen niet, op grond van verkeerd begrepen rechtsbeginselen zoals het gewettigd vertrouwen of de rechtszekerheid, tot herhaling daarvan dwingen. 41. De Commissie stelt dat een in een lidstaat verrichte definitieve inschrijving, na toetsing op de weigerings-gronden, voor de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten een aanwijzing kan vormen bij hun toetsing in het kader van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn. Bij woordmerken zal een dergelijke inschrij-ving evenwel slechts relevant zijn als het betrokken woord is gesteld in een van de talen van het betrokken merkenstelsel. In elk geval vormt een dergelijke in-schrijving slechts een aanwijzing en kan deze niet in de plaats treden van de beoordeling, die op grond van de concrete omstandigheden van het geval door de be-voegde autoriteiten van andere lidstaten moet worden verricht, afgaand op de bescherming van de betrokken kringen in deze lidstaten. Antwoord van het Hof 42. Zoals in punt 32 van het onderhavige arrest is ge-zegd, dient de bevoegde autoriteit rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk, teneinde vast te stellen of dit valt onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde gronden voor weigering van de inschrijving. Zoals voorts in punt 33 in herinnering is gebracht, wordt de inschrijving van een merk altijd gevraagd voor de in de inschrijvings-aanvraag vermelde waren of diensten. 43. Dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan derhalve geen invloed hebben op de vraag of een overeenstemmend merk, waarvan de inschrijving voor soortgelijke waren of diensten in een andere lidstaat wordt gevraagd, valt on-der een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden. 44. Op de negende vraag dient dus te worden geant-woord dat de inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat, geen invloed heeft op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeen-stemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven. De vierde vraag 45. Met het eerste deel van de vierde vraag, die als der-de dient te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in

de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wanneer er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden. Hij vraagt ook of het voor de beantwoording van deze vraag een rol speelt dat een klein dan wel een groot aantal concurrenten belang kan hebben bij ge-bruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Met het tweede deel van de vierde vraag wil hij vernemen welke gevolgen voor de toepassing van deze bepaling voortvloeien uit een nationale wetgeving vol-gens welke het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een merk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in deze andere talen. Bij het Hof ingediende opmerkingen 46. Volgens KPN is het geenszins ongewoon dat geldi-ge merken een zeker verwijzend of beschrijvend karakter hebben. Een dergelijk merk kan evenwel wor-den ingeschreven, zelfs indien het in de ogen van een zeker publiek spontaan verwijst naar kenmerken van de waren waarvoor het is ingeschreven. Tekens die op het moment van het depot niet een gebruikelijke aandui-ding van een bepaalde eigenschap van de waren zijn, maar slechts een verwijzend karakter hebben, zijn geen tekens waarop wordt gedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 47. KPN voegt eraan toe dat het van belang is te weten of er voor de concurrenten alternatieven zijn, want hoe meer alternatieven er zijn, hoe kleiner de kans is dat een concurrent wordt beperkt in zijn mogelijkheden om een verwijzend teken als onderscheidingsteken te ge-bruiken. 48. Het BMB is van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn van toepas-sing is wanneer een merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aan-duiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht. Het is van geen belang dat er naast deze tekens of benamingen andere mogelijkheden bestaan om dezelfde kenmerken aan te duiden. Dit wordt bevestigd door het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779). 49. Het BMB voert voorts aan dat de vraag of veel of weinig concurrenten de betrokken tekens of benamin-gen willen gebruiken, geen bepalend criterium is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 50. Ten slotte stelt het BMB dat het Beneluxgebied voor de toepassing van het Benelux-merkenrecht één en ondeelbaar is, zodat de inschrijving van een teken als merk dient te worden geweigerd voor het gehele Beneluxgebied, indien dit teken in slechts één van de Beneluxlanden of in één van de Beneluxtalen beschrij-vend is of anderszins onderscheidend vermogen mist. 51. Op grond van het reeds aangehaalde arrest Wind-surfing Chiemsee betoogt de Commissie dat het in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn gestelde verbod op beschrijvende merken beoogt dat tekens die ken-

177

http://www.iept.nl/




merken van de waren beschrijven, door eenieder onge-stoord gebruikt kunnen worden. In dit verband is voor het verbod op dergelijke merken niet vereist dat het monopoliseringsgevaar actueel of concreet is. Verder is het irrelevant of er synoniemen bestaan voor de tekens of benamingen die kunnen worden gebruikt om ken-merken van de waren te beschrijven. 52. Ten slotte is het volgens de Commissie evenmin relevant of er veel dan wel weinig concurrenten zijn die hinder zouden kunnen ondervinden van monopolisering door inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen. Antwoord van het Hof 53. Wat het eerste deel van de vraag betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd. 54. Zoals het Hof reeds heeft verklaard (reeds aange-haalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 25; Linde e.a., punt 73, en Libertel, punt 52), streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden ge-bruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. 55. Dit algemeen belang impliceert immers dat alle te-kens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle onderne-mingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde ken-merken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of bena-mingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. 56. In deze omstandigheden moet de bevoegde autori-teit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (zie in die zin arrest Windsurfing Chiem-see, reeds aangehaald, punt 31). Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling. 57. Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de in de inschrij-vingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt immers weliswaar dat een merk onder de in deze bepa-ling vermelde weigeringsgrond valt indien het „uitsluitend” bestaat uit tekens of benamingen die kun-nen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten, maar vereist niet dat deze

tekens of benamingen de enig mogelijke manier van aanduiding van deze kenmerken zijn. 58. Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeel-nemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of be-namingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven. 59. Met betrekking tot het tweede deel van de vierde vraag zij opgemerkt dat, wanneer zoals in het hoofdge-ding de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door in-schrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in fei-te gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken. 60. Derhalve dient bovengenoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kun-nen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. 61. De vierde vraag moet derhalve aldus worden be-antwoord, dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een merk dat uit-sluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen be-staan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of bena-mingen waaruit het merk bestaat. Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door in-schrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kun-nen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten. De zesde vraag 62. Met het eerste deel van zijn zesde vraag, die als vierde dient te worden behandeld, wenst de verwijzen-de rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde wa-ren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, moet worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onder-scheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3,

178

http://www.iept.nl/




lid 1, sub b, van de richtlijn. In geval van een ontken-nend antwoord wenst de verwijzende rechter met het tweede deel van zijn vraag te vernemen of bij de vast-stelling, of een dergelijk merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten waar-voor het niet beschrijvend is, rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat het publiek dit merk niet zal opvatten als onderscheidend voor die waren of diensten, omdat het merk kenmerken van andere waren of diensten beschrijft. Bij het Hof ingediende opmerkingen 63. KPN stelt dat, indien de verwijzende rechter met „beschrijvend teken” doelt op een woord uit het gang-bare spraakgebruik, voldaan is aan de eisen van de artikelen 1 en 3 van de richtlijn inzake onderscheidend vermogen, wanneer een dergelijk woord als merk wordt gedeponeerd voor waren of diensten waarvoor het niet beschrijvend is. Voorts betoogt KPN dat het onder-scheidend vermogen van een merk dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd, en niet met betrek-king tot waren of diensten die verband zouden kunnen houden met de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd. 64. Volgens het BMB kan een teken als Postkantoor onder meer dienen om de bestemming van de waren of diensten aan te geven, bijvoorbeeld meubelen bestemd voor gebruik in een postkantoor. Dat het teken door het relevante publiek kan worden begrepen als een aanwij-zing in verband met een kenmerk van de betrokken waren of diensten (bijvoorbeeld de bestemming), maakt het teken dan ongeschikt als merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 65. Doch ook al zou het publiek het teken Postkantoor voor bepaalde waren of diensten niet als een aanwijzing in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn op-vatten, dan nog blijft het teken op grond van deze bepaling ongeschikt om als merk te fungeren. Voor de-ze bepaling is immers niet zozeer van belang hoe het teken thans door het betrokken publiek wordt opgevat, maar wel of het teken in de handel kan dienen ter aan-duiding van aldaar genoemde kenmerken of omstandigheden. Tevens moet rekening worden gehou-den met de perceptie van het teken door de betrokken kringen zoals die redelijkerwijs in de toekomst te ver-wachten is. 66. De Commissie stelt dat het onderscheidend ver-mogen van een merk zowel afhangt van de waren of diensten waarvoor bescherming wordt aangevraagd, als van de wijze waarop de normaal geïnformeerde, rede-lijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van deze waren of diensten het merk opvat. Voorts is zij van mening dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn afzonderlijk dienen te worden beoordeeld, hoewel er in de praktijk overlap-pingen kunnen optreden. Het is voor de vaststelling dat een teken voor deze waren of diensten onderscheidend vermogen bezit, dus niet voldoende dat het teken voor deze waren of diensten niet louter beschrijvend is. Antwoord van het Hof

67. Wat het eerste deel van de vraag betreft, blijkt uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie met name arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 67). Dit geldt in het bijzonder voor de weigeringsgronden die respectievelijk sub b, c, en d, van deze bepaling worden vermeld, ook al bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer ervan (zie in die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punten 35 en 36). 68. Voorts moeten volgens de rechtspraak van het Hof de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77; arresten Linde e.a., reeds aangehaald, punt 71, en Libertel, reeds aangehaald, punt 51). 69. Bijgevolg kan uit het feit dat een teken niet valt on-der een van deze weigeringsgronden, niet worden geconcludeerd dat het niet onder een andere weige-ringsgrond kan vallen (zie in die zin arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68). 70. De bevoegde autoriteit kan dus in het bijzonder niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaalde waren of diensten op de enkele grond dat het deze waren of diensten niet beschrijft. 71. Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest in her-innering is gebracht, moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn voorts worden beoordeeld in re-latie tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten. 72. Verder bepaalt artikel 13 van de richtlijn dat „[i]ndien een grond voor weigering van inschrijving [...] slechts bestaat voor een deel van de waren of dien-sten waarvoor dit merk gedeponeerd [...] is, [...] de weigering van inschrijving [...] alleen die waren of diensten [betreft]”. 73. Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de bevoegde au-toriteit derhalve voor elke van deze waren of diensten nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en kan zij voor de in aanmerking genomen waren of dien-sten tot uiteenlopende conclusies komen. 74. De bevoegde autoriteit kan dus niet concluderen dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor bepaal-de waren of diensten op de enkele grond dat het kenmerken van andere waren of diensten beschrijft, zelfs al wordt de inschrijving ervan gevraagd voor al deze waren of diensten. 75. Wat het tweede deel van de vraag betreft moet, zo-als in punt 34 van het onderhavige arrest is opgemerkt, het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnfor-

179

http://www.iept.nl/




meerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddel-de consument van die waren of diensten. 76. Hieruit volgt dat, indien de bevoegde autoriteit na het onderzoek van een aanvraag voor merkinschrijving vaststelt dat, gelet op alle relevante feiten en omstan-digheden een merk elk onderscheidend vermogen mist voor bepaalde waren of diensten in de ogen van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige gemiddel-de consument van deze waren of diensten, zij de inschrijving van dit merk voor deze waren of diensten moet weigeren overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 77. Daarentegen is het irrelevant dat ditzelfde merk in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijk om-zichtige gemiddelde consument van andere waren of diensten, beschrijvend is voor kenmerken van deze an-dere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 78. Noch uit artikel 3, noch uit enige andere bepaling van de richtlijn vloeit immers voort dat het beschrij-vend karakter van een merk voor bepaalde waren of diensten een grond is voor weigering van de inschrij-ving van dit merk voor andere waren of diensten. Zoals in de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gepreciseerd, worden de gronden van weigering van het recht op een merk zelf, limitatief op-gesomd. 79. Op de zesde vraag dient derhalve te worden geant-woord, dat artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te heb-ben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of dien-sten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is irrelevant voor de beoordeling of ditzelf-de merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. De vijfde vraag 80. Vooraf moet er allereerst op worden gewezen dat in artikel 2 van de richtlijn wordt vastgelegd, welke soor-ten tekens een merk kunnen vormen (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 43), onafhankelijk van de waren of dien-sten waarvoor bescherming is aangevraagd (zie in die zin arresten Sieckmann, reeds aangehaald, punten 43-55; Libertel, reeds aangehaald, punten 22-42, en arrest van 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 34-41). In deze bepaling staat onder meer dat „woorden” en „letters” merken kunnen vormen, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 81. Gelet op deze bepaling is er geen reden om aan te nemen dat een woord als „Postkantoor” voor bepaalde waren of diensten niet geschikt is om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit

van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28; arresten Merz & Krell, reeds aan-gehaald, punt 22, en Libertel, reeds aangehaald, punt 62). Bijgevolg draagt de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn niet bij tot de beslechting van het geschil. 82. Evenwel blijkt uit de formulering van de vijfde vraag dat de verwijzende rechter in feite wil vernemen, of een merk waarvan inschrijving wordt gevraagd voor bepaalde waren of diensten, onder een weigeringsgrond valt of niet. Deze vraag dient dan ook aldus te worden begrepen dat de verwijzende rechter verzoekt om uit-legging van artikel 3, lid 1, van de richtlijn. 83. In de tweede plaats blijkt uit punt 15 van het onder-havige arrest dat het BMB zich in het hoofdgeding heeft gebaseerd op het feit dat „het teken Postkantoor [...] uitsluitend beschrijvend is voor de [betrokken] wa-ren en diensten met betrekking tot een postkantoor” en daaruit heeft afgeleid dat het teken Postkantoor geen onderscheidend vermogen had. 84. Het eventuele gebrek aan onderscheidend ver-mogen van het teken Postkantoor waarop de verwijzende rechter doelt, vloeit dus voort uit de vast-stelling dat dit teken kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft, aangezien het uitsluitend bestaat uit bestanddelen die deze kenmerken beschrij-ven. 85. In dit verband dient te worden opgemerkt, zoals ook reeds in punt 67 van het onderhavige arrest werd beklemtoond, dat de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden weliswaar onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen, maar er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden. 86. In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmer-ken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, daardoor nood-zakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Een merk kan evenwel elk onderschei-dend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft. 87. Teneinde de verwijzende rechter een bruikbaar antwoord te geven, dient de vijfde vraag – die als vijfde dient te worden behandeld – derhalve zo te worden be-grepen, dat in wezen wordt gevraagd of artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk be-standdeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aange-vraagd, kan worden geacht zelf niet beschrijvend te zijn voor kenmerken van deze waren of diensten, en zo ja onder welke voorwaarden. In deze context vraagt de verwijzende rechter of het van belang is dat er voor dit woord synoniemen bestaan of dat de kenmerken van de waren of diensten die door het woord kunnen worden

180

http://www.iept.nl/




beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. Bij het Hof ingediende opmerkingen 88. KPN voert aan dat, wanneer de bestanddelen van een merk elk onderscheidend vermogen missen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aange-vraagd, het merk meestal ook elk onderscheidend vermogen zal missen. Indien de bestanddelen van het merk evenwel niet elk onderscheidend vermogen mis-sen, maar louter verwijzend van aard zijn voor de betrokken waren of diensten, zodat zij in theorie in de handel kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar bepaalde eigenschappen ervan, kan het merk niettemin onderscheidend vermogen hebben voor deze waren of diensten. 89. Volgens het BMB dient elk teken, samengesteld of niet, te beantwoorden aan de criteria van de artikelen 2 en 3, lid 1, sub b, c, en d, van de richtlijn. Een nieuwe woordcombinatie zonder onderscheidend vermogen is niet ipso facto onderscheidend. 90. Het BMB stelt dat de vraag meestal zal zijn of een combinatie van woorden die louter beschrijvend zijn voor kenmerken van de betrokken waren, niettemin er-in slaagt voldoende onderscheidend vermogen te verkrijgen, zodat het uit deze woordcombinatie be-staande merk zelf niet beschrijvend zal zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Indien de combinatie niets anders is dan het louter bij elkaar voe-gen van twee niet onderscheidende (want beschrijvende) elementen, zal een dergelijke combina-tie, hoewel strikt genomen nieuw, meestal niet onderscheidend worden geacht. 91. Ten slotte is het feit dat er synoniemen bestaan voor een – mogelijk beschrijvend – teken, geen bepalend cri-terium voor de geldigheid van een dergelijk teken als merk. 92. De Commissie betoogt dat een teken dat is samen-gesteld uit bestanddelen die ieder op zich voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, in de regel, afgezien van inburgering, zelf ook geen onderscheidend ver-mogen heeft, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn, zoals een wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis van de samenstelling van die bestand-delen, die ertoe leiden dat het teken een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel geschikt is geworden om de waren of diensten van een onderneming te on-derscheiden. De betrokken toetsing dient echter steeds te zijn gebaseerd op de concrete omstandigheden van het geval. Antwoord van het Hof 93. Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn wordt de inschrijving geweigerd van merken die uit-sluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoeda-nigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waar of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. 94. Zoals in punt 68 van het onderhavige arrest is be-nadrukt, moeten de verschillende in artikel 3 van de

richtlijn opgesomde weigeringsgronden worden uitge-legd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt. 95. Blijkens de punten 54 en 55 van het onderhavige arrest streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aange-vraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat der-gelijke tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. 96. Voor de conclusie dat een merk dat, zoals het merk in het hoofdgeding, wordt gevormd door een woord be-staande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is de vaststelling dat elk van deze bestand-delen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf. 97. Het is voorts niet noodzakelijk dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bedoelde tekens of bena-mingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals de formulering van deze bepaling aangeeft, is het vol-doende dat deze tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden gewei-gerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [zie in die zin met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 de-cember 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32]. 98. Over het algemeen is de enkele combinatie van be-standdelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de in-schrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Het enkele aaneenschrijven van der-gelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syn-tactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of bena-mingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten. 99. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combi-natie niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat be-stemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de

181

http://www.iept.nl/




visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan. 100. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aange-vraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten on-gebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestandde-len gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en al-daar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrij-vend is in de zin van diezelfde bepaling. 101. Overigens is het om de in punt 57 van het onder-havige arrest uiteengezette reden, bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrij-vingsaanvraag zijn vermeld. 102. Het is evenmin relevant dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of bena-mingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen be-lang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of bena-mingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel be-lang. 103. Ten slotte is in de punten 59 en 60 supra reeds ge-antwoord op de vraag, in hoeverre een nationale bepaling als artikel 13, sub c, eerste alinea, BMW een rol speelt bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. 104. Op de vijfde vraag dient dus te worden geant-woord dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de in-schrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen, Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan be-

horen tot het normale spraakgebruik en aldaar een ei-gen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De achtste vraag 105. Met zijn achtste vraag, die als zesde dient te wor-den onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn dan wel het Verdrag van Pa-rijs zich ertegen verzet dat een tot merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. 106. De verwijzende rechter tekent daarbij aan dat het hem erom gaat of het teken Postkantoor kan worden ingeschreven voor bijvoorbeeld diensten van het ver-zorgen van direct-mail campagnes en het uitgeven van frankeerzegels „voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor”. Bij het Hof ingediende opmerkingen 107. KPN betoogt dat de richtlijn hierover niets regelt, zodat het Hof niet bevoegd is om zich over deze kwes-tie uit te spreken. Subsidiair stelt zij dat dergelijke beperkingen toelaatbaar zijn en dat het mogelijk is bij het depot uitsluitingen toe te staan of zelfs te vereisen. 108. Het BMB voert aan dat volgens de richtlijn de procedurele vraagstukken weliswaar behoren tot de be-voegdheid van de lidstaten, doch dat voor de verkrijging en het behoud van het merkrecht in al die staten in beginsel dezelfde voorwaarden gelden. Tot die voorwaarden behoort ook de verplichting dat de formu-lering van de inschrijving voldoet aan internationaal aanvaarde normen, met name de classificatie in de Overeenkomst van Nice. 109. De bepalingen van de Overeenkomst van Nice staan evenwel niet toe dat het ontbreken van een be-paalde, niet objectief vaststelbare eigenschap wordt opgenomen als onderdeel van een waren- of diensten-lijst. 110. De Commissie betoogt om te beginnen dat het Hof niet bevoegd is om een uitspraak te doen over de ver-enigbaarheid van een nationaalrechtelijke bepaling met het Verdrag van Parijs. Onder verwijzing naar verorde-ning nr. 40/94 stelt zij voorts dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zich er niet tegen verzet dat merken die voor sommige waren of diensten beschrijvend zijn, worden geweigerd voor een deel van de in de inschrij-vingsaanvraag genoemde waren of diensten, een praktijk die ook door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en model-len) (BHIM) wordt gehanteerd. Antwoord van het Hof

182

http://www.iept.nl/




111. Er zij aan herinnerd dat de Overeenkomst van Ni-ce de waren en diensten onderverdeelt in klassen teneinde de inschrijving van merken te vergemakkelij-ken. Elke klasse omvat verscheidene waren of verscheidene diensten. 112. Een onderneming kan weliswaar verzoeken om inschrijving van een merk voor alle waren of alle dien-sten van een dergelijke klasse, maar geen enkele bepaling van de richtlijn verbiedt haar om die inschrij-ving slechts voor bepaalde waren of diensten te vragen. 113. Zo is het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van een merk voor een volledige klasse van de Overeenkomst van Nice, het merk overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn slechts inschrijft voor bepaalde waren of diensten van deze klasse, bijvoorbeeld wanneer het merk elk onder-scheidend vermogen mist voor de andere in de aanvraag vermelde waren of diensten. 114. Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de be-voegde autoriteit bij een inschrijvingsaanvraag voor bepaalde waren of diensten, het merk slechts inschrijft voorzover deze waren of diensten een bepaald kenmerk niet bezitten. 115. Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonze-kerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. Derden – in het bijzonder concurrenten – zouden doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten de door het merk ver-leende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of bena-mingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om hun eigen waren te be-schrijven. 116. Aangezien de richtlijn zich tegen een dergelijke praktijk verzet, behoeft niet te worden ingegaan op de uitlegging van het Verdrag van Parijs. 117. In deze omstandigheden dient op de achtste vraag te worden geantwoord dat de richtlijn zich ertegen ver-zet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. De zevende vraag 118. Met zijn zevende vraag, die als laatste dient te worden onderzocht, wil de verwijzende rechter verne-men of artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde auto-riteit waarbij uitsluitend de inschrijving van evident ontoelaatbare merken wordt geweigerd. Bij het Hof ingediende opmerkingen 119. KPN stelt dat, daar de richtlijn in artikel 3, lid 1, bepaalt dat tekens niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, zij de lidstaten expliciet toestaat om merken in te schrijven die later nietig verklaard kunnen worden. Bijgevolg staat het de lidstaten vrij om in het stadium van de in-schrijving te bepalen dat alleen „evident ontoelaatbare” tekens worden geweigerd. Het staat hen ook vrij te be-palen welke tekens als „evident ontoelaatbaar” moeten worden beschouwd en welke niet. De invulling van dit

criterium zou kunnen zijn dat tot inschrijving van een teken wordt overgegaan, ook al bestaat er gerede twij-fel over de vraag of het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daarentegen dienen in een procedure tot nietigverklaring van een ingeschre-ven merk de criteria van de artikelen 1 tot en met 3 van de richtlijn strikt te worden toegepast. 120. Het BMB en de Commissie zijn daarentegen van mening dat de Beneluxlanden sinds de inwerkingtre-ding van de richtlijn niet meer kunnen afgaan op de gemeenschappelijke commentaren van hun regeringen inzake de BMW en evenmin op de eerdere uitspraken van het Benelux-Gerechtshof, die ten gevolge van de richtlijn achterhaald zijn, maar zich moeten baseren op de tekst, het doel en de strekking van artikel 3 van de richtlijn. Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen „ontoelaatbare” en „evident ontoelaatbare” depots. Antwoord van het Hof 121. Blijkens punt I, lid 6, laatste alinea, van de memo-rie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992 „zal het [...] toet-singsbeleid een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfs-leven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren” en „[zal] de toetsing binnen de grenzen [...] blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken”. 122. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de derde overweging van de considerans van de richtlijn welis-waar bepaalt dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, maar de zevende overweging van de conside-rans preciseert dat de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in be-ginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden en dat hiertoe de gronden van weigering van het recht op een merk zelf limitatief worden opge-somd in de richtlijn. 123. Bovendien is het stelsel van de richtlijn gebaseerd op een controle vóór de inschrijving, al regelt zij tevens een controle achteraf. Het onderzoek van met name de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgron-den vindt plaats in het kader van de aanvraag om inschrijving en moet grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden inge-schreven (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 59). 124. De bevoegde autoriteit van een lidstaat moet der-halve de inschrijving weigeren van elk merk dat valt onder een van de gronden voor weigering van de in-schrijving die zijn vastgesteld door de richtlijn, met name in artikel 3. 125. Artikel 3 van de richtlijn maakt geen onderscheid tussen merken die niet kunnen worden ingeschreven en merken die „evident” niet kunnen worden ingeschre-ven. Bijgevolg mag een bevoegde autoriteit niet overgaan tot inschrijving van merken die vallen onder een van de in dit artikel vermelde gronden voor weige-

183

http://www.iept.nl/




ring van inschrijving op grond dat deze merken niet „evident ontoelaatbaar” zouden zijn. 126. Derhalve dient op de zevende vraag te worden ge-antwoord dat artikel 3 van de richtlijn zich verzet tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evi-dent ontoelaatbare” merken wordt geweigerd. Kosten 127. De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een al-daar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), uitspraak doende op de door het Gerechtshof te ’s-Gravenhage bij beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) Artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpas-sing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving be-voegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponeerd, maar met alle rele-vante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevan-te feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrij-ving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aan-vraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toe-passelijke nationale regelgeving. 2) De inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het on-derzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeen-stemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven. 3) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kun-nen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die ge-bruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waar-uit het merk bestaat. Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door in-schrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk

van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kun-nen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten. 4) Artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus wor-den uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te heb-ben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of dien-sten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 is irrelevant voor de beoordeling of dit-zelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. 5) Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet al-dus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de in-schrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan be-horen tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling. Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aandui-den als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kun-nen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. 6) Richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk in-schrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezit-ten. 7) Artikel 3 van richtlijn 89/104 verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde auto-riteit waarbij uitsluitend de inschrijving van „evident ontoelaatbare” merken wordt geweigerd. Conclusie Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Co-lomer

184

http://www.iept.nl/




1. Bij beschikking van 3 juni 1999 heeft het Ge-rechtshof te ’s-Gravenhage tien vragen(2) gesteld aan het Hof van Justitie over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „merken-richtlijn”).(3) I – De feiten en de procedure in het hoofdgeding 2. Koninklijke KPN Nederland NV (hierna: „KPN”) heeft op 2 april 1997 bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: „Merkenbureau”) de uitdrukking „Postkan-toor” gedeponeerd als woordmerk voor papier, karton en hiermee verband houdende producten(4) alsmede voor de meest uiteenlopende diensten.(5) 3. Het Merkenbureau heeft op 16 juni 1997 KPN la-ten weten, de gevraagde inschrijving voorlopig te weigeren. Zijns inziens miste het teken onderscheidend vermogen omdat het uitsluitend beschrijvend is voor de opgegeven waren en diensten. 4. KPN heeft tegen deze voorlopige weigering be-zwaar gemaakt en verzocht om deze in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventueel afzien van de merkenbescherming voor de waren of diensten waarvoor het teken beschrijvend zou zijn. Het Merkenbureau zag geen aanleiding om zijn beslissing te herzien en heeft KPN dus bij brief van 28 januari 1998 in kennis gesteld van zijn beslissing tot definitie-ve weigering van de inschrijving. 5. Daarop heeft KPN het Gerechtshof verzocht het Merkenbureau te gelasten, het teken in te schrijven voor alle in de aanvraag opgegeven klassen of ten min-ste voor de in zijn arrest aangewezen klassen. 6. Bij tussenbeschikking van 3 december 1998 heeft het Gerechtshof besloten partijen de vraag voor te leg-gen of het wenselijk was om aan het Hof van Justitie en het Benelux-Gerechtshof een groot aantal vragen te stellen over de uitlegging van de merkenrichtlijn, res-pectievelijk de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „Eenvormige wet”).(6) Ten slotte heeft het Ge-rechtshof bij beschikking van 3 juni 1999 de behandeling van de zaak geschorst en beslist aan beide hoven de vragen te stellen waarover overleg was ge-pleegd met de partijen. II – De prejudiciële vragen 7. Het Gerechtshof stelt het Hof van Justitie letterlijk de volgende vragen: „IV a. Dient het Benelux-Merkenbureau, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988, betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, (...) is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedepo-neerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de depo-sant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het de-

pot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)? (...) V. Geldt het antwoord op vraag IV a en b evenzo voor het oordeel van het Benelux-Merkenbureau om-trent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en an-der als bedoeld in artikel 6 bis, lid 4[, van de Eenvormige wet]?(7) VI. Geldt het antwoord op vraag IV a en b evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6 ter [van de Eenvormige wet] bedoelde verzoek? (...) IX a. Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs – on-der de merken, die krachtens artikel 3, lid 1, aanhef en c, van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding ter zake is? Speelt daarbij een rol of er wei-nig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezi-gen? [vgl. het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294, inzake Ferrero & Co SpA/Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)]. Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C [van de Eenvormige wet] het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen? (...) X a. Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samen-gesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 [van de Een-vormige wet]) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft? X b. Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in be-ginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt?

185

http://www.iept.nl/




Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C [van de Eenvormige wet] het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen? (...) XI. Is de enkele omstandigheid dat een beschrij-vend teken mede is gedeponeerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daar-door onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken Postkantoor voor meubelen)? Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend ver-mogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn be-schrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten? XII a. Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten er-voor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het Benelux-Merkenbureau te onderwerpen alvo-rens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau ingevolge artikel 6 bis [van de Eenvormige wet] volgens het Gemeenschappe-lijk Commentaar van de Regeringen ‚een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt ge-houden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren’? Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoor-deeld of een depot ‚evident ontoelaatbaar’ is? Aangenomen wordt dat in een contentieuze nietig-heidsprocedure (die na de inschrijving van een teken kan worden ingesteld) voor het inroepen van de nietig-heid van het als merk gedeponeerde teken niet de extra eis geldt dat het teken ‚evident ontoelaatbaar’ is. (...) XIII a. Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt inge-schreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die wa-ren of diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels ‚voorzover die niet be-trekking hebben op een postkantoor’)? (...) XVI. Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is in-geschreven?” III – Toepasselijke bepalingen 1 – De internationale merkenbescherming 8. Evenals de andere types industriële eigendom ge-nieten de merken al meer dan een eeuw een zeer ruime

internationale bescherming. Aanvangspunt was het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de indu-striële eigendom (hierna: „Unieverdrag van Parijs”) van 20 maart 1883(8), dat door alle lidstaten werd onderte-kend.(9) 9. Ik heb reeds bij een andere gelegenheid opgemerkt dat bij de eerste bepaling van het Unieverdrag (artikel 1, lid 1) de Unie tot bescherming van de industriële ei-gendom, bekend als de Unie van Parijs, is opgericht. Het Unieverdrag schept een referentiekader dat de ver-dragspartijen dienen te eerbiedigen in hun wetgeving en in hun onderlinge overeenkomsten en verdragen (ar-tikelen 25 en 19).(10) 10. In de materiële bepalingen over de internationale bescherming van de verschillende types industriële ei-gendom (artikelen 1-11) is een opvallend groot aantal bepalingen gewijd aan de merkenbescherming. Een van deze bepalingen is artikel 6 quinquies, sub b, dat be-paalt: „Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden: (...) 2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestem-ming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn ge-worden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. (...)” 11. Artikel 6 quinquies, sub c, lid 1, luidt als volgt: „Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten wor-den met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.” 2 – De merken in het gemeenschapsrecht A. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-meenschap 12. Artikel 30 EG bepaalt: „De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uit-voer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van (...) bescherming van de industriële en commerci-ele eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidsta-ten vormen.” B. De merkenrichtlijn 13. De merkenrichtlijn heeft tot doel de merkenwet-gevingen van de lidstaten aan te passen met het oog op de instelling en de werking van de interne markt. De beoogde harmonisatie is evenwel slechts gedeeltelijk van aard, zodat het optreden van de gemeenschapswet-gever beperkt blijft tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk en de lidstaten de vrijheid behou-den om de procedurebepalingen betreffende de inschrijving, het verval of de nietigheid van de door inschrijving verkregen merken vast te stellen.(11)

186

http://www.iept.nl/




14. Artikel 2 bepaalt, welke tekens een gemeen-schapsmerk kunnen vormen: „Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, teke-ningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.” 15. In artikel 3 somt de merkenrichtlijn de gevallen op waarin een merk niet ingeschreven wordt of, in voor-komend geval, nietig verklaard kan worden: „1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschre-ven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of be-namingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, be-stemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of be-namingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; (...) 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien in-geschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderschei-dend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. (...)” 16. Artikel 5 regelt de rechten van de merkhouder: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uit-sluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeen-stemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschre-ven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken onge-rechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. (...)”

17. Artikel 6 stelt beperkingen aan de rechten van de merkhouder: „1. Het aan het merk verbonden recht staat de hou-der niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: (...) b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveel-heid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (...)” C. De verordening inzake het gemeenschapsmerk 18. Op 20 december 1993 heeft de Raad verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening”)(12) vastgesteld opdat, zoals ik reeds in de hiervoor aangehaalde conclusie heb gesteld, voor de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden zouden gelden als die welke op een nationale markt be-staan, met name de voorwaarden waardoor de ondernemingen vanuit juridisch oogpunt „(...) in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien (...)”.(13) Het gaat erom, „(...) merken in te voeren welke worden geregeerd door één enkele com-munautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is”.(14) Dit doel moet worden be-reikt zonder dat het merkenrecht van de Gemeenschap in de plaats treedt van het merkenrecht van de lidsta-ten.(15) 19. Met gebruikmaking van dezelfde systematiek en begrippen als die van de merkenrichtlijn geeft de ver-ordening een definitie van de tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen (artikel 4), waarna een opsomming volgt van de weigeringsgronden voor de inschrijving van het merk (artikelen 7 en 8). Op de-zelfde manier worden de aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten (artikel 9) en de beperkingen ervan (artikel 12) vastgesteld. 3 – De merken in de Benelux Economische Unie 20. Teneinde het vrije verkeer van goederen tussen hun respectieve grondgebieden te bevorderen, hebben de drie lidstaten van de Benelux Economische Unie op 19 maart 1962 het Verdrag inzake de warenmerken(16) ondertekend, waarbij zij zich ertoe verbonden om de aan dit verdrag gehechte Eenvormige wet in hun res-pectieve wetgevingen op te nemen. 21. Bij dit verdrag, dat op 1 juli 1969 in werking is getreden, werd een nieuw orgaan opgericht, het Bene-lux-Merkenbureau te ’s-Gravenhage, dat is belast met de uitvoering van de Eenvormige wet en bijbehorende reglementen. De uitlegging van deze wettekst komt toe aan de rechterlijke instanties van de drie Beneluxlanden en aan het Benelux-Gerechtshof bij wijze van prejudi-ciële verwijzing.(17) 22. Op 2 december 1992 ondertekenden België, Luxemburg en Nederland een protocol tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet teneinde de merken-richtlijn in hun wetgeving om te zetten en relevante bepalingen inzake het gemeenschapsmerk in te voe-ren.(18) Overeenkomstig artikel 8 traden het protocol

187

http://www.iept.nl/




en de daarbij in de Eenvormige wet aangebrachte wij-zigingen in werking op 1 januari 1996. 23. In punt I, lid 6, laatste alinea, van het Gemeen-schappelijk Commentaar van de Regeringen bij het protocol wordt gesteld dat „het toetsingsbeleid van het Benelux-Merkenbureau (...) een voorzichtig en terug-houdend beleid [zal] moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehou-den en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstel-len dan wel te weigeren. Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Bene-lux-Gerechtshof, zijn getrokken.” 24. Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalt: „Als individuele merken worden beschouwd de bena-mingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onder-neming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid ople-veren.” 25. Artikel 6 bis bepaalt: „1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel: a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met na-me wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist; (...) 2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel be-treffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt. 3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop bin-nen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau te-gen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.” 26. Dit artikel 6 ter stelt dat „de deposant (...) zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift [kan] wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg ten-einde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen”. 27. Artikel 13, sub c, bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streekta-

len van het Beneluxgebied, „(...) zich van rechtswege uit[strekt] over zijn vertaling in een ander dezer talen”. IV – Onderzoek van de prejudiciële vragen 1 – Inleiding 28. Het is verontrustend dat een rechterlijke instantie waarvan de deskundigheid wordt erkend, zo veel twij-fels kan hebben aangaande de toepassing van de communautaire merkenrechtelijke bepalingen. Blijk-baar klopt hier iets niet in het systeem, omdat het moeilijk aan te nemen is dat het werk van de Europese wetgever dergelijke grote leemtes vertoont of dat zij die belast zijn met de toepassing ervan, zo weinig inzicht hebben in hun taak. Hoe dit ook zij, het Hof van Justitie dient het werk van de andere rechters aan te vullen en te vergemakkelijken binnen de uitleggingstaak die het door artikel 234 EG is toegekend. 2 – De uitleggingscriteria 29. In de reeds aangehaalde conclusie Merz & Krell heb ik vastgesteld dat de communautaire merkenrege-ling een bijzondere structuur heeft.(19) Evenals de verschillende lagen van een ui bestaat deze structuur uit verschillende cirkels waarbij de ene de andere omsluit. De eerste – uitsluitend interne – cirkel, is het specifieke domein van de verordening inzake het gemeenschaps-merk. De tweede sluit daarop aan met de krachtens de merkenrichtlijn geharmoniseerde nationale wetgevin-gen. De derde en laatste omvat de internationale merkenovereenkomsten die door alle lidstaten zijn aan-vaard. 30. In de onderhavige zaak komt daar nog een ander niveau bij, dat zich bevindt tussen de buitenste twee cirkels en bestaat uit de uniforme Benelux-wetgeving inzake dit industrieel eigendomsrecht. De drie lidstaten van deze economische unie hebben hun respectieve merkenregelingen niet alleen geüniformiseerd, maar deze bovendien met die van de andere lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd door de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn aan te passen en, omdat het niet anders kon, met eerbiediging van de overeenkom-sten die uit het Unieverdrag van Parijs voortvloeien. 31. Derhalve moeten de bepalingen van de merken-richtlijn waarop de vragen van het Gerechtshof betrekking hebben, worden uitgelegd als een integraal onderdeel van het geheel van de merkenrechtelijke be-palingen van de communautaire rechtsorde. 32. Hierbij mag de bestaansreden van het merkrecht niet uit het oog worden verloren: aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het met het onderscheidend teken aangeduide product of de daar-mee aangeduide dienst de identiteit van oorsprong waarborgen, in dier voege dat hij het product of de dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst en dat dus wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van een stelsel van reële concurrentie in de interne markt.(20) Om dit doel te bereiken wordt aan de merk-houder een reeks van rechten en bevoegdheden toegekend die met inachtneming van deze laatste doel-stelling moeten worden beoordeeld. De merkhouder geniet een bevoorrechte rechtspositie opdat de consu-ment het aangeduide product of de aangeduide dienst kan onderscheiden van die van andere herkomst.

188

http://www.iept.nl/




Voorts kunnen deze rechten als zodanig het voorwerp uitmaken van beperkingen, bijvoorbeeld wegens het algemeen belang om bepaalde benamingen zo veel mo-gelijk vrij te houden („noodzaak tot vrijhouding”). 33. Kortom, tussen de aan een ingeschreven merk verbonden rechten en het eigenlijke merk bestaat een instrumentele relatie. Daarom moet bij het bepalen van de precieze draagwijdte van het uitsluitend recht van de merkgerechtigde rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van het merk.(21) 3 – De wijze van beoordeling van het onderscheidend vermogen (vragen IV a, V, VI, XI, XIII a en XVI) 34. Met deze vragen wenst de verwijzende rechter te vernemen, op welke wijze de geschiktheid van een te-ken als merk vanuit juridisch oogpunt moet worden beoordeeld. 35. In de eerste plaats (vragen IV a, V en VI) wenst hij gedetailleerd te vernemen, of de geschiktheid van een teken als merk in abstracto dient te worden beoor-deeld dan wel met inachtneming van de concrete omstandigheden van het geval. Met het oog daarop vermeldt hij dat de aanvrager het teken vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt, alsmede dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de opgegeven waren en diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden. 36. Om te beginnen dient te worden geabstraheerd van de door het Gerechtshof gebruikte formulering die uit-gaat van de in het interne recht geldende specifieke fasen van de procedure: voorlopig onderzoek door het merkenbureau (vraag IV a), beoordeling – door het-zelfde orgaan – van de door de aanvrager geformuleerde bezwaren (vraag V) en de rechterlijke toetsing achteraf (vraag VI). De merkenrichtlijn zegt nergens hoe de inschrijvingsprocedure er in concreto uit moet zien, doch zij verklaart dat de lidstaten iedere vrijheid behouden om deze naar hun eigen goeddunken vast te stellen.(22) Daarom dient het antwoord van het Hof van Justitie betrekking te hebben op het onderzoek dat wordt verricht door de „bevoegde autoriteit over-eenkomstig het recht van de lidstaat.” 37. Om soortgelijke redenen moet evenmin bijzonder belang worden toegekend aan het feit dat uitsluitend wordt verwezen naar de „absolute gronden, weergege-ven in artikel 3, lid 1, juncto artikel 2 van de Eerste richtlijn”. Weliswaar wordt de eerste omstandigheid waarop de nationale rechter doelt, in het kader van de communautaire regeling onderzocht in het kader van de absolute weigeringsgronden, en de tweede omstandig-heid – inzake het misleidings- of verwarringsgevaar – in het kader van de relatieve gronden van artikel 4. Aangezien – ik benadruk dit – de merkenrichtlijn een neutrale houding inneemt met betrekking tot de proce-durele keuzes van de lidstaten, staat niets eraan in de weg dat een rechtsorde bepaalt dat beide vragen tege-lijkertijd moeten worden onderzocht. Het antwoord van het Hof van Justitie kan hieraan niet voorbijgaan. 38. Uitgaande van deze premissen kan worden gesteld dat de noodzakelijke voorwaarden voor de door het merk verleende bescherming – fundamenteel – in con-creto moeten worden beoordeeld, in de zin dat rekening

moet worden gehouden met uiteenlopende feitelijke omstandigheden, zoals duidelijk blijkt uit het onvoor-waardelijke voorschrift in artikel 6 quinquies, sub c, lid 1, van het Unieverdrag van Parijs.(23) 39. Ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de merken-richtlijn, dat verwijst naar artikel 2, moet de bevoegde autoriteit in de overeenkomstige fase van de procedure in aanmerking nemen, of het in de aanvraag opgegeven teken niet alleen kan onderscheiden, maar bovendien vatbaar is voor grafische voorstelling. Wanneer het, zo-als in het hoofdgeding, om woordmerken gaat, is het moeilijk denkbaar dat dit niet het geval zou zijn.(24) Alleen dit onderzoek kan in zekere mate abstract zijn. 40. Vervolgens dient de autoriteit na te gaan of het teken de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, vervult, dat wil zeggen dat het onderscheidend ver-mogen heeft voor de betrokken waren of diensten en dat het niet beschrijvend of gebruikelijk is voor die wa-ren en diensten. Elk van deze voorwaarden is onafhankelijk van de overige en vereist een afzonder-lijk onderzoek, hoewel in de praktijk dezelfde tekens veelal struikelen over meer dan één vereiste.(25) Even-eens moet worden beoordeeld of het teken, ondanks het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van b, c en d, dit heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de mer-kenrichtlijn. Blijkens deze bepaling hebben de tekens die aan de voorwaarden sub b, c en d, voldoen, „onderscheidend vermogen”. Deze onduidelijkheid van de wetgever is betreurenswaardig: als gevolg daarvan kan men te ma-ken krijgen met een „kunnen onderscheiden” of een potentieel onderscheidend vermogen (artikel 2), een concreet onderscheidend vermogen (artikel 3, lid 1, sub b) en een onderscheidend vermogen als categorie (arti-kel 3, lid 3), nog afgezien van de aanzienlijke moeilijkheden om dit begrip te definiëren. De bevoegde autoriteit moet bovendien erop toezien dat het aangevraagde teken niet tot misleiding van het publiek kan leiden ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten (arti-kel 3, lid 1, sub g), en dat het geen gevaar voor verwarring met andere, oudere merken inhoudt (artikel 4, lid 1, sub b). Het onderzoek van de omstandigheden is daarmee niet beëindigd, aangezien de merkenrichtlijn voorschrijft dat tekens die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, geweigerd of nietig verklaard moeten worden (artikel 3, lid 1, sub f). 41. Een beoordeling van elk van deze voorwaarden, en in het bijzonder van het vereiste van onderscheidend vermogen van een teken als categorie, is nauwelijks voorstelbaar in abstracto. Tekens zijn namelijk onder-scheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de specifieke waren of diensten die zij aanduiden en waarvoor om bescherming wordt gevraagd.(26) Aangezien de bescherming is beperkt tot een of meer-dere klassen van waren of diensten en tot het territoriale toepassingsgebied van het merk, dient voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van

189

http://www.iept.nl/




dit type waren of diensten in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.(27) Deze consument wordt verondersteld „redelijk geïnformeerd, omzichtig en oplettend” te zijn.(28) In weerwil van hetgeen het Hof van Justitie onlangs heeft verklaard(29), ben ik van mening dat ook de taal-factor alleen mag worden beoordeeld op basis van deze concrete karakterisering van de als gemiddeld be-schouwde consument. Met andere woorden, het is niet zozeer van belang of deze consument de taal spreekt waarin het teken is gesteld, maar wel of onafhankelijk van het taalregime van het gebied redelijkerwijs van deze consument mag worden verwacht dat hij in het teken een boodschap ontwaart die op basis van artikel 3, lid 1, sub b, c of d, kan worden gekwalificeerd.(30) 42. Aan de verwijzende rechter dient dus te worden geantwoord, dat de bevoegde autoriteit bij de beoorde-ling van de geschiktheid van een teken als merk niet alleen rekening moet houden met het teken zoals in de aanvraag opgegeven, maar ook met alle andere relevan-te omstandigheden, waaronder in het bijzonder de mogelijke verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik dat van het teken is gemaakt, of het misleidings- of verwarringsgevaar uit het oogpunt van de gemiddelde consument, in elk geval met betrekking tot de aangeduide waren of diensten. 43. De verwijzende rechter vraagt voorts, of de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is ge-deponeerd als merk voor waren of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende is om te kun-nen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft. Zo neen – vervolgt de verwijzende rechter –, is het van belang dat het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een teken dat alle of sommige van die waren of diensten kan onderscheiden? (Vraag XI.) 44. Zoals hiervoor uiteengezet, moeten de voorwaar-den van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, van de merkenrichtlijn afzonderlijk worden onderzocht. Dat een teken geen beschrijvend karakter heeft, betekent derhalve niet noodzakelijkerwijs dat het onderschei-dend vermogen heeft in ruime zin (dat wil zeggen als categorie die de in artikel 3, lid 1, sub b, c en d, be-doelde gevallen omvat), en zeker niet in enge zin (artikel 3, lid 1, sub b). Bovendien zijn tekens, zoals ik eveneens reeds heb opgemerkt, enkel onderscheidend, beschrijvend of gebruikelijk ten aanzien van de opge-geven waren of diensten. Het beschrijvend karakter is, evenals de andere relevante hoedanigheden, louter rela-tief, zodat in overeenstemming met de merkenrichtlijn de door het Gerechtshof subsidiair geschetste situatie zich niet kan voordoen. 45. De Nederlandse verwijzende rechter vraagt zich ook af, of het verenigbaar is met de merkenrichtlijn dat een regeling de inschrijving van een teken toestaat met de beperking dat de bescherming slechts geldt voor wa-ren of diensten die een bepaalde hoedanigheid niet bezitten (vraag XIII a). Het gaat hier om de in de Benelux-merkenregeling be-kende praktijk van de zogenaamde „disclaimers” (verklaringen van afstand). Via een dergelijke disclai-

mer kan een aanvrager afstand doen van de door het merk verleende bescherming voor de waren die een be-paalde eigenschap hebben of ontberen. De tekst van de merkenrichtlijn verzet zich mijns in-ziens niet ertegen, dat de nationale autoriteiten in hun inschrijvingsprocedure dergelijke disclaimers mogelijk maken. Aangezien daarin overigens alleen de be-schermde waren en diensten nader worden gepreciseerd, wordt in geen enkel opzicht de hoofd-doelstelling, te weten de consument in staat te stellen de bedrijfsherkomst te achterhalen, aangetast. Een an-dere opvatting kan evenmin worden afgeleid uit de Overeenkomst van Nice(31), waarvan de classificatie overigens niet verplicht gehanteerd moet worden. 46. Ten slotte wenst het Gerechtshof te vernemen, of het bij deze beoordeling van het teken van invloed is, of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere lidstaat als merk is ingeschreven (vraag XVI). 47. De merkenrichtlijn beoogt de wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen, maar wil deze niet uniformiseren. Derhalve moeten de nationale rechter-lijke instanties de nationale regeling met inachtneming van de bewoordingen en de doelstelling van de merken-richtlijn uitleggen teneinde het door deze laatste nagestreefde resultaat te bereiken, en aldus artikel 249, derde alinea, EG(32) na te leven, en in voorkomend geval prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justi-tie. Er bestaat evenwel geen enkele hiërarchische verhou-ding tussen het Hof van Justitie en de nationale rechterlijke instanties, en evenmin tussen deze laatsten onderling. Evenmin moeten dezelfde resultaten worden bereikt, zolang maar dezelfde uitleggingsbeginselen worden toegepast. Derhalve kan de in een bepaalde lid-staat gevolgde praktijk niet bindend zijn voor de autoriteiten van een andere lidstaat. Om redenen van gezond verstand en wederzijdse loyaliteit, die steun vinden in de reeds vermelde doelstelling om het nage-streefde resultaat te bereiken, vormt deze praktijk – en in het bijzonder de eraan ten grondslag liggende moti-vering – niettemin een nuttige aanwijzing waarmee de bevoegde autoriteit mede rekening kan houden bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken. 4 – De beschrijvende merken (vraag IX a) 48. Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn ver-biedt de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aandui-ding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. 49. In verband met deze groep van tekens en bena-mingen, die verkort als „beschrijvend” worden bestempeld, stelt het Gerechtshof het Hof van Justitie vragen over: – de draagwijdte van het verbod: of dit al dan niet de tekens en benamingen omvat die de dienst of de waar beschrijven, maar die niet de enige bestaande zijn

190

http://www.iept.nl/




en evenmin de meest gebruikelijke voor de beschrij-ving; – de invloed, bij de beoordeling van het beschrij-vend karakter van benamingen, van het aantal concurrenten die belang kunnen hebben bij het gebruik ervan, en het belang daarbij van de omstandigheid dat volgens de nationale regeling het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Be-neluxgebied, zich uitstrekt over zijn vertaling in de andere talen. 50. Volgens partijen stelt het Gerechtshof deze vragen over beschrijvende merken, omdat het twijfelt of de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, die dateert van vóór de aanpassing van de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn (arresten Kinder(33) en Juicy Fruit(34)), thans nog geldt.(35) Dit probleem kan niet hier worden voorgelegd. Het Hof van Justitie is niet bevoegd om toezicht uit te oefenen op het nationale recht van de lidstaten of van regionale unies als de Be-nelux, en uiteraard niet om de rechtspraak van de desbetreffende rechterlijke instanties te herzien. In het kader van prejudiciële verwijzingen is het zijn taak om het gemeenschapsrecht juist uit te leggen. Derhalve is het niet dienend om de inhoud van de Eenvormige wet van vóór de aanpassing aan de merkenrichtlijn te on-derzoeken, en evenmin om de interpretatie van deze wet door de bevoegde rechterlijke instanties te analyse-ren. Iets anders staat te doen: met betrekking tot beschrijvende merken gaat het erom, de draagwijdte van artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn te be-palen. 51. Deze bepaling verspert de weg voor merken die doorgaans beschrijvend worden genoemd. Deze groep voorstellingen van tekens en waren heeft immers geen onderscheidend vermogen omdat, wanneer de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid of om het even welk an-der kenmerk van een voorwerp wordt aangeduid, wordt gewezen op het voorwerp zelf. Juist omdat zij niet in-dividualiseren, kan niemand zich deze toe-eigenen om zijn waren of diensten van die van anderen te onder-scheiden. Desalniettemin kunnen in de beoordeling van het be-schrijvend karakter van een teken ook bepaalde overwegingen van algemeen belang van andere aard worden opgenomen. 52. Zoals de Commissie in haar opmerkingen terecht verklaart, stelt de verwijzende rechter in wezen de vraag, of de in het Duitse rechtssysteem geldende zo-genaamde noodzaak tot vrijhouding (Freihaltebedürfnis) van toepassing is in het kader van de merkenrichtlijn. Dit beginsel houdt in dat er naast de weigeringsgronden wegens mogelijk gemis aan onder-scheidend vermogen nog andere overwegingen van algemeen belang bestaan waardoor het wenselijk is de mogelijkheid van inschrijving van bepaalde tekens te beperken, zodat zij door alle marktdeelnemers onge-stoord kunnen worden gebruikt. 53. Het Hof van Justitie heeft de draagwijdte van deze overwegingen in het kader van de merkenrichtlijn ver-duidelijkt in het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee.

54. De gemeenschapsrechter stelde dat artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn een doel van algemeen belang nastreeft, volgens hetwelk beschrijvende tekens door eenieder ongestoord moeten kunnen worden ge-bruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.(36) 55. Met betrekking tot de benamingen ter aanduiding van de plaats van herkomst oordeelde het Hof, dat een algemeen belang aan vrijhouding bestaat wegens hun vermogen om de eigenschappen van de betrokken wa-ren aan te duiden en een positieve gevoelswaarde op te wekken.(37) Dit voorbehoud, dat betrekking heeft op „benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van plaats van herkomst”, impliceert dat de bevoegde auto-riteit moet beoordelen, of een geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrok-ken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht (geval van geografi-sche plaatsen die voor die waren beroemd zijn), dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toe-komst te verwachten is.(38) 56. Dezelfde redenering geldt mutatis mutandis voor alle types beschrijvende tekens.(39) 57. Het Hof heeft dan ook geoordeeld, dat artikel 3, lid 1, sub c, impliciet vereist dat wordt beoordeeld of er een algemeen belang aan vrijhouding van bepaalde te-kens is, zonder dat er sprake moet zijn van een concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte in de zin van de Duitse rechtspraak. Een dergelijke beoorde-ling is daarentegen niet mogelijk in het kader van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, aangezien vol-gens deze bepaling het onderscheidend vermogen niet kan worden gedifferentieerd naargelang het vastgestel-de belang om de geografische benaming vrij te houden voor gebruik door andere ondernemingen.(40) 58. Ik kan niet nalaten te vermelden dat het reeds aan-gehaalde arrest Baby-dry deze rechtspraak niet expliciet tegenspreekt, doch evenmin herhaalt. Hoewel daarin de verordening inzake het gemeenschapsmerk en niet de merkenrichtlijn werd uitgelegd, staat vast dat beide teksten op uniforme wijze dienen te worden toe-gepast. Zo wordt in punt 37 geoordeeld, dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft, te voorkomen dat tekens of aanduidingen worden beschermd die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aandui-ding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervul-len van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is. 59. In dit recente arrest Baby-dry is er dus geen enkele verwijzing naar het algemeen belang aan vrijhouding. Het is juist dat, anders dan in de zaak Windsurfing Chiemsee, deze kwestie niet uitdrukkelijk ter discussie stond(41), maar niettemin heeft rekwirante dit toen ter

191

http://www.iept.nl/




sprake gebracht door in de redenering van het Gerecht van eerste aanleg de aanvaarding van een zekere vorm van noodzaak tot vrijhouding te lezen, en heeft het Hof van Justitie zich in algemene bewoordingen uitgespro-ken, zonder daarop in te gaan. Vandaar dat er over de toepasselijkheid van dit beginsel in het kader van het communautaire merkenrecht onzekerheid bestaat, waaraan het Hof van Justitie een einde dient te maken door zijn vroegere rechtspraak expressis verbis te her-halen of te verwerpen. 60. Gezien deze onduidelijkheid lijkt het verkieslijk om in het kader van de beoordeling van het beschrij-vend karakter van een teken de mogelijkheid te behouden, rekening te houden met overwegingen van algemeen belang die ten doel hebben een zekere mate van vrijhouding te verzekeren, zoals destijds in het ar-rest Windsurfing Chiemsee werd geoordeeld.(42) 61. Recentelijk heeft – vooral vanuit sectoren waarvan de objectiviteit betwistbaar is – de gedachte ingang ge-vonden dat het merkrecht, in tegenstelling tot wat aangenomen werd, geen monopolie geeft op de tekens waaruit het merk bestaat. Beweerd wordt dat het aldus ontstane uitsluitend recht alleen wordt uitgeoefend met betrekking tot de aangeduide waren en dat de beschrij-vende bestanddelen van een merk in elk geval ongestoord verder gebruikt kunnen worden. Deze redenering lijkt mij een drogreden. In de eerste plaats zijn monopolies altijd relatief: zij hebben betrek-king op een aantal waren, een gebied en een tijdstip. Het merk monopoliseert niet het begrip, maar juist het gebruik ervan als merk en bovendien zonder enige be-perking in de tijd. In de tweede plaats impliceert het merk een voorrecht waardoor een marktdeelnemer zich een teken kan toe-eigenen ter aanduiding van zijn wa-ren of diensten. Dit voorrecht is zeer buitensporig, zodra het betrekking heeft op gangbare uitdrukkingen. Het is billijk en logisch dat de overheidsinstantie de te-kens die vindingrijk of fantasievol zijn(43), met een ruimere bescherming kan belonen, en dat zij strengere verleningsvoorwaarden stelt voor de tekens die enkel bestanddelen of kenmerken van de aangeduide han-delswaar weergeven. Dat reeds gevestigde marktdeelnemers alle denkbare of de meest efficiënte beschrijvende combinaties zouden kunnen deponeren ten nadele van de nieuwe marktdeelnemers die moeilij-ker te onthouden of te introduceren fantasiebenamingen moeten gebruiken, lijkt mij ook niet geschikt voor de economische ontwikkeling en de bevordering van het ondernemersinitiatief. Daarom ben ik van mening dat, bij gebreke van een duidelijke uitspraak van het Hof van Justitie, de in het arrest Windsurfing Chiemsee ontwikkelde rechtspraak waarbij een zekere noodzaak tot vrijhouding in het ka-der van het communautaire merkenrecht wordt erkend, van toepassing blijft. 62. Het Gerechtshof vraagt ook, of het bij de beoorde-ling van het beschrijvend karakter van benamingen een rol kan spelen dat volgens de nationale regeling het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, zich uitstrekt tot zijn vertaling in de andere talen.

63. Ter uitvoering van de merkenrichtlijn moeten de nationale autoriteiten erop toezien dat de bepalingen ervan worden nageleefd in de gebieden die onder hun soevereiniteit vallen. Indien in een bepaald gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die ver-schillende taalgebieden bestrijkt, is het in overeenstemming met de doelstellingen van de merken-richtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onder-zocht. 5 – De samengestelde woordmerken (vragen X a en b) 64. De Nederlandse verwijzende rechter wenst te ver-nemen, of een teken dat is samengesteld uit verschillende bestanddelen die ieder afzonderlijk on-derscheidend vermogen missen, op zichzelf onderscheidend vermogen kan hebben dan wel alleen wanneer de combinatie méér is dan de som van de be-standdelen, en of hierbij het bestaan van synoniemen of de – wezenlijke of bijkomstige – aard van de aangedui-de hoedanigheid een rol speelt. 65. Om te beginnen zij opgemerkt, dat een combinatie van bestanddelen die elk afzonderlijk onderscheidend vermogen missen, onderscheidend vermogen kan heb-ben op voorwaarde dat zij méér is dan de loutere som van de bestanddelen ervan. 66. Het komt er dus op aan, wanneer een combinatie een teken vormt dat zich onderscheidt van de loutere som van de bestanddelen ervan. 67. Ditzelfde probleem was het kernvraagstuk in het reeds aangehaalde arrest Baby-dry. Hierin oordeelde het Hof dat met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, een eventueel beschrijvend karakter niet alleen moet worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor in-schrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.(44) Bij het concrete onderzoek van de woordcombinatie „Baby-dry” oordeelde het Hof dat, vanuit het perspec-tief van de Engelstalige consument, deze combinatie bestaat uit woorden die, ondanks het beschrijvend ka-rakter van elk woord op zich, het voorwerp uitmaken van een ongebruikelijke nevenschikking, zodat zij geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan; zij kan dus een onderscheidende rol spelen en de inschrij-ving ervan kan niet worden geweigerd.(45) 68. Dit arrest levert verschillende problemen op. In de eerste plaats – zoals ik reeds heb opgemerkt – doet het twijfels rijzen of de leer die nauwelijks twee en een half jaar daarvoor in het arrest Windsurfing Chiem-see werd ontwikkeld inzake de erkenning van de noodzaak tot vrijhouding, nog wel geldt.

192

http://www.iept.nl/




In de tweede plaats – ook reeds door mij vermeld – gaat het ervan uit dat de gemiddelde consument op wie wordt afgestemd, Engelstalig moet zijn, terwijl het voordeel van de omstreden woordcombinatie juist was, dat een zeer beschrijvende boodschap werd overge-bracht aan een meertalig publiek, waarvan niettemin mag worden aangenomen dat het een rudimentaire kennis heeft van de lingua franca van vandaag. In de derde plaats worden in het arrest feitelijke ele-menten beoordeeld, zoals de wijze waarop de vermoedelijke consumenten het beschrijvend karakter van een woordcombinatie opvatten. Dit is evenwel niet de taak van een cassatierechter, omdat hij niet over de vereiste middelen beschikt, aangezien daartoe geen en-kel deskundigenonderzoek had plaatsgevonden.(46) 69. Ik ben het evenmin eens met de test die wordt voorgesteld om onderscheidend vermogen te verlenen aan een combinatie van beschrijvende bestanddelen. Volgens het Hof van Justitie volstaat daartoe „elk merkbaar verschil” tussen de betrokken woordcombi-natie en de terminologie die in het normale taalgebruik wordt gebezigd om de waar of de essentiële eigen-schappen daarvan aan te duiden. Deze minimale test lijkt mij, indien zij niet wordt ge-matigd door de toepassing van de regel van de noodzaak tot vrijhouding, waaraan het arrest is voorbij-gegaan, onvoldoende om te verzekeren dat de merken niet wezenlijk beschrijvend zullen zijn. 70. Het gaat hier evenwel om zeer recente rechtspraak die bovendien door het Hof in voltallige zitting werd ontwikkeld, zodat het waarschijnlijk nutteloos is aan te dringen op een ommekeer in de rechtspraak. Hoogstens kan worden voorgesteld dat voor artikel 3, lid 1, sub c, een verschil als merkbaar wordt beschouwd, wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken. Wat de vorm be-treft, zal er slechts een dergelijk verschil zijn indien het neologisme door de ongebruikelijke of fantasievolle aard van de combinatie sterker is dan de som van de woorden ervan. Wat de betekenis betreft, zal het ver-schil slechts merkbaar zijn indien hetgeen door het samengestelde teken wordt opgeroepen, niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen van de beschrijvende bestanddelen. 71. Dit standpunt is in overeenstemming met hetgeen ik over artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn heb uiteengezet in zaak C-299/99, Philips.(47) Volgens deze bepaling worden niet ingeschreven „tekens die uitsluitend bestaan uit [bepaalde vormen]”, terwijl vol-gens artikel 3, lid 1, sub c, van deze bepaling precies hetzelfde geldt met betrekking tot „merken die uitslui-tend bestaan uit tekens of benamingen die (...) kunnen dienen tot aanduiding van (...)”. Hoewel deze twee be-palingen niet door dezelfde redenen zijn ingegeven, verdient het, gelet op het parallellisme tussen de tek-sten, aanbeveling om beide gevallen op dezelfde wijze te beoordelen. 72. Reeds in die zaak heb ik gesteld dat onder louter functioneel in de zin van het tweede streepje sub e moet worden verstaan: iedere functie waarvan de essentiële eigenschappen zijn toe te schrijven aan het bereiken

van een technisch resultaat. Zo ik mijn interpretatie heb verfijnd, door de uitdrukking de „essentiële eigen-schappen” te gebruiken, dan heb ik dat gedaan om duidelijk te maken dat een vorm die slechts een wille-keurig element bevat dat vanuit functioneel oogpunt van ondergeschikt belang is, zoals de kleur, niet aan dit verbod ontsnapt. Binnen de werkingssfeer van het in sub c bepaalde moet evenmin om het even welk verschil als afdoend worden aanvaard, doch alleen de voor de beschrijving relevante verschillen. 73. Wat het verbod van functionele vormen als merk betreft, heb ik gesteld dat, hoewel dit verbod alleen dient om een beperkt risico te vermijden, te weten dat het merkrecht onnodig op het terrein van de octrooien komt, het algemeen belang een dergelijk gevaar niet behoefde te tolereren. De marktdeelnemers kunnen hun waren immers beschermen door de toevoeging van wil-lekeurige kenmerken. 74. Een vergelijkbare redenering gaat ook hier op: door het verbod van beschrijvende merken kan ieder-een ongestoord beschikken over de tekens die de waren, diensten of essentiële eigenschappen daarvan aanduiden. Weliswaar verleent artikel 6, lid 1, van de merkenrichtlijn de merkhouder niet het recht om zich tegen het gebruik van dergelijke aanduidingen te ver-zetten, doch wanneer de inschrijving van beschrijvende merken wordt toegestaan, wordt de marktdeelnemers ten onrechte belet deze aanduidingen als merk te ge-bruiken, en blijft het voordeel in stand dat aanvankelijk is verkregen op een gemakkelijk te exploiteren patri-monium zoals, wat de aangeduide waren betreft, dat van de beschrijvende woorden met een positieve ge-voelswaarde. Ik zie niet in waarom de rechtsorde dit gevaar voor verstarring moet tolereren, wanneer de marktdeelnemers zonder enig probleem fantasievolle of originele oplossingen tot hun beschikking hebben. 75. Ten slotte volgt uit het voorgaande dat de overwe-gingen betreffende het bestaan van synoniemen of de wezenlijke of bijkomstige aard van de beschrijvende elementen van het teken niet relevant zijn bij de beoor-deling van het beschrijvend karakter. 76. Het Gerechtshof wenst te vernemen, of voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dat is samengesteld uit beschrijvende bestandde-len, van belang is dat de bescherming die wordt verleend aan een in één der nationale of streektalen lui-dend merk, zich uitstrekt tot zijn vertaling in de andere talen. 77. Zoals ik hiervoor reeds heb gesteld(48) is het, in-dien in een bepaald gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebie-den bestrijkt, in overeenstemming met de doelstellingen van de merkenrichtlijn dat het beschrij-vend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onderzocht. 6 – Bijzonderheden van het Beneluxrecht 78. Met zijn vraag XII a vraagt de verwijzende rechter naar het belang van het toetsingsbeleid dat het Merken-bureau in het bijzonder met betrekking tot het inhoudelijk herstel van de „evident ontoelaatbare de-

193

http://www.iept.nl/




pots” moet volgen ingevolge het nationale recht en vol-gens het Gemeenschappelijk Commentaar van de betrokken Regeringen bij het protocol houdende wijzi-ging van de Eenvormige Beneluxwet.(49) 79. Voor deze vraag dient in alle opzichten niet het gemeenschapsrecht, maar wel de in de Benelux gelden-de rechtspraktijk te worden uitgelegd, iets waartoe het Hof van Justitie niet bevoegd is. Daarom moet deze vraag niet-ontvankelijk worden verklaard. Conclusie 80. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage te beantwoorden als volgt: „1) Bij de beoordeling van de geschiktheid van een teken als merk, moet de bevoegde autoriteit overeen-komstig de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, niet alleen rekening hou-den met het teken zoals in de aanvraag opgegeven, maar ook met alle andere relevante omstandigheden, waaronder de mogelijke verkrijging van onderschei-dend vermogen door het gebruik dat van het teken is gemaakt, of het misleidings- of verwarringsgevaar uit het oogpunt van de gemiddelde consument, in elk geval met betrekking tot de aangeduide waren of diensten. 2) Dat een teken geen beschrijvend karakter heeft, betekent niet dat het onderscheidend vermogen heeft: tekens zijn enkel onderscheidend, beschrijvend of ge-bruikelijk ten aanzien van de opgegeven waren of diensten. 3) De merkenrichtlijn verzet zich niet tegen een na-tionale regeling op grond waarvan een aanvrager afstand kan doen van de door het merk verleende be-scherming voor de waren die een bepaalde eigenschap hebben of ontberen. 4) Artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn ver-biedt niet alleen de inschrijving als merk van beschrijvende tekens die in de opvatting van de betrok-ken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook de in-schrijving van andere tekens waarvan het gebruik in de toekomst redelijkerwijs in die kringen te verwachten is. 5) Indien in een bepaald, onder de merkenrichtlijn vallend gebied is gekozen voor een merkenrechtelijke regeling die verschillende taalgebieden bestrijkt, is het in overeenstemming met de doelstellingen van de mer-kenrichtlijn dat het beschrijvend karakter van een teken ten aanzien van elk van de relevante talen wordt onder-zocht. 6) Met betrekking tot merken die uit woorden be-staan, moet het beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formu-lering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het nor-male taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen. Daartoe wordt een verschil als

merkbaar beschouwd, wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken.” Noten bij Conclusie A.-G. 1 – Oorspronkelijke taal: Spaans. 2 – In dezelfde beschikking werden eveneens vijftien andere vragen gesteld aan het Benelux-Gerechtshof. 3 – PB 1989, L 40, blz. 1. 4 – Klasse 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classifi-catie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 5 – Diensten van de klassen 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42. 6 – Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, zoals gewijzigd (Trb. 1962, 58, en 1983, 187). 7 – Eenvormige Beneluxwet op de merken. 8 – Wat de merken betreft werd het Unieverdrag aan-gevuld door de twee Overeenkomsten van Madrid van 1891, te weten de ene betreffende de bestrijding van valse aanduidingen van herkomst en de andere betref-fende de internationale inschrijving van merken, door het Verdrag betreffende het merkenrecht van 1994 en door de reeds in voetnoot 4 aangehaalde Overeenkomst van Nice. 9 – Nederland is partij bij het Unieverdrag sinds 7 juli 1884. 10 – Zie conclusie van 18 januari 2001, Merz & Krell (C-517/99, arrest van 4 oktober 2001, Jurispr. blz. I-0000), in het bijzonder punt 6. Artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intel-lectuele eigendom, bijlage bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en geslo-ten te Marrakech op 15 april 1994 (PB L 336, blz. 214 ‑223), bepaalt d e-treft, de staten die lid zijn, de artikelen 1-12 en 19 van het Unieverdrag van Parijs moeten naleven. 11 – Zie de eerste, de derde, de vierde en de vijfde overweging van de considerans, alsmede artikel 1 van de merkenrichtlijn. 12 – PB 1994, L 11, blz. 1. 13 – Eerste overweging van de considerans van de verordening. 14 – Derde overweging van de considerans. 15 – Vijfde overweging van de considerans. 16 – Trb. 1962, 58. 17 – Zie artikel 10. Het Benelux-Gerechtshof is inge-steld bij Verdrag van 31 maart 1965 en is actief sinds 1 januari 1974. Zijn rechtsprekende taak is dezelfde als die van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-schappen op gemeenschapsniveau: de bepalingen van de eenvormige Beneluxregeling uitleggen door middel van antwoorden op prejudiciële vragen uit de drie lid-staten. Advocaat-generaal Jacobs wees reeds op deze gelijke taken in zijn conclusie van 29 april 1997, Par-fums Christian Dior (C-337/95, Jurispr. blz. I-6013), punten 13 en 26. 18 – Trb. 1993, 12.

194

http://www.iept.nl/




19 – Zie punten 23-29 van die conclusie. 20 – Zie arresten van 17 oktober 1990, Hag II (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711), punt 14, en 11 november 1997, Loendersloot (C-349/95, Jurispr. blz. I-6227), punt 24. 21 – Zie arrest HAG II, reeds aangehaald, punt 14 in fine. 22 – Vijfde overweging van de considerans. 23 – Zie punt 11 supra. 24 – Dit geldt niet voor andere zintuiglijke fenomenen, zoals bijvoorbeeld de geuren, die niet grafisch kunnen worden voorgesteld [zie in dit verband mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak Sieckmann (C-273/00, Jurispr. blz. I-0000)]. 25 – Zoals de Commissie terecht in haar schriftelijke opmerkingen heeft gesteld, zal een beschrijvend teken over het algemeen elk onderscheidend vermogen mis-sen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b. 26 – Zie inzake het verwarringsgevaar, arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191), punt 22. 27 – Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), punt 29. 28 – Zie arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (C-210/96, Jurispr. blz. I-4657), punten 30-32. 29 – Arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251; hierna: „ar-rest Baby-dry”), waarin zonder meer wordt gekozen voor het standpunt van een Engelstalige consument (punt 42). 30 – Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het onder-scheidend vermogen van een teken dat wordt aangevraagd voor informaticaproducten of -diensten, niet enkel op basis van de taal van het gebied dient te worden beoordeeld, maar op basis van een bepaalde Engelse terminologie die bij de beroepsuitoefenaars en de consumenten van deze sector bekend wordt veron-dersteld. Hetzelfde geldt met betrekking tot vreemde begrippen die deel zijn gaan uitmaken van het universe-le taalkundig erfgoed, en die vaak een eigen betekenis verwerven die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met die welke zij in de oorspronkelijke taal hebben. Denk maar aan de woorden „light”, „premium”, ... of mis-schien zelfs „baby” of „dry”. 31 – Aangehaald in voetnoot 4. 32 – Zie inzake het geharmoniseerde merk, arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905), punt 22. 33 – Arrest van 19 januari 1981, Ferrero/Ritter (zaak A 80/3), Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof, 1980-1981, vol. 2, blz. 69. 34 – Arrest van 5 oktober 1992, Wrigley/Benzon (zaak A 81/4), Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof, 1980-1982, vol. 3, blz. 20. 35 – Volgens deze rechtspraak dient bij de beoordeling van de vraag, of een teken beschrijvend is, in aanmer-king te worden genomen: a) of de woorden die het merk vormen, de enige termen zijn om de waar aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen;

b) of zij een commercieel wezenlijke dan wel een bij-komstige hoedanigheid van de waar aanduiden; c) wat de aard van de waar is en de samenstelling van het pu-bliek waarvoor de waar is bestemd, en d) welke de bekendheid van het merk is. De tekens die voor de waar of de dienst alleen maar verwijzend zijn zonder beschrijvend te zijn, kunnen als merk worden inge-schreven. 36 – Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25. 37 – Ibidem, punt 26. 38 – Ibidem, punten 29-31. 39 – Dit kan worden opgemaakt uit de bewoordingen van punt 26 van het arrest Windsurfing Chiemsee („in-zonderheid”) alsmede uit de algemene bewoordingen van punt 35. 40 – Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 35 en 48. 41 – Het aangevochten arrest van het Gerecht van eer-ste aanleg bevatte geen beoordeling op grond van dergelijke overwegingen. 42 – Dat deze opvatting volgens Procter & Gamble een „achterhaalde opvatting van het merk” zou zijn (arrest Baby-dry, punt 30), maakt geen indruk op mij. 43 – Tekens die een sterke onderscheidingskracht hebben. Zie arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507), punt 18. 44 – Arrest Baby-dry, reeds aangehaald, punt 40. 45 – Ibidem, punten 42-44. 46 – Zonder een uitgebreid marktonderzoek te wil-len verrichten, lijkt het mij duidelijk dat de doorsneekopers van wegwerpluiers personen zijn in de leeftijdsgroep die kinderen krijgt. Voorts moeten zij volgens het arrest Engelstalig zijn. Welnu, zonder zich op enig bewijs van buiten te baseren, heeft het Hof van Justitie besloten zelf een oordeel te vellen over het be-schrijvend karakter van de betrokken woordcombinatie, ofschoon slechts één van de rechters van de formatie Engelstalig was en alle rechters deze gelukkige leeftijd reeds zijn gepasseerd. Wanneer het Hof voorts oordeelt dat „Baby-dry” een ongebruikelijke nevenschikking is en een uitdrukking die in de Engelse taal niet bekend is, neemt het een uiterst academisch standpunt in. Nage-gaan had moeten worden, of deze constructie niet veeleer een semiotische reflex zou kunnen opwekken als: „This product keeps my baby dry”. Indien ten slotte als referentiepersoon een Europese consument uit deze leeftijdsgroep was genomen, die beide woorden mis-schien kent, zou het Hof hebben kunnen oordelen dat de gekozen syntactische volgorde overeenstemde met de grammaticale volgorde in de Romaanse talen. 47 – Conclusie van 23 januari 2001 (Jurispr. blz. I-0000). 48 – Zie punten 63-64, 78 en 81 supra. 49 – Zie punt 23 supra.

195

http://www.iept.nl/


www.iept.nl IEPT20090618, HvJEG, L’Oréal cs v Bellure cs

Hof van Justitie EG, 18 juni 2009, L’Oréal cs v Bel-lure cs

Tresor La valeur

Miracle Pink Wonder

MERKENRECHT Meeliften – ongerechtvaardigd voordeel • Verwarringsgevaar of gevaar dat aan onder-scheidend vermogen of reputatie afbreuk wordt gedaan, of aan de houder schade wordt berokkend, zijn niet vereist. Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag wor-den geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een ongerecht-vaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt be-rokkend. • Voordeel is ongerechtvaardigd wanneer in het kielzog van het bekende merk geprofiteerd wordt van de aantrekkingskracht, de reputatie en het pres-tige van bekend merk, en zonder financiële vergoeding profijt gehaald wordt uit de commercië-le inspanningen van de merkhouder. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het be-kende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te ha-len uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Vergelijkingslijsten – afbreuk aan merkfuncties • Verbod van niet-richtlijn conforme vergelijkende reclame wanneer geen afbreuk wordt gedaan aan herkomstfunctie van merk, maar wel aan één van de overige functies van het merk (kwaliteitsgarantie, of

de communicatie-, de investerings- en de reclame-functie). Gelet op het voorgaande, moet op de eerste en de twee-de vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle in arti-kel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid voldoet, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of dien-sten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de we-zenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. […]. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie RECLAMERECHT Vergelijkingslijsten - Oneerlijk voordeel • Expliciete of impliciete vermelding dat een pro-duct imitatie is van een algemeen bekend merk is ongeoorloofde vergelijkende reclame en daardoor behaald voordeel levert een oneerlijk voordeel op Bijgevolg moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goede-ren of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke on-geoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekend-heid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd. Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2009, nr. 43, p. 193, m.nt. Gielen; BIE 2009, nr 58, m.nt. Senftleben; BMM Bulletin 2010, p. 64, NJ 2009, nr. 576 Hof van Justitie EG, 18 juni 2009 (P. Jann, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits) ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 18 juni 2009 (*) „Richtlijn 89/104/EEG – Merken – Artikel 5, leden 1 en 2 – Gebruik in vergelijkende reclame – Recht om dit gebruik te laten verbieden – Ongerechtvaardigd voor-deel uit reputatie – Afbreuk aan functies van merk – Richtlijn 84/450/EEG – Vergelijkende reclame – Arti-kel 3 bis, lid 1, sub g en h – Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame – Oneerlijk voor-


http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=nl&num=79909381C19070487&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET


deel ten gevolge van bekendheid van merk – Voorstel-ling van goed als imitatie of namaak” In zaak C-487/07, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 22 oktober 2007, inge-komen bij het Hof op 5 november 2007, in de procedure L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie tegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd, handelend onder de handels-naam „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits, rechters, advocaat-generaal: P. Mengozzi, griffier: R. Şereş, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 novem-ber 2008, gelet op de opmerkingen van: – L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, alsmede door J. Reid, barrister, geïnstrueerd door Baker & McKenzie LLP, – Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd, vertegenwoordigd door R. Wyand, QC, alsmede door H. Porter en T. Moody-Stuart, solicitors, – de regering van het Verenigd Koninkrijk, aan-vankelijk vertegenwoordigd door T. Harris, vervolgens door L. Seeboruth als gemachtigden, bijgestaan door S. Malynciz, barrister, – de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues, A.-L. During en B. Beaupère-Manokha als gemachtigden, – de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door A. Rutkowska en K. Rokicka als gemachtigden, – de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en I. Vieira da Silva als gemachtigden, – de Commissie van de Europese Gemeenschap-pen, vertegenwoordigd door W. Wils en H. Krämer als gemachtigden, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 februari 2009, het navolgende Arrest 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-treft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 de-cember 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), als-mede van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG

van de Raad van 10 september 1984 inzake misleiden-de reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Eu-ropees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18; hierna: „richtlijn 84/450”). 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een be-roep dat werd ingesteld door L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoires Garnier & Cie (hierna samen: „L’Oréal e.a.”) tegen Bellure NV (hierna: „Bellure”), Malaika Investments Ltd, hande-lend onder de handelsnaam „Honey pot cosmetics & Perfumery Sales” (hierna: „Malaika”), en Starion Inter-national Ltd (hierna: „Starion”), met het oog op de veroordeling van laatstgenoemde ondernemingen we-gens merkinbreuk. Toepasselijke bepalingen Gemeenschapsregeling 3 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op het tijdstip van de feiten, blijft richtlijn 89/104 echter van toepassing op het hoofdgeding. 4 De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt: „Overwegende dat de door het ingeschreven merk ver-leende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van over-eenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bij-zonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft”. 5 Artikel 5 van richtlijn 89/104, „Rechten verbon-den aan het merk”, bepaalt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uit-sluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.



2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeen-stemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschre-ven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken onge-rechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: [...] b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of ver-richten van diensten onder het teken; [...] d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. [...]” 6 Artikel 6, lid 1, van deze richtlijn, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, luidt: „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch ver-keer gebruik te maken: [...] b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoe-veelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [...]” 7 De bepalingen inzake vergelijkende reclame zijn in de oorspronkelijke versie van richtlijn 84/450 inge-voegd bij richtlijn 97/55. 8 De punten 2, 7, 9, 11, 13 tot en met 15 en 19 van de considerans van richtlijn 97/55 luiden als volgt: „(2) Overwegende dat met de voltooiing van de in-terne markt het aanbod steeds gevarieerder zal worden; dat aangezien de consumenten zoveel mogelijk profijt van de interne markt kunnen en moeten trekken en aangezien reclame een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle goederen en dien-sten reële afzetmogelijkheden te scheppen, de basisbepalingen die de vorm en inhoud van reclame regelen, uniform dienen te zijn en de voorwaarden voor het gebruik van vergelijkende reclame in de lidstaten geharmoniseerd dienen te worden; onder die voorwaar-den zal dit ertoe bijdragen dat de voordelen van de verschillende vergelijkbare producten objectief kunnen worden belicht; dat vergelijkende reclame voorts in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goede-ren en diensten; [...] (7) Overwegende dat er voorwaarden voor – wat de vergelijking betreft – geoorloofde vergelijkende recla-me moeten worden vastgesteld om te bepalen welke praktijken in verband met vergelijkende reclame de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade

kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument; dat die voor-waarden voor geoorloofde reclame criteria moeten omvatten voor een objectieve vergelijking van de ken-merken van goederen en diensten; [...] (9) Overwegende dat het, teneinde te voorkomen dat vergelijkende reclame op een anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend, noodzakelijk is uit-sluitend vergelijkingen toe te staan tussen concurrerende goederen en diensten die in dezelfde be-hoeften voorzien of voor hetzelfde doel bestemd zijn; [...] (11) Overwegende dat de voorwaarden voor verge-lijkende reclame cumulatief moeten zijn en in hun geheel moeten worden nageleefd; [...] [...] (13) Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van een ingeschreven merk ex-clusieve rechten worden verleend, waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelf-de of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten; (14) Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te dui-den door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam; (15) Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingste-ken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd de-ze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen; [...] (19) Overwegende dat een vergelijking die goede-ren of diensten als een imitatie of een replica van goederen of diensten met een geregistreerd merk voor-stelt, niet wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden waaraan geoorloofde vergelijkende reclame moet vol-doen”. 9 Volgens artikel 1 ervan beoogt richtlijn 84/450 met name, de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is. 10 Artikel 2, punt 1, van deze richtlijn omschrijft reclame als „iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen”. Volgens punt 2 bis van dit artikel wordt onder vergelijkende reclame verstaan „elke vorm van reclame waarbij een concur-rent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden ge-noemd”. 11 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt: „Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:



a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid [punt] 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1; [...] d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, ande-re onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward; e) niet de goede naam schaadt van of zich niet klei-nerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, acti-viteiten of omstandigheden van een concurrent; [...] g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; h) niet goederen of diensten voorstelt als een imita-tie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.” Nationale regeling 12 De bepalingen van richtlijn 89/104 werden in na-tionaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994). Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, van richtlijn 89/104 werd uitgevoerd bij artikel 10, le-den 1 en 3, van deze wet. 13 De bepalingen van artikel 3 bis van richtlijn 84/450 werden in nationaal recht omgezet bij de Con-trol of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (reglementeringen van 2000 inzake misleidende reclame) (SI 2000/914), waarbij een nieuw artikel 4 A is ingevoegd in de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (re-glementeringen van 1988 inzake misleidende reclame) (SI 1988/915). Hoofdgeding en prejudiciële vragen 14 L’Oréal e.a. behoren tot de groep L’Oréal, die luxeparfums produceert en in de handel brengt. In het Verenigd Koninkrijk zijn zij houdster van de volgende bekende merken, die zijn ingeschreven voor parfume-rieën: – de aan het Trésor-parfum gekoppelde merken: – het woordmerk Trésor (hierna: „woordmerk Tré-sor”); – het woorden beeldmerk bestaande in een af-beelding van het Trésor-parfumflesje, van voren en van opzij gezien, waarop met name het woord „Trésor” staat (hierna: „merk Trésor-flesje”); – het woorden beeldmerk bestaande in een af-beelding van het doosje waarin dit flesje in de handel wordt gebracht, van voren gezien, waarop met name de naam „Trésor” staat (hierna: „merk Trésor-doosje”); – de aan het Miracle-parfum gekoppelde merken: – het woordmerk Miracle (hierna: „woordmerk Mi-racle”); – het woorden beeldmerk bestaande in een af-beelding van het Miracle-parfumflesje, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat (hierna: „merk Miracle-flesje”);

– het woorden beeldmerk bestaande in een af-beelding van het doosje waarin het Miracle-parfumflesje in de handel wordt gebracht, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat (hierna: „merk Miracle-doosje”); – het woordmerk Anaïs-Anaïs; – de aan het Noa-parfum gekoppelde merken: – het woordmerk Noa Noa, alsmede – de woorden beeldmerken bestaande in een ge-stileerde weergave van het woord „Noa”. 15 Malaika en Starion brengen in het Verenigd Ko-ninkrijk imitaties van luxeparfums uit de „Creation Lamis”-lijn in de handel. Starion verhandelt voorts imi-taties van luxeparfums uit de lijnen „Dorall” en „Stitch”. 16 De lijnen „Creation Lamis” en „Dorall” worden geproduceerd door Bellure. 17 De „Creation Lamis”-lijn omvat met name het La Valeur-parfum, dat een imitatie is van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Trésor. De lijn omvat verder het Pink Wonder-parfum, dat een imitatie is van het Miracle-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Miracle. 18 In beide gevallen staat evenwel vast dat de gelij-kenis niet zo groot is dat de wederverkopers of het publiek erdoor kunnen worden misleid. 19 De „Dorall”-lijn omvat met name het Coffret d’Or-parfum, dat een imitatie is van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een lichte gelijkenis vertonen met die van Trésor. 20 Tussen de doosjes van de parfums uit de „Stitch”-lijn, die er basic uitzien, en de flesjes en doos-jes die door L’Oréal e.a. in de handel worden gebracht, is er geen enkele gelijkenis. 21 In het kader van de afzet van parfums uit de lij-nen „Creation Lamis”, „Dorall” en „Stitch” bezorgen Malaika en Starion aan de kleinhandelaars vergelij-kingslijsten die het woordmerk van het luxeparfum bevatten waarvan het verhandelde parfum de imitatie is (hierna: „vergelijkingslijsten”). 22 L’Oréal e.a. stelden bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, een vordering wegens merkinbreuk in tegen Bellure, Malaika en Sta-rion. 23 L’Oréal e.a. betoogden dat het gebruik van de vergelijkingslijsten een inbreuk vormde op hun woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, en op hun woorden beeldmerk Noa, en aldus in strijd was met artikel 10, lid 1, van de merkenwet van 1994. 24 Zij stelden voorts dat de imitatie van de flesjes en de doosjes van hun waren en de verkoop van parfum in die doosjes een inbreuk vormden op hun woordmerken Trésor en Miracle en op hun woorden beeldmerken Trésor-flesje, Trésor-doosje, Miracle-flesje en Miracle-doosje, en aldus in strijd waren met artikel 10, lid 3, van de merkenwet van 1994. 25 Bij beslissing van 4 oktober 2006 wees de High Court de vordering toe, voor zover die was gebaseerd op artikel 10, lid 1, van de merkenwet van 1994. Voor zover de vordering was gebaseerd op artikel 10, lid 3,



van deze wet, werd die daarentegen slechts toegewezen met betrekking tot de merken Trésor-doosje en Mira-cle-flesje. 26 Zowel Malaika en Starion als L’Oréal e.a. stel-den tegen deze beslissing hoger beroep in bij de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). 27 Met betrekking tot het gebruik van de vergelij-kingslijsten waarop de woordmerken van L’Oréal e.a. worden vermeld, die volgens laatstgenoemden vergelij-kende reclame in de zin van richtlijn 84/450 vormen, vraagt de verwijzende rechter zich af of het gebruik van het merk van een concurrent in dergelijke lijsten kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. 28 Zo dat het geval is, vraagt de verwijzende rechter zich af of een dergelijk gebruik mogelijk toch is toege-staan krachtens artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Ervan uitgaande dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame in over-eenstemming is met het bepaalde in artikel 6 van richtlijn 89/104 wanneer die reclame voldoet aan arti-kel 3 bis van richtlijn 84/450, is hij van mening dat hij zonder uitlegging van laatstgenoemde bepaling in het hoofdgeding geen uitspraak kan doen. 29 Met betrekking tot het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door L’Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums heeft de verwijzende rechter vragen bij het begrip „ongerechtvaardigd voor-deel” in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. 30 Daarop heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld: „1) Wanneer een handelaar in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten gebruikmaakt van een in-geschreven merk van een concurrent om de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door hem verhandelde waren te vergelijken met de kenmerken (in het bijzon-der de geur) van de door de concurrent onder dat merk verhandelde waren, en hij dat merk daarbij gebruikt op een wijze die niet tot verwarring leidt of anderszins af-breuk doet aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a of sub b, van richtlijn 89/104? 2) Wanneer een handelaar in het economisch ver-keer (met name in een vergelijkingslijst) gebruikmaakt van een bekend ingeschreven merk om een kenmerk van zijn eigen waar (in het bijzonder de geur ervan) aan te duiden, en dit gebruik: a) geen enkel verwarringsgevaar met zich brengt, en b) de verkoop van de waren onder het bekende inge-schreven merk niet schaadt, en c) geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie, of aan de reputatie van het merk door aantasting van het imago, door verwatering of op enige andere wijze, en d) een belangrijke rol speelt in de reclame voor de waar van die handelaar, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104? 3) Hoe moet de zinsnede ‚geen oneerlijk voordeel oplevert’ worden uitgelegd in artikel 3 bis, sub g, van

richtlijn [84/450] en, in het bijzonder, verkrijgt een handelaar oneerlijk voordeel uit de reputatie van een bekend merk, wanneer hij in een vergelijkingslijst zijn eigen waar vergelijkt met een waar van een bekend merk? 4) Hoe moet de zinsnede ‚waren of diensten voor-stelt als een imitatie of namaak’ in artikel 3 bis, sub h, van genoemde richtlijn worden uitgelegd, en, in het bij-zonder, omvat deze formulering ook gevallen waarin een partij, zonder daarmee enige vorm van verwarring of misleiding te veroorzaken, enkel waarheidsgetrouw vermeldt dat een belangrijk kenmerk (de geur) van zijn waar overeenstemt met dat van een bekende waar die merkenrechtelijk beschermd is? 5) Wanneer een handelaar een teken dat overeen-stemt met een ingeschreven merk dat een bepaalde reputatie geniet, maar er niet zodanig mee overeenstemt dat het ermee kan worden verward, op zodanige wijze gebruikt dat: a) de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie niet wordt aangetast of gevaar loopt; b) het ingeschreven merk of de reputatie ervan niet wordt aangetast of vervaagd, of het gevaar hiervoor be-staat; c) de merkhouder geen omzetverlies lijdt, en d) de merkhouder geen uit de promotie, het onder-houd en de versterking van zijn merk voortvloeiende opbrengsten misloopt; e) maar de handelaar een commercieel voordeel trekt uit het gebruik van zijn teken, omdat het overeen-stemt met het ingeschreven merk, wordt dan ‚ongerechtvaardigd voordeel getrokken’ uit de reputatie van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104]?” Beantwoording van de prejudiciële vragen 31 Zoals uiteengezet door de verwijzende rechter, hebben de eerste tot en met de vierde vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, betrekking op het gebruik dat verweersters in het hoofdgeding in ver-gelijkingslijsten maken van de woordmerken waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn, terwijl de vijfde vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, ziet op het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door L’Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums, die door woorden beeldmerken worden beschermd. Aangezien laatstgenoemde bepaling even-wel ook op het gebruik van die merken in de betrokken vergelijkingslijsten kan worden toegepast, moet eerst op de vijfde vraag worden geantwoord. De vijfde vraag 32 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rech-ter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een derde die gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan worden geacht ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk in de zin van die bepa-ling, wanneer dat gebruik hem een voordeel oplevert voor het in de handel brengen van zijn waren of dien-sten, zonder dat daardoor evenwel bij het publiek



verwarring kan ontstaan, of het merk of de houder er-van schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend. 33 Preliminair zij eraan herinnerd dat het juridische en feitelijke kader door de verwijzende rechter wordt afgebakend, zodat het niet aan het Hof staat, feitelijke beoordelingen ter discussie te stellen (zie in die zin ar-resten van 13 november 2003, Neri, C-153/02, Jurispr. blz. I-13555, punten 34 en 35, en 17 juli 2008, ASM Brescia, C-347/06, nog niet gepubliceerd in de Juris-prudentie, punt 28). Ook al kan het, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Franse regering hebben gesteld, op het eerste gezicht weinig waar-schijnlijk lijken dat het gebruik door een derde van een met een merk overeenstemmend teken om waren in de handel te brengen die een imitatie zijn van de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, de afzet van diens waren bevordert zonder dat tegelijk het imago of de af-zet van de waren met dat merk wordt geschaad, het Hof is bijgevolg door die benadering van de verwijzende rechter gebonden. 34 Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt beken-de merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij artikel 5, lid 1, van die richtlijn wordt verleend. De specifieke grondslag voor deze be-scherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaar-digd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onder-scheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arresten van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 36; 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 27, en 10 april 2008, adi-das en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 40, alsmede met betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, nog niet gepubli-ceerd in de Jurisprudentie, punt 26). 35 Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is inge-schreven (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, als-mede reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 18-22, en adidas en adidas Benelux, punt 37). 36 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tus-sen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen

dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punten 29 en 31, alsmede adidas en adidas Benelux, punt 41). 37 Dat het publiek een dergelijk verband legt, is een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaar-de voor de conclusie dat er sprake is van een van de inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bekende merken bescherming biedt (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, pun-ten 31 en 32). 38 Deze inbreuken zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde on-gerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 27). 39 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of dien-sten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan im-pact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie op-riep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aange-haald, punt 29). 40 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel „aantasting” of „degeneratie” genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de der-de wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan. 41 Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berok-kend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waar-in, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van ex-ploitatie van de bekendheid van het merk. 42 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 van toepassing (zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 28). 43 Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt


http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000622_HvJEG_Adidas_v_Marca.pdf

http://www.iept.nl/files/2000/IEPT20000622_HvJEG_Adidas_v_Marca.pdf

http://www.iept.nl/files/2003/IEPT20031023_HvJEG_Adidas_v_Fitnessworld.pdf



http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20080410_HvJEG_Adidas_v_Marca__H-M_en_Vendex.pdf



http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20081127_HvJEG_Intel_v_CPM_-_Intelmark.pdf


http://www.iept.nl/files/2003/IEPT20030109_HvJEG_Davidoff_v_Durffee.pdf














door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend ver-mogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend. 44 Om uit te maken of door het gebruik van het te-ken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onder-scheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsme-de de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onder-scheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermo-gen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastge-steld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt op-geroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst onge-rechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest Intel Cor-poration, reeds aangehaald, punten 67-69). 45 Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig ook het be-staan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen. 46 In het onderhavige geval staat vast dat Malaika en Starion doosjes en flesjes gebruiken die overeen-stemmen met die van de bekende door L’Oréal e.a. ingeschreven merken, om parfums te verhandelen die „goedkope” imitaties zijn van de luxeparfums waarvoor die merken worden ingeschreven en gebruikt. 47 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter een verband vastgesteld tussen, enerzijds, een aantal door Malaika en Starion gebruikte doosjes, en, anderzijds, een aantal merken voor doosjes en flesjes waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn. Voorts blijkt uit de verwij-zingsbeslissing dat dit verband verweersters in het hoofdgeding commercieel voordeel verschaft. Uit de verwijzingsbeslissing volgt tevens dat de overeen-stemming tussen die merken en de door Malaika en Starion verhandelde waren bewust is nagestreefd zodat het publiek de link zou leggen tussen de luxeparfums en de imitaties daarvan, en deze imitaties gemakkelij-ker zouden worden verkocht. 48 Bij de algemene beoordeling die de verwijzende rechter zal moeten verrichten om uit te maken of in die omstandigheden kan worden vastgesteld dat ongerecht-vaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zal met name rekening moeten worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamedoeleinden profijt te halen uit het onderschei-

dend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht. 49 In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk pro-beert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voort-vloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderschei-dend vermogen en de reputatie van dat merk. 50 Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een onge-rechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwar-ringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat over-eenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële ver-goeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het ima-go van dit merk te creëren en te onderhouden. De eerste en de tweede vraag 51 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rech-ter te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde het gebruik in vergelijkende reclame te laten ver-bieden van een teken dat gelijk is aan dat merk, voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik geen af-breuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding van de waren of diensten. De tweede vraag van de verwijzende rechter, die samen met de eerste moet worden onderzocht, houdt in wezen in of de houder van een algemeen bekend merk zich op grond van lid 1, sub a, van dat artikel kan verzetten te-gen een dergelijk gebruik, wanneer dit geen afbreuk doet aan het merk of een van de functies ervan, maar toch een belangrijke rol speelt bij de reclame voor de waren of diensten van de derde. 52 Vooraf zij erop gewezen dat vergelijkingslijsten als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, als vergelijkende reclame kunnen worden aangemerkt. In de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450 is re-clame immers iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van





goederen of diensten. Volgens artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn moet dergelijke reclame als vergelijkende reclame worden gekwalificeerd wanneer daarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Gelet op deze bijzonder ruime definities, kan vergelijkende reclame zeer uiteenlopende vormen aan-nemen [zie in die zin arresten van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, pun-ten 28 en 31; 8 april 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 35; 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Jurispr. blz. I-3115, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 42]. 53 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor de waren of diensten van de adver-teerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104. Een dergelijk gebruik kan dus in voor-komend geval worden verboden op grond van genoemde bepalingen [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 36 en 37]. 54 Het Hof heeft evenwel gepreciseerd dat de hou-der van een ingeschreven merk niet gerechtigd is, te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of over-eenstemt met zijn merk [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 45 en 51]. 55 Verder staat vast dat Malaika en Starion in de vergelijkingslijsten voor parfums gebruik hebben ge-maakt van de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, zoals die door L’Oréal e.a. zijn inge-schreven, en niet van tekens die slechts met die merken overeenstemmen. Dat gebruik is overigens gemaakt in verband met dezelfde waren als die waarvoor die mer-ken zijn ingeschreven, te weten parfums. 56 Een dergelijk gebruik valt binnen de werkings-sfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, en niet binnen die van artikel 5, lid 1, sub b, daarvan. 57 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder een uit-sluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn staat dit uitsluitend recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en ge-bruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. 58 Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluiten-de recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blij-ven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken

door een derde afbreuk doet of kan doen aan de func-ties van het merk (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59, en 25 janua-ri 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 21). Tot die functies behoren niet alleen de wezen-lijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te ga-randeren, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. 59 De bij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming is dus ruimer dan die waarin artikel 5, lid 1, sub b, voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan [zie in die zin reeds aangehaalde arresten Davidoff, punt 28, alsmede O2 Holdings en O2 (UK), punt 57]. Ingevolge de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 is de door het ingeschreven merk verleende bescherming namelijk absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn, terwijl wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn, het gevaar voor ver-warring de specifieke grondslag voor de bescherming vormt. 60 Uit de in punt 58 van het onderhavige arrest aan-gehaalde rechtspraak blijkt dat de houder van het merk zich niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richt-lijn 89/104 kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (zie ook reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54 en Adam Opel, punt 22). 61 Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat het ge-bruik voor zuiver beschrijvende doeleinden van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 is uitgesloten, omdat dat gebruik geen van de belangen aantast die deze bepaling beoogt te beschermen en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van die bepaling valt (zie in die zin arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16). 62 In dit verband zij evenwel gepreciseerd dat de in het hoofdgeding beschreven situatie wezenlijk verschilt van die in de reeds aangehaalde zaak Hölterhoff, aan-gezien de woordmerken waarvan L’Oréal e.a. houdster zijn in de door Malaika en Starion verspreide vergelij-kingslijsten niet voor zuiver beschrijvende doeleinden maar voor reclamedoeleinden worden gebruikt. 63 Het staat aan de verwijzende rechter, te beoorde-len of in een situatie als die in het hoofdgeding het gebruik dat van de merken van L’Oréal e.a. wordt ge-maakt, afbreuk kan doen aan een van de functies van die merken, zoals met name de communicatie-, de in-vesterings- of de reclamefunctie daarvan. 64 Voor zover de verwijzende rechter heeft vastge-steld dat die merken bekendheid genieten, kan het gebruik ervan in de vergelijkingslijsten voorts worden


http://www.iept.nl/files/2001/IEPT20011025_HvJEG_Toshiba_v_Katun.pdf

http://www.iept.nl/files/2001/IEPT20011025_HvJEG_Toshiba_v_Katun.pdf

http://www.iept.nl/files/2003/IEPT20030408_HvJEG_Pippig_Augenoptik.pdf


http://www.iept.nl/files/2007/IEPT20070419_HvJEG_Biere_Brut.pdf



http://www.iept.nl/files/2008/IEPT20080612_HvJEG_O2_v_Hutchinson_3G.pdf






http://www.iept.nl/files/2002/IEPT20021112_HvJEG_Arsenal.pdf





http://www.iept.nl/files/2007/IEPT20070125_HvJEG_Opel.pdf








http://www.iept.nl/files/2002/IEPT20020514_HvJEG_Holterhoff_v_Freiesleben.pdf

http://www.iept.nl/files/2002/IEPT20020514_HvJEG_Holterhoff_v_Freiesleben.pdf


verboden krachtens artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, voor de toepassing waarvan, zoals in punt 50 van dit arrest is geoordeeld, er niet noodzakelijkerwijs gevaar moet bestaan dat het merk of de houder ervan schade wordt berokkend doordat de derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het merk. 65 Gelet op het voorgaande, moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid voldoet, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of dien-sten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de we-zenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. De derde en de vierde vraag 66 Met zijn derde en zijn vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rech-ter in wezen te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder, wanneer hij door middel van een verge-lijkingslijst, zonder daarmee verwarring en misleiding te veroorzaken, aangeeft dat een wezenlijk kenmerk van zijn waar overeenstemt met dat van een waar die onder een algemeen bekend merk wordt verhandeld, waarvan de waar van de adverteerder een imitatie is, oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, dan wel „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of na-maak” in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h. 67 Artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met h, van richt-lijn 84/450 formuleert cumulatieve voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen om als geoorloofd te kunnen worden gekwalificeerd. 68 Die voorwaarden strekken tot afweging van de verschillende belangen die kunnen worden geraakt doordat vergelijkende reclame wordt toegestaan. Zo blijkt uit de punten 2, 7 en 9 van de considerans van richtlijn 97/55, gelezen in onderlinge samenhang, dat genoemd artikel 3 bis tot doel heeft de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten in het belang van de consument te stimuleren, door concur-renten de mogelijkheid te bieden om objectief de voordelen van verschillende vergelijkbare waren te be-lichten en door tegelijk praktijken te verbieden die de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument 69 Daaruit volgt dat de in dat artikel 3 bis, lid 1, ge-noemde voorwaarden in de meest gunstige zin moeten worden uitgelegd teneinde reclame toe te staan waarin de kenmerken van goederen of diensten objectief wor-den vergeleken (zie in die zin arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aangehaald, punt 35 en aldaar aan-gehaalde rechtspraak), waarbij ervoor moet worden

gezorgd dat vergelijkende reclame niet op een anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend of op een zodanige manier dat de belangen van de consu-ment worden geschaad. 70 Wat concreter het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame betreft, stelt artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 een dergelijk gebruik met name afhankelijk van vier specifieke voorwaarden, die respectievelijk sub d, e, g en h, daarvan worden ge-noemd. Daarbij wordt verlangd dat het gebruik van het merk geen gevaar voor verwarring meebrengt, de goede naam van het merk niet schaadt of niet gepaard gaat met kleinerende uitlatingen erover, geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van het merk, en goederen en diensten daarbij niet worden voorgesteld als een imitatie of namaak van de waren of diensten met het merk. 71 Zoals blijkt uit de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, beogen die voorwaar-den het belang van de houder van het merk bij bescherming van zijn uitsluitend recht in overeenstem-ming te brengen met het belang van de concurrenten van die houder alsmede met dat van de consument bij effectieve vergelijkende reclame die de verschillen tus-sen de aangeboden goederen of diensten objectief belicht. 72 Hieruit volgt dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame volgens het gemeenschapsrecht geoorloofd is, wanneer bij die ver-gelijking een dergelijke objectieve belichting van de verschillen plaatsvindt, die niet tot doel of tot gevolg heeft dat situaties van oneerlijke concurrentie in het le-ven worden geroepen als die welke met name in artikel 3 bis, lid 1, sub d, e, g en h, van richtlijn 84/450 worden beschreven (zie in die zin arrest Pippig Augenoptik, reeds aangehaald, punt 49). 73 Wat in de eerste plaats artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk verge-lijkende reclame goederen of diensten niet mag voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of bescherm-de handelsnaam, zij vastgesteld dat duidelijk uit de bewoordingen van deze bepaling en uit punt 19 van de considerans van richtlijn 97/55 volgt dat deze voor-waarde niet alleen op namaakgoederen, maar ook op elke imitatie en replica van toepassing is. 74 Voorts blijkt uit een systematische uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 dat deze bepaling niet verlangt dat de vergelijkende reclame een misleidend karakter heeft en evenmin dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het ontbreken van een mislei-dend karakter en de afwezigheid van verwarringsgevaar vormen namelijk onafhankelijke voorwaarden voor de geoorloofdheid van vergelijkende reclame die in artikel 3 bis, lid 1, sub a en d, worden geformuleerd. 75 De in artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarde strekt specifiek ertoe de adverteerder te verbieden, in vergelijkende reclame tot uitdrukking te brengen dat de waar of de dienst die hij in de handel brengt, een imitatie of namaak is van de waar of de dienst met het merk. Zoals de advocaat-







generaal in punt 84 van zijn conclusie heeft uiteenge-zet, zijn in dit verband niet alleen reclameboodschappen verboden die expliciet het idee weergeven dat er sprake is van een imitatie of namaak, maar ook die welke, gelet op de concrete globale voor-stelling en economische context, geschikt zijn om dat idee aan de doelgroep over te brengen. 76 Vaststaat dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vergelijkingslijsten tot doel en tot gevolg heb-ben, dat de aandacht van de doelgroep wordt gevestigd op het originele parfum waarvan de door Malaika en Starion verhandelde parfums worden geacht een imita-tie te zijn. Deze lijsten bevestigen dus dat laatstgenoemde parfums een imitatie zijn van de par-fums die onder een aantal merken van L’Oréal e.a. in de handel worden gebracht en stellen de door de adver-teerder verkochte producten bijgevolg voor als een imitatie van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450. Zo-als de advocaat-generaal in punt 88 van zijn conclusie heeft aangegeven, is in dit verband de vraag irrelevant, of de reclameboodschap vermeldt dat het gaat om een imitatie van de waar met een beschermd merk in haar geheel of slechts om een imitatie van een belangrijk kenmerk ervan, zoals in casu de geur van de betrokken waren. 77 Wat in de tweede plaats artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk verge-lijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, zij erop gewezen dat het begrip „oneerlijk voor-deel” ten gevolge van die bekendheid, welk begrip zowel in die bepaling als in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 („ongerechtvaardigd voordeel”) wordt gebruikt, in het licht van de punten 13 tot en met 15 van de con-siderans van richtlijn 97/55, in beginsel op dezelfde wijze moet worden uitgelegd [zie naar analogie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punt 49]. 78 Aangezien in punt 76 van het onderhavige arrest is vastgesteld dat de door verweersters in het hoofdge-ding gebruikte vergelijkingslijsten de door hen in de handel gebrachte parfums voorstellen als een imitatie of namaak van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, dient de derde vraag aldus te worden begrepen dat zij erop gericht is te vernemen of in dergelijke omstandig-heden het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van die lijsten een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat beschermde merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, is. 79 Dienaangaande zij vastgesteld dat aangezien ver-gelijkende reclame waarbij de waren van de adverteerder als een imitatie van een waar met een merk worden voorgesteld, volgens richtlijn 84/450 in-druist tegen de eerlijke concurrentie en dus ongeoorloofd is, het voordeel dat de adverteerder dank-zij dergelijke reclame behaalt, voortkomt uit oneerlijke concurrentie en derhalve als een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat merk moet worden beschouwd.

80 Bijgevolg moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteer-der die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame be-haalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat arti-kel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd. Kosten 81 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te be-schouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 be-treffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwar-ringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat over-eenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële ver-goeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het ima-go van dit merk te creëren en te onderhouden. 2) Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een inge-schreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor ge-oorloofdheid genoemd in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende re-clame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.





3) Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitge-legd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een al-gemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd arti-kel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende re-clame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd. Conclusie A-G P. Mengozzi van 10 februari 2009 (1) Zaak C-487/07 L’Oréal SA Lancôme parfums et beauté & Cie Laboratoires Garnier & Cie tegen Bellure NV Malaika Investments Ltd Starion International Ltd [verzoek van de Court of Appeal (England and Wales) (Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing] „Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, lid 1, sub a – Gebruik van merk van derde voor dezelfde waren in vergelijkende reclame – Artikel 5, lid 2 – Ongerechtvaardigd voor-deel ten gevolge van bekendheid van merk – Vergelijkende reclame – Richtlijnen 84/450/EEG en 97/55/EEG – Artikel 3 bis, lid 1 – Voorwaarden voor geoorloofdheid van vergelijkende reclame – Oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid van merk van concurrent – Imitatie of kopie van goederen die worden beschermd door merk van concurrent” 1. Met het onderhavige verzoek om een prejudicië-le beslissing stelt de Court of Appeal (England and Wales) het Hof een aantal vragen over de uitlegging van artikel 5 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpas-sing van het merkenrecht der lidstaten(2) en van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en ver-gelijkende reclame(3), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997.(4) I – Toepasselijke bepalingen 2. Artikel 5 van richtlijn 89/104(5), „Rechten ver-bonden aan het merk”, luidt als volgt: „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitslui-tend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder ge-rechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeen-stemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschre-ven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken onge-rechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden ver-boden: a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of ver-richten van diensten onder het teken; c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; d) het gebruik van het teken in stukken voor zake-lijk gebruik en in advertenties. [...]” 3. Artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104, „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”, be-paalt dat „[h]et aan het merk verbonden recht [...] de houder niet [toestaat] een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoe-veelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de be-stemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.” 4. Richtlijn 97/55 heeft in richtlijn 84/450, dat oor-spronkelijk enkel betrekking had op misleidende reclame, een aantal bepalingen inzake vergelijkende reclame ingevoegd. 5. Volgens artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55 (hierna: „richtlijn 84/450”)(6), wordt onder „vergelijkende re-clame” in de zin van deze richtlijn verstaan „elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukke-lijk of impliciet worden genoemd”. 6. Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 bepaalt: „Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze: [...] d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, ande-



re onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward; e) niet de goede naam schaadt van of zich niet klei-nerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, acti-viteiten of omstandigheden van een concurrent; [...] g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; h) niet goederen of diensten voorstelt als een imita-tie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.” II – Hoofdgeding en prejudiciële vragen 7. L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie en Laboratoires Garnier & Cie (hierna samen: „L’Oréal”) zijn vennootschappen van de groep L’Oréal, die onder meer luxeparfums vervaardigt en in de handel brengt. 8. L’Oréal is met name houdster van de volgende nationale (Britse), internationale en communautaire merken, die zijn ingeschreven voor parfumerieën: – de „Trésor”-merken: – het nationale woordmerk Tresor (zonder accent; hierna: „woordmerk Trésor”); – het nationale woorden beeldmerk bestaande in de afbeelding van een parfumflesje, van voren en van opzij gezien, waarop met name het woord „Trésor” staat; – het nationale woorden beeldmerk bestaande in de kleurafbeelding van een parfumdoosje, van voren gezien, waarop met name het woord „Trésor” staat; – de „Miracle”-merken: – het communautaire woordmerk Miracle (hierna: „woordmerk Miracle”); het communautaire woorden beeldmerk bestaande in de afbeelding van een parfumflesje, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat; – het internationale woorden beeldmerk bestaan-de in de kleurafbeelding van een parfumdoosje, van voren gezien, waarop met name het woord „Miracle” staat; – het nationale woordmerk Anaïs-Anaïs; – de „Noa”-merken: – het nationale woordmerk Noa Noa; – de nationale en communautaire woorden beeldmerken bestaande in een gestileerde weergave van het woord Noa. 9. Bellure NV, een vennootschap naar Belgisch recht, heeft respectievelijk in 1996 en 2001 op de Eu-ropese markt parfums van Creation Lamis en Dorall in de handel gebracht, die voor haar in een derde land in de door haar gewenste vorm waren gefabriceerd. Stari-on International Ltd (hierna: „Starion”) kocht deze parfums bij Bellure aan om ze aan groothandelaars of hard discounts in het Verenigd Koninkrijk te verkopen. Starion distribueerde in deze lidstaat ook parfums van Stitch. Malaika Investments Ltd, die handeldrijft onder

de benaming Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (hierna: „Malaika”), verkocht de parfums van Creation Lamis, die haar door Starion werden geleverd, in het groot in het Verenigd Koninkrijk. Voor de parfums van de drie bovengenoemde lijnen werd de geur van suc-cesvolle parfums geïmiteerd. Zij werden tegen een extreem lage prijs (voor minder dan vier GBP) aan de detailhandel verkocht. 10. In het kader van de verkoop van deze parfums in het Verenigd Koninkrijk bezorgden Starion en Malaika aan hun wederverkopers vergelijkingslijsten waarin een gelijkenis werd vastgesteld tussen de geur van elk van deze parfums en een met zijn merknaam aangeduid luxeparfum (hierna: „vergelijkingslijsten”). Deze lijsten bevatten de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa van L’Oréal. 11. Bovendien werden vier parfums van Creation Lamis en één parfum van Dorall verkocht in flacons en doosjes die een zekere gelijkenis vertoonden met de flacons en de doosjes van de parfums Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs of Noa. Vaststaat evenwel dat deze gelij-kenis niet zo groot was dat de wederverkopers of de consumenten erdoor konden worden misleid over de oorsprong van het product. 12. L’Oréal stelde bij de High Court of Justice (Eng-land and Wales) een vordering wegens merkinbreuk in tegen onder meer Bellure, Starion en Malaika. Zij stel-de dat het gebruik van de vergelijkingslijsten door Starion en Malaika een inbreuk vormde op haar woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa en op haar woorden beeldmerk Noa en aldus in strijd was met artikel 10, lid 1, van de Trade Mark Act 1994 (hierna: „TMA”), waarbij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in het nationale recht was omgezet. Voorts stelde zij dat de imitatie van de namen, de fla-cons en de doosjes van haar parfums Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa en de verkoop van parfum in der-gelijke imitatieflacons en -doosjes met name een inbreuk vormden op haar woordmerken Trésor, Mira-cle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa en op haar merken bestaande in de afbeelding van een flacon en een doos-je van Trésor en Miracle, en aldus in strijd waren met artikel 10, lid 3, TMA, waarbij artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 in het nationale recht was omgezet. 13. De High Court wees de op artikel 10, lid 1, TMA gebaseerde vordering tegen het gebruik van de vergelijkingslijsten toe. De vordering op grond van ar-tikel 10, lid 3, TMA werd slechts gedeeltelijk gegrond verklaard, aangezien enkel de inbreuk op de merken bestaande in de afbeelding van een doosje van Trésor en een flacon van Miracle bewezen werd geacht. 14. Starion en Malaika (hierna: „appellanten”) stel-den tegen deze beslissing van de High Court hoger beroep in bij de Court of Appeal. L’Oréal stelde inci-denteel beroep in strekkende tot vaststelling dat inbreuk was gemaakt op de woordmerken Trésor en Miracle, op het merk bestaande in de afbeelding van een Trésor-flacon en op het merk bestaande in de afbeelding van een doosje van Miracle. 15. De Court of Appeal verwierp het incidentele be-roep van L’Oréal en achtte het voor de beslechting van



de rest van het geding noodzakelijk om het Hof de vol-gende prejudiciële vragen te stellen: „1) Wanneer een handelaar in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten gebruikmaakt van een in-geschreven merk van een concurrent om de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door hem verhandelde waren te vergelijken met de kenmerken (in het bijzon-der de geur) van de door de concurrent onder dat merk verhandelde waren, en hij dat merk daarbij gebruikt op een wijze die niet tot verwarring leidt of anderszins af-breuk doet aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a of sub b, van richtlijn 89/104? 2) Wanneer een handelaar in het economisch ver-keer (met name in een vergelijkingslijst) gebruik maakt van een bekend ingeschreven merk om een kenmerk van zijn eigen product (in het bijzonder de geur ervan) aan te duiden, en dit gebruik: a) geen enkel verwarringsgevaar met zich brengt, en b) de verkoop van de producten onder het bekende ingeschreven merk niet schaadt, en c) geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie, of aan de reputatie van het merk door aantasting van het imago, door verwatering of op enige andere wijze, en d) een belangrijke rol speelt in de reclame voor het product van die handelaar, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104? 3) Hoe moet de zinsnede ‚geen oneerlijk voordeel oplevert’ worden uitgelegd in artikel 3 bis, sub g, van richtlijn [84/450] en, in het bijzonder, verkrijgt een handelaar oneerlijk voordeel uit de reputatie van een bekend merk, wanneer hij in een vergelijkingslijst zijn eigen product vergelijkt met een product van een be-kend merk? 4) Hoe moet de zinsnede ‚waren of diensten voor-stelt als een imitatie of namaak’ in artikel 3 bis, sub h, van genoemde richtlijn worden uitgelegd, en, in het bij-zonder, omvat deze formulering ook gevallen waarin een partij, zonder daarmee enige vorm van verwarring of misleiding te veroorzaken, enkel waarheidsgetrouw vermeldt dat een belangrijk kenmerk (de geur) van zijn product overeenstemt met dat van een bekend product dat merkenrechtelijk beschermd is? 5) Wanneer een handelaar een teken dat overeen-stemt met een ingeschreven merk dat een bepaalde reputatie geniet, maar er niet zodanig mee overeenstemt dat het ermee kan worden verward, op zodanige wijze gebruikt dat: a) de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie niet wordt aangetast of gevaar loopt; b) het ingeschreven merk of de reputatie ervan niet wordt aangetast of vervaagd, of het gevaar hiervoor be-staat; c) de merkhouder geen omzetverlies lijdt, en d) de merkhouder geen uit de promotie, het onder-houd en de versterking van zijn merk voortvloeiende opbrengsten misloopt;

e) maar de handelaar een commercieel voordeel trekt uit het gebruik van zijn teken, omdat het overeen-stemt met het ingeschreven merk, wordt dan ‚ongerechtvaardigd voordeel getrokken’ uit de reputatie van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104]?” 16. De verwijzende rechter gaat ervan uit dat de be-trokken vergelijkingslijsten vergelijkende reclame vormen in de zin van richtlijn 84/450 en preciseert dat hij met de eerste vier prejudiciële vragen wenst te ach-terhalen of het gebruik van de woordmerken van L’Oréal in de vergelijkingslijsten van appellanten ge-oorloofd is. 17. Met de vijfde prejudiciële vraag daarentegen wenst hij te achterhalen of het gebruik door appellanten van flacons en doosjes die overeenstemmen met die welke worden beschermd door het merk bestaande in de afbeelding van een doosje van Trésor en door het merk bestaande in de afbeelding van een flacon van Miracle geoorloofd is. III – Juridische beoordeling A – Vier eerste prejudiciële vragen 1. Inleidende opmerkingen 18. De vier eerste prejudiciële vragen hebben alle betrekking op het gebruik door een adverteerder van het merk van een derde in vergelijkende reclame die met name bestaat uit vergelijkingslijsten zoals die wel-ke in de onderhavige zaak aan de orde zijn. In deze context wordt het merk van een derde gebruikt ter aan-duiding van goederen, zij het niet die van de adverteerder, maar die van de houder van het merk zelf. 19. Volgens de verwijzende rechter vormt de ver-spreiding van deze vergelijkingslijsten onder de wederverkopers reclame in de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450. Het gaat immers om een medede-ling bij de uitoefening van een commerciële activiteit ter bevordering van de afzet van goederen. 20. Zoals reeds gezegd, is de verwijzende rechter bovendien van oordeel dat deze reclame vergelijkende reclame is in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn. Hiervoor is onder meer vereist dat een concur-rentieverhouding bestaat tussen de adverteerder en de onderneming die in de reclame wordt genoemd (of waarvan de goederen of diensten in de reclame worden genoemd). In de eerste prejudiciële vraag, die geen be-trekking heeft op de bepalingen van richtlijn 84/450, is sprake van het gebruik van een merk van „een concur-rent”. 21. Uit de feitelijke vaststellingen van de verwijzen-de rechter blijkt in werkelijkheid dat „[d]e producten van de partijen [...] niet in concurrentie [staan] tot el-kaar, aangezien zij deel uitmaken van verschillende prijs- en marktsegmenten”.(7) Deze vaststelling belet mijns inziens niet dat in casu sprake is van vergelijken-de reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450, rekening houdend met de ruime draagwijdte die aan de door deze bepaling vereiste con-currentieverhouding dient te worden verleend. Ik verwijs dienaangaande kortweg naar de overwegingen in de punten 63 tot en met 90 van mijn conclusie in de zaak De Landtsheer Emmanuel(8) en naar de punten 32



tot en met 42 van het arrest in die zaak(9), en wijs er met name op dat in een dergelijke context ook rekening dient te worden gehouden met potentiële concurrentie-situaties en mogelijke ontwikkelingen van de huidige marktsituatie en van de gewoonten van de consument. Zoals L’Oréal terecht heeft beklemtoond, kan ook een concurrentieverhouding die enkel op een intermediair niveau van de distributieketen bestaat (bijvoorbeeld op het niveau de groothandel), van belang zijn. Het staat aan de verwijzende rechter om eventueel aan de hand van de in bovengenoemd arrest verschafte uitleggings-criteria grondiger te onderzoeken of in het onderhavige geval de door bovengenoemde bepaling vereiste con-currentieverhouding bestaat. 22. In de onderhavige procedure dient bij gebreke van elementen die duidelijk wijzen op het tegendeel, te worden uitgegaan van de door de verwijzende rechter gehanteerde premisse dat de betrokken vergelijkings-lijsten vergelijkende reclame in de zin van artikel 2, punt 2 bis, van richtlijn 84/450 vormen, zonder dat dus de relevantie van de derde en de vierde prejudiciële vraag voor de beslechting van het voor deze rechter aanhangige geding en dus de ontvankelijkheid ervan in twijfel kunnen worden getrokken. 23. Vóór de beantwoording van de eerste vier preju-diciële vragen, met name van de eerste twee, dient eerst te worden vastgesteld hoe de bepalingen betreffende de merkenrechtelijke bescherming in richtlijn 89/104, met name de artikelen 5 en 6, en in richtlijn 84/450, met name artikel 3 bis, lid 1, zich onderling verhouden, ge-let op het spanningsveld dat bestaat tussen het vereiste om het merk te beschermen en het vereiste om het ge-bruik van vergelijkende reclame te bevorderen. 24. In het recente arrest O2(10) heeft het Hof dien-aangaande reeds een aantal belangrijke verduidelijkingen verstrekt. Het heeft met name vastge-steld dat: – „[h]et gebruik dat een adverteerder in vergelij-kende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, [neerkomt] op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104”, en „dus in voor-komend geval [kan] worden verboden op grond van genoemde bepalingen”(11); – de houder van een ingeschreven merk evenwel niet gerechtigd is, op grond van deze bepalingen te ver-bieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of over-eenstemt met zijn merk.(12) 25. Het feit dat aan deze voorwaarden is voldaan, vormt dus voor deze adverteerder een geldig verweer-middel tegen een vordering op grond van de nationale bepalingen ter uitvoering van artikel 5, lid 1 of 2, van richtlijn 89/104. Dienaangaande acht ik de – door L’Oréal bijgetreden – uitlegging in de verwijzingsbe-slissing volgens welke de vaststelling dat aan deze voorwaarden is voldaan, op zich de conclusie wettigt

dat het gebruik van het ingeschreven merk van een der-de (hierna kortweg: „merk”) in vergelijkende reclame toegestaan is krachtens artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104, niet correct en ook overbodig. Ook al zou een dergelijk gebruik dat aan de voorwaarden van artikel 3 bis van richtlijn 84/450 voldoet, een gebruik zijn „vol-gens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”, blijft het een feit dat voor de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 ook vereist is dat aan een van de voorwaarden van artikel 6, lid 1, sub a tot en met c, is voldaan. Volgens mij is in casu geen van deze voorwaarden vervuld. Geen enkele ervan kan dus het verweermiddel dat is voldaan aan de in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarden voor ge-oorloofdheid, „onderbrengen” binnen de werkingssfeer van richtlijn 89/104. Ik ben het met name eens met het ter terechtzitting door de vertegenwoordiger van de Commissie verwoorde standpunt dat artikel 6, lid 1, sub b, enkel betrekking heeft op het gebruik van bestandde-len van een merk die een van de in deze bepaling genoemde kenmerken van het product of de dienst be-schrijven (beschrijvende „aanduidingen”). Dit wordt mijns inziens bevestigd door het arrest adidas en adidas Benelux, waarin is vastgesteld dat „artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn voor alle marktdeelnemers de moge-lijkheid [wil] waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken” en „dus [...] een uitdruk-king [vormt] van de vrijhoudingsbehoefte”.(13) De inachtneming van de in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarden voor geoorloofdheid vormt mijns inziens een autonoom verweermiddel – naast die welke gebaseerd zijn op de artikelen 6 en 7, lid 1, van richtlijn 89/104 – dat een vordering tegen vergelijkende reclame op basis van de nationale bepa-lingen ter uitvoering van artikel 5, lid 1 of 2, van laatstgenoemde richtlijn kan ontkrachten. 2. Eerste twee prejudiciële vragen betreffende de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 26. Aangezien dus het gebruik van een teken dat ge-lijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, niet buiten de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 valt door het loutere feit dat dit teken in vergelijkende reclame wordt gebruikt, maar onder bepaalde voorwaarden op grond van deze bepa-ling kan worden verboden, dienen ter beantwoording van de eerste twee prejudiciële vragen juist deze voor-waarden te worden onderzocht in het licht van de in deze vragen verstrekte informatie. 27. Zoals de verwijzende rechter zelf heeft beklem-toond, heeft hij de eerste prejudiciële vraag in wezen reeds gesteld in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest O2. In die zaak heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat een prijsvergelijking werd ge-maakt tussen de (mobieletelefonie)diensten van de adverteerder en die van de houder van het door deze adverteerder in vergelijkende reclame gebruikte merk, terwijl in de onderhavige zaak de geur (van parfums) wordt vergeleken. 28. Een ander verschil tussen de twee zaken is dat in de zaak O2 voor de nationale rechter werd opgekomen



tegen het gebruik door een adverteerder van een teken dat niet gelijk was aan, maar overeenstemde met het merk van de concurrent, terwijl de in de reclame voor-gestelde diensten van beiden dezelfde waren. Om die reden heeft het Hof in het arrest O2 bij de beantwoor-ding van de eerste prejudiciële vraag, die ongeveer op dezelfde wijze was geformuleerd als de eerste prejudi-ciële vraag in de onderhavige procedure, enkel artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 uitgelegd en het niet nodig geacht artikel 5, lid 1, sub a, uit te leggen. In de onderhavige zaak, daarentegen, wordt in het kader van het bij de nationale rechter ingestelde beroep tegen de door appellanten gebruikte vergelijkingslijsten opge-komen tegen het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan andermans merk, voor dezelfde waren(14) als die welke door dit merk worden aange-duid. 29. Derhalve dient de eerste vraag in de onderhavige procedure, waarin wordt verwezen naar artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 in zijn geheel, aldus te worden be-grepen dat de verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a, aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een aan dit merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, ook al kan hierdoor bij het publiek geen verwarring ontstaan over de oorsprong van de betrokken waren of diensten. 30. Met de tweede prejudiciële vraag daarentegen verzoekt de verwijzende rechter uitdrukkelijk enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Hij wil namelijk vernemen of de houder van een bekend merk krachtens deze bepaling gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in het economisch ver-keer, met name in vergelijkende reclame, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is inge-schreven, zelfs indien hierdoor bij het publiek geen verwarring kan ontstaan over de oorsprong van de be-trokken waren of diensten – ook al speelt dit gebruik een belangrijke rol in de reclame voor de producten van de derde – en dit gebruik de verkoop van de waren of diensten onder dit merk niet schaadt en op generlei wij-ze afbreuk doet aan de reputatie van dit merk. 31. Volgens de rechtspraak van het Hof moet het publiek in verwarring kunnen worden gebracht over de oorsprong van de waren of diensten, dat wil zeggen het moet kunnen geloven dat de betrokken waren of dien-sten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen af-komstig zijn, opdat het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met andermans merk onder het verbod van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 zou kunnen vallen. Met andere woorden, het in deze bepaling gestelde verbod geldt enkel wanneer afbreuk kan worden gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, die er juist in bestaat de herkomst van de waren of diensten te waarborgen voor de consument.(15) 32. Geldt deze conclusie ook voor het verbod van artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn?

33. Zoals appellanten hebben opgemerkt, dient vol-gens het arrest O2 bij de beantwoording deze vraag de mogelijkheid buiten beschouwing te worden gelaten om tegen dit verbod verweer te voeren op grond van artikel 6 van richtlijn 89/104 of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450. De Commissie stelt voor om deze vraag bevestigend te beantwoorden. Volgens haar be-oogt artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 in zijn geheel uitsluitend de wezenlijke functie van het merk te be-schermen, die er juist in bestaat de identiteit van de oorsprong van de door het merk aangeduide waren voor het publiek te waarborgen. Ter ondersteuning van dit standpunt verwijst zij met name naar de arresten Arse-nal, Anheuser-Busch en Adam Opel.(16) Op de eerste prejudiciële vraag dient derhalve haars inziens een ont-kennend antwoord te worden gegeven. Appellanten zijn dezelfde mening toegedaan. 34. L’Oréal en de Franse regering daarentegen stel-len voor om de eerste prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden. Zij beklemtonen dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 niet enkel beoogt die functie van het merk te beschermen die erin bestaat de identiteit van de oorsprong van de door het merk aangeduide wa-ren voor het publiek te waarborgen, maar ook de andere functies van het merk beschermt. Dienaangaande ver-wijzen zij naar de tiende overweging van de considerans van deze richtlijn en naar de reeds aange-haalde arresten Arsenal, Anheuser-Busch en Adam Opel. L’Oréal stelt dat deze bepaling met name de „communicatiefuncties” van het merk beschermt, zoals blijkt uit de arresten Parfums Christian Dior(17) en Boehringer Inghelheim e.a.(18) van het Hof en uit het arrest „VIPS” van het Gerecht.(19) Ook de Franse re-gering, die wijst op de functie van het merk „die erin bestaat de houder ervan in staat te stellen het beeld dat zijn merk bij de consument oproept, te controleren en te beschermen”, verwijst naar het arrest Parfums Christian Dior, waarin het Hof volgens haar heeft erkend dat juist bekende merken ter aanduiding van luxeparfums deze functie hebben. 35. Ik herinner eraan dat in de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 wordt verklaard dat het, „om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescher-ming genieten”, en „dat dit evenwel de lidstaten niet het recht ontneemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen”. 36. Wat het eerste punt betreft, dient te worden op-gemerkt dat de omvang van de door richtlijn 89/104 voorgeschreven geharmoniseerde merkenrechtelijke bescherming voornamelijk kan worden afgeleid uit ar-tikel 5, leden 1 en 3, en uit de in de artikelen 6 en 7 van deze richtlijn vastgestelde beperkingen. 37. Wat het tweede punt betreft, biedt artikel 5, lid 2, van de richtlijn de lidstaten de mogelijkheid om be-kende merken een ruimere bescherming te verlenen dan die van artikel 5, lid 1. Anders dan deze laatste bepa-ling legt artikel 5, lid 2, de lidstaten niet de verplichting op om in hun nationale recht in de in deze bepaling



omschreven bescherming te voorzien, maar biedt het hun enkel de mogelijkheid daartoe. Wanneer een lid-staat gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, genieten bekende merken op zijn grondgebied dus zo-wel de bescherming van artikel 5, lid 1, als die van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.(20) 38. Wat de bescherming betreft die ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aan het merk dient te wor-den verleend, is het standpunt van de Commissie, dat deze bepaling enkel beoogt de functie van het merk als herkomstaanduiding te beschermen, zeker niet vreemd. In de tiende overweging van de considerans van richt-lijn 89/104, die in algemene bewoordingen spreekt van de „door het ingeschreven merk verleende bescher-ming”, wordt verklaard „dat het gevaar van verwarring [...] de grondslag voor de bescherming vormt”. Daarbij wordt kennelijk niet alleen verwezen naar het geval dat het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn. Het feit dat volgens deze overweging de bescherming „absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn”, zou eenvoudigweg kunnen betekenen dat de merkhouder in dat geval niet hoeft te bewijzen dat er verwarringsgevaar bestaat(21), aangezien dit wordt vermoed(22), en hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het gebruik van het merk ook kan wor-den verboden wanneer een dergelijk gevaar ontbreekt. Volgens het arrest adidas en adidas Benelux(23) vormt „[h]et gevaar voor verwarring [...] de specifieke grond-slag voor de door het ingeschreven merk verleende bescherming, met name tegen het gebruik door derden van tekens die niet gelijk zijn”. 39. Uit de tiende overweging van de considerans blijkt evenwel in werkelijkheid dat „de functie [van de betrokken bescherming] met name is het merk als aan-duiding van herkomst te waarborgen”.(24) 40. Mede rekening houdend met dit uitleggingsge-geven heeft het Hof voor het eerst in het arrest Arsenal(25) vastgesteld dat „het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn spe-cifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen”, en dat „[d]e uitoefening van dit recht [...] dus beperkt [moet] blijven tot gevallen waar-in het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de con-sumenten de herkomst van de waar te garanderen”. 41. Het Hof heeft deze vaststellingen bevestigd in de daaropvolgende arresten Anheuser Busch(26) en Adam Opel(27), zij het dat de draagwijdte van deze arresten niet geheel dezelfde is. 42. In de zaak Arsenal werd het Hof met name ver-zocht „[vast te stellen] of artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat aan een derde elk ge-bruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat wordt ge-bruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de merkhouder als zodanig een spe-

cifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van het betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk”.(28) 43. In deze context heeft het Hof de hierboven in punt 40 aangehaalde vaststellingen verricht, om ver-volgens tot de slotsom te komen dat „[d]e merkhouder [...] het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet [kan] verbieden indien door dit ge-bruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aange-tast”.(29) 44. Uit het arrest Arsenal lijkt dus in wezen te kun-nen worden afgeleid dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet noodzakelij-kerwijs afbreuk doet aan de functies van het merk of dit risico met zich brengt en dat het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan het merk krachtens arti-kel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 enkel kan worden verboden indien hierdoor afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk (het uitsluitende recht kan dus enkel in die geval-len worden uitgeoefend). Om die reden heeft het Hof vastgesteld dat het gebruik voor zuiver descriptieve doeleinden is uitgesloten van de werkingssfeer van ar-tikel 5, lid 1, van de richtlijn: dit gebruik schaadt geen van de door deze bepaling beschermde belangen en valt dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling.(30) 45. Zoals is vastgesteld in punt 16 van het arrest Cé-line(31), stelt het arrest Arsenal als voorwaarde voor de uitoefening van het uitsluitende recht van artikel 5, lid 1, sub a, dat afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan een van de functies van het merk. Dat houdt wel be-schouwd evenwel nog niet de erkenning in dat het gebruik van het merk door een derde op grond van deze bepaling kan worden verboden wanneer enigerlei func-tie van het merk wordt aangetast of kan worden aangetast of, met andere woorden, dat alle mogelijke functies van het merk juridisch worden beschermd door deze bepaling. In het arrest Arsenal worden de verschil-lende functies van het merk niet opgesomd en wordt evenmin ondubbelzinnig vastgesteld dat deze allemaal juridisch worden beschermd door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Het Hof stelde trouwens in de be-trokken zaak vast dat de wezenlijke functie van het merk als „herkomstgarantie” van het product werd (of kon worden) aangetast.(32) We kunnen dus wellicht stellen dat het Hof in het arrest Arsenal enkel niet heeft willen uitsluiten dat andere functies van het merk dan deze wezenlijke functie bescherming genieten krach-tens deze bepaling, zonder dit evenwel te erkennen, en dat het deze vraag uiteindelijk nog open heeft gelaten. 46. Het komt mij evenwel voor dat het Hof met het arrest Adam Opel een stap verder is gegaan in de er-kenning dat de andere functies van het merk dan deze wezenlijke functie door deze bepaling worden be-schermd.



47. In dat arrest heeft het Hof, voortbordurend op de hierboven in punt 40 aangehaalde overwegingen, om te beginnen vastgesteld dat „het aanbrengen door een der-de van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn al-leen dan [kan] worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk”(33), en vervolgens in zijn conclusie dit standpunt herhaald, on-der weglating evenwel van het woord „alleen”, en verklaard dat „wanneer een merk zowel voor auto’s – waarvoor het bekend is – als voor speelgoed is inge-schreven, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen [...] in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk”.(34) Het is wellicht niet arbitrair om te stellen dat dit standpunt er niet simpel-weg op neerkomt dat de bescherming van artikel 5, lid 1, sub a, niet geldt wanneer geen van de functies van het merk wordt (of kan worden) aangetast (geen be-scherming indien geen enkele functie wordt of kan worden aangetast), maar inhoudt dat voor de bescher-ming vereist is dat enigerlei functie van het merk wordt (of kan worden) aangetast (bescherming indien eniger-lei functie van het merk wordt of kan worden aangetast). 48. In dit arrest heeft het Hof overigens evenmin aangegeven welke andere functies dan deze wezenlijke functie het merk heeft. In het hoofdgeding was trou-wens niet gesteld dat het gebruik van het betrokken merk afbreuk deed aan „andere functies van dat merk dan de wezenlijke functie ervan”.(35) 49. Een dergelijke steeds ruimere uitlegging door de rechtspraak van de door artikel 5, lid 1, sub a, geboden bescherming, die ook geldt voor de andere functies van het merk dan die van herkomstgarantie, werpt evenwel een aantal belangrijke vragen op, zoals met name welke deze functies zijn en voorts hoe deze bescherming zich verdraagt met en zich verhoudt tot de bescherming van bekende merken waarin artikel 5, lid 2, van de richtlijn voorziet, gelet op het feit dat deze laatste bepaling, voor zover zij verwijst naar de aantasting van het on-derscheidend vermogen of de reputatie van dergelijke merken, kennelijk eveneens functies van het merk be-oogt te beschermen. 50. Wat het eerste punt betreft, dient te worden op-gemerkt dat noch in richtlijn 89/104, noch – naar het mij voorkomt – in de rechtspraak van het Hof een op-somming en een beschrijving is te vinden van de andere functies van het merk dan de herkomstgarantie. 51. Een nuttige bijdrage dienaangaande is geleverd door advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Parfums Christian Dior.(36) Hij heeft om te beginnen opgemerkt dat „[h]oewel het Hof traditioneel de nadruk

heeft gelegd op de rol die het merk speelt bij het aan-duiden van de herkomst van waren [...] het nooit de bedoeling [heeft] gehad te verklaren, dat enkel voor het vervullen van die functie op merkrechten een beroep kan worden gedaan”. Hij heeft gewezen op andere mo-gelijke functies van het merk, die volgens hem overigens integrerend deel uitmaken of althans afgeleid zijn van deze wezenlijke functie: de „kwali-teits[...]functie” oftewel de functie van het merk als „symbool [...] voor kwaliteiten die de consumenten met bepaalde goederen of diensten associëren” en als garan-tie „dat de goederen of diensten aan de verwachtingen beantwoorden”, alsook „‚communicatie-’, investerings-, of reclamefuncties”, die „een gevolg [zouden] zijn van het feit, dat de investering in de promotie van een pro-duct rond het merk wordt opgebouwd” en dus „als zodanig bescherming verdienen, zelfs wanneer er geen sprake is van misbruik door een verkeerde voorstelling van herkomst of kwaliteit”. 52. Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer heeft zich in zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Arsenal(37) op het standpunt gesteld dat het „een te simplistische oplossing [is], de functie van het merk tot de aanduiding van de onder-neming van herkomst te beperken”, aangezien „[d]e ervaring leert dat de gebruiker in de meerderheid van de gevallen niet weet wie de door hem verbruikte wa-ren vervaardigt”, terwijl het merk „een eigen leven [gaat] leiden en [...] een kwaliteit, een reputatie en in bepaalde gevallen zelfs een levensvisie [uitdrukt]. Re-kening houdend met de „huidige werking van de markt en het gedrag van de gemiddelde consument”, ziet hij „geen enkele reden om die andere functies van het merk niet te beschermen en enkel de functie van her-komstaanduiding van de waren en diensten te waarborgen”.(38) 53. Wat de kwaliteitsgarantie betreft of – wellicht preciezer – de garantie dat de door het merk aangedui-de producten een constante (of homogene) kwaliteit hebben, deze vormt volgens sommigen slechts een as-pect van de functie van het merk als herkomstgarantie.(39) Het aan het merk verbonden uit-sluitende recht beschermt de belangen van de merkhouder. De consument kan zich hier niet op be-roepen om een bepaalde productkwaliteit te eisen. Hoewel een constante kwaliteit over het algemeen in het belang is van de merkhouder die het product heeft vervaardigd, wordt zij vanzelfsprekend niet zonder meer verzekerd door het feit dat de producten dezelfde oorsprong hebben en bijgevolg onderworpen zijn aan dezelfde controle van de – door het merk gegarandeer-de – kwaliteit. Zoals advocaat-generaal Kokott recentelijk heeft opgemerkt, „[wil] [h]et merkrecht [...] de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten waarborgen en niet de daadwerkelijke uitoe-fening van die controle”.(40) Het merk biedt de houder ervan dus niet alleen de mogelijkheid, te vermijden dat waren die niet dezelfde oorsprong hebben, toch die in-druk wekken (functie van herkomstgarantie), maar ook de mogelijkheid, te vermijden dat waren die deze oor-sprong hebben, in de fase van de verhandeling, nadat



zij door hem of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, kwaliteitswijzigingen onder-gaan waarvoor hij geen toestemming heeft verleend (zie artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104). 54. Wat de door L’Oréal genoemde communicatie-functies van het merk betreft, lijkt het geen twijfel te lijden dat het merk de consument verschillende soorten informatie kan verstrekken over het product dat hier-mee wordt aangeduid. Het kan gaan om informatie die rechtstreeks wordt overgedragen door het merkteken (bijvoorbeeld informatie betreffende de materiële ken-merken van het product die wordt overgedragen door de beschrijvende elementen die eventueel in een sa-mengesteld merk vervat zijn) of – wat vaker het geval zal zijn – om informatie die in het merk wordt „opge-slagen”(41) als gevolg van de promotie- en reclameactiviteiten van de merkhouder – bijvoorbeeld, verklaringen over immateriële kenmerken die een be-paald beeld van het product of de onderneming creëren, hetzij een algemeen beeld (bijvoorbeeld van kwaliteit, betrouwbaarheid, degelijkheid, enzovoort), hetzij een specifiek beeld (bijvoorbeeld van een bepaalde stijl, luxe, kracht). Deze informatiefunctie van het merk ver-dient bescherming, ook wanneer het gebruik van dit merk door een derde geen verwarring kan wekken over de oorsprong van de waren of diensten.(42) 55. Zoals L’Oréal heeft opgemerkt, heeft het Hof reeds erkend dat de „reputatie” van het merk bescher-ming geniet krachtens artikel 5 van richtlijn 89/104, dat een uitsluitend recht verleent. Het Hof heeft geoordeeld dat „de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestem-ming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht”.(43) 56. Van een gegronde reden in de zin van deze be-paling is met name sprake wanneer de presentatie van omgepakte producten de reputatie van het betrokken merk kan schaden.(44) Zo zou bijvoorbeeld „een far-maceutisch product inadequaat kunnen worden gepresenteerd en derhalve de reputatie van het merk kunnen schaden, wanneer de verpakking of het etiket, ofschoon zij noch defect, noch van slechte kwaliteit of slordig zijn, de waarde van het merk zouden kunnen aantasten doordat zij schade toebrengen aan de uitstra-ling van degelijkheid en kwaliteit van een dergelijk product, en aan het vertrouwen dat deze uitstraling bij het betrokken publiek kan wekken”.(45) Bovendien moet een wederverkoper, wanneer hij een merk ge-bruikt ter bevordering van de verdere verkoop van door dit merk aangeduide luxueuze en prestigieuze produc-ten, trachten „te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigi-euze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt”.(46) 57. Deze vaststellingen bevestigen weliswaar dat de bescherming die het merk geniet krachtens het uitslui-tende recht waarin artikel 5 van richtlijn 89/104 voorziet, ruimer is dan de noodzakelijke bescherming

van de functie van het merk als herkomstgarantie en dus niet noodzakelijkerwijs vereist dat er verwarring kan ontstaan over de oorsprong van de waren of dien-sten, maar laten de vraag open in hoeverre de bescherming van de communicatiefuncties van het merk en met name van de reputatie ervan tegen het ge-bruik van een teken dat gelijk is aan het merk en dat voor dezelfde waren wordt gebruikt, binnen de wer-kingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 valt (dat betrekking heeft op alle merken en niet alleen op bekende merken) en in hoeverre deze be-scherming binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 2, van deze richtlijn valt, dat volgens vaste rechtspraak eveneens, maar dan enkel voor bekende merken, voor-ziet in bescherming, zonder dat het publiek daarvoor in verwarring moet kunnen worden gebracht.(47) Het gaat om een delicate vraag, met name gelet op het feit dat: – de twee bepalingen in een verschillende regeling voorzien, aangezien de lidstaten verplicht zijn de in ar-tikel 5, lid 1, voorziene bescherming te verlenen, terwijl die van artikel 5, lid 2, facultatief is; – het Hof – voor het eerst in het arrest Davidoff – heeft gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, ook geldt voor waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn – en niet alleen, zoals uitdrukkelijk in deze bepaling is vastge-steld, voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn – aan die waarvoor het merk is ingeschreven.(48) 58. Het feit dat artikel 5, lid 2, voorziet in een facul-tatieve bescherming tegen de aantasting van de reputatie van een merk door het gebruik van een teken dat gelijk is aan dit merk en voor dezelfde producten wordt gebruikt, lijkt zich te verzetten tegen het idee dat artikel 5, lid 1, sub a, alle functies van het merk tegen dit gebruik beoogt te beschermen. Het verdient in dit opzicht wellicht de voorkeur om zich bij de uitlegging van deze laatste bepaling te behouden aan de benade-ring in het arrest Arsenal (geen bescherming indien geen enkele functie van het merk wordt of kan worden aangetast), in plaats van aan die welke kennelijk is ge-volgd in het arrest Adam Opel (bescherming indien enigerlei functie van het merk wordt of kan worden aangetast). Evenwel kan niet worden uitgesloten dat de ruime uitlegging van artikel 5, lid 2, door het in het vo-rige punt, tweede streepje, aangehaalde arrest Davidoff en de daaropvolgende rechtspraak naast vanzelfspre-kend de uitdrukkelijk in deze bepaling voorziene gevallen, wel het geval omvat dat een teken dat gelijk is aan het bekende merk, voor soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, alsook het geval dat een teken dat overeenstemt met het bekende merk, voor dezelfde waren of diensten wordt gebruikt, en het geval dat een teken dat overeenstemt met het bekende merk, voor soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, maar niet het geval dat een teken dat gelijk is aan het beken-de merk, voor dezelfde waren of diensten wordt gebruikt, dat onderworpen zou blijven aan artikel 5, lid 1, sub a. 59. Gelet op de omstandigheden van het onderhavi-ge geval is het evenwel ter beantwoording van de door de Court of Appeal gestelde vragen niet nodig om de in de twee vorige punten geschetste uitleggingsproblemen



verder te onderzoeken of om een uitputtende opsom-ming te geven van de functies van het merk die in aanmerking komen voor bescherming krachtens artikel 5, lid 1, sub a. 60. Ik wijs er in dit verband op dat de nationale rechter er in de eerste twee prejudiciële vragen van uit-gaat dat in casu geen verwarring bij het publiek kan ontstaan over de oorsprong van de producten en dat de wezenlijke functie van de merken waarvoor bescher-ming wordt gezocht dus niet kan worden aangetast, en dat de reputatie van deze merken – en dus de (commu-nicatie)functie die deze dankzij deze reputatie vervullen – evenmin wordt aangetast. L’Oréal stelt kennelijk niet dat afbreuk wordt gedaan aan andere functies van haar merken dan de zojuist genoemde. Overigens voert L’Oréal in haar schriftelijke opmerkingen, na te hebben verwezen naar de communicatiefunctie van de merken waarvoor zij bescherming zoekt, niet aan dat de reputa-tie van deze merken wordt (of kan worden) aangetast, maar enkel dat het gelaakte gebruik ervan de appellan-ten in staat stelt ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit deze reputatie.(49) Het feit dat een dergelijk voor-deel wordt getrokken impliceert evenwel, anders dan de aantasting of de degradatie van het bekende merk, niet dat dit gebruik de communicatiefuncties die de betrok-ken merken dankzij hun bekendheid vervullen, aantast of kan aantasten. 61. Bijgevolg kan op de eerste en de tweede preju-diciële vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus dient te worden uitge-legd dat de houder van een merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen af-breuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie of aan eni-ge andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat onge-rechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk. 62. Ik voeg hier evenwel meteen aan toe dat een dergelijk gebruik van het merk weliswaar niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 kan wor-den verboden, maar natuurlijk wel – mits aan de voorwaarden is voldaan – op grond van (de nationale bepalingen ter uitvoering van) artikel 5, lid 2, van deze richtlijn en/of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450. 63. De derde en de vierde prejudiciële vraag concen-treren zich juist op deze laatste bepaling. Ik zal deze vragen achtereenvolgens onderzoeken. Ik wens even-wel eerst op te merken dat de vordering van L’Oréal tegen de betrokken vergelijkingslijsten volgens de ver-wijzingsbeslissing enkel is gebaseerd op de nationale bepaling ter uitvoering van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 (artikel 10, lid 1, TMA) en niet tevens op die ter uitvoering van artikel 5, lid 2, van deze richt-lijn of rechtstreeks op de bepalingen inzake vergelijkende reclame.

64. Indien de verwijzende rechter op basis van het antwoord van het Hof op de eerste twee prejudiciële vragen van oordeel zou zijn dat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 10, lid 1, TMA, dient hij te beoordelen of de derde en de vier-de prejudiciële vraag in het licht van zijn nationale recht, daaronder begrepen zijn procesrecht, niettemin relevant blijven voor de beslechting van het bij hem aanhangige geding betreffende de rechtmatigheid van het gebruik van de vergelijkingslijsten. 3. Derde prejudiciële vraag 65. Met de derde prejudiciële vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof, de uitdrukking „oneerlijk voordeel oplevert” in artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 uit te leggen. Uitgaande van de – door appellanten niet betwiste – premisse dat appellanten dankzij het gebruik van de vergelijkingslijsten voordeel kunnen trekken uit de reputatie van de luxeproducten van L’Oréal, wenst de verwijzende rechter – die tevens opmerkt dat elke vorm van reclame waarbij een verge-lijking wordt gemaakt met een product dat goed bekend is op de markt, potentieel een element van „free riding” in zich draagt – met het tweede deel van de prejudiciële vraag in wezen te vernemen of de vergelijking met een bekend merkproduct in een vergelijkingslijst op zich de adverteerder in staat stelt een ongerechtvaardigd voor-deel uit de reputatie van dit merk te trekken. 66. Zoals ik in een vorige conclusie heb opge-merkt(50), wordt in vergelijkende reclame meestal vergeleken met een succesvollere concurrent, waardoor in zekere mate wordt „aangehaakt” bij de reputatie van deze laatste of van zijn onderscheidende kenmerken. Indien de wetgever in artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 het adjectief „oneerlijk” heeft gebruikt, is dat vanzelfsprekend omdat hij ervan uit is gegaan dat het voordeel dat de adverteerder trekt uit de reputatie van de onderscheidende kenmerken van de concurrent, op zich niet volstaat om een verbod op vergelijkende reclame te rechtvaardigen.(51) Daartoe moet dit voor-deel als „oneerlijk” kunnen worden aangemerkt. Men mag namelijk niet vergeten dat richtlijn 97/55 duidelijk tot uitdrukking brengt dat de gemeenschapswetgever vóór vergelijkende reclame is, die een gewettigd mid-del kan zijn om de consument voor te lichten en in diens belang de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten te stimuleren (zie de punten 2 en 5 van de considerans)(52), en dat volgens vaste recht-spraak „de aan vergelijkende reclame gestelde eisen in de voor deze reclame meest gunstige zin [dienen] te worden uitgelegd”.(53) 67. Het tweede deel van de hier onderzochte preju-diciële vraag dient volgens mij dan ook ontkennend te worden beantwoord. 68. Deze vraag is er evenwel ook meer in het alge-meen op gericht te vernemen aan de hand van welke criteria het voordeel dat door middel van vergelijkende reclame uit de reputatie van een merk wordt getrokken, als oneerlijk kan worden gekwalificeerd. 69. L’Oréal verwijst naar de definitie in de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Adidas-Salomon en Adidas Benelux(54), volgens welke „[h]et



ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderschei-dend vermogen of de reputatie van het merk [...] aldus [moet] worden uitgelegd dat het gevallen omvat ‚waar-in duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan’”.(55) L’Oréal stelt in wezen dat er sprake is van een oneerlijk voordeel wan-neer de adverteerder de verkoop en de prijzen van het eigen product kan laten stijgen door eenvoudigweg te profiteren van de marketinginspanningen van de houder van het bekende merk, zonder zelf dergelijke inspan-ningen te verrichten. Volgens haar wordt een oneerlijk voordeel getrokken uit de reputatie wanneer de verge-lijking niet nodig is om de kenmerken en voordelen van het product waarvoor reclame wordt gemaakt, te onder-scheiden van die van het door het bekende merk aangeduide product. L’Oréal merkt op dat het in het onderhavige geval niet absoluut noodzakelijk was haar bekende merken te gebruiken om de geur van de door appellanten verkochte parfums te beschrijven. Deze geur had zeer wel kunnen worden beschreven door middel van een verwijzing naar bekende geuren (bij-voorbeeld van bloemen, kruiden, citrusvruchten). 70. Appellanten verwijzen naar het arrest Sie-mens(56), met name naar de punten 24 en 18 ervan, waarin het Hof heeft vastgesteld dat „het voordeel van de vergelijkende reclame voor de consumenten stellig in aanmerking [moet] worden genomen bij de beoorde-ling van het oneerlijk voordeel dat de adverteerder trekt uit de bekendheid van een merk [...] van een concur-rent”, en dat moet worden nagegaan of het gebruik door de adverteerder van het kernelement van het bestel-nummersysteem van de concurrent „bij het publiek waarop de reclame [was] gericht, associaties [kon] wekken tussen de fabrikant van de betrokken bestu-ringssystemen [...] en de concurrerende leverancier, doordat dit publiek de reputatie van de producten van deze fabrikant [ging] toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier”. 71. Ik ben het om te beginnen eens met de Commis-sie en de regering van het Verenigd Koninkrijk dat geen algemene definitie kan worden gegeven van de door de gemeenschapswetgever gebruikte uitdrukking „oneerlijk voordeel oplevert”. Deze lijkt juist te zijn bedoeld om soepel en ad hoc te worden toegepast, naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk geval.(57) 72. Wat de hierboven in punt 69 aangehaalde passa-ge uit de conclusie van advocaat-generaal Jacobs betreft, die betrekking heeft op de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en niet op die van artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450, heeft advocaat-generaal Sharpston recentelijk terecht opgemerkt dat deze niet dient te worden opgevat als een afbakening van de reikwijdte van de bescherming die bekende merken naar gemeenschapsrecht genieten, maar veeleer als een uiteenzetting van de historische en conceptuele context waarin deze bescherming tot stand is gekomen, die bedoeld is om een beter begrip te geven van de re-denen waarom deze bescherming wordt verleend.(58) Anderzijds blijven de uitdrukkingen „meeliften op de

bekendheid” van een bekend merk of „een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan” vrij vaag en lijken zij bovenal weinig nuttig in het kader van verge-lijkende reclame, die, zoals ik reeds heb uiteengezet, haast per definitie dergelijke gedragingen van de adver-teerder impliceert. 73. Het door appellanten genoemde criterium vol-gens hetwelk moet worden nagegaan of bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewekt tussen de houder van het bekende merk en de adver-teerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toe-schrijven aan die van laatstgenoemde (hierna kortweg: „associatie met overdracht van reputatie”) is door het Hof in de arresten Toshiba(59) en Siemens(60) daad-werkelijk relevant geacht in het kader van de beoordeling of de adverteerder door het gebruik van het merk van een derde in vergelijkende reclame een on-eerlijk voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk. Welke rol dit criterium bij deze beoordeling dient te spelen, blijkt evenwel niet zeer duidelijk uit deze arresten. Op basis van de overwegingen die ik naar aanleiding van de in de onderhavige procedure ingediende opmerkingen heb gemaakt en de parallelle uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 ter beantwoording van de vijfde prejudiciële vraag, ben ik geneigd te stellen dat wan-neer wordt vastgesteld dat er sprake is van associatie met overdracht van reputatie, kan worden geconclu-deerd dat voordeel wordt getrokken uit de reputatie van andermans merk, maar daarom nog niet dat dit voor-deel oneerlijk is. Anders valt niet in te zien waarom het Hof in hetzelfde arrest Siemens heeft erkend dat het „voordeel van de vergelijkende reclame voor de con-sumenten” relevant is bij de beoordeling van het al dan niet gerechtvaardigde karakter van het voordeel dat de adverteerder trekt uit de bekendheid van een onder-scheidend kenmerk van een concurrent(61), en dit – het weze beklemtoond – buiten het kader van de beoorde-ling van de vraag of er sprake is van associatie met overdracht van reputatie. 74. Om uit te maken of de vergelijkende reclame de adverteerder de mogelijkheid biedt een oneerlijk voor-deel te trekken uit de reputatie van het merk van de concurrent, dient dus vooral te worden nagegaan of de-ze reclame bij het publiek associaties kan wekken waardoor dit de reputatie van het ene merk ook aan het andere gaat toeschrijven. Het Hof heeft vastgesteld dat bij deze beoordeling „rekening [dient] te worden ge-houden met de globale presentatie van de omstreden reclame en de aard van de doelgroep van deze recla-me”(62), en tevens gesuggereerd dat een doelgroep die uit gespecialiseerde handelaars bestaat, mogelijkerwijs veel minder geneigd is dan een doelgroep die uit eind-verbruikers bestaat, om het product van de ene onderneming met dat van de andere onderneming te associëren en daardoor de reputatie van het ene product aan het andere toe te schrijven.(63) 75. Wanneer is vastgesteld dat de reclame dit effect heeft en dat dus voordeel wordt getrokken uit het merk van een derde, kan dit niet automatisch leiden tot de



conclusie dat de betrokken reclame in strijd is met arti-kel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450. Er dient nog te worden nagegaan of dit voordeel al dan niet oneerlijk is. Dit dient mijns inziens te worden beoordeeld op ba-sis van de specifieke omstandigheden van elk concreet geval. 76. Van belang zijn om te beginnen de voordelen van de vergelijkende reclame voor de consument(64), ongeacht of het gaat om een intermediaire of een eind-consument. Deze voordelen bestaan wanneer is voldaan aan de voorwaarden voor geoorloofdheid van artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met d. Deze voordelen dienen mijns inziens evenwel te worden afgewogen tegenover andere relevante factoren, zoals de mate van bekend-heid van het merk van de concurrent ten opzichte van de eventuele bekendheid van het merk van de adver-teerder, het specifieke beeld dat de consument heeft van het door het bekende merk aangeduide product en de redenen waarom hij dit product of het product waar-voor reclame wordt gemaakt, aankoopt, de noodzaak of het nut van het gebruik van het bekende merk of van de wijze waarop dit gebeurt, afgemeten aan de specifieke informatiedoelstellingen van de betrokken reclame, de rol die de vergelijkende reclame speelt in het kader van de handelspolitiek van de adverteerder (met name of het gaat om een sporadisch initiatief of althans om een initiatief dat deel uitmaakt van een ruimere promotio-nele activiteit dan wel of deze handelspolitiek stelselmatig is gericht op het vergelijken van het eigen product met het door het bekende merk aangeduide product). De omvang van het door de adverteerder ge-noten voordeel en de omvang van het verlies dat de houder van het bekende merk eventueel lijdt door de afwerving van cliënteel, kunnen in aanmerking worden genomen, maar dienen bij de beoordeling van het al dan niet gerechtvaardigde karakter van het voordeel minder gewicht te hebben dan de andere factoren, aan-gezien deze elementen eigen zijn aan de aard van vergelijkende reclame.(65) 77. Zo kan niet worden uitgesloten dat ook echt in-formatieve reclame de adverteerder een oneerlijk voordeel kan opleveren, wanneer deze informatie ob-jectief gezien een geringe rol speelt bij het wekken van de associaties waardoor de reputatie van het ene pro-duct aan het andere wordt toegeschreven, het merk van de concurrent zeer bekend is en de adverteerder met het oog op het promoten van zijn product slechts middelen investeert in de vergelijkende reclame waarin het be-kende merkproduct wordt opgevoerd. 78. Anders dan L’Oréal en de Franse regering sug-gereren, dient geen beslissend belang te worden gehecht aan het feit dat de vergelijkende reclame niet beoogt kenmerken en voordelen van het product waar-voor reclame wordt gemaakt te onderscheiden van die van het bekende merkproduct, en ook niet aan het feit dat de kenmerken van eerstgenoemd product kunnen worden beschreven zonder verwijzing naar laatstge-noemd product. Wat het eerste punt betreft, heeft het Hof namelijk reeds tweemaal geoordeeld dat ook „de stelling [...] dat de technische kenmerken van [...] twee producten gelijkwaardig zijn” „een vergelijking van

wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de goederen in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub c, van richtlijn 84/450”(66) vormt. Wat het tweede punt betreft, is het doel van vergelijkende re-clame dat de gemeenschapswetgever met de vaststelling van richtlijn 97/55 heeft willen promoten, juist om het eigen product (of de kenmerken ervan) in relatieve termen te beschrijven, dat wil zeggen zoals zij zich verhouden tot het product van een of meerdere concurrenten (of tot de kenmerken ervan), los van de voor de hand liggende mogelijkheid om dit product in absolute termen te beschrijven. Het is evenwel juist dat wanneer „[de] reclame uitsluitend ernaar streeft, de producten van de adverteerder te onderscheiden van die van zijn concurrent en aldus de verschillen op objectie-ve wijze te doen uitkomen”, het voordeel dat de adverteerder hieruit trekt, niet oneerlijk kan worden ge-acht.(67) 79. Ik merk ten slotte op dat het gaat om een feite-lijke beoordeling en dat de verwijzende rechter bevoegd is om deze beoordeling te verrichten. In het arrest Adam Opel(68) heeft het Hof, weliswaar in het kader van de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, mijns inziens terecht vastgesteld dat het in voorkomend geval aan de verwijzende rechter staat om met name vast te stellen of het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde bekende merk de mo-gelijkheid biedt om een ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie ervan te trekken. Hetzelfde dient volgens mij te gelden voor artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richt-lijn 84/450. 80. Ik geef dan ook in overweging om op de derde prejudiciële vraag te antwoorden dat laatstgenoemde bepaling aldus dient te worden uitgelegd dat het loutere feit dat vergelijkende reclame wordt gemaakt door middel van vergelijkingslijsten waarin naar een bekend merkproduct wordt verwezen, niet de conclusie wettigt dat de adverteerder een oneerlijk voordeel trekt uit de reputatie van het betrokken merk, en dat indien voor het bestaan van een dergelijk voordeel vereist is dat bij het doelpubliek van de reclame associaties worden ge-werkt tussen de houder van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toe-schrijven aan die van laatstgenoemde, de nationale rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval dient vast te stellen of dit voordeel al dan niet eerlijk is. 4. Vierde prejudiciële vraag 81. De vierde prejudiciële vraag, die betrekking heeft op de uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, werpt mijns inziens minder problemen op dan de vorige. Ik zal haar dan ook korter beant-woorden. 82. Volgens deze bepaling is het uitdrukkelijk ver-boden om goederen of diensten voor te stellen als een imitatie of kopie(69) van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam. De begrippen imitatie en kopie verwijzen mijns inziens naar het feit dat de fabrikant bij het concipiëren van zijn product niet zelf creatief te werk is gegaan, maar



heeft geprobeerd – en er slechts gedeeltelijk in is ge-slaagd – om hieraan de kenmerken te verlenen van een door het merk van een derde beschermd product, of heeft geprobeerd – en erin is geslaagd – om hieraan erg soortgelijke kenmerken te verlenen (beide gevallen val-len onder het begrip imitatie), ofwel er zelfs volledig in geslaagd is de kenmerken van laatstgenoemd product te kopiëren (kopie). 83. Het is dus verboden om goederen of diensten op een bepaalde wijze voor te stellen. Anders dan appel-lanten stellen, heeft de betrokken bepaling geen betrekking op namaakproducten als zodanig en verbiedt zij niet vergelijkende reclame voor dergelijke produc-ten (volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter vormen de door appellanten verkochte parfums overigens geen namaakproducten, aangezien het perfect geoorloofd is in het Verenigd Koninkrijk een parfum met dezelfde of een soortgelijke geur als die van een bekend luxeparfum te vervaardigen en te verkopen). Anders dan L’Oréal stelt, is deze bepaling evenmin al-dus geformuleerd dat zij vergelijkende reclame verbiedt voor goederen of diensten waarvan terecht kan worden gesteld dat zij een imitatie of kopie vormen van goede-ren of diensten die door het merk van een derde worden beschermd. 84. Deze bepaling verbiedt de adverteerder kenne-lijk evenmin te vermelden dat zijn product of een van de kenmerken ervan gelijkwaardig is aan het door het merk van een derde beschermde product of aan een van de kenmerken daarvan. Wanneer de adverteerder enkel stelt dat zijn product (of een van de kenmerken ervan) gelijkwaardig is aan het door het merk van een derde beschermde product (of aan een van de kenmerken er-van), zonder evenwel te wijzen op het feit dat deze gelijkwaardigheid het gevolg is van het feit dat hij laatstgenoemd product (of een van de kenmerken er-van) heeft gekopieerd, lijkt er mij dus geen sprake te zijn van een voorstelling van een product als een imita-tie of kopie van een ander product. Het verbod geldt daarentegen bijvoorbeeld wel wanneer uitdrukkelijk wordt toegegeven dat andermans merkproduct is geïmi-teerd of gekopieerd en wanneer het product van de adverteerder wordt omschreven met uitdrukkingen als „type” of „stijl”, gevolgd door de naam van dat merk. Het is ook mogelijk dat de reclame weliswaar niet der-gelijke formules bevat noch formules die op een andere, maar niettemin expliciete wijze het idee ver-woorden dat er sprake is van een imitatie of een kopie, maar toch in het licht van de globale voorstelling ervan en van de economische context waarin de reclame wordt gemaakt, geschikt lijkt om deze boodschap, zij het slechts impliciet, aan de doelgroep over te brengen. 85. Ik ben dus van mening dat een adverteerder die vermeldt dat een belangrijk kenmerk van zijn product overeenstemt met dat van een door een al dan niet be-kend merk beschermd product, door dat loutere feit nog geen inbreuk pleegt op artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450. Het in de prejudiciële vraag aange-haalde feit dat deze vermelding waarheidsgetrouw is, is niet relevant voor de toepassing van deze bepaling,

maar wel voor de toepassing van artikel 3 bis, lid 1, sub a, van deze richtlijn. 86. Appellanten stellen dat het volgens artikel 3 bis, lid 1, sub h, van de richtlijn 84/450 niet verboden is om een specifiek kenmerk van een product voor te stellen als zijnde gelijkwaardig met dat van het merkenrechte-lijk beschermde product waarmee de vergelijking wordt gemaakt. In casu betreft de in de vergelijkende reclame vervatte en in de prejudiciële vraag genoemde stelling dat er sprake is van gelijkwaardigheid slechts één ken-merk (de geur) van het product (parfum), en niet het product in zijn geheel. De vertegenwoordiger van de Commissie is ter terechtzitting nader ingegaan op het argument van appellanten en heeft gesuggereerd dat wanneer andere kenmerken van het product relevant zijn voor de keuze van de consument en niet in de ver-gelijking betrokken worden, niet is voldaan aan de voorwaarden van deze bepaling om de reclame te kun-nen verbieden, wanneer daarin slechts op de gelijkwaardigheid van bepaalde kenmerken van het product wordt gewezen. 87. Mijns inziens is het voor de toepassing van deze bepaling niet relevant dat gesteld wordt dat de produc-ten geheel of gedeeltelijk gelijk of gelijkwaardig zijn, maar wel dat verklaard wordt dat het product waarvoor reclame wordt gemaakt, een imitatie of kopie vormt van het merkenrechtelijk beschermde product in die zin dat laatstgenoemd product model heeft gestaan bij de productie van eerstgenoemd product. Bovengenoemde argumenten werpen dan ook de vraag op of de betrok-ken voorwaarde voor geoorloofdheid enkel niet is vervuld wanneer de reclame het product van de adver-teerder in zijn geheel voorstelt als een imitatie of kopie van het merkenrechtelijk beschermde product of ook wanneer deze reclame slechts een of bepaalde kenmer-ken van het product als een imitatie of kopie voorstelt. 88. Aangezien bovengenoemde bepaling merkpro-ducten juist beoogt te beschermen door de openlijke „bekentenis” in reclame dat er sprake is van een imita-tie of kopie van deze producten te verbieden, voldoet reclame waarin impliciet of expliciet wordt vermeld dat een kenmerk van het product waarvoor reclame wordt gemaakt een imitatie of kopie vormt van het overeen-komstige kenmerk van het door het merk van een derde beschermde product, mijns inziens niet aan de betrok-ken voorwaarde om geoorloofd te kunnen zijn, voor zover het in de ogen van de doelgroep van deze recla-me gaat om een belangrijk kenmerk. 89. Ik geef dan ook in overweging, op de vierde pre-judiciële vraag te antwoorden dat artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 aldus dient worden uitgelegd dat: – reclame verboden is waarin expliciet of impliciet, mede gelet op de economische context waarin zij wordt gemaakt, wordt gewezen op het feit dat het product van de adverteerder op zodanige wijze is vervaardigd dat het een imitatie of kopie vormt van het door het merk van een derde beschermde product, ook al wordt slechts verwezen naar één of meerdere belangrijke kenmerken ervan, en



– reclame bijgevolg niet verboden is op grond van het loutere feit dat daarin wordt verklaard dat een be-langrijk kenmerk van het product van de adverteerder overeenstemt met een kenmerk van een door een – eventueel bekend – merk beschermd product. B – Vijfde prejudiciële vraag 90. De vijfde prejudiciële vraag betreft de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104. Deze vraag is gerezen in het kader van het deel van het hoofdgeding dat geen betrekking heeft op de vergelijkingslijsten, maar op de vorm van de verpakking (doosje en flacon) van bepaalde van de door appellanten verkochte par-fums. 91. De verwijzende rechter ondervraagt het Hof en-kel over de uitdrukking „ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit [...] de reputatie van het merk” in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, en wenst met name te vernemen of het gebruik van een met een bekend merk overeenstemmend teken waardoor geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functie van dit merk als herkomstgarantie, het bekende merk niet wordt aangetast („tarnishment”) en niet vervaagt („blurring”), de merkhouder geen omzetverlies lijdt of de opbrengst van de in verband met dit merk verrichte investeringen niet daalt, maar waardoor de handelaar die gebruikmaakt van dit teken, een commercieel voor-deel haalt uit de overeenstemming tussen het teken en dit merk, deze handelaar de mogelijkheid biedt „een ongerechtvaardigd voordeel te trekken” uit de reputatie van het merk in de zin van deze bepaling. 92. In het kader van deze vraagstelling merkt de verwijzende rechter met name op dat wanneer vaststaat dat het publiek ten gevolge van de overeenstemming tussen de verpakking van de producten van appellanten en de ingeschreven merken van L’Oréal een verband legt tussen deze beide producten, dit verband appellan-ten een voordeel oplevert, aangezien het hun in staat stelt een hogere prijs te vragen dan zij anders zouden kunnen vragen. De verwijzende rechter is evenwel van oordeel dat wanneer in de in de prejudiciële vraag ge-noemde omstandigheden zou worden vastgesteld dat er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel, het woord „ongerechtvaardigd” in artikel 5, lid 2, van richt-lijn 89/104 zou worden uitgehold. 93. In punt 57 hierboven heb ik er reeds op gewezen dat de bescherming waarin deze bepaling voorziet, vol-gens de rechtspraak ook geldt in het geval waarin een teken dat overeenstemt met het bekende merk, wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, en niet alleen dient ter vermijding van het risico dat verwarring ontstaat bij het publiek. 94. Deze bescherming vereist dat het bekende merk en het door de derde gebruikte teken dermate overeen-stemmen dat het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk, zonder deze daarom noodzakelijkerwijs te verwarren.(70) 95. Een andere specifieke voorwaarde voor de be-scherming is dat het betrokken teken zonder geldige reden wordt gebruikt en dat hierdoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van

het merk.(71) Het gaat om verschillende gevallen. Elk ervan kan zich in bepaalde omstandigheden voordoen zonder dat de andere gevallen zich voordoen, en kan op zich de betrokken bescherming rechtvaardigen.(72) 96. Met een parafrase op de overwegingen van ad-vocaat-generaal Sharpston met betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104(73) merk ik verder op dat bij het begrip „ongerechtvaardigd voordeel” duide-lijk de nadruk ligt op het voordeel voor het door het door de derde gebruikte teken en niet zozeer op de schade die aan het bekende merk wordt berokkend. 97. Uit het bovenstaande volgt dat op basis van de door de verwijzende rechter in de punten a tot en met d van de prejudiciële vraag genoemde omstandigheden – namelijk dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat er geen weerslag is op de verkoop van de producten onder het bekende merk of op de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk wor-den verricht – niet kan worden uitgesloten dat het voordeel dat een handelaar trekt uit het gebruik voor zijn producten van een teken dat met het bekende merk van een derde overeenstemt, als ongerechtvaardigd in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 kan wor-den aangemerkt. 98. Dat betekent evenwel niet dat het voor een der-gelijke kwalificatie volstaat dat wordt vastgesteld dat het publiek ten gevolge van de overeenstemming tussen het teken en het merk bovengenoemd verband tussen beide legt.(74) 99. Het Gerecht heeft in een aantal zaken waarin het artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft uitge-legd, vastgesteld dat „het begrip ongerechtvaardigd voordeel dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk uit het onderscheidend vermo-gen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken, [...] het risico [betreft] dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmer-ken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld”.(75) 100. Het Gerecht heeft evenwel in dezelfde arresten eveneens vastgesteld dat het betrokken risico aanwezig is „wanneer de verbruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien”.(76) 101. Het is evenwel één ding om – zoals in de in punt 100 hierboven aangehaalde passage – te stellen dat de afstraling van het imago van het bekende merk op de door het aangemelde merk aangeduide waren de ver-koop van deze laatste vergemakkelijkt, een ander ding is het om te stellen dat de consument, zoals uit de in het vorige punt aangehaalde passage zou kunnen worden afgeleid, er enkel door deze afstraling toe wordt ge-



bracht om deze waren en geen andere te kopen. Deze tweede benadering is zeer restrictief, aangezien het de bescherming van het bekende merk tegen parasitaire gedragingen afhankelijk stelt van het bewijs dat de con-sument het product dat door het aangevraagde merk wordt aangeduid niet zou kopen indien het imago van het bekende merk er niet op zou afstralen. 102. Met een verdere parafrase op de overwegingen van advocaat-generaal Sharpston – waardoor deze wor-den geëxtrapoleerd van het geval dat verzet wordt aangetekend tegen de inschrijving van een merk door de houder van een ouder bekend merk, naar het geval dat de houder van een bekend merk dit merk wenst te beschermen tegen het gebruik van een teken dat hieraan gelijk is of hiermee overeenstemt – merk ik op dat „dient te worden aangetoond dat het [teken van de der-de] een soort van impuls krijgt dankzij het verband dat met het [bekende] merk wordt gelegd”.(77) 103. Voor de vaststelling dat voordeel wordt getrokken uit de reputatie van een merk in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, volstaat mijns inziens het bewijs dat het door de derde gebruikte teken een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent op de consument doordat het met bepaalde positieve eigenschappen van het be-kende merk wordt geassocieerd(78), waardoor de consument ertoe wordt aangezet de door dit teken aan-geduide waren te kopen. 104. Wanneer dit bewijs is geleverd, dient dan mis-schien te worden geconcludeerd dat dit voordeel als zodanig ongerechtvaardigd is? 105. Het lijkt mij nuttig in de eerste plaats op te merken dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, anders dan arti-kel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450, niet alleen de term „ongerechtvaardigd” bevat, maar ook de uit-drukking „gebruik, zonder geldige reden,” van het teken.(79) Bij de door deze bepaling geregelde gevallen van parasitisme rijst dus de moeilijke vraag welke rol elk van beide elementen speelt. De vermelding van beide elementen zou op het eerste gezicht als nutteloos en overbodig kunnen worden beschouwd. Men kan zich immers afvragen hoe uit de reputatie van een merk een voordeel kan worden getrokken dat niet ongerechtvaar-digd is wanneer zonder geldige reden gebruik wordt gemaakt van een teken dat hieraan gelijk is of hiermee overeenstemt. 106. Ter oplossing van dit probleem dient er mijns in-ziens van te worden uitgegaan dat het adjectief „ongerechtvaardigd” slechts een rol speelt wanneer wordt aangevoerd en bewezen dat er een geldige reden is voor het gebruik van dit teken. 107. Dit betekent dat wanneer de „impuls” die het te-ken van de derde krijgt dankzij het verband dat met het bekende merk wordt gelegd, zoals hierboven in punt 103 is aangegeven, wordt gegeven door het gebruik van dit teken met een geldige reden, nog dient te worden nagegaan – ter beantwoording van de vraag of de hou-der van dit merk dit gebruik kan verbieden – of het voordeel dat de derde hieruit trekt al dan niet onge-rechtvaardigd is. 108. Wanneer daarentegen niet wordt aangevoerd en bewezen dat er een geldige reden is voor het gebruik

van dit teken (en het loutere feit dat voordeel wordt ge-trokken uit de reputatie van het merk, kan vanzelfsprekend geen geldige reden vormen), kan de merkhouder dit gebruik verbieden wanneer de derde hierdoor voordeel kan trekken uit de reputatie van dit merk. Met andere woorden, wanneer een geldige reden ontbreekt, dient dit voordeel ongerechtvaardigd te wor-den geacht. Blijkt dus dat het gebruik dat een handelaar ter aanduiding van zijn waren maakt van een teken dat overeenstemt met het bekende merk van een derde, geen ander doel heeft dan profijt te trekken uit de repu-tatie of het bijzondere beeld dat dit merk oproept, teneinde de verkoop van deze waren te bevorderen, dient het voordeel dat deze handelaar hieruit trekt, zo-als de Franse regering in wezen heeft voorgesteld, zonder meer als ongerechtvaardigd te worden aange-merkt. 109. Indien de handelaar daarentegen daadwerkelijk aanvoert en bewijst dat er een geldige reden is om dit merk te gebruiken, kan niet meer worden vermoed dat het uit de reputatie van het merk getrokken voordeel ongerechtvaardigd is, maar dient het al dan niet ge-rechtvaardigde karakter ervan te worden beoordeeld op basis van alle relevante omstandigheden van het ge-val(80) en van de aard van de vastgestelde geldige reden. 110. Het staat aan de nationale rechter om met name na te gaan of appellanten een geldige reden hebben aange-voerd voor het gebruik van flacons en doosjes die overeenstemmen met de merken van L’Oréal en, zo ja, of het voordeel dat zij uit de reputatie van deze merken trekken, al dan niet gerechtvaardigd is, rekening hou-dend met deze reden en met alle relevante omstandigheden van het geval.(81) 111. Ik geef dan ook in overweging, op de vijfde preju-diciële vraag te antwoorden dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus dient te worden uitgelegd dat: – wanneer een handelaar een teken gebruikt dat overeenstemt met het bekende merk van een derde en daaruit een voordeel trekt dat voortvloeit uit deze over-eenstemming en uit het feit dat dit teken ten gevolge hiervan wordt geassocieerd met positieve eigenschap-pen van dit merk, dit gebruik kan worden verboden wanneer het niet berust op een geldige reden – die niet in het voordeel zelf kan bestaan – of, wanneer het ge-bruik op een geldige reden berust, wanneer uit deze reden en alle relevante omstandigheden van het geval blijkt dat dit voordeel ongerechtvaardigd is; – dat het feit dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) ge-daan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht, niet daalt ten gevolge van dit gebruik, niet aan dit verbod in de weg staat. IV – Conclusie 112. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overwe-ging, de prejudiciële vragen van de Court of Appeal (England and Wales) te beantwoorden als volgt:



„1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 be-treffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat de houder van een merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde wa-ren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschre-ven merk als herkomstgarantie of aan enige andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk. 2) Artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inza-ke misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Par-lement en de Raad van 6 oktober 1997, dient aldus te worden uitgelegd dat het loutere feit dat vergelijkende reclame wordt gemaakt door middel van vergelijkings-lijsten waarin naar een bekend merkproduct wordt verwezen, niet de conclusie wettigt dat de adverteerder een oneerlijk voordeel trekt uit de reputatie van het be-trokken merk, en dat indien voor het bestaan van een dergelijk voordeel vereist is dat bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewerkt tussen de hou-der van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstge-noemde ook zou kunnen toeschrijven aan die van laatstgenoemde, de nationale rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval dient vast te stellen of dit voordeel al dan niet eerlijk is. 3) Artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, dient aldus worden uitgelegd dat: – reclame verboden is waarin expliciet of impliciet, mede gelet op de economische context waarin zij wordt gemaakt, wordt gewezen op het feit dat het product van de adverteerder op zodanige wijze is vervaardigd dat het een imitatie of kopie vormt van het door het merk van een derde beschermde product, ook al wordt slechts verwezen naar één of meerdere belangrijke kenmerken ervan, en – reclame bijgevolg niet verboden is op grond van het loutere feit dat daarin wordt verklaard dat een be-langrijk kenmerk van het product van de adverteerder overeenstemt met een kenmerk van een door een – eventueel bekend – merk beschermd product. 4) Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dient aldus te worden uitgelegd dat: – wanneer een handelaar een teken gebruikt dat overeenstemt met het bekende merk van een derde en daaruit een voordeel trekt dat voortvloeit uit deze over-eenstemming en uit het feit dat dit teken ten gevolge hiervan wordt geassocieerd met positieve eigenschap-pen van dit merk, dit gebruik kan worden verboden wanneer het niet berust op een geldige reden – die niet in het voordeel zelf kan bestaan – of, wanneer het ge-bruik op een geldige reden berust, wanneer uit deze

reden en alle relevante omstandigheden van het geval blijkt dat dit voordeel ongerechtvaardigd is; – het feit dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aange-tast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in ver-band met dit merk worden verricht, niet daalt ten gevolge van dit gebruik, niet aan dit verbod in de weg staat.” 1 – Oorspronkelijke taal: Italiaans. 2 – PB 1989, L 40, blz. 1. 3 – PB L 250, blz. 17. 4 – PB L 290, blz. 18. 5 – Richtlijn 89/104 is onlangs ingetrokken en vervan-gen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die in werking is getreden op 28 novem-ber 2008 en volgens punt 1 van de considerans ervan „[t]er wille van de duidelijkheid en een rationele orde-ning” tot „codificatie” van richtlijn 89/104 is overgegaan. De artikelen 5 en 6 van richtlijn 2008/95 nemen de reeds in de artikelen 5 en 6 van richtlijn 89/104 vervatte bepalingen zonder wezenlijke wijzi-gingen over. 6 – Richtlijn 84/450 is later gewijzigd bij richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktij-ken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt („richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149, blz. 22), en vervolgens met ingang van 12 december 2007 ingetrokken en vervangen door richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 376, blz. 21), dat evenwel slechts ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening de voordien geldende bepalingen van richtlijn 84/450 codificeert. 7 – Verwijzingsbeslissing, punt 7. 8 – Conclusie van 30 november 2006 in zaak C-381/05 (arrest van 19 april 2007, Jurispr. blz. I-3115). 9 – Aangehaald in de vorige voetnoot. 10 – Arrest van 12 juni 2008, C-533/06 (nog niet gepu-bliceerd in de Jurisprudentie). 11 – Ibidem, punten 36-37. 12 – Ibidem, punten 45 en 51. 13 – Arrest van 10 april 2008, C-102/07 (nog niet ge-publiceerd in de Jurisprudentie, punt 46). Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 16 januari 2008 in die zaak (punten 75 en 78, waarnaar in bovengenoemd punt van dit arrest wordt verwezen). 14 – Hiermee bedoel ik vanzelfsprekend dat de parfums tot dezelfde categorie goederen behoren en niet dat zij dezelfde kenmerken of kwaliteit bezitten. 15 – Arrest van 9 januari 2003, C-292/00, Davidoff (Jurispr. blz. I-389, punt 28), en arrest O2, reeds aange-



haald (punten 47 en 57-59 en aldaar aangehaalde recht-spraak). 16 – Respectievelijk arresten van 12 november 2002, C-206/01 (Jurispr. blz. I-10273, punt 51); 16 november 2004, C-245/02 (Jurispr. blz. I-10989, punt 59), en 25 januari 2007, C-48/05 (Jurispr. blz. I-1017, punt 21). 17 – Arrest van 4 november 1997, C-337/95 (Jurispr. blz. I-6013). 18 – Arrest van 26 april 2007, C-348/04 (Jurispr. blz. I-3391). 19 – Arrest van 22 maart 2007, T-215/03, SIG-LA/BHIM – Elleni Holding (VIPS) (Jurispr. blz. II-711). 20 – Arrest Davidoff, reeds aangehaald (punten 18 en 19). 21– In zijn conclusie van 17 januari 2002 in zaak C-291/00 (arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, Juris-pr. blz. I-2799, punten 33-39), heeft advocaat-generaal Jacobs het absolute karakter van de merkenrechtelijke bescherming waarvan sprake in de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 in die zin op-gevat. Hij is tot de conclusie gekomen dat „de door de betrokken bepalingen aan merkhouders geboden be-scherming in wezen op het bestaan van verwarringsgevaar berust. Het bewijs hiervan is over-bodig wanneer zowel de merken (of het merk en het teken) als de daarmee aangeduide producten niet slechts overeenstemmen, maar gelijk zijn. Artikel 4, lid 1, sub a, en artikel 5, lid 1, sub a, van [richtlijn 89/104] zijn uitsluitend bedoeld voor deze gevallen, aangezien hierbij zonder nader onderzoek verwarringsgevaar kan worden vermoed.” De vaststelling in punt 49 van bo-vengenoemd arrest dat „artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn niet het bewijs van [gevaar voor verwarring van het publiek verlangt] om absolute bescherming te verlenen wanneer het teken en het merk, alsook de wa-ren of diensten gelijk zijn”, kan in dezelfde zin worden opgevat. 22 – Artikel 16, lid 1, van de „TRIPs-overeenkomst” (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intel-lectuele eigendom), die als bijlage aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsor-ganisatie (WTO) is gehecht, op 15 april 1994 te Marrakesh is ondertekend en namens de Europese Ge-meenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1), bepaalt dat „[i]n het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten [...] het vermoeden van verwarring [wordt] veronder-steld”. Zie dienaangaande eveneens de conclusie van advocaat-generaal Tizzano van 29 juni 2004 in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Anheu-ser Busch (met name punten 71-77). 23 – Reeds aangehaald (punt 28). Cursivering van mij. 24 – Cursivering van mij. 25 – Reeds aangehaald (punt 51). Cursivering van mij. 26 – Reeds aangehaald (punt 59). 27 – Redes aangehaald (punt 21). 28 – Arrest Arsenal, reeds aangehaald (punt 42). 29 – Ibidem (punt 54).

30 – Arrest van 14 mei 2002, C-2/00, Hölterhoff (Ju-rispr. blz. I-4187, punt 16), en arrest Arsenal, reeds aangehaald (punt 54). 31 – Arrest van 11 september 2007, C-17/06 (Jurispr. blz. I-7041). 32 – Arrest Arsenal, reeds aangehaald (punt 61). 33 – Arrest Adam Opel, reeds aangehaald (punt 22). Cursivering van mij. 34 – Ibidem (punt 37). Zie naar analogie eveneens pun-ten 26 en 36 van het arrest Céline, reeds aangehaald, ter vergelijking: volgens punt 26 „kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die de-zelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, slechts op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richt-lijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen” (cursivering van mij); volgens punt 36, waarin het woord „slechts” niet meer voorkomt, „[is] het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelij-ke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfsembleem door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, een gebruik [...] dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk”. 35 – Ibidem (punt 25). 36 – Conclusie van 29 april 1997 (punten 39, 41 en 42). 37 – Conclusie van 13 juni 2002 (punten 46 en 47). 38 – Zie met betrekking tot de functies van het merk ook de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 19 januari 2006 in zaak C-259/04, Ema-nuel (arrest van 30 maart 2006, Jurispr. blz. I-3089, punten 41-45). 39 – Zie in die zin onder meer de bijdrage van Lord Mackenzie Stuart, „Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes”, in Marque et droit économique – Les fonctions de la marque (verslag van het congres van 6 en 7 november 1975), Union des fa-bricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Parijs, 1976, blz. 257, met name blz. 261 en 262. 40 – Conclusie van 3 december 2008 in zaak C-59/08, Copad, nog aanhangig bij het Hof (punt 50). 41 – Het treffende beeld van het merk als „opslagpunt van op andere wijze verstrekte informatie” komt van De Sena, G., „Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario”, Giuffré, Milaan, 2007, blz. 52. 42 – Zie dienaangaande de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Intel Corporation (arrest van 27 november 2008, C-252/07, nog niet gepubli-ceerd in de Jurisprudentie, punten 8-13), alsook het reeds aangehaalde arrest „VIPS” van het Gerecht (punt 35). 43 – Arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald (punt 43).



44 – Arrest van 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a. (Jurispr. blz. I-3457, punt 75), en reeds aangehaalde arresten Parfums Chris-tian Dior (punt 43) en Boehringer Ingelheim e.a. (punten 20 en 21). 45 – Arrest Boehringer Ingelheim e.a., reeds aange-haald (punt 43). 46 – Arrest Parfums Christian Dior, reeds aangehaald (punten 44 en 45). 47 – Zie in die zin arresten van 11 november 1997, C-251/95, SABEL (Jurispr. blz. I-6191, punt 20), en 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (Jurispr. blz. I-12537, punten 27-30), alsook arrest adidas en adidas Benelux, reeds aangehaald (pun-ten 40-41). 48 – Reeds aangehaalde arresten Davidoff (punt 30), Adidas-Salomon en Adidas Benelux (punten 19 en 20) en adidas en adidas Benelux (punt 37). 49 – Zie met name punten 89 en 90 en 110-113 van de schriftelijke opmerkingen van L’Oréal. 50 – Conclusie van 31 januari 2008 (arrest O2, reeds aangehaald, punt 56). 51 – Advocaat-generaal Léger heeft in zijn conclusie van 8 februari 2001 in de zaak Toshiba (arrest van 25 oktober 2001, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punt 76) opgemerkt dat „[d]e gedachte dat de [...] adverteerder zich onvermijdelijk een deel van het voordeel van [de] bekendheid [van het merk van de concurrent] toe-eigent”, in de betrokken bepaling moeilijk beter had kunnen worden uitgedrukt dan door het gebruik van het woord „oneerlijk”. 52 – Zie reeds aangehaalde arresten De Landtsheer Emmanuel (punten 34 en 62) en O2 (punten 38 en 39). 53 – Arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aange-haald (punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 54 – Conclusie van 10 juli 2003 (punt 39). Het arrest is hierboven aangehaald. 55 – Deze definitie wordt overigens uitdrukkelijk geci-teerd en overgenomen door Mostert, F.W., „Famous and Well-Known Marks”, Butterworths, Londen, 1997, blz. 62. 56 – Arrest van 23 februari 2006, C-59/05 (Jurispr. blz. I-2147). 57 – Zie Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks van de Alge-mene Vergadering van de Unie van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom en de Alge-mene Vergadering van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) (1999): in de aanteke-ning bij artikel 4, lid 1, sub b-iii, van deze aanbeveling, die betrekking heeft op het geval dat het gebruik van een merk dat een kopie, een imitatie, een vertaling of een transcriptie van een bekend merk vormt, „oneerlijk voordeel zou trekken uit het onderscheidende vermo-gen” van dit laatste, wordt aangegeven dat deze verwijzing naar het „oneerlijke voordeel” „dient om de lidstaten bewegingsruimte te verlenen bij de toepassing van dit criterium”. 58 – Conclusie in de zaak Intel Corporation, reeds aan-gehaald (punt 35). 59 – Reeds aangehaald (punten 57 en 60).

60 – Reeds aangehaald (punt 18). 61 – Reeds aangehaald (punt 24). 62 – Arrest Toshiba, reeds aangehaald (punt 60). 63 – Ibidem (punt 52). 64 – Arrest Siemens, reeds aangehaald (punt 24). 65 – Zie in die zin arrest Siemens, reeds aangehaald (punt 25), waarin wordt verwezen naar het voordeel voor de adverteerder. 66 – Reeds aangehaalde arresten Toshiba (punt 56) en Siemens (punt 17). 67 – Arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aange-haald (punt 69, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Cursivering van mij. 68 – Reeds aangehaald (punt 36). 69 – Ik gebruik de term „kopie” („riproduzione”) in plaats van de in de Italiaanse tekst van deze bepaling gebruikte term „namaak” („contraffazione”), omdat de-ze laatste term, die noodzakelijkerwijs verwijst naar de schending van een exclusief recht, geen geschikte ver-taling lijkt te zijn van de overeenkomstige – neutralere – termen in de Engelse („replicas”) en de Franse („re-production”) versie van deze bepaling. 70 – Reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux (punten 29 en 31) en adidas en adidas Benelux (punt 41). 71 – Reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux (punt 27) en adidas en adidas Benelux (punt 40). 72 – Zie conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds aange-haald (punten 36-39), alsook conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 43), waarin weliswaar wordt verwe-zen naar artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, en arrest Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 28). 73 – Conclusie in de zaak Intel Corporation, reeds aan-gehaald (punt 62). 74 – Zie in die zin arrest Intel Corporation, reeds aan-gehaald (punt 32). 75 – Arrest VIPS, reeds aangehaald (punt 40), alsook arresten van 30 januari 2008, Japan Tobacco/BHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO) (T-128/06, punt 46), en 19 juni 2008, Mülhens/BHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, punt 40). Cursivering van mij. 76 – Aangehaalde arresten VIPS (punt 42), CAMELO (punt 65) en MINERAL SPA (punt 38). Cursivering van mij. 77 – Conclusie in de zaak Intel Corporation, reeds aan-gehaald (punt 62). 78 – Uit de reeds aangehaalde arresten VIPS (punten 71 en 72) en CAMELO (punt 65) blijkt verder dat het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de repu-tatie van het merk van een derde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, „zich [...] slechts [kan] voordoen indien het relevante publiek, zonder de her-komst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, door [de waar van de aanvrager van de inschrijving] bijzonder zou worden aangetrokken, enkel omdat deze wordt aangeduid” door een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het be-




kende merk, en dat daartoe het bewijs moet worden ge-leverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van het oudere bekende merk. 79 – In het geval van vergelijkende reclame lijkt mij een geldige reden voor het gebruik van het merk van de concurrent aanwezig te zijn wanneer de reclame vol-doet aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub b en c, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarden voor geoor-loofdheid. Volgens mij heeft de gemeenschapswetgever het om deze reden niet nodig geacht de in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 gestelde voorwaarde dat het te-ken niet zonder geldige reden wordt gebruikt, op te nemen in artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450. 80 – Zie naar analogie arrest Intel Corporation, reeds aangehaald (punt 68). Zoals advocaat-generaal Sharpston in haar conclusie in die zaak heeft opgemerkt (punt 65), zal het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het bekende merk stijgen naarmate de bekendheid van dit laatste groter is en naarmate de categorieën waartoe de door het teken en het bekende merk aangeduide waren behoren, nauwer verwant zijn. 81 – Zie arrest Adam Opel, reeds aangehaald (punt 36).

223

www.boek9.nl IEPT20130115, Hof Den Haag, Porsche v Van den Berg

Pagina 1 van 8

Hof Den Haag, 15 januari 2013, Porsche v Van den Berg

Porschespecialist Van den Berg is op generlei wijze verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche. Het woord Porsche verwijst louter naar het type auto

MERKENRECHT Gebruik “Porsche” of “Porschespecialist” strijdig met eerlijk gebruik in handel: suggereert bijzondere band met Porsche • Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche. • Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen. Gebruik “Porschespecialist Van den Berg” is ook gebruik voor waren of diensten • Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c

BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23

“Porschespecialist” in merk- of handelsnaam niet toegestaan; “gespecialiseerd in Porsche” in reclame wel • het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'). AUTEURSRECHT Auteursrecht 911-model onvoldoende onderbouwd • Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. Vindplaatsen: LJN: BY8261 ; Bie 2013, nr.19, p. 84, m.nt. Cohen Jehoram Hof Den Haag, 15 januari 2013 (J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma) GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer: 200.098.670/01 zaak-/rolnummer rechtbank: 334946 / HA ZA 09-1190 Arrest van 15 januari 2013 inzake: de vennootschap naar vreemd recht Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, appellante, hierna te noemen: Porsche, advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

224


http://www.boek9.nl/files/2007/IEPT20070911_HvJEG_Celine.pdf




http://www.facebook.com/photo.php?fbid=296672093738153&set=a.296672090404820.67318.296419950430034&type=1


Pagina 2 van 8

tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V., gevestigd te Apeldoorn, geïntimeerde, hierna te noemen: Van den Berg, advocaat: mr. R.J. Vriezen te Amersfoort. Het verloop van het geding 1 . Bij exploot van 25 oktober 2011 is Porsche in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011 (welk vonnis is hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Porsche tien grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd, die Van den Berg bij memorie van antwoord (met producties) heeft bestreden. Vervolgens hebben partijen op 6 september 2012 de zaak laten bepleiten, Porsche door mrs. J.A.K. van den Berg en J.A. Schaap, advocaten te Amsterdam, en Van den Berg door mr. Vriezen voornoemd, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd. Beoordeling van bet hoger beroep 2. De feiten die de rechtbank in overweging 2 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn met uitzondering van 2.4 en 2.5 onweersproken. Met inachtneming van hetgeen in hoger beroep in aanvulling daarop is aangevoerd en onweersproken is gebleven, gaat het hof van het volgende uit. (i) Porsche is een gerenommeerde producent van onder meer exclusieve sportwagens, bijbehorende onderdelen en accessoires. Porsche voert sinds 1931 de handelsnaam 'Porsche', en is houdster van een aantal merkinschrijvingen voor onder meer automobielen en onderdelen daarvoor in klasse 12 en diensten als constructie en reparatie in klasse 37. Kort gezegd gaat het om de volgende inschrijvingen (zie nader overweging 2.3 van het bestreden vonnis): Gemeenschapsmerkregistratie nr. 73098 ingeschreven op 12 december 2000 (woorden beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 179928 ingeschreven op 8 oktober 1954 (woorden beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 181932 ingeschreven op 7 januari 1955 (beeldmerk PORSCHE); internationale merkregistratie, met gelding in onder meer de Benelux, nr. 730310 ingeschreven op 12 november 1999 (beeldmerk PORSCHE). (ii) Van den Berg exploiteert sinds 1 september 1995 een handelsonderneming in tweedehands automobielen van in hoofdzaak het merk Porsche, en in nieuwe en gebruikte onderdelen (detailhandel), alsmede in reparatie en renovatie van automobielen van het merk Porsche. (iii) Van den Berg voert, in ieder geval sinds 1996, de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg', soms gevolgd door de plaats waar haar bedrijf is gevestigd (Apeldoorn); zie overweging 3 hierna. (iv) Van den Berg is sinds 11 maart 1999 houdster van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Een screenprint van deze website is opgenomen in

overweging 2.9 van het bestreden vonnis. Bovenaan iedere pagina van de website is links onder het logo in klein kapitaal de aanduiding Porschespecialist terug te vinden. Op de rechterzijde van iedere pagina staat de aanduiding 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' boven de contactgegevens vermeld. Verder maakt Van den Berg in genoemd logo en op iedere pagina van haar website, aan de onderzijde, gebruik van een afbeelding die de contouren van het 'Porsche 911 'model aangeeft. (v) Bij brieven van 19 maart 2008 en 5 november 2008 is Van den Berg gesommeerd ieder gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg' te staken en gestaakt te houden, evenals het gebruik van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. 3. Met deze feitenvaststelling heeft het hof rekening gehouden met de tegen de feitenvaststelling door de rechtbank gerichte grief 1. Porsche stelt in dat verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Van den Berg sinds 1995 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel 'Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn') voert en dat Van den Berg pas in 1999 is begonnen deze handelsnaam te voeren. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche dit verweer, gelet op de gemotiveerde onderbouwing door Van den Berg van haar desbetreffende stelling (onder verwijzing naar correspondentie uit 1996 waarin zij wordt aangeduid als 'Porschespecialist Van den Berg'), onvoldoende onderbouwd. In rechte moet dus als vaststaand worden beschouwd dat Van den Berg in ieder geval al sinds 1996 de handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voert. Grief 1 kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden. 4. In eerste aanleg heeft Porsche gevorderd - kort gezegd - Van den Berg (i) ieder gebruik te verbieden van de hiervoor in overweging 2(i) genoemde merken dan wel daarmee overeenstemmende tekens onder meer bestaande uit het gebruik van het woord 'Porsche' als onderdeel van haar handelsnaam en domeinnaam of anderszins ter onderscheiding van haar eigen waren en/of diensten en/of onderneming, (ii) te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van Porsche op de vormgeving van het 'Porsche 911'-model, (iii) te veroordelen tot opgave van bepaalde gegevens en (iv) te veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat; een en ander met dwangsom, rente en kosten. 5. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Daartoe oordeelde de rechtbank kort gezegd, dat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zodat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens. Voorts oordeelde de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaam- of auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen. Gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg Apeldoorn' (zonder specialist) is niet toegestaan, maar niet is vast komen te staan dat Van den Berg dit teken gebruikt, aldus de rechtbank. 6. Porsche heeft tien grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd.

225


http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110727_Rb_Den_Haag_Porsche_v_Van_den_Berg.pdf

http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110727_Rb_Den_Haag_Porsche_v_Van_den_Berg.pdf


Pagina 3 van 8

De gewraakte tekens en het gebruik daarvan 7. Porsche verzet zich in de onderhavige procedure tegen het gebruik door Van den Berg van de volgende tekens: (i) 'Porschespecialist Van den Berg' (dan wel ' Porschespecialist Van den Berg Apeldoorn'), (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (ii) de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'; (iii) 'Porsche Van den Berg', (onder meer) gebruikt als de handelsnaam; (iv) het volgende logo (hierna: 'het logo'):

(v) een afbeelding die bestaat uit de contouren van een Porsche 911 in het logo onder (iv). Kan Van den Berg zich beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE resp. artikel 12 GMV? 8. De rechtbank heeft geoordeeld dat Porsche zich op grond van haar merkrechten niet kan verzetten tegen het gebruik dat Van den Berg maakt van de gewraakte tekens omdat Van den Berg zich kan beroepen op artikel 2.23 lid 1 BVIE (met betrekking tot teken (iii) zie rechtsoverweging 36). Daartoe oordeelde de rechtbank, onder verwijzing naar HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, Jur. 1999, p. 1-905 (BMW/Deenik), dat er geen reële kans is dat het gebruik door Van den Berg van de gewraakte tekens bij het publiek de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen Van den Berg en Porsche, met name dat de onderneming van Van den Berg tot het distributienet van Porsche behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat. Grieven 3 tot en met 6 keren zich tegen de desbetreffende overwegingen. 9. Volgens artikel 2.23 lid 1 BVIE (dat strekt tot implementatie van artikel 6 lid 1 Richtlijn 891104/EEG, thans Richtlijn 2008/95/EG) en volgens artikel 12 GMV kan de merkhouder zich onder meer niet verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens naam (sub a), en van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (sub c), een en ander voor zover sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Laatstgenoemd vereiste brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking. Onder 'naam' in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE valt ook een handelsnaam (HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (Anheuser-Busch)). Slotzin: eerlijk gebruik?

10. Volgens Porsche gebruikt Van den Berg de tekens (i) tot en met (iv) niet volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt de indruk gewekt dat er een verband (commerciële band) bestaat tussen Van den Berg ('Porschespecialist Van den Berg') en Porsche. Het woord 'specialist' neemt, anders dan de rechtbank meent, die indruk niet weg. Uit marktonderzoek in opdracht van Porsche blijkt kort gezegd dat slechts 14% van de (meer dan 300) respondenten aangaf te denken dat 'Porschespecialist Van den Berg' geen officiële Porschedealer is en ook niet verbonden is met Porsche. Ook uit andere omstandigheden blijkt dat Van den Berg niet loyaal ten opzichte van Porsche heeft gehandeld. Zo heeft zij onder meer een webshop (gehad) waarin zij reserve-onderdelen verkocht die niet waren voorzien van het merk 'Porsche', repareert en verkoopt zij ook auto's van andere merken, en zijn de merken van Porsche veelvuldig zichtbaar op de website van Van den Berg op foto's van Porsche-automobielen, aldus nog steeds Porsche. 11. Van den Berg voert verweer; voor zover nodig wordt daar hieronder nader op in gegaan. Volgens Van den Berg gebruikt zij het merk volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Zij heeft de juistheid van de onderzoeksmethode en -resultaten betwist. 12. Het hof overweegt als volgt. Van eerlijk gebruik als hier bedoeld is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat (HvJ EG 23 februari 1999, zaak C- 63/97, Jur. 1999, p. 1-905, NJ 2001, 134 (BMW/Deenik)). Voor zover het gaat om gebruik van een handelsnaam moet bij de beoordeling van de vraag of de handelsnaam wordt gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, rekening worden gehouden - aldus HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Jur. 2004, p. I-10989, NJ 2006, 569 (AnheuserBusch) - met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen. 13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.

226


http://www.iept.nl/files/1999/IEPT19990223_HvJEG_BMW_v_Deenik.pdf













Pagina 4 van 8

Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reêle kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen. 14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'porschespecialist VAN DEN BERG Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen Van den Berg en Porsche. Van den Berg heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat porschespecialist Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of PON Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat Van den Berg echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

15. Uit het bovenstaande volgt dat Van den Berg geen eerlijk gebruik maakt van de tekens (i) tot en met (iv) als bedoeld in artikel 2.23 lid I BVIE en/of artikel 12 GMV. In het midden kan derhalve blijven of de overige door Porsche genoemde omstandigheden (zie rechtsoverweging 10) verder bijdragen aan de vaststelling dat sprake is van oneerlijk gebruik. 16. Het bovenstaande doet er niet aan af dat het Van den Berg in beginsel vrijstaat om in advertenties bijvoorbeeld te vermelden 'garagebedrijf Van den Berg, gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Porsche heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen dergelijke aanduidingen. 17. De slotsom is dat Van den Berg zich niet kan beroepen op de in artikel 2.23 lid 1 BVIE en artikel 12 GMV vervatte beperkingen in de uitoefening van de merkrechten van Porsche, en dat deze bepalingen er in deze zaak dus niet aan in de weg staan dat Porsche zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 6. Toestemming / rechtsverwerking? 18. Van den Berg heeft betoogd (zie in hoger beroep memorie van antwoord onder 3.29- 40) dat zij van Porsche toestemming heeft verkregen om zich te presenteren als onderdeel van de Nederlandse verkoop-en/of onderhoudsorganisatie van Porsche. Van den Berg maakt deel uit van de dealerorganisatie ofwel van de Porsche organisatie, ofwel van de Porsche (Service) Dealerorganisatie in Nederland. Dit blijkt uit correspondentie in producties 8 tot en met 11 van de zijde van Van den Berg in eerste aanleg, aldus steeds Van den Berg. Subsidiair stelt Van den Berg dat tussen haar en Porsche, althans haar importeur in Nederland (hierna: Pon), een bijzondere band bestaat als bedoeld in het eerdergenoemde BMW/Deenik-arrest (memorie van antwoord onder 3.39; pleitnota in hoger beroep, onder 11). Ten slotte stelt Van den Berg meer subsidiair dat sprake is van rechtsverwerking. Porsche heeft een en ander gemotiveerd betwist. 19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat Van den Berg ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of Van den Berg de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij Van den Berg ligt. Naar het oordeel van het hof heeft Van den Berg haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of Pon) aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens. 20. Ter onderbouwing van haar subsidiaire betoog (bijzondere band als bedoeld in het BMW/Deenik-arrest) heeft Van den Berg gesteld dat zij reeds jarenlang met Porsche is verbonden als afnemer van producten en opleidingen, als licentienemer van bepaalde software, en als toeleverancier van marketing- en klanteninformatie. Nog daargelaten dat het BMW

227


http://www.boek9.nl/files/1999/IEPT19990223_HvJEG_BMW_v_Deenik.pdf





Pagina 5 van 8

/Deenik-arrest niet gaat over de vraag of een bijzondere band tussen de gebruiker van een merk en de merkhouder deze laatste beperkt in de uitoefening van zijn merkrechten, duidt dit een en ander - wat daar verder ook van zij - op een vaste-klant-relatie, en dat is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te kunnen spreken van een commerciële of bijzondere band die de rechten van Porsche als merkhouder beperkt of Van den Berg het recht geeft de merken te gebruiken. 21. Wat betreft het meer subsidiaire betoog (rechtsverwerking) dat Porsche het recht heeft verwerkt om jegens Van den Berg een beroep te doen op haar merkrechten, overweegt het hof als volgt. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten door Porsche levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Vereist is daartoe de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van Van den Berg onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval Porsche haar aanspraak alsnog geldend zou maken. Het is aan Van den Berg om dergelijke bijzondere omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen. 22. Van den Berg stelt in dat verband, zo begrijpt het hof, dat uit een geschiedenis van jarenlange samenwerking blijkt dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Porsche betwist dit. 23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door Van den Berg in dit verband overgelegde producties slechts dat Van den Berg een jarenlange, wellicht innige vaste-klantrelatie heeft (gehad) met Pon, maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. Van den Berg is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan Van den Berg niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van Pon in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven. 24. Van den Berg heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij Pon bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist Van den Berg' (zodat Pon op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat Pon en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist Van den Berg'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van Pon de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist Van den Berg' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat Van den Berg het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist'

te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken. 25. Van den Berg heeft dus niet het bewijs bijgebracht van bijzondere omstandigheden als bedoeld in rechtsoverweging 21. Zij heeft voorts geen specifiek bewijsaanbod ter zake gedaan. Haar betoog over rechtsverwerking faalt derhalve. 26. Voor zover Van den Berg (in memorie van antwoord onder 3.29) heeft bedoeld te stellen dat op grond van voormelde omstandigheden sprake is van een geldige reden in de zin van artikel 2.20 lid I sub c en d BVIE en artikel 9 sub c GMV faalt dit betoog op grond van het hiervoor overwogene. Inbreuk? 27. Porsche heeft gesteld dat Van den Berg door gebruik van tekens (i), (ii), (iii) en (iv) inbreuk maakt op haar merkrechten en/of handelsnaamrechten. Wat betreft teken (v) stelt Porsche dat Van den Berg inbreuk maakt op haar auteursrechten. Teken (i): 'Porschespecialist Van den Berg' 28. De vraag rijst hoe het gebruik dat Van den Berg van dit teken maakt, moet worden gekwalificeerd. Naar het oordeel van het hof is het gebruik dat Van den Berg maakt van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' niet beperkt tot handelsnaamgebruik: het aanduiden van haar onderneming. Met het woord 'porsche' of' porschespecialist' maakt Van den Berg, zoals zij zelf heeft aangegeven, het publiek kenbaar dat zij in het merk Porsche is gespecialiseerd en dat zij onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van dit merk ter hand neemt. Er is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Van den Berg, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van artikel 2.20 lid I sub a, b en c BVIE (artikel 5 Merkenrichtlijn) en artikel 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. 1-7041, IER 2007, 102 (Céline), rechtsoverweging 23). 29. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Voor zover het teken wordt gebruikt als merk geldt het volgende. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen

228







Pagina 6 van 8

waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen. 30. Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het teken 'Porschespecialist Van den Berg' stemmen in visueel en auditief opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het teken en daarin het eerste bestanddeel vormt waardoor het meer aandacht krijgt dan de daaropvolgende woorden terwijl het merk Porsche door haar bekendheid groot onderscheidend vermogen heeft waardoor het ook het meest onderscheidend onderdeel van het teken vormt, (ii) dat Van den Berg het teken gebruikt voor (onderdelen van) dezelfde auto's derhalve voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (iii) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben. 31. Daarnaast kan Porsche, voor zover Van den Berg het teken 'Porschespecialist Van den Berg' gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en artikel 5a Handelsnaamwet op grond van haar oudere Benelux-merkrechten (uit 1954 en 1955) en krachtens artikel 5 Handelsnaamwet op grond van haar (onbetwiste) oudere handelsnaam 'Porsche'. De handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' wijkt gelet op het bovenstaande- in geringe mate af van de handelsnaam 'Porsche' ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide richten zich, naar Porsche onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt), bij het relevante publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is. In zoverre slaagt de tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte grief 7. 32. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg'. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. Teken (ii): domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' 33. Van den Berg exploiteert een actieve website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', waarop zij haar waren en diensten aanbiedt. Van den Berg gebruikt deze domeinnaam als handelsnaam (reeds

omdat zij buiten internet de daarmee overeenstemmende handelsnaam 'Porschespecialist Van den Berg' voor haar onderneming gebruikt) alsmede als merk (immers ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) waren/diensten) in de Benelux. 34. Dat betekent dat Porsche zich - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' - ook kan verzetten tegen het gebruik van deze domeinnaam. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, zoals Porsche heeft aangevoerd, de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken 'porschespecialist' (zonder de toevoeging 'Van den Berg') groter is dan tussen de merken en het teken 'Porschespecialist Van den Berg'. 35. Conclusie is dat Porsche zich kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl'. Ook in zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. Teken (iii): 'Porsche Van den Berg' 36. De rechtbank oordeelde in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis dat gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan. Hiertegen is in hoger beroep geen grief gericht. 3 7. Porsche heeft wel een grief aangevoerd tegen het oordeel van de rechtbank dat - hoewel gebruik van de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' niet is toegestaan - geen verbod wordt opgelegd omdat Van den Berg heeft betwist dat zij deze handelsnaam (heeft) gebruikt en Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat het gebruik van die handelsnaam op twee websites is geschied met medewerking of instemming van Van den Berg. Grief 9 strekt ten betoge dat een verbod moet worden opgelegd omdat Van den Berg niet heeft willen toezeggen dat hij zich in de toekomst zal onthouden van het gebruik van deze naam en heeft geweigerd een afdwingbare toezegging te doen met betrekking tot de toekomst. 38. De grief faalt. Niet (is gegriefd tegen het oordeel dat niet) is komen vast te staan dat Van den Berg de handelsnaam 'Porsche Van den Berg' (heeft) gebruikt of dreigt te gaan gebruiken. In die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat Van den Berg geen afdwingbare onthoudingsverklaring heeft gegeven, meebrengt dat Porsche een belang heeft bij een verbod. Teken (iv): logo 39. Van den Berg stelt dat zij haar logo niet ter onderscheiding van waren en/of diensten gebruikt doch enkel ter onderscheiding van haar onderneming, hetgeen zou blijken uit het gebruik van dit logo op haar website en haar briefpapier. Dit betoog faalt. Zoals Porsche terecht heeft aangevoerd, gebruikt Van den Berg dit bedrijfsembleem, waarin het woord 'porschespecialist' is opgenomen, als merk, en wel voor die waren en diensten waarvoor het 'Porsche' merk is ingeschreven. Het hof verwijst naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 28 is overwogen (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Jur. 2007, p. I-7041 (Céline), rechtsoverweging 23).

229






Pagina 7 van 8

40. Vervolgens rijst de vraag of Porsche zich ingevolge artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen gebruik van dit teken. Volgens de bepaling sub b van deze artikelen is dat het geval indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan (zie nader rechtsoverweging 29). Naar het oordeel van het hof kan Porsche zich krachtens deze bepaling op grond van haar merkrechten verzetten tegen het gebruik van het logo. De hiervoor onder 2(i) aangeduide merken van Porsche en het logo stemmen zodanig overeen dat het relevante publiek (als eerder omschreven) daardoor kan menen dat de betrokken waren en/of diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Daarbij neemt het hof in aanmerking (i) dat het woord 'Porsche' geheel is overgenomen in het logo en wel in een opvallende rode kleur, (ii) Porsche door haar bekendheid een onderscheidend bestanddeel vormt in het logo, (iii) het logo aanhaakt bij (de huisstijl van) Porsche doordat de contouren van een Porsche 911 prominent worden weergegeven, welke contouren mede leiden tot begripsmatige overeenstemming, en doordat de huiskleuren van Porsche worden gebruikt, (iv) dat Van den Berg het teken gebruikt voor waren en diensten die (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, en (v) dat de merken van Porsche bekend zijn en daardoor een ruimere beschermingsomvang hebben. 41. Conclusie is dat Porsche zich ook kan verzetten tegen het gebruik door Van den Berg van het logo. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus toewijsbaar. 42. Het bovenstaande brengt mee dat grief 6, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van merkinbreuk, ook in zoverre slaagt. Dit geldt ook voor grief 2. Teken (v): afbeelding 43. Porsche stelt dat Van den Berg door het gebruik van de afbeelding inbreuk maakt op haar auteursrechten. Naar vaste rechtspraak geldt dat, wil een voortbrengsel kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 10 Auteurswet, vereist is dat het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556, Endstra-tapes). Porsche heeft in dat verband gesteld dat het 911-model zich met name onderscheidt van andere modellen auto's door de gestroomlijnde vormgeving en profile en door de kenmerkende wijze waarop de koplampen daarin een rol spelen. Naar het oordeel van het hof heeft Porsche aldus, in verband met voornoemd vereiste, ook in hoger beroep onvoldoende gesteld. Daarop stuit grief 8, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk, af. In zoverre zijn de vorderingen van Porsche dus niet toewijsbaar. Vorderingen

44. Uit het bovenstaande blijkt dat de grieven deels slagen en dat de inbreukvorderingen van Porsche deels toewijsbaar zijn. Ten aanzien van de vorderingen overweegt het hof als volgt. 45. Porsche heeft gevorderd, kort gezegd, (i) een verbod, (ii) opgave/rekening en verantwoording, een en ander op straffe van een dwangsom; (iii) vergoeding van geleden schade nader op te maken bij staat; en (iv) veroordeling van Van den Berg in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. 46. Zoals hiervoor overwogen, is het gevorderde verbod toewijsbaar voor zover het gaat om de handelsnaam 'Porschespecialist van den Berg', de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' en het logo. Het hof zal deze vordering toewijzen en ook een verbod uitspreken ter zake van het gebruik van andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van (gelijke of soortgelijke) waren en/of diensten die het merk Porsche bevatten. Het hof acht het daarbij redelijk dat V au den Berg een termijn van zes maanden krijgt om haar handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen. 47. Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, overweegt het hof dat Porsche (ook in eerste aanleg, inleidende dagvaarding onder 33) onvoldoende heeft gesteld om de mogelijkheid van schade te kunnen aannemen (zie ook conclusie van antwoord onder 75). Zo heeft zij bijvoorbeeld niet gesteld dat zij door de handelwijze van Van den Berg inkomsten is misgelopen. Mede gelet op de lange periode dat Van den Berg de gewraakte tekens reeds gebruikt (vanaf in ieder geval 1996), had het op de weg van Porsche gelegen om in dit verband enige concrete indicaties te geven omtrent de (mogelijk) geleden schade. Het hof zal deze vordering dus afwijzen. Daarmee ontvalt ook het belang aan de opgave-vordering; deze vordering zal dus ook worden afgewezen. Het hof merkt op dat Porsche geen winstafdracht heeft gevorderd. 48. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen toewijzen als hiervoor overwogen. Het hof zal de dwangsom matigen als in het dictum vermeld. Van den Berg zal, als in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg overweegt het hof dat de kosten aan de zijde van Porsche niet zijn weersproken; zij worden conform haar opgave begroot op € 12.180,02. Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Porsche heeft bij brief van 26 september 2012 aan het hof een afschrift gezonden waaruit blijkt dat (onder meer) haar 1019h-kostenoverzicht op 23 augustus 2012 door een koerier is bezorgd bij (de bode van) het hof. Daaruit blijkt dat dit overzicht tijdig is ingediend. Deze kosten aan de zijde van Porsche zijn niet weersproken en worden conform haar opgave begroot op € 32.687,94. Gelet op het bovenstaande slaagt grief 10 deels en faalt hij voor het overige. Slotsom

230





Pagina 8 van 8

49. Het hoger beroep van Porsche slaagt grotendeels. De vorderingen van Porsche zullen alsnog (deels) worden toegewezen. Samengevat komt het hof, op grond van het (Europese) merkenrecht en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, tot het volgende oordeel: het is Van den Berg niet toegestaan om het merk 'Porsche' te gebruiken in handelsnamen, domeinnamen of andere tekens ter onderscheiding van (soort) gelijke waren of diensten als waarvoor het merk 'Porsche' is ingeschreven. Het is Van den Berg daarentegen in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche (bijvoorbeeld: 'reparatie en onderhoud van Porsche', 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'). Beslissing Het hof: (a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 27 juli 2011, hersteld bij herstelvonnis van 10 augustus 2011, en, opnieuw rechtdoende: (b) verbiedt Van den Berg om, na zes maanden na betekening van dit arrest, te gebruiken: - de aanduiding 'Porschespecialist Van den Berg' als handelsnaam of als merk (ter onderscheiding van waren en/of diensten), - de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl', - het logo afgebeeld in overweging 7 onder (iv), alsmede - andere handelsnamen, domeinnamen en andere tekens ter onderscheiding van waren en/of diensten (die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor de merken van Porsche zijn ingeschreven) die het merk Porsche bevatten; (c) veroordeelt Van den Berg tot een dwangsom van € 1.000,- per keer of- zulks ter keuze van Porsche- € 5.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat wordt gehandeld in strijd met een het hiervoor genoemde verbod, met een maximum van € 100.000,-; (d) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Porsche tot op 27 juli 2011 begroot op € 12.180,02; (e) veroordeelt Van den Berg in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Porsche tot op heden begroot op € 32.687,94; (f) bepaalt dat de bedragen onder (d) en (e) binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening; (g) verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; (h) wijst de vorderingen voor het overige af. Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.

231


www.iept.nl IEPT20120203, HR, Red Bull v Bulldog


Hoge Raad, 3 februari 2012, Red Bull v Bulldog

MERKENRECHT Ten onrechte geen kenbaar oordeel over mogelijke verwatering element Bull door licentie voor BULLIT Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiële - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt. • Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen. Impact ontbreken auditieve en begripsmatige gelijkenis bij visuele gelijkenis 3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste

(Advertenties)

rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd. • Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. • Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond. Prejudiciële vraag inzake geldige reden en voorgebruik te goeder trouw • Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd? Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. Vindplaatsen: LJN: BU4915 Hoge Raad, 3 februari 2012 (J.B. Fleers, E.J. Numann, J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders) Hoge Raad der Nederlanden Arrest

232

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110922_HvJEU_Interflora_v_Marks_-_Spencer.pdf




http://www.iept.nl/files/1975/IEPT19750301_BenGH_Claeryn_v_Klarein.pdf

http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BU4915

http://www.iept.nl/files/IE-Specialisten/De_Brauw.pdf



in de zaak van: 1. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n 1. de rechtspersoon naar Oostenrijks recht RED BULL GMBH, gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, 2. RED BULL NEDERLAND B.V., gevestigd te Soesterberg, VERWEERSTERS in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes. Eisers tot cassatie zullen hierna, in enkelvoud, ook worden aangeduid als [eiser] en verweersters in cassatie, in enkelvoud, als Red Bull. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 319813/HA ZA 05-1929 van de rechtbank Amsterdam van 17 januari 2007; b. het arrest in de zaak 106.006.683/01 (rolnummer 2007/0591) van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010.Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Red Bull heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor [eiser] toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram en mr. R.M. Sjoerdsma, advocaten te Amsterdam. Voor Red Bull is de zaak toegelicht door haar advocaat en mrs. S.A. Klos, A.P. Groen en J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing. De advocaat van Red Bull heeft bij brief van 25 november 2011 op die conclusie gereageerd. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ,internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; -het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694.Van deze

merken speelt in cassatie alleen "Red Bull Krating-Daeng" nog een rol. (ii) [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14juli 1983 onder nummer 391002; - het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink',geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262. 3.2 Red Bull heeft in eerste aanleg gevorderd [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de hiervoor in 3.1(i) genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk "Red Bull" te staken, en meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die zijn voorzien van het teken "Bull Dog" of een ander teken waarvan het woordelement "Bull" deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met nevenvorderingen. In reconventie heeft [eiser] vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux gevorderd van de registratie van het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng". De rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie afgewezen. 3.3 In hoger beroep heeft het hof de vorderingen van Red Bull alsnog grotendeels toegewezen. Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen kan als volgt worden samengevat. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk in dit geval alleen het merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is (rov. 3.5). [Eiser] heeft niet betwist dat genoemd merk een bekend merk is binnen de Benelux. Ingevolge art. 2.20, lid 1, sub c, BVIE (voorheen art. 13, onder A, lid 1, onder c, BMW) kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (rov. 3.6). Aannemelijk is dat het publiek enerzijds in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating -Daeng" ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien en anderzijds het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk zal zien, maar tevens als woordmerk "The Bulldog". Evenzeer is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek, geconfronteerd met de overeenstemming die daarin is gelegen dat het bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat [eiser] voor energy drinks gebruikt, een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward (rov. 3.9). Nu sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub c, komt vervolgens de vraag aan

233

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/2007/IEPT20070117_Rb_Amsterdam_Red_Bull_v_Bulldog.pdf


http://www.iept.nl/files/2010/IEPT20100202_Hof_Amsterdam_Red_Bull_v_Bulldog.pdf








de orde of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel als bedoeld in deze verdragsbepaling heeft getrokken. Ook die vraag wordt bevestigend beantwoord, omdat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull in energy drinks en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan (rov. 3.10). Het beroep van [eiser] op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken gaat niet op (rov. 3.11). Eveneens verworpen wordt zijn verweer dat het recht op het merk "Red Bull Krating-Daeng" als gevolg van niet-gebruik is vervallen nu Red Bull consequent de woorden "Krating-Daeng" heeft weggelaten: dit weglaten heeft immers het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd (rov. 3.13). Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE treft evenmin doel, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor het zich hier niet voordoende geval van (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik (rov. 3.14). 3.4 De Hoge Raad zal de tegen deze oordelen gerichte klachten behandelen in de volgorde die is aangehouden in de conclusie van de Advocaat-Generaal. Normaal gebruik? 3.5.1 De klachten van onderdeel VI betreffen het oordeel in rov. 3.13 dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull zoals dit is ingeschreven niet is gewijzigd doordat de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" consequent door Red Bull zijn weggelaten, zodat het gebruik van dat merk in die vorm heeft te gelden als normaal gebruik in de zin van art. 2.26, lid 2, sub a, in verbinding met lid 3, sub a, BVIE. 3.5.2 Onderdeel VI.1 klaagt dat het hof bij dit oordeel ten onrechte niet is uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot in 1983, toen, aldus het onderdeel, "Krating-Daeng" een substantiële bijdrage leverde aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel en dit deel dus geen ondergeschikte plaats innam in het totaalbeeld. 3.5.3 Deze klacht kan wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, nu niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel van een andere opvatting is uitgegaan dan die welke het onderdeel voor de juiste houdt. 3.5.4 Onderdeel VI.2 klaagt, onder verwijzing naar een aantal door [eiser] in de feitelijke instanties betrokken stellingen, over onbegrijpelijkheid van het oordeel dat het onderscheidend vermogen van het merk van Red Bull niet is gewijzigd door het weglaten van de woordelementen "Krating-Daeng"; tevergeefs evenwel, want dit oordeel, dat van feitelijke aard is, behoefde, om begrijpelijk te zijn, geen nadere motivering dan door het hof in navolging van de rechtbank is gegeven. Deze motivering komt erop neer (a) dat de woorden "Krating-Daeng" in het totaalbeeld van het merk een

ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen - het beeld van de twee stieren en de woorden "Red Bull" - groter zijn afgebeeld, en (b) dat de intrinsiek onderscheidende kracht van deze laatste woorden voor energy drinks niet geringer is dan die van de woorden "Krating-Daeng" nu de woorden "Red Bull" immers geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks. Art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? 3.6.1 Onderdeel VII keert zich tegen het in rov. 3.14 gegeven oordeel dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merk vervalrijp was wegens niet-gebruik en dus niet voor merken die voordien zijn gedeponeerd. Naar het onderdeel betoogt, ziet die uitzondering ook op depots verricht vóór het vervalrijp worden van het oudere merk en is het andersluidende oordeel van het hof bovendien onvoldoende gemotiveerd gelet op BenGH 19 december 1996, LJN AD2665, NJ 1997/623. 3.6.2 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Dit vindt zijn grond in het navolgende. Volgens [eiser] is het merk "Red Bull Krating-Daeng" vervallen als gevolg van het niet gebruiken van de woorden "Krating-Daeng". Het hof heeft dit standpunt verworpen en de daartegen gerichte klachten van onderdeel VI hebben geen doel getroffen. Gevolg daarvan is dat van toepassing van art. 2.27 lid 3 BVIE geen sprake kan zijn, zodat onderdeel VII belang mist. "Red Bull Krating-Daeng" bekend merk, of "Red Bull"? 3.7.1 Onderdeel II.1 klaagt dat het hof in rov. 3.6 -waar het onder meer komt tot het (in rov. 3.10 herhaalde) oordeel dat het merk waarop Red Bull zich beroept bekend is binnen het Benelux-gebied in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE - ten onrechte niet het merk "Red Bull Krating-Daeng" tot uitgangspunt heeft genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk, te weten "Red Bull", waarvan het hof heeft vastgesteld dat het in deze zaak irrelevant is. 3.7.2 Deze klacht berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Met name gelet op de vaststelling in rov. 3.5 dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk door [eiser] aan de zijde van Red Bull alleen haar merk "Red Bull Krating-Daeng" relevant is, staat buiten twijfel dat het hof met "het merk waarop Red Bull zich beroept" in rov. 3.6 en "het merk van Red Bull" in rov. 3.10 het oog heeft op het merk "Red Bull Krating-Daeng". Onderdeel II.1 kan dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 3.7.3 Onderdeel II.2 gaat uit van dezelfde, in 3.7.2 onjuist bevonden, lezing en kan dus evenmin tot cassatie leiden. 3.7.4 Onderdeel II.3, ten slotte, betoogt dat het oordeel dat bij gebreke van betwisting vaststaat dat het merk "Red Bull Krating-Daeng" bekend is binnen het Benelux-gebied om een aantal redenen onvoldoende

234

http://www.iept.nl/




gemotiveerd is. Dit onderdeel stuit reeds in zijn geheel af op het feit dat geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rov. 5.20 dat het merk van Red Bull, waarmee bedoeld is: "Red Bull Krating-Daeng", grote bekendheid geniet in de Benelux, in aanmerking genomen dat op dit punt in cassatie niet is geklaagd over miskenning van de devolutieve werking van het hoger beroep. Onderscheidend vermogen van het element "Bull" negatief beïnvloed door het verlenen van een licentie ter zake van het gebruik van het merk "Bullit" voor een energiedrankje? 3.8.1 Onderdeel III behoeft nog slechts behandeling voor zover het betrekking heeft op de slotzin van het hierna volgende citaat uit rov. 3.9. In deze rechtsoverweging, waartegen ook onderdeel IV is gericht, onderzoekt het hof, in het kader van de vraag of door het gebruik van het teken (hier: de merken van [eiser] zoals deze door hem worden gebruikt) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (hier: "Red Bull Krating- Daeng"), of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het bekende merk van Red Bull en het door [eiser] gebruikte teken. "Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk,moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende enkele woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward." 3.8.2 Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat het hof verzuimd heeft in te gaan op de - naar het onderdeel stelt: essentiële - stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element "Bull" is tenietgegaan, althans sterk is verwaterd als gevolg van het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading B.V. een licentie heeft verleend waaronder dit bedrijf het energiedrankje BULLIT op de markt brengt.

3.8.3 Deze klacht is gegrond. Het hof heeft genoemde stelling van [eiser], die niet zonder meer onverenigbaar is met de in cassatie tevergeefs bestreden vaststelling dat het bij het merk van Red Bull om een bekend merk gaat, niet kenbaar in zijn overwegingen betrokken. Dat had het echter wel moeten doen, nu niet uitgesloten is dat die stelling, indien deze juist zou zijn bevonden, zou hebben geleid tot een ander antwoord op de vraag of het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken dan waartoe het hof is gekomen. Voor het overige behoeft het onderdeel geen behandeling. Overeenstemming tussen merk en teken? 3.9.1 Onderdeel IV.2 - onderdeel IV.1 berust op dezelfde onjuiste lezing van het bestreden arrest als onderdeel II.1 en deelt het lot daarvan - is gericht tegen het oordeel in rov. 3.9 dat "The Bulldog" een met het bekende merk van Red Bull overeenstemmend teken is, nu sprake is van een zodanige mate van overeenstemming dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen: een verband tussen beide merken legt. Volgens het onderdeel is dit oordeel onvoldoende met redenen omkleed en rechtens onjuist nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer - aldus het onderdeel, dat daarbij verwijst naar HvJEU 12 januari 2006, zaak C-361/04, Jurispr., blz. I-643, LJN BG0090 (Picasso -Picaro) - nu, zoals in feitelijke aanleg gesteld, sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil dat punten van overeenstemming kan "compenseren". 3.9.2 Naar vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van een verband tussen merk en teken globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Die globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, rekening houdend onder meer met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero/BHIM). 3.9.3 Uit rov. 3.9, en ook overigens, is niet kenbaar dat het hof de stellingen van [eiser] met betrekking tot (het ontbreken van) auditieve en begripsmatige gelijkenis in zijn, naar het vooropstelt: globale, beoordeling heeft betrokken. Het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen merk en teken is uitsluitend gebaseerd op het bestaan van visuele gelijkenis. Aldus heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend

235

http://www.iept.nl/


http://www.iept.nl/files/2006/IEPT20060112_HvJEG_Picasso_v_Picaro.pdf



http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110324_HvJEU_Ferrero_v_BHIM.pdf

http://www.iept.nl/files/2011/IEPT20110324_HvJEU_Ferrero_v_BHIM.pdf



gemotiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof van oordeel is geweest dat voor het aannemen van overeenstemming kon worden volstaan met het oordeel dat merk en teken visueel overeenstemmen. Ingeval het hof wel is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting is zonder nadere, door het hof niet gegeven, motivering niet begrijpelijk waarom het door [eiser] gestelde ontbreken van auditieve en vooral begripsmatige gelijkenis aan het aannemen van overeenstemming niet in de weg stond. Ongerechtvaardigd voordeel? 3.10.1 Onderdeel V komt, voor zover het feitelijke grondslag heeft, met een tweetal motiveringsklachten op tegen het oordeel in rov. 3.10 dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van haar bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.10.2 Deze motiveringsklachten behoeven geen behandeling nu hetgeen daarin wordt betoogd zonodig opnieuw aan de orde kan komen indien na beantwoording van de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU verwijzing dient plaats te vinden. Geldige reden? 3.11.1 Onderdeel 1 ten slotte richt een reeks klachten tegen rov. 3.11, betreffende het verweer van [eiser] dat hij voor het gebruik van een overeenstemmend teken een geldige reden heeft, daarin bestaande dat het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie. Naar het oordeel van het hof gaat dat verweer niet op. "Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden", aldus het hof. 3.11.2 Met "de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketingstrategie" doelt het hof op het feit dat [eiser], zoals door hem in feitelijke aanleg gesteld en door Red Bull niet bestreden, het teken The Bulldog al (ruim) voordat Red Bull in 1983 haar merk deponeerde te goeder trouw gebruikte als handelsnaam voor onder meer "horecadiensten waar dranken worden verkocht", en voor diverse merchandisingactiviteiten. 3.11.3 Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium heeft toegepast zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975, LJN AB3388, NJ 1975/472 (Claeryn/Klarein), dat betrekking heeft op het oude art. 13. A lid 1, aanhef en onder 2°, BMW. Het hof had, nu het merkenrecht inmiddels ook op dit punt Europees geharmoniseerd is, het communautaire begrip "geldige reden" moeten toepassen. Een "geldige reden" bestaat onder dat geharmoniseerde merkenrecht in ieder geval wanneer, zoals hier, het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw (als handelsnaam) werd

gebruikt voordat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, aldus het onderdeel. 3.11.4 Het uitgangspunt van het onderdeel is juist. Gelet op de bewoordingen van de hiervoor in 3.11.1 aangehaalde zin heeft het hof onmiskenbaar genoemd criterium toegepast. Het begrip "geldige reden" in de zin van art. 2.20 lid 1, sub c, BVIE dient thans te worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip "geldige reden" in de zin van art. 5 lid 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (thans: Richtlijn 2008/95). Anders dan in het onderdeel wordt betoogd, kan - ook na het op 22 september 2011 door het HvJEU uitgesproken arrest in de zaak C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer), betreffende zogeheten "keyword advertising" op internet met gebruikmaking van een trefwoord dat overeenkomt met een bekend merk van een concurrent - niet worden gezegd dat redelijkerwijze niet aan twijfel onderhevig is dat het hiervoor genoemde communautaire begrip "geldige reden" zonder meer ruimer is dan "geldige reden" zoals uitgelegd in het hiervoor in 3.11.3 genoemde arrest van het BenGH, en dat daarvan in ieder geval sprake is indien het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt voordat het bekende merk werd gedeponeerd. De Hoge Raad zal om die reden de onder 5 te formuleren vraag aan het HvJEU voorleggen. 3.12 De overige klachten behoeven thans geen behandeling. 4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.11.2 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan. 5. Vraag van uitleg met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd? 6. Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen over de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag van uitleg van richtlijn 89/104/EEG; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter, de vice-president E.J. Numann en de raadsheren J.C. van Oven, F.B. Bakels en G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 3 februari 2012. Conclusie 10/02162

236

http://www.iept.nl/












mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 november 2011 Conclusie inzake: 1) Leidseplein Beheer BV en 2) [Eiser 2] (hierna tezamen: [eiser]), eisers tot cassatie tegen 1) de rechtspersoon naar Oostenrijks recht Red Bull GmbH en 2) Red Bull Nederland BV (hierna tezamen: Red Bull), verweersters in cassatie. Het gaat in deze zaak - over non-alcoholische energy drinks - om de vragen - of Red Bull normaal gebruik heeft gemaakt van haar woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' door het slechts te gebruiken zonder de woorden 'Krating-Daeng', - of [eiser] een beroep kan doen op het co-existentiesysteem van art. 2.27 lid 3 BVIE; - de vraag of het merk van Red Bull als een 'bekend merk' kan gelden; - of sprake is van verwatering van het merk van Red Bull, door het gedogen van 'Bullit'; - of sprake is van overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'; - of [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk 'Red Bull Krating-Daeng'; en - de vraag of [eiser] een 'geldige reden' heeft in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 1. Feiten(1) 1.1. Red Bull is houdster van de navolgende merkregistraties (met gelding in de Benelux) voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', internationaal geregistreerd op 11 juli 1983 onder nummer 477624; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 27 december 1993 onder nummer 612320; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 24 februari 1995 onder nummer 641378; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) Benelux woord/beeldmerk 'Red Bull Energy Drink', geregistreerd op 28 februari 1995 onder nummer 569511; - het woordmerk 'Red Bull', internationaal geregistreerd op 21 december 1998 onder nummer 708694. 1.2. [Eiser] is houder van de navolgende Benelux merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32 betreffende non-alcoholische dranken: - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 14 juli 1983 onder nummer 391002;

- het woordmerk 'The Bulldog', geregistreerd op 23 december 1999 onder nummer 667403; - het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk 'The Bulldog Energy Drink', geregistreerd op 15 juni 2000 onder nummer 672262. 1.3. Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull [eiser] gesommeerd het gebruik van tekens die het woord Bull bevatten voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden. 2. Procesverloop 2.1. Bij exploot van 27 juni 2005 heeft Red Bull [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Red Bull vordert - verkort weergegeven(2) - [eiser] op straffe van een dwangsom te bevelen iedere (verdere) inbreuk op de onder 1.1 genoemde merkrechten met betrekking tot het woordmerk 'Red Bull', te staken, meer in het bijzonder te staken de productie en verhandeling van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken Bull Dog of een ander teken waarvan het woordelement Bull deel uitmaakt of andere tekens die verwarringwekkend overeenstemmen met voornoemde merkregistraties van Red Bull, met vorderingen tot schadevergoeding en nevenvorderingen als vermeld in het vonnis van de rechtbank onder 3.1 sub C tot en met F, alsmede nietigverklaring en de doorhaling uit te spreken subsidiair vervallen te verklaren de hierboven onder 1.2 genoemde merkregistraties van [eiser] voor klasse 32, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten. 2.2. [Eiser] heeft de vordering in conventie bestreden en een reconventionele vordering ingesteld. Hij vordert - kort gezegd - de vervallenverklaring en doorhaling voor de Benelux van de hierboven onder 1.1 genoemde registratie van het woord/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng', met veroordeling van Red Bull in de proceskosten. Red Bull heeft tegen deze vordering in reconventie verweer gevoerd. 2.3. Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank zowel in conventie als in reconventie de vorderingen afgewezen. 2.4. Red Bull heeft appel doen instellen bij het hof te Amsterdam. [Eiser] heeft ook in hoger beroep verweer gevoerd en heeft voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld. 2.5. Op 20 februari 2009 is de zaak voor het hof bepleit. Na daartoe door Red Bull verzocht en verkregen verlof bij rolbeschikking van 28 juli 2009, hebben eerst Red Bull en vervolgens [eiser] zich nog nader uitgelaten bij akte na pleidooi. 2.6. In zijn arrest van 2 februari 2010 heeft het hof het vonnis waarvan beroep in conventie vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende de vordering van Red Bull - grotendeels - toegewezen. Het hof heeft - onder meer - als volgt overwogen: '3.5 Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van merkinbreuk heeft de rechtbank tot uitgangspunt genomen dat in dit geval alleen het "Red Bull Krating-Daeng" merk relevant is, aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na de Benelux merkregistratie van [eiser] met registratienummer 319002 en registratiedatum 14 juli 1983 en het

237

http://www.iept.nl/




(pretense) verval van dit merk wegens niet-gebruik niet is ingeroepen voor aanvang van het (herstellend) gebruik ervan door [eiser], zodat Red Bull haar vordering niet op haar latere merkrechten uit 1993, 1995 en 1998 kan baseren. Deze overweging, waartegen geen grief is gericht, strekt ook in hoger beroep tot uitgangspunt. 3.6 [Eiser] heeft niet betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux, zodat dit als vaststaand wordt beschouwd. Ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW), waarop Red Bull haar vordering mede heeft gebaseerd, kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. [...] 3.9 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het is aannemelijk dat enerzijds het publiek in het woord/beeldmerk "Red Bull Krating-Daeng", waarin de laatste twee woorden in een klein lettertype zijn opgenomen, ook en vooral het bekende woordmerk "Red Bull" zal zien alsmede dat anderzijds het publiek het teken zoals dit door [eiser] wordt gebruikt niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk "The Bulldog" zal zien. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken komt meer gewicht toe aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. In aanmerking nemende voorts dat in het - voor energy drinks bekende - woordmerk "Red Bull" aan het bestanddeel "Bull" meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief "Red" en dat dit bestanddeel "Bull" ook is opgenomen in het teken dat door [eiser] voor energy drinks wordt gebruikt, acht het hof het evenzeer aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met die overeenstemming, geen bijzondere betekenis zal hechten aan het voor het woord "Bulldog" geplaatste lidwoord "The" en een verband tussen merk en teken zal leggen, ook al worden beide niet met elkaar verward. Hiervoor is steun te vinden in de uitkomsten van het door Red Bull overgelegde IvoMar associatie-onderzoek van 19 oktober 2006 (productie 14 in eerste aanleg), waaraan niet althans niet in relevante mate wordt afgedaan door het zogenaamde marktleidereffect zoals dit over en weer met tegengestelde conclusies door partijdeskundigen in overgelegde schriftelijke verklaringen is toegelicht. 3.10 Waar derhalve sprake is van een overeenstemmend teken als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vervolgens de vraag aan de orde, of door [eiser] ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Naar het oordeel van het hof is dit

hier het geval. Tot de hierbij meegewogen omstandigheden behoren de (in confesso: grote) bekendheid van het merk "Red Bull" voor energy drinks, het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken zoals hierboven besproken, alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat. De energy drink van Red Bull is in 1987 in Oostenrijk op de markt gebracht en is rond 1995 (volgens [eiser] was dit rond 1997) op de Beneluxmarkt geïntroduceerd, de energy drink van [eiser] onder diens bestaande huismerk "The Bulldog" met logo in 1997. Mede gelet op gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2), is voldoende aannemelijk dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.11 [Eiser] heeft zich beroepen op een geldige reden voor het gebruik van een overeenstemmend teken, aangezien het gebruik van zijn merk "The Bulldog" past binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy. Dit verweer gaat niet op. Hetgeen [eiser] in dit verband heeft gesteld wettigt niet de conclusie dat voor hem een zodanige noodzaak bestaat om voor de door hem op de markt gebrachte energy drinks juist dit teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden. [...] 3.13 [Eiser] heeft in eerste aanleg in reconventie de vervallenverklaring van het "Red Bull Krating- Daeng" merk gevorderd wegens niet-gebruik omdat Red Bull de woorden Krating-Daeng consequent heeft weggelaten. Dit in hoger beroep door [eiser] gehandhaafde verweer wordt verworpen. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank dienaangaande in rov. 5.9-5.10 heeft overwogen. Door weglating van de in het visuele totaalbeeld ondergeschikte onderdelen "Krating-Daeng" is het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd, zodat dit als normaal gebruik in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub a BVIE heeft te gelden. 3.14 Het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE gaat niet op, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering blijkens de tekst alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien zoals in het onderhavige geval.' 2.7. [Eeiser] heeft tijdig(3) cassatieberoep doen instellen. Red Bull heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht. [Eiser] heeft vervolgens gerepliceerd en Red Bull heeft tenslotte nog gedupliceerd. 3. Bespreking van het cassatiemiddel 3.1.1. Het cassatiemiddel omvat de onderdelen I tot en met VII, die elk zijn opgebouwd uit afzonderlijke (sub-)onderdelen. De onderdelen bestrijden zeven verschillende stappen in de redenering van het hof die ertoe geleid heeft om merkinbreuk door [eiser] met zijn

238

http://www.iept.nl/




'Bulldog'-energy drinks op het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull (de andere merkinschrijvingen van Red Bull spelen in cassatie geen rol meer) aan te nemen. 3.1.2. De door het cassatiemiddel onder vuur genomen stappen zijn (in de volgorde van de onderdelen van het middel): (I) Het verwerpen van het door [eiser] gedane beroep op een 'geldige reden' voor het gebruik zijnerzijds van zijn merk 'Bulldog' (rov. 3.11); (II) Het oordeel dat het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull, als door Red Bull gesteld en door [eiser] niet betwist, een bekend merk zou zijn (rov. 3.6 en 3.10); (III) Een positief oordeel van het hof over de (hoge) mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, en het passeren daarbij van een essentiële stelling van [eiser] over de aanwezigheid op de markt van (Red Bull's andere) merk BULLIT (rov. 3.6 en 3.9); (IV) De door het hof aangenomen overeenstemming tussen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk van Red Bull en [eiser]' merk 'Bulldog' (rov. 3.9); (V) Het door het hof aangenomen 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' doordat [eiser] een 'graantje' zou hebben willen 'meepikken' (rov. 3.10) ; (VI) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op het verval van het recht op het 'Red Bull Krating- Daeng' merk van Red Bull wegens ontbreken van normaal gebruik van dat merk (rov. 3.13); (VII) Het verwerpen van het beroep van [eiser] op verplichte co-existentie tussen beide merken in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE (ook wel de zgn. 'Heilung'-kwestie; rov. 3.14). 3.1.3. De volgorde van de klachten spreekt mij niet aan en ik neem de vrijheid een andere volgorde van bespreking te kiezen. (a) Ik wil beginnen met de door middel VI aangesneden vraag of op het enige thans nog door Red Bull jegens [eiser] ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' (überhaupt) nog wel een subjectief merkrecht bestaat. (b) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van die vraag, lijkt een logische tweede stap de door middel VII aangesneden vraag of, wat er verder zij van de door Red Bull gestelde merkinbreuk, sprake moet zijn van verplichte co-existentie tussen de merken van partijen in verband met art. 2.27 lid 3 BVIE. (c) Rekening houdende met een ontkennende beantwoording van ook vraag (b) komt de vraag naar de eventuele inbreuk door [eiser] aan de orde. Nu (in cassatie in confesso) verwarring tussen de litigieuze merken niet aan de orde is, is slechts aan de orde het inbreukcriterium van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (voorheen art. 13A lid 1 sub c BMW). Inbreuk volgens dat criterium veronderstelt vooreerst dat het door Red Bull ingeroepen merk 'Red Bull Krating-Daeng' een bekend merk is. 's Hof bevestigend oordeel daarover wordt aangevochten in onderdeel II. (d) Rekening houdende met de houdbaarheid van 's hofs positieve oordeel over de bekendheid van het 'Red

Bull Krating-Daeng' merk, rijst vervolgens de vraag of [eiser]' 'Bulldog'-tekens daarmee overeenstemmen. Een tussen partijen aan de orde gekomen (voor-)vraag daarbij is de mate van onderscheidend vermogen van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, gezien het gedogen door Red Bull van een concurrerend merk BULLIT. 's Hofs voor Red Bull (impliciet) gunstige oordeel dáárover wordt bestreden in onderdeel III. (e) 's Hofs bevestigend oordeel over de overeenstemming tussen enerzijds het 'Red Bull Krating- Daeng' merk en anderzijds de 'The Bulldog' tekens is het onderwerp van onderdeel IV. (f) Uitgaande van de houdbaarheid van laatstbedoeld oordeel van het hof, is de volgende vraag of door het litigieuze gebruik door [eiser] van zijn 'Bulldog' tekens, 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie' van het 'Red Bull Krating-Daeng' merk, in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. 's Hofs bevestigend antwoord van die vraag wordt bestreden in onderdeel V. (g) Dan (of daarbij) is er nog de vraag of [eiser] (in het licht van alle omstandigheden van het geval) een 'geldige reden' heeft voor het litigieuze gebruik van het 'The Bulldog' merk. In het cassatiemiddel is deze kwestie voorwerp van onderdeel I. 3.1.4. Zoals in het bovenstaande geïndiceerd, behandel ik de middelonderdelen in de volgorde: VI, VII, II, III, IV, V, en ten slotte I. Onderdeel VI: geen normaal gebruik van het ingeschreven merk van Red Bull? 3.2. In eerste aanleg heeft [eiser] aangevoerd dat Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng' vervallen was wegens niet-gebruik (nl. slechts afwijkend gebruik van het merk zoals gedeponeerd). Deze stellingname moet gezien worden tegen de juridische achtergrond van art. 2.26 lid 2 onder a BVIE(4), waarin - kort gezegd - op straffe van verval van het merkrecht is voorgeschreven dat normaal gebruik ervan niet langer dan vijf jaar achterwege blijft, en tegen de feitelijke achtergrond dat Red Bull dit merk nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Red Bull heeft dit laatste niet weersproken, maar heeft daartegenover de stelling betrokken dat dit er niet toe doet omdat het door haar wél gemaakte gebruik van het merk zonder de woorden 'Krating-Daeng' kwalificeert als 'gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd' in de zin van art. 2.26 lid 3 sub a BVIE, zodat ingevolge laatstbedoelde bepaling toch van gebruik van het merk kan worden gesproken. De rechtbank heeft in rov. in rov. 5.9-5.10 deze stellingname van Red Bull gehonoreerd. Het hof heeft zich in rov. 3.13 bij de genoemde overwegingen van de rechtbank aangesloten. 3.3. Onderdeel VI is gericht tegen rov. 3.13 van het arrest, waarin het hof (anders dan door [eiser] betoogd) oordeelt dat het onderscheidend vermogen van het merk Red Bull door weglating van de in het visuele

239

http://www.iept.nl/




totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng', niet is gewijzigd zodat Red Bull's zodanig gebruik als normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a juncto lid 3 sub 2 BVIE heeft te gelden. 3.4. Volgens onderdeel VI.1 is het hof ten onrechte niet uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot van het 'Red Bull Krating-Daeng'-merk, terwijl destijds, in 1983, het onderdeel 'Krating-Daeng' een substantiële bijdrage leverde aan de onderscheidende kracht van het merk in zijn geheel en dus geen ondergeschikte plaats innam, en Red Bull toen nog geen energy drinks op de markt bracht onder het (nu, maar in 1983 nog niet bekende) merk 'Red Bull'(5). 3.5. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu het hof (en de rechtbank, waarbij het hof zich heeft aangesloten) kennelijk zijn uitgegaan van de situatie ten tijde van het depot. Uit niets blijkt een ander temporeel aanknopingspunt. Daarmee kan in het midden blijven de (rechts)vraag of het hof moest uitgaan van de situatie ten tijde van het depot, dan wel mocht of moest uitgaan van het tijdstip van het eerste gebruik van het merk in afwijkende vorm, dan wel van het tijdstip waarop gedurende vijf jaren geen gebruik gemaakt is van het merk in de vorm zoals het is gedeponeerd, dan wel van nog een ander tijdstip; een en ander voor zover zodanig verschil in tijdstippen relevant zou zijn. 3.6. Onderdeel VI.2 behelst - onder verwijzing naar verschillende stellingen in de processtukken - de motiveringsklacht dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is omdat het onderscheidend vermogen van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' wel degelijk wijzigt door het weglaten van de opvallende (want niet tot het normale taalbeeld in een van de Benelux-talen behorende) woordelementen 'Krating-Daeng'. 3.7. Ook deze klacht faalt. Volgens het hof, dat op dit punt het oordeel van de rechtbank in rov. 5.10 volgt, staat (in zijn algemeenheid) de omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. Dat oordeel - dat niet is bestreden - is juist. Het hof heeft vervolgens (met overneming van het oordeel van de rechtbank (rov. 5.10) dat de woorden 'Krating-Daeng' en het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats innemen doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de twee stieren alsmede de woorden 'Red Bull' groter zijn afgebeeld, en dat de intrinsiek onderscheidende kracht van de woorden 'Red Bull' voor energy drinks niet lager is dan de woorden 'Krating-Daeng' omdat de woorden 'Red Bull' geenszins beschrijvend zijn voor energy drinks) geoordeeld dat het onderscheidend vermogen door het weglaten van de in het visueel totaalbeeld ondergeschikte onderdelen 'Krating-Daeng' in de vorm waarin het is ingeschreven, niet is gewijzigd. Dit, afdoende gemotiveerde, feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk. Onderdeel VII: co-existentieregeling van art. 2.27 lid 3 BVIE van toepassing? 3.8. Onderdeel VII heeft dezelfde feitelijke achtergrond als onderdeel VI, nl. dat Red Bull haar merk met de

woorden 'Red Bull Krating-Daeng' nooit (en dus langer dan vijf jaar, gelet op de inschrijvingsdatum van 11 juli 1983) gebruikt heeft in de vorm zoals gedeponeerd, inclusief de woorden 'Krating-Daeng'. Terwijl onderdeel VI daaraan - m.i. zonder succes - de conclusie wilde verbinden dat het hof dit merk als vervallen had moeten beschouwen, heeft onderdeel VII betrekking op een alternatieve of subsidiaire linie van [eiser]. De juridische grondslag voor de alternatieve of subsidiaire linie van [eiser] is gelegen in art. 2.27 lid 3 BVIE (voorheen art. 14.C lid 2 BMW), een regeling die een soort verplichte co-existentie voorschrijft: 'De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge lid 2 niet meer kan worden ingeroepen, kan zich niet ingevolge 2.20, lid 1, sub a, b en c, verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden verklaard op grond van [niet normaal gebruik].' Volgens [eiser] kon het merk van Red Bull in de relevante periode vervallen worden verklaard (was het merk 'vervalrijp'), en komt hem een beroep op de regel van art. 2.27 lid 3 toe in verband met zijn merkdepot van 14 juli 1983 (vgl. onder de feiten, 1.1).(6) 3.9. Onderdeel VII is (dus) gericht tegen rov. 3.14 waarin het hof heeft geoordeeld dat het beroep van [eiser] op art. 2.27 lid 3 BVIE niet opgaat, reeds omdat de daar bedoelde uitzondering alleen geldt voor (gebruik van) merken die gedeponeerd zijn tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervalrijp was wegens non-usus, en niet voordien, zoals in het onderhavige geval. Volgens het onderdeel is deze lezing van artikel 2.27 lid 3 BVIE rechtens onjuist en is het oordeel van het hof bovendien onvoldoende met redenen omkleed gelet op het arrest van het BenGH in de Triomino-zaak (7). 3.10. Zoals het hof heeft overwogen, geldt de regeling van art. 2.27 lid 3 BVIE blijkens de tekst ervan alleen voor gebruik van merken die gedeponeerd zijn tijdens de zgn. vervalrijpe periode, en dus niet voor (gebruik van) merken die voordien (maar na inschrijving van het oudere merk) gedeponeerd zijn (8). In de kennelijke visie van het hof begon in casu de 'vervalrijpe' periode (i.v.m. art. 5, onder 3o (oud) BMW) in ieder geval niet eerder dan drie jaar na 11 juli 1983, dus pas op 11 juli 1986, terwijl het depot van [eiser] van daarvóór, nl. 14 juli 1983 dateert. 3.11. De door het onderdeel aan de orde gestelde vraag of het hof hier niet te zeer naar de letter en te weinig naar de geest van art. 2.27 lid 3 BVIE oordeelt, acht ik op zichzelf een serieuze (rechts-) vraag. Dat geldt ook voor de in dit verband ingeroepen aandacht voor het precedent van het Triominoarrest van BenGH 19 december 1996.(9) Anderzijds heeft ook de s.t. namens Red Bull een 'punt' door aan te snijden dat de gehele coexistentieregeling van art. 2.27 lid 3 (en lid 4) BVIE een eigenaardige Benelux-aangelegenheid is, die zich mogelijk niet met de Merkenrichtlijn verdraagt.(10) 3.12. Aan deze problematiek, die tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU en wellicht tevens aan het

240

http://www.iept.nl/




BenGH aanleiding zou kunnen geven, kan m.i. echter voorbijgegaan worden. 3.13. De klacht faalt naar mijn mening niet 'reeds' om de door het hof aangegeven reden, doch wél 'reeds' om de volgende reden. Het hof heeft geoordeeld - en blijkens het m.i. falende onderdeel VI kunnen oordelen - dat er ondanks het weglaten van de woorden 'Krating-Daeng' sprake is van normaal gebruik door Red Bull(11). Nu [eiser] zijn beroep op het verval van het 'Red Bull Krating- Daeng' merk gebaseerd heeft op het weglaten dan de woorden 'Krating-Daeng' (en daarmee een onderscheidend kenmerk) en nu die stellingname van de hand gewezen is, komt het 'co-existentie'- systeem van art. 2.27 lid 3 BVIE (jo. lid 2) niet aan de orde. Onderdeel VII faalt dus bij gebrek aan (processueel) belang. Onderdeel II: heeft het hof het merk 'Red Bull Krating-Daeng' tot uitgangspunt genomen? 3.14. Zoals eerder vermeld, kies ik ervoor om na onderdelen VI en VII de onderdelen II t/m V te bespreken. Onderdeel I komt in deze conclusie als laatste aan de orde. 3.15. Onderdeel II keert zich tegen rov. 3.6 van het arrest van het hof. Volgens de onderdelen II.1 en II.2 heeft het hof ten onrechte niet het merk 'Red Bull Krating-Daeng' zoals dat is ingeschreven tot uitgangspunt genomen, maar een ander, later apart ingeschreven merk (woordmerk Red Bull), waarvan het hof (in rov. 3.5) heeft vastgesteld dat het in deze zaak niet relevant is. 3.16. De klachten falen omdat zij uitgaan van een onjuiste lezing van het arrest. Uit rov. 3.5 van het arrest van het hof volgt dat het hof - evenals de rechtbank - tot uitgangspunt heeft genomen dat alleen het 'Red Bull Krating-Daeng' merk relevant is. Waar het hof verder verwijst naar 'het merk waarop Red Bull zich beroept' (rov. 3.6) of 'het merk van Red Bull' (rov. 3.10) doelt het onmiskenbaar op het enig relevante merk, 'Red Bull Krating-Daeng'. Overigens heeft de rechtbank in rov. 5.28 nog overwogen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het publiek in het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' ook het enkele woordmerk 'Red Bull' zal zien. Daartegen is geen grief gericht, en het cassatiemiddel klaagt ten deze evenmin over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. 3.17. Onder II.3 klaagt het onderdeel dat 's hofs oordeel - dat [eiser] niet heeft betwist dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is in de Benelux - óók onbegrijpelijk is omdat [eiser] de bekendheid van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist. [Eiser] verwijst in dit verband naar stellingen zijnerzijds(12) die volgens hem niet anders begrepen kunnen worden dan dat het merk, dat immers niet gebruikt is, (ook) (iedere) bekendheid ontbeert. 3.18. In de stellingen waarnaar verwezen betwist [eiser] dat Red Bull op normale wijze gebruik heeft gemaakt van haar merk 'Red Bull Krating-Daeng'. Volgens [eiser] kan gebruik van een merk op een van de merkinschrijving afwijkende wijze niet worden

gekwalificeerd als (normaal) gebruik, wanneer daarbij het onderscheidende kenmerk van het merk wordt gewijzigd(13). Red Bull heeft bij gebruik van het merk Red Bull Krating-Daeng steeds een wezenlijk onderdeel van het woordmerk-gedeelte van het merk weggelaten(14). 3.19. De klacht faalt - mede in het verlengde van de bespreking, hierboven, van onderdeel VI - op meerdere gronden. De stellingen waarnaar [eiser] verwijst, betwisten niet dat het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is. [Eiser] betoogt in die stellingen dat Red Bull niet op normale wijze gebruik heeft gemaakt van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' doordat steeds een onderscheidend deel van dat merk - namelijk 'Krating-Daeng' - is weggelaten. Uit het betoog dat geen sprake is geweest van (normaal) gebruik van het merk 'Red Bull Krating-Daeng' volgt niet - althans niet zonder meer - dat de bekendheid van het ingeschreven merk wordt betwist, zodat de klacht in zoverre feitelijke grondslag mist. 3.20. Ook overigens moet het onderdeel stranden. De rechtbank heeft in rov. 5.20 geoordeeld: 'Het beroep op artikel 13A lid 1 sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (...) voor de Benelux overgelegd. Nu [eiser] c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan.' [cursivering A-G.] Deze overweging - die onmiskenbaar ziet op het merk 'Red Bull Krating-Daeng'(15) - is in appel niet bestreden, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Zij heeft thans als uitgangspunt te gelden. 3.21. Ook voor zover [eiser] betoogt dat Red Bull geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt door een onderscheidend deel van het merk weg te laten en dat daardoor het merk geen bekendheid heeft gekregen, kan het niet tot cassatie leiden. Zoals reeds werd aangeduid in nr. 3.16, heeft de rechtbank in rov. 5.28 geoordeeld: 'Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull Krating-Daeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull Krating- Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien.' Zoals in nr. 3.16 is aangegeven, is tegen dit oordeel in appel geen grief gericht, terwijl het cassatiemiddel ten deze evenmin klaagt over miskenning door het hof van de devolutieve werking van het appel. Ook tegen deze achtergrond kan (in cassatie) moeilijk worden volgehouden dat de aanduiding 'Krating-Daeng' (mede) het onderscheidend

241

http://www.iept.nl/




vermogen van het merk zoals het is ingeschreven bepaalt(16). 3.22. Voor zover onderdeel II.3 nog klaagt dat het hof aan de essentiële stelling van [eiser], dat de bekendheid van het merk een voorwaarde is voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zou zijn voorbijgegaan, faalt het eveneens. Het hof heeft immers - in rov. 3.6 - overwogen dat ingevolge art. 2.20 lid 1 sub c BVIE de houder van [slechts] een bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een daaraan gelijk of daarmee overeenstemmend teken, terwijl het hof in rov. 3.6 voorts heeft vastgesteld dat het merk waarop Red Bull zich beroept een bekend merk is. Een tegen laatstbedoelde vaststelling gerichte klacht in onderdeel III.2 is hierboven gewogen en door te licht bevonden. Voor zover onderdeel III (mede) daartegen gericht is, volgt een bespreking daarvan hieronder. Onderdeel III: invloed op onderscheidend vermogen van het element BULL als gevolg van het gedogen door Red Bull van BULLIT? 3.23. Onderdeel III is gericht tegen de rov. 3.6 en 3.9. Volgens het onderdeel heeft het hof verzuimd in te gaan op de essentiële stelling van [eiser] dat het onderscheidend vermogen van het element BULL teniet is gegaan, althans sterk is verwaterd door het feit dat Red Bull het bedrijf Bullit Trading BV een licentie heeft verleend waaronder het energiedrankje BULLIT op de markt wordt gebracht. [eiser] stelde op de aangegeven vindplaatsen(17) - samengevat - dat Red Bull zelf actief bijdraagt aan verlies van het onderscheidend vermogen door toe te staan dat andere leveranciers van energy drinks het element BULL gebruiken. Zo staan rechten op het merk BULLIT op naam van Red Bull, maar wordt het energy drankje BULLIT op de markt gebracht door Bullit Trading BV, zonder enige verwijzing naar Red Bull als merkhouder van het merk BULLIT. [eiser] heeft de relevantie van dit punt geadstrueerd met een verwijzing naar o.m. het arrest van BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma). 3.24. De klacht moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het volgende. 'Verwatering is het fenomeen dat door gebruik van het merk in beschrijvende zin, of doordat anderen dezelfde of zeer gelijkende merken of tekens gaan gebruiken, het onderscheidend vermogen van het merk afneemt, of soms zelfs geheel verdwijnt.' (18) Verwatering heeft een - beperkende - invloed op de beschermingsomvang: naarmate een merk geringer onderscheidend vermogen heeft, komt het minder bescherming toe(19). De ultieme vorm van verwatering is de verwording van een merk tot soortnaam, die een algeheel verlies van het subjectieve merkrecht meebrengt(20). Verwatering is veelal een gevolg van niet- of onvoldoende optreden door de merkhouder tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor soortgelijke van andere ondernemingen afkomstige waren. Dat deed zich voor in bijv. de zaken die leidden tot BenGH 13 december 1994 (Quick)(21) en HR 15 december 1995 (Lipmerk)(22). Het kan evenzo het gevolg zijn van de

omstandigheid dat de merkhouder zelf een soortgelijk product onder een gelijkend merk in het verkeer brengt of laat brengen, zonder duidelijk te maken dat het gaat om een product van dezelfde merkhouder. Dat deed zich voor in de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997 (Beaphar/Nederma)(23). 3.25. [Eiser] betoogt in onderdeel III terecht niet dat door de in het onderdeel aangegeven omstandigheden het woord-/beeldmerk 'Red Bull Krating-Daeng' in zijn geheel (ieder) onderscheidend vermogen zou hebben verloren. Maar het onderdeel refereert wél aan zijn stellingen over zodanig verlies, of in elk geval sterke verwatering voor wat betreft het element BULL in dit merk. Gaat het hier om essentiële stellingen waarop het hof had behoren te responderen? 3.26. Stellingen zijn essentieel indien het gestelde, zo dit komt vast te staan, van belang kan zijn voor de uitkomst van de zaak. [Eiser] heeft betoogd dat het volgens Red Bull zeer onderscheidende element BULL met instemming van Red Bull door derden wordt gebruikt, waardoor Red Bull zelf bijdraagt aan afbreuk van het onderscheidend vermogen van het element BULL. Afhankelijk van de juistheid van deze stelling en de mede op basis daarvan te beoordelen beschermingsomvang van het (al dan niet, of minder of meer) verwaterde onderscheidend vermogen van het element BULL (met gevolgen voor de beschermingsomvang van het woord-/beeldmerk van Red Bull in zijn geheel)(24) is het m.i. bepaald niet ondenkbaar dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen [eiser]' 'The Bulldog'-merken en Red Bull's merk 'Red Bull Krating-Daeng', en/of de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken door [eiser], anders wordt beantwoord dan nu door het hof is gedaan. Dit klemt uiteraard te meer nu het hof (in rov. 3.9) ook heeft geoordeeld dat aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan het adjectief 'Red'(25). 3.27. Uit het voorgaande volgt dat het onderdeel, voor zover het klaagt dat het hof essentiële stellingen heeft gepasseerd, slaagt. Daarbij 'neem ik mee' de klacht in het onderdeel over miskenning van het in jurisprudentie bevestigde gegeven dat het toestaan en bevorderen van gebruik van zeer (dan wel meer) met het merk overeenstemmende tekens, het onderscheidend vermogen van dat merk vermindert, en zelfs geheel teniet kan laten gaan. Per saldo geldt hier m.i. dat het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, en dat - zo dat anders mocht zijn - zonder nadere motivering onbegrijpelijk is dat het hof aan [eiser]' hier bedoelde stellingen is voorbijgegaan. Onderdeel IV: overeenstemming tussen de woord-/beeldmerken 'Red Bull Krating-Daeng' en 'The Bulldog'? 3.28. Onderdeel IV is gericht tegen rov. 3.9 van het arrest van het hof. 3.29. De klacht onder IV.1 bouwt geheel voort op onderdeel II, betogend dat het hof ten onrechte het woordmerk 'Red Bull' heeft betrokken bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken. De klacht deelt dus het lot van onderdeel II.

242

http://www.iept.nl/




3.30. Onder IV.2 wordt geklaagd dat 's hofs oordeel met onvoldoende redenen is omkleed en rechtens onjuist is nu niet blijkt dat de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming in de beoordeling zijn betrokken. Dit klemt te meer, aldus de klacht, nu er sprake is van een duidelijk en zwaarwegend begripsmatig verschil, dat punten van overeenstemming kan 'compenseren'. [eiser] verwijst in dit verband naar HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro) en naar zijn stellingen in de CvA onder 32, CvD onder 42, pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25-28 en de pleitaantekeningen in appel onder 30-36. 3.31. 'De relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie', aldus Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 310, onder verwijzing naar het bekende Puma/Sabel-arrest van het HvJ EG van 1997(26). Zij vervolgen dat het moet gaan 'om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten'. Op p. 316-317 (nr. 8.7.3.4) schrijven zij: 'Het is mogelijk (en doet zich in veel gevallen voor) dat merk en teken niet alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Een sterke visuele en auditieve overeenstemming hoeft bijvoorbeeld nog niet samen te gaan met een sterke begripsmatige overeenstemming. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de verschillende vormen van overeenstemming elkaar "compenseren". Dat wil zeggen dat het ontbreken van bijvoorbeeld begripsmatige overeenstemming, gecompenseerd kan worden door een sterke mate van overeenstemming op auditief en visueel vlak. Ook zonder begripsmatige overeenstemming kan dan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.(27) Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in één van de drie vormen, en een groot verschil in de andere vormen de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een voldoende met het merk overeenstemmend teken.(28)' 3.32. Het hof heeft - samengevat - geoordeeld dat aannemelijk is dat het publiek in het merk van Red Bull vooral het woordmerk 'Red Bull' en in de door [eiser] gebruikte tevens het woordmerk 'The Bulldog' zal zien. Dát oordeel is in cassatie niet bestreden. Het hof heeft voorts geoordeeld dat bij de beoordeling van de gelijkenis tussen merk en teken meer gewicht toekomt aan de punten van overeenstemming dan aan punten van verschil, terwijl aan het bestanddeel 'Bull' meer onderscheidende betekenis toekomt dan aan 'Red' en het bestanddeel 'Bull' ook in het teken van [eiser] is opgenomen. Op grond hiervan acht het hof het

aannemelijk dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken. 3.33. [Eiser] heeft - in de stellingen waarnaar verwezen (zie hierboven nr. 3.30 in fine) - uitgebreid gemotiveerd betoogd dat en waarom geen sprake is van visuele, noch van auditieve, noch van begripsmatige overeenstemming tussen de woordmerken en ook gewezen op de 'compensatie'- kwestie. Daarbij heeft [eiser] ook bestreden de stellingname van Red Bull ten aanzien van de beweerde auditieve en visuele overeenstemming, waarbij bijvoorbeeld merk en teken gereduceerd werden totdat een overstemmend element overbleef, terwijl daarenboven de beeldcomponenten van de merken enorm van elkaar verschillen(29). [eiser] heeft ook uiteengezet dat en waarom de door Red Bull beoogde wijze van vergelijking lijnrecht ingaat tegen de door het Hof van Justitie aangegeven criteria(30). 3.34. Anders dan uit de jurisprudentie van het HvJEG volgt, heeft het hof de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming inderdaad niet globaal beoordeeld. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming heeft het hof in rov. 3.9 veeleer merk en teken ontrafeld totdat een overstemmend deel-element ('Bull') overbleef. 3.35. De klacht is, tegen de hiervoor geschetste achtergrond, terecht voorgesteld. Bij zijn oordeel, dat er op neerkomt dat nu in beide merken het bestanddeel 'Bull' is terug te vinden, sprake is van relevante overeenstemming tussen merk en teken, is het hof ten deze van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan; of - zo dat anders mocht zijn - is, mede tegen de achtergrond van de uitgebreid gemotiveerde stellingname van [eiser], zonder nadere motivering onbegrijpelijk dat het hof hieraan is voorbijgegaan. Onderdeel V: 'meepikken van een graantje' van de bekendheid van het merk van Red Bull? 3.36. Onderdeel V is gericht tegen de laatste volzin van rov. 3.10 van 's hofs arrest, waarin het hof overweegt dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull en dat hij in het kielzog van diens bekende merk ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan. 3.37. De klacht onder V.1 betoogt dat 's hofs oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uitlatingen van [eiser]. Deze zagen immers op het meepikken van een graantje van de miljardenomzet op de markt van energy drinks, en niet op het meepikken van een graantje van de bekendheid van het merk van Red Bull. 3.38. Het hof heeft zijn oordeel dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull blijkens de verwijzing in rov. 3.10, laatste volzin, gebaseerd op: 'gepubliceerde uitlatingen van [eiser], zoals die door Red Bull zijn geciteerd (o.a. Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2)'. Te aangehaalder plaatse heeft Red Bull uit een interview met [eiser] in Nieuwe Revu (prod. 10 van Red Bull) de volgende twee volzinnen weergegeven: 'Red Bull heeft een omzet van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Als ik daar

243

http://www.iept.nl/




maar 1 procent van zou kunnen meepikken!'. De klacht verwijt het hof dat het geen acht geslagen heeft op de context, met name op de vervolgzin uit het interview: 'Red Bull vermoordt iedereen die probeert op hun markt te komen'. Daaruit blijkt, aldus het onderdeel, dat het gaat om een 'graantje' van de markt van energy drinks (in het algemeen).(31) 3.39. Tegen deze door het onderdeel(32) aangegeven achtergrond is het oordeel van het hof dat 'uitlatingen van [eiser]' 'voldoende aannemelijk' maken 'dat [eiser] aldus een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull' weliswaar niet (logisch) dwingend, en - mede gelet op het vervolg in Nieuwe Revu na het door Red Bull aan het hof gepresenteerde citaat - m.i. uitgesproken 'dun' gemotiveerd. Het oordeel is evenwel ook niet onbegrijpelijk. Nu ten deze in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst, is het onderdeel in zoverre dus vergeefs voorgesteld. 3.40. Voor zover onderdeel V.1 nog betoogt dat wanneer het hof geacht moet worden niet méér bedoeld te hebben dan dat [eiser] c.s. een graantje wilden meepikken van de markt van energy drinks in het algemeen, zijn oordeel rechtens onjuist is, gaat het uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest. 3.41. Onderdeel V.2 klaagt nog dat voor zover het hof (op basis van het gebruik van het woord 'mede') geacht moet worden nog andere omstandigheden ten grondslag te hebben gelegd aan de vaststelling dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull heeft willen meevaren en/of ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan, 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, nu dergelijke andere omstandigheden niet door het hof zijn vastgesteld, althans niet kenbaar zijn uit het bestreden arrest. 3.42. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing. Het oordeel van het hof in rov. 3.10 is immers tweeërlei: (i) het hof heeft geoordeeld dat [eiser] in het kielzog van het bekende merk van Red Bull ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie daarvan en (ii) geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat [eiser] een graantje heeft willen meepikken van de miljardenomzet van Red Bull. Het hof heeft het door mij met (i) aangeduide oordeel gegrond op de (onbestreden) bekendheid van het merk van Red Bull voor energy drinks; op het identieke woord c.q. bestanddeel 'Bull' in het merk 'Red Bull' en het teken 'The Bulldog' (onderwerp van klachten in middelonderdelen III en IV); alsmede het feit dat het om identieke waren (energy drinks) gaat, terwijl de energy drink van Red Bull rond 1995 op de Beneluxmarkt is geïntroduceerd, althans eerder dan de energy drink van [eiser] in 1997. Dit volgt uit de eerste twee volzinnen van rov. 3.10 waar het hof de vraag of sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken bevestigend beantwoordt, terwijl het hof vervolgens de omstandigheden weergeeft die bij dat oordeel meewegen. Het door mij met (ii) aangeduide oordeel heeft het hof vervolgens gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitlating van [eiser].

3.43. Het middel(-onderdeel) stelt niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 voor het (eind-)oordeel dat [eiser] ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van het merk van Red Bull 'meegewogen' omstandigheid van 'het identieke woord c.q. bestanddeel "Bull" in merk en teken', daartoe wel mocht worden meegewogen. Over de vraag of dit een consistent argument is, acht ik twijfel mogelijk(33),(34). Het middel(-onderdeel) stelt ook niet (nader) de vraag aan de orde of de door het hof in rov. 3.10 in aanmerking genomen omstandigheden moeten of zonder meer konden leiden tot zijn (eind-)oordeel aldaar dat het voordeel dat [eiser] zou hebben getrokken uit de bekendheid van het merk van Red Bull, daarmee moet gelden als een ongerechtvaardigd voordeel. Indien onderdeel IV gegrond bevonden wordt, lijkt evenwel bij onderdeel V geen belang meer te bestaan (en bij de aantekeningen hierboven eens te minder). Onderdeel I: 'geldige reden'? 3.44. Onderdeel I richt zich - met zes subonderdelen - tegen rov. 3.11 van 's hofs arrest. 3.45. Tot de elementen die vervuld moeten zijn om tot inbreuk onder art. 2.20 lid 1 sub c BVIE te concluderen, behoort óók het element dat het aangevochten gebruik 'zonder geldige reden' geschiedt. [Eiser] heeft zich - naast zijn andere weren - beroepen op een 'geldige reden' voor het gebruik van zijn The Bulldog-tekens. 3.46. Volgens onderdeel I.1 heeft het hof in rov. 3.11 ten onrechte het criterium zoals geformuleerd in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 in de zaak Claeryn/Klarein toegepast. Nu het merkenrecht inmiddels (ook op dit punt) is geharmoniseerd, had het hof het communautaire begrip 'geldige reden' moeten toepassen. Dit begrip is onder het communautaire recht ruimer dan onder het oude Benelux merkenrecht, aldus het onderdeel. Het zou in ieder geval de situatie omvatten waarin het beweerdelijk inbreukmakende teken al te goeder trouw werd gebruikt vóór dat het ingeroepen merk werd gedeponeerd, welke situatie ook in het onderhavige geval aan de orde is, aldus [eiser]. Onderdeel I.2 betoogt dat - zo er onduidelijkheid zou bestaan over (de uitleg van) het communautaire begrip 'geldige reden' - ter zake prejudiciële vragen aan het HvJEU moeten worden gesteld. 3.47. De voorloper van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE(35), was art. 13.A lid 1, aanhef en onder 2o BMW zoals dat luidde van 1 januari 1975 tot 1 januari 1996: '13. A. 1. [De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht] verzetten tegen: (1o) [...] (2o) elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. Deze (internationaal bezien ongebruikelijk vergaande) wetsbepaling kreeg een (internationaal bezien ongekend vergaande(36)) uitleg in het (eerste) arrest van het Benelux-Gerechtshof: BenGH 1 maart 1975(37), in de zaak van

244

http://www.iept.nl/




de producent van jenever onder het merk Claeryn tegen de fabrikant van een schoonmaakmiddel onder het merk Klarein. Het BenGH overwoog, bij de vraag om uitleg van het begrip 'zonder geldige reden' in brede termen: 'dat dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich - als regel - tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken'. alsmede: 'dat de vraag, of tegenover het verzet van een merkhouder tegen een "ander gebruik" in de zin van art. 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 door de gebruiker van het merk of overeenstemmend teken als "geldige reden" voor dat gebruik met vrucht beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is; dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept; dat daarentegen reden voor een ontkennende beantwoording van die vraag kan bestaan, zo het eigen recht waarop de gebruiker zich beroept, ontleend wordt aan een depot, dat in rangorde na het depot van de zich tegen het gebruik verzettende merkhouder komt, terwijl reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht; dat voor het overige de vraag of een eigen recht van de gebruiker al dan niet voor dat van de zich op grond van meergenoemde wetsbepaling verzettende merkhouder zal moeten wijken, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij behalve met de rangorde van de desbetreffende depots, tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die

voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken'. 3.48. In een opstel van 2010 analyseert Van der Kooij de opvatting van het BenGH van 1975 over het beroep op een 'eigen recht' als volgt: 'Het "eigen recht" kan een geldige reden opleveren als het ouder is dan het aanvallende merk; is het jonger, dan is ook daarmee nog niet alles gezegd, maar kan er aanleiding bestaan voor een veroordeling indien "... reeds ten tijde van het depot van de gebruiker kon worden voorzien dat door het gebruik van het later gedeponeerde merk, al betrof dit andere en niet soortgelijke waren dan die waarop het eerder ingeschreven merk betrekking heeft, aan de houder van dat laatste merk schade zou worden toegebracht." Samengevat zag het BenGH dus in een tweetal situaties een geldige reden, te weten bij een 'noodzaak' en bij een 'eigen recht', alles uiteraard met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval'(38). 3.49. Het oude artikel 13.A lid 1 onder 2o is bij de Europese harmonisatie van het merkenrecht in 1989 (MRl 89/104) niet geheel ten ondergegaan: artikel 5 lid 2 MRl draagt er tal van sporen van. Daargelaten dat art. 5 lid 2 voor de lidstaten geen verplicht, maar optioneel recht schept, zijn de toepassingsvoorwaarden ten opzichte van de voormalige Benelux-bepaling echter verscherpt. De brede terminologie van die bepaling (en de brede uitleg van het BenGH) zijn ingeperkt door de voorwaarden (i) dat er sprake is van een bekend merk aan de zijde van de eiser, en (ii) dat door het gebruik van het overeenstemmende teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk(39). Naast deze 'nieuwe' voorwaarden kent ons huidige art. 2.20 lid 1 onder c BVIE (overeenkomstig art. 5 lid 2 MRl en art. 9 lid 1 onder c GMVo) ook thans nog de voorwaarde dat een 'geldige reden' voor het aangevallen gebruik in de weg staat aan het aannemen van merkinbreuk. 3.50. In Nederlandse literatuur is onderkend dat het begrip 'geldige reden' inmiddels Europeesrechtelijk geïnterpreteerd moet worden. Er is gezegd dat een grond voor een beroep op een van de beperkingen die zijn opgenomen in art. 6 MRl (art. 2.23 BVIE) een geldige reden voor gebruik van het teken zal opleveren(40), maar dat het beroep op een 'geldige reden' niet daartoe beperkt zal zijn(41). Volgens Gielen c.s. werd onder het door het BenGH in 1975 geformuleerde criterium een geldige reden voorheen zelden aangenomen, maar 'de laatste tijd lijkt het vaker aan de orde te zijn'(42). In zijn eerder genoemde artikel van 2010 heeft Van der Kooij literatuur en enige jurisprudentie uit enkele Europese lidstaten over de invulling van het begrip 'geldige reden' de revue laten passeren. Daaruit komt geen 'bovendrijvende' richting naar voren. 3.51. Zeer recent (na de schriftelijke toelichtingen van partijen) heeft het HvJ EU zich inhoudelijk uitgelaten over de eventuele aanwezigheid van een 'geldige reden' - ook in verhouding tot eventuele aanwezigheid van

245

http://www.iept.nl/




'ongerechtvaardigd voordeel'. Het HvJ EU liet zich hierover uit in een zgn. adwords-zaak(43), waarbij een derde (met betaling aan de provider van de zoekdienst) kan bewerkstelligen dat bij het zoeken door internetgebruikers naar producten of diensten van een bepaald merk, bovenin het scherm (boven reguliere zoekresultaten) zijn concurrerende link verschijnt (als 'gesponsorde link'). In casu had de Britse onderneming Marks & Spencer iets dergelijks gedaan voor haar bloemenbezorgdienst, in concurrentie met de onderneming van merkhouder Interflora. 3.52. Uit het arrest van HvJ EU 22 september 2011 (C-323/09; Interflora) citeer ik, met enkele toegevoegde cursiveringen: '89 Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt dat een dergelijke selectie - wanneer een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontbreekt - kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt (zie dienaangaande arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49). 90 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kan een dergelijke conclusie zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punten 102 en 103). 91 Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een "geldige reden" in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. 92 Het staat aan de verwijzende rechter om met inaanmerkingneming van de voorgaande uitlegging te beoordelen of de feiten in het hoofdgeding dienen te worden aangemerkt als gebruik van het teken zonder geldige reden waarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk INTERFLORA wordt getrokken.'

3.53. Daarmee heeft het Hof van Justitie een oordeel gegeven over de in de literatuur(44) tot hoofdbrekens aanleiding gevende vraag of 'zonder geldige reden' al dan niet op hetzelfde neerkwam als 'ongerechtvaardigd', en dus geen afzonderlijk toets behoefde (Red Bull betoogde dit lood-om-oudijzer- standpunt nog in haar van vóór het Interflora-arrest daterende s.t. onder 15 t/m 17). Het is dus wél een afzonderlijke toets. 3.54. Het komt mij voor dat de hierboven aangehaalde rov. 91 (jo. 89-90) uit het Interflora-arrest een 'éclaircissement' levert die ook voor onze zaak Red Bull/[eiser] richtinggevend is. Het oordeel van het hof in rov. 89-91 komt er, nu kort samengevat, op neer dat van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van art. 5 lid 2 MRl sprake kán zijn ingeval van 'aanhakend' gebruik van het merk of een overeenstemmend (rov. 89), en dat daarvan in de regel sprake zál zijn bij het aanbieden van de eigen waren als imitaties van de waren van de merkhouder (rov. 90). Voor het aanhakend gebruik kan een geldige reden aanwezig worden geacht indien het concurrerende product als een alternatief voor het product van de merkhouder wordt voorgesteld, omdat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging valt (rov. 90)(45). 3.55. Uit het vorenstaande blijkt dat Unierechtelijk een aanzienlijk ander - en ruimer - begrip 'geldige reden' geldt dan onder de - door het hof in het arrest a quo nog aangehangen - Claeryn-jurisprudentie van het BenGH het geval was. Onderdeel I.1 is dus gegrond. Ik herinner er nog aan dat het hof in het arrest a quo het beroep van [eiser] op een geldige reden in verband met het gebruik van zijn merk "The Bulldog" als passend binnen de historie van zijn eigen label en de daarbij gehanteerde merchandising en marketing strategy, afwees. Dit is m.i. een verweer dat voor herbeoordeling onder de Europeesrechtelijke uitleg van het begrip 'geldige reden' in aanmerking komt. 3.56. Volgens de onderdelen I.3, I.4 en I.6 is, óók wanneer het criterium uit het Claeryn-arrest identiek zou zijn aan het communautairrechtelijk begrip 'geldige reden', 's hofs oordeel onjuist omdat het hof heeft miskend dat - onder die leer - een eigen recht om het teken te gebruiken, tevens een geldige reden oplevert. Het oordeel van het hof is in dit licht in elk geval onbegrijpelijk omdat [eiser] al sinds 1975 (te goeder trouw) gebruik maakt van het teken THE BULLDOG en aldus een ouder, eigen recht heeft ten aanzien van het gebruik van dat teken, hetgeen een geldige reden oplevert. 3.57. Bij gegrondbevinding van onderdeel I.1 lijkt bij deze klacht geen belang meer te bestaan: de hier bedoelde omstandigheden lenen zich ervoor om onder het Europeesrechtelijk criterium van het Interflora-arrest te worden meegewogen. 3.58. Overigens snijdt (of sneed) de klacht m.i. hout. Volgens het Claeryn-arrest (vgl. hierboven nr. 3.47) kon er in twee situaties sprake zijn van een geldige reden, te weten (zeer kort gezegd) bij een 'noodzaak', én bij een 'eigen recht' (een en ander met inachtneming van de verdere omstandigheden van het geval). Wat dit

246

http://www.iept.nl/




laatste betreft, heeft [eiser] blijkens de bij onderdeel I.1 van het middel aangegeven vindplaatsen het nodige gesteld. Het hof heeft, uitgaande van 'oud recht', m.i. inderdaad ten onrechte slechts aan het 'noodzaak'-, en niet aan het 'eigen recht'-criterium getoetst. 3.59. Onderdeel I.5 verwijt het hof te hebben miskend dat [eiser] ook - op grond van artikel 6:162 BW in samenhang met artikel 10bis Verdrag van Parijs - een eigen recht heeft om het onderscheidingsteken 'The Bulldog' te gebruiken. 3.60. Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof een onjuiste uitleg en toepassing van art. 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom heeft gehanteerd, is het vergeefs voorgesteld. Artikel 10bis VvP heeft - anders dan het onderdeel doet voorkomen - geen rechtstreekse werking. Ik verwijs naar HR 28 oktober 2011, nr. 10/00642, LJN BR3059 (zaklampen), rov. 5.4.7. 3.61. Ook de klacht dat het hof art. 6:162 BW heeft miskend, is vergeefs voorgesteld. Het onderdeel laat na te verwijzen naar stellingen op grond waarvan het hof gehouden zou zijn geweest toepassing te geven aan voornoemde bepaling. 3.62. Het lot van het onzelfstandige onderdeel I.6 is verbonden met het lot van de eerdere klachten van onderdeel I. 4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, A-G i.b.d. 1 Ontleend aan het vonnis van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3. Ook het hof is daarvan blijkens rov. 2 van het (in dat opzicht niet bestreden) arrest uitgegaan. 2 Vgl. het op dit punt niet bestreden arrest onder rov. 3.4. 3 De cassatiedagvaarding is betekend op 27 april 2010. 4 Corresponderend met art. 10 lid 1 MRl en art. 15 lid 1 GMVo. 5 Het onderdeel bedoelt kennelijk: een woord/beeldmerk van Red Bull zonder 'Krating-Daeng' (dat in deze procedure niet (langer) aan de vorderingen van Red Bull ten grondslag ligt, vgl. 's hofs rov. 3.5). 6 [eiser] verwijst naar zijn stellingen bij de pleitnota in eerste aanleg onder 5b, MvA/incidenteel appel onder 11, en de pleitnota in appel onder 4 en 9-10. 7 BenGH 19 december 1996, NJ 1997, 623 m.nt. JHS. 8 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht (2008), p. 485. 9 NJ 1997, 623 m.nt. JHS, IER 1997, nr. 13, p. 62, BIE 1998, nr. 43, p. 215. 10 De literatuur is niet eensluidend over de vraag of de MRl een basis biedt voor de co-existentie die op grond van artikel 2.27 (3 en 4) BVIE mogelijk is. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 485-486 heeft op dit punt sterke reserves, maar volgens Gielen, Kort begrip (a.w. 2007), p. 342-343, biedt de Richtlijn die basis wél. Spoor bepleit in zijn noot onder Rb. Amsterdam 8 oktober 2003, BIE 2004, nr. 43, p.

260 (Wheely) en in IEC, art. 5 BMW, aant. 3.9.3 uitdrukkelijk een ruime toepassing van het co-existentiebeginsel waarbij dit ook zou gelden depots die zijn verricht vóór de vervalrijpe periode. 11 De tegen dat oordeel gerichte klacht onder VI faalt. 12 [eiser] verwijst naar: CvA in conventie/eis in reconventie onder 11-16 en 75-77; CvD in conventie alsmede CvR in reconventie onder 10-19; pleitnota in eerste aanleg onder 5a; MvA tevens houdende incidenteel appel onder 15 en 90-95; pleitnota in appel onder 4. 13 CvA in conventie onder 11-16 en 75-77. 14 CvD in conventie onder 15 en de pleitnota in eerste aanleg onder 5a, MvA onder 90-95. 15 Dat de woorden 'Krating-Daeng' zijn weggelaten bij het gebruik door Red Bull doet daaraan niet af, nu - bij verwerping van onderdeel VI - het hof kon oordelen dat het ging om gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven werd gewijzigd (vgl. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE). 16 Vgl. ook het oordeel van het hof onder 3.13 waarin het hof overweegt dat de onderdelen 'Krating- Daeng' in het visuele totaalbeeld ondergeschikt zijn. 17 [Eiser] verwijst naar de MvA tevens houdende incidenteel appel onder 86-89 en de pleitaantekeningen in appel onder 15-17. 18 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190. Vgl. ook bijv. J. Schaap, 'Soortnamen en andere uitgeburgerde merken', BMM Bulletin 2/2005, p. 66 (69) met verwijzing naar HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Lipmerk). 19 BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 43, p. 170 m.nt. Ste (Quick), rov. 8-9. 20 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 190-191. 21 Vgl. voetnoot 19. 22 NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa). Vgl. ook HvJEG 27 april 2006, C-145/05, IER 2006, nr. 60, p. 218 (Levi Strauss/Casucci), ook een 'lipmerk'-zaak (zie met name rov. 26-37). 23 NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste. 24 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 191. Hieraan behoeft (blijvende) 'bekendheid' van het merk van Red Bull niet af te doen. Vgl. HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV (Levi Strauss/Bacofa; lipmerk), rov. 3.3.4. 25 Waar volgens het hof aannemelijk is dat het publiek een verband zal leggen tussen (Red) Bull en Bulldog, kan hetzelfde zich voordoen tussen (Red) Bull en Bullit. 26 HvJEG 11 november 1997 (C-251/95), Jur. p. I-6191, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV, BIE 1998, nr. 9, p. 64 m.comm. Van Bunnen, IER 1997, nr. 54, p. 220 m.nt. ChG. 27 De auteurs verwijzen hier naar o.m. HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Jur. p I-643, BMMB 2006, p. 30 (Picasso/Picaro).

247

http://www.iept.nl/




28 De auteurs verwijzen hier naar HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04, Jur. p. I-2717 (Zirh/Sir) en GvEA 8 februari, T-88/05, Celex nr. 62005TJ0088, BMMB 2007, p. 79 (Mars/Nars). 29 Zie (in het bijzonder, mede visueel ondersteund) de CvD onder 42. 30 Zie (in het bijzonder) pleitaantekeningen in eerste aanleg onder 25. 31 In Red Bull's akte na pleidooi sub 14, voetnoot 2 is ook verwezen naar prod. 18 van [eiser]. Dat betreft een uitdraai van de website www.bevnet.com. Hier is een beoordeling te lezen van BevNet - onder meer - inhoudend dat 'Bulldog is basically the epitome of a Red Bull knock off - going as far as saying in the sales materials that it tastes like Red Bull, but with a lower price.' Het hof refereert hier niet (expliciet) aan, en m.i. terecht niet, nu zo'n uitlating onder Richtlijn 97/55/EG en art. 6:194a BW inzake vergelijkende reclame (in principe) toelaatbaar is, en merkenrechtelijk evenzo (in principe) toelaatbaar is (vgl. HvJ EG 12 juni 2008 (C-533/06), Jur. p. I-4231, IER 2008, nr. 56, p. 213 m.nt. EHH (O2/H3G), rov. 45). Wat hiervan zij: het middel(-onderdeel) klaagt niet over het al dan niet (ten onrechte) (mede) in aanmerking nemen van deze door BevNet en door Red Bull aan [eiser] toegeschreven uitlating. 32 Niet in de Akte na pleidooi zijdens [eiser]. 33 De onderhavige casus verschilt in dit opzicht zo niet 'hemelsbreed' dan toch aanzienlijk van de inzet van de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. (HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, Jur. p. I-5185, BIE 2009, nr. 58, p. 264 m.nt. MRFS, IER 2009, nr. 43, p. 193 m.nt. ChG, waarin sprake was van aanbieding van imitatieproducten met behulp van vergelijkingslijsten. Ik plaats deze opmerking omdat het hof zich blijkens de laatste volzin van rov. 3.10 niettemin (in het kielzog van Red Bull) klaarblijkelijk op dat - toen zeer recente - arrest heeft gebaseerd. 34 Ten tijde van de pleidooien bij het hof was het arrest L'Oréal c.s./Bellure c.s. nog niet gewezen. Na de pleidooien heeft Red Bull, onder verwijzing naar dat HvJ-arrest om heropening van het debat gevraagd, en het hof heeft daarin bewilligd. Zie hierboven nr. 2.5. 35 En van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE, welke bepaling in deze zaak echter niet aan de orde is. 36 Vgl. bijv. R. Krasser, zie volgende voetnoot. Ik heb Krasser vrij uitvoerig geciteerd in mijn opstel 'De zaak Claeryn/Klarein (Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975)', in Liber Amicorum Ludovic De Gryse (Bruxelles 2010: Larcier), p. 331-341. 37 NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, nr. 30, p. 183, AA 1977, p. 644 m.nt. HCJ, Rechtskundig Weekblad 1974-1975, k. 2059 m.nt. P. Eeckman, GRUR Int. 1975, p. 399 m.nt. R. Krasser op p. 388. 38 P.A.C.E. van der Kooij, 'Naar een "Europese" geldige reden?', BIE 2010, p. 130-138 (131). 39 Volgens de tekst van art. 5 lid 2 MRl en art. 2.20 lid 1 sub c was deze bescherming voor 'bekende merken' bovendien slechts aanwezig bij gebruik voor niet-soortgelijke waren. De bescherming is doorgetrokken naar gebruik voor soortgelijke waren in HvJ EG 9

januari 2003, C-292/00, Jur. p. I-389 (Davidoff/Gofkid). Vgl. ook HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Jur. p. I-12537 (Adidas/Fitnessworld). 40 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 358-359. Naar mijn mening behoeft men in zodanig geval niet eens aan een beroep op een 'geldige reden' toe te komen. 41 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, t.a.p. 42 Gielen c.s., Kort begrip (a.w. 2007), nr. 359, met verwijzing naar feitenrechtspraak waarin wél en waarin juist niét een geldige reden is aangenomen. 43 Zoals eerder bijv. HvJ EG 23 maart 2010 (C 236/08-C 238/08), Jur. p. I-2417 (Google France en Google) en HvJ EG 8 juli 2010 (C-558/08; Portakabin). 44 In plaats van (andere) literatuurplaatsen, verwijs ik ten deze naar A-G Mengozzi in de vaker genoemde zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s., nrs. 105-111. In die zaak kwam het Hof van Justitie aan dit onderwerp niet toe. In de boven geciteerde overwegingen uit het Interflora-arrest kiest het Hof voor een geheel andere lijn dan A-G Mengozzi in de zaak L'Oréal c.s./Bellure c.s. 45 Het HvJ EU volgt hier klaarblijkelijk de mede vanuit de leer van de vrijemarkteconomie (onvervalste mededinging) onderbouwde conclusie (i.h.b. nrs. 45, 50 en 93-99 met de voetnoten) van A-G Jääskinen. vJ EU volgt hier klaa

248

http://www.iept.nl/


www.iept.nl IEPT19950113, HR, Ciba Geigy v Oté Optics


Hoge Raad, 13 januari 1995, Ciba Geigy v Oté Op-tics

OCTROOIRECHT Beschermingsomvang • Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsge-dachte is De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitslui-tend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. • Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in be-ginsel ten nadele van octrooihouder Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de con-clusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de con-clusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemid-delde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. • Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden Onderdeel A bestrijdt de rov. 5 en 6 van het Hof. Onder 1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistheid van 's Hofs opvatting (rov. 6) dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken. Mede gelet op 's Hofs rov. 13 komt de opvatting van het Hof erop neer dat (het voor derden openbare gedeelte van) het verle-ningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tégen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen ge-val mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van oc-

trooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit het be-paalde in art. 69 EOV, in verband met de eis van rechtszekerheid voor derden. De klacht is in zoverre gegrond dat 's Hofs opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitge-legd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de oc-trooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een re-delijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooi-houder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vak-man ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat ondui-delijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor ri-sico van de octrooihouder behoren te komen. • Mate van vernieuwing geoctrooieerde uitvinding relevant Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. • Interpretatie Meyn/Stork-arrest De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die inhoudt dat de in eerdere recht-spraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot "uitgangspunt" kan worden genomen, dient overeen-komstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV en het bijbehorende protocol. Vindplaatsen: NJ 1995, 391 m.nt. Verkade, BIE 1995, nr. 85, p. 333, IER 1995, nr. 17, p. 76, AA 1995, p. 511 m.nt. Brinkhof Hoge Raad, 13 januari 1995 (Snijders, Roelvink, Mijnssen, Heemskerk, Nieuwen-huis,) (…) Ciba Geigy AG, te Basel, Zwitserland, eiseres tot cas-satie, adv. mr. S. de Wit, tegen 1. Oté Optics B.V., te Uden, 2. Samenwerkende Apothekers Nederland B.V., te Utrecht, 3. Bach Optic Grosshandel G.m.b.H., te Köln, Bonds-republiek Duitsland, verweersters in cassatie, adv. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper. 1. Het geding in feitelijke instanties

249



Eiseres tot cassatie — verder te noemen: Ciba Geigy — heeft bij exploiten van 27 november en 3 december 1991 verweersters in cassatie — verder te noemen: Oté c.s. — in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd Oté c.s. ieder afzonderlijk en/of allen te zamen te bevelen met onmiddellijke ingang de vervaardiging, het gebruik, het in het verkeer brengen, de aflevering, de aanbieding en het in voorraad houden van een lensvloeistof waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op het Europees octrooi nr. 0 082 798 van Ciba Geigy, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10 000 voor elk produkt waarmee dit bevel wordt overtreden, voorts — samengevat — Oté c.s. te bevelen lijsten van afnemers te overhandigen en opgave te doen van het aantal in voorraad gehouden flessen of flacons met inbreukmakende lensvloeistof, en tenslotte Oté c.s. te veroordelen tot betaling van een voorschot van ƒ 150 000 op door Ciba Geigy geleden schade respectievelijk op door Oté c.s. af te dragen winst. Nadat Oté c.s. tegen de vorderingen verweer hadden gevoerd, heeft de Pre-sident bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderingen afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Ciba Geigy hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij arrest van 7 oktober 1993 heeft het Hof het bestre-den vonnis bekrachtigd. (…) 3. Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Ciba Geigy is houdster van het Europese octrooi 0082798. De prioriteitsdatum van het octrooi is 21 de-cember 1981; de verleningsdatum na oppositie is 27 november 1991. Het octrooi is mede voor Nederland verleend. (ii) Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor de desinfectie en reiniging van contactlenzen voor het menselijke oog. De Duitse tekst van de hoofdconclusie luidt: "Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kon-taktlinsen für das menschliche Auge, bei welchem Verfahren zunächst während eines ersten Zeitab-schnitts eine Wasserstoffperoxid-Lösung auf die Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und an-schliessend während eines zweiten Zeitabschnittes das an der Kontaktlinse haftende und/oder das in dieser aufgenommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung eines Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschluss des ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgebende Wasserstoffperoxid-Lösung durch eine der Konzentra-tion der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung ersetzt wird, welche Katalase enthält." Conclusie 2 van het octrooi luidt: "Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Kochsalzlösung, welche Katalase enthält, eine Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteilen einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlösung und ei-nem Volumenteil einer handelsüblichen hochkonzentrierten Katalase-Lösung verwendet wird." (iii) Oté c.s. brengen in Nederland een contactlens-vloeistof onder de naam "Ons Merk 2" op de markt, die

volgens door Oté c.s. niet bestreden analyses van Ciba Geigy ongeveer 0,13% keukenzout, ongeveer 0,20% fosfaat, ongeveer 1,5 tot 2% glycerine, alsmede katala-se bevat, en die dezelfde osmotische druk heeft als de oogvloeistof (en derhalve isotoon is). (iv) Ciba Geigy stelt zich op het standpunt dat Oté c.s. daardoor inbreuk maken op voormeld octrooi. 3.2.1 Ciba Geigy heeft in eerste aanleg de stelling ver-dedigd dat met de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung" in de hoofdconclusie van het octrooi bedoeld is een oplos-sing die isotoon is. Het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, aldus Ciba Geigy in eerste aanleg, moet worden gezien in de toepassing van een isotone oplos-sing die katalase bevat, voor het onschadelijk maken van een waterstofperoxyde-oplossing die gebruikt is voor het reinigen van contactlenzen. De President heeft die stelling verworpen. Het oordeel van de President kwam, kort gezegd, hierop neer dat het gebruik van een isotone keukenzoutoplossing we-zenlijk is voor de geoctrooieerde uitvinding en dat dus het woord keukenzout(-oplossing) niet mag worden weggeïnterpreteerd. In hoger beroep heeft Ciba Geigy een beperktere stelling aangevoerd, te weten dat onder de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssig-keit entsprechende Kochsalzlösung" moet worden verstaan: een oplossing die keukenzout bevat en iso-toon is. Het Hof heeft deze stelling onjuist bevonden. Tegen deze beslissing en de door het Hof daartoe gebe-zigde gronden richt zich het middel. 3.2.2 Het Hof heeft in rov. 5 overwogen dat Ciba Geigy die in appèl opgeworpen stelling heeft geadstrueerd met (a) argumenten ontleend aan het verleningsdossier, en (b) het argument dat onder de vorengeciteerde woorden uit de hoofdconclusie niet mag worden ver-staan (enkel) een keukenzoutoplossing die ongeveer 0,9% keukenzout bevat, omdat bij die interpretatie con-clusie 2 van het octrooi, waarin de toepassing openbaar gemaakt wordt van een oplossing die ongeveer 0,8 tot 1,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de hoofd-conclusie. De met (a) aangeduide argumenten heeft het Hof in rov. 6 van de hand gewezen op grond van zijn oordeel dat, kort gezegd, art. 69 van het Europees Oc-trooiverdrag (hierna: EOV) meebrengt dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen. Dit oor-deel wordt door onderdeel A van het middel bestreden. Het met (b) aangeduide argument heeft het Hof in rov. 8 verworpen. Vervolgens heeft het Hof onderzocht (rov. 9-11) wat de gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi. Het Hof komt dan tot de slotsom (rov. 11) dat de gemiddelde vakman de conclusie zal trekken dat onder de geciteer-de woorden in de hoofdconclusie is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. De rov. 8-11 van 's Hofs arrest worden door onderdeel B aangeval-len. Onderdeel C klaagt dat het Hof heeft nagelaten vast te stellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, althans - voor zover het deze maatstaf wel mocht hebben gehanteerd - een onbegrijpelijke beslissing heeft gegeven.

250



3.3.1 De Hoge Raad zal eerst onderdeel C behandelen en vindt hierin aanleiding tot een nadere beschouwing met betrekking tot de vraag hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in art. 30 lid 2 ROW, res-pectievelijk art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende interpretatief protocol. In HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506, is overwogen dat de vóór de inwerkingtre-ding van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting - kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijke be-woordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat - ook na die inwerkingtreding nog tot uitgangspunt kan worden genomen, zulks evenwel met inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het oc-trooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies". Zoals in dat arrest vervolgens is overwogen, is de strekking van het voor-schrift, het midden te houden tussen twee in het protocol bij art. 69 EOV bedoelde uitersten en aldus "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable certainty for third parties". Die twee uiter-sten worden in de eerste twee zinnen van het protocol als volgt omschreven: "Article 69 should not be inter-preted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambigui-ty found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and dra-wings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated." De hiervoor bedoelde, in de Nederland-se rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooi-schrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt in-geroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsge-dachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te ver-mijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke be-scherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift ge-roepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg

kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de gren-zen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden ge-houden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding ver-nieuwing heeft gebracht. De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die in-houdt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot "uitgangspunt" kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overwe-ging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV en het bijbehorende protocol. 3.3.2 De door onderdeel C onder 9 aangevoerde rechts-klacht faalt voor zover zij berust op een andere dan de hiervoor in 3.3.1 aanvaarde opvatting omtrent de bij de uitleg van een octrooi te hanteren maatstaven. Ook ove-rigens faalt de klacht. Het Hof heeft onderzocht (rov. 11) op welk inzicht, voor de gemiddelde vakman die de beschrijving van het octrooi leest, de door de geoc-trooieerde uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daaraan "verrassend" is. Op grond van het resultaat van dit onderzoek heeft het Hof geconclu-deerd dat de gemiddelde vakman tot de conclusie zal komen dat onder de omstreden woorden in de hoofd-conclusie van het octrooi is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. Tenslotte heeft het Hof nog in aanmerking genomen (rov. 12) dat Ciba Geigy in appèl niet (meer) aanvoert dat "Ons Merk 2", gezien zijn samenstelling, een zodanig equivalent vormt van de uitvinding volgens het octrooi dat het daardoor in-breuk op het octrooi maakt. Deze gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvat-ting. 3.3.3 De in onderdeel C onder 10, 11 en 12 aangevoer-de klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. De klacht onder 10 berust op een onjuiste lezing van 's Hofs arrest: zij miskent dat het Hof met zijn overwe-ging dat "inzicht (a)" - te weten: dat de verwijdering van waterstofperoxideresten aan de contactlenzen in aanwezigheid van katalase sneller en grondiger plaats-vindt - het geschil van partijen "niet raakt", kennelijk slechts tot uitdrukking heeft willen brengen dat tussen partijen niet in geschil is dat de toepassing van katalase op zichzelf - dus ongeacht de samenstelling van de op-lossing die de katalase bevat - niet door het octrooi wordt beschermd. De klacht onder 11 ziet eraan voorbij dat het enkele feit dat dezelfde "inzichten" die het Hof aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, ook tot een ander oordeel hadden kunnen leiden, 's Hofs oordeel niet onbegrijpelijk maakt. De onder 12 aangevoerde klacht stuit af op het feitelijke karakter van het op uit-leg van de beschrijving van de geoctrooieerde uitvinding berustende oordeel van het Hof. 3.4.1 Onderdeel A bestrijdt de rov. 5 en 6 van het Hof. Onder 1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistheid van 's Hofs opvatting (rov. 6) dat derden het verleningsdos-sier niet behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken. Mede gelet op 's

251



Hofs rov. 13 komt de opvatting van het Hof erop neer dat (het voor derden openbare gedeelte van) het verle-ningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tégen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen ge-val mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van oc-trooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit het be-paalde in art. 69 EOV, in verband met de eis van rechtszekerheid voor derden. De klacht is in zoverre gegrond dat 's Hofs opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitge-legd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de oc-trooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een re-delijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooi-houder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vak-man ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat ondui-delijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor ri-sico van de octrooihouder behoren te komen. De gegrondheid van de klacht kan evenwel bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu het Hof - in zijn ge-dachtengang: ten overvloede - het verleningsdossier heeft onderzocht en in rov. 13 daaruit heeft geconclu-deerd dat tijdens de verleningsprocedure (ook) het Europees Octrooibureau en Ciba Geigy oordeelden dat onder de woorden "eine der Konzentration der Augen-flüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung" in de hoofdconclusie is te verstaan: een (isotone) keuken-zoutoplossing met een gehalte van ongeveer 0,9% keukenzout. 3.4.2 Onderdeel A bevat onder 3 en 4 klachten die klaarblijkelijk strekken ten betoge dat het Hof ten on-rechte is voorbijgegaan aan, althans niet begrijpelijk heeft gereageerd op, de uitvoerig toegelichte argumen-ten van Ciba Geigy ter ondersteuning van haar standpunt dat met de omstreden woorden in de hoofd-conclusie niet anders kan zijn bedoeld dan dat het gaat om een (zout-)oplossing die katalase bevat en isotoon is. Deze klachten zijn tevergeefs voorgedragen. Het Hof heeft de bedoelde argumenten in zijn rov. 9 tot en met 11 onder ogen gezien en met een begrijpelijke mo-tivering verworpen. De verder in de subonderdelen A.3 en A.4 aangevoerde klacht dat het Hof ten onrechte heeft gesproken van aan het verleningsdossier ontleen-de argumenten, kan bij gebrek aan belang niet slagen. Het Hof heeft die argumenten immers in zijn overwe-gingen betrokken.

3.5.1 Onderdeel B, dat onder 5 slechts een inleiding behelst, klaagt onder 6 dat de door het Hof in rov. 11 gebezigde motivering geen begrijpelijke weerlegging inhoudt van het in rov. 5 met (b) aangeduide argument dat Ciba Geigy had ontleend aan de omstandigheid dat in de hoofdconclusie van het octrooi niet dezelfde for-mulering (namelijk een "ongeveer 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing") is gebezigd als in conclusie 2. De klacht berust op een verkeerde lezing van 's Hofs arrest en mist dus feitelijke grondslag. Het door het Hof in rov. 11 overwogene betreft niet het bedoelde argu-ment. Dat argument heeft het Hof verworpen in rov. 8. In de rov. 9 tot en met 11 onderzoekt het Hof wat een gemiddelde vakman - gesteld voor de in rov. 7 bedoel-de vraag of met de omstreden woorden in de hoofdconclusie bedoeld is (i) een oplossing die isotoon is en keukenzout bevat, dan wel (ii) een oplossing die isotoon is omdat zijn ongeveer 0,9% keukenzout bevat - zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi. 3.5.2 Ook subonderdeel B.7 berust op een onjuiste le-zing van het bestreden arrest. In rov. 8 ligt niet besloten het oordeel dat Ciba Geigy tijdens de verleningsproce-dure afstand heeft gedaan van een uitvoeringsvariant waarin de oplossing wel katalase doch minder dan 0,9% keukenzout bevat. Het Hof reageert in rov. 8 slechts op vorenbedoeld argument (b) van Ciba Geigy en wel met een aan de tekst van conclusie 2 ontleend tegenargument. 3.5.3 Onder 8 klaagt onderdeel B over onbegrijpelijk-heid van de door het Hof in rov. 9 en 10 gevolgde gedachtengang. De klacht faalt. De gedachtengang van het Hof is klaarblijkelijk de volgende. De in rov. 9 be-doelde passage uit de beschrijving in het octrooischrift bestaat uit vier alinea's, waarvan de eerste drie mede op de hoofdconclusie betrekking hebben en alleen de laatste alinea uitsluitend conclusie 2 betreft; deze laats-te alinea vermeldt niets over de in conclusie 2 genoemde 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing; deze keukenzoutoplossing is dus kennelijk ook de keu-kenzoutoplossing die wordt bedoeld in de hoofdconclusie. Niet kan worden gezegd dat deze ge-dachtengang onbegrijpelijk is. 3.6. Onderdeel D is gericht tegen rov. 13, waarin het Hof ten overvloede heeft geoordeeld dat het verle-ningsdossier de slotsom bevestigt waartoe het Hof ten aanzien van de betekenis van de omstreden woorden in de hoofdconclusie is gekomen. De klacht dat dit oor-deel onbegrijpelijk is, faalt. In het licht van de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 17 ver-melde gegevens is het bestreden oordeel geenszins onbegrijpelijk. De overige klachten van het onderdeel falen reeds omdat zij opkomen tegen een ten overvloe-de gegeven oordeel. 3.7 Onderdeel E faalt omdat het miskent dat de rechter niet verplicht is zich door deskundigen te doen voor-lichten. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep;

252



veroordeelt Ciba Geigy in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Oté c.s. begroot op ƒ 3157,20 aan verschotten en ƒ 3000 voor salaris. Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda 1. Eiseres tot cassatie, hierna: Ciba Geigy, is houdster van het Europese octrooi 0 082 798. De prioriteitsda-tum is 21 december 1981. De verleningsdatum na oppositie is 27 november 1991. Het octrooi is mede voor Nederland verleend. 2. Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor de desinfectie en reiniging van contactlenzen voor het menselijk oog. De hoofdconclusie luidt in de pro-cestaal: Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kon-taktlinsen für das menschliche Auge, bei welchem Verfahren zunächst während eines ersten Zeitabschnit-tes eine Wasserstoffperoxid-Lösung auf die Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und ansch-liessend während eines zweiten Zeitabschnittes das an der Kontaktlinse haftende und/oder das in dieser aufge-nommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung eines Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschluss des ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgebende Wasserstoffperoxid-Lösung durch eine der Konzentra-tion der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung ersetzt wird, welche Katalaseenthält. Conclusie 2 van het octrooi luidt: Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Kochsalzlösung, welche Katalase enthält, eine Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteilen einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlösung und ei-nem Volumenteil einer handelsüblichen hochkonzentrierten Katalase-Lösung verwendet wird. 3. Verweersters in cassatie, hierna Oté c.s., brengen in Nederland een contactlensvloeistof onder de naam ‘Ons Merk 2’ op de markt die volgens, door Oté c.s. niet be-streden, analyses van Ciba Geigy ongeveer 0,13% keukenzout, ongeveer 0,20% fosfaat, ongeveer 1,5 tot 2% glycerine, alsmede katalase bevat en die dezelfde osmotische druk heeft als de oogvloeistof (en derhalve isotoon is). 4. Volgens Ciba Geigy maken Oté c.s. dusdoende in-breuk op haar rechten uit genoemd octrooi. Op grond hiervan vordert Ciba Geigy in dit kort geding een in-breukverbod c.a. Oté c.s. hebben de vorderingen bestreden. 5. In eerste aanleg heeft de President van de Haagse rechtbank bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderin-gen van Ciba Geigy afgewezen. In hoger beroep is dit vonnis door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 7 oktober 1993 bekrachtigd. 6. Ciba Geigy is tegen het arrest van het hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit vijf onderdelen opge-bouwd middel, dat door Oté c.s. is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.

7. Voor zover thans in cassatie van belang heeft het ge-schil van partijen zich toegespitst op de vraag welke betekenis moet worden gehecht aan de woorden ‘eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung’ in de hoofdconclusie van het octrooi. 8. In eerste aanleg nam Ciba Geigy het standpunt in dat met deze woorden bedoeld is een oplossing die iso-toon is (en dat het woord ‘Kochsalzlösung’ dus weggeïnterpreteerd mag worden) en dat ‘Ons Merk 2’, nu gebleken is dat deze reinigingsvloeistof een isotone oplossing is die katalase bevat, een zodanig equivalent vormt van de uitvinding volgens het octrooi dat het daardoor inbreuk maakt op het octrooi van Ciba Geigy. 9. De President verwierp dit standpunt van Ciba Geigy, onder meer op grond van de overweging (r.o. 5.2.15) dat de conclusies noch de beschrijving enige indicatie be-vatten voor de juistheid van eiseresses stelling dat wezenlijk voor de geoctrooieerde uitvinding is het ge-bruik van isotone oplossing die een katalase bevat. Het tegendeel is het geval. Door het benadrukken van de gunstige eigenschappen van een isotone keukenzoutop-lossing (rechtsoverweging 5.2.14) moet het gebruik van juist deze oplossing wezenlijk worden geacht. Het woord keukenzoutoplossing kan, met andere woorden, niet worden weggeïnterpreteerd. Niet aannemelijk is geworden dat een deskundige die de conclusies leest en deze tracht te verstaan in het licht van de beschrijving zal of moet begrijpen dat de be-schreven gunstige eigenschappen van een keukenzoutoplossing in feite eigen zijn aan elke isotone oplossing — dit lijkt eiseres impliciet te betogen — en dat een keukenzoutoplossing slechts als een voorbeeld is te begrijpen dat staat voor elke isotone oplossing. In die omstandigheden gaat het niet aan om een in de conclusies genoemd species (isotone keukenzoutoplos-sing die katalase bevat) te verstaan als een genus (isotone oplossing die katalase bevat). De rechtszeker-heid waarop derden aanspraak mogen maken zou dan te zeer in het gedrang komen. 10. In hoger beroep wijzigde Ciba Geigy haar stand-punt en voerde aan dat onder de bedoelde woorden uit de hoofdconclusie moet worden verstaan een oplossing die keukenzout bevat, en isotoon is, zodat de reini-gingsvloeistof van Oté c.s. onder de letter van de octrooiconclusie valt. Haar stelling dat ‘Ons Merk 2’ als equivalent inbreukmakend is liet Ciba Geigy varen (r.o. 12 van het bestreden arrest). 11. Het hof verwierp de door Ciba Geigy verdedigde lezing van de bedoelde woorden uit de hoofdconclusie. Volgens het hof baseert Ciba Geigy haar lezing op twee (soorten) argumenten (r.o. 5): (a) argumenten ontleend aan het verleningsdossier, en (b) het argument dat onder de bedoelde woorden niet mag worden verstaan (enkel) een keukenzoutoplossing, die ongeveer 0,9% keukenzout omvat, omdat bij deze interpretatie conclusie 2, waarin de toepassing open-baar gemaakt wordt van een oplossing die ongeveer 0,8 tot 1,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de hoofdconclusie.

253



12. De onder (a) bedoelde argumenten stuiten volgens het hof reeds af op de omstandigheid dat uit het voor-schrift van art. 69 van het Europese Octrooiverdrag voortvloeit dat derden het verleningsdossier niet be-hoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octrooi te betrekken, zodat die argumenten Ciba Geigy niet kun-nen baten (r.o. 6). Uit r.o. 13 van het bestreden arrest blijkt overigens dat het hof van oordeel is dat uit de verleningsprocedure blijkt dat zowel het Europees oc-trooibureau als Ciba Geigy de mening waren toegedaan dat onder de woorden ‘eine der Konzentrati-on der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung’ in de hoofdconclusie is te verstaan: een (isotone) keukenzoutoplossing met een gehalte van ongeveer 0,9% keukenzout. 13. Ook het onder (b) bedoelde argument vindt geen genade in de ogen van het hof (r.o. 8). Vervolgens on-derzoekt het hof de vraag wat de gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het oc-trooi. Het hof komt tot de slotsom dat de beschrijving de gemiddelde vakman leert dat én de hoofdconclusie én conclusie 2 betrekking hebben op één, bijzondere, keukenzoutoplossing, te weten een keukenzoutoplos-sing die haar isotoniciteit uitsluitend aan keukenzout ontleent. De gemiddelde vakman zal dan ook de con-clusie trekken dat onder de woorden ‘eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung’ in de hoofdconclusie is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout, aldus het hof (r.o. 11 slot). 14. Onderdeel A van het middel keert zich in vier subonderdelen met rechts- en motiveringsklachten te-gen r.o. 5 en 6 van het bestreden arrest. 15. De subonderdelen A.1 en A.2 bestrijden het oordeel van het hof, dat derden het verleningsdossier niet be-hoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octrooi te betrekken (r.o. 6 slot), als onjuist. 16. De klacht is gegrond. Uit HR 29 januari 1989, NJ 1989, 506 nt. LWH (r.o. 3.5, zie voorts de conclusie OM, A-G Asser, onder 2.11 met gegevens in voetnoot 31), HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 nt. DWFV (r.o. 3.2) en HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137 (NJ 1995, 394; red.) (r.o. 3.1.2) blijkt dat het (voor derden openbare gedeelte van het) verleningsdossier van be-lang is voor de bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi. Dit betekent dat uit het verleningsdos-sier blijkende gegevens door de octrooihouder aan derden kunnen worden tegengeworpen, zoals omge-keerd derden op grond van uit het verleningsdossier blijkende gegevens het verweer mogen voeren dat de aanvrager van het octrooi afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aan-spraak geeft. Voor zover het oordeel van het hof inhoudt dat uit het verleningsdossier blijkende gege-vens die van belang zijn met het oog op de beschermingsomvang van het octrooi niet aan derden kunnen worden tegengeworpen, geeft het derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 17. Wegens gebrek aan belang zal de klacht Ciba Geigy echter niet kunnen baten. In r.o. 13 geeft het Hof

immers ten overvloede als zijn oordeel te kennen dat — kort gezegd — uit het verleningsdossier geen argument is te ontlenen voor de door Ciba Geigy verdedigde uit-leg van de in de hoofdconclusie van het octrooi opgenomen woorden ‘eine der Konzentration der Au-genflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung’. Dit oordeel wordt weliswaar in subonderdeel D.15 als on-begrijpelijk bestreden, doch m.i. tevergeefs. Zie het in eerste aanleg door Ciba Geigy overgelegde verle-ningsdossier, met name ook het affadavit Singer d.d. 15 januari 1985, ingebracht bij brief van 20 augustus 1985 (‘such solutions must be isotonic, that is have a salt content of about 0,9% …), alsmede de brief van Ciba Geigy d.d. 2 oktober 1986 naar aanleiding van het be-zwaar van Thilo d.d. 9 september 1986. Zie voorts het in eerste aanleg door Oté c.s. overgelegde oppositie-dossier, met name ook de brief van Ciba Geigy d.d. 16 januari 1989, p. 21 en p. 22, alsmede de brief van Ciba Geigy d.d. 30 oktober 1990. 18. Zie ik het goed, dan strekken de subonderdelen A.3 en A.4 ten betoge dat het hof in r.o. 5 en 6 van zijn ar-rest niet of niet voldoende (begrijpelijk) heeft gereageerd op de stellingen van Ciba Geigy ter onder-steuning van haar standpunt dat — kort gezegd — met de bedoelde woorden in de hoofdconclusie van het oc-trooi functioneel niets anders bedoeld kan zijn dan dat er sprake moet zijn van een (zout-)oplossing die katala-se bevat en isotoon is. Bovendien zou het hof deze stellingen ten onrechte hebben aangemerkt als ‘argu-menten ontleend aan het verleningsdossier’. 19. De klacht faalt m.i. Het hof heeft op de bedoelde stellingen wel gereageerd, zij het niet in r.o. 5 en 6 maar in r.o. 9 t/m 11. Dat het hof Ciba Geigy in deze stellingen niet is gevolgd, rechtvaardigt op zichzelf niet de conclusie dat het oordeel van het hof blijk geeft van een onvoldoende begrijpelijke gedachtengang, zoals de onderhavige subonderdelen kennelijk willen betogen. Bij de klacht dat het hof deze stellingen ten onrechte heeft aangemerkt als aan het verleningsdossier ontleen-de argumenten mist Ciba Geigy belang, nu het hof de door Ciba Geigy bedoelde stellingen niet buiten be-schouwing heeft gelaten. 20. Onderdeel B keert zich in vier subonderdelen tegen r.o. 8 t/m 11 van het bestreden arrest. 21. Na het inleidende subonderdeel B.5 klaagt subon-derdeel B.6 dat de door het hof in r.o. 11 gebezigde motivering onbegrijpelijk is, nu deze motivering niet kan verklaren waarom in de hoofdconclusie niet de-zelfde formulering is gekozen als in conclusie 2, namelijk een ‘ongeveer 0,8 tot 1,0-procents keuken-zoutoplossing’ en dus geen begrijpelijke weerlegging inhoudt van de door het hof in r.o. 5 als ‘argument (b)’ aangeduide stelling van Ciba Geigy. 22. Het subonderdeel berust m.i. op een verkeerde le-zing van het bestreden arrest. Anders dan het subonderdeel kennelijk veronderstelt, heeft r.o. 11 niet betrekking op argument (b). Dat argument verwerpt het hof in r.o. 8, om vervolgens in r.o. 9 t/m 11 een nader onderzoek in te stellen naar de in r.o. 7 gestelde inter-pretatievraag aan de hand van de vraag wat een gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de be-

254



schrijving van het octrooi. Waar r.o. 11 niet strekt ter motivering van de verwerping van argument (b), faalt het subonderdeel derhalve wegens gebrek aan feitelijke grondslag. 23. Subonderdeel B.7 keert zich tegen r.o. 8. Het subonderdeel leest in deze rechtsoverweging dat het hof heeft geoordeeld dat de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure heeft afgezien van een uitvoe-ringsvariant, waarin zich wel katalase, maar geen 0,9%, doch minder, keukenzout bevindt, en noemt dit oordeel rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk. 24. Ook dit subonderdeel lijkt mij te berusten op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. In de bedoel-de rechtsoverweging reageert het hof slechts op de door het hof in r.o. 5 als argument (b) aangeduide stelling van Ciba Geigy. Het hof heeft deze stelling klaarblij-kelijk opgevat als een grammaticaal argument ter ondersteuning van de door Ciba Geigy voorgestane interpretatie van de bedoelde zinsnede in de hoofdcon-clusie van het octrooi en pareert deze stelling (dan ook) met een grammaticaal (tegen-)argument. Over de vraag of de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure een beperking heeft gewenst, dan wel heeft afgezien van bescherming van een uitvoeringsvariant, laat het hof zich in r.o. 8 niet uit. 25. Subonderdeel B.8 richt zich met een motiverings-klacht tegen r.o. 9 en 10. Het subonderdeel acht de door het hof in deze rechtsoverwegingen gevolgde gedach-tengang onvoldoende begrijpelijk. 26. De klacht faalt m.i. De gedachtengang van het hof is kennelijk deze. Van de vier alinea's waaruit de be-doelde passage in de beschrijving van het octrooi is opgebouwd, heeft alleen de laatste alinea uitsluitend betrekking op de tweede conclusie van het octrooi. De-ze alinea vermeldt echter niets over de in die tweede conclusie genoemde 0,8 tot 1,0 procents keukenzoutop-lossing, zodat deze keukenzoutoplossing kennelijk de keukenzoutoplossing is die bedoeld wordt in de hoofd-conclusie. Deze gedachtengang is niet onbegrijpelijk. 27. Onderdeel C klaagt dat het hof bij de beoordeling van de inbreukvraag heeft nagelaten vast te stellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat (subonderdeel C.9) en, subsidiair, voor zover aangenomen zou moeten worden dat het hof de inbreukvraag wel aan de hand van dit criterium heeft beoordeeld, dat het hof dan onbegrijpelijk heeft beslist (subonderdelen C.10–12). 28. De leer van het wezen van de uitvinding (zie HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 nt. LWH; HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 nt. DWFV; HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 nt. DWFV; HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137 C (NJ 1995, 394; red .), telkens met veel ge-gevens in de conclusie OM) komt erop neer dat bij de uitleg van een octrooi nagegaan dient te worden op welk inzicht de door de uitvinding geboden probleem-oplossing berust en wat daarin, voor de doorsnee vakman, als nieuw en inventief aan de stand van de techniek is toegevoegd. Of anders gezegd: derden die-nen er in beginsel vanuit te gaan dat de beschermingsomvang van een octrooi niet wordt be-paald door de letterlijke bewoordingen van het

octrooischrift maar door datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, zoals dit uit de octrooiconclusies in het licht van de beschrij-ving van het octrooi naar voren komt. 29. De vaststelling wat het wezen van de geoctrooieer-de uitvinding inhoudt, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Zijn oordeel kan, feitelijk als het is, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. In cassatie kan slechts ter toetsing komen of de rechter de juiste maatstaf heeft aangelegd. Zie o.m. HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479 nt. LWH. Daarbij is, zo spreekt wel vanzelf, niet beslissend of de rechter de maatstaf met zoveel woorden heeft genoemd, maar of de rechter de maatstaf heeft toegepast. Vgl. HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137. (NJ 1995, 394; red.). 30. In het licht van dit een en ander meen ik dat de rechtsklacht van subonderdeel C.9 faalt. Het hof heeft in r.o. 11 van zijn arrest onderzocht op welk inzicht, voor de gemiddelde vakman die de beschrijving van het octrooi leest, de door de geoctrooieerde uitvinding ge-boden probleemoplossing berust en wat daaraan ‘verrassend’ geacht dient te worden. Aldus heeft het hof, zonder overigens de leer van het wezen van de uit-vinding te noemen, deze leer kennelijk toegepast en dus de juiste maatstaf aangelegd bij de uitleg van het oc-trooi. 31. De motiveringsklacht van subonderdeel C.10 berust m.i. op een verkeerde lezing van r.o. 11 van het bestre-den arrest. Het hof heeft met de overweging dat ‘inzicht (a) het geschil van partijen niet (raakt)’ kennelijk slechts tot uitdrukking willen brengen dat tussen partij-en in confesso is dat enkel de toepassing van katalase, dus ongeacht de vraag naar het isotone karakter van de zoutoplossing, buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. 32. Ook de motiveringsklacht van subonderdeel C.11 zal niet kunnen slagen. De omstandigheid dat op grond van dezelfde ‘inzichten’, welke het hof aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, ook een ander oordeel denkbaar is, maakt het oordeel van het hof op zichzelf nog niet onbegrijpelijk. 33. Hetzelfde lot zal de motiveringsklacht van subon-derdeel C.12 moeten treffen. 's Hofs oordeel berust op uitleg van de beschrijving van het octrooi en is dus fei-telijk van karakter. Dit oordeel kan in cassatie niet met vrucht worden bestreden met de stelling dat ook een andere uitleg denkbaar is of zelfs meer voor de hand ligt. 34. Onderdeel D keert zich in vier subonderdelen tegen r.o. 13 van het bestreden arrest. 35. Wat subonderdeel D.15 betreft, verwijs ik naar het-geen hierboven onder 17 is opgemerkt. Het onderdeel zal voor het overige reeds wegens gebrek aan belang moeten falen, nu het hof deze overweging ten over-vloede heeft gegeven en de (andere) gronden waarop het hof zijn oordeel heeft gebaseerd in cassatie stand kunnen houden. 36. Onderdeel E is gericht tegen r.o. 14 van 's hofs ar-rest en strekt ten betoge dat het hof onjuist dan wel onbegrijpelijk heeft beslist door aan het door Ciba

255



Geigy verzochte (voorlopig) deskundigenbericht geen gevolg te geven. 37. Het onderdeel is m.i. tevergeefs voorgesteld. Het miskent dat de rechter in kort geding zich weliswaar kán laten voorlichten door deskundigen, maar daartoe nimmer is gehouden. Vgl. HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 nt. DWFV en de gegevens vermeld in de conclusie OM (A-G Asser) onder 2.9. 38. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

256

www.iept.nl IEPT20020329, HR, Van Bentum v Kool

Hoge Raad, 22 maart 2002, Van Bentum v Kool

OCTROOIRECHT Beschermingsomvang • Gemiddelde vakman mag slechts dan aannemen dat afstand is gedaan van gedeelte van bescher-mingsomvang waarop wezen van de vinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat In zijn arrest van 13 januari 1995, nr. 15 564, NJ 1995, 391 heeft de Hoge Raad een, ten opzichte van het arrest van 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, nadere beschouwing gewijd aan de door de rechter bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift te hanteren maatstaven. Naast het daar met name in rov. 3.3.1 en 3.4.1 overwogene is voor deze uitleg hier voorts van belang de in laatstgenoemd arrest aanvaarde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aan-nemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen ken-bare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat. • Uitvoeringsvariant waarvan voor niet deskundige duidelijk is dat deze het doel van de uitvinding op vrijwel identieke wijze realiseert, valt niet ‘als regel’ onder beschermingsomvang Onderdeel IIa neemt tot uitgangspunt het oordeel van het Hof (rov. 10) dat het bij een voertuig met een be-weegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, zoals dat van Kool c.s., gaat om een uitvoe-ringsvariant waarvan ook voor een niet deskundige volstrekt duidelijk is dat daarmee datgene wat met de uitvinding wordt beoogd op vrijwel identieke wijze te

realiseren is. Naar het onderdeel vervolgens betoogt, heeft het Hof miskend dat een dergelijke uitvoeringsva-riant wel degelijk onder de beschermingsomvang van het octrooi valt en dat derden daarvan ook hebben uit te gaan. Deze stelling vindt echter in haar algemeenheid geen steun in het recht, zodat het onderdeel faal • Gelet op wat het wezenlijke van de uitvinding is – verticale uitbreiding van laad- en losruimte – zal de gemiddelde vakman zien – o.g.v. octrooischrift en verleningsdossier – dat voor zelfbeperking geen re-den was Het wezenlijke van de uitvinding van Van Bentum is, zoals ook in feitelijke aanleg betoogd, de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikba-re ruimte. Deze uitbreiding kon niet worden verkregen met het voertuig zoals beschreven in de oudere Franse octrooiaanvrage 2 187 574: dit voertuig had een vast dak en dus een aan de bovenzijde beperkte laadruimte. De gemiddelde vakman die kennisneemt van de con-clusie, beschrijving, tekeningen en eventueel de openbare stukken van de verlenings- en oppositiepro-cedure zal zien dat ter discussie heeft gestaan hoe de octrooiaanvrage zich verhield tot de Franse octrooiaan-vrage 2 187 574 (met een beweegbare tussenlaadvloer, maar met een vast dak). Dit kan evenwel niet leiden tot de gevolgtrekking van het Hof dat de vakman zal aan-nemen dat Van Bentum redenen had om het door hem gevraagde octrooi te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. De gemiddelde vakman zal immers niet alleen zien dat het voertuig volgens de Franse aan-vrage 2 187 574, evenals de voertuigen van Kool c.s., een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onder-ste laadvloer heeft, maar ook dat met het voertuig volgens deze Franse aanvraag niet de (tijdelijke) verti-cale uitbreiding van de laadruimte mogelijk is die met de uitvinding van Van Bentum kan worden verkre-gen. Voor de door het Hof aangenomen zelfbeperking van Van Bentum bestond dus geen enkele reden en daarom zal ook de gemiddelde vakman niet aannemen dat Van Bentum redenen had voor een dergelijke zelf-beperking. • Omdat Hof het wezenlijke van de uitvinding in het midden heeft gelaten is het oordeel van het Hof niet deugdelijk gemotiveerd Het Hof heeft in het midden gelaten of, zoals Van Ben-tum stelde, het wezenlijke van haar uitvinding is gelegen in de verticale uitbreiding van de voor het la-den en lossen beschikbare ruimte, welke niet kan worden verkregen door toepassing van de maatregelen volgens de Franse octrooiaanvrage 2 187 574, zodat in cassatie van zowel het een als het ander moet worden uitgegaan. Bij dit uitgangspunt is zonder nadere, door het Hof niet gegeven motivering, niet begrijpelijk 's Hofs oordeel dat Van Bentum redenen had haar oc-trooiaanvrage te beperken tot een voertuig waarvan de onderste laadvloer beweegbaar is en de bovenste vast en evenmin dat de gemiddelde vakman redelijkerwijze tot de slotsom mocht komen dat Van Bentum voor die zelfbeperking had gekozen.


http://www.iept.nl/files/1995/IEPT19950113_HR_Ciba_Geigy_v_Ote_Optics.pdf


http://www.iept.nl/files/1989/IEPT19890127_HR_Meyn_v_Stork.pdf



• Uitlegregel dat het onbillijk is bij onzorgvuldige redactie van de conclusie bescherming te verlenen voor ten tijde van redigeren daarvan kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvormen, is onverenigbaar met bij de uitleg te zoeken midden tussen redelijke bescherming en redelijke rechtsze-kerheid Onderdeel IIIb bestrijdt als onjuist althans onbegrijpe-lijk 's Hofs oordeel (rov. 14) dat het niet billijk zou zijn om in het zich hier volgens het Hof voordoende geval van onzorgvuldige redactie van de conclusie aan Van Bentum bescherming te verlenen voor de ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm die het voertuig van Kool c.s. is. Het onderdeel is gegrond voorzover het erop neerkomt dat ook als er met het Hof van wordt uitgegaan dat de conclusie in die zin onzorgvul-dig is geredigeerd dat Van Bentum heeft nagelaten de ten tijde van het opstellen van de conclusie kenbare, voor de hand liggende uitvoeringsvariant van Kool c.s. daarin op te nemen, bij de uitleg van de conclusie moet worden gezocht naar het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden. Een uitlegregel als door het Hof toegepast is daarmee onverenigbaar. Vindplaatsen: NJ 2002, 530, m.nt Gielen; BIE 2003, nr. 14 Hoge Raad, 29 maart 2002 (G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Her-rmann, C.H.M. Jansen, A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleer) (…) Internationaal Transportbedrijf H.J. van Bentum B.V., te Woudenberg, eiseres tot cassatie, adv. aanvankelijk mr. J.C. van Oven, thans mr. W. Taekema, tegen 1. Kool Transport B.V., te Schalkwijk 2. Vlematra Transporten B.V., te De Meern 3. De Wilde Transport B.V., te 's-Gravenhage 4. Expeditiebedrijf van der Lee B.V., te Werkhoven, verweersters in cassatie, adv. mr. G. Snijders. (…). 1. Het geding in feitelijke instanties Eiseres tot cassatie — verder te noemen: Van Bentum — heeft bij exploiten van 19 december 1997 en 15 ja-nuari 1998 verweersters in cassatie — verder te noemen: Kool c.s. — op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Gravenhage. Na vermindering van eis heeft Van Bentum gevorderd: 1. aan Kool c.s. te verbieden ieder verdere inbreuk op Nederlands octrooi 190322 op straffe van een dwang-som van ƒ 50 000 per overtreding; 2. Kool c.s. te veroordelen tot betaling van een bedrag van ƒ 527 281,37 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 november 1998 tot aan de dag der algehele voldoening. Kool c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 9 december 1998 de vorderingen afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Van Bentum hoger beroep in-gesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij arrest van 30 maart 2000 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd. (…) 2. Het geding in cassatie (…) De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Lan-gemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het Gerechts-hof te 's-Gravenhage. 3. Beoordeling van het middel 3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitge-gaan. i. Van Bentum is houdster van het Nederlands octrooi 190322. Dit octrooi is haar, op haar aanvrage van 20 februari 1992, verleend op 17 april 1997 voor een ‘Voertuig voor vervoer van beladen pallets’. ii. De eerste conclusie van het octrooi luidt: Voertuig voor vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, omvattende een chassis in de vorm van één enkele langs-chassisbalk die zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voer-tuig uitstrekt, op die chassisbalk afgesteunde laadvloerdelen omvattende ten minste één laadvloer-deel boven het niveau van het hoogste punt van de wielen en ten minste één laadvloerdeel onder het ni-veau van het hoogste punt van de wielen, en hefmiddelen om ten minste één laadvloerdeel verticaal te verplaatsen tussen een laad- en losstand en een voer-tuigrijstand, met het kenmerk, dat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel * [16] een, nagenoeg halverwege de laadruimte gelegen, tweede laadvloer-deel * [17] bevindt dat vast met de langs-chassisbalk * [18] is verbonden, en dat de ruimte boven dit tweede laadvloerdeel (10) in bovenwaartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is. iii. Op het octrooi is ingevolge art. 102 lid 2 Rijksoc-trooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet van toepassing. iv. Blijkens de beschrijvingsinleiding van het octrooi-schrift behoort tot stand der techniek de Franse octrooiaanvrage 2 187 574, waaruit bekend is een vrachtauto voor het vervoer van flessen met twee bo-ven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één (de tussenlaadvloer) verticaal beweegbaar is ten op-zichte van de andere (de verlaagde laadvloer) om ruimte bij het lossen te creëren, in het bijzonder voor de onderste pallet. Als nadeel van het voertuig volgens de Franse octrooiaanvrage 2 187 574 wordt genoemd dat de ruimtebenutting nog niet optimaal is doordat één-maal de vereiste speling ook tijdens de rijfase aanwezig blijft, terwijl voorts de onderste pallet niet onafhanke-lijk van de bovenste pallet kan worden gelost, omdat de bovenste pallet omhoog zou moeten bewegen om ten behoeve van de onderste pallet manoeuvreerruimte te creëren en daarbij niet verder dan het als belemme-ring van de hefhoogte aanwezige dak kan worden geheven.


http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=NL9200321&F=0

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=FR2187574&F=0



v. In de beschrijvingsinleiding wordt het octrooi tevens afgebakend van de Franse octrooiaanvrage 2 263 925, welke ook een voertuig betreft voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, om-vattende een chassis in de vorm van een langs-chassisbalk welke zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voertuig uitstrekt. In deze octrooiaanvrage wordt, aldus de inleiding, vermeld dat het nuttig is de laadvloer voor en achter de wielen op een zodanig niveau aan te brengen, dat de vereiste bo-demspeling nog net aanwezig is, waardoor meer laadruimte wordt verkregen. Voorts wordt gewezen op de mogelijkheid de laadbak in zijn geheel tijdens het laden tijdelijk te laten zakken tot deze op de grond rust. Als nadeel van het voertuig volgens de Franse octrooi-aanvrage 2 263 925 wordt genoemd dat het laden en lossen van de pallets met behulp van een vorkheftruck slechts dan mogelijk is als voldoende verticale speling in acht wordt genomen. In de inleiding wordt voorts — onder de toevoeging ‘en hiertoe is het in de aanhef aan-geduide voertuig gekenmerkt’ — gesteld dat de uitvinding dit probleem oplost doordat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel een, nagenoeg halver-wege de laadruimte gelegen, tweede laadvloerdeel bevindt dat vast met de langs-chassisbalk is verbonden, en de ruimte boven dit tweede laadvloerdeel in boven-waartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is. vi. Kool c.s. brengen in het verkeer en/of gebruiken een voertuig voor vervoer van beladen pallets dat een vast aan de langs-chassisbalk verbonden onderste laadvloer heeft en in het midden van de laadruimte een verticaal beweegbare, bovenste laadvloer, terwijl die laadruimte hetzij is voorzien van een beweegbaar of wegneembaar dak, hetzij niet van een dak is voorzien. 3.2. Aan haar hiervoor in 1 vermelde vorderingen heeft Van Bentum ten grondslag gelegd dat Kool c.s. door het in het verkeer brengen en/of gebruiken van het hiervoor in 3.1 onder (-) bedoelde voertuig inbreuk maken op haar octrooi. De Rechtbank, volgens welke door Kool c.s. met in wezen dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat — optimaal ruimtegebruik — werd bereikt als met de maatregelen volgens het octrooi, heeft deze vorderingen afgewezen. Naar haar oordeel kunnen de voertuigen van Kool c.s., nu deze betreffen het bekende, per definitie niet in-breukmakende voertuig van de Franse octrooiaanvrage 2 187 574 (met een beweegbare tussenvloer) gecombi-neerd met de voor de hand liggende maatregel (het beweegbaar of wegneembaar maken van het dak, dan wel het niet toepassen van een dak), ten opzichte van het geoctrooieerde voertuig van Van Bentum niet als een inbreukmakend equivalent worden aangemerkt. 3.3 In hoger beroep heeft het Hof de grief van Van Bentum , waarin onder meer werd betoogd dat de ‘kern van de uitvinding hem zit in het creëren van de moge-lijkheid om zonder in de rijstand de maximale hoogte van 4 meter te overschrijden het mogelijk te maken om op de plaatsen tussen de twee wielen pallets van 1.73 meter (in de praktijk zelfs 1.80 meter) hoog boven el-kaar geplaatst te kunnen vervoeren hetgeen de

capaciteit van het voertuig aanzienlijk vergroot’, ver-worpen. Daartoe heeft het Hof het volgende overwogen: 10. Men behoeft geen deskundige te zijn om in te zien dat datgene wat met de uitvinding wordt beoogd, op vrijwel identieke wijze te realiseren is door het voertuig niet uit te rusten met een beweegbare onderste laad-vloer en een vaste bovenste laadvloer, maar te voorzien van een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer. Daarvan moet degene die de con-clusie heeft opgesteld, zich bewust zijn geweest. 11. Niettemin heeft de opsteller van de conclusie — waarin naar luid van artikel 22A, lid 1 onder e, Rijk-soctrooiwet 1910, een omschrijving dient te worden gegeven van ‘datgene waarvoor uitsluitend recht wordt verlangd’ — ervoor gekozen in het kenmerkende deel van de conclusie slechts op te nemen dat het voer-tuig is voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. 12. De derde die kennis neemt van de conclusie en de-ze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zal in dit geval redelijkerwijze tot de slotsom mogen komen dat uitsluitend bescherming is gevraagd voor een voertuig als geclaimd, dus voor een voertuig voorzien van een beweegbare onderste laad-vloer en een vaste bovenste laadvloer. Die slotsom is te meer gerechtvaardigd nu blijkens de beschrijving tot de stand van de techniek behoort de eerder genoemde Franse octrooiaanvrage 2 187 574 waaruit bekend is een voertuig voorzien van een tussenvloer die beweeg-baar is. Op grond van dit alles zal de derde aannemen dat de aanvrager redenen had het gevraagde uitslui-tend recht te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. 13. De rechtszekerheid waarop derden aanspraak mo-gen maken, zou op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen als de beschermingsomvang zou wor-den uitgebreid tot voertuigen voorzien van een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, aangezien de derde redelijkerwijze mocht aannemen dat de aanvrager in de verleningsprocedure voor een dergelijk voertuig kennelijk welbewust geen bescherming wilde. 14. Ook als het voertuig van Kool c.s. als een equiva-lente uitvoeringsvorm is aan te merken, zou in een geval als het onderhavige een beschermingsomvang die omvat voertuigen voorzien van een beweegbare boven-ste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, niet als billijk zijn aan te merken. Wie zoals in casu, gemakke-lijk een conclusie had kunnen opstellen die de variant van Kool c.s. zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen bescherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm. De equivalentieleer — waarvan het kader wordt gevormd door de afweging van de billijke bescherming voor de octrooihouder en de redelijke mate van rechtszeker-heid voor derden — kan geen toepassing vinden als remedie tegen onzorgvuldig redigeren. Het rechtsze-




kerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan. 3.4 In zijn rov. 4 heeft het Hof, in cassatie — terecht — onbestreden, bij wijze van algemeen uitgangspunt vooropgesteld dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclu-sies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. In zijn arrest van 13 januari 1995, nr. 15 564, NJ 1995, 391 heeft de Hoge Raad een, ten opzichte van het arrest van 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, nadere beschouwing gewijd aan de door de rechter bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift te hanteren maatstaven. Naast het daar met name in rov. 3.3.1 en 3.4.1 overwogene is voor deze uitleg hier voorts van belang de in laatstgenoemd arrest aanvaarde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aan-nemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen ken-bare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat. 3.5.1. De Hoge Raad zal eerst onderdeel II behandelen. Dit onderdeel keert zich met een reeks rechts- en moti-veringsklachten tegen het oordeel van het Hof dat de derde — waarmee het Hof kennelijk bedoelt: de ge-middelde vakman — die kennisneemt van de hiervoor in 3.1 onder (-) vermelde conclusie en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de teke-ningen, zal aannemen dat welbewust uitsluitend bescherming is gevraagd voor een voertuig voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer (rov. 10 — 13). 3.5.2. Onderdeel IIa neemt tot uitgangspunt het oordeel van het Hof (rov. 10) dat het bij een voertuig met een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, zoals dat van Kool c.s., gaat om een uitvoe-ringsvariant waarvan ook voor een niet deskundige volstrekt duidelijk is dat daarmee datgene wat met de uitvinding wordt beoogd op vrijwel identieke wijze te realiseren is. Naar het onderdeel vervolgens betoogt, heeft het Hof miskend dat een dergelijke uitvoeringsva-riant wel degelijk onder de beschermingsomvang van het octrooi valt en dat derden daarvan ook hebben uit te gaan. Deze stelling vindt echter in haar algemeenheid geen steun in het recht, zodat het onderdeel faalt. 3.5.3. Onderdeel IIb heeft betrekking op rov. 12, waar-in het Hof oordeelt dat de gemiddelde vakman tot de slotsom zal mogen komen dat door Van Bentum uit-sluitend bescherming is gevraagd voor een voertuig met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Het onderdeel, dat niet erover klaagt dat het Hof bij dat oordeel een verkeerde maat-staf zou hebben toegepast, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, heeft het Hof voormeld oordeel

niet alleen daarop gegrond dat Van Bentum gekozen heeft voor een het uitvoeringsvoorbeeld letterlijk be-schrijvende conclusie terwijl hij zich bewust was van de mogelijkheid van een vrijwel identieke wijze van realisatie (vaste onderste laadvloer en beweegbare bo-venste laadvloer). Dit onderdeel kan derhalve wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 3.5.4. De overige klachten van onderdeel II komen te-zamen genomen neer op het volgende. Het wezenlijke van de uitvinding van Van Bentum is, zoals ook in feitelijke aanleg betoogd, de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikba-re ruimte. Deze uitbreiding kon niet worden verkregen met het voertuig zoals beschreven in de oudere Franse octrooiaanvrage 2 187 574: dit voertuig had een vast dak en dus een aan de bovenzijde beperkte laadruimte. De gemiddelde vakman die kennisneemt van de con-clusie, beschrijving, tekeningen en eventueel de openbare stukken van de verlenings- en oppositiepro-cedure zal zien dat ter discussie heeft gestaan hoe de octrooiaanvrage zich verhield tot de Franse octrooiaan-vrage 2 187 574 (met een beweegbare tussenlaadvloer, maar met een vast dak). Dit kan evenwel niet leiden tot de gevolgtrekking van het Hof dat de vakman zal aan-nemen dat Van Bentum redenen had om het door hem gevraagde octrooi te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. De gemiddelde vakman zal immers niet alleen zien dat het voertuig volgens de Franse aan-vrage 2 187 574, evenals de voertuigen van Kool c.s., een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onder-ste laadvloer heeft, maar ook dat met het voertuig volgens deze Franse aanvraag niet de (tijdelijke) verti-cale uitbreiding van de laadruimte mogelijk is die met de uitvinding van Van Bentum kan worden verkre-gen. Voor de door het Hof aangenomen zelfbeperking van Van Bentum bestond dus geen enkele reden en daarom zal ook de gemiddelde vakman niet aannemen dat Van Bentum redenen had voor een dergelijke zelf-beperking. 3.5.5. Het oordeel over de vraag of de gemiddelde vakman bij kennisneming van de conclusie(s), be-schrijving, tekeningen en eventueel andere openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier tot de slot-som zal komen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van zijn recht octrooibescherming in te roepen voor andere uitvoeringsvarianten dan die ge-noemd in het octrooi, is in beginsel voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Het Hof heeft in het midden gelaten of, zoals Van Ben-tum stelde, het wezenlijke van haar uitvinding is gelegen in de verticale uitbreiding van de voor het la-den en lossen beschikbare ruimte, welke niet kan worden verkregen door toepassing van de maatregelen volgens de Franse octrooiaanvrage 2 187 574, zodat in cassatie van zowel het een als het ander moet worden uitgegaan. Bij dit uitgangspunt is zonder nadere, door het Hof niet gegeven motivering, niet begrijpelijk 's Hofs oordeel dat Van Bentum redenen had haar oc-trooiaanvrage te beperken tot een voertuig waarvan de







onderste laadvloer beweegbaar is en de bovenste vast en evenmin dat de gemiddelde vakman redelijkerwijze tot de slotsom mocht komen dat Van Bentum voor die zelfbeperking had gekozen. De motiveringsklachten van de onderdelen [...]c en [...]d slagen derhalve. 3.6. Onderdeel I richt zich tegen het oordeel van het Hof dat het bij de vraag of Kool c.s. door het in het verkeer brengen en/of gebruiken van het in het geding zijnde voertuig inbreuk maken op het octrooi van Van Bentum (rov. 3) en bij de vraag of een dergelijk voer-tuig valt onder de beschermingsomvang van het octrooi (rov. 8) gaat om een voertuig met een beweeg-bare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer. Betoogd wordt dat het voertuig van Kool c.s. niet slechts een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer heeft, maar ook nog de bijzonderheid vertoont van een beweegbaar of af-neembaar dan wel afwezig dak boven de bovenste laadvloer. Zoals uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer onder 2.5 en 2.6, leidt het hiervoor in 3.5.5 overwogene ertoe dat ook onderdeel I slaagt. 3.7. Onderdeel IIIb bestrijdt als onjuist althans onbe-grijpelijk 's Hofs oordeel (rov. 14) dat het niet billijk zou zijn om in het zich hier volgens het Hof voordoen-de geval van onzorgvuldige redactie van de conclusie aan Van Bentum bescherming te verlenen voor de ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm die het voertuig van Kool c.s. is. Het onderdeel is gegrond voorzover het erop neerkomt dat ook als er met het Hof van wordt uitgegaan dat de conclusie in die zin on-zorgvuldig is geredigeerd dat Van Bentum heeft nagelaten de ten tijde van het opstellen van de conclu-sie kenbare, voor de hand liggende uitvoeringsvariant van Kool c.s. daarin op te nemen, bij de uitleg van de conclusie moet worden gezocht naar het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden. Een uitlegregel als door het Hof toegepast is daarmee onverenigbaar. 3.8. De overige onderdelen behoeven geen behande-ling. 4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 maart 2000; verwijst het geding ter verdere behandeling en beslis-sing naar dit Hof; veroordeelt Kool c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van Bentum begroot op € 4 416,67 aan verschotten en € 1590 voor salaris. Conclusie Advocaat-Generaal Langemeijer Dit geschil heeft betrekking op de beschermingsom-vang van een verleend octrooi. 1. De feiten en het procesverloop 1.1. Eiseres tot cassatie (Van Bentum ) is houdster van een Nederlands octrooi nr. 190322. Dit is haar verleend

op 17 april 1997, op haar aanvrage d.d. 20 februari 1992, voor een ‘Voertuig voor vervoer van beladen pallets’(1). De eerste conclusie van dit octrooi luidt als volgt: Voertuig voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, omvattende een chassis in de vorm van één enkele langs-chassisbalk die zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voer-tuig uitstrekt, op die chassisbalk afgesteunde laadvloerdelen omvattende ten minste één laadvloer-deel boven het niveau van het hoogste punt van de wielen en ten minste één laadvloerdeel onder het ni-veau van het hoogste punt van de wielen, en hefmiddelen om ten minste één laadvloerdeel verticaal te verplaatsen tussen een laad- en losstand en een voer-tuigrijstand, met het kenmerk, dat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel (9) een, nagenoeg hal-verwege de laadruimte gelegen, tweede laadvloerdeel (10) bevindt dat vast met de langs-chassisbalk (1) is verbonden, en dat de ruimte boven dit tweede laad-vloerdeel (10) in bovenwaartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is. * [2] 1.2. Van Bentum heeft op 15 januari 1998 de vier transportbedrijven die thans optreden als verweersters in cassatie (hierna: Kool c.s.) gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Na vermindering van eis heeft Van Bentum gevorderd aan Kool c.s. iedere ver-dere inbreuk op haar octrooi te verbieden op straffe van verbeurte van een dwangsom en hen daarnaast te ver-oordelen tot betaling van een schadevergoeding. Aan haar vorderingen heeft Van Bentum ten grondslag ge-legd dat Kool c.s. een voertuig vervaardigen, in het verkeer brengen en/of gebruiken, dat onder de be-schermingsomvang valt van het aan Van Bentum verleende octrooi. 1.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 9 december 1998 de vorderingen van Van Bentum afgewezen. De rechtbank heeft geconstateerd dat hier geen sprake is van een letterlijke octrooiinbreuk. In de octrooiconclu-sie staat immers dat de onderste laadvloer verticaal beweegbaar is; in het voertuig van Kool c.s. is de tus-senlaadvloer verticaal beweegbaar (rov. 4 Rb). Wel stelde de rechtbank vast dat met de maatregelen in het voertuig van Kool c.s. — de rechtbank spreekt van een ‘kinematische omkering’ — vrijwel dezelfde voor-delen worden bereikt als met die volgens het octrooi van Van Bentum (rov. 4.4). In beginsel zouden de maatregelen in het voertuig van Kool c.s. volgens de rechtbank dus kunnen worden aangemerkt als equiva-lent aan die volgens het octrooi van Van Bentum (rov. 5.1). De rechtbank heeft echter gewezen op de stand der techniek zoals belichaamd in een in 1974 ge-publiceerde Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 voor een gesloten vrachtauto met twee boven elkaar aange-brachte laadvloeren, waarvan er één, de tussenlaadvloer, verticaal beweegbaar is ten opzichte van de andere. De rechtbank zag zich gesteld voor de vraag ‘of, in het licht van de Franse octrooiaanvrage, waarvan het octrooi zo duidelijk is afgebakend, de door kinematische omkering ontstane uitvoeringsvorm nog wel als een (inbreukmakend) equivalent kan worden



aangemerkt’ (rov. 7.1 Rb). De rechtbank beantwoordde deze vraag ontkennend (rov. 7.4): De voertuigen van Kool c.s. betreffen derhalve het be-kende voertuig van de Franse octrooiaanvrage (met een beweegbare tussenvloer) gecombineerd met de voor de hand liggende maatregel ?. * [3] Een dergelijk voertuig kan ten opzichte van het geoctrooieerde voer-tuig niet als een inbreukmakend equivalent worden aangemerkt. 1.4. Van Bentum heeft hoger beroep ingesteld. Bij ar-rest van 30 maart 2000 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Ook het hof kwam tot de slotsom dat het voertuig van Kool c.s. niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Van Bentum valt, zij het met een andere motivering. Het hof was van oordeel dat een derde, die het octrooischrift leest, tot de slotsom zal komen dat Van Bentum , welbewust, uitsluitend bescherming heeft verzocht en verkregen voor een voertuig zoals in het octrooischrift beschreven, d.w.z. een voertuig met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussen-laadvloer (rov. 10-13). Voorts heeft het hof overwogen dat, zelfs al zou (anders dan de rechtbank had beslist) het voertuig van Kool worden aangemerkt als een equivalente uitvoeringsvorm van de uitvinding van Van Bentum, de door Van Bentum gewenste be-schermingsomvang zich niet verdraagt met de rechtszekerheid voor derden (rov. 14). 1.5. Tegen dit arrest heeft Van Bentum tijdig beroep in cassatie ingesteld. Kool c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Ter terechtzitting op 2 november 2001 hebben partijen hun standpunten laten toelichten aan de hand van pleitnotities. 2. Bespreking van het cassatiemiddel 2.1. De algemene maatstaf die het hof in rov. 4 voorop heeft gesteld wordt in cassatie — terecht — niet be-streden. Sedert HR 20 juni 1930, NJ 1930, blz. 1217 m.nt. PS, gold als vaste rechtspraak dat het bij de vast-stelling van de beschermingsomvang van een octrooi aankomt — niet slechts op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar — op dat, waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding be-staat. Hierin is verandering gekomen door art. 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag * [4] en het bij deze bepaling behorende Protocol, welke verdragsbepaling in Nederland is geïmplementeerd in art. 30 lid 2 ROW * [5] . Aanvankelijk heeft de Hoge Raad zich op het standpunt gesteld dat de vroegere rechtspraak ook ná de implementatie van art. 69 EOV tot uitgangspunt kon worden genomen, zij het met inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW neergelegde voorschrift * [6] . In HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV (Ciba-Geigy/Oté) werd overwogen: De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is — anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies

liggende uitvindingsgedachte is — teneinde een uitslui-tend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tus-sen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het oc-trooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aanslui-tende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden be-scherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter reke-ning gehouden worden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwik-kelde opvatting nog steeds tot ‘uitgangspunt’ kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaan-de te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV en het bijbehorende protocol. Het arrest inzake Ciba-Geigy/Oté heeft de leer van het ‘wezen’ van de uitvinding dus niet geheel opzij gezet, maar heeft deze leer, gedegradeerd van ‘uitgangspunt’ tot ‘gezichtspunt’, ingekaderd in de norm van art. 69 lid 1 EOV * [7] . 2.2. Onderdeel ? opent met de klacht dat het hof in rov. 3 de centrale vraag onjuist heeft omschreven. Deze klacht faalt. Het hof heeft terecht als centrale vraag ge-zien: ‘of Kool c.s. door het in het verkeer brengen en/of gebruiken van het in het geding zijnde voertuig in-breuk maken op het octrooi’. 2.3. De tweede klacht van onderdeel ? is gericht tegen rov. 8 en komt, gelet op de toelichting in de cassatie-dagvaarding, neer op het verwijt dat het hof uitsluitend heeft onderzocht of een voertuig met een vaste onderste laadvloer en een (verticaal) beweegbare tussenlaad-vloer onder de beschermingsomvang van Van Bentums octrooi valt, zonder rekening ermee te houden dat ook maatregel ? deel uitmaakt van Van Bentums octrooi. 2.4. De rechtbank heeft in rov. 4.1 onderkend dat Van Bentums octrooi twéé maatregelen omvat, te weten: maatregel ? (de beweegbare onderste laadvloer) en maatregel ? (het beweegbare, wegneembare of afwezi-ge dak van het voertuig). De rechtbank noemde maatregel ? ‘vanzelfsprekend, dat wil zeggen gegeven het probleem voor de hand liggend en niet inventief’. De rechtbank heeft daarbij verwezen naar een brief van de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad d.d. 22 de-cember 1994, welke brief o.m. inhoudt:



De Aanvraagafdeling acht het (…) gewenst, dat de in de hoofdconclusie van de aanvrage omschreven ge-vraagde uitsluitende rechten nader worden gepreciseerd in die zin, dat daaraan de zinsnede wordt toegevoegd: ‘en dat de hoogte van de laadruimte boven elk boven-ste laadvloerdeel, tenminste in de laad- en losstand, niet door een dak zodanig is beperkt dat het laden en lossen wordt gehinderd’, zoals ook door gemachtigde van aanvraagster ter zitting is voorgesteld. De Aanvraagafdeling merkt in dit verband op, dat het hier gaat om een maatregel, die vanzelfsprekend is voor het goed kunnen functioneren van de inrichting vol-gens de onderhavige aanvrage, zoals ook duidelijk wordt geïllustreerd door figuur 2 van de tekening van de aanvrage. 2.5. De Aanvraagafdeling had het in deze brief over de verhouding van maatregel ? tot de voorgestelde con-clusie van de Nederlandse octrooiaanvrage van Van Bentum . De rechtbank heeft het in rov. 7.4 over iets anders, te weten: over de verhouding van maatregel ? (het weglaten of wegklappen van het dak) tot de Fran-se octrooiaanvrage. De rechtbank overweegt dat Kool c.s. de uitvinding volgens de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 toepassen in combinatie met de voor de hand liggende maatregel ?. Dat was geen vanzelfsprekende beslissing: volgens de Aanvraagafdeling van de (Ne-derlandse) Octrooiraad lag aan deze Franse octrooiaanvrage niet een laad/los-probleem, doch een verdeelprobleem van lege en volle flessen ten grond-slag * [8] . In hoger beroep heeft Van Bentum dit oordeel van de rechtbank bestreden(9). Hoe dan ook, het hof heeft een andere benaderingswijze gekozen dan de rechtbank. Het hof heeft in het midden gelaten of maatregel ? een essentieel bestanddeel is van de door Van Bentum geclaimde uitvinding dan wel een voor de hand liggende maatregel. Het hof komt aan die vraag eenvoudigweg niet toe: in de redenering van het hof is er geen sprake van octrooiinbreuk omdat een voertuig met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer in geen geval onder de be-schermingsomvang van Van Bentums octrooi valt, omdat de lezer van het octrooischrift mag en zal aan-nemen dat Van Bentum bewust heeft afgezien van bescherming voor zodanig voertuig. 2.6. Indien deze redenering van het hof (in rov. 10-13) opgaat, is voor de beantwoording van de vraag of hier sprake is van octrooiinbreuk de maatregel ? inderdaad niet meer relevant: de door het hof veronderstelde zelf-beperking van Van Bentum wordt in dat geval niet ongedaan gemaakt. Zou onderdeel ? van het middel daarentegen slagen, dan krijgen Kool c.s. belang bij een nieuwe beoordeling waarbij mede rekening wordt ge-houden met maatregel ? en alsnog wordt onderzocht welke betekenis aan maatregel ? toekomt voor de be-schermingsomvang van Van Bentums octrooi. Kortom, het lot van onderdeel ? hangt af van het lot van onderdeel ?. 2.7. Onderdeel ? keert zich met diverse klachten tegen het oordeel van het hof dat de derde — ik neem aan dat het hof bedoelt: de gemiddelde vakman —, die kennis neemt van de octrooiconclusie van Van Ben-

tum en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, tot de slotsom zal ko-men dat Van Bentum slechts een uitsluitend recht heeft verzocht en verkregen voor een voertuig dat is voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussenlaadvloer (rov. 10-13). Ofschoon on-derdeel ? uiteenvalt in een groot aantal subonderdelen, blijken bij nadere bestudering alle subonderdelen terug te voeren op één en dezelfde gedachte. Die gedachte kan worden samengevat als volgt. Van Bentum ziet als het wezenlijke van haar uitvinding: de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikba-re ruimte. Deze verticale uitbreiding kon volgens Van Bentum niet worden verkregen met het voertuig zoals beschreven in de oudere Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574, want dat Franse voertuig had een vast dak en dus een aan de bovenzijde beperkte laadruimte. Het is mogelijk de laadbak in zijn geheel te laten zakken (iets wat reeds bekend was uit de oudere Franse oc-trooiaanvrage nr. 2.263.925, genoemd in rov. 5), maar dat verandert de hoogte van de tijdens het laden en los-sen beschikbare ruimte niet. Wanneer de gemiddelde vakman kennis neemt van de octrooiconclusie, de daarbij behorende beschrijving en tekeningen en even-tueel de openbare stukken van de verlenings- en oppositieprocedure met betrekking tot Van Bentums octrooiaanvrage, dan zal de vakman inderdaad zien dat voorafgaand aan de verlening van dit octrooi ter dis-cussie heeft gestaan hoe de aanvrage van Van Bentum zich verhield tot de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574. Het hof maakt in rov. 12 hieruit de gevolg-trekking dat de vakman zal aannemen dat Van Bentum ‘redenen’ had om het door hem gevraagde uitsluitend recht te beperken tot voertuigen die zijn voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussen-laadvloer. (NB: De door het hof bedoelde ‘redenen’, zo voeg ik toe, kunnen geen andere zijn dan dat Van Ben-tum zijn octrooiaanvrage heeft beperkt tot een voertuig met een vaste tussenlaadvloer en een beweegbare on-derste laadvloer uit vrees dat zijn octrooiaanvrage niet geaccepteerd zou worden op de grond dat een voertuig met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste on-derste laadvloer op de aanvraagdatum reeds tot de stand van de techniek behoorde). Van Bentum bestrijdt de-ze gevolgtrekking van het hof. Weliswaar zal de vakman zien dat het voertuig in de Franse octrooiaan-vrage nr. 2.187.574 een beweegbare tussenlaadvloer had en een vaste onderste laadvloer, maar de vakman zal volgens Van Bentum óók zien dat met het voertuig volgens die Franse octrooiaanvrage nooit de (tijdelijke) verticale uitbreiding van de laadruimte kan worden verkregen die met de uitvinding van Van Bentum wordt bereikt. Voor de door het hof veronderstelde zelfbeperking van Van Bentum bestond dus geen en-kele reden; de vakman zal daarom niet veronderstellen dat Van Bentum ‘redenen’ had voor zulk een zelfbe-perking. Tot zover het standpunt van Van Bentum . 2.8. De Franse octrooiaanvrage nr. 2.263.925 betrof een voertuig met één langs-chassisbalk, bestemd voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staan-de rijen; de aanvrage noemt de mogelijkheid van een



verlaagde laadvloer vóór en achter de wielen. Tevens werd daarin gewezen op de mogelijkheid de laadbak in zijn geheel te laten zakken tijdens het laden of lossen; wanneer de laadbak aan de bovenzijde gesloten is, brengt dat inderdaad geen verandering in de verticale ruimte die voor het laden en lossen beschikbaar is. De oppositieprocedure, waarin Kool c.s. de octrooiaanvra-ge van Van Bentum hebben bestreden, heeft ertoe geleid dat in de beschrijvingsinleiding van het octrooi van Van Bentum aandacht is besteed aan de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 voor een appareil à éta-gère mobile pour véhicule de livraison. Die aanvrage openbaart een gesloten vrachtauto voor het vervoer van flessen, voorzien van twee boven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één (de bovenste, door de rechtbank aangeduid als tussenlaadvloer) verticaal be-weegbaar is ten opzichte van de andere (de onderste laadvloer) om, in het bijzonder voor de onderste pallet, ruimte bij het lossen te creëren. Van Bentum , een transportondernemer, stond voor het probleem dat op een standaardtruck met oplegger met één laadvloer slechts 22 beladen pallets passen (11 pallets aan elke zijde in één laag). Voor bedrijfsauto's geldt wettelijk een maximumhoogte van 4 meter(10). Van Bentum heeft, overal waar het koppelingsmechanisme van de oplegger niet in de weg zit, de ruimte vóór en achter de wielen van de oplegger willen benutten om twee pal-lets boven elkaar te plaatsen: een verticale uitbreiding dus van de beschikbare laadruimte. Op deze wijze zouden in elke rit 8 beladen pallets meer kunnen wor-den meegenomen. De pallets moeten aan de zijkant in en uit de oplegger kunnen worden geschoven met be-hulp van een vorkheftruck. Van Bentum moest niet alleen rekening houden met (a) de wettelijke maxi-mumhoogte van het voertuig, (b) de hoogte van twee beladen pallets inclusief de dikte van de pallets zelf, (c) de dikte van de laadvloeren en (d) een veilige af-stand tussen het wegdek en de onderzijde van het voertuig, maar ook (e) met de speling die nodig is om met een vorkheftruck elk van beide pallets gemakke-lijk zijwaarts in of uit de oplegger te schuiven. 2.9. Het octrooi van Van Bentum omschrijft twee maatregelen om ten minste tijdelijk, voor de duur van het laden en lossen, de laadruimte verticaal te vergro-ten, te weten: maatregel ?: de onderste laadvloer is verticaal beweegbaar, en maatregel ?: de laadruimte boven de tussenlaadvloer is voorzien van een beweeg-baar of wegneembaar dak, dan wel is helemaal niet van een dak voorzien. De tussenlaadvloer is vast. De verti-cale uitbreiding tijdens het laden en lossen wordt verkregen: t.a.v. de pallet op de onderste laadvloer: door het laten zakken van de onderste laadvloer en t.a.v. de pallet op de tussenlaadvloer: door de (tijdelij-ke) afwezigheid van het dak van het voertuig. Tijdens de rit is de onder (e) genoemde speling niet meer nodig. Daarom kan tijdens de rit de laadruimte verticaal wor-den gecomprimeerd door de onderste laadvloer op te hijsen en het dak te sluiten. Het hof heeft in rov. 10 op-gemerkt dat men geen deskundige behoeft te zijn om in te zien dat hetgeen met de uitvinding van Van Bentum wordt beoogd (te weten: de verticale uitbreiding van

de voor het laden en lossen beschikbare ruimte) op een vrijwel identieke wijze kan worden verkregen door een omkering van maatregel ?, namelijk een verlaagde vas-te onderste laadvloer, overal waar de wielen en het koppelingsmechanisme van de oplegger niet in de weg zitten, en een beweegbare tussenlaadvloer (gecombi-neerd met maatregel ?). Dat is precies wat Kool c.s. doen. In de redenering van het hof wordt derhalve tot uitgangspunt genomen dat deze omkering een voertuig (zoals dat van Kool c.s.) oplevert dat in beginsel equi-valent is aan de uitvinding zoals beschreven in het octrooischrift van Van Bentum . 2.10. In HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH (Meyn/Stork) werd overwogen: Anders dan het hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de om-schrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is im-mers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering af-stand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde vinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooi-schrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat. (rov. 3.5). Aangezien het thans bestreden arrest hoofdzakelijk is gebaseerd op een (door de gemiddelde vakman bij het lezen van het octrooischrift veronderstelde) zelfbeper-king van Van Bentum , is van belang te weten of deze maatstaf uit het arrest Meyn/Stork nog steeds geldt na het arrest Ciba-Geigy/Oté. Kool c.s. zijn van mening dat deze maatstaf door het arrest Ciba-Geigy/Oté is achterhaald * [9] . 2.11. De Hoge Raad werd al terstond, in HR 13 januari 1995, NJ 1995, 392, met dit probleem geconfronteerd. Het ging in dat geval om een octrooi voor een verwar-mingsketelinstallatie. Het hof had in die zaak vastgesteld dat de aanvrager van het octrooi na het uit-brengen van het nieuwheidsrapport zijn aanvankelijke octrooiconclusie niet had gehandhaafd doch deze had vervangen door enige specifieke beperkende kenmer-ken die, naar het oordeel van het hof, niet na de verlening van het octrooi mochten worden weggeïn-terpreteerd. De octrooihouder werd dus in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof als feitelijk en niet onbegrijpelijk in stand. In HR 24 no-vember 1995, NJ 1999, 218, liep het beter af voor de octrooihouder. Het hof zag in de gang van zaken tij-dens de verleningsprocedure geen afstand door de octrooiaanvrager van bescherming voor bepaalde equivalenten. De Hoge Raad liet ook dat oordeel in



stand. Onder aanhaling van de beslissing van het hof, te kennen uit NJ 1995, 392, schrijft R.E. Ebbink * [10] : De rechter beziet hier in wezen of de octrooihouder in concreto in redelijkheid wel bezwaar kan maken tegen het aangevallen voortbrengsel dan wel de aangevallen werkwijze. Dat onderzoek zit dichter tegen de inbreuk-vraag in concreto aan dan tegen de vraag naar de beschermingsomvang in het algemeen. Men ontkomt er bij de beantwoording van de inbreukvraag dan ook vaak niet aan om het verleningsdossier te raadplegen. Dat raadplegen geschiedt dan ter opsporing van stel-lingen van de aanvrager tijdens de verlenings- of oppositieprocedure (…) die strijdig zijn met stellingen zoals ingenomen in de inbreukprocedure. Vindt men duidelijk bewijs van dergelijke tegenstrijdigheden, dan kan de octrooihouder in een inbreukprocedure worden tegengeworpen dat hij niet met dubbele tong mag spre-ken: iets wat men heeft ‘gedisclaimd’ bij de octrooiverlenende instantie, mag men vervolgens niet toch weer claimen tegenover de inbreukmaker. In de Amerikaanse inbreukpraktijk spreekt men in zo'n geval wel van ‘file wrapper estoppel’. In de Duitse rechtsleer wordt aangeknoopt bij de goede trouw (…). Hij wijst ook op art. 21 lid 3 van het verdragsvoorstel, waarover in 1991 in het kader van de World Intellectu-al Property Organization (WIPO) is onderhandeld * [11] . In het voorgestelde artikel 21 sluit het eerste lid aan bij de maatstaf van art. 69 EOV. Het derde lid (‘prior statements’) luidt: In determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the owner of the patent during procedures concerning the grant or the validity of the patent. 2.12. De in het Meyn/Stork-arrest geëiste ‘goede grond’ om afstand van bescherming door een octrooi-aanvrager aan te nemen, lijkt volgens Ebbink binnen de geschetste kaders te passen. Ik sluit me bij die opvat-ting aan. Voor het onderhavige geschil zou dit tot gevolg hebben dat de gemiddelde vakman een afstand door Van Bentum van bescherming voor een uitvoe-ringsvorm (in casu: voor een uitvoering met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer) slechts mag aannemen indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, goede grond be-staat. Twijfel bij de gemiddelde vakman over een mogelijk door Van Bentum bedoelde afstand van be-scherming is dus niet voldoende. 2.13. In beginsel is het oordeel over de vraag wat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift c.a. zal aflei-den omtrent een eventuele afstand van bescherming door de octrooihouder, van feitelijke aard. Zulk een oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de fei-ten oordeelt. De primaire klacht in de subonderdelen c en d, dat de beslissing van het hof onjuist zou zijn, leidt om die reden niet tot cassatie. Subsidiair wordt in onderdeel ? geklaagd dat 's hofs beslissing niet begrij-pelijk is gemotiveerd in het licht van diverse, in het onderdeel aangeduide omstandigheden. Aan Van Ben-

tum moet m.i. worden toegegeven dat, wanneer het wezen van Van Bentums uitvinding gelegen is in de verticale uitbreiding van de beschikbare ruimte die (tenminste voor de duur van het laden en lossen) met de maatregelen ? en ? kan worden bereikt en niet ver-kregen kon worden door toepassing van de twee Franse octrooiaanvragen * [12] — en dát was het standpunt van Van Bentum —, het hof een essentiële stelling heeft laten liggen. In de door Van Bentum ge-stelde situatie ‘bijten’ de octrooiaanvrage van Van Bentum en de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574 elkaar niet. In de door Van Bentum gestelde situatie kan niet zonder nadere uitleg, welke ontbreekt, ervan worden uitgegaan dat Van Bentum redenen had om haar octrooiaanvrage te beperken tot een voertuig met een vaste tussenlaadvloer en een verticaal beweegbare onderste laadvloer. Evenmin had, in die situatie, de gemiddelde vakman aanleiding om te menen dat Van Bentum redenen voor zulk een zelfbeperking had. 2.14. Mogelijk heeft het hof deze essentiële stelling van Van Bentum wel onder ogen gezien maar deze in het voetspoor van de rechtbank verworpen. Ik vind een dergelijk impliciet oordeel in het bestreden arrest echter niet terug. Indien het hof van oordeel is geweest dat de door Van Bentum beoogde verticale uitbreiding van de beschikbare ruimte reeds kon worden verkregen door toepassing van de Franse octrooiaanvrage nr. 2.187.574, schiet de motivering eveneens tekort. In het licht van de stellingen van Van Bentum kon het hof niet volstaan met verwijzing naar de Franse octrooi-aanvrage nr. 2.187.574: Van Bentum had nu juist betoogd dat daarmee de beoogde verticale uitbreiding niet kon worden bereikt. Overigens zou een dergelijk oordeel van het hof haaks staan op de octrooiverle-ning; dit laatste is niet beslissend, maar het geeft aan waarom nadere motivering hier geboden was. De ove-rige subonderdelen van onderdeel ? behoeven na het voorgaande geen bespreking meer. 2.15. Onderdeel ? is gericht tegen rov. 14, welke over-weging onder meer inhoudt: Wie zoals in casu, gemakkelijk een conclusie had kun-nen opstellen die de variant van Kool c.s. zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen be-scherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalen-te uitvoeringsvorm. De equivalentieleer (…) kan geen toepassing vinden als remedie tegen onzorgvuldig redi-geren. Het rechtszekerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan. 2.16. De billijkheid is, als zodanig, niet een begrip dat voorkomt in art. 69 EOV, in het daarbij behorende Pro-tocol of in art. 30 ROW. Het hof heeft zich mogelijk laten inspireren door de dissertatie van Pieroen, die over de maatstaf van art. 30 lid 2 ROW (= art. 69 lid 1 EOV) schreef: Naar mijn mening wordt het juiste midden bereikt wanneer men er enerzijds van uitgaat dat de conclusie als definitie van de beschermingsomvang moet worden opgevat, zodat de aanvrager — wanneer hij ruime be-scherming wenst — de conclusie zo ruim en scherp moet formuleren dat de woorden van de conclusie de



gewenste ruime beschermingsomvang adequaat om-schrijven, maar anderzijds ook erkent dat een perfecte formulering in de praktijk niet altijd mogelijk is. In verband met dit laatste aspect kan het in bepaalde ge-vallen nodig zijn de beschermingsomvang ruimer vast te stellen dan hetgeen met zoveel woorden door de conclusie wordt gedefinieerd. * [13] Voor het bereiken van dat juiste midden heeft Piroen verscheidene normen voorgesteld, zoals het zorgvul-digheidsbeginsel (geen bescherming bij vermijdbare redactiefouten), het risicobeginsel (gevolgen van een te beperkte redactie komen in beginsel voor risico van de octrooihouder) en het voorzienbaarheidsbeginsel (een uitbreiding van de beschermingsomvang buiten de tekst van de conclusie moet voor de gemiddelde vak-man voldoende voorspelbaar zijn). 2.17. In de opvatting van Piroen worden hoge eisen gesteld aan de formulering door (de octrooigemachtig-de van ) de octrooiaanvrager. Van Bentum heeft in het pleidooi in cassatie met name aandacht gevraagd voor de beschouwingen van J.H.J. den Hartog in BIE 1996, blz. 83-85. In een notendop komt de kritiek hierop neer, dat wanneer de rechter zulke hoge eisen stelt aan de zorgvuldigheid waarmee een octrooiconclusie wordt opgesteld (op straffe van het ontbreken van bescher-ming indien aan die eisen niet wordt voldaan), dit tot een ongerijmd resultaat voert. Het probleem zit in de equivalente uitvoeringsvormen die, per definitie, niet in de octrooiconclusie beschreven staan. Equivalente uit-voeringsvormen die gelegen zijn dicht bij de in het octrooischrift beschreven uitvoeringsvorm worden soms niet beschermd, op grond van het argument dat de aanvrager van het octrooi zulke uitvoeringsvormen had behoren te voorzien en daarmee in de formulering van zijn claim rekening had behoren te houden. Daar-entegen worden equivalente uitvoeringsvormen die een zorgvuldig formulerende aanvrager niet had kunnen voorzien (bijv. omdat het gaat om een zgn. pionier-uitvinding waarvan zelfs een zorgvuldig formulerende octrooiaanvrager niet onmiddellijk alle toepassings-vormen kan overzien), wél door de rechter in bescherming genomen. Het systematisch ongerijmde resultaat (door Den Hartog de ‘dip’ genoemd) houdt in, dat op deze wijze uitvoeringsvormen die verder weg staan van de beschreven uitvinding wél en uitvoe-ringsvormen die dichter bij de beschreven uitvinding staan níet onder de beschermingsomvang vallen. 2.18. De beschouwingen van Den Hartog betreffen in het algemeen de wijze waarop — ook ná het arrest Ci-ba-Geigy/Oté — de beschermingsomvang van octrooien door de Nederlandse rechter wordt vastge-steld. Den Hartog geeft een korte beschrijving van de uit de Engelse/Amerikaanse rechtspraak bekende func-tion-way-result test en vervolgt: De Nederlandse rechter doet eigenlijk iets precies te-genovergestelds. De Nederlandse rechter stelt zich veelal de vraag, of van de aanvrager van het litigieuze octrooi mocht worden verwacht dat, indien hij be-scherming had gewenst, hij dat ook in de conclusie tot uitdrukking had gebracht. Indien equivalente maatrege-len bij de vakman (goed) bekend zijn, komt de

Nederlandse rechter soms dus tot de conclusie dat de octrooihouder onzorgvuldig is geweest bij de formule-ring van zijn octrooi, zodat hij geen bescherming krijgt (…). De beschermingsomvang (…) kent dus een dip, direct buiten de letterlijke tekst van een conclusie. * [14] Den Hartog heeft de vraag opgeworpen of de Neder-landse rechter, met zijn benadering vanuit het wezen van de uitvinding gecorrigeerd door hetgeen de rechts-zekerheid voor derden vergt, niet uit de pas dreigt te lopen met de wijze waarop in andere landen de be-schermingsomvang van octrooien wordt vastgesteld. 2.19. Over dat vraagstuk is het laatste woord nog niet gesproken. De vakliteratuur is in elk geval nog niet zo-ver dat de maatstaf van het arrest Ciba-Geigy/Oté zou moeten worden ingeruild voor de function-way-result test of voor een ander criterium * [15] . Het antwoord op de vraag of deze inruil wenselijk is, lijkt bovendien niet voor ieder type octrooi hetzelfde te zijn. In Neder-land wordt de function-way-result test al sporadisch toegepast: zie de beslissing van het hof, te kennen uit rov. 3.3.3 in NJ 1995, 392. Voor de beoordeling van het onderhavige cassatiemiddel kan m.i. nog steeds van de maatstaf van het arrest Ciba-Geigy/Oté worden uit-gegaan. 2.20. In het arrest Ciba-Geigy/Oté heeft de Hoge Raad niet beslist dat een onzorgvuldige formulering van de octrooiconclusie door de octrooihouder, als zodanig, voor de rechter een reden moet zijn om de octrooicon-clusie beperkt uit te leggen. De Hoge Raad heeft het argument van het onzorgvuldig formuleren slechts in een bepaalde context gebruikt. Ik wil wijzen op de laat-ste volzin van rov. 3.4.1 van het arrest Ciba-Geigy/Oté: (…) Wel noopt de eis van een redelijke rechtszeker-heid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de be-schrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelde-rende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het oc-trooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder dienen te komen. Tegen een zó geformuleerde regel valt n.m.m. weinig in te brengen. Wanneer bij de gemiddelde vakman, die de octrooiconclusie met de bijbehorende beschrijving en tekeningen heeft bestudeerd, nog redelijke twijfel overblijft hoe de inhoud van de conclusie moet worden begrepen, kan gebruik worden gemaakt van gegevens uit (het openbare deel van ) het verleningsdossier. Die gegevens kunnen zowel in het voordeel als in het na-deel van de octrooihouder worden gebruikt. Wanneer er dan nog onduidelijkheden resteren die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering door de oc-trooihouder, komen zulke onduidelijkheden in beginsel



voor het risico van de octrooihouder. Het alternatief, dat zulke onduidelijkheden voor het risico van de lezer van het octrooischrift blijven, zou onbillijk zijn. De benaderingswijze van de Hoge Raad gaat uit van de rechtszekerheid voor derden, niet van het stellen van een sanctie op onzorgvuldig formuleren van de oc-trooiconclusie. In gevallen waarin het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat een be-paalde equivalente uitvoeringsvorm wél onder de beschermingsomvang van het octrooi valt — in welke gevallen aan de in art. 69 EOV bedoelde eis van rechtszekerheid wordt voldaan — kan aan de octrooi-houder geen bescherming worden ontzegd op de enkele grond dat hem een verwijt van onzorgvuldig formule-ren kan worden gemaakt. 2.21. Een zo absolute regel als waarvan het hof in de tweede volzin van rov. 14 uitgaat (‘Wie … uitvoe-ringsvorm’), bestaat bij mijn weten niet. In zoverre wordt subonderdeel ?.b terecht voorgesteld. In rov. 14 valt niet te lezen dat het hof toepassing heeft willen ge-ven aan rov. 3.4.1 van het arrest Ciba-Geigy/Oté. De in subonderdeel ?.a aangevoerde klacht kan bij gegrond-bevinding van de klacht onder b buiten behandeling blijven. Niettemin een korte opmerking over subonder-deel ?.a, mede omdat Van Bentum in subonderdeel ?.a een soortgelijk argument heeft aangevoerd. In de oc-trooipraktijk wordt wel onderscheid gemaakt tussen ‘concreet’ of ‘centraal’ geformuleerde octrooiconclu-sies (waarin, kort gezegd, een uitgevonden inrichting wordt beschreven zoals de opsteller van de octrooiaan-vrage die concreet voor zich ziet) en ‘abstract’ of ‘perifeer’ geformuleerde octrooiconclusies (met, kort gezegd, een omschrijving van de technische of na-tuurwetenschappelijke functie die moet worden vervuld om een bepaald resultaat te verkrijgen). Het EOV han-teert te aanzien van deze twee categorieën geen verschillende maatstaven. Voor zover Van Bentum aanvoert dat de rechter rekening behoort te houden met de moeilijkheden die voor een octrooiaanvrager in het algemeen kleven aan een concrete wijze van omschrij-ven van een uitvinding, zie ik in het bestreden arrest geen aanleiding om te veronderstellen dat het (in oc-trooizaken gespecialiseerde) Haagse gerechtshof voor die moeilijkheden onvoldoende aandacht zou hebben gehad. 2.22. Onderdeel ? richt twee algemene klachten tegen de rov. 10-15. De klacht onder a houdt in dat het hof heeft verzuimd eerst het wezen van de uitvinding te onderzoeken en pas daarna te beoordelen of het resul-taat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Deze klacht mist n.m.m. zelfstandige betekenis naast onderdeel ?. Het-zelfde geldt voor de klacht van onderdeel ?.b. 3. Conclusie De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het gerechts-hof te 's-Gravenhage.


www.iept.nl IEPT19530626, HR, Hyster Karry Krane

Hoge Raad, 26 juni 1953, Hyster Karry Krane

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING SLAAFSE NABOOTSING Nabootsing product • Dat de nabootsing waarop het Hof hier het oog heeft alleen betrekking heeft op eigenschappen van de Hyster Karry Krane, welke bestemd en blijkbaar ook geschikt zijn om de deugdelijkheid en bruik-baarheid van een zodanig werktuig te bevorderen dat Thole door de Elephant-kraan in den handel te brengen, onrechtmatig handelt, hierop neerkomen, dat Thole bij het vervaardigen van die kraan de door Hys-ter vervaardigde en door Geveke hier te lande en in Indonesië verhandelde Hyster Karry Krane op alle van primair belang zijnde punten - de diverse afmetingen, hijshoogte, hijsvermogen, grootte van vlucht, draaicir-kel en lengte en breedte - vrijwel volkomen heeft nagebootst, dat de nagebootste constructie de uitkomst is van de jarenlange inspanning en kosten, welke Hys-ter daaraan heeft besteed, en dat Thole ten aanzien van de voormelde punten de Hyster Karry Krane als voor-beeld heeft genomen ten einde van den goeden naam van deze laatste kraan voordeel te trekken en beter te-gen de concurrentie van Hyster en Geveke te zijn opgewassen, welk laatste doel Thole ook heeft bereikt; dat dus de nabootsing waarop het Hof hier het oog heeft alleen betrekking heeft op eigenschappen van de Hyster Karry Krane, welke bestemd en blijkbaar ook geschikt zijn om de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een zodanig werktuig te bevorderen

• Nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwar-ring sticht dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, het - tenzij door een ander aan de Octrooiwet 1910, Staatsblad 3 13, of aan de Auteurswet 1912 ont-leende rechten daaraan in den weg staan - niet is verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mo-gelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, in-zicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer - wat overigens te dezen door het Hof niet is vastgesteld en-kel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek ver-warring mocht kunnen ontstaan; dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruik-baarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht; Nabootsing reclame dat ook het voeren van reclame op een wijze, die verwarring in de hand werkt, achterwege moet blij-ven doch een verzuim te dien aanzien niet tot een verbod van het in den handel brengen van het product, doch enkel tot dat van een aldus opgezette reclame kan lei-den; Vindplaatsen: NJ 1954, 90, m.nt Houwing; BIE 1953, p. 113 en AA 1953, p. 10, m.nt. Hijmans van den Bergh Hoge Raad, 26 juni 1953 (J. Donner; F. J. A. Hijink, P. A. J. Losecaat Vermeer, T. Y. Boltjes en F. J. de Jong) (…) Machinefabriek Thole N.V., te Enschede, eiseres tot cassatie, vertegenwoordigd door Mr C. R. C. Wijcker-held Bisdom, tegen 1. de rechtspersoon naar Amerikaans recht Hyster Company, te Portland (Oregon), Ver. St. v. Am. en 2. Geveke en Co's Technisch Bureau N.V., te Amster-dam, verweersters in cassatie, vertegenwoordigd door Mr D. J. Veegens. De Hoge Raad, (…). Gehoord partijen; Gehoord den Advocaat-Generaal Eggens, namens den Procureur-Generaal, concluderende tot vernietiging van het bestreden arrest en terugwijzing der zaak naar het Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en af-doening met inachtneming van het door den Hogen Raad te wijzen arrest, met veroordeling van verweer-sters in de op het beroep in cassatie gevallen kosten;



Gezien de stukken; Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt: dat de verweersters - verder onderscheidenlijk te noe-men Hyster en Geveke - de eiseres - verder te noemen Thole - in kort geding hebben gedagvaard voor den President der Arrondissements-Rechtbank te Almelo, daarbij stellende: "dat Hyster is de enige fabrikante ter wereld van een zeer speciale "mobile crane" of rijdende kraan, in de handel gebracht als de "Hyster Karry Kra-ne"; dat Geveke als alleen-vertegenwoordigster van Hyster de verkoop van genoemde kraan in Nederland en Indonesië in handen heeft; dat Geveke voorts verlof heeft gekregen van Hyster om genoemde kraan in li-centie te gaan bouwen; dat Thole volledig op de hoogte van de door Hyster en Geveke vervaardigde, resp. ge-importeerde kraan moet zijn gekomen door deze voor derden in revisie te hebben genomen, door Hyster Kar-ry Kranes, of onderdelen daarvan uit Geallieerde legerdumps te hebben betrokken of hoe dan ook, en, gebruik makende van de aldus verworven kennis van de constructie der Hyster Karry Krane, zich niet ont-zien heeft onder de naam "The Elephant" een rijdende kraan te vervaardigen en ten verkoop aan te bieden, welke kraan een slaafse nabootsing is van meerge-noemde Hyster Karry Krane; dat Thole hiermede kennelijk beoogt de door Hyster en Geveke met hun product verworven goede reputatie en de daarvoor bij handel en industrie gewekte belangstelling te eigen bate aan te wenden; dat alle twijfel omtrent dit streven van Thole - zo hieromtrent nog twijfel mocht bestaan volle-dig wordt weggenomen door het reclamemateriaal, dat Thole bezigt bij haar pogingen om haar eigen kraan aan de man te brengen; dat immers zowel de door Tho-le verspreide prospectussen en vloeibladen alsook de door haar in verschillende bladen geplaatste adverten-ties in uitvoering en inhoud geheel ontleend zijn aan het door Hyster en Geveke voor hun kraan expresselijk ontworpen en gebezigde reclamemateriaal; dat voren-omschreven onrechtmatige handelingen alsmede het feit, dat de kraan van Thole voor die van Hyster en Ge-veke in menig opzicht onderdoet en mitsdien tot klachten van kopers en gebruikers aanleiding geeft, een nadelige invloed heeft zowel op de afzetmogelijkheden als de reputatie van de kraan van Hyster en Geveke; dat Thole zich door te handelen als vorenomschreven schuldig maakt aan inbreuk op de rechten van Hyster en Geveke op de door haar ontworpen en vervaardigde resp. ten verkoop aangeboden kraan en op haar recla-memateriaal betreffende deze kraan, en in ieder geval handelt in strijd met de zorgvuldigheid, welke zij in het maatschappelijk verkeer jegens Hyster en Geveke in acht behoort te nemen; dat Hyster en Geveke door deze onrechtmatige daden van Thole ernstige schade hebben geleden en nog dage-lijks lijden"; dat Hyster en Geveke op deze gronden hebben gevor-derd, dat Thole zou worden veroordeeld de fabrikatie en het in den handel brengen van de voormelde Elep-hantkraan en de verspreiding van het daarvoor gebezigde reclamemateriaal te staken en zich van gehe-le of gedeeltelijke nabootsing van de Hyster Karry

Krane en van het daarvoor gebezigde reclamemateriaal te onthouden, alles op straffe van verbeurte ener dwangsom bij overtreding; dat de President bij vonnis van 29 April 1952 deze vor-dering heeft ontzegd; dat Hyster en Geveke van dit vonnis in hoger beroep zijn gekomen en daartegen grieven hebben aangevoerd; dat het Hof bij het bestreden arrest deze grieven ge-grond heeft bevonden en vervolgens heeft overwogen: "dat de gegrondheid der grieven meebrengt, dat het Hof thans heeft te beoordelen, in hoeverre de stellingen der inleidende dagvaarding, zoals zij door Hyster en Geve-ke zijn aangevuld, vaststaan en de vorderingen wettigen; "dat Hyster en Geveke hebben gesteld, dat Thole door haar handelingen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Hyster op de zeer eigenaardige en typerende vorm van de Hyster Karry Krane, doch het Hof niet aannemelijk acht, dat aan Hyster zodanig au-teursrecht toekomt, nu Hyster en Geveke niet hebben gesteld, waarom de Hyster Karry Krane een werk van op nijverheid toegepaste kunst zou zijn, en het Hof geen reden ziet om die kraan als zodanig te beschou-wen; "dat Hyster en Geveke ook hebben aangevoerd, dat Thole door haar handelingen inbreuk heeft gemaakt op de rechten, welke Hyster en Geveke op het model van de Hyster Karry Krane kunnen geldend maken, maar het Hof uitgesloten acht, dat Hyster en Geveke een uit-sluitend recht op het model van die kraan hebben, aangezien zij zulk een recht niet aan onze wetgeving kunnen ontlenen en met name niet aan de toetreding van ons land bij de wet van 15 Maart 1928 Staatsblad 64 tot de Schikking van 's-Gravenhage van 6 Novem-ber 1925 "dat uit deze toetreding ook niet de gevolgtrekking kan worden gemaakt, dat het nabootsen van het model van voornoemde kraan als maatschappe-lijk onbetamelijk moet worden beschouwd, en wel reeds omdat vaststaat, dat dit model niet is ingeschre-ven in het internationaal dépot van tekeningen en modellen; "dat vervolgens moet worden onderzocht, of hetgeen is gesteld en komen vast te staan onoirbare concurrentie en als zodanig een onrechtmatige daad op-levert; "dat Hysteren Geveke zonder verzet van Thole in eerste aanleg en in haar memorie van grieven ter toe-lichting en aanvulling van haar stellingen van de inleidende dagvaarding nog in het bijzonder hebben gesteld, dat het zich eigen maken van de werkwijze en de goodwill, welke door Hyster en Geveke in lange ja-ren met grote inspanning en kosten zijn verkregen, voor Thole een aanzienlijke besparing betekent en dat Thole bij het publiek verwarring sticht, aangezien gegadig-den, als zij de typische Hyster Karry Krane overwegen te kopen en The Elephant zien, menen te maken te heb-ben met een product van Hyster; "dat Thole de stelling van Hyster en Geveke, dat Hyster fabrikante is van de rijdende kraan, welke als de Hyster Karry Krane in de handel wordt gebracht, heeft erkend, zodat die stelling vaststaat; "dat Thole ter betwisting van de stelling, dat deze kraan een zeer speciale is en Hyster de enige fabrikante ter wereld ervan is, onder overlegging van afbeeldingen



heeft aangevoerd, in eerste aanleg, dat de Coles kraan, de S.K.G. kraan en de Rapierkraan door anderen gefa-briceerde dergelijke kranen zijn, en in hoger beroep, dat dit ook het geval is met de Lift-o-Krane, de Codum-kraan en de Staffa-kraan; dat deze betwisting echter faalt, daar uit de afbeeldingen duidelijk blijkt, dat al die kranen, met uitzondering van de in Engeland gefabri-ceerde Staffakraan, op belangrijke punten zo kenmerkende verschillen met de Hyster Karry Krane vertonen, dat het speciale karakter van laatstgenoemde kraan juist erdoor bevestigd wordt; dat de typische overeenkomst van de Staffa-kraan met de Hyster Karry Krane de voorlopige conclusie wettigt, dat de fabrikant der Staffa-kraan, ten aanzien waarvan Thole niet heeft betwist, dat deze eerst sinds kort wordt gefabriceerd, de grondvorm van de Hyster Karry Krane heeft overge-nomen, zodat de Staffa-kraan aan de Hyster Karry Krane niet haar speciaal karakter ontneemt, doch slechts met zich brengt, dat Hyster sinds kort niet de enige fabrikante ter wereld van die speciale kraan is, hetgeen voor dit geding echter niet van belang is; "dat bij gebreke van betwisting vaststaat, dat Geveke als alleenvertegenwoordigster van Hyster de verkoop van de Hyster Karry Krane in Nederland en Indonesië in handen heeft; "dat door de overgelegde geschriften en de op dit punt niet betwiste uiteenzettingen van partijen is komen vast te staan, dat Hyster reeds gedurende verscheidene jaren de Hyster Karry Krane fabriceert en door bemiddeling van Geveke ook in Nederland in de handel brengt en dat Thole sinds korte tijd voor de inleidende dagvaar-ding een rijdende kraan onder de naam The Elephant vervaardigt en te koop aanbiedt; "dat voorts door de overgelegde prospectussen en het proces-verbaal van het in eerste aanleg door de deskun-dige Ir R. J. Schor uitgebracht verslag is komen vast te staan: dat bij de constructie en het gebruik van rijdende kranen van het grootste belang zijn de diverse afmetin-gen, de hijshoogte, het hijsvermogen, de grootte van de vlucht, de draaicirkel en de lengte en de breedte van de kraan, van welke punten verscheidene onderling sa-menhangen; dat de Hyster Karry Krane en The Elephant kraan op al deze punten en in uiterlijk overeenstemmen behoudens een gering verschil in breedte van de kraan en de bok; dat de verschillen, welke tussen beide kranen bestaan, slechts punten van technische uitwerking van tweede rangs belang en niet de grondvorm betreffen; "dat tussen partijen vaststaat, dat Thole bij haar pogin-gen om de The Elephant kraan aan de man te brengen aanvankelijk van haar prospectus 705 H.W. heeft ge-bruik gemaakt en thans haar prospectus 715 H.W. bezigt; dat deze beide prospectussen op de belangrijk-ste punten, namelijk wat betreft de sterk in het oog vallende afbeelding der kraan op de eerste bladzijde en vooral wat betreft de opsomming der bijzonderheden op de tweede bladzijde zo sterk overeenstemmen met de door Hyster en Geveke eerder verspreide prospectus betreffende de Hyster Karry Krane, dat naar de mening van het Hof het geen twijfel lijdt, dat Thole haar pros-pectussen op die punten nagenoeg geheel heeft

ontleend aan de prospectus van Hyster en Geveke, aan-gezien de vrijwel volledige overeenstemming van de zeer gedetailleerde opsomming van de bijzonderheden en van het zeer gedetailleerde schema der kraan in de prospectussen van beide partijen slechts het gevolg van nabootsing kan zijn; "dat dit niet alleen aantoont hoe groot de overeenstem-ming tussen de beide producten zelf is, maar tevens zeer aannemelijk maakt, dat de overeenstemming tus-sen de producten het gevolg van nabootsing door Thole is; "dat dan ook naar de overtuiging van het Hof uit dat alles blijkt, dat Thole zich niet heeft ontzien om, ge-bruikmakend van door haar verworven kennis van de constructie der Hyster Karry Krane en van de inhoud der daarvoor gebezigde prospectus, de The Elephant Krane en de prospectus daarvan op alle punten van primair belang vrijwel klakkeloos van de Hyster Karry Krane en de prospectus hiervan na te bootsen met het kennelijk doel de door Hyster en Geveke met haar pro-duct verworven reputatie en de daarvoor bij handel en industrie gewekte belangstelling ten eigen bate aan te wenden en haar concurrentiemogelijkheden te vergro-ten door met besparing van belangrijke kosten op de door Hyster en Geveke in lange jaren met kosten en inspanning bereikte resultaten te parasiteren, een en an-der met het gevolg, dat de afzetmogelijkheden van Hyster en Geveke worden verkleind en Hyster en Ge-veke schade lijden; "dat Thole naar het aanvankelijk oordeel van het Hof dusdoende in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldig-heid, welke zij in het maatschappelijk verkeer jegens Hyster en Geveke, haar concurrenten, in acht behoort te nemen, aangezien - al is nabootsing van producten van een concurrent zonder meer niet onrechtmatig te achten - het algemeen belang en de belangen van handel en nijverheid in het bijzonder meebrengen, dat het ontoe-laatbaar en onbetamelijk is, dat in de concurrentiestrijd op de prestaties en bedrijfsresultaten van anderen wordt geparasiteerd op een wijze als ten aanzien van Thole is gebleken; "dat het Hof de vordering, strekkende tot veroordeling van Thole om zich in den vervolge van gehele of ge-deeltelijke nabootsing van de Hyster Karry Krane en /of van het daarvoor gebezigde reclame-materiaal te onthouden, niet voor toewijzing vatbaar acht, omdat nabootsing van het product of het reclame-materiaal van een ander niet zonder meer en onder alle omstan-digheden onrechtmatig is en het Hof in dit geding slechts te beoordelen heeft gehad, of de bepaalde ver-weten nabootsing, gepleegd onder de gegeven omstandigheden, al of niet onrechtmatig is"; dat het Hof op deze gronden het vonnis van den Presi-dent heeft vernietigd en Thole heeft veroordeeld het in den handel brengen van de tot dusver onder den naam The Elephant in den handel gebrachte kraan en de ver-spreiding van het daarvoor gebezigde reclame-materiaal te staken en tot betaling van een dwangsom bij overtreding van dit gebod; Overwegende dat Thole tegen deze uitspraak op-komt met het volgende middel van cassatie:



"Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen 168 der Grondwet, 20 der Wet op de Regterlijke Orga-nisatie, 1401, 1402, 1403 van het Burgerlijk Wetboek, 48, 59 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvorde-ring, door op de in het arrest opgenomen overwegingen te beslissen, dat Thole door onder de naam "The Elep-hant" een rijdende kraan te vervaardigen en ten verkoop aan te bieden, onrechtmatige daden heeft ge-pleegd, immers in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheid, welke zij in het maatschappelijk ver-keer jegens Hyster en Geveke haar concurrenten, in acht behoorde te nemen, en, met vernietiging van het vonnis, waarvan beroep, Thole te veroordelen het in de handel brengen van de tot dusverre onder de naam "The Elephant" in de handel gebrachte kraan te staken, ten onrechte, en in strijd met de aangehaalde wetsartikelen, omdat, naar het Hof ook zelf erkent, de nabootsing van producten van een concurrent zonder meer niet on-rechtmatig is te achten, integendeel het een ieder vrij staat producten van een concurrent over te nemen of na te bootsen, indien deze - zoals hier het geval is - niet de bescherming van enige bijzondere wet op het terrein van de geestelijke of industriële eigendom genieten, een en ander behoudens bijzondere omstandigheden, welke door het Hof niet zijn vastgesteld, zijnde in het bijzonder niet aangenomen, dat Thole bij het publiek verwarring zou stichten tussen de door haar vervaar-digde kraan en die van Hyster, noch dat Thole tussen deze kranen enig verband zou leggen, waaraan niet af-doet, dat de kranen overeenstemmen in een aantal punten, die volgens het Hof van het grootste en primair belang zijn, daar juist te dien aanzien de navolging van een concurrent aan een ieder vrijstaat, nog eerder dan ten aanzien van punten, die van weinig of geen belang zijn, en waarbij dus even goed en gemakkelijk een an-dere constructie dan die van de concurrent gevolgd had kunnen worden, en evenmin dat naar het Hof aanneme-lijk acht, de overeenstemming tussen beide producten een gevolg is van nabootsing door Thole, terwijl ten slotte ook de omstandigheid, dat Thole haar concurren-tiemogelijkheden vergroot, door met besparing van belangrijke kosten op de door Hyster in lange jaren met kosten en inspanning bereikte resultaten te parasiteren - liever: daarvan gebruik te maken - niet tot een ander oordeel kan leiden, en het algemeen belang en dat van handel en nijverheid in het bijzonder het tegendeel niet vergen, zijnde overigens niet ter zake of deze algemene belangen, maar alleen of de belangen van Hyster, door Thole op een onbetamelijke wijze worden geschaad." Overwegende hieromtrent: dat de gronden, welke het Hof heeft aangevoerd voor ziin beslissing, dat Thole door de Elephant-kraan in den handel te brengen, onrechtmatig handelt, hierop neer-komen, dat Thole bij het vervaardigen van die kraan de door Hyster vervaardigde en door Geveke hier te lande en in Indonesië verhandelde Hyster Karry Krane op alle van primair belang zijnde punten - de diverse afmetin-gen, hijshoogte, hijsvermogen, grootte van vlucht, draaicirkel en lengte en breedte - vrijwel volkomen heeft nagebootst, dat de nagebootste constructie de uit-komst is van de jarenlange inspanning en kosten, welke

Hyster daaraan heeft besteed, en dat Thole ten aanzien van de voormelde punten de Hyster Karry Krane als voorbeeld heeft genomen ten einde van den goeden naam van deze laatste kraan voordeel te trekken en be-ter tegen de concurrentie van Hyster en Geveke te zijn opgewassen, welk laatste doel Thole ook heeft bereikt; dat dus de nabootsing waarop het Hof hier het oog heeft alleen betrekking heeft op eigenschappen van de Hyster Karry Krane, welke bestemd en blijkbaar ook geschikt zijn om de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een zodanig werktuig te bevorderen; dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, het - tenzij door een ander aan de Octrooiwet 1910, Staatsblad 3 13, of aan de Auteurswet 1912 ont-leende rechten daaraan in den weg staan - niet is verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mo-gelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, in-zicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer - wat overigens te dezen door het Hof niet is vastgesteld en-kel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek ver-warring mocht kunnen ontstaan; dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op be-paalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht; dat ook het voeren van reclame op een wijze, die ver-warring in de hand werkt, achterwege moet blijven. doch een verzuim te dien aanzien niet tot een verbod van het in den handel brengen van het product, doch enkel tot dat van een aldus opgezette reclame kan lei-den; dat dan ook het beroep van het Hof op het prospectus ten aanzien van het verbod van het in den handel brengen van de kraan niet ter zake dienende kan worden geacht; dat het middel derhalve gegrond is; Overwegende, dat alsnog moet worden onderzocht, of op grond van de andere door Hyster en Geveke in eer-sten aanleg en in hoger beroep gestelde, tussen de Elephant- kraan en de Hyster Karry Krane bestaande punten van gelijkheid het in den handel brengen van de Elephant-kraan aan Thole moet worden verboden; Vernietigt het bestreden arrest; Wijst de zaak terug naar het. Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing met inachtneming van dit arrest; Veroordeelt Hyster en Geveke in de op het beroep in cassatie gevallen kosten. Conclusie Advocaat-Generaal J. Eggens (…) De technische term waarmede deze door het Hof aanvaarde vorm van oneerlijke mededinging in de lite-ratuur veelal wordt aangeduid, is slaafse nabootsing. Het komt echter nog al eens voor, dat d~ze term geb~zi.gd wordt voor een - volledige - nabootsing, on-verschillig of deze al dan niet als onrechtmatig te



kwalificeren valt. Verg. b.v. BEERMAN, Praeadvies N.l.V. 1941, blz. 151: "Slaafsche navolging: hieronder versta ik het getrouw nabootsen van een of meer artike-len, waarvoor geen speciale bescherming krachtens de Octrooiwet kan worden ingeroepen". In deze geest ook R. BLUM, Schutz der Im.materialgieter var sklavischer Nachahmung au] technischem Gebiet, diss. Zürich 1947, passim., o.a. blz. 19 .. Zo wordt in de kop boven het vonnis in kort geding van 7' President Rb. Rotter-dam 30 Jan. 1936, in B.I.E. 1937, blz. 105 van "slaafsche navolging", welke niet - "evenmin" ~ on-rechtmatig is, gesproken. Deze terminologie acht ik verwarring wekkend en daarom onwenselijk. Slaafs" drukt toch uit hetgeen de mens onwaardig is, en daar-mede een afkeuring welke in een rechtsterm bij uitsluiting betrekking behoort te hebben op hetgeen rechtens afkeurenswaardig en daarom onrechtmatig is. De term "slaafse nabootsing" voor "getrouw naboot-sen" is m.i. dan ook rechtens ongeschikt, omdat enerzijds een getrouw - volledig - nabootsen niet on-rechtmatig behoeft te zijn, en anderzijds een niet getrouw, in de zin van niet volledig, nabootsen wèl on-rechtmatig kan zijn. Hetgeen BLUM t.a.p. opmerkt: "Des weitern scheint mir, dass es sich aber auch mit der wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit nicht vereinbaren lässt, dass ein Rechtsl?roblem mit einer von vornherein diffamierenden Bezeichnung versehen wird", geldt dan ook alleen wanneer men de betekenis van het woord "slaafs" buiten het rechtens afkeurenswaardige uit-breidt, zodat ik - anders dan BLUM - niet de term zou willen afkeuren, maar hem tot de betekenis van on-rechtmatige nabootsing zou willen beperken. (Het overeenkomstige geldt voor de door het 1" Hof - en ook wel door anderen op overeenkomstige wijze - ge-bezigde term "parasiteren". Deze term geeft op zichzelf niet meer aan dan een denigrerend gevoelsoordeel, en is ter aanduiding van rechtens afkeurenswaardige daden alleen op zijn plaats indien - te voren - deze rechtens afkeurenswaardige daden zijn vastgesteld). Voor on-rechtmatige nabootsing is nu de term slaafse nabootsing op zijn plaats als beeldende, "sprekende:', uitdrukking, omdat slaafsheid het de mens onwaardige IS, en de al dan niet onrechtmatigheid van een naboot-sing juist afhankelijk behoort te zijn van de vraag in hoeverre het de mens - als persoon naar het recht - al dan niet onwaardig is het door een ander gemaakte na te maken. En bij de afweging van de bij de beantwoor-ding van deze vraag betrokken belangen, behoren m.i. niet uitsluitend de belangen van de nagevolgde en de navolger in aanmerking te worden genomen, maar ook - en in sterke mate - het algemeen belang, dat vereist, dat het goede en nuttige wordt nagevolgd en nagedaan, en aldus ten algemenen nutte in praktijk wordt ge-bracht, al vereisen het algemeen belang en de rechtvaardigheid anderzijds erkenning van de rechten van de scheppende mensop de vruchten van zijn schep-ping, voorzover het eerstvermelde belang zulks toelaat (verg. de noot van B. M. TELDERS onder het vermel-de vonnis van Pres. Rb. Rotterdam 30 Jan. 1936). Een monopolistisch recht, verbonden aan het product van eigen geestelijke inspanning en financiële opoffering,

behoort m.i. dan ook - in het algemeen belang - zowel wat de inhoud als wat de duur van dit recht betreft, be-paald en beperkt te worden. En dit geschiedt dan ook aldus in de wetten op de "immateriële eigendom", en kan bezwaarlijk anders dan bij wet met voldoende be-paaldheid geschieden. Ik ben dan ook van mening, dat het nabootsen van eens anders product - voorzover dit niet uitdrukkelijk wettelijk beschermd is - in beginsel niet onrechtmatig geoordeeld mag worden, ook al wordt bij dit nabootsen gebruik gemaakt van des ande-ren inspanning en financiële opoffering, indien en voorzover het algemeen belang met deze nabootsing is gebaat, dus voorzover de nabootsing strekt aan het be-trokken product een vorm te geven, welke nodig is om dit, beter dan in andere vorm mogelijk zou zijn, aan zijn doel en functie te doen beantwoorden. Van andere dan in deze zin nodige nabootsing zal m.i. de nabootser zich behoren te onthouden in het belang van degene wiens product hij nabootst: de in deze zin nodige na-bootsing moge rechtens niet afkeurenswaardig --. zijn en dus niet "slaafs" genoemd mogen worden, dat is wel het geval voorzover daaraan een onnodige nabootsing wordt toegevoegd, en daarmede - onnodig voor het al-gemeen belang - gevaar wordt geschapen voor verwarring van het product voor degene wiens werk wordt nagebootst met dat van de nabootser: de eerste mag m.i. van de laatste verlangen dat deze - nu hij wil-lens en wetens van des eersten werk ten eigen voordele gebruik maakt - voorzover redelijk is voorkomt dat beider producten met elkander worden verward en dat daardoor - onnodig in het algemeen belang - aan de be-langen van de eerste schade kan worden toegebracht. Van slaafs, als rechtens afkeurenswaardig en daarmede rechtens ongeoorloofd, navolgen mag m.i, - t.a.v. een nuttigheidsproduct als het onderhavige - dus alleen ge-sproken worden indien en voorzover de nabootsing verder gaat dan redelijkerwijze geboden is om het be-trokken product, beter dan in andere vorm mogelijk zou zijn, zijn in het algemeen belang nuttige functie te doen vervullen, dus indien en voorzover de nabootsing - on-nodig - de indruk kan vestigen het nagebootste product te zijn. Het hier aangegeven, en kort toegelichte, crite-rium begint, als ik het wèl zie, vooral in andere Westeuropese .. landen, in steeds scherper aftekening naar voren te komen in de op dit punt van rechtsvor-ming - waarin onderscheiden belangen, welke alle hun relatieve waarde hebben, met elkander conflicteren - niet altijd scherp omlijnde opvattingen. In de Neder-landse rechtspraak meen ik dit criterium speciaal (zij het niet geheel zuiver) weer te kunnen vinden in de overweging van Rb 's-Hertogenbosch 15 Maart 1935, N'J, 1936, 13, dat "aan eiseres kan worden toegegeven, dat onder omstandigheden het zonder noodzaak en re-delijk motief slaafs en tot de kleinste bijzonderheden toe nabootsen van de waar van den concurrent een on-rechtmatige daad kan opleveren en daartoe ook buiten het terrein van Octrooi- en Auteurswet ruimte voor re-pressie kan bestaan" (waarin m.i. het woord "slaafs" beter als conclusie - tot onrechtmatigheid - uit de opge-somde factoren had kunnen zijn vermeld). Het gebruik maken van des anderen financiële en andere inspanning



- dat m.i, alleen in twijfelgevallen en dan nog in gerin-ge mate mede zal mogen wegen tot het geven van de doorslag - wordt echter nog al eens alsop zich zelf vol-doend criterium beschouwd, zonder dat daarbij onderscheiden wordt of dit gebruik maken al dan niet "nodige" nabootsing in de hiervóór aangegeven zin be-treft. Ik moge hieromtrent volstaan met verwijzing naar het reeds vermelde praeadvies van BEERMAN, naar PFEFFERGrondbegrippen van Nederlandse Mededin-gingsrecht, blz. 288 e.v., DRucKER-BoDENHAUSEN, Kort Begrip Ind. Eig., tweede druk, blz. 162 e.v., en de in deze geschriften vermeide literatuur en jurispruden-tie (zie voor de bestrijding van dit "vom Reichsgericht in früheren Entscheidungen" aanvaarde criterium (o.a, RUDLOFF-BLOCHWlTZ, Das Recht des Wettbe-werbs, blz. 168, die omtrent het moeiteloos profiteren van eens anders inspanning o.a opmerkt: .Diese Erwä-gung wendet sich in anscheinend überzeugender Weise an das rein gefühlsmäszige Denken des anständigen Menschen", hetgeen men ook het overwaarderen van één der betrokken belangen zou kunnen noemen). Het hiervóór door mij aangegeven criterium heeft blijkbaar in Zwitserland zijn scherpste en volledigste uitdrukking gevonden. Met BLUM (a.w., blz. 72) meen ik dat het door hem gedeeltelijk geciteerde Urteil van het Bun-desgericht van 8 September 1931, B.G.E. 57, 11, 457, "seiner Klarheit und Ueberzeugungskraft wegen" bij-zondere aandacht verdient. In het voorgaande heb ik dit Urteil dan ook - op eigen wijze - in het kort trachten "na te bootsen", omdat het overeenstemt met de vorm, welke m.i. aan het antwoord op de vraag welke hier aan de orde is, gegeven behoort te worden. Voor de ont-wikkeling van het begrip "sklavische Nachahrnung" in het buitenland, speciaal in Zwitserland, Italië en Duits-land, moge ik volstaan met verwijzing naar BLUM'S boek. Het Hof heeft in de betrokken overwegingen van het arrest, waarvan beroep, het hiervóór voor "slaafse navolging" aangegeven criterium kennelijk niet in toe-passing gebracht, althans wat de nabootsing van de kraan (zelve) betreft. Omtrent deze nabootsing toch stelt het Hof vast, dat deze is geschied "op alle punten van primair belang". En blijkens de daaraan toegevoegde diskwalificatie "vrijwel klakkeloos" acht het Hof de nabootsing blijk-baar reeds afkeurenswaardig omdat de overeenstemming van de betrokken kranen "alle punten van primair belang" betreft. Een "belang", dat, blijkens hetgeen het Hof heeft weergegeven uit het verslag van de betrokken deskundige, betreft het "bij de constructie en het gebruik van rijdende kranen" betrokken belang. Hieruit volgt dus eer, dat de betrokken nabootsing een "redelijk belang" diende, naar het hiervóór aangegeven criterium, dan het tegendeel, en in ieder geval volgt daaruit niet dat de nabootsing i.c. verder is gegaan dan redelijkerwijze geboden is om de betrokken kraan, be-ter dan in andere vorm mogelijk zou zijn, haar in het algemeen belang nuttige functie te doen vervullen, dus dat de nabootsing - onnodig - de indruk kan vestigen de nagebootste kraan te zijn, zodat zij - onnodig - gevaar voor verwarring kan opleveren (dit criterium is in het betrokken deskundig verslag blijkbaar dan ook niet

aangelegd, en de aanlegging daarvan aan de deskundige niet opgedragen). Het Hof heeft m.i. dan ook blijkbaar aan zijn onrechtmatig- verklaring van de nabootsing van de kraan een nader criterium ten grondslag gelegd dan m.i. daarvoor behoort te worden gesteld, althans blijkt m.i. uit 's-Hofs betrokken overweging niet dat het zijn vermelde onrechtmatig- verklaring zou hebben ge-toetst aan de aangegeven onderscheiding van het wel dan niet een "redelijk belang" dienen van de betrokken nabootsing, zodat niet blijkt of de bijzondere omstan-digheden van het betrokken geval zijn discriminerende uitdrukkingen in de betrokken overweging - zoals "zich niet heeft ontzien", "vrijwel klakkeloos", "parasiteren" - en zijn daaruit sprekende oordelen al dan niet recht-vaardigen. Bovendien heeft - naar hiervóór reeds werd opgemerkt - het Hof zich bij deze oordelen blijkbaar mede laten leiden door zijn oordeel omtrent - en ver-oordeling van - de nabootsing van het reclame-materiaal, welk oordeel het met zijn oordeel omtrent de nabootsing van de kraan zelve blijkbaar heeft ver-mengd. Doch hoe dit laatste zij: in ieder geval kunnen de door het Hof daartoe aangevoerde gronden zijn betrokken beslissing naar mijn oordeel niet dragen, omdat de daartoe nodige "bijzondere omstandigheden" - naar het middel m.i. terecht stelt - "door het Hof niet zijn vast-gesteld". Ik concludeer dan ook dat Uw Raad het beroep gegrond zal verklaren, het arrest, waarvan beroep, zal vernieti-gen, met terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te Arnhem, opdat dit haar verder zal behandelen en af doen met inachtneming van het door Uw Raad te wij-zen arrest, en tot veroordeling van verweersters in cassatie in de daarop gevallen kosten.


www.boek9.nl IEPT20130329, HR, Stijl

Pagina 1 van 12

Hoge Raad, 29 maart 2013, Stijl

SLAAFSE STIJLNABOOTSING Nodeloos verwarringwekkende stijlnabootsing niet onrechtmatig • Auteursrecht beschermt niet tegen navolgen stijl. In aanvulling daarop geen ruimte voor aanvullende stijlbescherming op grond van slaafse nabootsing; eventueel onder bijkomende omstandigheden, maar daartoe is nodeloos verwarringwekkend nabootsen niet voldoende. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. 3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen. Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt. Vindplaatsen: LJN: BY8661 Hoge Raad, 29 maart 2013 (E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth) Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. S.M. Kingma, t e g e n

[Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerster]. 1. Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. het vonnis in de zaak 207794/HA ZA 10-510 van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 25 augustus 2010; b. het arrest in de zaak HD 200.079.650 van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 15 november 2011. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. 2. Het geding in cassatie Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Tegen [verweerster] is verstek verleend. De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advocaat. De conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere bepalingen als de Hoge Raad geraden zal oordelen. 3. Beoordeling van de middelen 3.1 In deze zaak gaat het om de vraag of een kunstschilder met succes een beroep kan doen op art. 6:162 BW wegens de slaafse nabootsing van een door haar toegepaste stijl. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Zowel [verweerster] als [eiser] zijn beeldend kunstenaars-schilders. [Verweerster] heeft sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland geëxposeerd. (ii) [Eiser] verkoopt zijn werken onder meer via MondiArt. Op 7 november 2009 heeft [verweerster] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: "Door middel van een brief met foto's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u copieen van mijn werk verkoopt." 3.2 In dit geding vordert [verweerster] een verklaring voor recht dat de figuren op haar werken auteursrechtelijke bescherming genieten, waarop door werken van [eiser] inbreuk wordt gemaakt. Voorts stelt zij vorderingen in die ertoe strekken de gevolgen daarvan ongedaan te maken. De rechtbank heeft ten aanzien van drie schilderijen van [eiser] geoordeeld dat deze verveelvoudigingen zijn van werken van [verweerster]. Op die grond heeft zij [eiser] veroordeeld die schilderijen ter vernietiging af te geven aan [verweerster]. Het meer of anders gevorderde heeft de rechtbank afgewezen, daartoe overwegende dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding een stijlelement is dat geen zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk oplevert. 3.3 Het hof heeft het vonnis bekrachtigd voor zover het betrekking heeft op de drie genoemde werken. Het heeft het vonnis voor het overige vernietigd en de

274





http://www.boek9.nl/files/2010/IEPT20100825_Rb_Den_Bosch_Stijl.pdf



http://www.boek9.nl/files/2011/IEPT20111115_Hof_Den_Bosch_Stijl.pdf






Pagina 2 van 12

vorderingen van [verweerster] grotendeels toegewezen. Voor zover in cassatie van belang heeft het hof het navolgende overwogen. ‘De rechtbank heeft ten onrechte het geschil niet mede op grond van onrechtmatige daad beoordeeld (slaafse nabootsing), terwijl [verweerster] dat wel aan haar vorderingen ten grondslag had gelegd. (rov. 4.5) Het hof is voorts van oordeel dat auteursrecht rust op de werken van [verweerster] als geheel, maar dat de figuren op de schilderijen van [verweerster] - gedefinieerd als een geheel van elementen en kenmerken en niet als concreet vormgegeven werken - niet als afzonderlijk auteursrechtelijk beschermde werken kunnen worden beschouwd. Gelet hierop overweegt het hof dat er sprake moet zijn van verveelvoudiging conform art. 13 Aw van een of meer concrete werken van [verweerster], wil er sprake zijn van een door [eiser] gepleegde inbreuk. Het hof oordeelt dat [eiser] met vijf van zijn werken inbreuk maakt op de auteursrechten van [verweerster] (waaronder de drie hiervoor in 3.2 bedoelde werken). (rov. 4.10 en 4.11) Ten aanzien van die overgelegde werken van [eiser] die geen inbreuk vormen op de aan [verweerster] toekomende auteursrechten, onderzoekt het hof vervolgens de vraag of deze werken een onrechtmatige, want nodeloos slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [verweerster]. Naar het oordeel van het hof onderscheiden de werken van [verweerster] zich door stijlkenmerken die in meerdere of mindere mate terugkomen in genoemde werken van [eiser]. Deze stijlnabootsing acht het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. [Eiser] is aldus tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan. Als gevolg van de nabootsing door [eiser] van de stijl van [verweerster] is verwarring bij het publiek te duchten. De naamsvermelding van [eiser] op zijn werken doet daaraan naar het oordeel van het hof niet af. Het hof is op deze gronden van oordeel dat [eiser] door het vervaardigen en exploiteren van die werken, mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [verweerster] met betrekking tot vijf voornoemde werken van [eiser], onrechtmatig handelt jegens [verweerster] door nodeloos haar stijl na te bootsen. (rov. 4.12) 3.4 Onderdeel 1.1 van het middel behelst de rechtsklacht dat het hof ten onrechte het leerstuk van de onrechtmatige (slaafse) nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op een geval waarin slechts sprake is van de nabootsing van de stijl(kenmerken) van een ander. Het hof heeft daarmee miskend dat het nabootsen van (kenmerken van) een stijl van een ander waardoor bij het publiek verwarring valt te duchten, niet onrechtmatig is, ook niet indien de wijze van nabootsing "nodeloos" is. Naar Nederlands recht worden stijlkenmerken auteursrechtelijk niet beschermd door zorgvuldigheidsnormen.

3.5 De klacht treft doel. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt het gebruik van hetzelfde materiaal, het bewerken daarvan volgens dezelfde, een bepaald artistiek effect opleverende methode, of het volgen van dezelfde stijl, nog niet mee dat sprake is van nabootsing van een werk als bedoeld in art. 13 Aw (HR 28 juni 1946, NJ 1946/712, vgl. voorts HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. 3.6 Tegen deze achtergrond dient te worden geoordeeld dat het recht geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken. Een ander oordeel zou meebrengen dat langs die weg alsnog het resultaat zou worden bereikt dat de hiervoor in 3.5 vermelde rechtspraak beoogt te voorkomen. Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt. 3.7 De overige klachten behoeven geen behandeling. 4. Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 15 november 2011; verwijst de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot op € 473,82 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 29 maart 2013. Conclusie A-G Verkade Mr. D.W.F. Verkade Zitting 11 januari 2013 Conclusie inzake: [Eiser] tegen: [Verweerster] (niet verschenen) 1. Inleiding 1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als '[eiser]' en '[verweerster]'.

275









Pagina 3 van 12

1.2. Het gaat in deze zaak primair om de vraag of het hof op basis van art. 6:162 BW nabootsingsbescherming mocht toekennen aan de door schilderes [verweerster] gebezigde stijl. Daarnaast wordt geklaagd over enige door het hof aan hoofdveroordelingen verbonden nevenveroordelingen, en over de proceskostenveroordeling. 2. Feiten en procesverloop(1) 2.1. Zowel [verweerster] als [eiser] zijn beeldend kunstenaars-schilders. 2.2. [Verweerster] exposeert sinds 1999 op diverse tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 2.3. [Eiser] verkoopt zijn werken onder meer via MondiArt. Op 7 november 2009 heeft [verweerster] een e-mail verzonden aan MondiArt, waarin zij onder meer schrijft: 'Door middel van een brief met foto's ben ik op de hoogte gesteld van het feit dat u copieen van mijn werk verkoopt.' 2.4. Bij exploot van 12 februari 2010 heeft [verweerster] [eiser] gedagvaard voor de rechtbank 's-Hertogenbosch. Voor zover in cassatie van belang komen de vorderingen en nevenvorderingen van [verweerster] hierna aan de orde. 2.5. [Verweerster] heeft aan deze vorderingen (in ieder geval) ten grondslag gelegd dat [eiser] inbreuk maakt op het auteursrecht op de door haar vervaardigde schilderijen en geschilderde figuren. 2.6. [Eiser] heeft erkend dat drie van zijn schilderijen als verveelvoudigingen van drie schilderijen van [verweerster] zouden kunnen worden beschouwd. Voor de overige werken betwistte [eiser] dat er sprake zou zijn van inbreuk op enig werk van [verweerster]. Hij heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen en de veroordeling van [verweerster] in de kosten op de voet van art. 1019h Rv. 2.7. De rechtbank heeft de vordering van [verweerster] met betrekking tot de drie onder 2.6 bedoelde werken toegewezen, onder oplegging van een dwangsom. De rechtbank heeft de andere vorderingen afgewezen. Over de gevorderde verklaring voor recht heeft de rechtbank geoordeeld dat de wijze van afbeelden van een gezicht of lichaamshouding door [verweerster], hoe consequent ook, een stijlelement is dat niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Volgens de rechtbank zijn de door [verweerster] in het geding gebrachte werken van [eiser] geen verveelvoudigingen van concrete werken van [verweerster]. De rechtbank heeft overwogen dat [verweerster] aan haar vorderingen uitsluitend het auteursrecht ten grondslag heeft gelegd. 2.8. [Verweerster] is bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch in hoger beroep gegaan. Zij heeft onder aanvoering van vijf grieven geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en tot het alsnog toewijzen van haar bij appeldagvaarding nader geformuleerde vorderingen voor zover deze door de rechtbank waren afgewezen, met veroordeling van [eiser] in de kosten in beide instanties overeenkomstig art. 1019h Rv. 2.9. [Eiser] heeft de grieven bestreden. Hij heeft incidenteel appel ingesteld, daarin één grief aangevoerd

en geconcludeerd tot vernietiging van punt 5.1 van het dictum van het vonnis, een en ander met veroordeling van [verweerster] in de kosten van het hoger beroep op grond van art. 1019h Rv. [Verweerster] heeft in incidenteel appel geantwoord. 2.10. Bij arrest van 15 november 2011(2) heeft het hof, samengevat, in het principaal en incidenteel appel het vonnis bekrachtigd voor zover dat betrekking heeft op de drie werken als bedoeld in het dictum onder 5.1 van het vonnis. Het hof vernietigde het vonnis voor het overige, en sprak jegens [eiser] nadere veroordelingen uit, deels gegrond op inbreuk op auteursrecht, en deels op onrechtmatig handelen wegens slaafse stijlnabootsing. Op deze veroordelingen wordt, voor zover in cassatie van belang, in het vervolg van deze conclusie teruggekomen. 2.11. [Eiser] heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(3) - beroep in cassatie ingesteld. [Verweerster] is niet verschenen. [Eiser] heeft zijn vordering tot vernietiging van het bestreden arrest schriftelijk doen toelichten door zijn advocaat. 3. Bespreking van de cassatiemiddelen 3.1. De drie cassatiemiddelen - telkens in onderdelen verdeeld - snijden drie onderscheiden kwesties aan. Middel I keert zich tegen de door het hof op basis van art. 6:162 BW toegekende bescherming van de door [verweerster] gehanteerde stijl. Middel II klaagt (kennelijk subsidiair) over enige door het hof aan hoofdveroordelingen verbonden nevenveroordelingen, en middel III bevat verschillende klachten over de proceskostenveroordeling. 3.A. Middel I: Stijlbescherming op basis van art. 6:162 BW? 3.2.1. Het gaat in cassatie niet om werken van [eiser], waarover is geoordeeld dat die beschouwd moeten worden als inbreukmakende verveelvoudigingen in auteursrechtelijke zin van werken van [verweerster]: de drie onder 2.6 bedoelde werken, en nog twee waarover het hof zich in rov. 4.114 en 4.11.9 (en in het dictum onder (1)) in die zin uitgesproken heeft. 3.2.2. Het gaat in cassatie ook niet om de vraag of [verweerster] inderdaad auteursrecht toekomt op (andere) werken van haar hand, ten aanzien waarvan zij [eiser] auteursrechtinbreuk dan wel 'slaafse nabootsing' verwijt. Auteursrecht op elk van die werken wordt door [eiser] niet betwist. 3.2.3. Evenmin gaat het in cassatie om de vraag of vijf andere litigieuze werken van [eiser] (als bedoeld in rov. 4.11.3, 4.11.5-4.11.8 en 4.11.10) inbreuk maken op auteursrechten van [verweerster]. Het hof heeft ten deze geen verveelvoudigingen in auteursrechtelijke zin ten aanzien van individuele werken van [verweerster] aanwezig geacht, en het hof heeft niet een auteursrechtelijke stijlbescherming aangenomen. [Verweerster] heeft daartegen geen (incidenteel) cassatieberoep ingesteld. 3.2.4. Het gaat in middel I wél om de vraag of [verweerster] met succes een, door het hof gehonoreerd, beroep op basis van art. 6:162 BW heeft kunnen doen op onrechtmatigheid van het handelen van [verweerster] wegens (verwarringwekkend) (slaafs)

276



Pagina 4 van 12

nabootsen door [eiser] van de/een door haar toegepaste stijl. 3.3. De hier van belang zijnde rechtsoverwegingen van het hof luiden: '4.12.1. Uit het voorgaande volgt dat een deel van de overgelegde werken van [eiser] geen inbreuk vormen op de aan [verweerster] toekomende auteursrechten. De vraag die daarom overblijft is of deze werken overgelegd in productie 7, en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan een nodeloze slaafse nabootsing vormen van de schilderijen en/of de stijl van [verweerster], waardoor [eiser] onrechtmatig handelt tegenover [verweerster]. 4.12.2. Uit de overgelegde werken van [verweerster] blijkt dat deze zich kenmerken door een eigen en duidelijk herkenbare stijl, waaraan niet afdoet dat mogelijk, zoals [eiser] stelt, bepaalde van de door [verweerster] gehanteerde stijlelementen, afzonderlijk, eerder ook door anderen zijn gebruikt. De kenmerken van de stijl van [verweerster] zijn onder meer: - de omhoog stekende neus - de verhouding tussen de omvang van het hoofd en de rest van het lichaam - de vorm van de mond en de ogen (gesloten) - de positie van de ogen, hoog op het hoofd - de vorm en positie van de neus (boven de ogen) - het overlopen van het hoofd in de hals (geen kin) - de grote boezems bij de voluptueuze vrouwen - de vorm van de jurk (galastijl) van de vrouw - het pak (met vlinderdas) bij de stevige mannen - de feestelijke setting (vaak drinkend) - de parelsnoeren in stipvorm die de vorm van de boezem volgen - de stand en vorm van de handen en de wijze van vasthouden van een glas of kopje - de felle (met name primaire) kleuren 4.12.3. Al de hierboven opgesomde kenmerken van de stijl van [verweerster] komen in meer of mindere mate terug in voornoemde werken van [eiser]. Niet alleen de vormgeving van de voluptueuze vrouwen en stevige mannen en hun gezichten zijn nagenoeg gelijk, maar ook het felle kleurgebruik, de feestelijke setting, de houding van de mannen en vrouwen, de parelsnoeren en vlinderdassen en de wijze van vasthouden van glazen en kopjes zijn nagenoeg volledig nagebootst van de werken van [verweerster]. De verschillen waar [eiser] op wijst, zoals de strakkere lijnen, de preciezere schilderwijze en het verschil in concrete afbeelding vallen pas op indien schilderwerken van beide kunstenaars naast elkaar worden bekeken. 4.12.4. De stijlnabootsing van [eiser] is naar het oordeel van het hof niet alleen opvallend, maar ook nodeloos. Door [eiser] zijn in productie 15 enkele afbeeldingen - overigens zonder naam of datum vermelding - overgelegd van werk van kunstenaars die naar zijn stelling eenzelfde soort stijl hanteren. Het hof valt vooral, meer nog dan de gelijkenis, het verschil op tussen deze afbeeldingen onderling en tussen deze afbeeldingen enerzijds en die van [verweerster] én

[eiser] anderzijds. In ieder geval blijkt uit deze voorbeelden dat er diverse mogelijkheden zijn om voluptueuze dames en stevige heren met de neus omhoog in een feestelijke setting te schilderen. Het is dus zeker niet noodzakelijk of nodig om de stijl van [verweerster] op een zo vergaande wijze na te bootsen als door [eiser] is gedaan. [eiser] is daarmee tekortgeschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de schilderijen gevaar voor verwarring kan ontstaan. Het hof merkt daarbij op dat bij de werken van [eiser] waarvan afbeeldingen zijn overgelegd op de vierde pagina van productie 13 wel meer afstand is genomen tot de specifieke stijl van [verweerster]. Toch is het hof van oordeel dat ook in deze werken nog onvoldoende van de specifieke, hierboven genoemde, stijlkenmerken van [verweerster] is afgeweken om niet meer als nodeloze slaafse nabootsing te worden aangemerkt. 4.12.5. De door [eiser] vervaardigde schilderijen roepen direct associaties op met de schilderijen van [verweerster]. [eiser] heeft niet betwist dat [verweerster] bekendheid geniet. Met zijn nabootsingen kan [eiser] profiteren van de commerciële mogelijkheden die de werken van [verweerster] hebben. Bij het publiek kan verwarring ontstaan en een werk van [eiser] kan door het publiek allicht voor een schilderij van [verweerster] worden aangezien. Wat er ook zij van de voorbeelden van verwarring in de e-mails en brieven die door [verweerster] zijn overgelegd en waarvan de authenticiteit door [eiser] wordt betwist, het hof is van oordeel dat als gevolg van de nabootsing van de stijl van [verweerster] verwarring bij het publiek te duchten valt. Dat, volgens zijn stelling, [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, doet daar niet aan af. Nabootsers kunnen niet aan een onrechtmatigheidsoordeel ontkomen door een eigen merk, of in dit geval een eigen naam, op hun werk te zetten. Dat het hier om een kritisch publiek gaat omdat een schilderij een luxeobject is, neemt het gevaar voor verwarring niet weg. De schilderijen van [eiser] worden, in ieder geval voor een belangrijk deel, niet via dezelfde kanalen verkocht als die van [verweerster], waardoor het voor potentiële kopers bijna nooit mogelijk is de werken naast elkaar te bekijken. Herinneringen van het publiek zijn meestal niet fotografisch en vaak onvolledig. De associatie die de werken van [eiser] oproept met de werken van [verweerster] maken dat gevaar voor verwarring met werken van [verweerster] reëel is. 4.12.6. Op grond van het voorgaande en mede gelet op de reeds geconstateerde inbreuken op de auteursrechten van [verweerster] met betrekking tot vijf voornoemde werken van [eiser], is het hof van oordeel dat [eiser] door het vervaardigen en exploiteren van de werken zoals overgelegd in productie 7, en productie 13 pagina 1 onderaan, pagina's 2 en 4 volledig en pagina 3 bovenaan, onrechtmatig handelt jegens [verweerster] door nodeloos haar stijl na te bootsen.

277



Pagina 5 van 12

Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht en de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van [verweerster] derhalve toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser].' 3.4. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof ten onrechte het leerstuk van de onrechtmatige ('slaafse') nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op een geval waarin slechts sprake is van nabootsing van de stijl(kenmerken) van een ander. Het nabootsen van (kenmerken van) een stijl van een ander, waardoor bij het publiek verwarring valt te duchten, is niet onrechtmatig te achten, ook niet indien de wijze van nabootsing 'nodeloos' is (in die zin dat ook gekozen zou kunnen worden voor een wijze van nabootsing waardoor minder verwarringsgevaar ontstaat). Het in de rechtspraak ontwikkelde leerstuk van de slaafse nabootsing (door het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar) komt in het geval van verwarring door louter nabootsing van (kenmerken van) een stijl niet voor (overeenkomstige) toepassing in aanmerking; in beginsel bestaat naar Nederlands recht geen bescherming van (louter) stijl(kenmerken) door zorgvuldigheidsnormen. Evenmin kan (anders dan in rov 4.12.4 besloten ligt) een verplichting worden aangenomen om bij het nabootsen van de stijl van een ander alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring kan ontstaan. Het hof heeft dit alles miskend, aldus het onderdeel. 3.5. Nu het hof, in overeenstemming met jurisprudentie van de Hoge Raad(4) en met het merendeel(5) van de literatuur(6) geen auteursrechtelijke stijlbescherming heeft aangenomen en nu [verweerster] daartegen geen cassatieberoep heeft ingesteld, zou op zichzelf aan dat onderwerp voorbijgegaan kunnen worden. Voor de beoordeling van middel I - dat zich keert tegen een door het hof verleende 'aanvullende' bescherming ex art. 6:162 - is het echter toch van belang om stil te staan bij de reden waarom bescherming tegen stijlnabootsing in het auteursrecht pleegt te worden afgewezen. In de literatuur worden bezwaren van tweeërlei aard benadrukt. 3.5.1. Het eerste bezwaar - vooral te vinden in publicaties van J.H. Spoor - betreft het afbakeningsprobleem. Ik citeer Spoor(7): '4. De werken die het auteursrecht beschermt moeten niet alleen bepaalde eigenschappen bezitten (een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker [...], maar ze moeten vóór alles goed afgebakend zijn. Object van het auteursrecht op een schilderij, om maar eens wat te noemen, is weliswaar niet het stoffelijke doek met de verf daarop, maar wel het concrete tafereel (hoe abstract wellicht ook) dat op het doek is vereeuwigd. [...] De stijl waarin of methode volgens welke een werk is gemaakt zijn als zodanig geen object van bescherming. Daarin ligt mede besloten dat het auteursrecht (alleen) duidelijk afgebakende rechtsobjecten beschermt, hoe onlichamelijk ze op zichzelf ook mogen zijn.

5. Die afbakening is belangrijk; alleen al met het oog op de rechtszekerheid. Dat inmiddels ook minder scherp omlijnde creaties als werken erkend zijn, zoals characters, programmaformats en de lay-out van tijdschriften, doet daar niet aan af, maar bevestigt het belang van een duidelijke afbakening juist. Vooral als dergelijke werken niet vooraf zijn beschreven, maar achteraf - meestal in het kader van een inbreukprocedure - worden "geconstrueerd" door elementen die in een aantal programma-afleveringen telkens opnieuw naar voren komen, op een rijtje te zetten, bestaat het gevaar dat men daarbij selectief te werk gaat, en naar een bepaald resultaat toe gaat redeneren. Het "werk" wordt dan met terugwerkende kracht geacht te bestaan uit juist die elementen, die ook in de programma's van gedaagde worden aangetroffen. 6. [...] Als er iets is wat ons auteursrecht nodig heeft, zijn het wel duidelijke grenzen; om te beginnen waar het de afbakening van het werk betreft.' 3.5.2. Het tweede bezwaar (dat uiteraard met het eerste samenhangt) is: bedreiging van de creatievrijheid. De literatuur die zich hierover - soms wat langer(8), meestal kort(9), uitlaat - is in wezen eenstemmig. Bescherming van een stijl, ook van een (nog) persoonlijke stijl (van een bepaalde auteur) als zodanig, los van de een bepaalde vormgegeven inhoud, zou de ontwikkeling van literatuur en kunst juist niet bevorderen doch belemmeren(10). Daarmee volgt de literatuur - zoals vaker - de auteursrechtelijke wijsheid uit het zeer nabije oosten: nl. Duitsland, waar deze opvatting van oudsher gemeengoed is. 'Es würde eine Hemmung der literarischen und künstlerischen Entwicklung bedeuten, wenn Methoden und Stilmittel nicht der allgemeinen Benutzung zugänglich blieben', aldus(11) BGH 22 januari 1952 in zijn eerste arrest over navolging van (de stijl van) Zuster Hummel's populaire beeldjes(12),(13). 3.6. De hier weergegeven bezwaren tegen auteursrechtelijke stijlbescherming vormen even zware argumenten tegen een aanvulling van het auteursrecht door het gemene recht (art. 6:162 BW) waardoor de auteur die stijlbescherming daaraan wél zou kunnen ontlenen. Dit argument ligt in de rechtsklacht van onderdeel 1.1 besloten. De Hoge Raad heeft zich - anders dan enige feitenrechterlijke instanties en enige literatuur - over aanvullende stijlbescherming via de band van art. 1401 (oud) resp. 6:162 BW nog niet uitgesproken. 3.7. Ik leg nu het 'moederarrest' van de Hoge Raad inzake nabootsingsbescherming via het BW, 'Hyster Karry Krane' van 1953(14), nog eens voor mij. De Hoge Raad overwoog dat het aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, zodat het niet verboden is om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht ontstaan.

278



Pagina 6 van 12

Aan dit uitgangspunt lag het in de rechtsliteratuur zo genoemde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel ten grondslag(15). (Slechts) nabootsing op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niét van belang zijn, en die aanleiding kon geven tot verwarring bij het publiek, kan wél leiden tot het oordeel dat onrechtmatig werd gehandeld. 3.8. Leg ik de inhoud van bovenstaande nrs. 3.5.1 en/of 3.5.2 enerzijds, en 3.7 anderzijds naast elkaar, dan wijst dat in de richting van gegrondbevinding van onderdeel 1.1. Met: (i) het door de Hoge Raad in het Hijskraan-arrest bedoelde 'moeten vrijstaan' om aan industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, ook met gebruikmaking, te eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens objecten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis, en dat zelfs daardoor bij het publiek verwarring mocht ontstaan, laat zich m.i. gelijk stellen: (ii) het 'moeten vrijstaan' om literatuur of kunst verder te ontwikkelen door het creëren van werken, ook met gebruikmaking van een (nog) persoonlijke stijl (van een bepaalde auteur) als zodanig (mits, op grond van de Auteurswet, uiteraard los van een bepaalde vormgegeven inhoud); en zulks ook als dat geschiedt te eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, en zelfs als daardoor bij het publiek verwarring mocht ontstaan. Het 'logisch' beredeneren van een voor de hand liggender (of even voor de hand liggend) tegengesteld standpunt is mij niet gelukt. 3.9. Daarnaast noteer ik dat het leerstuk van de - onder omstandigheden - ex art. 1401 (oud), thans: art. 6:162 BW te verbieden (product)nabootsing, door de Hoge Raad is ontwikkeld in een tijd dat toepassing van de Auteurswet op voortbrengselen van 'op nijverheid toegepaste kunst' in de kinderschoenen stond(16). Specifieke wetgeving voor zulke productnabootsing, laagdrempeliger dan de Auteurswet, in de vorm van wettelijk 'modellenrecht', bestond in Nederland toen - anders dan in omringende landen - nog niet. In die voor nu juist bescherming van industriële productvormgeving toentertijd als een lacune gevoelde behoefte voorzag en voorziet het Hyster Karry Krane-arrest (gevolgd door enige handenvol verfijnende arresten(17)) enigszins: welbewust - zoals bleek in nr. 3.7 - in beperkte mate. Om bescherming tegen stijlnavolging, los van concrete objecten is het in deze jurisprudentie van de Hoge Raad echter nooit gegaan. Ook niet om bescherming van bepaalde stijlen van productvormgeving ('productlijnen')(18). 3.10. In het principiële arrest Decca/Holland Nautic van HR 27 juni 1986(19) ging het over profiteren van andermans prestaties (hier: Decca's Navigation System DNS) anders dan door nabootsing van (concrete) producten. Ik citeer uit rov. 4.2: 'Bij de beoordeling van het middel in het principaal beroep [...]moet worden vooropgesteld:

- enerzijds dat het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic niet onrechtmatig is geoordeeld uit hoofde van de wijze waarop deze ontvangers zijn geconstrueerd [...], noch uit hoofde van de wijze waarop zij worden verhandeld, doch uitsluitend omdat Holland Nautic bij dat verhandelen profiteert van het bestaan van het DNS, en - anderzijds dat de omstandigheid dat Holland Nautic bij het verhandelen van haar radio-ontvangers profiteert van het bestaan - en dus van het instandhouden en, zonodig, verbeteren - van het DNS op zich zelf niet in strijd is met de zorgvuldigheid die Holland Nautic als concurrente van Decca jegens deze in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook niet als zij Decca daardoor nadeel toebrengt [...]. Beslissend is hier derhalve of afweging van de betrokken maatschappelijke belangen het oordeel wettigt dat de door het hof blijkens zijn r.o. 9 in aanmerking genomen bijzondere omstandigheden van het gegeven geval bedoeld profiteren niettemin onrechtmatig maken. Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de rechter door deze vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. [...]' 3.11. (Ook) dit Decca-arrest wijst in de richting van afwijzing van stijlbescherming via art. 6:162 BW. Gegeven is immers dat er geen sprake is van nabootsing van individuele objecten (wat via het auteursrecht of desnoods via de Hyster Krane-leer te verbieden zou zijn). Dan past terughoudendheid, en zou, gegeven het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming tegen stijlnabootsing, 'in beginsel ten minste vereist' zijn dat [eiser] zou profiteren van 'een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk [auteurs-]recht' rechtvaardigt. Maar onder 3.5.1 en 3.5.2 zagen wij dat en waarom in het auteursrecht stijlbescherming nu juist niét gerechtvaardigd, integendeel ongewenst wordt geacht. 3.12. In enige rechtspraak van hoven en rechtbanken is niettemin een (overeenkomstige) toepassing van de 'Hyster Karry Krane'-rechtspraak op stijlnabootsing gegeven. Dat gebeurde (vóór het Decca-arrest) in een arrest van Hof Arnhem van 1979 in de zaak Dick Bruna/ Rolf(20), in een vonnis van Pres. Rb. Amsterdam van 1979 in de zaak Henneman/ McCann-

279



Pagina 7 van 12

Erickson(21), en in een vonnis van Rb. Utrecht van 1985 de zaak Dick Bruna/A.W. Bruna(22).(23),(24) In de literatuur is deze toepassing geconstateerd door Van Engelen(25) en verdedigd door Peeperkorn(26) en door Van Maaren(27). Het impliciete uitgangspunt hierbij is klaarblijkelijk dat nabootsing die verwarring wekt, óók als het een stijl betreft, onbehoorlijk is. Volgens Van Maaren - die wél als eisen stelt dat de nagebootste stijl uniek is, en dat de nabootser zijn eigen stijl heeft verlaten - is stijlnavolging altijd nodeloos 'daar het aantal voorhanden zijnde mogelijkheden oneindig is'. Van Maaren stuitte overigens wel op 'de - lastige - vraag [...] of een en ander stand kan houden binnen het "restrictieve beleid" dat blijkt uit o.m. het arrest Decca/Holland Nautic', maar verdedigde dat dat zou moeten kunnen. 3.13. Tegenover de in nr. 3.12 aangehaalde rechtspraak staat een arrest van Hof 's-Gravenhage van 3 april 1970 over Hummel-beeldjes(28), waarin geoordeeld werd dat het verkopen van uit essentialia van verschillende Hummel-figuren samengestelde beeldjes geen bijzondere omstandigheid meebrengt waardoor van ongeoorloofde mededinging kan worden gesproken. Wat de literatuur betreft, moge ik verwijzen naar een zeer kritische noot van Van Nispen in BIE 1998, p. 289-290(29). En naar het volgende citaat uit SVV (2005)(30) waar ik - alles heroverwegende - nog steeds achter sta: 'Monopolisering van een stijl op zichzelf komt ons ook ongewenst voor. Wij menen dan ook dat er in beginsel geen plaats is voor bescherming van een stijl onder toepassing van zorgvuldigheidsnormen, en dat het criterium van de "nodeloze verwarring" hier niet voor (overeenkomstige) toepassing in aanmerking komt. Een zekere kans op verwarring kan, als men uitgaat van het principe van stijlnavolgingsvrijheid, niet incriminerend zijn; men mag tot een "school" behoren, en bij ongesigneerd werk kunstcritici en -historici laten puzzelen. Indien men stijlnavolging op zichzelf oirbaar acht, kan de eventuele verwarring evenmin op zichzelf als "nodeloos" gediskwalificeerd worden. Is er sprake van een té grote gelijkenis met een concreet werk uit de betrokken school of stijl, dan neme men inbreuk op auteursrecht aan. Voorts kan een bij loutere stijlnabootsing bewust gezaaide verwarring - in de zin van een onzorgvuldig uitlokken van een verkeerde toeschrijving aan een bepaalde auteur - op persoonlijkheidsrechtelijke gronden onrechtmatig zijn (vgl. het volgend nr). Dat kan dan leiden tot een aan die onrechtmatigheid aangepaste veroordeling (bijv. het doen van bepaalde (rectificerende) mededelingen), maar daarmee nog niet tot een breed verbod van "verwarrende stijlnabootsing".' 3.14.1. Onderdeel 1.1 is naar mijn mening terecht voorgesteld. 3.14.2. Daaraan kan m.i. niet afdoen dat het hof (toch nog) een zekere afbakening heeft willen geven, door in rov. 4.12.6 en in het dictum onder (4) te spreken over slaafse nabootsing van 'de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster] en daarop voorkomende figuren'.

Ook al is daarin een afbakening te vinden wat betreft via rov. 4.12.6 geïndividualiseerde werken van [verweerster], daarin is niét een afbakening te vinden die duidelijk maakt waarom de - volgens het hof zelf - auteursrechtelijk niet te verbieden stijlnavolging van deze via rov. 4.12.6 geïndividualiseerde werken volgens het hof tóch onrechtmatig zou zijn. Voor zover rov. 4.12.2 in dat opzicht richting zou (dienen te) geven - waarnaar rov. 4.12.6 evenwel niet verwijst - blijft onafgebakend in hoeverre navolging van de daar vermelde kenmerken de 'stijlnabootsing' onrechtmatig zou maken: rov. 4.12.3 rept slechts, maar dat acht ik in dit verband ontoelaatbaar onduidelijk, over het 'in meerdere of in mindere mate' terugkomen van aan [verweerster] toegeschreven stijlkenmerken in de werken van [eiser]. 3.15. Bij slagen van onderdeel 1.1 behoeven de overige onderdelen van middel I geen behandeling, omdat [eiser] daarbij dan geen belang meer heeft. Voor het geval dat de Hoge Raad anders oordeelt, zal ik ze oge niettemin bespreken. 3.16. De onderdelen 1.2 tot en met 1.5 bestrijden, vanuit verschillende invalshoeken, het door het hof door stijlnabootsing aanwezig geachte verwarringsgevaar tussen de in rov. 4.12.1 bedoelde werken van [eiser] resp. [verweerster]. Ik zie reden om eerst onderdeel 1.5 te bespreken (met als hypothetisch uitgangspunt dat naast onderdeel 1.1, ook de onderdelen 1.2 t/m 1.4 zouden falen). 3.17. Onderdeel 1.5 is gericht tegen de oordelen van het hof (rov. 4.12.5) dat nabootsers 'niet aan een onrechtmatigheidsoordeel kunnen ontkomen door (een eigen merk of) een eigen naam op hun werk te zetten', en dat het feit dat 'volgens zijn stelling, [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt', niet eraan afdoet dat als gevolg van de nabootsing van de stijl van [verweerster] verwarring bij het publiek te verwachten valt. Volgens de rechts- en motiveringsklachten van het onderdeel heeft het hof miskend dat de vermelding van de naam van de nabootser op het werk wel degelijk kan afdoen aan de aanwezigheid van (nodeloos) verwarringsgevaar, en daarmee van onrechtmatigheid. Niet valt in te zien waarom in het onderhavige geval het (in cassatie als vaststaand te beschouwen) feit dat [eiser] altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, niet leidt tot (althans bijdraagt aan) het ontbreken van (nodeloos) verwarringsgevaar. Zulks geldt in elk geval nu [eiser] heeft aangevoerd(31) dat hij altijd zijn naam op zijn werken vermeldt, en meer in het bijzonder dat (wat in cassatie eveneens als vaststaand moet worden beschouwd) op ieder schilderij van [eiser] in grote, contrasterende, duidelijk leesbare letters de naam '[eiser]' staat. 3.18. Iemand die inbreuk op eens anders auteursrecht pleegt, komt (natuurlijk) 'niet weg' door op zijn nabootsing van andermans werk zijn eigen naam te zetten. Sterker nog: naast inbreuk op auteursrecht zou er dan bovendien sprake zijn van plagiaat. Maar het omgekeerde gaat ook op. Wie niét een andermans werk verveelvoudigt in auteursrechtelijke zin, is

280



Pagina 8 van 12

auteursrechtelijk vrij om al dan niet zijn naam op het door hem gemaakte object te vermelden, en handelt - in geval van stijlgelijkenis - (extra) zorgvuldig door zijn eigen naam (duidelijk) te vermelden, teneinde mogelijke onjuiste toeschrijvingen tegen te gaan(32). 3.19. Hoe 'loopt' dit in geval van op grond van art. 6:162 onrechtmatig geachte (stijl-) nabootsing? Volgens het Hyster Karry Krane-leerstuk zit het decisieve onrechtmatigheidselement in: het niet afwijken op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet van belang zijn, en het daardoor wekken van verwarring. Expliciete rechtspraak van de Hoge Raad over de vraag of (directe of indirecte) herkomstverwarring toereikend kan worden weggenomen door een duidelijke merk- of andere afzendervermelding is mij niet bekend, maar het impliciete standpunt is wellicht dat ook bij ex art. 6:162 onrechtmatige productnabootsing, de nabootser daarmee 'niet wegkomt'.(33) Maar nu het geval van stijlnabootsing. Hier is verwarringwekkende gelijkenis tussen individuele objecten (dus) niet aan de orde. Hier is aan de orde dat ieder door een tegenpartij gemaakt object, dat zodanige gelijkenissen vertoont met de door de rechter aangenomen kenmerken van de stijl van de eiser dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, door een verbod getroffen zou worden. 3.20. Dat zou dus (heel) veel verder gaan. Zo ver, dat daarom - zoals eerder uiteengezet - m.i. onderdeel 1.1 zou moeten slagen: een te vergaande beperking van de scheppingsvrijheid, in strijd met het wettelijk (auteursrechtelijk) systeem. Indien de Hoge Raad niet voor gegrondbevinding van onderdeel 1.1 zou kiezen, dan vormt het boven gezegde m.i. een majeure reden om het ruime stijlnabootsingsverbod ten minste in te perken door uitsluiting van gevallen waarin daadwerkelijke (directe of indirecte) herkomstverwarring wordt voorkomen door een duidelijke vermelding van de - andere - maker. In deze zin: BGH 18 december 1968 (Hummelfiguren III)(34). Subsidiair concludeer ik dus tot gegrondbevinding van onderdeel 1.5. 3.21. Gegrondbevinding van onderdeel 1.5 brengt (net als gegrondbevinding van onderdeel 1.1) mee dat de onderdelen 1.2 t/m 1.4 geen bespreking meer behoeven. Ik zal toch nog bij deze onderdelen stilstaan(35). Zij lenen zich m.i. voor gezamenlijke bespreking. 3.22. Voor zover deze onderdelen de rechtsklacht(en) inhouden dat het hof een te lage drempel heeft gehanteerd door reeds onrechtmatigheid aan te nemen in geval van verwarringwekkende overeenstemming met (slechts) een stijl, zonder (vastgestelde) verwarringwekkende overeenstemming met individuele werken, zie ik daarin wel een adstructie van (het belang van) de klachten van onderdeel 1.1 en onderdeel 1.5, maar geen zelfstandig dragende klachten. Ik meen dus dat in het geval van falen van onderdeel 1.1 en/of onderdeel 1.5, de onderdelen 1.2 t/m 1.4 in zoverre het lot daarvan delen. 3.23. Vervolgens: voor zover de onderdelen 1.2 t/m 1.4 klagen over miskenning door het hof van de voor het

aanwezig achten van gevaar van (nodeloze) verwarring ingevolge eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad geldende criteria - de onderdelen spreken over: vergelijking van totaalindrukken, over bijkomende omstandigheden, en over ongenoegzaamheid van 'associaties' - kunnen zij, in geval van falen van de onderdelen 1.1 en 1.5, [eiser] niet baten. Indien - in weerwil van onderdeel 1.1 - 'grensverleggend' aanvaard wordt dat stijlnabootsing een onrechtmatige daad kan opleveren, en dat - in weerwil van onderdeel 1.5 - daaraan niet afdoet het voorkomen van herkomstverwarring door naamsvermelding, moeten 'vanzelf' nader aangepaste criteria gelden voor het vaststellen van gevaar van (nodeloze) verwarring, juist omdat dan verwarringsgevaar ook los van overeenstemming met individuele objecten incriminerend mag worden geacht. Anders gezegd: bij het in de vorige volzin nolens volens betrokken uitgangspunt, meen ik dat het hof bij zijn 'grensverlegging' niet verder is afgeweken van de volgens de bestaande HR-jurisprudentie geldende criteria, dan zo'n 'grensverlegging' naar haar aard zou gaan meebrengen. Zo zijn 'totaalindrukken' van individuele (concrete) werken dan niet meer aan de orde. 3.24.1. Voor zover de hier besproken onderdelen 1.2 t/m 1.4 nog motiveringsklachten behelzen dat het hof het in zijn rechtsopvatting decisieve gevaar van (nodeloze) verwarring onvoldoende onderbouwd zou hebben, falen zij wegens onjuiste lezing van het arrest. Het hof heeft een gemotiveerd oordeel gegeven dat en waarom zijns inziens: - (rov. 4.12.2) de werken van [verweerster] zich kenmerken door een eigen en duidelijk herkenbare stijl; - (rov. 4.12.3) die kenmerken in meer of mindere mate terugkomen in de litigieuze werken van [eiser]; - (rov. 4.12.4) de stijlnabootsing door [eiser] nodeloos is; - (rov. 4.12.5, tweede alinea) bij het publiek verwarring kan ontstaan en een werk van [eiser] door het publiek allicht voor een schilderij van [verweerster] kan worden aangezien. In een bij falen van onderdelen 1.1 en 1.5 vigerend systeem, kan dit een en ander als een toereikende motivering van 's hofs aanname van de (nodeloos) verwarringwekkende gelijkenis gelden. 3.24.2. Voor zover onderdeel 1.3 nog klaagt dat het hof in rov. 4.12.5 ten onrechte de omstandigheid in aanmerking zou hebben genomen dat [verweerster] bekendheid geniet (zodat [eiser] kan profiteren van de commerciële nabootsingen die de werken van [verweerster] hebben), faalt deze klacht omdat die deeloverweging kennelijk niet dragend is voor 's hofs oordeel. 3.B. Middel II: (Neven-)vorderingen bij slaafse nabootsing 3.25. Middel II heeft betrekking op door het hof in het dictum uitgesproken (neven-) veroordelingen (aan de proceskostenveroordeling is het afzonderlijke middel III gewijd). Zie ik het wel, dan komt bij slagen van middel I (onderdeel 1.1 of onderdeel 1.5) middel II bij

281



Pagina 9 van 12

gebrek aan belang niet aan de orde. Ik zal het middel evenwel bespreken. 3.26. Onderdeel 2.1 wijst erop dat het hof onder 4.12 (4.12.6, A-G) heeft overwogen dat het de op slaafse nabootsing gebaseerde verboden en geboden van [verweerster] zal toewijzen met dien verstande dat de toewijzing zich enkel uitstrekt over de ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser]. Het onderdeel klaagt over onbegrijpelijkheid (en/of innerlijke tegenstrijdigheid) van het arrest, nu het hof in dictum sub (4) t/m (8) - voor zover betrekkelijk tot slaafse nabootsing - geen dienovereenkomstige beperking heeft aangebracht. 3.27. Deze klacht faalt omdat - volgens vaste rechtspraak - de (eventueel) (te) ruim geformuleerde verbods- en bevelsdicta moeten worden gelezen in het licht van de gronden waarop zij in het lichaam van het vonnis of arrest gebaseerd zijn(36). Aldus moeten de hier bedoelde onderdelen van het dictum overeenkomstig rov. 4.12.6 beperkt geacht worden tot 'ten processe middels producties aan de orde gestelde werken van [eiser]', en is er geen tegenspraak of onbegrijpelijkheid. 3.28. Onderdeel 2.2 klaagt over de nevenveroordelingen onder (5) t/m (8) in het dictum van het arrest. Het gaat hier om de volgende veroordelingen: '5) veroordeelt [eiser] om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van [verweerster], mr. R.S. Le Poole te Amsterdam, te doen toekomen een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie: a) het aantal van de bij [eiser] nog aanwezige door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], onder vermelding van de locatie waar deze werken zich bevinden; b) de vermelding van de naam, adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en telefaxnummers van iedere derde aan wie [eiser] de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], op enigerlei wijze heeft geleverd, verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking heeft gesteld; c) de door [eiser] behaalde omzet en winst met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster]; 6) veroordeelt [eiser] om met de door hem vervaardigde schilderijen en zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], genoten winst zoals hiervoor sub 5 c bedoeld, binnen 14 dagen na verzending aan mr. R.S. Le Poole van de hiervoor bedoelde opgave af te dragen aan [verweerster], zulks

door betaling daarvan op een door [verweerster] aan te geven wijze; 7) veroordeelt [eiser] om alle schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster] en die zich bevinden bij de hierboven sub 5 b bedoelde derden, met uitzondering van de schilderijen en/of zeefdrukken die [eiser] aan derden verkocht heeft, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest op zijn kosten terug te nemen; 8) veroordeelt [eiser] om op zijn kosten, binnen 30 dagen na betekening van dit arrest, zijn totale voorraad schilderijen en/of zeefdrukken die inbreuk maken op of een slaafse nabootsing zijn van de ten processe middels producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster], alsmede de sub 7 bedoelde schilderijen en zeefdrukken, naar keuze van [verweerster], hetzij ter vernietiging af te staan aan [verweerster], hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen drie werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan mr. R.S. Le Poole, voornoemd'. Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte deze nevenvorderingen toegewezen met betrekking tot de schilderijen en zeefdrukken van [eiser] die een slaafse nabootsing zijn van de ten processe door middel van producties aan de orde gestelde schilderijen van [verweerster]. Volgens de klacht heeft het hof miskend dat voor toewijzing van deze nevenvorderingen - die kennelijk wat de auteursrechtinbreuk betreft (vooral) gegrond zijn op art. 27a en 28 Auteurswet - ter zake van slaafse nabootsing geen grondslag bestaat in het recht. Dit geldt volgens het onderdeel in het bijzonder voor de veroordeling tot winstafdracht (dictum onder 6)). 3.29. Wat betreft de (potentieel) geschonden rechtsregel(s), volstaat het onderdeel met de stelling dat voor deze nevenveroordelingen 'ter zake van slaafse nabootsing geen grondslag bestaat in het recht'. Dat is gemakkelijk gezegd, en het is zo gezegd ook niet waar. 3.30. Wij betreden hier het in onrechtmatige-daad-context nog weinig wettelijk geregelde(37), maar in rechtspraak en rechtsleer enigszins ontwikkelde leerstuk van 'aan de onrechtmatige gedraging aangepaste veroordelingen'. Een richtinggevend arrest van de Hoge Raad was en is: HR 28 juni 1974 (Caltex/Kamsteeg)(38). De voornaamste aan het onderwerp gewijde studie is de dissertatie van C.J.J.C. van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel (1978). Dit leerstuk (waarbij het ook gaat om bijv. toewijsbaarheid van bevelen tot HIV-tests jegens bijters of verkrachters, en om al dan niet tijdelijke straatverboden jegens stalkers) wordt sinds 1992 (mede) gegrond op art. 3:296 van het (toen nieuwe) BW, terwijl ook art. 6:103 (over schadevergoeding anders dan in geld) als een grondslag naar voren is gebracht. Over de nadere vormgeving en toepassing van het leerstuk valt met name te lezen in het Groene

282



Pagina 10 van 12

Serie-deel Onrechtmatige Daad, onderdeel II.1, Rechtsvorderingen (T.E. Deurvorst). 3.31. Hoewel ik mij meer dan eens gereserveerd heb getoond over even vergaande als gemakkelijk gegeven sancties in de vorm van civielrechtelijke bevelsvarianten(39), meen ik, hier uitgaande van falen van onderdeel I, dat anders dan onderdeel 2.2 beweert niet gezegd kan worden dat de door het hof onder 5, 7 en 8 uitgesproken bevelen in strijd met een rechtsregel gegeven zijn. Dat zij ontleend zijn aan in i.e.-wetgeving (zoals de Auteurswet) wettelijk geregelde sancties, en dat een dergelijke wettelijke sanctieregeling voor gevallen van slaafse nabootsing ontbreekt, doet daaraan niet af: aan de i.e.-wetgeving komt wat dit betreft geen a contrario-werking toe. Waar het (naar het criterium van het genoemde Caltex/Kamsteeg-arrest) om gaat, is of deze bevelen kunnen gelden als aangepaste veroordelingen tot het goed maken van de nadelen die als gevolg van de onrechtmatige gedragingen zijn of kunnen worden geleden(40). Dat kunnen zij. Klachten over buitenproportionaliteit - daargelaten of die zouden kunnen opgaan - zijn in het middel niet te lezen. In de feitelijke instanties zijn desbetreffende verweren ook niet gevoerd. 3.32. Gaat het vorenstaande ook op voor de in het dictum onder (6) bevolen winstafdracht? Ja. Sterker nog: hier biedt art. 6:104 BW een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, mede voor gevallen van slaafse nabootsing. Daarmee faalt onderdeel 2.2 in zijn geheel. Op het bevel tot winstafdracht heeft echter ook onderdeel 2.3 nog betrekking. 3.33. Volgens onderdeel 2.3 heeft het hof althans miskend dat een vordering tot afdracht ter zake van door slaafse nabootsing genoten winst slechts kan worden toegewezen jegens een partij die ter zake van zijn slaafse nabootsing te kwader trouw is. Zou het hof dat niet miskend hebben, dan is zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd, nu het hof niet (kenbaar) kwade trouw bij [eiser] heeft vastgesteld. Zulks geldt, volgens het onderdeel, in elk geval nu niet valt in te zien dat het door [eiser] gevoerde verweer in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kon worden aangemerkt(41), en bovendien de juistheid van de rechtsopvatting dat, kort gezegd, ook louter stijlnavolging door zorgvuldigheidsnormen kan worden beschermd (welke opvatting door onderdeel 1.1 hiervóór wordt bestreden), door de Hoge Raad nooit is bevestigd en deze rechtsopvatting niet onomstreden is. 3.34. Het onderdeel faalt omdat boek 6 BW, inzonderheid ook art. 6:104, een vereiste van kwade trouw voor toewijsbaarheid van schadevergoeding in de vorm van winstafdracht niet kent. Hier gelden de gewone regels van toerekenbaarheid. Weliswaar kan de rechter bij zijn bevoegdheid om de schadevergoeding op het bedrag van de winst (of op een gedeelte daarvan) te begroten rekening houden met de mate van verwijtbaarheid, maar art. 6:104 BW verplicht de rechter daartoe niet. 3.35. Ook de motiveringsklacht van het onderdeel gaat niet op. Het onderdeel zoekt kennelijk aansluiting bij

het arrest van BenGH 11 februari 2008 (Ondeo Nalco/Michel)(42) waarin het BenGH in merkenrechtelijke context heeft beslist: - 'dat van "gebruik te kwader trouw" als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW(43) slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, zodat de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord' (rov. 14); - 'Van opzettelijke of moedwillige inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan' (rov. 15); - 'Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bijvoorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op (a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar [...]' (rov. 15). Het onderdeel ziet over het hoofd dat de Benelux-wetgever ten aanzien van merk- of model-inbreuk(44) de expliciete keuze heeft gemaakt dat voor winstafdracht geen plaats is indien 'de rechter van oordeel is dat [het] gebruik niet te kwader trouw is', maar dat de Nederlandse BW-wetgever die keuze niet heeft gemaakt. 3.C. Middel III: Proceskostenveroordeling 3.36. Indien middel I (of middel II) slaagt, bestaat m.i. voor [eiser] geen belang bij afzonderlijke behandeling van de onderdelen 3.1, 3.2 en 3.3. 3.37. Onderdeel 3.1 is gericht tegen rov. 4.5 van 's hofs arrest, luidende: '4.5. Met grief 4 stelt [verweerster] aan de orde dat de rechtbank ten onrechte het geschil niet mede op basis van onrechtmatige daad - slaafse nabootsing - heeft beoordeeld, maar heeft geoordeeld dat [verweerster] uitsluitend het auteursrecht aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Deze grief slaagt, nu uit onderdeel 5.3 van haar aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen blijkt dat [verweerster] haar vorderingen mede op onrechtmatige daad had gebaseerd. Reeds het feit dat deze grief slaagt, leidt tot vernietiging van het vonnis op het principaal appel, en leidt tot een integrale nieuwe beoordeling van de vorderingen, rekening houdend met de grenzen van het geschil zoals deze door de grieven zijn getrokken.' 3.38. Het onderdeel klaagt over een onbegrijpelijke uitleg gegeven aan de gedingstukken, omdat de vorderingen van [verweerster], zoals weergegeven in het petitum op p. 12-14 van de inleidende dagvaarding immers niet anders kunnen worden uitgelegd dan dat hieraan het auteursrecht ten grondslag is gelegd en niet een onrechtmatige daad. Volgens het onderdeel heeft [verweerster] weliswaar in onderdeel 5.3 van de aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen opgemerkt dat 'ook het overnemen van stijlelementen nodeloze verwarring meebrengt bij het publiek, hetgeen onrechtmatig is jegens [verweerster]', maar heeft zij vervolgens deze

283



Pagina 11 van 12

aangestipte beweerdelijke onrechtmatige daad niet aan een vordering ten grondslag gelegd, en, integendeel, in § 9.1 van haar aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen de (expliciet) louter op het auteursrecht gegronde vorderingen van het petitum gehandhaafd. 3.39. Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden om twee - zelfstandig dragende - redenen. In de eerste plaats is de gangbare uitleg van de regel dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld (art. 237 Rv.) deze, dat het winnen van een procedure in hoger beroep meebrengt dat de in appel verliezende partij (alsnog) in de kosten van (ook) de eerste instantie wordt veroordeeld, óók indien het in appel aangenomen 'gelijk' berust op andere gronden dan aangevoerd in eerste instantie. Het gaat hierbij - per saldo - om een petitum/dictum-vergelijking(45). Een ratio hiervan is het beginsel dat het appel mede mag dienen om eigen tekortkomingen in de eerste instantie te herstellen. Weliswaar kan de rechter 'nodeloos' aangewende of veroorzaakte kosten voor rekening van de desbetreffende partij laten, maar art. 237 Rv. laat zulks aan het (aan beoordeling in cassatie onttrokken) oordeel van de feitenrechter over(46). In de tweede plaats geldt in cassatie dat de uitleg van gedingstukken, behoudens onbegrijpelijkheid, aan de (hoogste) feitenrechter is overgelaten. 's Hofs interpretatie van de uitlating zijdens [verweerster] bij comparitie, dat zij haar vorderingen mede op onrechtmatige daad - slaafse nabootsing - wenste te gronden en dat zij dat ook dééd (ook al paste zij haar petita in eerste instantie nog niet aan), acht ik niet onbegrijpelijk(47). 3.40. Onderdeel 3.2, gericht tegen rov. 4.17, deelt het lot van onderdeel 3.1. Daaraan doen de in dit onderdeel naar voren gebrachte verbijzonderingen niet af. 3.41. De 'veegklacht' van onderdeel 3.3 deelt het lot van onderdelen 3.1 en/of 3.2. 3.42. Onderdeel 3.4 klaagt dat het hof ten onrechte (in rov. 4.19 en het dictum onder (11)) de wettelijke rente over het door [eiser] aan [verweerster] terug te betalen bedrag van € 14.500 berekende vanaf de dag van betaling door [verweerster] aan [eiser] tot aan de dag van volledige terugbetaling. Het hof heeft daarmee miskend dat wettelijke rente conform art. 6:119 BW wordt berekend over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest, of (subsidiair) miskend dat het verzuim met betrekking tot de ongedaanmaking van de voldoening van een in eerste aanleg uitgesproken maar in hoger beroep vernietigde proceskostenveroordeling - zijnde een vordering uit onverschuldigde betaling - eerst intreedt zodra aan een van de voorwaarden van art. 6:82 of 6:83 BW is voldaan. 3.43. Ik meen dat - zonder dat zulks toelichting behoeft - dit onderdeel slaagt. 4. Conclusie Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige verdere bepalingen als de Hoge Raad geraden zal oordelen.

1 (Verkort) ontleend aan rov. 2.1 t/m 2.5 en 4.1.2 t/m 4.6 van het (ten deze niet) bestreden arrest. 2 LJN BU4770, incl. de afbeeldingen van werken van partijen (in kleur). Vgl. voor de herkomst van de afbeeldingen rov. 2.5 van het arrest (onbestreden in cassatie). 3 Na het arrest van 15 november 2011 is de cassatiedagvaarding op 15 februari 2012 uitgebracht. 4 HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712 (Van Gelder/Van Rijn); vgl. ook HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m.nt. DWFV (Decaux/Mediamax; stadsmeubilair), rov. 3.4. 5 Uitzonderingen zijn: F.W. Grosheide, BIE 1985, p. 186-193 en IER 1988, p. 43-45, alsmede D. Peeperkorn, in Beeldrechtwijzer (1987), p. 87-97. Hierna genoemde schrijvers van na 1985 resp. 1988 tonen zich door Grosheide en Peeperkorn niet overtuigd. 6 Vgl. Wichers Hoeth, noot (sub 3) onder HR 11 december 1981, NJ 1982, 286 (Spaanse tegels), instemmend aangehaald door Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912 (1986), p. 69 (in aant. 1(d) op art. 10 Aw); voorts: Van Maaren, AMI 1988, p. 95; Quaedvlieg, AMI 1996, p. 195; Van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen (6e druk 2007), nr. 3.1, p. 52; Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht (3e druk 2005) [hierna aangehaald als: SVV (2005)], § 3.7, p. 63-64; Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (10e druk 2011), nr. 535. 7 Noot onder HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa). Zie ook SVV (2005) t.a.p. 8 Vgl. Van Maaren, a.w., op p. 96 r.k. 9 Vgl. Van Lingen t.a.p.; SVV (2005) t.a.p. 10 Grosheide, BIE 1985, op p. 192, nr. 7, laatste alinea, onderkent dat met de mogelijkheid van inpassing van een persoonlijke stijl in het auteursrechtelijk systeem, nog niets gezegd is over tegenkanten van algehele toepasselijkverklaring van het auteursrecht, waarbij hij met name denkt aan de lange duur. Terzijde: zoals Grosheide opmerkt (BIE 1985, op p. 190; IER 1988, op p. 44) heb ik in Ars Aequi 1984, p. 672 (677) geschreven dat bescherming van een eigen stijl op zichzelf in het auteursrechtelijk systeem te passen zou zijn. T.a.p. heb ik daaraan onmiddellijk toegevoegd dat het auteursrecht toch maar niet zo ver zou moet gaan (om redenen als in de hoofdtekst hierboven aangegeven). 11 Als geparafraseerd door Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Auflage 2010, § 2, Randnr. 49. 12 BGHZ 5, 1, NJW 1952, p. 784, GRUR 1952, p. 516. In dit arrest werden ook de stijlnabootsingsklachten op basis van het oude § 25 WZG (Ausstattungsschutz) en § 1 UWG (oneerlijke mededinging) afgewezen. 13 In latere zaken ging het (de rechtsopvolgster van) Zuster Hummel nauwelijks beter af bij het BGH: zie BGH 23 juni 1961, GRUR 1961, p. 581 m.nt. D. Reimer (Hummelfiguren II); BGH 18 december 1968,

284



Pagina 12 van 12

GRUR 1970, p. 250 (Hummelfiguren III). In laatstgenoemde zaak werden van de door eiseres als onrechtmatige nabootsing aangevochten 25 beeldjes van de concurrent er per saldo twee, 'Junge mit Korb, der eine Gans angreift', resp. 'Schuljunge' (nader gedetailleerd omschreven in rov. 3) als 'identisch oder doch nahezu übereinstimmend' (rov. 2) in strijd met art. 1 UWG veroordeeld. 14 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr. 55, p. 113. 15 Vgl. Hijmans van den Berg in zijn noot in AA onder HR 26 juni 1953 (zie vorige voetnoot). 16 Vgl. de inleiding op de vraagstelling door de Hoge Raad in het (eerste) Screenoprints-arrest, HR 29 november 1985, NJ 1987, 880, AMI 1986, p. 13, BIE 1986, nr. 15, p. 55, rov. 3.4; vgl. ook bijv. Th. Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat (1971), in het bijzonder nr. 3.6. 17 Zie hierover bijv. Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom deel 3 (2012), nr. 4.4.3.4.2 (p. 314-515). 18 Indien men daartoe de 'standaardisatie'-jurisprudentie zou willen rekenen, werd juist geoordeeld ten voordele van de navolger. Vgl. HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 (Klerenhangers); HR 20 november 2009, LJN BJ6999, NJ 2011, 302 m.nt. JHS, IER 2010, nr. 16, p. 92 m.nt. FWG (Lego/Mega Brand). 19 NJ 1987, 191 m.nt. vNH, BIE 1986, nr. 71, p. 280, IER 1986, nr. 29, p. 78, CR 1986, p. 176 m.nt. Dommering. 20 Hof Arnhem 6 maart 1979, AMR 1980, p. 32 (met ill.), BIE 1981, p. 42. 21 Pres. Rb. Amsterdam 1 november 1979, AMR 1980, p. 13, BIE 1980, nr. 25, p. 98 m.nt. DWFV; in deze zaak werd stijlnabootsing overigens niet aangenomen. 22 Rb. Utrecht 4 december 1985, NJ 1987, 677. 23 De s.t. namens [eiser] maakt nog melding Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2012, LJN BV7194 (Blond c.s./ Xenos), waarin eveneens onrechtmatigheid van stijlnabootsing werd aangenomen. Het betreft een arrest van dezelfde kamer van het hof die het arrest in de zaak [eiser]/[verweerster] wees. 24 Een soort van 'stijlbescherming' is op grond van art. 6:162 BW ook aangenomen door Pres. Rb. 's-Gravenhage 7 mei 1998, BIE 1998, nr. 54, p. 287 m.nt. CvN, en door Hof 's-Gravenhage 21 augustus 2008, IEF 7202, IEPT20080821 (twee zaken, met nogal wat 'bijmengsels', tussen Bols en Goedewaagen, over miniatuur porseleinen huisjes zoals gedistribueerd door KLM). 25 Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming, diss. 1994, nr. 7.3.13, p. 278-279. 26 A.w., op p. 95. 27 A.w., op p. 97-98. 28 Hof 's-Gravenhage 3 april 1970, NJ 1971, 57, BIE 1971, nr. 66, p. 225. 29 Vgl. voetnoot 24. 30 § 8.6, p. 402-403. 31 Het onderdeel verwijst naar de MvA, § 55. 32 Vgl. het citaat uit SVV (2005) § 8.7, p. 402-403, aangehaald in nr. 3.13, in fine.

33 Deze observatie laat zich al ontlenen aan de context van de Hyster Karry Krane-arrest zelf. Bij aanschaf van een hijskraan zal de (bedrijfsmatige) aspirant-koper toch bezwaarlijk door de nodeloze gelijkenissen tussen de hijskranen van Hyster respectievelijk van Thole denken dat Thole en Hyster dezelfde zijn, of dat zij met elkaar of met één en dezelfde (derde) fabrikant verbonden leveranciers zijn. 34 GRUR 1970, p. 250, rov. 5, laatste alinea en rov. 6. 35 Ik wijs nog op een kennelijke tikfout in de cassatiedagvaarding bij onderdeel 1.3, op p. 6, zevende regel. Daar staat: 'niet onder bijzondere, bijkomende omstandigheden', terwijl kennelijk bedoeld is: niet zonder bijzondere, bijkomende omstandigheden'. 36 Vgl. bijv. Groene serie OD, Afd. II.1, Rechtsvorderingen (Deurvorst), nr. 235 e.v., i.h.b. nrs. 245-246 en daar vermelde rechtspraak en literatuur. 37 Op de winstafdracht (dictum onder 6) kom ik hierna in nr. 3.32 afzonderlijk terug. 38 NJ 1974, 400 m.nt. GJS, AA 1974, p. 624 m.nt. G. Vgl. ook HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 (Hameco/SKF) over rechterlijke bevelen in een i.e.-zaak waarvoor daarop toegespitste i.e-wetgeving nog niet bestond. 39 Vgl. mijn opstel Aangepaste veroordelingen in Van der Grinten-bundel Goed & Trouw (1984), p. 561-576 en mijn noot in NJ 1990, 664 onder het Hameco/SKF-arrest. 40 Het onder 5 genoemde bevel kan niet alleen dienen voor berekening van af te geven winst (waarover hieronder nader), maar ook voor berekening van door [verweerster] geleden schade. 41 Het onderdeel verwijst naar de MvA, § 53-57. 42 LJN BC6935, NJ 2008, 535 m.nt. ChG. 43 Thans: art. 2.21 lid 4 BVIE. 44 Vgl. art. 3.17 lid 4 BVIE. 45 Aan [eiser] kan worden toegegeven dat [verweerster] niettegenstaande haar opmerkingen bij comparitie, haar (slechts) over 'auteursrecht' sprekende petita in prima niet had aangepast; maar in de appeldagvaarding (toegelicht bij MvG) heeft [verweerster] dat wel gedaan. 46 Het onderdeel klaagt ook niet over nodeloos veroorzaakte kosten. 47 Evenmin onbegrijpelijk acht ik het oordeel in andere zin van de rechtbank; maar bij verworpen 'onbegrijpelijkheidsklachten' geeft het oordeel van de laatste rechter de doorslag.

285


Documents

AvdR Incompany DBJ IE