BMPP STUDIO LEGALE Dott. Carlo Bonucci Corso Vannucci no. 10 06121, Perugia, Italia. [email protected] Tel. 075 5732277 La sorveglianza del marchio

BMPP STUDIO LEGALE

Dott. Carlo Bonucci Corso Vannucci no. 1006121, Perugia, [email protected] Tel. 075 5732277

La sorveglianza del marchio. Nuove opportunità nella difesa del titolo di

proprietà registrato.

CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA

14 SETTEMBRE 2012

Carlo Bonucci Copyright 2012

La sorveglianza (Trademark watching service)

Obbiettivo.

Presupposto. Diritto conferito con la registrazione.

Servizio di Sorveglianza.

Strumenti di tutela. Amministrativa e Giudiziaria.



Cosa succede se…?

Cosa succede se…?


• Marchi registrati. Simili/identici.• Uso di simili/identiche

denominazioni aziendali.


Sorveglianza. Strumento di analisi della concorrenza.

• Uso dei nomi da parte dei concorrenti nelle stesse classi di prodotti e servizi.

• Esame dei marchi registrati dalla concorrenza.

• MARCHI CINESI- MARCHI Giapponesi-Russi.

• Nomi a dominio-Uso in Internet


Sorveglianza. Strumento di analisi della concorrenza.

• Procedimento amministrativo attraverso il quale il soggetto portatore di interessi richiede che l’Ufficio, rifiuti la registrazione totale o parziale (con riferimento ai prodotti/servizi) di una domanda di registrazione di un marchio comunitario.


Difesa del titolo. Opposizione.

Opposizione: I soggetti.Opponente: presenta l’opposizione contro ladomanda di registrazione di marchiocomunitario, deve essere il titolare dei diritti.anteriori o un licenziatario autorizzato.Richiedente: titolare della domanda diregistrazione di marchio comunitario oggettodell’opposizione.


Opposizione: Tempi; Forma • Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio

comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio.• L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. • Si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa

d'opposizione.


Opposizione: Notifica

Il titolare della domanda di registrazione dimarchio comunitario viene immediatamenteinformato dell’opposizione


Opposizione: Lingua del procedimento.La lingua del marchio comunitario oggetto di opposizione: a) Se questa è una delle 5 lingue ufficiali dell’UAMI, altrimenti la seconda lingua.b) Se viene usata un’altra delle 5 lingue ufficialidell’UAMI, entro 1 mese deve essere depositatala traduzione nella prima o seconda lingua delmarchio comunitario impugnato.


Opposizione: Motivi fondanti

Marchio anteriore identico per prodotti/servizi identici (cd. doppia identità).Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o simili, se sussisterischio di confusione.


Opposizione: Motivi fondanti

Marchio anteriore identico o simile perprodotti/servizi non simili, se il marchioanteriore gode di notorietà e sussista indebitovantaggio o pregiudizio.Marchio o altro segno non registrato eutilizzato nella normale prassi commerciale, diportata non puramente locale. (ITALIA).


Marchio comunitarioMarchio nazionaleMarchio internazionale con efficacia in uno Stato Membro.Marchio internazionale EU


Opposizione: Quali Marchi Anteriori?

Opposizione: Esame di ammissibilitàUamiEsame dei requisiti formali.Irregolarità assolute: ossia le irregolarità che non possono essere sanate una volta scaduto il termine per l'opposizione.Irregolarità relative: le irregolarità che possono essere sanate dopo la scadenza del termine per l'opposizione.


Opposizione: Quali irregolarità AssoluteIdentificazione del marchio comunitario oggetto dell’opposizione.Indicazione dei motivi dell’opposizione (dirittianteriori).


Opposizione: Irregolarità relativeIndicazione delle date dei diritti anteriori.Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano marchi comunitari o denominativi.Indicazione dei prodotti e/o servizi e dell’eventuale notorietà del marchio anteriore Identificazione dell’opponente.


Opposizone: periodo di riflessione (cooling-off)Periodo durante il quale le parti possonoraggiungere un accordoDura 2 mesi dalla data di comunicazionedell’ammissibilità O. da parte dell’UAMI.È prorogabile fino a 22 mesi (totale max 24 mesi) su richiesta di entrambe le parti.


Opposizione: fase contraddittoriaLe parti presentano prove e osservazioni asostegno ed a difesa della loro rispettive posizioni.Inizia l’opponente: 2 mesi di tempo.Segue il richiedente: 2 mesi di tempo.Chiude l’opponente, ma l’UAMI può accordare/richiedere ulteriori interventi.


Opposizione: decisioneDa parte della divisione Opposizione dell’UAMI,una volta terminato il contraddittorio.Può:a) respingere la domanda di registrazione per tuttio solo alcuni prodotti e/o servizib) respingere l’opposizione


Opposizione: RicorsoContro la decisione della divisione Opposizionedell’UAMI può essere presentato ricorso davantialle Commissioni di Ricorso dell’Ufficio entro 2mesi dalla notifica della decisione.Contro la decisione della Commisione di Ricorsodell’UAMI può essere presentato ricorso davantialla Corte di Giustizia delle Comunità Europeeentro 2 mesi dalla notifica della decisione


Brevissimi cenni: Italia1 luglio 2011•Domande di registrazione di marchio italiane presentate dopo il 1 maggio 2011.•Registrazioni internazionali estese all’Italia pubblicate nel 1° numero del mese di luglio 2011 della Gazzetta dell’OMPI.


Opposizione: ItaliaForma, NotificaTermine- dalla data di pubblicazione della domanda diregistrazione del marchio italiano;- o dalla data di registrazione del marchio percui viene richiesta l’estensione internazionale;- o dal 1º giorno del mese successivo allapubblicazione del marchio internazionale estesoall’Italia


Opposizone Italia: Motivi

No: marchio non registrato

SI: (ma) Nomi e ritratti di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e di enti ed associazioni senza scopo di lucro se:

- notori

- registrati dal non avente diritto o senza l’autorizzazione di quest’ultimo.


Opposizione Italia: decisioneDecisioneL’UIBM decide se:a) respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni prodotti e/o servizi.b) respingere l’opposizione.


Opposizione: Ricorso

Contro la decisione dell’UIBM può essere presentato ricorso davanti alle Commissioni dei Ricorsi entro 2 mesi dalla notifica della decisione.


Grazie per la Vostra Attenzione!Per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento

[email protected]


Documents

BMPP STUDIO LEGALE Dott. Carlo Bonucci Corso Vannucci no. 10 06121, Perugia, Italia. [email protected] Tel. 075 5732277 La sorveglianza del marchio