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MAYO2018

TribunalGeneral.Fotografía.Fuente:TribunaldeJusticiadelaUniónEuropea

MESSIPUEDEREGISTRARSUMARCA«MESSI»PARAARTÍCULOSYPRENDASDEVESTIRDEPORTIVOSPESEALAEXISTENCIADELASMARCASANTERIORES«MASSI»DEUNA

SOCIEDADESPAÑOLA

María Angustias Díaz Gómez Catedrática de Derecho Mercantil

CoordinadoradelGrupodeInnovaciónDocentedeDerechoMercantildelaUniversidaddeLeón

(GID-DerMerUle)

El renombre del jugador de fútbol neutraliza lassimilitudesgraficasyfoneticasconaquellasmarcas.

En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal

Generalde26deabrilde2018SegúnelTribunalGeneralLionelMessipuederegistrarsumarca

«MESSI»paraartıculosyprendasdevestirdeportivosPara el Tribunal General el renombre del jugador de futbol

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neutralizalassimilitudesgraficasyfoneticasentresumarcaylamarcapreexistente«MASSI»pertenecienteaunasociedadespanola

Loshechosalosqueserefierelasentenciaseremontanaagostode 2011, fecha en la que el jugador de futbol Lionel Andres MessiCuccittini solicito a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UnionEuropea(EUIPO)elregistrodeunamarcadelaUnionparaprendasdevestir, calzado y artıculos de gimnasia y deporte. Como es sabido lamarcadelaUnionesvalidaentodoelterritoriodelaUnionEuropeaycoexiste con lasmarcas nacionales. Las solicitudes de registro de lasmarcas de la Union se dirigiran a la EUIPO, siendo recurribles susresolucionesanteelTribunalGeneral.

Lamarcacuyoregistrosesolicitoeselsignofigurativosiguiente:

La solicitud de marca de la Union se publico en el Boletín de

MarcasComunitariasde23deagostode2011.En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formulo

oposicionalregistrodelamarcadelSr.Messi,invocandolaexistenciade riesgo de confusion con las marcas denominativas de la Union«MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir,calzado,cascosparaciclistas,trajesdeproteccionyguantes.Enmayode 2012 los derechos sobre estas marcas fueron transferidos a lasociedadJ.M.-E.V.ehijos.Laoposiciónformuladafueestimadaen2013porlaEUIPO.AsuvezMessiinterpusoantelaEUIPOunrecursocontralaresoluciondictada.Enabrilde2014laEUIPOdesestimoelrecurso,porconsiderar,esencialmente,queexistıariesgodeconfusionentrelasmarcas.ParalaEUIPOlasmarcasencuestionsonsimilaresporquesuselementos dominantes, constituidos por los terminos «MASSI» y«MESSI»,sonpracticamenteidenticosenlosplanosgraficoyfonetico,desuertequeunaeventualdiferenciaconceptualsoloserıapercibida,ensucaso,porunapartedelpublicopertinente.

Messinoconsiderosatisfactoria laresoluciondelaEUIPO,porlo

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quesolicitosuanulacionanteelTribunalGeneraldelaUnionEuropea.En la sentencia que nos ocupa, el Tribunal General anula la

resoluciondelaEUIPO.Señala el Tribunal General que los signos que componen las

marcasenconflictopresentanunasimilitudmediaenelplanografico,debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi esextremadamente similar al elemento denominativo presente en lamarcaMASSI.ElTribunalGeneralconfirmalaconclusiondelaEUIPOdeque los signosen conflicto sonmuy similares anivel fonetico. Sinembargo, a juicio del Tribunal General la EUIPO incurrio en error alcompararlossignosenelplanoconceptual.ParaelTribunalGeneraleserroneo considerar que el Sr. Messi unicamente goza de renombreentre el publico interesado en el futbol y en el deporte en general.Recuerda el Tribunal General que este jugador de futbol es unapersonalidadpublicamuyconocida,quepuedeverseconfrecuenciaenlatelevision

Alrespecto,señalaelTribunalGeneral:“eserroneoconsiderarqueLionelMessiunicamentegozade

renombreentreelpublicointeresadoenelfutbolyeneldeporteengeneral.Comoalegaelrecurrente,esunapersonalidadpublica,conocida por la mayorıa de las personas informadas,razonablementeatentasoperspicaces,queleenlaprensa,venlasnoticiasenlatelevision,vanalcineoescuchanlaradio,mediosenlosquepuedenverloyenlosquehabitualmentesehabladeelyde la que habitualmente se habla en la television y en la radio.Considera el Tribunal General que la EUIPO deberıa haberexaminado si una parte significativa del publico pertinente nopodrıa establecer una asociacion conceptual entre el termino«messi»yelapellidodelcelebrejugadordefutbol.Finalmente,elTribunal General indica que se ha de tener en cuenta que losproductos designados por las marcas en conflicto entre los quepodrıa existir riesgo de confusion, aun cuando no se limiten alambito del futbol, son, concretamente, artıculos y prendas devestir deportivos. Por ello parece poco probable que elconsumidormediodeestosproductosnoasociedirectamente,enla granmayorıa de los casos, el termino «messi» al apellido delcelebre jugador de futbol. Anade que, si bien es posible quealgunosconsumidoresnuncahayanoıdohablardelSr.Messionorecuerden haberlo hecho, no se tratara del tıpico consumidormedioquecompraartıculosoprendasdevestirdeportivos”.

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El Tribunal General concluye que, si bien los signos en conflictoglobalmentesonsimilares,existendiferenciasconceptualesentreellosque vienen a neutralizar las similitudes graficas y foneticas En estesentido, el Tribunal General hace hincapié en que una partesignificativa del publico pertinente asociara el termino «messi» alapellidodelcelebre jugadorde futboly, consiguientemente,percibiradicho termino «massi» como un termino conceptualmente diferente.Estima que el grado de similitud entre las marcas “no es losuficientemente elevado como para poder considerar que el publicopertinentepuedacreerque losproductosencuestionprocedende lamisma empresa o, en su caso, de empresas vinculadaseconomicamente”. Así las cosas, declara que la EUIPO concluyoerroneamentequeelusodelamarca«MESSI»paraprendasdevestir,artıculos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos deproteccion podıa crear en el consumidor riesgo de confusion con lamarca«MASSI».

AñadeelTribunalGeneral:“LafamadeljugadordefutbolMessiestal que no resulta plausible considerar, en ausencia de indiciosconcretosqueindiquenlocontrario,queelconsumidormedio,anteelsignoMESSIcomomarcadeprendasdevestir,artıculosdegimnasiaodedeportey aparatos e instrumentosdeproteccion, se abstraiga delsignificadodel signo comoapellidodel celebre jugadorde futbol y loperciba unicamente comounamarcamas, entreotras, de ese tipodeproductos”.

Eltextoíntegropuedeverseaquí.Contra esta resolución del Tribunal General puede interponerse

recurso de casacion ante el Tribunal de Justicia, limitado a lascuestionesdeDerecho,enplazodedosmesesdesdelanotificaciondelaresolucion.