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PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO DE MARCAS

Angela DelgadoSergio Chuez

Junio 2016

CONDICIONES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

PROHIBICIONES RELATIVAS (derechos de terceros)

(i) Signo distintivo de tercero anteriormente solicitado o registrado

(ii) Derechos de la personalidad(iii)Otros derechos de propiedad industrial y

derecho de autor(iv)Derechos de las comunidades indígenas(v) Signo notoriamente conocido

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Signo distintivo de tercero anteriormente solicitado o registrado

Articulo 136 inc a), b) y c)

• MARCAS

• NOMBRE COMERCIAL

• LEMA COMERCIAL

Signo distintivo de tercero anteriormente solicitado o registradoArticulo 136 inc a), b) y c)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcasaquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particularcuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marcaanteriormente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

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Ejemplos de marcas:

KODAK

REEBOK

b) sean idénticos o se asemejen a un nombrecomercial protegido, o, de ser el caso, a unrótulo o enseña, siempre que dadas lascircunstancias, su uso pudiera originar un riesgode confusión o de asociación;

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• NOMBRE COMERCIAL: signo que unempresario utiliza para identificar a suactividad mercantil.

Artículo 190 de la Decisión 486 “cualquier signo que identifique a una

actividad económica, a una empresa, o a un establecimientomercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un

nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa

o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u

otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades

mercantiles. (…)”

Ejemplos de nombres comerciales:

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El nombre comercial no requiere de registro para suefectiva protección

El derecho exclusivo sobre el mismo se adquiere con suprimer uso en el mercado y culmina cuando cesa suuso o las correspondientes actividades de la empresa.

Artículo 86 del Decreto Legislativo No. 1075

Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial.- En los casos que

se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial,usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar suuso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público

consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o

similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la

acción legal.

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La razón social y la denominación socialconstituyen el nombre societario que se inscribeen Registros Públicos

Nombre comercial es el que identifica a laempresa en el ejercicio de su actividad comercial,pudiendo o no coincidir el nombre comercialcon el nombre societario.

CENCOSUD PERU S.A.C.

Supermercados Peruanos S.A

Supermercados Peruanos S.A

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a) Conflicto entre un nombre comercial (utilizado previamente) y la solicitud de registro de una marca

“En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona deinfluencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titularde un nombre comercial sólo podrá oponerse -en base al derechoconcedido por la legislación de la materia, concordado con el artículo 136inciso b) de la Decisión 486- al registro de una marca idéntica osimilar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de sunombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, elderecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacionalpuede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo deconfusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que notienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestrenun uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de lamarca.” Resoluciones No. 2822-2010/TPI-INDECOPI

A solicita el registro de la marca YEPI(2016)B se opone al registro alegando que es titular del nombrecomercial YEPI desde 1998 y lo acredita pero únicamenteen Moyobamba

Al no haberse acreditado un ámbito de influencia nacionalel nombre comercial no puede impedir el registro de lamarca YEPI.

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b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado

“…en caso se solicite el registro de un nombre comercial(o de una marca sobre la base de la titularidad de unnombre comercial), éste no podrá ser registrado si yaexiste registrado a favor de un tercero un signodistintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, enesos casos, su coexistencia inducirá a confusión alpúblico. (…) la publicidad que otorga el registro determinaque éste sea protegido en todo el territorio nacional. (…) lamarca o nombre comercial registrado sustento de ladenegatoria del registro deberá respetar la zona deinfluencia económica del nombre comercial solicitado y queha sido utilizado con anterioridad.” Resoluciones No. 2822-2010/TPI-INDECOPI, 2203-2010/TPI-INDECOPI y 1992-2010/TPI-INDECOPI

A utiliza el nombre comercial BATOR (desde 2000) paraidentificar su ferretería en el distrito de la Victoria(Lima).A solicita el registro de su nombre comercial y presentaoposición la empresa X, en base a su nombre comercialinscrito BATOR (registrada desde 2010) para distinguiractividades económicas relacionadas con lacomercialización de clavos.

En este caso debe denegarse el registro del nombrecomercial solicitado por A por la existencia de un derechoinscrito previamente a favor de X. No obstante lo anterior,la empresa X deberá respetar la zona de influencia delnombre comercial utilizado con anterioridad por A.

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c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro

“si la solicitante demuestra que su nombre comercial hasido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá unmejor derecho a obtener el registro del mismo comomarca. Sin embargo, en caso que el nombre comercialdel opositor sea más antiguo que el del solicitante,sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éstetiene una influencia efectiva en gran parte del territoriodel país. Caso contrario, se procederá al registro delnombre comercial posterior, sin perjuicio de que éstedeba respetar el ámbito de protección del nombrecomercial anterior.” Resoluciones No. 2822- 2010/TPI-INDECOPI, 2203-2010/TPI-INDECOPI y 1992-2010/TPI-INDECOPI

La empresa A solicita el registro de su nombrecomercial.B presenta oposición en base a su nombrecomercial idéntico, utilizado en solo en SanBorja(Lima) antes que el nombre comercial de A,el cual no se encuentra inscrito.En este supuesto, la oposición de la empresa Zsería declarada infundada. Se otorgará elregistro del nombre comercial de A pero nopodrá utilizar dicho nombre comercial en SanBorja.

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c) sean idénticos o se asemejen a un lemacomercial solicitado o registrado, siempreque dadas las circunstancias, su usopudiera originar un riesgo de confusión o deasociación;

Lemas Comerciales: constituyen aquellaspalabras o frases que los empresariosutilizan para reforzar el recuerdo que unconsumidor tiene sobre una marcadeterminada.

Artículo 175 de la Decisión 486 “se entiende por lema

comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como

complemento de una marca”.

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“Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase oleyenda capaz de reforzar la distintividad de la marcaque publicita. En consecuencia, el lema comercial debetener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para

que en la mente de los consumidores se asocie la marca

con un concepto que realce su distintividad.

El carácter de complementariedad -en relación a la marca

que publicita- atribuido al lema comercial, implica que su

distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la

marca registrada al interior del mismo”.

(Precedente de Observancia Obligatoria Resolución No. 422-1998-

TPI-INDECOPI)

- El sabor de la nueva generación; - PEPSI

- Cerca de ti; - DONOFRIO

- La bebida de sabor nacional; - INCA KOLA

- Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe …

-- MASTER CARD

Artículo 178 de la Decisión 486 “un lema comercial deberá

ser transferido conjuntamente con el signo marca al cual se

asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

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Criterios para un examen comparativo entre una marca y un lema comercial

1. Mediante los lemas comerciales se protegen losmensajes publicitarios que se transmiten a losconsumidores y no la literalidad de cada uno de lostérminos que los conforman.3. Cualquier comparación de un lema con otro signodistintivo debe hacerse considerando al lema en suintegridad, como una unidad indivisible y sinconsiderar las palabras aisladamente.

4. En la comparación de un signo distintivo con un lemadebe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmitees el mismo.

“la connotación que posee la marca registrada EXPLORAalude a la idea de reconocer, registrar, inquirir o averiguarcon diligencia una cosa o un lugar”, mientras que “laconnotación que posee el lema comercial solicitadoEXPLORA TU INSTINTO, está circunscrita única yexclusivamente al concepto de registrar, reconocer oaveriguar con diligencia los instintos, entendidos como lossentimientos o impulsos de las personas, por lo que eséste el mensaje que se transmite.” En consecuencia, laSala consideró que, al ser distinto el mensaje quetransmite el lema comercial solicitado y el conceptocontenido en la marca registrada, no existe riesgo deconfusión entre los mismos. “Resolución No. 2498-2010/TPI-INDECOPI

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Riesgo de Confusión

El titular de una marca cuenta con un doble ámbitode derechos:- positivo, puede utilizar de manera exclusiva su

signo- negativo, puede impedir que terceros utilicen su

marca sin su autorización.

• Confusión Directa• Confusión Indirecta

• Confusión Directa cuando el público puede terminaradquiriendo un producto, contratando un servicio oacudiendo a un establecimiento, en la creencia quese trata del producto, servicio o establecimientodel competidor.

• MERMAGEST - NERMAJEST fonéticamente son muysimilares.

• EXSOFRE - EXFORGE

Sentencia 2630-2012-0-1801-JR-CA-15

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• Confusión Indirecta cuando por la similitud oconexión competitiva de los productos, servicios oactividades y la similitud o identidad de los signos,el público crea que ambos signos provienen delmismo origen empresarial o se presuma queentre las empresas existen relacioneseconómicas u organizativas. Ello también puedeocurrir aun cuando el consumidor perciba queexisten algunas diferencias entre los signospudiendo inducir a creer al consumidor que uno delos signos es la variación de otro anterior.

Ej. MANJAR LEITE y logotipo - MANJAR LEITE FUDGE clase 29

MUNDO OM- OM ORTOPEDIA MARIANO

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Riesgo de confusión y principio de especialidad

El principio de especialidad:El titular de una marca o una solicitud previa, sólo podrádefenderla en relación con productos o serviciosidénticos o similares.

La Clasificación Internacional de Niza no es determinante.Hay que considerar la finalidad, naturaleza, conexión,canales de comercialización y sectores de consumo de loscorrespondientes productos o servicios.

Es posible la coexistencia de dos signos idénticos osimilares para distinguir productos o servicios que nopresentan conexión competitiva.

Ej. ONIX y logotipo - ONIX.Sentencia 1915-2011-0-1801-CA-04

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“…no se encuentra en “riesgo de confusión”, respecto a la marca

REX inscrita con Certificado N° 163706; se ha tomado en

consideración que precisamente, el público al que va dirigido los

productos que se pretenden distinguir con ambas marcas, son

especializados, no se trata del consumidor medio, sino que el uso que

se dará a los pesticidas agrícolas, es especifico y, los productos que

distinguen la marca REX de Laboratorios Bussié S.A., que son

específicamente farmacéuticos de consumo humano y veterinarios”Sentencia. Exp. 3287-2011-0-1801-JR-CA-06

REX(solicitada)

pesticidas agrícolas

REX (registrada)

• farmacéuticos de consumo humano y veterinarios

Se debe analizar:

a) Identidad o vinculación de productos o serviciose

b) Identidad o semejanza entre los signos

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Criterios para determinar laexistencia de conexión competitivaentre productos o servicios:

• Canales de comercialización y/odistribución.

• Bienes complementarios, sustitutos o deuso conjunto.

• Público consumidor.• Función y/o finalidad de los productos.

Ej.

Signo solicitado pretende distinguir mochilas; bolsones;carteras; maletines; canguros; portafolios, de la clase 18Marca registrada distingue zapatos y zapatillas engeneral; incluyendo todo tipo de prendas de vestir, de laclase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Existencia de conexión competitiva

� Distinta naturaleza y finalidad

� Uso complementario es usual que las empresasidentifiquen con la misma marca prendas de vestiren general y también mochilas; bolsones; carteras;maletines; canguros; portafolios.

� Se expenden en los mismos establecimientos.”Resolución Nº 296-2009/TPI-INDECOPI

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Criterios para realizar el examen comparativo

• Articulo 45 y 49 del Decreto Legislativo 1075.

a) Apreciación sucesiva de los signos considerando suaspecto en conjunto, con mayor énfasis en lassemejanzas que en las diferencias.

b) El grado de percepción del consumidor medio.Clase 9 Especial atención(Resolución No. 2817-2010/TPI- INDECOPI del 7 de diciembre de 2010)

Clase 30 Consumo masivo, no se dará alto gradode atención.

(Resolución No. 2891-2010/TPI-INDECOPI del 17 de diciembre de 2010)

c) Naturaleza de los productos o servicios y su forma decomercialización o prestación.

Se incrementarán las posibilidades de confusiónentre dos marcas cuando mayor sea laconexión competitiva entre los productos

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso,publicidad y reputación en el mercado

e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

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Signos denominativosArt. 45 del Decreto Legislativo 1075

Criterios:a) Semejanza gráfico-fonética.

El aspecto fonético suele ser el preponderante

b) Semejanza conceptualAmbos signos presentan un concepto casi idéntico

Ej. Perro – Can

c) Si el signo incluye palabras genéricas y/odescriptivas, se realizará el análisis sobrela palabra de mayor fuerza distintiva.

Ej. DERMA XORG farmacéuticos clase 5

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Signos figurativosArtículo 45 Decreto Legislativo 1075

Criterios:En adición a los criterios señalados en el artículo 45 deeste Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan unaimpresión visual idéntica o parecida.

Ej. Para distinguir galletas

OEPM de fecha 7 de marzo de 2007 (BOPI 16/04/2007).

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b) Si las figuras son distintas, si evocan unmismo concepto.

Signo solicitadoservicios veterinarios, protección de animales en general, especialmente perros, de la Clase 44

Signo registradoservicios de hospitales para mascotas y servicios veterinarios de la Clase 44

Resolución No. 2386-2009/TPI- INDECOPI del 16 de setiembre de 2009

“(i) ambos presentan la silueta de un gato sobrepuesta a la imagen de unperro –donde éste presenta un mayor tamaño que aquél y ambos tienen lasorejas levantadas-; (ii) los dos signos presentan la imagen de una manoextendida; (iii) los elementos que conforman los signos en conflicto nopresentan combinaciones de colores; (iv) en ambos casos, el gato es decolor negro y la mano de color blanca; todo lo cual determina que los signosproducen un impacto visual de conjunto semejante.”

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Signo solicitado Marca Registrada

Ambos signos coinciden en representar un elemento semejante a una estrella

de tres puntas, (…)diferencias, no son suficientes para disminuir el similarimpacto visual que ambos suscitan.

Desde el punto de vista conceptual, los signos son semejantes al evocar la

idea de una figura de tres puntas, semejante a una estrella, apuntando hacia la

misma dirección.

Sentencia 8450-2013-0-1801-JR-CA-24

Signos MixtosArticulo 48 Decreto Legislativo 1075

Denominación + un elemento figurativo

En adición a los criterios de los artículos 45, 46 y 47 setendrá en cuenta:

a) la denominación que acompaña al elementofigurativo;b) la semejanza conceptual; y,c) la mayor o menor relevancia del aspectodenominativo frente al elemento gráfico, con elobjeto de identificar la dimensión característicadel signo.

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“… el elemento denominativo de la marca mixta sueleser el preponderante ya que las palabras causan gran

impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente

solicita el producto o servicio a través de la palabra o

denominación contenida en el conjunto marcario”PROCESO 55-IP-2009

a.1 Denominativo predomina

Ej:

Sentencia Exp. 2038-2014-0-1801-JR-CA-03

Sentencia Exp. 4216-2013-0-1801-CA-12

Signo utilizado por la demandante Marca registrada

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a.2 Figurativo predomina

“cada caso tiene sus particularidades debido a las características

propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento

predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color,

diseño y otras características puede causar mayor impacto en el

consumidor.”PROCESO 84-IP-2007

“Pues bien, en el caso presente son evidentes las similitudes gráficas entrelos signos enfrentados, constituidos por un globo aerostático de idénticascaracterísticas, siendo dicho dibujo el predominante en ambas 2480 marcashasta el punto de que las letras que se superponen sobre el gráfico pasan asegundo plano y no tienen virtualidad identificativa. De esta forma laconfusión sobre el origen del producto se producirá en el consumidor, que alver el globo sobre el que se sobreponen unas letras no se detendrá en elexamen de éstas y comprará un determinado objeto creyendo que es elmismo que comercializa otro empresario” http://www.oepm.es/

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STS de 25/02/2010. Confirma riesgo de confusión

a.3 Ambos en conjunto indican el origen empresarial

Signo solicitado Clase 29 Marca registrada

“si bien los signos comparten las denominaciones ARIE/ARIES, la

inclusión de los elementos figurativos y cromáticos en los signos,

generan un impacto visual de conjunto distinto.” Resolución No.

2737-2010/TPI- INDECOPI

Sentencia 279-2011-0-1801-JR-CA-07

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Familia de marcas

• Familia de marcas

Es frecuente que las empresas utilicen un prefijo o sufijo común en ciertos signos a efectos de generar en el mercado una mejor recordación e identificación

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Prefijo NES Nestle

e) consistan en un signo que afecte la identidad oprestigio de personas jurídicas con o sin fines delucro, o personas naturales, en especial, tratándose delnombre, apellido, firma, título, hipocorístico,seudónimo, imagen, retrato o caricatura de unapersona distinta del solicitante o identificada por elsector pertinente del público como una persona distinta delsolicitante, salvo que se acredite el consentimiento deesa persona o, si hubiese fallecido, el de quienesfueran declarados sus herederos;

Signos que afecten la identidad o el prestigio de personas

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Condiciones:

� Persona distinta al solicitante o identificado por el sectorpertinente como persona distinta.

� Afectación a la identidad o prestigio de la persona.� Con o sin fines de lucro

(consentimiento)

• GUTTY y logotipo

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Otros derechos de propiedad industrial

Caso:

(Inexistencia)

Artículo 113

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que

resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier

forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración,

textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”

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Signos que afecten derechos de autor

Condiciones:

� Creación original protegida por el Derecho de Autor.

� Riesgo de confusión con respecto a la obra.

• Resolución N°22186 de 25 de agosto de 2006, resolviónegar el registro solicitado. Argumentó que el registrodel signo solicitado transgrediría los derechos que lasociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. tiene sobre sudiseño industrial. Este último se encuentra registradobajo el certificado No. 4424 (Colombia)

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“ …para que convivan un derecho de autor y un derecho

de marca sobre un mismo signo será imprescindible elconsentimiento o la autorización por parte del titular del

derecho de propiedad intelectual, en el caso de que quien

pretende el registro como marca de una obra tutelada bajo

un derecho de autor no sea titular de ésta.”

PATIÑO ALVES, Beatriz. “ Marca registrada que vulnera el derecho de autor sobre el personajePopeye”XXI. ADI, 2000.

Algunos casos:

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Algunos casos:

Stuart litle

Sentencia 7317-2010-0-1801-JR-CA-08

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Signos notorios

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,transliteración o transcripción, total o parcial, de un signodistintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a los quese aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible decausar un riesgo de confusión o de asociación con esetercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

• Marca notoria es aquella que alcanza un nivel deconocimiento entre los consumidores que essuperior al de las marcas comunes. Se les otorga unaprotección reforzada ya que representan un alto valoreconómico para su titular.

• Autoridad debe ser más estricta al analizar la conexióncompetitiva entre los productos o servicios quedistinguen las marcas en conflicto. De este modo, ensituaciones donde la conexión competitiva es débil, laautoridad debe ser más severa y considerar que, porefecto de la notoriedad de la marca, no se puedeconceder el registro al signo solicitado.(Rompe elprincipio de especialidad)

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“El alcance de la protección de la marca notoria se ceñirá

al principio de especialidad, es decir, abarcará los

productos, servicios o actividades amparados por la marca

notoria. Es importante esta matización, porque por elmero hecho de que una marca sea notoria en un sectordeterminado no significa que pueda impedir el registrode otro signo similar al suyo pero para un sectorcompletamente diferente de suerte que no se genereriesgo alguno de confusión o de asociación, porque lo

contrario supondría el ejercicio de un derecho de manera

abusiva. “http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas

_signos.pdf

Caso OEPM:

• “LOTUS” marca notoria para carros yrelojes y

• “LOTUSSE” marca notoria para zapatos

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El criterio de notoriedad reviste una dimensiónesencialmente cuantitativa, sin embargo un aspectocualitativo puede contribuir a que un signo alcancenotoriedad.

• Elemento cuantitativo.- Un porcentaje importante delos usuarios o consumidores a los que va dirigido elproducto o servicio en cuestión deben conocer lamarca

• Elemento cualitativo.- El goodwill del que goza unamarca puede contribuir a que se alcance la notoriedad,pero no constituye un requisito para que se determine lanotoriedad de una marca

Resolución No. 1679-2010/TPI-INDECOPI, (Clase 32)

Resolución No. 0121-2009/TPI-INDECOPI

(Clase 35)

MCDONALD’S Resolución N° 0160-2003/TPI-INDECOPI

(Clase 42)

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Resolución No. 1336-2008/TPI-INDECOPI

Decisión 486 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientesfactores:a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sectorpertinente dentro de cualquier País Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,dentro o fuera de cualquier País Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y lapresentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los quese aplique;e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo querespecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembro en el que se pretende laprotección;

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f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener unafranquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras oalmacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que sebusca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registrodel signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Signos notorios

� Riesgo de confusión

� Aprovechamiento injusto del prestigio

� Dilución

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Riesgo de dilución

• Nos encontramos ante un riesgo de dilución cuando alutilizar un signo idéntico o similar a una marca paraproductos o servicios que no sean similares, puedacausar perjuicio al carácter distintivo de una marca. Laprotección frente al riesgo de dilución es una protecciónextraordinaria que excede las fronteras de la regla deespecialidad, por lo que se exige la implantación yreconocimiento de la marca entre un sectorcuantitativamente importante del público en general,más del círculo de los destinatarios potenciales de losproductos o servicios.

• El aprovechamiento indebido de la reputación ajenaimporta beneficiarse de la fuerza distintiva que haalcanzado una marca para trasladarlo a producto oservicios de un tercero, y así obtener un benefició altrasladar la imagen positiva a estos productos yservicios, y un ahorro significativo en inversión de

publicidad a fin de dar a conocer el producto.

El aprovechamiento indebido de la reputación ajena

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Marca notoria

RESOLUCIÓN N°1611-2010/TPI-INDECOPI

Riesgo de confusión indirecta o de asociación con la marca notoria

PILSEN CALLAO, así como un aprovechamiento injusto del prestigio dela misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el

artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.

PILSEN CALLAO

SIGNO SOLICITADO MARCA NOTORIA

SAPITO ZERO SAPOLIO

El signo solicitado SAPITO ZERO, no constituye la reproducción de la marcaSAPOLIO; al no reproducir ni copiar en forma idéntica y exacta la marcareconocida como notoria de manera que se induzca a confusión al públicoconsumidor; la traducción, en la medida que el signo solicitado SAPITO

ZERO no expresa en otro idioma o lenguaje a la marca reconocida como

notoria; la transcripción total o parcial, por cuanto las denominaciones que

conforman ambos signos son claramente diferenciables SAPITO ZERO /

SAPOLIO; ni la transliteración, por cuanto el signo solicitado SAPITO ZERO

no copia a la marca reconocida como notoria en caracteres alfabéticos

distintos, de la marca reconocida como notoria.

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PROHIBICION POR COMPETENCIA DESLEAL

– Cuando la oficina nacional competentetenga indicios razonables que lepermitan inferir que un registro sehubiese solicitado para perpetrar,facilitar o consolidar un acto decompetencia desleal, podrá denegardicho registro.

Comunidades indígenas, afroamericanas o locales

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas,afroamericanas o locales, o las denominaciones, laspalabras, letras, caracteres o signos utilizados paradistinguir sus productos, servicios o la forma deprocesarlos, o que constituyan la expresión de su culturao práctica, salvo que la solicitud sea presentada por lapropia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

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• Consistan en el nombre de las comunidades indígenas,afro americanas o locales;– Comunidad Nativa Kachipampa (San Martín)– Comunidad Nativa Shilcayo (San Martín)– Comunidad Nativa Pakún (Amazonas)– Comunidad Campesina Vischongo (Ayacucho)

• Constituyan la expresión de la cultura o práctica deesas comunidades.

• Consistan en las denominaciones, las palabras, letras,caracteres o signos utilizados para distinguir losproductos, servicios o la forma de procesarlos de esascomunidades; o,

Arte indígena autentico, Maori Arts Board, de NuevaZelandia.

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“El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signosno sugiera una falsa relación entre el producto y/oservicio y la comunidad indígena, ya que elconsumidor propenderá a atribuirle a los productos y/oservicios identificados, las cualidades y lascaracterísticas inherentes a la imagen de la comunidadindígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una

específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o

servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le

pertenece la fabricación y la producción del mismo o que,

en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad

productora.”

PROCESO 60-IP-2012

adelgado@indecopi.gob.pe

Gracias.