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Prof. Andrea Gazzaniga

TUTELABILITA' E CONFONDIBILITA' DEI MARCHI FARMACEUTICI:PRINCIPI GENERALI E APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI. Prima parte

Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – E25

Fabbricazione Industriale dei Medicinali – 4 CFU

Sezione di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche Maria Edvige Sangalli

Dott.ssa Ersilia Calò

Dott.ssa Ersilia Calò

[email protected]

N o t e d e l l ’ a u t o r e : L e p a g i n e c h e s e g u o n o c o s t i t u i s c o n o u n a s e m p l i c e t r a c c i a e u n o s c h e m a , a s u p p o r t o d e l l ’ e s p o s i z i o n e d e l g i o r n o 1 8 . 0 1 . 2 0 1 7 . N o n

s i e s c l u d e q u i n d i c h e , l e g g e n d o l e s t e s s e a l d i f u o r i d e l s u d d e t t o c o n t e s t o , p o s s a n o e s s e r c i o m i s s i o n i o d i m p r e c i s i o n i n e c e s s a r i a m e n t e d e t e r m i n a t e

d a l l a n a t u r a d e l p r e s e n t e l a v o r o . I n o l t r e , l a r i p r o d u z i o n e d e i m a r c h i q u i i n s e r i t i è p u r a m e n t e a s c o p o d i d a t t i c o . –

Q u a l s i a s i r i p r o d u z i o n e , n o n e s p r e s s a m e n t e a u t o r i z z a t a d a l l ’ a u t o r e , è v i e t a t a - 2 0 1 7 © - D . s s a E r s i l i a C a l ò – T u t t i i d i r i t t i r i s e r v a t i –

TUTELABILITA’ E CONFONDIBILITA’ DEIMARCHI FARMACEUTICI:

PRINCIPI GENERALI ED APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

18 Gennaio 2017

2

INDICE

- Il brand «giusto»: la scelta del marchio per contraddistinguere la propria attività

- Cos’è un marchio

- Le funzioni del marchio

- Ricerca d’anteriorità e le classi merceologiche

- La Classifica Internazionale di Nizza dei Beni e dei Servizi:

scelta delle classi principali e difensive

- Principio di territorialità e protezione territoriale del marchio

- Requisiti di validità e registrabilità di un marchio

- Marchi espressivi

- Marchi forti e marchi deboli

- Secondary meaning e volgarizzazione

Hoffmann Eitle S.r.l. – Dott.ssa Ersilia CalòHoffmann Eitle S.r.l. – Dott.ssa Ersilia Calò

3Hoffmann Eitle S.r.l. – Dott.ssa Ersilia Calò

In una società estremamente concorrenziale come la nostra, il brand “giusto” checontraddistinguerà l’attività e i prodotti/servizi offerti da un imprenditore è fondamentale.

Tale brand dovrebbe essere:

“accattivante”,

“ facile da ricordare”,

“breve”

“di impatto visivo/fonetico/concettuale”

poiché il nome diverrà un elemento fondamentale nel processo di selezione e di sceltaoperato dal consumatore


Una volta scelto il brand, prima di iniziare a diffonderlo e pubblicizzarlo, saràimportante innanzitutto tutelarlo

attuando una serie di procedimenti a disposizione, in primis

il deposito come MARCHIO.


Cos’è un MARCHIO?

è un segno che viene apposto sui

prodotti (o servizi)

da parte di un imprenditore, per vendere in un determinato mercato.


Bene mobile immateriale

Bene intangibile

Bene che produce ricchezza


Il Marchio

Ha una durata decennale

(nella maggior parte dei paesi)

è un diritto perpetuo: rinnovabile di 10 in 10, infinitamente

è un diritto esclusivo Monopolio


Cosa è possibile proteggere/depositare?

Da un punto di vista giuridico, secondo l’art. 7 C.P.I.:

«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente,

in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni,la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità

cromatiche,

purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi diun’impresa da quelli di altre imprese»


Tipologia di marchi

Marchi denominativi in caratteri comuni «PROCTER & GAMBLE»

Marchi denominativi in caratteri speciali

Marchi figurativi

Marchi misti

(altre tipologie: marchi sonori, di colore, olfattivi, di posizionamento etc…)


In base alla scelta effettuata

il marchio godrà di protezioni diverse!

Generalmente il marchio denominativo in caratteri comuni

ossia in stampatello maiuscolo

protegge qualsiasi carattere di stampa minuscolo o maiuscolosemplice previsto dal sistema operativo word office.


Le funzioni svolte dal marchio sono essenzialmente:

1) Funzione distintiva

2) Funzione di indicazione di provenienza

3) Funzione attrattiva


Funzione distintiva

Il marchio è essenzialmente un segno distintivo e, come tale,

deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodottio i servizi provenienti da un certo imprenditore.


Funzione indicazione di provenienza

Il marchio è anche indicatore della provenienza del prodotto da una fonteunitaria

Tutela il consumatore

garantisce al consumatore la costanza nel tempo dellaqualità di un prodotto

assicura al consumatore un messaggio veritiero


Funzione attrattiva

c.d. valore di suggestione

Alcuni marchi - definiti marchi celebri - presentano il valore suggestivo,dovuto alla notorietà di cui godono, al loro legame con personalità di

grande spicco e/o ad avvenimenti di grande rilievo


Come «segno distintivo»

il marchio deve consistere in un’entità esterna al prodotto, che si

aggiunge al prodotto per indicare la provenienza, ma ad esso

separabile (almeno idealmente), senza snaturarlo

Principio di estraneità del marchio al prodotto


ma come si protegge un MARCHIO?

tramite il deposito ™ per sfociare in una registrazione

tramite l’uso c.d. marchio di fatto


USO e REGISTRAZIONE del MARCHIO

sono due concetti strettamente collegati tra loro,ma ognuno con proprie conseguenze…….

La registrazione del marchio garantisce

maggior tutela al suo titolare

L’uso – da solo - conferisce diritti limitati,e non è tutelato in tutti i paesi.


Prima di depositare – e usare - il MARCHIO prescelto, innanzitutto è opportuno, econsigliato, eseguire un’indagine

c.d. ricerca d’anteriorità che ha lo scopo di verificare la sua disponibilità.

Si precisa infatti che, sebbene il requisito della novità è uno di quelli previsti dalCodice di Proprietà Industriale Italiano, la verifica della disponibilità del marchio è

demandata al suo futuro titolare, in quanto l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti eMarchi), l’EUIPO (Ufficio per l’Unione della Proprietà Intellettuale), come per altri

Uffici Marchi Esteri

non effettuano alcun esame di questo tipo.


Pertanto l’imprenditore dovrebbe condurre detta ricerca per

accertare che il MARCHIO di suo interesse non sia già stato

depositato e/o registrato da terzi,

che potrebbero vantare diritti antecedenti

ed evitare quindi che il suo marchio non confligga in futuro con

quello di altri concorrenti, già esistenti sul mercato.


Per questo tipo di attività ci si dovrebbe affidare all’esperienza e competenzadi un Consulente Marchi, che saprà consigliare le operazioni principali da

svolgere

Per tale ricerca innanzitutto il Consulente - dopo aver reperito informazionisull’attività dell’imprenditore e sui prodotti e/o servizi che saranno

contraddistinti da un dato marchio - identificherà

la/le classe/i merceologica/e d’interesse

che saranno le medesime che saranno poi rivendicate nel deposito delMARCHIO

.


Cosa sono le classi merceologiche ?

potrebbero essere definite come dei «gruppi»/«ambiti»

enumerate in una Classifica Internazionale, riconosciuta dallamaggior parte dei Paesi nel mondo e a cui si fa riferimento

quando si deve depositare un marchio


La Classificazione Internazionale di Nizza dei Beni e dei Serviziprevedeva in principio 42 classi merceologiche

è stata introdotta tramite un Accordo concluso allaConferenza Diplomatica di Nizza il 15 Giugno 1957,

La prima edizione entra in vigore l’ 8 Aprile 1961


Con l’evolversi del mercato e con la rapida crescita del settoretecnologico-informatico dal 1963 al 2000 la classificazione

subisce cambiamenti.Si giunge al

che comporta rilevantimodifiche

1 Gennaio 2002entra in vigore:

l’8^ Edizione

1 Gennaio 2007:9^ Edizione,

con modifiche irrilevanti 1 Gennaio 2012:10^ Edizione,

con modifiche irrilevanti

1 Gennaio 2017:11^ edizione

con introduzione di nuove voci


La Classifica Internazionale dei Beni e Servizi è ora suddivisa in:

34 classi di Prodotto

11 classi di Servizio

Principali cambiamenti nell’8^ Edizione:

Modifica della classe 42

Introduzione delle classi 43, 44 e 45


La scelta corretta delle classi merceologiche principale/i,ma anche di quella/e difensiva/e

per depositare una MARCHIO, è necessaria

per ottenere la miglior tutela possibile per l’imprenditore

per difendersi da eventuali contraffattori


ma anche perché il MARCHIO, quale

costituisce un importante strumento di


Sta infatti diventando sempre più importante per un imprenditore, poter valutare il valoredel proprio Patrimonio Intellettuale

per determinare quale sia la sua vera consistenza

per meglio definire le proprie strategie in occasione ditransazioni con terzi

per meglio predisporre i propri bilanci


Licenza d’uso del marchio

Cessione del marchio

Fruizione di opportunità di natura fiscale - quale bene immateriale il MARCHIO vieneinserito in bilancio e quindi –

Si può beneficiare di tuttele deduzioni fiscalmente

riconosciute a titolo d’ammortamento

Parziale

Totale

Esclusiva

Non-esclusiva

Parziale

Totale


Classi principali e difensive

Classe 3: Lozione per capelli

Classe 5: Lozione per capelli ad uso medico

Classe 44: Servizi resi da dermatologi



Classe 1: Vitamine per l’industria alimentare; vitamine per la preparazione diprodotti farmaceutici

Classe 5: Vitamine e preparati vitamici

Classe 42: Ricerca e sviluppo

Classe 44: Servizi resi da nutrizionisti e dietologi



Classe 10: Strumenti di chirurgia oculare

Classe 41: Organizzazione di convegni nel campooftalmico

Classe 44: Servizi resi da oculisti, oftalmologi ed ottici


Principio di TERRITORIALITA’

Un marchio è protetto nel paese in cui è stato registrato!

Se registro un marchio in Italia

e lo uso anche in Svizzera

il marchio in questo paese NON è protetto!


Protezione territoriale del marchio

Esistono vari tipologie di depositi :

1) Deposito in Italia

2) Deposito dell’Unione Europea 28 Paesi

3) Deposito del marchio internazionale:

include numerosi paesi di tutte le parti del mondo

con un unico deposito si tutelano più Stati, a costi inferiori.


Requisiti per la registrabilità di un MARCHIO:

a) Novità

b) Capacità distintiva

c) Liceità

d) Non decettività

e) e un po’ di buon senso……


NOVITA’ (art. 12 C.P.I.):

La novità è uno dei requisiti previsti dal Codice di Proprietà IndustrialeItaliano.

Il segno prescelto deve essere nuovo:

ossia un segno che non sia già stato depositato, registrato e/o utilizzato daterzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, in un dato territorio


CAPACITA’ DISTINTIVA (art. 13 comma 1° C.P.I. )

Si parla di CARATTERE DISTINTIVO del segno

originalità del segno prescelto in relazione ai prodotti e servizi,

che andrà a contraddistinguere e la sua forza per la difendibilità


CAPACITA’ DISTINTIVA (art. 13 comma 1° C.P.I. )

Esempi di marchi che godono di capacità distintiva


art. 13 C.P.I.: Non hanno invece capacità distintiva:

1) Le denominazioni generiche di prodotti utilizzate per contraddistinguere ilprodotto stesso,

Ad esempio :

«FARMACEUTICO» per contraddistinguere un «farmaco»

«MEDICAL» per contraddistinguere un «dispositivo medico»

«SUPPLEMENTS» per contraddistinguere «integratori vitamici»


art. 13 C.P.I.: Non hanno capacità distintiva:

2) Le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in

commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la

destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di

fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre

caratteristiche del prodotto o servizio.

Ad esempio:

«NO DEPRESSION» per «farmaci anti-depressivi»

«3 A DAY» per «prodotti vitaminici»

«FOR YOUR HEAD!» per «analgesici per il trattamento del mal di testa»


art. 13 C.P.I.: Non hanno capacità distintiva:

Marchi contenenti indicazioni descrittive


La giurisprudenza ha tuttavia ammesso la validità di questo tipo di

marchi

purché l’elemento descrittivo in esso contenuto

sia accompagnato da elementi di differenziazione costituiti da

aggiunte di suffissi o prefissi, distorsioni della parola,

particolari combinazioni o figure distintive.


Sono stati ammessi quindi marchi come:

per «apparecchi acustici»

per «analgesici»

per «prodotti fluidificanti delle affezioni bronchiali»


LICEITA’ (art. 14 comma 1° lett. a - C.P.I.):

Il marchio prescelto non deve essere contrario:

alla LEGGE

all’ORDINE PUBBLICO

al BUON COSTUME



Un marchio figurativo di questo tipo:

per contraddistinguere un «prodotto farmaceutico dimagrante»

sarebbe considerato illecito



Il marchio tedesco:

per contraddistinguere anche «vini»

È stato considerato contrario al buon costume in Germania e rifiutato.


NON DECETTIVITA’ (art. 14 comma 1° lett. b - C.P.I.)

il MARCHIO prescelto non deve ingannare il pubblico, in particolare

sulla provenienza geografica

sulla natura

o sulla qualità dei prodotti o servizi


NON DECETTIVITA’ (art. 14 comma 1° lett. b - C.P.I.)

il MARCHIO

potrebbe essere considerato in parte ingannevole sulla qualità o funzione

«resterai davvero in forma dopo l’uso»


MARCHI ESPRESSIVI

Nella pratica, e soprattutto con riferimento al settore farmaceutico, è

frequente l’uso di marchi che richiamano in qualche modo il prodotto

o sue caratteristiche

Marchi espressivi dotati di debole capacità distintiva,

perché hanno inerenza concettuale/richiamano il prodotto/servizio

contraddistinto.


Il marchio espressivo viene, sotto il profilo della tutela, definito

MARCHIO DEBOLE

Essendo, infatti, la sua capacità distintiva affidata soltanto alle

modifiche o combinazioni di fantasia di elementi descrittivi o generici,

basteranno lievi varianti per escluderne la confondibilità con altri

marchi, dovendo restare a disposizione di chiunque l’uso

dell’elemento espressivo, che ne costituiscono il nucleo.


Si definisce all’opposto MARCHIO FORTE il marchio che non rilevanulla del tipo di prodotto che contraddistingue ed è tale, in genere,

il marchio di pura fantasia

ossia quello che è costituito da un termine chenon ha alcun significato


Ne sono esempi:


Si considera altresì MARCHIO FORTE

quello che, pur avendo un significato,

nulla ha a che vedere con il prodotto o servizio che contraddistingue.


Ne sono esempi:


Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984

E' noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, “debole” e “forte”,

si riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole,

anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la

confondibilità.

Al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le

variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino

sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il

nucleo ideologico espressivo.


MARCHI DEBOLI

Fra i marchi deboli sono abitualmente menzionati imarchi dei prodotti farmaceutici per la frequenzacon cui in questo settore si trovano marchi appuntodescrittivi/che riflettono (o comunque in parteevocano) il principio attivo o gli effetti terapeuticiche li caratterizzano o i componenti o il campo diattività del prodotto


MARCHI DEBOLI

Esempi di marchi deboli


La capacità distintiva varia nel tempo

è un concetto dinamico che può aumentare o diminuire con

il variare della percezione che il pubblico ha del segno


SECONDARY MEANING

La forza di un marchio può essere “acquisita” in seguito ad un uso intenso, ad

esempio con un vasto uso pubblicitario

il marchio che originariamente era debole

acquista capacità distintiva.

Si parla di secondary meaning, ossia il marchio assume un “secondo

significato” rispetto al segno distintivo originariamente debole.


SECONDARY MEANING

Esempi di secondary meaning sono i marchi:

erano originariamente deboli, ma poi si sono evoluti in marchi forti

attraverso la diffusione, l’intenso uso e la pubblicità.


FENOMENO INVERSO: LA VOLGARIZZAZIONE

La volgarizzazione può portare alla perdita dei diritti sul marchio:

“il marchio decade se per il fatto dell’attività (uso da parte del titolare delmarchio in funzione descrittiva) o dell’inattività (non reagire per impedire che il

marchio sia usato in modo descrittivo) del suo titolare sia divenuto nelcommercio denominazione generica del prodotto o servizio o comunque abbia

perduto la sua capacità distintiva”.

L’elemento principale è dato dalla circostanza che il marchio non individua più ilprodotto proveniente da una determinata impresa, ma porta ad associarvi ogni

prodotto avente analoghe caratteristiche, ogni prodotto dello stesso genere.


Il titolare del marchio per evitare di essere considerato inattivo dovrebbe reagire ad ogni

utilizzazione altrui ed usare il marchio in modo che sia sempre riconosciuto come tale:

per esempio usando la lettera ®della registrazione o ricordando nella pubblicità che si

tratta di un marchio registrato.

Inattività consiste nella mancata reazione alla contraffazione.

La presenza del marchio nei dizionari o enciclopedie è sintomo di volgarizzazione, ma

per evitarla il titolare può chiedere che sia indicato nell’opera che si tratta di un marchio

registrato.


Il marchio

ha in proposito ottenuto di vedere apposto

anche nei dizionari che li hanno rubricati

il simbolo ® che sta pe «marchio registrato».



ESERCITAZIONE IN GRUPPO

Sulla base di quanto esposto, tenendo conto anche dei requisiti richiesti per registrare

un Marchio, provare ad inventare:

1) un brand per un «prodotto dermatologico per la cura della psoriasi»

2) un brand per un «prodotto oftalmico per il bruciore e prurito oculare»

3) un brand per un «prodotto per la cura dell’osteoporosi»

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