CURSO AVANÇADO DE MARCAS - ABAPI€¦ · © Filipe Fonteles Cabral A Teoria da Diluição Origem Jurisprudência Britânica, caso KODAK (bicicletas), 1898 Eastman PhotographicMaterialsCo

© Filipe Fonteles Cabral

CURSO AVANÇADO DE MARCAS

2º Semestre de 2012

MARCA DE ALTO RENOMEX

LEGISLAÇÃO ANTI-DILUIÇÃO (EUA)

Filipe Fonteles Cabral04/08/2012


A Teoria da Diluição

Origem

� Jurisprudência Britânica, caso KODAK (bicicletas), 1898

Eastman Photographic Materials Co. v. Kodak Cycle Co., 15 Rep. Pat. Cas. 105 (1898).

� Doutrina EUA, 1927.

(Frank Schechter, The Rational Basis For Trademark Protection, Harvard Law Review n° 40)


A Força das Marcas

� Função das marcas

� Distinguir um produto ou serviço dos produtos ou serviços concorrentes.

� Efeitos perante o titular e o consumidor


A Força das Marcas

� Características

MARCA FORTEMARCA FORTE

UnicidadeUnicidade

ConsistênciaConsistênciaReputaçãoReputação


A Força das Marcas

(unicidade)

PEUGEOTHaagen-Dazs


A Força das Marcas

(unicidade)

FORDFORDFORDFORDGloboGloboGloboGloboFORDFORDFORDFORDGloboGloboGloboGlobo


A Força das Marcas

(reputação)


A Força das Marcas

(consistênciano uso)


A Força das Marcas

� Características


UnicidadeUnicidade

ConsistênciaConsistênciaReputaçãoReputaçãoDIS

TIN

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DE

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OT

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ÃO


Diluição nos EUA


Diluição nos EUA

� Definição

“The main purpose of this doctrine is to prevent a seller of non-competitive products from trading on the goodwill and reputation of another’s mark and thereby gradually ‘whittling away’ that mark’s selling power.”

L.L. Bean, Inc. vs. Drake Publishers, Inc. 811 F.2d 26, 30 (1st Cir. 1987)


Diluição nos EUA

� Lanham Act, Sec. 43, (c)

(1) INJUNCTIVE RELIEF- Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.


Diluição nos EUA

Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (B)

(B) For purposes of paragraph (1), ‘dilution byblurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.


Diluição nos EUA

Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (C)

(C) For purposes of paragraph (1), ‘dilution bytarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.


Diluição nos EUA

Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (A)(2) DEFINITIONS.—(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.(iii) The extent of actual recognition of the mark.(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.


Diluição nos EUA

Lanham Act, Sec. 43, (c), (2), (B)

In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.(iv) The degree of recognition of the famous mark.(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.


Diluição nos EUA

Lanham Act, Sec. 43, (c), (3)

EXCLUSIONS- The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.(B) Fair use of a famous mark by another person, other than as a designation of source for the person's goods or services, including for purposes of identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.(C) All forms of news reporting and news commentary.


Casos (EUA)

� Tarnishment (maculação)

� American Express Co. v. Vibra Approved Lab(1989)

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Casos (EUA)

� Blurring (ofuscação)� Ringling Bros. Barnum & Bailey Combined Shows,

Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc. (1988)

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Casos (EUA)

� Alteration (adulteração)� Deere & Co. v. MTD Products, Inc. (1994)

“Focusing only on the alteration of the static Deere Logo resulting from MTD's animation, the Court concluded that MTD's version constituted dilution because it was likely to diminish the strength of identification between the original Deere symbol and Deere products,and to blur the distinction between the Deere Logo and other deer logos in the marketplace.”


Diluição


Unicidade

blurringofuscação

Unicidade

blurringofuscação

Consistência

alteration

adulteração

Consistência

alteration

adulteração

Reputação

tarnishment

maculação

Reputação

tarnishment

maculação


DILUIÇÃO DE MARCA NO BRASIL


Diluição no Brasil

� Lei n° 5.772/71 (antigo CPI)

� Há a proteção da marca notória (art. 67).� Não há referência expressa à diluição.

� Lei n° 9.279/96 (LPI)

� Há proteção da marca de alto renome (art. 125).� Não há referência expressão à diluição.� Art. 130, III. Aplica-se?


Diluição

� Conceito:

“Diluição de marca é a ofensa à integridade de um sinal distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o seu titular. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.”

(Filipe Fonteles Cabral, “Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?”, Revista da ABPI n° 58, mai/jun 2002, p. 25)


Diluição

� Conceito:

“O fenômeno da diluição é o processo da perda de distintividade resultante da emergência de uma pluralidade de significados, referentes, ou ambos, para um mesmo significante”.

(Denis Borges Barbosa, Proteção das Marcas: Uma perspectiva Semiológica, Lumen Juris, 2008)


Diluição no Brasil

� Qual o alcance da Teoria da Diluição no Brasil?Duas correntes:

- Proteção restrita às marcas de alto renome

- Proteção ampla (art. 130, III)


EUA x Brasil

Lanham ActINJUNCTIVE RELIEF- Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

Alto Renome (art. 125 LPI)

À marca registrada no Brasilconsiderada de alto renomeserá assegurada proteçãoespecial, em todos os ramosde atividade.


EUA x Brasil

Lanham Act

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertisingand publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered(…).

Alto Renome (Res. 121/05)Art. 4o1) data do início do uso da marca;2) público usuário ou potencial usuário;3) Market share;4)Conhecimento estimulado; 5) Conhecimento espontâneo; 6) meios de comercialização;7) amplitude geográfica do comércio;8) extensão temporal do uso;9) meios de divulgação da marca;10) extensão temporal da divulgação;11) valor investido pelo titular em publicidade;12) volume de vendas;13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.


EUA x Brasil

Resolução INPI 121/05

Art. 2o Para os efeitos desta Resolucão, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradicão e qualificacão no mercado e da qualidade e confianca que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou servicos a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária forca atrativa sobre o públicoem geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a funcão a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presenca.


Semelhanças (US x BR)

Lanham Act

� widely recognized by thegeneral consuming public

� regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.


� goza de uma autoridade incontestável

� Proteção especial em todos os ramos de atividade.


Diferenças (US x BR)

Lanham Act

� widely recognized by thegeneral consuming public

� Likely to cause dilutionby blurring ortarnishment


� goza de uma autoridade incontestável

� Sem restrição (erga omnes)


O art. 125 da LPI seria adequado para combater estes atos?

EUA x Brasil

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Haagen-Dazs


A Diluição e o Art. 130 LPI

� Lei da Propriedade Industrial

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositanteé ainda assegurado o direito de:(...)III - zelar pela sua integridade material ou reputação.


Interpretação Sistemática

O que é integridade material da marca (bem imaterial)?

DEPOSITANTE(≠ art. 129)

ZELAR

OU REPUTAÇÃO MARCA FORTEMARCA FORTE

blurringblurring

alterationalterationtarnishmenttarnishment


Interpretação Sistemática

Por que e como proteger a unicidadede uma marca relativamente famosa?

“The rational basis oftrademark protection”

Art. 125 LPI?Proteção excessivano caso

Art. 884 CC/02Combate o enriquecimentosem causa


A Diluição e o Aproveitamento Parasitário

� CC/16: Art. 160. Não constituem atos ilícitos: I. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

� CC/02: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exerce-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fe ou pelos bons costumes.

� CC/02: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.


A Diluição e o Aproveitamento Parasitário

DILUIÇÃO APROVEITAM.PARASITÁRIO

PROTEÇÃO DO BEMIMATERIAL

COMBATE AOENRIQUECIMENTO

SEM CAUSA

MESMO FENÔMENO


DOUTRINAART. 130, III, LPI


Diluição e Art. 130 LPI

“Como se pode notar, as duas faces da interidade (em sentido lato) das marcas, a moral e a material, estão devidamente amparadas pela legislação pátria. O inciso III do artigo 130 tem por objetivo evitar o que se chama de maculação e, ao mesmo tempo, garante a tutela da integridade (estrito senso) material dos sinais distintivos, ou seja, combate a ofuscação e o uso de marca adulterada.”

(Filipe Fonteles Cabral, “Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?”, Revista da ABPI n° 58, mai/jun 2002, p. 25)



“Filipe Fonteles propugna que essa proteção se faça a despeito da inexistência de Extravasamento do símbolo, apoiando-se na jurisprudência estadual americana. A introdução do conceito, em 1995, na lei federal de marcas americana colocou, porém, como exigência capital da proteção o alto renome da marca a ser protegida.(...)Entendo que a proteção da diluição – como efeito além dos lindes da especialidade e afinidade – se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas. As razões para recusar essa construção importada, além da simples política pública da lei federal americana, são as mesmas já indicadas para a proteção incondicional da marca de alto renome, e com maior razão ainda.”

(Denis Borges Barbosa, Proteção das Marcas: Uma perspectiva Semiológica, Lumen Juris, 2008)



“No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção contra a diluição acha-se embutida nas disposições de tutela às marcas de alto renome. Indaga-se se o mesmo ocorre com as marcas que não tenham atingido esse patamar de projeção. Penso que sim, à vista do artigo 130, III da LPI. Mas mesmo na inexistência desse dispositivo, - e o Código da Propriedade Industrial que antecedeu a lei especial hoje vigente não continha norma semelhante – essa proteção poderia ser invocada à luz das disposições gerais do direito comum.”

(José Antonio Faria Correa, “Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição”, R. ABPI n° 100, mai/jun 2009)


JURISPRUDÊNCIABRASILEIRA


Leading Case (Brasil)

� WM Wrigley Jr. Company vs. INPI e Lua Nova Ind. e Com.

(AC 2002.51.01.514660-7, TRF2/2TEsp., Rel. Des. Liliane Roriz, d. 22.08.2006)

DOUBLEMINT x DOUBLE SOFT(chiclete) (biscoitos, etc.)


Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DEMARCAS. TEORIA DA DISTÂNCIA. TEORIA DA DILUIÇÃO.DOUBLEMINT. DOUBLE SOFT.

1. No exame de eventual colidência, doutrina ejurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria dadistância, que, fundamentando-se nos princípios da eqüidadee da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando asituação fática atual possibilite o convívio harmônico designos semelhantes ou afins.




2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, tal critério nãoé capaz de abarcar hipóteses especialíssimas, onde ainfringência de direitos pode ganhar matizes diversos, queexigem uma análise mais profunda e sob outro enfoque, oda teoria da diluição.

3. A idéia principal da teoria da diluição é a de proteger otitular contra o enfraquecimento progressivo do poderdistintivo de sua marca, mormente em casos de marcas queostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muitocriativas, sendo o paradigma para a decisão entre aplicar ateoria da distância ou a teoria da diluição a fama e acriatividade do sinal.


4. Conquanto os efeitos de uma violação direta de marcaregistrada sejam mais facilmente identificados e tragamprejuízos imediatos, o resultado da diluição de uma marcatraz efeitos nefastos, vez que enquanto o primeiro ludibriaos consumidores já existentes, o segundo enfraquece opoder de venda de um sinal distintivo, podendo ser atéirreversível.5. Apelações improvidas.

“Note-se que o art. 130, inciso III, da LPI traduz apositivação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares demarcas contra sua diluição”.(Voto Des. Liliane Roriz, acolhido por unanimidade).



Jurisprudência (Brasil)

� Restaurante Fasano Ltda. vs K1 Estacionamento de Domínios Ltda.

(AC 990.10.163429-5, 4ª CDP/TJSP, Rel. Des. Francisco Loureiro, d. 27/05/2010)

“Note que essa tutela não abarca apenas a concorrência desleal entre duas empresas no ambiente virtual, como também o desprestigio pela diluição.Na lição da melhor doutrina..., diluição é a perda da capacidade que possui uma marca famosa de identificar e distinguir produtos e serviços(...).É exatamente o caso dos autos. A diluição da marca notória Fasano se dá tanto pelo descrédito do seu uso para acesso a sites pornográficos, como pelo obscurecimento decorrente da perda do valor econômico da marca.” (art. 52 CC/02, classes diferentes)



� Dell Inc. vs INPI e Dell do Brasil Comunicação Ltda(AC 2009.51.01.806947-3, TRF2/2TEsp., Rel. Des. Liliane Roriz, d. 29/03/2011)

“O caso merece, contudo, ser submetido ao crivo da teoria da diluição, ante ao grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor.Partindo de tais premissas, verifica-se que o signo DELL DO BRASIL traduz uma idéia equivocada de que a titularidade deste pertence a uma empresa subsidiaria da norte-americana, ainda que atuante em segmento diverso, eis que a adição da locução DO BRASIL é comumente utilizada para destacar essa qualidade(...)” (art. 130, III, LPI, classe diferente)



� Nestle Brasil Ltda. vs. Sara Lee Cafés do Brasil(AC 0134880-71.2010.8.26.0100, 4ª CDP/TJSP, Rel. Des. Enio Zuliani, d. 15/12/2011)

“A propositura da presente demanda evidencia atuação diligente no sentido de zelar pela reputação da marca, evitando-se sua vulgarização, sendo certo que o disposto no art. 130 da LPI também se presta à defesa contra a degeneração do signo distintivo. ”

(art. 130, III, LPI, trade dress, classes iguais)Obs.: diluição ≠ degeneração!! (equívoco de nomenclatura)



� Red Bull GMBH vs. Latco Beverages Ind. e Com.(AI 0004394-31.2012.8.19.0000, TJRJ/18aCC, Rel. Des. Helena Candida Lisboa Gaede, d. 17/02/2012)

“A predominância dos elementos distintivos do RedBull no XForce, reprodução parcial dos elementos da marca das Agravantes, cuja proteção confere o art. 130, III, da LPI, que permite ao titula da marca zelar pela sua integridade material ou reputação. (...)

Em qualquer das hipóteses, a associação aos elementos da marca leva ao aproveitamento indevido, de todo o marketing da Autora, e da garantia ínsita à marca que, independente da qualidade do produto imitador, acarreta a diluição da marca famosa, que não mais servirá para distinguir com exclusividade o produto das Agravantes.”

(art. 130, III, LPI, trade dress, mesma classe)



� Control Test Engenharia Ltda. vs ControltestAssessoria em Equipamentos Ltda.

(AC 0256128-39.2009.8.19.001, TJRJ/18aCC, Rel. Des. Helena Candida Lisboa Gaede, d. 06/2012)

“A proteção conferida ao depositante, evidentemente, não se condiciona a já ter sido obtido o registro, pois do contrário, seria inócua, possibilitando, apenas, em caso de futuro registro, pleitear-se perdas e danos desde a data do deposito, sem impedir que o depositante pudesse zelar pela sua integridade material ou reputação.”(art. 130, III, LPI, depositante, mesma classe)



� Vilumawi Ind. e Com. vs. Ivanete Terezinha(Resp 1.032.104-RS, 3T/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, d. 18/08/2011)

“Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante, é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o artigo 130, III, da Lei 2.279/96. Interesse processual configurado.”(art. 130, III, LPI, direito do depositante)



� Konika Minolta Business vs. Ativa Ind. e Com.(Resp 1.207.953-AM, 4T/STJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, d. 12/08/2011)

“No caso, ocorreu o que a doutrina intitula diluição da marca por ofuscação, haja vista que a ré importa e recondiciona produtos, sem se submeter ao controle ou à anuência do titular da marca, acarretando a perda da singularidade do signo:(citação livro Comentários à LPI, IDS)”(art. 130, III, LPI, importação paralela)


EM RESUMO

� Teoria da Diluição: EUA ≠ Brasil

� Art.: 130, III, LPI: há controvérsia na doutrina

� Jurisprudência: confirma a aplicação do art. 130, III, LPI e, principalmente, do racional por trás.

� Deve ser tratada como exceção.


OBRIGADO!

Filipe Fonteles [email protected]

(21) 2237-8804

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