특허법 정리 - Egloospds3.egloos.com/pds/200701/03/98/patent_law_sub.doc · Web view(1) 정정 후의 명세서 또는 도면에 대하여 특허출원, 출원공개, 특허결정,

■ 특허법 정리 ■

제1장 총론

【1】 특허법상의 실시 (법2조3호)- 생산 : 발명의 결과인 물을 만들어 내는 모든 행위로서 주요한 수리도 포함한다.- 사용 : 본래의 목적을 달성하거나 작용 효과를∙ 나타내도록 그 발명을 이용하는 것

- 양도 대여∙ : 유상 또는 무상

- 수입 : 경제적 법적∙ 견련성 있는 자에 의한 수입은 침해가 아니고(진정특허품병행수입), 보세구역 내에 있는 동안은 아직 수입된 것으로 보지 않는다.- 양도 대여의∙ 청약 (전시 포함)

判) 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니한다. (실시행위의 독립성)判) 특허권자 또는 적법한 제조 판매권을∙ 갖는 자가 판매한 특허품을 적법하게 구입한 경우에, 구입한 자가 그것을 스스로 사용하거나 타인에게 전매하여도 특허권의 침해가 되지 아니한다. (권리소진설)判) 타법과의 관계

- 타법령의 금지는 재정의 정당한 이유로 인정된다. - 산업상 이용가능성을 판단함에 있어 타법의 규정은 전혀 영향을 미치지 아니한다.

【2】 권리능력 및 절차능력권리능력 절차능력

재내자내국인 ○ ○외국인 ○ ○

재외자내국인 ○ 특허관리인 필요

(법5조)외국인 법25조

※ 재내자 : 국내에 주소나 영업소를 가진 자

[재외자 중 외국인의 권리능력]

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1. 권리능력이 문제되는 경우

(1) 외국인

재외자 중 외국인은 권리능력이 없다. 다만, 상호주의 또는 조약에 의하여 예외적으로

권리능력이 인정될 수 있다. (법25조)① 조약의 효력

특허법과 조약이 상충할 경우 조약이 우선한다. (법26조)② 비동맹국 국민의 권리능력

비동맹국 국민이라도 동맹국에 거소나 영업소 등이 있는 경우(준동맹국 국민) 동맹국의

국민과 같이 취급되어 권리능력이 인정되고(파리조약3조), 무국적자도 같이 취급된다. (심사지침서)

(2) 비법인 사단 재단∙권리능력이 인정되지 않으나, 일정한 경우 당사자능력이 인정된다. (법4조)(3) 지방자치단체

특별시, 광역시, 도, 시, 군, 구(특별시와 광역시의 구에 한함). 수원시 권선구(X)2. 흠결시 취급

특허청장, 심판장은 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차에 관련하여 제출한

서류의 경우 불수리처분한다. (시행규칙11조)

[절차능력]1. 절차능력이 문제되는 경우

(1) 미성년자

미성년자는 특별한 경우를 제외하고는 법정대리인에 의하지 아니하고는 특허에 관한 절차를

스스로 밟을 수 없다. (법3조1항)(2) 재외자

① 재외자는 국내에 체재하는 경우를 제외하고는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한

절차를 밟을 수 없다. (법5조1항)② 다만, 재외자가 국제특허출원절차를 밟는 경우에난 기준일까지는 대리인에 의하지 아니하고

특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. 이 때, 재외자가 기준일로부터 2월이내에 특허관리인을

선임하여 특허청장에게 신고하지 않으면 특허출원은 취하간주된다. (법206조)2. 흠결시 취급

불수리처분한다. (시규11조)

【3】 대리권의 범위와 특별수권사항

[대리권의 범위]

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1. 법정 대리인

본인의 의사에 의하지 아니하고 대리인이 된 자로서, 후견인은 친족회의 동의가 있어야 하나

상대방이 청구한 이의신청 심판 재심은∙ ∙ 친족회의 동의 없이 절차를 밟을 수 있다. (법3조2항)2. 임의 대리인

본인의 위임에 의하여 대리권을 가진 자로서, 특별수권이 필요하고(특허관리인 제외; 법6조), 대리권을 서면으로 증명하여야 한다. (법7조)3. 특허관리인의 경우

특허관리인은 수여된 범위 안에서 특허에 관한 모든 절차 및 소송을 대리한다. (법5조)즉, “본원 OO출원에 관한 일체의 건” 등으로 기재한 경우에도 특별수권사항을 위임 받은 것으로

본다. (심사지침서)

[특별수권사항]- 법6조

- 특허출원의 포기 취하∙- 연장등록출원의 취하

- 특허권의 포기

- 신청의 취하∙청구의 취하

- 국내우선권의 주장 취하∙- 거절결정불복심판의 청구

- 취소심판 청구

- 복대리인의 선임

⇒ 재심사유의 대리권 흠결과 연결

[흠결시 취급]특허청장∙특허심판원장∙심판장은 보정을 명하고, 이행하지 아니할 경우 당해 절차를 무효로

하거나 심판청구서를 각하한다. (법16조, 141조)

【4】 복수당사자의 대표1. 의의

2인 이상의 자가 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 그 전원에게 불이익이 되는 행위(특별수권사항)를 제외하고는 각자가 전원을 대표한다. 단, 이들 중에서 대표자를 정하여 신고한

때에는 그 대표자만이 절차를 밟을 수 있다. (법11조) 절차의 단순화를 위함이다.2. 대표자의 권한

민사소송법상의 선정당사자제도와 관련하여 법11조1항각호의 행위도 대표자가 할 수 있다는

견해가 있으나, 선정자가 당사자의 지위로부터 탈퇴하지 않는다는 차이가 있어, 전원의 불이익

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행위에 대해서는 전원의 동의를 받아야 한다는 것이 심사지침서의 태도이다.3. 국제출원의 대표자

출원이 대표자를 정하지 않은 때에는 재내자 중 첫번째로 기재된 자를 대표자로 한다. (법197조

2항)

【5】 기간의 연장과 추후보완 (법15조)[기간의 연장]1. 연장 대상

(1) 법정기간

특허청장∙특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구 또는 직권으로

특허이의신청이유 등의 보정기간(법70조1항), 거절∙취소결정에 대한 불복심판청구기간(법132의3)을 연장할 수 있다.(2) 지정기간

특허청장∙특허심판원장∙심판장∙심사관은 청구 또는 직권으로 지정기간을 연장할 수 있다.2. 연장절차

본래의 기간이 만료되기 이전에 기간연장신청서에 수수료를 납부하여 제출하여야 한다. (기간경과 후 제출시 반려)

[추후보완]1. 사유 및 대상

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 특허거절∙취소∙연장등록출원의

거절결정에 대한 심판의 청구기간(법132의3), 법180조1항에 의한 재심청구기간을 준수할 수

없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내 및 기간만료일로부터 1년 이내에 추완할 수

있다.2. 절차

기간해태면제신청서에 그 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

【6】 서류제출의 효력발생시기 (법28조)1. 도달주의의 원칙

특허청에 제출하는 서류는 도달주의에 의한다. (법28조1항)2. 예외의 경우

우편으로 제출하는 경우는 이를 증명한 날에 도달된 것으로 본다. 단, 권리의 등록신청서류와

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국제출원에 관한 서류(번역문, 의견서는 제외)는 우편으로 제출하는 경우에도 도달주의에

의한다. (법28조2항)

【7】 절차의 무효1. 절차의 무효 (법16조)(1) 특허청장, 특허심판원장은 다음에 위반한 경우 보정을 명하여야 한다.(법46조)

① 행위능력, ②대리권, ③법령이 정하는 방식, ④수수료 납부

(2) 특허청장, 특허심판원장은 보정이 없는 경우 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. (법16조

1항)(3) 특허청장, 특허심판원장은 지정기간을 지키지 못하는 것이 책임질 수 없는 사유에 의한

것으로 인정되는 때에는 14일/1년 이내의 청구에 의하여 무효처분을 취소할 수 있다.(법16조2항)2. 보정에 대한 무효 (법16조 1항 단서)특허청장, 특허심판원장은 명세서 보정으로 증가된 청구항에 대한 수수료 불납시 보정을 무효로

할 수 있다.3. 대리인 선임, 개임시 절차에 대한 무효 (법10조4항)특허청장, 심판장은 대리인의 선임, 개임 전에 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 4. 국제특허출원의 경우 (법203조)국제특허출원인이 법203조1항의 서면을 국내서면제출기간 내에 제출하지 아니하였거나, 제출된 서면이 방식에 위반되는 경우 특허청장은 보정을 명하여야 하며, 국제특허출원을 무효로

할 수 있다.※ 무효로 된 출원이라도 우선권의 기초로 할 수 있다. (파리협약4A.3)

【8】 불수리 처분 (특허법시행규칙 11조)1. 제2조의 규정에 위반하여 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우

2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우

3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 출원인코드 [출원인코드가

없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한

경우

4. 국어로 기재되지 아니한 경우

5. 출원서에 명세서(명세서에 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위가 기재되어 있지 아니한

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경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우

6. 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조제1항에 규정된 특허관리인에

의하지 아니하고 제출한 출원서류 등인 경우

7. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우

8. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한

기간연장신청서인 경우

9. 법 제70조제1항의 규정에 의한 특허이의신청이유 등의 보정기간, 법 제132조의3의 규정에

의한 심판의 청구기간 또는 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을

경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우

10. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우

11. 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우

12. 별지 제2호의6서식의 포괄위임등록신청서, 별지 제2호의7서식의

포괄위임원용제한신고서, 별지 제2호의8서식의 포괄위임등록철회서, 별지 제4호서식의

출원인코드부여신청서 또는 직권으로 출원인코드를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가

불명확하여 수리할 수 없는 경우

13. 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 특허청에서

제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로

제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우

13의2. 제3조의2제2항의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 기간내에 제출하지 아니한

경우

14. 제8조의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간내에 제출하지

아니한 경우

※ 반려된 출원은 우선권의 기초로 할 수 없다.判) 특허법은 특허출원의 일부취하에 관한 규정이 없어, 이는 기간을 경과한 보정서로

불수리한다.cf) 국제출원일의 인정

【9】 발명의 성립성 (미완성발명)1. 성립성

(1) 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것을 말한다. (법2조1호)(2) ①과제해결의 구체적 수단이 결여되거나, ②과제해결이 명백히 불가능한 경우에는

미완성발명으로 취급된다.2. 문제되는 경우

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(1) 용도발명 : 물질의 새로운 특성을 발견하고, 이를 새로운 용도로 이용하는 것에 창작적

요소가 존재하는 경우 성립성이 인정된다. (발명과 발견의 관계; 【11】참조)(2) 컴퓨터 프로그램 관련 발명 : 컴퓨터 프로그램이 어떤 장치나 시스템 내에서 기능실현의

수단으로 이용되는 것에 해당될 경우 성립성이 인정된다. (【12】참조)(3) 전자상거래관련 발명 (【13】참조)(4) 의약관련 발명 (【17】참조)(5) 미생물 관련 발명 (【18】참조)(6) 수지상 세포 판례 (산업상 장래 이용가능성의 의미)산업상 이용가능성은 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 기술발전에 의해

보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.3. 미완성발명의 예

① 수단은 제시되어 있으나 자연법칙으로 보아 그 목적을 달성하기 의심스러운 발명

② 수단이 완전하게 기재되어 있지 않고 이론 혹은 추상적 사항을 열거하는 데 불과한 발명

③ 단순한 문제의 제기와 착상의 제출에 그친 발명

④ 해결수단이 제시되고 있지만 아주 막연한 제안에 불과한 발명

⑤ 해결수단이 제시되고 있지만 그 수단으로는 목적달성을 할 수 없다고 인정되는 발명

⑥ 실험결과의 구체적 뒷받침이 요구됨에도 그 뒷받침이 없는 발명

4. 판례- 신규성 진보성∙ 판단의 대비자료로 될 수 있다.- 확대된 선출원의 지위를 갖지 못한다.- 선출원의 판단은 동일성 판단에 의하므로 미완성 발명인 이상 문제될 실익이 없다.- 발명의 성립성 결여, 명세서 기재불비(법42조 3항)에 해당하며, 보정에 의한 회복은 신규사항

추가에 해당한다.- 실시불가능한 발명으로서 착오등록되어도 권리를 행사하지 못한다.

【10】 방법발명1. 의의

방법발명이란 발명사상이 일정한 목적달성을 위하여 시계열적으로 관련되고 있는 수개의

행위또는 현상에 의하여 성립되는 발명이다.2. 출원시 특이사항

방법발명은 별개로 출원할 수 있으나, 그 방법이 물건발명과의 관계에 있어서 하나의 총괄적

발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 해당하는 경우에는 1특허출원으로 할 수 있다.3. 기타

- 타인의 물건발명과의 관계에서 실시상의 이용발명에 해당할 수 있다.

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- 생산방법의 추정(법127조) 규정이 적용될 수 있다.

cf) Product by Process 청구항

물건의 구성을 용이하게 기재할 수 있음에도 방법적으로 기술한 경우에는 구성이 기재되지 않은

것으로 보아 법42조 4항 위반으로 거절이유를 통지한다.

【11】 용도발명1. 성립성

종래의 물질로부터 새로운 속성을 발견하고, 이를 새로운 용도로 이용하는 과정에서 창작적

요소가 존재해야 한다.2. 기타

- 물질특허와의 관계에서 실시상의 이용발명에 해당할 수 있다.- 발명의 단일성을 이용하여 물건발명 또는 방법발명으로 기재된다.

【12】 컴퓨터 프로그램 관련 발명1. 성립성

컴퓨터 프로그램이 어떤 장치나 시스템 내에서 특정의 기술적 목적을 달성하는 기능실현의

수단으로 이용되는 경우에는 발명의 성립성을 인정하고 있으며, 심사기준은 소프트웨어를

기록한 기록매체의 경우에도 인정하고 있다.2. ‘98심사기준에 의한 구체적 예

(1) 물건발명으로서의 성립성

데이터구조 또는 컴퓨터프로그램이 컴퓨터가 판독할 수 있는 매체에 기록된 경우에는 성립성이

인정된다. 그 매체와의 관계에서 구조적 및 기능적 상호 관련작용에 의하여 발명이 실현되기

때문이다.(2) 방법발명으로서의 성립성

컴퓨터 내부처리를 마친 후 컴퓨터 외부에서 물리적 변환을 가져다 주는 하나 또는 2이상의

처리단계가 존재하는 경우는 성립성이 인정된다.2. 타법률에 의한 보호

컴퓨터프로그램보호법, 부정경쟁방지 및 영업비밀에관한법률, 저작권법

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【13】 전자상거래 관련 발명 (BM)1. 성립성

단순한 아이디어 자체는 발명의 성립성을 인정할 수 없고, 영업방법이 인터넷, 통신, 컴퓨터 기술

등을 기초로 하여 산업상 실제로 이용할 수 있는 구체적인 기술로 제시되면 발명의 성립성이

인정될 수 있다.2. 인간의 인위적인 행위가 포함된 경우

인간의 행위가 구성요소에 포함되는 경우는 일반적으로 Off-line 상의 행위이므로 발명의

성립성이 부정되나, “로그인하는 단계’와 같이 인간의 행위가 On-line 상의 구성요소 상호간을

연관시켜주는 단순한 행위일 때는 발명의 성립성이 인정된다.3. 기타 문제점

- 물리적 특성이 없기 때문에 기능식 청구항의 기재를 넓게 용인해야 할 것이다.- 효력의 지역적 범위 (외국에 서버를 두고 국내 서비스시 국내 특허권 침해여부)- 공동직접침해가 일반적이므로 이를 인정할 필요가 있다.- 간접침해의 적용이 어려움 (서버는 전용품이 아니므로 )- 침해의 입증이 어렵다.4. 우선심사의 대상

거래방법, 전자화폐 또는 결제기술, 보안 또는 인증기술, 전자거래촉진과 직접 관련되는 것으로

인정되는 기술.

【14】 식물발명 (법31조; 06.10.1 삭제)1. 성립성

무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물

2. 산업상 이용가능성

발명의 유용성이 기재되지 아니하거나 유추할 수 없는 경우에는 산업상 이용가능성이 없다.3. 명세서 기재방법

발명의 상세한 설명은 물론 특허청구범위에까지 구체적인 무성번식방법이 기재되어야 한다.4. 判例식물발명이라 하여 식물을 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 대체할 수 없다.

【15】 선택발명의 특허요건 및 효력 (P.256)1. 의의

선택발명이란 상위개념으로 표현된 선행문언에 구체적으로 개시되어 있지 않은 사항을

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필수구성요건으로 선택한 하위개념의 발명을 말한다.2. 특허요건

판례는 선택발명의 경우, 선행발명이 인식하지 못한 하위개념요소를 포함하고(신규성?), 현저한

효과의 상승이 있는 경우(진보성)에 특허성을 인정한다.3. 명세서의 기재

발명의 상세한 설명에 이러한 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 데이터의 기재는 요하지

아니한다. 출원일 이후에 구체적인 자료로써 주장∙입증하면 된다.4. 이용관계

판례는 선택발명은 기본발명과의 관계에서 침해를 구성하지 않는다고 하여 이용관계의 성립을

부정하고 있다.

【16】 수치한정 발명1. 의의

발명의 구성요건을 그 수치를 특정함으로써 수량적으로 표현한 발명을 말한다.2. 특허요건

수치한정 발명이 한정된 수치 전체에서 인용발명의 효과에 비하여 유리한 효과를 나타내는

임계적 의의 를 가져야 한다. (심사지침서)수치한정 발명에서 진보성이 인정되기 위해서는 그 수치의 특정에 기술적 의의 가 있고, 그

한정에 임계적 의의 가 있는 것이 필요하다. (판례)3. 0~10% 로서, 0을 포함한 경우

이는 불명확한 표현으로 법42조 4항 2호에 위반이고, 필수성분이라 기재된 경우 이는

임의성분이라 할 것이므로 법42조 4항 1호에 위반된다.

【17】 의약발명[문제점]특허요건, 실험데이터의 추가, 미완성발명의 취급

1. 특허요건

(1) 효과만의 기재로 당업자의 용이실시가 보장되지 않는 한, 정량적 실험 데이터 로써

약리효과를 객관적, 구체적으로 기재해야 한다. (발명의 상세한 설명)(2) 특정물질의 약리효과를 객관적 구체적으로∙ 기재하지 않으면 명세서 기재불비(법42조3항, 4항위반)임과 동시에 미완성발명에 해당한다.

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2. 명세서의 보정

실험 데이터를 추후 보정에 의해서 보완하는 것은 신규사항 추가에 해당한다.3. 기타

- 대부분 용도발명으로서 실시상의 이용관계에 해당한다.- 특허권 연장등록이 가능한 경우가 있다. (법89조)- 법96조에 의해 효력이 제한되는 경우가 있다.

【18】 미생물 발명1. 미생물발명의 명세서 기재시 유의점

발명의 상세한 설명란에는 당업자가 그 발명을 용이실시 가능하도록 기재되어야 하나, 미생물에

관한 발명의 경우는 서면의 기재만으로 발명이 완성되었다고 볼 수 없는 경우가 있다.출원시에 그 미생물 자체가 존재함으로써 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 바, 출원인은

출원시에 미생물을 기탁하고, 그에 대한 입증서류를 출원서와 함께 첨부하여야 한다.2. 미생물의 기탁

특허출원시까지 기탁기관에 미생물을 기탁하고 증명서류를 첨부하여야 한다. 다만, 용이 입수

가능한 경우에는 명세서에 입수방법을 기재하여 갈음할 수 있다.3. 미기탁시 취급

(1) 미생물을 용이입수할 수 없는 경우에는 미완성발명이 되어 법29조1항본문 위반으로

거절되고, 출원 후 기탁하는 경우에는 법47조2항의 신규사항 추가에 해당한다.(2) 미생물을 용이입수할 수 있는 경우 입수방법 미기재시 법42조3항 위반이다.4. 判例- 미생물을 이용한 발명에 있어서 출발미생물들이 공지의 균주이거나 용이입수 가능한 것일

경우, 최종생성물이나 중간생성물은 기탁을 요하지 않는다.- 미생물 기탁제도의 적용대상에서 제외되는 공지의 균주인지 여부는 특허출원시를 기준으로

판단한다.- 미생물 기탁 증명서류의 첨부는 특허청장의 보정 요구 사항이 아니다.5. 미생물 시료의 분양

(1) 시험∙연구를 위하여 실시하고자 하는 자는 ①출원공개∙등록공고된 경우, ②거절이유통지에

대한 의견서를 작성하기 위해 필요한 경우에 분양받을 수 있다.(2) 분양받은 자는 타인에게 이용하게 해서는 안된다.

【19】 동물발명특허

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우리나라는 1998년3월1일부터 유용성이 밝혀진 유전자 DNA서열, 아미노산서열, 단세포생명체

또는 인간을 제외한 동물 및 동물의 수술치료방법에 대하여 특허를 허용하고 있다.

[특허요건]1. 발명의 성립성

인위적인 제조수단의 구체적인 기재가 없이 단순 발견한 돌연변이 동물은 발명이 아니다.2. 산업상 이용가능성

그 유용성이 기재되지 않고나 유추할 수 없는 경우는 산업상 이용가능성이 없다.3. 진보성

(1) 동물 자체의 발명은 ①공지의 형질로부터 용이하게 예측할 수 없는 정도이거나, ②예측할 수

없는 현저한 효과를 발휘하는 경우에 진보성이 있다.(2) 동물을 만드는 방법의 발명은 제조방법의 각 과정에 해당하는 수단, 조건 등의 선택의

곤란성과, 최종 만들어지는 동물의 진보성에 따라 판단한다.4. 특허를 받을 수 없는 발명

공서양속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우일 수 있다. (법32조)5. 명세서 기재방법

① 발명의 상세한 설명

반복재현성, 동물의 종류 및 특징, 사육조건, 산업상 이용가능성을 기재한다.② 특허청구범위

수정란 등의 기탁기관과 수탁번호를 부가하여 특정할 수 있고, 동물을 만드는 과정 또는

생산건을 기재한다.

【20】 핵산염기서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원1. 서열목록을 기재한 명세서를 제출하여야 한다.① 서열목록을 기재한 명세서

② (서면출원의 경우) 서열목록 수록한 전자파일

③ (서면출원의 경우) 명세서 기재와 전자파일 기재가 동일하다는 진술서

2. 기재가 다른 경우의 취급

명세서에 기재한 서열목록대로 제출한 것으로 본다.3. 서열목록 미기재 출원의 취급

실체심사시 청구항에 기재된 발명을 실시할 수 없는 경우 명세서 기재불비로 법42조3항 등으로

거절이유 통지

4. 전자문서 명세서에 표준형식이 아닌 스캐닝 이미지에 의한 경우

방식에 위배된 것으로 보아 보정명령 대상, 자진보정도 가능

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【21】 산업상 이용가능성1. 의의

출원발명이 그 산업분야에서 장래에 이용될 수 있는 가능성을 말한다.2. 장래의 이용가능성의 의미 (판례)해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐, 장래 관련 기술의 발전에 따라

비로소 산업상 이용가능성이 생겨난 경우까지 포함하는 것은 아니다.

【22】 의료업의 취급1. 성립성

(1) 의료업은 인간을 대상으로 누구나 자유실시하는 것이 바람직하므로 ① 수술방법, 치료방법, 진단방법, ② 인간으로부터 채취한 것을 치료를 위해 채취한 자에게 되돌려 줄 것을 전제로 하여

처리하는 방법 등은 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다.(2) 그러나, ① 인간을 수술∙치료하거나 진단에 사용하기 위한 의료기기, 의약품에 관한 발명, ② 인간으로부터 채취한 것을 처리하는 방법 또는 이들을 분석하여 데이터를 수집하는 방법에 관한

발명은 산업상 이용가능성이 있다.(3) 判例는 “인간 이외의 동물에만 한정한다”는 사실이 특허청구범위에 명시되어 있으면 전자의

경우에도 산업상 이용가능성을 인정한다.

제2장 특허요건

【23】 발명의 동일성 판단1. 의의

발명의 동일성이란 대비되는 두 발명의 기술적 사상이 실질적으로 동일한 것을 의미하며, 신규성, 선원주의, 확대된 선원주의 판단시 문제된다.2. 판단방법

양 발명의 구성을 중심으로 발명의 목적과 효과를 참작하여 종합적으로 판단한다.3. 유형

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(1) 실질적 동일

① 특허청구범위에 기재된 발명이 대비발명과 단순한 표현의 차이, 단순한 목적∙용도의 상위, 단순한 구성의 변경 등은 실질적으로 동일한 발명이다.② 일치하는 부분을 제외한 나머지만으로 별개의 발명을 이룬다거나, 유기적으로 연결되어

일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일한 발명이다.(2) 내재적 동일

양 발명이 별개의 발명인 것으로 보이더라도 명세서에 기재된 실시예가 공통 되는 경우는

내재적으로 동일한 발명이다.(3) 부분적 동일

선∙후출원간에 상위개념과 하위개념의 관계에 있을 때에는 부분적으로 동일한 발명으로서 주로

화학발명에 있어서 많이 발생한다. 단, 그 작용∙효과가 이질적일 때에는 선택발명으로서 별개의

발명이 된다.

[단순한 구성의 변경]단순한 관용수단의 전환, 단순한 관용수단의 부가 또는 삭제, 단순한 재료변환 또는 균등물 치환, 단순한 균등수단의 전환, 단순한 형상∙수 또는 배열의 한정이나 변경, 단순한 수치의 한정 또는

변경

判例) 기술적 사상이 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지

부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이다.

【24】 신규성 (법29조 1항 각호)1. 의의

특허법은 특허요건으로서 출원시에 신규한 발명임을 요구하고 있는 바, 판단방법은 동일성

판단방법에 의한다. 새롭지 않은 발명을 보호하는 것은 특허법의 취지에 반하기 때문이다.

[상실사유] - 국내 (06.10.1 부터는 국내외)1. 공지

- 判例는 비밀유지의무 없는 불특정 다수인 이 널리 알 수 있는 상태에 놓여 있는 것

- 判例는 실용신안 등록일 이후에는 공고일 전이라 하여도 공지되었다고 본다.

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실용등록 등록공고

법 29 조 3항

법 29 조 1항


2. 공연실시

- 공연실시라 함은 당업자가 그 고안의 내용을 용이하게 할 수 있는 상태로 실시한 것

- 전면적으로 비밀이 아닌 상태에서 단 1회의 실시라도 해당한다.- 判例는 발명의 구성을 알 수 있는 상태에서의 실시라야 공연실시로 본다.- 견학자가 장치의 내부를 볼 수 있거나 종업원에게 설명을 들을 수 있는 상황인 경우

※ 전시, 대여는 일괄적으로 공연실시라 할 수 없지만, 양도는 공연실시이다. (千.217)

[상실사유] - 국내외

1. 반포

- 불특정 다수인에게 열람될 수 있는 상태에 놓여있는 것

- 判例는 간행물이 특허청 자료실이나 도서관에 비치되어 있으면 반포된 것으로 본다.- 判例는 박사논문의 반포시기는 대학도서관에 입고된 시점으로 본다.2. 간행물

- 간행물이란 정보성과 공개성 을 갖는 문서, 도면 등의 정보전달매체를 말한다.- 判例는 카탈로그가 제작되었으면 반포된 것으로 추정한다.3. 게재의 정도

- 判例는 적어도 그 발명의 구성이 기재되어 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재

- 사용언어는 가독성 여부에 관계 없다.4. 전기통신회선을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명

ⅰ) 정부∙지방자치단체, 외국의 정부 지방자치단체∙ 또는 국제기구, ⅱ) 고등교육법 제3조의

규정에 의한 국 공립의∙ 학교 또는 외국의 국 공립∙ 대학, ⅲ) 우리나라 또는 외국의 국 공립∙

연구기관, ⅳ) 특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인으로서 특허청장이

지정하여 고시하는 법인이 운영하는 전기통신회선

- 이외의 전기통신회선이라도 국내에서 접근가능하였다면 국내 공지로서 인정하능하다.- 판례는 서치엔진에 의하여 접근이 가능한지의 여부 또는 암호를 부여하여 일반인이 접근할 수

없게 한 것인지 여부 등을 참작하여 공중의 이용가능성이 인정되는 경우에만 선행기술로 채택할

수 있다고 하였다.

[판단방법]1. 원칙

① 신규성 판단은 동일성 판단방법에 의하며, 원칙적으로 구성의 동일성 여부에 의하여 판단한다.② 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 신규성을 판단한다.2. 청구항에 기재된 발명의 특정

① 청구항에 기재된 용어의 의미∙내용이 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명 또는 도면을

참작하여 발명을 특정한다.② 발명의 카테고리가 다른 경우 발명의 실체를 파악하여 동일 발명인데 표현방식에 차이가 있는

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것인지 실질적 동일성 여부를 판단한다.3. 인용발명의 특정

발명의 공지(실시, 반포) 당시의 기술상식을 참작하여 당업자가 자명하게 파악할 수 있는 사항도

공지된 발명으로 특정한다. 4. 신규성의 판단

① 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한

경우에도 신규성이 없는 발명이다.② 청구항에 기재된 발명이 상위개념, 인용발명이 하위개념으로 표현된 경우 신규성이 부정된다.

【25】 진보성 (법29조 2항)1. 의의

특허법은 특허요건으로서 출원시의 공지발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 없을 것을

요구하고 있다. 창작수준이 낮은 발명을 배제하여 기술의 비약적 진보를 유도하기 위함이다.

[판단방법]1. 일반적 판단

구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성, 효과의 현저성을 고려하여 판단한다.① (목적의 특이성) 목적이 출원당시의 기술수준으로 보아 예측가능성이 있으면, ② (구성의 곤란성) 구성요건을 채택∙결합하는 것이 출원당시의 기술수준으로 보아 당업자가

용이하게 도출할 수 있는 범위 내의 기술수단인 경우는,③ (효과의 현저성) 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상된 새로운

작용효과가 없는 경우에는,당업자가 인용발명에 의하여 용이하게 도출해 낼수 있는 것이어서 진보성이 없다.2. 참고적 고려사항

① 상업적 성공 , 업계로부터의 호평, 모방품의 출현 등으로 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수

없다. 다만, 판매기술, 선전 광고기술∙ 등 발명의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는

사실을 출원인이 주장 입증하면∙ 진보성 인정의 긍정적 근거로 참작할 수 있다고 한다. (액제우황청심환)② 발명의 불실시기간 이 장기간인 경우는 오랫동안 과제해결수단을 찾아내지 못했었다는 등의

사실이 있는 경우로서 그 발명은 진보성이 있다고 볼 수 있다.③ 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사예 는 고려대상이 될 수 없다. 3. 구체적 판단방법

당업자의 통상의 창작능력 을 고려하여 인용발명의 내용에 청구항 발명에 이를 수 있는 동기가 될

수 있는 사항이 있는지를 주요관점으로 유리한 효과 가 있는지 참작하여 판단한다.

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① 통상의 창작능력 : 적합한 재료의 선택, 수치범위 최적∙호적화, 균등물의 치환

② 동기 : 인용발명 내용 중 시사, 과제의 공통성, 기술분야의 관련성, 기능∙작용의 공통성

③ 유리한 효과 : 인용발명에 비해 이질적 또는 동질이나 현저히 우수한 효과

5. 기타

- 미완성 발명의 경우에도 진보성 판단의 대비자료로 인용할 수 있다.- 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 진보성을 판단한다.- 출원발명의 명세서 중에 종래기술로 기재되어 있는 기술의 공지성을 출원인이 인정하면 이를

인용하여 진보성을 심사할 수 있다.- 마쿠쉬형식으로 기재된 경우, 선택요소 중 어느 하나에 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항

전체에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정한다.

[진보성 판단의 유형]1. 수집발명

주합발명이란 공지기술의 단순집합에 불과하여 진보성이 없고, 조합발명은 공지기술의 결합으로

상승적 효과가 있어 진보성이 있다.2. 선택발명

【15】참조

3. 수치한정발명

【16】참조

[판단예시]양 발명은 ... 목적이 동일하다 할 것이나, ... 하여 기술적 구성 이 상이할 뿐만 아니라, ...하여

증진된 작용 효과∙ 가 있다고 할 것이므로, 그 기술적 구성상의 차이를 단순한 설계변경에

불과하다거나 당업자가 용이하게 고안할 수 있는 정도의 것이라고 볼 수 없다.

【26】 독립항의 신규성∙진보성 판단독립항의 신규성(진보성) 인정시 종속항은 당연히 인정되며, 독립항의 신규성(진보성) 부정시에는 종속항은 별도로 판단되어야 한다. 따라서, 독립항을 가려내어 독립항의 신규성, 진보성 판단을 먼저 하여야 한다.

【27】 공지예외 적용 주장 (법30조; 06.03.03 개정)[답안 작성]

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1. 공지여부의 검토

(1) 특허법은 특허요건으로서 출원시에 공지된 발명이 아닐 것을 규정하고 있다.(법29조 1항) 판례는 비밀준수의무 없는 자에게 알려진 경우에 공지를 인정하며, 발명의 기술적 구성이

당업자가 용이실시 가능하게 기재된 경우에 한해 간행물에 의한 공지를 인정한다.(2) …, 사안에서는 … 신규성을 상실하였다.(3) 이하에서는 공지예외적용 주장의 인정여부에 대해 검토한다.2. 공지예외적용 주장의 인정가능성 검토

(1) 특허법은 소정의 경우에 공지되지 않은 것으로 보는 예외규정을 두고 있다. (법30조)(2) 사안에서, …(3) 이는 출원일이 소급하는 것이 아니므로 선원주의의 예외는 되지 않는다.

[적용]1. 권리자의 의사에 기한 공지

(1) 공통요건

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지이고, ② 공지예외사유에 해당해야 한다.(2) 공지예외사유 (06.03.03 이후 출원은 제외 ) ① 발명을 시험한 경우 : 발명의 기술적 효과에 대한 시험

② 간행물에 발표한 경우 : 적극적 의사에 기한 경우

③ 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 발표한 경우

④ 학술단체에서 서면으로 발표한 경우

⑤ 박람회에 출품한 경우

(2) 절차

① 발표일로부터 6월 이내의 출원, ② 출원서에 30조 적용의 취지를 기재, ③ 출원일로부터 30일

이내에 증명서류를 제출

(3) 예외

① 국제특허출원의 경우. 기준일로부터 30일 이내에 취지를 기재한 서류와 증명서 제출 (법200조)② 복수의 공개행위가 밀접불가분의 관계 에 있는 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는

증명서류의 제출을 생략할 수 있다. 2. 권리자의 의사에 반한 공지

(1) 요건

공지의 방법에는 제한이 없다. 비밀유지의무 있는 자의 공지. 특허공개공보가 포함될 수 있다.(2) 절차

① 발표일로부터 6월 이내의 출원, ② 입증서류 제출

3. 심사

(1) 방식심사

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보정명령하고 공지예외주장절차를 무효처분한다.(2) 실체심사

2001.6.30. 이전 출원 은 본 조의 적용을 받아도, 신규성 선행기술로 인용하지는 않으나

진보성의 자료로는 인용될 수 있다 . (개정전에는 신규성의제)

[각종제도와 공지예외적용 주장과의 관계]6개월의 소급여부 증명서류등의 소급여부

분할출원 소급 불소급

이중출원 소급 불소급

조약우선권 불소급 불소급

국내우선권 소급 불소급

※ 분할∙이중출원의 원출원시에 공지예외주장을 하지 않은 경우는 분할∙이중출원시에 이와

같은 주장을 할 수 없다. (심사지침서.4327; 이에 대해 견해가 갈린다.)※ 국내우선권주장의 선출원시 공지예외주장을 하지 않은 경우도 같다.※ 국내우선권주장의 경우 후출원시에 별도로 공지예외주장을 하지 않아도 된다는 견해가

있으나(P.466), 실무는 취지와 증명서류 제출을 요한다. (심사지침서.4439)

【28】 확대된 선출원 주의 (법29조 3항)1. 의의 및 취지

①당해 출원일 전 에 출원하여, ②당해 출원 후 에 출원공개∙등록공고된, ③타출원의 최초명세서

또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명은 특허 받을 수 없다. (법29조 3항) 공유기술의

사유화를 방지하고, 선출원주의를 보완하기 위함이다.2. 판단

(1) 당해 출원시 출원인 발명자 고안자∙ ∙ 동일 인 경우에는 적용하지 않는다.(2) 타출원이 분할∙이중출원인 경우는 분할∙이중출원일을 기준으로 판단한다.(3) 타출원이 조약∙국내우선권주장 출원인 경우, 공통기재된 발명은 소급하고, 타출원에만

기재된 발명을 소급하지 않고 판단한다.(4) 타출원이 국제출원인 경우

국내∙국제공개한 때, 원문과 번역문에 공통기재된 발명에 한해 인정된다. (법29조 4항)- 통상 국제공개가 먼저 이루어지므로 본항의 해석 결과, 기준일 경과로 번역문이 확정된

후에야 타출원의 거절이 가능할 것이다.- 국제공개 후 국내공개 전에 이루어진 제3자의 출원은 신규성 흠결이 문제될 수도 있다.3. 위반의 효과

거절이유, 정보제공, 이의신청, 무효사유에 해당한다.

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[발명자∙출원인 동일의 사례]

【29】 선출원주의 (법36조)1. 의의 및 취지

우리 특허법은 중복특허를 방지하기 위해 선출원주의를 채택하고 있다(법36조). 따라서, 동일한

발명에 경합출원이 있는 경우에는 선출원인이 특허를 받을 수 있다.2. 판단

(1) 이일출원의 경우

먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있다. (법36조 1항)(2) 동일출원의 경우

경합출원 모두가 심사청구 되어 있을 경우에 협의를 명할 수 있으며, (심사지침서)특허청장이 협의명령하고, 협의에 의해 정해진 출원만이 특허를 받을 수 있다. (법36조 2항)- 협의가 성립되지 않은 경우

- 협의할 수 없는 경우

- 어느 한 출원이 포기, 설정등록된 경우 (개정법 거절결정확정 제외)- 판례는 동일자 동일인 출원의 경우 협의할 수 없다 하고, 이 때 협의명령과 거절이유를

동시에 통지한다.(3) 이중출원의 경우

① 실용신안등록출원과 같은 날에 출원된 특허출원이 이중출원인 경우 협의제를 적용하지

않는다. (법36조 3항 단서)② 단, 이 때 등록한 실용신안권을 포기해야 등록 받을 수 있다. (법87조 2항 단서)3. 위반의 효과

거절이유, 정보제공, 이의신청, 무효사유에 해당한다.

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A발표

B/AB 출원

A/A 출원甲은 A발명의 정당한 발명자로서 乙의 출원에 의하여 법29조3항 위반으로 거절되지 않는다.

A/AB 출원

B/B 분할 또는

B/B 별도출원

별도출원은 출원인 동일로서 선출원에 의해 법29조 3 항 위 반 으 로 거 절 되 지 않 는 다 . 이 때 , 분할출원의 경우에 비해 실질적으로 존속기간이 연장되는 효과가 있다는 비판이 있다.

법30조주장甲

乙


4. 선원의 지위 (06.03.03 시행 개정법)(1) 있는 출원

①특허된 경우, ②포기된 경우

(2) 없는 출원

①무효∙취하, ②실용신안출원 각하, ③거절결정확정, ④무권리자출원

5. 선원주의의 보완

①확대된 선원제도, ②선사용권, ③정당권리자의 보호, ④보정 및 분할, ⑤심사청구

(判例) 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2이상의 실용신안등록출원이 있었으나, 그 고안이

신규성이나 진보성이 없는 경우, 협의절차 없이 거절결정 할 수 있다.(判例) 동일인이 동일 발명에 경합출원하여 모두 등록된 경우에 어느 한 쪽이 무효로

확정되었다면 나머지 등록을 유지∙존속시켜 주는 것이 타당하다.

甲과 乙에 통지하여 협의 유도 (乙취하)

甲과 乙에 협의명령과 거절이유 통지하여 협의

유도 (乙취하)

[특허출원의 타출원 등록배제효]

【30】 무권리자의 출원과 정당권리자의 보호 (법34, 35조)무권리자 : 발명자가 아닌 자로 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자로서, ①

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출원 출원공개

협의제(법36조2항)선원주의(법36조1항)

확선(법29조3항) 신규성, 진보성(법29조1,2항)


모인자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 출원하거나 특허를 받은 자, ② 발명자로서

특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 그 발명에 대하여 출원한 자, ③ 타인의 발명을 절취하거나

도용한 자, ④ 공동발명을 1인 명의로 출원한 자 등이다.

1. 출원일 소급요건

(1) 무권리자 출원이 무권리자임을 이유로 거절, 취소∙무효심결 확정

(2) 발명의 동일성

(3) 일정기간 내의 출원

거절결정 확정일 30일 이내, 취소∙무효심결 확정일 30일 이내, 등록공고일 2년 이내

2. 요건 불충족시

보정가능한 경우는 그 이유를 통지하고, 실제출원일을 기준으로 하여 특허법을 적용한다.3. 무권리자 출원에 대한 법적 취급

(1) 선원의 지위는 누구에게도 인정되지 않는다. (법36조 5항)(2) 확선의 지위는 제3자에 대해서는 공개된 경우 인정될 수 있으나, 정당권리자에 대해서는

발명자동일인 경우로서 인정되지 않는다.(3) 거절이유, 정보제공, 이의신청, 무효사유

(4) 선의의 무권리자에 중용권이 인정될 수 있다. (법104조;【78】참조)(5) 시행규칙33조에 의하여, 무권리자의 출원이라는 이유로 거절결정이 확정된 때에는 심사관은

이를 정당권리자에게 서면으로 통지한다.4. 정당권리자의 보호

(1) 출원일 소급효

- 단, 존속기간은 무권리자 출원일 후 20년이 되는 날까지 (법88조 2항) - 무권리자 출원일로부터 5년이 경과한 경우라도 출원과 동시에 심사청구한 경우는 유효한

것으로 인정된다. (심사지침서)(2) 정당권리자는 의사에 반한 공지로서 공지예외주장이 가능하다.(3) 출원 또는 실시행위로 인한 손해에 대해 손해배상을 청구할 수 있으며, 발명의 절취행위에

대해 형법상 절도죄, 사위행위죄 등을 적용할 수 있다.

※ 출원공개 전에 제출된 정보제공서도 심사에 참작하므로 정당권리자는 무권리자 출원이

공개되기 전이라도 무권리자 출원이라는 이유의 정보제공을 할 수 있다. (심사지침서)

[발명자와 승계인의 출원]발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이전하고 출원한 경우, 그 출원은 무권리자의

출원으로 취급하여 법33조의 거절이유를 통지한다. (심사지침서.3112)

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【31】 공동발명 (법44조)1. 의의 및 효과

공동발명이란 2인 이상이 실질적으로 협력하여 완성한 발명으로 ①특허를 받을 수 있는 권리가

공유되고(법33조2항), ②공동발명자 전원이 출원하여야 한다(법44조).2. 판단기준

공동발명자가 되기 위하여는 발명의 구성에 실질적인 협력 이 있어야 하고, 발명의 완성에

상호협력의 인식 이 있어야 한다.

[사례탐구]1. 공동발명 후 1인이 특허출원한 경우 (원시적 공유)무권리자출원에 해당한다. (P.326)2. 공동발명 후 1인이 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 무단양도한 후 제3자가 출원한

경우

특허를 받을 수 있는 권리의 양도는 타공유자의 동의가 있어야 하므로, 무효의 양도 가 되어, 제3자의 출원은 무권리자 출원이다.3. 특허를 받을 수 있는 권리를 공동승계 받고, 그 중 1인이 출원한 경우 (후발적 공유)정당승계를 받은 자로서 무권리자 출원은 아니고, 공동발명을 한 자들도 아니므로 법44조

위반도 아니다???????4. 단독으로 발명한 후 제3자와 공동출원의 약정을 하고, 발명자 단독으로 출원한 경우

공동출원의 약정으로 공동발명이 성립되는 것은 아니므로 법44조 위반은 아니고, 출원인은

발명을 한 자로서 무권리자도 아니다. (98허2405)5. 단독으로 발명한 후에 제3자와 공동출원의 약정을 하고, 이후 타인에게 특허를 받을 수 있는

권리를 양도하고, 타인이 출원을 한 경우

공동출원의 약정으로 공동발명이 성립되는 것은 아니므로 법44조 위반은 아니고, 출원인은

정당하게 승계 받은 자로서 무권리자도 아니다.

[발명자 게재권, 발명자의 추가 정정∙ ] - 파리조약4조의3, 시규28조

특허출원인이 착오로 인하여 발명자중 일부의 기재를 누락하거나 잘못 기재한 때에는 그

특허출원의 특허여부결정전까지 추가 또는 정정할 수 있다. 단, 등록 후에는 현행법상 발명자를

추가 또는 정정할 수 없다.이 때, 발명자 표기에 흠결이 있고, 특허여부결정전까지 정정되지 않은 경우라도 특허의

유효성에는 문제될 바 없다.

[법인발명 인정여부]법인발명∙단체발명의 경우와 같이 기존의 설비나 축적된 경험을 이용하여 다수의 협력으로

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사용자의 업무

종업원의 직무

업무발명

직무발명

자유발명


발명이 서서히 완성된 경우는 누구를 공동발명자로 정할 것인지 문제된다. 법인발명을 인정해야

한다는 견해도 있지만, 대다수가 단순 협력자에 불과한 경우에 공동발명을 인정하는 것은

문제이므로 현재까지 법인발명은 인정되지 않고 있다.

[공동출원인 흠결의 보정]① 출원이 계속중일 때에는 특허출원인 변경의 신고(시규28조)를 하고, ② 등록이 된 후에는

등록명의인 표시의 변경 또는 경정(등록령17조)을 하여 흠결을 치유할 수 있다.

【32】 직무발명 (법39조)1. 직무발명의 성립요건

(1) 종업원 등의 직무에 관한 발명

(2) 사용자 등의 업무범위(정관에 정해진 사업내용)에 속하는 발명

(3) 발명행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

2. 사용자와 종업원의 권리 의무∙(1) 사용자의 권리 의무∙① 발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖는다. (법39조 1항)② 예약승계할 수 있다. (법39조 3항)③ 발명에 대한 특허권을 포기하거나 특허의 정정∙정정심판을

청구할 때 동의권을 갖는다. (119조 1항, 136조 7항)④ 출원을 유보할 수 있고(유보권;발명진흥법 13조), 승계 후 4개월이 지나면 자유발명이 된다. (발명진흥법 11조) ⑤ 예약승계한 경우 발명인에게 정당한 보상을 해야 한다. (보상금지급 의무)(2) 종업원의 권리 의무∙① 특허를 받을 수 있는 권리(특허권 및 그의 처분도 자유)② 보상을 받을 권리(40조, 퇴직시에도 유효) ③ 발명자 게재권, ④ 비밀유지의무(출원시까지; 발명진흥법 12조), ⑤ 협력의무

(判例) 현재 또는 과거의 직무에 속한다는 것은 피용자의 직무범위로 보아 발명을 꾀하고

수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 의미한다.(判例) 통상실시권은 발명의 완성시점의 사용자가 이를 취득하며, 실시범위에는 제한이 없고, 당해 특허권의 소멸시까지 유효한 권리이다.

[예약승계]1. 예약승계

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(1) 사용자 등은 직무발명에 대하여 미리 ①특허를 받을 수 있는 권리, ②특허권, ③전용실시권을

설정하는 계약을 할 수 있다.(2) 모든 발명에 대해 예약승계계약을 한 경우는 직무발명 이외의 발명에 대해서만 무효이다. (일부무효)2. 예약승계 계약 불준수시

(1) 제3자에 양도한 경우

예약승계 계약을 한 종업원이 사용자가 아닌 제3자에게 발명을 양도한 경우, 민사상

계약불이행은 별론으로 하고, 특허를 받을 수 있는 권리는 출원을 하여 제3자 대항요건을 먼저

갖춘 쪽이 가진다. 이 때에도 사용자는 무상의 통상실시권을 갖는다.(2) 예약승계 후 자신이 출원한 경우

종업원 등이 양도 후 스스로 출원한 경우로서 무권리자의 출원으로 취급한다. (P.316)

[종업원이 공동발명한 경우 사용자의 권리]사용자 등은 계약에 의하여 그 직무발명에 대한 권리를 승계하기 때문에 당해 종업원이 가지는

권리의 지분만 가지게 된다. (심사지침서; 발명진흥법9조) 발명진흥법이 특허법의 특별법이기

때문이다.

判) 일반적으로 대학교수의 직무는 학생의 지도와 학술연구에 있으므로 대학교수가 자신의

전공과 관련하여 발명을 완성한 경우라 하여도 자유발명으로 보아야 한다.- 국공립대 : 전담조직 승계 소유∙

제3장 특허출원

【33】 출원인의 절차수수료를 납부(법82조1항)하고, 대리인에 의하는 경우는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부(시행규칙44조)하여야 한다.

【34】 특허출원시 구비서류1. 출원서 : 출원인/대리인/발명의 명칭/발명자/우선권주장여부,...2. 필요한 도면 : 물건발명의 경우 불제출시 반려

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3. 요약서 : 보정명령 → 무효

• 요약서에만 기재된 사항은 법29조 3항의 타출원 지위를 가질 수 없고 보정에 의해 명세서에

추가할 수도 없다.4. 명세서 : 발명의 명칭/도면의 간단한 설명/발명의 상세한 설명/특허청구범위

• 출원서와 명세서 기재 명칭 다른 경우 : 방식위반 → 보정명령 → 무효

• 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명 부적합 : 취지통지 + 바람직한 명칭 제안 → 보정명령→ 무효

(거절 불가)

[발명의 명칭 기재방법]1. 발명의 명칭은 막연하거나 장황한 기재를 피하고 방명의 내용에 따라 간명하게 기재

2. 개인명, 상표명, 상품의 애칭, ‘특허’라는 용어를 발명의 명칭에 포함해서는 안된다.3. 특허청구범위에 2이상의 카테고리의 청구항을 기재하는 경우에는 이들 복수의 카테고리를

모두 포함하는 간단 명료한∙ 명칭으로 기재해야 한다.4. 발명의 명칭은 그 발명이 무엇을 청구하는지 명확히 알 수 있도록 기재해야 한다.5. 보정에 의하여 특허청구범위에 기재된 청구대상이 변경되는 경우에는 발명의 명칭도 이에

부합되도록 보정하여야 한다.

【35】 명세서와 특허제도 목적과의 연관 해석

특허법의 목적 의미의 분석 관련판례

42조 3항 공개 출원발명에 대한 공중에의

공개의무

실시불가능한 기재의

경우는 권리범위 불인정

42조 4항 1호 공개 특허발명에 대한 공중에의

공개의무

42조 4항 2호 독점범위의 해석 독점기술의 범위를 명확화 추상적 기재에 의해

기술범위 불특정시는

권리범위 불인정

42조 4항 3호 독점범위의 해석 구성요건완비의 법칙에 의한

권리범위 해석을 위한 규정

생략침해의 경우에 침해의

성립을 인정하지 않음

※ 발명의 상세한 설명은 발명의 이용을 도모하고, 특허청구범위는 발명의 보호를 도모하기

위함이다.

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【36】 발명의 상세한 설명 기재방법 (법42조 3항)[42조] ③제2항제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 · 구성 및 효과 를

기재하여야 한다.[발명의 목적](1) 발명이 속하는 기술분야 (산업상 이용분야)(2) 종래기술 및 문제점 : 종래기술을 구체적으로, 문헌명까지 기재

(3) 해결하고자 하는 기술적 과제

[발명의 구성](1) 과제를 해결하기 위한 수단

(2) 작용 : 분야에 따라서 구성보다 기능을 명확히 하는 것이 적절한 경우 (컴퓨터분야)(3) 실시 예 : 실험데이터 등.- “3과 4에 접속된다.” => “저항(3)은 스위치(4)와 연결된다.”- 수치한정의 이유- 시험방법, 시험∙측정기구∙시험조건

- 제조방법 또는 입수처

[발명의 효과]발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로부터, 종래의 기술에 비하여 유리한 효과가

발생된다는 것을 보여주기 위한 기재가 있어야 한다.

[특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 기재불비의 관계]법42조4항1호 : 청구범위 기재된 발명이 발상설에 기재되지 않았거나, 파악되지 않는 경우

법42조3항 : 당업자가 청구범위 기재된 발명을 발상설의 기재만으로 용이실시불가

[특수한 발명의 경우](1) 미생물발명 : 기탁하고 그 사실을 명세서에 기재하며, 증명서류를 첨부해야 한다.(2) 컴퓨터관련발명 : 컴퓨터 프로그램과 관련되는 장치나 관련물건과 결합하여 기재한다.(3) 식물발명 : 육종경과를 상세히 기재한다.

【37】 특허청구범위 기재방법 (법42조4항)[42조] ④특허청구범위에는 청구항이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각호에

해당하여야 한다.

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1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것

2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것

3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것

[부정되는 경우]1호 : (1) 청구항에 기재된 사항이 직접 또는 암시적으로도 기재되어 있지 않은 경우, (2) 용어가

통일되지 않아 대응관계가 불분명한 경우, (3) 청구항에는 특정 기능을 수행하기 위한 수단 또는

공정으로 기재되었으나, 대응하는 구체적인 구성이 기재되지 않은 경우

2호 : (1) 기재내용이 불명확한 경우, (2) 너무 장황하여 보호 받고자 하는 사항이 불명확한 경우, (3) 각 구성요소가 단순 나열되어있고 결합관계가 불명확 한 경우, (4) 발명의 카테고리가

불명확한 경우, (5) 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현(소망에 따라, 약, 주로, 0~10%, ...)이

있는 경우, (6) 지시의 대상이 불명확한 경우

3호 : (1) 상업상 이점등 발명의 구성과 관계없는 사항이 기재된 경우, (2) 발명의 구성이

기재되지 않은 경우, (3) 하나의 기술적 수단만이 기재 되어있고 그 기술적 수단이 기능적 또는

작용적으로 기재 된 경우, (4) 물건의 발명에서 기술적 수단이 방법적으로 표현되어 있는 경우

(단, 방법적인 표현 이외에 적절한 표현이 없고, 방법적인 표현에 의해 그 물건이 정확하게

특정될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. Product by Process)

※ 동일한 내용이 중복하여 기재되어 구성이 명확하지 아니한 경우 : 법42조4항2호 위반

↔ 判) 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복기재되어 있어도, 청구범위가 명확하고

간결하게 기재되어 당업자가 그 내용을 명확하게 이해하고 재현할 수 있으면 적법하다.

[보정 및 정정방법]1. 항의 번호를 변경해서는 안된다. (다만, 심사관 재량으로 등록시에 번호 재부여 가능)2. 항의 삭제 : 제1항 (삭제)3. 항의 정정 : 제4항 (정정) 제1항에 있어서, 특정구조(A)는 (A ’ ) 로 구성된 볼베어링

4. 항의 신설 : 제8항 (신설) 특정구조의 나사홈을 갖는 너트

【38】 다항제 기재방법에 관한 특허법시행령 5조 (법42조 5항)① 독립항, 종속항 기재방법 (【40】참조)② 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재

④ 종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항 중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용

⑤ 2 이상 인용시 항번호를 택일적으로 기재

⑥ 2 이상 인용하는 항은 2 이상 인용하는 항을 인용할 수 없다.

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⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재

⑧ 항마다 행을 바꾸고, 순서에 따라 아라비아 일련번호

- 거절이유에는 해당하나, 정보제공 이의신청 무효사유∙ ∙ 아니다.

【39】 기타 기재불비의 유형• 발명의 상세한 설명에 실시 예 부족 : 42조 3항 위반

• 청구항의 발명이 발명의 상세한 설명의 기재로부터 파악되지 않는 경우 : 42조 4항 1호

• 청구항의 발명이 발명의 상세한 설명의 기재로 용이하게 실시할 수 없는 경우 : 42조 3항

• 용어가 통일되지 않은 경우

- 발명의 상세한 설명 간 : 42조 3항

- 발명의 상세한 설명과 청구범위 간 : 42조 4항 1호

- 특허청구범위 간 : 42조 4항 1호

• 관용적으로 사용되지 않는 용어가, 발명의 상세한 설명에 정의되지 않은 경우 : 42조 3항

• 인용되는 청구항과 인용하는 청구항이 같은 경우 (Self Reference) : 42조 4항

• 삭제한 청구항을 인용하는 경우 (Null Reference) : 42조 4항

• 출원서나 명세서 일부에 국어, 외국어 혼용 : 46조 보정 → 16조 무효

• 용도발명이 물질발명인지 방법발명인지 명확치 않은 경우 : 42조 4항 2호

• 고립된 구성요소가 있는 경우 : 42조 4항 2호

【40】 독립항과 종속항1. 독립항과 종속항의 구별

종속항은 선행독립항을 인용해서 기재한 청구항이라는 견해(김원준)가 있으나, 통설과 실무는

발명의 내용이 다른 항에 종속된다는 의미로 다른 항의 내용변경에 따라 당해 청구항의 발명의

내용이 변경되는 항을 말하며, 독립항을 형식적으로 인용 하고 이를 한정하거나 구체화 하는

경우이어야 한다는 입장이다.즉, 형식적으로 인용하지 않지 않으면 종속항이 아니다.즉, 형식적으로 인용해도 한정하거나 부가하지 않으면 독립항이다. (예: 감소 또는 치환)• 형식적으로 인용하더라도 구성요소를 감소 하거나 다른 구성으로 치환 하는 경우는 독립항으로

취급한다.• 종속항은 그 종속항과 카테고리가 상이한 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 기재하여서는

안된다.

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【41】 기능식 청구항1. 의의

기능상 청구항이란 발명의 구성요소를 명확하게 구체화 하는 것이 불필요하거나 또는

구성요소에 대한 적합한 명칭이 존재하지 않는 경우에 “… 하는 수단”, “… 하는 단계”와 같이

기능을 중심적으로 기재하는 청구항을 말한다.2. 판례 – 상세한 설명의 참작

기능식 청구항을 기재하는 경우에 출원인은 기능식 청구항이 나타내는 기술 중에서 공지의

기술에 대해서는 발명의 상세한 설명에 종래의 기술로서 기재해야 한다. 기재하지 않은 경우는

청구범위가 불명확하다 하여 거절될 가능성이 크고, 기재한 경우 이는 권리범위를 해석함에

있어서 제외하고 해석해야 할 것이다.3. 판례 – 기술범위 불특정시 권리주장 불가

기능식 청구항에 대하여 명세서의 기재를 통하여 해석해도 특허청구범위가 불명확하다면, 등록된다 해도 권리범위를 주장할 수 없을 것이다.4. 거절이유

• 기능식 청구항이 단일수단 청구항일 경우는 법42조 4항 3호를 이유로 거절되나, 조합수단

청구항일 경우에 심사실무와 판례는 기능식청구항에 해당된다는 이유만으로 법42조4항3호를

적용하지 않는다.• 대법원은 기능식 청구항이라는 이유만으로 거절결정하거나 무효화하지 않고 일관되게 기능식

청구항을 해석함에 있어서 명세서를 참작하고 있다.

【42】 특허청구범위 작성 형태1. Jepson Claim개량발명에 있어 공지된 부분을 전문에 기재하고 개량부분을 명확하게 지적하는 형식으로, 전제부에 의해 권리범위가 좁아질 수 있다.『…에 있어서, ~를 특징으로 하는 –발명』

2. Product by process Claim- 물건이나 물질의 구조적 특성보다는 제조되는 방법을 통해 발명을 표현하는 형식

- 물건의 구성을 용이하게 기재할 수 있음에도 방법적으로 기술한 경우에는 구성이 기재되지

않은 것으로 보아 법42조 4항 위반으로 거절이유 통지한다.- 방법적 형식으로 기재한 물건에 관한 청구항에 있어서, 보호받고자 하는 권리는 방법이나

장치가 아니라 물건자체로 해석한다. (물건발명)3. Markush Claim

특허법 30 / 99


상호유사한 성질 또는 기능을 가지는 2이상의 구성요소가 있는 경우에는 이들 구성요소를

마쿠쉬형식 등 택일 형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있다.모든 구성요소가 ①공통되는 성질 또는 활성을 가지며, ②중요한 화학구조요소를 공유하거나

하나의 화학물질군에 속할 경우 유사한 성질 또는 기능을 가진 것으로 볼 수 있다.4. Means plus function Claim (기능식 청구항)

【43】 Product By Process Claim1. 의의

PBP란 생산방법에 의해 물을 특정하는 청구항을 말한다.2. 인정요건

① 방법적인 표현 이외에 적절한 표현이 없고, ② 방법적인 표현에 의해 그 물건이 정확하게

특정될 수 있는 경우에 인정된다. (Necessity Rule)2. 권리범위 해석

① 당해 생산방법으로 만들어진 물에만 권리가 미친다는 한정설과, ② 물과 동일성이 있는 한

다른 생산방법으로 만들어진 물에도 권리가 미친다는 동일성설이 있다.

【44】 1특허출원의 범위 (법45조)1. 의의

하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대해서는 1특허출원으로 할 수 있다.2. 판단

①제1발명(주된발명)과 제2발명과의 사이에 선행기술에 비해 개선 된 동일하거나 상응하는 “

특별한 기술적 특징 ”이 존재하는지를 판단한다.(상응한다 = 서브컴비네이션과 서브컴비네이션 ; 시간축 신장기 vs 시간축 압축기)②독립항 발명들이 단일성 요건을 만족하면 종속항도 단일성을 만족한다.③카테고리 유형이 다른 경우 : 생산방법, 사용방법, 취급방법 등

【45】 실체보정 (법47조)1. 의의 및 취지

① 보정이란 명세서 또는 도면에 흠결이 있는 경우 이를 바로 잡는 것으로 적법한 경우 그 효과가

소급한다.

특허법 31 / 99


② 선원주의 하에서 출원을 서두를 경우 흠결이 발생할 수 있으므로 이를 보정할 수 있게 하여

출원인을 보호하기 위함이다.③ 단, 보정을 제한하지 않을 경우 제3자에게 불측의 손해를 주고 행정절차의 지연∙번잡을

초래할 수 있어 보정제한주의를 채택하고 있다.2. 거절이유 통지의 구분

(1) 최초거절이유통지

거절이유통지를 최초로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지

(2) 최후거절이유통지

최초거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유통지

[요건]1. 주체적 요건

특허출원인, 정당승계인, 복수인 경우 출원인 각자

2. 시기적 요건

① 법47조1항본문 (자진보정) : 특허결정등본 송달(발송) 전, 거절이유 받기 전.② 법47조1항 1호∙2호 : 최초∙최후거절이유통지에 대한 의견서 제출기간

③ 법47조1항 3호 : 특허거절결정에 대한 불복심판청구일로부터 30일

3. 객체적 요건

(1) 자진보정, 최초거절이유통지에 대한 보정

(법47조2항)신규사항 추가금지

(2) 최후거절이유통지에 대한 보정, 거절결정불복심판청구시 보정

① (법47조2항)신규사항 추가금지

② (법47조3항)감∙잘∙명

③ (법47조4항)보정이 특청을 실질적으로 확장 않고, 특청발명이 출원시 특허가능해야함.

[신규사항 추가금지]1. 의의

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최명도

특허청구범위

발명의 상세한 설명

도면

법47조2항

법47조3항 법47조4항

v.s. 최명도 v.s. 직전 명도

정∙거∙이∙무 보정각하 대상

<자진∙최초보정> <최후∙거불심판보정>


명세서 또는 도면의 보정은 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되 사항의 범위 내에서 할 수

있다. (법47조2항) 심사지연과 제3자의 피해를 방지하기 위함이다.2. 구체적 판단

- 우선권주장의 선출원은 신규사항 추가여부 판단의 기초가 되지 않는다.- 요약서는 최초의 명세서에 포함하지 않는다.- 미완성발명을 완성시키는 보정을 한 경우, 신규사항 추가이다.- 잘못된 기재를 정정하는 경우 또는 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우 최초 기재된

사항의 범위 안의 것으로 인정되는 정도의 보정은 신규사항 추가가 아니다.- 발명의 상세한 설명을 보정한 사항이 당업자에게 자명한 사항 인 경우에는 그 보정은 신규사항

추가가 아니다.- 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른지가 최초 명세서 등의 기재로부터 당업자에게

자명한 경우는 올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항 추가가 아니다.- 제외클레임으로 하는 보정은 신규사항 추가가 아니다.- 수치한정의 범위를 변경하는 보정 등은 신규사항 추가가 된다.- 단지, 선행기술 문헌명을 명세서에 추가하는 보정은 신규사항 추가가 아니다.

[청구범위의 감축]청구항의 삭제, 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경, 택일적으로 기재된 요소의

삭제, 구성요소의 직렬적 부가, 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항 수의 감소, 수치범위의

축소

[잘못된 기재의 정정]번역상의 단순한 실수를 수정하는 경우 등을 말하며, 정정전후의 기재내용이 동일함을

객관적으로 인정할 수 있는 경우로서, 기재가 오기인 것이 자명하거나 주지의 사항인 경우에

인정된다.

[심사관이 지적한 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우]분명하지 않은 경우 의미를 명확히 하거나, 상호 모순되는 부분을 일치시키는 것, 발명의

작용효과등의 설명이 불충분하여 해석상 문제가 생길 우려가 있는 경우 이 설명을 보충하는 것

등이 인정된다.

[부적법한 보정]1. 보정시기경과 : 불수리

2. 신규사항추가 : 최초∙최후거절이유를 통지하고 의견제출기회를 주어야 한다.3. 최후거절이유통지 후의 보정이 부적법한 경우

- 의견제출기회를 주지 않고 결정으로 보정각하하여야 한다. (51조,63조)

특허법 33 / 99


- 심사관은 재심사 후 거절결정한다.- 보정각하 결정에 대해서는 거절결정불복심판에서 다툴 수 있을 뿐이다. (법51조3항)

[검토순서]1. 최초거절이유통지의 경우

- 47조 2항 검토

2. 최후거절이유통지의 경우

- 47조 2항→3항→4항 순차적 검토

- 47조 3항의 청구범위 감축 만족시 47조 4항 검토

- 47조 3항의 잘못된 기재정정, 명확하지 않은 기재 명확히 하는 경우 만족시 47조 4항 검토할

필요 없음 (심사지침서)

[국제특허출원의 특례]1. 보정시기의 제한

국내단계진입 후에는 번역문 제출 및 수수료 납부하고 기준일이 경과한 후에 보정이 가능하다. (법208조1항)2. 보정범위의 제한

국제출원일에 제출한 ①국제특허출원의 명세서, 청구의 범위, 도면의 설명부분의 번역문이나, ②국제특허출원의 설명부분을 제외한 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있다.

【46】 보정각하1. 의의

①심사단계에서 최후거절이유통지에 대한 보정, ②심사전치절차(심판)에서의 최후거절이유통지

이후에 제출된 보정, ③특허거절결정에 대한 심판청구일로부터 30일 이내의 보정이 부적법할

경우 결정으로 각하한다. (법51조1항, 법170조1항, 법174조1항)2. 예외

특허거절결정에 대한 심판청구 전에 제출된 보정은 심사전치(심판)단계에서 각하할 수 없다. 출원인에게 가혹하기 때문이다. 이 때는 거절이유를 통지하는 등의 절차를 밟아야 한다. (법170조1항, 법174조1항)3. 불복

보정각하결정에 대하여는 독자적으로 불복할 수 없다. 다만, 거절결정불복심판에서 함께 다툴

수는 있다. (법51조3항)

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【47】 특허청구범위의 보정과 정정의 범위[보정]

명세서, 도면

범위

실질적

확장변경금지

특허출원한 때 특허받을

수 있을 것

특허청구범위를 감축 최초 O O잘못된 기재를 정정 최초 O O분명하지 아니한 기재를 명확히 최초 O O

[정정청구 및 정정심판]명세서, 도면

범위

실질적

확장변경금지

특허출원한 때 특허받을

수 있을 것

특허청구범위를 감축 특허 O O잘못된 기재를 정정 최초 O O분명하지 아니한 기재를 명확히 특허 O X

【48】 등록요건 판단에 대한 소급효 검토[출원일 소급] -청구항 전체를 미리 출원한 것으로 본다.- 정당권리자 (청구항의 동일성이 인정되는 경우만)- 분할∙이중출원 (예외: 확선, 공지예외주장서류, 조약우선권∙국내우선권서류)[판단시점 소급] -청구항별로 판단 시점만 소급

- 조약우선권 (예외: 심사청구기간, 공지예외, 존속기간만료, 재정의 기산일)- 국내우선권 (예외: 심사청구기간, 이중우선, 존속기간만료, 재정의 기산일)

【49】 분할∙이중출원과 우선권주장 출원의 요건∙효과[요건 절차 효과∙ ∙ ]

구분 분할출원 이중출원 조약우선권 국내우선권

요건주

출원인 동일

승계인

출원인 동일

승계인

출원인 동일

승계인

출원인 동일

승계인

객 최명도 범위* 청구범위 범위 최명도범위 최명도 범위

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분할∙이중아닐것 분할∙이중아닐것

시 보정기간 이내 실용등록후1년 1국출원후1년 선출원일후1년

절차

출원서제출

서류의 원용

원출원 보정

이중출원서제출

서류의 원용

출원시주장

우선권증명서

우선권보정추가

출원시주장

선출원표시기재

선출원절차승계

특별수권사항

우선권보정추가

효과

출원일 소급

심사청구 특례

출원일 소급

심사청구 특례

출원일 늦춤

일정사항소급 일정사항소급

선출원취하간주

※ 법52조2항1호의 취지에 비추어 분할출원의 발∙상∙설에 원출원에 없는 사항을 기재할 수

있다는 견해(千.434)가 있지만, 심사지침서는 부적법한 분할출원으로 본다.

[시기적요건 객체적요건∙ ]시기 출원범위 소급대상

분할출원 보정할 수 있는 기간내 원출원 최명도⊃분할출원 명도 후출원의

출원일이중출원 실용신안설정등록후 1년 원출원 청구범위⊃이중출원 청구범위

국내우선 선출원으로부터 1년이내 선출원 최명도에 포함된 발명만 소급 발명의

특허요건

판단일

조약우선 선출원으로부터 1년이내 선출원 최명도에 포함된 발명만 소급

[요건 불충족시 조치]요건 분할∙이중출원 우선권주장출원

(주)출원인 동일성 반려 보정명령∙절차무효

(객)발명의 동일성 불인정예고통지∙출원일 불소급 추가된 발명만 판단일 불소급

(시)적법한 시기 반려 보정명령∙절차무효

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선출원(A/AB)

보정(AB/AB)

이중출원(A/AB)

보정(AB/AB)

이중출원(AB/AB)부적합

<이중출원의 소급요건>

원출원일 분 할 출 원일

5년30일 30일

분 할 출 원일

5년

원출원일


【50】 분할출원1. 의의

하나의 특허출원에 2이상의 발명이 포함되고 있는 경우 그중 일부발명을 별개의 특허출원으로

분리하여 출원하는 것을 말한다. (법52조)2. 요건

①출원인의 동일성이 유지되고, ②원출원 계속중에, ③분할출원의 발명이 원출원의 최∙명∙도에

포함되며, ④법47조의 보정가능기간에 분할출원하여야 한다. 3. 절차의 특례

①공지예외주장, 조약∙국내 우선권주장의 시기는 소급하지 않는다. (확공조국) 단, 원출원시에

주장한 경우에 한한다.②조약우선권주장 증명서류는 3개월 이내에 제출하여야 한다.③분할출원이 원출원일로부터 5년 후에 된 경우에도 30일 이내 심사청구 가능(법59조3항)

*

견해대립 있음

④원출원과 별도로 심사청구하여야 하며, 원출원의 심사순위에 따른다. (시규38)⑤원출원의 청구항 발명을 분할하는 경우 분할출원과 동시에 원출원을 보정해야 한다.

【51】 이중출원의 활용• 진보성 문제시 → 극히 용이

• 빠른 권리행사 필요시 → 이중출원 → 기술평가 청구 → 유지결정등본 → 경고 후 실용권행사

→ 과실의 추정

• 단 , 물품의 형상 구조 조합의∙ ∙ 경우만 해당

※ 2006.10.1 부터는 1999.6.30 이전에 시행되었던 변경출원제도로 대체된다.

【52】 조약우선권

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1. 의의

조약당사국에 정규출원을 한 자가 우선일로부터 1년 이내에 동일발명을 대한민국에 출원하여

우선권을 주장하는 경우 일정법규의 적용시점이 제1국출원일로 소급하는 제도를 말한다. 발명의

국제적 보호를 꾀하기 위함이다.2. 요건

(1) 주체적 요건

제2국 출원인은 그 출원시에 있어서 동맹국∙준동맹국 국민으로서 제1국에서 정규의 특허출원을

한 자 또는 그 승계인이어야 한다.(2) 시기적 요건

우선일로부터 1년 이내의 출원일 것

(3) 객체적 요건

①정규의 출원으로 무효∙취하∙포기∙거절∙무권리자출원이라도 영향 없다.②최선출원이어야 한다. 단, 공중의 열람에 제공되지 않고, 여하한 권리도 존속시키지 아니하며, 후출원시 취소∙포기∙거절되고, 우선권주장의 근거로 되지 않은 경우는 최선성을 인정한다. (파리조약4.C.4)③선출원 최명도발명과 후출원 청구범위발명간에 동일성이 있어야 한다.

[절차]1. 출원시 주장

(1) 우선권을 주장하고자 하는 자는 출원시에 그 취지, 최초출원국명, 출원일이 기재된

특허출원서를 선출원일로부터 1년 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. (법54조3항)(2) 우선권주장이 부적법한 경우에는 특허청장은 보정을 명하고 흠결을 해소하지 못한 경우에는

그 우선권주장 절차에 대하여 무효처분을 할 수 있다. (법46조, 16조)2. 증명서의 제출

(1) 우선권을 주장한 자는 최선일로부터 1년 4월 이내에 증명서류를 제출하여야 한다. (법54조5항) 단, 분할∙이중출원의 경우는 3월 이내(법52조4항, 53조4항)(2) 증명서류에는 번역문이 첨부되어야 하고, 불비된 경우 보정을 명하고 무효처분할 수 있다. (파리조약4조D3, 법46조, 16조)(3) 일본의 출원을 기초로 우선권 주장을 한 경우는 특허출원번호를 기재한 서면을 제출하여

증명서류 제출을 생략할 수 있다. (법54조4항 단서, 시규25조2항) 단, 번역문이나

대리권증명서류등은 제출하여야 한다.3. 우선권 주장의 보정 및 추가 (2001.7.1 이후; 아직 가입하지 않은 PLT가 반영된 규정)(1) ①출원시에 우선권주장을 하고, ②최선일로부터1년 이내 출원을 한 경우에 할 수 있다.(2) 최선일(보정에 따라 변동되는)로부터 1년4월이내에 할 수 있다. (법54조7항)(3) 최선일로부터 1년4월이후에는 ①우선권주장에 관한 명백한 오기 등의 정정, 우선권주장의

전부취하, 일부취하만 인정된다.

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(4) 같은 날에 전부취하 후 추가하는 것은 인정된다. (심사지침서)(5) 우선권주장의 취하와 추가보정을 편의상 1개의 보정서에 의하여도 유효한 것으로 인정한다. (심사지침서)(6) 이는 법정기간으로 보정명령이 있어도 1년4월후에는 우선권주장 추가 등의 보정은 허용되지

않는다.

[효과]1. 발명별로 우선권의 인정여부를 판단하여 특허법29조 및 36조 적용(예시적사항)에 있어

우선일로 소급하여 심사한다. (법54조1항)2. 발명이나 구성요소의 일부만 포함된 경우는 부분우선이 인정된다.3. 2이상의 우선권주장을 수반하는 출원발명이 각 구성요소를 결합 ( 병용 ) 하여 도출 한 발명인

경우에는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다. (우선권불인정)

[미국의 일부계속출원(Continuation-In-Part Application; CIP)]

【53】 국내우선권1. 의의

출원계속 중인 특허출원의 최초명세서∙도면에 기재된 발명을 기초로 1년 이내에 우선권을

주장하며 출원한 경우 일정법규의 적용시점을 선출원시까지 소급해주는 제도를 말한다. (법55조) 개량발명을 보호하고 조약우선권제도와의 형평을 도모하기 위함이다.2. 요건

(1) 주체적 요건

후출원시에 출원인이 동일인이거나 적법한 승계인일 것(공동출원시 완전동일)(2) 시기적 요건

선출원 계속 중이고, 선출원의 출원일로부터 1년 이내

(3) 객체적 요건

선출원 최명도발명과 후출원 청구범위발명간에 동일성이 있어야 한다.

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원출원 CIP출원 중복된 부분으로서 최초의 출원이 아니므로, 원출원에 대해 우선권이 주장되고 1년이내인 경우에만 원출원일로 특허요건 판단

CIP 출 원 과 공 통 인 발 명 에 한 해 CIP출원일로특허요건 판단


(4) 기타

선출원이 분할∙이중출원이어서는 안된다.3. 효과

①후출원 발명중 선출원에 기재된 발명은 일정법규 판단시점이 소급한다.- 한정열거규정으로 심사청구기간, 존속기간 등은 소급하지 않는다.②이중우선은 인정되지 않는다. (법55조3항 괄호)③선출원은 우선권주장시 또는 선출원일로부터 1년3월 후에 취하간주된다. (법56조1항)- 우선권주장의 기초가 된 출원은 심사를 보류한다. (심사지침서)

[국내우선권주장출원에서 우선권의 추가]1. 법54조에 의한 우선권의 추가

제1국출원일과 국내선출원의 출원일 중 최선일로부터 1년4월이내 (법54조7항)2. 법55조에 의한 우선권의 추가

국내선출원의 출원일 중 최선일로부터 1년4월이내 (법55조5항)

[국내우선권 주장의 선출원 취하간주 및 우선권주장 취하가능 시기]선출원의 취하간주 시기 : 국내 : 1년 3개월, 국제 : 1년 3개월과 기준일중 늦은때.후출원의 우선권주장 취하가능 시기 : 국내 : 1년 3개월 내, 국제 : 기준일 전까지

[국내우선권주장의 태양]1. 실시예 보충형

실시예의 추가가 부적법한 보정으로 취급될 수 있으므로 이를 회피하기 위함이다.2. 상위개념추출형

상위개념 발명으로 묶어 넓은 권리를 취득하기 위함이다.3. 1군의 발명형

발명의 단일성을 만족하는 경우 하나의 출원으로 하기 위한 것이다.

특허법 40 / 99

①제1국출원

②국내선출원1

③국내선출원2

1년4월

1년4월

1년4월

By ①②③54조 우선권추가 가능 기간

By ②③55조 우선권추가 가능 기간


제4장 심사

【54】 IPC(국제특허분류)1980년 IPC제3판을 도입하여 매5년마다 개정. 현재 IPC8판

[IPC7판의 분류]구분 섹션 서브섹션 클래스 서브클래스 메인그룹 서브그룹 그룹

예시 A 43 B 5/00 5/02A01BX, A01X, AX : 그 기술내용을 완전하게 분류할 수 있는 세부개소가 불완전한 경우

A01B 1/00X : 특정메인그룹에 분류하는 것이 적합하지 않을 때, 가장 유사한 것에 X 부가

X : 어느 섹션에도 포함시킬 수가 없는 경우

判例) 국제특허분류표상 분류번호가 다른 물건이라 하더라도 진보성이 없다면 등록받을 수 없고, 등록되었다 하더라도 무효라 할 것이다.

【55】 심사주의1. 심사주의와 무심사주의

심사주의란 특허요건의 구비여부를 심사하여 특허를 허여하는 주의를 말하고, 무심사주의란

특허요건을 심사하지 않고 방식심사 후 특허를 허여하는 주의를 말한다.2. 심사주의의 장단점

심사주의는 권리의 안정성∙신뢰성이 높은 장점이 있으나, 심사지연과 발명공포의 지연으로 인한

문제가 있다.3. 신심사주의

전통적인 심사주의의 단점을 개선하기 위해 심사청구제도, 출원공개제도 등을 병행하는 심사의

원칙을 말한다.

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【56】 출원공개제도 (법64조)1. 의의 및 취지

출원공개란 계속중인 특허출원에 대하여 실질적인 심사의 진행여부에 관계 없이 출원인의

신청에 의하여 또는 법정기간 경과 후 그 발명내용(최명도)을 공개하는 것을 말한다. (법64조) 중복투자를 방지하고, 공중에 기술이용 기회를 부여하기 위함이다.2. 공개시기

(1) 원칙

특허출원일∙제1국출원일∙선출원일∙최선일∙원출원일로부터 1년6개월 경과 후

(2) 조기공개

출원공개기간 경과 전이라도 출원인의 신청이 있을 때는 조기공개된다. (법64조1항) 보상금청구권의 조속행사가 가능토록하고, 발명의 문헌적 이용기회를 신속하게 제공하기

위함이다.3. 예외

① 이미 특허권이 설정등록된 경우(법64조1항단서)② 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란 또는 공중의 위생을 해할 염려 (시행령19조3항)③ 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급을 요하는 출원 (법64조3항, 법87조4항)4. 효과

①경고, ②보상금청구권 발생(국제특허출원은 국내공개 후), ③확대된 선출원의 지위 발생, ④공지, ⑤정보제공, ⑥정당권원 없는 자가 실시하는 경우 우선심사 청구 가능, ⑦출원서류 열람, ⑧기탁된 미생물 시료 분양

【57】 조기공개의 이용1. 보상금청구권의 발생을 위한 사전조치

2. 출원 후 제3자 실시의 경우에 우선심사청구를 위한 사전조치

3. 특허등록 가능성이 낮은 경우에 해당 발명에 대한 자기실시를 보장받기 위한 자유기술화의

시도

※ 단, 국내우선권주장의 이용이 제한되는 단점을 가진다.

【58】 정보제공 (법64조2항)1. 의의

심사의 정확성 및 신속성을 향상하고, 부실권리의 특허 저지수단으로서 활용된다.2. 요건

특허법 42 / 99


①누구나, ②출원계속중인 출원에 대하여, ③출원공개 후에 할 수 있다.3. 적법하지 않은 정보제공

주체적∙시기적 요건을 만족하지 않은 정보제공이라도 반려나 무효처분 하지 아니하고

직권심사에 참고 한다. (심사지침서)4. 정보제공이유

거절이유(법62조) 중에서 법42조5항, 법45조의 규정은 제외된다.5. 절차

정보제공을 하고자 하는 자는 정보와 필요한 증거를 첨부한 소정의 “정보제출서”를 특허청장에게

제출하여야 한다. (시규45조)단, 심사절차에는 증거조사절차(법157조)를 준용하지 않으므로 별도의 증거조사를 하여야 하는

경우에는 이를 근거로 거절결정하지 않는다.

【59】 보상금청구권 (법65조2항)1. 의의

출원공개중인 발명에 대한 제3자의 무단실시로 출원인이 상대적으로 잃게 된 이익의 회복을

위해서 인정되는 청구권으로 부당이득반환청구권에 유사한 성격 을 갖는다.2. 성립요건 (경공업)①업으로서 실시, ②특허출원이 (국내)공개, ③출원인이 서면으로 경고(또는 공개된 발명임을

알고 있는 자) 3. 행사요건 (법65조3항)특허권의 설정등록 후이어야 한다. (설정등록의 지연은 우선심사로 극복)4. 보상금액

실시료 상당액

5. 특허권 행사와의 관계 (법65조4항)보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에는 영향을 미치지 아니한다. 각각의 보호법익이

상이하기 때문이다.6. 준용규정 (법65조5항)간접침해(법127조), 생산방법의 추정(법129조), 서류의 제출(법132조), 민법규정(단, 소멸시효는 “피해자가 손해를 안 날”이 아닌 “특허권의 설정등록일”로부터 3년, 공동불법행위책임)7. 소멸사유 (법65조6항)특허출원이 포기∙무효∙취하∙거절결정확정∙취소결정확정∙무효결정확정(후발적무효제외)된

때에는 보상금청구권은 처음부터 발생되지 아니한 것으로 본다.

특허법 43 / 99


【60】 심사청구 (법59조)1. 의의

발명의 심사를 요구하는 출원에 대해서만 심사를 하여 심사처리의 촉진을 기하고자 함에 의의가

있다.2. 청구요건

①누구든지(법인아닌단체, 공유자 각자), ②출원일로부터 5년 이내 (예외 : 분할∙이중이 5년

경과하여 된 경우는 30일이내), ③계속중인 출원에 대하여 할 수 있다.3. 기타

- 분할∙이중∙국내우선권출원의 경우 별도로 다시 심사청구를 하여야 한다. - 분할출원에 대한 심사는 원출원의 심사청구순위에 따라 심사한다. - 심사청구는 취하할 수 없다. (법59조4항) 단, 취하∙포기하여 심사를 중단할 수는 있다.

【61】 우선심사청구 (법61조)1. 의의

심사청구된 특허출원이 법61조 각호에 해당하는 경우에는 다른 출원에 우선하여 심사할 수 있는

제도를 말한다. 출원인이나 공공의 이익을 위하여 특허권을 조기권리화하기 위함이다.2. 주체적 요건

①출원공개 후 업으로서 실시되는 경우는 출원인, 발명을 실시하고 있는 자가 할 수 있다.②”긴급처리가 요구되는 출원”은 국가∙지방자치단체의 직무에 관한 출원을 제외하고 제3자라도

가능하다는 것이 실무이다.3. 기타

- 행정심 판례는 긴급한 처리의 필요여부는 특허청의 재량사항이라 하였고, 이에 대한 결정은

불복사항이 아니라고 보는 것이 일반적이다.- 우선심사대상출원이 국내우선권주장출원의 선출원이 된 경우에는 심사를 중지하고 출원인에

통보한 후, 심사를 보류한다. (심사지침서)

[우선심사의 대상]1. 출원공개후 정당한 권원이 없는 자가 업으로서 실시하고 있는 경우 (제3자실시)2. 긴급처리가 필요하다 인정되는 경우 (특허법시행령9조)(1) 방위산업 분야의 특허출원

(2) 공해방지에 유용한 특허출원

(3) 수출촉진에 직접 관련되는 특허출원

특허법 44 / 99


(4) 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원

(5) 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원

(5의2) 기술혁신형 중소기업의 특허출원

(6) 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원

(7) 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원

(8) 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시 준비중인 특허출원 (자기실시)(9) 전자거래와 직접관련된 특허출원

※ 심사청구가 전제되어야 한다. 누구나 신청할 수 있다.※ 신청시 또는 결정시 어느 때라도 해당되면 폭넓게 인정한다.

【62】 특허이의신청 (법69조)1. 의의

특허이의신청은 ①누구든지, ②설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월이 되는 날까지, ③청구항마다 할 수 있다. 부실권리의 존속을 예방하기 위함이다.2. 이의신청의 취하

특허이의신청은 이를 취하할 수 있다. 그러나, ①특허이의결정등본의 송달이 있거나, ②당사자가

신청하지 아니한 이유에 대하여 심사관이 직권으로 심사하여 의견진술의 통지가 있은 후에는

취하할 수 없다. (법76조1항)3. 기타

①특허이의신청이유 등의 보정은 특허이의신청기간 경과 후 30일 이내에 할 수 있고(법70조1항), 특허청장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 특허이의신청이유 등의 보정기간을

직권 또는 청구에 의하여 연장할 수 있다. (법15조1항)②특허이의신청이유 보정기간을 경과하여 제출된 보정서는 직권심사에 활용하여 이를

취소사유로 하는 경우 의견제출통지서를 통지할 수 있다. (법72조)③각하결정 및 유지결정에 대해서는 불복할 수 없다. (법74조6항)④특허이의신청이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수

없다. (법136조1항)⑤공동이의신청인 중 일부의 이의신청인이 부적격자인 경우라도 적격자가 있을 때에는 그

이의신청은 각하하지 아니하고 이의결정을 한다.

【63】 정정청구 및 정정심판청구(정정청구 : 특허이의신청, 특허무효심판, 정정무효심판상의 정정청구)1. 정정의 인정범위

특허법 45 / 99


보정참조

2. 기간

정정청구 : 특허권자는 답변서 제출기간내 또는 심사관의 직권심사에 의한 의견서 제출기간내에

정정을 청구할 수 있다.정정심판 : 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 다만, 특허이의신청 또는 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있거나, 취소결정에 의해

특허가 취소되거나, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 정정심판을 청구할 수 없다.3. 절차

(1) 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.(2) 특허권자는 전용실시권자, 질권자 또는 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한

통상실시권자의 동의를 얻지 않으면 정정을 청구할 수 없다. (법77조3항, 법136조7항)4. 효과

(1) 정정 후의 명세서 또는 도면에 대하여 특허출원, 출원공개, 특허결정, 심결 및 특허권의

설정등록이 된 것으로 본다. (법77조3항)(2) 정정심판에서는 침해소송의 재심사유, 고의 또는 과실로 타인에 손해를 입힌 경우는

손해배상의 문제가 생길 수 있다.(3) 정장심판의 청구는 일체불가분인 하나의 청구로서 일부인용∙일부기각의 심결이 불가하다. (判, 심판편람)

【64】 거절이유 정보제공사유 이의신청사유∙ ∙ ∙무효사유

요건 내용

거절

이유

정보

제공

이의

신청

무효

사유

62 64② 69① 133①

주체적

외국인의 권리능력 (25조)특허를 받을 수 있는 권리 (33조1항본문)특허를 받을 수 없는 자 (33조1항단서)공동출원 (44조)

○ ○ ○ ○

실체적 산업상이용가능성 (29조1항본문)신규성 (29조1항각호)진보성 (29조2항)확대된 선출원의 지위 (29조3항)식물발명 (31조)불특허발명 (32조)

○ ○ ○ ○

특허법 46 / 99


선출원주의 (36조)발명의 상세한 설명 기재 (42조3항)특허청구범위의 기재 (42조4항)신규사항추가금지 (47조2항)

조약 조약에 위반되지 않을 것 (26조) ○ ○ ○ ○국제특허출

원의특례원문과 번역문의 공통기재 (212, 213조) ○ ○

이중권리의

등록 및 포기특허권설정등록시 실용권 포기 (87조2항) ○ ○

절차적다항제 (42조5항)1특허출원의 범위 (45조)

○

후발적

무효사유

특허후 특허권자가 특허권을 향유할 수 없는

자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 경우

(133조1항4호)○

【65】 거절이유통지와 등록을 위한 출원인의 조치1. 거절이유 통지

(1) 법63조

심사관은 특허거절결정하고자 하는 경우 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수

있는 기회를 주어야 한다. 다만, 법47조1항2호에 해당하여 법51조의 보정각하하는 경우는

그러하지 아니하다.(2) 취지

심사관의 과오를 예방하고 출원인에게 보정기회를 주기 위한 것으로 강행규정이다.2. 출원인의 대응조치

거절이유의

타당성 검토

타당한 경우극복 가능시

분할출원, 공지예외주장

이중출원, 의견서 제출

보정, 무권리자/정당권리자의 구제

우선권주장출원

극복 불가능시 양수, 방치, 포기, 취하후 재출원

타당하지 않은 경우의견서 (보정서), 분할출원

거불 → 심사전치 → 거불심결취소소송

특허법 47 / 99


【66】 출원 중 타인의 실시에 대한 권리자의 조치1. 조기 권리화

(1) 조기공개 신청

특허출원인은 출원일로부터 1년6개월이 경과하기 전이라도 그 취지를 기재한 신청서를

제출하여 특허청장으로 하여금 그 특허출원에 관하여 공중에 조기공개 하도록 신청할 수 있다. (법64조1항)(2) 심사청구

특허출원은 심사청구가 있을 때에 한하여 이를 심사하며, 출원일로부터 5년 이내에 누구든지

청구 가능하다. (법59조)+ 분할출원, 이중출원일로부터 30일 이내 심사청구할 수 있다.+ 정당권리자 출원은 5년이 경과했어도 출원과 동시에 심사청구 가능하다. (심사지침서)(3) 우선심사청구

(4) 실용신안으로 이중출원

- 대상이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안인 경우

- 출원인이 할 수 있으며, 특허출원의 출원서에 최초 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의

범위 내에서 가능하다.- 실용신안권을 행사하기 위해서는 등록 후 기술평가를 청구하여 유지결정을 받아야 하고(실용

44조), 유지결정에 근거하지 않은 권리행사에 의해 상대방에 손해가 발생하고, 당해

실용신안권이 무효, 취소된 경우에는 무과실 배상의 책임을 지게 된다.(실용45조) 단, 유지결정

받은 타인의 실용신안권을 침해한 자에 대해서는 과실이 있는 것으로 추정한다.(실용46조)2. 경고

특허출원인은 출원공개가 있은 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된

발명임을 경고할 수 있다. 경고 후의 실시행위에 대하여 보상금을 행사할 수 있다는 사실의

통지이다. (법65조1항)3. 보상금청구권 (법65조)4. 등록 후의 조치

(1) 민사상 조치

(2) 형사상 조치

【67】 출원발명 침해자의 조치1. 경고에 대한 답변서 송달

ⅰ) 실시발명과 출원발명이 동일하지 않다는 사실, ⅱ) 특허권의 효력제한, ⅲ) 선사용권 인정의

주장을 하는 답변서를 송달할 수 있다.

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2. 출원발명에 하자 있는 경우

(1) 정보제공

출원공개된 발명에 대해 누구든지 당해 출원발명에 하자가 있어 특허될 수 없다는 취지의 정보를

증거와 함께 제출할 수 있다.(법64조2항)(2) 심사청구 및 우선심사신청

(3) 등록 후 단계의 조치

① 특허이의신청

설정등록된 날부터 등록공고 후 3월이 되는 날까지 이의신청할 수 있다.(법69조1항)② 무효심판청구 (법133조1항)③ 보상금청구권의 소멸

특허의 취소결정 또는 무효심결이 확정되면 보상금청구권이 소급하여 소멸한다.(법65조6항)3. 출원발명에 하자가 없는 경우

(1) 실시의 중지

실시를 즉각 중지하여 보상금청구권이 발생하는 것을 방지한다.(2) 출원의 양수

특허출원을 양수한 경우에는 출원인변경신고를 하여야 효력이 발생한다.(법38조4항)(3) 실시권 설정

출원단계에서는 실시권 설정이 불가하나, 민법상 계약으로는 의미가 있을 것이며, 출원발명이

등록된다면 실시권을 설정 받아 계속 실시할 수 있다.

제5장 특허권 및 특허권자의 보호

【68】 특허권의 효력과 제한[적극적 효력]특허권자가 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 것을 말한다. (법94조)

[법률의 규정에 의한 제한]1. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 (법96조)①연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시

②국내를 통과하는 데 불과한 교통기관 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타물건

③특허출원 당시부터 국내에 있던 물건

④그 이상의 의약을 혼합하여 제조되는 의약 또는 제법 발명에 있어 약사법에 의한 조제행위와 그

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의약

2. 특허료의 추가납부에 의해 회복한 특허권 (법81조의3 4항)효력제한기간 중의 실시에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 아니한다.3. 재심에 의해 회복한 특허권 (법181조)①무효∙거절결정된 특허가 재심에 의하여 회복된 경우 ②당해심결확정 후 재심청구등록전에 ③

선의로 생산하거나 취득한 물건 또는 선의로 당해발명을 실시하거나 그 전용품을 생산하는

경우에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

[해석상 제한] 1. 추상적 기재에 의해 청구범위가 불명확한 경우

【95】참조

2. 공지기술제외설

【93】참조

3. 자유기술의 항변

【94】참조

4. 소진이론

특허발명을 적법하게 구입한 양수인은 스스로 사용하거나 타인에게 전매해도 특허권의 침해가

아니다.

[실시권에 의한 제한]당사자의 허락, 법정실시권 등

【69】 특허권의 공유 (법44조)1. 법적성질

특허권의 공유는 준합유의 성질을 갖는다. (判)2. 효력

(1) 적극적 효력

타공유자의 동의 없이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. (법99조 3항)(2) 소극적 효력

각 공유자는 침해금지 및 예방청구권(지분), 손해배상청구권(지분), 부당이득반환청구권, 신용회복청구권을 행사할 수 있다.3. 제한

지분양도, 질권설정, 실시권설정, 심판청구, 존속기간연장등록출원, 특별수권사항(법11조 1항

각호)는 타 공유자의 동의가 필요하거나 전원이 청구하여야 한다.

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[공동권리자 흠결의 보정]【31】참조

[공유자 중 1인의 심판청구 가부]1. 특허권자가 다수인 경우는 공동으로만 심판의 당사자가 되도록 되어 고유필수적

공동소송으로 규정되어 있다. (법139조2, 3항) 단, 공동출원이 거절된 경우에는 보존행위로서

단독으로 청구할 수 있다는 견해가 있기도 하다. (千.341)2. 흠결시 당사자를 추가하거나 변경하는 것은 법140조 1항 및 2항의 규정에 의거 심판청구서의

요지를 변경하는 것에 해당하여, 흠결이 치유될 수 없는 부적법한 심판청구로서 각하를 면할 수

없다는 것이 심판실무의 입장이다.

[특허권의 공유에서 심결취소소송의 1인 제기 가능 여부]【111】참조

[공유자 중 1인의 침해금지청구 가부]1. 학설로서, ① 특허권의 공유적 성격에 주목하여 고유필수적공동소송이라는 견해, ② 합유적

성격에 주목하여 각자 당사자적격을 갖는다는 견해가 있다.2. 특허법원은, 심결취소소송의 경우에 합일확정의 필요가 있는 고유필수적공동소송이라

판시한 바 있다. (98허7110)3. 생각건대, 이를 고유필수적공동소송이라하면 공유자중 1인의 반대가 있을 경우는

침해금지청구를 할 수 없어 법99조4항의 규정이 무의미해진다. 각자 가능하되, 자신의

지분권행사에 기초한 것으로 보아야 할 것이다. (千.631)

【70】 특허료 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 또는 특허권의 회복 (법81의3)[특허료의 납부]

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1. 특허료 납부의 기본원칙 (법79조)(1) 특허권의 설정등록료는 특허결정 또는 특허할 것이라는 등록심결의 등본을 받은 날로부터 3월 이내에 최초3년분의 특허료를 일시에 납부하여야 한다. (징수규칙 8조5항)(2) 특허권 설정등록 이후의 4년도분부터의 특허료는 매년 1년분씩 당해 특허권의 설정등록일을

기준하여 그 전 연도에 납부하여야 한다. (징수규칙 8조8항)2. 특허료의 추가납부 (법81조)(1) 납부기간 내에 특허료를 납부하지 아니한 때에는 그 납부기간이 경과된 날로부터 6월 이내에

특허료를 추가로 납부할 수 있다.(2) 특허료를 추가납부할 때에는 납부할 특허료의 2배의 금액을 납부하여야 한다.3. 특허료의 보전 (법81의2)(1) 납부기간 또는 추가납부기간 내에 특허료의 일부를 부족하게 납부한 경우에는 특허청장은

보전을 명하여야 하고, 보전명령을 받은 날로부터 1월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.(2) 납부기간 및 추가납부기간을 경과하여 보전하는 경우에는 부족하게 납부된 금액의 2배를

납부하여야 한다.4. 특허료 불납의 효과 (법81조3항)특허출원을 포기한 것으로 보며, 납부기간이 경과한 때에 소급하여 소멸한 것으로 본다.5. 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허권의 회복 등 (법81의3)(1) 본인의 귀책사유 없이 특허료를 납부하지 못한 경우는 추가납부기간 또는 보전기간의

만료일로부터 6 개월 이내 로서 그 사유가 없어진 날로부터 14 일 이내 에 다시 납부할 수 있다.(2) 본인의 귀책사유 로 특허료를 납부하지 못한 경우는 추가납부기간 또는 보전기간의

만료일로부터 3 개월 이내 에 원 특허료의 3 배 를 납부하여 특허권의 회복신청을 할 수 있다.6. 추가납부 또는 보전에 의해 회복된 특허권의 효력

(1) 회복된 특허권의 효력은 효력제한기간 중의 타인의 실시행위에 대하여는 미치지 아니한다.(2) 특허권의 효력제한기간 중에 회복된 특허발명에 대해 실시사업 또는 사업준비를 하고 있는

자에 대하여는 선의의 실시자의 보호 및 산업발전을 위하여, 법률의 규정에 의한 유상의

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통상실시권이 인정된다. (법81의2)

【71】 특허권의 존속기간1. 원칙

특허권의 설정등록일로부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이다. (법88조1항)2. 예외적인 경우

(1) 정당권리자출원 : ~ 무권리자 출원일 후 20년 (법88조2항)(2) 분할∙이중출원 : ~ 원출원일 후 20년

(3) 조약∙국내우선권주장출원 : ~ 우선권주장출원일(당해출원일) 후 20년

(4) 이중출원의 출원일 늦춤 : ~ 원출원일 후 20년

(5) 국제특허출원 : ~ 국제출원일 후 20년

【72】 특허권의 존속기간연장등록제도 (법89~95조)1. 의의

특허권의 존속기간 중 일정한 사유로 인하여 특허발명을 실시하지 못한 경우에 5년의 기간

내에서 그 실시하지 못한 기간만큼 존속기간을 연장시켜 주는 제도이다. (법89조)2. 대상

대통령령이 정하는 발명으로서 ⅰ) 약사법에 의해 허가를 받아야 하는 의약품 발명, ⅱ) 농약관리법에 의해 등록을 받아야 하는 농약 또는 농약원제의 발명이 대상이 된다.3. 시기적요건

허가나 등록을 받은 날로부터 3월 이내 출원하여야 하며, 존속기간 만료 전 6월 이후에는 출원할

수 없다. (법90조2항)4. 심사

(1) 심사절차 준용

심사관에 의한 심사(법57조1항), 거절이유통지(법63조), 결정의 방식(법67조), 심사관의 제척

(법148조)은 준용하나, 심사전치제도는 준용하지 않는다.(2) 거절이유(법91조1항 각호; 3호를 제외(초과기간만 없었던 것으로 봄)하고 무효사유와

동일)① 허가 등을 받을 필요가 없는 출원일 경우

② 특허권자 또는 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가 받지 않은 경우

③ 연장신청의 기간이 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우

④ 연장등록출원인이 특허권자가 아닌 경우

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⑤ 공유자 전원이 연장등록출원하지 않는 경우

5. 효력

(1) 존속기간연장등록출원이 있는 때에는 존속기간이 연장된 것으로 본다. (법90조4항)(2) 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 이외의 행위에는

미치지 아니한다. (법95조)

[허가와 연장등록 출원대상]

【73】 특허권의 소멸1. 소급소멸의 경우

특허이의신청에 의한 취소, 무효심판에 의한 무효, 정정에 의한 청구항 삭제

(1) 특허권 및 부수권리 소멸

(2) 중용권 발생 (법104)(3) 무권리자의 특허에 대한 정당권리자의 출원 (법35조)(4) 실시료 반환 요부 : 특약이 없으면 반환의무가 없다.(5) 특허료 반환

취소∙무효심결 확정 후 다음년도부터 특허료 해당분을 반환한다. (법84조 1항 2호)(6) 손해배상

- 특허권 침해를 주장하여 타인에 손해를 준 경우에 고의∙과실이 있으면 손해배상의 책임이

있다. - 고의∙과실에 의하지 아니한 경우에도 부당이득은 반환하여야 한다.(7) 재심사유

2. 장래소멸의 경우

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① 복수의 유효성분에 복수의 허가

ABC

oror

② 하나의 유효성분에 복수의 허가

가

③ 하나의 허가에 복수의 특허

물질특허

제법특허

용도특허

1의 허가로 각각의특허에 대해서 연장

中 1에 대해서만 연장

최초의 허가에 대해서만 연장


: 존속기간 만료, 특허료불납, 상속인부존재, 포기, 불실시 취소처분

존속기간 만료 후의 의장법∙상표법상 법정실시∙사용권

cf) 실용신안등록이 취소∙무효결정확정된 경우, 고의∙과실이 있으면 손해배상 책임이 있다. 다만, 기술평가청구의 유지결정에 근거하거나 기타 상당한 주의를 한 때에는 그러하지 아니하다. (실용법45조 1항)

【74】 등록신청 (특허등록령15조이하)1. 원칙

이전등록 등의 등록은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록권리자 및 등록의무자가

공동으로 신청해야 한다.2. 특별한 규정이 있는 경우

①등록의무자의 승낙서를 첨부한 경우

②판결 또는 상속 등에 의한 등록신청

③직권등록의 경우

수용, 재정, 통상실시권허여심판에 의한 실시권(법138조1, 3항), 혼동에 의한 소멸 등.

【75】 전용실시권 (법100조)1. 발생

약정으로 성립하고, 설정∙이전∙변경∙소멸 또는 처분의 제한은 등록하여야 효력이 발생한다. (법100조 1항) 따라서, 특허권자에 대해 등록청구권이 인정된다.2. 효력


전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 안 에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. (법100조 2항)(2) 소극적 효력

전용실시권자는 자신의 권리를 침해한 자에 대하여 민∙형사상의 구제조치를 취할 수 있다.3. 이전

①실시사업과 같이 이전하는 경우, ②상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의

동의를 얻지 아니하고는 전용실시권을 이전할 수 없다. (법100조3항)

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【76】 통상실시권1. 효력


통상실시권자는 일정한 범위 내에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있다.(2) 소극적 효력

채권적 권리이므로 침해한 자에 대하여 민∙형사상의 조치는 불가하다.2. 종류

허락 통상실시권 계약 성립시

법정 통상실시권

직무발명에 의한 사용자의 통상실시권 (39)

법정요건 해당시

특허료의 추가납부에 의하여 회복한 특허권에

대한 통상실시권 (81의3)선사용에 의한 통상실시권 (103)무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권

(104)의장권 존속기간만료 후의 통상실시권 (105)질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른

통상실시권 (122)재심에 의하여 회복한 특허권에 대한

선사용자의 통상실시권 (후용권; 182)재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의

통상실시권 (183)

강제실시권

국방상 필요에 의한 강제실시권 (106) 특허청장의 처분결정

재정에 의한 강제실시권 (107) 재정의 대가지급시

통상실시권허여심판에 의한 강제실시권 (138) 심결 확정시

[질권설정과 포기시 타인의 동의 요부]질권, 실시권

설정시

동의

필요

특허권자

포기시

동의

필요

전용실시권자

통상실시권자

질권자

- 특허권자는 정정청구 정정심판을∙ 청구 할 때 전용실시권자, 질권자 또는 직무발명에 의한

통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자의 동의를 얻어야 한다. (법136조 7항)

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[발생 이전 질권설정 등록의∙ ∙ ∙ 효과]

허락 법정강제실시권

국방 재정 통실허

발생 허락과 동시에 법률요건충족 행정처분 + 대가지급

이전

특허권자 등의 동의 또는,실시사업과 같이 이전하거나, 상속 기타 일반승계의 경우

규정없다. 실시사업과

같이 이전

특허권과

함께

질권설정 특허권자 등의 동의 규정없다. 질권설정이 금지

등록의 효과 효력발생요건 재산권으로 활용 직권등록

[법정실시권의 확장] - 추 중 선 후∙ ∙ ∙ 의 경우 문제된다.1. 실시태양의 변경은 인정된다.2. 사업규모의 확장은 인정된다.3. 업종변경은 인정되지 않는다.4. 1기관의 실시

법정실시권자가 제3자에게 하청 등의 형태로 실시를 주문하는 경우, 제3자의 실시가 일기관의

조건으로서 ①물건을 제작시키는 계약이 존재하고, ②지휘∙감독 관계에 있으며, ③제작한 물건이

공유자에게 전부 인도되고, ④하청업자가 다른 판매행위 등을 하지 않을 것을 요건으로 한다.

【77】 선용권 (법103조)1. 의의 및 취지

선원주의 하에서, 특허권자와 선사용자와의 발명실시에 있어서 공평성 유지와, 국민경제 및

산업정책적인 측면에서 인정되는 무상의 통상실시권이다.2. 요건

①특허출원시 (조약 또는 국내우선권주장출원의 경우에는 제1국 출원일 또는 선출원일이 기준), ②국내에서, ③선의로, ④사업실시 또는 사업준비를 한 경우에 인정된다.3. 선사용권의 내용

(1) 무상의 통상실시권을 갖는다.(2) 특허출원 당시 사업실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 내로 한정된다. 발명의 실시가 사업목적 범위 내이면 사업규모의 확장은 문제되지 않으나, 업종변경은

사업목적의 범위를 벗어나는 것으로 취급한다. (선중후 공통)

[특허권 성립 전 선사용권자의 지위]

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특허권 성립후 선사용권자의 지위는 명확하나, 특허권이 성립되기 이전단계인 출원중일지라도

장래에 실시권자가 될 수 있는 지위에 기하여 경고 및 보상금청구권의 행사에 대항 할 수 있는

것으로 해석하는 것이 선사용권 제도의 취지에 비추어 타당하다.

[선의(발명의 루트)에 관한 하급심 판례] - 은수저제작방법

특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여야 하나, 모인자와 정당권리자와의 관계에서 인정한 사례(부산고등법원 93라38결정)도 있다.

[선사용권이 있는 여부가 권리범위를 확인함에 있어 관련이 있는지 여부]본건의 의장등록 출원전부터 의장의 실시사업을 하였다면 본건 의장범위 내에서 실시권을

가진다는 것이 의장법 선사용규정의 법의이므로 선사용권이 있는지 여부는 권리범위를 확인하는

데 아무런 관련이 없다. (73후8)

【78】 중용권 (무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권; 법104조)1. 의의 및 취지

무효사유에 해당됨을 알지 못하고 그 발명 등을 실시하고 있거나 실시하려는 자에게 실시를

계속하게 함으로써 기존 산업시설을 보호하고자 인정되는 유상의 통상실시권이다.2. 요건

①동일발명에 대한 특허권자가, ②무효심판청구등록 전, ③국내에서, ④선의로, ⑤사업실시 또는

사업준비하고 있는 경우 인정된다.3. 중용권을 취득할 수 있는 자

원특허권자∙실용권자, 선의의 무권리자, 실시권자

4. 적용되는 무효사유

신규성, 선원주의, 확대된 선원주의, 무권리자 출원

【79】 후용권 (재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권; 법182조)1. 의의 및 취지

확정심결을 신뢰하여 선의로 발명의 실시사업 등을 하고 있는 자에게 실시권을 인정하는 것이

선의의 실시자를 보호하고, 산업발전에 유익하므로 인정되는 무상의 통상실시권이다.2. 요건

①재심청구등록 전, ②국내에서, ③선의로, ④사업실시 또는 사업준비를 하고 있으며, ⑤

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확정심결이 재심에 의해 상반된 심결이 될 것을 요건으로 한다.

【80】 특허권의 수용과 비상시의 강제실시 (법106조)1. 의의

①국방상 필요한 때(수용), ②공공의 이익을 위하여 비상업적(이로써 협의불요)으로 실시할

필요가 있을 때(국가비상사태, 재난사태; 강제실시)에 정부는 그 특허권을 수용하거나

특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다. 2. 기타

①공익을 위하여 특히 실시할 필요가 있을 때는 법107조의 재정청구가 가능할 것이나 신속한

실시가 공권력에 의해 보장된다는 점에 그 실익이 있을 것이다.②질권설정, 이전에 관해서는 규정이 없다.

【81】 재정에 의한 강제실시권 (법107조)1. 의의

특허발명이 일정사유에 해당하는 경우 재정청구에 의하여 특허청장이 허여하는 통상실시권을

말한다. 제3자의 실시를 통하여 특허제도의 공익적 목적을 달성하기 위함이다.2. 요건

(1) 협의

협의가 이루어지지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에 해당할 것 (비상업적∙불공정거래 제외)(2) 재정사유

①정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 불실시된 경우

②정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 적당한 정도와 조건으로 국내수요 불충족

③공공의 이익을 위하여 필요한 경우 (비상업적실시 필요시는 특허수용도 가능)④불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우

⑤의약품 수출을 위한 실시

(3) 시기

1호내지 2호의 경우에는 특허출원일로부터 4년이 경과되었을 것

[정당한 이유]ⅰ) 특허권자의 심신장애를 의료기관장이 증명한 경우

ⅱ) 정부기관이나 타인의 허가 승락을∙ 받지 못한 경우

ⅲ) 실시가 법령으로 금지 제한된∙ 경우

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ⅳ) 원료 또는 시설이 없거나 수입 금지된 경우

ⅴ) 수요가 없거나 적어 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우

[절차]1. 청구인

누구든지 청구할 수 있다.2. 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견청취등 (법109조)임의적 절차로 변경. 관계부처 협조요청 신설

3. 조건부과하여야 한다. (4항)1,2,3호 : 국내수요충족을 주목적으로 할 것

5호 : 생산된 의약품 전량을 수입국으로 수출할 것

4. 대가참작할 수 있다. (5항)4호 : 불공정거래행위를 시정하기 위한 취지

5호 : 수입국에서의 경제적 가치

[공중보건문제 해결을 위한 재정(법107조1항5호)]1. 배경

최빈국의 공중보건문제를 해결하기 위한 WTO이사회 결정문의 내용을 특허법에 반영하였다.2. 적용요건

수입하려는 국가의 ①자국민의 ②다수의 인원이 관련되고 ③중대한 질병을 ④직접 치료하기위한

의약품이여야 한다.3. 부과하는 조건

생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것을 조건으로 부과하여야 한다.4. 수입국의 범위

일정요건을 갖춘 WTO회원국과 비회원국이 포함된다.5. 상당한 대가지급 및 산정시 고려사항

강제실시권을 허여하는 경우 강제실시권자는 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. 이

경우 대가의 산정에 있어서 의약품수출의 경우에는 당해 특허발명을 실시함으로써 발생하는

수입국에서의 경제적 가치를 참작해야 한다.6. 재정에 명시하는 사항

재정서에 공중보건을 위한 의약품 수출의 경우 특허권자가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수

있는 포장, 표시를 명시하고, 재정관련 사실을 공시할 인터넷 주소를 명시한다. 또한

강제실시권을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용(예를 들어, 조약에만 명기된 “본

강제실시권은 양도될 수 없으나 기업 또는 영업권의 일부와 함께 양도되는 것은 예외”라는 규정

등)을 이행하기 위하여 필요한 준수사항을 명시한다. 이는 제네릭의약품과 진정상품을 외관상

차별화하기 위함이다.

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7. 기타

- 절차의 신속 : 6개월이내에 재정결정을 하여야 한다. (선언적 규정)- 재정의무 : 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고 재정을 결정하여야 한다.- 재정서의 변경 : 간단한 절차로 재정서를 변경할 수 있다.- 재정의 취소 : 준수사항을 위반한 경우 재정을 취소할 수 있다.

【82】 재정에 의한 특허권의 취소 (법116조)1. 의의 및 요건

특허발명이 3년 이상 불실시되고 있는 것을 이유로 재정이 있은 날부터 계속하여 2년 이상

국내에서 불실시되는 경우에는 특허청장은 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그

특허권을 취소할 수 있다.2. 불실시의 인적범위

특허발명의 불실시는 특허권자가 실시하지 아니한 경우만이라는 견해도 있으나, 특허권자 뿐만

아니라 재정에 의한 강제실시권자도 실시하지 않은 경우에 한한다.

【83】 재정관련 CASE[공익상 특히 필요한 경우]악성 전염병이 전국적으로 만연하고 이에 대한 특효약인 특허발명을 신속하고 대량으로 공급할

필요가 있는 경우, 특허발명이 전염병을 치료하기 위한 거의 유일한 수단일 때.=> 법106조1항2호, 협의불요

[불공정거래행위의 시정]특허권자가 실시권의 범위를 설정하면서 특정지역의 판매를 제한하였는데 대부분의 수요가 그

지역에 존재하는 경우, 실시권자는 계약이 부당함을 알고 재정을 청구

=> 법107조1항4호, 협의불요

【84】 침해사안의 일반적인 기술방법1. (직접)침해의 성립여부

(1) (특허법은 특허권자에게 독점배타권을 부여하는 바, 정당권원 없는 자의 실시는 침해를

구성하며, 특허권자는 이에 대해 민형사상의 조치를 취할 수 있다.) 침해가 성립하기 위해서는 ①

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특허권이 유효하게 존속할 것, ②실시자에게 정당권원이 없을 것, ③특허권의 보호범위 내의

실시일 것, ④업으로서의 실시일 것을 그 요건으로 한다.(2) 본 사안에서는 XX이므로 YY의 요건을 만족한다 판단되어, 특허권의 보호범위만이 문제된다

할 것이므로, 이하에서 이에 대해 검토해보도록 한다.

(2) 본 사안에서는 XX이므로 YY의 요건을 만족한다 판단되어, 실시자의 정당권원 유무가

문제된다 할 것이므로, 이하에서 이에 대해 검토해보도록 한다. (선사용권, 중용권 등)

【85】 균등론(3) 다만, 구성요건 완비의 원칙에 의할 때 사안의 경우는 침해를 구성하지 않으나 균등론이

문제될 수 있으므로 이하에서 살펴본다.2. 균등론 적용여부 (2001후171)(1) 적용요건

대법원은 ①과제의 해결 원리가 동일하고, ②실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, ③당업자가 치환을 용이하게 생각할 수 있을 정도로 자명하다면, ④(가)호 발명이 출원 전

공지기술이거나, 출원과정에서 의식적으로 제외 되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 (가)호

발명은 특허발명의 권리범위에 속하는 균등물이라고 판시하였다. (2) 의식적 제외범위에 대한 판시 (출원경과참작의 원칙 : 균등록의 확장해석에 제동)특허발명의 출원과정에서 심사관이 제시한 견해 및 출원인의 의도 등을 참작하여야 하고(유연한

규준), 특허성에 관련된 사항에만 한정하여 판단할 논리적 필연성은 없다고 판시한다.(3) 사안에서는...

【86】 균등물을 이용한 발명인 경우(3) 구성요건완비의 원칙에 의할 때 침해를 구성하지 않으나 X 와 X’를 비교하여 균등론이

적용가능한지 살펴보고, X’에 Y 를 부가한 경우에도 침해가 되는지 차례로 알아보자.2. 균등론 적용여부

(1) 균등론 적용요건 (判)(2) 사안에서 …이므로 X 와 X’는 균등물이라 할 것이다. 그런데, 사안에서는 X’에 Y 가

추가되었으므로 이용발명이 문제될 것이다.3. 이용발명으로 침해가 성립되는지 여부 (98후522)(1) 대법원은, 후발명이 선발명의 요지를 전부 포함 하고, 이를 그대로 사용 하되, 후발명 내에서

선특허발명이 발명으로 일체성을 유지 하는 경우에 이용발명이 성립하며, 균등한 발명을 이용한

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경우에도 성립 한다고 인정하였다.(2) 또한 촉매를 부가 해 현저한 수율의 상승이 있었다고 해도, 일련의 유기적 결합관계의

일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 특별한 사정이 없는 한, 선행 특허발명의 기술적 요지를

그대로 포함하는 이용발명에 해당 한다는 입장이다.(3) 사안에서,...4. 소결

이용발명으로 특허권의 권리범위에 속하게 되므로 특허권자의 허락을 얻지 아니하거나

통상실시권허여심판에 의하지 아니하고 업으로서 실시 하는 한 침해가 성립한다.

【87】 생략침해(3) 구성요건 완비의 원칙에 의할 때 침해를 구성하지 않으나 생략침해가 문제될 수 있으므로

이하에서 살펴본다.2. 생략침해 적용여부 (2000허2279)(1) 특허법원은, (가)호 발명이 실용신안과 동일한 기술 사상 을 가지고 있으면서, 등록청구범위

중 비교적 중요하지 않은 구성요소를 생략 하고, 그와 같이 생략하더라도 동일한 작용 효과를

발휘할 수 있는 경우에는 침해를 구성한다고 판시하였다.(2) 사안에서는 …

(3) 게다가, C가 비교적 중요하지 아니한 요소라는 점에서 특허발명과 기술적 사상이 동일한

발명으로서 균등물에 해당할 가능성도 있을 것이다. (균등물 침해도 함께 검토)

【88】 우회침해(3) 구성요건완비의 법칙에 의할 때, 사안의 경우는 갑의 발명 구성요소를 모두 구비하여

실시하였다고 판단되는 바, 침해가 성립된다. 또한 무가치한 공정의 부가로 기술적 사상이

달라진다고 볼 수 없어 균등물에 해당할 수도 있을 것이다.(4) 다만, 화학공정의 경우에는 공정의 순서가 매우 중요하여 다른 공정이 중간에 들어간 경우

침해가 성립하지 않을 수 있다. 이런 경우 우회침해가 문제될 수 있으므로 이하에서 검토한다.2. 우회침해 적용여부 (97후2194)(1) 대법원은 출발물질, 반응물질, 목적물질이 동일하고, 그 제조방법도 기술적 사상과 핵심적인

구성에 있어서 특허발명과 동일하며, 주지 관용기술을∙ 부가 하고 그로 인해 현저한 효과의

상승이 있다고 보기 어려운 경우 에 상이한 발명이라 볼 수 없다고 판시하고 있다.(2) 사안에서는 ...

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【89】 이용발명1. 이용발명의 성립여부

(1) 사안에서는 선원발명의 기술적 사상에 새로운 요소를 부가한 것이므로 사상상의 이용 관계가

성립한다.(1) 사안에서는 후원발명을 실시하면 선원발명을 실시하지 아니하면 아니되는 관계에 있으므로

실시상의 이용 관계가 성립한다.(2) 판례는 촉매의 부가로 그 수율에 현저한 상승이 있었다고 해도 이용발명에 해당한다고

판시한다.(3) 사안의 경우 ...2. 乙의 조치

(1) 통상실시권 허락 및 특허권 양수의 제안

(2) 통상실시권허여심판의 청구

甲이 정당한 사유 없이 허락을 아니하거나 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권허여심판을

청구할 수 있다. 다만, 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것일 때

한한다.3. 甲의 조치

(1) 권리대권리간 적극적권리범위확인심판

이용관계에 있어 (가)호고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구하는 경우의

권리대권리간 적극적권리범위확인심판의 청구는 허용된다.(2) 민∙형사상 조치

(3) 크로스라이센스

【90】 간접침해(3) 구성요건완비의 원칙에 의할 때 침해를 구성하지 않으나, 간접침해가 문제될 수 있으므로

이하에서 살펴본다.2. 간접침해 성립여부 (98후2580)(1) 간접침해란 특허발명 자체의 실시는 아니지만 직접침해의 전단계에 있어 침해의 개연성이

높은 행위로서 침해행위로 간주하는 것을 말한다. (법127조)(2) 판례는 간접침해가 성립되기 위해서는 ⅰ) 특허권이 유효하게 존속할 것, ⅱ) 정당권원 없는

자의 실시일 것, ⅲ) 타용도가 없는 물건일 것, ⅳ) 업으로서의 실시일 것이 요구된다.(3) 최근 대법원은 소모품일지라도 ⅰ) 본질적인 구성요소에 해당하고, ⅱ) 다른

용도로는사용되지 아니하며, ⅲ) 일반적으로 쉽게 구할 수 없는 물품이며, ⅳ) 구입시에 교체가

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예정되어 있고, ⅴ) 특허권자에 의해 따로 제조판매되고 있다면 전용품에 해당한다고 하며, 주장

입증책임은 특허권자에 있다고 판시하였다.(4) 사안에서 …

3. 甲의 조치

(1) 등록전 조치

①보상금청구권의 규정이 간접침해를 준용하는 바(법65조), 출원공개 후 경고하여

보상금청구권이 발생할 수 있다.②조기공개신청 및 경고 (보상금청구권 발생), ③심사청구 및 우선심사청구 (조기권리획득)(2) 등록후 조치

①손해배상청구권

견해대립이 있으나 권리자의 실효적 보호를 위해 과실추정 및 손해배상액추정의 규정도

유추적용함이 타당하다.②침해죄

판례는 직접침해의 예비단계에 불과한 간접침해에는 침해죄를 인정할 수 없다 고 판시한다.③적극적권리범위확인심판

최근 판례는 간접침해에 대하여 인정한다.④이용발명 인정여부

실시불가피설에 의할 경우 이용발명에 해당한다.⑤실시권인정여부

간접침해는 특허권의 소극적효력의 확장이므로 실시권 설정은 불가하다.⑥기타

침해금지예방청구, 부당이득반환청구, 신용회복청구, 경고, 증거보전

【91】 침해에 대한 특허권자의 조치1. 민사상 조치

(1) 침해금지 및 예방청구권 (법126조)고의∙과실 불요, 부수적으로 폐기청구권 행사(2항), 공탁금을 부담하여 민사집행법상

가처분신청

(2) 손해배상청구권

고의∙과실 필요, 손해액 산정∙추정(법128조), 생산방법추정(법129조), 과실추정(법130조), 소멸시효 3년.(3) 신용회복청구권 (법131조)고의∙과실 필요, 업무상의 신용실추.(4) 부당이득청구권

고의∙과실 불요, 소멸시효 10 년 (손해배상청구권 소멸시 유용)

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(5) 경고, 증거보전

경고하여 추후 소송에서 고의∙과실의 주장을 유리하게 할 수 있다.2. 형사상 조치

(1) 침해죄

고의가 있어야 하며, 친고죄이다. 간접침해행위는 대상 아니라는 것이 판례.(2) 몰수 (교부시 초과손해액만 청구)(3) 양벌규정

【92】 항변기술 일반1. 무효의 항변 (공지사실제외설; 공지발명 vs 특허발명)특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용인 경우 특허무효심결의 유무에 관계 없이 그 권리범위를

인정할 수 없다.2. 자유기술의 항변 (공지발명 vs (가)호발명)(가)호 발명이 특허발명의 출원 당시의 공지기술과 동일하거나 이로부터 당업자가 용이하게

발명할 수 있는 발명은 자유기술로서 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.3. 실시불가능한 권리의 항변 (미완성발명, 42③④)특허발명이 실시불가능한 형태로 기재된 경우에는 무효심판에 의한 무효심결이 확정되기

전이라도 특허권의 효력을 부정한다.4. 추상적 기재에 의해 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우 (42④)특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적

범위를 특정할 수 없을 때에 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다.

【93】 공지사실제외설 (P.866; 무효의 항변; 특허발명이 공지기술과 동일)1. 침해의 성립여부

(1) (특허법은 특허권자에게 독점배타권을 부여하는 바, 정당권원 없는 자의 실시는 침해를

구성하며, 특허권자는 이에 대해 민형사상의 조치를 취할 수 있다.) 침해가 성립하기 위해서는

ⅰ) 특허권이 유효하게 존속할 것, ⅱ) 실시자에게 정당권원이 없을 것, ⅲ) 특허권의 보호범위

내의 실시일 것, ⅳ) 업으로서의 실시일 것을 그 요건으로 한다.(2) 갑의 특허권은 비록 신규성의 흠결 을 갖고 있으나, 판례는 무효심결확정전까지는 유효한

특허권으로 추정하는 바, 보호범위 내의 실시인지 검토한다.(3) 구성요소완비의 법칙에 의할 때, 본 사안에서는 갑의 발명요소 모두를 구비하여

실시하였다고 판단되는 바, 일응 침해가 성립된다고 볼 수 있다.

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2. 공지사실제외설의 검토

(1) 대법원은, 과거 통일되지 못하였으나 최근 전원합의체 판결로써, 특허발명의 일부 또는

전부에 출원 전 이미 공지된 사실이 포함되고 있는 경우에는 무효심결의 확정여부에 관계 없이

그 권리범위를 인정할 수 없다고 판시하였다. (81후56; 단, 진보성이 없는 경우까지 다른

절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다.)(2) 사안에서는 ...

【94】 자유기술의 항변 ((가)호발명이 공지기술에서 용이하게 발명 가능한 경우)(2) 갑의 특허권은 비록 신규성 및 진보성의 흠결 을 갖고 있으나, 판례는 무효심결확정전까지는

유효한 특허권으로 추정하는 바, 보호범위 내의 실시인지 검토한다.(3) 구성요소완비의 법칙에 의할 때, 본 사안에서는 갑의 발명요소 모두를 구비하여

실시하였다고 판단되는 바, 일견 침해가 성립된다고 볼 수 있다.2. 판례의 검토

(1) 대법원은, (가)호 발명이 특허발명의 출원 당시의 공지기술과 동일하거나 이로부터 당업자가

용이하게 발명할 수 있는 발명은 자유기술로서 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의

권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. (99후710) (이는 특허의 무효여부는 무효심판절차에 의해서만 판단될 수 있다는 대법원의 입장에 대해

우회적으로 구체적 타당성을 기하기 위한 판례로 평가된다.)(2) 사안에서는 ...

※ 신규성이 없는 (가)호 발명의 경우에도 자유기술에 해당하나, 이 때에는 특허발명도 신규성이

없는 발명인 경우가 많아 주로 진보성 없는 경우가 문제된다.

【95】 실시불가능한 권리의 항변 (미완성발명)(2) 갑의 특허권은 비록 산업상이용사능성의 흠결 및 42 조 3 항 , 4 항 1 호의 기재불비에 해당하는

흠결을 갖고 있으나, 판례는 무효심결확정전까지는 유효한 특허권으로 추정하는 바, 보호범위

내의 실시인지 검토한다.(3) 구성요소완비의 법칙에 의할 때, 본 사안에서는 갑의 발명요소 모두를 구비하여


(1) 대법원은, 특허발명이 실시불가능한 형태로 기재된 경우에는 무효심판에 의한 무효심결이

확정되기 전이라도 특허권의 효력을 부정한다. (82후36)

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(2) 사안에서는 ...

【96】 추상적 기재에 의해 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우의 항변 (기능식청구항에도 주장 가능)(2) 갑의 특허권은 비록 법 42 조 4 항 2 호의 기재불비에 해당하는 흠결 을 갖고 있으나, 판례는

무효심결확정전까지는 유효한 특허권으로 추정하는 바, 보호범위 내의 실시인지 검토한다.(3) 구성요소완비의 법칙에 의할 때, 본 사안에서는 갑의 발명요소 모두를 구비하여


(1) 대법원은, 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명

자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수

없다고 판시한다. (2000후235)(2) 사안에서는 ...

【97】 권리남용의 항변[최근 특허침해소송에서 특허무효사유에 대한 판단 가부에 대한 판례]특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에

무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고 , 심리한 결과 당해 특허에

무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한

사정이 없는 한 권리남용에 해당 하여 허용되지 않는 것이다. (2000다69194 방론)

【98】 무효사유를 안고 있는 권리에 대한 고찰[무효사유가 있는 특허권의 소극적 효력을 인정할 것인가?]무효사유가 있는 상표권도 무효심결확정전까지는 유효하고, 무효심결이 확정된 경우에 소급하여

침해가 아닌 것으로 본다. 이에 침해자는 무효심판을 청구한 실익이 있을 것이다.

[무효사유를 가지고 있는 특허권에 기한 발명의 실시가 침해인가?]예> 선출원 등록후 동일발명의 후출원이 착오등록된 경우 후출원 등록 특허권자의 실시

1. 중용권의 요건을 갖추지 못한 경우

침해 (이용발명의 경우를 유추하여 판단)

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2. 중용권의 요건을 갖춘 경우

중용권 발생이후의 실시는 법정실시권에 기한 실시로서 침해가 될 수 없으나, 중용권 발생 이전

(무효심결확정전)의 실시에 대한 침해여부 판단이 문제될 것이다. 중용권의 취지상 이 경우에도

중용권을 인정하여 침해가 성립하지 않는다고 봄이 타당하다.

【99】 손해액의 추정 (법128조)법128조

① 침해로 인한 권리자의 판매감소액을 손해로 산정 : 일실이익 배상

② 침해자의 이익을 권리자의 손해로 추정 : 반증못하면 확정

③ 실시가 없거나 실시권 설정이 없었어도 청구 가능한 최소보상규정

- 단, 독점적 전용실시권이 설정된 경우 특허권자는 주장불가

- 침해자는 반증 불허

[특허권자와 전용실시권자 간의 손해배상청구의 경합]전용실시권자의 손해는 실시료 상당액을 공제한 잔액이고, 전용실시권을 일정액에 매수한

경우는 침해액이 모두 전용실시권자의 손해로 된다. (서울민사지법 90가합92251)

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특허발명

공지기술 대비

공지기술제외설 (신규성)대비

자유기술항변 (진보성)

실시불가능한 기재(법42조)

추상적 기재(법42조)

권리남용의 항변

(가)호발명


제6장 특허심판 및 소송

【100】 심판관의 제척∙기피 (법148, 150조)1. 의의

제척원인이 있는 심판관 및 기피결정이 있는 심판관은 당해 심판사건에 대하여 일체의 직무를

수행할 수 없다.2. 효과

(1) 제척이나 기피신청이 있을 때에는 그 신청에 대한 결정시까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 행위에 대해서는 예외적으로 허용된다.(2) 이를 위반하여 진행된 심리는 절차상의 하자를 갖고 있어, 심결 전이면 다시 심리하여야

하며, 심결 후 확정 전이면 심결취소소송 제기 가능하고, 심결 확정 후에는 재심사유에 해당한다. 3. 기타

- 심판관의 제척규정은 심사관에 준용하나 전심관여 및 제척절차 규정은 준용하지 않는다.- 제척은 법률상 당연히 심판관여로부터 배제되는 효과가 있지만, 직권교체를 촉구하기 위하여

당사자는 제척신청을 할 수 있다.

【101】 이해관계인1. 의의

특허무효심판(존속기간연장등록의 무효심판, 정정무효심판, 권리범위확인심판)은 이해관계인

(또는 심사관)이 청구할 수 있다. 심판청구의 난립으로 인한 권리의 불안정을 방지하고, 심판절차의 적체를 해소하기 위함이다.2. 판단

특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있음으로 인하여 현재 업무상 손해를 받거나 손해를

받을 염려가 있는 자를 말하며, 심결시를 기준으로 판단한다.일반적으로, ①동종업자, ②특허권자로부터 침해경고를 받은 자, ③침해와 관련하여 소송관계에

있거나 소송관계에 들어갈 우려가 있는 자, ④거절결정을 받은 자는 이해관계인이다.3. 실시권자에 대한 판례의 태도

①전용실시권자는 특허권자로부터 권리대항을 받을 염려가 없으므로 이해관계를 부정하며, ②등록된 통상실시권자의 경우에도 주류적인 태도는 이해관계를 부정하고 있다. ③다만, 미등록

통상실시권자의 경우 대가지급관계에 있으면 이해관계를 인정하고 있다.4. 기타 판례

- 심판계속중에 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있다면 이해관계는 소멸된다.

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[심사관에 의한 무효심판 청구]① 대법원은, 심사관 개인을 이해관계인으로 보아서가 아니라 공익적 견지에서 무효심판을

청구할 수 있도록 한 것이므로, 반드시 당해 실용신안등록을 심사하여 등록사정한 심사관에

한하거나 심결당시에 그 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다. (86후171)② 이의신청이 각하∙취하된 경우, 특허심판원으로부터 통보 받은 경우, 이중출원의 선출원에

무효사유가 있음이 확인된 경우, 정보제공된 경우에 심사관은 무효심판청구여부에 대한

검토서를 작성 하여 심사국장에 보고 하여 무효심판청구여부를 결정하게 한다.

【102】 심판참가 (법155조)1. 의의

타인간의 계속중인 심판에 제3자가 자기의 법률상의 이익을 위하여 그 심판에 개입함으로써

일방 당사자를 보조하거나 또는 스스로 당사자가 되어 심판에 관여하는 것을 말한다. (법155조) 심판의 공평과 경제를 도모하기 위함이다.2. 종류

①공동소송적 당사자참가, ②공동소송적보조참가

3. 요건

① 타인간에 심판절차 계속 중일 것, ② 심리종결 전일 것, ③ 이해관계가 있을 것, ④ 절차능력이

있을 것, ⑤ 당사자계 심판일 것을 요건으로 한다.※ 다만, 심리종결 후에도 심리가 재개되는 경우는 참가신청이 가능하다.4. 참가허부의 결정

참가요건의 판단은 심판관의 직권조사사항이며, 결정은 서면으로 하여야 하고, 그 이유를 붙여야

한다. 이에 대하여는 불복할 수 없다.5. 지위

① 당사자참가인의 지위

당사자참가인은 심판청구인과 같은 지위 및 권한을 가지고, 피참가인이 심판청구를 취하한

경우에도 참가절차를 속행할 수 있다. (법155조2항)② 보조참가인의 지위

보조참가인은 일체의 심판절차를 행할 수 있다. (법155조4항) 그러나 보조참가인은 피참가인이

그 심판청구를 취하한 경우에는 심판절차를 속행할 수 없다.③ 참가신청이 거부된 자의 지위

참가신청이 거부된 자에게도 심결등본이 송달되며(법162조6항), 심결에 대한 심결취소소송도

제기할 수 있다. (법186조2항)

[거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에 보조참가 인정 여부]

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특허법원 : 인정

대법원 : 불인정

【103】 일사부재리의 원칙 (법163조)1. 의의 및 취지

심판의 심결이 확정된 경우 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시

심판을 청구할 수 없는 확정된 기각심결의 효력을 말한다. (법163조) 심결의 법적안정성을

도모하기 위함이다.2. 요건

①본안심결이 확정등록될 것, ②동일사실, ③동일증거, ④동일심판

3. 판단시점

심판청구의 선후와 무관하게 심결시를 기준. (判)4. 효과

위반시 심결각하한다.5. 판례①동일증거라 함은 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도

포함한다.②(가)호발명이 동일할때 적극적권리범위확인심판과 소극적권리범위확인심판은 동일심판이다.③전부무효심판과 일부무효심판은 동일심판이다.

[전용실시권자의 권리범위확인심판에서 이해관계여부]1. 심판실무(심판편람)는 전용실시권자도 권리범위확인심판을 이용할 수 있는 하나의 유형으로

보아 이해관계를 인정하나, 최근 대법원은 전용실시권자의 이해관계를 부정하고 있다. (2001후

3262)2. 생각건대, 전용실시권자는 자기의 이름으로 침해금지청구를 할 수 있으므로 이해관계를

긍정함이 타당할 것이다.

【104】 거절(취소)결정 불복심판 (법132의3)1. 의의

특허거절결정에 대하여 특허심판원에 대하여 그 거절결정처분을 취소하여 줄 것을 요구하는

심판을 말한다. (법132의3) 당사자의 권리구제와 심사의 적정성을 확보하기 위함이다.2. 법적성격

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준사법적 행정행위로서, 특허거절결정에 대한 심판은 심사에 대한 속심적 성격을 갖는다. (법172조)3. 청구기간

(1) 거절결정∙취소결정 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 청구할 수 있다.(2) 이는 법정기간이지만, 청구 또는 직권에 의해 연장할 수 있다. (법15조)(3) 책임질 수 없는 사유로 기간을 준수할 수 없었을 경우는 14일/1년 이내에 추후보완할 수

있다. (법17조)4. 거절이유통지

(1) 법규정

심사시 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 거절이유를 통지하고 의견서제출기회를

주어야 한다. (법170조, 63조) 이는 강행규정이다.(2) 새로운 거절이유의 판단

새로운 거절이유란 법조문을 달리하는 경우 또는 법조문을 같이 하더라도 사실을 달리하는

경우를 말한다.5. 보정각하

(1) 심판관은 심판단계에서 최후거절이유에 대한 보정이 부적법하거나, 거절결정에 대한 심판

청구일로부터 30일 내에 한 보정이 부적법한 경우에는 보정각하하여야 한다.(2) 다만, 심사단계에서의 부적법한 보정이 간과된 경우에는 보정각하하지 않고, 법62조의

거절이유가 발견된 경우에 한하여 최후거절이유를 통지한다. (법170, 174조)※ 법47조 3, 4항은 거절이유가 아니므로 하자가 치유된다.

[취소결정에 대한 불복심판]1. 특허이의신청인에 통지

특허심판원장은 취소결정에 대한 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 특허이의신청인에게

통지하여야 한다.2. 특허료의 반환

취소결정이 확정되면 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분에 대하여 취소결정이

확정된 날부터 1년 이내에 납부한 자의 청구에 의하여 반환받을 수 있다.(법84조 1,3항)3. 특허권 행사에 따른 손해배상

특허권자가 침해금지청구권을 행사하여 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입힌 경우

특허권자는 그 타인에게 손해배상을 하여야 한다.

【105】 심사전치1. 의의

특허법 73 / 99


특허거절결정불복심판을 청구하고 30일이내에 보정한 경우 심판 전에 심사관에게 거절이유의

해소여부를 재심사하도록 하는 제도를 말한다. (법173조) 발명의 조기권리화 와 심판처리의

원활을 기하기 위함이다.2. 심사전치절차

특허심판원장은 방식심리(법46조, 법16조)를 하고, 보정이 있는 경우 특허청장에 통지하며

특허청장은 심사관을 지정한다. (법173조)3. 심사

통상의 특허출원의 심사와 동일하게 진행된다. (법174조) 단, 심사단계에서의 부적법한 보정이

간과된 경우는 바로 보정각하해서는 안되고(법174조1항), 법62조의 거절이유가 있는 때(법42조3항, 4항은 거절이유 아니므로 하자 치유)에는 거절이유를 통지하며, 의견서 제출기회를

부여하여야 한다. (법174조2항)

[흐름]거절결정불복심판청구 → 심판원장 → 특허청장에게 통지 → 심사관이 다시 심사

(1) 거절이유가 해소된 경우

거절결정 취소 → 등록결정 → 심판청구는 소멸

(2) 특허결정을 할 수 없는 경우

특허청장에게 심사결과 보고 → 심판원장에 통지 → 청구이유 미기재시 보정을 명함 → 심판관

지정 → 심판절차

【106】 권리범위확인심판 (법135조)1. 의의

권리범위확인심판이란 (가)호발명과의 관계에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하기

위하여 청구하는 심판을 말한다. (법135조) 분쟁을 조기에 해결하고 침해소송에서 법원의

판단기준을 제공하기 위함이다.2. 청구인 피청구인∙① 적극적권리범위확인심판에서는 권리자와 권리대항을 받는 이해관계인

② 소극적권리범위확인심판에서는 현실적으로 (가)호발명을 실시하고 있거나 장래 실시하고자

하는 이해관계인과 권리자

3. 청구기간

判例는 특허권이 소멸된 이후에는 심판청구를 할 수 없을 뿐만 아니라 확인의 이익도 없다고

한다.4. 청구방식

청구항마다 청구할 수 있고, (가)호발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다.

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5. 심리범위

기술적 범위의 확인 뿐만 아니라 선사용권의 존부 및 중용권의 존부 등 법률적 가치판단도 그

심리의 대상으로 한다.6. 효과

청구가 인용된 경우에 법원을 기속하지는 않으나 침해소송에서 유력한 증거자료로 사용할 수

있다.

[항변]【92】참조

1. 무효의 항변 (특허발명에 대한 항변)①공지사실제외설(신규성), ②추상적기재, ③실시불가능한 기재

2. 자유기술의 항변 ((가)호발명에 대한 항변)

[(가)호 발명에 대하여]1. 심판청구시 명세서 및 도면의 첨부

① 권리범위확인심판을 청구하는 자는 심판청구서에 법정사항을 기재하고 특허발명과 대비될 수

있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. (법140조3항)② (가)호 발명의 특정을 위하여 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성 을

기재하면 되는 것이고, 구체적으로 특정되어 있지 않다면 보정가능한 사항에 대하여는 보정을

명하여야 하고, 불응시 각하하여야 한다. (93후381) 보정을 명하지 않은 것은 위법하다.③ (가)호 발명의 보정은 발명의 동일성이 유지되는 범위 내에서 불명확한 부분을 명확하게

하거나 설명이 부족한 부분을 보충하는 경우에만 허용된다. (89후179)2. 심결취소소송 제기 후 (가)호 발명의 변경

(가)호 발명은 심결취소소송의 목적물인데 그 목적물을 동일성이 없는 다른 발명으로 변경한다면

특허심판원의 심판절차를 경유하지 아니하고 심리하는 것이 되어 필요적 전치주의에 반한다.3. 소극적권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정정도

소극적권리범위확인심판의 경우 심판청구인 스스로가 확인대상발명의 실시자에 해당하므로

확인대상발명의 특정에 있어 적극적권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다. (2003허

3020)

[(나)호 발명에 대하여]1. 적극적권리범위확인심판의 경우

심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지

아니하면, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 것이어서, 확인의 이익이

없어 부적법하고 각하되어야 한다. (2002후2419)2. 소극적권리범위확인심판의 경우

특허법 75 / 99


청구인이 실시하고 있는 발명과 다른 발명을 (가)호 발명으로 하여 소극적권리범위확인심판을

청구하더라도 (가)호 발명은 심판의 대상이 되므로 각하해서는 안된다.

[권리대 권리간 적극적권리범위확인심판] (99후2433)① 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되어

원칙적으로 허용되지 아니하나, 예외적으로 이용관계에 있어 등록된 권리의 효력을 부정하지

않는 경우는 허용된다.② 다만, 선출원 등록자가 등록된 (가)호 고안이 개악고안으로서 무효라는 취지를 주장하면서

적극적권리범위확인심판을 청구한 이상 확인의 이익이 없어 부적법하다.

[권리대권리간 적극적권리범위확인심판에서 이용관계의 주장 시점]확인대상발명에 대한 권리범위 주장의 전제로서 이용관계에 해당한다는 주장은 심판단계에서

적극적으로 주장하여야 하는 것이고, 심판청구 각하심결이 있은 후 심결취소소송단계에서

주장하였다고 하여 부적법한 심판청구가 심판청구시로 소급하여 적법하게 되는 것은 아니다.

[권리범위확인심판의 결과의 법원에의 기속력]권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한

증거자료가 되는 것이나, 그 사실판단을 그대로 채용하기 어려운 경우에는 이를 배척할 수 있다.

[수수료의 감면]【131】참조

[전용실시권자의 권리범위확인심판의 이해관계 인정여부]1. 학설 및 실무의 태도

① 긍정설은 전용실시권자가 독점적 지위에 있음을 논거로 하고, ② 부정설은 전용실시권자

패소시 특허권자에 일사부재리가 미쳐 부당하다고 한다. 심판실무는 긍정설의 입장에 있다.2. 판례과거에는 이를 긍정하였으나, 최근 대법원의 판례는 권리범위확인심판을 청구할 수 있는

이해관계인에 전용실시권자가 포함될 수 없다고 하였다. (2001후3262)3. 검토단순한 경제적 이해관계를 지나서 명백한 법률적 이해관계를 갖는 전용실시권자를 이해관계인에

포함하지 않는 것은, 전용실시권자의 침해에 대한 구제가 제한적이고 간접적이어지므로, 과거

판례의 입장대로 긍정하여야 할 것이다.

특허법 76 / 99


【107】 정정심판1. 정정의 시기 및 범위

(1) 시기

특허이의신청 또는 무효심판이 특허심판원에 계속된 경우에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 특허이의신청 또는 무효심판이 특허법원이나 대법원에 계속된 경우에는 가능하다.(2) 범위

① 정정은 특허발명의 명세서, 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 할 수 있다. (법136조2항)② 특허청구범위의 보정은 청구범위의 감축, (출원시 최명도)잘못된 기재의 정정, 분명하지 않은

기재를 명확하게 하는 경우이어야 한다. (법136조3항)③ 명세서∙도면의 보정은 실질적으로 특허청구범위를 확장하거나 변경하지 않아야 하고, 청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 것은 특허청구범위에 기재된 발명이 특허출원한

때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.2. 정정의 효과

(1) 적법한 경우

정정된 내용은 최초 출원시에 출원한 것으로 본다.(2) 부적법한 경우

① 의견서 제출기회 부여

심판관은 정정청구가 정정범위의 제한에 위반된다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를

통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. (법136조5항, 법77조3항) 이 경우 특허권자는 부적법한 정정에 대하여 보정할 수 있다.② 부적법한 정정이 간과되어 인정된 경우

정정무효사유에 해당한다.3. 일부인용심결의 가부

일부인용∙일부기각심결은 인정되지 않는다.

[관련문제]1. 무효심판과 정정심판의 관계

① 특허의 무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속중인 경우에는 반드시 정정심판을

먼저 심리∙판단해야 하는 것은 아니다. (2001후713)② 정정심결이 확정되면 무효심판에 대한 원심판결에는 민사소송법451조1항8호의 재심사유가

있다.2. 재심사유가 있는 경우

후용권이 인정될 수 있다. 【79】참조

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【108】 통상실시권 허여심판 (법138조)1. 의의

선∙후원간에 이용∙저촉관계가 있을 때 특허발명의 실시를 위하여 통상실시권을 허여하는

심판을 말한다. 선∙후원자 간에 공평하고 원활한 실시를 보장하기 위함이다.2. 요건

①이용·저촉관계가 성립할 것, ②정당한 이유 없이 실시허락을 하지 않거나 실시허락을받을 수

없을 것, ③상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있을 것을 그 요건으로 한다.3. 효과

심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 포함하여 기재하여야 하고(법162조 2항), 심결이 확정되면 통상실시권이 발생한다. 이 경우 대가를 지급 또는 공탁을 하여야 당해 발명을

실시할 수 있다. (법138조 5항)

[크로스라이센스의 경우]①통상실시권허여심판에 의하여 통상실시권을 허여하고, ②후원권리자가 정당한 이유 없이

실시허락을 아니하거나 받을 수 없을 때.

【109】 심판별 청구시기와 청구항별 청구가능 여부 (법215조)종류 청구 가능 시기 청구항별 청구可否

무효심판 특허권의 소멸후에도 가능 O연장등록무효심판 특허권의 소멸후에도 가능 X권리범위확인심판 특허권의 존속중에만 가능 O

정정심판

특허권의 소멸후에도 가능

이의신청이나 무효심판절차가 특허청, 특허심판원에

계속시에는 불가

특허권이 무효, 최소되어도 불가

X

정정무효심판 특허권의 소멸후에도 가능 X

【110】 재심1. 의의

심판에서의 확정된 심결에 대한 비상의 불복절차이다. 법적안정성 위에 구체적 정의를 실현하기

위함이다.

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2. 재심사유

(1) 일반재심사유 (원∙관∙대∙죄∙방∙위∙거∙바∙누∙어∙주)특히 관여할 수 없는 심판관이 관여(제척사유, 기피결정), 대리권흠결(특별수권사항)(2) 사해심결 (법179조 1항)3. 청구기간

(1) 원칙

재심사유를 안 날부터 30일/3년 이내(법180조 1,3항), 14일/1년 이내 추후보완 (법17조)(2) 대리권 흠결시

청구인 또는 법정대리인이 심결등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 다음 날부터 30일

기산 (법180조 2항)(3) 재심사유가 심결확정 후에 생긴 경우

사유가 발생한 다음날부터 3년 기산 (법180조 4항)(4) 전의 확정심결과 저촉하는 경우

청구기간의 제한 없다. (법180조 5항)4. 효과

(1) 재심의 의하여 회복한 특허권의 효력제한 (법181조)(2) 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권 (법182조; 후용권)(3) 재심에 의하여 강제실시권을 상실한 원권리자의 법정실시권

5. 심결

(1) 원심결이 정당하지 못한 경우

원심결을 취소하고 원심결과 다른 심결을 한다.(2) 원심결이 정당한 경우

재심사유는 있지만 그 결론이 정당할 경우, ①심결의 반복을 피한다는 뜻에서 재심청구를

기각하여야 한다는 견해가 있지만, ②확정된 심결을 확인하는 의미에서 같은 결론의 심결을 다시

하여야 한다는 것이 대법원의 입장이다.

【111】 심결취소소송 (법186~191조)1. 의의

① 심결취소소송이란 특허심판원의 심결 또는 각하결정에 불복하여 특허법원에 그 취소를

구하는 소송을 말한다. (법186조)② 실질적으로는 항소심적 성격이 있으나, 판례는 심결취소소송은 특허심판원의 심결이

위법한지 여부를 가리는 소송의 제1심이고 심판의 항소심이 아니라고 하였다.2. 원고적격

원고는 당사자, 참가인, 참가신청하였으나 거부된 자에 한하여 청구할 수 있다.

특허법 79 / 99


3. 시기

심결 또는 결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내 제기해야 한다.(법186조3,4항) 불변기간이나, 심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 부가기간을

정할 수 있다. (동조5항)4. 심리

(1) 심급의 연속성이 없어 심판에서의 자료는 당연히 인용될 수 없고 당사자가 다시 제출, 인용하여야 한다.(2) 변론주의가 적용된다. 그러므로 자백도 허용되나 진보성, 신규성에 대한 자백은 법률적

판단이라고 보아 불허한다.(3) 심리범위에 대해서는 무제한설과 제한설의 대립이 있다.(4) 판례는 소송물은 행정처분의 위법성 여부라 하여 개개의 위법사유는 공격방어방법에

불과하다는 입장이다.5. 판결

① 법원은 청구기각판결 또는 심결∙결정을 취소하여야 한다. 자판은 할 수 없으며, 이는

행정부와 사법부 간의 권한 분배상의 한계이기 때문이다.② 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.6. 상고

① 특허법원의 판결에 대하여 불복하는 경우, 판결정본이 송달된 날부터 2주일 이내에 상고장을

특허법원에 제출하여 대법원에 상고할 수 있다. (상소장의 원심법원 제출주의)② 특허소송에서도 상고심 절차에 관한 특례법이 적용된다.

[공유자 1인의 심결취소소송]1. 문제점

특허법139조2항 및 3항에서는 심판단계에서는 특허권이 공유인 경우 고유필수적공동심판으로

규정하고 있지만, 심결취소소송단계에 대해서는 별다른 조항이 없어 문제된다.2. 학설

① 고유필수적공동소송설은 처분행위로 보고, ② 유사필수적공동소송설은 보존행위로 본다.3. 판례① 특허법원은, 특허무효심판 심결에 대한 심결취소소송은 공유자 전원에게 합일확정의 필요가

있는 고유필수적공동소송이고, 그 흠결은 변론종결 전에 원고추가신청있거나 특허권이

단독소유가 됨으로 인해 원고적격의 흠결이 치유 될 수 있다고 하였다. (98허7110)② 반면에 최근 대법원은, 상표권의 공유자가 상표권의 효력에 관한 심판 에서 패소한 경우, 권리의 소멸방지나 방해배제를 위해 단독으로 제기 하여도 다른 공유자를 해한다거나 합일확정에

반하지 않는다 고 하였다. (2002후567)4. 생각건대, 심결취소의 소가 공유특허권에 대한 보전행위인지 처분행위인지는 다른 공유자의

이익을 고려해서 구체적으로 판단하여야 할 것이다.

특허법 80 / 99


[심리범위]1. 문제점

법189조1항은 심결 또는 결정의 취소에 관하여만 규정할 뿐 심판과 심결취소소송의 관계 및

법원의 심리범위에 관해서는 아무런 규정이 없어서 문제된다.2. 학설

①무제한설은 복심의 구조로 파악하여, 통상의 항고소송과 마찬가지로 사실심리의 범위에

제한이 없어, 당사자는 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 제출할 수 있고 법원도 이를 채용할

수 있다는 견해이다.(2) 제한설

②동일법조설은 속심의 구조로 파악하여 동일한 법조범위내라면 새로운 주장∙증거제출이

허용된다는 견해이다.③동일사실 동일증거설∙ 은 사후심의 구조로 파악하여 일사부재리의 효력이 미치는 범위인, 판결이유에서 판단된 주장∙증거에 한하여 법원이 심리할 수 있다는 견해이다.3. 판례① 기본적으로 무효심판∙권리범위확인심판 등 당사자계심판은 민사분쟁의 성격을 띄고 있어

심리에 제한을 가할 이유가없다고 하여 무제한설의 입장에 있으나, ② 특허법원은 특히

거절결정불복심판 등 결정계심판의 경우에 있어, 특허청장이 새로운 증거 주장을∙ 제출하는 것은

출원인의 대응기회를 박탈한다 하여 제한하는 입장이다.4. 검토결정계심판에서 심판청구인인 원고가 새로운 증거를 제출하는 경우, 특허청장은

기술전문관청으로서 충분히 대응할 수 있을 것이므로 사실심리를 제한할 이유가 없을 것이다.

제7장 파리조약 및 실용신안법

【112】 파리조약의 3대원칙

[내외국인 평등의 원칙]1. 동맹국 국민에 대한 내국민 대우 (파리협약2조)2. 동맹국의 국민으로 간주되는 자 (파리협약3조)준동맹국 국민, 무국적자의 권리능력 : 【2】참조

특허법 81 / 99


[우선권제도] - 파리협약4조

1. 의의 및 취지

우선권이란 제1국에 정규의 출원을 한 자 또는 그 승계인이 일정기간 내에 제2국에 동일발명을

출원하며 우선권주장을 한 경우, 일정규정 적용에 있어 제1국출원일을 기준으로 하여주는 제2국출원에 부수되는 특별한 이익을 말한다. 다수의 국가에 출원하고자 하는 출원인의 부담 경감

및 불이익 구제를 위함이다.2. 요건

① 출원의 정규성

제1국의 출원이 정규의 출원으로 수리된 이상, 무효∙취하∙포기∙거절결정되거나

무권리자출원이어도 우선권의 발생에 영향 없다.② 출원의 최선성

우선권은 제1국의 최초의 출원에 의하여 발생한다. 단, 2번째 이후의 출원이라도 선출원이 ⅰ) 공중의 열람에 제공되지 아니하고, ⅱ) 여하한 권리도 존속시키지 아니하며, ⅲ) 후출원일 당시에

취소, 포기, 거절되고, ⅳ) 우선권주장의 근거로 되지 아니한 경우에는 우선권 주장의 기초로

활용될 수 있다.③ 출원인의 동일성

제2국출원인은 제1국출원의 출원인 또는 그 승계인이어야 한다. 다만, 우선권독립의 원칙에

의해 특허받을 수 있는 권리의 이전과 우선권을 주장할 수 있는 권리의 이전은 별개이다.④ 출원 객체의 동일성

⑤ 우선기간의 준수 (12개월)3. 효과

① 우선기간 만료 전에 제2국에 된 후출원은 그 사이에 이루어진 행위 등에 의하여 불리한 취급을

받지 아니하며, ② 제3자의 여하한 권리를 발생시키지 아니한다.

[특허독립의 원칙]...

제8장 국제특허출원

【113】 절차도

특허법 82 / 99


【114】 국제출원을 할 수 있는 자우리나라 특허청을 수리관청으로 하여 국제출원을 할 수 있는 자는 ① 대한민국 국민, ② 국내에

주소 또는 영업소를 가진 외국인, ③ 위의 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자, ④ 이들과

공동출원을 하는 자이다. (법192조, PCT9)

【115】 출원서류 (법193조)국제출원인은 국어, 영어 또는 일본어로 작성한 출원서(영어, 일어), 명세서, 청구범위, 필요한

도면, 요약서를 제출해야 한다.

【116】 국제 출원일의 인정 (법194조)[국제출원일]1. 국제출원이 수리관청으로부터 수리되면 그 수리일이 국제출원일로 인정되고, 각 지정국에서

실제의 출원일로 간주된다.2. 보완사유가 있는 경우에는 보완서 도달일이 국제출원일이 된다.

특허법 83 / 99


• 주체적 요건을 만족하지 못하는 경우

• 출원서 등이 국어∙영어∙일본어로 작성되지 않은 경우 (출원서는 영어∙일본어만 가능)• 명세서 및 청구범위가 제출되지 않은 경우

• 국제출원이라는 표시, 체약국지정이 없거나 출원인의 성명, 명칭을 기재하지 않은 경우

3. 도면이 포함된 경우는 도면의 도달일이 국제출원일이 된다. 다만, 국제출원의 접수일로부터

30일 내에 제출하지 아니한 경우에는 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다. (법194조4항)

【117】 보정명령 (법195조)특허청장은 다음의 경우에는 보정을 명하여야 한다.

• 발명의 명칭이 기재되지 않은 경우

• 요약서가 제출되지 않은 경우

• 행위능력∙대리권의 규정에 위반된 경우

• 방식에 위반된 경우

단, 발명의 명칭과 요약서의 흠결이 국제조사시에 발견된 경우 심사관이 작성하여야 한다.[보정하지 아니한 경우]취하간주

【118】 국제출원의 취하간주 (법196조)특허청장은 다음의 경우에는 그 국제출원을 취하된 것으로 본다.① 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 보정하지 않은 경우

② 수수료 납부의 보정을 명한 날부터 1개월 내에 납부하지 않아 취하간주 선언된 경우

③ 국제출원일 인정 후 4개월 내에 보완명령사유가 발견된 경우

[기타]④ 국내서면제출기간내에 명세서 및 특허청구범위 번역문 부제출 (법201조②)⑤ 국제출원후 13월까지 국제사무국이 기록원본을 수령 못하고, 1월내에도 못받았으며, 출원인에 통지 후 3월 내에 수리하지 못한 경우. (PCT12)⑥ 국제조사기관이 인정하지 않는 언어로 출원 후, 접수일로부터 1월, 보정명령 후 1월내에

국제조사용 번역문 부제출∙가산료 미납의 경우 (시규95의2③) ⑦ 국어로 국제출원하고 1년 4월, 보정명령 후 우선일로부터 16월이내까지 국제공개용 영어

번역문 부제출∙가산료 미납의 경우 (시규96)

특허법 84 / 99


【119】 국제조사1. 의의

국제조사제도란 국제출원일이 인정된 모든 국제출원에 대하여 관할 국제조사기관이

특허청구범위에 기재된 발명에 관련이 있는 선행기술의 발견 및 특허성에 대한 견해서 작성을

목적으로 조사하는 제도를 말한다.2. 대상

① 한국어 출원, ② 영어출원중 희망하는 출원

3. 조사

(1) 발명의 단일성 판단

① 국제출원이 발명의 단일성을 만족하지 아니하는 경우, 심사관은 추가수수료 납부를 명하고, 납부하지 않은 경우 가장 먼저 기재된 발명 또는 그 1군의 발명에 관련된 발명에 한해 국제 조사

보고서를 작성하며, 견해서에 그 취지와 조사된 청구범위에 대한 견해를 기재한다.② 출원인은 추가수수료납부명령에 대해 이의신청할 수 있다.(2) 보고서 및 견해서

① 조사용사본을 송부받은 날부터 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦게 만료하는 날 까지

작성한다.② 보고서에는 관련기술에 관한 문헌 등이 기재되고, 견해서에는 청구된 발명의 신규성, 진보성

및 산업상 이용가능성에 대한 예비적이고 구속력 없는 의견만을 포함한다.③ 청구범위의 전부가 과학이나 수학의 이론 등인 경우 심사관은 보고서와 견해서에 그 취지를

기재하고 국제조사하지 아니한다.④ 국제예비심사기관이 달리 규정하지 않는 한 국제조사기관의 견해서는 국제예비심사기관에

의해 작성된 제1차견해서로 간주된다.(3) 심사관에 의한 발명의 명칭 요약서∙심사관은 발명의 명칭 및 요약서가 없는 경우, 이를 기재∙작성해야 한다.4. 출원인의 조치

(1) 절차진행의 포기 : 출원의 권리화가 어렵다 판단되면, 포기하여 비용절감할 수 있다.(2) 문헌사본의 송부신청

(3) PCT19 보정

① 국제조사보고서 송부일로부터 2월 또는 우선일로부터 16월내에 ② 1회에 한하여

국제사무국에 제출하며, ③ 출원시 국제출원의 공개된 청구범위 내에서, ④ 영어로 할 수 있다. 이

때 설명서 등을 첨부할 수 있다.

【120】 국제공개

특허법 85 / 99


1. 시기

(1) 일반공개

우선일로부터 18개월 후에 국제 사무국이 행하며, 현재 매주 목요일에 행해지고 있다.(2) 조기공개

그 전이라도 출원인이 신청하면 조기공개신청료가 납부된 즉시 공개한다.2. 공개의 정지 및 연기

공개를 위한 기술적 준비가 15일전에 완료되므로, 그 전인 우선일로부터 17.5개월 전에 ①

국제출원을 취하하거나, ② 미국을 제외한 모든 지정국을 취하하여 공개를 정지할 수 있고, ③ 우선권을 취하하여 연기할 수 있다.※ 국내공개는 국내진입 직후에 행한다.3. 형식 및 내용

1출원 1부의 팜플렛 형식으로 출원서의 서지적 사항과 요약서가 기재된 표지, 명세서, 청구범위, 도면, PCT19조의 보정서 및 설명서, 국제조사보고서를 포함한다.

【121】 국제예비심사1. 의의

국제예비심사기관이 일정한 기준에 따라 국제출원의 청구범위에 기재된 발명의 신규성, 진보성

및 산업상 이용가능성에 대하여 예비적이고 비구속적인 판단을 하는 임의적 절차이다.2. 대상

출원언어와 무관하고, 우리나라 관할기관은 한국∙오스트리아 특허청이다.3. 청구기간

국제조사기관이 출원인에게 보고서∙견해서를 송부한 날부터 3개월 또는 우선일로 22개월 전.4. 심사

(1) 발명의 단일성 판단

국제출원이 발명의 단일성을 만족하지 아니하는 경우, 심사관은 추가수수료 납부를 명하고, 납부하지 않은 경우 가장 먼저 기재된 발명 또는 그 1군의 발명에 관련된 발명에 한해

예비심사를 하고 그 취지를 국제예비심사보고서에 기재한다.(2) 견해서

거절이유통지와 유사하게 국제예비심사보고서 작성 전, 출원인에게만 통지하며, 출원인은 이에

대해 PCT34조에 의한 보정서 또는 의견서를 제출할 수 있다. 국제조사기관의 견해서는

원칙적으로 국제예비심사기관의 제1차 견해서로 간주(시규106의40)되어 출원인은

예비심사청구기간 내에 그 견해서에 대하여 PCT34조의 보정서나 의견서 제출도 가능하다.(3) 국제예비심사보고서

① 우선일로부터 28월까지 작성하며, ② 청구범위에 기재된 각 청구항이 신규성, 진보성 및

특허법 86 / 99


산업상 이용가능성의 기준을 충족하는지 여부를 “YES"나 "NO"로 진술한다. 5. 출원인의 조치

(1) 절차진행의 포기

(2) PCT34 보정

① 국제예비심사청구시부터 국제예비심사보고서 작성 전까지 ② 횟수에 관계 없이

국제예비심사기관에 대하여, ③ 명세서∙청구범위∙도면에 대해 보정할 수 있다.

【122】 국제조사와 국제예비심사의 비교

국제조사 국제예비심사

목적 관련된 선행기술 발견 및 특허성(견해서에 작성;

2004부터)

신규성, 진보성, 산업상이용가능성에 대한 예비적이며

구속력 없는 견해표명

+ PCT34 보정의 활용

청구기간 X 국제조사보고서 송부일 3월, 우선일로부터 22월

대상 모든 국제출원 임의적 절차로 청구된 출원

범위 명세서, 도면을 적당히 고려한 청구범위 청구범위, 명세서, 도면

우선권주장판단 X

(따라서, 판단기준일은 국제출원일)

O

(따라서, 판단기준일은 우선일)

공개여부 보고서를 국제공개

(단, 견해서는 X)

X

보정 보고서 송달받은 후, 2월 또는 우선일로부터 16

월까지 국제사무국에 청구범위에 대해 1회

(PCT19)

보고서 작성전까지 국제예비심사기관에 청구범위,

명세서, 도면에 대해 무제한 (PCT34)

[보고서의 내용]- 국제조사보고서

X: 이 문헌을 보면 당해 발명이 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 보여지는 경우의 문헌

Y: 이 문헌과 다른 문헌을 결합하여 보면, 당해 발명이 진보성을 결하고 있는 것으로 보여지며, 이러한 결합이 당업자에게는 자명한 것인 경우의 문헌

- 국제예비심사보고서

청구범위에 기재된 각 청구항이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 기준을 충족하는지

여부를 “YES"나 "NO"로 진술

특허법 87 / 99


【123】 국제출원의 번역문

출원 국제공개 국내단계진입 번역문미제출효과

영어번역문 X

국어번역문

제출

1. 번역문 제출기간 -> 국내서면제출기간인 우선일로부터 2년 7개월2. 명세서 및 청구범위의 번역문 부제출 -> 국제특허출원 취하간주 (§201②)3. 도면의 설명부분에 대한 번역문 부제출 -> 도면의 설명이 없는 것으로 간주 (§201④)4. 요약서의 번역문 부제출 -> 보정명령후 국제특허출원절차를 무효로 할 수 있다 (§46)일어

국어영어번역문

제출번역문 X

1. 번역문 제출기간 -> 우선일로부터 1년 2개월 (조기국제공개청구를 한 경우 청구일)

2. 보정가능기간 -> 우선일로부터 1년 4개월, 다만 보정명령이 발송되기 전에 특허청에 접수된

번역문은 우선일로부터 1년 2개월 이내에 접수된 것으로 간주.

3. 보정기간까지 보정하지 않는 경우 -> 취하간주

[일반]우선일로부터 2년7월* 제출서류 불제출시 효과

출원서 법203조 서면 보정명령(203) →무효(203)명세서

번역문(201)취하간주(201)

청구범위

도면 없는 것으로 간주(201)요약서 보정명령(46)→무효(16)

※ 2006.3.3. 기준으로 우선일로부터 30월이 만료되지 않은 (2003.9.3.이전)출원에 적용

※ 국내서면제출기간 내에는 번역문의 교체가 인정된다.

[보정시]1. 번역문제출 전 PCT19보정 (국제사무국에 한 보정)• 보정 후 청구범위에 대해서만 번역문 제출 (법201조 1항 단서)• 법204조 1,2항 부적용 (다시 번역문 제출 불요)2. 번역문 제출 후 PCT19보정(법204)• 보정서의 번역문 제출

• 법47조에 의한 보정으로 간주

3. PCT34 보정 (국제예비심사기관에 한 보정; 법205조)• 보정서의 번역문 제출

• 법47에 의한 보정으로 간주

4. 번역문 미제출시 효과

보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. (법204조 4항, 법205조 3항)국내서면제출기간내에 국제출원서류의 번역문을 제출하지 않은 경우 : 취하 간주

국내서면제출기간내에 보정서의 번역문이 제출되지 아니한 경우 : 보정이 없는 것으로 간주

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[우선권주장서류의 번역문](1) 특허청장이 우선권서류의 사본을 국제사무국으로부터 송달받은 후 21일 이내에 공고, 공고한 날부터 2월 이내에 우선권서류의 번역문을 제출해야 한다.(2) 제출하지 않을 경우 특허청장은 기간을 정하여 제출을 명해야 한다.(3) 그 기간 내에도 제출하지 않을 경우 우선권주장은 효력을 상실한다.

[기타]국제조사용번역문 : 국제출원접수일로부터 1월→보정명령 1월→취하간주(시규95의2)국제공개용번역문 : 우선일로부터 1년2월→보정명령 우선일로부터1년4월→취하간주(시규96)

[원문과 번역문간 불일치 영역의 취급]

【124】 기타 특례규정• 법200조 공지예외주장의 특례

취지기재서면 및 증명서류를 기준일 경과 후 30일 이내 제출할 수 있다.• 법202조 우선권주장의 특례

(1) 법55조 2항 배제

PCT8에 의해 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 한다. (2) 법56조 2항 배제

PCT32의2에 의해 기준일 전까지 우선권주장을 취하할 수 있다. (3) 기타 자기지정에 관한 규정

별도 정리

• 법206조 재외자 특허관리인의 특례

(1) 재외자는 기준일까지 혼자서 절차를 밟을 수 있다. (2) 이러한 자는 기준일로부터 2월 이내에 특허관리인 선임신고 해야 한다. (3) 기간 내에 선임신고 없으면 취하간주된다.• 법207조 출원공개시기 및 효과의 특례

특허법 89 / 99


(1) 우선일 1년6월 또는 심사청구일 중 늦은 때에 국내공개된다. (2) 보상금청구권이 발생하기 위해서는 국내공개가 있어야 한다. (확선은 국제공개)• 법208조 보정의 특례

(1) 시기 : 수수료 납부, 번역문제출, 기준일 경과 후에 법47에 의한 보정이 가능하다.(2) 범위 : 번역문에 기재된 사항 내에서만 가능

• 법209조 이중출원 시기의 제한

수수료 납부, 번역문제출(기준일) 후에 이중출원할 수 있다.• 법210조 출원심사청구시기의 제한

출원인은 수수료 납부, 번역문제출(기준일) 후에, 제3자는 국내서면제출기간 경과 후에

심사청구할 수 있다. 단, 국제출원일로부터 5년 경과 후에 취하간주.• 법212, 213조 특허이의신청, 무효심판의 특례

국제특허출원서류와 번역문의 불일치 사항에 대해서 이의신청, 무효심판청구할 수 있다.• 핵산 염기서열 또는 아미노산 서열을 포함한 국제특허출원의 특례

번역문 제출시 에 서열목록제출 【20】참조

【125】 우선권주장의 보정∙추가

1. 우선권주장

출원인은 국제출원시 우선권주장의 선언을 할 수 있다. (PCT 8조)

2. 우선권주장의 보정 또는 추가 (PCT규칙 26의 2.1)(1) 출원인은 우선일(또는 변경된 우선일)로부터 16월과 국제출원일로부터 4월 중 늦게

만료되는 날 이내에 수리관청 또는 국제사무국에 우선권주장을 보정 또는 추가할 수 있다.(2) 출원인이 국제조기공개를 신청한 후에는 그러하지 아니하다. 단, 국제조기공개를 위한

기술적 준비가 완료되기 전에 조기공개를 취하한 경우는 예외이다.

3. 우선권주장에 대한 보정명령 (PCT규칙 26의 2.2)(1) 수리관청 또는 국제사무국은 방식위반, 기재내용 불일치의 흠결이 있는 경우 출원인에게

우선권주장을 보정할 것을 통지하여야 한다.(2) 보정하지 않은 경우 우선권주장을 없는 것으로 보는 선언을 하고 출원인에 통지한다. 단, 선출원번호의 기재가 없거나 기재내용 불일치의 경우는 예외이다.

4. 우선권 서류의 제출 (PCT규칙 17조)(1) 우선일로부터 16월 이내에 수리관청 또는 국제사무국에 우선권서류(선출원사본)가

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제출되어야 한다.(2) 우선일로부터 16월 이내에 수리관청에 우선권서류를 국제사무국에 송부하여 줄 것을 신청할

수 있다.

5. 우선권주장의 취하 (PCT규칙 90조의2)출원인은 우선일로부터 30월 만료 전에 언제라도 우선권주장을 취하할 수 있다.

【126】 자기지정[의의]PCT상 자기지정이라 함은 국내 선출원을 기초로 우선권주장을 하면서 출원된 PCT출원에

한국이 지정되어 있는 출원을 말한다.

[유형별 판단]1. 유형Ⅰ - 국내 + PCT우선권주장을 수반하는 국제특허출원(이하 ‘후출원’이라 함)의 국제출원일에 제출된 국제출원의

원문 및 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 중 당해 우선권주장의 기초가 된 선출원(이하 ‘

선출원’이라 함)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 국제출원이

국제공개 된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개 된 것으로 보고 제29조 제3항을 적용한다.2. 유형Ⅱ - PCT + PCT (법202조 3항)(1) 제55조 제1항의 적용 (우선권주장의 기초로 할 수 있는 범위)선출원의 국제출원일에 제출된 국제출원의 원문 을 기초로 하여 우선권주장을 할 수 있다.(2) 제55조 제3항의 적용 (소급효가 인정되는 범위)후출원된 국제특허출원 발명 중 그 선출원의 국제출원일에 제출된 국제출원의 원문 에 기재된

발명에 대해서는 제29조, 30조, 36조 등의 규정을 적용하는 경우, 그 국제특허출원의 출원은

선출원의 출원일로 소급된다.(3) 제55조 제4항의 적용 (선출원의 공개의제 범위)후출원의 국제출원일에 제출된 국제출원의 원문 및 그 출원번역문 에 다같이 기재된 발명 중

선출원의 국제출원일에 제출된 국제출원의 원문 에 기재된 발명은 후출원이 국제공개된 때에 그

선출원에 관하여 국제공개가 된 것으로 보고 제29조 제3항을 적용한다.(4) 제56조 제1항의 적용 (선출원의 취하간주일) 선출원은 기준일 또는 국제출원일로부터 1 년 3 월을 경과한 때 중에 늦은 때 취하간주된 것으로

본다.※ 선출원의 국어번역문을 요구하지 않는 이유는 국어로 제출되고 있는 우선권주장을 수반한

출원과 중복하여 요구할 필요가 없기 때문이다. (법55조4항, 법202조3항, 千.564)

특허법 91 / 99


3. 유형Ⅲ - 인정된 국내 + PCT(1) 제55조 제1항의 적용 (우선권주장의 기초로 할 수 있는 범위)국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 제출된 국제출원의 원문을 기초로 하여 우선권주장을 할 수

있다.(2) 제55조 제3항의 적용 (소급효가 인정되는 범위)후출원된 국제특허출원 발명 중 그 선출원의 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 제출된

국제출원의 원문에 기재된 발명에 관하여는 제29조, 30조, 36조등의 규칙을 적용하는 경우, 그

국제특허출원의 출원일은 선출원의 출원일로 소급한다.(3) 제55조 제4항의 적용 (선출원의 공개의제 범위)후출원의 국제출원일에 제출된 국제출원의 원문 및 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 중

선출원의 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 제출된 국제출원의 원문에 기재된 발명은

후출원이 국제공개된 때에 그 선출원에 관하여 국제공개가 된 것으로 보고 제29조 제3항을

적용한다.(4) 제56조 제1항의 적용 (선출원의 취하간주일)선출원은 국제출원일을 인정할 수 있었던 날부터 1년 3월을 경과한 때, 또는 당해결정을 한 때

중 늦은 때 취하된 것으로 본다.

【127】 확대된 선출원의 지위에 관한 규정 정리

【128】 결정에 의해 특허출원으로 되는 국제출원

특허법 92 / 99

통상

PCT

통상 통상

PCT 통상

통상

PCT

PCT

PCT

법29조 3항

법29조 4항

법55조 4항 전문

후문

법202조 4항

타출원

타출원의 원문과 번역문

선출원

선출원의 원문

선출원

선출원의 원문 타출원의 원문과 번역문

타출원

타출원

타출원의 원문과 번역문

출원공개

국제공개

출원공개

출원공개

국제공개

국제공개

[중복배제]

[중복배제]

국내우선권주장

[중복배제]

[중복배제]

타출원 공개


1. 의의 및 취지

국제단계에서의 수리관청 또는 국제사무국의 과실에 의하여 국제출원일을 인정받지 못한 출원

등을 구제하기 위해 조약상의 review제도가 국내법에 반영된 제도이다.2. 대상

① 수리관청에 의해 국제출원일 인정이 거부된 경우, ② 수리관청에 의해 국제출원 취하간주된

경우, ③ 국제사무국에 의해 소정기간 내 기록원본 불수리가 인정된 경우로서, 우리나라를

지정국에 포함한 국제출원에 한한다.3. 신청

상기의 거부, 선언, 인정이 통지된 날부터 2월내에 번역문과 함께 신청서를 제출한다.4. 결정의 효과

우리나라에 관한 한 그 출원은 국제출원일에 된 우리나라의 특허출원으로 간주된다.번역문의 제출기한과 관련된 규정을 제외하고는 국제특허출원에 관한 특례 규정이 적용된다.

기 타

【129】 침해관련 풀이법

권리자의 조치

침해의 경고를 받은 자의 조치

실시에 대하여

(권리범위 내인경우)

실시에 대하여

(권리범위 내가 아닌경우)등록에 대하여 실시에 대하여

화해

양수

실시권설정

중지(실시)중지(절차)선사용권주장

선의 / 무과실

--권리흠결(유/무)—소극적권리범위확인

공지예외주장

선사용권 주장

침해금지청구권부존재

확인의 소

답변서제출

중용권 주장

소극적권리범위확인

선사용권 주장

심사청구우선심사청구

이의신청

정보제공

무효심판 청구

우선권 주장

조기권리화(by 조기공개, 심사청구,

우선심사청구)경고특허권행사 (민 / 형)보상금청구권행사

(촉진 by 조기공개)

실시권 설정

적극적권리범위확인

이중출원

(실용권행사, 과실추정)

특허법 93 / 99


【130】 Case 문제 전반의 scanning Table

특허요건 심사권리단계 심판단계

주체적요건 기타요건 실체적요건 심사단계1 심사단계2

외국인의 권리능력특허를 받을 수 있는자공동발명권리능력(자연인, 법인)절차능력(법정대리인, 특허관리인)

조약식물발명공서양속국방상 필요방식구비(특허법령이 요구하는)

성립성산업상이용가능성신규성신규사항추가금지진보성확대된 선원청구범위 기재방식상세한설명 기재방식선원주의이중등록여부(이의신청/무효사유)

청구항 기재방법일특허출원의범위보정분할출원이중출원우선권주장(조약/국내)

심사청구우선심사공개조기공개이의신청정정청구거절불복심사전치

효력(특허권의 효력)제한 (적/소)존속기간/연장보호범위간접침해이용관계이중등록저촉관계이전 (권리), 공유취소(재정/이의신청)권리소멸침해 (민/형)의무 (재정)실시권

결정계 (불복:거절,취소/정정)당사자계(권/통/무/등연정)제척기피이해관계인참가(보조/당사자)직권(진행, 심리, 증거조사, 병합)일사부재리

【131】 특허료∙등록료∙수수료의 감면 (수수료징수규칙7조)[감면률]

출원료∙심사청구료∙특허료 권리범위확인심판 적용조문

국가 100 법83조1항1호

국민기초생활보장수급자

100 70

수수료징수규칙 7조

국가유공자

장애인

초중고대학 재학생

19세미만 청소년

개인70 70

소기업

중기업

500

공공연구기관

전담조직 50

특허법 94 / 99


차 례

제1장 총론................................................................................................................................................................................................1

【1】 특허법상의 실시 (법2조3호)...........................................................................................................................................1

【2】 권리능력 및 절차능력.......................................................................................................................................................1

【3】 대리권의 범위와 특별수권사항.......................................................................................................................................2

【4】 복수당사자의 대표............................................................................................................................................................3

【5】 기간의 연장과 추후보완 (법15조).................................................................................................................................4

【6】 서류제출의 효력발생시기 (법28조)...............................................................................................................................4

【7】 절차의 무효........................................................................................................................................................................5

【8】 불수리 처분 (특허법시행규칙 11조).............................................................................................................................5

【9】 발명의 성립성 (미완성발명)............................................................................................................................................6

【10】 방법발명...........................................................................................................................................................................7

【11】 용도발명...........................................................................................................................................................................8

【12】 컴퓨터 프로그램 관련 발명...........................................................................................................................................8

【13】 전자상거래 관련 발명 (BM)..........................................................................................................................................9

【14】 식물발명 (법31조; 06.10.1 삭제)..............................................................................................................................9

【15】 선택발명의 특허요건 및 효력 (P.256)........................................................................................................................9

【16】 수치한정 발명................................................................................................................................................................10

【17】 의약발명.........................................................................................................................................................................10

【18】 미생물 발명....................................................................................................................................................................11

【19】 동물발명특허.................................................................................................................................................................11

【20】 핵산염기서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원..........................................................................................12

【21】 산업상 이용가능성........................................................................................................................................................13

【22】 의료업의 취급................................................................................................................................................................13

제2장 특허요건......................................................................................................................................................................................13

【23】 발명의 동일성 판단......................................................................................................................................................13

【24】 신규성 (법29조 1항 각호)..........................................................................................................................................14

【25】 진보성 (법29조 2항)....................................................................................................................................................16

【26】 독립항의 신규성∙진보성 판단....................................................................................................................................17

【27】 공지예외 적용 주장 (법30조; 06.03.03 개정).......................................................................................................18

【28】 확대된 선출원 주의 (법29조 3항).............................................................................................................................19

【29】 선출원주의 (법36조)...................................................................................................................................................20

특허법 95 / 99


【30】 무권리자의 출원과 정당권리자의 보호 (법34, 35조)............................................................................................22

【31】 공동발명 (법44조).......................................................................................................................................................23

【32】 직무발명 (법39조)........................................................................................................................................................24

제3장 특허출원......................................................................................................................................................................................25

【33】 출원인의 절차................................................................................................................................................................25

【34】 특허출원시 구비서류....................................................................................................................................................26

【35】 명세서와 특허제도 목적과의 연관 해석....................................................................................................................26

【36】 발명의 상세한 설명 기재방법 (법42조 3항)............................................................................................................27

【37】 특허청구범위 기재방법 (법42조4항)........................................................................................................................28

【38】 다항제 기재방법에 관한 특허법시행령 5조 (법42조 5항)....................................................................................28

【39】 기타 기재불비의 유형..................................................................................................................................................29

【40】 독립항과 종속항............................................................................................................................................................29

【41】 기능식 청구항................................................................................................................................................................30

【42】 특허청구범위 작성 형태..............................................................................................................................................30

【43】 Product By Process Claim......................................................................................................................................31

【44】 1특허출원의 범위 (법45조)........................................................................................................................................31

【45】 실체보정 (법47조).......................................................................................................................................................32

【46】 보정각하.........................................................................................................................................................................34

【47】 특허청구범위의 보정과 정정의 범위.........................................................................................................................35

【48】 등록요건 판단에 대한 소급효 검토............................................................................................................................35

【49】 분할∙이중출원과 우선권주장 출원의 요건∙효과....................................................................................................36

【50】 분할출원.........................................................................................................................................................................37

【51】 이중출원의 활용............................................................................................................................................................38

【52】 조약우선권.....................................................................................................................................................................38

【53】 국내우선권.....................................................................................................................................................................39

제4장 심사..............................................................................................................................................................................................41

【54】 IPC(국제특허분류).......................................................................................................................................................41

【55】 심사주의.........................................................................................................................................................................41

【56】 출원공개제도 (법64조)...............................................................................................................................................42

【57】 조기공개의 이용............................................................................................................................................................42

【58】 정보제공 (법64조2항).................................................................................................................................................43

【59】 보상금청구권 (법65조2항).........................................................................................................................................43

【60】 심사청구 (법59조).......................................................................................................................................................44

【61】 우선심사청구 (법61조)...............................................................................................................................................44

특허법 96 / 99


【62】 특허이의신청 (법69조)...............................................................................................................................................45

【63】 정정청구 및 정정심판청구..........................................................................................................................................46

【64】 거절이유∙정보제공사유∙이의신청사유∙무효사유.................................................................................................46

【65】 거절이유통지와 등록을 위한 출원인의 조치............................................................................................................47

【66】 출원 중 타인의 실시에 대한 권리자의 조치.............................................................................................................48

【67】 출원발명 침해자의 조치..............................................................................................................................................49

제5장 특허권 및 특허권자의 보호.......................................................................................................................................................49

【68】 특허권의 효력과 제한..................................................................................................................................................50

【69】 특허권의 공유 (법44조)..............................................................................................................................................50

【70】 특허료 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 또는 특허권의 회복 (법81의3)...................................................52

【71】 특허권의 존속기간........................................................................................................................................................53

【72】 특허권의 존속기간연장등록제도 (법89~95조)......................................................................................................53

【73】 특허권의 소멸................................................................................................................................................................54

【74】 등록신청 (특허등록령15조이하)...............................................................................................................................55

【75】 전용실시권 (법100조).................................................................................................................................................55

【76】 통상실시권.....................................................................................................................................................................56

【77】 선용권 (법103조).........................................................................................................................................................57

【78】 중용권 (무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권; 법104조).................................................................58

【79】 후용권 (재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권; 법182조)...........................................58

【80】 특허권의 수용과 비상시의 강제실시 (법106조).....................................................................................................59

【81】 재정에 의한 강제실시권 (법107조)..........................................................................................................................59

【82】 재정에 의한 특허권의 취소 (법116조).....................................................................................................................61

【83】 재정관련 CASE.............................................................................................................................................................61

【84】 침해사안의 일반적인 기술방법..................................................................................................................................61

【85】 균등론.............................................................................................................................................................................62

【86】 균등물을 이용한 발명인 경우.....................................................................................................................................62

【87】 생략침해.........................................................................................................................................................................63

【88】 우회침해.........................................................................................................................................................................63

【89】 이용발명.........................................................................................................................................................................64

【90】 간접침해.........................................................................................................................................................................64

【91】 침해에 대한 특허권자의 조치.....................................................................................................................................65

【92】 항변기술 일반................................................................................................................................................................66

【93】 공지사실제외설 (P.866; 무효의 항변; 특허발명이 공지기술과 동일).................................................................66

【94】 자유기술의 항변 ((가)호발명이 공지기술에서 용이하게 발명 가능한 경우)......................................................67

【95】 실시불가능한 권리의 항변 (미완성발명)..................................................................................................................67

특허법 97 / 99


【96】 추상적 기재에 의해 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우의 항변 (기능식청구항에도 주장 가능)..................68

【97】 권리남용의 항변............................................................................................................................................................68

【98】 무효사유를 안고 있는 권리에 대한 고찰..................................................................................................................68

【99】 손해액의 추정 (법128조)............................................................................................................................................69

제6장 특허심판 및 소송........................................................................................................................................................................70

【100】 심판관의 제척∙기피 (법148, 150조)....................................................................................................................70

【101】 이해관계인..................................................................................................................................................................70

【102】 심판참가 (법155조)..................................................................................................................................................71

【103】 일사부재리의 원칙 (법163조).................................................................................................................................72

【104】 거절(취소)결정 불복심판 (법132의3)...................................................................................................................72

【105】 심사전치......................................................................................................................................................................74

【106】 권리범위확인심판 (법135조)..................................................................................................................................74

【107】 정정심판......................................................................................................................................................................77

【108】 통상실시권 허여심판 (법138조).............................................................................................................................78

【109】 심판별 청구시기와 청구항별 청구가능 여부 (법215조).....................................................................................78

【110】 재심..............................................................................................................................................................................79

【111】 심결취소소송 (법186~191조)...............................................................................................................................79

제7장 파리조약 및 실용신안법............................................................................................................................................................81

【112】 파리조약의 3대원칙..................................................................................................................................................82

제8장 국제특허출원..............................................................................................................................................................................83

【113】 절차도..........................................................................................................................................................................83

【114】 국제출원을 할 수 있는 자.........................................................................................................................................83

【115】 출원서류 (법193조)..................................................................................................................................................83

【116】 국제 출원일의 인정 (법194조)................................................................................................................................84

【117】 보정명령 (법195조)..................................................................................................................................................84

【118】 국제출원의 취하간주 (법196조).............................................................................................................................84

【119】 국제조사......................................................................................................................................................................85

【120】 국제공개......................................................................................................................................................................86

【121】 국제예비심사..............................................................................................................................................................86

【122】 국제조사와 국제예비심사의 비교............................................................................................................................87

【123】 국제출원의 번역문.....................................................................................................................................................88

【124】 기타 특례규정.............................................................................................................................................................89

【125】 우선권주장의 보정∙추가...........................................................................................................................................90

【126】 자기지정......................................................................................................................................................................91

특허법 98 / 99


【127】 확대된 선출원의 지위에 관한 규정 정리................................................................................................................92

【128】 결정에 의해 특허출원으로 되는 국제출원.............................................................................................................93

기 타.......................................................................................................................................................................................................93

【129】 침해관련 풀이법.........................................................................................................................................................93

【130】 Case 문제 전반의 scanning Table.......................................................................................................................94

【131】 특허료∙등록료∙수수료의 감면 (수수료징수규칙7조).........................................................................................95

차 례.................................................................................................................................................................................................96

Ver 2.1(06)

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