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EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ERNESTO RENGIFO GARCÍA
31 de julio de 2009
¿Qué son los derechos de propiedad intelectual?
• Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que le otorgan a su titular un derecho de explotación exclusiva sobre el bien o materia objeto de protección - Ius excludendi alios.
• La propiedad intelectual tiene dos grandes capítulos:
El Derecho de Autor
La Propiedad Industrial
Objeto de protección de la Propiedad Intelectual
• El Derecho de Autor:
- Obras literarias, artísticas y científicas.
• Derechos Conexos:
- Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los organismos de radiodifusión y los productores de fonogramas.
• Propiedad industrial:
- Patentes de invención - Modelos de utilidad
- Diseños industriales - Secretos empresariales
- Signos distintivos - Competencia desleal
¿Cómo se adquieren estos derechos?
• Los derechos de autor surgen a partir de la creación. El registro de las obras es declarativo, más no constitutivo de derechos.
• Las patentes, los diseños y las marcas requieren de un acto de concesión del Estado. El registro constituye el derecho.
• Los nombres comerciales y la enseña se adquieren por el uso. El registro tiene efectos meramente de publicidad.
• Los secretos empresariales se protegen en la medida que se conserven como secretos. Se protegen mediante la disciplina de la competencia desleal.
Importancia de los derechos de propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual son elementos de un sistema de economía de mercado y, como tales, son instrumentos de la competencia y por ello son, igualmente situaciones jurídicas de ventaja protegidas por los ordenamientos nacionales, comunitarios e internacionales.
¿Qué asuntos son materia de arbitraje?
Para que un asunto sea materia de arbitraje debe reunir los siguientes requisitos:
a. Que se trate de un conflicto determinado o determinable.
b. Que se trate de una cuestión litigiosa.
c. Que la cuestión sea transigible.
d. Que la cuestión litigiosa tenga un
contenido patrimonial.
• El marco de referencia normativo es saber si la cuestión litigiosa puede ser objeto de transacción.
¿Qué sería materia de arbitraje en el campo de la propiedad
industrial? En Colombia no existe legislación específica sobre arbitraje en asuntos relacionados con la propiedad intelectual y la jurisprudencia sobre el punto es escasa.
No obstante ello, se considera que los siguientes aspectos pueden ser objeto de arbitraje:
1). Los derechos patrimoniales de autor, especialmente lo relacionado con la titularidad, la validez, el alcance, la violación, así como las licencias.
• No es objeto de arbitraje el derecho moral de los autores, dado que éste se considera que forma parte del derecho fundamental a la integridad de la persona y es de carácter irrenunciable.
En materia de derechos de autor se debe hacer una distinción entre los derechos de ejercicio individual y los derechos de gestión colectiva.
Los conflictos relacionados con los derechos de explotación económica que autorice el autor mediante negocios jurídicos.
Los conflictos jurídicos que surgen entre el autor y la sociedad de gestión y entre ésta y los terceros o usuarios.
2. En materia de patentes, diseños industriales y Know How, los temas relacionados con la titularidad, el alcance de los derechos, su violación y todo lo atinente a la parte contractual.
No podría discutirse la validez de los derechos sobre las patentes y los diseños industriales, por ser temas de orden público.
3. Respecto de las marcas, son materia de arbitraje en lo que se refiere a la titularidad, alcance, violación y licencias. Así mismo, los acuerdos de comercialización y sus efectos.
No lo sería el punto de la validez de la marca. La autoridad competente es el Consejo de Estado, igual que para las patentes y diseños.
4. También pueden ser materia de arbitraje, los asuntos relacionados con la violación al régimen jurídico de la competencia desleal, en la medida que se discutan derechos subjetivos de carácter particular.
• No será materia de arbitraje, las controversias que se suscitan con ocasión de la violación al régimen de las prácticas restrictivas de la competencia, por cuanto ésta es atribución de órganos especializados del ejecutivo. Ejemplo: la fijación de precios excesivos, la negativa de suplir un mercado en condiciones razonables, discriminación de condiciones en uso de la patente.
Excepción: Los efectos patrimoniales o los perjuicios causados a un competidor provenientes de alguna practica restrictiva de la competencia.
¿Cuál es la competencia de los árbitros?
Los árbitros están facultados para: • Dirimir conflictos transigibles, respecto
de los cuales las partes tienen capacidad de disposición y de renuncia, como son los relativos a la existencia de un derecho de propiedad industrial, su vulneración, el quantum del perjuicio ocasionado por la infracción, entre otros.
Los árbitros no tienen la facultad de disposición del poder coactivo del Estado.
“La paz y el orden público se ponen en peligro si a los particulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye directamente la facultad de disponer del poder coactivo. No es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores. Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trasciendan la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales no sea posible habilitación alguna”. Corte Constitucional. Sentencia C-330 del 22 de marzo de 2000, M.P.: Carlos Gaviria Diaz.
La cláusula compromisoria en un contrato cuyo objeto es un derecho de propiedad industrial.
La estipulación contractual de la cláusula compromisoria en materia de propiedad intelectual es procedente, en la medida en que ésta es una especie de propiedad gobernada por el derecho privado y tiene por objeto derechos subjetivos.
La viabilidad de la cláusula compromisoria en materia de marcas y signos distintivos fue objeto de discusión en el Proceso verbal de protección de nombre comercial de Humana S.A. Compañía de Medicina Prepagada contra Humana Vivir S.A. E.P.S.
El Tribunal en apelación dirimió esta controversia, sosteniendo lo siguiente:
“en materia de signos distintivos se manifiestan, entonces, dos relaciones: una de carácter eminentemente privatista y otra de interés social. Al titular de un nombre comercial se le protege una relación de carácter privado, de donde resulta evidente que este litigio versa sobre relaciones susceptibles de transacción, por lo cual se abre paso la posibilidad de ser resuelto mediante tribunal de arbitramento dando aplicación a la cláusula compromisoria”.
Conclusión: La cláusula compromisoria es válida y tiene efectos en materia de propiedad industrial, en la medida en que la acción que establece el legislador es para el titular del derecho y no para proteger los derechos de los consumidores, usuario o público en general, quienes tienen un régimen diferente de protección.
Medidas Cautelares
La facultad que tienen los árbitros de decretar medidas cautelares no deriva del acuerdo de las partes, sino de la función jurisdiccional que cumple todo arbitramento.
Los árbitros tiene la facultad de adoptar la medida cautelar, sin embargo no tienen la capacidad de ejecutarla, esto es competencia del órgano judicial o administrativo.
En materia de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares de diversa índole. Art. 246 DA. 486:
Cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción.
El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción.
La suspensión de la importación o exportación de los productos que presuntamente violan el derecho de propiedad industrial.
La constitución de una garantía suficiente.
El cierre temporal del establecimiento comercial.
En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Art. 56 DA. 351:
Cese inmediato de la actividad ilícita.
Incautación, embargo, decomiso o secuestro preventivo de la obra, producción, edición y ejemplares; del producido de la venta y alquiler de las obras.
Suspensión de la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical o cinematográfica, entre otras.
Intervención de terceros
En materia de arbitraje comercial internacional la intervención de terceros es considerada extraña y exótica. El pacto arbitral sólo alcanza a quienes lo suscriben y excepcionalmente, a quien participó en la negociación, ejecución o terminación del contrato.
• En Colombia, sí se prevé normativamente la intervención de terceros. Esta procede en el proceso arbitral siempre y cuando la participación del tercero sea voluntaria. “... la ley no pretende extender los efectos de un laudo a quien no lo habilitó voluntariamente”. Corte Constitucional. Sent. C-163 de 1999, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
Contenido de los laudos cuando se infringe un derecho de propiedad
intelectual
La infracción en materia de derechos de propiedad intelectual tiene una connotación negativa, en el sentido que nadie puede usar un derecho sin autorización de su titular y que éste, correlativamente, está facultado para prohibir los usos no autorizados.
• En tal medida, es dable comparar el contenido de los derechos de propiedad intelectual con el contenido de una obligación de no hacer y, por ello, en la obligación de indemnizar los perjuicios causados.
Criterios para determinar la indemnización de perjuicios
Materia de propiedad industrial. Art. 243 DA. 486:
El daño emergente y el lucro cesante.
El monto de los beneficios obtenidos por el infractor.
El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual.
Materia de Derecho de Autor. Art. 57 Ley 44/93: El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización.
El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado el uso.
El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita.
Jurisprudencia ArbitralPor el incumplimiento de relaciones jurídicas regidas por el derecho de autor. Ej. Lisa Galvis contra EMI Colombiana S.A., del 6 de diciembre de 2000.
Interpretación de una cláusula de exclusividad impuesta por un productor a una artista. Aura Cristina Geithner contra Sonolux, del 13 de junio de 2003.
Aplicación de la teoría de la imprevisión en los contratos entre artistas y su casa disquera. Yolanda Rayo contra Sonolux, del 28 de febrero de 2003.
Titularidad e infracción de Software.
Asuntos de competencia desleal.
Abuso de posición dominante.
Discusión de casuística en materia de patentes y de
marcas
Los árbitros pueden decidir la causales de irregistrabilidad absolutas de marcas, pero no las causales relativas.
¿Se puede discutir la nulidad de una patente o de un signo distintivo en un trámite arbitral?
Nombres de dominio: • En la “Política uniforme de Solución de
Controversias en materia de nombres de dominio” de la ICANN se dispone un procedimiento administrativo para que el titular de una marca pueda solicitar que el nombre de dominio otorgado a una persona sea cedido, cancelado o anulado.
Para que el trámite sea viable, el demandante debe probar los siguientes aspectos:
- el nombre de domino es idéntico o similar a una marca del demandante;
- que el titular del nombre de dominio no tiene interés legítimo sobre el nombre.
- que el nombre fue registrado o se usa de mala fe.
Se trata de un procedimiento expedito ante un proveedor de servicios de solución de controversias, por ejemplo la OMPI, quien convoca a un grupo de expertos para que decida la controversia.
Este trámite no impide que las partes acudan a la justicia ordinaria o a un tribunal de arbitramento para que resuelvan el conflicto.
Los Tribunales nacionales no estarán sujetos a la decisión adoptada por el panel de expertos y podrán, por el contrario, resolver y tasar la indemnización de perjuicios que proceda.
Interpretación prejudicialArt. 33 Tratado
“Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.
La interpretación prejudicial sólo recae sobre puntos de derecho comunitario.
Teoría del acto aclarado.
Ventajas del procedimiento arbitral en materias de propiedad intelectual
Conocimiento especializado sobre el tema: Los árbitros que resuelven las controversias son especialistas en la materia.
La duración del trámite es sustancialmente menor a un proceso que se adelanta ante la justicia ordinaria. Sin embargo, la interpretación prejudicial alargará la duración del trámite.
GRACIAS
ERNESTO RENGIFO GARCÍA
