Faculdade de Direito | 22.10.2009

Doutrina dos EquivalentesAula de Mestrado

Joana Eugénio

Examinadora de Patentes

Definição

• Josef Kohler, jurista alemão, 1900

• Regra legal na maioria dos sistemas de patentes do

mundo que permite a um tribunal manter um terceiro

envolvido num processo de infracção ainda que o

dispositivo ou processo em infracção não recaia dentro

do âmbito literal de uma patente infringida.

• Introduz o conceito de “função equivalente”

• O juiz Learned Hand justifica esta doutrina como uma forma de um

terceiro não poder usufruir do benefício de uma invenção apenas por

alterar algo para outro elemento com a mesma função.

• O objectivo é dar uma protecção justa aos detentores de títulos de

patente

"to temper unsparing logic and prevent an infringer from stealing the benefit of the invention".

Royal Typewriter Co. v. Remington Rand, Inc., 168 F.2d 691, 692 (2d Cir. 1948).

Pith and marrow approach

Tendência dos tribunais interpretação literal do âmbito

de uma patente – aplicação literal das reivindicações

Abordagem Pith and Marrow – essencial e não essencial – Reino Unido

Doutrina dos Equivalentes - USA

Tentativas para normalizar as diferentes abordagens

A doutrina tem sido criticada como sendo vaga

Incerteza e falta de predictibilidade do sistema de patentes.

European Patent Convention 2000

• Extensão da protecção - Art.69

(1) A extensão da protecção conferida por uma patente europeia deve ser determinada nos termos das reivindicações. Ainda assim, a descrição e os desenhos devem ser utilizados para interpretar as reivindicações.

REIVINDICAÇÕES

1ª. XXXXX caracterizado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2ª. XXXXX caracterizado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3ª. XXXXX caracterizado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

REIVINDICAÇÕES

1ª. XXXXX caracterizado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2ª. XXXXX caracterizado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3ª. XXXXX caracterizado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1

2

3

Data:

Margem

2,5 a 4 cm

Margem

2 a 4 cm

Margem

2 a 3 cm

2 a 3 cm

Margem

Protocolo de Interpretação do Art.69 EPC

(1) O art. 69 da EPC não deve ser interpretado como o âmbito da protecção estar definido pelo significado estrito e literal das palavras utilizadas nas reivindicações, servindo os desenhos e descrição apenas para ajudar a resolver ambiguidades das reivindicações. Nem deve ser interpretado como as reivindicações servirem apenas como guia de protecção, estando também prevista a protecção do que consta na descrição e desenhos. A interpretação a ser tida é uma posição intermédia entre estes dois: combinando a protecção justa do detentor da patente com um grau razoável de certeza legal para terceiras partes.

(2) Para o propósito de determinação da extensão de protecção conferida por uma patente europeia, deve ser tido em conta qualquer elemento que seja equivalente a um elemento especificado nas reivindicações.

13 Dezembro 2007

Objectivo: uniformizar a interpretação das reivindicações ao nível nacional dos estados contratantes da EPC.

Na Europa

Em França, a doutrina dos equivalentes pode ser invocada

se o dispositivo acusado contiver meios com a mesma função de

forma a obter o mesmo resultado da invenção protegida.

Na Europa

Na Alemanha, um dispositivo é considerado como sendo um

equivalente se houver identidade entre o dispositivo e a invenção reivindicada no que

diz respeito ao problema e ao efeito, mas não

necessariamente na forma como o dispositivo funciona.

Japão

Utilizam a doutrina desde 1998, quando o Supremo Tribunal do Japão definiu que os equivalentes são determinados considerando:

(1) se a diferença se refere a um elemento importante da invenção

(2) A possibilidade de substituição sem causar uma falha para atingir o objecto da invenção e uma alteração na forma de o atingir

(3) se a substituição é óbvia, (4) Se o item acusado é uma

antecipação ou modificação óbvia do estado da técnica

Reino Unido

• Nunca aplicou a doutrina dos equivalentes

• Caso Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion

Roussel Ltd (2004).

• Como signatário da European Patent

Convention (EPC), o Reino Unido segue o

protocolo na interpretação do artigo 69 da

EPC.

EUA

• Nos EUA é efectuado o teste de identidade tripla para determinar se uma invenção acusada de infracção é considerada equivalente. (Caso Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 1950), a partir do qual se considera algo equivalente se:

• Tiver a mesma função • For levado a cabo da mesma forma • Originar o mesmo resultado.

Caso Warner-Jenkinson

• Reivindicação da patente alegadamente infringida: “Processo (…) que

utiliza valores de pH entre aproximadamente 6 a aproximadamente 9”.

• Processo alegadamente em infracção: utiliza valores de pH 5.

• Decisão Supremo Tribunal: Aplica-se a Doutrina dos Equivalentes e

considera que o processo que utilizava pH de 5 estava em infracção

• Levanta questões sobre os limites de protecção

• Decisões pontuais dos Tribunais

Uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo

silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas,

porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado da arte.

USA

• Decisão do Supremo Tribunal Caso Graver Tam & Mfg. Co. V. Linde Air Products :

”The substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is thesame as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantiallythe same way, and accomplish substantially the same result, they are the same,

even though they differ in name, form, or shape.“

Estoppel

• Doutrina que se baseia em toda a documentação

produzida ao longo de um processo de patente

(argumentos, alterações, etc.), p.e., se o requerente

em determinada altura comunica ao examinador que

não existe outra forma de realizar a invenção, e se o

alegado infractor a realizar de outra forma, ainda que

recaia dentro da doutrina dos equivalentes não

recairá dentro da doutrina Estoppel.

• reduz o número de casos que, pela doutrina dos

equivalentes, estão em infracção.

Conclusões

• Mesmo que um dispositivo não infrinja a patente de forma literal, pode ainda assim

infringi-la sob a doutrina dos equivalentes.

• Esta doutrina estende os limites de protecção de uma patente para além dos limites

definidos na sua redacção.

• Na infracção literal pode haver necessidade de interpretar o significado ou a

abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém, interpretada a

expressão e estabelecida sua extensão, a correspondência com o elemento do produto

infractor é imediata.

• A admissão do tipo de infracção por equivalência é deduzida e é importante para evitar

uma injusta perda de protecção devida à redacção inadequada das reivindicações de

uma patente, assim como para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se

indevidamente de tal patente.

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