HEC - contrats de propriété intellectuelle - mars 2013 - par maître céline bondard

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Me Céline Bondard, Mar-13 1

Maître Céline Bondard HEC Paris – Master Entrepreneur [email protected]

Propriété Intellectuelle

Session 4

Les Contrats de Propriété Intellectuelle

Mars 2013

mailto:[email protected]

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Plan des quatre séances

• Introduction à la propriété intellectuelle

• Le droit d’auteur

Séance 1

Introduction

Le Droit d’Auteur

• Contrefaçon

• Concurrence déloyale

Séance 2

Contrefaçon

• Les marques: comment choisir sa marque et l’enregistrer

• Le droit du Web

Séance 3

Droit des marques

Droit du Web

• Les contrats: achat de produits / services, contrats de co-développement, achats de droits de PI (licence, cessions)

• Creative Commons et licences open source.

Séance 4

Les Contrats

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Sommaire

I. Avant le « deal »

A. La conservation des preuves

B. Le contrat de confidentialité

II. Contrats et transferts de droits de PI

A. Généralités

B. Types de contrats

III. A retenir: quelques clauses essentielles

A. Clause de propriété intellectuelle

B. Clause de prix

IV. Contrats « Creative Commons » et « Open source »

V. Conclusion

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ENVELOPPE SOLEAU

• Tout d’abord, déposez ce que vous avez déjà matérialisé par un écrit à l’INPI, sous la forme

d’une enveloppe Soleau (www.inpi.fr ). Ce n’est pas cher, et ça peut vous économiser beaucoup.

• Cela ne vous donne pas un monopole sur ce que vous avez déposé (à nouveau, il ne s’agit que

d’une idée), mais cela peut constituer le cas échéant une preuve de création.

LE TAMPON « CONFIDENTIEL »

• Concernant vos communications écrites, apposez un tampon « Confidentiel » sur tous les

documents qui le sont.

• Il faut le cas échéant, pouvoir prouver que c’est vous qui lui avez communiqué les informations

nécessaires.

http://www.inpi.fr/

http://www.inpi.fr/

http://www.inpi.fr/

http://www.inpi.fr/

http://www.inpi.fr/

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B. Le Contrat de Confidentialité

NATURE DU CONTRAT

• On ne sait pas si on aboutira à un accord, et en conséquence il vaut mieux prévoir un contrat de

confidentialité si on va parler d’informations de nature confidentielles.

• Dans un contrat de confidentialité, chaque partie s’engage à garder confidentielles les

informations confidentielles reçues et à imposer à son personnel ou à ses consultants de

respecter cette confidentialité.

• Une clause de confidentialité intégrée à un autre contrat (par exemple un contrat de travail) peut dépasser la durée du contrat.

a

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PRECAUTIONS

• La mise en œuvre d’un tel contrat peut être délicate, on peut faire utiliser les secrets par un

tiers et diffuser ensuite la connaissance sans que le propriétaire ne puisse prouver comment cela

s’est produit.

• Il faut faire attention à l’identité juridique de l’interlocuteur, afin de s’assurer que la bonne

entité/personne soit responsable:

• Dans le cas de filiales, s’assurer que la société mère se porte garante des agissements de sa

filiale.

• Si une personne physique signe pour sa société, s’assurer qu’elle a bien les pouvoirs pour le

faire (dans beaucoup de sociétés, les statuts prévoient que les contrats importants sont à

décider par le CA).

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DIFFERENCE AVEC UN ACCORD DE NON CONCURRENCE

• La frontière entre clause de confidentialité et de non-concurrence est parfois étroite.

• Exemple: Lorsqu'est en jeu un savoir-faire qu'il faut protéger:

• la clause de confidentialité vient interdire sa communication à des tiers, tandis que

• la clause de non-concurrence prohibe son exploitation.

=> La clause de confidentialité n'emporte pas, en soi, d'obligation de non-exploitation.

QUESTION

La clause interdisant au salarié de « faire profiter sous quelque forme que ce soit, une entreprise concurrente des

connaissances acquises à l'occasion de ses fonctions » constitue:

• une obligation de confidentialité ou

• Une clause de non-concurrence?

=> Confidentialité!

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Sommaire





A. Généralités




B. Clause de prix


V. Conclusion

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A. Généralités

LA LIBERTE CONTRACTUELLE

Le principe de la liberté contractuelle est celui de la détermination du contrat par les parties.

Dès que l’accord des volontés n’est pas contraire à l’ordre public ou au formaliste imposé pour

certains contrats, le contrat s’impose aux parties et aux juges.

LIMITATIONS

• Certains contrats peuvent être interdits, illégaux (mère porteuse, vente d’organes…);

• D’autres sont règlementés (travail, démarchage à domicile, franchise);

• Certains peuvent être imposés par la loi.

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TYPES DE CONTRATS

• Achats de produits / services à développer (logiciels, études)

• Co-développement : consortium, partenariat,…

• Achats de droits de PI : licences, cessions, franchise,…

LES QUESTIONS A SE POSER

• Pour les biens/services transférés: qui sera propriétaire des droits de PI? Qui pourra utiliser quoi?

• Pour les savoir-faire transférés: qui pourra communiquer quoi? A qui? Qui pourra utiliser quoi?

• Pour les litiges PI avec des tiers: Qui garantit quoi? Qui fera quoi?

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EXEMPLE

• Achat d’une voiture ou ordinateur => on vend une machine dans laquelle est

incorporée une technologie + parfois une assistance technique.

Le transfert physique ou électronique d’un bien n’emporte pas la cession ou la

concession d’un droit intellectuel.

Même le code source d’un programme, ce par quoi on peut comprendre et

modifier le programme, n’est pas transféré avec un droit intellectuel. Tout au plus

il y aura un droit d’utilisation.

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Sommaire





A. Généralités




B. Clause de prix


V. Conclusion

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III. A retenir: les clauses essentielles


Est-ce suffisant? Non! Toute cession globale d’une œuvre future est nulle! (Article 131-1 du Code de la PI). En conséquence, il est essentiel de détailler ce que l’on cède.

« Le Prestataire reconnaît que tous les droits de propriété intellectuelle attachés à l’Œuvre appartiennent exclusivement à XWY et s’interdit toute mise en cause ou contestation de ces droits »

« Je cède tous mes droits de propriété intellectuelle »

« Les droits de propriété seront partagés à parts égales entre les parties »

XWY détient les droits originels sur tous les droits relatifs aux Prestations (ainsi que toutes extensions et renouvellements) connus ou inconnus à ce jour relativement aux Prestations créés avant ou après la date des présentes, et déclare céder tous ces droits à XWY »

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A. Clause de cession de droits de propriété intellectuelle

EXEMPLE D’UNE CLAUSE DE PI « SOLIDE »

Préciser l’étendue des droits:

• Droit de reproduire, charger, télécharger, afficher, exécuter, transmettre, réaliser des

copies, distribuer, reproduire, commercialiser, mettre à disposition du public, utiliser

les prestations, exploiter les droits « dérivés »,…

Mais également:

• Objet du droit

• Titulaire (unique ou plusieurs titulaires)

• Durée du droit

• Territoire

• Disponibilité (saisie, mise en gage?)

• Et bien d’autres! Par exemple: droit sur la propriété matérielle des supports, garantir

la prise en charge du renouvellement des droits, etc.

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B. Le prix

EXEMPLES D’UNE CLAUSE DE PRIX

• La clause de prix est celle générant le plus de contentieux.

• On peut se mettre d’accord sur un montant forfaitaire (XY € sur 5 ans). Risque:

décision en amont, mécontentement d’une partie plus tard.

• On peut se mettre d’accord sur un pourcentage du chiffre d’affaire réalisé.

• On peut également prévoir le paiement d’une somme d’argent par pièce vendue ,

mais cela n’est pas toujours possible.

• On peut prévoir un pourcentage sur le bénéfice (puisqu’on peut réaliser un grand

chiffre d’affaire mais faire des pertes). Risque : que les dirigeants chargent l’entreprise

avec des dépenses personnelles venant diminuer les bénéfices.

On applique souvent une solution intermédiaire: on prévoit un forfait minimum dès le départ et des redevances ultérieures liées à l’activité de l’entreprise.

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Sommaire





A. Généralités




B. Clause de prix


V. Conclusion

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IV. Creative Commons

A. Définition

TO BE PI OR NOT TO BE PI

La propriété c’est le fruit d’un travail fourni

vs.

« la propriété, c’est le vol »

(Joseph Proudhon, journaliste du XIXème siècle).

Importance d’une balance, entre protection forte qui encourage l’innovation, et

protection faible qui permet la diffusion des innovations. En réponse, les licences

Creative Commons constituent un ensemble de licences régissant les conditions de

réutilisation et/ou de distribution d'œuvres.

Les outils Creative commons « donnent à tout le monde, du créateur individuel aux grandes

entreprises et aux institutions publiques, des moyens simples standardisés d’accorder des permissions de

droits d’auteur supplémentaires à leurs œuvres. » ( http://creativecommons.org/ )

http://creativecommons.org/






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A. Définition

Les Creative Commons sont 6 licences :

• BY : Exploitation + œuvres dérivées + fins commerciales;

• BY NC : Exploitation + œuvres dérivées MAIS pas commercial;

• BY ND : Exploitation + commercial MAIS pas œuvres dérivées;

• BY SA : Exploitation + œuvres dérivés autorise tout, œuvre dérivée, même

exploitation commerciale, à condition que share alike. • Ex : c’est la licence utilisée par Wikipédia.

• BY NC SA : Exploitation + œuvres dérivées sous share alike, MAIS non commercial.

• BY NC ND : Exploitation MAIS non commercial et non dérivées;

Wikipédia

est sous:

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A. Définition

CREATIVE COMMONS LICENCES

Paternité (BY) Pas d’utilisation

commerciale (NC)

Partage à l’identique

(SA)

Pas de modification

(ND)

Ecoute privée Oui Oui Oui Oui

Exploitation

non

commerciale

Oui Oui Oui Oui

Exploitation

commerciale

Oui Autorisation nécessaire Oui Oui

Création

d’œuvres

dérivées et

distribution

Oui Oui (mais seulement si

pas d’exploitation

commerciale)

Oui à condition que

modification publiée

sous les mêmes

conditions que

l’œuvre d’origine

Autorisation nécessaire

Attribution à

l’auteur

Oui : présent dans toutes les licences, car vient du droit moral (droit à la paternité), auquel on ne

peut renoncer : toutes les licences sont donc forcément « BY », et on peut ensuite y ajouter.

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B. Open source

• Une licence logiciel est un contrat conclu entre un développeur informatique (auteur) et un

utilisateur final ou un autre développeur.

• La désignation open source s'applique aux logiciels dont la licence respecte des critères précisément

établis par l’Open Source Initiative, c'est-à-dire la possibilité de libre redistribution, d'accès au

code source et aux travaux dérivés.

• Chaque licence a ses forces et ses faiblesses, il faut les examiner attentivement.

• Attention: «Libre » ne veut pas dire « gratuit ». Certains logiciels sont gratuits, mais pas

libres de droit (non modifiables). D’autres sont modifiables (open source) mais pas gratuit

(exploitables commercialement).

Grâce aux licences libres, vous pouvez avoir accès à des logiciels (open source) ou

travaux soumis au droit d’auteur (Creative Commons), les exploiter, parfois commercialement. Ce sont des outils qui peuvent se révéler très utile mais à manier avec précaution pour ne pas réaliser d’actes de contrefaçon.

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B. Open source

EXEMPLE D’UNE SOCIETE QUI UTILISE LES LICENCES LIBRES

Stoic réalise une interface d’utilisation très simple pour le tableur (Excel) de Google.

Ce produit est utilisé par ceux qui utilisent Excel de Google de façon avancée: les

comptables, les financiers, des ingénieurs, des chefs de projets, etc.

=> Comment utilisent-ils les licences libres?

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B. Open source

STOIC: Voici quelques extraits de leur stratégie, définie sur leur blog:

Copyrights

“By default, everything we produce is automatically copyrighted. Adding the © symbol on every piece of content that

we create certainly does not hurt, and we’re likely to register our work once or twice a year just to be safe. Beyond that, we will start licensing some parts of our work using Creative Common Licenses”

Licenses

“By default, our software will be licensed through a traditional end-user license agreement (EULA) and our online

services offered through conventional terms of service. But we’ve also started a few open source projects. These are licensed under the MIT License, because it’s one of the simplest and most liberal. “

Patents

“On that front, we’re likely to apply for a few patents covering very specific aspects of our work, but none that would

even remotely relate to our open source projects. (…) many of the ideas that we’re implementing at STOIC are the

direct result of interactions with our community, especially on this blog. As a result, we need to be very careful to not talk or write about anything that we might want to patent at some point.”

http://creativecommons.org/licenses/





http://en.wikipedia.org/wiki/End-user_license_agreement







http://stoic.com/terms.html





http://sutoiku.com/post/31202049477/open-source-projects





http://opensource.org/licenses/mit-license.php








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Sommaire





A. Généralités




B. Clause de prix


V. Conclusion

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V. Conclusion

Ne prenez pas n’importe quel contrat comme modèle.

Un contrat n’en vaut pas un autre.

Un contrat doit être actuel et se négocier, sous peine de ne pas avoir tous les droits

ni le degré de protection nécessaires à la réalisation de votre projet.

Si vous n’avez pas tous les droits nécessaires, vous devrez payez en plus pour les

obtenir.

Si vous ne les obtenez pas mais les utilisez, vous pourrez être poursuivi pour

contrefaçon.

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Conclusion

Pour toute question, contacter:

Céline Bondard www.bondard.fr

2, bis rue Guénégaud 75006 Paris Téléphone : +33 (0)1.42.60.04.31

Email: [email protected]

•

Céline Bondard

Avocat aux Barreaux de Paris & New York

[email protected]

www.bondard.fr

http://www.bondard.fr/

mailto:[email protected]

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