IL PORTAFOGLIO IP: COSTRUIRLO, DIFENDERLO E RENDERLO SOSTENIBILE AVV. GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA La valorizzazione del prodotto agroalimentare Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino in collaborazione con Indicam

Torino, 13 novembre 2017

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Il portafoglio IP, ovvero l’insieme dei beni aziendali immateriali che include soluzioni tecniche, segni distintivi e creazioni intellettuali, costituisce uno dei principali assets dello sviluppo d’impresa. Per le società è fondamentale pianificare un’adeguata strategia di tutela e valorizzazione del patrimonio IP. Il presupposto per lo sfruttamento è una corretta gestione e conservazione del portafoglio dei diritti di proprietà intellettuale, anche tramite opportune attività di due diligence.

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IP ASSETS (i) REGISTRATI: - marchi; - brevetti per invenzione industriale; - disegni e modelli; - modelli di utilità; - denominazioni sociali e nomi di dominio; - … (ii) NON REGISTRATI: - marchi di fatto; - disegni e modelli non registrati; - know how; - diritto d’autore (inclusi siti internet, software e opere pubblicitarie)

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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA … CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE D. LGS 10/02/2005 N. 30 E SUCC. MOD. LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE LEGGE 22/04/1941 N. 633 E SUCC. MOD.

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CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

… ED EUROPEA E TRATTATI INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2015 RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO REGOLAMENTO (CE) N. 6/2002 DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2001 SU DISEGNI E MODELLI COMUNITARI CONVENZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE E ARTISTICHE

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Il marchio

Ø  Durata: 10 anni –rinnovabile

Il marchio è il segno distintivo che consente di differenziare i prodotti e/o servizi di un determinato imprenditore da quelli similari esistenti sul mercato. Possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni suscettibili di essere rappresentati (anche marchi di forma) purché nuovi e dotati di capacità distintiva.

Il titolare ha diritto a fare uso esclusivo del marchio, in un territorio e per prodotti e/o servizi determinati, e di vietare a terzi di usare nella attività economica segni identici e/o simili per prodotti identici e/o affini (se ciò determina un rischio di confusione / marchi rinomati beneficiano di una tutela extra merceologica).

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(ii) di procedimento: consiste in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. Conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo determinati, che gli consente di impedire ad altri di produrre, vendere o comunque utilizzare l'invenzione senza autorizzazione. Ø  Durata: 20 anni – non rinnovabile

Il brevetto protegge un’invenzione (soluzione originale di un problema tecnico) nuova, che implica un'attività inventiva ed è atta ad avere un'applicazione industriale.

L’invenzione può essere: (i) di prodotto: ha ad oggetto un prodotto materiale, ad es. uno strumento, una macchina, ecc..;

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(i) disegni: le rappresentazioni bidimensionali, come le decorazioni, i caratteri tipografici, i disegni riprodotti su tessuti, ecc. (ii) modelli: l’aspetto tridimensionale di un prodotto, ad es. la forma di una sedia, un occhiale, una bottiglia.

Ø  Durata: 5 anni - prorogabile per ulteriori cinque anni fino a un massimo di 25 anni.

Il disegno o modello protegge il design ovvero l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, come risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali di cui è composto, purché nuovo (no già divulgato) e con carattere individuale (suscita nell’utilizzatore informato impressione generale diversa da altri design).

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DIRITTI D’AUTORE Diritti patrimoniali d’autore

“L’autore ha … il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato …” I diritti patrimoniali dell’opera consentono il riconoscimento di certe facoltà che permettono all’autore di ottenere vantaggi economici che l’opera è in grado di dare: diritti di cessione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione, traduzione ….

Diritti morali d’autore “… l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

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Ø  Durata: fino a quando rimangono segrete.

Know-how: le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

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Due diligence Check list:

•  titolarità: catena dei diritti, eventuali cessioni o trasferimenti degli assets ed eventuali contratti di licenza (in veste di licenziante o di licenziataria, con particolare attenzione alle change of control clause);

•  disponibilità: presenza di pegni o ad altri diritti personali o reali, di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, a favore di terze parti;

•  uso effettivo dei marchi con riferimento a tutte prodotti e servizi per i quali sono stati depositati/registrati e in tutti i paesi nei quali sono stati depositati/registrati;

•  stato delle registrazioni: pagamento di tasse e gli oneri amministrativi;

•  rapporti con inventori, designer e/o altri soggetti terzi che hanno ideato e/o realizzato invenzioni, disegni e/o loghi;

•  contenziosi: procedimenti, attivi e passivi, di contestazione, anche in sede di opposizione (attuali o potenziali).

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In base allo status degli assets, è possibile procedere alla migliore

•  gestione (anche avvalendosi di consulenti); •  tutela (tramite contratti, linee guida, depositi,

ecc.) •  sfruttamento direttamente o tramite accordi

con terzi (franchising, merchandising; licensing); •  valorizzazione, anche fiscale (patent box).

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