L A DECLARACION ADMINISTRATIVA EN 1.14 LEY D E P R O P I E D A D I N D U S T R I A L

Por el Dr. Hurnbeito BRISENO SIERRA, Secretorio del Instiruro Mexicano de De- recho Procesal.

l . Los derechos de propiedd iizd~rstria1.-Con el rubro de propiedad industrial se conoce Iin grupo de dciccho:; reiacioriarius con In negociación niercantil y de privilegios de explotacióil temporal. Desde el punto de vista sustantivo el ronjuntu se suele dividir en dos categorías, la primera está forniada con los ciereclios al nonibre coiiicrcial, las rriiiestras y las marcas; la segunda conipreii<le las patentes y los avisos cotnerciales.' La distiiición ataiie no sólo a las finalidades que persigue la ley de la Pro- piedrid Industrial de 1912, reforniada en 1939, sitio a las distintas fa- cultades que se atribuyen a los titulares de los derechos de uno y otro gritpos. Eri este coiijunto, ciertos problemas coino los de propiedad, po- scsióri, transinisión, duración de los derechos y su tutela legal, originan difelentes teorías que tratar] de explicar la consistencia cle tales derechos y siis efectos, iaiito rcspecto de terceros, coino ante el Estado; es así conio habla de derechos de propierlad, de I>iriies incorl>i>reos o de monn- polios teinpurales; segun se atiendan sus cliversas czracterísticas sustan- tivris de los dercclios y privilegios. E s natural qiic esios :enlas desembo- quen por coiiipleto en el caiiipo del derecho procesal presentanilo proble- iiias que i n hléxico se eiiipiezari a estudiar a la liiz cle las inodeinas corrierites doctrinarias, si bien todavía queda por dilucidar la cuestión iiiediilar de la naturaleza procesal <le las dcclaraciones ;~diiiiiiistrati~as a que se refirre, entre otros, ?l al-ticuli~ 226 de la 1.q citada.

www.derecho.unam.mx

116 HUMBERTO BRISERO SfERRA

a) Patentes.-La tutela estatal de los derechos derivados de la pro- piedad industrial se ejerce en un triple sentido: en primer lugar, el con- tralor administrativo tiene por objeto verificar la novedad de la invención o procedimientos que se patentan, y la distinción e identidad de la marca o signo que se registra. para justificar la exclusividad del uso o de la explotación de los derechos; en segundo lugar, se encomienda a la ad- ministración el examen de las solicitudes para evitar confusiones, dupli- cidades o interferencias en los derechos concedidos ; y, finalmente, también se le faculta para decidir los posibles conflictos que se presenten entre los intereses de un particular y la sociedad o entre particulares determi- nados. Pero como no son idénticas las facultades que en cada caso otorga la ley, se ha de aludir por separado a las situaciones que correspondan a cada uno de los grupos que antes se mencionan.

Se ha intentado definir a la patente como "el derecho excliisivo qiie el Estado concede a los particulares para explotar un i n v e n t ~ " . ~ Inclu- sive se supone que, por extensión, se nombra patente al mismo titulo ex- pedido por el Estado. La impropiedad de esta caracterización se descubre en cuanto se piensa que la transmisión de los derechos que confieren las patentes puede realizarse en forma total o parcial y, en el primer caso, se implica la transferencia de la sustancia misma de la invención, mien- tras que en el segundo aparece la licencia como un uso limitado de la patente."demás, es menester tomar e11 cuenta primero, que la ley ha introducido lo que denomina licencia obligatoria y, segundo, que el pro- pio coiicepto de licencia implica desde la transmisióri exclusiva de uso en que el beneficiario obtiene el derecho de explotarla en todo el terri- torio que cubre el privilegio, hasta la licencia limitada, por razones tem- poral, territorial o personal, cuando la titularidad se concede a varios individuos al mismo t i e r n p ~ ; ~ por tanto, el calificativo de derecho exclu- sivo no carresponde a la realidad de las facultades que derivan del pri- vilegio.

La patente, considerada coino un privilegio lexal de uso y explo- tación tiene como substrato a la invención, concepto que se refiere a la novedad, originalidad e industriabilidad del producto, de la composición de la materia o de los medios para obtener el resiiliado industrial. Ade- más del invento propiamente dicho, la patente puede amparar las mejoras que significan alteración en la invención primitiva, el modelo y el di-

% ARTURO PUENTE Y F.. y OCTAVIO CALVO MARROQU~N, Derecho Mer- cantil, 33 edición. p. 169.

CÉSAR SEP~LVEM. El sistema mexicano de propiedad industrial, México. 1955. p. 58 y SS

4 Id. p. 60.

DECLARACION DE I'ROPIEDAD INDUSTRIAL 117

bujo industrial y el procedimiento para producir industrialmente pro- ductos q ~ i m i c o s . ~

6) Alarcas.-Indicada en forma somera la facultad a que se refiere la patente, puede contrastarse su noción con la de la niarca conio signo para distinguir las mercancías o productos de la industria, ideiitilicándolas y garantizando su p r ~ c e d e n c i a . ~ También aquí se debate acei-ca [le la naturaleza del derecho sustancial que contiene la rnarca y se habla dc un derecho de propiedad, de un derecho inniaterial y de iiti dereclio ex- clusivo de uso que es la noción adoptada por la ley mexicatia (arts. 96, 99 y 130; en cambio hablan del propietario de la iiiarca los arts. 101, 106, 108, etc.). Lo importante es que la marca resulta un efecto siisccptible d e apropiación que puede ser abandonado o cancelado.'

Cori independencia de los objetos que pueden constituir una marca válida en los ttrminos de la I.ey vicene (notiibres cie las personas, de- nominaciones, medios materiales, razones sociales y eniblenia), es perti- nente hacer resaltar que la Ley limita la registrabilidacl (le ciertas desig- naciones y medios materiales a los que les falta el carácter distintivo o que se refieren a situaciones prohibidas por raznnes (le o ~ d e n público, de cortesía internacional, técnicas, de competencia desleal o de protección al público; de ahí que el proccdiiniento para registrar las niarcas con- duzca a un examen administrativo de novedad a travbs del cual la au- toridad confirma la existencia dc los elementos a 10s que la ley condi- ciona el rcgistro de las marcas.

c) Avisus.-Los antiguos lemas rle los giros n~ercantiles, destinados a atraer la atención hacia el estab!ecimiento o la iii(,rcancia, esto es, el anuncio de la calidad mercantil, se ha mantenirlo con la deriominaci6n de avisos comerciales cuyo registro ofrece efcctos similares a los dere- chos de autor: por ello, inclusive, se Iia pensado en la conveniencia de remitir su regulación a 13 I x y <le estos ú l t i i i i o~ .~

La mayor parte de las reglas que se refieren a las marcas tienen tambitn aplicacióii respecto a los :.i;sos coiiierciales, ciiyo registro con- cede al titular un rlerecho de uso cori finalidades d r 111-otrcción a la ne- gociación misiira, por lo que los avisos han sirlo coiisiderados "como marcas compuestas (le v;irias I<.?cnílas y figiiras".'

(1) Nonibres conrcrrií~lcs.-I.;i tradicional poltniica acerca de la ca- ractcrización de los nombrcs co;ueicialcs conio un derecho de propiedad

118 H U M B E R T O BRISENO SIERRll

o un derechu al rioinbre, está lejos de haber sido definitivamente supe- radaJO Sin embargo, puesto que el nombre comercial tiene un valor eco- nómico y se atribuye a un sujeto de derecho, lo importante estriba en su naturaleza de privilegio frente al resto de la colectividad, lo que conduce al uso exclusivo de los eleinentos que configuran el iiotiibre comercial.

La tutela de este derecho desemboca en la protección de la habilidad del comerciante, y, en general, le son aplicables las mismas reglas que se destinan a las marcas.

2. E/ examen adnzir~i.~trtztivo.-El Derecho de propiedad industrial ofrece la peculiaridad de que siis disposiciones regulan un conjunto de condiciones que van <lesde la prescntacióii de las solicitudes hasta la de- iiianda de una declaración administrativa que resuclva o provea sobre un posible crinflicto (Ic intereses.

Pero como ni todas las declaraciones se producen como resultado de una contención entrc particulares, ni siempre que la Secretaria de Eco- nomía emite una resolución le ha precedido un conflicto, lo primero a esclarecer atañe a la índole de las diversas declaraciones que puede emitir la Srcretaría. Por lo pronto, es conveniente reducir las menciones al común denominador de los exámenes administrativos, porque, siempre que la Dirección de la Propiedad Industrial se pronuncia en algún sentido, forzosamente ha habido un reconocimiento de los hechos a la luz de los preceptos aplicables.

a) Examen unilateral oficial.-Aun sin que los particulares soliciten de la Administración la práctica de revisión de expedientes en vigor, es factible que la nulidad de una patente, de una marca, de un aviso o de un nombre comercial (registrados), se decrete oficiosamente por la Se- cretaria. Mas también cabe que el procedimiento sea iniciado a petición del Ministerio público (arts. 95, 208, 228 y 232), lo que, por falta de una regulación precisa y técnicamente congruente, parece significar que el procedimiento es también oficioso; pero si se atiende a la estructura de la relación jurídica que puede formarse, se confirii?ará que tiene todas las características de una contienda entre el particular y el Ministerio pú- blico, que es resuelta, iiiás o menos imparcialmentc por la Secretaria de Economía, única autorizada para efectuar la declaración administrativa, como se infiere del articulo 232.

E l examen administrativo (no la declaración, que debería ser el ver- dadero punto de coincidencia) se clasifica, entonces, en unilateral y con- tradictorio; pero el primero se subdivide en oficioso y a petición oficial.

' 0 Cfr. S E P ~ L V E D A , p. 103, y SU crítica en MANTILLA MOLINA, ap. cit., p. 102. nota 4. ter. A.

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 119

La terminologia deja mucho que desear porque, a menos que se expli- que el alcance de los vocablos, puede inducir a diversas y opuestas inter- pretaciones; pero no queda otro camino que adoptar los conceptos de campos procesales cercanos, y explicar que por unilateral no se significa el ejercicio de la función en la esfera interna o intima de la Administra- cióti, sino el origen del examen, mientras que contencioso reclama la denuncia del particular, la petición del interesado y aun la acción del titular.

h ) Examen z<nilateral a petición de parfe.-Ni el Ministerio público forma parte orgáiiicarnrnte de la Secretaria de ISconoinía, ni tiene atri- buciones jurisdiscentes cuando peticiona la nulidad de un derecho o pri- viligio de propierlad iiiil~istrial.

Sil intervención, segúri la ley, consiste en solicitar la declaracióii de la Secretaria dc Econoniia, cuando "tenga algún interés la Federación". Pero como sólo se regula con cierto detalle el caso en que la petición de nulidad provenga de un particular (arts. 230 y 231), la posible laguna que se presenta estriba en interpretar el procedimiento que ha áe seguir la Secretaría cuando rccitin la promoción del hlinisterio pGLiiico. Por mera cotigruencia con los preceptos constitucioiiales (arts. 14 y 16), la denuncia ha de ser notificada al interesa(1o para que "ocurra por sí o por niedio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de los coni- probantes rti que se pretende fundar la nulidad dcl registro hccho en su favor, o la solicitud dc declaración en su contra" ( ~ r t . 230). Ixxiste tam- bién un probable niotivci de incotistitucioiialidad d: los preceptos que fa- culta11 al Ministeiio público para solicitar de la Secretaria la nulidad, y consiste en que, desil.: el momento en que promueve en los casos en que tiene interés la Federación, y a su demanda puede oyionerse el interesado, la coiileiición que se forrna debiera ser llevada ante ln Suprema Corte, Única competente, según los arts. 101, frac. 1 y 105 constitucionales.

Todo ello justifica la caliiicacióii qiic ie lia rl:iilo de exanien iinilate- ral a petición le parte, puesto que, clesdc luego, eii estos casos, es parte la Federación ; en seguida, la contención que se ~~ roduce ante la defensa del interesado hace indudable la fiiialidad jiidicati\a del exniiien y, por Último, la autorización que se da a la S e ~ e t a r í a para resolver adniitiis- trativanenír, tiene visos de proceilimierito n;ltodefensivo, casi setiicjante al supuesto en que de oficio se declara la niilidad.

Desc1.e otro punto de vista, se presenta un exanien unilateral a peti- ción de parte en ciertos casos del exanieri cxti-aordiiiario de novedad de que hablan los articulas 76 y 184 de la ley. No todas las especies qiie sc implican en la misma deno~iiiriación ticncti igual contenido ni los propios

IZO HUMBERTO BRISERO SIERRA

efectos; pero los extremos que se refieren a determinar si uri objeto o procedimiento está o no patentado en México y, consecuentemente, si se le invade o no al fabricarlo, si la invención para la que se solicita la patente tiene novedad absoluta, o si existe un registro de marca anterior y vigente que sea igual o semejante a la que se supone puede ser inva- dida, sólo tienen exp:icación en el sentido de las sentencias llamadas por Calainandrei, de mera certeza."

C) E r a ~ n e n co~ztencioso cnfre partes.-Al preferir la referencia al examen y no a la declaración administrativa, para dar alguna coinciden- cia a los diferentes ejemplos de revisión oficiosa y a petición de parte, se logra, adeiiiás, ideiitificar una situación que puede ser punto común de referencias para los casos en que no es siquiera la Admi~iistración la que conoce, en una primera etapa que será motivo de posterior carac- terización de contenciones entre particulares. Por tanto, el examen con- tencioso, debe clasificarse en dos primeros grupos: técnico o administra- tivo y jurídico o judicial. En todos los supuestos, las resoluciones que se emitan tienden a la definición jurisdiccional que es propia de un pro- ceso, pero en unos casos se sigue un procedimiento administrativo y en otros casos un procedimiento judicial."

Para considerar que un examen en materia de propiedad industrial es contencioso se necesita que los legitimados en los respectivos derechos contrapuestos cuenten con la posibilidad bilateral del debate. No obstan- te que ese debate existe en la totalidad de los exámenes contenciosos, la ley ha regulado de distinta manera situaciones iuás o menos similares,

13 C6sAR SEP~LVEDA. o p . cit., p. 136 . 138-9. 12 De "derecho procesal" se habla ya en la abra que precisamente se intitula

"Derecho ~COCPIPI admini~trativo". Madrid. 1956. y de SU actor. J E S Ú S GONZALEZ P ~ R E Z . dice ALCALA-ZAMORA en su reseña biblioaiafka de la Facultad de Dere- cho. NP 22, que "uno de los mayores méritos de la obra consiste en haber si tuatp el examen de la "materia" contencioso-administra~ivo en las dominios procesales. . También en México se habia hablado con anterioridad de Doredio procesal admi- nistrativo. cfr. IGNACIO BURGOA. Las normas de orden pGblica y el inierór social, en Probl~rnos juridicos da México, Editorial Jus, México. 1953. p. 29 . donde dice: "Por lo que mncicrne al Derecho procesal. sea civil. criminal, administralivo o del trabajo. también pertenece al Derecho público. . . ". Pero con más seguridad y con una idea más ambiciosa de formar PI Derecho procesal administrativo. J ~ s ú s ANGEL ARROYO M.. en su articula El rdgirnen probatorio en los procrdirniznros cieodos por la Ley de lo , Propiedad Industrial, incluido en la misma publicación, en cuya pág. 1 3 0 se lee: Creo, sin embargo. que el esfuerzo no será inútil y que después. algún jurista podrá elaborar un verdadeco derecho procesal administrativo mexicano. la- bor a la que quisiera dedicar todos mis esfuerzos." Todavia en la p. 1 3 6 añade: "En el caso particular. es evidente que ante la Secretaria de Economia so entable un iuicio o un procedimiento en forma de iuicio. que re siave ante un órcano de deci- iión previam-ente establecido y que se ;eruelve 'conforGe a leyes dictadas con an- terioridad. y por lo mismo. sólo se estudiará la garantía que se hace cansistir en las formalidades esenciales del procedimiento."

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 121

lo que origina contradicción técnica y confusión de procedimieritos: cuan- do se ponen a la venta los efectos dolosamente marcados, o cuando los iitógraios fabrican marcas contrahechas, etc. (arts. 256 a 25S), el juez peiial puede iniciar el proceso sin uiia previa declaración adniinistrativa; mientras que en los casos de falsificación, iniitación o uso ilegal de las marcas, es indispensable la declaracióti de la Secretaria (art. 26-1).'3 Por otra parte, el articulo 213 de la ley, registra lo qiie se ha denoiiiinado ac- ción de Iiacer desistir o de hacer cesar los actos dolosos no coiiiprendidos eii los preceptos que le anteceden y que tienden a restringir, entrrpercer o impedir el legitinio derecho del dueRo de una patente, proceso que se sigue directamente ante el juez penal, y que tampoco requiere previa de- clararióii adiiiiiiistrativa."

3. Co~ztuaposición de intereses c i ~ rrloció*z cott los dercchos de firo- fiierl.,~! i>zdiisti.ial.-Si se excluyen los exánienes efectuados en procesos directos ante las aiitoricladcs judiciales, las contriiciones entre partes re- sultan el sector niás iiiiportante de las declaraciones administrati\-as. Ello rio quiere dccir que todas las declaraciones presupongan una contienda y, a veces, iii siquiera un exanien; de nianera que en deterniinadas cir- cunstnncins. In declaración habria de ser entendida conio una resolución de jiiri~<licción ~oluiitaria.

No obstante qiie la ley en su art. 234 indica que los expedientes de patentes, marcas, a\risos y nombres conierciales estarán sieiiipre abier- tos p:ira las promocioties de los interesados y en ningún caso se consi- derarin concluidos, cabe que una <leclaración de nulidad carezca de pro- cediniiento contencioso: por ejemplo, esto se observa en los casos en que la Secretaria se limita a informar, como acontece en el exainen.extraor- dinario de novedad que prevén las fracciones 1 y 11 del articulo 76; o en aquillos otros coiiio la declaración de niilidad a petición dcl interesado (art. 207) cuando faculta al propietario de una marca registrada para solicitar de la Secretaria, en cualquier tieiiipo, la czncelación del regis- tro. Aqui 110 existe sino una probabilidad de cotiflicto, que seriá el ex- tremo de tina falsa solicitud, y para evitarlo, la misina ley autoriza a 1n Secretaria a pedir la ratificación de la firina del escrito en que aqué- lla se contenga.

La naturaleza [le estas declaraciones tiene semejanzas incuestiona- b l e ~ con esas resoluciones que tradicionalmente se denoiiiinan jiirisdicción voluntaria, ciiya caracterización se encuentra en la obra de Calamaiidrei en la siguiente forma: "Por su contenido, la jurisdicción voluntaria en-

l3 C. SEP~LVEDA, o p . cit., 1 4 6 , l 4 Id, p. 1 3 1 .

122 H U M B E R T O BRISEmO SIERRA

tra en la rama más vasta de la función administrativa que se suele llamar administración pública del derecho privado y que comprende todas aque- llas actividades con las cuales, en formas múltiples y a través de órdenes variados, el Estado interviene para integrar la actividad de los particu- lares dirigida a la satisfacción de sus iiitereses mediante el desarrollo de las relaciones juridicas. . . Esta administración pública del derecho pri- vado puede ser ejercida por autoridades pertenecientes, también orgáni- camente, al ordenamiento administrativo. . .".'J

a ) Contraposición de intereses entre el Estado y el particular.-La administración púb!ica de los derechos privados, como llama Calamandrei a esa rama en que incluye la jurisdicción voluntaria, tiene manifestacio- nes de auténtico litigio carneluttiano cuando se persigue la defensa de los intereses colectivos, o cuando se busca garantizar la procedencia de los articulos, o también en los casos en que se castiga la competeiici? desleal.

Pero unas veces el Estado, por conducto de la Secretaría (elimina- dos desde ahora los procedimientos judiciales directos), o del Ministerio público se avoca desde luego a la revisión de los expedientes y otras es- pera la denuncia o la demanda de los particulares, legitimados en general o en particular."'

Parece difícil ubicar la efectiva contraposición de intereses que se presenta entre el titular de un derecho y el Estado, porque ya se sobre- entiende que, por ejemplo, para las patentes, la ausencia de las circuns- tancias quc hacen prosedente la patentabilidad, conduce, no a una opo- sición sino a la inadinisión de la solicitud, esto es, no hay todavía derechos tutelados que contraponer. Mas pudiera acontecer que esta afirmación se interpretara con demasiada amplitud y se la llevara hasta situaciones que no deben ser incluidas en ella, porque entre la falta, verbigracia, de no- vedad o industriabilidad en el invento y la acumulación de varios inven- tos en una misma solicitud, hay una evidente diferencia, que es la que permite ubicar en su esfera propia la cuestión de oposición de intereses

y estatales. La falta de originalidad atañe al invento en si

' 5 P E R O CALAMANDREI. Insfitucianes de Derecho procesal civil según el nuevo Código. Traducción de Santiago Sentis Melendo. Editorial Dopalma, Buenos Aires, 1943, p. 113-4. En la sucesivo sólo se mencionará la página de esta misma obra de Calarnandrei.

16 Para CALAMANDREI los requisitos de la acción (entiéndase pntensión). san tres: "a) un cierto hecho ~ s ~ e c i f i c o juridico. o sea una cierta relación entre un ho- cho y una norma: b) la legitimación: e) el interés procesal." p. 182: y por legi- timación para obrar o para contradecir, expresa que " . a fin de que el juez pro- vea en sentido favorable al soliiitante, no basta que la demanda sea propuesta por una persona cualquiera, sino que os necesario que le sea presentada precisamente por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en aquel caso concreto la función jurisdiccional". p. 185.

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 123

misnio, elimina la posibilidad de pedir el privilegio, pero la solicitud de patente de dos o iiiás inventos en forma acumulada sólo contraria las reglas formales y es subsanable con la división de la solicitud. En teoría. no se ve obstáculo a!giino para que diversos inventos se incluya11 en una sola patente, pero las conveniencias de la prictica. la necesidad de un contralor más sencillo y eficaz, exigen la presentacikn de las solicitudes en las condiciones que señalari la ley y su re:latiic?ito.

Se trata, pues, de la oposición que puede rescitar entre lo que el particular estima procedente al amparo de la ley :i lo que id autoridad rrpiita improcedente con base en ella. Si hubiera de aludirsr a la inter- vención del Ministerio público siempre que la contraposición se rstablez- ca con los intereses estatales, se tendría que limitar el tema a los casos rn q u ~ la Federación es parte, con olvido de acltiellos en que lo es el Estado; de modo que en los casos de las declaraciones solicitadas por el hliriisterio público se establece iin proceso en el que contiende11 las partes ante la Secretaria o ante los tribunales, pero cuando rio existe la promoción del representante de los intereses de la Federación, se está c n el campo del coiitenciosa administrativo. Esto se observa cuando la Secretaria hace uso di. sus facultades de "reconsideración" en virtud de los recursos concedidos a los particulares y que, junto con las rcsolu- ciones que iiiipliran sanciones adniinistrativas, forman el conjunto de rcglxs de la propiedad industrial, atinentes al contenciso administrativo.

b) Confraposición de inie~eses ewfre el particu!ar y tevceros.-la am- plitud del concepto carneluttiano <le litigio" ha permitido incluir en su significado los casos en que el particular enfrenta su interés sustantivo, no sólo al colectivo del Estado, sino al funcional de la Administración activa, en un procediiriiento que podría sencillamente denominarse im- pugnativo. Pero cotitenipladas las diversas situaciones en el sentido de choque, cotitraste o uria simple discordancia de intereses, es incuestiona- ble qiie por litigio se ha de entender hasta la coiitroversia, decidida auto- defensivamente por la autorirlad, en 1:i que tonin el sitio de parte y juez, por razón del recurso <lile ante ella misma deducc el particular.

Una mas estricta y depurada connotación del litigio, limitaría sus aic;irices a las oposiciones <le dos esferas persona!cs respecto al mismo interés, sin que para ello sea obstáculo ente~iderlo ioriio "la posición fa- vorablc para satisfacer una necesidad, sino que, por el contrario, consi-

'' Cfr. FR~~?:CISCO CARNELUTTI. Sislemo de Derecho procesal civii. traducción do Nicero Alcal:-Zarnora y Santiago S m t i s Melcndo. Uteba A~gentina, 1944, t o ~ rno 1, p. 44: "Llamo lirigio al conflirro de interesrs calificado por 12 prclrnsión de uno de los interesados y por la resisicccia del orro."

124 HUMBERTO BRISERO SIERRA

derando esa necesidad como eriiidad unitaria, actor y demandado se en- contrarán en oposición por obra del interés que les representa colocarse en la posición de satisfacerlo. A la demanda de nulidad de una patente o de una marca, sigue la reacción de quien aparece favorecido con su vigencia. El verdadero litigio surge, entonces, cuando quien no tiene la posición, insta para conseguirla o, al menos, para que la pierda el actual privilegiado y la invención o la marca entren en el dominio público, de manera que también así pueda utilizarlos el preterisor. Pero cuando la Secretaria, oficiosamente, declara una nulidad, o cuando niega la expe- dición de ki patente o el registro de la marca, al igual que cuando el Ministerio público formula la solicitud, no hay una contraposición perso- nal que tenga por objeto, respecto de la Secretaria o del Ministerio pú- blico, colocarse en esa posición favorable que tiene o tendria el solicitan- t e ; esto es, no pretenden alcanzar para ellos el privilegio y, mucho me- nos, hacer que cntre en el dominio público para explotar industrial o comercialmente los inventos o las marcas: esta es la situación que podría calificarse de contraposición de intereses entie un particular y los ter- ceros, con lo cu;tl se conecta eri cierta foriiia el supuesto de legitimación general."

c) Coniraposicidn de i?iteicses csztre dos portes ~a~bsfa~zrinles.-Hay casos en que 12 lcgitiniación se concede en general a todas las Fersonas que persijian, no el privilegio mismo, sino su anulación para explotar in- venciones o niarcas, patentadas o vigentes. Pero lo coniúii es que el pro- pósito consista eii algo iiiás piáctico: nulificar una marca para registrar otra, o anular una patente para patentar cierta invención.

El sector de le~itirnación general (o particulai) se contrapone al de legitimac;óii individual según reglas especiales para cada caso. Sin embarco, rlebc tenerse presente que la Ley concede acción para perseguir los delitos que comprende el capitulo 11 del titulo VIII, al Ministerio público, n los siiid;catos o asociaciones de prodoctores o comerciantes cuya existencia esté autorizada por la ley, y a toda persona fisica o rn«rai que se consi<irre perjudicada (art. 264). E s obvio que el precepto cotitier~e cl error de atribuir la acción penal a quienes no son el Minis- terio púl~lico, qiiieti la detenta como monopolio constitucional; pero fuera

1 s CALAMANDREI, op. cit.: "En un ordenamiento semejante en que el poder de estimular e l ejercicio de la jurisdicción estuviera consentido a todos los ciudada- nos en la misma medida. el concepro de legitimación no tendría ya ningún signi- ficado práctica. por estar todos los ciudadanos igualmente cualificados para pedir las providencias jurisdiccionales relativas a cualquier hecho especifico concreto (aun cuan- do no estuviesen en moda alguno personalmente inreresados en el mismo) : la Icgiti- rnación para obrar cesaría de estar considerada como un requisito particular de la acción y se confundiria con la capacidad procesal." p. 1 8 5 - 6 .

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 125

de este caso, explicable coino dcfcctuosa redacción, queda patentc que la legitimación puede rebasar los limites de la individualidad y, pasando por la particularidad de las asociaciones y los sindicatos, llegar hasta la generalidad de la subjetividad indeterminada. Quizás se coniprenda la ra- zón de las proiiiocioties del Ministerio público en este campo, conio repre- sentante de la Federación, por las circunstaricias que penaliza el nrticu- lo 251 : utilización de los escudos de armas de los Estados, ciudades, de 1:~:; banderas y otros einhlemas estatales; pero lo que todavía no al- canza pleria claiidad, es el presunto interés civil cn la declaración de nulidad en aquellos casos en qiie no se Iia cometido delito alguno.

CLASIFICACI~N DE LAS SENTENCIAS

l. La resolución ad1ninistrntiva.-La concordancia qne se encuentra entre los actos y los procedimieritos que se siguen para el examen admi- iiistrativo, se convierte en discrepancias, apenas se traslada la atención hacia las resolucioiies de cada caso. Naturalmente. al mencionar las re- soluciones, se hace especial rcferencia a las administrativas. cuya natu- raleza importa desentiafiar conio tnanifestación autónoma de un proce- di in ien!~ más amplio que surge desde la solicitiid de patente o registro de niarcas y nombres, sigue hasta la exprdición y concesión de derechos y privilegios y, al surgir la cotitienda, invade la esfera procesal

a) Resoli~ciot~es estirnatovios y desestin~atorias.-El análisis proce- sal queda deliinitado por la imprescindible precedericia de una serie de actos que se complemeiitan y suplementan diiiáiiiica y progresivamente desde una denianda hasta uiia sentencia juri~diccional.'~ Por consecuen- cia, las resoluciones de la Secretaria que ofrecen la caracteri:;tica de fallos procesales, son nada más las enumeradas en el artículo 229 de la ley: declaraciones administrativas de nulidad de una patente, de unri niarca o de un aviso comercial rrgistrados; de iiivasión de Ir>s derechos que confiere una patente; de falsificación, imitación o uso ilegal de uiia mar- ca o de un aviso comercial registrados, o de un nombre comercial publi- cado o n o ; de extinción por falta de uso de uiia marca registrad:^; y, de existencia de la confusión que sea efccto de que alguien, con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, ticnda a desacreditar los pro-

18 En esta idea se ha fundado la consideración del proceso como una ser ie de actos proyectivos. Cfr. HUMBERTO BRISEÑO SIERRA, Categorías insiitucion~ies del proceso. Puebla, 1956. p. 137 y ss.

126 HUMBERTO BRISERO SIERRA

ductos de un competidor o por cualquier medio trate de producir confti- sión con el establecimiento, los productos o los servicios de un com- petidor.

La demanda del interesado, dirigida a la Dirección de la propiedad industrial, puede anteceder a la solicitud de patente o de registro de una marca, o complementar el procedimiento de registro, como una for- m.i de crear la legitimación del proniovente que, de otra manera, care- cería de interés sustantivo en su solicitud. Por ello, de la demanda se corre traslado al propietario de la patetite, de la marca o del aviso co- mercial registrados, o al presunto invasor, falsificador, imitador o usua- rio ilegal, para que dentro del plaza que se le señale2hcurra a enterarse de los comprobantes en que se funda la pretensión de nulidad del registro y presente las objeciones u observaciones que considere pertinentes. Es- tablecido el debate y continuado el procedimiento, se dictará la reso- lución administrativa que corresponda (art. 233). Ahora bien, la con- secuencia primaria de la contradicción procesal es que, cuando las ?re- tensiones son directamente opuestas, una de ellas resulta eliminada; de ahí que las declaraciones administrativas hayan de ser estimatorias o des- estimatorias de las demandas, en la inteligencia de que, si resultare lo segundo, queda impedida la parte vencida para acudir ante los tribuna- les penales o civiles a deducir las pretensiones consiguientes.

b) Resoluciunes constitutivas, declarativas y de condena.-Las re- soluciones administrativas identificadas por el articulo 229 de la ley, tienen una incuestionable naturaleza de sentencias procesales, si bien, el de- bate se realiza en forma sutiiaria (limitado a ciertos extremos, procedi- miento sin estrépito de juicio y sin cuestiones interlocutorias), con me- dios de conocimiento restringidos a los escasos elementos probatorios que admite la leyz' y con un procedimiento reducido a una única instancia,

C . SEPÚLVEDA, op. cit., y ARROYO MORENO. op. cit . , quienes reconocen la naturaleza procesal de este procedimiento administrativo, cuando afirma el primero en la p . 1 2 8 - 9 : "Es opor tuna mencionar aquí que en todo prorrdimiento conten- cioso ante la Secretaria de Economia. se ha de respetar P I principio procesal de la igualdad do lar partes contendientes. por l o que toda diligencia. sobro todo las de recepción de pruebas que p o r su naturaleza n o se desahogan automáticamente al afrrcerlas. debe ~ract icarse con citación de la contraria; respecto al segundo, cfr. nota 1 2 .

21 Cfr. ARROYO MORENO, op. cit., p . 1 3 8 : "Resulta inaplicable, en mucho, e1 articulo 2 0 2 que se estudia. porque al hacerse, seguramente no re tuvo en cuenta la indole especial del procedimiento administrativo, que es más rápido. más elástico y menas formalista que el procedimiento civil. y p o r lo mismo. las normas que el Código Federal de Procedimientos Civiles contiene. en materia de pruebas, resultan en muchos casas inaplicables, debiendo señalarse a t i tulo de ejemplo, los siguion-

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTRlAL 127

porque el amparo subsigiiiente tiene características de recurso excepcio- nal, esto es, de casación.

Esas sentencias administrativas han sido relacionadas con no menos de nueve acciones (pretensiones) que tienden, no sólo a la declaración de que los hechos especíiicos están regulados por la ley en un sentido dado, sino a la creación de situaciones y a la imposición de penas;$' asi se enumeran: la acción (pretensión) de persecución por invasión de derechos de patente; la de hacer cesar todo acto que restrinja, entor- pezca o impida el ejercicio de los derechos de la patente; la nulidad de patentes; la de persecución de falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas y de los avisos comerciales; la de unlidad de los registros mar- carios; la de extinción de marcas por falta de uso; la de persecución de usurpación del nombre de cotiiercio; la de cesación de los efectos de los efectos de la publicación del nombre coniercial; y contra la confusión dr productos y establecimienkx, esto es, la de protección contra la com- petencia

Hny una aparente divergencia cuantitativa y cualitativa, entre esta eniimeracióti y la contenida en el articulo 229 de la ley, que sólo senala cinco grupos, de mar:era qiie pudiera suponerse, o que la ley iio ha reunido sistemáticamente las acciones (pretensiones), 0 que la doctrina rstiiiia cotiio declaracioiies adriiinistrativas, resoluciones qiie se apartan del gru- po. Una ligera reflexión sobre las acciones (pre:ensiones) no iiicliiidas rn cl articulo 229, muestra que no tieneti un propósito inmediato dife- rente y, por conseciiencia, que no llevaii desde luego a resuluci<incs de un contenido especial. La primera cn ordcii a lo eniimerado, es la Ila- niaiki de persecución por invasión de derechos de patente, que s i comete en los casos de los artíciilos 7" 84, S5 y S6 y- que corresl~onde al tilular del privilegio o a su legítimo causahabicnte. Su firialidad en e1 ordcn administrativo es que la Secretaria declare la existencia dt. la in- \.;si611 desde el p~iiito de vista técnico (art. 89) y, ohteiiida la niisma' se piiblique en la Gaceta de la propiedad industrial y se liaga dei cono- ci~iiieiito de la Procuraduría general de In Repí~blica para que ejercite la acción penal coirespondiente. Es verdad que alcarizada la declaración se sigue un proceso para lograr tina seiilencia de condena, pero hasta <loi;<!c llega la potestad adniinistrativa, no se advierte diferencia entre esta ficclaración de invasión y las restantes que riiencionn el artici:lo 229. Por tanto. el error doctrinario estriba e11 añadir I;i idea de perheciición coino pretensiór. inicial de los interesados, cuando, todo lo más, sólo

2' C ~ S A R SEP~LVEDA, op. ii!. p. 123-4 . '3 Id . . p . 121.

128 HUMBERTO BRISElPO SIERRA

huscan la declaración para que el Ministerio público esté en posibilidad de perseguir en juicio la sanción del delito.

Si la doctrina y la ley coinciden en la mención de la accióc (pre- tensión) citada, con la sola salvedad de que el articulo 229 se contrae a la declaración administrativa misma, en tanto que la doctrina tiene presente todo el panorama procedimental desde lo netamente administrativo hasta lo judicial ; respecto a la segunda de las citadas, esto es, la de hacer cesar o desistir, sencillamente hay un error sistemático porque, aun habiendo contención, no existe declaración administrativa, ni se necesita para acu- dir directamente ante los jueces federale~.~' E n la tercera: la de nulidad de patentes, no hay problema, porque la doctrina se limita a lo declara- tivo que menciona la ley; pero en la cuarta: persecución de falsificación, etc., se vuelve a cometer el error de confundir las pretensiones (sendas para cada proceso) con la sucesión de procedimientos, sin parar mientes en que, por lo pronto, ante la administracien contienden o pueden con- tender dos particulares, en tanto que ante el juez penal, el cambio de sujetos es forzoso, puesto que la acción la ejerce el Ministerio pública, y el juzgador es juez ordinario perteneciente, además, al poder judi- cial, y no un órgano administrativo como la Secretaria que, por lo menos formalmente, no ha sido todavía designado como tribunal, ni siquiera administrativo, si bien materialmente funciona como tal. Por lo que respecta a la quinta acción (pretensión), vuelven, doctrina y ley a coin- cidir, puesto que ambas se limitan a hablar de la declaración de nulidad de los registros marcarios.

Lo mismo sucede en la sexta (declaración de extinción de marcas por falta de uso) y en la novena (confusión de productos o estahleci- mientos) ; pero en la séptima y en la octava se habla de dos efectos con- deiiatorios: persecución de la iisurpación del nombre comercial y cesa- ción de los efectos de publicación del mismo. Toda la discrepancia cuan- titativa y cualitativa entre la ley y la doctrina radica en que ésta ha separado el caso de la usurpación del nombre de comercio como una forma distinta de la persecución de falsificación o imitación que limita a las marcas y avisos comerciales, al tiempo que trata de la cesación de los efectos de la publicación como de una pretensión autónoma que, se- gún reconoce, se limita a la posibilidad teórica de pedir una declaración de que" "están presentes ciertos hechos o determinadas circunstancias, que alteran la situación primordial bajo la cual se hizo la publicación".

- !+ 1 5 9 a 160. 25 CALAMANDREI. 133-4.

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTI\IAL ! 2 3

, , . ~ ! : I~<, . : I : I I<IT, l , ~ IIL'<S I~,OIX!,!~: ,le I:i cxpiic;ición docti-iiiaiia, rstr i lx~ en

Iia11i.r p:i:,,Lii ilc r i l i i ~ e <! i ; , . :i 1:i ilici:ii-acióii ;iiliiiiiiistrnli\.a sigu,:, i1 piic- LIV .si.:,~iir, 1111 ~ ~ s o c c s , ~ I>:IKI ~Ic i i ia i i~~?~i- IIII:! cniirlciin y [e11 cl s i ip~~csio de la pr<~t,~:i~.;i:ri i 1 i cc-;ici<;ii i!i. cii.~.;os <le 1;i piI>licaciijn) i i i i l>r~icrcIiiiiii.iito (,ir j.. , , : i . < , , c < ., 1 : .. ~ i i i ' \-,i!i!iii:ii-i:i coii cicctoj c«ii~titiiti\~o~.'" ' I1«r rli<! pct-ti-

iici:tc. :,si S : rii foriiia ~iiciiit;~, recoi-<¡:ir el criterio !Ir C;~l:.l~::ii~ilrci ri.hi,c:.to n I:rs <Iiiertritcc .ci i iei i~~ia~ jii-isiliccioii;~les eii :j,-tle~~ :i ?,II cwi- ti 'nii!~: "l~lcii ir~ito ptiiiicrii i iiidiiectil~le <le las p:-o~iilr::cins i s iri de- clar;ic~iO:i <Ic cci-tcza. cstii es. !a ilec1:~r;icióii (dcri\,arla <Ir !;i coiifroiitacii>ii eiili-e i!ii:i 11»:.1i1a jiiriciic:~ iii11i.i c.xiit~iitc y c i r l . t~s li~clios !.a n c ~ ~ ~ r i i l o s , cri In rii:il, cniiiu se Iia visto en el $lYI se coriceiitra la Ikiiiiada aplica- ción dcl rlcrecho). rle que uii coiici-c:o lieclici especifico es t i regulado pcJr i!ii ciri-to precilltii juridico ii~<¡i~ii!i!a!iz:!<lo: iiechraciiiri qiie el jiiez pri~ycct;i cii el pasailii. colo~:iiidose vii I:I liosiciiiii dcl hi.;tori;iili~r qtie, iiicl:ii::~.nclci u fiuslcriosi, coiisiclera y pune eii claro cveiitus )-a ijciiiridos y, coiiii, hilcs, no riiodificribics F".

"l'ero In dt~ckiiacióii de ccrtezn no siciiipre basta para agotar cl con- tenido <le la proi-icleticia de cognición; en el ciial, en ciertos casns, a los efrrtci.; rlr I:i declai-ncióii de certczn se acniiipañ:iii o t r o cicctos ulteriores, rrlei-ililc~s, ii« y:i al pasriilo, sino al poiveiiir. En vista de este pliis que puc<le acoiiil>aiinrsc a in clccl~racióii de ccrtcza, las provi<leiicias de cog- iiici,>,t sc ~iiiccii~ii cl:iii;c:ii- i.ii tres tipos: u) <!e dec1:iraciiiii de iiiera cer- teza: i , ) ci~iislitlitiv:.~: r) !ir cr,ildci:n. Co??líiiinietite la rioctriiia I1:ibia a estc i-rspecto dc tres tipris (le "sciit~ii?ins", ya qiic la seiit~iicin cs !n for- ina que, C I I la iiinyor ]~:ii-ic !li, 10.; c?.sos i.c;.ictcii las pi-o\-iilciicias <le

. . . ci~gtiic!!i;i ; prro iiosot!os p ~ T m i i ~ i < : s eiiil~lear iiria deriuiiiinnr-ióii ni;íh ge- néricn, ]:ni-que pueden csistir pl-ovidciicias (Ic cr~gniciijii da<la.; iio en fo?tiia 'le siiiteiicia (por ejeiiip!o la coinclerin dada r n forma <Ir ~leci-eto dc apreiiiiil, art. 633) (C;iiaiiiaiidrei, ufi. c i t . pp. 133-4 ) .

1.n triloxía !le proiiuiicinniirtitos se ijbscrv;i cri rclncióii con las ac- ciones (pieteiisiones) qiie eiiiiiiieran !a <loit;-ina y In Icy ilc !;i Propiedad iii<liistti:il, porqiic cons t i tu t i~ i es 1;s 1-cioliicií>ii que s r eniitiera par:i con- scgnir In altciacióri de 1;i siluacii>ii iiiici;tl I~a jo la ciial se Ii'zo tina pu- los procesos cii que se l>ers i~i ic !a iiivasión de dcreclios de patente, de falsificnciiiii, iiiiitacióii o uso ilegal ilc las iiiarcas y avisos ; de pcr.;ecitciÓii de la us~irpacii~ri del rioiiibre y tcidris Ins qiic rec;iigari favoral>lriiiente so- hre la rep:ii-:iciiiii !le iiis daiios y perjuicios. Y seiiteiicias de decl:iración cIc certc.<a io son todas las restantes, ctriitidas por la Secretaria, aun

SEP~LVEDA. op. i i r . , p. 160.

130 HUMBERTO BRISERO SIERRA

cuando no se presenten la pretensión persecutoria en materia penal ni de resarcimiento civil; pero con toda claridad se ofrecen ejeiiiplos en las de nulidad de patentes o registros marcarios y de extinción de marcas blicacióii del nonibre comercial; de condeiia son los fallos recaidos en por falta de uso.

2. Objeto de las sentencias.-La enumeración de las resol~iciones que puede emitir la Secretaria como consecuencia de los exáineiies que lleva a cabo, sea de oficio, a petición del Ministerio público, de terceros interesados o, en general, de aquellos que, en ciertos casos la ley con- sidera legitiiiiados, permite hablar de dos grupos principales de senten- cias: administrativas y judiciales. Con la atención limitada a las prime- ras, la clasificación resultante es de sentencias constitutivas cuando el acertamiento surge en la via de jurisdicción voluntaria, de condena cuando aparece conio resultado de una sanción administrativa, y declara- tivas, que son las más, y que se encuentran enumeradas en el articulo 229 de la ley:

a) E1 acertawziento de la causa.-No obstante que las resoluciones ad- ministrativas del grupo declarativo, se litiiitan a una misma manifestación estimatoria o desestimatoria de la demanda, su coiitenido sustantivo es diferente según se refiera a la nulidad de una marca o patente, o a la invasión de dereclios de la patente, y así sucesivamente en los casos restantes.

Además de que un análisis encaminado a descubrir el antecedente material del acertaiiliento administrativo, conduce a distinguir entre la iniciativa pública y la iniciativa privada para la observaiicia del derecho y, con ello se alcanza la noción del derecho subjetivo, también se pro- picia la separación <le lo que Calamandrei llama derechos disponibles e indisponibles (p. 53). Por tanto, una primera noticia de la necesidad del proceso adiiiinistrativo se encuentra en la naturaleza de los derechos y privilegios concedidos por la Ley. La "causa" del proceso que, como se verá después, tiene el carácter de requisito de la pretensión, no se corres- ponde por entero a esa esfera de la libertad individual en que el sujeto puede querer 0 no la intervención de la autoridad, sino al grirpo de causas atiiientes al orden público "cuya observancia es snstraida, en me- dida más o menos amplia, según los casos, a la libre voluntad de las par- tes y a la valoración discrecional que las misnias pueden hacer de sus intereses iiidividiialcs", tal y como lo expresa Calamandrei ( p . 53-4). E s de ahí que el acertamiento, esto es, la identificación de la ciiestión debatida, alude a causas de orden púliliro, aunque los sujetos sean pri- vados y sus relaciones convencioiiales pertenezcan al ámbito civil o mer-

DECLARACION DE PROPIEDAD !NDUSTR!AL 1 3 1

t i , c lo quv eii el proceso adiiiitiistraiivu se contenipla es una ci~iiiral~osicióii re1;icioi:ad;i con derechos y privilegios que otorga la ley y que tutela 1;i Administración activa, tal y coiiio se ad\.ieitc con toda pxcis:i>ii c i i e1 caso <le las cleniniidac de extinción por uso (le iiiarca re- gistrada, dc invasihn, de uso ilegal i i de la confesióri a qiic se refiere el articulo 263.

6) C(;iiciu.sión del pvocsso.-Es bien sabido que el acertamiento ju- risdiccioiial y la satisfaccicn de las pretensiones en 61 deducidas, hay sieiiipre iin lapso in ís o menos l a r g ~ y una circunstancia decisiva que consiste en el cui;ip!ii~iiento de la ie~itencia. A1 hablar de la garantia ju- ris<liccional, asienta Calaniandrei que la tiitela del delecho, preformada por la ley, es el pvilrs !ógico de !a acción, "esto es, el previo estableci- niiento por parte del Estado (le los tncdios liricticos idóneos para hacer respetar el dereclio" (p. 5 5 ) . De modo que ki garantia jurisdiccional con- siste e11 poner en práctica, por parte del Estado, los riiedios dispuestos para Iiaceilo observar, iiiedios que, inclusive, pueden llegar a la coacción, si !>¡en ésta aparece eii un segundo nioiiiento, "e11 otro mandato, secnn- dario y accesorio del primero, por el cual el Estado or<lena a sus propios órganos (jiirisdiccioiia!es) observ;ir irii cierto coiiil>«rtaniieiito en el caso de que el iiiandato priiiiero haya quedado inobscr~ado" (p. 56).

Sea cnalquiern el ciiteriu que iiierezca a los procesalistas la natura- leza jurídica de esa segunda parte, indiscutibleniente ya no se trata del objetivo inicial de emitir un acertamiento que decida la caiisa sometida a la jurisdicción; pues todavía cabe acudir a las inisiiias observaciones <le Calaniaridrei (insospechable respecto a la unidad dcl proccso desde la dctnari(1a hasta la ejecución forzosa) que destaca el canihio de dirección del inan<lnio: "el niandato priiiiario establece una obligación de conducta a cargo dcl sanitario (obligación de dar aviso de ciertas cniermedades a la autoridad) ; el niandato sancionatorio se dirigr. cn canibio, a los órga- nos del Estado a los cuales compete rl poder de casti:nr al culpable. . ." (p. 57) .

Ninginia dii<!a existe [le qiie el p roceo adiiiinistrativo tcrmina con el acerlaiiiirrito, ciuitiiio en una setiiriicia, en qur se declara estiiiiatoria o clesestiiiiatori:!:~ie~ite la pretensihii (le la <leri?irida, pero así como en los supuestos cii que: 1;: garantía jiiris:liccional requiere de iin procedi- niii.iito subsidiario de ejec:icióti forzosa, se presenta iin prolongainiento <le i;i causx, lo !iiisiriu, vuarido la declaraciSn adniinistrativ;< decide la invasión o la falsificación, la iiiilidad o la extinción por falta de uso, surgr la riecesidad de continuar accionando para alcanzar e11 otro pro- ceso la saiición respectiva. L)e nianrra que, sin conformr al artíciilo 233 de

1 3 2 H U M B E K I O BRISENO SIERRA

la ley, cl proccso admiriisti-ativo tei-iiiiiia con el dictado de la resoluciót~ que corresl>oii:!a, la causa total iio perece sitio liasta el agotaiiiiento (le los posteriores 131-ocesos jiidiciales.

c) Trasceíldencia de in rcsu/i~ció~z.-Eii diversos preceptos cxponc la ley la iiiiporia:icia de la declaracióii administrativa. coino antecedente iii-

eliininalile para la coiistitución de los procesos judiciales subsecuentes. Desde luego, sobre la invasión de los derechos (le iina patente, la Se- crctatía se liinitará a exprcsar si deteriiiinado aparato, rnácjuitia o pro- cediniierito, 11.-oducto, modelo de alguna nianufactura o dibujo ornamental, fabricado o iiiiportado, es igual, substancialniente igual o seiriej;inte a lo que aiiipnra determinada patente nacional vigente, de tal manera que los derechos que ésta confiera, puedan considerarse iiivadidos en todo o en parte (art. 85) ; también podrá expresar si deteriiiiiiado uso o puesta en práctica de alguna máquina, aparato o procediiniento, debe considei-arse como un acto de explotación industrial coniercial (art. 86). Estas declaraciones han de foriiiularsc [lesde un punto de vista técnico y no "prejuzgarán" de las accioiies (preteiisiones) civiles o penales que pueda11 ejercitarse (art. 89) . Las declaraciones de nulidad de iiiia pi- tente serán emitidas cuando se llenen los extremos que señala el artículo 93, y la ca<lucidad dc pntentes e irivencioncs, y su entrada al doiiiinio publico, se declararán en los casos del articulo 94.

E n lo que toca a las marcas (reglas que por extcnsión se aplican taiiibién a los avisos y iio~iibrcs comerciales en lo conducente), la ~Ircla- ración en tiinteria de iniitación, fnlsificación o uso ilegal, se hará desde el punto <le vista técnico, taiiibiéii, y no "prejuzxará" de las acciones (pretrnsiones) civiles o peiiales que puedan ejvrcitarse (art. 195). 1.a nuli<lad, cadiicidad, rxtiiición y cancelación del registro, se declararán cuando apare,zcan coiriprobados los particulares de los aiticulos 200, 203 y 204 (y 228 para In propiedad de nomhres conicrciales).

No ob5tdiite la advertencia de I:i ley, cn el sentido de que la decla- ración adiiiinistrativa no "preju,zga" de las pretensiones civiles o pena- les, lo cierto es que la ausencia de uiia resolución estimatoria de la de- manda impide el proccso (civil o penal) posterior y sólo rn los casos antes citados, de los artículos 257 (penas a los iinpresores y litógrnfos que dolosaniente fabriqueii ~iiarcas falsificadas, etc.) y 243 (pretensión de hacer desistir) es factible la iniciación del proceso judicial.

E s por ello que en la persecución de los delitos que comprende el capítulo 11 del título VIII, especificamente en los casos de imitación, falsificación o uso ilegal de una marca y en el de la confusión a que se refiere el artículo 263, "será requisito previo para su ejercicio, la declara-

cZiin í ~ l a t i v i ~ 11~>clin liar 15 Scri:lt:~ri:i'' (i'rt. 264) ; y otro t ~ i i f o c:lhc decir r isl~ecto a lns c:isrls <le ex~>lot:icií>ii o ilii:>nrtaiiciriri ilr::nlc:; t . 215), qii:. riin!licii>nan el cjcrcicio de 1x :i:.cii)ii peiial a 13 j1rc~i:' ~1c~rI;ir~ición O<, 1;i Sccrctai-i;i' tal ci~iiio e:: iii::l,?rin civil y penal si:cedc coi1 !a de- *ii:iiirl:i (lc (laiios y prrjiiicios i r r t s . 2-17 y 26.5').

3. Ci>iiii.:~:do drl nrrrtninirnto.-Ana?;zar,lo cl ril~jctri (le la conlra- 1ir~tsiii.6~1 <le iiitrrescs, cl coiitciiido <!el ricer-hmiriito ~!dniiiiistiirti\o queda ri:~liiiiitailo por los puiitos cr!ntrorcrti<!os en el jiiicio. Sin e i i i l~nr~o , la circiinst;inci,~ <le qiie, tanto la Secretaria. criiiio el Ministerio I'iiblico 1111ccIan iniciar el procediiiiiento de derlaracibn ;idtninistrativ:i. iriíluce al posll~lc error de que en esle canipo se eiiiita. no iiria sentencia. sino un siiiiplc ;~ccrtaiiiieiilo adiiiiiiistrativo, igiial o parrcirlo al qiic. cn el cam- po fiscal, se dicta respecto a 1:is situaciones <~iie clan orijieii al erCrlito csi$l~lc. Pero aun cuando sólo se tratara (le casos <lu(los«s ( y lo discu- ti!;!- <le esta actividn<l administrativa aiiniirit:r cuciido qc adiicrtc <lue la niisiiia ley -art. 232- clcnoi~iiiia acción al procedin?icnto oficioso que si- xiie 1:i Srcrctnria para forniiilar nlgiiii:! de las dcclaioci«ncs de qne trata el titulo VT), 1:1 pre!;eiicia <le iiii pri~ccsr~ es absoliita~iiente cierta rii aque- llos c;isos de contienda ante la A<liiiinistración. Quizás lo Único que se requiei-a, sen l;i clnsiFi<:ación <!e esas seiitencias y el análisis de las ra- zones siiiicietites de sil estal11cciniirnt0, todo lo ciia! se aclara a la luz de las explicaciones [le Cal;iinaridrei, conio en segiiidn se intcnta de- niostrar.

a ) Iiic<-rtidirii~lvr de lii prctcnslj?z.-El sector <Ic los (lererhos de la propierlad iiicl~islrial miicstra un excelciitr ejeniplri (le la tutela jiiridica <le1 Estado s ~ l ~ r e las rclacioiies priv;idas, que s r cjerce desde su reco- iiociiiiiciito Ii?$t:i sil cancclacióri, pasaiiclo por la prrió<lica renovación y la periira~iciile roritiiigencia de su coritradiccióii. El anliquisinio siipiies- to (!e que I:I jiirii<!icción ticric c«iii» c;iiisa I;i proliil~icióri <le la aiitode- fcri.a, i:.iciieiitra :!rjul su ni:is patente refutación. porque (lcscle los casos <le juris~licrióii r<iluiit:iria hasta las declaraciones arlrriinistratirai qve pro- vicneii (le uii proceso iii<lisciitibie, la jiistificaciiíii del pronunciaiiiiento ~ s ! i 11icii :il>-~i-tarIa del ejercicio dc los ileieclioi por piiipi:i ;iiitiiriclarl y cn criritrn cli' terceros.

Eii I-eali<la<l. lo iiiás qiic pricclc clecil-se a cctc rc i lxc i i~ es, crinir, lo indica Cnl;~i~inriilrci. qii: "cn e1 I<sta<lo iiiodcrnci y <Ir i i i i iiiixlo iiiis eiri- dc:iic ciiaiicli~ iiiii se cxticiidr y se 1i:ice i~<iieti:.iite CI c~ i i t í o l de ¡a auto- ri<l::d p<iI~licn sobre 1s virln <?e los i:idi;-icliios. :: sc rest~ii igc en:-respon- ~l~ci i t i~ i i ic~i te el cniiipo dcjcdo ;i I:r aiiioiiiiii~in privaiin, la ohsc:\-aricia del 11~;-echo sc coiivirrte, dentro dc la jurisi!ic:ií,i!, en la iinaliclad doniinan-

134 HUMBERTO BRISERO SIERRA

le; tanto que puede haber ejercicio de función jürisdiccional al solo oh- jeto de asegurar la observancia del derecho, a u i ~ en casos en los que no hay paz alguna que mantener, eii cuanto no existe n i ~ ~ g ú n conflicto de intereses eiitre las partes, las cuales están perfect,irnciitc de acuerdo en querer conseguir un cierto efecto jurídico" (p. 103).

La constatación de lo que antcccde se da en la hipótesis del artículo 76 que habla del exameii extraordinario de novc<lac! para determinar si un objeto o procedimiento está11 o no patentados en México y, consecucn- temente, si se le invade o no al fabi-icarlo, lo mismo qiie sucede cuniido el examen tiene por objeto averiguar si el invento tiene o carece de novedad y si, por tanto, está fuera del dominio píiblico o pertenece a éste. Algo semejante podría decirse de aquella declaraciii~ que se cir- cunscribe a hacer resaltar que estiti presentes liechos o circ~instancias que modifican la situacióti bajo la que se hizo la publicación del nombre c~mercial.~'

Calamandrei ha denominado interés procesal a la circuiistancia de que el interés sustancial no pueda ser satisfecho sin recurrir a la deci- sión jurisdiccional. Más adelante se verá su importancia especifica, pero desde ahora es factible recordar su:; palabras, en el sentido de que se pueden "presentar en la práctica ciertos casos (véase, anteriormente, $16), en los que, aun iio siendo todavía exigible la prestación y no pudiéndose, por consiguiente, hablar antes del vencimiento de la obli- gación de incumplimiento de la misma, ha surgido, si11 embargo, y ha tenido manifestaciones objetivas, una cierta situación de falta de certeza en torno a la existencia del derecho, la cual puede hacer prever que, precisamente a causa de ella, el cuinl>limieiito al traiiscurrir el término, será denegado: en previsión de lo cual el valor econóiiiico del derecho se encuentra desde ahora disminuido" (p. 194).

Los ejemplos, como dice el profesor florentirio, puede11 ser multi- plicados y, uno de ellos, es el que ahora se menciona, el cual alcanza su sentido procesal como situación dañosa de falta de certeza que "no pue- de ser removida sino iriediaiite la declaración de certeza oficial hecha por el juez". La Secretaria dicta, pues, una declaración de iiiera certeza que economiza a los particulares (y a otras autoridades) los superfluos esfuerzos que eiitraíia uiia contienda en que no hay la convicción del de- recho a ejercitar; y no se piense que aquí falta o es iiriprohable la con- tienda procesal, porque ni la ley distingue, ni olvida el supuesto de que el examen se haga: dc oficio, a petición de cualquiera persona o por mandato judicial.

2' SEP~LYEDA. p . 1 3 6 .

b) Pvrter?sio7ii2.s qzic ;:ecesitan YCCU~I(ICI~~IIL'~L~~ ~firi!~l.-Otr« cs el cclni- po [le Iris decl;irariones que iiiericii~iia el articulo 220, pero no muy alejado del nntcrior, puesto qiic ~;:iiihién i~:-sigiic inrü certeza oficial. E n rleter- iiiiii:iclo n~omeirio dr sil ol~r:~, Calaniandrei explica qiie 1;i xarantía ju- risdircioiial crjiitra la falta de certeza dr! derechr, purtlc priiier en peli- gro In ltxnli<i:id. tal coino !ti II:ICC~I I:IS tr:iiisgresiii~i~s !le i i l l i~iai-,dato ya cierto. Piiedv ocurrir rlur la ~ayueclacl <le I; i iii~rnia 1 1 In "cliiir.iiltad de ; . . i I l l ; ic , cirriiiistaiicins 11~. Iieclio r.ii 117: :.npueitri <:::li.ciiii.« !eral preciso. procliizca ctitre lo.? cci:;sociados uii est:ido rlc falta de crrteza eii torno a la existencia o 121 extensión dc iin determinado precepto, de modo quc, aun no Iinl>iendo llegaclo toil;ivia el mninc,iiio de liacerlo valcr, sea des& nlii,r:i prc\.isihle que, 11:-r.cisnnietitt, rrlnio ciiiisecuencia de esta falta dc reriezn i-esultaiá aui~ieritado. ciinndo el momento Ilesue, cl peligro de sil transgrcsiijn" (Cnlaiiiatidrei. op. ci!. p. 71). Ciiando lo que Cala- 1 a 1 1 r e i 1lam;i sensibilidad jiiridicn. Iiac< aparecer como inobservancia del dercclio 1;i simpli falta <Ir certeza, el Estzdo se halla en el uso de inlervcnir en ví;r preventiva para crear es2 certeza indispensable, fenó- meno qur tirtie cicrta vinculación con el supuesto de l;i transxiesióii en que t;iinhibn el Estatlo Iia de proceder a una declaración de crrteza del precepto vi(1lado (condena), "pero eii tales casos, la declaración de cer- taza no es fiii en si rnisma, en cuanto la misiiio está destinada solamente a !wrvir coiriu piieiitr de paso hacia la actiinción de las inedidas cjccu- t;r.i ." "p. 72). .

I'iir-<le concluirse. sobre, estas explicaciones, que la declaración de siniplc o inrra certccza es la g;!rantia jurisiliccional qiie tiene por objeto la prii~liiccióii dc crrteza. En cambio, cuarido la declaración no es más que una ~ ~ r r n i i s a para otra.. formas de garantía, contiene el acertamiento del tiianil:ito sancionatorio y, cabalmente la iinportancia de ln (leclaración adniiiiistrativa en iiiateria de propiedad industrial, estriba en esa certeza tbcnica que permite a las autoridades ju<liciales conocer del proceso san- cio~iatorio.

c j Prelcnsiom.s de ronstiiución.-Si la caracterizarióii de las senten- cias clc sliiiplr o iiiera certeza ha i~riginado serias observiiciones entre !lis ~~ruccsa"li:;t:is.':' 1x5 (lii<l:is respecto ;i 1;i esisteiicia de resoluciones sim- A-

1" Cfr. LOIIETO, y SENTIS MELENDO. Para c3 estudio n i r áei~llado de estas resoluiianrs. rl ar~ icu lo de LUIS LORETO Lo senrencio de deilaroci6n de simple a de mero cerrero. incluido en las páginas 41 1 y ss. de 'Es tudios do Dereclio Procesal en honor de Hiico Alsina". en que analiza las opiniones de SENTfs MELENDO. traductor de CALAMANDREL. introductor do los vocablos declaración de simple o mP>a C C I C D 7 ñ .

pletncnte constitutivas es mayor.?!' "Este aspecto de la jurisdicción (que, coiiio se advcrtli-a, cstá en el coiiii~i de la Ilaiiiada jurisdicción volunta- ria; véase niás adelante, 23), cuya iii~portaiicia va decreciendo para- lelaniente con la extensióii del control del Estado sobre campos cada vez tnás vastos de la vida social, responde a la siguiente finalidad: a que el cariih:o de ciertas rilaciones o estailos juriclicos no puede ocurrir sino previa declaiacióii jurisdiccional de certeza de los requisitos que la ley exige a fin <le que ese cambio pueda prodiicirse" (p. 74) .

Coii anterioridad se Iian visto cjeniplos de resoluciones constitutivas en materia <le propiedad industrial, lo iiiisino e11 su iorma procediiiiental de jurisdiccióii voluntaria, que contenciosa. Blsta, pues, reproducir ahora que estas sei~teiicias tienen por fin, gerieraliiierite, crear las pruel>as su- ficientes para respaldar las pretensiones de posteriores procesos: esta es, por lo nienos, la situación en el caso del examen extraordinario (arts. 26, 75 a S3 y 93, frac. 111, de la ley; 61 y 62 del reglainento) que tiende a esclarecer si la invencióii amparada por una patente era o no nueva cuando se solicitó el privilegio;" y otro tanto puede decirse del aviso que da la Secretaria al interesado en la cesión de los efectos de la publi- cación de un noiiibre coiiiercial, para que sepa que al continuar utilizando ese noiiibre su actividad se considera dolasa (arts. lo, 215 y 216 de la ley y 85 del r e g l a n ~ e n t o ) . ~ ~

d ) Prete~zsio+z~s de rundena.-La circunstaiicia de que entre los pro- cesos penal y civil y el a<lnii~iistrativo medie un desplazamiento, no im- pide la interdependencia, ni eliniina la continuidad de la causa genérica. si bien explica la autonomía de las decisioties y la itnprocedeticia de pre- tender en un proceso lo que es materia del acertamiento de otro.

E l l>ropio Calaniandrei explica que la foinia "iiiás evidente y más ruda de inobservaiicia del dercclio es la que consiste en que la persona tespecto de la cual nace, de una norma juridica, un concreto precepto individualizado, que le ordena tener un cierto coiiiportai~iicnto positivo o negativo, se coinporte de un modo diverso del prescrito por la norma" (p. 61) , lo qiie conduce a la necesidad de obtener, adeiiiás de la certeza oficial, la coacción jurisdiccional. La garantía que se iinca en esta fun- ción estatal cuiiiple, en relación con los derechos de pro~~iedad iridus- trial, todos los fines que numera Calaii~aiidrei : o) una ptesióii psicoló- gica sobre la voluntad dcl obligado a iin de inducirlo, si todavía es tieiiipo --

2"SObre el p a r t i c u l ~ r puede conlrantarse JESÚS TORAL MORENO. Apéndice a la obra que tradujo dc PEDRO LAMPUÉ. La nocibn de acto jurisJicciona1. Ediio- rial Jus. MGrico, 1947.

SEPÚLVEDA, p. 136 a 139. 31 Id., 1 5 9 a 160.

DECLARACION DE PROPIEDAD IN1)USTRIAL 137

( y err i:iuclioi casos lo cs , prcciso~iieiitc ,>u,- ui>ra <!c !a dciI;izaci611 ad- 1ii~ii~str3tii.ii) a ajiistarse voiu!itai.i;iiliriite ai prci.rl,tu: 0 ) i l l l i l ?:it¡3fac- c rlirrct;~ o n i ; i i i c l ~ i l e ~ i ~ e clcl itiierCs tutcl:i<lo prexiiidieii(lo <le 1:i v~iliiiitacl ilrl ol~li~:i i l i~ prro a sii coiin; y i-i iiii:i sujccii~ii (le1 autor de 1:i iiifracción n iiirili~las nilictivas de cxl~incii;:i (p . 6 3 ) . Siilo í;iieda ::<ir iipctir <;uc ?s:is 11retc1iiioi:es <le coiiiiciin no piirrliii llc.lI:i!ilsc el1 cl p r o r c o acliiiitiistrativ<,, si110 en los postericircs n los cii:iles sirce de an- tccr(!ei:te y jiistificncióti.

1. La rcsoli,ción dc rcrtc-n of'cin1.-Hay cn In o l~rn de Calaniaiiilrei pcrs<inalis:«ias ~o?cepcioi~es qiie no se han di\-ulca:lo en 1;i iiiisnia ex- teiisií~ii y profuiidi<la<l que cl resto <le su rxpi~iiciiiii. rs~ecialii!ciitc acjué- lln que plrece prololigar las tesis clrioveii~liaiias. Posilileiiici:tc por ello, o I~icti piirilue el iiiisiiio autor <le la Cnsnr'<:ii no se atrevici n <liscrcpur aliiirtanierite 11c sil niarstro. sus ol~servacioiics han pnsaíli~ clesn{~cicil~i- das li:ista ciertu piirito. Por ejcniplo, al rccliaz:ir !a teíiiin de la acción conin iin 11erecho abstrncto <le olirar. explica qiie "!os argiinieiitos (le que se sirven SUS iiiantenedores son estrictanictite atinentes al caiiipo de la co:niciói~: los tiiisriios hablan de un drreclio ahstiacto dc ohrnr. srilo eti . . ciiniito la p;oridetici;i a la cual la :icc;Ún se dirija. sea iina ílecisióri <les- tiri;irla a juzgar si In deiiiarida del riclarnarile es fiincladn o no" ( p . 171 ) . I'ara quienes la accióti sea iin eleinento iicta exclusivaiiie!itc ~iroccsal, Calnniniidrci no recliaza la idea <le iin <Icrrchn abstracto <le r r ni sirli~iera en sii presentación cotiio siiiiplr posil~ilicla<l (le accionar y de pcti~ii>riar.~"n realidad no hace sitio siipei-arla y coiticidir cciri aquellos qiie separan t i el campo judicial tres fiiiicioiiei <Iistiiit;is, coiiio diria Alirerlo 1 i c i c c o " ~ a de "acrcditar el derecho <le1 c:iso cniicreto. i!iccIiaiite 1ü aplicnción a éste de las reglas geiicrales; la iiiticióii dc realiziciiiii ior- zosa (Icl ititerés que la riornia tutela; In fiiiicióii de corisrr\.aciJii del estililo existente, eii esyivrri del acreditui~iiriito y dc la rcaliz.iciíIii".""

:m Cfr. N ~ C E T ~ AI.IA~.A-ZA~~~R.A Y CAS1lI.I.C. EnwBiinzoi y iuoriiiidius de oluunos pi<iccs~lisfaa sudomvrironos accrco d e 10 oi-ii<jr". Ed. Elliar, Gucnor hircs. Y 1 . 4 4 : '' . l lrgariamos al resultado. que no qii icic ser una dciinición. de que IJ. acción PS van sólo la jilridi..irncntc cn;u;<!r-ida de recabar i o r pro- vc!rnienros jurisdiccian,~les necesarios p a n o h ~ e n r r cl prcnanriamicnto de fundo y, en s z caso, la P ~ ~ C U C I O I I . r e ~ p e t i o de un,, prc:in\:i>ii iirigtosi."

" ALFREDO ROCCO, Lo sen1rnc:o ccti!l. Idi:nrial, St:;lo. p. 50. Existen opinionca cn el scniido dc qi i r el jciiio c i e r i t i r i ; cs un p i o e d i -

iliicnto do ejecución ron un posible pr2cer.l cu;indo el drnimiiado se opongi. rnirn- tras que tambivn sc sostiene 12 naruialrri p r u c c s ~ l de i l fase de! cnLbargu, cf r . AL-

138 H U M B E R T O BRISERO SIERRA

Como ese extremo, otros muchos podrían ser niencionados si hnbiere espacio suficiente; a falta de este último, fuerza es centrar la atención en dos nociones de la mayor importancia para el tema: el interés en obrar y las declaraciones de mera o simple certcra, al lado <le las decla- raciones de certeza y coiistitutivns. 1-0 primero, por cuanto se adecúa a la necesidad de instar ante la Adulinistración activa en materia de pro- piedad industrial, para recabar el pronunciaiiiiento que justifique, preci- saiiiente, el interés procesa! en los siibsiguientes procesos civiles o pe- nales. Lo segundo, porque esa calificación de técnicas que da la ley a las declaraciones tiene su cabal descripcióii en las tres categorías enun- ciadas.

a ) Rosón suficiente de la resolución de certesa oficial.-Expresa la doctrina que sin una protección ad je t i~a , los derechos de propiedad in- dnstrial carecerían de justificación y pasarían a ser ineros enunciados teóricos;3s también se afirma que los derechos sustantivos se actualizan en el ejercicio de las acciones como su sanción natural, y de ahí que las contiendas tengan por contenido in<ludables acciones procesales. Pero en- tregado el conocimiento de la primera fase de la controversia, a la Admi- nistración activa, sin atreverse el legislador de 1943 a mencionar "ca- tegóricamente" las acciones atribuidas a las partes, se procuró distribuir la función jurisdiccional en varios órganos, entre ellos, la misma Admi- nistración, con el resultado ya conocido de concederle exclusivamente funciones técnicas.38

Sin embargo, calificadas o no de técnicas, como en ausencia de las declaraciones de la Secretaria de Economía, las pretensiones civiles o pe- nales son improcedentes (arts. 229, 245 y 264), es decir, están impe- didas para prosperar por no haberse alcanzado la declaración especifica de nulidad, invasión, falsificación, uso ilegal, etc.; tal como enseña Cala- maridrei, en la especie falta el interés procesal que "sui-gc solamente cuando la finalidad que el solicitante se propoiic alcanzar mediante la acción no puede (o no pueda ya) ser alcanzada, sino mediante la pro- videncia del juez" (p. 196). A comprobar la necesidad de la prodiven- cia de la autoridad judicial se destina la declaración administrativa, que en esta forma queda justificada coino instancia previa o prejudicial.

b) Su cofnplelne~ztnbi1idad.-Cuando la resolnción administrativa des- estima la pretensión del actor y los supuestos de explotacióii o importa- ción ilegales, de falsificación. imitación o uso ilegal de una marca y la -- -~PP.-.--- ~p

CALA-ZAMORA, R P S P ~ O b i b l i o g c ~ f i C ~ ~ de "Categorias Inslirucionoles del Proceso". en "Revista de la Facultad de Derecho de México". NV 22. p. 215, nota 11.

a5 SEP~LVEDA, o p . cit., p. 115. Id., P. 121.

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 119

prekndida confusión a que aindi. el articulo 263, no son probados ante la autoridad adniinistrativa o ésta los estiina iri~uificientes'"~ las acciories (pretensiorics) para perseguir penalinente a los infractores o civilinente la rep;iración de los daiios y perjuicios son inatcndibles, porque falta ese prcsiipuesto procesal que es el iiiter& en ohrar.

Si hubiera de cc~iicluirse de cstas iinicas preiiiisas, el proceso admi- riistrativo seria :ii?tón«iiio y conip!cto. E s verdad que la sentencia deses- tiinatoria cierra el paso driinitivamente (agoiada la cnsxióii eri 1% de amparo) a uii scgun<!o proceso, por lo nienos con base e11 los nlismos Iiechos, pues 110 debe olvidarse que, según el articulo 231 los "expedientes de pateiites en vigor, de marcas o de avisos con~erciales también vigel?- tes, y los de nomhres coiiierciales publicndos, estaián sieiiil>re abiertos {>ara las proinociones de los iriteresarlos y, por tanto, en ningún caso se considerarán concluidos" (prescripción que, por lo demás. tiene indu- dable apariencia de violatoria del principio ?zec bis in ideni); pero en realidad la improcedencia de los procesos derivados no es sino la con- trapartida del interés procesal y coiisiste eri que, habiéiido?,, declarado la eficacia de patentes y marcas, o la no infracciúii a los derechos del deniandante, tampoco hay necesidad de un proceso de condena, ni si- quiera utiliilad y. mucho menos, probabilidad de recabar el pronuncia- miento de fondo.

E n el caso contrario, o sea cuando la declaración es estimatoria de la pretensión del actor, se observa que la solución adrninisrativa, li- mitada al campo tbcnico de la? cuestiones controvertidas, requiere de una co~riplemeiitacióii jurisdiccion;il que viene a aplicar la cuacción es- tatal que, corno quicrr Calnmandrci (p. 61) . "ti:, puede ser ejercitada sino previa declaración de certeza del dcrecho t:tr g:~rantia del cual la misma es exigida (nulla executio sinc titulo; nnlla poriul sinc iuditio; véase más adelante, § 20)". Con estas palabras queda puntnalizado que, independientemente de la denoniiti;icióii : reso:uciíi~i téciiica. la declara- ción administrativa es, en realidad, una sentencia <le certeza oficial que, en caso de acoger favorablerneiite la dcinarxka, reqiiicre cor1 posteriori- dad de un proceso que añade a la declaración (1- ceiteza del priniero, un filz[s que se dirige hacia el futuro. Cuaiido la dcclaración dc certezi~ no es fin en si misma. está destinada a servir dr paso a esa zarantia jurisdiccional contra la transgresión del precepto. es decir: será sola- cuente una necesaii;~ preparación para poner en práctica los metlios <le coaccióii" (p. 62).

" ARROYO MORENO. o p . cit., p. 139

140 IIUMBERTO BRISEÑO SIERRA

c) S u ejcc~itoi>ilidod.-Al invocar el articulo 231 es iircciso coiivci?ir en que el prob!eiria de la cosa juzgada sufre en el ran,po del derecho de propied~id industriril iin serio quebranto, posibleniente coi110 coiisecuen- cia cle la idea dcl legisl:i<lor de constreiiir por todos liis iiieclios a los particiilares, a vigilar el interés púl~lico qiie se concreta en el coiijunto de requisito, condiciones y actuaciones que deben cuniplir los titula- res de los privilegios.

Pcro ahora interesa delimitar los efectos de la ~IcclaraciOn adininis- trativa en el terreno ejecuti\.o. E s obvio que las seiiteiici;is desestiiiia- torias no conducen a otro resultado que a la niera certeza de las sitila- ciones acertadas en el fallo; pero la deter~ninación favorable abre la puerta, tia SÓIO al o a los pi-ocesos derivados, sino a la n1odificac;ón prácticri del mundo extel-ior. Desde luego, no se está en la especie, fren- te al problema de la pertenencia de la ejecución al án1b:to del proceso o al caiiipo de tin proce~limiento e~traprocesal ,"~ sino que se atiende la cuestriin más simplificada <le observar si en ese mundo externo a la se- rie procesal, se presentan efectos, transforniacionrs de heclio por obra de la declaracibn adtninistrativa. E s obvio qiie rl concepto que se tenga de ejecución puede influir en la certificación del Icrónieno: pero sobre el supiiesto de que por ejecución se entienda la real y positiva reali,z?- ción del fallo, sin o contra la voluntad <Ic la parte desfarorecicla en la sentencia, de innicdiato se ocurre que, casos coino la declaracióii de que ciertos hechos modiiicari la sitiiación bajo la que se hizo la piiblicación del nornbre comercial, son incuestionables apariencias niateriales que con- trarían tina pretensión del particular y cabe entenderlas como ejecu- ~ i o i i c s . ~ ~

En el supiiesto de nulidad de una patente, las negativas de la Se- cretaria a admitir el pago de las anualidades, a registrar las transrnisio- nes, y, eri general, a considerar viva la patente, son actu3ciones forzosa- mente ejecutivas que, en 1;i práctica, se han seguido, inclusive, mientras es t i pendiente el juicio de airiparo."Vrecisado en este sentido el alcance de la ejecución, que puede todavía ser analizada desde la pe:spectiva de la fiicrza, no falta ni la idea de sariciáti, rii la de legititiiación que, según Cal~inandrci (p. Sg), radica en la decisiiin que antecede a la ejecución forzosa. Para esclarecer en cierta ~ned i<h el probleiiia de la cosa jiiz- gada, conviene advcrtir qiie las declaracioiies adiriinistrativas que se atien- den, son pru\deilcias definitivas, puesto rlne definen el fondo de la coii- --

" a Ver nota 34. 39 SEP~LVEDA, op . cit., p. 160.

Id.. p. 1 3 5 .

tiriiil;, y c:~usari estado por Iri iii'biiio quv r r w l t a , ~ i1iiiiipu~i!2l~!es el1 e x o en otro proceso; pero aiite la <lisposiciijii de! ;!itíciilo 2,34 dclii sulioiicrsi C!ll<' 110 5,111 f i? l l l r~ l l l ~ ~ l l ! i ~ d . 5 < [ l l ~ < I ~ ' l;~. ~ 1 1 l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ ' l ~ ~ ( \E <!~S:l~il~!~!;l.. Gil 10 IKlX- \enii-, ; I I I I I Í ~ I I ~ ello se <Ic!n a r~7,iJnC~~; <le í ~ ~ < l c ~ l e c!iic!cii~,~ :i !::S ~ I I I ~ se Iii- ciir-o11 i-:iici- cii la ~>riiiiera o . S i c c l a l : ~ r : ~ l o i l l l c cs- t r is ~!e:~l:irnciotrc.i rriii las seiitiiiciah rc\.is;rl:!es en prores,,; iiiílcpcnclie~i- tcs y lx~:,teri:;res. lii qiie .siii eliniiiinr el ciiiiciy~to de ia ;tiitrlrici?rl <!e la cosa jiizgadn, abre el caiiiirio para iiiin niirr:i caracteriz:icii>ii (le la iiiisiiia."

2. 1-o roiisa dcl pi.oceso.-Si se rinnlizati i:;s prctens:oiirs <\\..e en iiia- tei-in ilc 1iropicc1:id iri<liictri;~l ~>eriijirie:i el c;istigo <le líis iiiir;ictoi-es o el resnriiiiiiciito <le Iiis (laiioz y perjuicios. las llamadas ncrioiies ( y a vcces deiiinii<l:is). ~iresentati cleiiientos de idrntiii:acióii qiie soir los da- tos utiliznliles p2ir:i mniitei1i.r iiitocaclo el ~iriricipio qiic pr<iliiIie juzgar <lo.: i-eics I:i iiiisiiia causa. Esix elciiieiitoi rpie iiidivi<lunlizrii; lo que Ca- laiiiaiidrei Il~iria "iina nccióil roiii~ilcrad;i roiiio > ~ a rinciila en roiicreto" (p. 203), sciii I J ~ K I i l 10s I T I ~ S I ~ I O S <lile pcrinitcri la iílcritiiiiacii>ii <le la cniis;i (p. 205) . o se:,, "piecisaiiicntc el olijcto ilrl coiiociiiiieiiin di.1 jiicz; el cual iii, se ciiiifiiiicle con la accióii, <le l:i iiiiinia iii;inera qiic el prolile- nia no se coiiiiiiir!e roii sil io!i.e:í~ii" (p . 20Ci'i.

:\ rescrvn dc precis:rr deqiiits el a1c;icre ilur r n C;:!ni!iaiidrei ticiie la ~>ni:ilrir;i "c:iiis:i" qiii., por cierto, en sii <iliiiiiiin I I ~ J es aplicable a la cjc- cuciiiii. porilue "el ejrrcicio dr In :icción ejecutiva da 1iig;ir a iin prore- íli~iiiciito. pero no a uiia caiisn" (p . ZOS). con\.iciir. rrcorcl:ir rliie siis elc- incriioi dr iílentilic;ición se cniiiiieraii "cii cl tra(1icional triiioiiiio pri.- soliac, pcritir!ii, railar l>c:iildi y se itidicaii taiiibién Iioy cii !os trcs corriclioii~lictitcs: siijetos o 1x1-scii;as, ol~jeto, iítiilci" (11. 20?). Coii toda coiiriiiiiii, C I .~igiiificado dc esos cIeiiicii!ios < ~ i i e ~ l a clescritri piir Cnlarrian- dri i cIc la sigiiiciite iiiaiici:! : "Ln iiletitificacióii de lus sujetos ti-stn de cstali!iccr quignes soii los litig;iiites, ia dcl objeto ?e dii-ige a dcteiiiiin:ir sol!rt, iliié lili:a; la ic:entificacióii clcl tercer r:c;iienio que cs el titi:lo (o caltsa ! d ) se dirige a respoiider a un;i trrcera c ~ t (po r

" "En i I Dcrccho protesil español se di lerrni ian l a icsolución o , mcior di- cho, la scnrca;ia 'definitiva' y la ' i i i rnc ' (ejecutoria o con autor idad dc cosa ;uz- eada ma:?ri;l): c f r . aris. 3 6 9 , 1 6 8 9 - 9 0 y 1 7 9 6 1.. enj to . civ., 141, 848 y 954 1-. cnj tn . c i im. ( v . t a r n l i h a r i i . 7 9 , 9 2 , 9 3 1 . 4 2 6 ~ 6 d mex. &t. 7 para l a cri t ica dc scmc j~ i i t e terni inolngia . A~ch~A-Zr\hlo!aA, Los recursos (en ~ ' E S r ~ d i O S ' ' ) , py. 1 7 - 8 . Sin cnibargo, c i a clarificxión no es completa. y a los dos mencionados mierniiros hay q u e agregar en icalidad u n o más e1 citado rn rl rcrin, es dcrir . lar sentencias (cn t;rmino: más amplios. las irsolucionrr) finales de juicios concliisos medianre una dzcis i in coi? autor idad dc cosa juzgada formal . pero n o rna,criul (cfr. nuesrras Adiciones a! Goldichrnidr, p. 397 y al Carnelurii. a ú m . 1 0 6 ) A L ~ ? . L A ~ % , ~ ~ I O R A , En torno a la nación di pruieao preliminar, Fadoiza, 3 9 7 2 , p. 3 1 , ncra 1 3 6 .

142 HUMBERTO BRISENO SIERRA

qué litigan?' (p. 213). Estas son, pues, las nntas que han de tenerse preseiites para discutir si hay no no cosa juzgada en las declaraciones referentes a la propiedad industrial, porque en el nuevo juicio entre los iiiisiiios sujetos y con iiiotivo aparente del misnio objeto niediato: la pa- tente, la marca, el aviso o el nombre comercial, habrán de contrastarse los datos que dan "la estrecha compenetración que en toda acción existe entre el petitulir y la caifso pefendi (elementos de cuya combina- ción resulta, como se ha dicho, al aspecto objetivo de la acción) : en realidad, la exacta y concreta individualizacióil del petitz<~lz tio puede ser obtenida sino poniéiidolo en relación con la causa. pctcndi (p. 214).

a ) La causa según Calal~ioiidrei.-Entre las muchas concepciones que en Calamandrei adqnieren diafaiiidad y plena realización debe mencio- narse la noción de "causa" que además de superar la idea qiie en Car- nelutti se ha considerado la base de su sistema," podría ser enipleada para compretider mejor la teoría de la situación jurídica de Goldschmidt que, sin definir el proceso, describe el aspecto evolutivo del litigio mien- tras aquél se desarrolla.

"En el lenguaje de los prácticos -dice Calmandrei en la pág. 207-, lo que la ley quiere decir con la palabra "causa", se expresa igualmente con otras palabras que ordiiiariaiuente se considera11 casi sinóniiiias: "li- tic", "litigio", "controversia", "contienda": y tainbiéii "proceso". Por eso co~iio se verá con mayor claridad más adelante, es necesario distinguir netamente la "causa" del "proceso" como se distingue el conteiiido del continente, o mejor el objeto a conocer de las actividades que es nece- sario llevar a cabo para llegar a conocerlo. Significado más afín a la palabra "cansa" tienen las otras expresiones antes recoidadas, algunas de las cuales se emplean también, en ciertos casos, en un sentido no muy diverso, por la ley; pero se debe observar que mientras las palabras "litis", " litigio", y "controversia" se refieren iiiás bien a la idea de un conflicto, surgido antes y fuera del proceso, entre quien afiiiiia una pre- tensión y quien se niega a ella, la palabra "causa" quicre indicar más bien el momento en que este conflicto es llevado ante el juez, eii forma de acción. Añádase, además, que no toda causa presupone una contro- versia, porque hay casos (como sabernos: véase 4 37 c) en los que la

*' "Sin más propósito que el de consignar algunos de los rasgos más caracte. risticor ( y aparte los que en el prólogo menciona el autor) , indicare que como base y clave del "Sistema" aparece el término lito (que he traducido por litigio: infro, adición al núm. 1 4 ) . como idea extra o metaprocesal (cfr. núm. 410 c) . a cuya justa composición está adscrito el proceso ( c f r . núms. 16, 5 7 . 8 2 - 3 , 5 1 9 b)" . ALCALA-ZAMORA, Nota bibliogróiica al "Sistema" de Carnelutti. p. XIV.

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUS7'RlAL 143

existencia de una oposicióri efectiva eritrc las partes no es iiidispensa- ble para Iiaccr surgir el interés eii obrar."

Esa causn, identificable con los eleiiientos ya enunciados, camiiia con el proceso, pero iio sólo un avanzar cii perspectivas de sente1ici:i desia- vorable y expectativas de fallo favorable, sino que se advierte hasta en la relación sustaricial que, al tra~isforiilarse en la práctica lliisl1la, illfluye sobre el proccso al grado de explicar desi~tiinientos~ renuncias, tran- sacciones y eventos de toda iiidole que llegan Iiasta la desaparicibn de la propia materia judicable. Mejor, pues, que litigio coi1 sil restringida denotación y relativizada iniportancia al acoiiteciiiiiento cronológicatiien- te previo, y iiiejor tariibién que situación como perspectiva o expectativa de una sentencia, el concepto de causa que ofrece Calaiiiandrei, tiene la ventaja <le su adaptabilidad a los progresos de la serie proceslil, a las cuestiones de contineticia y aun al análisis de lo que se ha coiiocidu como cosa juzgada.

b ) Sucesiólt de fivocesos-Lo medular de las declaraciones adniiiiis- trativas de que habla el artículo 229 de la ley, es la obtención de una cer- teza oficial a través de un proceso adiuinistrativo que, inclusive, cueiita con uria fase iriipugriativa de carácter idéntico a la casacióii: el ainl>;iro. La causa de ese proceso, esto es, la idea que las partes tietieii dcl coti- flicto que llevan ante la Secretaria, muestra cotiio eleiiientus objetivos el registro de un derecho o privilegio fundado en el titulo que ostentan los accionantes. Eii caiiibio, la causa de los procesos civiles o peiialcs que se derivan de esa declaracióii, tiene como idea una reparación o uiia pena por haberse declarado la violación que acertó la Secretaria desde el purito <le vista técnico.

E s incoiicusa la relación entre ainbos procesos: el administrativo de declaración de certeza y el judicial en materias civil o penal; pero el dcs- plazaniieiito del piiiiiero a los segiindos exige que se le ciasifiqiic dentro de ese género Ilaiuado procesos prcliriiinares y, adeiuás, que se le carac- terice eii vista a la participacióri de la .4ditiinistiación activa jurisdic- cionalinente. Invirtiendo el orden, conviene recordar que iio es ésta la única ni la más difuiidida foriiia de lo que tanibiéii se ha Ilaina<lo justi- cia adiiiinistrativa y, de nianera restringida, el contencioso adrninistra- tivo. Ejeniplos sobre el particular son ya casi innecesarios, desde cl jui- cio de nuliclad que compete al Tribunal fiscal de la federaciiin, hasta los laudos en materia laboral, se pueden aportar niaiiifestaciones para todos los criterios. Hay el intitulado "juicio administrativo" de qiie h;ibla el capitulo IV del titulo X1V del Código aduanero, la interiiiiriable coiiste- Iacióii de i-ecursos que conceden a los particulares leyes y ieglanieiitos,

144 H U M B E R T O B R I S E N O S I E R R A

y Iiasta el curiosu proccso que se contempla en el Reglaiiie~ito de Mrr- caclos, incliiiclo en Iri Iccislació~i fiscal del Departanlento del Distrito Fcder:il qiie habla de "ri.solucióii de controversias" qiie puedan susci- tnrse eritre dos o más ~iersonas por atribuirse dereclios sol~re una iuistiia cécliiln <!e ei~i~)adroriniiiiento, qiic serán resiicltas por el Departainento legal (hoy Procuraduria fiscal) de la Tesoreria, según sus artículos 82 a 96.

Si se reciierclan 13s prescripciones de los arts. 14 y 1 G constitucio- nales, todas aquellas causas en que dos o más particiilares coritieridcn por el reconociiiiiento de un dereclio (civil, mercantil o adniinistrativo), han de ser conocirlas y decididas cii un verdadero proceso. No viene al caso ahondar en las diferencias del contencioso admiriistrativo. el con- tencioco tributario y el efectivo proceso adrninistrativo: baste aclaiar que en cl ÚItimo la causa es entre particulares y ante la Administración, mientras que los priiiieros sólo se convierten en procesos cuando esa Administración es uno de los accionantes ante un tribunal (1-esiiltando indiferente al caso si orgáiiicaniente el tril~utial es tanibién adniiiiistra- tivo, conio el fiscal, o juclicial, conio la Ciipreii~a Corte).

"1,a tiiateria propia de la justicia administrativa se puedc resumir, piirs (dice Calatnnnilrei en las pigs. 238-9), eri estas dos caracteristicas: 1 ) sc trata, sicnipre, de acciones de las ciiales es sujeto pasivo la ad- niinistración pública; 2) se trata de acciones en las qiie el interés indi- vidii;il del sujeto activo se toma pn consideración solamente corno con- dición <le legititiiación, siendo el ohjcto de la acción el interés piiblico en la lt,galidad de los actos adnii~iistrati\~os. Pero advitrtase que esta nación "por razón dc la materia", de la justicia adriiinistrativa se da sin tener en cuenta las complicaciones derivadas en niiestro ordenaniien- to positivo, de la niultiplicidad de los órganos por los cuales tal juris- dicción es ejercitada, y adcmás, por el heclio de que, por razones his- tóricas y contingentes, a algunos de estos órganos lia sido confiada. en las causas en que está interesada la administración pública, también verdadera y propia jurisdicción sobre derechos qiie sería, según los cri- terios expuestos hasta ahora, jurisdicción civil".

c ) Ct~estioncs prcvins y prejzidicia1es.-El desplazatniento que !leva o puede llevar a los inismos accionantes del proceso administrativo de declaración de certeza a los deriirados, cisil o penal, de condena, ori- gina que el administrativo tenga un carácter de preliniinaridad indiscu- tible. Esto podría incitar a considerarlo conlo una cuestión preliniinar o prejudicial, es decir, como una fase de los procesos civil y penal. Aun-

DECLARACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 145

que ya se ha advertido que la declaración administrativa tiene plena autonomía, al grado de que causan estado y son definitivas, conviene esclarecer que no son meras fases o incidentes de un proceso especial.

Desde luego, las conocidas como cuestiones prejudiciales surgen co- mo incidentes en un proceso pendiented3 y no conio proceso preliminar; sin embargo, decia Aguilera de Paz:** "La palabra prejudicial, derivada de las latinas prae jridicium, tiene en su acepción literaria una signi- ficación perfectamente definida, entendiéndose por tal todo lo que debc preceder al juicio. E n este sentido amplio y extenso, d~berán llamarse cuestiones prejudiciales todas aquellas que requieren una resolución an- terior o previa a la que haya de recaer sobre el asunto principal, o sea sobre el fondo de la causa." Pero no es el campo de esas cuestio- nes (sean previas como los que Calamandrei llama presupuestos proce- sales, o prejudiciales como la cosa juzgada, la prescripciún o la amnis- tia, según Aguilera de Paz) el propio del proceso de declaración de certeza oficial. Su anterioridad no se agota en lo cronológico, pues hay una influeiicia definitiva y prejudicial del "proceso principal número 1, concluido mediante sentencia con autoridad de cosa juzgada, ejerza so- bre otro proceso principal número 2, iniciado inclusive mucho tiempo después de haberse clausurado el primero, con el que, sin embargo, se conecta en forma homogénea o heterogénea y con más o menos ampli- t ~ d " . ' ~

El conjunto que forman los artículos 84, 89, 95, 186, 215, 208, 209, 245, 229 a 231, 264 y 269 de la ley, con toda su impresión de un pro- cedimiento administrativo szii genevis, es plenamente inteligible a la luz de las explicaciones de Calamandrei, como un proceso administra- tivo de declaración de certeza oficial, en el que los partizulares recaban un pronunciamiento de fondo que es prejudicial respecto al o a los pro- cesos en materia civil y penal derivados. El interés procesal se patentiza en la circunstancia de que sin la intervención jurisdiccional de la Se- cretaria de Economía, es jurídicamente imposible accionar en los pro- cesos derivados: por ello la ley habla de la declaración administrativa coino requisito previo al ejercicio de las acciones (pretensiones) civiles o penales. -

'WICETO ALCALA-ZAMORA. En torno o la noción de proceso preiiminnr, p. 6 . 44 ENRIQUE AGUILERA DE PAZ. Troiodo de los cuestiones projudiciales y pre-

uios en el procedimienro penal". Madrid. 1904, p. 21. 4 s NICETO ALCALA-ZAMORA. En torno o I B noción do proceso preliminar, p. 6.

HUMBERTO BRISERO SIERRA

Al dar por concluida esta exploración limitada a encontrar la na- turaleza procesal de la declaración administrativa que contiene la ley de la Propiedad Industrial, quedan sin aludir siquiera, innunierables cues- tiones relacionadas con tal proceso. E n realidad, no se ha pensado ela- borar un ensayo ni menos tratar con el cuidado que requieren, todos y cada uno de los problemas que presenta la prejudicialidad de la de- claración de certeza oficial; apenas se ha intentado rendir homenaje al recientetilente fallecido profesor florentino Piero Calamandrei, apoyando en sus enseíianzas el análisis que precede. Pudiera afirmarse que la idea directriz de estas páginas fue abrir la puerta del procedimiento ati- nente a las concesiones en materia de piopiedad industrial, con la llave del Derecho procesal, como una forma de provocar el interés por un teina de antigua existencia con la novedad de las modernas concepcio- nes procesales, en una póstuma aplicación de las explicaciones de Piero Calamandrei.