Marcas de fábrica o de comercio

• Relación con el Convenio de Paris

• Materia objeto de protección

• Condiciones de registro

• Derechos conferidos y excepciones

• Marcas notoriamente conocidas

• Duración de la protección

• “Otros requisitos” y licencias

Marcas: propósito

Relación entre ADPIC y Paris

• Convenio de París (1967)

• ADPIC agregó:

– Definición de las marcas

– Descripción de los derechos que otorgan las marcas registradas

– Disposiciones sobre las limitaciones y duración de la protección

– Marcas de servicio y las marcas notoriamente conocidas

– Pero sólo obliga a proteger marcas registradas y las marcas

notoriamente conocidas

• Una marca de fábrica o de comercio es un signo, o una

combinación de signos, que se utiliza para distinguir los

bienes o servicios de una empresa de los de otras

(Artículo 15.1).

Marcas de fábrica o de comercio

Materia objeto de protección

• Pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio,

entre otros, las palabras, nombres de persona, letras,

números, elementos figurativos, colores, y combinaciones

de lo anterior sin ninguna limitación (Art. 15.1):

Señal de llamada de Nokia

Color Magenta de

Deutsche Telecom

• Los Miembros pueden decidir libremente si admiten o no el

registro de signos no perceptibles visualmente (Art. 15.1)

Condiciones de registro (1)

• Los Miembros (Artículo 15.5):

– deben publicar cada marca antes de su registro o sin

demora después de él.

– deben ofrecer además una oportunidad razonable de

pedir la anulación del registro.

– pueden ofrecer la oportunidad de oponerse al

registro de una marca de fábrica o de comercio.

Razones que NO pueden usarse para rechazar el registro:

• Falta de registro en el país de origen (CdP).

• Forma de la marca, si está registrada en otro Miembro (CdP).

• Uso efectivo de la marca en el momento del registro (Art 15.3).

Condiciones de registro (2)

• Naturaleza de los bienes o servicios identificados por la marca

(Art 15.4):

Situaciones en que los Miembros están obligados a rehusar o

invalidar el registro de las marcas:

• Marcas notoriamente conocidas (CdP).

• Emblemas de Estado y signos oficiales de control (CdP).

• Indicaciones geográficas cuando el uso de la marca puede

inducir al público a error o si la marca no corresponde al

origen indicado (Art. 22, 23 y 24).

Condiciones de registro (3)

Los Miembros pueden denegar el registro de una marca por otros

motivos, siempre que no contravengan las disposiciones del

Convenio de París (Art. 15.2):

• DS176, Estados Unidos, Artículo 211 de la Ley de Asignaciones

DS176 – Ley de Asignaciones (1)

Medida en litigio: Artículo 211 prohíbe a quienes

tengan un interés en marcas de fábrica/ comercio

relacionadas con bienes confiscados por el

Gobierno cubano registrar/renovar esas marcas

sin el consentimiento del titular original.

DS176 – Ley de Asignaciones (2)

Constataciones:

• Artículo 211 se refiere a la “titularidad” de una marca, por lo que no

es incompatible con el ADPIC dado que éste consagra una

definición de una marca y establece únicamente los criterios que

deben satisfacerse para su registro (pero no una obligación de

registrar “todas” las marcas).

• El Artículo 211 no es incompatibles con el ADPIC dado que no hay

normas que determinen quién es el “titular” de una marca, lo que es

una decisión de cada país.

• El Artículo 211 infringe las obligaciones de trato nacional, ya que se

aplican a los titulares originales que eran nacionales cubanos, pero

no a los titulares originales que eran nacionales de los Estados

Unidos.

Derechos conferidos

• “El titular de una marca de fábrica o de comercio

registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que

cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en

el curso de operaciones comerciales signos idénticos o

similares para bienes o servicios que sean idénticos o

similares a aquellos para los que se ha registrado la

marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de

confusión“ (Artículo 16.1).

Derechos conferidos

"cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión"

– una gran similitud entre los signos puede compensarse por una

fuerte diferencia de los productos en que se utilizan esos signos,

y viceversa:

Servicios de entrega de

documentos

Comidas calientes de

autoservicio entregadas

por máquinas

Servicios de

restaurantes y comidas

Refrescos, especialmente

jugo de frutas

Marcas notoriamente conocidas

Marcas que sin estar necesariamente registradas en

un país son notoriamente conocidas en él.

Marcas notoriamente conocidas

• Se debe incluir la notoriedad obtenida como

consecuencia de la promoción de la marca (Art. 16.2).

Gozan de mayor protección:

• Se debe, de oficio, rehusar o invalidar el registro, y

prohibir el uso, de un signo susceptible de crear

confusión con una marca conocida (CdP).

• El ADPIC extiende la

protección al uso de la marca

en productos no similares si

la marca notoriamente esta

registrada (Art. 16.3).

Excepciones

Los Miembros pueden establecer excepciones limitadas de

los derechos conferidos por las marcas, a condición de que

esas excepciones (Artículo 17):

• sean limitadas;

• tengan en cuenta los intereses legítimos del titular y de

los terceros.

• fue interpretado por el Grupo Especial en CE - Marcas de

fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (DS174)

– señaló que la consideración de los intereses del titular de la

marca está sujeta a un criterio menos estricto que en materia de

patentes o derecho de autor.

Duración de la protección

• Registro (Artículo 18):

– Inicialmente por no menos de siete años.

– renovable indefinidamente.

• Uso efectivo (Artículo 19):

– Si se exige el uso efectivo para mantener el

registro, éste sólo podrá anularse después de un

período ininterrumpido mínimo de tres años de falta

de uso.

Otros requisitos

No debe complicarse injustificablemente el uso de una marca

con exigencias especiales, como por ejemplo … el uso en

una forma especial o el uso de una manera que menoscabe

la capacidad de la marca para distinguir los bienes de una

empresa de los de otra (Artículo 20).

Licencias

Licencias y cesión (Artículo 21):

• Los Miembros pueden establecer las condiciones

para las licencias y la cesión de las marcas de

fábrica o de comercio, quedando entendido que:

– el titular de una marca registrada tendrá derecho

a cederla con o sin la transferencia de la

empresa a que pertenezca la marca

– no se permitirán las licencias obligatorias de

marcas.