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YOU ME NEWS 1 특허해설 제법 한정물건(PBP) 청구항의 기재요건, 특허요건 및 권리범위해석에 대한 고찰 유미특허법인 변리사 최병무 제85호 >>> 2013년 2월 15일 발행 특허해설 제법 한정물건(PBP) 청구항의 기재요건, 특허요건 및 권리범위해석에 대한 고찰·1 YOU ME 소식 I 전자신문‘특허법인 열전’에 YOU ME 특허법인 소개·3 지식재산권 관련 정보 만리장성같은 중국 특허정보의 언어장벽을 허물다·4 특허청, 특허심사처리기간 14.8개월로 단축·4 특허청“심사·심판업무에스마트엔진을달다!”·5 한국인의 유럽특허 등록, 쉬워지고 빨라진다.·6 YOU ME 변리사 동정 한국직업방송“국가공인 1인자를 만나다-이원일 변리사”편 출연·6 해외 단신 인터넷 키워드 검색광고에서의 상표사용으로 인한 법적 분쟁·7 YOU ME 소식 II 2012년 정부R&D 특허기술동향조사 과제수행기관 BP(best practice) 콘테스트 최우수상(1위) 수상·8 이달의 판례 대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결【업무상배임·부정경쟁방 지및영업비밀보호에관한법률위반·업무상횡령】·9 대법원 (전합) 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결 거절결정(상)·11 1. PBP 청구항의 의의 PBP(Product By Process) 청구항이란, 생산방법에 의 하여 물건을 특정하는 표현을 포함하고 있는 청구항을 뜻 하며, 일반적으로 모든 구성요소가 방법적인 경우와 방법 적인 구성요소를 일부 포함하고 있는 경우를 포괄하는 개 념이다. 이하에서는 PBP 청구항의 기재요건 및 특허요건 판단에 관해 간략히 살피고, 등록 후 권리범위해석의 기 준과 관련하여 최근 일본 대합 판결의 타당성에 대해 논 의하고자 한다. 2. PBP 청구항의 기재요건 및 특허요건 판단 가. 기재요건의 판단 (1) 구법 하에서의 심사실무 및 판례의 태도 종전의 심사실무는 물건을 방법적 구성으로 기재하지 않고서는 발명을 특정할 수 없는 경우를 제외하고, 구법 제42조 제4항 제3호의‘발명의 구성에 없어서는 아니 되 는 사항만으로 기재’되어야 한다는 규정 위반으로 보고 거절한 바 있다. 다만 특허법원은 물건의 발명을 방법적으로 기재하였다 고 하더라도 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는 물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이 유로 명세서 기재불비라고 할 수는 없다고 판시하였다 (2008허11484) . (2) 개정법 및 검토 이러한 규정이 2007년 개정법에서 삭제됨에 따라, 방 법적 구성요소로 기재한 것이 발명의 구성에 없어서는 아 니 되는 사항에 해당한다는 거절이유는 그 법적 근거를 상실하게 되었고, 또한 제42조 제6항에서‘보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필 요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다’고 새로이 규정하였는 바, 발명의 특정에 필요한 사항으로 인정되는 경우에는 청구항의 기재가 PBP 형식이라는 이유만으로 기재요건 불비라 볼 수는 없을 것이다. 다만, 물건발명의 청구범위에 방법적 요소를 기재하게 되면 권리범위 해석 시 이러한 방법적 요소까지 구성요소 포함시켜야 하는지 여부가 문제되므로, 발명의 권리범 위가 불명확해질 우려가 있다. 따라서 이러한 기재를 무 제한적으로 인정하기 보다는, 물건의 구조 등에 의해 직 접적으로 물건을 특정하는 것이 곤란한 경우에만, 즉 제

제법한정물건(PBP) 청구항의기재요건, 특허요건및 권리범위 ...¡°방법의기재가발명을특정하는데필요하다고인정되 는경우에한하여예외적으로이러한형식의기재를허

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YOU ME NEWS 1

특허해설

제법 한정물건(PBP) 청구항의 기재요건, 특허요건 및권리범위해석에 한 고찰

유미특허법인 변리사 최병무

제85호 >>> 2013년 2월 15일 발행

특허해설

제법한정물건(PBP) 청구항의기재요건, 특허요건및권리범위해석에

대한고찰·1

YOU ME 소식 I

전자신문‘특허법인열전’에YOU ME 특허법인소개·3

지식재산권 관련 정보

만리장성같은중국특허정보의언어장벽을허물다·4

특허청, 특허심사처리기간 14.8개월로단축·4

특허청“심사·심판업무에스마트엔진을달다!”·5

한국인의유럽특허등록, 쉬워지고빨라진다.·6

YOU ME 변리사 동정

한국직업방송“국가공인 1인자를만나다-이원일변리사”편출연·6

해외 단신

인터넷키워드검색광고에서의상표사용으로인한법적분쟁·7

YOU ME 소식 II 2012년정부R&D 특허기술동향조사과제수행기관

BP(best practice) 콘테스트최우수상(1위) 수상·8

이달의 판례

대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결【업무상배임·부정경쟁방

지및영업비밀보호에관한법률위반·업무상횡령】·9

대법원 (전합) 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결거절결정(상)·11

1. PBP 청구항의 의의

PBP(Product By Process) 청구항이란, 생산방법에 의

하여물건을특정하는표현을포함하고있는청구항을뜻

하며, 일반적으로모든구성요소가방법적인경우와방법

적인구성요소를일부포함하고있는경우를포괄하는개

념이다. 이하에서는 PBP 청구항의기재요건및특허요건

판단에 관해 간략히 살피고, 등록 후 권리범위해석의 기

준과 관련하여 최근 일본 대합 판결의 타당성에 대해 논

의하고자한다.

2. PBP 청구항의 기재요건 및 특허요건 판단

가. 기재요건의 판단

(1) 구법 하에서의 심사실무 및 판례의 태도

종전의 심사실무는 물건을 방법적 구성으로 기재하지

않고서는 발명을 특정할 수 없는 경우를 제외하고, 구법

제42조 제4항 제3호의‘발명의구성에없어서는아니되

는 사항만으로 기재’되어야 한다는 규정 위반으로 보고

거절한바있다.

다만특허법원은물건의발명을방법적으로기재하였다

고 하더라도 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는

물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이

유로 명세서 기재불비라고 할 수는 없다고 판시하였다

(2008허11484).

(2) 개정법 및 검토

이러한 규정이 2007년 개정법에서 삭제됨에 따라, 방

법적구성요소로기재한것이발명의구성에없어서는아

니 되는 사항에 해당한다는 거절이유는 그 법적 근거를

상실하게 되었고, 또한 제42조 제6항에서‘보호받고자

하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필

요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의

결합관계 등을 기재하여야 한다’고 새로이 규정하였는

바, 발명의 특정에 필요한 사항으로 인정되는 경우에는

청구항의 기재가 PBP 형식이라는 이유만으로 기재요건

불비라볼수는없을것이다.

다만, 물건발명의 청구범위에 방법적 요소를 기재하게

되면권리범위해석시이러한방법적요소까지구성요소

로포함시켜야하는지여부가문제되므로, 발명의권리범

위가 불명확해질 우려가 있다. 따라서 이러한 기재를 무

제한적으로 인정하기 보다는, 물건의 구조 등에 의해 직

접적으로 물건을 특정하는 것이 곤란한 경우에만, 즉 제

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조방법의 기재가 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되

는 경우에 한하여 예외적으로 이러한 형식의 기재를 허

용하는 것이 바람직할 것이고, 제42조 제6항 규정의 취

지에도부합할것이다.

나. 특허요건의 판단

(1) 판례 및 심사실무의 태도

대법원판례는제조방법에의해서만물건을특정할수

밖에 없는 특단의 사정이 없는 한, 당해 특허발명의 진

보성 유무를 판단함에 있어서 제조방법을 고려할 필요

없이 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전의 공지기

술과 대비하여 판단하면 된다고 판시한다(2004후3416).

심사실무에 따르면, 보호받고자 하는 발명은 방법이 아

니라 물건이라 보고 그 물건 자체로 등록요건을 심사하

고있다.

(2) 검토

PBP 청구항은물건발명의카테고리에속한다고볼수

있으므로, 등록요건 판단대상을 물건 그 자체로 해석하

는 판례 및 심사실무의 태도가 타당하다고 할 수 있다.

다만, 특허요건의 판단 단계뿐만 아니라 침해여부의 판

단 단계에서도 일관된 원칙을 적용하여 PBP 청구항을

물건발명으로서취급할것인지가문제된다.

3. 등록 후 PBP 청구항의 권리범위 해석

가. 학설

(1) 물질동일설

물건의 발명에 관한 특허청구범위에 특정의 제조방법

이 기재되어 있다고 하더라도, 제조방법은 물건을 특정

할목적으로기재된것에불과하므로, 그 발명의기술적

범위는 청구범위에 기재된 제조 방법에 한정되지 않고

‘물건’일반에미친다고보는견해이다.

(2) 제법한정설

청구범위에 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우,

그 발명의 기술적 범위는 기재되어 있는 제조방법에 의

해제조된것에한정된다고보는견해이다.

나. 판례의 태도

특허법원은등록무효의심결취소소송에서, “물건을생

산하는 방법을 포함하고 있는 청구항으로서 이른바 생

산방법을 한정한 물건에 관한 청구항(PBP 청구항)도 그

권리범위를 확정함에 있어서는 물건의 생산방법에 관한

기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 할

것”이라고간접적으로판시한바있다(2004허11).

다. 검토

제조방법은다르지만물건으로서동일한발명인경우,

물질동일설에 따르면 그 기술적 범위에 포함된다고 볼

수 있으나, 제법한정설에 따르면 기술적 범위에 포함되

지 않는다고 할 것이다. 출원인이 제조방법을 청구범위

에 명시적으로 기재하였음을 고려할 때, 주변한정주의

하에서는 특허법원의 태도와 마찬가지로 이러한 기재를

구성요소로 포함시켜 청구범위를 해석하는 것이 타당하

다고볼수도있다. 다만최근일본대합판결에따르면,

구체적 타당성을 감안하여 특단의 사정 인정 여부에 따

라 사안을 구분하여 판단한 바 있다. 이하 사안을 상세

히검토해본다.

4. 최근 일본 대합 판결에 대한 검토 (평성22년 제10043

호; 2012년 1월 27일 판결)

가. 원고의 특허(일본 특허 제3737801호)의 제품 및 제법

(1) 프라바스타틴락톤(pravastatin lactone)의 혼입량

이 0.2 중량% 미만이며, 에피프라바(epiprava)의 혼입

량이 0.1 중량% 미만인 프라바스타틴나트륨(prava-

statin sodium)

(2) 프라바스타틴(pravastatin)의 농축 유기 용액을 형

성하는공정(이하, 공정 (a)라 함)을 포함하는방법에따

라제조됨(원고의농축유기용액은물과는완전히혼화

되지않는용액임).

나. 피고 제품 및 제법

(1) 프라바스타틴락톤(pravastatin lactone)의 혼입량

이 0.2 중량% 미만이며, 에피프라바(epiprava)의 혼입

량이 0.1 중량% 미만인 프라바스타틴나트륨(prava-

statin sodium)(물질동일)

(2) 물과 완전히 혼화되어 버리는 용매에 의해 프라바

스타틴(pravastatin)의 농축 용액을 형성하는 것을 포함

하는 방법에 따라 제조됨(이러한 농축 용액이 원고 특허의

공정 (a)의‘농축유기용액’에해당하는지여부가쟁점).

다. 일본 대합 판결의 태도

(1) 원칙

물건의발명에관한청구범위에물건의제조방법이기

재되어 있는 경우, 그 발명의 기술적 범위는 그 제조방

법에 의해 제조된 물건으로 한정되는 것으로서 해석·

확정되어야 하며, 청구범위에 기재된 제조방법을 넘어

다른 제조방법을 포함하는 것으로서 해석·확정되는 것

은허용되지않는다.

2 YOU ME NEWS

특허해설

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(2) 예외

다만, 물건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로 물건

을 특정하는 것이 출원시에 있어서 불가능하거나 또는

곤란하다고 하는 사정이 존재하는 경우에는, 제조방법

은물건을특정할목적으로기재된것으로서, 기술적범

위는청구범위에기재된제조방법에한정되지않고, ‘물

건’일반에미친다고해석된다.

(3) 본 사안의 경우

원고의 특허(일본 특허 제3737801호)에는 물건의 구조

또는 특성에 의해 직접적으로 물건을 특정하는 것이 불

가능하거나 또는 곤란하다고 하는 특단의 사정이 인정

되지않으므로, 원고의특허발명의기술적범위는청구

범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정

되는데, 원고 특허 발명의 경우 공정 (a)의‘농축 유기

용액’은 물과는 완전히 혼화되지 않는 용액인 반면, 피

고의 제법에서는 물과 완전히 혼화되어 버리는 용매를

사용하여 프라바스타틴(pravastatin)의 농축 용액을 형

성시키고있으므로, 피고 제법은원고특허발명의공정

(a)의 요건을 충족하지 않고, 따라서 피고 제품은 원고

의 특허 발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 판시하

였다.

라. 검토

일본 대합 판결은 원칙적으로 제법한정설의 입장이라

해석될 수 있으나, 물건의 구조 또는 특성에 의해 직접

적으로 물건을 특정하는 것이 불가능하거나 또는 곤란

하다고 하는 특단의 사정이 있는 예외적인 경우에는 물

질동일설의 입장을 취한다고 볼 수 있다. 참고로, 종전

의일본최고재판소판례및하급심판결의다수는침해

여부 판단시 물건의 동일성만을 대비하고 물건의 제조

방법을 고려하지 않아 물질동일설의 입장을 취한 바 있

고, 다만 일부 판결례는 위에서 살펴본 것과 유사한 법

리를적용하는경우도있었다.

PBP 형식의청구항의경우제조방법이청구범위에명

확히 기재되어 있으므로, 이를 본 제3자의 입장에서는

기재된 제조방법이 권리범위 해석시 구성요소에 포함된

다고생각할수도있을것이다. 따라서, 이러한제3자의

입장을 고려할 때 원칙적으로 제조방법을 고려하여 권

리범위를 해석하는 제법한정설의 입장이 타당하다고도

볼수있다.

한편 특단의 사정이 인정되는 예외적인 경우에는, 물

건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로 물건을 특정하

는 것이 곤란하므로, 물건 또는 물질의 특정을 위해 제

조방법의 기재가 불가피하다고 할 수 있다. 이와 같이

물건을 특정하기 위해 불가피하게 기재된 제조방법까지

구성요소에 포함시켜 권리범위를 해석한다면, 권리자에

게지나치게가혹하다고할수있다.

따라서, 제3자의 입장을 고려하여 원칙적으로 제법한

정설의 태도를 취하고, 권리자에게 지나치게 가혹한 경

우 예외적으로 물질동일설의 입장을 취하여 권리자를

보호하는판결의태도는타당하다고판단된다.

5. 결어

위에서 살펴본 것은 비록 일본 대합 판결의 태도이지

만, PBP 청구항의 경우 기재된 제조방법으로 권리범위

가 한정되는지 여부에 대해 여전히 견해가 대립하고 있

고, 우리나라의 특허법원이나 대법원은 아직 이에 대해

명시적으로 판시하고 있지 않으므로, 물건 청구항을

PBP 형식으로 기재하는 경우에는 특별한 주의를 요할

것이다. 즉, 물건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로

물건을 특정할 수 있는 경우에도 불필요하게 제조방법

까지 기재한다면 권리범위가 협소하게 해석될 여지가

있으므로, 제조방법을 기재하지 않고서는 물건의 특정

이 곤란한 경우에만 이를 기재하는 것이 바람직할 것이

다. 다만, 화학이나 생물학 분야의 물질발명의 경우 제

조방법을 기재하지 않고서는 발명의 특정이 곤란한 경

우가 많으므로, 일반적인 물건발명과는 다르게 취급해

야할것이다.

YOU ME NEWS 3

특허해설

YOU ME 소식 I

전자신문‘특허법인 열전’에

YOU ME 특허법인 소개

전자신문지식재산면(24면)의‘특허법인열전’, 국

내에서활동중인주요특허법인과법무법인 IP그룹

그리고 특허사무소를 찾아서 조직과 핵심인력, 성공

사례등을소개한다.

2013년 2월 4일자로 YOU ME 특허법인이 소개

되었다.

기사보기 ▶▶

[특허법인 열전](3)특허법인 유미

http://www.etnews.com/news/economy/education/

2715887_1491.html

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특허청은세계최고수준의고품질특허심사·심판지

원을위해중국특허정보에대한언어장벽을낮출수있

는 중·한 기계번역 서비스를 1월부터 정식으로 제공하

고있다.

그동안특허청은‘11년 중국특허청과의MOU를통해

상호 특허정보를 교환하였고, ‘12년부터 중·한 기계번

역엔진도입및번역사전확충사업을통해서비스환경

을구축해왔다.

이번에제공되는중·한기계번역서비스를활용하여

세계 1위의 특허 출원국이며 우리나라의 최대 교역상대

국인 중국의 특허정보에 대한 언어장벽을 낮춤으로써

심사·심판품질을한층높일수있을것으로기대된다.

향후 특허청은 번역사전을 확충하고 국내 기계번역

업체 등과의 협력을 통하여 중·한 기계번역 서비스의

품질을지속적으로향상시킬예정이다.

또한 중국에 진출하는 우리나라 기업이 중국 특허정

보를쉽게파악하여경쟁력을가질수있도록대국민무

료 검색서비스(KIPRIS)에서도 중·한 기계번역 서비스

를제공할계획이다.

특허청 변훈석 정보기획국장은“세계 최고 수준의 고

품질 특허심사·심판을 위해 이번에 제공되는 중·한

기계번역 서비스는 만리장성처럼 느껴지는 중국 특허정

보의 언어장벽을 허무는데 큰 기여를 할 것으로 기대한

다.”고밝혔다.

--- 2013년 1월 14일자 특허청보도자료에서인용

만리장성같은 중국 특허정보의 언어장벽을 허물다- 특허청, 세계최고 수준의 심사∙심판을 위한 중∙한 기계번역 서비스 제공 -

4 YOU ME NEWS

지식재산권 관련 정보

특허청은 2012년 5월 제4기 책임운영기관 출범 이후

‘특허행정의선진일류화’와‘지식재산대중화’를위한주

요정책방향을수립하고, 이의실천을위해노력해왔다.

제4기 책임운영기관에서 추진한 2012년도 주요업무

성과는다음과같다.

먼저, 연평균심사처리기간을특허·실용신안은 14.8

개월, 상표·디자인은 9개월이내로단축하였다.

이는 작년보다 각각 2개월, 1개월 단축한 것으로 기업

이 개발한 기술, 브랜드 등이 더 신속하게 권리화될 수

있도록한것이다. 심사 인력의증원이어려운상황에서

인력 재배치, 예비심사관제도 활성화, 외주 용역 확대

등자구노력을지속적으로강화해온결과라할것이다.

또한, 지식재산 글로벌 협력을 한층 강화하여 국제사

회에서 우리기업의 지재권 경쟁력 강화를 지원할 수 있

는기반을구축하였다.

우리기업이해외특허활동을하는데실질적인편의가

증진될수있도록하기위해세계지식재산선진 5개 특

허청(한국, 미국, 일본, 유럽, 중국)간의 공조를 강화하

였고, 주요국과의양자협력도적극추진하였다.

특히, 선진 5개 상표 강국(한국, 미국, 일본, 유럽, 중

국)들로 구성된 TM5(Trade Mark Five) 협력체제 구

축과 동시에 금년도 연례회의를 국내에 유치함으로써

한국이 국제 상표제도 논의에 주도적 역할을 담당하게

되었다.

아울러, 협정국에서 등록결정을 받은 특허출원에 대

해 우선 심사를 해주는 특허심사하이웨이*(PPH)와 국

제특허심사하이웨이(PCT-PPH)제도의 대상 국가를 각

각 2개국씩(PPH : 9→11개국, PCT-PPH : 1→3개국)

추가 확대하여 국내 기업과 출원인들의 신속한 해외특

허획득을지원하였다.

또한, 베트남·태국·중국등개도국을대상으로특허

행정의 노하우를 전파하였으며, 특허심사서비스 수출을

추진하는등지식재산행정의한류도확산하였다.

특허청, 특허심사처리기간 14.8개월로 단축- 특허청 제4기 책임운 기관 2012년도 주요성과 -

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지식재산의저변확대를위한지식재산대중화활동도

적극전개하였다.

강원도(2012.8.30)를 시작으로 전국 8개 지역(충북,

울산, 전북, 경기, 대구, 전남, 부산 등)을 순회하는‘지

식재산포럼’을 개최하여 지식재산권에 대한 열린 토론

문화를 확산하고, 나아가 지역현장의 생생한 목소리들

이지식재산정책에적극반영될수있도록하였다.

아울러, 관련부처와 합동으로‘제2차 국가 지식재산

인력양성 종합계획’(’13∼’17)을 국가지식재산위원회에

상정·확정( ’12.12)하였으며, 지식재산 인재양성 허브

로 단국대, 서울대, 부경대 등 3개 대학을 지식재산 교

육선도대학으로 추가 선정하는 등 지식집약산업의 발전

을 견인할 지식 재산 인력을 체계적으로 양성하기 위한

기반을구축하였다.

또한, R&D 과정에특허정보를적극활용하여핵심·

원천특허를 창출하기 위한 IP-R&D 전략을 민간 기업

에전파하기위해 IP-R&D 확산지원본부를신설(2012.

10.17)하고, IP-R&D 방법론을 경험한 산·학·연 대

표들로 구성된 IP-R&D 리더스 클럽을 출범시키는 등

민간 자율적 지식재산 생태계를 조성하기 위한 기반을

다졌다.

한편, 국제 지재권 분쟁에 대한 우리기업의 대응역량

강화를지원하기위한인프라구축을공고히하였다.

우리기업의국제지식재산권분쟁을예방하고, 그 피

해를 최소화하기 위해 분쟁단계별 대응방안인‘국제 지

식재산권분쟁동향및대응방안’을국가정책조정회의에

상정·확정(2012.9.28)하였고, 지재권분쟁대응센터와

영업비밀보호센터를 설치하여 우리 기업의 지재권 분쟁

에대한총괄적지원을위한기반을마련하였다.

--- 2012년 12월 28일자 특허청 보도자료에서인용

특허청은심사·심판업무에필요한지식재산관련법

령 및 규정뿐만 아니라, 업무매뉴얼까지 한곳에서 검색

조회할 수 있는「지식재산(IP) 법령 종합정보 시스템」을

개발하여 심사관을 대상으로 2012년 12월 26일 부터

본격적으로서비스한다고밝혔다.

그동안 심사관들은 인터넷을 통해 법령정보를 검색했

으나, 특허청이‘클라우드 PC’를 도입하면서 심사업무

환경을 인터넷과 완전히 분리하여 법령정보 검색이 불

편해졌다.

「IP 법령 종합정보 시스템」은 미공개 특허 등 내부정

보의보안이한층강화된’클라우드 PC’환경에서인터

넷접속없이지식재산관련법령및훈령, 예규, 고시등

170여종의 법령정보를 통합검색할 수있도록 구축됐다.

단순히 법령전문을 제공하는데 그치지 않고, 법 조문별

로참조조문및판례·해설, 소송·심결사례등심사에

필요한 방대한 양의 분산된 자료를 한곳에 모아 통합적

으로 제공함으로써 법조문에 대한 종합적·입체적 파악

이용이하도록구성되어있다.

특히, 최근 제·개정법령과 최근 시행법령, 시행예정

법령을별도코너를마련하여제공하고, 연혁보기, 조문

별 3단보기 등 다양한 편의기능을 부가적으로 제공하여

심사관이 법령 변경사항을 쉽고 정확하게 바로 바로 확

인할수있도록했다.

이외에도심사업무에필요한세부기준을제시하고, 심

사의 통일성·정확성·공정성을 높이는데 매우 중요한

역할을 하고 있는 심사지침서 등 특허업무 수행에 필요

한 매뉴얼 100여종을 전자책화(e-book)하여 온라인에

서열람·검색이가능하도록했다.

아울러, 심사에 자주인용참조되는법조문과매뉴얼은

스크랩할수있고, 스크랩한자료에연관파일과메모등

을덧붙여‘나만의지식노트’를만들수있도록했다. 심

사관들은 심사노하우가 고스란히 녹아있는 지식노트를

서로 공유할 수 있고, 활용·정제하면서 고품질 심사의

성공씨앗으로자리잡게될것으로기대하고있다.

--- 2012년 12월 26일자 특허청보도자료에서인용

특허청“심사∙심판 업무에 스마트 엔진을 달다!”

- 지재권 법령부터 심사지침까지 한번에“쫙”, 심사관들 숨통 트다 -

YOU ME NEWS 5

특허 해설지식재산권 관련 정보

Page 6: 제법한정물건(PBP) 청구항의기재요건, 특허요건및 권리범위 ...¡°방법의기재가발명을특정하는데필요하다고인정되 는경우에한하여예외적으로이러한형식의기재를허

유럽특허 취득 절차가 간소해지고, 등록에 소요되는

기간도단축된다.

특허청장은지난 12월 3일독일뮌헨에서베누아바띠

스텔리(Benoit Battistelli) 유럽 특허청장과 한·유럽 특

허청 청장회담을 갖고 한국인이 유럽특허청에 특허출원

시의 서류 제출 요건을 간소화하는 것을 내용으로 하는

업무협약을체결하였다.

이번 업무협약체결을통해출원인이선행기술조사결

과를 직접 유럽특허청에 제출해야 하는 의무를 한국 특

허청이 대신 부담하기로 함에 따라 유럽에 특허를 출원

하는기업이나개인의부담이크게경감될전망이다.

한국 특허청과 유럽특허청은 또한 양 기관이 보유하

고 있는 특허정보의 교환과 자유로운 활용에도 합의하

였다. 이번 합의를통해유럽특허청이보유하고있는방

대한 특허정보를 한국특허청은 물론 국내의 특허정보서

비스 업체도 활용가능하게 됨으로써, 국내 특허정보 서

비스산업의발전에촉매가될전망이다.

오스트리아 비엔나에서 12.5(수) 개최된 한·오스트

리아 특허청장 회담에서는 양국간 특허심사하이웨이

(Patent Prosecution Highway, PPH) 및 국제특허심사

하이웨이(PCT* Patent Prosecution Highway, PCT-

PPH) 시행에관한업무협약이체결되었다.

*PCT : 국제특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)의 머

릿글로 개별나라에 각각 출원해야 하는 번거로움을 피하기 위해

국제출원(PCT 출원)을 하게 되면 각 나라에 출원한 것으로 인정

해주는 국제협약

오스트리아와 PPH 및 PCT-PPH 시행을 통해서는

오스트리아로 출원되는 한국인의 특허출원 심사에 소요

되는기간이대폭단축되는한편, 한국으로출원되는오

스트리아의 특허출원에 대한 특허청의 심사 부담이 경

감되는효과가기대된다.

특허청장은 이번 일련의 합의를 통해“연간 5,000여

건에 이르는 유럽으로의 특허출원 절차가 간소해지고,

오스트리아 특허등록에 소요되는 기간도 단축됨으로써

유럽에 진출하는 우리 기업의 특허활동에 큰 도움이 될

것”이라고전망하였다.

특허청은‘13년 1/4분기이내에우리출원인들이이번

합의에 따른 혜택을 볼 수 있도록 유럽 및 오스트리아

특허청과 관련 제도 시행을 위한 구체적인 실무 논의를

조속히마무리할계획이다.

--- 2012년 12월 6일자 특허청보도자료에서인용

6 YOU ME NEWS

지식재산권 관련 정보

한국인의 유럽특허 등록, 쉬워지고 빨라진다.

2012년 12월 5일한국직업방송의휴먼다큐“국가공인 1인자를

만나다-변리사”편에대한민국지식산업수호자, 신지식인특허

인상 수상, 대한민국 국가산업과 기술을 보호하기 위해 전 세계

를누비는국가공인 1인자이원일변리사가소개되었다.

방송보기▶▶http://www.youme.com/2005/ko/nw1_71.asp

한국직업방송“국가공인 1인자를 만나다 - 이원일 변리사”편 출연

YOU ME 변리사 동정

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YOU ME NEWS 7

특허 해설해외 단신

최근인터넷광고시장과그에따른키워드검색광고성

장에 따라 온라인 광고의 의미가 커지고 있다. Google

의 애드워즈(Adwords)는 온라인 검색광고 서비스로, 인

터넷사이트이용자가특정키워드를입력하여검색하게

되면, 스폰서 링크(Sponsored Link)라는 제목 아래 광고

주의웹페이지링크가광고문과함께검색결과로나타

나는 것을 말한다. 스폰서 링크는 키워드에 의해 결정되

므로 광고주들은 Google로부터 특정 검색 키워드를 구

매하여 등록하게 된다. 이러한 온라인 검색광고 서비스

는 인터넷 사용자들이 광고를 클릭하기만 하면 쉽게 원

하는 제품을 구매 할 수 있게 하며, 키워드 검색광고는

관심이있는사용자들에게만노출되기때문에, 클릭률이

높고다른미디어매체를통한광고보다는비용또한저

렴해서, 광고주들에게는효율적인수단으로사용되고있

다. 본사건은이와같은인터넷사이트의키워드검색광

고에타인의상표를사용함으로써제기된상표침해분쟁

을다루고있다.

본사건Rosetta Stone Ltd. V. Google Inc. 는언어

학습 프로그램을 개발하여 세계적인 언어 학습 Leader

로 알려진 기업 Rosetta Stone이 업체의 상표를

Google의 검색광고인 애드워즈(Adwords)의 키워드로

사용함에 따라, 검색결과 창에 표시되는 스폰서 링크의

유사상품 혹은 모조품 광고로 인한 소비자의 상품 출처

에대한혼동가능성이있고실질적인혼동또한유발한

다고 주장하며 Google을 상대로 직접기여 상표침해 및

다른 법적 청구를 제기하면서 시작되었다. Rosetta

Stone과 동일, 유사상표키워드검색때문에, Rosetta

Stone은 인터넷 사용자들이 Rosetta Stone의 모조품

과 Rosetta Stone의 실제상품을혼동하여구매하였다

고 주장하였다. 이러한 Rosetta Stone의 주장에도, 지

방법원은직접기여상표침해관련 Rosetta Stone이 청

구한 즉결심판을 받아 들이지 않고 Google의 검색광고

서비스에 Rosetta Stone 상표가 사용되는 것은 상표

출처에 대해 소비자의 혼동을 유발하지 않으므로 상표

권침해가아니라고판결하였다.

하지만항소법원은지방법원의판결을뒤집고Google

이 인터넷사용자들에게 Rosetta Stone의 상표를검색

광고키워드로사용하게한것이상품출처의혼동을일

으킬의도가있었는지에대해 Rosetta Stone이 제출한

증거를 다시 검토, 평가하였다. 제4연방항소법원은 지

방법원이 본 건에 직접기여 침해와 관련해서 제출된 다

음과같은혼동가능성의 3가지요인 1) 의도(intent), 2)

실질적 혼동(actual confusion) 그리고 3) 소비자 속임

(consumer sophistication)을 입증하기 위한 증거를 잘

못평가, 분석하였다고하였다.

항소법원은 지방법원이 Rosetta Stone의 증거 검토

및 판단의 실수로 본 판결이 잘못된 것에 관해 책임을

지적하고 Google이 직접침해의 책임이 없다는 지방법

원의 판결을 파기하였다. Rosetta Stone은 200번이

넘게 Google의 키워드 검색 결과 창에 표시된 스폰서

링크에 Rosetta Stone의 모조품이 광고되어온 사례를

Google에 통보하였다. 따라서, Google은 Rosetta

Stone의 상표가 침해받고 있다는 사실을 알고 있었다.

그럼에도 불구하고, Google은 계속해서 Rosetta

Stone 상품과 동일, 유사한 키워드를 판매, 제공하고

유사상품 및 모조품의 광고를 허락하였다. 이에 따라,

항소법원은 Rosetta Stone이제출한증거들은Google

의 직접기여 침해 책임을 입증하기에 충분하다고 판단

하였다.

법원은 본 사건에서 Google의 온라인 검색광고 서비

스와 관련해서 상표와 관련상품 혼동 가능성에 대해

Google 내부 자료를 검토한 결과, 상표가 키워드로 사

용되어 광고의 타이틀이나 문구에 포함 되었을 때 인터

넷사용자들은그상표의출처에대해크게혼동을하는

것으로판단하였다.

Google의 내부 자료에 구체적으로 Rosetta Stone

상표가 거론되지는 않았지만, 제4연방항소법원은

Google의 자료 및 다른 사실들로 보아, Google이

Rosetta Stone과 유사, 동일 상표가 키워드로 사용되

인터넷 키워드 검색광고에서의 상표사용으로인한 법적 분쟁

유미특허법인 미국변호사 권현아

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당법인의 이용규 변

리사가특허청산하의

R&D특허센터(2013

년「한국지식재산전

략원」으로 기관명 변

경, 이하 동일)에서

2012.12.11에 개최한

2012년 정부R&D 특

허기술동향조사 과제

수행기관 BP(best

practice) 콘테스트에서최우수상(1위)을수상하였다.

금번 콘테스트는 정부R&D 특허기술동향조사사업을

주관하는 한국지식재산전략원에서 정부 R&D 특허기술

동향조사사업에 참여하는 실무수행기관 중 우수기관을

선정하고, POOL내 기관간 상향평준화를 유도하여 민

간사업육성을도모하고자실시하였다.

한국지식재산전략원에서는 콘테스트 수행을 위해 과

제수행기관 166곳에 참여를 요청하여 1차 서류심사를

통과한총 10개기관이 2차발표를실시하였다.

금번 콘테스트의 2차 발표시에는 기관명 및 발표자를

공개하지 않는 블라인드 테스트와 청중평가단(“나는 가

수다”방식 도입)을 포함하는 심사위원의 평가에 의해

심사시 공정성을 기하였으며, 2차 발표에 따라 장려상

2개업체, 우수상 2개 업체, 최우수상 1개 업체 등 총 5

개업체를시상하였다.

수상업체에대해서는발표에따른내부역량을공개하

는 대가로 2013년 정부R&D 특허기술동향조사사업 수

행시인센티브를부여하였다.

당법인의 이용규 변리사는 7번째 발표자로 나서 특허

기술동향조사를 원천기술형 과제, 융합원천기술형 과제

및 개량기술형 과제로 분류하여 각 과제에 적합한 유형

의 우수사례를 발표하는 동시에 타기관과 차별화되는

당법인고유의 IP-R&D 방법론을발표하여심사위원들

로부터가장높은점수를얻었다.

금번 2012년 정부R&D 특허기술동향조사 과제수행기

관 BP(best practice) 콘테스트에서당법인이최우수상

을 수상함으로써 당법인은 특허동향조사 부문에 있어서

도 업계를 리딩하는 역량을 보유하고 있다는 것을 간접

적으로입증하였다.

8 YOU ME NEWS

해외 단신

고 스폰서 링크에 광고되어 왔다는 것을 알고 있었다는

점에서연방항소법원은 Google이 인터넷사용자들로부

터상품출처에대한혼동을의도했다고판단하고본사

건을하급심으로돌려보냈다.

이번 사건은 3년 동안의 법적 싸움 끝에 Google과

Rosetta Stone이 소송을취하기로동의하면서끝이났

지만, 본 사건때문에타인의상표를검색광고의키워드

로 사용하는 것이 소비자에게 혼동을 초래하여 상표사

용이합법적이지않을수도있다는것을보여주었다.

따라서, 인터넷키워드검색서비스사는온라인상에서

의 모조품 판매를 위한 광고를 방지하고 상표권자의 상

표권리보호에대한주의가필요할것이다.

YOU ME 소식 II

2012년 정부R&D 특허기술동향조사 과제수행기관BP(best practice) 콘테스트 최우수상(1위) 수상

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YOU ME NEWS 9

특허 해설이달의 판례

대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결【업무상배임·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반·업무상횡령】

유미특허법인 변리사 조윤옥

직무발명의완성사실을사용자에게통지하지아니한채발명자인종업원이그의특허를받을수있는권

리를 공동 발명자인 제3자에게 양도하는 행위에 대해 업무상 배임죄는 인정되지만 영업 비밀 누설죄에는

해당하지않는다고판단한사례

사안의 개요

A사의 이사인 B씨는 새로운 합금 개발과정에서 기존

제품보다 성능이 뛰어난 고강도 합금 개발에 성공했다.

해당 연구에는 당시 대학원 박사과정을 이수하고 있던

C씨가 9개월간 매월 100만원을 받고 참여하고 있었다.

B씨는 이 사실을 회사에 알리지 않고 개발에 참여했던

회사외부인 C씨명의로특허출원을했다. 그 후새로운

컨설팅업체를 설립해 다른 업체들과 개발한 합금에 대

한사용허가계약을체결했다.

A사는 B씨와 C씨를 업무상배임과 영업비밀 누설(부

정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반) 혐의로

검찰에 고소했다. B씨는“새로운 합금은 C씨가 발명·

개발한것으로권리가 C씨에게있다”며“C씨가다른업

체와 합금에 관한 라이선스 계약을 체결했다고 해도 영

업비밀 누설 내지 업무상 배임죄에 해당하지 않는다”고

반발했다.

1심 재판부는“B씨 주도로 개발 작업의 일련 과정을

표시했던 점 등 제반 사정을 종합하면 합금은 B씨가 발

명했다고 봄이 상당하다”며“합금의 발명을 회사에 숨

긴 채 C씨 명의로 특허등록을 하고 C씨를 통해 라이센

스계약까지체결한행위는영업비밀누설및업무상배

임죄에해당한다”고판단하였다.

2심 재판부 역시“새로운 합금 발명 이후 B씨의 영업

활동과 수익배분 비율 등을 종합하면 합금은 B씨가 발

명했다고 봄이 상당하다”며“C씨의 독자적인 발명임을

전제로 한 B씨의 주장은 받아들이지 않는다”고 하여 1

심과마찬가지판단을내렸다.

참조조문

[1] 발명진흥법 제2조 제2호, 제10조 제3항, 제15조

제1항

[2] 발명진흥법제12조, 제13조 제1항, 제2항, 제14조,

제19조, 제58조 제1항, 발명진흥법 시행령 제7조, 특

허법제33조제1항, 제2항, 제37조제3항

[3] 형법제355조제2항, 제356조

[4] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제18

조제2항, 발명진흥법제19조, 제58조제1항

대법원의 판단

【판시사항】

[1] 직무발명 이외의 발명까지 사용자 등에게 양도하

거나 전용실시권을 설정한다는 취지의 조항을 포함하고

있는 계약이나 근무규정의 효력 및 이때 계약이나 근무

규정 속에 대가에 관한 조항이 없더라도 종업원 등에게

직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리가 있는지 여

부(적극)

[2] 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우, 사

용자등이그발명에대한종업원등의권리를승계하기

만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이 종업원 등의 권리

지분을가지는지여부(적극)

[3] 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다

는취지를정한약정또는근무규정의적용을받는종업

원 등이 직무발명의 완성 사실을 사용자 등에게 통지하

지 아니한 채 그에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제

3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지

마치도록 하는 등으로 발명의 내용이 공개되도록 한 경

우, 배임죄를구성하는지여부(적극)

[4] 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다

는취지를정한약정또는근무규정의적용을받는종업

원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지

아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위가

곧바로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제

18조 제2항에서 정한영업비밀누설에해당하는지여부

(원칙적소극)

【판결요지】

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10 YOU ME NEWS

이달의 판례

[1] 발명진흥법 제2조는‘직무발명’이란 종업원, 법인

의 임원 또는 공무원(이하‘종업원 등’이라 한다)이 직

무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국

가나 지방자치단체(이하‘사용자 등’이라 한다)의 업무

범위에 속하고, 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현

재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하

면서, 제10조제3항에서“직무발명외의종업원등의발

명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있

는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하

여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의

조항은 무효로 한다.”고 규정하고 있고, 위 조항은 직무

발명을 제외하고 그 외의 종업원 등의 발명에 대하여는

발명 전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득

할 특허권 등을 사용자 등에게 승계(양도)시키는 계약

또는 근무규정을 체결하여 두더라도 위 계약이나 근무

규정은 무효라고 함으로써 사용자 등에 대하여 약한 입

장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을

장려하고자 하는 점에 입법 취지가 있다. 위와 같은 입

법취지에비추어보면, 계약이나근무규정이종업원등

의 직무발명 이외의 발명에 대해서까지 사용자 등에게

양도하거나 전용실시권의 설정을 한다는 취지의 조항을

포함하고 있는 경우에 그 계약이나 근무규정 전체가 무

효가되는것은아니고, 직무발명에관한부분은유효하

다고해석하여야한다.

또한발명진흥법제15조 제1항은“종업원등은직무발

명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등

을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게

하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을

받을 권리를 가진다.”고 규정하고 있으므로, 계약이나

근무규정속에대가에관한조항이없는경우에도그계

약이나 근무규정 자체는 유효하되 종업원 등은 사용자

등에 대하여 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 해석

해야 할 것이나, 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있

는권리나특허권등의승계또는전용실시권설정과위

정당한 보상금의 지급이 동시이행의 관계에 있는 것은

아니다.

[2] 발명진흥법 제12조 전문(전문), 제13조 제1항, 제2

항, 발명진흥법시행령제7조의 규정을종합할때, 직무

발명에대한특허를받을수있는권리를사용자등에게

승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경

우에는사용자등의위법령으로정하는기간내의일방

적인 승계 의사 통지에 의하여 직무발명에 대한 특허를

받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다. 또한

특허법상 공동발명자 상호 간에는 특허를 받을 권리를

공유하는관계가성립하고(특허법제33조제2항), 그 지

분을 타인에게 양도하려면 다른 공유자의 동의가 필요

하지만(특허법 제37조 제3항), 발명진흥법 제14조가

“종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진

경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에

대한권리를승계하면사용자등은그발명에대하여종

업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.”고 규정하고

있으므로, 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우

에는 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의 권리를

승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도 그 발

명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다

고보아야한다.

[3] 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을

사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무

규정의적용을받는종업원등은사용자등이이를승계

하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은

승계약정또는근무규정의구속에서벗어날수없는상

태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관

한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취

득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면

과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의

처리라는성격을동시에가지게되므로, 이러한경우종

업원 등은 배임죄의 주체인‘타인의 사무를 처리하는

자’의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위

에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성

하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발

명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중

으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는

등으로그발명의내용이공개되도록하였다면, 이는 사

용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한

다.

[4] 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원

시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 위 권리가

아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으

로결합된전체로서의발명의내용그자체가사용자등

의영업비밀로된다고볼수는없으므로, 직무발명에대

한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정

또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 비밀유지 및

이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의

내용이공개되도록하는행위를발명진흥법제58조 제1

항, 제19조에위배되는행위로의율하거나, 또는직무발

명의 내용 공개에 의하여 그에 내재되어 있었던 사용자

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YOU ME NEWS 11

특허 해설이달의 판례

등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제 삼

아 누설된 사용자 등의 기술상의 정보 등을 개별적으로

특정하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

(이하‘부정경쟁방지법’이라 한다)상 영업비밀 누설행

위로 의율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이

없는한그와같은직무발명의내용공개가곧바로부정

경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 누설에도

해당한다고볼수는없다.

본 판결의 의의

본판결에서는직무발명의완성사실을사용자에게통

지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을

수 있는 권리를 공동 발명자인 제3자에게 양도하는 행

위가 업무상 배임 또는 영업 비밀 누설죄에 해당하는지

여부를판단하고있다. 특히 종업원등이제3 자와 공동

발명한 경우, 사용자 등은 그 발명에 대한 종업원 등의

권리를 승계하기만 하면 공유자인 제3자의 동의 없이도

그발명에대하여종업원등이가지는권리의지분을갖

는다고 보면서, 이때 종업원 등은 사용자 등이 이를 승

계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 승계 약

정또는근무규정의구속에서벗어날수없는상태에있

는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀

을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협

력하여야 할 의무가 있고, 이러한 지위에 있는 종업원

등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실

을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허

를받을수있는권리를제3자(공동 발명자)에게 이중으

로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는

등으로그발명의내용이공개되도록하였다면, 이는 사

용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄는 구성한

다고판단하였다.

하지만 이와는 달리 영업 비밀 누설죄를 구성하는지

여부에 대해서는 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로

발명에대한권리가귀속되는이상위권리가아직사용

자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된

전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비

밀로 된다고 볼 수 없다고 보아 영업 비밀 누설에는 해

당하지않는다고판단한사례이다.

대법원 (전합) 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결거절결정(상)

유미특허법인 변리사 박소연

위치상표인정여부

1. 사안의 개요

세 줄의 선 즉 삼선(三線) 줄무늬로 유명한 독일의 ○

○○사는 이 삼선 줄무늬를 운동화, 자켓, 팬츠, 셔츠에

부착해판매한다. 이에○○○회사는 2007년삼선운동

화( ), 삼선자켓( ), 삼선팬츠( ), 삼선셔츠

( )에대해상표출원을하고, 삼선줄무늬만을실선

으로 표시하여, 그 부분에 대하여 상표법 제6조 제2항

의사용에의한식별력을획득하였음을주장하였다.

그러나 출원단계에서 이 네 개의 상표출원은 모두 상

표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하며, 제6조

제2항에도 해당하지 않으므로, 식별력 흠결로 거절되었

다. 이에 ○○○회사는특허심판원에불복하였으며, 특

허심판원에서는 삼선운동화, 삼선자켓, 삼선팬츠에 대

해서는 사용에 의한 식별력을 획득하였음을 인정하여,

거절결정을 취소하고 환송시키는 심결을 하였다. 그러

나, 이 사건삼선셔츠에대해서는지정상품인‘스포츠셔

츠, 스포츠재킷, 폴오버’에 대해서 삼선은 특정인의 상

표로 인식되었다고 보기는 미흡하다는 이유로 여전히

등록을거절하였다.

○○○ 회사는 삼선셔츠에 대한 특허심판원의 심결에

대해 특허법원에 불복했으며, 특허법원은 이 사건 출원

상표를점선을포함한전체로보고, 삼선은상품을장식

하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이므로 식별력

이 인정되지 않으며, 사용에 의한 식별력도 취득하였다

고 할 수 없다고 판단하였다. 이에 대해 ○○○ 회사는

상표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다

고 하여 상고를 제기하게 되었으며, 본 판결을 받게 되

Page 12: 제법한정물건(PBP) 청구항의기재요건, 특허요건및 권리범위 ...¡°방법의기재가발명을특정하는데필요하다고인정되 는경우에한하여예외적으로이러한형식의기재를허

12 YOU ME NEWS

이달의 판례

제호 등록번호 마 2606호 / 2013년 2월 15일 발행 제85호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 김원호 / 발행처: 유미특허법인 / 인쇄: 후디자인

서울시 강남구 역삼동 649-10 서림빌딩 유미특허법인 135-080 TEL: 02)3458-0700 FAX: 02)553-5254

E-mail: [email protected] Ⓒ2013 유미특허법인

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었다.

2. 대법원의 판단

(1) ‘기호·문자·도형의 각각 또는 그 결합이 일정한

형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양

이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타

상품을 식별하게 되는 표장(위치상표)’도 상표의 한 가

지로서 인정될 수 있다. (참고로, 종전 대법원 판례들은

수요자들이 점선으로 된 전체 상품도형에서 실선으로

표시한 부분만으로 분리하여 인식된다고 할 수 없다고

판단하였다.)

(2) 위치상표에서는 지정상품에 일정한형상이나 모양

등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품

의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 되며, 표장의

전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지

정상품의종류및그특성등에비추어출원인의의사가

지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같

은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는

한이부분은위치상표의표장자체의외형을이루는도

형이아니라고파악하여야한다.

(3) 위치상표는비록일정한형상이나모양등이그자

체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정

위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래

자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것

으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취

득한것으로인정받아상표로서등록될수있다.

(4) 상기 관점에서, 이 사건 출원상표는 실선이 아닌

일점쇄선으로 표시된 상의 형상의 옆구리에서 허리까지

의위치에실선으로표시된세개의굵은선이부착되어

있는형태의표장으로, 표장의전체적인구성및표장의

각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특

성, 또한 심사단계에서 일점쇄선으로 표시한 부분은 위

치를나타내기위한부분이라는취지를밝힌점등을고

려해 보았을 때, 세 개의 굵은 선이 자타상품을 식별하

게되는위치상표이다.

따라서, ‘옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은

선’부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도형이라기보

다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될

뿐이어서, 이 사건 출원상표의 일점쇄선으로 표시된 운

동복상의형상부분이표장자체의외형을이루는도형

이라고보는잘못된전제에서식별력유무및사용에의

한식별력취득여부를판단을한원심의판단은상표의

식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미

친위법이있다.

3. 본 판결의 의의

본 판결은 상품의 특정한 위치에 일정한 표시를 하여

수요자들에게 자타상품을 식별하게 되는 표장으로 인식

될 수 있게 사용하는 경우, 상품에 위치하는 표시 자체

만 따로 분리하여 보면 식별력이 없다고 하더라도 상품

전체에 대한‘위치상표’로서 상표로서 기능할 수 있음

을인정한것이다.

또한, 위치상표로 등록받고자 하는 부분을 전체적인

구성및선의종류, 지정상품의특성을고려하여특정할

수만 있다면, ‘위치상표’로 등록이 가능하도록 한 것에

의의가 있다. 기존 판례들은 위치상표를 표시하기 위하

여 전체 상품을 점선으로 하고 등록받고자 하는 부분을

실선으로 표시하여 출원한 상표출원에 대하여‘위치상

표’로 인정하지 않고 점선을 포함한 전체 도형을 출원

대상 상표로 파악하여 식별력 부존재로 거절시킨 경우

들이있었으며, 이에 특정위치에표시하여식별력을획

득하였음에도 위치를 표시하여 출원할 수 없어서 보호

를받을수없었던문제를해결할수있게되었다.

즉, 본 판결은출원상표를출원된표장그자체로형식

적으로 특정할 것이 아니라, 점선과 실선 여부 등 표장

의 구성, 선의 의미에 대한 설명 유무 및 지정상품의 특

성 등을 구체적으로 고려하여, 실선으로 표현된 부분만

으로 자타상품을 식별 할 수가 있는지 여부를 중심으로

판단한 것에 그 의의가 있다고 할 것이다. 이러한 판례

는 트레이드 드레스와 같이 디자인 자체가 상표로서 기

능을하는현대사회의추세를반영한것으로보인다.