Propriété Intellecutelle: la partenariat industriel©té... · le partenariat industriel Anne CORMIER Lionel PUJOL Journée de sensibilisation à la Propriété Intellectuelle -

Propriété Intellectuelle: le partenariat industriel

Anne CORMIER Lionel PUJOL

1 Journée de sensibilisation à la Propriété Intellectuelle - 14 décembre 2012

Enjeux et Clauses des Contrats dans le Partenariat Industriel

• Les accords de secret

• Les accords de transfert de matériel

• Les prestations

• Les collaborations & accords de consortium (ANR …)

• Les contrats C.I.F.R.E.


Introduction Qu’est ce qu’un Contrat ?

Art. 1101 du Code Civil :

« Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une autre ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».


Qu’est ce qu’un Contrat ?

Art. 1108 Code Civil :

Quatre conditions essentielles pour la validité d'une

convention/ d’un contrat :

• Le consentement de la partie qui s'oblige

• Sa capacité de contracter

• Un objet certain

• Une cause licite dans l'obligation


Consentement de la partie qui s’oblige,

validité du contrat ?

• Le contrat est formé lorsque les parties s'accordent de façon volontaire, libre et en connaissance de cause.

• Condition essentielle de l'existence d'un contrat, c'est lui qui justifie que le contrat devienne "la loi" des parties.

• Art 1109 du Code Civil

«Le consentement doit être exempt de vices (erreur sur l’objet ou la cause, dol, violence)


Capacité de contracter, validité du contrat ?

Art 1123 du Code Civil

«Toute personne peut contracter, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi.»

•Le seul représentant légal de l’université est le Président ou le Directeur: seule personne habilitée juridiquement à signer.

•Pour une entreprise, seuls les dirigeants sociaux (DG, gérant…) sont habilités à signer.


Objet certain, validité du contrat ?

Art. 1126 à 1130 du Code Civil

• L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties. Cet objet doit remplir trois qualités :

- exister,

- être déterminé,

- être licite.

• L'objet du contrat est en général complété par l'objet de l'étude.


Cause licite, validité du contrat ?

Art. 1131 à 1133 du Code Civil

• La cause de l'obligation est la raison pour laquelle une personne s'engage (ses motifs).

• Celle-ci doit exister, respecter la loi et être en conformité avec l’ordre public et les bonnes mœurs.


ACCORDS DE SECRET


ACCORDS DE SECRET

L’accord de secret garantit au détenteur (personne/organisation) de l’information, que l’information qu’il s’apprête à mettre à disposition du bénéficiaire (personne / organisation), ne sera pas divulguée à des tiers.


• Terminologie courante: Accords ou Ententes de confidentialité

Non-disclosure Agreements, Confidential Disclosure Agreements, Secrecy Agreements

• Dans quelle situation ? Transfert d’information restrictif entre les partenaires à la

convention

ACCORDS DE SECRET


• La nature de l’information peut être très hétérogène

Information orale et/ou écrite

Information scientifique (Formules mathématiques, formules chimiques, dispositif technique, procédé de fabrication, descriptif de logiciel, échantillons, exemples, résultats de recherche etc.)

Information commerciale (Business plan, données financières, négociations etc.)

ACCORDS DE SECRET


Le droit des contrats Clause expresse de confidentialité • Le secret devient une obligation de résultat • Le secret peut être maintenu au-delà de la fin du contrat

Rôle du secret: la protection du savoir-faire emprunte des voies

différentes de celles du droit de la propriété intellectuelle. Le détenteur d’un savoir-faire le protège en le gardant confidentiel, même lorsqu’il le partage avec des licenciés par des accords de secret. La protection dans ce cas est fondée sur la faute commise par ceux qui ont trahi le secret ou qui y ont eu accès par des moyens illégaux.

ACCORDS DE SECRET


ACCORDS DE SECRET

Les engagements ci-dessus ne s'appliqueront pas, sous réserve de preuve écrite apportée par les ETABLISSEMENTS:

• aux INFORMATIONS qui sont à la disposition du public au moment de sa

divulgation par le détenteur ; • aux INFORMATIONS qui étaient déjà licitement en la possession du

récipiendaire au moment de leur divulgation par le détenteur et qui n'avaient pas été obtenues directement ou indirectement du détenteur ou de l’une de ses AFFILIEES ;

• aux INFORMATIONS qui, après divulgation par le détenteur, sont portées à la connaissance du public, d'une façon quelconque, sauf faute du récipiendaire;

• aux INFORMATIONS qui ont été licitement communiquées au récipiendaire ou qui lui seront licitement communiquées par un tiers qui ne les a pas obtenues directement ou indirectement du détenteur ou de l’une de ses AFFILIEES


ACCORDS DE TRANSFERT DE

MATÉRIEL


ACCORDS DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

Qu’est-ce qu’un accord de transfert de matériel ?

Un accord de transfert de matériel est un contrat qui régit le transfert et l'utilisation d'un ou plusieurs matériel(s) de recherche

• fourni(s) par son (leur) propriétaire un chercheur, une institution de recherche ou une entité commerciale (dénommé "fournisseur")

• à un autre chercheur, une autre institution de recherche ou une autre entité commerciale (dénommé "bénéficiaire"), qui désire utiliser le matériel à ses propres fins de recherche interne.



Terminologie courante:

Accords de Transfert de Matériel ou ATM Material Transfer Agreements ou MTAs

Dans quelle contexte ?

Dans le cadre d’activités de recherche (tests) Utilisation de matériel appartenant à une autre

institution ou société Le fournisseur du matériel exige de préserver ses

droits sur le matériel qu’il va transférer



La notion de « matériel de recherche » couvre de nombreux éléments, parmi lesquels: – les anticorps, – les matériels d'analyse, – les bactéries, – les lignées de cellules, – les composés, – les cultures, – les fragments d'ADN, – les plasmides, – les protéines, – les prototypes, – les matériels utilisés dans les applications d'ingénierie et de

sciences physiques…



• Définition du matériel transféré à établir de façon claire et

détaillée.

• Le matériel ainsi défini inclut généralement : – le matériel transféré originel, – ses descendants non-modifiés, – ses dérivés, – les informations confidentielles sur ce matériel.



Droits et Obligations du Fournisseur • Conservation de la propriété du matériel de recherche transféré, ainsi

que de la progéniture et des dérivés non-modifiés du matériel originel transféré. Ceci signifie que le fournisseur peut distribuer le même matériel de recherche à d'autres personnes, et qu'il peut aussi l'utiliser à ses propres fins de recherche interne.

• Droit d'accès aux rapports et aux publications que le bénéficiaire entend réaliser, puisque de nombreux accords requièrent que le bénéficiaire procure à l'avance au fournisseur une copie de ce qu'il entend publier.

• La principale obligation à laquelle le fournisseur est soumis est celle de

transférer le matériel de recherche au bénéficiaire, selon les termes de l'accord.



Droits et Obligations du Bénéficiaire • Le droit d'utiliser le matériel de recherche transféré dans le cadre de ses

propres activités à des fins de recherche uniquement, cette utilisation est définie et souvent restreinte par les termes de l'ATM

• Un droit de propriété sur les modifications du matériel transféré

réalisées grâce à ses activités de recherche (mais non sur le matériel originel inclus dans ces modifications)

• Impossibilité de commercialiser ou d'utiliser à quelques fins

commerciales que ce soit le matériel de recherche transféré, sa progéniture ou ses dérivés non-modifiés => demande de licence au fournisseur

• Obligation de confidentialité, qui entraîne des restrictions en terme de

publication des résultats (droit de veto exercé par le fournisseur).


CONTRATS

DE PRESTATION DE SERVICE


CONTRATS DE PRESTATION

Définition:

Contrat ayant pour objet la réalisation de travaux confiés par un partenaire industriel, le commanditaire, à un laboratoire, le prestataire, en raison de son savoir-faire, son expertise.


CONTRAT DE PRESTATION

Mise en œuvre d’un savoir faire ou d’une

expertise du prestataire au bénéfice d’un commanditaire, n’impliquant pas d’activité inventive.



Le contrat peut alors avoir pour objet la réalisation des travaux suivants:

– Analyse d’échantillons avec une technique particulière maîtrisée par le laboratoire.

– Test d’activité de molécules thérapeutiques sur un modèle mis au point par le laboratoire.

– Etude de la dégradation d’un matériau composite…



Etablissement par le commanditaire d’un cahier des charges très précis des prestations souhaitées qui sera annexé au contrat et qui doit notamment mentionné:

• La description détaillée des prestations, par exemple le nombre de mesures, de tests qui seront effectués,

• Les conditions de l’étude,

• Les produits à fournir avec telle ou telle spécification…



Prestation = Obligation de résultat pèse sur le prestataire

• Obligation = lien de droit créé par l’effet de la loi ou de la volonté de celui ou celle qui s’engage en vue de fournir ou recevoir un bien ou une prestation.

• Obligation de résultat = obligation du prestataire à parvenir à un résultat déterminé dans le délai imparti (délai en général plutôt court).



Coût complet:

• Ensemble de moyens nécessaires à la réalisation de la prestation de service ou d’étude.

• Il comprend :

• Moyens existants en personnel (permanents/ non permanents) en matériel et environnement pour le part consacré à la prestation,

• Moyens à acquérir ou supplémentaires nécessaires à la réalisation de la prestation,

• Frais généraux (frais de gestion).



Propriété des résultats

• En contrepartie du paiement du coût total de la prestation, le commanditaire est propriétaire des résultats et peut les exploiter librement.

• Le savoir faire mis en œuvre par le laboratoire (prestataire) et ses éventuelles améliorations demeurent la propriété du prestataire.



Confidentialité et Publication

• Les résultats sont confidentiels.

• Les informations échangées lors de la prestation peuvent également être confidentielles.

• Le droit de publier du prestataire est à négocier avec le commanditaire lors de l’établissement du contrat.


CONTRAT

DE COLLABORATION DE RECHERCHE


CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE

Définition:

Contrat ayant pour objet la réalisation d’un programme commun de recherche entre un ou plusieurs partenaires et/ou parties en vue de générer des connaissances nouvelles.



Dans le cadre d’une collaboration, la recherche est conduite conjointement par les Parties, chacune y affectant des moyens R&D (fonctionnement, ressources humaines et techniques, investissements) dédiés.



Différentes finalités de la collaboration

• Adaptation d’une technique ou d’un savoir-faire à des contraintes de type industriel.

• Amélioration d’une technique ou d’un produit déjà existant. • Recherche plus fondamentale, en partenariat direct entre les scientifiques académiques et industriels.



Les éléments de base du programme à inclure

• Description de l’objet de l’Etude ou Travaux menés en commun par les partenaires,

• Calendrier de l’Etude ou des Travaux,

• Répartition des tâches de chacun des partenaires,

• Détail des moyens mis en œuvre par chacun des partenaires.



Les éléments de base du programme à inclure • Responsabilité scientifique

• Un responsable scientifique désigné par chacune des Parties

• Lieu d’exécution de l’Etude ou des Travaux

• Réunions – rapports • Calendrier de remise des rapports

• Suivi de la collaboration



Les éléments de base du programme à inclure • Ce programme rédigé conjointement par les parties sera

annexé au contrat et fera partie intégrante du contrat. • Ce programme pourra s’avérer utile lors de la

détermination des quotes-parts de propriété des résultats de chacune des parties en fonction de leurs apports respectifs.



Objet du contrat • Réaliser un projet de recherche commun ensemble

• Déterminer les droits et obligations de chacune des

parties notamment en matière de propriété intellectuelle, en matière de publication…



Collaboration = Obligation de moyens

• Obligation = lien de droit créé par l’effet de la loi ou de la volonté de celui ou celle qui s’engage en vue de fournir ou recevoir un bien ou une prestation

• Obligation de moyens = obligation du débiteur (celui qui s’engage) d’apporter tous ses soins et ses capacités à parvenir pour exécuter son obligation



Parties au contrat • Un partenaire industriel – un partenaire académique

(EPST, EPSCP…) = contrat de collaboration de recherche

• Plusieurs partenaires académiques – un ou plusieurs partenaires industriels dans le cadre d’un projet de recherche subventionné (7ème PCRD – ANR –FUI des pôles de compétitivité…) = accord de consortium



Coût du contrat • Evaluation du coût total du programme à la charge

du laboratoire et du partenaire industriel

• Etablissement d’une annexe financière:

• Déterminante pour la définition notamment des quotes - parts de

propriété des parties sur les résultats obtenus en cours d’exécution du contrat

• Modalités de versement adaptées à la durée du contrat



Coût du contrat • Montant de la contribution du partenaire industriel à

négocier • Participation financière du partenaire industriel au coût supporté par le partenaire académique pour la réalisation du programme de recherche

• Coûts à distinguer : •Le coût complet

•Le coût marginal

•Le coût du contrat



Coût du contrat

coût marginal < "coût du contrat" < coût complet

Coût marginal = ensemble des coûts nécessaires à la réalisation d’un projet (dépenses d’équipements, recrutement de personnel non permanent, achat de petits matériels, frais de missions…) à l’exception de ceux qui auraient de toute façon été supportés par la partie si le projet n’avait pas lieu.



Confidentialité et Publication

• Engagement de fait pour les personnels salariés du partenaire académique en terme de confidentialité. Pour les autres personnels : nécessité de faire signer un engagement spécifique de confidentialité

• Missions de la recherche publique : nécessité de publier, de soutenir des thèses, besoin de poursuivre des recherches

• Droit de regard du partenaire industriel



Propriété Intellectuelle

• Propriété des résultats antérieurs, propres et extérieurs à la collaboration

• Point souvent sensible de la négociation = Copropriété des résultats obtenus conjointement dans la cadre de la collaboration

• Règlement de copropriété – Désignation entre les parties d’un gestionnaire des demandes de brevet …



Exploitation des résultats

• Négociation des droits d’exploitation des résultats communs :

– Option sur licence:

•Prix

•Durée de l’option

– Négociation d’une concession de licence

– Compensation financière allouée à la partie non exploitante en cas d’exploitation commerciale des résultats communs

•Prix

•Durée de l’option



Accès aux résultats

• Accès aux résultats de l’autre partie pendant la durée et au terme de la collaboration

•Accès aux résultats antérieurs

•Accès aux résultats propres

• Accès aux résultats communs pendant la durée et au terme de la collaboration

•Accès pour activité propre de recherche


ACCORD DE CONSORTIUM

• Accord de consortium = organisation des relations entre partenaires d’un projet collaboratif de recherche tout en :

– Respectant les investissements de chacun

– Préparant l’après – projet

– Permettant la flexibilité



Objectifs de l’accord 1/2 : • Préciser les liens entre les cocontractants mais aussi les

partenaires extérieurs au consortium

• Identifier le savoir faire préexistant

• Définir les droits, les règles applicables en matière de propriété et d’exploitation des résultats obtenus dans le cadre du projet.

• Définir les règles relatives à la confidentialité

• Définir les modalités de récupération du paiement d’avance en cas de défaillance d’un partenaire et les règles de répartition des tâches non réalisées par celui-ci



Objectifs de l’accord 2/2 : • Définir les conditions dans lesquelles le coordinateur dirige et

coordonne le projet

• Déterminer les droits et devoir du coordinateur et des partenaires

• Définir le rôle et le fonctionnement des instances de gestion du projet:

• comité de pilotage,

• comité scientifique,

• comité d’experts extérieurs au projet,

• comité de valorisation…



Gouvernance du consortium

• Quels sont les organes de décision et leurs modalités de fonctionnement ?

• Quelles sont les règles en matière de décision ?



Propriété intellectuelle des connaissances nouvelles

• Qui est propriétaire des connaissances nouvelles?

• Qui en assure la protection?

• Quels sont les droits accordés aux autres partenaires sur les connaissances nouvelles et connaissances antérieures ?



Confidentialité des informations échangées dans le cadre du projet

• Quelles sont les informations protégées?

• Quels sont les actes autorisés et interdits aux partenaires?

• Quid des demandes de publication ou communication relatives au projet ou aux connaissances nouvelles?



Changement / Défaillance d’un partenaire dans le consortium

• Quels sont les droits d’un partenaire sortant?

• Quels sont les obligations à sa charge?

• Quels sont les droits et obligations d’un partenaire entrant?


CIFRE

Les Conventions Industrielles de Formation par la REcherche (CIFRE) ont pour objectif:

• de favoriser le développement de la recherche partenariale publique – privée

• de placer les doctorants dans des conditions d’emploi


CIFRE - Principe


ENTREPRISE

DOCTORANT

LABORATOIRE

CIFRE Encadre la thèse sur

le plan académique

Confie une mission de

recherche au

doctorant

Travaillent en partenariat

ANRT, pour le compte

du Ministère de la

Recherche

Expertise les conditions de

formation doctorale par un

chercheur actif

Expertise de

l’engagement de

l’entreprise par le

DRTT

CIFRE - Organisation


ENTREPRISE

DOCTORANT

LABORATOIRE

CIFRE Inscription en thèse

dans une école

doctorale accréditée

Contrat de travail

CDI ou CDD

23484€ / and mini

Contrat de collaboration

ANRT, pour le compte

du Ministère de la

Recherche

14 000€ / and

pendant 3 ans

+ CIR possible


Différentes clauses d'un contrat de collaboration de recherche 1/2:

• Préambule

• Objet du contrat

• Domaine du contrat

• Programme des recherches et travaux

• Responsabilité scientifique

• Réunions-rapports

• Personnel

• Financement – modalités financières



Différentes clauses d'un contrat de collaboration de recherche 2/2:

• Confidentialité – publications

• Propriété intellectuelle

• Exploitation des résultats

• Durée du contrat

• Intégralité du contrat

• Résiliation

• Loi applicable – Litiges

• Annexe scientifique et annexe financière


MERCI DE VOTRE ATTENTION


Documents

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