Smau mi 2013

Titolo della presentazione Avv. Nicolò Ghibellini – www.avvghibellini.com

La proprietà industriale e intellettuale nell’era dell’information technology Il ruolo dei diritti di privativa per le aziende del web 2.0

Titolo della presentazione

Di che cosa parleremo

• I diritti di proprietà intellettuale

• Aspetti problematici – casi pratici

• La tutela della proprietà industriale e intellettuale (cenni)


I diritti di proprietà intellettuale


I diritti di proprietà intellettuale

• Brevetto - ricerca e innovazione

• Segni distintivi (marchio, nome a dominio …) – identità dell’impresa

• Diritto d’autore - creatività


Brevetto

• Protezione del monopolio su invenzioni

• Sono brevettabili tutte quelle invenzioni che hanno ad oggetto un prodotto commerciale, realizzato con processi meccanici, fisici, chimici o biologici

• Elementi fondamentali: novità, applicabilità e utilità dell’invenzione

• Adempimenti formali – procedura di rilascio (deposito domanda di brevetto)


Marchio

• Segno distintivo che contraddistingue prodotti o servizi

• Differenzia il prodotto da altri simili

• Il titolare ha il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso di segni identici o simili se ciò può comportare rischio di confusione

• Assenza di impedimenti

• Adempimenti formali – procedura di registrazione (deposito domanda di registrazione)


Principio di unitarietà segni distintivi (artt. 12 e 22 cpi)

• Chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di esclusiva anche in relazione a funzioni proprie degli altri segni;

• il titolare del marchio “X” potrà vietare a terzi l’uso del segno in questione non solo come marchio, ma anche come ditta, insegna, domain name, etc.


Diritto d’autore

Protezione delle creazioni intellettuali, ovvero:

• idee creative nel campo della cultura e della tecnica;

• tutelate dall’ordinamento giuridico in quanto espressione originale della personalità umana;

• beni immateriali


Diritto d’autore (continua)

il diritto d’autore ha ad oggetto opere originali:

• letterarie, musicali e lavori artistici

• programmi per elaboratore (sw)

• disegni di qualsiasi tipo (mappe, grafici e diagrammi)

• fotografie, filmati, registrazione sonore, trasmissioni radio e televisive

• materiale pubblicitario

• siti web (opere multimediali)

il diritto d’autore può essere:

• morale

• patrimoniale



Caratteristiche: • Concretezza L’opera deve avere una forma concreta (prodotto idoneo ad

essere pubblicato e riprodotto) • Originalità deve essere l’espressione creativa della personalità dell’autore • Assenza di adempimenti formali non è necessaria alcuna formalità costitutiva



Che cosa si protegge

Distinzione tra forma e contenuto

• è protetta solo la forma e non il contenuto concettuale dell'opera

• il diritto d'autore non è un diritto di proprietà sulle idee ma solo sulla forma in cui esse si esprimono

Quindi

• non è creato un monopolio

• la stessa idea può essere utilizzata da altri autori che la possono esprimere, purché in forma diversa


Aspetti problematici

Nomi a dominio • nuove pratiche confusorie nella rete • conflitto con marchi e altri segni distintivi altrui

Il diritto d’autore nell’attività di impresa

• I siti web come opere dell’ingegno

La proprietà intellettuale nella società dell’informazione

• Il ruolo e la responsabilità dei prestatori di servizi (ISP)


Nomi a dominio

Definizione Segni distintivi che identificano e contraddistinguono il sito web Duplice funzione (indirizzo elettronico + segno distintivo) Regole di registrazione first come first served Riferimenti normativi art. 12 cpi: nomi a dominio rappresentano anteriorità invalidanti per la

registrazione del marchio; art. 22 cpi: divieto di adottare come nome a dominio segni identici o simili

all’altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare rischio di confusione tra due segni o indebito sfruttamento rinomanza marchio altrui


Nuove pratiche confusorie nella rete

• Domain grabbing

• Linkink

• Metatag

• Conflitti con marchi e altri segni distintivi altrui


Domain grabbing

• registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui, generalmente celebri o rinomati, al fine di appropriarsi della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto profitto;

• L’avente diritto, non potrà registrare il nome a dominio in applicazione del principio first come first served

• Casi pratici:

- Tribunale di Milano, 09.02.2009

- Tribunale di Parma , 26.02.2001

- Tribunale di Torino, 23.12.2000


Linking

• Trasferimento dell’utente da una pagina di un sito web alla pagina di un altro sito di un soggetto diverso

• Si distingue tra:

- deep linking

- surface linking

- framing

• Casi pratici:

- Trib. Napoli, 07.07.2007

- Trib. Crema, 24.07.2000

- Trib. Genova, 22.12.2000


Metatag

• codici alfanumerici utilizzati in fase di programmazione di un sito internet e contenenti precise parole chiave (keyword) idonee a fornire informazioni sul contenuto del sito

• consentono ai motori di ricerca la selezione di pagine web mediante tutte le parole chiave utilizzate

• uso ingannevole come metatag di un marchio altrui può provocare contraffazione o concorrenza sleale

• Casi pratici:

- Trib. Monza, 15.07.2008

- Trib. Milano, 09.02.2002


Il caso Adwords di Google

• Servizio di posizionamento a pagamento Adwords di Google

• Possibilità di fare apparire un link pubblicitario verso il proprio sito mediante la selezione di una o più parole chiave, qualora queste coincidano con la richiesta dell’utente al motore di ricerca (il link appare come link sponsorizzato)

• Forzatura della ricerca in quanto il link sponsorizzato appare tra i risultati in posizione privilegiata


(segue) Profili di criticità

1) Utilizzo del marchio altrui come parola chiave

2) Responsabilità dell’ISP per l’inserimento di un Adwords corrispondente ad un segno distintivo altrui


Utilizzo del marchio altrui come parola chiave

Per la giurisprudenza italiana e comunitaria rappresenta atto di concorrenza sleale e contrafattorio

- Trib. Milano, 11.03.2009

- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008

- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009 (Caso Interflora)


Responsabilità dell’ISP per inserimento Adwords corrispondente a segno distintivo altrui

• Non sussiste quando l’ISP non abbia svolto un ruolo attivo (ISP ha semplicemente memorizzato dati, senza averne conoscenza o controllo);

• Sussiste quando l’ISP ha svolto un ruolo nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario (l’ISP ha conoscenza e controllo dei dati)

- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008

- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009

• Sussiste anche quando l’ISP, a prescindere dall’effettivo ruolo attivo, venga ad essere soltanto effettivamente al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività di informazione

- Corte Giust. UE, 12.07.2011, C. 324/2009


Conflitti con marchi o altri segni distintivi altrui

• I nomi a dominio possono interferire con marchi o segni distintivi anteriori

• Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio (first come first served) non rispetta i due principi fondamentali della tutela giuridica dei segni distintivi:

a) principio di territorialità

b) principio di specialità o relatività merceologica

• Casi pratici

- Trib. Milano, 20.02.2009

- Trib. Bologna, 14.11.2008

- Trib. Roma, 29.04.2008

- Trib. Firenze 16.05.2006

- Trib. Roma, 28.04.2004


Conflitti con i marchi di rinomanza

• La registrazione di nomi a dominio per siti che offrono prodotti/servizi merceologicamente differenti rispetto a quelli relativi al marchio rinomato è illegittima in ragione della protezione ultramerceologica del marchio rinomato (art. 22, co. 2, cpi)

• Casi pratici

- Trib. Torino, 26.10.2007

- Trib. Bologna, 29.08.2007 (caso Unipol)

- Trib. Bergamo, 06.03.2003 (caso Armani)


Il diritto d’autore nell’attività di impresa siti web

Creatività

Il sito internet è tutelabile dalla legge del diritto d’autore quando possegga il requisito della creatività

- Tribunale di Milano, 04.11.2008

- Tribunale di Bologna, 08.03.2004

Contenuti

L’utilizzo di opere altrui, tutelate dalla legge sul diritto d’autore, può implicare il compimento di una attività illecita che, come tale, potrebbe costringere il soggetto responsabile del sito web a risarcire i danni per la lesione dei diritti d’autore altrui


(segue) Contenuti

è illecita

• L’utilizzazione, non autorizzata, di una riproduzione di opera figurativa concretizzatasi nell’appropriazione del fulcro dell’opera stessa e nella successiva rielaborazione ed inserimento nei contenuti di un sito internet (Trib. Napoli 16.07.2007)

• La riproduzione e la diffusione on line, a fini commerciali e senza il consenso degli autori, di immagini contenenti opere dell’arte figurativa tutelate dal diritto d’autore, potendo la loro pubblicazione senza il consenso dei titolari del diritto ritenersi consentita solo per periodi di tempo limitati, nel contesto di un resoconto di una mostra o esposizione di opere d’arte in corso, e per scopi meramente informativi (Trib. Roma 22.04.08)


(segue) Contenuti

l’inserimento nel proprio sito internet

• del catalogo del concorrente configura, oltre che una violazione del diritto d’autore qualora il catalogo possa essere qualificato quale opera dell’ingegno, anche un’ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile, trattandosi di comportamento idoneo a creare nel consumatore una confusione con i prodotti del concorrente medesimo (Trib. Torino, 18.01.2008)

• di materiale video tratto dai programmi di una emittente televisiva costituisce violazione dei diritti di esclusiva attribuiti a quest’ultima dalla legge sul diritto d’autore (Trib. Roma, 13.10.2004)


La proprietà intellettuale nella società dell’informazione

Provider

Prestatore di servizi della società dell’informazione

(connessione, trasmissione e immagazzinamento dati)

direttiva 2000/31/Ce

(direttiva commercio elettronico recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003)

Individuazione di 4 tipologie di provider


Tipologie provider

• Access: fornisce la connessione alla rete

• Service : fornisce ulteriori servizi (e-mail, newsgroup, motori di ricerca …)

• Content : veicola tramite il suo sito propri contenuti (notizie di cronaca, foto )

• Host : ospita sul server i siti creati da altri soggetti


Responsabilità degli ISP

Il Codice del Commercio Elettronico disciplina la responsabilità degli ISP in base all’attività in concreto da essi svolta:

• Attività di semplice trasporto

• Attività di memorizzazione temporanea

• Attività di memorizzazione


Attività di semplice trasporto

Il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

• Non dia origine alla trasmissione;

• Non selezioni il destinatario della trasmissione;

• Non selezioni o modifichi le informazioni trasmesse

Casi pratici

- Trib. Roma 11.07.2011

- Trib. Roma 14.04.2010 (caso Fapav / Telecom)


Attività di memorizzazione temporanea

Il prestatore non è responsabile della memorizzazione -automatica, intermedia e

temporanea- di informazioni, se effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari, purché:

• Non modifichi le informazioni

• Si conformi alle condizioni di accesso delle informazioni

• Non interferisca con l’uso lecito della tecnologia utilizzata per ottenere dati sull’impiego delle informazioni

• Rimuova/disabiliti prontamente le informazioni memorizzate qualora venga a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo in cui si trovavano inizialmente sulla rete, o che l’accesso è stato disabilitato, anche da una autorità amministrativa o giudiziaria

Casi pratici:

- Trib. Firenze, 25.05.2012

- Trib. Roma, 20.03.2011 (caso PFA Films srl / Google Itallia / Microsoft srl / Yahoo! Italia srl)


Attività di memorizzazione (hosting)

Il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del destinatario a condizione che:

• Non sia a conoscenza che l’attività o l’informazione sia illecita

• Non appena a conoscenza dell’illecito su comunicazione delle autorità competenti, si attivi immediatamente per rimuovere informazioni o disabilitarne l’accesso

casi pratici:

- Trib. Pinerolo, 02.05.12

- Trib. Roma, 20.10.2011

- Trib. Roma, 16.12.2009 (Caso RTI / Youtube)


Esenzioni di responsabilità

Non esiste in capo al prestatore

• un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza

• un generale obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite

Il prestatore è, in ogni caso, tenuto a:

• informare le autorità qualora venga a conoscenza di attività o informazioni illecite relative ad un suo destinatario del servizio

• fornire alle autorità le informazioni necessarie per identificare il destinatario del servizio, per individuare o prevenire attività illecite

Casi pratici

- Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)

- Trib. Roma, 30.03.2011

- Trib. Milano, 25.01.2011

- Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L’Oreal / E-Bay)


La tutela della proprietà industriale e intellettuale (cenni)

Strumenti per la protezione e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e intellettuale

1) Tutela giudiziaria

2) Tutela contrattuale


Tutela giudiziaria

• Azioni di cognizione

- azioni di accertamento (positivo/negativo)

- azioni di condanna

- azioni costitutive

• Azione cautelari

- tipiche (inibitoria, sequestro, descrizione, etc.)

- provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cpc

• Azioni esecutive

- esecuzione forzata mobiliare, immobiliare o presso terzi

- esecuzione mediante consegna e rilascio

-esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare


Azioni di accertamento

• Azioni di nullità e decadenza di un diritto di IP

• Azioni di accertamento di paternità e rivendica

• Azioni di accertamento di contraffazione/violazione/ concorrenza sleale


Azioni di nullità e decadenza

• Si chiede di accertare e dichiarare la non tutelabilità di un diritto di proprietà industriale/intellettuale per carenza originaria dei requisiti previsti dalla legge o per il sopravvenire di circostanze che provocano il venir meno di un diritto originariamente valido (per es. mancato pagamento annualità rinnovo, non uso, sopravvenuta decettività del marchio, etc.)

• Esperibili nei confronti di diritti titolati e anche non titolati


Azioni di accertamento di paternità e rivendica

Paternità

• Si chiede di accertare il diritto morale di essere designati come autore o inventore dell’oggetto del titolo di proprietà industriale

• Si prescinde dalla titolarità dei diritti di sfruttamento economico

Rivendica

• Si chiede di accertare che i diritti morali o di sfruttamento economico relativi ad un certo diritto di IP spettano ad un soggetto anziché ad un altro

• Esperibile dal vero titolare nei confronti dell’usurpatore

• Esperibile solo in relazione a diritti titolati


Azioni di accertamento di contraffazione/violazione/ concorrenza sleale

• si chiede di verificare se un determinato comportamento costituisce o meno violazione dei diritti di IP

• Di solito l’azione non è di mero accertamento ma si chiede anche la condanna ad una sanzioni previste (inibitoria, risarcimento del danno, etc.)

casistica relativa alla contraffazione su internet

- Trib. Milano, 15.12.2011

- App. Milano, 07.09.2011

- Trib. Firenze 29.09.2010

- Trib. Roma, 23.04.2008


Contratti e proprietà intellettuale (cenni)

La circolazione dei diritti di IP

• Clausola di riservatezza

• Clausola di esclusiva

Il trasferimento dei segno distintivi

• Cessione del marchio

La licenza dei segni distintivi

• Licenza di marchio

• Contratto di franchising


Contratti e proprietà intellettuale (cenni)

Trasferimento di tecnologia

• Cessione di brevetto

• Licenza di brevetto

• Trasferimento di know how

Trasferimento e licenza di diritti d’autore

• Contratto di licenza software, banche dati e opere multimediali

• Contratto di sviluppo software


Grazie dell’attenzione

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