SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1779.pdf · CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. ... informe de precedentes de marcas

Proceso 79-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Sala Plena de

la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. Interpretación Pre-

judicial, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 150 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. Actor: FÁBRICA DE MERMELADAS Y

CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. Marca: “BOLIBOMBA” (denomina-

tiva). Expediente Interno N° 342/2008 ..........................................................

Proceso 49-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos

238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de 14 de

septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y,

de oficio, de los artículos 258 y 268 de la misma normativa, y de los ar-

tículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la

Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solici-

tada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso

Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno Nº 9911-MH. Actor:

Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal. Datos de prueba y

otra información no divulgada .......................................................................

Proceso 57-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-

dina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Co-

lombia. Proceso Interno: Nº 2004-00145. Marca: “BENCELIN” (denomina-

tiva). Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY ..................................................

Proceso 65-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 69, 70 y 84 de la De-

cisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, de la Dispo-

sición Transitoria Primera de la Decisión 313; con base en lo solicitado por

el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera. Procesos acumulados: Nos: 2001-00149

y 2003-00134. Marca: “Mecánica Popular” (Renovación de Marca) ............

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVI - Número 1779

Lima, 23 de noviembre de 2009

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GACETA OFICIAL 23/11/2009 2.52

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losveinticuatro (24) días del mes de julio del añodos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Sala Plena de la Corte Supre-ma de Justicia de la República de Bolivia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de uno (1)de julio de 2009.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: FÁBRICA DE MERME-LADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA.

La parte demandada la constituye: EL SERVI-CIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL(SENAPI).

El tercero interesado es: SOCIETE DES PRO-DUITS NESTLÉ S.A.

1.2. Actos demandados

FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOSWATT’S CASAL LTDA. solicita que se declarela nulidad de la Resolución Administrativa No. J-012/2008 de 4 de marzo de 2008, expedida porla Directora General Ejecutiva del Servicio Na-cional de Propiedad Intelectual, la cual resolviórechazar el recurso jerárquico interpuesto por la

demandante; y, en consecuencia, confirmar entodas sus partes la Resolución Administrativa092/07 de 1 de octubre de 2007, a través de lacual se declaró improbada la demanda de opo-sición planteada por la sociedad FÁBRICA DEMERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CA-SAL LTDA., y, concedió la solicitud de registrodel signo denominativo “BOLIBOMBA”, para dis-tinguir productos de la clase 30 de la Clasifica-ción Internacional de Niza, a favor de SOCIETEDES PRODUITS NESTLÉ S.A.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala Plena de laCorte Suprema de Justicia de la República deBolivia, han podido ser destacados los siguien-tes aspectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos se encuentran lossiguientes:

1. El 26 de junio de 2006, la sociedad SOCIETEDES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó anteel Servicio Nacional de Propiedad Intelectual,el registro como marca del signo denomina-tivo “BOLIBOMBA”, para distinguir productosde la clase 30 de la Clasificación Internacio-nal de Niza.

2. La mencionada solicitud fue publicada en laGaceta Oficial de Bolivia No. 2931 bajo el No.119729.

3. Contra la mencionada solicitud, la sociedadFÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAME-LOS WATT’S CASAL LTDA., presentó, confecha 4 de diciembre de 2006, demanda deoposición con base en la marca “BOLIGUM”,para distinguir productos de la clase 30.

PROCESO 79-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala Plena de la CorteSuprema de Justicia de la República de Bolivia. Interpretación prejudicial, de

oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina. Actor: FÁBRICA DE MERMELADAS YCARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. Marca: “BOLIBOMBA”

(denominativa). Expediente Interno N° 342/2008.


4. El 27 de junio de 2007, la Directora del Servi-cio Nacional de Propiedad Intelectual expidióla Resolución Administrativa No. 301/07, me-diante la cual denegó de oficio la solicitud deregistro del signo solicitado, declarando, asi-mismo, improbada la oposición presentada.

5. En fecha 3 de septiembre de 2007, la socie-dad SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.interpuso recurso de revocatoria contra lamencionada resolución.

6. El 1 de octubre de 2007, la Dirección de Pro-piedad Industrial del Servicio Nacional de Pro-piedad Intelectual expidió la Resolución Ad-ministrativa No. 092/07, por la cual resolviódeclarar improbada la demanda de oposicióny conceder la solicitud de registro del signodenominativo “BOLIBOMBA” a favor de SO-CIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

7. Contra esta última resolución, la sociedadFÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAME-LOS WATT’S CASAL LTDA., formuló recursojerárquico.

8. En fecha 4 de marzo de 2008, la DirectoraGeneral Ejecutiva del Servicio Nacional dePropiedad Intelectual dictó la Resolución Ad-ministrativa No. J-012/2008, a través de lacual resolvió rechazar el recurso jerárquico,y, en consecuencia, confirmar en todas suspartes la resolución anterior.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS YCARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., solicitala nulidad del acto administrativo mencionadoanteriormente, manifestando, en lo principal, lossiguientes argumentos:

- “(…) existe una similitud o semejanza orto-gráfica, auditiva o fonética y visual entre lossignos BOLIGUM y BOLIBOMBA, por lo quedicha similitud daría lugar a confusión. Asímismo, los productos para los cuales se en-cuentra registrada la marca BOLIGUM, de mimandante, pertenecen a la Clase 30 de laClasificación Internacional de Niza, produc-tos en relación a los cuales no se presta lamisma atención que para comprar por ejem-plo, un electrodoméstico o una prenda devestir o un remedio, por lo que la escasadiferencia que existe entre las marcas en

conflicto, puede muy bien pasar desapercibi-da para el consumidor medio de este tipo deproductos”.

- “(…) los productos de ambas empresas seencuentran dirigidos al mismo público consu-midor y el expendio de los mismos se realizaen los mismos lugares, como ser tiendas, pul-perías, kioscos, anaqueles (pastilleros). (…)es evidente que existe un elevado grado deconexión competitiva entre los productos aser ofrecidos por ambas empresas, por loque al ser concedido el registro de la marcaBOLIBOMBA a favor de la solicitante, se estálesionando el legítimo derecho de mi man-dante, ya que el poder distintivo de su marcaBOLIGUM se vería diluido. Asimismo, se estáafectando el derecho de los consumidores aelegir libremente sin riesgo de confusión, endesmedro del interés general”.

- “(…) siendo que mi mandante a (sic) demos-trado el derecho exclusivo de la marca BO-LIGUM (denominación), (…), tiene el dere-cho, por la prioridad de su registro, de impe-dir que terceras personas usen la misma otraten de registrar una marca similar o seme-jante a ésta”.

- “Si bien es cierto que existen dos marcascon el prefijo BOMBA, como ser: BOMBAZOy BOMBABUM, ambas marcas fueron regis-tradas con fecha posterior al de las registra-das por la firma WARNER COMPANY LLC, yel hecho que dicha firma no haya presentadola oposición al registro de dichas marcas, nolibera la obligación que tiene el Servicio Na-cional de Propiedad Intelectual a la realiza-ción de el examen de fondo de los requisitosde registrabilidad e irregistrabilidad de lassolicitudes de registro. (…) al darse cuentadel error cometido al no haber protegido en sumomento a la familia de marca al que tienederecho la firma mencionada, en vez de tratarde solucionar esta omisión de tutela jurídicaa las marcas registradas con anterioridad,señala que la partícula BOMBA se habríavuelto de uso común, cosa que resulta serdel todo incoherente, siendo que en primerlugar señala en su Resolución AdministrativaNº 301/07 declara (sic) que la firma WARNERCOMPANY LLC poseía el derecho de Familiade Marcas, para luego señalar en la Resolu-ción Administrativa REV-Nº 092/07 que lapartícula BOMBA se había convertido de usocomún”.


- “(…) queda claro que al solo existir un regis-tro de una marca con el prefijo BOLI, (…), nosdemuestra que el prefijo de nuestra MarcaBOLIGUM no puede ser jamás consideradacomo una partícula de uso común. De lamisma forma, al no ser el prefijo BOLI evoca-tivo de ningún producto tampoco puede serconsiderado de uso común”.

- Finalmente, hace referencia a una supuestaviolación al derecho de petición, como al de-bido proceso administrativo.

c) Contestación a la demanda

El Servicio Nacional de Propiedad Intelec-tual (SENAPI), en su contestación a la deman-da, expresa, en lo principal, los siguientes argu-mentos:

- “el signo solicitado está constituido por unadenominación y reúne el requisito de repre-sentación gráfica ya que esta (sic) represen-tada por una palabra que es captada por elpúblico consumidor”.

- “(…) se establece que el Signo solicitado‘BOLIGOMA’ (sic) Clase 30 esta (sic) com-puesto por un sub fijo (sic) ‘BOLI’, el mismoque es un término evocativo a la palabra boli-tas. Asimismo, el término ‘BOMBA’ es un ter-mino (sic) de uso común conforme señala elinforme de precedentes de marcas registra-das en el SENAPI determinado en las partesconsiderativas de las resoluciones impugna-das (…) ya que estas son usadas por variasfirmas en la composición de sus signos paraidentificar productos comprendidos en la Cla-se 30 (…)”.

- “(…) del cotejo entre los signos en conflicto,el SENAPI determina que al excluirse el sufi-jo BOMBA de este cotejo, por ser un términode uso común, los vocablos diferenciadosentre los signos en conflicto no guardan unasimilitud fonética, visual en su conjunto, sien-do distinguibles uno del otro y no crean ries-go de confusión”.

- “(…) al haberse determinado claramente quelos signos en cuestión, son distinguibles unosdel otro y no generan confusión o asociaciónal público consumidor medio, la conexión com-petitiva no genera confusión entre los signos(…)”.

d) Tercero interesado

La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NES-TLÉ S.A., considerada como tercero interesa-do, conforme obra del expediente, no contestóla demanda.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, las normas cuya interpretación sesolicita, forman parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que la Sala Plena de la Corte Suprema de Jus-ticia de la República de Bolivia ha enviado solici-tud de interpretación prejudicial de normas queconforman el ordenamiento jurídico de la Comu-nidad Andina en virtud de las prescripcionescontempladas en los artículos 32 a 36 del Trata-do de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina y 121 a 128 del Estatuto desu Estatuto, que desarrollan lo relativo a la In-terpretación Prejudicial, más aún, cuando deacuerdo a lo prescrito por los artículos 33 delTratado y 123 del Estatuto, cuando se refieren ala interpretación prejudicial obligatoria, indicanque: “De oficio o a petición de parte, el juez na-cional que conozca de un proceso en el cual lasentencia fuera de única o última instancia, queno fuere susceptible de recursos en derechointerno, en el que deba aplicarse o se contro-vierta alguna de las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,deberá suspender el procedimiento y solicitardirectamente y mediante simple oficio, la inter-pretación del Tribunal”;

Que la solicitud de interpretación prejudicialdebe reunir determinados requisitos explícita-mente contemplados en la normativa comunita-ria. Y, que con el propósito de facilitar el plan-teamiento de las solicitudes de interpretación


prejudicial por los jueces nacionales de la Repú-blica de Bolivia, el Tribunal estima adecuadoanexar a la presente interpretación prejudicial,la “Nota Informativa sobre Planteamiento de laSolicitud de Interpretación Prejudicial”;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 1 de julio de2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justiciade la República de Bolivia, ha solicitado la inter-pretación prejudicial de los artículos 134 y 136de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

El Tribunal estima que procede la interpretaciónde los artículos correspondientes a la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina,por haber constatado, en los documentos apa-rejados al expediente, que la solicitud relativa alregistro del signo denominativo “BOLIBOMBA”fue presentada el 26 de junio de 2006, en vigen-cia de la normativa mencionada. Sin embargo,con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,se considera que es pertinente limitar la inter-pretación del artículo 136 al literal a). Asimis-mo, se considera que es pertinente interpretar,de oficio, los artículos 122 y 123 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,y el artículo 150 de la Decisión 486.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina

(…)

“Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de unproceso en el que deba aplicarse o se contro-vierta alguna de las normas que conforman elordenamiento jurídico de la Comunidad An-dina, podrán solicitar, directamente y me-diante simple oficio, la interpretación del Tri-bunal acerca de dichas normas, siempre quela sentencia sea susceptible de recursos enderecho interno. Si llegare la oportunidad de

dictar sentencia sin que hubiere recibido lainterpretación del Tribunal, el juez deberá de-cidir el proceso”.

“Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacio-nal que conozca de un proceso en el cual lasentencia fuera de única o última instancia,que no fuere susceptible de recursos en de-recho interno, en el que deba aplicarse o secontrovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, deberá suspender el procedi-miento y solicitar directamente y mediantesimple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación”;

(...)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)


“Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución”.

(...)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- La interpretación prejudicial: facultativa y obli-gatoria;

- Concepto de marca y sus elementos consti-tutivos;

- Clases de signos: comparación entre signosdenominativos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/oasociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Los signos evocativos;- Partículas o palabras de uso común, la mar-

ca débil;- La familia de marcas. La marca derivada;- Examen de registrabilidad; Debida motiva-

ción.

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FA-CULTATIVA Y OBLIGATORIA.

Debido a las particularidades del presente casoresulta necesario aclarar que la InterpretaciónPrejudicial constituye un instrumento medianteel cual se busca lograr la uniforme aplicacióndel derecho comunitario por todos los PaísesMiembros de la Comunidad Andina a través deeste órgano comunitario:

“La facultad de interpretar las normas comu-nitarias es una competencia de este Tribu-nal, por imperio del artículo 28 del Tratado deCreación del mismo, suscrito el 28 de mayode 1979 por los cinco Países Miembros delAcuerdo y vigente desde la última ratifica-ción” (19 de mayo de 1981).

“Por mandato de dicho Tratado, los juecesnacionales que conozcan en un proceso dealguna norma comunitaria que deba ser apli-cada por ellos en un juicio interno, debe pediral Tribunal Andino la interpretación de dichanorma conforme lo dispone el artículo 29 dedicho Tratado (…) Queda en consecuenciaclaro, que la interpretación no es ni puedeequipararse a una prueba, sino que consti-tuye una solemnidad indispensable y nece-saria que el juez nacional debe observar obli-gatoriamente antes de dictar sentencia, laque deberá por otra parte, adoptar dicha in-terpretación (…) En otros términos, única-mente la existencia de un recurso en el dere-cho interno que permita revisar la interpreta-ción de las normas aplicables convierte enfacultativa la solicitud de interpretaciónprejudicial la que, en principio, resulta obliga-toria” (Proceso 10-IP-94, G.O. 177 de abril20 de 1995 y ratificado en Proceso 01-IP-96y Proceso 07-IP-2009).

La consulta es obligatoria para los TribunalesNacionales de última instancia, sin que estosignifique que se atenta contra su independen-cia pues, en este caso, el Juez Nacional actúacomo Juez Comunitario. Además, el Juez Na-cional debe suspender el procedimiento, hastaque el Tribunal Comunitario dé su interpreta-ción, la cual deberá ser adoptada por aquél.

La consulta obligatoria deberá ser solicitada porel Juez Nacional en todo proceso que debeaplicarse o se controvierta alguna de las nor-mas que conforman el Ordenamiento Jurídico dela Comunidad Andina.

“De allí se desprende que la existencia de unpronunciamiento anterior del Tribunal, así serefiera a la misma materia debatida de unproceso ulterior, no exime al juez nacional deesta última causa de su obligación de elevarla correspondiente solicitud de requerir la in-terpretación. Asimismo, bien podría el Tribu-nal variar y aun cambiar su opinión, cuandoencuentre razones justificadas para hacerlo”(Proceso 03-IP-93).

En consecuencia, la consulta de interpretaciónprejudicial es obligatoria para los Tribunales Na-cionales de última instancia que deban conocersobre la aplicación de algunas de las normasque conforman el Ordenamiento Jurídico de la


Comunidad Andina y, deberán suspender el pro-cedimiento mientras el Tribunal Comunitario pre-cise el contenido y alcance de las normas inter-pretadas. Por lo tanto, en el presente caso laSala Plena de la Corte Suprema de Justicia dela República de Bolivia se encontraba obligada asolicitar la interpretación prejudicial respectivaante el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-dina.

De otro lado, es de resaltar que la interpretaciónprejudicial es un mecanismo que sirve de instru-mento para consolidar el proceso de integraciónsubregional andino; y, es en ese contexto, quela solicitud de interpretación prejudicial formula-da por la Sala Plena de la Corte Suprema deJusticia de la República de Bolivia, constituyeun paso adelante dentro del referido proceso.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la es-tructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, está

implícitamente contenido en la definición delartículo 134, toda vez que un signo para quepueda ser captado y apreciado, es necesarioque pase a ser una expresión material identifi-cable, a fin de que al ser aprehendida por me-dios sensoriales y asimilada por la inteligencia,penetre en la mente de los consumidores ousuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones o descripciones reali-zadas a través de palabras, gráficos, signosmixtos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamentalque reúna todo signo para que sea susceptiblede registro como marca; lleva implícita la posibi-lidad de identificar unos productos o unos servi-cios de otros, haciendo viable de esa manera ladiferenciación por parte del consumidor. Es en-tonces distintivo el signo cuando por sí solosirva para diferenciar un producto o un serviciosin que se confunda con él o con sus caracterís-ticas esenciales o primordiales.

3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Denomi-nativas

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lossignos en controversia son denominativos:“BOLIBOMBA” y “BOLIGUM”, el Tribunal consi-dera conveniente examinar lo concerniente a lasmarcas denominativas por corresponder a lasclases de los signos en conflicto.


Las marcas denominativas llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o va-rias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual. Este tipo demarcas se subdividen en: sugestivas que sonlas que tienen una connotación conceptual queevoca ciertas cualidades o funciones del pro-ducto identificado por la marca; y, arbitrariasque no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funcio-nes del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre la marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, los que han sido reco-gidos en varios pronunciamientos del Tribu-nal. Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes lasmarcas comparadas cuando la sílaba tónicade las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayor

fuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 1

El examen de los signos es competencia exclu-siva del administrador o juez nacional, en sucaso, quienes deben aplicar los criterios elabo-rados por la doctrina y recogidos por la jurispru-dencia comunitaria para la comparación de todotipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas,el examinador deberá someterlas a las reglaspara la comparación marcaria, y prestará espe-cial atención al criterio que señala que a lossignos se les observará a través de una visiónde conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUNA MARCA

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-

1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.


nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 2

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-militud y según la clase de productos o de ser-vicios a los que cada uno de esos signos pre-tenda distinguir. En los casos en los que lasmarcas no sólo sean idénticas sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos productoso servicios, el riesgo de confusión sería absolu-to. Cuando se trata de simple similitud, el exa-men requiere de mayor profundidad, con el obje-to de llegar a las determinaciones en este con-texto, así mismo, con la mayor precisión posi-ble.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos desimilitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-

lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión o de asociaciónpara que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 3

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión y de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica la

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPOVERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


existencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 4

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 5

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgode asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra em-presa tienen una relación o vinculación econó-mica” (PROCESO 70-IP-2008. Interpretaciónprejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en laGOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,los empresarios se beneficiarían sobre la basede la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-

dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 7

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.


Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 8

3.7. LOS SIGNOS EVOCATIVOS.

Tomando en cuenta que el Servicio Nacionalde Propiedad Intelectual (SENAPI), ha alega-

do que “(…) se establece que el Signo solicita-do ‘BOLIGOMA’ (sic) Clase 30 esta (sic) com-puesto por un sub fijo (sic) ‘BOLI’, el mismo quees un término evocativo a la palabra bolitas(…)”; el Tribunal estima necesario tratar el temade los signos evocativos.

En cuanto a los signos evocativos, éstos su-gieren en el consumidor o en el usuario ciertascaracterísticas, cualidades o efectos del pro-ducto o servicio, exigiéndole hacer uso de laimaginación y del entendimiento para relacionaraquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que“Las marcas evocativas o sugestivas no hacenrelación directa e inmediata a una característicao cualidad del producto como sucede en lasmarcas descriptivas. El consumidor para llegara comprender qué productos o servicios com-prende la marca debe utilizar su imaginación,es decir, un proceso deductivo entre la marca osigno y el producto o servicio”. 9

Se consideran signos evocativos los que po-seen la capacidad de transmitir a la mente unaimagen o una idea sobre el producto, a través dellevar a cabo un desarrollo de la imaginación queconduzca a la configuración en la mente delconsumidor, del producto amparado por el dis-tintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia deldescriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar lossignos descriptivos de los evocativos y, por tan-to, corresponderá también a la autoridad nacio-nal en cada caso establecer, al examinar lasolicitud de registro, si ella se refiere a uno o aotro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tri-bunal que:

“Las marcas evocativas son consideradascomo marcas débiles, por cuanto cualquierpersona tiene el derecho de evocar en susmarcas las propiedades o características delos productos o de los servicios que van a ser

8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA. 9 Ibídem.


distinguidos con aquellas, lo que supone quesu titular deba aceptar o no pueda impedirque otras marcas evoquen igualmente lasmismas propiedades o características de sumarca. Cabe además recalcar que este tipode marca es sin embargo registrable, no asílas denominaciones genéricas, que sonirregistrables para precaver que expresionesde uso común o generalizado puedan serregistradas para asignarlas como denomina-ción exclusiva de un producto o de un deter-minado servicio”. 10

Asimismo, el Tribunal ha manifestado, acercadel signo evocativo, que:

“El signo evocativo cumple la función distinti-va de la marca y, por lo tanto, es registrable.Sin embargo, entre más sea la proximidaddel signo evocativo con el producto o servicioque se pretende registrar, podrá ser conside-rado como un signo marcadamente débil y,en consecuencia, su titular tendría que so-portar el registro de signos que en algúngrado se asemejen al signo evocativo marca-damente débil. Esto se da en el caso de sig-nos evocativos que contienen elementos ge-néricos, descriptivos o de uso común. Sibien estos elementos otorgan capacidadevocativa al signo, también lo tornan espe-cialmente débil, ya que su titular no puedeimpedir que terceros utilicen dichos elemen-tos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evoca-tivo es de fantasía y no hay una proximidadmarcada con el producto o servicio que sepretende distinguir. En este evento, el consu-midor tendrá que hacer una deducción noevidente y, por lo tanto, la capacidad distinti-va del signo es marcadamente fuerte” 11.

En consecuencia, el Juez Consultante deberádeterminar el grado de proximidad entre el signo“BOLIBOMBA” y los productos que ampara,para determinar de esta forma su capacidaddistintiva y su fuerza para impedir el registro conmarcas semejantes.

3.8. PARTÍCULAS O PALABRAS DE USO CO-MÚN. LA MARCA DÉBIL.

Tomando en cuenta que la sociedad FÁBRICADE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’SCASAL LTDA. argumentó en su escrito de de-manda “(…) queda claro que al solo existir unregistro de una marca con el prefijo BOLI, (…),nos demuestra que el prefijo de nuestra MarcaBOLIGUM no puede ser jamás consideradacomo una partícula de uso común. De la mismaforma, al no ser el prefijo BOLI evocativo deningún producto tampoco puede ser considera-do de uso común”; y, que el Servicio Nacionalde Propiedad Intelectual (SENAPI) arguyóque “el término ‘BOMBA’ es un termino (sic) deuso común conforme señala el informe de pre-cedentes de marcas registradas en el SENAPIdeterminado en las partes considerativas de lasresoluciones impugnadas (…) ya que estas sonusadas por varias firmas en la composición desus signos para identificar productos compren-didos en la Clase 30 (…)”, y que “(…) del cotejoentre los signos en conflicto, el SENAPI deter-mina que al excluirse el sufijo BOMBA de estecotejo, por ser un término de uso común, losvocablos diferenciados entre los signos en con-flicto no guardan una similitud fonética, visualen su conjunto, siendo distinguibles uno del otroy no crean riesgo de confusión”; se hace nece-sario tratar los siguientes temas: “partículas opalabras de uso común” y “la marca débil”.

Al respecto, al crear un signo distintivo se pue-de hacer uso de toda clase de palabras, prefi-jos, sufijos, raíces o terminaciones de uso co-mún, los que no pueden ser objeto de monopolioo dominio absoluto de persona alguna, por loque su titular no está amparado por la ley paraoponerse a que terceros los utilicen, en combi-nación de otros elementos en el diseño de sig-nos marcarios.

A la luz de lo anterior, el signo solicitado a re-gistro puede estar conformado por términos quesirvan de raíz de manera frecuente a los produc-tos o servicios de determinada clase, por sugrado de genericidad o descriptividad, habien-do, en consecuencia, marcas que usualmentese elaboran con la conjunción de partículas opalabras de uso general, que suelen darle alsigno creado cierto poder evocativo, que le da alconsumidor una idea acerca de las propiedadesdel producto, sus principios activos, etc.

10 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003,marca: “C - BOND”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

11 Proceso 32-IP-2009, sentencia de 17 de junio de2009, marca: “MASCOTIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA”.


En efecto, si el signo se encuentra integrado,entre otros vocablos, por partículas o palabrasde uso común, su presencia no impedirá elregistro de la denominación, caso que el con-junto del signo se halle provisto de otros ele-mentos que lo doten de distintividad suficiente.Y puesto que el vocablo de uso común no esapropiable en exclusiva, el titular de la marcaque la posea no podrá impedir su inclusión enotro signo, ni fundamentar en esta única cir-cunstancia el riesgo de confusión entre las de-nominaciones en conflicto.

Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre que elresultado sea suficientemente distintivo a fin deno crear riesgo confusión.

En el caso de denominaciones conformadas porpartículas o palabras de uso común, la distinti-vidad se busca en el elemento diferente queintegra el signo, ya que dichos elementos sonmarcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca descarta que palabras nece-sarias o usuales pertenecientes al dominio pú-blico puedan ser utilizadas únicamente por untitular marcario, ya que al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se hande solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así confi-guradas el parecido que se deriva, necesa-riamente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles.” 12

3.9. FAMILIAS DE MARCAS. LA MARCA DE-RIVADA

Tomando en cuenta que en el proceso internoque dio lugar a la presente interpretación prejudi-cial la sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS YCARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. afirma queel SENAPI “(…) al darse cuenta del error come-tido al no haber protegido en su momento a lafamilia de marca al que tiene derecho la firmamencionada, en vez de tratar de solucionar estaomisión de tutela jurídica a las marcas registra-das con anterioridad, señala que la partículaBOMBA se habría vuelto de uso común, cosaque resulta ser del todo incoherente, siendo queen primer lugar señala en su Resolución Admi-nistrativa Nº 301/07 declara (sic) que la firmaWARNER COMPANY LLC poseía el derecho deFamilia de Marcas, para luego señalar en laResolución Administrativa REV-Nº 092/07 quela partícula BOMBA se había convertido de usocomún”; es preciso referirse al tema Familia deMarcas y Marca Derivada.

En el Derecho de Marcas se admite en generalla existencia de una pluralidad de marcas queposean un rasgo distintivo común. Por lo gene-ral, el rasgo común y distintivo que figure al ini-cio de la denominación será el elemento domi-nante. Este elemento dominante hará que lasmarcas que lo incluyan produzcan una impre-sión general común, en el sentido de que induci-rá a los consumidores a asociarlas entre sí y apensar que los productos a que se refieren par-ticipan de un origen común. Dado que el ele-mento dominante común obra como un indica-dor de pertenencia de la marca a una familia demarcas, es probable que el consumidor medioconsidere que el producto donde figura el cita-do elemento constituye objeto de una marcaque pertenece a determinada familia de marcas,por lo que el registro de aquélla, caso de corres-ponder a distinto titular, podría inducir a confu-sión.

En el contexto que antecede, cabe hacer men-ción de la figura de la marca derivada, la cualforma parte de la familia de marcas, en torno ala cual este Tribunal se ha pronunciado en lostérminos siguientes: “en general, resulta admi-sible que el titular de una marca registrada gocede la facultad de usar la marca con variacionesno sustanciales o respecto de elementos acce-sorios, sin que este hecho disminuya su protec-ción, a fortiori se desprende que el propietario12 OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191.


de la marca inscrita podrá presentar nuevassolicitudes de registro respecto de signos queconstituyan una derivación de la marca ya pro-tegida, y, por tanto, del derecho previamenteadquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como selas conoce en la legislación española (artículo 9de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, nopretenderán reivindicar productos distintos a losamparados por el registro previo, pues en estecaso no podrá considerárselas como una mani-festación del derecho conferido por las inscrip-ciones anteriores, sino como un registro total-mente autónomo e independiente, por lo que elsolicitante no podrá pretender que el nuevo re-gistro constituya la derivación de un derechoadquirido”. En el marco de estas consideracio-nes, el Tribunal ha precisado también que: “Elpropietario de la marca inscrita podrá presentarnuevas solicitudes de registro respecto de sig-nos que constituyan una derivación de la marcaya protegida, y por tanto, del derecho previa-mente adquirido, siempre que la nueva solicitudcomprenda la misma marca con variaciones nosustanciales, y, además, que los productos rei-vindicados en la solicitud correspondan a losamparados por la marca ya registrada”. 13

3.10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Con-cesión o denegación del registro

Tomando en cuenta que la sociedad FÁBRI-CA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’SCASAL LTDA. argumentó que “el hecho quedicha firma no haya presentado la oposición alregistro de dichas marcas, no libera la obliga-ción que tiene el Servicio Nacional de PropiedadIntelectual a la realización de el examen defondo de los requisitos de registrabilidad eirregistrabili-dad de las solicitudes de registro”,el Tribunal estima adecuado referirse al tema de“Examen de registrabilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone queen el caso en que se hayan presentado oposi-ciones la oficina nacional competente notificaráel hecho al solicitante para que, dentro de los

30 días siguientes, haga valer sus argumenta-ciones y, si lo considera necesario, presentepruebas. La oficina nacional competente, a soli-citud de parte, otorgará 30 días de plazo adicio-nal para presentar pruebas que sustenten lacontestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486determina que “Vencido el plazo establecido enel artículo 148, o si no se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidad.En caso (sic) se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pronun-ciará sobre éstas y sobre la concesión o denega-toria del registro de la marca mediante resolu-ción”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe-tente le corresponde realizar el examen deregistrabilidad, el que es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no hubiesensido presentadas oposiciones; en consecuen-cia, la Autoridad Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro. En el caso deque sean presentadas oposiciones, la oficinanacional competente se pronunciará acerca deellas así como acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones comprometemás aún al funcionario respecto de la realiza-ción del examen de fondo, pero, la inexisten-cia de las mismas no lo libera de la obliga-ción de practicarlo; esto, porque el objetivode la norma es el de que dicho examen seconvierta en etapa obligatoria dentro del pro-ceso de concesión o de denegación de losregistros marcarios.” 14

Debida motivación

La resolución que emita la Oficina Nacional Com-petente tiene que ser, necesariamente, motiva-da en debida forma y, además, debe expresaren su pronunciamiento los fundamentos en losque se basa para emitirlos.

13 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de juniodel mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado enlas sentencias dictadas en los expedientes números91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003,publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo delmismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Acerca de los actos administrativos referentesa la concesión o a la denegación de registrosmarcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivarviene impuesta legalmente -en el presentecaso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-sado la jurisprudencia de este Tribunal An-dino, podría quedar afectada de nulidad ab-soluta la resolución que los contenga si porinmotivación lesiona el derecho de defensade los administrados”. 15

En consecuencia, es necesario precisar que elexamen de registrabilidad debe ser plasmadoen la Resolución que concede o deniega elregistro marcario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto el mismo y, enconsecuencia, la resolución que concede el re-gistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. La consulta de interpretación prejudicial esobligatoria para los Tribunales Nacionales deúltima instancia que deban conocer sobre laaplicación de algunas de las normas queconforman el Ordenamiento Jurídico de laComunidad Andina y, deberán suspender elprocedimiento mientras el Tribunal Comunita-rio precise el contenido y alcance de lasnormas interpretadas. Por lo tanto, en el pre-sente caso la Sala Plena de la Corte Supre-ma de Justicia de la República de Bolivia seencontraba obligada a solicitar la interpreta-ción prejudicial respectiva ante el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina.

2. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscep-tible de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionadaDecisión. La distintividad del signo presupo-ne su perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

3. Las marcas denominativas, llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formadas por unao varias letras, palabras o números, individualo conjuntamente estructurados, que integranun conjunto o un todo pronunciable, que pue-de o no tener significado conceptual.

Al comparar marcas denominativas debe rea-lizarse una visión de conjunto, considerandola totalidad de los elementos integrantes yteniendo en cuenta, en el juicio comparativo,la totalidad de las sílabas y letras que confor-man los vocablos de las marcas en pugna.

4. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de lareferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión o de asociación. De ello resulta,que no es necesario que el signo solicitadopara registro induzca a error o a confusión alos consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabilidad.

5. El riesgo de confusión y/o de asociacióndeberá ser analizado por la Autoridad Nacio-nal Competente o por el Juez, según corres-ponda, sujetándose a las reglas de compara-ción de signos.

6. El signo evocativo cumple la función distintivade la marca y, por lo tanto, es registrable. Sinembargo, entre más sea la proximidad del

15 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


signo evocativo con el producto o servicio quese pretende registrar, podrá ser consideradocomo un signo marcadamente débil y, enconsecuencia, su titular tendría que soportarel registro de signos que en algún grado seasemejen al signo evocativo marcadamentedébil.

El Juez Consultante deberá determinar el gra-do de proximidad entre el signo BOLIBOMBAy los productos que ampara, para determinarde esta forma su capacidad distintiva y sufuerza para impedir el registro de marcassemejantes.

7. Los signos pueden estar conformados porpartículas o palabras de uso general o co-mún. En este caso, la distintividad se buscaen el elemento diferente que integra el signoy en la condición de signo de fantasía delconjunto marcario, es decir, la presencia deaquéllos no impedirá el registro de la denomi-nación, caso que el conjunto del signo sehalle provisto de otros elementos que lo do-ten de fuerza distintiva suficiente. Y puestoque el vocablo de uso común no es apropiableen exclusiva, el titular de la marca que loposea no podrá impedir su inclusión en otrosigno, ni fundamentar en esa única circuns-tancia el riesgo de confusión entre las deno-minaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadaspor partículas o palabras de uso común, ladistintividad se busca en el elemento diferen-te que integra el signo, ya que dichos térmi-nos son marcariamente débiles.

8. En el Derecho de Marcas se admite en gene-ral la existencia de una pluralidad de marcasque posean un rasgo distintivo común que,por lo general, figura al inicio de la denomina-ción y que será el elemento dominante. Esteelemento dominante hará que las marcas quelo incluyan produzcan una impresión generalcomún, en el sentido de que inducirá a losconsumidores a asociarlas entre sí y a pen-sar que los productos a que se refieren parti-cipan de un origen común.

El titular de la marca inscrita podrá solicitarel registro de signos que constituyan deriva-ción de aquélla, siempre que las nuevas soli-citudes comprendan la marca en referencia,con variaciones no sustanciales, y que los

productos que constituyan su objeto corres-pondan a los ya amparados por la marca re-gistrada.

9. La Oficina Nacional Competente debe, nece-sariamente, realizar el examen de registrabi-lidad del signo solicitado para registro, el quecomprenderá el análisis de todas las exigen-cias establecidas por la Decisión 486. Dichoexamen debe realizarse aún en aquellos ca-sos en que no hayan sido presentadas oposi-ciones a la solicitud.

10. El pronunciamiento que, independientemen-te de su contenido, favorable o desfavora-ble, resuelva las oposiciones y determine laconcesión o la denegación del registro deun signo, deberá plasmarse en resolucióndebidamente motivada, la que deberá sernotificada al peticionario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 342/2008,deberá adoptar la presente interpretación. Asímismo deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del artí-culo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho díasdel mes de agosto del año dos mil nueve, proce-de a resolver la solicitud de Interpretación Preju-dicial formulada por la Segunda Sala del Tribu-nal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administra-tivo, Quito, Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que, su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 28 de mayo de 2009.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD PHARMABRANDS.A.

Demandados: SOCIEDAD MERCK & CO. INCSOCIEDAD MERCK FROSSTCANADA INC.SOCIEDAD MERCK SHARP &DOME (A.I.) CORP.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de la

solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran:

1. La sociedad PHARMABRAND S.A., el 2 dejulio de 2001, solicitó registro sanitario paralos medicamentos OSTEOPLUS (tabletas de10 mg) y OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg).Anexó la siguiente información confidencialno divulgada y/o secreto empresarial:

Fórmula Cuali – Cuantitativa.Método de Manufactura.Interpretación del Código de lote.Estabilidad Físico – Química.Certificado de análisis del lote en trámite.Especificaciones del producto terminado.Especificaciones del material de envase yempaque.

2. El Instituto Nacional de Higiene y MedicinaTropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, medianteResolución de 12 de octubre de 2001, resol-vió conceder los registros sanitarios:

Registro sanitario No. 01548-MAC-10-01para el medicamento OSTEOPLUS (table-tas de 10 mg).

Registro sanitario No. 01549-MAC-10-01para el medicamento OSTEOPLUS (table-tas de 70 mg).

3. La sociedad PHARMABRAND S.A., el 13 deagosto de 2001, solicitó registro sanitario paralos medicamentos COXIB (tabletas de 25mg) y COXIB (tabletas de 12.5 mg). Anexóa la solicitud la siguiente información confi-dencial no divulgada y/o secreto empresarial:

Fórmula Cuali – Cuantitativa.Método de Manufactura.

PROCESO 49-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 238, 245,248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,

expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos258 y 268 de la misma normativa, y de los artículo 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de

6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, confundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital

No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente InternoNº 9911-MH. Actor: Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal.

Datos de prueba y otra información no divulgada.


Interpretación del Código de lote.Estabilidad Físico – Química.Certificado de análisis del lote en trámite.Especificaciones del producto terminado.Especificaciones del material de envase yempaque.

4. El Instituto Nacional de Higiene y MedicinaTropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, medianteResolución de 23 de enero de 2002, resolvióconceder los siguientes registros sanitarios:

Registro sanitario No. 01769-MAC-10-02para el medicamento COXIB (tabletas de25 mg).

Registro sanitario No. 01789-MAC-02-02para el medicamento COXIB (tabletas de12.5 mg).

5. Las sociedades MERCK & CO., INC y MERCKSHARP & DOME (I.A.) CORP, solicitaron el29 de septiembre de 2001 al Instituto Nacio-nal de Higiene y Medicina Tropical “LeopoldoIzquieta Pérez”, una inspección para exami-nar la documentación presentada por la so-ciedad FARMACID en el registro sanitario delproducto OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg y10 mg). Fundamentaron su petición en queprobablemente reproducen información no di-vulgada de su producto FOSAMAX (tabletasde 10mg y 70 mg).

6. Mediante esta diligencia, las sociedades so-licitantes supuestamente accedieron a infor-mación de la sociedad PHARMABRAND S.A.La sociedad FARMACID S.A., no es titulardel registro sanitario del medicamentoOSTEOPLUS.

7. El Director Nacional de Propiedad Industrial,mediante Resolución de 5 de octubre de 2001,aceptó la solicitud de tutela administrativa delos derechos de propiedad industrial de lassociedades MERCK & CO., INC y MERCKSHARP & DOME (I.A.) CORP, por supuestainfracción de la sociedad FARMACID S.A.

8. El Director Nacional de Propiedad Industrial,mediante Resolución de 28 de noviembre de2001, resolvió realizar una inspección al INS-TITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICI-NA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉ-REZ”, con el objetivo de examinar la docu-mentación presentada por la sociedad FAR-

MACID S.A. al solicitar el registro sanitariodel medicamento OSTEOPLUS. No se tuvoen cuenta que el titular del registro sanitariode OSTEOPLUS era la sociedad PHARMA-BRAND S.A.

9. El informe del perito concluyó, que las fórmu-las de los productos FOSAMAX y OSTEO-PLUS son parecidas pero no bioequivalentes,ya que pertenecen a distintos lotes de fabri-cación y son elaborados en laboratorios dife-rentes. En una ampliación del informe, elperito llegó a la conclusión de que no existíareproducción de datos.

10. Las sociedades MERCK & CO., INC y MERCKFROSST CANADA INC, mediante comuni-cación de 22 de febrero de 2002, advierten ala sociedad FARMACID S.A. para que seabstenga de ejecutar actos violatorios desus derechos sobre la patente “COMPOSI-CIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UNASOLA VEZ AL DÍA DE ENFERMEDADESEN LAS QUE INTERVIENE LA CICLOOXI-GENASA-2”, ya que consideran que el pro-ducto COBIX reproduce el producto ROFE-COXIB.

11. De conformidad con lo anterior, la sociedadPHARMABRAND S.A. decidió suspender elproceso de fabricación de COBIX, así comosu lanzamiento en Ecuador y en otros paí-ses, lo que significó inmensas pérdidas eco-nómicas.

12. Las sociedades demandadas también soli-citaron inspecciones a las oficinas de lassociedades FARMACID S.A. y PHARMA-BRAND S.A.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La sociedad demandante soporta su demandaen los siguientes argumentos:

1. Sostiene, que el artículo 261, inciso 2, de laDecisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina, protege los secretos empresa-riales y/o información confidencial.

2. Argumenta, que la información presentadapor la sociedad PHARMABRAND S.A. paraobtener el registro sanitario de los productosOSTEOPLUS y COXIB, debe ser considera-


da como secreto empresarial y/o informaciónconfidencial. Por lo tanto, la Entidad encar-gada del registro sanitario debió resguardar-los contra todo uso desleal.

3. Manifiesta, que los actos realizados por lassociedades demandadas, tenían como finali-dad la adquisición y uso ilegal de la informa-ción confidencial mencionada.

4. Aduce, que las sociedades demandadas hancometido los siguientes actos de competen-cia desleal:

Adquisición y uso de información confiden-cial en relación con el producto OSTEO-PLUS. Lo anterior, mediante la utilizaciónde mecanismos legales improcedentes.

Mediante improcedentes mecanismos le-gales y espionaje industrial, las demanda-das adquirieron conocimiento de futuroslanzamientos y comercialización de losproductos de la sociedad PHARMABRANDS.A. Esto les permitió mantener una posi-ción dominante en el mercado farmacéuti-co.

Las acciones realizadas por las demanda-das, son ilegítimos mecanismos de pre-sión para que la sociedad PHARMABRANDS.A. no comercialice sus productos en elmercado. Son instrumentos de abuso delderecho.

Las sociedades demandadas se aprove-charon de la situación y realizaron gran-des ventas.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Las sociedades demandadas contestan la de-manda de la siguiente manera:

1. Sostienen, que la figura del abuso del dere-cho pertenece a la responsabilidad civilextracontractual y no al derecho de propie-dad industrial.

2. Afirman, que las acciones realizadas secircunscribieron a los mecanismos consagra-dos para la defensa y protección de los dere-chos de propiedad intelectual. Dichos meca-nismos judiciales y administrativos se utili-zan cuando hay una posible violación de losmencionados derechos. Esto ocurrió en el

caso de los productos COXIB y OSTEOPLUS,ya que de hechos objetivos se pudo deducirque con aquellos se estaban violando secre-tos empresariales en relación con el productoFOSAMAX de la sociedad MERCK & CO.INC, y los derechos sobre la patente en rela-ción con el producto ROFECOBIX de las so-ciedades MERCK & CO., INC y MERCKFROSST CANADA INC.

3. Agregan, que acudir a la autoridad competen-te en un proceso legal no es contrario a lasprácticas leales de comercio; mucho menospodría considerarse como fraude. Lo que in-teresaba en el presente caso era proteger losderechos de propiedad intelectual de las so-ciedades demandadas. Además, toda la in-formación fue entregada al perito designadopor la Dirección Nacional de Propiedad Indus-trial.

4. Sostienen, que la sociedad demandante re-produce en forma parcializada el informe delperito.

5. Argumentan, que en los certificados de regis-tro sanitario de los productos COXIB y OS-TEOPLUS, aparece que éstos son elabora-dos por FARMACID S.A.

6. Aducen, que la sociedad demandante con-funde los conceptos de secreto industrial ysecreto empresarial.

7. Manifiestan, que no es cierto que se hubieraquerido acceder a información confidencialde la demandante, ya que dichos datos ja-más se presentaron al Organismo encargadodel registro sanitario. Agrega, que el DirectorNacional de Propiedad Industrial nunca orde-nó la divulgación de ningún secreto industriala las partes.

8. Arguyen, que la sociedad demandante nocreó una entidad química nueva; tampoco hapresentado informes de ensayos y pruebastoxicológicas y farmacológicas que supon-gan un esfuerzo considerable. La informaciónentregada no reúne dichas calidades y, por lotanto, no está sujeta a ningún tipo de protec-ción.

9. Afirman, que las sociedades demandadas nohan adquirido, usado o divulgado secretosempresariales de la demandante.


IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,es competente para interpretar por la vía preju-dicial, las normas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la Comunidad Andina, con elfin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son:los artículos 20, literal d), 50, 51, 52, 75 literale), 238, 240, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.

No obstante lo anterior, únicamente se interpre-tarán las siguientes normas: 238, 245, 248,259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las demás normas solicitadas no son pertinen-tes al caso particular y, por lo tanto, no seráninterpretadas.

El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientesnormas: artículos 258 y 268 de misma normati-va, así como los artículos 1, 2, 3 y 4 la Decisión632 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 238

“El titular de un derecho protegido en virtudde esta Decisión podrá entablar acción antela autoridad nacional competente contra cual-quier persona que infrinja su derecho. Tam-bién podrá actuar contra quien ejecute actosque manifiesten la inminencia de una infrac-ción.

Si la legislación interna del País Miembro lopermite, la autoridad nacional competente po-drá iniciar de oficio, las acciones por infrac-ción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cual-quiera de los cotitulares podrá entablar la

acción contra una infracción sin, que sea ne-cesario el consentimiento de los demás, sal-vo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…)

Artículo 245

“Quien inicie o vaya a iniciar una acción porinfracción podrá pedir a la autoridad nacionalcompetente que ordene medidas cautelaresinmediatas con el objeto de impedir la comi-sión de la infracción, evitar sus consecuen-cias, obtener o conservar pruebas, o asegu-rar la efectividad de la acción o el resarci-miento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antesde iniciar la acción, conjuntamente con ella ocon posterioridad a su inicio.”

(…)

Artículo 248

“Cuando se hubiera ejecutado una medidacautelar sin intervención de la otra parte, ellase notificará a la parte afectada inmediatamen-te después de la ejecución. La parte afectadapodrá recurrir ante la autoridad nacional com-petente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medi-da cautelar ejecutada sin intervención de laotra parte quedará sin efecto de pleno dere-cho si la acción de infracción no se iniciaradentro de los diez días siguientes contadosdesde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá mo-dificar, revocar o confirmar la medida cautelar.”

(…)

Artículo 258

“Se considera desleal todo acto vinculado ala propiedad industrial realizado en el ámbitoempresarial que sea contrario a los usos yprácticas honestos.”

Artículo 259

“Constituyen actos de competencia deslealvinculados a la propiedad industrial, entreotros, los siguientes:


a) cualquier acto capaz de crear una confu-sión, por cualquier medio que sea, respec-to del establecimiento, los productos o laactividad industrial o comercial de un com-petidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejerciciodel comercio, capaces de desacreditar elestablecimiento, los productos o la activi-dad industrial o comercial de un competi-dor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo em-pleo, en el ejercicio del comercio, pudiereninducir al público a error sobre la naturale-za, el modo de fabricación, las caracterís-ticas, la aptitud en el empleo o la cantidadde los productos.”

(…)

Artículo 260

“Se considerará como secreto empresarialcualquier información no divulgada que unapersona natural o jurídica legítimamente po-sea, que pueda usarse en alguna actividadproductiva, industrial o comercial, y que seasusceptible de transmitirse a un tercero, enla medida que dicha información sea:

a) secreta, en el sentido que como conjuntoo en la configuración y reunión precisa desus componentes, no sea generalmenteconocida ni fácilmente accesible por quie-nes se encuentran en los círculos quenormalmente manejan la información res-pectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonablestomadas por su legítimo poseedor paramantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial po-drá estar referida a la naturaleza, caracterís-ticas o finalidades de los productos; a losmétodos o procesos de producción; o, a losmedios o formas de distribución o comer-cialización de productos o prestación de ser-vicios.”

Artículo 261

“A los efectos de la presente Decisión, no seconsiderará como secreto empresarial aque-

lla información que deba ser divulgada pordisposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio públi-co o que es divulgada por disposición legal,aquella información que sea proporcionada acualquier autoridad por una persona que laposea, cuando la proporcione a efecto deobtener licencias, permisos, autorizaciones,registros o cualesquiera otros actos de auto-ridad”.

Artículo 262

“Quien lícitamente tenga control de un secre-to empresarial, estará protegido contra la di-vulgación, adquisición o uso de tal secreto demanera contraria a las prácticas leales decomercio por parte de terceros. Constituiráncompetencia desleal los siguientes actos rea-lizados respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorización de su poseedorlegítimo, un secreto empresarial al que seha tenido acceso con sujeción a una obli-gación de reserva resultante de una rela-ción contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorización desu poseedor legítimo, el secreto empresa-rial referido en el inciso a) con ánimo deobtener provecho propio o de un tercero ode perjudicar a dicho poseedor;

c) adquirir un secreto empresarial por me-dios ilícitos o contrarios a los usos comer-ciales honestos;

d) explotar, comunicar o divulgar un secretoempresarial que se ha adquirido por losmedios referidos en el inciso c);

e) explotar un secreto empresarial que se haobtenido de otra persona sabiendo, o de-biendo saber, que la persona que lo co-municó adquirió el secreto por los mediosreferidos en el inciso c), o que no teníaautorización de su poseedor legítimo paracomunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresa-rial obtenido conforme al inciso e), en pro-vecho propio o de un tercero, o para perju-dicar al poseedor legítimo del secreto em-presarial; o,


Un secreto empresarial se considerará ad-quirido por medios contrarios a los usos co-merciales honestos cuando la adquisición re-sultara, entre otros, del espionaje industrial,el incumplimiento de un contrato u otra obli-gación, el abuso de confianza, la infidencia,el incumplimiento de un deber de lealtad, o lainstigación a realizar cualquiera de estos ac-tos.”

(…)

Artículo 266

“Los Países Miembros, cuando exijan, comocondición para aprobar la comercializaciónde productos farmacéuticos o de productosquímicos agrícolas que utilizan nuevas enti-dades químicas, la presentación de datos depruebas u otros no divulgados cuya elabora-ción suponga un esfuerzo considerable, pro-tegerán esos datos contra todo uso comer-cial desleal. Además, los Países Miembrosprotegerán esos datos contra toda divulga-ción, excepto cuando sea necesario para pro-teger al público, o salvo que se adopten me-didas para garantizar la protección de losdatos, contra todo uso comercial desleal.

Los Países Miembros podrán tomar las medi-das para garantizar la protección consagradaen este artículo.”

Artículo 267

“Sin perjuicio de cualquier otra acción, quientenga legítimo interés podrá pedir a la autori-dad nacional competente que se pronunciesobre la licitud de algún acto o práctica co-mercial conforme a lo previsto en el presenteTítulo.”

(…)

Artículo 268

“La acción por competencia desleal confor-me a este Título prescribe a los dos añoscontados desde que se cometió por últimavez el acto desleal, salvo que las normasinternas establezcan un plazo distinto.”

DECISIÓN 632

(…)

Artículo 1

“El País Miembro que así lo considere podráincluir, dentro de las medidas a las que se re-fiere el segundo párrafo del artículo 266 de laDecisión 486, el establecimiento de plazosdurante los cuales no autorizará a un tercerosin el consentimiento de la persona que pre-sentó previamente los datos de prueba, paraque comercialice un producto con base entales datos”.

Artículo 2

“A efectos de los procedimientos de aproba-ción de las medidas de protección, el PaísMiembro podrá establecer las condicionesbajo las cuales exigirá la presentación de lainformación sobre los datos de prueba u otrosno divulgados”.

Artículo 3

“Cuando un País Miembro considere que laprotección de los datos de prueba otorgadaen su territorio conforme al artículo 1 de lapresente Decisión, resultara perjudicial parala salud pública o la seguridad alimentariainternas, su autoridad nacional competen-te podrá eliminar o suspender dicha protec-ción”.

Artículo 4

“Los Países Miembros informarán a la Secre-taría General sobre la utilización que hagande la facultad prevista en el artículo 1 de lapresente Decisión. La Secretaría General re-mitirá a los demás Países Miembros dichainformación”.

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Del secreto empresarial en la Decisión 486.

B. Protección de los datos de prueba y otrainformación no divulgada en la Decisión 486.

C. Adquisición del secreto empresarial comomedio para la comisión de actos de compe-tencia desleal. El espionaje industrial.


D. De las acciones de competencia desleal. Po-sibilidad de indemnización de daños y perjui-cios.

E. Las acciones por infracción de derechos depropiedad industrial. Sus requisitos básicos.Las medidas cautelares.

A. DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA DE-CISIÓN 486.

La sociedad demandante argumentó, que la in-formación presentada para obtener el regis-tro sanitario de los productos OSTEOPLUS yCOXIB, debe ser considerada como secretosempresariales y/o información confidencial. Enconsecuencia, es pertinente que el Tribunalaborde el tema del secreto empresarial en laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

El Título XVI de la Decisión 486, denominado“De la Competencia Desleal Vinculada a la Pro-piedad Industrial”, se encuentra dividido en trescapítulos, a saber: 1. De los actos de compe-tencia desleal, 2. De los secretos empresaria-les, y 3. De las acciones por competencia des-leal.

En efecto, es en el gran campo de la competen-cia desleal que la regulación de los secretosempresariales o industriales cobra suntuosa im-portancia. Los artículos 260 a 266, que confor-man el mencionado Capítulo II, se ocupan delos secretos empresariales, estableciendo cier-tas reglas para salvaguardarlos de las prácticasdesleales de comercio.

Las empresas en el curso de su actividad eco-nómica, desarrollan un acervo de conocimientosen torno a los productos que fabrican o a losservicios que prestan, así como en lo que con-cierne a sus métodos de producción y a susformas de distribución.

Este conjunto de conocimientos y datos poseenuna gran utilidad y valor comercial y, en conse-cuencia, pueden ser protegidos bajo la figura delsecreto empresarial, siempre y cuando se cum-plan los requisitos normativos para el efecto. Elartículo 260 define el secreto empresarial conlas siguientes características:

• Es cualquier información no divulgada. Esdecir que sea secreta.

• Que sea poseída legítimamente por una per-sona jurídica o natural. Es decir, que no seaadquirida por medio de actividades contrariasal ordenamiento jurídico.

• Que dicha información pueda usarse en algu-na actividad productiva, industrial o comer-cial.

• Que dicha información pueda transmitirse aun tercero.

Además de lo anterior, el mencionado artículodetermina ciertas condiciones que debe cumplirla información para que sea considerada comosecreta:

• Que la información en su conjunto o en susistema no sea conocida o fácilmente acce-sible por las personas que generalmente ma-nejan datos de la misma naturaleza. Si sellegare a conocer fragmentos aislados de lainformación pero el todo sistemático de datosqueda resguardado, el sistema como tal aúnpuede ser considerado como secreto. Paraque opere esta condición, es necesario queel titular de la información tome las medidasrespectivas para que la misma no sea fácil-mente aprendida por el público interesado enadquirirlas.

• Que la información tenga un valor comercialpor ser secreta. El secreto empresarial esprotegible siempre que pueda ser usado enuna actividad productiva, industrial o comer-cial, lo que se traduce en información conuna gran importancia económica para su titu-lar. De lo que se trata es de impedir que ter-ceros utilicen y se aprovechen de la inver-sión, el esfuerzo y la utilidad que representaesta información confidencial.

• Que el titular o poseedor de la informaciónhaya establecido medidas razonables paramantenerla en secreto. La razonabilidad de lamedida, se tiene que determinar en relacióncon el círculo donde se desenvuelven las per-sonas que normalmente manejan informaciónde similares características. No es lo mismoel análisis de razonabilidad que se hace en elcírculo de empresas farmacéuticas, donde elpersonal químico farmacéutico se encuentracapacitado para hacer deducciones y proce-sos complejos para obtener información, queel que se debe hacer en relación con perso-


nas que se dedican al negocio de los restau-rantes.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones haprecisado que la protección que se le otorga alsecreto industrial o empresarial tiene un gradomenor que el otorgado a las invenciones y lossignos distintivos:

“(…) La norma comunitaria concede, bajouna serie de condiciones, a quien posee líci-tamente dicha información bajo control, unaforma de tutela parcial y relativa, menor a laprevista para las invenciones y los signosdistintivos, cuyo propósito es asegurar a sutitular la posesión y uso de tal informaciónmientras subsistan las condiciones esta-blecidas al efecto, y sin perjuicio del límiteque deriva de la tutela de los derechos funda-mentales de alcance colectivo. ” 1

En lo principal, la protección especial no seconcreta en la atribución de un derecho de pro-piedad sobre la información objeto del secreto,sino en la prohibición impuesta a los terceros, atenor de lo previsto en el artículo 262 de la De-cisión 486. Se protege, de manera general, alsecreto empresarial de la adquisición, explota-ción, comunicación o divulgación sin el consen-timiento de su titular y de manera contraria a losusos comerciales honestos.

Se entiende, que la información ha sido adquiri-da por medios contrarios a los usos comercia-les honestos cuando, por ejemplo, ha sido obte-nida a través del espionaje industrial, o porvirtud del incumplimiento de una obligación con-tractual o de un deber de lealtad, del abuso deconfianza o de la infidencia. Se trata, de unaprohibición dirigida a preservar la competencialeal y a proteger a competidores y consumido-res en el mercado, así como, a prevenir el apro-vechamiento injusto de la información constituti-va del secreto industrial.

Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibi-ción alcanza también al tercero autorizado parausar la información, quien tendrá la obligaciónde no divulgar el secreto empresarial por ningúnmedio, salvo pacto en contrario, así como acualquier persona que, con motivo de su traba-

jo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su pro-fesión o relación de negocios, tenga acceso aun secreto industrial sobre cuya confidenciali-dad se le haya prevenido; este último, deberáabstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sincausa justificada y sin consentimiento de la per-sona que lo guarde o de su usuario autorizado.

Al contrario, no será objeto de la tutela propiadel secreto empresarial, como lo dispone el ar-tículo 261 de la Decisión 486, la información quedeba ser divulgada por disposición legal o pororden judicial, ni aquella que sea del dominiopúblico. En estos casos, se entiende que lainformación ha dejado de ser secreta y, por lotanto, ha dejado de cumplirse una de las condi-ciones necesarias para que la protección sub-sista. La norma comunitaria, con estos supues-tos, hace prevalecer el interés colectivo que,conectado con bienes jurídicos de rango funda-mental como el de la salud, ha de preferirsesobre el interés del poseedor o titular de lainformación protegida por el secreto industrial.

La propia norma aclara, que la información quesea proporcionada a la autoridad competentepara obtener licencias, permisos, autorizacio-nes, registros u otros actos de autoridad, noserá considerada como parte del dominio públi-co o como aquella que es divulgada por ordenjudicial.

Esto último, empata con el tema de los datosde prueba. Este tipo de información hace partede la regulación del secreto empresarial, peropor su connotación e importancia para el casoparticular merece una mención especial en elsiguiente acápite de la presente providencia.

De conformidad con todo lo anteriormente esta-blecido, el Juez Consultante deberá determinarsi la información presentada por la sociedadPHARMABRAND S.A. para obtener el regis-tro sanitario de los productos OSTEOPLUS yCOXIB, debe ser considerada como secretoempresarial y, en esta medida, determinar sidebe protegerse de conformidad con la normati-va comunitaria.

B. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBAY OTRA INFORMACIÓN NO DIVULGADAEN LA DECISIÓN 486.

Las sociedades demandadas argumentaron,que la demandante no creó una entidad química

1 Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008,expedida en el proceso 104-IP-2008


nueva, ni tampoco presentó informes de ensa-yos y pruebas toxicológicas y farmacológicasque supongan un esfuerzo considerable. En estemarco, el Tribunal procederá a abordar el temade la protección de los datos de prueba y otrainformación no divulgada.

Como ya se advirtió, la protección de los datosde prueba y otra información no divulgada, porsu especial importancia, merece una regulaciónespecial dentro del marco de los secretos em-presariales. El complejo normativo que regula eltema, se encuentra compuesto por el artículo266 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina y la Decisión 632 de la mis-ma Comisión.

El artículo 266 regula la protección de dos tiposde información: los datos de prueba y otros da-tos no divulgados. Por los primeros, se entiendeaquella información contenida en experimentos,ensayos, exámenes, tanteos, etc., para deter-minar la seguridad, eficacia, utilidad o conve-niencia de los productos farmacéuticos o quími-cos agrícolas. Por los segundos, se entiendetoda información o datos secretos que respal-dan la inocuidad, eficacia, utilidad o convenien-cia de los productos farmacéuticos o químicosagrícolas y que no están contenidos en laspruebas, experimentos o exámenes respecti-vos.

Para que la información anterior, goce de pro-tección por la normativa comunitaria, deberátener ciertas características, de conformidad conlo expresado en el artículo mencionado:

• Los datos de prueba o la información no di-vulgada deberá suponer un esfuerzo conside-rable. Esto quiere decir, que para generardicha información, el solicitante del registrosanitario debió emplear recursos físicos, eco-nómicos y humanos que justifiquen la protec-ción contra el aprovechamiento indebido porparte de terceros.

• Los datos de prueba o la información no di-vulgada deberá versar sobre productos farma-céuticos y químicos agrícolas que utilicennuevas entidades químicas. Las nuevas enti-dades químicas, se refieren a que no se en-cuentren incluidas en las normas farmaco-lógicas oficialmente aceptadas, o que estan-do incluidas correspondan a nuevas asocia-

ciones, nuevas indicaciones o nuevas formasfarmacéuticas.

• Los datos de prueba y otra información nodivulgada, de conformidad con el artículo 2 dela Decisión 632, deberán cumplir con las con-diciones de presentación que exijan los Paí-ses Miembros. Esto quiere decir, que de con-formidad con las medidas de protección quese empleen en el País Miembro, se puedenexigir algunas pautas o requisitos de presen-tación de la información a efectos de la pro-tección comentada.

Sobre la finalidad de la exigencia de los datosde prueba y otra información no divulgada, elTribunal en anteriores Interpretaciones ha esta-blecido lo siguiente:

“Los registros sanitarios que se requierenpara la producción, comercialización, expor-tación, importación, procesamiento, envasede todo producto farmacéutico cuando inclu-ye nuevos componentes químicos 2, requie-ren de la evaluación farmacológica, proce-dimiento mediante el cual la autoridad sanita-ria se forma un juicio sobre la utilidad, conve-niencia y seguridad de un medicamento y,por lo tanto, es indispensable obtener unresultado favorable en dicha evaluación, quemuchas veces se requiere acreditar con lapresentación de estudios, documentos, prue-bas toxicológicas, datos de prueba en fasepreclínica, ensayos clínicos, pruebas en ani-males y en humanos sanos y enfermos. Di-cha documentación, más allá de su valorcientífico, contiene también valor comercialcon el fin de otorgar registro sanitario sola-mente a los medicamentos que reúnan losrequisitos de seguridad, eficacia y calidadrequeridos.

Esos estudios y documentos que se debenentregar a fin de la obtención del registrosanitario son de tal nivel técnico que garanti-zan los protocolos correctos de laboratorio ylas normas de fabricación del producto.

Si de tal evaluación se produce un conceptofavorable, la nueva entidad farmacológica en-

2 Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacológi-cas oficialmente aceptadas o que estando incluidocorresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indi-caciones o nuevas formas farmacéuticas.


tra a formar parte de las normas farmacológicasdel principio activo.” 3

La norma comunitaria, otorga a los Países Miem-bros la posibilidad de exigir datos de prueba uotra información no divulgada, con el objetivo deotorgar los respectivos registros sanitarios. Alser presentada dicha información comienza laprotección especial contra todo acto de compe-tencia desleal. La pregunta obligada es: ¿Cómose da dicha protección?

La Decisión 632, aclaró el alcance interpretativodel artículo 266 de la Decisión 486, y establecióla forma cómo puede darse dicha protección. Elartículo 1 dejó a criterio de los Países Miembrosel establecimiento de plazos de protección ex-clusiva. En este sentido, dentro de las medidasde protección a que se refiere el artículo 266 dela Decisión 486, el País Miembro que así lo con-sidere puede establecer un plazo de protecciónpara los datos de prueba y otra información nodivulgada.

La norma también limitó dicha facultad, al preverque si la protección por medio de un plazo enexclusiva, es perjudicial para la salud pública ola seguridad alimentaria, la autoridad nacionalcompetente podrá eliminar o suspender dichaprotección (artículo 3 de la Decisión 632). Conesto, la norma comunitaria reitera la protecciónprimordial de bienes de primer nivel como lasalud y la calidad de vida de la población.

El artículo 4 de la Decisión 632, instaura en ca-beza de los Países Miembros que utilicen laprotección mediante un plazo en exclusiva, laobligación de informar a la Secretaría Generalde la Comunidad Andina, sobre dicha circuns-tancia. La Secretaría General, por su parte,deberá remitir dicha información a los demásPaíses Miembros.

Ahora bien, como la Decisión 632 fue aprobaday publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectiva-mente, la pregunta que surge es: ¿La aclara-ción realizada por la Comisión de la ComunidadAndina desde cuándo comienza a regir? La pre-gunta ya fue contestada por el Tribunal de lasiguiente manera:

“En atención a que la mencionada Decisiónconstituye una interpretación auténtica, la mis-ma se retrotrae al momento de la entrada envigencia de la Decisión 486, toda vez, que seconsidera consustancial de ésta”.

De conformidad con lo anteriormente anotado,el Juez Consultante deberá determinar si la in-formación presentada por la sociedad PHAR-MABRAND S.A. para obtener el registro sanita-rio de los productos OSTEOPLUS y COXIB,debe ser considerada como datos de prueba uotra información no divulgada y, en esta medida,determinar si es protegible de conformidad conla normativa comunitaria.

C. ADQUISICIÓN DEL SECRETO EMPRESA-RIAL COMO MEDIO PARA LA COMISIÓNDE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL.EL ESPIONAJE INDUSTRIAL.

La sociedad demandante argumentó, que me-diante actos de espionaje industrial, las socie-dades demandadas adquirieron información pa-ra cometer actos de competencia desleal.

El artículo 262, señala que quien tenga controlsobre un secreto empresarial estará protegidocontra la divulgación, adquisición o uso de talsecreto por parte de terceros y de manera con-traria a las prácticas leales del comercio. Deter-mina en seis literales, las acciones que consti-tuyen competencia desleal respecto de un se-creto empresarial, las que se condensan, demanera general, en la adquisición, explotación,comunicación o divulgación sin el consentimientode su titular y de manera contraria a los usoscomerciales honestos.

El último inciso de dicho artículo, señala algu-nos casos mediante los cuales se consideraque el secreto empresarial es adquirido por me-dios contrarios a los usos comerciales hones-tos: el espionaje industrial, el incumplimientode un contrato u otra obligación, el abuso deconfianza, la infidencia, el incumplimiento de undeber de lealtad, y la instigación a realizar cual-quiera de estos actos, entre otros.

Para el caso particular, es muy importante de-terminar qué se entiende por espionaje indus-trial. Las empresas gastan grandes recursos eninvestigación, desarrollo y fabricación de pro-ductos; en este sentido, generan mucha infor-mación que necesitan preservar de los otros

3 Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008,expedida en el proceso 104-IP-2008.


competidores en el mercado. Esto se hace muyimportante en el campo de las patentes, dondelas invenciones novedosas son protegibles y,por lo tanto, es fundamental mantener los datosinvestigativos en secreto. Además, las nuevastecnologías generan un rápido y creciente cam-bio de tecnología y, en efecto, de los procesosproductivos. En este marco, resguardar la infor-mación es de vital importancia para mantenersea la vanguardia en el mercado.

En este escenario, la propiedad industrial valeoro. Por tal motivo, adquirir información de lacompetencia puede resultar atractivo para loscompetidores desleales. El espionaje industriales la obtención de información relativa a losprocesos productivos, las investigaciones, test,pruebas, diagnósticos, informaciones de dise-ños, o cualquier información relativa a un com-petidor, infiltrándose en su actividad empresa-rial, sus comunicaciones o en su actividad en elmercado, con el objetivo de utilizar dicha infor-mación para perpetuar actos de competenciadesleal.

Es muy importante advertir, que el auge de lasnuevas tecnologías y nuevos medios de comuni-cación, como por ejemplo el Internet, hacen queel espionaje industrial sea más sofisticado eincluso sin necesidad de tener contacto con elcompetidor espiado, accediendo ilícitamente ainformación en red o descifrando códigos y da-tos.

El objeto del espionaje industrial es muy varia-do, puede darse sobre los precios que utilizarála competencia, los métodos productivos o dedistribución que emplean, los clientes, la formade negociación, el marketing usado, etc. Losespías, también pueden utilizar diferentes me-canismos como la instalación de cámaras ocul-tas, empleados infiltrados, recepción de corres-pondencia, violaciones de seguridades electró-nicas, seguimiento a funcionarios, etc.

En el presente caso, el Juez Consultante, debe-rá determinar si las empresas demandadas in-currieron en espionaje industrial.

D. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DES-LEAL. POSIBILIDAD DE INDEMNIZACIÓNDE DAÑOS Y PERJUICIOS.

La sociedad PHARMABRAND S.A., interpusoacción de competencia desleal contra las so-

ciedades MERCK & CO. INC, MERCK FROSSTCADADA INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.)CORP. Por tal motivo, es necesario referirse alas acciones de competencia desleal.

Las acciones de competencia desleal tienen lassiguientes características:

1. Sujeto activo.

El artículo 267 de la Decisión 486, se limita aafirmar que quien tenga legítimo interés podráejercer la acción de competencia desleal. En elmarco de la competencia desleal vinculada a lapropiedad industrial, quien tiene legítimo interéses el afectado por el acto de competencia des-leal vinculado a la propiedad industrial, es decir,quien alegue dicho acto debe ser el afectado enel mercado, siempre y cuando dicha afectacióntenga que ver con el ejercicio o goce de underecho de propiedad industrial reconocido oconcedido.

En este sentido, si no hay relación entre el actode competencia desleal y la protección de underecho de propiedad industrial, simplementeno cabría accionar invocando la normativa co-munitaria que se analiza. Esto significa, ade-más, que el ordenamiento interno de los PaísesMiembros puede restringir la competencia des-leal en casos no vinculados con la propiedadindustrial.

2. Pretensiones. Indemnización de daños yperjuicios.

La normativa comunitaria andina, no se refiereespecíficamente a las pretensiones que pudierasolicitar el demandante en un proceso iniciadoen el ejercicio de la acción de competencia des-leal. El artículo 267, se limita a afirmar que“quien tenga legítimo interés podrá pedir a laautoridad nacional competente que se pronun-cie sobre la licitud de algún acto o prácticacomercial conforme a lo previsto en el presenteTítulo”, pero de ello no puede desprenderse quese elimina la posibilidad de que el demandantepueda solicitar la indemnización de daños yperjuicios, ya que, en términos generales, loque se pretende con el ejercicio de la acción porcompetencia desleal es: 1) la calificación de laconducta como tal. 2) la orden del Juez paraque suspenda o impida la conducta, y 3) laindemnización de daños y perjuicios.


En relación con esto último, se deberá determi-nar si el ordenamiento jurídico del País Miembropermite dicha pretensión en el marco de la ac-ción de competencia desleal, o si prevé que laindemnización de daños y perjuicios deba sersolicitada mediante un proceso diferente, o comoun incidente o un procedimiento específico anteel mismo Juez que conoce del proceso de com-petencia desleal.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consul-tante, deberá atender lo que disponga la legisla-ción interna en relación con la indemnización dedaños y perjuicios como consecuencia de unacto de competencia desleal.

3. La acción de competencia desleal rela-cionada con la propiedad industrial.

El artículo 267 de la Decisión 486, consagra queel ejercicio de la acción de competencia deslealrelacionada con la propiedad industrial, se pue-de intentar sin perjuicio de otras acciones antela autoridad judicial respectiva para que se pro-nuncie sobre la licitud de algún acto o prácticacomercial.

En consecuencia, el ejercicio de la acción decompetencia desleal no elimina la posibilidadde intentar otras acciones previstas en el ordencomunitario o en el orden interno del País Miem-bro.

4. Prescripción e iniciación oficiosa.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 re-gulan, bien de manera supletoria o bien porremisión a las normas procesales de los PaísesMiembros, algunos puntos de las acciones decompetencia desleal, por ejemplo, lo relativo ala prescripción de la acción y a la facultadoficiosa de iniciar un proceso por competenciadesleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si lasnormas de los Países Miembros no establecennada distinto, las acciones de competencia des-leal prescriben a los dos años contados desdeque se cometió por última vez el acto desleal.

Y el artículo 269, establece que si la legislacióninterna lo permite, la autoridad nacional compe-tente podrá iniciar de oficio las acciones decompetencia desleal.

E. LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DE-RECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUSREQUISITOS BÁSICOS. LAS MEDIDASCAUTELARES.

Uno de los supuestos actos de competenciadesleal esgrimidos por el demandante, tieneque ver con la información a la que supuesta-mente accedieron las demandadas en el marcode una acción por infracción de derechos depropiedad industrial. Por tal motivo, es conve-niente que el Tribunal entre a determinar lascaracterísticas generales de esta acción.

La acción por infracción de derechos de propie-dad industrial, se encuentra regulada en el títuloXV de la Decisión 486. Dicha acción cuenta conlas siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar la acciónlos siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titu-lar puede ser una persona natural o jurídi-ca. Igualmente, la facultad de ejercer laacción pasará a cabeza de los causaha-bientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto encontrario, cualquiera de ellos puede iniciarla acción sin el consentimiento de los de-más. (párrafo 3 del artículo 238).

b. El Estado. Si la legislación interna lo per-mite, las autoridades competentes de losPaíses Miembros pueden iniciar de oficiola acción por infracción de derechos depropiedad industrial. (párrafo 2 del artículo238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de laacción:

a. Cualquier persona que infrinja el derechode propiedad industrial.

b. Cualquier persona que con sus actos pue-da de manera inminente infringir los dere-chos. Esta es una disposición preventiva,ya que no es necesaria que la infracciónse dé efectivamente, sino que exista laposibilidad inminente de una infracción alos derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acciónpor infracción de derechos de propiedad indus-


trial, el Tribunal se ha manifestado en varias desus interpretaciones, de las cuales se destacala Interpretación Prejudicial de 13 de enero de2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004.Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a249, regulan las medidas cautelares en eltrámite de infracción de derechos de propie-dad industrial. El titular de los derechos in-fringidos puede solicitar antes, en el momen-to, o después de iniciar la acción, medidascautelares. Dichas medidas tienen como ob-jeto lo siguiente:

• Impedir la comisión de la infracción.

• Evitar las consecuencias que esta infrac-ción pueda generar.

• Obtener y conservar las pruebas, para ade-lantar el trámite por infracción de derechosde propiedad industrial.

• Asegurar que la acción sea efectiva paraproteger los derechos de propiedad indus-trial.

• Asegurar el resarcimiento de daños y per-juicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagrauna lista no taxativa de medidas cautelaresque van desde el cese inmediato de los actosque constituyen la infracción, hasta el cierredel establecimiento de comercio vinculadocon la infracción.

La autoridad nacional competente puede re-querir una garantía antes de ordenar las men-cionadas medidas. (Artículo 247) También, sila norma interna lo permite, puede, de oficio,decretar las medidas cautelares que consi-dere necesarias para salvaguardar los dere-chos de propiedad industrial supuestamenteinfringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medi-das de frontera se encuentra regulado en losartículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estasmedidas están instituidas para evitar que seimporten o exporten productos que infrinjanlos derechos marcarios y, en consecuencia,se busca con ellas suspender la respectiva

operación aduanera. El titular de un registrode marca, esgrimiendo motivos justificados ydando la información necesaria y suficiente,puede solicitarlas antes de iniciar la acciónpor infracción de derechos y, de esta mane-ra, precautelar sus derechos mientras se ade-lanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acciónes precautelar los derechos de propiedad in-dustrial y, como efecto, obtener de la autori-dad nacional competente un pronunciamientoen este sentido, así como la adopción deciertas medidas para el efecto. El artículo241 estableció una lista no taxativa de medi-das, que el denunciante puede solicitar a laautoridad nacional competente; dichas medi-das incluyen el cese de las acciones infrac-toras, la indemnización de daños y perjui-cios, el retiro de los elementos que configura-ron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Ade-más del cese de las acciones infractoras, eltitular del derecho infringido podrá solicitarque se le indemnice por los daños y prejui-cios sufridos. El artículo 243, estableció cier-tos parámetros que debe tener en cuenta laautoridad nacional competente para tasar laindemnización. Dichos criterios no excluyenotros que pueden utilizarse para establecer lacuantía de la indemnización. Sobre este temael Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El artículo 243 de la Decisión enuncia, enforma no exhaustiva, los criterios que de-berán tomarse en cuenta para el cálculode la indemnización de los daños y perjui-cios sufridos, cuya existencia haya sidooportunamente probada en el curso delproceso por el actor. Éste deberá aportar,igualmente, la cuantía de los daños y per-juicios en referencia o, al menos, las ba-ses para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el da-ño que, sufrido por el titular, se encuentrecausalmente enlazado con la conducta delinfractor. En este marco, será indemniza-ble el daño emergente, es decir, la pérdidapatrimonial sufrida efectivamente por el ti-tular como consecuencia de la vulneracióndel derecho al uso exclusivo de su marca.La pérdida en referencia deberá ser esti-mada tomando en cuenta, en lo principal,


el grado de comercialización de los pro-ductos amparados por el signo que no harespetado la exclusividad de la marca. Sinembargo, si el actor ha demandado tam-bién la adjudicación en propiedad de losproductos resultantes de la infracción, asícomo de los medios y materiales que hu-biesen sido utilizados predominantementepara cometerla, deberá imputarse el valorde tales bienes al monto de la indemniza-ción que se acuerde (artículo 241, literale).

Será igualmente indemnizable el lucro ce-sante, es decir, las ganancias que el titu-lar de la marca protegida habría obtenidomediante la comercialización normal desus productos, de no haber tenido lugar lacompetencia desleal del infractor. En estecaso, las ganancias a considerar serán lasque habrían sido obtenidas en el períodoque medie entre la ocurrencia efectiva deldaño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adop-ten, como criterios de cálculo del daño in-demnizable, el monto de los beneficiosobtenidos por el infractor como consecuen-cia de sus actos de infracción, y el precioque habría tenido que pagar por la conce-sión a su favor de una licencia contractualde explotación de la marca, tomando encuenta para ello el valor comercial del de-recho infringido y las licencias contractua-les ya concedidas. En este marco, habríaque tomar en cuenta el período de vigenciadel derecho de explotación de la marca, elmomento de inicio de la infracción y elnúmero y clase de las licencias concedi-das”. (Interpretación Prejudicial del 4 dediciembre de 2007, expedida en el Proce-so 128-IP-2007).

7. Prescripción. La acción estudiada tiene untérmino de prescripción de dos años desde lafecha en que el titular tuvo conocimiento de lainfracción o, en todo caso, de cinco añosdesde que se cometió la infracción por últimavez. (artículo 244 de la Decisión 486). De loanterior, se desprende lo siguiente:

• Si el término de prescripción depende delconocimiento del titular del derecho, en eltrámite adelantado se pude debatir o de-mostrar tal circunstancia para acreditar laprescripción de la acción.

• El término de prescripción no puede sobre-pasar de 5 años desde que se cometió lainfracción por última vez, aun en el casode que el titular hubiere tenido conoci-miento un año o seis meses antes de quese venciera dicho término.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: La protección que se le otorga alsecreto industrial o empresarial tie-ne un grado menor que el otorgadoa las invenciones y los signos dis-tintivos.

No será objeto de la tutela propiadel secreto empresarial, como lodispone el artículo 261 de la Deci-sión 486, la información que debaser divulgada por disposición legalo por orden judicial, ni aquella quesea del dominio público. En estoscasos, se entiende que la informa-ción ha dejado de ser secreta y,por lo tanto, ha dejado de cumplir-se una de las condiciones necesa-rias para que la protección subsis-ta.

El Juez Consultante deberá deter-minar si la información presentadapor la sociedad PHARMABRANDS.A. para obtener el registro sani-tario de los productos OSTEOPLUSy COXIB, debe ser considerada co-mo secreto empresarial y, en estamedida, determinar si es protegiblede conformidad con la normativacomunitaria.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá deter-minar si la información presentadapor la sociedad PHARMABRANDS.A. para obtener el registro sani-tario de los productos OSTEOPLUSy COXIB, debe ser considerada co-mo datos de prueba u otra informa-ción no divulgada y, en esta medi-da, determinar si es protegible deconformidad con la normativa co-munitaria.


TERCERO: El espionaje industrial es la obten-ción de información relativa a losprocesos productivos, las investi-gaciones, test, pruebas, diagnósti-cos, informaciones de diseños, ocualquier información relativa a uncompetidor, infiltrándose en su ac-tividad empresarial, sus comunica-ciones o en su actividad en el mer-cado, con el objetivo de utilizar di-cha información para perpetuar ac-tos de competencia desleal.

En el presente caso, el Juez Con-sultante, deberá determinar si laempresas demandadas incurrieronespionaje industrial.

CUARTO: El sujeto activo de las acciones decompetencia desleal es el afectadopor el acto de competencia deslealvinculado a la propiedad industrial,es decir, quien alegue dicho actodebe ser el afectado en el merca-do, siempre y cuando esta afecta-ción tenga que ver con el ejercicioo goce de un derecho de propiedadindustrial reconocido o concedido.

El Juez Consultante, deberá aten-der lo que disponga la legislacióninterna en relación con la indemni-zación de daños y perjuicios comoconsecuencia de un acto de com-petencia desleal.

El ejercicio de la acción de compe-tencia desleal no elimina la posibi-lidad de intentar otras acciones pre-vistas en el orden comunitario o enel orden interno del País Miembro.

El artículo 268 dispone que si lasnormas de los Países Miembros noestablecen nada distinto, las ac-ciones de competencia desleal pres-criben a los dos años contados des-de que se cometió por última vez elacto desleal.

QUINTO: La acción por infracción de dere-chos de propiedad industrial se en-cuentra regulada en el título XV dela Decisión 486, artículos 238 a

257. En el marco de dicha acción,el sujeto activo puede solicitar quela autoridad competente tome cier-tas medidas para salvaguardar susderechos de propiedad industrial;estas medidas incluyen el cese delas acciones infractoras, la indem-nización de daños y perjuicios, elretiro de los elementos que confi-guraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denun-ciante puede solicitar antes, en elmomento, o después de iniciar laacción, medidas cautelares. Quetienen como objeto proteger los de-rechos de la propiedad industrialmientras se da trámite a la acción.Van desde el cese inmediato delos actos que constituyen la infrac-ción, hasta el cierre del estableci-miento de comercio vinculado conla infracción.

El titular del derecho infringido po-drá solicitar que se le indemnicepor los daños y perjuicios sufridos,de conformidad con lo expresadoen la presente providencia.

Es importante advertir que la ac-ción estudiada tiene un término deprescripción de dos años desde lafecha en que el titular tuvo conoci-miento de la infracción o, en todocaso, de cinco años desde que secometió la infracción por última vez.

De conformidad, con el artículo 35 del Tratadode Creación del Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 9911-MH,deberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo, deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena.



EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los28 días del mes de agosto del año dos milnueve.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de 14 demayo de 2009.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY.

Demandado: La Nación Colombiana a travésde la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

Tercero interesado: Servicios FarmacéuticosServifar S.A.

1.2. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos se encuentran lossiguientes:

El 22 de julio de 1980, MIGUEL RODRÍGUEZOREJUELA solicitó a la División de PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industria yComercio, el registro del signo “BENCELIN”(denominativo) para identificar “productos far-macéuticos, veterinarios e higiénicos, sustan-cias productos dietéticos para niños y enfer-mos, emplastos, materiales para vendaje, ma-teriales para empastar dientes y para improntasdentales, desinfectantes, preparaciones paradestruir las malas hierbas y los animales dañi-nos” en la Clase 05 de la Clasificación Interna-cional de Niza.

PROCESO 057- IP- 2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de laDecisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. ProcesoInterno: Nº 2004-00145. Marca: “BENCELIN” (denominativa).

Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY.


Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO






Contra dicha solicitud de registro se presenta-ron tres oposiciones:

- PARKE, DAVIS & COMPANY, domiciliadaen los Estados Unidos de América, presentóoposición con fundamento en sus derechossobre la marca “BENYLIN” (denominativa),anteriormente registrada en la misma Clase05.

- Aziende Chimique Riunite Angelini FrancescoA.C.R. se opuso al registro en base a su mar-ca “BENZIRIN” de la Clase 05.

- Bancelin Cavard & Compañía Limitada (Labo-ratorios Aseptic), se opuso en base a sunombre comercial “Bancelin Cavard”.

El 09 de julio de 1985, se limitó el alcance delos productos a un “producto farmacéutico paralas infecciones causadas por gérmenes sensi-bles a la cefalexina” en la Clase 05 de la Clasi-ficación Internacional de Niza.

El 29 de octubre de 2002, se solicitó anotar eltraspaso de la solicitud de registro de la marca“BENCELIN” a favor de SERVICIOS FARMA-CÉUTICOS SERVIFAR S.A.

Posteriormente, la Superintendencia de Indus-tria y Comercio expidió la Resolución Nº 22509,de 14 de agosto de 2003, en donde se declara-ron infundadas las tres oposiciones presenta-das y se otorgó el registro del signo solicitado“BENCELIN”.

La parte actora PARKE, DAVIS & COMPANYinterpuso recurso de reposición, el mismo quefuera resuelto mediante la Resolución Nº 029038,de 10 de octubre de 2003, en donde se confirmóen todas sus partes la Resolución anterior.

Finalmente, la parte actora interpuso recurso deapelación de manera subsidiaria, la misma quefuera resuelta mediante la Resolución Nº 31120,de 31 de octubre de 2003, en donde se confir-maron las Resoluciones anteriores, declarandoasí infundadas las tres oposiciones presenta-das, concediéndose el registro del signo solici-tado.

b) Fundamentos de la Demanda

PARKE, DAVIS & COMPANY, domiciliada enlos Estados Unidos de América, demanda unaacción de nulidad y restablecimiento del dere-cho en contra de las Resoluciones Nos: 22509,

029038 y 31120, mediante las cuales se decla-raron infundadas las tres oposiciones presenta-das y se otorgó el registro del signo solicitado“BENCELIN”.

Argumenta una directa violación de los artículos134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina al haber otor-gado el registro de la marca, ya que sostiene laexistencia de un grave riesgo de confusión entreel signo solicitado “BENCELIN” (denominativo)y la marca registrada “BENYLIN” (denominativa).

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio al contestar la demanda, precisó lo siguien-te:

Que, con la expedición de las resoluciones ob-jeto de la demanda no se ha incurrido en viola-ción alguna de las normas contenidas en laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

Que, la marca “BENCELIN” cumple los tres re-quisitos para ser registrada, es decir, la percep-tibilidad, la suficiente distintividad y la suscepti-bilidad de representación gráfica.

Que, al momento de realizar el examen deconfundibilidad entre las marcas “BENCELIN” y“BENYLIN” se puede concluir que entre las par-tículas “YLIN” y “CELIN” existen diferencias gra-maticales y fonéticas que les permite coexistiren el mercado.

d) Tercero interesado

SERVICIOS FARMACÉUTICOS SERVIFAR S.A.,tercera interesada en este proceso, respondió ala demanda manifestando que entre las marcas“BENCELIN” y “BENYLIN”, no existen semejan-zas de ninguna naturaleza y el consumidor pue-de diferenciarlas a primera vista por sus elemen-tos denominativos.

Asimismo, cabe señalar que, Aziende Chimi-que Riunite Angelini Francesco A.C.R. yBancelin Cavard & Compañía Limitada (La-boratorios Aseptic) son también terceros inte-resados dentro del presente proceso y no con-testaron la demanda.

CONSIDERANDO:


1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, las normas cuya interpretación sesolicita, forman parte del Ordenamiento Jurídicode la Comunidad Andina.

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía prejudi-cial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 14 de mayo de2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, ha solicitado la interpretaciónprejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

Sin embargo, la fecha de presentación de lasolicitud de registro fue el 22 de julio de 1980,en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, por lo que procede lainterpretación de oficio, de los artículos 56 y 58literal f) de la mencionada Decisión. De igualmanera, procede la interpretación de oficio, dela Disposición Transitoria Primera de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 85

“(...)

Artículo 56.- Podrá registrarse como marcasde fábrica o de servicios, los signos quesean novedosos, visibles y suficientementedistintivos.

(…)

Artículo 58.- No podrán ser objeto de regis-tro como marcas:

(…)

f) Las que sean confundibles con otras yaregistradas o solicitadas con anterioridadpor un tercero o solicitadas posteriormentecon reivindicación válida de una prioridadpara productos o servicios comprendidosen una misma clase;

(…)”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

DECISIÓN 486

“(...)

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación comunitaria anterior ala presente Decisión, se regirá por las dispo-siciones aplicables en la fecha de su otorga-miento salvo en lo que se refiere a los plazosde vigencia, en cuyo caso los derechos depropiedad industrial preexistentes se ade-cuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal consideraque corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMU-NITARIO EN EL TIEMPO.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y laconfianza legítima, la norma comunitaria sustan-tiva no surte efectos retroactivos. En conse-cuencia, las situaciones jurídicas concretas seencuentran sometidas a la norma vigente en eltiempo de su constitución. Y si bien la normacomunitaria nueva no es aplicable a las situa-ciones jurídicas originadas con anterioridad a su


entrada en vigencia, procede su aplicación in-mediata tanto en algunos de los efectos futurosde la situación jurídica nacida bajo el imperio dela norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontra-re vigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, será laaplicable para resolver sobre la concesión odenegatoria del mismo; y, en caso de impugna-ción —tanto en sede administrativa como judi-cial— de la resolución interna que exprese ladeterminación de la Oficina Nacional Competen-te sobre la registrabilidad del signo, será aplica-ble para juzgar sobre su legalidad, la mismanorma sustancial del ordenamiento comunitarioque se encontraba vigente al momento de habersido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si lanorma sustancial, vigente para la fecha de lasolicitud de registro de un signo como marca,ha sido derogada y reemplazada por otra en elcurso del procedimiento correspondiente a talsolicitud, aquella norma será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el otorgamientodel derecho, mientras que la norma procesalposterior será la aplicable al procedimiento encurso”. (Proceso 38-IP-2002, marca: PREPACOIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de2002).

La nueva normativa, en lo que concierne a laparte procesal, se aplicará a partir de su en-trada en vigencia, tanto a los procedimientospor iniciarse como a los que están en curso. Eneste último caso, la nueva norma se aplicaráinmediatamente a la actividad procesal pendien-te y no, salvo previsión expresa, a la ya cumpli-da.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha soste-nido reiteradamente que la prohibición deretroactividad de las leyes representa una ma-nifestación básica y específica de la seguridadjurídica. Por ello, en general y siempre que nooperen otros principios especiales relativos a laaplicación de las normas jurídicas, el efecto queproduce un acto derogatorio es que la normaderogada deberá ser aplicada en aquellos casosaún no resueltos que surgieron con anterioridada la derogación, pero no a la resolución denuevos casos. El efecto normal de la deroga-

ción consiste en la limitación temporal de laaplicabilidad de las normas jurídicas, de formaque las normas derogadas seguirán siendo apli-cables a las relaciones jurídicas que surgieroncuando la norma estaba en vigor (Proceso 74-IP-2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en laGaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003).

De la solicitud de interpretación prejudicial remi-tida por el Juez Consultante y de los documen-tos anexos, se desprende que la solicitud deregistro del signo “BENCELIN” (denominativo)fue presentada el 22 de julio de 1980, en vigen-cia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena, por lo que dicha norma será laaplicable en el presente caso.

2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARASU REGISTRO.

Conforme lo establece el artículo 56 de la Deci-sión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartage-na, los requisitos intrínsecos o de fondo quedebe reunir un signo para que pueda constituir-se en marca, son: que sea novedoso, visible ysuficientemente distintivo; características quedan al signo la capacidad para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una per-sona de otros idénticos o similares, a fin de queel consumidor o usuario medio los identifique,valore, diferencie y seleccione sin riesgo deconfusión o error acerca del origen o la calidaddel producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su ti-tular, al conferirle un derecho exclusivo sobre elsigno distintivo de sus productos o servicios,como el interés general de los consumidores ousuarios de dichos productos o servicios, ga-rantizándoles el origen y la calidad de éstos,evitando el riesgo de confusión o error, tornan-do así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo56 de la Decisión 85, brindan a la marca las si-guientes características:

La novedad. La condición de novedad o elhecho de que el signo sea nuevo, no se dirige aque haya sido utilizado anteriormente, sino aque sea original en relación al producto o servi-cio que va a distinguir, así como que sea incon-fundible con marcas registradas o previamentesolicitadas para la misma clase de productos o


servicios. Este requisito ya no es contempladoa partir de la Decisión 311 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena.

No será novedoso un signo que se identifiqueplenamente con las características del productoo servicio, o con otro signo que se encuentreregistrado o que haya sido solicitado con ante-rioridad.

El Tribunal ha manifestado que la novedad yoriginalidad, que se exige también a los signoscomo elementos constitutivos para su protec-ción legal, son relativas y así lo considera partede la doctrina. Es verdad que en ocasiones elsigno que se emplea como marca es nuevo yoriginal. Pero no es menos cierto que en otrasocasiones la marca está constituida por unapalabra extraída del propio idioma o de unalengua extranjera. La falta de novedad es toda-vía más palpable cuando se emplea como mar-ca un signo que ya venía siendo utilizado comomarca para designar productos o servicios deuna clase diferente. Un signo es novedoso, nopor el hecho de ser desconocido sino porquerequiere que tenga distintivos que lo hagan in-confundible al compararlo con otras marcas oservicios ya registrados o anteriormente solici-tados. Un signo novedoso, en consecuencia,identifica un producto o un servicio” (Proceso09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la GacetaOficial N° 180, de 10 de mayo de 1995).

La visibilidad, busca que la marca sea apre-hensible por medio del sentido de la vista por loque se consideran signos visibles, aquellos re-feridos a una denominación, a un conjunto depalabras, a una figura, a un número, a un dibujoo a un conjunto de dibujos y esta dirigida a queel signo pueda ser identificado por los consumi-dores. Igualmente este requisito ya no se con-templa a partir de la Decisión 311, toda vez queconstituía en una limitación que descartaba laexistencia de otros signos, como los auditivos,olfativos y gustativos.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado unos productos o servicios deotros, haciendo posible que el consumidor ousuario los seleccione. Es considerada comocaracterística esencial que debe reunir todosigno para ser registrado como marca y consti-tuye el presupuesto indispensable para que

cumpla su función principal de identificar e indi-car el origen empresarial y la calidad del pro-ducto o servicio, sin riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca, la doc-trina recogida por el Tribunal ha sostenido que:“El poder o carácter distintivo es la capacidadintrínseca que tiene para poder ser marca. Lamarca, tiene que poder identificar un productode otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identi-ficatorio un signo que se confunde con lo que seva a identificar, sea un producto, un servicio ocualesquiera de sus propiedades”.

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestadoen reiteradas ocasiones que: “El signo distin-tivo es aquel individual y singular frente a losdemás y que no es confundible con otros de lamisma especie en el mercado de servicios y deproductos. El signo que no tenga estas caracte-rísticas, carecería del objeto o función esencialde la marca, cual es el de distinguir unos pro-ductos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca:LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº585, de 20 de julio de 2000).

De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacionaltendrá que determinar en el presente caso siel signo solicitado “BENCELIN” (denominativo)reúne los requisitos de novedad, visibilidad ydistintividad y, si además, no se encuentra in-curso en las prohibiciones contenidas en el artí-culo 58 de la Decisión 85.

3. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDADO SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. RE-GLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla enforma conjunta tanto las prohibiciones absolu-tas como las relativas que impiden la registrabi-lidad de un signo como marca. En efecto, la pro-hibición contenida en el artículo 58, literal f), dela citada Decisión, busca fundamentalmenteprecautelar el interés de terceros al prohibir quese registren como marcas los signos que seanidénticos o semejantes entre sí, por lo que esta-blece la irregistrabilidad como marca de todosigno que, en relación con derechos de terce-ros, sea confundible con una marca registrada,o con un signo anteriormente solicitado pararegistro, o solicitada posteriormente con reivin-dicación válida de una prioridad para productoso servicios comprendidos en una misma clase.


Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal res-pecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado,en el sentido que “La prohibición del registro designos confundible ( ...) protege a las marcasdel ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud con-fusionista’ que puede presentarse cuando entreellos exista una semejanza si ambos signosdistintivos protegen a productos o servicios dela misma clase; lo que en otros términos signifi-ca, según la regla de la especialidad, que si lasmarcas no amparan la misma clase de produc-tos la confusión marcaria no es un impedimentopara que el signo pueda ser registrado” (Proce-so 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publica-do en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enerode 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que noes necesario que el signo solicitado para regis-tro induzca a error a los consumidores, sino quees suficiente la existencia del riesgo de confu-sión para que se configure la prohibición deirregistrabilidad. En la referida Decisión la con-fusión se da en relación a la clase del nomen-clátor a la que pertenecen los productos o losservicios, en sentido de que si éstos, distingui-dos por una marca, pertenecen a la misma cla-se de los que pretende amparar un signo solici-tado para registro, se presume la confundibi-lidad y no así si tales productos o serviciospertenecen a clases diferentes. Este criterio,sin embargo, ya no se mantiene en las posterio-res Decisiones.

La protección de que goza una marca previa-mente registrada o un signo cuyo registro hayasido anteriormente solicitado o reivindicado,dentro de la regla de la especialidad prevista enla Decisión 85, se establece sobre los produc-tos o servicios de una de las clases del nomen-clátor internacional de Niza, objeto del registroy no así sobre los productos o servicios perte-necientes a otras clases.

Respecto de la confusión que se busca evitarcon la disposición del literal f), del artículo 58, elTribunal ha entendido que “(...) la acción deconfundir en el sentido de tomar una cosa porotra, presenta diversos grados que van desde laidentidad de dos marcas hasta la similitud ca-racterizada por la semejanza entre ellas. Deesta figura se predica que la marca que seproyecta registrar no debe confundirse con ladebidamente inscrita que goza de protecciónlegal del registro y del derecho de su titular autilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-

94, marca: NOEL, publicado en la Gaceta Ofi-cial N° 163, de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la iden-tidad o la semejanza de los signos puede darlugar a dos tipos de confusión: la directa y laindirecta. La primera induce al comprador ousuario a que requiera un producto o serviciodeterminado, creyendo que está solicitando otro.En este caso la confusión se produce tantoentre los signos como entre los productos oservicios. Por su parte, la confusión indirecta seda por el origen o procedencia de los productoso servicios; ya que el consumidor o usuario creeque los productos o servicios que ostentan sig-nos confundibles, tienen un origen empresarialcomún.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica emerge de la coinci-dencia de letras entre los segmentos a compa-rarse, donde la secuencia de vocales, la longi-tud de la o las palabras, el número de sílabas,las raíces, o las terminaciones comunes, pue-den inducir en mayor grado a que la confusiónsea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces o ter-minaciones. Sin embargo, deben tomarse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similares ideas, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta confu-sión entre los signos en conflicto, es necesario


tomar en cuenta los criterios elaborados por ladoctrina que han sido recogidos de manera rei-terada por la jurisprudencia de este Tribunal yque, aplicados al caso objeto de la presenteinterpretación, son:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”.

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre los sig-nos, ya que la similitud generada entre ellosse desprende de los elementos semejantes ode la semejante disposición de los mismos,y no de los elementos distintos que aparez-can en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, esnecesario determinar si los signos confrontados“BENCELIN” (denominativo) y “BENYLIN” (deno-minativo) son similares al grado de causar ries-go de confusión en el público consumidor.

4. CLASES DE MARCAS: MARCAS DENOMI-NATIVAS.

En el presente caso, tomando en cuenta que lossignos confrontados son de tipo denominativo,se señala a continuación los pronunciamientosde este Tribunal al respecto:

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-

ticas o fonéticas, formadas por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar 1.

Asimismo, el Tribunal ha dejado establecido lossiguientes criterios, elaborados en torno a lacomparación de marcas denominativas, que hansido recogidos en varios pronunciamientos delTribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005, yque se considera pertinente destacar:

“(...) ha de ser realizada una visión de con-junto o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio de des-tacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la

1 Proceso 091-IP-2008 ya citado.


impresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.”

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN.

En el presente caso, los signos confrontadoscomparten las partículas comunes “BEN-” y“-LIN”.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que unamarca que contenga una partícula de uso co-mún no puede impedir su inclusión en marcasde terceros, y fundar en esa sola circunstanciala existencia de confundibilidad, ya que enton-ces se estaría otorgando a su titular un privilegioinusitado sobre un elemento de uso general onecesario. El titular de una marca con un ele-mento de uso común sabe que tendrá que co-existir con las marcas anteriores, y con las quese han de solicitar en el futuro. Esta realidadnecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha di-cho que esos elementos de uso común sonnecesariamente débiles y que los cotejos entremarcas que los contengan deben ser efectua-dos con criterio benevolente (Proceso 31-IP-2003, marca: “& MIXTA”, publicado en la GacetaOficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

El cotejo entre marcas farmacéuticas presentaaspectos especiales a los que el Tribunal se hareferido en los siguientes términos: “En las mar-cas farmacéuticas especialmente, se utilizanelementos o palabras de uso común o generali-zado que no deben entrar en la comparación, loque supone una excepción al principio anterior-mente señalado, que el examen comparativo hade realizarse atendiendo a una simple visión delos signos enfrentados, donde la estructura pre-valezca sobre los componentes parciales. Silas denominaciones enfrentadas tienen algúnelemento genérico común a las mismas esteelemento no debe ser tenido en cuenta en elmomento de realizarse la comparación”. (Proce-so 30-IP-2000, ya citado).

En el caso de que el signo destinado a ampararproductos farmacéuticos pudiera haber sido con-feccionado con elementos de uso general relati-vos a la propiedad del producto, sus principiosactivos, su uso terapéutico o contenga prefijos osufijos, según reiterada jurisprudencia “la dis-tintividad debe buscarse en elemento diferenteque integra el signo y en la condición de signode fantasía que logre mostrar el conjunto mar-

cario”. (Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET,publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 deoctubre de 2003).

Una marca que contenga una partícula de usocomún no puede impedir su inclusión en marcasde terceros y fundar, en esa sola circunstancia,la existencia de confundibilidad, ya que enton-ces se estaría otorgando a su titular un privilegioinusitado sobre un elemento de uso general onecesario. El titular de una marca con un ele-mento de uso común sabe que tendrá que co-existir con las marcas anteriores y con las quese han de solicitar en el futuro. Esta realidad,necesariamente, tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo, por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son necesa-riamente débiles y que los cotejos entre marcasque los contengan deben ser efectuados concriterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, mar-ca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº965, de 8 de agosto de 2003).

6. MARCAS FARMACÉUTICAS.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de regis-tro de un signo como marca que ampare pro-ductos farmacéuticos, deberá ser mucho másriguroso, toda vez que estos productos estándestinados a proteger la salud de los consumi-dores. Este riguroso examen, de acuerdo a loseñalado por el Tribunal, tiene su razón de serpor “las peligrosas consecuencias que puedeacarrear para la salud una eventual confusiónque llegare a producirse en el momento de ad-quirir un determinado producto farmacéutico,dado que la ingestión errónea de éste puedeproducir efectos nocivos y hasta fatales”. (Pro-ceso Nº 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 deagosto de 2000).

Asimismo, el Tribunal ha manifestado que enlos casos de “marcas farmacéuticas el examende confundibilidad debe tener un estudio y análi-sis más prolijo evitando el registro de marcascuya denominación tenga estrecha similitud, pa-ra evitar precisamente, que el consumidor soli-cite un producto confundiéndose con otro, loque en determinadas circunstancias puedencausar un daño irreparable a la salud humana,más aún considerando que en muchos estable-cimientos, aún medicamentos de delicado uso,


son expendidos sin receta médica y con el soloconsejo del farmacéutico de turno”. (Proceso30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado enla Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de2000).

7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-SIONES.

Sobre el presente tema se transcribe lo expre-sado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008.

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcariocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa que

indefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Carta-gena N° 1553, de15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la nor-ma comunitaria colocó en cabeza de las ofici-nas nacionales de registro marcario la obliga-ción de realizar el examen de registrabilidad, elque es obligatorio y debe llevarse a cabo aún enel caso de que no hubiesen sido presentadasoposiciones; en consecuencia, la Autoridad Com-petente en ningún caso queda eximida de reali-zar el examen de fondo para conceder o negarel registro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la oficina nacional competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registrosolicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesproferidas por otras oficinas de registro marca-rio, como en relación con anteriores decisionesproferidas por la propia oficina, en el sentido deque ésta debe realizar el examen de registrabi-lidad analizando cada caso concreto, es decir,estudiando el signo solicitado para registro, lasoposiciones presentadas y la información recau-dada para dicho procedimiento, independientede anteriores análisis sobre signos idénticos osimilares.

Con ello no se está afirmando que la oficina deregistro marcario no tenga límites a su actua-ción y que no puede utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación en cadacaso de hacer un análisis de registrabilidad conlas características mencionadas, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran encada trámite. Además, los límites a la actua-ción administrativa de dichas oficinas se en-cuentran dados por la propia norma comunitariay las acciones judiciales para defender la legali-dad de los actos administrativos proferidos.


Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de caráctersustancial no surte efectos retroac-tivos; por lo tanto, toda situaciónjurídica en que deba ser aplicadauna norma comunitaria, será regu-lada –en el tema marcario- por laque se encuentre vigente al mo-mento de haber sido presentada lasolicitud de registro. Sin embargo,no constituye aplicación retroactivacuando la norma posterior debe seraplicada inmediatamente para re-gular los plazos de vigencia y losefectos futuros de una situaciónnacida bajo el imperio de una nor-ma anterior de conformidad con laDisposición Transitoria de la Deci-sión 486. En el caso de la normacomunitaria de carácter procesal,ésta se aplicará, a partir de su en-trada en vigencia, a los procedi-mientos por iniciarse o en curso.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión85 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, un signo para que searegistrable como marca debe cum-plir con los requisitos de novedad,visibilidad y suficiente distintividad,de conformidad con los criteriossentados en la presente interpreta-ción; sin embargo, si bien estosrequisitos son necesarios no sonsuficientes porque además, no debeestar incurso en ninguna de lascausales de irregistrabilidad esta-blecidas en el artículo 58 de la men-cionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58 literal f) dela Decisión 85, no son registrablescomo marcas los signos que, enrelación con derechos de terceros,sean confundibles con una marcaanteriormente registrada o solicita-da para productos o servicios per-tenecientes a una misma clase. Ladeterminación de la confundibilidadcorresponde a una decisión de laAdministración o, en su caso, del

Juzgador, la misma que ha de seradoptada en base a principios yreglas elaborados por la doctrina yla jurisprudencia, recogidos en lapresente interpretación prejudicial;y que se refieren básicamente a laidentidad o semejanza que puedeexistir entre los signos confronta-dos.

CUARTO: Al comparar marcas denominativas,deberá tomarse en cuenta la visiónde conjunto, la totalidad de sus ele-mentos integrantes, la unidad foné-tica y gráfica de los nombres, suestructura general y no las partesaisladas unas de otras, ni los ele-mentos particulares distinguibles enlos nombres, ya que por tratarse deestructuras lingüísticas deberáatenderse, antes que nada, a la uni-dad fonética, siempre teniendo comoreferente al consumidor medio.

QUINTO: Sin embargo, en los signos com-puestos por partículas de uso co-mún, éstas no serán tomadas encuenta para el cotejo; la distintividaddebe buscarse en el elemento dife-rente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía quelogre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas, elexamen de confundibilidad debeser objeto de un estudio y análisismás prolijo evitando el registro demarcas cuya denominación tengaestrecha similitud, para evitar pre-cisamente, que el consumidor soli-cite un producto confundiéndosecon otro, lo que en determinadascircunstancias puede causar undaño irreparable a la salud huma-na, más aún considerando que enmuchos de los establecimientos ennuestros Países Miembros, aún me-dicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y conel solo consejo del farmacéutico deturno.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad querealizan las Oficinas de RegistroMarcario debe ser de oficio, inte-


PROCESO 065-IP-2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, de la Disposición

Transitoria Primera de la Decisión 313; con base a lo solicitado por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Procesos acumulados: Nos: 2001-00149 y 2003-00134.Marca: “Mecánica Popular” (Renovación de Marca).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los28 días del mes de agosto del año dos milnueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 0357, de 03 de marzo de2009, recibido en este Tribunal el 02 de abril de2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, Sección Primera, de laRepública de Colombia, solicita la Interpreta-ción Prejudicial del artículo 99 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a

fin de resolver los expedientes acumulados Nº2001-0149 y Nº 2003-0134.

Que, la mencionada solicitud cumple con losrequisitos de admisibilidad establecidos en losartículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual fue admitida a trámitemediante auto dictado el 11 de junio de 2009.

1. Las partes.

Demandante: THE HEARST CORPORATION.

gral, motivado y autónomo, de con-formidad con lo expresado en lapresente providencia. Debiéndoserecalcar que el sistema de registromarcario de la Comunidad Andinase sustenta en la autonomía e in-dependiente de las Oficinas Com-petentes en cada País Miembro.Esta autonomía se manifiesta tan-to en relación con decisiones pro-venientes de otras oficinas de re-gistro marcario (principio de inde-pendencia), como de sus propiasdecisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá, asimismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y sellada de la presente interpreta-

ción, la que también deberá remitirse a la Se-cretaría General de la Comunidad Andina a efec-tos de su publicación en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena.









Demandado: La Nación Colombiana, a travésde su Superintendencia de In-dustria y Comercio.

2. Determinación de los hechos relevantes.

El 14 de agosto de 1970, THE HEARST CORPO-RATION presentó solicitud de registro del sig-no “MECÁNICA POPULAR” (denominativo) paradistinguir todos los productos comprendidos enla Clase 16 de la Clasificación Internacional deNiza.

El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 156, de 21 dejunio de 1971.

Por Resolución Nº 32256, de 03 de junio de 1971,la Superintendencia de Industria y Comerciootorgó el registro del signo “MECÁNICA POPU-LAR” (denominativo) para distinguir todos losproductos comprendidos en la Clase 16 de laClasificación Internacional de Niza, según Certi-ficado Nº 74688 vigente hasta el 21 de junio de1981.

El 02 de junio de 1981, THE HEARST CORPO-RATION presentó ante la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria yComercio, solicitud de renovación por cinco años.Por Resolución Nº 60573, de 07 de octubre de1982, la Superintendencia de Industria y Comer-cio concedió la renovación hasta el 21 de juniode 1986.

El 02 de abril de 1986, THE HEARST CORPO-RATION presentó ante la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria yComercio solicitud de renovación de la marca“MECÁNICA POPULAR” (denominativa), por cin-co años más. Por Resolución Nº 5859, de 01 dejulio de 1988, la SIC concedió la renovaciónhasta el 03 de junio de 1991, de conformidadcon la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdode Cartagena.

El 06 de junio de 1991, THE HEARST CORPO-RATION presentó ante la División de SignosDistintivos de la SIC, solicitud de renovación dela marca “MECÁNICA POPULAR” (denomina-tiva), por cinco años más.

Mediante Resolución Nº 4558, de 28 de febrerode 1995, el Jefe de la División de Signos Distin-

tivos de la SIC denegó la renovación del registromarcario por estimar que la solicitud se presen-tó de manera extemporánea, ya que la solicitudfue presentada el 06 de junio de 1991 cuando elplazo era hasta el 03 de junio de 1991. Se alegaademás que, el artículo 5 del Decreto 753, de1972 establecía que: “la renovación del registrode una marca o la prórroga de una patente deinvención deberá solicitarse dentro de los seismeses anteriores a la fecha del vencimiento dela marca o de la patente según el caso.”

THE HEARST CORPORATION interpuso los re-cursos de reposición y, en subsidio, de apela-ción.

Mediante Resolución Nº 5407, de 21 de marzode 2000, el mismo funcionario confirmó en to-das sus partes la Resolución Nº 4558, de 1995,volviendo a mencionar como relevante el artículo5 del Decreto 753, de 1972 y haciendo alusiónal artículo 84 de la Decisión 85 que señala que:“Los asuntos de propiedad industrial no com-prendidos en el presente Reglamento serán re-gulados por la legislación interna de los países”.Asimismo, la Disposición Transitoria número cua-tro de la Decisión 313 señala que: “Todo dere-cho de propiedad industrial válidamente conce-dido de conformidad con la legislación existentecon anterioridad a la fecha de entrada en vigen-cia de la presente Decisión, subsistirá por eltiempo en que fue concedido. En lo relativo a suuso, goce, obligaciones, licencias, renovacio-nes y prórrogas, se aplicarán las normas conte-nidas en la presente Decisión”. Menciona, adi-cionalmente, el Proceso 09-IP-94, que en laparte pertinente señaló: “La renovación de unamarca se ha de sujetar, en su trámite y requisi-tos, a la legislación vigente al momento de soli-citarse o formularse tal pedido”.

Mediante Resolución Nº 26924, de 26 de octu-bre de 2000, el Superintendente Delegado parala Propiedad Industrial decidió el recurso deapelación confirmando en todas sus partes ladecisión inicial, señalando que la norma vigentey aplicable es la Decisión 85 por lo que la soli-citud de renovación es extemporánea, “toda vezque según se desprende del artículo 69 de lamisma Decisión, la vigencia de la marca teníauna duración de cinco (05) años, es decir, quela renovación de la misma debía presentarsecon anterioridad al vencimiento de dicho térmi-no”.


Por lo tanto la parte demandante, solicita la nu-lidad de las Resoluciones Nos: 4558, de 1995;5407, de 2000; y, 26924, de 2000.

3. Fundamentos de la Demanda:

La actora THE HEARST CORPORATION esti-ma violado el artículo 69 de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, por lassiguientes razones:

Por Resolución Nº 5859, de 1988, la SIC conce-dió la renovación desde el 03 de junio de 1986hasta el 03 de junio de 1991, cuando el registroanterior se había otorgado hasta el 21 de junio;luego, al no haber interrupción en la renovación,éste debía otorgarse desde el 21 de junio de1986 hasta el 21 de junio de 1991.

Dicho error de la SIC ocasionó que THE HEARSTCORPORATION presentara su solicitud de re-novación el 06 de junio de 1991, es decir, quincedías antes del vencimiento del registro, de ha-berse expedido correctamente.

Asevera que, la Resolución Nº 35855, de 08 denoviembre de 2002, por medio de la cual sedeniega la renovación de la marca, deberá serdeclarada nula por cuanto es violatoria de laLey, infringiendo expresamente las disposicio-nes contenidas en el artículo 73 del CódigoContencioso Administrativo. Adicionalmente,aduce la ausencia del consentimiento expreso yescrito del titular del derecho contenido en elacto revocado. Finalmente, señala que el actorevocado no resulta de la aplicación del silencioadministrativo positivo.

4. Contestación de la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-cio se opuso a las pretensiones de la demandaargumentando que, el posible error de fecha enque hubiera podido incurrir la entidad no legiti-ma al actor para prorrogar el término de vigenciade la marca, el cual aparece claramente deter-minado en el Certificado Nº 74688 y en la Reso-lución Nº 5859, de 1998.

Para el momento de la revocatoria parcial de laResolución Nº 6573, de 1982, esto es, para eldía 08 de noviembre de 2002, respecto de lamarca “MECANICA POPULAR” no podía predi-carse titularidad alguna a favor de la sociedadahora demandante, toda vez que -en efecto- la

última solicitud de renovación de la misma ha-bía sido denegada dos años atrás, en razón dehaber sido solicitada fuera de los términos lega-les, lo que condujo a la pérdida del derechosobre la misma. Es completamente improce-dente pedir -como realiza la parte actora- prue-ba del documento donde conste el consenti-miento de la sociedad THE HEARST CORPO-RATION, ya que la sociedad en mención no eraya titular de derecho alguno del cual se derivarapara la Superintendencia de Industria y Comer-cio la carga de solicitar y obtener su autoriza-ción para efectos de proceder a revocar parcial-mente la mencionada Resolución Nº 6573, de1982, cuyo mantenimiento integral pretende eldemandante.

La revocatoria parcial de la Resolución Nº 6573,de 1982 no tuvo otra finalidad que garantizar laclaridad y transparencia del registro de propie-dad industrial en cuanto a la vigencia y titulari-dad de las marcas que son y han sido objeto deregistro.

No existe violación alguna del artículo 69 de laDecisión 85, toda vez que el acto administrati-vo ahora atacado indebidamente, no fue objetode recurso alguno por parte de la demandante.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno.

Que, se solicita la interpretación prejudicial delartículo 99 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

Que, la última fecha de presentación de la soli-citud de renovación de la marca fue el 06 dejunio de 1991, en plena vigencia de la Decisión85, por lo que no procede la interpretación de laDecisión 344. Por lo tanto, se interpretarán -deoficio- los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y laDisposición Transitoria Primera de la Decisión313.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:


DECISIÓN 85

“(...)

Artículo 69.- El registro de una marca tendráuna duración de cinco años contados desdela fecha de su otorgamiento y podrá renovar-se indefinidamente por períodos de cinco años.

Artículo 70.- Para tener derecho a la renova-ción, el interesado deberá demostrar, ante laoficina nacional competente respectiva, queestá utilizando la marca en cuestión, en cual-quier País Miembro.

(…)

Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedadindustrial no comprendidos en el presenteReglamento serán regulados por la legisla-ción interna de los Países Miembros.

(…)”

DECISIÓN 313

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA:

Los Países Miembros, antes del 31 de juliode 1992, establecerán la modalidad de pro-tección subregional referente a las varieda-des vegetales y los procedimientos para suobtención. En tanto esta modalidad no entreen vigencia, los Países Miembros no otorga-rán patente de invención para dichos produc-tos y procesos.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal consideraque corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEM-PO.

En el presente caso, se ha solicitado a esteÓrgano Comunitario la Interpretación Prejudicialde la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena. Sin embargo, THE HEARST COR-PORATION presentó su última solicitud de re-novación de registro de su marca “MECÁNICAPOPULAR” (denominativa) el 06 de junio de1991, en plena vigencia de la Decisión 85 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, por lo quedicha normativa es la aplicable al presente caso.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable es pertinente señalar que, por logeneral, una nueva norma al ser expedida regu-lará los hechos que se produzcan a partir de suvigencia; es decir, que la ley rige para lo venide-ro según lo establece el principio de irretroacti-vidad. Pero es claro que no constituye aplica-ción retroactiva de la ley, el hecho de que unanorma posterior se utilice para regular los efec-tos futuros de una situación planteada bajo elimperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con elfin de garantizar el respeto a las exigencias deseguridad jurídica, en los casos de tránsito le-gislativo ha diferenciado los aspectos de carác-ter sustancial de aquéllos de naturaleza proce-dimental contenidos en las normas, para seña-lar de manera reiterada que la norma comunita-ria de carácter sustancial no es retroactiva,pues el principio de irretroactividad estableceque al expedirse una nueva norma, ésta regula-rá, por lo general, los hechos que se produzcana partir de su vigencia, por lo que no afectaráderechos consolidados en época anterior a suentrada en vigor. La norma sustantiva no tieneefecto retroactivo, a menos que por excepciónse le haya conferido tal calidad; este principioconstituye una garantía de estabilidad de losderechos adquiridos 1.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“Un derecho de propiedad industrial válida-mente concedido es un derecho adquirido yen razón de la seguridad jurídica, una normaposterior no debe modificar una situación ju-rídica anterior”. (Proceso 114-IP-2003. Mar-ca: EBEL INTERNATIONAL (mixta), publica-do en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 deenero de 2004).

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si lanorma sustancial vigente para la fecha de lasolicitud de renovación ha sido derogada y re-emplazada por otra en el curso del procedimien-to correspondiente, aquella norma –la Decisión85- será la aplicable para determinar si se en-cuentran cumplidos o no los requisitos que seexigen para la solicitud de renovación de regis-tro.

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Proceso 85-IP-2007. Marca: “Mar Bravo”. 15 de agostode 2007.


Por otro lado, las etapas procesales que hayansido ya cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las nuevas regulaciones de talcarácter. Contrario sensu, las nuevas regulacio-nes de carácter procesal tendrán aplicación in-mediata respecto de las etapas del trámite ad-ministrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“El régimen común en materia de propiedadindustrial se ha apoyado en la irretroactividadde la norma sustancial, pues desde la vigen-cia de la Decisión 85 (artículo 85), y a travésde las Decisiones 311 (Disposición Transito-ria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar-ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera),ha establecido que todo derecho de propie-dad industrial, válidamente otorgado de con-formidad con la normativa anterior, debe sub-sistir por el tiempo de su concesión. La Dis-posición Transitoria Primera de la Decisión486 se apoya asimismo en el respeto de losderechos válidamente concedidos conformea “las disposiciones aplicables en la fecha desu otorgamiento”, cuales son las vigentespara la fecha de presentación de la solicitudde registro, pero añade, a título de excep-ción, que los plazos de vigencia de los dere-chos preexistentes deberán adecuarse a loprevisto en dicha Decisión.

Por otra parte, las disposiciones citadas hancontemplado la aplicabilidad inmediata de lanorma sustancial posterior a los efectos futu-ros del derecho nacido bajo la vigencia de lanorma anterior, pues han dispuesto que seaplicará la nueva Decisión al uso, goce, obli-gaciones, licencias, renovaciones y prórro-gas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla cons-tituido por una norma de carácter procesal,ésta se aplicará, a partir de su entrada envigencia, a los procedimientos por iniciarse oen curso. De hallarse en curso el procedi-miento, la nueva norma se aplicará inmedia-tamente a la actividad procesal pendiente, yno, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.Por tanto, en tutela del principio de seguridadjurídica, si la norma sustancial, vigente parala fecha de la solicitud de registro de unsigno como marca, ha sido derogada y reem-

plazada por otra en el curso del procedimien-to correspondiente a tal solicitud, aquella normaserá la aplicable a los efectos de determinarsi se encuentran cumplidos o no los requisi-tos que se exigen para el otorgamiento delderecho, mientras que la norma procesal pos-terior será la aplicable al procedimiento encurso, en aquellas de sus etapas que aún nose hubiesen cumplido”. (Proceso 46-IP-2005.Caso: Denominación “TQ”, publicado en laGaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de2005).

Del contenido de la interpretación prejudicialremitida por el Juez Consultante y de los docu-mentos anexos, se desprende que la solicitudde renovación de registro de la marca “MECÁNI-CA POPULAR” (denominativa) se realizó en ple-na vigencia de la Decisión 85 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, por lo que deberá serésta la Decisión aplicable al presente caso.

2. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTOJURÍDICO COMUNITARIO FRENTE A NOR-MAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍ-SES MIEMBROS. DEL COMPLEMENTO IN-DISPENSABLE.

En el presente caso, se alega por parte de laactora, la existencia de una violación a la nor-mativa nacional, específicamente al “CódigoContencioso Administrativo” de la Repúblicade Colombia. Así, el fondo de la controversiaradica en la determinación del plazo parapresentar la renovación de un registro, siendoque, el conflicto radica principalmente en cono-cer si la solicitud de renovación fue o no presen-tada oportunamente, hecho que deberá ser de-terminado por el Juez Nacional.

En lo que concierne a la relación entre el ordenjurídico comunitario y el orden jurídico nacional,a propósito de las materias disciplinadas poraquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuantoal efecto de las normas de la integración sobrelas normas nacionales, señalan la doctrina y lajurisprudencia que, en caso de conflicto, la re-gla interna queda desplazada por la comunita-ria, la cual se aplica preferentemente, ya que lacompetencia en el caso corresponde a la comu-nidad. En otros términos, la norma interna re-sulta inaplicable, en beneficio de la norma co-munitaria (...) no se trata propiamente de que lanorma comunitaria posterior derogue a la nor-ma nacional preexistente, al igual que ocurre en


el plano del derecho interno, puesto que sondos ordenamientos jurídicos distintos, autóno-mos y separados, que adoptan dentro de suspropias competencias formas peculiares decrear y extinguir el derecho, que por supuestono son intercambiables. Se trata, más propia-mente, del efecto directo del principio de apli-cación inmediata y de primacía que en todocaso ha de concederse a las normas comunita-rias sobre las internas (...)”. En definitiva, frentea la norma comunitaria, los Países Miembros“(...) no pueden formular reservas ni desistirunilate-ralmente de aplicarla, ni pueden tampo-co escu-darse en disposiciones vigentes o enprácticas usuales de su orden interno para justi-ficar el incumplimiento o la alteración de obliga-ciones resultantes del derecho comunitario. Nodebe olvidarse que en la integración regida porlas normas del ordenamiento jurídico andino,los Países Miembros están comprendidos (rectius:comprometidos) ‘a no adoptar ni emplear medi-da alguna que sea contraria a dichas normas oque de algún modo obstaculicen su aplicación(…)’”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 839, de 25 de setiembre de 2002,citando al Proceso 7-AI-98, publicado en la Ga-ceta Oficial Nº 490, de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar lajurisprudencia sentada por el Tribunal Andinoque, en ningún momento dudó sobre la impor-tancia vital de hacer prevalecer el principio deprimacía como sustento del ordenamiento jurí-dico comunitario, sin descuidar la interrelaciónexistente entre el ordenamiento comunitario y elnacional en virtud de la cual ambos se comple-mentan, toda vez que el primero por si solo noestaría en condiciones de realizar los objetivosperseguidos por la Comunidad Andina y, conse-cuentemente, requiere para su ejecución contarcon la cooperación de los ordenamientos jurídi-cos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídi-co comunitario se sustenta en los principios yobligaciones contenidos en el artículo 4 delTratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como, enlas competencias que se le atribuyen al órganojurisdiccional comunitario de las cuales derivanel conocimiento y decisión de los recursos yacciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que sederiva de la aplicación directa conlleva la virtud

que tiene el ordenamiento comunitario de serimperativo y de primar sobre una norma dederecho interno, de manera que allí donde setrate de aplicar normas legales en actos jurídi-cos contemplados en el derecho de integracióndeberá acudirse al ordenamiento jurídico comu-nitario, con prevalencia sobre el derecho inter-no”. (Proceso 06-IP-93, de 17 de febrero de1994, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, de25 de marzo del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los princi-pios de primacía y aplicación directa del ordena-miento jurídico de la Comunidad “(…) no dejanespacio para que cada uno de los países emitadisposiciones de derecho interno, so pretextode que éstas viabilizan la aplicación en su terri-torio de las normas comunitarias. Si tal facultadllegara a existir y cada País Miembro pudiera,de manera general y obligatoria plasmar en nor-mas jurídicas de derecho interno sus criterios yparticulares concepciones sobre la forma deaplicar las normas comunitarias y sobre el en-tendimiento que debe dársele a su contenido,no podríamos hablar de un ordenamiento jurídi-co común, sino de tantos ordenamientos cuan-tos Países Miembros existieran. El punto hasido prolijamente tratado por el Tribunal en sujurisprudencia al abordar el tema del comple-mento mínimo indispensable para el desarrollointerno de la norma comunitaria”. (Proceso 07-AI-99, de 12 de noviembre de 1999, publicadoen la Gaceta Oficial N° 520, de 20 de diciembrede 1999).

2.1 Complemento Indispensable.

La facultad reglamentaria de la legislación inter-na de los Países Miembros es excepcional y serige por el principio de complemento indispen-sable de la siguiente manera: “no es posible laexpedición de normas nacionales sobre el mis-mo asunto, salvo que sean necesarias para lacorrecta aplicación de aquéllas”. (Proceso 010-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzode 1995).

Dentro del principio del complemento indispen-sable, establecido por la normativa comunitariaandina, los Países Miembros tienen atribuida lapotestad de fortalecer o complementar, por me-dio de normas internas o de acuerdos interna-cionales, los derechos de Propiedad Industrialconferidos por el ordenamiento comunitario an-dino, para ello se debe informar a la Comisión


acerca de las medidas que adopten; sin embar-go, cabe recalcar que ello no los autoriza paraestablecer nuevos derechos o modificar los yaexistentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, al interpretar las normas que hanestablecido esta facultad para los Países Miem-bros, y precisamente en procura de evitar quepor un mal uso de ella pudiera desvirtuarse elRégimen Común sobre Propiedad Industrial, hasido enfático en señalar de manera concreta elalcance de tales normas. Así, por ejemplo, en-tre muchas sentencias en que se ha ocupadode esta materia, ha señalado:

“En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gace-ta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94(Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), elTribunal se refirió al contenido del artículo143 de la Decisión 344 sobre fortalecimientopor las legislaciones nacionales de los dere-chos de propiedad industrial, en los siguien-tes términos:

“(...) Los países signatarios por imperio de lanorma comunitaria vigente, Decisión 344, pue-den fortalecer el régimen de Propiedad Indus-trial mediante normas legales internas con lasola obligación de informar a la Comisiónacerca de estas medidas y además, debenlegislar sobre lo no comprendido en la normacomunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpre-tarse lo que se entiende por ‘fortalecer losderechos de propiedad industrial’ a que serefiere el artículo 143 de la Decisión 344 parajustificar la adopción de medidas de derechointerno por las legislaciones nacionales delos países miembros.

“Desde el punto de vista etimológico, segúnel Diccionario de la Real Academia española,el verbo fortalecer se refiere a la acción de‘hacer más fuerte o vigoroso’. De esta nociónfluye en forma natural y obvia la interpreta-ción literal de que el régimen común de pro-piedad industrial puede ser complementadopor las leyes internas para fortalecerlo siem-pre que con ello no se restrinja el sistema delrégimen común en sus propósitos ni se re-corte en su finalidad de protección de losderechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobratambién validez la interpretación literal de laexpresión anotada, como quiera que los pro-pósitos que persigue el sistema de integra-ción adoptado por el Acuerdo SubregionalAndino se fundan -como lo establece su pre-ámbulo- en el fortalecimiento de la unión desus pueblos, en la formación de una comuni-dad subregional, en la cooperación para eldesarrollo, en la armonización de sus políti-cas económicas y en la unificación de lalegislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra inter-pretación de las normas consagradas en elartículo 143 de la Decisión 344 entrañaría elpeligro de que como resultado de su aplica-ción se violara el texto literal y el espíritu delacuerdo subregional andino, en perjuicio delpropósito fundamental de lograr regímenesuniformes en áreas comunes de interés sub-regional (...)”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarseque el fortalecimiento de los derechos depropiedad industrial por parte de los paísesmiembros requiere de información a la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena sobre estasmedidas, lo cual indica a las claras que elfortalecimiento del régimen comunitario depropiedad industrial contemplado en el ar-tículo 143 citado, no es posible desarrollarlodando aplicación de manera arbitraria a dis-posiciones internas vigentes con anterioridada la Decisión comunitaria. Lo anterior lleva alconvencimiento de que el procedimiento cla-ro y conciso establecido en su momento porlas Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo99, no era ni es susceptible de desarrollointerno, pues la aplicación de la norma comu-nitaria, pura y simple bastaba para dar trata-miento uniforme a la renovación de las mar-cas, siendo vedado a los países establecerrequisitos adicionales no contemplados en laley comunitaria”. 2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha sostenido en sentencias relativas al temaque ahora ocupa su atención, los siguientescriterios que ahora reitera:

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de1997.


“En vigencia de la Decisión 85 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, este Tribunaldesde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 demayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión85 sobre desarrollo normativo interno de laley comunitaria. Fue enfático el Tribunal enafirmar que la norma comunitaria, la doctrinay la jurisprudencia recomiendan aplicar crite-rios restrictivos, como el principio del “com-plemento indispensable” para medir hastadonde pueden llegar las innovaciones norma-tivas de derecho interno, anotando que sóloserían legítimas aquellas complementariasque resulten ser “estrictamente necesariaspara la ejecución de la norma comunitaria y,por tanto, que favorezcan su aplicación y quede ningún modo la entraben o desvirtúen”.Desde aquella oportunidad el Tribunal advir-tió la inaplicabilidad del derecho interno quesea contrario al ordenamiento jurídico comu-nitario, debiendo quedar substraídos de lacompetencia legislativa interna los asuntosregulados por la legislación comunitaria. Deesta manera, “la norma interna que sea con-traria a la norma comunitaria, que de algúnmodo la contradiga o que resulte irreconcilia-ble con ella, si bien no queda propiamentederogada, dejará de aplicarse automática-mente bien sea anterior (subrayamos) o pos-terior a la norma integracionista” 3.

“(...) el desarrollo de la ley comunitaria por lalegislación nacional, es empero excepcionaly por tanto a él le son aplicables principiostales como el del ‘complemento indispensa-ble’, según el cual no es posible la expedi-ción de normas nacionales sobre el mismoasunto, salvo que sean necesarias para lacorrecta aplicación de aquéllas. Este régi-men de excepción, dada su naturaleza de tal,debe ser aplicado en forma restringida deacuerdo con normas elementales de herme-néutica jurídica. Significa esto que para quetenga validez la legislación interna se requie-re que verse sobre asuntos no regulados enlo absoluto por la comunidad (…)” 4.

En el presente caso, este Tribunal ha verificadoque la potestad legislativa en dicha materia recaesobre el legislador nacional, el mismo que seencuentra habilitado para complementar la nor-ma comunitaria en su territorio, de conformidadcon el artículo 84 de la Decisión 85: “Los asun-tos sobre propiedad industrial no comprendidosen el presente Reglamento serán regulados porla legislación interna de los Países Miembros”.

Así, la Decisión 85 no prevé el trámite de reno-vación de marcas, de manera completa, por loque Juez Consultante deberá aplicar el “Códi-go Contencioso Administrativo” de la Repú-blica de Colombia en base al principio decomplementariedad previsto en el artículo 84 dela Decisión 85.

3. LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNAMARCA AL AMPARO DE LA DECISIÓN 85DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CAR-TAGENA.

El artículo 85 de la Decisión 85 establece enrelación con el registro de marca concedido conanterioridad a la entrada en vigencia de la mis-ma que el derecho subsistirá por el tiempo quefue concedido el registro. Corresponde el trámi-te de la renovación conforme a las prescripcio-nes de la Decisión 85 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena. El artículo 69 de la menciona-da Decisión establece que un registro marcariodurará por cinco años contados desde la fechaen que fue otorgado y puede ser renovado inde-finidamente por períodos de cinco años.

El artículo 70 de la citada Decisión, expresa queel interesado puede acceder a la renovación delregistro de marca en cualquier País Miembro dela Comunidad Andina una vez que cumpla con elrequisito de demostrar el uso de la marca antela respectiva oficina nacional competente 5.

No define la norma lo que se entiende por usode la marca, sin embargo, la Jurisprudencia Co-munitaria Andina ha expresado al respecto losiguiente:

“se presume que una marca se encuentra enuso cuando los productos distinguidos porella han sido puestos en el comercio o se

3 Ibidem.4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso 02-IP-88.Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaNº 33 de 26 de julio de 1988.

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Proceso 32-IP-2005 Marca: “BOSCH”. 28 de abril de2005


encuentran disponibles, bajo la marca, en lacantidad y del modo que normalmente corres-ponda, según la naturaleza de los productosy las modalidades de su comercialización, enel mercado del territorio donde el signo hayasido registrado. A tenor de la disposición ci-tada, la presunción de uso se configura tam-bién cuando la marca distinga productos quese hallen destinados exclusivamente a la ex-portación, desde cualquiera de los PaísesMiembros.

La exigencia del uso de la marca, a objeto deprevenir la cancelación de su registro, se fun-da en la necesidad de asegurar el cumpli-miento de su función principal, cual es la deidentificar y distinguir en el mercado los bie-nes o servicios que constituyan su objeto.” 6

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha elaborado criterios jurisprudenciales sobre lafigura de la renovación del registro de marcas:

“La renovación no significa la creación de underecho a la marca sino su continuidad en eluso exclusivo (Proceso N° 13-IP-95, G.O.A.C.N° 207 de 29 de abril de 1995)”.

“Tanto la Decisión 85, como las posteriores311, 313 y la 344 han querido conferir al pro-cedimiento de renovación el carácter de in-mediato, para evitar un perjuicio al titularmarcario en la suspensión temporal de suderecho por la falta oportuna de renovación”.

“El artículo 70 disponía que para “tener dere-cho a la renovación, el interesado deberá de-mostrar ante la Oficina Nacional Competenterespectiva, que está utilizando la marca encuestión, en cualquier “País Miembro”, lo quea criterio de este Tribunal se “refiere a unaefectiva utilización como signo que distinga aun producto o servicio que está en el merca-do y que por tanto llega a los consumidores”,y que será acreditado “en un determinadomercado y en determinado tiempo”. (Proceso

1-IP-91, G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de1991, “Jurisprudencia....” Tomo II, Pág. 152).”

“El artículo 70 requiere que se esté utilizandoen el País Miembro y en el momento en quela renovación se solicita y decide…”

“La presentación de la prueba de uso a quese refiere la Decisión 85 no es un mero as-pecto procedimental sino un requisito esen-cial para la renovación. Por lo tanto su omi-sión invalida por sí misma la renovación yhace extinguir el registro de la marca.”

“Si la norma comunitaria no prevé el trámitede renovación de marcas o éste es incomple-to, deberá el juez aplicar el derecho nacionalen base del principio de complementariedadprevisto en el artículo 84 de la Decisión 85.”

“Entre el registro de la marca y la renovaciónexiste una gran diferencia jurídica, el registroa través de la solicitud crea o configura o danacimiento u origen al derecho marcario afavor de su titular. El derecho original del ti-tular de una marca queda fijado y determina-do con la inscripción o registro de la marca,constituyendo la renovación, una continuidado prolongación de ese derecho en el tiempo”.No ejercitar ese derecho, significaría “por lotanto hacerlo extinguir”.

“La renovación de una marca, de conformidadcon la Decisión 85, depende de la voluntaddel titular traducido en dos aspectos: la prue-ba de uso de la utilización de la marca y lapresentación antes del vencimiento del plazode expiración del registro de la solicitud co-rrespondiente por parte del titular, quien po-dría desistir de la solicitud o renunciar alderecho que la ley marcaria le confiere”. (Cri-terio ratificado en los Procesos N° 29-IP-95,30-IP-95, 32-IP-95).”

“Rechazada una renovación por falta de cum-plimiento de los requisitos o por no habersido presentada la misma, el efecto jurídicoes la cancelación del registro o extinción delderecho y la disponibilidad de la marca parael público...” 7.

6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 24 de marzo del 2004. Proceso N° 17-IP-2004. Caso: “CIGARRERA BIGOTT SUCS, RECURSOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION,OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER, EJERCIDO CON-TRA LA RESOLUCION Nº 0936405, DEL 24 DE MARZODE 1994”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1061 de 29 de abril de 2004.

7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso N° 03-IP-96. Marca: “DARIEN”. Publicado en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 257 de 14 de abril de 1997.


Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de caráctersustancial no surte efectos retroac-tivos; por tanto, las situaciones ju-rídicas disciplinadas en ella se en-cuentran sometidas a la norma vi-gente al tiempo de su constitución,es decir, la norma aplicable será lavigente al momento de la presenta-ción de la solicitud de renovación.La norma comunitaria de carácterprocesal se aplicará, a partir de suentrada en vigencia, a los procedi-mientos por iniciarse o en curso.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomiasentre el Derecho Comunitario An-dino y el derecho interno de losPaíses Miembros, prevalece el pri-mero, al igual que al presentarseantinomias entre el Derecho Comu-nitario y las demás normas de de-recho internacional; lo anterior tie-ne como efecto inmediato la ina-plicabilidad de la norma contraria alDerecho Comunitario Andino.

Sin embargo, en el presente caso,este Tribunal ha verificado que lapotestad legislativa en dicha mate-ria recae sobre el legislador nacio-nal, el mismo que se encuentra ha-bilitado para complementar la nor-ma comunitaria en su territorio, deconformidad con el artículo 84 de laDecisión 85: “Los asuntos sobrepropiedad industrial no comprendi-dos en el presente Reglamento se-rán regulados por la legislación in-terna de los Países Miembros”.

Así, la Decisión 85 no prevé el trá-mite de renovación de marcas, demanera completa, por lo que el JuezConsultante deberá aplicar el “Có-digo Contencioso Administrati-vo” de la República de Colombiaen base al principio de complemen-tariedad previsto en el artículo 84de la Decisión 85.

TERCERO: Según el artículo 84 de la Decisión85 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, es ésta la norma aplica-ble a la solicitud de renovación delregistro de marca aunque el registrode la misma se haya concedido deacuerdo a la legislación nacional queexistía con anterioridad a la vigen-cia de la referida Norma Comunita-ria, que empezó a regir desde el 05de junio de 1974.

El artículo 69 de la mencionada De-cisión establece que un registromarcario durará por cinco añoscontados desde la fecha en que fueotorgado y puede ser renovado in-definidamente por períodos de cincoaños.

El artículo 70 de la citada Decisión,expresa que el interesado puedeacceder a la renovación del registrode marca en cualquier País Miem-bro de la Comunidad Andina unavez que cumpla con el requisito dedemostrar el uso de la marca antela respectiva Oficina Nacional Com-petente, por lo que se requiere quese esté utilizando en el País Miem-bro y en el momento en que la re-novación se solicita y decide. Lapresentación de la prueba de uso aque se refiere la Decisión 85 no esun mero aspecto procedimental sinoun requisito esencial para la renova-ción. Por lo tanto, su omisión invali-da por sí misma la renovación y ha-ce extinguir el registro de la marca.

La renovación de una marca, de con-formidad con la Decisión 85, depen-de de la voluntad del titular traduci-do en dos aspectos: la prueba deuso de la utilización de la marca yla presentación antes del vencimientodel plazo de expiración del registrode la solicitud correspondiente porparte del titular, quien podría desis-tir de la solicitud o renunciar al dere-cho que la ley marcaria le confiere.

El Juez Nacional Consultante deberá adoptar lapresente interpretación prejudicial cuando dictesentencia, de conformidad con lo dispuesto por


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, asícomo, dar cumplimiento a lo previsto en el ar-tículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tri-bunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.








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SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1779.pdf · CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. ... informe de precedentes de marcas