TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 321-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corteconsultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por laComisión de la Comunidad Andina, con fundamentoen la consulta formulada por la Sección Primera,Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejode Estado de la República de Colombia. ExpedienteInterno N° 2010-00222. Actor: FRANCHISECONSUL TANTS INC. Marca mixta "SAN SAl WOK".

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, alos veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesiónjudicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo delConsejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera,Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de laRepública de Colombia, a través del Oficio No. 2072 de 30 de junio de 2015,recibido por este Tribunal el 1 de julio de 2015, mediante el cual se solicitala interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b)y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos sedesprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratadode Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo quesu admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 dediciembre de 2015.

Demandante: FRANCHISE CONSUL TANTS INC.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimaprocedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar ala presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Demandada: LA NACiÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIADE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: LA SOCIEDAD INVERSIONES SANSAI S.A.

HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en lademanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran lossiguientes:

1. La sociedad INVERSIONES SANSAI S.A., el 21 de mayo de 2002solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio, el registro de la marca mixta SAN SAl WOKpara amparar los siguientes servicios de la Clase 43 de laClasificación Internacional de Niza: "servicios de bar, restaurante yventa de servicios alimenticios al por mayor y al detalle".

2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedadLAO KAO S.A., presentó oposición sobre la base de los siguientessignos distintivos:

Marca denominativa WK WOK, solicitada para amparar lossiguientes servicios de la Clase 43 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

Nombre comercial WOK.

Enseña comercial WOK.

,.C

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industriay Comercio, mediante la Resolución 414042 de 23 de diciembre de2002, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedióel registro de la marca solicitada.

4. La sociedad LAO KAO S.A. interpuso los recursos de reposición y,en subsidio de apelación.

2

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio, mediante Resolución 29008 de 9 de octubre de2003, resolvió el recurso de reposición, confirmando el actoadministrativo impugnado.

6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, medianteResolución 31078 de 31 de octubre de 2003, resolvió el recurso deapelación, confirmando la Resolución impugnada.

7. El señor BENJAMíN VILLEGAS BAYER, hoy FRANCHISECONSULTANTS INC., es titular de la marca mixta WOK paraamparar los servicios comprendidos en la Clase 42 de la ClasificaciónInternacional de Niza '. Afirma que también es titular de la marcaWOK en las Clases 29,30 Y 32.

8. La sociedad FRANCHISE CONSULTANTS INC., presentó demandade nulidad contra las tres resoluciones mencionadas.

9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretaciónprejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10.Afirma, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectosortográfico, fonético e ideológico. Los signos evocan la misma idea enel público consumidor.

11. Sostiene, que tiene el derecho exclusivo sobre la marca mixta WOKy, por lo tanto, puede impedir el uso de un signo idéntico o similar porterceros.

12.lndica, que la palabra WOK es el elemento más relevante del signosolicitado.

13.Agrega, que los productos de las Clases 29,30 y 32 tienen conexióncompetitiva con los servicios de la Clase 43. Los servicios derestauración de la Clase 42 de la séptima edición son los mismos dela octava ed ición.

14. La Superintendencia omitió cumplir con la sentencia del Consejo deEstado de la República de Colombia de 24 de enero de 2008, emitidaen el marco del expediente 11001-0324-000-2002-00275-01,mediante la cual se ordenó el registro de la marca mixta WOK para laClase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, séptima edición,"servicios prestados por establecimientos que se encarganprincipalmente de procurar alimentos y bebidas preparadas para elconsumo, tales como restaurantes, cafeterías, bizcocherías,

Se registró en la Clase 42 de la Edición No. 7. En la versión 8 los servicios de restauraciónfueron reclasificados en la Clase 43.

3

pastelerías, bares, discotecas, cafés, salones de té, etcétera, asícomo el desarrollo de actividades de cafetería, pastelería y galletería,los servicios de comercialización, distribución, importación,exportación, almacenaje, fabricación, compra y venta, cultivo,recolección, procesamiento, torrefacción, molienda, empaque ydistribución de productos alimenticios y en general toda clase deproductos agrícolas y agropecuarios naturales y artificiales en todassus presentaciones y especialmente alimenticios y de consumomasivo".

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

15.lndica, que de los signos en conflicto no son confundibles desde elpunto de vista gráfico, ortográfico y fonético. Tienen suficienteselementos diferenciadores.

16.Argumenta, que el término WOK es de uso común.

17.Agrega, que la palabra SAN SAl WOK es ortográfica y visualmentedistinta lo que no daría lugar a confusión en el mercado y losconsumidores podrían distinguir claramente el origen de losproductos.

Por parte del Tercero Interesado.

18. De conformidad con el informe de la consultante, la sociedadINVERSIONES SAN SAl S.A., contestó la demanda argumentando losiguiente:

19.1ndica, que la marca SAN SAl WOK fue otorgada antes de que seinscribiera la marca WOK a favor de la sociedad demandante.

20. Sostiene, que la palabra WOK se refiere a comida oriental preparadaal wok. Por lo tanto, es descriptiva.

21.lndica, que existen muchas marcas compuestas por la palabra WOK.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de lassiguientes normas: artículos 135 literal b) y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

23. No se interpretará el artículo 135 literal b), ya que éste corresponde auna causal absoluta de irregistrabilidad. Únicamente se interpretará el136 literal a) de la misma normativa".

(2 Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

4

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signosdistintivos.

B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simpley compuesta.

C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras deuso común y descriptivas en idioma extranjero.

D. La conexión competitiva.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD OSIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LASREGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

24. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que lossignos mixtos SAN SAl WOK y WOK son confundibles.

25. Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciará cada uno delos mencionados riesgos en el mercado. Para esto se reitera loexpresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013,expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

"Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión o de asociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidadrelacionadas específicamente con el requisito de distintividad. Elprimero establece que no son registrables signos que sean idénticoso se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación con los mismos productos oservicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factoresde riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido yse han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos signos distintivos según su grado de notoriedad>,

5f

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.(···r·

3 PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SUIMPORTANCIA EN UNA ECONOMíA GLOBALlZADA". Publicado en www.ugma.educ~. En dichoarticulo manifiesta lo siguiente:

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal hamanifestado lo siguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648,de 21 de agosto de 2008. Marca: "SHERATON").

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signoconfundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse suregistro se estaría atentando contra el interés del titular de la marcaanteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dichaprohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios sedesarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidorno incurra en error al realizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observary establecer si entre los signos en conflicto existe identidad osemejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generarconfusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión aque se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

"La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva quepuede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de estaimagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiososdesembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución delvalor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa elsigno, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarselas asociaciones positivas que la marca suscita.

f

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sóloel primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante laimplantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Secuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otrosriesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estosriesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino lareputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañarnegativamente. Surgen entonces los términos 'marca renombrada', 'marca de alta reputación'para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lohace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad".

6

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entrelos signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces oterminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominacionescomparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, sedebe tener en cuenta las particularidades de cada caso, paradeterminar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan unaidea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente losconceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luegodeterminar si podrían ser captadas y diferenciadas por el públicoconsumidor.

Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de lossignos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarsecon una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidadortográfica, auditiva e ideológica.

En el cotejo se debe emplear el método sucesivo, es decir, sedebe analizar un signo y después el otro. No es procedenterealizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observaal mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentesmomentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, yaque en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusióno de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse enel lugar del presunto comprador, pues un elemento importantepara el examinador, es determinar cómo el producto o servicioes captado por el público consumidor.

¡Lo

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal ennumerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemosdestacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 demayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006".

f 7

26. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anterioresparámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación quepudiera existir entre los signos mixtos en conflicto.

B. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTEDENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA.

27. En el proceso interno se procederá a la comparación entre los signosmixtos SAN SAl WOK y WOK. Por tal motivo, es necesario abordarel tema planteado.

28. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicialde 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013:

"El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y unográfico; el primero se compone de una o más palabras que forman untodo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, elsegundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos através de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad devariantes y llamarse de diferentes formas: emblemas", loqotipos",íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser elpreponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio através de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sinembargo, de conformidad con las particularidades de cada caso,puede suceder que el elemento predominante sea el elementográfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características,pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado elregistro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.Guando se otorga el registro de la marca mixta se la protege ensu integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de GartagenaN° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJAvideos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina seha inclinado a considerar que, en general, el elementodenominativo de la marca mixta suele ser el más característicoo determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propiade las palabras, las que por definición son pronunciables, loque no obsta para que en algunos casos se le reconozca

f

4 "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquierser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHODE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: "Logotipo: (. ..)Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemorecion, marcao producto. (. ..)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA (RAE),22"' edición. 2001.

8

prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño,color y colocación, que en un momento dado pueden serdefinitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importanciacuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuandoconsiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)".(Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. InterpretaciónPrejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 deenero de 2005).

La Corte consultante deberá determinar el elemento característico delos signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signosen conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, enprincipio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los doses el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse deconformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signosdenominativos:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entendercómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos acomparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muydifícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica lasonoridad de la denominación.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado".

29. Como uno de los signos en conflicto está compuesto por trespalabras, se deben observar las reglas de comparación de los signosdenominativos compuestos.

30. Para realizar un adecuado cotejo de signos denominativoscompuestos, se debe analizar el grado de relevancia o distintividad delas palabras que los componen. Por lo tanto, el consultante deberáhacer un análisis integral de los signos para determinar la relevanciade sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en sudistintividad.

9

Ubicación de las palabras en el signo denominativocompuesto. La primera palabra, por regla general, genera máspoder de recordación en el público consumidor.

31. Para esto utilizará los siguientes parámetros:

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad conlos productos y servicios que ampara el signo. Como seadvertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá unmayor grado de debilidad.

- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo encuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que componeun signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayorrelevancia. Si la palabra que compone un signo es el elementoestable en una marca derivada, o es el elemento que conformauna familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

32. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando el anteriorcriterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existirentre los signos mixtos SAN SAl WOK Y WOK.

C. ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD DE SIGNOS COMPUESTOSPOR PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS EN IDIOMAEXTRANJERO.

33. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que la palabraWOK6 es de uso común. La sociedad tercera interesada afirmó quedicha palabra es descriptiva.

34. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Paraesto el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de 25 deseptiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015.

35. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase deelementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,que individualmente consideradas pueden estimarse como elementosdescriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden serobjeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

6 http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=wok.

10

"No podrán registrarse como marcas los signos que

36. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dispone:

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".

37. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformadosexclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadas con otras puedengenerar signos completamente distintivos, caso en el cual se puedeproceder a su registro.

38. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir quelas expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otrosempresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tieneuna fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículasgenéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas?

39. Los signos descriptivos son aquellos que informan de maneraexclusiva acerca de las siguientes características y propiedades delos productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño,valor, destino, etc.

40. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómoes? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contestahaciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

41. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos oservicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa paradistinguir determinados productos o servicios que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utiliza.

42. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marcas los signos que

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que puedaservir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el

7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con lasmarcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempreexistirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de laspartículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendráefectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementosde uso común son débiles". OTAMENDI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

11

destino, el valor, la procedencia geográfica, la época deproducción u otros datos, características o informaciones de losproductos o de los servicios para los cuales ha de usarse dichosigno o indicación, incluidas las expresiones laudatoriasreferidas a esos productos o servicios".

43. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que seandesignaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signoscompuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen laposibilidad de ser registrados siempre que formen un conjuntosuficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo condichas características tiene que ser consciente de que no puedeimpedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marcasería considerada débil.

44. Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clasedeterminada puede no serlo así en otra; los términos comunes ousuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden noserlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sinembargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos yservicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y,de conformidad con esto, analizando dicha situación se podríaestablecer si el estatus descriptivo o de uso común en una claseafecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntimaconexión competitiva la información comercial se cruza, lo que haceimposible que un comerciante se apropie de un signo que en elmanejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por loscomerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

45. Como el caso particular se refiere a una palabra en idiomaextranjero", es pertinente analizar cómo este aspecto podríainfluenciar el análisis de registrabilidad.

46. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero,que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarloscomo signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente suregistro como marca.

47. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual delas palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizadosu uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos quemezclados con otras palabras o elementos no le otorguendistintividad al conjunto.

48. Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión486, ha manifestado al respecto lo siguiente:

8 La palabra china Wok traducida al español significa "sartén de acero".

12

"(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirvade raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de lamarca examinada, su grado de genericidad o descriptividaddeberá medirse como si se tratara de una expresión local. (. . .)Al tenor de lo establecido en el arto 82 literal d) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el caráctergenérico o descriptivo de una marca no está referido a sudenominación en cualquier idioma. Sin embargo, no puedenser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en los Países de laComunidad Andina, o son comprensibles para el consumidormedio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitudfonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órganooficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ('.')".(Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 dediciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

49. La Corte consultante deberá determinar si la expresión WOK es de usocomún o descriptiva en la Clase 43 de la Clasificación Internacional deNiza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidadcon lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberárealizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de usocomún o descriptivas. Para esto es muy importante determinar si eltérmino WOK hace parte del conocimiento común.

D. LA CONEXiÓN COMPETITIVA.

50. La demandante afirma que los productos de las Clases 29, 30 Y 32tienen conexión competitiva con los servicios de la Clase 43.

51. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Paralo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-IP-2014:

"El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera:el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a losproductos y servicios determinados en el registro respectivo, los cualeshacen parte de una misma clase en relación con la ClasificaciónInternacional de Niza.

El artículo 151 de la Decisión 486 hace viable la utilización de lamencionada clasificación internacional, así:

"Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplicanlas marcas, los Países Miembros utilizarán la ClasificaciónInternacional de Productos y Servicios para el Registro de lasMarcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957,con sus modificaciones vigentes.

:,:'-

~

f\

13

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafoanterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productoso servicios indicados expresamente".

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer unparámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo elregistro de marcas que posean denominaciones idénticas o similaresa las previamente registradas, para amparar productos o serviciostambién idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, deconformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique laclase a la cual corresponden los productos o servicios.

Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:

"La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de lamarca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o másderechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares)siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada enrelación con una clase o variedad diferente de productos oservicios».

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas osimilares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando seencuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentesclases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generadoexcepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y laprotección de los signos notoriamente conocidos!".

Si estamos en frente de productos registrados en diferentes clases odisímiles, aunque se encuentren ubicados en la misma clase, espreciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia,que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de losproductos que amparan los signos en conflicto, para que de estaforma se pueda establecer la posibilidad de error en el públicoconsumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso delos productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenenciade varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacionalde Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de losmismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos delos siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexióncompetitiva entre los productos y/o servicios:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase delnomenclátor: (. ..) Ocurre cuando se limita el registro a uno o

4 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278.10 Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre

de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005.

14

varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo suvalor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de lalimitación, la prueba para demostrar que entre los productos queconstan en dicha clase no son similares o no guardan similitud paraimpedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercializacióno expendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de lasgrandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para elconsumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daríatal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igual confusión se daría enpequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden serconfundidas cuando los productos guardan también una aparentesimilitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios decomercialización o distribución tienen relación con los medios dedifusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por lapublicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, o los productos seríancompetitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringidapor medio de revistas especializadas, comunicación directa,boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seríamenor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entrelos productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, noes lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigera doras,que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esarelación entre los productos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo aconfusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidormedio de dichos productos asuma que provienen de un mismoproductor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Losproductos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (porejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto alorigen empresarial, ya que el público consumidor supondría que losdos productos son del mismo empresario. La complementariedadentre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, queel uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización nosería la de su última finalidad o función.

(

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedanencontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o

15

finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidadde que se origine el riesgo de confusión al estar identificados pormarcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias dedeporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003. InterpretaciónPrejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004.MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)").

52. La Corte consultante deberá analizar el grado de vinculación orelación competitiva de los servicios que amparan los signos enconflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidadde error en el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE ELSIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, laautoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejode los signos en conflicto, para luego determinar si existe o noriesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglasestablecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgode confusión o de asociación para que opere la prohibición deregistro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse enel lugar del presunto comprador, pues un elemento importantepara el examinador es determinar cómo el producto es captadopor el público consumidor.

SEGUNDO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados enla presente providencia, deberá establecer el riesgo deconfusión o asociación que pudiera existir entre los signosmixtos SAN SAl WOK y WOK.

TERCERO: La Corte consultante deberá determinar si la expresión WOKes de uso común o descriptiva en la Clase 43 de laClasificación Internacional de Niza, así como en clasesconexas competitivamente, de conformidad con lo expresadoen la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar lacomparación excluyendo las palabras o partículas de usocomún o descriptivas. Para esto es muy importante determinarsi el término WOK hace parte del conocimiento común.

16

Como el caso particular se refiere a una palabra en idiomaextranjero, es pertinente analizar cómo este aspecto podríainfluenciar el análisis de registrabilidad.

CUARTO: La Corte consultante deberá analizar el grado de vinculación orelación competitiva de los servicios que amparan los signosen conflicto, para que de esta forma se pueda establecer laposibilidad de error en el público consumidor.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, laAutoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial ycumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo128 del Estatuto vigente.

En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón QuinterosMAGISTRADA

~-':~.....f~Ij;¡P:J).Herna iR6rhero.,..lafribrano -

AGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación_Prejudicial el Presidente yel secrn'. ....

~ , ".f/~~-·~?s~~fc1:~

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secret~r~a General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

I PROCESO 321-IP-2015 I

17