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Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Materia: Legislación Comparada Cátedra: Dr. Henoch Aguiar
Unidad No. 5
2007
Legislación Comparada – Cátedra Dr. Henoch Aguiar 2007 – 1er. Cuatrimestre
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Índice
VELAZQUEZ, Mercedes, Dominios de Internet. Evolución de su administración. Caso Argentino. 5
OMPI, Centro de Mediación y Arbitraje; America Online, Inc. v. Eduardo Del Valle Diharce, 2001. 13
OMPI, Centro de Mediación y Arbitraje; Unilever N.V. v. Contraste, Diseño, Arte, Publicidad, 2001. 31
REPÚBLICA ARGENTINA, Poder Judicial de la Nación, Camuzzi de Argentina S.A. c/ Arnedo Juan Pablo S/ Medidas Cautelares. 39
OMPI, Centro de Mediación y Arbitraje; Melania Trump v. Parody Sites, 2005. 43
VASQUEZ QUIROGA, Daniela; “Chile Compra. Hacia un esquema completamente digital”, en Revista Actuar, Nº 3, 2004, pp. 44-49. 57
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VELAZQUEZ, Mercedes, Dominios de Internet. Evolución de su administración. Caso Argentino.
Dominios de Internet
1. Evolución de Internet y su administración.
En el año 1973, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del
gobierno de los Estados Unidos, inició un programa de investigación para analizar las
técnicas y tecnologías empleadas para interconectar redes. El objetivo era desarrollar
protocolos de comunicaciones que posibilitarían que las computadoras de una red se
comunicaran de manera transparente. A este proyecto se lo denominó “proyecto
Internetting” y al sistema de redes que surgió a partir de este estudio se lo
denominó "Internet."
El sistema de protocolos que se desarrolló en el transcurso de este esfuerzo
de investigación se denominó “TCP/IP Protocol Suite” o Serie de Protocolos TCP/IP,
utilizando las iniciales de los dos primeros protocolos que se desarrollaron: el
Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de Transmición (TCP) y el
Internet Protocol o Protocolo de Internet (IP).
En 1986, la National Science Foundation Fundación Nacional de Ciencia (NSF)
de los EE.UU. inició el desarrollo de la NSFNET, que actualmente provee un
importante servicio troncal de comunicaciones para Internet.
El soporte "regional" para Internet es provisto por varios consorcios de redes
y el soporte "local" es provisto a través de cada una de las instituciones educativas y
de investigación. En los Estados Unidos, gran parte de este soporte ha provenido de
los gobiernos estatales y del gobierno federal, pero la industria ha efectuado un
considerable aporte. En Europa y en muchos otros países, el soporte proviene de
esfuerzos internacionales y de organizaciones nacionales de investigación.
En el transcurso de la evolución del sistema de Internet, particularmente
después de 1989, éste comenzó a integrar el soporte destinado a otras series de
protocolos en su red de interconexión básica. En la actualidad el sistema pone
énfasis en la interconexión de múltiples protocolos, y en particular, en la integración
de los protocolos denominados Open Systems Interconnection o Interconexión de
Sistemas Abiertos (OSI).
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A fines de la década de los ’80 la población de usuarios de Internet y los
componentes de la red se expandieron a nivel internacional y la red comenzó a
incluir facilidades comerciales, arribando a la situación actual, en la que la mayor
parte del sistema está formada por facilidades de interconexión privadas que
pertenecen a instituciones educativas o de investigación, empresas y organizaciones
gubernamentales de todas partes del mundo.
El Internet Activities Board o Comité de Actividades de Internet (IAB) fue
creado en 1983 con la finalidad de guiar la evolución de los Protocolos TCP/IP y de
asesorar en las investigaciones llevadas a cabo por la comunidad de Internet.
El registro de identificadores es provisto por la Internet Assigned Numbers
Authority o Autoridad de Asignación de Números (IANA) quien ha delegado parte de
la responsabilidad en un Internet Registry o Registro de Internet (IR) que actúa
como un repositorio central para la información de Internet y que provee una
asignación de red central e identificadores autónomos del sistema, en algunos casos
a registros secundarios ubicados en diversos países. El IR también provee el
mantenimiento central de la base de datos del Domain Name System o Sistema de
Nombres de Dominio (DNS) que está conectada con servidores DNS secundarios
reproducidos por toda la Internet. La base de datos del DNS es utilizada, entre otras
cosas, para asociar nombres de hosts y de redes con sus direcciones de Internet y es
fundamental para el funcionamiento de los protocolos TCP/IP de mayor nivel que
incluyen el correo electrónico.
Existen varios Network Information Centers o Centros de Información en Red
(NICs) ubicados a lo largo de Internet que proveen documentación, consejos,
asesoramiento y asistencia a los usuarios. A medida que Internet continua creciendo
internacionalmente, aumenta la necesidad de contar con funciones NIC de mayor
calidad. Si bien, como se ha dicho, la comunidad inicial de usuarios de Internet
provino del ámbito de la informática y la ingeniería, en la actualidad sus usuarios
provienen de una gran variedad de disciplinas: las ciencias, las artes, las letras, las
empresas, el ejército y la administración pública.
El Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de
Internet para la Asignación de Nombres y Dominios (ICANN) es una entidad de
derecho privado, sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de
asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP),
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identificadores de protocolo y de las funciones de gestión del sistema de nombres de
dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como
de la administración del sistema de servidores raíz.
El ICANN integra la participación de los gobiernos, a través de un órgano
asesor llamado Government Advisory Comité o Comité Asesor Gubernamental (GAC).
Este órgano debate los temas que interesan a los gobiernos y se reúne en la misma
fecha que lo hace el ICANN y sus miembros. Existen además otras Organizaciones de
Apoyo tales como la Organización Soporte en materia de direcciones (Address
Supporting Organization- ASO), la de Codigo de país (Country Code Domain Name
Supporting Organization - CCNSO), la de nombres gfenéricoas (Generic Names
Supporting Organization - GNSO), entre otras.
2. Rol de los gobiernos en el ICANN
Como ya se ha dicho, el ICANN es una entidad de derecho privado que se
administra y gobierna de acuerdo a sus propios estatutos.
El rol de los gobiernos esta limitado a su participación en GAC. Este órgano,
emite opiniones con carácter no vinculante y cuenta con representantes de
numerosos gobiernos, de la Santa Sede, de la Comunidad Europea y etc. En carácter
de observadores, hay representantes de la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones - UIT, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -
OMPI, la Organización Africana de Telecomunicaciones, la Organización Económica de
Cooperación y Desarrollo OCDE, la “telecomunidad” de Asia y Pacífico, la Agencia
Intergubernamental de la Francofonía y el Foro de las Islas de Pacífico.
En nuestro país, la administración de los dominios recayó desde sus inicios en
Cancillería y es ésta quien envía su representante a este Comité con carácter de
titular y además asiste uno con carácter de suplente.
Actualmente GAC enfrenta la necesidad de revisar su rol ante el ICANN, así
como la de facilitar a los países con menores recursos la asistencia a las reuniones,
ya que por cuestiones presupuestarias, no siempre están en condiciones de hacerlo.
3. Caso Argentina: ¿A quién corresponde la administración de los dominios?
Por disposición de lo dispuesto por el Decreto Nacional Nº 252/2000, la facultad de
administrar los nombres de dominio está integrada al Programa Nacional para la
Sociedad de la Información (PSI).
No obstante la Cancillería ha actuado desde sus inicios como administrador del NIC y
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en tal carácter ha dictado las pautas a observarse para registrar dominios.
La Resolución MRECYC Nº 2226/2000 establece una serie de reglas para la
registración de los nombres de dominio de Internet en la República Argentina, las
cuales se encuentran fundadas en la necesidad de modernizar y adecuar el
procedimiento de registración.
4. Cuestiones pendientes en Argentina.
En primer lugar se deberá analizar si los dominios se seguirán otorgando a titulo
gratuito o si se han de cobrar. La mayoría de los países cobran por registrar y
mantener un dominio, un cargo anual que oscila entre los U$s diez y setenta.
Argentina no lo hace, razón por la cual tiene un número de registros
desproporcionado. El arancel a aplicarse, podría además, desalentar el registro
compulsivo de dominios para su posterior venta a mayor precio.
En caso de manifestarse a favor de cobrar los registros, se deberá definir la figura
legal que ha de adoptar la entidad de registro. Esta debería ser autónoma, de modo
de mantenerse en forma independiente y evitar la captación de fondos por parte de
cualquier organismo del Estado.
Se debe luego recopilar las pautas de registro y aprobar un manual único que
además contemple cuestiones sin pronunciamiento aun: la incorporación de los
nuevos STLD, mecanismo de resolución de conflictos en sede administrativa, políticas
de registro, etc.
5. Registros “.ar”. Reglas Vigentes
El registro de un determinado nombre de dominio se otorga a la persona física o
jurídica registrante ("EL REGISTRANTE") que primero lo solicite. A los fines de
solicitar el registro del nombre de dominio, el registrante debe proporcionar la
información que se le pide en dicho formulario electrónico, que reviste carácter de
DECLARACION JURADA. NIC Argentina está facultada para rechazar una solicitud
de registro de dominio, en caso de verificarse que la misma contiene datos falsos o
erróneos.
Los registrantes en el .COM.AR, .NET.AR y .ORG.AR deberán suministrar el número
del Documento Nacional de Identidad o el número de C.U.I.T. o número de C.U.I.L.,
si se tratara de personas físicas. Las personas jurídicas deberán suministrar el
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número de C.U.I.T. En caso de tratarse de solicitudes de personas físicas o jurídicas
que no residan en la República Argentina, estas deberán suministrar el número de su
documento de identidad o de identificación tributaria del país de residencia.
El registro del nombre de dominio tiene una validez de un año computado a partir de
la fecha de inscripción y es renovable. La renovación debe solicitarse durante el
último mes de vigencia del registro. En el caso de que el registrante no la solicitara
antes del cumplimiento de dicho período, se produce la baja automática del nombre.
Las denominaciones que contienen las palabras, letras, o nombres distintivos que
usen o deban usar la Nación, las provincias y los municipios, sólo pueden ser
registradas por las entidades públicas que correspondan. Las denominaciones bajo
"GOV.AR" sólo se registran cuando identifiquen a dependencias estatales, sean éstas
de carácter nacional, provincial o municipal, no pudiendo utilizarse para identificar a
entidades que no pertenezcan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
NIC Argentina no actúa como mediador ni como árbitro, ni interviene de ninguna
manera, en los conflictos que eventualmente se susciten entre los registrantes y/o
solicitantes y/o terceros, relativos al registro o uso de un nombre de dominio.
El registrante es el único responsable por las consecuencias de todo tipo, para sí y
respecto de terceros, que pueda acarrear la selección de su nombre de dominio. En
el caso que el registro haya sido solicitado por una persona física o jurídica diferente
del registrante, ésta (denominado SOLICITANTE) es responsable solidariamente con
el registrante.
El registro de un nombre de dominio a favor de un registrante no supone
responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre
de dominio por el registrante.
NIC Argentina puede revocar el registro de un nombre de dominio cuando, por
razones técnicas o de servicio ello sea conveniente, notificando electrónicamente al
registrante. En el caso de que la revocación se realice por orden judicial, se efectiviza
en el plazo que en la misma se establece.
GLOSARIO:
¿Que es un dominio? En Internet, al conjunto de puntos (todos los elementos
conectados y alcanzados por la misma, como ser Computadoras y otros dispositivos)
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que la integran, se le asigna un número único, que permite ser alcanzando por el
resto de los componentes de la red. Este número único se denomina Dirección IP y
tiene el siguiente formato DDD.DDD.DDD.DDD. Cada uno de los conjuntos pueden
variar entre 000 y 255, expresado en numeración decimal, que traduce de la
numeración hexadecimal el número FF, que es la máxima expresión numérica que se
puede expresar en dos bytes.
El nombre de Dominio nace como una forma de simplificar la identificación de
cada uno de los puntos de la Internet. Es con el fin de facilitar la identificación de los
distintos puntos conectados a la red, que se desarrolló un sistema jerárquico y
distribuido que asocia a cada número IP un nombre. Este desarrollo estuvo liderado
por el Dr John Postel.
¿Cómo se administran los dominios de nuestro país? Cancillería viene
administrando el espacio de dominios “.ar” por delegación del IANA y posterior
confirmación de ICANN.
Oportunamente delegó la administración del espacio de Dominios de segundo
nivel (SLD) “edu.ar” en la Comunidad Educativa.
Los Dominios de Segundo Nivel (SLD) “com.ar” y “net.ar”, son los que más
crecimiento vienen mostrando y se corresponden con el fuerte desarrollo de Internet
Comercial.
Tipos de Nombres de Dominios. Actualmente ICANN tiene aprobados los
siguientes gTLD (Generic Top Level Domain por su nombre inglés) o Dominios
genéricos de Nivel Superior:
• .com, para Empresas y actividades comerciales en general.
• .org, para Entidades sin fines de lucro
• .net, para proveedores de servicios de Internet, Titulares de Redes, etc.
• .aero, para la industria del transporte aéreo
• .coop, para las cooperativas no comerciales
• .info, de uso irrestricto
• .museum, para museos
• .name, para nombres individuales (particulares)
• .pro, para profesiones
• .biz, para negocios
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• .pro, para profesionales
• .geo, para nombres geográficos.
• .travel, para turismo
• .jobs, para recursos humanos
• .edu, para Entidades Educativas
• .gov, para Entidades Gubernamentales
• .mil, para Entidades militares
Argentina en este momento registra dominios de los STLD “.com”, “.org”,
“.gov”, “.mil”, “.int.ar, “.edu” y”.net.ar”.
ccTLD (country code Top Level Domain) o Dominios según Código de País.
Estos nombres se relacionan con el ámbito geográfico del tenedor del mismo. Es
mejor utilizar la expresión “ámbito geográfico”, pues si bien en una traducción literal
y en el uso habitual, se traduce “country code” como “código de país”, la Autoridad
en el RFC correspondiente se basa en la tabla de abreviaturas asociadas a países y
territorios (denominada ISO 3166-Standard).
Actualmente se están presentando iniciativas de desarrollos de nuevos ccTLDs
relacionadas con ámbitos geográficos regionales que pueden incluir varios países.
Como Administrador de cada ccTLD, la Autoridad Central Tenedora del Root
Server, delega tal actividad en alguna entidad para que administre el espacio de
direcciones correspondiente a ese ccTLD.
Cada Administrador o NIC como también se acostumbra a llamarlo, determina
la política a seguir en referencia a la adjudicación de cómo se Administra el Espacio
de Direcciones de ese ámbito geográfico.
DNS (Sistema de Nombres de Dominios). Es el Sistema que se desarrollara para
relacionar los números IP y los nombres de Dominios. Este sistema requiere la
presencia de un Servidor Raiz (Root Server), que identifica como se resuelve el
espacio de Nombres de Dominios en su totalidad.
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OMPI, Centro de Mediación y Arbitraje; America Online, Inc. v. Eduardo Del Valle Diharce, 2001.
Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
AMERICA ONLINE, INC. v. Eduardo Del Valle Diharce Caso N° DVE2000-0001
1. Las Partes
La demandante es AMERICA ONLINE, INC., una corporación constituida de
conformidad con las leyes del Estado de Delaware, con domicilio principal en 8619
Westwood Center Drive, Viena, Virginia, Estados Unidos de América (la
"Demandante), representada en este procedimiento por los abogados Sra. Irene De
Sola Lander y Sr. Luis Alejandro Henriquez De Sola, de De Sola & Pate, Caracas,
Venezuela.
El demandado es el Sr. EDUARDO DEL VALLE DIHARCE, con domicilio en
Amberes No. 1, Colonia Juárez, C.P. 06600, México D.F., México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador.
El nombre de dominio en disputa es "aol.com.ve", registrado ante la entidad
registradora REACCIUN (NIC.VE), de Av. Abraham Lincoln, Torre Domus, Piso 6, Ofic.
6B, Plaza Venezuela, Caracas, Venezuela.
3. Iter Procedimental
El 24 de octubre de 2000 se presentó la demanda en forma electrónica. El 27
de octubre de 2000 la demanda se presentó en copia papel. El 20 de noviembre el
Centro acuso recibo de la demanda. 18 de diciembre el Centro solicitó al registrador
verificación de datos del registro, que confirmó que Eduardo del valle Diharce es el
registrante de "aol.com.ve" , que está vigente el acuerdo de registro versión 3.0 y
que el nombre de dominio tiene el status de "Activo".
El 22 de diciembre de 200 el Centro notificó la demanda y el inicio del
procedimiento administrativo al Demandado, fijando un plazo hasta el 10 de enero
de 2001 para contestarla.
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El 12 de enero de 2001 el Centro acusó recibo de la contestación de demanda
fechada el 10 de enero de 2001.
El 26 de febrero de 2001, después de recibir la correspondiente declaración
de aceptación, imparcialidad e independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo
designó para actuar como miembro único del grupo de expertos (el "Panel" en lo
sucesivo).
La fecha límite para dictar la decisión se fijó para el 11 de marzo de 2001. El
Panel determina que ha quedado correctamente constituido.
El 26 de febrero de 2001 el Panel recibió por vía electrónica la copia del
expediente. El mismo día el Panel dictó la Orden de Procedimiento No. 1, que dice:
"1. Visto que el Panel Administrativo ha recibido el día de la fecha el
expediente del caso por vía electrónica, y que de un examen prima facie de la
demanda surge que la Demandante no hace referencia circunstanciada ni a la forma
en la que el Demandado no tendría derechos ni intereses legítimos respecto del
nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(a)(ii)), ni a la manera en la que el
Demandado usaría de mala fe el nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(a)(iii)), y
2. Considerando lo dispuesto por el Reglamento, Parágrafos 10(a), 12 y 14(b), El
Panel Administrativo resuelve:
a.Requerir a la Demandante que dentro del plazo de dos días hábiles
comerciales (según rija en Venezuela) desde la notificación de la presente orden,
formule, mediante e-mail al Centro y con copias CC al Demandado y al Panel,
alegaciones concretas sobre los dos puntos requeridos en 1 supra. Si agregara
prueba documental, dentro del mismo plazo la misma deberá ser enviada por fax al
Centro (41-22-740 3700 Atención Ms. Simão-Sartorius), con copia al Demandado
(52-50 96 37 10) y al Panel (54-11-4325 3155).
b.Desde el momento en que el Demandado reciba copia de las alegaciones
formuladas por la Demandante conforme el punto "a", el Demandado contará con el
plazo de dos días hábiles comerciales (según rija en México) para formular
comentarios, mediante e-mail al Centro y con copias CC a la Demandante y al Panel.
Si agregara prueba documental, dentro del plazo indicado la misma deberá ser
enviada por fax al Centro (41-22-740 3700 Ms. Simão-Sartorius), con copia a la
Demandante (58-2-7939043) y al Panel (54-11-4325 3155)."
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El 27 de febrero de 2001 el Centro notificó a las partes la orden. El 2 de
marzo de 2001 (debido a los feriados de Carnaval en Venezuela) la Demandante
presentó un escrito por vía electrónica en relación con la citada orden, y envió
posteriormente los documentos de prueba adjuntos por fax. El Demandado recibió
todos los documentos el día 6 de marzo de 2001.
El 7 de marzo de 2001 el Demandado presentó una contestación al escrito de
la Demandante de 2 de marzo. El Demandado envió por fax los documentos citados
como prueba, con excepción del identificado como prueba "K" que contendría un
"correo electrónico del Director de Mercadotecnia de Microfost [SIC] y su número de
teléfono para acreditar que bajo su consentimiento registré el nombre de dominio
www.msn.com.ve, y la carta respectiva en donde viene esa información, sin embargo
dicha carta se enviará mañana". Con fecha 8 de marzo de 2001 el Panel envió una
comunicación a las partes que decía:
"1. Habiendo recibido el Demandado con fecha 6 de marzo de 2001 los
documentos enviados por la Demandante conforme a la Orden de Procedimiento No.
1, el plazo para que el Demandado envíe por fax los documentos mencionados en su
contestación vencerá indefectiblemente el día 8 de marzo de 2001. 2. Salvo circunstancias
extraordinarias que apreciará exclusivamente este Panel, no habrá prórrogas ni se admitirán
nuevas presentaciones de las Partes." En la misma fecha la Demandante presentó un escrito con
observaciones a la prueba presentada por el Demandado en su escrito de fecha 7 de marzo de
2001.
Al respecto, con fecha 8 de marzo de 2001 el Panel dictó la Orden de
Procedimiento No. 2 que dice:
"1. Habiendo la Demandante solicitado al Panel el 8 de marzo de 2001 que se
admita una presentación adicional, y resultando prima facie que la presentación y
sus anexos no justifican que el Panel declare que se trata de una circunstancia
extraordinaria que justifique apartarse de lo dispuesto en la "Comunicación a las
Partes" del día de la fecha, el Panel deniega el pedido de admisión de una nueva
presentación por la Demandante.
2. Los escritos adicionales de las Partes sólo pueden admitirse a pedido del
propio panel o por decisión discrecional de este ante un pedido de la parte
interesada. La admisión debe otorgarse sólo con carácter excepcional. El principio de
acordar igual oportunidad a la otra parte, de admitirse el pedido de su contraparte,
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llevaría a prorrogar el plazo para dictar la decisión de fondo. A juicio del panel ya
existen elementos de convicción suficientes para decidir la controversia en la fecha
establecida por el Centro." El 9 de marzo de 2001 se recibió un escrito por vía
electrónica del Demandado en contestación al escrito de 8 de marzo de la
Demandante, y prueba adjunta. Como a dicho escrito también se aplica lo dispuesto
en la Orden de Procedimiento No. 2, no serán considerados por el Panel ni el escrito
del Demandado del 9 de marzo ni sus anexos documentales.
En forma independiente, el Panel concuerda con el Centro en que la demanda
se presentó de conformidad con el Reglamento y Reglamento Adicional. El Centro ha
realizado correctamente las notificaciones conforme al Reglamento, Parágrafo 2(a).
El acuerdo de registro del nombre de dominio entre REACCIUN (NIC-VE) y el
Demandado está en español.
Las partes hicieron sus respectivas presentaciones en español. El Panel, de
acuerdo al Reglamento, Parágrafo 11, decide que el procedimiento continúe en
español. No se dictaron otras órdenes de procedimiento ni se decidieron prórrogas.
4. Antecedentes de Hecho
Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados,
o por haber sido constatados por el panelista en forma independiente, los siguientes
hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
La Demandante fue fundada en 1985. Es líder mundial en el campo de los
servicios interactivos de múltiples tipos, que opera dos servicios en línea a través de
un número importante de propiedades de sitios de conexión: Servicios Interactivos
AOL, que incluyen el servicio AOL y un listado creciente de productos Web que
incluye AOL.COM, AOL NetFind y Mensajero Instantáneo Compuserve y Estudios
AOL, que desarrollan propiedades originales en los diversos productos a la vez que
operan Digitak City, Inc., y la tecnología de comunicaciones y conversaciones
instantáneas ICQ, recientemente adquirida, basada igualmente en Internet.
AMERICA ONLINE, INC., tiene 9000 empleados y 15 millones de miembros de AOL y
CompuServe en todo el mundo.
Es para la fecha el mayor proveedor de acceso a Internet del mundo,
alcanzando los 15 millones de usuarios a finales del año pasado, con un crecimiento,
de un millón de suscriptores entre noviembre y diciembre de 1998. En 1994, esta
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empresa contaba con un millón de clientes. Junto a este fuerte crecimiento en
usuarios, AMERICA ONLINE (AOL) adquirió Compuserve. La compañía cuenta con el
10 por ciento del total de usuarios de Internet a nivel mundial. AMERICA Online
(AOL) es la marca de Internet más conocida por los estadounidenses, según un
estudio realizado a finales de 1998. El objetivo del estudio era identificar las
empresas de Internet que más tienen presente las personas en Estados Unidos, el
país con más usuarios de la red mundial de computadores. AOL tiene más de 15
millones de suscriptores en el mundo que se conectan a Internet a través de AOL y
también pueden navegar por una red privada que ofrece numerosos recursos en
línea exclusivos para los miembros. Conforme se acredita con los títulos de marca
AMERICA ONLINE es titular de las siguientes marcas concedidas en Venezuela,
estando pendiente la expedición del correspondiente certificado.
Marca Clase No. de inscripción Estado
AOL 09 8064/95 Concedida AOL 16 7841/95 Concedida AOL 42 14589/95 Concedida AOL (E-D) 42 10805/96 Concedida AOLGLOBALNET 09 10673/96 Concedida AOLGLOBALNET 38 10681/96 Concedida AOLGLOBALNET 42 10668/96 Concedida
La Demandante es además titular de numerosas registraciones de la marca
"AOL" en más de ochenta (80 países), la mayor parte de las cuales han sido
solicitadas y registradas antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio
en disputa. Entre esos registros marcarios se encuentran los solicitados y concedidos
en México, país de residencia del Demandado, antes del 28 de octubre de 1998. La
Demandante ha registrado (bajo gTLD) los nombres de dominio siguientes:
"aol.com", "aol.net" y "aol.org".
La Demandante registró bajo ccTLD los siguientes:
"aol.com.ar" (Argentina), "aol.com.br" (Brasil), "aol.com.ca" (Canadá), "aol.com.ch" (Suiza), "aol.de" (Alemania), "aol.com.mx" (México), "aol.com.pe" (Perú), "aol.com.au" (Australia), "aol.com.uk" (Reino Unido) y "aol.fr" (Francia).
Según consulta realizada el 27 de febrero de 2001 por el panelista a la base
de datos WHOIS del registrador REACCIUN.VE, el Demandado registró el nombre de
dominio "aol.com.ve" el 13 de septiembre de 2000. El Demandado registró también
los nombres de dominio : "msn.com.ve", el 25 de julio de 2000 y "yupi.com.ve" el 22
de agosto de 2000.
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Previamente a esta disputa hubo contactos entre el representante de la
Demandante y el Demandado en torno a una posible transferencia del nombre de
dominio.
El contacto se inició por parte de un representante de la Demandante,
aparentemente sin dar a conocer al Demandado su condición de abogado de la
Demandante. Aunque el Demandado declaró su disposición a transferir el nombre de
dominio, no hubo acuerdo en cuanto al precio (el Demandado requería US$ 20.000 y
la Demandante ofreció US$ 7.000). En esos contactos el Demandado no hizo
referencia alguna a que estuviera actuando en nombre de alguna entidad, o a que él
no fuera el dueño del nombre de dominio.
El correspondiente acuerdo de registro (ver
http://www.nic.ve/reg_contrato.html) prevé, por referencia, que el registrante, aquí
Demandado, queda vinculado por la Política Uniforme de la ICANN para la resolución
de disputas sobre nombres de dominio. La sección E del contrato establece: "E.
Controversias El Registrante reconoce que si el registro de su dominio es apelado por
un tercero, el Registrante estará sujeto a las disposiciones especificadas en las
Normas sobre Controversias.". En el link correspondiente del referido contrato se
establece:" Normas de actuación en caso de controversias La instancia que dirime las
controversias por el otorgamiento de nombres de dominio es el ICANN, allí se puede
obtener la versión original de la "Norma Unificada para la Resolución de
Controversias". Una versión en español de esta normativa puede ser encontrada
aquí. Igualmente, una versión en español de las reglas para la resolución de
controversias puede ser encontrada aquí. El NIC-VE no actúa como arbitro de
controversias entre los registrantes y terceros denunciantes como consecuencia del
registro o uso de nombres dominio. El NIC-VE registra los nombres de dominio sobre
la base del criterio "el primero que llega es el primero al que se atiende" ("first come,
first served"). Al registrar el nombre de dominio, el NIC-VE no determina la legalidad
del registro de nombre de dominio, ni de cualquier otra manera evalúa si el registro
o uso de dicho dominio puede violar los derechos de terceros. El solicitante es
responsable de la selección de su propio nombre de dominio." El Demandado
contestó la demanda y no ha cuestionado la competencia de este Panel.
5. Alegaciones de las Partes
A. La Demandante
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Alega la Demandante que el nombre de dominio AOL.COM.VE presenta
identidad gráfica y fonética hasta el punto de crear confusión con las marcas
notoriamente conocidas AOL registradas y/o solicitadas por AMERICA ONLINE, INC.,
a nivel mundial.
El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o
de los nombres de dominio. El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe. El
26 de junio de 2000 AMERICA ONLINE, INC., notificó a De Sola & Pate que el
dominio "AOL.COM.VE" había sido registrado por el Sr. Eduardo del Valle, según la
base de datos Whois. debidamente traducida al castellano.
Posteriormente se comenzaron a realizar las gestiones necesarias para
contactar al demandado el señor Eduardo del Valle, a través de su dirección de
correo.
El 21 de julio de 2000 los representante de la Demandantes enviaron a través
de uno de sus abogados una comunicación al demandado como posibles interesados
del dominio "AOL.COM.VE", indicándole lo siguiente: "Sr. Eduardo del Valle. Mi
nombre es Luis Alejandro Henriquez, Venezolano, me encuentro actualmente
desarrollando un proyecto de Internet en mi país y revisando los posibles dominios a
ser utilizados en mi página me encontré con la dirección www.aol.com.ve, la cual fue
registrada por Ud.
En tal sentido me gustaría saber si esta interesado en vender dicho dominio,
en caso de estar interesado me gustaría conocer su propuesta". El 14 de agosto de
2000 se recibió del Sr. Del Valle: "Si quieres por favor contáctame a
[email protected] ". En fecha 16 de agosto de 2000 el representante de la
Demandante contestó en resumen lo siguiente: "Estamos preparando una
propuesta...pero nos gustaría saber cuales son sus pretensiones..."
El 16 de agosto el Demandado señala lo siguiente: "...www.aol.com.ve se
vino a instalar aquí en México y se gastaron un millón de dólares en la fecha de
lanzamiento... y se trata de un Venezolano (Cisneros) ... así que te puedes imaginar
que mis pretensiones son altas...Ahora si lo que quieres es revenderlos tengo un
paquete de dominios venezolanos muy importantes...".
El 17 de agosto el Sr. Del Valle envió a De Sola Y Pate una lista con diversos
nombres de dominio registrados por él, ante el NIC.VE entre los cuales encontramos
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entre otros: msn.com.ve que constituye un portal ampliamente conocido
perteneciente a la empresa MICROSOFT y el dominio yupi.com.ve el cual constituye
igualmente un portal ampliamente conocido perteneciente a la empresa YUPI
INTERNET. El 6 de septiembre el Sr. Del Valle fija el precio por el traspaso del
dominio AOL.COM.VE en veinte mil dólares (US$ 20.000).
Seguidamente De Sola & Pate contesta al Sr. Del Valle señalándole que lo
máximo que se le podía ofrecer eran siete mil dólares (US$ 7000). Por último en
fecha 8 de septiembre el Sr. Del Valle contesta señalando lo siguiente: "Lo siento
pero por esa cantidad no puedo transferírtelo. Pero podemos hacer otro tipo de trato
como que si me demandan tu me ayudas y nos vamos en un revenue sharing".
Es evidente que de mantenerse el registro del nombre de dominio
AOL.COM.VE a nombre de quien no es su legítimo titular, causaría un daño
económico incalculable a mi mandante, ya que este ha invertido una cuantiosa
cantidad de dinero para publicitar y comercializar toda una gama de servicios en
línea. Lo cual deja en evidencia la mala fe del solicitante, quien tuvo, a su alcance la
riqueza del vocabulario y escogió el mismo signo para distinguir servicios, iguales y
análogos, lo cual constituye un acto de competencia desleal y así debe ser
reconocido ordenando la transferencia inmediata del dominio AOL.COM.VE a su
legitimo titular la empresa AMERICA ONLINE, INC.
El Demandado ha actuado de mala fe ya que conocía perfectamente quien era
el legítimo titular del dominio registrado. Aunado a ello el Demandado ha registrado
otros dominios que gozan de alta difusión perteneciente a distintos titulares con el
único interés de venderlos a cambio de altas sumas de dinero.
B. El Demandado
El Demandado no niega que existe una notoriedad gráfica y fonética entre
AOL y el dominio AOL.COM.VE; sin embargo afirma que no es cierto que con las
siglas AOL se identifique infaliblemente a la empresa America Online, Inc.
"aol.com.ve"viene a ser sólo otro de los cuatro casos en que las letras AOL nos llevan
a portales independientes de la demandante: www.aol.com.ve, www.aol.com.br, y
www.aol.it . Este último nombre de dominio ha sido registrado en Italia por una
persona llamada Caruccio Lidia y conduce a una página en blanco sin ninguna
conexión con America Online.
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El hecho que alude a la supuesta mala fe e intención de vender el dominio a
cambio de una alta suma de dinero lo niega por ser falso. El Demandado pertenece a
un grupo de estudio del italiano denominado Associazione di Ortografia e Letteratura.
Sus asociados se reunían todos los sábados en el Instituto Dante Alighieri Ciudad de
México para aprender italiano. Cuando llegamos a un nivel avanzado su profesor
propuso crear una página de Internet interactiva donde pudiéramos ejercitar su
práctica del idioma. El nombre de la asociación era muy largo para ser la dirección de
acceso a la página; de aún quererlo, no sería posible conforme a las limitaciones
técnicas de registro. Por ello se decidió tomar las iniciales de la asociación para
registrar www.aol.com.ve. La decisión de registrar el nombre en Venezuela no fue al
azar.
Aunque al comienzo deseaban registrar el nombre en el NIC de México, dicho
nombre ya estaba tomado, por lo que decidieron hacerlo en Venezuela, país de
América Latina que cuenta con la mayor comunidad de descendientes italianos, y la
asociación está integrada por varios venezolanos. Así, por medio de un conocido de
un miembro de la asociación el Demandado registró el nombre de dominio
www.aol.com.ve.
El dominio tenía que tener un titular y dado que la asociación no tiene
personalidad jurídica por no estar constituida conforme al protocolo requerido por las
leyes mexicanas (por no ser necesario debido al uso que se le da) no podía
ostentarse como el titular. Así fue como el señor del Valle decidió que se registrara el
dominio a su nombre. El día 23 de abril del 2000 quedó registrado www.aol.com.ve y
pocos días después comenzó a operar el sitio de Internet de la asociación. Al tiempo
que se registró el nombre de dominio en Venezuela, America Online, Inc. no tenía las
siglas AOL registradas en dicho país como marca. Es más, en su demanda declara
que dicho proceso aún está en trámite, lo que denota que no hace mucho tiempo
empezaron a tramitar el registro, queriendo dicha compañía maquillar su acto de
negligencia como un supuesto acto de mala fe por parte del Demandado.
Es cierto que los representantes de America Online, Inc. contactaron al
Demandado cuando la página www.aol.com.ve llevaba tres meses de operar con
mucho éxito. También es cierto que ellos le ofrecieron comprarle el nombre de
dominio registrado a su nombre, sin haber el Demandado manifestado, o insinuado,
una intención de vender el dominio. Los señores de America Online, Inc. siguieron
insistiendo, y fue cuando los miembros de la asociación lanzaron una moneda al aire
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y decidieron preparar "una propuesta que de ser aceptada obtendríamos un alto
beneficio por el perjuicio que recibiría nuestra página de Internet al cambiarle el
nombre. Y de no ser aceptada en nada nos perjudicaría, ya que por nuestra página
de Internet los miembros de la Associazione di Ortografia e Letteratura tenemos un
interés genuino".. America Online, Inc. no aceptó la oferta, pero en lugar de retirarse
y dejarlos en paz con su página Web continuaron insistiendo y ahora quieren
presionarlos por la vía procesal administrativa aludiendo a una supuesta mala fe.
La mala fe no se demuestra por el hecho de ponerle precio a un bien que un
tercero quiere comprar. Es una consecuencia lógica y, por demás natural, de la
oferta hecha por dicho tercero; así America Online mostró un interés en comprarme
el nombre de dominio AOL.COM.VE y yo le puse precio. El Párrafo 4(b) de la Política
enumera cuatro circunstancias de evidencia de la mala fe en el registro y uso del
nombre de dominio y el Demandado no está encuadrado en ninguna de ellas. El
nombre de dominio en disputa aol.com.ve representa las iniciales de la Associazione
di Ortografia e Letteratura; por lo tanto, el nombre del sitio web Associazione di
Ortografia e Letteratura tiene una legítima conexión con el nombre de dominio en
disputa.
Todas las pruebas presentadas por la demandante y que se refieren a
comunicaciones por Internet son pruebas fabricables. No hay forma de asegurar
fielmente que salieron del correo electrónico del Demandado. Cualquier experto en
informática podrá confirmarlo, por lo que no se puede tomar como pruebas de mi
mala fe unas pruebas que no aseguran la certeza de los hechos por ser fabricables.
El demandado reconoce como cierto que tiene registrado a su nombre los nombres
de dominio msn.com.ve y yupi.com.ve; "sin embargo los precedentes, razones o
intenciones de esos registros no son materia de discusión en este procedimiento
administrativo". Ese hecho no acredita su mala fe, pues se estaría juzgando una
supuesta intención reprobatoria en base a una presunción, y no a un hecho probado
y consumado.
El párrafo 4(a) inciso (iii) de la Política establece que un sujeto será requerido
a un procedimiento administrativo cuando el registro del nombre de dominio y el uso
que se le dé sean de mala fe. Esa "y" es un conjuntivo, es decir actúa como unión de
dos conceptos; así pues, para imputar la mala fe en la actuación de un titular de un
nombre de dominio es necesario que los dos supuestos se den: que en el registro y
en el uso que se le de al dominio haya mala fe. Por lo tanto, si se toma sin conceder
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que existió, como intenta probar el demandante en su demanda, una supuesta mala
fe de parte del Demandado en el registro de aol.com.ve, no existe esa supuesta mala
fe en el uso que le da, ya que no intenta perjudicar a ningún competidor, ni obtiene
ganancias de ello, ni mantiene inactivo el nombre de dominio.
La demandante omitió hacer referencia al inciso (ii) párrafo 4.a de la Política,
que establece que para ser requerido a un procedimiento administrativo el
demandado no deberá tener derechos o legítimos intereses con respecto al nombre
de dominio. A lo largo de la contestación de demanda resulta evidente que el
Demandado tiene un interés legítimo en el nombre de dominio www.aol.com.ve
registrado a su nombre.
6. Discusión
Identidad o similitud confundible
La Demandante es titular de numerosos registros de la marcas AOL en
Venezuela, México y más de otros 80 países del mundo. En su enorme mayoría, si no
en todas esas registraciones, las fechas de solicitud y de concesión de marca
preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Eso hace
irrelevante la observación del Demandado que el registro de marcas de Venezuela no
haya entregado todavía los certificados de propiedad de marca, cuando esas marcas
han sido ya concedidas a la Demandante.
El Panel considera que el nombre de dominio del tercer nivel "aol" es idéntico
a las marcas AOL de la Demandante. Si se tiene en cuenta la adición del ccTLD ".ve"
y del dominio del segundo nivel ".com" - ambas circunstancias irrelevantes en el
resultado del cotejo entre nombres de dominio y marcas - el nombre de dominio en
disputa es por lo menos similar hasta el punto de llevar a la confusión con las marcas
AOL de la Demandante, con lo que esta ha probado el requisito de la Política,
Parágrafo 4(a)(i).
Falta de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio
La Demandante ha afirmado sus propios derechos sobre el nombre de
dominio, además de negar en general que el Demandado tenga derechos o intereses
legítimos al respecto. Asimismo en su escrito de fecha 2 de marzo de 2001 en
respuesta al pedido de la Orden de Procedimiento No. 1 la Demandante atacó los
fundamentos en que se basa el Demandado para alegar que sí tiene derechos e
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intereses legítimos (ver más abajo).
El Demandado alega que si bien ha registrado el dominio a su propio nombre,
AOL es la sigla que corresponde a una "Asociación de Ortografía y Literatura ", un
grupo de estudiantes o entusiastas de la lengua italiana del que formaría parte el
Demandado. Agrega que como no era posible registrar un nombre tan largo, prefirió
usar el suyo en el registro. Además, el Demandado afirma que usó el sitio web como
lugar interactivo para los miembros de dicha asociación.
A pesar de los esfuerzos del Demandado, el Panel considera que no le asiste
razón cuando alega que tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de
dominio. Conforme a la base de datos WHOIS del registrador, la supuesta asociación
de amantes del italiano no es la entidad registrante del dominio, sino el propio señor
Eduardo Del Valle Diharce. El Demandado tampoco ha probado ni que tal asociación
verdaderamente exista, ni que él sea su representante autorizado, más allá de
cualquier formalidad que pudiera exigir la legislación mejicana sobre sociedades y
asociaciones, o la inscripción de sociedades en tal país en un registro de personas
jurídicas.
En un procedimiento de este tipo los derechos o intereses legítimos a que se
refiere la Política, Parágrafos 4(a)(ii) y 4(c), son los del registrante mismo, y no los
de otra persona o entidad. De admitirse que se puedan establecer derechos o
intereses legítimos mediante el simple expediente de recurrir a una frase y extraer
de ella un conveniente acrónimo, por ejemplo, AOL de "Asociación de Ortografia y
Literatura", siempre sería posible para un demandado oponer algún "acrónimo" a
cualquier demandante, lo que daría como resultado el absurdo de que siempre
existiría un rodeo para evitar las consecuencias de la Política. Este Panel ha
considerado en un reciente caso respecto del nombre de dominio , que eso no es
admisible. Ver Caso OMPI D2000-1679 Playboy Enterprises International, Inc. v.
Victoriano Moreno Martín, 23 de febrero de 2001.
Por otra parte, resulta convincente el documento presentado por la
Demandante con su escrito de 2 de marzo de 2001, el Acta de Fe de Hechos
certificada por el licenciado Carlos Arturo Matsui Santana, corredor público del
Distrito Federal de México, con la que se acredita que el primero de marzo de 2001
el corredor visitó la oficinas de la Asociación Dante Alighieri de México D.F., siendo
atendido por la señora Eva González V. De Fernández, gerente administrativo de esa
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entidad, que le manifestó que "nunca han sesionado otras asociaciones y que no
recuerda conocer a Associazione de Ortografia e Letteratura".
Hay una circunstancia adicional que refuerza la convicción del Panel. El
Demandado ha reconocido que también registró a su nombre los nombres de
dominio "msn.com.ve"y de "yupi.com.ve", aunque dice que eso nada tiene que ver
con el presente caso. El Panel no puede estar de acuerdo con ello. Como el registro
de se realizó en una fecha intermedia entre los registros de"msn.com.ve" y
"yupi.com.ve" , se puede inferir que el Demandado operó según el mismo patrón de
conducta en los tres casos: registrar nombres de dominio correspondientes a marcas
ajenas, muy conocidas en el ámbito de la Internet como proveedores de servicios de
Internet o como portales. En esas circunstancias, y siendo AOL una marca famosa
internacionalmente, o por lo menos muy conocida en el ámbito de la Internet, como
lo es MSN de Microsoft y, para la lengua española, YUPI, las explicaciones del
Demandado en cuanto al supuesto acrónimo de una entidad sin fines de lucro
dedicada a ejercitarse en la lengua italiana, suenan muy poco convincentes en este
procedimiento.
En su escrito de fecha 7 de marzo de 2001 el Demandado anunció que
remitiría por fax el documento consistente en una carta por la que el responsable de
marketing de la compañía Microsoft declara que el Demandado ha operado con
conocimiento o autorización de Microsoft para registrar . Ese documento no ha sido
recibido ni por el Panel ni por el Centro, con lo que la afirmación del Demandado de
fecha 7 de marzo de 2001 según la cual contaba con autorización de Microsoft para
registrar queda privada de todo sustento. El Demandado, por otra parte, no ha dado
la menor explicación respecto a su registro de .
Además, el escueto texto del sitio web correspondiente a dice lo siguiente,
entre otras cosas: "A nuestros queridos amigos hispanoparlantes. Este sitio web fue
cerrado al público por la invasión de algunas personas a nuestros foros con
comentarios en español. Sabemos que tu no eres usuario de este sitio y
probablemente no te apasiona la cultura y lengua italiana. Pero estamos seguros que
te gusta ser tu mismo y tener opciones de elegir y mejores precios. Una compañía
muy grande nos quiere quitar ahora nuestro sitio por que argumenta que las iniciales
de nuestra asociación AOL Associazione di Ortografia e Letteratura (que pueden ser
iniciales de cualquier cosa) son de SU propiedad (...) Si lo que argumentan fuera
cierto su página en Brasil se llamaría www.aol.com.br y no es así se llama con su
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verdadera marca www.americaonline.com.br. (...)".
El Panel infiere que lo anterior no es sino una explicación de conveniencia o
ad-hoc. El acceso bajo contraseña y nombre de usuario de los servicios del sitio, no
accesible a cualqyuuier navegante promedio de la Web (particularmente a cualquiera
que muy probablemente conozca a AOL como sigla de la Demandante) prueban que
el uso a que se le da al sitio no es un uso suficiente en el sentido de la Política,
Parágrafos 4(c)(i) o 4(c)(iii) (uso bona fide, o uso leal o no comercial). Las pruebas
que acompaña el Demandado se refieren en todo caso a un uso posterior al registro
del nombre de dominio, y en todo caso no son un uso propio del Demandado sino de
una supuesta asociación. En cualquier caso subsiste el hecho de que con o sin uso
del sitio el Demandado no puede constituir alguna prueba a su favor de que él mismo
haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio antes de registrar el
mismo. Ello lleva a este Panel a excluir la aplicación de la circunstancia de la Política,
Parágrafo 4(c)(ii), que dice: "usted (en calidad de particular, empresa u otra
organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun
cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios".
Finalmente, el Demandado tampoco ha probado ninguna otra circunstancia en
su favor de la que pudiera desprenderse que tiene derechos o intereses legítimos
respecto del nombre de dominio.
La existencia anterior al registro de una entidad tal como la "Associazione di
Ortografia e Letteratura" alegada por el Demandado no está probada. No prueban
nada al respecto las impresiones de página web que alegadamente corresponden al
contenido del sitio.
Por otra parte, de acuerdo a las normas sobre proceso de registro bajo ".ve"
consultadas por el panelista el 27 de febrero de 2001 en
http://www.nic.ve/reg_proceso.html, los dominios de segundo nivel COM son para
"organismos y compañías comerciales con fines de lucro", mientras que los ORG: son
para "organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones sin fines de
lucro y otras que no entren en la clasificación de los otros dominios". De eso modo
resulta que también bajo las normas de la entidad registradora para el código de país
.ve (Venezuela) se aplican criterios similares a los recomendados por finalidad o por
naturaleza de la entidad registrante que rigen para los gTLD. Así, no se alcanza a
comprender por qué la supuesta entidad sin fines de lucro que dice integrar el
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Demandado ha registrado el nombre de dominio bajo ".com.ve", en lugar de bajo
"org.ve". Nuevamente se manifiesta un rasgo común entre los registros de
"aol.com.ve" "msn.com.ve" y "yupi.com.ve" .
En consecuencia la Demandante ha probado el extremo de la Política,
Parágrafo 4(a)(ii), de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos
respecto del nombre de dominio.
Registro de mala fe
Las tratativas previas pueden revelar si en el titular del dominio existió o no
un propósito del tipo enunciado en la Política, Parágrafo 4(b)(i):
" Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre
de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera
el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de
productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto
que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente
con el nombre de dominio".
Como ese propósito raramente resultará de un reconocimiento abierto de un
demandado en este tipo de procedimientos, es razonable inferirlo a partir de
circunstancias relevantes.
El Demandado ha sugerido que los e-mails que le atribuyen la Demandante
son "fabricables" en los siguientes términos:
" Todas las pruebas presentadas por la demandante y que se refieren a
comunicaciones por Internet son pruebas fabricables. No hay forma de asegurar
fielmente que salieron del correo electrónico del Demandado. Cualquier experto en
informática podrá confirmarlo, por lo que no se puede tomar como pruebas de mi
mala fe unas pruebas que no aseguran la certeza de los hechos por ser fabricables".
El Panel no puede admitir en este procedimiento esa modalidad de
cuestionamiento a la prueba documental allegada por la Demandante.
Si una de las partes afirma que ha recibido correos electrónicos de una
persona y suministra copia impresa de los mismos, y sus alegaciones y prueba
siguen amparados por la certificación del Reglamento, el Panel los admite como
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auténticos a los fines de este procedimiento, en que no puede producirse
ampliamente todo tipo de prueba (p. ej. informes de peritos expertos en
informática), todo ello a menos que la contraparte afirme la falsificación, niegue
claramente la autenticidad de los documentos y suministre prueba de, por lo menos,
igual peso que la de la otra parte. De hecho, el Demandado que reconoce que hubo
contactos no niega que haya habido intercambio de correo electrónico, ni suministra
sus propias copias impresas de comunicaciones con un texto distinto de las que
allega la Demandante.
Si resultara que en realidad los e-mails no son auténticos, el Demandado
podrá iniciar juicio ante los Tribunales con los planteos necesarios, y allí ofrecer y
producir toda la prueba de que disponga para atacar la autenticidad de los e-mails, y
que esos Tribunales le admitan. La Demandante ha efectuado específicamente la
certificación en la demanda, y el Panel interpreta que la misma cubre presentaciones
posteriores, dado que estos procedimientos están fundados sobre una buena fe
estricta. Es decir, que si bien no se puede excluir que técnicamente sea posible
fraguar comunicaciones por e-mail, nada indica en este procedimiento que la
Demandante haya fraguado dichas comunicaciones. Por otra parte el Demandado no
ha alegado específicamente que la Demandante haya incurrido en falsificación de
prueba alguna. Se limita simplemente a sugerir que es prueba "fabricable", pero sin
afirmarlo.
Por todo ello el Panel admite la prueba de la Demandante, de que
efectivamente existieron tales tratativas y de que su contenido es el manifestado en
la demanda y sus anexos documentales. De ello resulta que el Demandado estaba
dispuesto a vender el dominio por un precio notoriamente superior a los gastos de
registro, sin manifestar que perteneciera a la mentada asociación de ortografía y
literatura, o que el nombre de dominio no fuera propio.
Por el contrario, el señor del Valle Diharce se comportó a ese respecto como
verdadero dominus. Es muy poco creíble su versión de haberse reunido un grupo de
personas que deciden arrojar simplemente una moneda al aire para decidir cómo
tienen que actuar frente a la Demandante.
Asimismo resulta que el Demandado estaba plenamente consciente de la
importancia que tenía para la Demandante contar con nombres de dominio bajo los
ccTDLs de México, en cuanto se refirió a las inversiones de America Online y del
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grupo Cisneros. De los e-mails del Demandado surge que el precio de dólares 20.000
que él exigía estaba motivado precisamente en el interés que América Online ha
venido teniendo en el registro de nombre de dominio bajo la marca AOL, y no en otra
cosa.
De todo esto el Panel infiere que el Demandado tuvo, al momento del registro
del nombre de dominio en disputa, el propósito fundamental de venderlo a la
Demandante, con un lucro ilegítimo. La Demandante ha probado el extremo de la
Política, Parágrafo 4(a)(iii) de registro de mala fe del nombre de dominio.
Uso de Mala Fe
La Demandante, tanto en la demanda como posteriormente instada por la
Orden de Procedimiento No. 1, se ha referido claramente a la "actuación de mala fe"
del Demandado, y precisamente a las tratativas en torno a una posible transferencia
del nombre de dominio. El Panel considera que dicha alegación, respaldada por
prueba que se estima convincente, es suficiente para tener por cumplido que se ha
alegado y probado el requisito independiente de "uso de mala" fe, además del de
registro de mala fe. En efecto, cuando un demandante se refiere globalmente a la
"actuación de mala fe" de un demandado debe necesariamente implicar que,
conforme a la Política, existió registro de mala fe y uso de mala fe.
Como la actuación a la que se refiere la Demandante es centralmente el
registro con propósito de lucro ilegítimo evidenciado en las tratativas con la oferta de
venta, el Panel acepta en este caso el precedente firmemente establecido por
paneles del Centro de la OMPI, de que cuando se ofrece en venta un dominio sobre
el que no se tienen derechos ni intereses legítimos, también se está haciendo un uso
de mala fe del nombre de dominio. Ver Casos OMPI D99-0001 World Wrestling
Federation v. Michael Bosman, Enero 14 de 2000, D00-0001 Robert Ellenbogen v.
Mike Pearson, de febrero de 2000, D2000-0050 The British Broadcasting Corporation
v. Jaime Renteria, Marzo 23 de 2000, y muchas otras decisiones en igual sentido.
Con ello el Panel determina que el Demandado usa de mala fe el nombre de dominio
(Política, Parágrafo 4(a)(iii)).
7. Resolución
El Panel determina que el nombre de dominio es prácticamente idéntico o por
lo menos similar de un modo que lleva a la confusión con la marca AOL de la
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Demandante. Asimismo el Panel determina que el Demandado no tiene derechos ni
intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y que este ha sido registrado y se
usa de mala fe. En consecuencia, de acuerdo a la Política, Parágrafo 4(i) y el
Reglamento, Parágrafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del
nombre de dominio "aol.com.ve" sea transferido a la Demandante AMERICA ONLINE,
INC.
Roberto A. Bianchi Panelista único
Marzo 10 de 2001
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OMPI, Centro de Mediación y Arbitraje; Unilever N.V. v. Contraste, Diseño, Arte, Publicidad, 2001.
Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Unilever N.V. v. Contraste, Diseño, Arte, Publicidad Procedimiento Nº DMX2001-0002
1. Las Partes
El Demandante es Unilever N.V., sociedad holandesa con domicilio en
Hamburgo 260, Colonia Juárez, C.P. 06600, México, D.F., México (en adelante el
"Demandante").
El Demandado es Contraste, Diseño, Arte, Publicidad, con domicilio
Tegucigalpa 235, Valle Dorado, Tlalnepantla, Estado de México, México (en adelante
el "Demandado").
2. Nombre de dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es "diverseylever.com.mx". El registrador
es"NIC-México" Network Information Center – México, (en adelante el "Registrador")
de México, E.E.U.U. de México.
3. Historia Procesal
En su condición de proveedor de servicios de solución de controversias
nombrado por el Registrador, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en
adelante el "Centro") recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 20 de junio
de 2001, por correo electrónico y el 27 de junio de 2001, en copia firmada en papel.
El 22 de junio de 2001, el Centro envió al Registrador un requerimiento de
verificación de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador
confirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador,
que el Demandado es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio está en
estado "activo".
Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX.
(en adelante la "Política") y del Reglamento del procedimiento administrativo relativo
al registro abusivo de nombres de dominio en .MX (en adelante las "Reglas") así
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como que el Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos, el 4 de julio de
2001, el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 7 de las
Reglas, acompañando copias de la Demanda.
El Demandado no contestó la Demanda, por lo que el centro le envió
notificación de "Falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda" con
fecha 30 de julio de 2001.
El 13 de agosto de 2001, luego de recibir de su parte una Declaración de
Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé
como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la
misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.
4. Hechos
La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es DIVERSEYLEVER,
que el Demandante tiene registrada en México bajo los siguientes números, en las
clases en cada caso indicadas:
- Nº 537562, expedida el 27 de noviembre de 1996, para distinguir productos
de la clase 7 del Nomenclátor Internacional.
- Nº 537563, expedida el 27 de noviembre de 1996, para distinguir productos
de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.
- Nº 537564, expedida el 27 de noviembre de 1996, para distinguir productos
de la clase 11 del Nomenclátor Internacional.
- Nº 537565, expedida el 27 de noviembre de 1996, para distinguir productos
de la clase 21 del Nomenclátor Internacional.
- Nº 537566, expedida el 27 de noviembre de 1996, para distinguir productos
de la clase 37 del Nomenclátor Internacional.
El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre
de dominio en disputa como dirección de Internet no produce acceso a ningún sitio
Web activo, exhibiendo el instrumento de navegación un mensaje de "nos
encontramos en construcción - Por favor referir cualquier pregunta a
"[email protected]" atribuido a CONTRASTE diseño * arte * publicidad. La
subsiguiente exploración del Panelista demostró que usando el nombre de dominio
"contraste.net.mx" se accede a un sitio Web donde bajo el nombre de fantasía de
"Contraste" pero sin indicación de persona física o jurídica titular del negocio se
ofrecen servicios profesionales relativos a la producción y mantenimiento de sitios
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Web.
5. Argumentos de las partes
5.1 Argumentos del Demandante
El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:
a) "El nombre de dominio "diverseylever.com.mx " , es idéntico con respecto
a la marca "DIVERSEYLEVER", sobre la cuál UNILEVER N.V., tiene derechos previos y
exclusivos".
b) "La titular del nombre de dominio "diverseylever.com.mx " , no posee
derechos o intereses legítimos respecto a dicho nombre de dominio, ya que la misma
no es la titular de ningún registro marcario que ampare la marca "DIVERSEYLEVER"
y mucho menos, de uno que ostente una fecha legal anterior a los que son propiedad
de .. no ha desarrollado ninguna página de Internet con la intención de presentar
una oferta de buena fe de productos o servicios y tampoco ha sido conocida
corrientemente por el nombre de dominio, ni mucho menos hace un uso legítimo y
comercial del mismo ..".
c) "El nombre de dominio "diverseylever.com.mx " ha sido registrado y se
utiliza de mala fe" lo que fundamenta en la evidencia que surge de copias de
correspondencia intercambiada con quien el Registrador tiene acreditada como
"contacto administrativo" y "contacto de pago" de Demandado, Da. Verónica Matute
Casillas. De tal correspondencia surge que el Demandado manifestó reiteradamente
que "el dominio esta en venta" y que demostró no estar dispuesto a transferirlo al
Demandante a cambio del pago por éste de "los gastos razonables que se hayan
originado y efectuado en relación al nombre de dominio "diverseylever.com.mx "
5.2 Argumentos del Demandado
El Demandado no contestó la demanda, por lo que no existen argumentos de
su parte a considerar.
6. Análisis y Conclusiones
La Política establece en el artículo 1(a) los extremos que deben ser probados
acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento
administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a
continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
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"1.a(i) Identidad o similitud"
No puede discutirse que la Marca de Comercio DIVERSEYLEVER es idéntica al
nombre de dominio "diverseylever.com.mx ". En consecuencia, el requisito del
párrafo a(i) del artículo 1 de la Política se cumple en el Caso.
"1.a(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado en el nombre de
dominio"
De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la expresión "DIVERSEYLEVER"
es una denominación de fantasía registrada como marca por el Demandante en
México. Ausente el Demandado del presente proceso, nada en el mismo indica que
dicha expresión constituya o forme parte de alguna marca de comercio del
Demandado o tengan relación con el nombre del Demandado o con empresa o
negocio de su propiedad, o hayan sido usados por el Demandado con algún propósito
no comercial. Nada en la correspondencia enviada por el Demandado al Demandante
hace suponer por su parte algún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio
en disputa.
Por lo demás, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias
aludidas en los parráfos (i) a (iii) del artículo 1.c. de la Política, ni la existencia de
cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los
nombres de dominio a los fines del parráfo 1(a)(ii) de la Política. En particular:
Sobre 1.(c)(i):
No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber
recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado los nombres
de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con
una oferta de buena fe de productos o servicios".
Sobre 1.(c)(ii):
Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el
Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en
disputa.
Sobre 1.(c)(iii):
Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que el
Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del
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nombre de dominio", cualquiera que fuera su intención o propósito.
Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés
legítimo en el uso del nombre de dominio "diverseylever.com.mx " En consecuencia,
el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 1. de la Política se cumple en el Caso.
"1.a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"
Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en
el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mérito
de que:
a) Ha sido alegado y probado por el Demandante que las marcas del
Demandante se hallaban registradas desde época anterior al registro del nombre de
dominio en disputa. Esto lleva al Panelista a considerar que el Demandado registró
deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse del uso como identificador en
Internet de una marca de propiedad de un tercero.
b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun
cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo,
constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma éste no puede
ser registrado ni usado por otra persona (Así lo viene considerando la jurisprudencia
del Centro desde tan temprano como el Caso OMPI D2000-0003 Telstra Corporation
Limited v. Nuclear Marshmallows).
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del
Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberá revisarse
ahora la concurrencia en el caso de las circunstancias mencionadas en la lista no
exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro párrafos del artículo 1.(b)
de la Política:
Sobre 1.(b)(i):
Las alegaciones y pruebas presentadas llevan a considerar que el Demandado
realizó el registro y uso del nombre de dominio en disputa "con el fin de vender,
alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a
un competidor de ese demandante". Así surge de las manifestaciones del
Demandado acerca de que "el dominio está a la venta" y de sus invitaciones a
conversar telefónicamente sobre dicha venta.
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En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de
mala fe indicada en el artículo 1.(b)(i) de la Política se verifica en el Caso.
Sobre 1.(b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante no llevan al
Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a
fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca
en un nombre de dominio correspondiente".
Sobre 1.(b)(iii):
El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no
pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de
perturbar la actividad comercial de un competidor".
Sobre 1.(b)(iv):
El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente
el nombre de dominio como URL de algún sitio activo en la Web estaría realizando
una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su
sitio Web o a cualquier otro sitio en línea". En tal supuesto, los usuarios de Internet
se verían llevados a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente,
patrocinio, afiliación o promoción" del sitio creado por el Demandado "o de un
producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".
El absoluto silencio acerca de la cuestión en la correspondencia extra-procesal
y la ausencia de contestación a la Demanda no proporciona al Panelista elemento
alguno para presumir que el Demandado pueda hacer en el futuro algún uso legítimo
del nombre de dominio en disputa, de modo que el mismo pase a cumplir su destino
único y natural como valioso recurso técnico de Internet de acuerdo a la Política y sin
dañar los derechos del Demandante como titular de una marca que coincide con el
contenido de tal nombre de dominio. Tampoco descarta la ausencia de contestación
la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio en
disputa se causara confusión a los usuarios de Internet que buscaran el sitio del
Demandante introduciendo como dirección el nombre de dominio que contiene su
denominación social y marca comercial. En opinión del Panelista, en tal caso los
usuarios de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la denominación
como nombre de dominio implica alguna clase de participación del Demandante en
los documentos o servicios que el Demandado ofreciera en la dirección identificada
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con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia
constitutiva de mala fe indicada en el párrafo 1.(b)(iv) de la Política se verifica en el
Caso.
En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el
Demandado registró y usó el nombre de dominio "diverseylever.com.mx "con mala
fe. En consecuencia, el requisito del párrafo a(iii) del artículo 1. de la Política se
cumple en el Caso.
7. Decisión
El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca
de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso del
nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con
mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 1. párrafo (f) de la Política, el Panel
requiere que el registro del nombre de dominio "diverseylever.com.mx "se transfiera
al Demandante.
Antonio Millé Panelista Único
Fecha: 18 de agosto de 2001
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REPÚBLICA ARGENTINA, Poder Judicial de la Nación, Camuzzi de Argentina S.A. c/ Arnedo Juan Pablo S/ Medidas Cautelares.
Camuzzi de Argentina S.A. c/ Arnedo Juan Pablo S/ Medidas Cautelares
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal No. 4,
Secretaría No. 8.
Buenos Aires, 4 de junio de 1999.
II." Medida Cautelar: Cabe recordar, ante todo, que el fundamento de la
medida cautelar prevista por el art. 232 del CPCC radica en que el legislador no
puede prever todas las situaciones de las cuales pueda resultar viable, como un
anticipo de la garantía jurisdiccional, el acogimiento de una medida cautelar
especifica.
De allí que se estableciera que, fuera de los casos expresamente previstos, el
órgano jurisdiccional tiene poderes suficientes para decretar, a pedido de los
interesados y de acuerdo con las circunstancias, la medida más idónea para asegurar
provisoriamente el derecho invocado (Mabel Alicia De los Santos, La medida cautelar
genérica o innominada, en Tratado de las medidas cautelares coordinado por Jorge
W. Peyrano, Ed. Jurídica Panamericana SRL, 1997, pág. 151).
Los requisitos para la procedencia de esta cautelar son: que el caso no se
encuentre contemplado entre las distintas previsiones precautorias específicas, que
el interesado justifique sumariamente la causa fundada que lo legitima para temer,
en forma objetiva, que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su
derecho éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable (verosimilitud del
derecho y peligro en la demora) y -para preservar la igualdad entre las partes- la
prestación de una contracautela apta (Mabel Alicia De los Santos, op. cit., pág. 151 y
ss.).
En cuanto a la primera de las condiciones señaladas, no se me escapa que la
ley marcaria, en su art. 35. prevé el procedimiento mediante el cual, dentro del
proceso que persigue el cese de uso de una marca -que es uno de los objetivos de la
causa que la accionante anticipa que iniciará- su titular puede asegurarse una
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garantía, si el uso ha de continuarse durante la sustanciación del juicio. La finalidad
de este instituto es la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que
responderá por eventuales daños por la continuación en el uso de la marca (Jorge
Otamendi, Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, 1999, págs.330 y 331).
Sin embargo, la medida peticionada en autos excede, a mi juicio, el marco en
el que se desenvuelve el incidente de explotación, pues lo que la actora persigue no
es la garantía por los eventuales daños y perjuicios que pudiera causarle la
continuación del uso de la marca ajena por parte de la demandada, durante la
sustanciación del juicio, sino la suspensión del registro del nombre de dominio
"camuzzi.com.ar" por NIC-Argentina y la autorización a la actora para utilizar dicho
nombre de dominio hasta tanto se dicte sentencia definitiva en un juicio de
conocimiento.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
identificado en su carácter de administrador del Dominio Argentina de Internet como
Nic-Argentina, ha establecido reglas para el registro de nombres de dominio, según
las cuales el registro de una determinada denominación se otorgará al registrante
que primero lo solicite, de modo que no se aceptarán solicitudes de registro de
denominaciones iguales a otras existentes o que puedan confundirse con
instituciones o dependencias del Estado u organizaciones internacionales (reglas Nro.
1 y 2).
Merece destacarse que, según la regla Nro. 1, el registro tendrá un año de
vigencia y deberá renovarse durante el último mes, pues, si el registrante no lo
hiciere, se producirá la baja automática. En el caso, surge de la pieza de fs. 20 que el
nombre de dominio que nos ocupa fue registrado a nombre del aquí demandado el
21.1.98 Ante la falta de acreditación de su renovación, todo parecería indicar que
debió haber sido dado de baja.
Sin embargo, Nic-Argentina, aclara, respecto de la regla Nro. 1, que, por el
momento, los vencimientos no se operan y que, en consecuencia, no debe tramitarse
la renovación de los dominios hasta nuevo aviso (según consulta a www.nic.ar,
actualizado el 14.9.98).
Aún más, de la pieza que obra a fs. 64 surgiría que, en respuesta al
requerimiento efectuado acerca del estado del dominio camuzzi.com.ar, Nic-
Argentina indicó que no se ingresó ninguna solicitud de baja.
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En estas condiciones, resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de
dominio pretendido por parte de la accionante, en atención al registro anterior que
se habría otorgado al aquí demandado, lo cual, estrictamente, implica la negación al
titular marcario de toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio
Internet.
Lo expuesto, me lleva a interpretar ampliamente la pretensión cautelar del
actor y a considerarla fuera del alcance de las normas que regulan el incidente de
explotación, en tanto, como he dicho, implica algo más que lo que el instituto
mencionado tiende a proteger. En punto a la verosimilitud del derecho, la accionante
acompaña los títulos de marca Nros. 1.710.775 y 1.708.303 obrantes a fs. 23 y 24,
que dan cuenta de su titularidad sobre la marca "CAMUZZI ARGENTINA" en las
clases 42 y 39, respectivamente.
No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las comunicaciones,
que quien posee una marca registrada pretenda utilizarla como nombre de dominio
Internet. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su
denominación comercial.
De esta forma, la verosimilitud del derecho que se invoca para fundar la
cautelar peticionada, se encuentra, según mi criterio, suficientemente acreditada. En
cuanto al peligro en la demora, normalmente entendido como el peligro de daño
derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un
derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la
imposibilidad de la actora de acceder al registro del dominio "camuzzi.com.ar" hasta
tanto, eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente.
Ello puede interpretarse, en la actualidad, de alguna manera, como una
desventaja comercial, frente al resto de las empresas que si pueden, con sus propias
identificaciones, utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a Internet.
Similar argumento me inclina a descartar, asimismo, la posibilidad de
considerar que la medida cautelar que se peticiona, se vea superpuesta, equivalga o
signifique lo mismo que se pretende lograr con la sentencia. Nótese que, aún cuando
el juicio cuya promoción se anticipa a fs. 73, punto 7, reconozca el derecho de la
actora respecto de la pretensión que aquí esgrime, no podrá, cabalmente, reparar los
perjuicios de la privación de acceso a Internet con la denominación que surge de su
nombre comercial y sus marcas registradas, pues si la actora pretende incorporar a
su actividad los beneficios de Internet, deberá registrarse provisoriamente con otro
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nombre y, eventualmente, en su momento, modificarlo, con todos los perjuicios que
ello podría acarrearle, luego de operar durante largo tiempo con la denominación
anterior.
Por último, considero suficiente, de acuerdo a las circunstancias que rodean la
cuestión, fijar una caución juratoria -que deberá prestar el representante legal de la
actora o quien posea suficientes facultades a esos fines-, valorando, para concluir de
este modo, el grado de verosimilitud del derecho invocado y que cuanto mayor sea
ésta, menor puede ser la caución por todas las costas y daños y perjuicios que
pudiera causarse, en caso de haber sido solicitada la medida sin derecho (art. 199
del Código Procesal)
Por lo expuesto y, encuadrando el presente caso en lo dispuesto por el art.
50 del Trip's-Gatt (ley 24.425), creo procedente hacer lugar a la medida cautelar
peticionada.
En consecuencia, deberá librarse oficio a la Dirección de Informática,
Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
internacional y Culto, a fin de comunicarle que deberá suspender preventivamente el
registro del nombre de dominio "camuzzi.com.ar", a nombre de Juan Pablo Arnedo y
autorizar a Camuzzi Argentina SA para utilizar el nombre de dominio mencionado,
hasta tanto se decida definitivamente la cuestión. A estos efectos, deberá la actora
solicitar a Nic-Argentina el pertinente registro, de acuerdo con las reglas,
procedimientos e instrucciones para la solicitud de un nombre de dominio.
Notifíquese al demandado dentro del tercer día de diligenciado el oficio
ordenado precedentemente, mediante cédula ley 22.172 dirigida al domicilio
denunciado (art. 198, 2do. párrafo del CPCC).
Fdo: Marcelo Eugenio Wathelet
Juez Federal
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OMPI, Centro de Mediación y Arbitraje; Melania Trump v. Parody Sites, 2005.
ADMINISTRATIVE PANEL DECISION
Melania Trump v. Parody Sites Case No. D2005-0856
22 de noviembre 2005
NOMBRES DE DOMINIO – Tribunal Arbitral de la OMPI – melaniatrump.com. El Tribunal Arbitral de la OMPI decidió transferir a la actual mujer de Donald Trump el nombre de dominio, que hasta entonces se utilizaba como parodia de la pareja. Se encontró mala fe en el registro del nombre de dominio aún cuando fue anterior al primer uso de MELANIA TRUMP como marca
1. The Parties
The Complainant is Melania Trump, New York, NY, United States of America,
represented by Proskauer Rose, LLP, United States of America.
The Respondent is Parody Sites,1 Glen Rock, NJ, United States of America.
2. The Domain Name and Registrar
The disputed domain name is registered with eNom.
3. Procedural History
The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the
“Center”) on August 10, 2005. On August 11, 2005, the Center transmitted by email
to eNom a request for registrar verification in connection with the domain name at
issue. On August 12, 2005, eNom transmitted by email to the Center its verification
response confirming that the Respondent is listed as the registrant and providing the
contact details for the administrative, billing, and technical contact. The Center
verified that the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).
In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally
notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on
August 16, 2005. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for
Response was September 11, 2005. The Respondent submitted a response on
September 9, 2005.
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The Center appointed William R. Towns as the Sole Panelist in this matter on
September 22, 2005. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has
submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and
Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules,
paragraph 7.
After receipt and initial review of the administrative case file, the Panel issued
an administrative panel order on October 5, 2005, requesting that the Complainant
submit supplemental information to support her claim of common law trademark
rights in her personal name. The Respondent was afforded an opportunity to submit
a supplemental response. The Complainant and the Respondent made supplemental
submissions on October 12 and 19, 2005, respectively, and the administrative record
is now closed.
4. Factual Background
The Complainant is a widely recognized fashion model and the wife of Donald
J. Trump, a prominent real estate developer, entrepreneur and celebrity in his own
right. Known professionally as Melania Trump since her marriage to Mr. Trump in
January 2005,2 the Complainant’s modeling career includes features in Sports
Illustrated, Allure, Vogue, Self, Glamour, Vanity Fair, Elle, and FHM. She has also
appeared on the covers of Vogue, Harper’s Bazaar, CQ, Sunday Telegraph Magazine,
Ocean Drive, Avenue, In Style, and New York Magazine.
In addition to modeling in fashion shows and magazines, the Complainant has
commercially exploited her name and celebrity status to promote the products and
services of a number of companies. She recently appeared in a national commercial
for Aflac, and is under contract to make further personal appearances. She is also
under contract as a spokes model for Levi and has made personal appearances to
promote that company’s apparel. In addition, the Complainant served as a celebrity
judge for the Miss USA 2003 beauty pageant, and she has appeared on her
husband’s popular reality television show The Apprentice.
The Respondent3 is the owner of E-agle Web Consulting, Inc., a web
development company. On April 21, 2004, the Respondent4 registered the disputed
domain name . The registration of the disputed domain name predates by some
eight months the Complainant’s marriage to Mr. Trump. The Complainant’s
relationship with Mr. Trump had been the subject of significant media attention
beginning in 1999, and the couple’s engagement was announced a short time after
Legislación Comparada – Cátedra Dr. Henoch Aguiar 2007 – 1er. Cuatrimestre
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the Respondent registered the disputed domain name.
The Respondent is using the disputed domain name in connection with a
website containing photographs of the Complainant and Mr. Trump and what appear
to be excerpts from various news stories about them. The website also contains an
extensive list of links which direct Internet users to secondary pages of the website.
The web pages to which the Respondent’s website is linked all contain advertising
and promotional offerings.
The Complainant initially contacted the Respondent regarding the disputed
domain name by means of a cease and desist letter dated June 24, 2005. 5 At that
time, the following was prominently displayed at the top of the website:
“MelaniaTrump.com For Sale @ the bargain price of 1 Million Dollars!
Cmon Donald Trump of Apprentice, you can afford it!
Site will go to the highest bidder. E-mail [email protected]”
After receiving the Complainant’s June 24, 2005 demand, the Respondent
contacted the Complainant’s counsel by telephone on June 28, 2005. In the ensuing
conversation, the Respondent indicated that the disputed domain name was being
used in connection with a “parody” site and was never intended to be offered for
sale. Subsequently, the Respondent removed the offer for sale from the website and
replaced it with the following:6
“This is a parody Website of The funny couple Melania Knauss and Donald
Trump, this site is not related to them at all, should you wish to go to their site go to
http://melaniaknauss.com or http://trump.com”
5. Parties’ Contentions
A. Complainant The Complainant contends that she has developed strong trademark and
service mark rights in her name as a result of her high-profile media image, pointing
to her numerous fashion show, magazine and television appearances, including her
recent Aflac commercial and related promotional appearances, and her role as a
spokes model for Levi jeans. She asserts that the disputed domain name is identical
to her well-known name and mark, and that the Respondent has no rights or
legitimate interests in the domain name, notwithstanding the Respondent’s claim to
be using the domain name in connection with a parody and/or fan website regarding
the Complainant and her husband, Donald Trump.
Legislación Comparada – Cátedra Dr. Henoch Aguiar 2007 – 1er. Cuatrimestre
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The Complainant further contends that the Respondent registered and is
using the disputed domain name in bad faith, attempting intentionally to attract
internet users to the Respondent’s website for commercial gain by trading on the
goodwill and reputation of the Complainant’s name and mark. The Complainant
alleges that the Respondent’s claim to be using the domain name in connection with
a parody or fan website is pretextual, and that the Respondent’s real motivation is
commercial in nature. The Complainant notes that the Respondent made no claim to
be operating a parody or fan site until after receiving the Complainant’s cease and
desist letter, and that prior to that time the Respondent had conspicuously offered
the domain name for sale. As further evidence of bad faith, the Complainant asserts
that the Respondent used false and misleading contact information when initially
registering the domain name.
In view of the foregoing, the Complainant is seeking the transfer of the
disputed domain name.
B. Respondent The Response identifies the Respondent as Eitan “Ed” Dvir. The Respondent is
the owner of E-agle Web Consulting, and states that he is a long time, avid fan of
Donald Trump. The Respondent notes that at one time he even sought to be selected
as a player on Mr. Trump’s reality television show The Apprentice. According to the
Respondent, it was his interest in the Complainant’s husband that led him to create a
fan site chronicling the couple’s relationship. The Respondent states that his sole
intention in registering the disputed domain name was to create a fan site to draw
attention to the high profile relationship between the Complainant, then known as
Melania Knauss, and Donald Trump.
The Respondent asserts that the website is simply an after-hours hobby and
that it is not related to his web consulting business. The Respondent disputes that he
has ever offered to sell the disputed domain name, and claims that the published
offer on the website to sell the domain name to Mr. Trump was a joke and a “mock
offer”. The Response states that Mr. Dvir does not offer products or services for sale
on the website, that Mr. Dvir is not affiliated with any advertisers or with the linked
web pages displayed on his website, and that Mr. Dvir does not profit directly or
indirectly from the website.
The Respondent asserts that the Complainant has not established common
law trademark or service mark rights in her personal name. The Respondent argues
Legislación Comparada – Cátedra Dr. Henoch Aguiar 2007 – 1er. Cuatrimestre
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that at best, the Complainant merely has a famous name. Further, the Respondent
argues that the Complainant could not have had trademark of service mark rights in
the name “Melania Trump” at the time the Respondent registered the disputed
domain name, since she had not yet married Mr. Trump and was personally and
professionally known by her former name, Melania Knauss.
In any event, the Respondent argues that his registration of the disputed
domain name at least eight months before the earliest date that the Complainant
could have adopted MELANIA TRUMP as a trademark or service mark (i.e., the date
of her marriage to Donald Trump) precludes any finding of bad faith registration
under the Policy. Further, the Respondent asserts that he has registered hundreds of
domain names in connection with his web consulting business, but at no prior time
has he ever registered a celebrity domain name or one that reflected a recognized
trademark.
6. Discussion and Findings
A. Scope of the Policy
The Policy is addressed to resolving disputes concerning allegations of abusive
domain name registration and use. Milwaukee Electric Tool Corporation v. Bay Verte
Machinery, Inc. d/b/a The Power Tool Store, WIPO Case No. D2002-0774.
Accordingly, the jurisdiction of this Panel is limited to providing a remedy in cases of
“the abusive registration of domain names”, also known as “cybersquatting”. Weber-
Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, WIPO Case No. D2000-0187. See
Report of the WIPO Internet Domain Name Process, paragraphs 169 & 170.
Paragraph 15(a) of the Rules provides that the Panel shall decide a complaint on the
basis of statements and documents submitted and in accordance with the Policy, the
Rules and any other rules or principles of law that the Panel deems applicable.
Paragraph 4(a) of the Policy requires that the Complainant prove each of the
following three elements to obtain a decision that a domain name should be either
cancelled or transferred:
(i) The domain name registered by the Respondent is identical or confusingly
similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and
(ii) The Respondent has no rights or legitimate interests with respect to the
domain name; and
(iii) The domain name has been registered and is being used in bad faith.
Cancellation or transfer of the domain name are the sole remedies provided to
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the Complainant under the Policy, as set forth in paragraph 4(i).
Paragraph 4(b) sets forth four situations under which the registration and use
of a domain name is deemed to be in bad faith, but does not limit a finding of bad
faith to only these situations.
Paragraph 4(c) in turn identifies three means through which a respondent
may establish rights or legitimate interests in the domain name. Although the
complainant bears the ultimate burden of establishing all three elements of
paragraph 4(a), a number of panels have concluded that paragraph 4(c) shifts the
burden to the Respondent to come forward with evidence of a right or legitimate
interest in the domain name, once the complainant has made a prima facie showing.
See, e.g., Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications
Inc., WIPO Case No. D2000-0270.
B. Identical or Confusingly Similar
The Panel initially addresses the question of whether the Complainant has
established common law trademark or service mark rights in her name, Melania
Trump.7 An impressive number of panelists have recognized that celebrities who use
their given names for commercial purposes may establish common law rights in their
names sufficient to invoke the Policy. As noted by the Panel in Israel Harold Asper v.
Communication X Inc., WIPO Case No. D2001-0540, in cases involving entertainers,
authors, professional athletes and the occasional business person, complainants have
been found to have common law marks in their names in circumstances where the
name has been used as a marketable commodity, for a fee to promote another’s
goods or services, or for direct commercial purposes in the marketing of the
complainant’s own goods or services. See, e.g., Freddy Adu v. Frank Fushille, WIPO
Case No. D2004-0682; David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David
Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla, WIPO Case No. D2000-1459;
Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, WIPO Case No. D2000-0210; Jeanette Winterson
v. Mark Hogarth, WIPO Case No. D2000-0235; Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill
Keith, WIPO Case No. D2000-0299; Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John
Pepin), WIPO Case No. D2000-0402; Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images
Productions, et al., WIPO Case No. D2000-0598; Isabelle Adjani v. Second Orbit
Communications, Inc., WIPO Case No. D2000-0867; Madonna Ciccone, p/k/a
Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com", WIPO Case No. D2000-0847; Nik Carter
v. The Afternoon Fiasco, WIPO Case No. D2000-0658.
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As the Respondent observes, however, merely having a famous name is not
sufficient to establish common law trademark or service mark rights in the name.
The Policy makes a clear distinction between the protection afforded trademark
rights and rights arising under the law of publicity. See Israel Harold Asper v.
Communication X Inc., WIPO Case No. D2001-0540. Under the law of publicity, as
recognized in virtually all American jurisdictions, well known individuals have the
right to control commercial exploitation of their names and likenesses. See Bi-Rite
Enterprises, Inc., Et Al. V. Bruce Miner Company, Inc., Et Al., 757 F.2d 440 (1st Cir.
1985). To be entitled to protection under the Policy, however, a personal name must
function as a trademark, and for common law trademark rights to exist, the
Complainant’s personal name must have come to be recognized by the public as a
symbol which identifies the goods or services with a single source.8
The Panel is persuaded from the evidence of record regarding the nature and
extent of the commercial exploitation of the Complainant’s personal name that she
has established common law trademark or service mark rights in her name.9 That
the Complainant did not begin using her current name for commercial and
professional purposes until her recent marriage to Donald Trump in January 2005 is
a complicating factor, but there seems little doubt that the public has come to know
the Complainant by the name “Melania Trump”, and the Panel finds that the
Complainant’s use of that name in commerce for the direct marketing of her services
and to promote the goods or services of others is sufficient to convey trademark or
service mark rights in the name.
The Panel further finds that the disputed domain name is identical or
confusingly similar to the Complainant’s mark. See Lockheed Martin Corporation. v.
Dan Parisi, WIPO Case No. D2000-1015; The Salvation Army v. Info-Bahn, Inc.,
WIPO Case No. D2001-0463. The critical inquiry under the first element of paragraph
4(a) is simply whether the mark and domain name, when directly compared, have
confusing similarity. See Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale,
WIPO Case No. D2000-0662 (domain name incorporating mark in its entirety is
confusingly similar). The Panel finds that to be the case here. Accordingly, the Panel
finds that the Complainant has met her burden under paragraph 4(a)(i).10
C. Rights or Legitimate Interests The Complainant clearly has not authorized or consented to the Respondent’s
use of her name and mark, and nothing in the record reflects that the Respondent
has ever been commonly known by the disputed domain name. The record instead
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reflects that the Respondent is using the domain name, which is identical to the
Complainant’s name and mark, to divert Internet traffic to the Respondent’s website.
Although the Respondent’s website currently states that it is a parody site and
disclaims any affiliation with the Complainant, the Respondent previously had posted
an offer on the website to sell the domain name to the highest bidder. Further, the
website both now and in the past contains a very large number of links to other web
pages prominently featuring advertisements and promotional offerings.
In view of prior panel decisions such as Auto-C, LLC v. MustNeed.com, WIPO
Case No. D2004-0025, the Panel in this case is persuaded that a prima facie showing
has been made for purposes of paragraph 4(a)(ii) that the Respondent lacks rights or
legitimate interests in the disputed domain name. See also Compagnie de Saint
Gobain v. Com-Union Corp., WIPO Case No. D2000-0020. Once a complainant makes
a prima facie showing that a respondent lacks rights to the domain name at issue,
the respondent must come forward with proof that it has some legitimate interest in
the domain name to rebut this presumption. Document Technologies, Inc. v.
International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270.
Pursuant to paragraph 4(c) of the Policy, the Respondent may establish rights
to or legitimate interests in the disputed domain names by demonstrating any of the
following:
(i) before any notice to it of the dispute, the Respondent’s use of, or
demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the
domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or
(ii) the Respondent has been commonly known by the domain name, even if
it has acquired no trademark or service mark rights; or
(iii) the Respondent is making a legitimate noncommercial or fair use of the
domain name, without intent for commercial gain, to misleadingly divert consumers
or to tarnish the trademark or service mark at issue.
There is nothing in the record remotely suggesting that the Respondent has
been commonly known by the disputed domain name. Nor does the Respondent so
contend. Further, the Respondent strenuously denies that he is using the disputed
domain name in connection with an offering of goods or services. Instead, he
maintains that he is making a legitimate noncommercial or fair use of the domain
name in connection with a fan site and/or a parody website.
The Panel concludes for the reasons set forth below that the Respondent has
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failed to demonstrate that he is making a legitimate noncommercial or fair use of the
domain name under Paragraph 4(c)(iii) of the Policy sufficient to rebut the
Complainant’s prima facie showing. First, the Respondent’s initially registered the
disputed domain name under the fictitious name “Web Domains for Sale”. The
Respondent also provided fictitious contact information to the registrar. The
Respondent claims “Web Domains for Sale” is a default registration that he uses in
his web consulting business on behalf of clients. But the Respondent provides no
evidence of such other registrations. Moreover, the Respondent maintains that his
registration of the disputed domain name was for his personal use and was not
business related, and that he always intended to use the domain name in connection
with a fan site. If that is true, then there would be no reason for Respondent to have
listed the registrant as “Web Domains for Sale”.
The Respondent’s conduct in identifying the registrant as “Web Domains for
Sale” and providing fictitious contact information is inconsistent with the
Respondent’s claim that he registered the domain name for fair use purposes. See
Bandon Dunes L.P. v. DefaultData.com, WIPO Case No. D2000-0431 (initial
registrant listed as “NameIsForSale.com”). Further, the record indisputably reflects
that the Respondent posted on the website an offer to sell the domain name to the
highest bidder.11 The Respondent did not remove the offer to sell the domain name
from the website, or change the domain name registrant from “Web Domains for
Sale” to “Parody Sites”, or revise the website to claim that it was a parody site, until
after the Respondent received the demand letter from the Complainant’s counsel.
The Panel also finds unpersuasive the Respondent’s attempt to characterize
as noncommercial the presence on his website of a large number of links to web
pages at the website. The Respondent’s claim that these links have been listed for
purposes of “search engine optimization”, rather than negating any commercial
motive, suggests to the Panel that exactly the opposite is true. The Respondent’s
website strongly resembles a “link farm” site. Search engines like Google, Yahoo and
MSN routinely search the web for content and attempt to relate content to keywords.
“Link farm” sites are specifically set up for the purpose of allowing other sites to
“buy” large numbers of inbound links in the hope of achieving “search engine
optimization”. The Respondent, who is in the web consulting business, certainly
would be aware of this.
Paragraph 4(c)(iii) of the Policy recognizes that a respondent may have a
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right or legitimate interest in making a legitimate noncommercial or fair use of a
domain name. Panel decisions are divided as to whether a respondent legitimately
can operate a fan site or parody site utilizing a domain name that is identical or
confusingly similar to the complainant’s mark.12 But it is clear that a respondent
must demonstrate that the domain name is being used without intent for commercial
gain in order to successfully invoke this paragraph. See Helen Fielding v. Anthony
Corbert aka Anthony Corbett, WIPO Case No. D2000-1000.
The circumstances of the Respondent’s registration and use of the domain
name in this case do not negate such intent for commercial gain. Accordingly, the
Respondent has failed to rebut the Complainant’s prima facie showing under
Paragraph 4(a)(ii).
D. Registered and Used in Bad Faith
Paragraph 4(b) of the Policy states that any of the following circumstances, in
particular but without limitation, shall be considered evidence of the registration or
use of a domain name in bad faith:
(i) circumstances indicating that the Respondent registered or acquired the
domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring
the domain name registration to the Complainant (the owner of the trademark or
service mark) or to a competitor of that Complainant, for valuable consideration in
excess of documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
(ii) circumstances indicating that the Respondent registered the domain name
in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the
mark in a corresponding domain name, provided that the Respondent has engaged in
a pattern of such conduct; or
(iii) circumstances indicating that the Respondent registered the domain
name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
(iv) circumstances indicating that the Respondent intentionally is using the
domain name in an attempt to attract, for commercial gain, Internet users to its
website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the
Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the
Respondent’s website or location or of a product or service on its website or location.
The overriding objective of the Policy is to prevent abusive domain name
registration and use for the benefit of legitimate trademark owners, and the Panel
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notes that the examples of bad faith registration and use set forth in paragraph 4(b)
are not meant to be exhaustive of all circumstances from which such bad faith may
be found. See Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No.
D2000-0003.
The Respondent argues that no bad faith registration is possible under the
circumstances of this case, since he registered the disputed domain name some eight
months before the Complainant’s first use of MELANIA TRUMP as a mark. As a
general rule, when a domain name is registered before any trademark rights are
established, the registration of the domain name is not in bad faith since the
registrant could not have contemplated the complainant’s non-existent right. In
certain situations, however, when the respondent is aware of the complainant and
the circumstances indicate that the aim of the registration was to take advantage of
potential complainant rights, bad faith can be found. See, e.g., General Growth
Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online,
WIPO Case No. D2003-0845.
In this case, the Respondent, who describes himself as long time avid fan of
Donald Trump, was well aware of the highly publicized relationship between the
Complainant and Donald Trump at the time he registered the disputed domain name.
The public announcement of the couple’s engagement was made within a brief time
following the Respondent’s registration of the domain name. The Respondent’s own
website reflects the Complainant’s celebrity status and the Complainant’s commercial
use of her name, both before and after her marriage to Mr. Trump. The Respondent
acknowledges in his Response that he registered the domain name and constructed
his website in a manner intended to maximize the diversion of Internet users
searching for the Complainant to his website. Thus, the Respondent clearly hoped to
benefit from the initial interest confusion and diversion of web traffic. Under the
circumstances of this case, the fact that the Complainant had not established
common law trademark rights in MELANIA TRUMP at the time of the registration of
the disputed domain name does not preclude a finding of bad faith registration.
In the final analysis, the Panel finds from the totality of the circumstances
that the Respondent both has registered and is using the disputed domain name in
bad faith within the meaning of paragraph 4(a)(iii). The indicia of bad faith include
the Respondent’s registration of a domain name identical to the Complainant’s mark
in order to create confusion and divert web traffic to his website, the Respondent’s
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use of fictitious registrant names, the Respondent’s provision of false contact
information, the Respondent’s use of his website to offer the domain name for sale to
the highest bidder (which the Respondent retracted only after receipt of the
Complainant’s cease and desist letter), and the inclusion of a very large number of
links on the Respondent’s website consistent with the operation of a “link farm” site,
all of which this Panel finds to be inconsistent with the Respondent’s claim to have
registered the domain name for purely noncommercial use in connection with a fan
site and/or parody site.
Accordingly, the Panel finds that the Complainant has met her burden under
Paragraph 4(a)(iii) of the Policy.
7. Decision
For all the foregoing reasons, in accordance with paragraphs 4(i) of the Policy
and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name be transferred to the
Complainant.
William R. Towns Sole Panelist
Dated: November 1, 2005
(*) Reproducido con la amable autorización de la OMPI 1 As discussed below, Parody Sites appears to be a fictitious name used by an individual known as Eitan “Ed” Dvir. 2 Prior to her marriage to Mr. Trump, the Complainant was professionally known as Melania Knauss. 3 The Response submitted to the Panel states that Eitan “Ed” Dvir, the owner of E-agle Web Consulting, is the registered domain name holder and identifies him as the Respondent. Nevertheless, Mr. Dvir’s name appears nowhere in the contact information respecting the registration of the domain name. Initially, the registrant was listed as “Web Domains for Sale”. The registration was amended sometime after June 24, 2005 to identify “Parody Sites” as the registrant. The mailing address given for “Parody Sites” is the same address which Mr. Dvir provides for himself in the Response. However, the email contact for “Parody Sites” and the email contact provided for Mr. Dvir in the Response are not the same. 4 The term “Respondent” as used hereinafter refers collectively to Mr. Dvir and what apparently are the fictitious names he used to register the disputed domain name. 5 The Complainant’s counsel conducted a Whois search of the domain on June 24, 2005. At that time, the registrant was identified as “Web Domains for Sale”. The street address given for the registrant – 233 Main Street, Glen Rock, NJ 07452 – was not correct. The Respondent’s correct address is 233 Rock Road, Glen Rock, NJ 07452. 6 The Respondent also changed the name of the registrant from “Web Domains for Sale” to “Parody Site” after receiving the Complainant’s demand letter. 7 The term “trademark or service mark” as used in Paragraph 4(a)(i) encompasses both registered marks and common law marks. See e.g., The British Broadcasting
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Corporation v. Jaime Renteria, WIPO Case No. D2000-0050; United Artists Theatre Circuit, Inc. v. Domains for Sale Inc. WIPO Case No. D2002-0005, The Professional Golfers’ Association of America v. Golf Fitness Inc., a/k/a Golf Fitness Association, WIPO Case No. D2001-0218. Common law rights in a trademark or service mark may be established by extensive or continuous use sufficient to identify particular goods or services as those of the trademark owner. See United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90 (1918). 8 The Panel notes that under United States trademark law a mark that is primarily a surname cannot be registered on the principal register of the USPTO unless it has acquired secondary meaning. 15 U.S.C. § 1052(e)(4). A designation that is likely to be perceived by prospective purchasers of goods or services as a personal name generally is not considered to be inherently distinctive. Rather, such a designation is distinctive only if it has acquired secondary meaning. See Restatement (Third) Unfair Competition § 14. 9 The Complainant’s evidence has been summarized above in the Panel’s discussion of the “Factual Background” of the case. 10 The Panel finds no evidence that the Complainant had established common law rights in the MELANIA TRUMP mark at the time the Respondent initially registered the disputed domain name. Nevertheless, it is not necessary under paragraph 4(a)(i) for the Complainant to demonstrate that her rights in the mark arose prior to the Respondent’s registration of the disputed domain name. See, e.g., Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, WIPO Case No. D2001-0827; Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), WIPO Case No. D2003-0320; AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov, WIPO Case No. D2003-0527; Iogen Corporation v. IOGEN, WIPO Case No. D2003-0544; MADRID 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, WIPO Case No. D2003-0598. See PC Mall, Inc. v. Pygmy Computer Systems, Inc., WIPO Case No. D2004-0437. 11 The Panel is not persuaded that the Respondent’s offer to sell the domain name on the website was merely a joke. The Respondent apparently believes no one would take seriously his offer to sell to Donald Trump for one million dollars a domain name trading on the good will in Mr. Trump’s wife’s name and mark. Even were that true, the Respondent fails to explain why internet users diverted to his website would not take the Respondent’s further statement that the “[S]ite will go to the highest bidder” seriously. 12 Refer to WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, para. 2.5.
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VASQUEZ QUIROGA, Daniela; “Chile Compra. Hacia un esquema completamente digital”, en Revista Actuar, Nº 3, 2004, pp. 44-49.
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