Embed Size (px)
Citation preview
“ANÁLISIS JURÍDICO DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS”
TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
MARIA DEL MAR SOBERANES DIEZ
DIRECTOR DE TESIS: LIC. MANUEL MORANTE SORIA
MEXICO D. F. 2014
UNIVERSIDAD PANAMERICANA
FACULTAD DE DERECHO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ANTE LA S.E.P
CON NUMERO DE ACUERDO 944893 DE FECHA 24-III-94
II
INDICE
Introducción 1
Capítulo I: Régimen Jurídico Internacional de las
Marcas
1.1. Los Tratados Internacionales de Propiedad
Intelectual
6
1.2 Convención de París para la Protección de
la Propiedad Industrial (Convenio de París)
8
1.3 Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC)
16
1.4 Tratado de Libre Comercio de América del
Norte
24
1.5 Arreglo de Madrid Relativo al Registro
Internacional de Marcas
29
1.6 Protocolo Concerniente al Arreglo de
Madrid Relativo al Registro Internacional de
Marcas
34
1.7 Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)
44
III
Capítulo II: Generalidades y Antecedentes de las
Marcas y su Registro Internacional
2.1 Marca
2.1.1 Definición 52
2.1.2 Definición legal 54
2.1.3 Clasificación de marcas 56
2.1.4 Funciones de la marca 59
2.1.5 Principios que rigen a la marca 62
2.1.6 Derechos y Obligaciones del Titular
de la marca
63
2.2 Marca en el contexto internacional
2.2.1 Definición 68
2.3 Procedimiento de registro de marca
internacional
2.3.1 Generalidades en el procedimiento
de registro de acuerdo con el Protocolo de
Madrid y Arreglo de Madrid
69
2.3.2 El procedimiento de registro de
acuerdo con el Protocolo de Madrid
74
2.3.3 Diferencias en el procedimiento de
registro del Arreglo de Madrid y Protocolo
de Madrid
99
IV
Capítulo III: Análisis Jurídico del Registro
Internacional
3.1 Efectos del registro internacional 102
3.1.1 Invalidación y restricción de derecho
en una parte designada
106
3.2 Problemática de la incorporación del
régimen del registro internacional
3.2.1 Modificaciones normativas
3.2.1.1 Procedimiento de oposición 107
3.2.1.2 Tarifas 110
3.3 Transformación de un registro
internacional
113
3.4 Sustitución de un registro nacional 115
3.5 Designación Posterior 119
Conclusiones 130
Bibliografía 140
INTRODUCCIÓN
1
Hoy en día hay una gran interdependencia económica internacional; las
importaciones y las exportaciones son cada vez más comunes, así como las
negociaciones entre distintos países que dan como resultado la celebración de
Tratados de Libre Comercio entre éstos o regiones.
La globalización, entendida como aquella comunicación o unificación de mercados
y culturas entre Estados, trae como consecuencia la presencia de distintos
comerciantes en países extranjeros, así como intentos de unificar materias que
integren a sectores determinados y de cierta importancia, como el económico o
ciertos aspectos jurídicos, como lo es la Propiedad Intelectual.
A medida que la globalización elimina barreras, el público consumidor tiene más
ofertas de productos y servicios que equivalen a más tipos de marcas que
distingan productos los servicios de la misma especie.
Se ha establecido que la marca es uno de los activos intangibles más valiosos de
una empresa, por lo que es natural que al momento de expandir los productos o
servicios a otros países se busque proteger las mismas en ese o esos Estados.
Por todo lo anterior, se buscó un mecanismo de protección de marcas que
unificara y que simplificara el proceso de registro de marcas en uno, en vez de
llevar tantos procesos como países en los que se tuviera o se buscara tener
presencia. Esta búsqueda terminó mediante la elaboración y entrada en vigor del
Arreglo de Madrid. Posteriormente, debido a distintas inconformidades se encontró
un nuevo mecanismo (alternativo al Arreglo) que cumpliera con las nuevas
necesidades, pero que persiguiera el mismo fin, en el Protocolo de Madrid,
mediante el cual se obtiene un registro internacional.
Así las cosas, el propósito de esta investigación es hacer un análisis de la
naturaleza jurídica del registro internacional, figura que ha sido recientemente
adoptada por el régimen jurídico de las marcas debido a la adhesión de México al
2
Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de
Marcas.
Siguiendo esta línea, en el presente trabajo se intenta hacer un análisis detallado
del Protocolo de Madrid deteniendo el estudio en los elementos característicos del
mismo. Así las cosas, se inicia el trabajo dando una idea general de la situación de
la marca en el ámbito jurídico internacional, haciendo mención de los principales
tratados y convenios internacionales de la Propiedad Intelectual de los que México
es parte y que tratan sobre la marca. Igualmente, se hace mención de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) por tratarse del
organismo internacional que maneja y administra el Sistema de Madrid, del cual el
Protocolo es parte.
En el capítulo dos se estudia a la marca en sí, es decir, se habla de la definición
tanto doctrinal como legal de la marca, sus clases, funciones y los principios que
rigen al sistema marcario, para posteriormente hacer mención de los derechos y
obligaciones que acorde a la legislación mexicana tendrá todo titular de una
marca. Asimismo, luego de hablar de la naturaleza del registro internacional y la
inexistencia de lo que se conoce como “marca internacional”, se relata paso a
paso el procedimiento de registro de una marca mediante el Protocolo de Madrid y
se hace mención de las diferencias entre éste y el Arreglo de Madrid (el cual es el
antecedente directo del Protocolo). Este capítulo es de suma importancia, en mi
opinión, ya que si no se conoce a fondo qué es y para qué sirve una marca, el
Protocolo de Madrid no tendrá sentido y no se terminaría de entender el mismo a
fondo.
Se concluye esta tesis con un análisis de las características propias del Protocolo
de Madrid; los efectos del registro internacional, la transformación del mismo,
sustitución de un registro nacional y la designación posterior. Asimismo, se hace
un breve estudio sobre el Procedimiento de Oposición, ya que si bien no es un
procedimiento regulado por el Protocolo de Madrid, es un instrumento que ayuda a
3
los titulares de marcas a coadyuvar con la Autoridad marcaria para la
conservación de los Derechos adquiridos por el registro de las mismas. Esta figura
no está regulada en México, sin embargo, en el resto de los países miembros del
Protocolo de Madrid sí se encuentra regulada.
Lo que se pretende con este trabajo es dar una visión clara y contundente de lo
que es el Protocolo de Madrid y que aquellas personas que no están relacionadas
con la materia de Propiedad Intelectual, específicamente el régimen jurídico de las
marcas, puedan entenderlo y poder formarse una opinión de la viabilidad del
mismo, ya que se trata de un instrumento conocido para varios países, pero nuevo
para nuestra legislación; esto se intenta estudiando desde los antecedentes
internacionales para llegar a este Tratado hasta cuestiones prácticas y elementos
que se deben tomar en cuenta para registrar las marcas por esta vía, así como su
mantenimiento y renovación.
Por último, hay ciertas personas que no puedo dejar de mencionar, pues es
gracias a ellas que este trabajo es posible. En primer lugar, a mis papás que me
han dado todo en la vida y que con su guía, sus enseñanzas, consejos y aliento he
logrado llegar hasta aquí y han estado conmigo en cada paso de mi vida. A mi
papá quiero agradecerle el haberme enseñado qué es el Derecho desde que era
muy pequeña y a mi mamá, gracias por tu apoyo y cariño incondicional.
A mis hermanos, que siempre han sido un ejemplo a seguir. Gracias por ayudarme
en todo momento, por su paciencia y por cuidar de su hermana menor.
Gracias a mi abuelita Lolita, que su sabiduría y consejos me han ayudado siempre
en cualquier situación en la vida. Y a mi abuelita Adelina, porque sé que me cuida
desde el Cielo y sin su ayuda esta tesis no sería posible.
Debo agradecer a Manuel Morante, gran amigo y profesor, que fue quien me
incurso a esta materia y desde ahí ha sido mi guía y maestro en la Propiedad
4
Intelectual y me ha enseñado a amarla. Gracias por todos los consejos y toda tu
ayuda para sacar adelante esta tesis.
Por último, quiero agradecer sobre todo a Dios, porque a Él le debo todo lo que
soy y todo lo que tengo.
Coyoacán, julio de 2014
5
Capítulo I
Régimen Jurídico Internacional de las Marcas
6
1.1. Los Tratados Internacionales de Propiedad Intelectual
Hoy en día es imposible pensar en derechos nacionales relativos a la Propiedad
Intelectual sin que éstos estén ligados con normas internacionales o que sean
consecuencia de obligaciones internacionales, ya sean bilaterales, multilaterales o
regionales. Así, puedo afirmar que las normas internacionales de propiedad
intelectual juegan un papel importante en el mejoramiento y armonización de las
reglas nacionales sustantivas y procedimentales.”1
En un principio, los Estados celebraban tratados entre ellos, en los que se
insertaban cláusulas sobre Propiedad Intelectual, posteriormente celebraron
tratados bilaterales específicos de la materia, por lo que no había uniformidad, lo
que provocaba inestabilidad para los titulares de los derechos de Propiedad
Intelectual, lo que generó una búsqueda de unidad normativa. Dicha unidad se
logró con la constitución de la Unión de París para la Protección de la Propiedad
Industrial el 20 de marzo de 1883.
Es pertinente señalar, respecto a las fuentes generales del Derecho Internacional
que en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Diario
Oficial de la Federación 17 de octubre de 1945) se establece las distintas
categorías de las fuentes de dicha rama del Derecho y el modo de aplicación de
las mismas. Dicho artículo establece lo siguiente:
La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
1 AROCHI, Roberto: “Aplicación de los Tratados Internacionales de Propiedad Intelectual en México” en Derechos Humanos, Tratados Internacionales y Derecho Controversial, Colección Foro de la Barra Mexicana, marzo 2013, p. 1
7
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente
aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Artículo 59.
Por lo que se puede concluir que México tiene la obligación, en virtud del principio
general de derecho pacta sunt servanda y el artículo 262 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, de cumplir con los Tratados
Internacionales de los que sea parte, incluyendo aquellos relacionados con la
Propiedad Intelectual.
La aplicación de los tratados internacionales de Propiedad Intelectual en México
ha sido tanto de forma autoaplicativa, como de forma heteroaplicativa. En un
primer momento, la aplicación fue de la segunda manera, ya que se adecuaban
las leyes nacionales de la materia para incorporar los tratados internacionales al
orden interno. Sin embargo, otros instrumentos internacionales han tenido una
aplicación autoaplicativa, la cual se ha dado gracias a las autoridades judiciales,
ya que las autoridades administrativas en muchas ocasiones han demostrado
resistencia en la aplicación de dichos tratados, teniendo como consecuencia una
falta de criterios armonizados en la materia.
Al respecto, Roberto Arochi ha sostenido que “los tratados internacionales más
relevantes en materia de derecho de la propiedad intelectual en México son: el
2 Artículo 26 Pacta sunt servanda Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
8
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de
Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Capítulo XVII del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo sobre los Aspectos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.”3
1.2 Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
(Convenio de París)
Como consecuencia de ferias industriales poco concurridas durante septiembre de
1878 se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial en París,
en donde se tocaron temas de patentes, marcas, dibujos y modelos industriales,
entre otros. Este congreso sentó las bases para la constitución de la Unión de
París.
La Conferencia Internacional de París se celebró del 4 al 20 de noviembre de 1880
en París. En esta conferencia se buscaba la adopción de disposiciones jurídicas
para incorporar a una Convención Internacional. Los países que participaron
fueron: Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña e Irlanda, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Salvador,
Suecia, Noruega, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela. De la anterior
Conferencia se adoptó un anteproyecto de la Convención Internacional.4
El gobierno francés convocó a una nueva Conferencia que se celebraría el 6 de
marzo de 1883, a la que asistieron los siguientes países: Argentina, Bélgica,
Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Irlanda, Guatemala,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rusia, Salvador, Suecia, Noruega,
Rumania, Serbia, Suiza y Uruguay.
3 AROCHI, Op. Cit.; p. 3 4 Cfr NAVA NEGRETE, Justo: Tratado sobre Derecho de Marcas; Editorial Porrúa, México, 2012, p. 583
9
El 20 de marzo de 1883 se firmó la “Convenio de la Unión para la Protección de la
Propiedad Industrial” por 11 países: Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala,
Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador, Serbia y Suiza. Posteriormente se ratificó
por los países que ya la habían suscrito, así como Gran Bretaña, Irlanda, Túnez y
Ecuador, entrando en vigor el 7 de julio de 1884.
Sin embargo, cualquier país podía adherirse a esta Convenio mediante
comunicación diplomática al gobierno suizo, el cual lo comunicaría al resto de
países miembros.
México se adhirió al Convenio de París, el 20 de julio de 1903, y entró en vigor el
7 de septiembre de 1903. Actualmente, la versión vigente del Convenio es la del
Acta de Estocolmo de 1967, en vigor en México desde el 26 de julio de 1976.
El Convenio se revisa periódicamente mediante Conferencias, lo que hace que no
sea estático y se vaya adecuando a las necesidades del momento. Las
Conferencias de Revisión son las siguientes:
1. Roma (29 de abril al 11 de mayo de 1886)
2. Madrid (1 de abril de 1890) en esta revisión se introdujo por parte del
Gobierno Español un documento relativo al Registro Internacional de
Marcas
3. Bruselas (14 diciembre de 1900)
4. Washington (2 de julio de 1911)
5. La Haya (6 de noviembre de 1925)
6. Londres (2 de junio de 1934)
7. Lisboa (11 de octubre de 1958)
8. Estocolmo (14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979)
10
Bodenhausen divide las normas que integran el Convenio en cuatro categorías5:
• Disposiciones de Derecho Público que establecen derechos y obligaciones
a los Estados Miembros, así como los órganos de la Unión de París y
disposiciones administrativas.
• Exigencias a los Estados Miembros de legislar respecto a la propiedad
industrial.
• Legislación sustantiva respectiva a los derechos y obligaciones de las
partes privadas referidas a la legislación interna de los Estados Miembros.
• Legislación sustantiva respectiva a los derechos y obligaciones de las
partes privadas que no refieren únicamente a la legislación interna de los
Estados Miembros.
La importancia del Convenio radica, además de ser la fuente unificadora de la
Propiedad Industrial, en ser un marco jurídico internacional que se especializa en
todos los ámbitos de la misma.
La naturaleza jurídica del Convenio de París se ha discutido, por lo que Nava
Negrete en su Tratado sobre Derecho de Marcas estable que “el Convenio de
París es un tratado-ley, es decir, en cada uno de los países unionistas opera como
una ley, y por lo mismo de aplicación obligatoria.”6
En México, la aplicación de este tratado es auto-aplicativa, lo que quiere decir que
se aplica directamente sin la necesidad de crear disposiciones de legislación
nacional para su aplicación.
5 BODENHAUSEN, G.H.C. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (revisado en Estocolmo en 1967). Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial BIRPI, Ginebra, Suiza, 1969. p 10-16 6 NAVA NEGRETE, Op. Cit. p. 591
11
Al respecto de los tratados auto-aplicativos, Jean Combacau y Serge Sur, citados
por Jorge Palacios Treviño, dicen que “globalmente, los Estados pueden
clasificarse en dos grandes categorías: en primer lugar, aquéllos que aceptan
“directamente” las reglas del derecho internacional –los tratados en su caso- en su
orden interno pues basta la simple formalidad de la ratificación seguida de una
publicación en el periódico oficial (“monismo”); en seguida, aquéllos que no las
aceptan sino de una manera “indirecta”, (“dualismo”), es decir, que exigen “una
recepción” de la norma internacional en el orden interno, en general, por medio de
una ley a fin de que aquélla adquiera pleno valor jurídico en el derecho positivo
local”.7
El Convenio de París en materia de marcas tiene cuatro principios fundamentales,
los cuales son:
1. Principio de Trato Nacional (asimilación a los nacionales)
Establecido en el artículo 2 del Convenio de París. Los nacionales de cualquier
País Miembro de la Unión tienen el derecho de ser tratados como nacionales en
los demás Países Miembros. La aplicación de este principio no puede estar sujeta
a tener un domicilio o establecimiento comercial en el Estado donde se solicite
protección.8 Este principio se plasma en dos ejes:
• Los mismos derechos establecidos en leyes nacionales [para todo
nacional de un Estado Miembro de la Unión.]
• Los derechos reconocidos por el Convenio [podrían ejercerse por
todos los nacionales de los Estados Miembros de la Unión.]
7 PALACIOS TREVIÑO, Jorge: Tratados legislación y práctica en México, Universidad
Iberoamericana, 4° ed., México, 2007, p. 185 8 BLAKENEY Michael e ILARDI, Alfredo: “Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883” en International Encyclopaedia of Intellectual Property Treaties, Oxford University Press, Gran Bretaña, 2004, p. 191
12
Artículo 2
Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión
1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos
los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la
propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan
actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los
derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En
consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo
recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando
cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en
el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales
de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de
propiedad industrial.
3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de
cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y
administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la
constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de
propiedad industrial.
Cabe mencionar que el artículo 3, establece que este principio es aplicable a
aquellos nacionales de Estados que no sean miembros del Convenio de París,
siempre que cuenten con un domicilio o tengan un establecimiento comercial real
y efectivo en el territorio de algún País Miembro:
Artículo 3
(Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de
los países de la Unión)
13
Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos
nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén
domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos
y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.
2. Principio de independencia
Regulado en el artículo 6, este principio establece la independencia de registros
entre países miembros de la Unión, es decir, no existe vinculación alguna entre los
registros de marca que tenga un titular en distintos países; no se afectará la
validez de un registro por lo que haya ocurrido en otros países.
Artículo 6
Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la
misma marca en diferentes países
1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de
comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación
nacional.
2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la
Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por
el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país
de origen.
3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será
considerada como independiente de las marcas registradas en los demás
países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.
14
3. Principio de la protección de la marca “tal cual” [tel quel]
Este principio establece que aquel titular que tenga una marca registrada en el
país de origen puede pedir el registro de esa marca para la misma forma y para
proteger los mismos productos y servicios en los distintos países miembros. Este
principio viene consagrado en el artículo 6 quinquies.
Artículo 6quinquies
Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los
demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)
A.
1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país
de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los
demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente
artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir
la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido
por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este
certificado.
2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el
depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio,
y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la
Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el
país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la
Unión (=)
4. Derecho de prioridad
Se establece en el artículo 4. Este principio hace referencia al beneficio que tiene
el unionista a retrotraer los efectos del depósito de la solicitud de marca en un país
15
miembro, es decir, el titular de la marca cuenta con un plazo de 6 meses a partir
del día siguiente de depósito de la solicitud en el país de origen para solicitar el
registro de la marca en otro Estado miembro y se le retrotraigan los efectos a la
fecha de depósito inicial.
Artículo 4
A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad
G. Patentes: division de la solicitud
A.
1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca
de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su
causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un
derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el
presente.
2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que
tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional
de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales
concluidos entre países de la Unión.
3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea
suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en
el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta
solicitud (=)
16
1.3 Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ADPIC)
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G.A.T.T.) era el
único instrumento multilateral que regía el comercio internacional,
especializándose en la reducción de aranceles y eliminación de barreras
comerciales.
Sin embargo, debido a la necesidad y presión de países desarrollados para
conseguir una protección eficaz de los derechos de Propiedad Intelectual, en 1979
comenzaron las negociaciones para incorporar un sector relativo a la propiedad
intelectual en el GATT. Dicha negociaciones concluyeron en la Ronda de Uruguay
en la que se incluyeron nuevos temas objeto de negociación. Entre estos temas se
encontraban los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el comercio (ADPIC).
En 1993 se adoptó el Acta Final del Grupo de Negociación sobre Aspectos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. El 15 de abril de 1994 se
firmó el Acuerdo de Marrakech, por medio del cual se creó la Organización
Mundial del Comercio y junto con ésta el Acuerdo sobre los ADPIC. Ambos
entraron en vigor el primero de enero de 1995. En México, el acta fue aprobada el
13 de julio de 1994 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto
de 1994.
Se considera a este Acuerdo internacional como el más importante, ya que se
encuentra en el sistema jurídico de la Organización Mundial de Comercio y abarca
prácticamente todas las instituciones de la Propiedad Intelectual.
Para Nava Negrete, el hecho de regular la propiedad intelectual en el GATT, tiene
las siguientes ventajas y desventajas9:
9 NAVA NEGRETE, Op. Cit, p. 639
17
Ventajas:
• Salir de la pasividad en la que se encontraba la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).
• Establecer la existencia de un marco de negociación global en el que
podían ofrecerse y obtenerse contrapartidas por el respeto de los derechos
de propiedad industrial.
• Disminuir el riesgo de que se produjese un enfrentamiento entre bloques
de países como en la OMPI.
• Disponer de un mecanismo eficaz para la resolución de conflictos.
Desventajas:
• Falta de personalidad calificado.
• El riesgo de una duplicidad inútil de trabajo en la OMPI y en el GATT.
• El debilitamiento del sistema tradicional apoyado en las grandes
convenciones administradas por la OMPI.
• La posibilidad de que se ponga en peligro el sistema de libre cambio.
El anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la OMC es el relativo a ADPIC.
Cuenta con 73 artículos, de los cuales los primeros ocho regulan cuestiones
relativas a todas las modalidades de Propiedad Intelectual.
La Sección 2 Parte II el ADPIC se refiere a las marcas de fábrica o de comercio y
es completado por lo dispuesto en el Convenio de París, el Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas, el Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas,
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación
Internacional de los elementos figurativos de las marcas.
18
Así, Acuerdo sobre los ADPIC establece los siguientes principios y directrices:
1. Protección mínima
Se establecen lineamientos básicos que las legislaciones de los distintos
Estados pueden ampliar respecto a la protección de los derechos de
propiedad intelectual, es decir, la legislación constituye un mínimo que
puede ser ampliado. Se establece en el artículo 1.1.
Artículo 1
Naturaleza y alcance de las obligaciones
1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente
Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no
estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida
por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja
las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer
libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica
jurídicos.
2. Compatibilidad con otros Tratados Internacionales en materia de Propiedad
Intelectual
Contemplado en el artículo 2.2, este principio establece que ADPIC no
implicará detrimento alguno de las obligaciones que los miembros tengan
entre sí por los distintos Convenios o Tratados Internacionales, por ejemplo,
el Convenio de París.
19
Artículo 2
Convenios sobre Propiedad Intelectual
1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los
Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio
de París (1967).
2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá
en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener
entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la
Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual
respecto de los Circuitos Integrados.
3. Incorporación del acervo de algunos Convenios Internacionales
Por medio de este principio se adoptaron normas de otros tratados
(Convenio de París en materia de marcas) como propias de ADPIC. Esto se
consideró como una solución práctica y realista, con esto se contó con más
apoyo. “Hay que subrayar que habrá Estados que tendrán que respetar las
normas sustantivas de [Convenio de París], sin ser miembros, y por tanto
sin poder participar en las eventuales negociaciones para la modificación de
los mismos”10. Este principio es regulado en el artículo 2.1.
Artículo 2
Convenios sobre propiedad intelectual
1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los
Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio
de París (1967) (=)
10 Ibídem, p. 650
20
4. Principio de trato nacional
Establecido también en el Convenio de París, ADPIC regula este principio
en el artículo 3, estableciendo que los miembros deberán conceder los
mismos derechos y otorgar el mismo trato que a sus nacionales a los de los
demás países miembros. El significado del principio de trato nacional descansa
en el supuesto de permitir a los titulares de derechos obtener el mismo nivel de
protección de la propiedad intelectual que los nacionales, al menos en aquellos
países que proveen dicha protección de la propiedad intelectual.11
Artículo 3
Trato nacional
1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás
Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus
propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad
intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en,
respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna
(1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne
a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo
se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo
Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el
artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del
artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto
en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.
11 Cfr. STOLL, Peter-Tobias, BUSCHE, Jan & AREND, Katrin (eds.): WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; Koninklijke Brill NV; Netherlands, 2009; p. 151.
21
2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en
el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y
administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el
nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro,
solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir
el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles
con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas
no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta
del comercio.
5. Principio de nación más favorecida
Este principio no ha sido regulado por los demás Convenios. El artículo 4
establece que así como no puede haber diferencia de trato entre el nacional
del país y el nacional de otro país miembro, se debe dar el mismo trato a
los nacionales de los distintos países miembros, es decir, se prohíben
discriminaciones entre nacionales de otros países miembros.
Se prevén excepciones, por ejemplo, que deriven de otros acuerdos
internacionales que hayan entrado en vigor antes del Acuerdo.
Artículo 4
Trato de la nación más favorecida
Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda
ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los
nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan
exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
concedidos por un Miembro que:
22
a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia
judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no
limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
b) se hayan otorgado de conformidad con las
disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de
Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del
trato nacional sino del trato dado en otro país;
c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;
d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la
protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor
antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición
de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no
constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los
nacionales de otros Miembros.
6. Principio de transparencia
Consagrado en el artículo 63, se refiere a la publicación o puesta a
disposición de la normativa y resoluciones de aplicación general relativas a
derechos de Propiedad Intelectual por miembros de la OMC.
Artículo 63
Transparencia
1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y
resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos
23
por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo
(existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso
de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando
tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en
un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los
titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se
publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo
que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un
Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.
2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se
hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar
a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El
Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los
Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que
exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes
y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento
de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran
éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier
medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo
a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan
de las disposiciones del artículo 6ter del Convenio de París (1967).
3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una
petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de
la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones
para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o
acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de
propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a
tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé
acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo
24
bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca
de ellos.
4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a
los Miembros a divulgar información confidencial que impida la
aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o
perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas
empresas públicas o privadas.
1.4 Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Desde 1990 se estudió la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con
Estados Unidos en el que también se incluyera Canadá. Con la firma de este
tratado se lograría una mejor integración económica entre los tres países.
Después de varias negociaciones se firmó el TLCAN (Diario Oficial de la
Federación, 8 de diciembre de 1993), entrando en vigor el 1 de enero de 1994.
Gracias a las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano mediante la firma de
este Convenio, se tuvo que reformar y adicionar la legislación mexicana, dando
como resultado la Ley de la Propiedad Industrial de 1994.
Para Roberto Rosas Rodríguez “el tratado es un conjunto de reglas que sirve para
normar los intercambios de capital, mercancías y servicios que, desde hace
tiempo, tienen lugar entre las tres naciones.”12 Anteriormente a la firma del tratado
ya existían esos intercambios, sin embargo, carecían de seguridad pues se regían
por acuerdos que tenían una vigencia limitada, por lo que este acuerdo trinacional
trajo certidumbre a los inversionistas y exportadores, así como apertura de
fronteras, mecanismos para resolver controversias y una disminución arancelaria.
12 ROSAS RODRIGUEZ, Roberto: “Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 107, mayo-agosto 2003, p. 644
25
El capítulo correspondiente a la protección de la propiedad intelectual es el XVII y
el artículo 1708 se refiere a las marcas. Este capítulo es bastante parecido al
Acuerdo sobre los ADPIC, esto debido a que dicho Acuerdo resultaba ser
beneficioso para los intereses de Estados Unidos.
El TLCAN prohíbe el registro de marcas que en la denominación designen
genéricamente los bienes o servicios que la misma proteja, al menos en inglés,
francés y español. Esto fue de gran interés para exportadores mexicanos, pues
muchas veces en Estados Unidos se registraban las denominaciones genéricas, lo
que provocaba que se impidiera la importación de ese producto por tener en su
etiqueta el nombre genérico que un tercero tenía registrado como marca.13
Asimismo, por medio de este Tratado se otorga una adecuada protección y
defensa a los derechos de propiedad intelectual de los nacionales de los tres
países contratantes.
Algunos de las bases establecidas en el TLCAN son los siguientes:
1. Protección ampliada
Al igual que en ADPIC, en el artículo 1702 se prevé la protección ampliada, por la
cual los Estados firmantes podrán tener una legislación interna que amplíe la
protección de los derechos de propiedad intelectual.
13 CRISTIANI, Julio César, “Los Signos Distintivos y la Aplicación Coercitiva de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, en BECERRA RAMIREZ, Manuel: Derecho de la propiedad intelectual, una perspectiva trinacional, Serie H: Estudios de Derecho Internacional Público, No. 26, UNAM, 2000, p. 167
26
Artículo 1702
Protección ampliada
Cada una de las Partes podrá otorgar en su legislación interna protección a
los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en este
Tratado, siempre que tal protección no sea incompatible con este Tratado.
2. Trato Nacional
El principio de trato nacional que viene regulado en el artículo 1703 establece un
trato no menos favorable del que se otorga a los propios nacionales; eliminación
de requisitos para recibir el trato nacional; excepciones en cuanto a
procedimientos administrativos y judiciales; adquisición y conservación de los
derechos conforme a otros compromisos multilaterales concertados bajo los
auspicios de la OMPI.
Artículo 1703
Trato nacional
1. Cada una de las Partes otorgará a los nacionales de otra Parte trato no
menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia
de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual.
En lo que se refiere a los fonogramas, cada una de las Partes otorgará a
los productores y artistas intérpretes o ejecutantes dicho trato, excepto
que cada una de las Partes podrá limitar los derechos de los artistas
intérpretes o ejecutantes de otra Parte respecto a los usos secundarios
de sus fonogramas, a los derechos que sus nacionales reciban en el
territorio de esa otra Parte.
2. Ninguna de las Partes podrá exigir a los titulares de derechos, como
condición para el otorgamiento de trato nacional conforme a este
27
artículo, que cumplan con formalidad o condición alguna para adquirir
derechos de autor y derechos conexos.
3. Cada una de las Partes podrá hacer excepción de lo señalado en el
párrafo 1, respecto a sus procedimientos administrativos y judiciales
para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual,
inclusive cualquier procedimiento que requiera que un nacional de otra
Parte señale un domicilio legal o designe un agente en el territorio de la
Parte, si la excepción está permitida por la Convención pertinente listada
en el Artículo 1701(2) y siempre que tal excepción:
(a) sea necesaria para asegurar el cumplimiento de medidas que no
sean incompatibles con este capítulo; y
(b) no se aplique en forma tal que constituya una restricción encubierta
al comercio.
4. Ninguna de las Partes tendrá conforme a este artículo obligación alguna
relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos
multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual en relación a la adquisición y conservación
de derechos de propiedad intelectual.
3. Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la
competencia
Mediante el artículo 1704 se controla el uso de prácticas por las cuales se abusen
los derechos de propiedad intelectual y sean contrarias a la libre y justa
competencia.
Artículo 1704
28
Control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia
Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las Partes
tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la
concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un
abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la
competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las Partes podrá
adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este
Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o
condiciones.
Este tratado busca uniformar en los países firmantes el procedimiento para
registrar una marca mediante requisitos básicos y generales que simplifiquen las
formalidades de registro y mantenimiento de la marca. Los mínimos establecidos
en el artículo 1708.4 son los siguientes:
Artículo 1708
Marcas
(=)
Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas,
mismo que incluirá:
a) El examen de las solicitudes;
b) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones
que fundamenten la negativa de registro de una marca;
c) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la
notificación;
29
d) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que
haya sido registrada; y
e) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan
solicitar la cancelación del registro de una marca. (=)
1.5 Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas
En la Conferencia de Revisión de Roma del Convenio de París en 1886 se habló
de la posibilidad de obtener protección internacional de marcas mediante una
única solicitud.
Posteriormente en el año 1891 se llevó a cabo la conferencia de Madrid en la que
se revisaría el Convenio de París y en la que se estudiaría en sí al Arreglo, no
como un medio de hacer más eficiente el proceso de registro, sino como un medio
para consolidar al Convenio de París.
El Arreglo, su Reglamento y el Protocolo final fueron ratificados el 15 de junio de
1892 por Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez. Desde su ratificación hasta
1925 el Arreglo de Madrid fue aceptado y ratificado por varios países.
México se adhirió al Arreglo de Madrid el 26 de julio de 1909 y se expidió un
Reglamento para el Registro de las Marcas Internacionales, sin embargo, el
gobierno denunció el Arreglo ante el Gobierno de Suiza, por lo que dejó de estar
vigente en nuestro país desde el 10 de marzo de 1943.
El Arreglo fue objeto de revisión en las conferencias de Bruselas (1897-1900) y
Washington (1911). Una vez consolidado "como instrumento válido y eficaz de
simplificación de las formalidades precisas para la protección de la marca en el
30
ámbito territorial de la Unión particular de Madrid"14, el arreglo tuvo que ir sufriendo
revisiones como consecuencia de su puesta en práctica y las necesidades de
cada momento entre 1925 y 1967, siendo las conferencias de revisión más
importantes: La Haya (1925); Londres (1934); Niza (1957) y Estocolmo (1967) y
fue modificado el 28 de septiembre de 1979.
Por medio de este Arreglo hay una economía procesal para obtener el registro de
marcas en varios países mediante un depósito único en una sola administración
central. Igualmente se busca un beneficio económico al fijar tasas menos elevadas
de las oficinas nacionales, tanto para la solicitud como para la renovación.
El Arreglo de Madrid se sustenta en las siguientes generalidades:
• Las personas que pueden beneficiarse del Arreglo son nacionales de los
Estados miembros del Arreglo y los extranjeros con domicilio o
establecimiento en uno de los Estados conforme a los artículos 2 y 3 del
Convenio de París.
• Con el único depósito ante la Oficina Internacional se tienen los mismos
derechos que si se hubieran hecho los depósitos ante las Oficinas de los
países miembros.
• Se cuenta con el derecho de prioridad de seis meses establecido en el
Convenio de París, según el artículo 4 de Arreglo.
Artículo 4
Efectos del registro internacional
(=)
14 BOTANA AGRA, Manuel: La protección de las marcas internacionales; Marcial Pons, Madrid, 1994. p 23
31
2) Toda marca que haya sido objeto de un registro internacional
gozará del derecho de prioridad establecido por el Artículo 4 del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sin
que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la letra D de
dicho artículo.
• Con base al artículo 6 del Arreglo, hay independencia de la marca nacional
después de los primeros cinco años después a partir del registro
internacional.
Artículo 6
Duración de la validez del registro internacional. Independencia del
registro internacional. Cese de la protección en el país de origen
(=)
2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro
internacional, éste se hace independiente de la marca nacional
previamente registrada en el país de origen, sin perjuicio de las
disposiciones siguientes.
(=)
• De conformidad con el artículo 3 bis del mencionado Arreglo, si así lo
solicita el titular, los países contratantes pueden notificar por escrito al
gobierno suizo que la protección de un registro internacional se extenderá a
dicho país.
Artículo 3bis
«Limitación territorial»
32
1) Cada país contratante podrá, en cualquier momento, notificar por
escrito al Director General de la Organización (llamado en lo
sucesivo el «Director General») que la protección resultante del
registro internacional sólo se extenderá a ese país cuando el titular
de la marca lo solicite expresamente.
2) Tal notificación no surtirá efectos hasta seis meses después de la
fecha de la comunicación que será hecha por el Director General a
los otros países contratantes.
• El registro internacional tiene una vigencia de veinte años, renovables por
periodos iguales indefinidamente, según los artículos 6 y 7 del Arreglo.
Artículo 6
Duración de la validez del registro internacional. Independencia del
registro internacional. Cese de la protección en el país de origen
1) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por
veinte años, con posibilidad de renovación en las condiciones fijadas
en el Artículo 7.
(=)
Artículo 7
Renovación del registro internacional
1) El registro podrá renovarse siempre por un período de veinte años
contados a partir de la expiración del período precedente, mediante
el simple pago de la tasa de base y, cuando así proceda, de las tasas
suplementarias y de los complementos de tasa previstos en el
Artículo 8, párrafo 2).
33
2) La renovación no podrá entrañar ninguna modificación respecto
del registro precedente en el estado en que se encontrara
últimamente.
3) La primera renovación efectuada de conformidad con las
disposiciones del Acta de Niza de 1957 o de la presente Acta deberá
llevar la indicación de las clases de la Clasificación Internacional a
las que corresponde el registro.
4) Seis meses antes de la expiración del plazo de protección, la
Oficina Internacional recordará al titular de la marca y a su
mandatario, mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta
de esa expiración.
5) Se concederá un plazo de gracia de seis meses para la
renovación del registro internacional, mediante el pago de una
sobretasa fijada por el Reglamento.
• Por lo establecido en el artículo 3, se deberán indicar los productos y/o
servicios para los cuales se reivindique la protección de la marca, así como
la clase o clases pertinentes, siguiendo los parámetros del Acuerdo de
Niza, concerniente a la Clasificación Internacional de los Productos y
Servicios.
Artículo 3
Contenido de la solicitud de registro internacional
(=)
2) El depositante deberá indicar los productos o los servicios para los
que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuese
posible, la clase o las clases correspondientes, según la clasificación
34
establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas. Si el depositante no diese esa indicación, la Oficina
Internacional clasificará los productos o los servicios en las clases
correspondientes de dicha Clasificación. La clasificación indicada por
el depositante será objeto de comprobación por parte de la Oficina
Internacional, de acuerdo con la Administración Nacional. En caso de
desacuerdo entre la Administración Nacional y la Oficina
Internacional prevalecerá la opinión de esta última.
(=)
1.6 Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro
Internacional de Marcas
El Protocolo de Madrid (Diario Oficial de la Federación, 8 de febrero de 2013) es
un tratado administrado por la OMPI que junto con el Acuerdo de Madrid hacen el
Sistema de Madrid.
Mediante el Protocolo de Madrid se crea un sistema centralizado que simplifica el
proceso de obtención y mantenimiento de diversos registros de marcas nacionales
en los países miembros.
Ciertos países industrializados y de gran importancia económica, como Estados
Unidos o Inglaterra no eran países contratantes del Arreglo de Madrid y se veía
imposible la adhesión de los mismos a dicho instrumento internaional, debido a la
posibilidad del ataque central o la denegación de la protección dentro de un año,
por lo que la OMPI ha intentado mediante el Protocolo de Madrid hacer los ajustes
y cambios necesarios respecto a las objeciones hechas al citado Arreglo.
En 1986, después de varias discusiones se llegó al acuerdo con la OMPI para
crear un grupo experto con el objeto idear un nuevo sistema de registro
35
internacional de marcas que fuera aceptable para Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y
Grecia, que eran los países de la Unión Europea que más se resistían al Arreglo
de Madrid.
Durante las discusiones preliminares del comité experto se entendió que el nuevo
texto iba a apoyarse en gran medida en el ya existente Arreglo de Madrid, pero al
final se iba a tratar un acuerdo completamente autónomo y no solo una revisión
del Acuerdo. Así, los cuatro países que objetaban el Arreglo y que no eran
miembros de éste, podrían también participar en las negociaciones como parte en
este acuerdo.
En septiembre de 1987 se convino una Conferencia diplomática en 1989, por lo
que el comité preparatorio elaboró un borrador de un documento para la
Conferencia diplomática en el que se abriría la posibilidad de adherirse no solo a
Estados, sino también a organizaciones interestatales que mantuvieran oficinas de
marcas regionales, por lo que se presentó un “propuesta básica” que sirvió como
base para la creación del Protocolo durante la Conferencia diplomática en Madrid
de 1989, la cual se llevó a cabo en un tiempo relativamente corto.
Aun y cuando el Protocolo es un tratado autónomo, tiene como base el texto del
Acuerdo de Madrid.
El 27 de junio de 1989 el Protocolo fue firmado por 18 países: Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Egipto, Francia, Reino Unido, Hungría, Italia, Serbia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Marruecos, Mongolia, Corea, Portugal, Rusia, España, Suiza. Al final
de 1989 Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Mónaco, Holanda, Rumania, Senegal y
Suecia se adhirieron a dicho Protocolo.15 El 1 de diciembre de 1995 entró en vigor.
Las características generales del Protocolo son los siguientes:
15 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8 Consultado el 03 de abril de 2014
36
1. Solicitud o registro base
El artículo 2 establece que la Solicitud internacional se debe basar en una solicitud
pendiente o un registro otorgado para la misma marca en el país de origen.
Artículo 2
Obtención de la protección mediante el registro internacional
1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en
la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido
registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el
solicitante de esa solicitud (denominada en adelante «la solicitud de base»)
o el titular de ese registro (denominado en adelante «el registro de base»),
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la
protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes,
obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en
adelante, respectivamente, «el registro internacional», «el Registro
Internacional», «la Oficina Internacional» y «la Organización»), a condición
de que,
i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un
Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal
Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea
nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un
establecimiento industrial o comercial efectivo Y real, en dicho Estado
contratante;
ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una
organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado
por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea
37
nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté
domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y
real, en el territorio de dicha organización contratante.
(=)
2. Tiempo límite para la denegación
De conformidad con el artículo 5, la Oficina de marcas de cada parte contratante
tiene un plazo de doce o dieciocho meses para expedir la denegación provisional.
Si las oficinas no lo expiden, se entenderá como registrada la marca y contará con
la misma protección que una marca nacional en ese país.
Artículo 5
Denegación e invalidación de los efectos del registro internacional respecto
de ciertas Partes Contratantes
1) Cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte
Contratante a la que la 0ficina Internacional haya notificado una extensión a
esa Parte Contratante, según el Artículo 3ter.1) o 2), de la protección
resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una
notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en
dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Tal denegación
sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del
Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso
de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la
denegación. No obstante, la protección no podrá denegarse, ni siquiera
parcialmente, por el único motivo de que la legislación aplicable sólo
autorice el registro en un número limitado de clases o para un número
limitado de productos o servicios.
38
2) a) Toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su
denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos,
en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde,
sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c), antes del vencimiento
de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión
prevista en el párrafo 1) ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina
Internacional.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), toda Parte Contratante podrá
declarar que, para los registros internacionales efectuados en virtud del
presente Protocolo, el plazo de un año mencionado en el apartado a) será
reemplazado por 18 meses.
(=)
3. Ataque central, independencia y transformación
La validez de los registros nacionales obtenidos mediante el Protocolo, estarán
sujetos por un periodo de cinco años a la validez de la solicitud o registro base,
por lo que si la solicitud o el registro base es negado o cancelado, el registro
internacional serán cancelados de la misma forma, de acuerdo al artículo 6. Si
después de esos cinco años no hay procedimientos pendientes, el registro
internacional se volverá independiente de la solicitud o registro base.
Artículo 6
Duración de la validez del registro internacional; dependencia e
independencia del registro internacional
(=)
2) Al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro
internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del
39
registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso,
sin perjuicio de las disposiciones siguientes.
(=)
Sin embargo, según lo establecido por el artículo 9quinquies del Protocolo de
Madrid, si el registro internacional es cancelado, el titular puede requerir, dentro de
los tres meses siguientes a la fecha de cancelación, que dicho registro
internacional sea transformado en una solicitud nacional conservando la fecha de
prioridad que el registro internacional. El titular debe presentar solicitudes
nacionales de marca en los países en los que desee la protección y los productos
y servicios para los que solicite la marca nacional deben ser los mismos que los
mencionados en la solicitud internacional.
Artículo 9quinquies
Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o
regionales
Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a
solicitud de la oficina de origen en virtud del Artículo 6.4) respecto de la
totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro,
la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud
de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte
Contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido,
dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha
del registro internacional en virtud del Artículo 3.4) o en la fecha de
inscripción de la extensión territorial en virtud del Artículo 3ter.2) y, si el
registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre
y cuando
40
i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado,
ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente
cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro
internacional respecto de la Parte Contratante interesada, y
iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable,
incluyendo los relativos a tasas.
4. Designaciones posteriores
Aún después de haber obtenido el registro internacional, y según el artículo 3ter, el
titular del mismo puede solicitar que la protección se extienda a otros países
miembros, mediante un procedimiento igual al de una nueva solicitud
internacional. Dicha designación posterior es efectiva desde la fecha en que se
inscribe en la Oficina internacional.
Artículo 3ter
Solicitud de «extensión territorial»
1) Toda solicitud de extensión a una Parte Contratante de la protección
resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención
especial en la solicitud internacional.
2) Una solicitud de extensión territorial también podrá formularse con
posterioridad al registro internacional. Tal solicitud deberá presentarse en el
formulario prescrito por el Reglamento. Se inscribirá inmediatamente por la
Oficina Internacional, la que notificará sin demora esta inscripción a la
41
Oficina u Oficinas interesadas. Esta inscripción será publicada en la gaceta
periódica de la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá sus
efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el Registro
Internacional; dejará de ser válida a la extinción del registro internacional al
que se refiera.
5. Renovaciones, cesiones, licencias y otros trámites
De conformidad con los artículos 7, 9 y 9bis, mediante el Protocolo de Madrid
únicamente se requiere que se presente ante la Oficina internacional la solicitud
de renovación, de inscripción de cesión, licencia u otros trámites en lugar de
presentarlo ante cada oficina designada.
Artículo 7
Renovación del registro internacional
1) Todo registro internacional podrá renovarse por un período de diez años
contados a partir de la expiración del período precedente, mediante el
simple pago de la tasa de base y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
8.7), de las tasas suplementarias y de los complementos de tasa previstos
en el Artículo 8.2).
(=)
Artículo 9
Inscripción del cambio de titular de un registro internacional
A solicitud de la persona a cuyo nombre aparezca el registro internacional,
o a solicitud de una Oficina interesada hecha de oficio o a petición de una
persona interesada, la Oficina Internacional inscribirá en el Registro
Internacional todo cambio de titular de dicho registro, respecto de la
totalidad o de algunas de las Partes Contratantes en cuyos territorios surta
efecto dicho registro y respecto de la totalidad o parte de los productos y
42
servicios enumerados en el registro, siempre y cuando el nuevo titular sea
una persona que, en virtud del Artículo 2.1), esté facultada para presentar
solicitudes internacionales.
Artículo 9bis
Inscripción de ciertos aspectos relativos a un registro internacional
La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional
i) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del registro
internacional,
ii) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional
y cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante,
iii) toda limitación, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes
Contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro
internacional,
iv) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional
respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes,
v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a
los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional.
6. Reemplazo de registros nacionales
Si se obtiene mediante el Protocolo el registro de una marca en un país donde ya
se tenía una marca, el registro internacional reemplazará dicho registro nacional,
siempre que los productos y servicios protegidos en el registro nacional también
se protejan mediante el registro internacional, asimismo se requiere que la
designación del país sea posterior al registro a la fecha del registro nacional.
43
El registro nacional permanecerá en la oficina de marcas nacional mientras que el
titular lo mantenga, esto debido a la posibilidad del ataque central.
El artículo 4bis establece lo siguiente:
Artículo 4bis
Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional
1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la
Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro
internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma
persona, se considerará que el registro internacional substituye al registro
nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de
este último, a condición de que
i) la protección resultante del registro internacional se extienda a dicha
Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3ter.1) o 2),
ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o
regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de
dicha Parte Contratante,
iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del registro
nacional o regional.
2) Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a
tomar nota, en su registro, del registro internacional.
44
1.7 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
A continuación se expondrá una breve reseña de la OMPI por ser la Organización
encargada de administrar el Sistema de Madrid, y por lo mismo del Protocolo de
Madrid.
El antecedente de la OMPI se encuentra en las antiguas Uniones Internacionales
para la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y Artística creadas en 1883
y 1886 y que en 1893 se fusionaron para crear “Oficinas Reunidas para la
Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y Artística” (BIRPI).
La sociedad internacional surgió diversos cambios, sobre todo después de la
creación de las Naciones Unidas, por lo que las BIRPI eran consideradas
obsoletas. Esto originó una transformación y a través de un Comité de
Coordinación el gobierno sueco accedió a ser sede de una conferencia
diplomática en Estocolmo. En 1960 la sede la Oficina cambió de Berna a Ginebra.
El 14 de julio 1967 se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
mediante el Convenio de Estocolmo que establece la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual. “Hoy la OMPI es una entidad dinámica integrada por 187
Estados miembros, cuenta con 1238 funcionarios procedentes de 116 países, y su
misión y mandato están en constante evolución.”16 México es miembro desde
1975.
Gracias a un acuerdo entre la Asamblea General de la OMPI y la ONU, tiene la
naturaleza de ser un organismo especializado de la ONU con personalidad jurídica
propia.
16 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html Consultado el 03 de abril de 2014
45
El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
establece en el artículo 3 los fines de la OMPI, que son fomentar la protección de
la propiedad intelectual y asegurar la cooperación administrativa entre las
Uniones.
Artículo 3
Fines de la Organización
Los fines de la Organización son:
(i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo
mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así
proceda, con cualquier otra organización internacional, y
(ii) asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.
Las funciones de dicha organización vienen establecidas en el artículo 4 de dicho
Convenio, el cual establece lo siguiente:
Artículo 4
Funciones
Para alcanzar los fines señalados en el Artículo 3, la Organización, a través
de sus órganos competentes y sin perjuicio de las atribuciones de cada una
de las diversas Uniones:
(i) fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de
la propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones
nacionales sobre esta materia;
46
(ii) se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las
Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión
de Berna;
(iii) podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro
acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad
intelectual, o el participar en esa administración;
(iv) favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a
fomentar la protección de la propiedad intelectual;
(v) prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-
jurídica en el campo de la propiedad intelectual;
(vi) reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la
propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta
materia publicando sus resultados;
(vii) mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la
propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta
materia y publicará los datos relativos a esos registros;
(viii) adoptará todas las demás medidas apropiadas.
La OMPI, al ser la organización intergubernamental internacional en propiedad
intelectual, es la encargada de administrar diversos tratados internacionales sobre
la materia, como lo son el Convenio de París, Arreglo de Madrid, Protocolo de
Madrid, entre otros.
47
La OMPI goza, debido al artículo 12 del Convenio de Estocolmo, en el territorio de
cada Estado miembro la capacidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones,
de conformidad con las leyes del Estado de que se trate.
Artículo 12
Capacidad jurídica; privilegios e inmunidades
(1) La Organización gozará, en el territorio de cada Estado miembro y
conforme a las leyes de ese Estado, de la capacidad jurídica necesaria para
alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.
(=)
La OMPI en su gobierno tiene una estructura cuadripartita y sus órganos de
gobierno principales son: Asamblea General, Conferencia, Comité de
Coordinación y Secretariado Internacional.
Para que un Estado sea miembro de la OMPI debe cumplir con los requisitos
previstos en los artículos 5 y 14 del Convenio de Estocolmo:
Artículo 5
Miembros
(1) Puede ser miembro de la Organización todo Estado que sea miembro de
cualquiera de las Uniones, tal como se definen en el Artículo 2(vii).
(2) Podrá igualmente adquirir la calidad de miembro de la Organización todo
Estado que no sea miembro de cualquiera de las Uniones, a condición de
que:
48
(i) sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos
especializados vinculados a las Naciones Unidas, del Organismo
Internacional de Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, o
(ii) sea invitado por la Asamblea General a ser parte en el presente
Convenio.
Artículo 14
Modalidades para llegar los Estados a ser parte en el Convenio
(1) Los Estados a los que se hace referencia en el Artículo 5 podrán llegar a
ser parte en el presente Convenio y miembros de la Organización,
mediante:
(i) la firma, sin reserva en cuanto a la ratificación, o
(ii) la firma bajo reserva de ratificación, seguida del depósito del instrumento
de ratificación, o
(iii) el depósito de un instrumento de adhesión.
(2) Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Convenio, un
Estado parte en el Convenio de París, en el Convenio de Berna, o en esos
dos Convenios, podrá llegar a ser parte en el presente Convenio si al
mismo tiempo ratifica o se adhiere, o si anteriormente ha ratificado o se ha
adherido, sea a:
el Acta de Estocolmo del Convenio de París en su totalidad o solamente
con la limitación prevista en el Artículo 20.1)b)i) de dicha Acta, o
49
el Acta de Estocolmo del Convenio de Berna en su totalidad o solamente
con la limitación establecida por el Artículo 28.1)b)i) de dicha Acta.
(3) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder
del Director General.
Se deja de ser miembro de la OMPI mediante denuncia o tácitamente. La
denuncia, conforme al artículo 18, se debe hacer mediante notificación al Director
General y surtirá efectos seis meses después de que se haya recibido dicha
notificación; de manera tacita se entenderá en el transcurso de cinco años, tal y
como lo establece el artículo 21.
Artículo 18
Denuncia
(1) Todo Estado miembro podrá denunciar el presente Convenio mediante
notificación dirigida al Director General.
(2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el
Director General haya recibido la notificación.
Artículo 21
Cláusulas transitorias
(=)
(2)
(a) Los Estados que sean miembros de una de las Uniones, pero que
todavía no sean parte en el presente Convenio, podrán, si lo desean,
ejercer durante cinco años, contados desde su entrada en vigor, los mismos
derechos que si fuesen partes en el mismo. Todo Estado que desee ejercer
50
los mencionados derechos depositará ante el Director General una
notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos
Estados serán considerados como miembros de la Asamblea General y de
la Conferencia hasta la expiración de dicho plazo.
(b) A la expiración de ese periodo de cinco años, tales Estados dejarán de
tener derecho de voto en la Asamblea General, en el Comité de
Coordinación y en la Conferencia.
(c) Dichos Estados podrán ejercer nuevamente el derecho de voto, desde el
momento en que lleguen a ser parte en el presente Convenio.
(=)
51
Capítulo II
Generalidades y Antecedentes de las Marcas y su Registro Internacional
52
2.1 Marca
2.1.1 Definición
Se han establecido dos categorías jurídicas para determinar la naturaleza de la
marca; una es la tesis del derecho de personalidad y otra, la tesis del derecho
sobre un bien inmaterial.
La tesis del derecho de personalidad establece una relación jurídico personal entre
el titular y la marca, pues ésta es una manifestación de la actividad creadora del
productor. Se habla de la marca como una denominación de un producto por
elección arbitraria del productor. Esta tesis habla que la marca es inseparable de
la persona, lo que la vuelve intransferible (aunque se habla de una la flexibilidad
de este principio de intransferibilidad de una marca, pues puede ser transferida al
adquirente de la empresa). Igualmente se establece una universalidad de la
marca, que consiste en que ésta no está limitada a un territorio, ya que los
derechos del individuo no están constreñidos a un país.
En lo personal no concuerdo con esta tesis, pues la marca sí debe estar limitada a
un territorio específico, ya que de lo contrario se estarían interviniendo derechos.
Además, las marcas son parte del activo del patrimonio de una persona, ya sea
física o jurídica; en el mercado la marca cuenta con un valor, por lo que siempre
va a estar en posibilidad de ser transmitida por cualquier medio. La marca es un
signo, es un bien inmaterial independiente de su creador. Igualmente, considero
que si la marca es considerada como un derecho personal se perderían las
funciones de la marca, es decir, la indicación de la procedencia y la indicación del
producto, porque en este caso se vincula a la marca con la persona titular en vez
de los productos y servicios que distingue.
Mientras que la tesis del derecho sobre un bien inmaterial establece que la marca
es el "resultado de los esfuerzos y de la capacidad industrial del titular". La marca
53
al ser conocida y reconocida por el público consumidor se convierte en un bien
valioso. Se afirma que la marca puede ser transferida y ésta subsistirá. En cuanto
a la universalidad de la marca, refieren a la existencia de una dependencia de
marcas en cada país, ya que de lo contrario habría una intromisión a Derechos
extranjeros. Se habla de la marca como un elemento accesorio de la empresa.
Esta tesis ha cobrado mayor relevancia y ha sido mayormente aceptada que la
anterior.17
Por lo tanto, la marca no es un bien material susceptible de ser percibido por los
sentidos. La marca es un bien inmaterial que distingue productos y servicios que
se materializa en un signo, entendido este como una representación gráfica, y que
además puede ser reproducido en distintos lugares al mismo momento e
ilimitadamente.18
Los productores, fabricantes y prestadores de servicios se valen de la marca para
distinguir sus productos o servicios del resto de los productos o servicios de la
misma especie ofrecidos en el mercado. La marca en el mercado económico tiene
una función primordial, pues los consumidores se enfrentan a productos con
iguales o similares características o técnicas, pero diferentes en su aspecto
externo o cualitativo, lo que hace que la marca sirva para su diferenciación e
identificación. 19
Por lo tanto, la marca va a distinguir únicamente aquellos productos o servicios
para los cuales fue solicitada lo que conlleva la posibilidad que existan dos o más
titulares con el mismo signo, pero que protejan o distingan diferentes productos o
servicios que no se puedan confundir en el mercado.
17 Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas; Marcial Pons, España, 2004, p.32 A 37. 18 Ibídem, p. 27 19 Ibídem, p. 66
54
Pero la marca va más allá de ser un simple signo distintivo, ya que además de
diferenciar productos y servicios en el mercado, sirve también para que el
consumidor distinga al titular, es decir, al fabricante de productos y/o prestador de
servicios amparados por la marca. Esto conlleva a la reputación, prestigio y fama
del mismo en el mercado.20
Así las cosas, el Diccionario de la Real Academia Española define a la marca
como “Instrumento con que se marca o señala una cosa para diferenciarla de
otras, o para denotar su calidad, peso o tamaño”21. En esta definición claramente
se apunta que la marca sirve para distinguir productos y que muestra su calidad y
cualidades.
Mientras que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro
Góngora, define a la marca como aquellos “Signos utilizados por los industriales,
fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios
capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos,
individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos
o de su misma clase o especie.”22
2.1.2 Definición legal
Considero que Fernández-Nóvoa acierta al establecer que "el definir la marca en
un texto jurídico presenta ventajas: al suministrar un concepto de la marca, la ley
proporciona al intérprete un valioso instrumento que le permite determinar los
signos que pueden constituir una marca".23
Así, la definición de marca en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial
(LPI), establece:
20 Cfr. MAGAÑA RUFINO, José Manuel: Derecho de la Propiedad Industrial en México; Universidad Panamericana & Editorial Porrúa, México, 2011, p. 47 21 Diccionario de la Real Academia Española 22 GÓNGORA PIMENTEL, Genaro: Marcas en Enciclopedia Jurídica Mexicana; tomo V 23 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Op. Cit. p. 38
55
Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.24
“De acuerdo a la definición de la LPI podemos concluir que:
a) La marca debe ser un signo
b) Que ese signo debe ser perceptible visualmente
c) Que su finalidad es diferenciar productos o servicios de una empresa frente
a productos p servicios de otras que concurran en el mercado
d) Que el goodwill o buena calidad, que un productor o prestador de servicios
imprima a su marca gracias al prestigio ganado a través del buen nombre o
publicidad en el mercado, queda fuera de a definición legal de la marca”25
La Ley de la Propiedad Industrial en México establece catálogos sobre los signos
que pueden ser registrados como marcas (artículo 89) y aquellos no pueden serlo
(artículo 90). Igualmente se señalan reglas expresas en la LPI “acerca de las
condiciones de la solicitud del registro de la marca, sea para determinar quién
puede solicitar el registro, bien para saber cómo se solicita, lo mismo que los datos
que han de aportarse en la solicitud, la documentación que debe acompañarse a
la misma y, desde luego, la indicación de la autoridad ante quien debe formularse
la solicitud.”26
Desde 1989 se debe presentar la solicitud en el formato proporcionado por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la
24 Artículo 88, Ley de la Propiedad Industrial 25 MAGAÑA RUFINO, José Manuel: Op. Cit. p. 47 a 48 26 RANGEL MEDINA, David: Panorama del Derecho Mexicano.- Derecho Intelectual; Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial McGraw-Hill, México, 1998, p. 66
56
Propiedad Industrial, así como la Ley de la Propiedad Industrial establecen las
etapas, elementos y requisitos de la solicitud y proceso de registro de una marca.
2.1.3 Clasificación de marcas
Existen diferentes clasificaciones de marca y cada autor da su clasificación, en mi
opinión, es José Manuel Magaña quien da la clasificación más completa de las
marcas, ya que la divide en razón de su forma, destino, titular y conocimiento en el
público consumidor:
• Por su forma:
o Nominativa: “Es la marca que se compone exclusivamente del
nombre con el que el productor identifica el producto o servicio en el
mercado. Esta marca no lleva logotipos o diseños adicionales”27 es
decir, únicamente son formadas por palabras o frases.
o Innominada: “se forma exclusivamente con el diseño o logotipo”. 28
o Mixta: “Es la marca que combina un nombre con un logotipo o
diseño”29. Existe una combinación entre las modalidades.
o Tridimensional: “Figuras en tres dimensiones que diferencian
plenamente un producto o servicio”30, dichas marcas tienen volumen.
Existen nuevos tipos de marcas, como lo son las sonoras, olfativas y táctiles, sin
embargo, hoy en día la mayoría de las legislaciones requieren que la marca sea
representada gráficamente, como la legislación mexicana que no contempla este
27 MAGAÑA RUFINO, José Manuel: Op. Cit. p. 51 28 Ibídem, p. 52 29 Ídem 30 Ídem
57
tipo de marcas, por lo que únicamente se pueden solicitar las marcas arriba
mencionadas.31
• Por el destino de protección:
o Marca de producto: “ampara exclusivamente bienes tangibles.”32
o Marca de servicio: “protección se refiere a intangibles.”33
• Por su titular:
o Persona física: “Una marca puede ser registrada por una o varias
personas físicas. En caso de que el registro sea presentado por 2 o
más solicitantes, se deberán adjuntar las reglas sobre el uso, licencia
y transmisión de derechos de la marca conforme a lo convenido por
los solicitantes.”34
o Persona moral: La marca es solicitada por empresas mercantiles o
asociaciones civiles.35
o Colectividad: “Los grupos de productores, fabricantes, comerciantes
o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de una marca
colectiva para distinguir en el comercio los productos o servicios de
sus miembros de los productos o servicios ofrecidos por terceros.
Ahora bien, el hecho de que la marca se denomine colectiva no
implica que sea propiedad de todos los miembros que conforman tal
colectividad en lo individual, sino que es propiedad exclusiva de la
31 Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA, Op. Cit. p. 41 32 MAGAÑA RUFINO: Op. Cit. p. 54 33 Ídem 34 Ibídem, p. 54 a 55 35 Ibídem p. 55
58
sociedad o asociación, y las personas o sociedades que pertenezcan
a tal colectividad, por ese sólo hecho podrán usar la marca, sin
adquirir derechos de propiedad sobre la misma.”36
David Rangel menciona que dentro de la clasificación de las marcas por su titular
se encuentran las marcas industriales (utilizadas por aquellos productos de la
fabricación propia del titular); marcas de comercio (utilizadas por comerciantes por
ser intermediarios entre fabricantes y consumidores) y marcas de agricultura
(productos agrícolas que directamente ostentan la marca o los ya envasados).37
• Por su conocimiento:
o Marca usual: se refiere a aquella marca que no es conocida o es
poco conocida por el público del sector al que ofrece sus productos o
servicios.38
o Marca notoria: “Es la marca conocida por el sector al cual dirige
principalmente su oferta, pero que no es conocida, o es poco
conocida fuera de ese mercado.”39
o Marca famosa: “Es la marca conocida por la generalidad del público
consumidor.”40
• Por su distintividad:
o Marca distintiva: “Es la marca que no tiene referencia alguna al
concepto, cantidad, destino, componentes, origen o calidad de los
productos o servicios que distingue.”41
36 Ídem 37 CFR. RANGEL MEDINA, Op. Cit. p. 63 38 MAGAÑA RUFINO, Op. Cit. p. 56 39 Ídem 40 Ídem
59
o Marca evocativa: “Es la marca que pretende aludir o insinuar el
concepto, cantidad, destino, componentes, origen o calidad de los
productos o servicios a los que se dirige.”42
o Marca descriptiva: “Refiere el concepto, destino, componentes,
origen o calidad de los productos o servicios que distingue.”
Generalmente, no son registrables.43
2.1.4 Funciones de la marca
La marca tiene diferentes funciones y éstas se pueden englobar en dos: función
indicadora de la procedencia y función indicadora de la calidad.
La función indicadora de la procedencia es considerada como la función primordial
y fundamental de la marca. Desde el siglo XX se adjudica esta función a la marca.
Cumple con un papel informativo, pues los consumidores sabrán al ver la marca
quién es el fabricante o prestador de un determinado producto/servicio; se envía
un mensaje claro de quien es el titular. El conocimiento de la procedencia
empresarial de la marca ayudará en un futuro a los consumidores a elegir qué
productos consumir, es decir, qué marca consumir y poder rastrear su origen; se
garantizará que se obtendrán los mismos productos cada vez que se consuma esa
determinada marca pues "si el derecho sobre la marca confiere al titular la facultad
exclusiva de aplicar el signo a los productos o servicios de la misma clase, es
innegable que todos los productos o servicios de esa clase que ostentan la misma
marca procederán de una misma empresa".44
41 Ibídem p. 57 42 Ídem 43 Ídem 44 FERNÁNDEZ NOVOA, Op. Cit. p. 70
60
La sentencia emitida por la Corte de Justicia de la Unión Europea en el caso
Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basilea, v Centrafarm Vertriebsgesellschaft
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Bentheim, establece claramente en el
apartado 7 que la función esencial de la marca es la identidad del origen del
producto o servicio, para lo cual se lee lo siguiente:
(^) debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es
garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del
producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible,
dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia; que esta garantía
de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar
seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en
una fase anterior de su comercialización, de una intervención, realizada por
un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado al
estado original del producto; (^)45
Esta función pone a la marca como consecuencia lógica de un mundo y una
economía variada, ya que distintos empresarios o prestadores de un mismo
producto/servicio pueden distinguir y proteger el suyo de los demás dando a
entender al público consumidor que es de ellos, y queda ya a elección de ese
público el consumo de una u otra marca.
La función indicadora de calidad se refiere a la asociación natural o lógica que
siempre tendrá el consumidor de ciertas características de los productos o
servicios enlazados con una marca, dichas características pueden ser vagas o
más precisas, pero siempre pondrán una calidad a la marca, ya sea buena, mala o
regular.
45 Corte de Justicia de la Unión Europea, expediente 102/77, 23 de mayo de 1977.
61
Esta función igualmente informará sobre la calidad del producto o servicio y ésta
será generalmente constante,46 lo que ayudará al consumidor en un futuro a saber
si debe o no consumir determinada marca y que podrá esperar de ella.
Esta función lleva implícita la reputación y fama de los titulares que trabajan para
conseguirla y después para mantenerla.
Estas dos funciones primordiales de la marca sin duda van unidas y no se
entiende a la una sin la otra, pues los productos y/o servicios conllevan en sí una
calidad que habla del titular (ya sea fabricante o prestador) que el consumidor
asociará eventualmente y en esta asociación de calidad, el origen empresarial va
implícito.
Carlos Fernández Novoa añade otras dos funciones, que son la función indicadora
del goodwill o reputación y una función publicitaria, sin embargo, consideró que
esas dos funciones están incluidas en la función indicadora de la calidad.
El autor citado, menciona que la función indicadora del goodwill o reputación es la
función más importante desde el punto de vista del titular, ya que la buena fama
entre el público consumidor tiene la consecuencia lógica de que dicho público
tendrá preferencia hacia los productos o servicios protegidos por esa marca que
se verá en la reiteración de consumo de esa marca.
Respecto a la función publicitaria, menciona que se refiere a que la marca vende
los productos, por lo que será en sí el vehículo para crear el goodwill.47
Considero que estas dos funciones se ven englobadas en la función indicadora de
calidad, pues si bien es cierto que la marca llevará implícita una fama respecto al
titular, la buena o la mala fama será consecuencia de la buena o mala calidad de
46 Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA, Op. Cit. p. 73 47 Ibídem p. 76 a 78
62
los productos o servicios protegidos por la marca y la marcará venderá los
productos y creará el goodwill siempre que sea una buena calidad, pues los
consumidores siempre relacionarán calidad y fama.
2.1.5 Principios que rigen a la marca
El conocer los principio ayuda a permitir comprender mejor aquello que se ya se
conoce, este caso, a la marca. Los principios son “el elemento que da cohesión a
una marca.”48
Los principios más reconocidos por la doctrina en el Derecho marcario son dos:
especialidad y territorialidad.
El principio de especialidad de la marca quiere decir que es la marca protegerá un
producto o servicio determinado, es decir, la marca sólo se aplicará a la clase de
productos o servicios para la cual fue solicitada, lo que trae como consecuencia
que cualquier persona puede solicitar una marca igual o semejante para proteger
productos o servicios de otra clase.
Como diría Fernández Novoa, “la marca no estriba en un signo abstractamente
considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de
productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre
un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de
productos o servicios.”49
48 RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos: Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea en “Leggio”, Mayo, 2003 49 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Fundamentos de Derecho de Marcas; Montecorvo, Madrid, 1984, p. 278
63
Este principio se ve reflejado en el artículo 88 de la LPI cuando se refiere que la
marca debe identificar productos y servicios frente a los de su misma especie o
clase.50
El principio de territorialidad se refiere al espacio como una limitante natural de la
marca. “Una marca no es un derecho oponible universalmente”, ya que los
derechos que derivan de la marca no se pueden hacer valen en cualquier parte del
mundo, los efectos jurídicos de la marca estarán limitados a un territorio
determinado que es el territorio nacional; la marca será válida en todas las
regiones, estados o zonas del país, pero no lo será pasando las fronteras del
mismo.
Este principio está presente en la LPI en el artículo 12851 en el cual establece que
la marca deberá usarse en territorio nacional tal como fue registrada.
2.1.6 Derechos y Obligaciones del Titular de la marca
De la lectura de la LPI se pueden concluir una serie de derechos y obligaciones
para el titular de un registro marcario, de los cuales David Rangel hace un
listado52.
Los derechos del titular se pueden resumir en:
a) Derecho al uso exclusivo de la marca (arts. 87 y 126, LPI);
50 Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. 51 Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. 52 RANGEL MEDINA, David, Op. Cit. p. 74 a 78
64
b) Derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de
declaración administrativa de infracción (arts. 187, 188, 189, 215 y 217,
LPI);
c) Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración
administrativa de infracción (arts. 190, 191, 192, 192 bis, y 192 bis I, LPI);
d) Derecho de que el IMPI dicte la resolución administrativa de infracción
previo el desarrollo del procedimiento consistente en el emplazamiento al
presunto infractor y la contestación y pruebas que éste aporte (arts. 193,
194, 197 y 198, 199 LPI);
e) Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca
infractora (art. 199 bis, frac. II, LPI);
f) Derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos
ilegalmente marcados (art. 199 bis, frac. III, LPI)
g) Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente
marcados (art. 199 bis, frac. IV y arts. 211, 212 bis y 212 bis I, LPI);
h) Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis, I,
LPI);
i) Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los
hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de
exclusividad del propietario de la marca registrada (arts. 203 a 209 y 217,
LPI);
j) Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas
establecidas por la ley contra los infractores (art. 214, LPI);
k) Derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca
por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción (art. 221, LPI);
l) Derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y
perjuicios por a violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha
reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de
venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen
una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca (art. 221 bis,
LPI);
65
m) El derecho de solicitar del IMPI la investigación de las infracciones
administrativas (art. 215, LPI);
n) Derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea con carácter
oneroso o a título gratuito (arts. 136, 137, 138 y 139, LPI);
o) Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo (art. 142,
LPI);
p) Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada (arts.
143, 146 y 147, LPI);
q) Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez años
(arts. 95, 133, 134 y 135, LPI);
r) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación
(arts. 154, LPI y 63 RLPI);
s) Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios
concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (art.
155, LPI);
t) Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de
demandas de nulidad, caducidad o cancelación (arts. 192 bis, 193, 194,
196, 197, 198, 199, 199 bis, 199 bis 2, y 199 bis 3, LPI);
u) Derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de
procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de
reincidencia en la infracción de imitación de marca y de falsificación de
marca en forma dolosa y a escala comercial (art. 225 en relación con el art.
223 fracs. I y II, LPI).”
Mientras que las obligaciones consisten en:
a) “Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos
o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin
interrupciones de tres o más años consecutivos. El incumplimiento de esta
obligación trae consigo la caducidad del registro, a menos que existan
66
impedimentos para el uso de la marca, independientes de la voluntad de su
propietario que justifiquen la falta de uso de la marca (art. 130, LPI);
b) Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar
satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que
no alteren su carácter distintivo (art. 128, LPI);
c) Usar la marca precisamente como signo distintivos de los productos o
servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los
mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya
perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o
servicios procederá la cancelación del registro (art. 153, LPI);
d) Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI. Esta
prohibición de usar la marca se decretará cuando su uso sea un elemento
asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso
de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los
bienes y servicios que distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca
la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos
en casos de emergencia nacional (art. 129, LPI). El desacato a esta
prohibición serpa sancionado como infracción administrativa (art. 213, frac.
XIII, LPI);
e) Usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o la letra “R”
únicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131,
LPI). El incumplimiento de esta disposición será sancionado como una
infracción administrativa (art. 213, frac. XXIII, LPI);
f) Aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por
la marca las leyendas “Marca Registrada”, “M.R.” o “R” o por algún otro
medio hacer del conocimiento del público que los productos o servicios se
encuentran protegidos por la marca registrada. El incumplimiento de esta
obligación origina una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas
de la violación del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho
de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de
67
declaración administrativa de infracción de derechos por parte del IMPI (art.
229 en relación con los arts. 199 bis y 199 bis 1, LPI);
g) En los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas
precautorias: “I. comprobar ante dicha autoridad: la violación a su derecho;
que tal violación es inminente; la posibilidad de sufrir un daño irreparable y
el temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. II. Otorgar
fianza, y III. Proporcionar la información necesaria para la identificación de
los bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del
derecho de exclusividad” (art. 199 bis 1, fracs. I, II y III, LPI);
h) Inscribir en el IMPI el documento en que conste la trasmisión de los
derechos que confiere la marca registrada. La consecuencia de no efectuar
dicha inscripción impide que la cesión produzca efectos en perjuicio de
terceros (art. 143, LPI);
i) Inscribir en el IMPI el documento en que conste un gravamen de los
derechos de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito
registral ocasiona que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de
terceros (art. 143, LPI);
j) Inscribir en el IMPI a licencia de uso de la marca registrada. El
incumplimiento de este requisito registral impide que la licencia produzca
efectos en perjuicio de terceros (art. 136, LPI);
k) Antes de la celebración del convenio de franquicia, proporcionar a quien se
la pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su
empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la
misma, y las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la
celebración del contrato (art. 142 LPI 65 RLPI);
l) Inscribir la franquicia en el IMPI. La omisión de este requisito determina que
la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros (art. 142, parte
final, LPI);
m) Renovar el registro de la marca. La falta de renovaciones causa la
caducidad del registro (arts. 133 y 152, frac. I, LPI).”
68
2.2 Marca en el contexto internacional 2.2.1 Definición
Bajo el Protocolo de Madrid no se registran “marcas internacionales” que tienen
validez y son aplicables en los países designados, pues este Protocolo es un
sistema para obtener registros de marcas entre las partes contratantes designadas
por el solicitante, lo que simplifica el proceso de solicitud, registro y mantenimiento
de registros de marcas nacionales.
Siguiendo este sistema, una “solicitud internacional” es presentada ante la oficina
de marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y esta
oficina expide lo que ha sido denominado un “registro internacional”, sin embargo,
éste no se trata de un registro marcario en sí que es válida en distintos países o
jurisdicciones.
La solicitud internacional debe estar basada en una solicitud o registro de la
misma marca solicitada en el país de origen.
Si la oficina internacional considera que la solicitud cumple todos los requisitos
expide un “Registro Internacional” y se notifica a las distintas partes designadas
por el solicitante. Cada oficina de las partes designadas debe tratar este registro
internacional como si fuera una solicitud presentada en la fecha que el registro
internacional se expidió; puede negar la protección de la marca basado en la
legislación doméstica. Si la oficina nacional de marcas llegara a negar debe
notificarlo a la oficina internacional para que ésta a su vez notifique al solicitante.
La validez del registro nacional basado en el registro internacional dependerá en la
validez del registro o solicitud base durante los primeros cinco años de vida de
dicha marca nacional, esto es, el registro internacional con todas sus extensiones
serán cancelados si la solicitud o registro base es negada o cancelada. De ser así
69
el titular puede solicitar que el registro internacional se convierta en solicitud
nacional.
2.3 Procedimiento de registro de marca internacional
2.3.1 Generalidades en el procedimiento de registro de acuerdo con el
Protocolo de Madrid y Arreglo de Madrid
• Formatos: Por regla general se utilizarán formatos oficiales, sin embargo, se
pueden utilizar formularios propios siempre y cuando cumplan ciertos
requisitos. Hay ciertos formularios que la Oficina Internacional pone a
disposición, pero su uso no es obligatorio, por ejemplo, el formato de
renovación de un registro internacional. El artículo 3 del Protocolo de
Madrid establece:
Artículo 3
Solicitud internacional
1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo
deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento (=)
• Plazos: Si se trata de años, vencerá en el año siguiente al que se tome en
consideración, en el mes y día correspondientes al mes y día del
acontecimiento que generó el plazo.
El plazo expresado en meses, vencerá al mes siguiente que se tome en
consideración el mismo número que el día del acontecimiento que ha
originado el plazo.
Si se trata de un plazo de días, se contará a partir del día siguiente a aquél
en el que tuvo lugar el acontecimiento que ha originado el plazo.
70
Así, en la regla 4 del Reglamento Común se puede leer lo siguiente:
Regla 4
Cómputo de los plazos
1) [Plazos expresados en años] Todo plazo expresado en años
vencerá, en el año siguiente al que se tome en consideración, el mes
con el mismo nombre y el día con el mismo número que el mes y el
día del acontecimiento que ha originado el plazo, con la salvedad de
que, cuando ese acontecimiento haya tenido lugar el 29 de febrero y
en el año siguiente al que se tome en consideración febrero tenga 28
días, el plazo vencerá el 28 de febrero.
2) [Plazos expresados en meses] Todo plazo expresado en meses
vencerá, en el mes siguiente al que se tome en consideración, el día
con el mismo número que el día del acontecimiento que ha originado
el plazo, con la salvedad de que, cuando el mes siguiente al que se
tome en consideración no tenga día con el mismo número, el plazo
vencerá el último día de ese mes.
3) [Plazos expresados en días] El cómputo de cualquier plazo
expresado en días correrá a partir del día siguiente a aquél en que el
acontecimiento considerado tuvo lugar, y vencerá en consecuencia.
4) [Vencimiento en un día en que la Oficina Internacional o una
Oficina no estén abiertas al público] Si un plazo expira un día en que
la Oficina Internacional o la Oficina interesada no están abiertas al
público, el plazo vencerá, no obstante lo dispuesto en los párrafos 1)
a 3), el primer día en que la Oficina Internacional o la Oficina
interesada estén de nuevo abiertas al público.
71
5) [Indicación de la fecha de vencimiento] La Oficina Internacional
indicará, en todos los casos en que comunique la existencia de un
plazo, la fecha de vencimiento de aquél, de conformidad con los
párrafos 1) a 3).
• Idiomas: Las solicitudes serán en español, inglés o francés, según lo
permita la oficina de origen. Esto se prevé en la regla 6 del Reglamento
Común:
Regla 6
Idiomas
1) [Solicitud internacional]
Toda solicitud internacional se redactará en español, en francés o en
inglés, según prescriba la Oficina de origen, en el entendimiento de
que esa Oficina puede permitir a los solicitantes elegir entre el
español, el francés y el inglés.
(=)
• Moneda: La regla 35 del Reglamento establece que todos los pagos se
harán en moneda suiza.
Regla 35
Moneda de pago
1) [Obligación de utilizar la moneda suiza] Todos los pagos a la
Oficina Internacional previstos en el presente Reglamento se
efectuarán en moneda suiza, con independencia de que, cuando una
72
Oficina abone las tasas, tal Oficina pueda haber recaudado esas
tasas en otra moneda
(=)
• Mandatario: No se exige calificación profesional, nacionalidad o residencia
alguna para designar un mandatario.
Se puede nombrar en la solicitud internacional, en una designación
posterior o en una solicitud de inscripción de cambio, así como en una
comunicación independiente. La regla 3 regula lo referente al mandatario:
Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional
1) [Mandatario; número de mandatarios]
a) El solicitante o el titular pueden tener un mandatario ante la Oficina
Internacional.
b) El solicitante o el titular sólo podrán tener un mandatario. Cuando
en el nombramiento figuren varios mandatarios, sólo el designado en
primer lugar será considerado mandatario e inscrito como tal.
c) Cuando se haya designado como mandatario ante la Oficina
Internacional a un gabinete u oficina de abogados o de agentes de
patentes o de marcas, se considerará como un solo mandatario.
2) [Nombramiento de mandatario]
a) El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud
internacional o en una designación posterior o una petición.
73
b) El nombramiento de un mandatario se puede efectuar asimismo
en una comunicación independiente, que puede referirse a una o
más solicitudes internacionales especificadas o a uno o más registros
internacionales especificados, del mismo solicitante o titular. Esa
comunicación será presentada a la Oficina Internacional
i) por el solicitante, el titular o el mandatario designado, o
ii) por la Oficina de la Parte Contratante del titular.
La comunicación llevará la firma del solicitante o del titular, o de la
Oficina por cuyo conducto se haya presentado.
• Las solicitudes pueden regirse solo por el Protocolo de Madrid, el Arreglo
de Madrid o ambos sistemas:
Regla 1bis
Designaciones regidas por el Arreglo y designaciones regidas por el
Protocolo
1) [Principio general y excepciones] La designación de una Parte
Contratante quedará regida por el Arreglo o por el Protocolo en
función de que la Parte Contratante haya sido designada en virtud
del Arreglo o en virtud del Protocolo. No obstante,
i) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el
Arreglo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte
Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté
regida por el Arreglo, la designación de esta última pasará a estar
regida por el Protocolo a partir de la fecha en la que el Arreglo deje
74
de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte
Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean
parte en el Protocolo y
ii) en lo que respecta a un registro internacional determinado, si el
Protocolo deja de ser aplicable en las relaciones entre la Parte
Contratante del titular y la Parte Contratante cuya designación esté
regida por el Protocolo, la designación de esta última pasará a estar
regida por el Arreglo a partir de la fecha en la que el Protocolo deje
de ser aplicable, siempre y cuando en esa fecha, tanto la Parte
Contratante del titular como la Parte Contratante designada sean
parte en el Arreglo .
2) [Inscripción] La Oficina Internacional hará constar en el Registro
Internacional una indicación del tratado que rige cada designación.
2.3.2 El procedimiento de registro de acuerdo con el Protocolo de
Madrid
Para poder solicitar un registro internacional bajo el Protocolo de Madrid es
necesario contar previamente con una solicitud (solicitud base) o un registro
(registro base) a nivel nacional.
Generalmente, la solicitud internacional se basará en una sola solicitud base o un
solo registro base, sin embargo cuando el registro o la solicitud no contengan
todos los productos/servicios que se busquen proteger mediante el registro
internacional, la solicitud internacional podrá basarse en varias solicitudes o
registros. Dichas solicitudes o registros deberán estar a nombre del mismo titular o
titulares de la solicitud internacional, así como haberse efectuado ante la misma
Oficina de Origen.
75
La Oficina de Origen se determina libremente por el solicitante mediante tres
factores:
1. Se cuente con un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el
país de dicha oficina;
2. El domicilio del solicitante se encuentre en aquel país; o
3. Sea nacional de ese país.
Lo anterior encuentra sustento en el artículo 2 del Protocolo de Madrid, el cual
establece:
Artículo 2
Obtención de la protección mediante el registro internacional
1) Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en
la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido
registrada en el registro de la Oficina de una Parte Contratante, el
solicitante de esa solicitud (denominada en adelante «la solicitud de base»)
o el titular de ese registro (denominado en adelante «el registro de base»),
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, podrá asegurarse la
protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes,
obteniendo el registro de esa marca en el registro de la Oficina Internacional
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en
adelante, respectivamente, «el registro internacional», «el Registro
Internacional», «la Oficina Internacional» y «la Organización»), a condición
de que,
i) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de un
Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal
76
Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea
nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un
establecimiento industrial o comercial efectivo Y real, en dicho Estado
contratante;
ii) cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una
organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado
por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea
nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté
domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y
real, en el territorio de dicha organización contratante.
La solicitud internacional debe presentarse mediante el formulario denominado
“MM2” en escrito mecanografiado ante la Oficina de Origen, en el caso de México
es el IMPI a través de la Dirección Divisional de Marcas. En caso de no presentar
la solicitud mediante una Oficina de Origen y recurrir directamente a la OMPI, ésta
devolverá a los solicitantes la solicitud sin haber realizado ningún tipo de examen
de la solicitud, ya que se considerará a la misma como improcedente.
Los datos básicos, conforme al artículo 3 del Protocolo, que debe contener la
solicitud internacional son:
• Nombre de la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de Origen,
• Nombre y dirección del solicitante, así como la dirección para la
correspondencia; teléfono, correo electrónico e idioma preferido para la
correspondencia
• Indicar el vínculo por el cual se tiene derecho a presentar una solicitud (si
se cumplen con dos o tres, el solicitante únicamente debe indicar uno de
77
esos vínculos, aunque de así quererlo el solicitante pueden indicarse
varios),
• Nombramiento del mandatario,
• Número de la solicitud base o registro base y la fecha de los mismos,
• Reivindicación de la prioridad,
• Reproducción gráfica y bidimensional de la marca (deberá ser idéntica a la
marca que figure en la solicitud de base o en el registro de base) y
cualquier indicación relativa al signo que constituye la marca,
• Reivindicación del color,
• Productos y servicios para los que se pide la protección, con sus
correspondientes clases.
• Países para los que se solicita la marca internacional,
• Cálculo de tasas.
• Deberá ser firmada por el interesado o su representante. La falta de firma
producirá el desechamiento de plano. La firma podrá ser sustituida por un
sello,
• Certificación y firma de la Oficina de origen.
En algunos países o partes contratantes del Protocolo (Oficinas Designadas) se
solicita información adicional a la solicitud de registro internacional, por lo que es
importante que una vez que se haya decidido en qué países o partes designadas
78
se solicitará el registro internacional, se revise en las Oficinas de Propiedad
Intelectual las peculiaridades en cada Oficina Designada.
Artículo 3
Solicitud internacional
1) Toda solicitud internacional efectuada en virtud del presente Protocolo
deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina
de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud
internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la
certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda.
Además, dicha Oficina indicará,
i) en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud,
ii) en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro,
así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el
registro de base.
La Oficina de origen también indicará la fecha de la solicitud internacional.
2) El solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se
reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o
clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de
Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos Y Servicios para
el Registro de las Marcas. Si el solicitante no facilita esta indicación, la
Oficina Internacional clasificará los productos y servicios en las clases
correspondientes de dicha clasificación. La indicación de las clases dada
por el solicitante se sometará al control de la Oficina Internacional, que lo
ejercerá en asociación con la Oficina de origen. En caso de desacuerdo
79
entre dicha Oficina y la Oficina Internacional, prevalecerá la opinión de esta
última.
3) Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca,
estará obligado a
i) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención
indicando el color o la combinación de colores reivindicada;
ii) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que
se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el
número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.
4) La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas
presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2. El registro
internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud
internacional por la Oficina de origen, a condición de que la solicitud
internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de
dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido
recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que
dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional.
La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las
Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional
serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina
Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud
internacional.
5) Con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas registradas en
el Registro Internacional, cada Oficina recibirá de la Oficina Internacional
cierto número de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a
precio reducido de dicha gaceta, en las condiciones fijadas por la Asamblea
80
mencionada en el Artículo 10 (denominada en adelante «la Asamblea»).
Esta publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes
Contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro
internacional
En algunas Oficinas, como es el caso de México, se requiere pagara tarifas
nacionales directamente a la oficina y en la moneda del país de que se trate; éstas
son independientes de las tarifas a la Oficina Internacional.
Las tasas que se deben pagar a la OMPI se refieren a una tasa básica o de base,
establecida por la Oficina Internacional (OMPI); misma que cambia si la marca
presentada se refiera a una reproducción a color o si es en blanco y negro.
Además de la tasa base, el solicitante deberá pagar una tasa por cada parte
contratante que designe, en razón de lo cual y dependiendo de los países u
organizaciones intergubernamentales, se deberán pagar tasas complementarias
(por cada parte contratante designada) y tasas suplementarias (por cada clase a
partir de la tercera) y/o tasas individuales (los montos dependen de cada parte
contratante que realizó la declaración correspondiente). México optó por esta
forma de pago.
El monto de las tasas a pagar se puede calcular mediante el calculador de tasas
disponible en la página de la Oficina Internacional
(http://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp).
De este modo, el artículo 8 establece las tasas que se deben pagar de la siguiente
manera:
81
Artículo 8
Tasas de solicitud internacional y de registro internacional
1) La Oficina de origen tendrá la facultad de fijar a voluntad y de percibir en
su propio beneficio una tasa que reclamará del solicitante o del titular del
registro internacional en el momento de la presentación de la solicitud
internacional o de la renovación del registro internacional.
2) El registro de una marca en la Oficina Internacional estará sujeto al pago
previo de una tasa internacional que, sin perjuicio de las disposiciones del
párrafo 7)a), comprenderá
i) una tasa básica;
ii) una tasa suplementaria por toda clase de la Clasificación Internacional,
sobre la tercera, en la que se clasifiquen los productos o servicios a los que
se aplique la marca;
iii) un complemento de tasa para toda petición de extensión de la protección
de conformidad con el Artículo 3ter.
(=)
El IMPI al recibir la solicitud internacional para poder certificar la solicitud
internacional procederá con el estudio de certificación de la solicitud internacional,
en el cual se examinará que la solicitud cuente con los siguientes requisitos:
a) Que la solicitud haya sido presentada en el formulario requerido (MM2).
82
b) Que el solicitante tenga derecho a presentar una solicitud internacional
(domicilio, establecimiento industrial o comercial efectivo y real, o
nacionalidad).
c) Que sea igual a la solicitud o registro nacional (solicitud o registro de base)
en cuanto a denominación, diseño y colores si los hubiera, así como los
productos/servicios
d) Que la solicitud internacional contenga la fecha y el número de la solicitud
de base o el registro de base, según corresponda.
e) Que tanto el titular, los números de los registros o solicitudes nacionales en
que se basa la solicitud internacional, la fecha de solicitud de estos últimos,
así como la fecha de concesión o la de prioridad, si esta se reivindicara,
sean idénticos a los de la solicitud o registro de base.
f) Que se presente el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al
estudio de certificación de la solicitud internacional y a la transmisión o
presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos ante la OMPI.
Si terminado el estudio de certificación el Instituto resuelve que la solicitud
internacional o su documentación anexa carece de alguno de los requisitos
anteriormente señalados, requerirá por escrito, por única ocasión, al solicitante
otorgando un plazo de dos meses (y otros dos meses adicionales al amparo del
artículo 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial53) para reponer la
53 Artículo 122 BIS.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior. La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.
83
documentación, complementar la información faltante o aclarar o subsanar los
errores u omisiones en los que hubiese incurrido. En caso de no dar cumplimiento
a lo requerido dentro de los plazos establecidos se tendrá por abandonado el
trámite.
Lo anterior se puede resumir en el siguiente esquema:
La fecha de presentación de la solicitud internacional será aquella en que se haya
presentado la solicitud internacional, siempre y cuando se cumplan con todos los
requisitos mencionados y el IMPI no haya emitido requisitos, de lo contrario, la
fecha de presentación será aquella en la que se cumplan los requisitos dentro de
los plazos.
“Una vez que se reconoce la fecha de presentación, el IMPI certificará que las
indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspondan con aquellas
contenidas en la solicitud de base o el registro de base, y firmará la solicitud para
su envío a la Oficina Internacional. El IMPI notificará al solicitante la fecha en la
que la solicitud internacional fue enviada a la OMPI.”54
54 MORANTE SORIA, Manuel: “El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas en México” en Ars Iuris, Revista del Instituto Panamericano de Jurisprudencia, enero-junio 2013, p.204
84
La Oficina Internacional al recibir la solicitud internacional procederá a su estudio.
En caso de haber irregularidades en dicha solicitud, la OMPI se lo hará saber a la
Oficina de Origen o al solicitante, según sea el responsable de subsanar las
irregularidades.
Existen tres tipos de irregularidades:
• Irregularidades respecto de la clasificación de los productos y servicios;
• Irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios;
• Otras irregularidades.
Las irregularidades respecto de la clasificación de productos y servicios se
subsanan mediante la Oficina Internacional, ya que es la OMPI la responsable de
la clasificación y agrupamiento de los productos y servicios que figuran en la
solicitud internacional, pero siempre le ofrecerá a la Oficina de origen la posibilidad
de intervenir en la clasificación.
Si la Oficina Internacional considera que los productos y servicios no están
agrupados en la clase o clases adecuadas, si esos productos y servicios no van
precedidos del número de la clase o clases correspondientes, o si ese número no
es correcto, la Oficina Internacional formulará su propia propuesta, que notificará a
la Oficina de origen y de la cual enviará una copia al solicitante. Cuando un
producto o servicio en particular pueda clasificarse en más de una clase pero
únicamente haya sido indicado en una de las clases aplicables, la Oficina
Internacional no considerará que se trate de una irregularidad, sino que dará por
supuesto que únicamente se hace referencia al producto o servicio que entra
dentro de esa clase.
85
La Oficina Internacional y la Oficina de origen son responsables íntegramente del
procedimiento que sigue a esa notificación. La información facilitada al solicitante
le permitirá intervenir ante la Oficina de origen. No obstante, la Oficina
Internacional no podrá aceptar propuestas o sugerencias directamente del
solicitante.
La Oficina de origen, aún y cuando no esté obligada a emitir opiniones respecto la
propuesta, tendrá un plazo de tres meses para comunicar su opinión en relación a
la clasificación y agrupamiento propuesto por la OMPI previo pago de las tarifas
correspondientes. Dicha opinión puede estar influenciada o surgir del propio
solicitante. La Oficina Internacional podrá retirar, modificar o confirmar su
propuesta tras considerar esa opinión. La Oficina Internacional lo notificará a la
Oficina de origen y, al mismo tiempo, informará al solicitante y registrará la marca
con la clasificación y el agrupamiento que considere correctos,
independientemente de que la Oficina de origen haya comunicado alguna opinión
sobre la propuesta.
A los dos meses de recibida la notificación por parte de la Oficina de origen y sin
haber respuesta, al OMPI mandará un recordatorio. En este caso el solicitante
deberá intervenir ante la Oficina de origen a fin de verificar si la Oficina tiene
intención de comunicar alguna opinión sobre la propuesta.
En caso que no haya respuesta por parte de la Oficina de origen en los tres meses
siguientes a la notificación se considerará abandonada la solicitud internacional y
se le notificará a la Oficina de origen al mismo tiempo que se le informa al
solicitante.
Este tipo de irregularidades se regulan en la regla 12 del Reglamento Común.
86
Regla 12
Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios
1) [Propuesta de clasificación]
a) Si la Oficina Internacional estima que no se cumplen los requisitos
establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), formulará su propia propuesta de
clasificación y agrupamiento, la notificará a la Oficina de origen e informará
al mismo tiempo al solicitante.
b) En la notificación de la propuesta se hará constar asimismo la cuantía, si
la hubiere, de las tasas adeudadas como consecuencia de la clasificación y
el agrupamiento propuestos.
2) [Diferencia de opinión respecto a la propuesta] La Oficina de origen
puede comunicar a la Oficina Internacional su opinión sobre la clasificación
y el agrupamiento propuestos dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de notificación de la propuesta.
3) [Recordatorio de la propuesta] Si en el plazo de dos meses a partir de la
fecha de notificación mencionada en el párrafo 1)a), la Oficina de origen no
ha comunicado su opinión sobre la clasificación y el agrupamiento
propuestos, la Oficina Internacional enviará a la Oficina de origen y al
solicitante una comunicación en la que reiterará su propuesta. El envío de
esa comunicación no afectará al plazo de tres meses a que se refiere el
párrafo 2).
4) [Retiro de una propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la opinión
comunicada con arreglo al párrafo 2), retira su propuesta, lo notificará en
consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al
solicitante.
87
5) [Modificación de la propuesta] Si la Oficina Internacional, a la luz de la
opinión comunicada con arreglo al párrafo 2), modifica su propuesta, lo
notificará a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante
acerca de tal modificación o de todo cambio resultante en la cuantía a que
se alude en el párrafo 1)b).
6) [Confirmación de la propuesta] Si la Oficina Internacional, no obstante la
opinión mencionada en el párrafo 2), confirma su propuesta, lo notificará en
consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al
solicitante.
Las irregularidades respecto de la indicación de los productos y servicios,
establecidas en la regla 13 del Reglamento, se refieren a alguna expresión
utilizada en la lista de productos y servicios que sea demasiado vaga a efectos de
su clasificación, incomprensible o lingüísticamente incorrecta. De ser así, la
Oficina Internacional se lo notificará a la Oficina de origen e informará al mismo
tiempo al solicitante recomendando que se emplee una expresión diferente o que
se excluya dicha expresión.
La Oficina de origen podrá hacer una propuesta para que se subsane la
irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la notificación, previo pago de
las tasas correspondientes. El solicitante podrá comunicar sus opiniones a la
Oficina de origen o la Oficina podrá solicitar las opiniones del solicitante. Si la
propuesta de la Oficina es aceptable, o si la Oficina acepta las propuestas que
haya podido efectuar la Oficina Internacional, esta última cambiará el término en
consecuencia. Si la propuesta hecha por la Oficina fuese aceptable pero irregular
en cuanto a la clasificación de los productos o servicios, se llevará a cabo el
procedimiento anteriormente citado.
Cuando no se presente ninguna propuesta aceptable a la Oficina Internacional en
el plazo previsto, existen dos posibilidades. Si la Oficina de origen ha indicado la
88
clase en la que considera que debe clasificarse la expresión, la Oficina
Internacional hará constar dicha expresión en el registro internacional tal y como
figura en la solicitud internacional, pero indicando que para la Oficina Internacional
esa expresión es demasiado vaga a efectos de su clasificación, incomprensible o
lingüísticamente incorrecta, según el caso. Sin embargo, si no se hubiese indicado
ninguna clase, la Oficina Internacional suprimirá la expresión y lo notificará en
consecuencia a la Oficina de origen e informará al mismo tiempo al solicitante.
En caso que no haya respuesta por parte de la Oficina de origen en los tres meses
siguientes a la notificación se considerará abandonada la solicitud internacional y
se le notificará a la Oficina de origen al mismo tiempo que se le informa al
solicitante.
Regla 13
Irregularidades respecto a la indicación de los productos y servicios
1) [Comunicación de la irregularidad por la Oficina Internacional a la Oficina
de origen] Si la Oficina Internacional considera que alguno de los productos
y servicios se designa en la solicitud internacional con una expresión
demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o
lingüísticamente incorrecta, lo notificará en consecuencia a la Oficina de
origen e informará al mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, la
Oficina Internacional puede recomendar una expresión sustitutoria o la
supresión de la expresión.
2) [Tiempo otorgado para subsanar la irregularidad]
a) La Oficina de origen puede realizar una propuesta para que se subsane
la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
notificación mencionada en el párrafo 1).
89
b) Si dentro del plazo indicado en el apartado a) no se presenta ninguna
propuesta aceptable a la Oficina Internacional para subsanar la
irregularidad, la Oficina Internacional hará constar en el registro
internacional la expresión que figura en la solicitud internacional, siempre
que la Oficina de origen haya especificado la clase en que dicha expresión
debe incluirse; en el registro internacional constará una indicación en el
sentido de que, a juicio de la Oficina Internacional, esa expresión es
demasiado vaga a efectos de clasificación, incomprensible o
lingüísticamente incorrecta, según proceda. Cuando la Oficina de origen no
haya especificado la clase, la Oficina Internacional suprimirá de oficio la
expresión mencionada, notificará en consecuencia a la Oficina de origen e
informará al mismo tiempo al solicitante.
Hay otro tipo de irregularidades que corresponderá a la Oficina de origen subsanar
y otras que tanto la Oficina como el solicitante tienen derecho a subsanar.
Las irregularidades que debe subsanar la oficina de origen por haber mandado la
solicitud internacional con esas irregularidades son:
a) la solicitud no se ha presentado en el formulario oficial adecuado o no ha sido
mecanografiada o impresa de otro modo, o no ha sido firmada por la Oficina de
origen;
b) en el caso de una solicitud enviada a la Oficina Internacional por fax, no se ha
recibido el original de la página que contiene la marca;
c) irregularidades relativas al derecho del solicitante a presentar la solicitud
internacional;
d) falta uno o más elementos en la solicitud recibida por la Oficina Internacional
90
Las irregularidades subsanables por la Oficina de origen o el solicitante se refieren
a las tasas, en el único caso en que éstas hayan sido abonadas por la Oficina de
Origen. Normalmente, la Oficina de origen dejará que el solicitante escoja cómo ha
de efectuar el pago necesario (ya sea directamente a la Oficina Internacional o por
conducto de la Oficina). Por otra parte, la Oficina podrá pagar la cuantía adeudada
y posteriormente cobrarla al solicitante. Si a los tres meses contados a partir de la
fecha de notificación no se paga el adeudo se considerará como abandonada la
solicitud internacional.
Las irregularidades que debe subsanar el solicitante son aquellas no enlistadas en
los otros tipos de irregularidades y que por lo tanto procede notificar al solicitante
al tiempo que se informa a la Oficina de origen y son causadas por distintas
circunstancias, por ejemplo, cuando la reproducción de la marca no es
suficientemente clara o es insuficiente la cuantía de las tasas abonadas
directamente a la Oficina Internacional por el solicitante o su mandatario. Si a los
tres meses contados a partir de la fecha de notificación no se subsanan dichas
irregularidades se considerará como abandonada la solicitud internacional, salvo
que se trate de la reivindicación de la prioridad, lo que tiene como consecuencia
que dicha prioridad no sea inscrita.
Lo anterior se establece mediante la regla 11.
Regla 11
Irregularidades que no sean las relativas a la clasificación de los productos
y servicios o a su indicación
(=)
2) [Irregularidades que el solicitante debe subsanar]
91
a) Si la Oficina Internacional estima que en la solicitud internacional existen
irregularidades que no sean las mencionadas en los párrafos 3), 4) y 6) y en
las Reglas 12 y 13, notificará esas irregularidades al solicitante e informará
al mismo tiempo a la Oficina de origen.
b) El solicitante puede subsanar esas irregularidades dentro de los tres
meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional las haya
notificado. Si una irregularidad no se subsana dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de notificación de esa irregularidad por la Oficina
Internacional, la solicitud internacional se dará por abandonada, y la Oficina
Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al solicitante y a
la Oficina de origen.
3) [Irregularidad que debe subsanar el solicitante o la Oficina de origen]
a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), cuando la Oficina de origen
haya abonado a la Oficina Internacional las tasas que deben pagarse en
virtud de la Regla 10 y la Oficina Internacional estime que la cuantía de las
tasas percibidas es inferior a la requerida, lo notificará al mismo tiempo a la
Oficina de origen y al solicitante. En la notificación se especificará el importe
por pagar.
b) La Oficina de origen o el solicitante pueden abonar el importe pendiente
de pago en los tres meses siguientes a la fecha de notificación por la
Oficina Internacional. Si ese importe no se abona en el plazo de tres meses
a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado la
irregularidad, la solicitud internacional se dará por abandonada y la Oficina
Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de
origen y al solicitante.
4) [Irregularidades que ha de subsanar la Oficina de origen]
92
a) Si la Oficina Internacional
i) constata que la solicitud internacional no cumple los requisitos
establecidos en la Regla 2 o no se ha presentado en el formulario oficial
prescrito en la Regla 9.2)a),
ii) constata que la solicitud internacional contiene algunas de las
irregularidades mencionadas en la Regla 15.1),
iii) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas
al derecho del solicitante a presentar una solicitud internacional,
iv) considera que la solicitud internacional contiene irregularidades relativas
a la declaración de la Oficina de origen a que se refiere la Regla 9.5)d),
v) [Suprimido]
vi) constata que la solicitud internacional no está firmada por la Oficina de
origen, o
vii) constata que la solicitud internacional no contiene la fecha y el número
de la solicitud de base o el registro de base, según sea el caso, lo notificará
a la Oficina de origen y al mismo tiempo informará de ello al solicitante.
b) La Oficina de origen puede subsanar esas irregularidades dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina
Internacional. Si una irregularidad no se subsana dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la notifique, la solicitud
internacional se dará por abandonada, y la Oficina Internacional notificará
en consecuencia y al mismo tiempo a la Oficina de origen y al solicitante.
93
Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional cumple con los
requisitos exigibles, inscribirá la marca en el Registro Internacional. Asimismo,
notificará el registro internacional a las Oficinas de las Partes Contratantes
designadas, informará a la Oficina de origen y enviará un certificado al titular.
El registro internacional será publicado en la Gaceta de la OMPI.
El procedimiento para obtener un registro internacional se puede resumir de la
siguiente manera:
Una Oficina podrá presentar objeciones si considera que un término es demasiado
amplio o demasiado vago. Dichas objeciones podrán plasmarse en una
denegación parcial, que tendrá como consecuencia la sustitución del término
amplio o vago por uno más adecuado o preciso en la entrada inscrita en el
Registro Internacional, según corresponda a esa Parte Contratante.
Cada Oficina nacional de las partes designadas realizará un estudio de fondo de la
marca propuesta a registro, asimismo tiene derecho a denegar la protección del
registro internacional.
Las Oficinas de las Partes Designadas cuentan con un plazo de un año contado a
partir de la fecha de la notificación del registro internacional o la designación
posterior para enviar a la Oficina Internacional la denegación de la marca del
94
registro internacional, sin embargo lo que se envía en ese plazo es llamado una
“denegación provisional”, es decir, la Oficina que deniega la protección podrá
notificar motivos adicionales con respecto a un determinado registro internacional
en notificaciones posteriores de denegación, siempre que esas notificaciones
posteriores sean enviadas a la Oficina Internacional dentro del plazo de doce
meses, sin embargo el motivo que confirme la denegación debe estar previsto en
una notificación de denegación provisional anterior a la confirmación.
El plazo de un año para la denegación provisional se puede extender a dieciocho
meses cuando una Parte Contratante declare el reemplazo del plazo. Dicha
declaración ha sido efectuada por México por lo que el IMPI cuenta con un plazo
de dieciocho meses para declarar una denegación provisional.
La Oficina de que se trate enviará a la Oficina Internacional la notificación de
denegación en la que la Oficina podrá exponer las razones por las que considera
que no puede conceder la protección en la Parte Contratante en cuestión
(“denegación provisional de oficio”), declarar que no puede conceder protección en
la Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición
(“denegación provisional basada en una oposición”) o ambas cosas a la vez. Una
notificación de denegación sólo debe referirse a un registro internacional.
El Examen de Fondo en el IMPI de una solicitud internacional sigue los mismos
procedimientos y reglamentaciones utilizados por las solicitudes presentadas a
nivel nacional. Se aplicarán los mismos criterios a fin de conceder o negar la
protección solicitada.
En la notificación se deberán indicar todos los motivos en los que se basa la
denegación provisional, junto con una referencia a las correspondientes
disposiciones fundamentales de la legislación; una indicación de los productos y
servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean afectados
por ella; el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar
95
peticiones de revisión de la denegación provisional o de recurso contra ella o para
formular una respuesta a la oposición, y la autoridad a la que deberán presentarse
tales peticiones de revisión o de recurso; también deberá indicarse, cuando
proceda, que dicha petición de revisión o de recurso ha de presentarse por
conducto de un intermediario o de un mandatario que tenga su dirección en el
territorio de la Parte Contratante cuya Oficina ha pronunciado la denegación.
La denegación se inscribirá en el Registro Internacional y será publicada en la
Gaceta indicando si es total o parcial, es decir, si se refiere a todos los productos o
servicios o únicamente a algunos.
Cuando el titular de un registro internacional reciba, por intermedio de la Oficina
Internacional, una notificación de denegación, tendrá los mismos derechos y
dispondrá de los mismos recursos que si la marca hubiera sido registrada
directamente en la Oficina que emitió la notificación de denegación. Por lo tanto,
con respecto a la Parte Contratante de que se trate, el registro internacional será
objeto de los mismos procedimientos que se aplicarían a una solicitud de registro
presentada en la Oficina de esa Parte Contratante.
Al presentar una petición de revisión o un recurso contra una decisión de
denegación o al responder a una oposición, aunque no lo exija la legislación de la
Parte Contratante de que se trate, el titular podrá asesorarse de un abogado local
que esté familiarizado con el derecho y la práctica de la Oficina que pronunció la
denegación. El nombramiento de un mandatario queda completamente al margen
del alcance del Protocolo y el Reglamento y estará regido por el derecho de la
Parte Contratante de que se trate.
La denegación está sujeta los recursos de revisión o apelación respectivos a la
legislación de la Parte Contratante de que se trate.
96
No compete a la Oficina Internacional expresar una opinión en cuanto a la
justificación de una denegación de protección, ni intervenir en modo alguno en la
solución de las cuestiones de fondo que plantee dicha denegación.
Así, de la regla 17 del Reglamento Común se desprende lo siguiente:
Regla 17
Denegación provisional
1) [Notificación de denegación provisional]
a) Una notificación de denegación provisional podrá contener una
declaración dando las razones por las que la Oficina que efectúa la
notificación considera que no puede concederse protección en la Parte
Contratante en cuestión ("denegación provisional de oficio"), o una
declaración en el sentido de que no puede concederse protección en la
Parte Contratante en cuestión porque se ha formulado una oposición
("denegación provisional basada en una oposición"), o ambas
declaraciones.
b) Una notificación de denegación provisional guardará relación con un solo
registro internacional, llevará fecha y estará firmada por la Oficina que la
realiza.
2) [Contenido de la notificación] En una notificación de denegación
provisional figurarán o se indicarán
i) la Oficina que realiza la notificación,
ii) el número del registro internacional, de preferencia acompañado de otras
indicaciones que permitan confirmar la identidad del registro internacional,
97
tales como los elementos verbales de la marca o el número de la solicitud
de base o del registro de base,
iii) [Suprimido]
iv) todos los motivos en que se base la denegación provisional, junto con
una referencia a las correspondientes disposiciones fundamentales de la
legislación,
v) cuando los motivos en que se base la denegación provisional se refieran
a una marca que ha sido objeto de una solicitud o un registro y con la cual
la marca que es objeto de registro internacional parece estar en conflicto, la
fecha y el número del depósito, la fecha de prioridad (si la hubiere), la fecha
y el número del registro (si se conocen), el nombre y la dirección del titular y
una reproducción de la primera marca, junto con la lista de todos los
productos y servicios pertinentes que figuren en la solicitud o en el registro
de la primera marca, en el entendimiento de que dicha lista puede estar
redactada en el idioma de la solicitud o del registro mencionados,
vi) ya sea que las razones en que se basa la denegación provisional afectan
a todos los productos y servicios, o bien una indicación de los productos y
servicios que se vean afectados por la denegación o los que no se vean
afectados por ella,
vii) el plazo, razonable en función de las circunstancias, para presentar
peticiones de revisión de la denegación provisional de oficio o de la
denegación provisional basada en una oposición, o de recurso contra ella y,
según sea el caso, para formular una respuesta a la oposición, de
preferencia con una indicación de la fecha en que venza dicho plazo, y la
autoridad a la que deberán presentarse tales peticiones de revisión, de
recurso o de respuesta, con la indicación, cuando proceda, de que la
petición de revisión, de recurso o de respuesta ha de presentarse por
98
conducto de un mandatario que tenga su dirección en el territorio de la
Parte Contratante cuya oficina ha pronunciado la denegación.
Una vez que se venza el plazo de un año, o dieciocho meses según sea el caso,
el titular sabrá si su marca está protegida en una Parte Contratante determinada o
si existe la posibilidad de que la protección sea denegada.
Cuando la Oficina de cualquier Parte Contratante pasado el plazo no emita opinión
alguna sobre el registro internacional se entenderá que la marca ha quedado
registrada en ese determinado país, lo que es conocido como “aceptación tácita”.
La fecha el registro internacional será la fecha en que la Oficina de origen haya
recibido la solicitud internacional.
Debido a las críticas que ha recibido la aceptación tácita, las partes designadas
pueden enviar una declaración, de carácter facultativo, a la Oficina Internacional
mediante las cuales:
• Declare que se concede la protección a la marca por no existir motivos para
alguna denegación.
• Declare la concesión de la protección tras una denegación provisional, pues
se ha superado dicha denegación.
• Declare que se ha completado el estudio, pero que la marca puede ser
objeto de oposición u observaciones de terceros y la fecha límite para la
presentación de los mismos.
99
2.3.3 Diferencias en el procedimiento de registro del Arreglo de Madrid y
Protocolo de Madrid
El procedimiento de registro entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid es
prácticamente el mismo.
Algunas diferencias entre los procedimientos son:
• Al Protocolo de Madrid se pueden adherir tanto Estados como
Organizaciones Intergubernamentales, mientras que al Arreglo de Madrid
se pueden adherir únicamente Estados.
• Para tener derecho q solicitar el Registro Internacional en el Arreglo de
Madrid la solicitud debe estar basada en un registro previamente otorgado,
mientras que el Protocolo se puede basar en una solicitud o en un registro
ya otorgado.
Cuando buscando el registro conforme al Arreglo de Madrid se solicita con
base a una solicitud se considera que la petición es prematura y se
tramitará de manera distinta, pues la Oficina de origen dejará de lado la
solicitud internacional hasta que haya registrado la marca de base. Se
considerará que la petición ha sido recibida en la fecha en que la marca de
base se inscriba efectivamente en el registro de la Oficina de origen.
• Para determinar la Oficina de origen, según el Protocolo de Madrid se
puede elegir libremente entre los 3 factores, a diferencia del Arreglo de
Madrid que se sigue un orden en los factores, el orden es de la siguiente
manera:
o Se cuente con un establecimiento industrial o comercial efectivo y
real en el país de dicha oficina;
100
o El domicilio del solicitante se encuentre en aquel país; o
o Sea nacional de ese país
Es decir, si se cuenta con un establecimiento industrial efectivo y real, no se
puede solicitar el registro con fundamento en la nacionalidad del
contratante.
• Mientras que en el Protocolo las Partes designadas tienen la posibilidad de
ampliar el plazo de denegación a dieciocho meses, según el Arreglo solo
tienen 12 meses para denegar el registro en ese país.
• Para ambos sistemas el tiempo de dependencia de las solicitudes
presentadas sobre la solicitud inicial es de cinco años, sin embargo el
Protocolo de Madrid prevé la posibilidad de transformar la solicitud
internacional en solicitud nacional, previo cumplimiento de los requisitos
previstos en cada legislación.
• La vigencia del Registro Internacional es diferente; el registro internacional
basado en el Protocolo de Madrid tiene una vigencia de diez años, y si se
sigue el Arreglo de Madrid se tendrá una vigencia de veinte años.
Las diferencias entre ambos procedimientos se resumen en el siguiente cuadro
comparativo:
101
Capítulo III
Análisis jurídico del registro internacional
102
3.1 Efectos del registro internacional
Los efectos del registro internacional, de conformidad con el artículo 4 del
Protocolo de Madrid, se extienden a las partes designadas por el titular en la
solicitud internacional a partir de la fecha de otorgamiento del mismo y se
protegerá a la marca como si ésta hubiera sido registrada en la oficina nacional.
Así, Manuel Lobato sostiene que “la marca internacional obtenida merced al
Protocolo se equipara a una marca nacional en las Partes contratantes, se
produce también la sustitución de los eventuales registros nacionales anteriores al
internacional.”55
Artículo 4
Efectos del registro internacional
1)
a) A partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuados con arreglo
a lo dispuesto en los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada
una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca
hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte
Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina
Internacional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.1) y 2), o si
una denegación notificada de conformidad con dicho artículo se hubiese
retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante
interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa
marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante.
55 LOBATO Manuel: Comentario a la ley 17/2001, de Marcas. Ed. Thomson Civitas, 2 ed., 2007, Pamplona, p. 1029
103
b) La indicación de las clases de productos y servicios prevista en el
Artículo 3 no obligará a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación
de la amplitud de la proteción de la marca.
2) Todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido
por el Artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, sin que sea necesario cumplir las formalidades previstas en la
letra D de dicho artículo.
Así las cosas, se debe abordar en primer término el tipo de efectos de una marca
registrada en México que se pueden agrupar en tres:
a) Distinción de productos y servicios.
b) Derecho exclusivo de uso.
c) Derecho a prohibir el uso a terceros no autorizados.
El principal efecto del registro de una marca es la distinción de productos y
servicios de los industriales, comerciantes o prestadores de servicios. Por lo tanto,
a través de la marca se identifica un producto o servicio de otro de la misma
naturaleza o especie.
Hay que añadir, que para Jorge Otamendi “la función distintiva le permite al
consumidor comprar lo que quiere. Sin marcas, el público no podrá distinguir los
buenos productos de los malos”.56
Además, “el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que
tiene para poder ser marca”57. Dicho poder es acorde a los productos o servicios
que va a distinguir.
56 OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas; 6ª ed. Ed. Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006, p. 1 57 Ibídem p. 21
104
Respecto a la función distintiva de la marca la Suprema Corte de Justicia de la
Nación estableció en la Contradicción de Tesis 471/2009 que “la principal función
de una marca, es la de servir como elemento de identificación de los respectivos
satisfactores que genera el sistema económico productivo, a fin de que el
consumidor pueda seleccionar el de su preferencia, de tal manera que la
protección de una marca se limita a salvaguardar el uso de ésta.”
Otro efecto fundamental es el derecho conferido al titular a utilizar de forma
exclusiva la marca, establecido en el artículo 87.
Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se
obtiene mediante su registro en el Instituto.
Sin embargo, este derecho está “limitado” por el artículo 128 de la LPI en el que
establece que las marcas deben utilizarse en territorio nacional y tal y como fue
registrada, sin cambiar o alterar su carácter distintivo:
Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue
registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
Al respecto, Otamendi señala que “la marca registrada confiere el derecho
exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa
marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar
ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el
registro marcario.”58
58 Ibídem, p. 17-18
105
Además, respecto al derecho de propiedad que existe sobre el signo distintivo hay
que destacar que “la marca registrada es una propiedad para su titular y como tal
puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente
transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título
gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de
franquicia (franchising) es una forma muy habitual de explotación marcaria que
permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría
lograr”.59
El tercer efecto se puede leer de manera positiva o negativa, de manera positiva
se refiere a la exclusividad de la marca, mientras que la forma negativa es el ius
prohibendi que se refiere al derecho del titular de una marca de prohibir la
utilización de la marca a terceros sin autorización.60 Este derecho es la
consecuencia inmediata de la exclusividad de la marca concedida por el registro
de la misma, por lo tanto el titular de la marca cuenta con medios de defensa
contra los terceros que intenten violar dicha exclusividad.
La exclusividad referida consiste en la posibilidad de impedir cualquier uso de una
marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor
respecto a los productos y servicios para los que fue registrada y causen daño al
titular de la marca, por ejemplo la falsificación. Algunas de estas infracciones son
consideradas en la mayoría de las legislaciones como delitos marcarios.
Se puede afirmar que los efectos del registro internacional son semejantes al
realizado en territorio nacional. Al fin y al cabo, lo que se busca es que en los
países designados se logren distinguir los productos o servicios que ampara la
marca, otorgar el uso exclusivo de la misma y prohibir el uso no autorizado del
signo distintivo registrado.
59 Idem, 60 Cfr. LOBATO, Op. Cit. p. 573
106
3.1.1 Invalidación y restricción de derecho en una Parte
Designada
Una vez obtenido el registro internacional y el registro en las Partes Designadas,
existe la posibilidad que de conformidad con la legislación de la Parte Designada
se invalide la marca registrada o se restrinja el derecho del titular a disponer del
registro internacional.
La invalidación es “toda decisión de una autoridad competente de una Parte
Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de
esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos
de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte
Contratante”61.
El procedimiento relativo a la invalidación y el derecho sustantivo que la soporte
será el derecho nacional y la práctica de la Parte Designada que se trate, por lo
que serán los mismos que se apliquen a las marcas nacionales registradas ante la
Oficina respectiva.
Hay que destacar que no se podrán declarar inválidos los efectos de un registro
internacional sin que se le haya dado oportunidad al titular del registro de defender
y hacer valer su derecho.
Todo el procedimiento se llevará a cabo entre el titular del registro, la parte que
haya interpuesto la acción de invalidación y la autoridad competente. Si los efectos
de un registro son invalidados y la resolución no puede ser objeto de recurso, la
Oficina de la Parte se lo notificará a la Oficina Internacional (así como la fecha en
que surta efecto), y ésta inscribirá la invalidación en el Registro Internacional e
informará al titular y a la Oficina de Origen, para después publicar la invalidación
en la Gaceta.
61 Guía para el registro internacional de marcas de la OMPI.
107
Lo referente a la restricción del derecho del titular a disponer del registro
internacional, será comunicado a la OMPI, ya sea por parte del titular del registro o
de la Oficina de la Parte Contratante del titular, para que se proceda con la
inscripción en el registro internacional, se informe al titular y a la Oficinas de la
Parte Contratante y las Partes designadas de que se trate y se publicará en la
Gaceta.
La restricción podrá ser respecto a la totalidad del registro internacional o
únicamente respecto de algunas de las Partes designadas.
3.2 Problemática de la incorporación del régimen del registro
internacional
3.2.1 Modificaciones normativas
3.2.1.1 Procedimiento de oposición
Según Garza Vite “los procedimientos de oposición pueden ser definidos como
aquellos que ofrecen a terceras partes la oportunidad de impedir el registro de un
signo distintivo dentro de un plazo razonable y en el que se alegará al menos una
de las prohibiciones legales de registro reconocida por la legislación doméstica.
Estos procedimientos de oposición se encuentran sumamente ligados al
procedimiento de registro, pudiendo formar parte de su proceso inicial –oposición
antes del registro- o una vez concluido éste –oposición después del registro.”62
Bajo el sistema de oposición, la oficina de marcas debe publicar todas las
solicitudes de marca que se encuentren en trámite antes de su registro para que
62 GARZA VITE, Juan Ángel: “Sistema de Oposiciones en México: ¿una necesidad?” en http://www.vtc.com.mx/wp-content/uploads/2013/01/Sistema-de-Oposiciones-en-M%C3%A9xico.pdf Consultado el 23 de abril de 2014.
108
terceros presenten argumentos, dentro de un plazo establecido, a la Autoridad
para que ésta niegue la concesión del registro.
Así se puede afirmar que la oposición es “un trámite de carácter impugnatorio, en
garantía de los titulares de los derechos anteriores que puedan resultar
perjudicados por el registro de la nueva solicitud de marca.”63
Existen dos sistemas de oposición: anterior al examen de fondo y posterior al
examen de fondo. En cualquiera de los dos sistemas, si existe controversia
respecto al registro de la marca, ésta no se otorgará hasta que no se haya
resuelto el procedimiento
La oposición debe presentarla una persona interesada, es decir, que el acto
administrativo incida en su esfera jurídica, y debe tener como fundamento algún
impedimento legal.
Manuel Lobato sostiene que “la oposición a la solicitud de marca debe presentarse
en un documento en el que se formulen razonadamente los motivos de la
oposición dentro del plazo reglamentariamente establecido. Basta con que se
formule la oposición dentro del plazo y en dicho plazo se abone la tasa
reglamentariamente establecida. Es frecuente en la práctica que, después de
formulada la oposición y una vez vencido el plazo, el oponente presente
alegaciones complementarias para confirmar la oposición defendida.”64
Algunos elementos que debe contar un escrito de oposición son:
• Número de solicitud de marca, nombre de titular y fecha de publicación;
63 BARBERO CHECO, José Luis: “Artículo 19 Oposiciones y observaciones de terceros”; en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (director) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio: Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo I (Artículos 1 a 50); 2ª edición, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008; p. 390. 64 LOBATO, Op. Cit. p. 477
109
• Clase y productos/servicios para los que se solicitó la marca;
• Nombre y dirección de quien presenta la oposición y nombre y dirección del
representante, si es que se cuenta con él;
• Fundamento y razón de la oposición (por ejemplo, si se basa en una marca
anterior);
• Firma
• Comprobante de pago
En algunas legislaciones, como la española, se hace una distinción entre
oposiciones y observaciones de terceros. La oposición se presenta por persona
interesada que se vuelve parte del procedimiento; en las observaciones de tercero
el que presenta no se vuelve parte del procedimiento y generalmente no hay
respuesta por parte de la oficina de marcas, sino que únicamente se comunica a la
autoridad información que puede servir para negar el registro de la marca.
Todos los Estados contratantes del Protocolo de Madrid menos México cuentan
con esta figura en sus legislaciones, por lo que un registro internacional puede ser
sujeto a oposición en una Parte designada; tan es así, que tanto el Protocolo como
el “Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional e
Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo”, consideran el procedimiento
de oposición.
Un claro ejemplo de lo anterior es la Regla 18bis del mencionado Reglamento, en
la que se establece el aviso que se puede enviar a la OMPI donde se comunique
que se ha completado el estudio, pero que la marca puede ser objeto de oposición
u observaciones de terceros y la fecha límite para la presentación de los mismos:
110
Regla 18bis
Situación provisional de una marca en una Parte Contratante designada
1) [Examen de oficio completado, pero existe la posibilidad de oposición o
de observaciones por terceros]
a) La Oficina que no haya comunicado una notificación de denegación
provisional podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro del plazo aplicable
en virtud del Artículo 5.2) del Arreglo o el Artículo 5.2)a) o b) del Protocolo,
una declaración en la que conste que se ha completado el examen de oficio
y que la Oficina no ha encontrado motivos de denegación, pero que la
protección de la marca todavía puede ser objeto de oposición o de
observaciones por terceros, junto con una indicación de la fecha límite para
la presentación de tales oposiciones u observaciones.
En México estos procedimientos no están regulados y hay quienes consideran que
se trata de una actitud “egoísta” por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial al no permitir que terceros, que pueden ver vulnerados sus derechos,
intervengan en el procedimiento de registro sino hasta después de haberse
obtenido el registro pueden iniciar un procedimiento de nulidad65.
3.2.1.2 Tarifas
Las tarifas que se deben pagar respecto a una solicitud internacional a la Oficina
Internacional se efectuarán en moneda suiza (francos suizos) de acuerdo a las
Tasas fijadas por la Oficina y, en el caso en que proceda, las tasas individuales
fijadas por cada Parte Contratante interesada.
Las tasas se abonarán directamente a la OMPI, sin embargo, la Oficina de origen
puede aceptar recaudar y entregar las tasas a la Oficina Internacional, en cuyo
65 Cfr.GARZA VITE, Op. Cit. Consultado el 23 de abril de 2014.
111
caso el solicitante puede decidir el medio de pago (ya sea directamente a la OMPI
o por medio de una Oficina). En el caso de México, se debe pagar directamente a
la Oficina Internacional.
Además de las tasas internacionales, en ciertos países se deberán abonar tarifas
nacionales en la moneda nacional de dicho Estados, en México se deben pagar
tarifas nacionales las cuales se resumen en:
• Por concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud
internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y
• Por concepto del artículo 36b)2 por la transmisión o presentación de
solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites
internacionales ante la Oficina Internacional. 66
Como se ha mencionado, la tarifa base que se debe pagar a la OMPI dependerá
de si la marca que se busca registrar presente una reproducción a color o no.
Además de la tarifa base, se debe pagar una tasa complementaria (más una tasa
suplementaria por cada clase a partir de la tercera) o una tasa individual por cada
parte que se designe. Es decir, dependiendo del país u organización que se trate,
se deberá pagar una tasa complementaria por cada parte contratante (más tasas
suplementarias cuando aplique) y/o tasas individuales que dependerán de cada
parte contratante.
Las tasas a pagar son las siguientes67:
66 ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2013. 67 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: ¿Qué es el Sistema de Madrid? En: http://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html Consultado el 28 de abril de 2014
112
Concepto Francos
Cuando no se presente ninguna reproducción de
la marca en color 653
Cuando se presente alguna reproducción de la
marca en color 903
Tasa suplementaria por cada clase de productos
y servicios que exceda la tercera, excepto si
únicamente se designan Partes Contratantes
respecto de las cuales se deban pagar tasas
individuales
100
Complemento de tasa por la designación de cada
Parte Contratante designada, excepto si la Parte
Contratante designada es una Parte Contratante
respecto de la cual se deba pagar una tasa
individual
100
Tasa individual por la designación de cada Parte
Contratante designada respecto de la cual se
debe pagar una tasa individual la cuantía de la
tasa individual
Es determinada por cada Parte
contratante
México, junto con Armenia, Australia, Bahréin, Belarús, Benelux, Bulgaria, China,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos de América, Estonia, Filipinas,
Finlandia, Georgia, Ghana, Grecia, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,
Kirguistán, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Reino Unido, República Árabe Siria,
República de Corea, República de Moldova, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza,
Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Uzbekistán,
Vietnam, optó por el pago de tasas individuales.68
68 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Declaraciones que las partes contratantes pueden efectuar en virtud del Arreglo de Madrid, del Protocolo de Madrid y del Reglamento Común” en http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/remarks/declarations.html Consultado el 28 de abril de 2014
113
La Oficina Internacional en la parte relativa al Sistema de Madrid de su página web
cuenta con calculador de tasas, con el cual se puede saber el monto total exacto a
pagar.
3.3 Transformación de un registro internacional
La transformación de un registro internacional a una o varias solicitudes
nacionales es consecuencia de la dependencia que existe entre el registro
internacional y el nacional. Ésta se refiere a la posibilidad que tiene el titular del
registro internacional de efectuar, cuando el registro internacional es cancelado,
una solicitud de registro de la misma marca respecto a los productos o servicios
protegidos por el registro nacional en las Oficinas nacionales de las Partes
Contratantes.
Mediante la transformación, la nueva solicitud producto de la misma tendrá el
tratamiento como si hubiera sido presentada, como solicitud nacional, en la fecha
del registro internacional. Incluso, si el registro internacional reivindica una
prioridad, la solicitud nacional seguirá con los beneficios de dicha prioridad.
La transformación tendrá lugar en las Partes designadas del registro internacional,
siempre y cuando el registro no haya sido objeto de una denegación o invalidación
y solo se podrá efectuar cuando el registro internacional se haya cancelado a
petición de la Oficina de origen, nunca si fue cancelado por petición del titular.
El titular que quiera beneficiarse de la transformación deberá presentar la solicitud
dentro de los tres meses seguidos a la cancelación del registro internacional y
deberá proteger los productos y servicios contenidos en el registro internacional.
La solicitud que resulte de una transformación se deberá presentar ante la Oficina
local de la Parte Contratante que se trate y deberá cumplir con los requisitos y
formalidades que la legislación local prevea para que surta efecto la
transformación. Esta presentación no está regida por el Protocolo o su
114
Reglamento, pues se transforma en una solicitud nacional ordinaria. Además de
los requisitos nacionales se incluirá lo siguiente:
a) una declaración en el sentido de que la solicitud se efectúa en vía de la
transformación,
b) el número del registro internacional cancelado,
c) la fecha de ese registro internacional o, en su caso, la fecha de
inscripción de la extensión territorial efectuada posteriormente al registro
internacional,
d) la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional,
e) en su caso, la fecha de cualquier prioridad69
Respecto a las tasas, cada oficina de las Partes Contratantes podrá exigir el pago
de las mismas por concepto de solicitud y cualquier otra exigida en dicha
legislación. Si dicho país recibió tasas individuales, como es el caso de México,
puede reducir de las nuevas tasas aquellas ya recibidas.
En caso de que el registro internacional se cancele con anterioridad a que quede
protegida en la Parte Contratante, el procedimiento o actos llevado a cabo con el
fin de obtener el registro serán considerados como hechos a favor de la solicitud
resultante de la transformación.
Esta transformación está regulada por el artículo 9quinquies del Protocolo de
Madrid:
69 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Disposiciones Tipo Sobre la Transformación de un Registro Internacional en Solicitud Nacional (O Regional) en: http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/contracting_parties/pdf/model_transformation.pdf Consultado el 30 de mayo de 2014
115
Artículo 9quinquies
Transformación de un registro internacional en solicitudes nacionales o
regionales
Cuando, en el caso en que un registro internacional sea cancelado a
solicitud de la oficina de origen en virtud del Artículo 6.4) respecto de la
totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en dicho registro,
la persona que era el titular del registro internacional presente una solicitud
de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte
Contratante en el territorio en el que el registro internacional era válido,
dicha solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha
del registro internacional en virtud del Artículo 3.4) o en la fecha de
inscripción de la extensión territorial en virtud del Artículo 3ter.2) y, si el
registro internacional tenía prioridad, gozará de la misma prioridad, siempre
y cuando
i) dicha solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a
partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado,
ii) los productos y servicios enumerados en la solicitud estén realmente
cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro
internacional respecto de la Parte Contratante interesada, y
iii) dicha solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable,
incluyendo los relativos a tasas.
3.4 Sustitución de un registro nacional
Un registro internacional puede sustituir a un registro nacional previo de una Parte
designada. Con esta sustitución los derechos adquiridos por dicho registro
116
nacional no se modifican, por ejemplo, se respetará la prioridad del registro
nacional o la fecha de primer uso, si es que hay.
Esta figura, común en todo el Sistema de Madrid, se adoptó e incluyó en el texto
del Arreglo de Madrid en la Conferencia de Bruselas, que se celebró el 14 de
diciembre de 1900. La razón de la misma es la “posibilidad de que una Oficina de
una Parte Contratante pudiese denegar un registro internacional alegando que la
marca en cuestión ya gozaba de protección a escala nacional en el territorio de
que se tratase. Esta circunstancia habría mermado considerablemente la eficacia
del Sistema de Madrid de registro internacional de marcas.”70
Para que opere la sustitución se deben cumplir los siguientes requisitos:
• “Tanto el registro nacional o regional como el registro internacional estén a
nombre del mismo titular;
• La protección del registro internacional se extienda a dicha Parte
Contratante;
• Todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o
regional estén enumerados asimismo en el registro internacional respecto
de dicha Parte Contratante;
• La lista de productos y servicios del registro internacional no tiene por qué
ser idéntica, es decir, podrá ser más amplia pero no más limitada que el
registro nacional. Los nombres utilizados en el registro internacional
deberán ser equivalentes, al menos en cuanto a su significado;
70
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Sustitución: Objetivos en http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/members/pdf/background.pdf Consultado el 05 de junio de 2014
117
• La extensión del registro internacional a dicha Parte Contratante (que podrá
ser una designación posterior) surta efecto después de la fecha del registro
nacional o regional.”71
La sustitución operará de forma automática, sin que el titular del registro lo solicite
expresamente, sin embargo, el titular puede solicitar que se tome nota en el
registro internacional para que los terceros tengan conocimiento de la sustitución.
Si el titular hace esta solicitud, la Oficina de la Parte de que se trate notificará a la
OMPI de la misma, así como todos los derechos que contenía el registro nacional,
por ejemplo la prioridad, así como los productos y servicios que proteja el registro
nacional, cuando la protección del registro internacional sea más amplio. La
Oficina Internacional deberá publicar lo anterior en la Gaceta.
Del mismo modo, debido a la dependencia que existe entre el registro
internacional y el registro base, durante ese periodo (5 años) se debe renovar el
registro nacional. La sustitución no suspende al registro nacional; permanecerá
con todos los derechos que le fueron conferidos, siempre y cuando el titular lo
renueve.
El fundamento de la sustitución es el artículo 4bis del Protocolo de Madrid.
También se hace referencia a la sustitución en la regla 21 del Reglamento Común
del Arreglo y del Protocolo:
Artículo 4bis
Substitución de un registro nacional o regional por un registro internacional
1) Cuando una marca que es objeto de un registro nacional o regional en la
Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro
internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma
71 Guía para el registro internacional de marcas de la OMPI.
118
persona, se considerará que el registro internacional substituye al registro
nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de
este último, a condición de que
i) la protección resultante del registro internacional se extienda a
dicha Parte Contratante, según lo dispuesto en el Artículo 3ter.1) o 2),
ii) todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional
o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto
de dicha Parte Contratante,
iii) la extensión mencionada surta efecto después de la fecha del
registro nacional o regional.
2) Previa petición, la Oficina mencionada en el párrafo 1) estará obligada a
tomar nota, en su registro, del registro internacional.
Regla 21
Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional
(reglamento)
1) [Notificación] Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 4bis.2) del Arreglo o en el Artículo 4bis.2) del Protocolo, la Oficina
de una Parte Contratante designada haya tomado nota en su registro, a raíz
de una petición formulada directamente por el titular en esa Oficina, de que
se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional,
dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa
notificación se indicará
i) el número del registro internacional correspondiente,
119
ii) cuando la sustitución afecte sólo a uno o algunos de los productos
y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y
servicios, y
iii) la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro
y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se
haya sustituido por el registro internacional.
Toda información relativa a otros derechos adquiridos en virtud de
ese registro nacional o regional podrá ser incluida también en la notificación
en la forma acordada por la Oficina Internacional y la Oficina interesada.
2) [Inscripción]
a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional las
indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) e informará en
consecuencia al titular.
b) Las indicaciones notificadas en virtud del párrafo 1) se inscribirán
en la fecha de recepción por la Oficina Internacional de una notificación que
cumpla con los requisitos exigibles.
3.5 Designación Posterior
El titular de un registro internacional puede ampliar el ámbito geográfico de
protección de su marca en función de sus necesidades comerciales, los efectos de
un registro internacional pueden extenderse a una Parte Contratante no incluida
en la solicitud internacional mediante la presentación de una designación
posterior.72
72 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: ¿Qué es el Sistema de Madrid? En: http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Procedimiento5.html Consultado el 10 de junio de 2014
120
Cuando por alguna razón (por ejemplo, no se solicitó originalmente en esa Parte,
se haya denegado la protección y hayan desaparecidos los motivos de dicha
denegación, la Parte Contratante no era parte del Protocolo de Madrid) los
efectos de un registro internacional no surtan efecto en una Parte Contratante se
puede presentar una designación para extender el registro internacional a esa
Parte.
Regla 24
Designación posterior al registro internacional
1) [Habilitación]
a) Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación realizada
con posterioridad al registro internacional (en lo sucesivo denominada
"designación posterior") cuando, en el momento de realizarse esa
designación, el titular satisface las condiciones estipuladas en los Artículos
1.2) y 2 del Arreglo o en el Artículo 2 del Protocolo para ser titular de un
registro internacional.
b) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Arreglo, el
titular podrá designar, en virtud del Arreglo, a cualquier Parte Contratante
que esté obligada por el Arreglo, a condición de que ambas Partes
Contratantes no estén obligadas asimismo por el Protocolo.
c) Cuando la Parte Contratante del titular esté obligada por el Protocolo, el
titular podrá designar, en virtud del Protocolo, a cualquier Parte Contratante
que esté obligada por el Protocolo, independientemente de que ambas
Partes Contratantes estén obligadas asimismo por el Arreglo.
(=)
La extensión de la protección de un registro internacional se podrá efectuar
únicamente para algunos productos o servicios protegidos por el registro
121
internacional, por lo que se podrá hacer varias designaciones posteriores en una
Parte Contratante para proteger la totalidad de los productos o servicios
protegidos por el registro internacional.
“Cuando, tras una limitación de la lista de productos y servicios, una denegación
parcial de la protección o una invalidación parcial, la protección resultante del
registro internacional abarque, en una Parte Contratante determinada, sólo parte
de los productos y servicios ya inscritos en el Registro Internacional, una
designación posterior podrá efectuarse respecto de todos o algunos de los
productos y servicios restantes.”73
Para poder presentar una designación posterior, el titular debe cumplir con las
condiciones de nacionalidad, domicilio o establecimiento para solicitar y ser titular
de un registro internacional.
Un Estado o una organización intergubernamental, al momento de firmar el
Protocolo, pueden declarar, con fundamento en el artículo 14.5 del Protocolo, que
aquellos registros internacionales anteriores a la entrada en vigor del Protocolo en
ese Estado u Organización no podrán extender la protección de aquel registro a
los mismos. Los países que han hecho esta declaración son; Estonia, Filipinas,
India, Namibia, Turquía.
Artículo 14
Modalidades para ser parte en el Protocolo; entrada en vigor
(=)
5) Cualquier Estado u organización mencionado en el apartado 1), al
depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
al presente Protocolo, podrá declarar que la protección resultante de
73 Guía para el registro internacional de marcas de la OMPI.
122
cualquier registro internacional realizado en virtud del presente Protocolo
antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto del
mismo, no puede ser objeto de una extensión respecto del mismo.
Dicha designación deberá ser presentada a la Oficina Internacional por el
Titular o mediante la Oficina de la Parte Contratante del Titular:
2) [Presentación; formulario y firma]
a) Una designación posterior deberá ser presentada a la Oficina
Internacional por el titular o por la Oficina de la Parte Contratante del titular;
sin embargo,
(=)
iii) cuando se aplique el párrafo 7), la designación posterior que resulte de la
transformación deberá ser presentada por la Oficina de la Organización
Contratante.
b) La designación posterior se presentará en el formulario oficial en
ejemplar único. Estará firmada por el titular, cuando sea él quien la
presente. Cuando la presente una Oficina, deberá estar firmada por dicha
Oficina y, si ésta lo exige, también por el titular. Cuando la designación sea
presentada por una Oficina y ésta, sin exigir que el titular la firme también,
le permita hacerlo, el titular podrá firmar
(=)
Igualmente, la designación posterior se deberá presentar mediante el formulario
oficial denominado MM4. Los datos que deberá contener la solicitud son:
123
• Número del registro internacional
• Titular del registro internacional (deberá ser el mismo nombre y dirección)
• Nombramiento de mandatario (solo si quiere cambiar de apoderado o
desea nombrarlo por primera vez)
• Partes Contratantes designadas posteriormente
• Productos y servicios a los que se refiere la designación posterior
• Indicaciones varias (se refiere a indicaciones que algunas Partes
Contratantes exijan de manera particular)
• Fecha en que surte efecto la designación posterior (se puede solicitar que
la designación surta efecto después de ciertos tramites, por ejemplo,
renovación del registro internacional)
• Firma del titular o de su mandatario (excepto si es presentada por otra
Oficina)
• Puntos 9 y 10: Fecha de recepción de la petición por la Oficina y firma de la
Oficina (excepto si es presentada por el titular directamente a la Oficina
Internacional)
Estos requisitos se contemplan en la regla 24 del Reglamento Común:
Regla 24
Designación posterior al registro internacional
(=)
124
3) [Contenido]
a) Con sujeción a lo estipulado en el párrafo 7)b), en la designación
posterior figurarán o se indicarán aparte.
i) el número del registro internacional correspondiente,
ii) el nombre y la dirección del titular,
iii) la Parte Contratante que se designa,
iv) cuando la designación posterior se refiera a la totalidad de los productos
y servicios enumerados en el registro internacional correspondiente, ese
hecho, o, cuando la designación posterior se refiera sólo a una parte de los
productos y servicios enumerados en el registro internacional
correspondiente, esos productos y servicios,
v) la cuantía de las tasas que se abonan y la forma de pago, o instrucciones
para cargar esa cuantía en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y
la identidad del autor del pago o de las instrucciones, y,
vi) cuando la designación posterior sea presentada por una Oficina, la fecha
en que esa Oficina la haya recibido.
b) Cuando la designación posterior se refiera a una Parte Contratante que
haya formulado una notificación en virtud de la Regla 7.2), en esa
designación posterior figurará asimismo una declaración de la intención de
utilizar la marca en el territorio de esa Parte Contratante; la declaración,
según lo exigido por esa Parte Contratante, deberá
i) estar firmada por el propio titular y presentarse en un formulario oficial
aparte, anexo a la designación posterior, o
125
ii) estar incluida en la designación posterior.
c) En la designación posterior pueden figurar asimismo
i) las indicaciones y la traducción o las traducciones, según proceda,
mencionadas en la Regla 9.4)b),
ii) una petición de que la designación posterior surta efecto después de la
inscripción de una modificación o de una cancelación respecto del registro
internacional en cuestión, o después de la renovación del registro
internacional.
iii) cuando la designación posterior guarde relación con una Organización
Contratante, las indicaciones mencionadas en la Regla 9.5)g)i), que
figurarán en un formulario oficial independiente que habrá de adjuntarse a la
designación posterior, y en la Regla 9.5)g)ii).
(=)
Del mismo modo, al igual que en la solicitud de registro internacional, la solicitud
se acompaña de una hoja de cálculo de tasas.
Las tasas que se deben pagar corresponden a lo que resta de los 10 años de
vigencia del registro internacional y se refieren a los siguientes conceptos:
1. Tasa de base
2. Tasa individual por cada Parte Contratante designada, cuando así lo haya
establecido esa Parte Contratante
126
3. Complemento de tasa por cada Parte que no haya establecido tasas
individuales
La fecha de designación posterior dependerá de si fue presentada directamente a
la Oficina Internacional por el titular o si fue presentada por alguna Oficina; si la
presenta directamente el titular, la fecha será la de recepción por parte de la
Oficina Internacional, si es presentada mediante una Oficina, la fecha será cuando
ésta reciba la solicitud, siempre que la Oficina Internacional la reciba dentro de dos
los dos meses a partir de esa fecha, de lo contrario la fecha será la de la recepción
por la OMPI:
Regla 24
Designación posterior al registro internacional
(=)
6) [Fecha de la designación posterior]
a) Una designación posterior presentada por el titular directamente a la
Oficina Internacional llevará la fecha de su recepción por la Oficina
Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i).
b) Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una
Oficina llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c)i), d) y e), la
fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina
Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a
partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese
plazo la designación posterior, ésta llevará, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado c)i), d) y e), la fecha de su recepción por la Oficina
Internacional.
(=)
127
La designación posterior surte efecto al momento de quedar inscrita en el Registro
Internacional. Sin embargo, el titular puede solicitar que dicha designación surta
efecto después de algún otro trámite, por ejemplo, la renovación. Así, la
designación posterior tendrá la fecha de inscripción de aquel trámite.
Una designación posterior se considerará irregular cuando haya error en el
número del registro internacional de que se trate, la indicación de las Partes
Contratantes designadas o la indicación de la lista de productos o servicios. En
este caso, la fecha de presentación será aquella en la que se subsane el error, a
menos que sea subsanado dentro de los dos meses a partir de la recepción de la
designación. Se cuenta con tres meses desde la notificación por la Oficina
Internacional para subsanar las irregularidades, de lo contrario se tendrá por
abandonada la solicitud y se procederá con el reembolso de la mitad de la tasa de
base.
En el caso de que el titular no esté habilitado para solicitar designaciones
posteriores en algunas o todas las Partes mencionadas, la Oficina Internacional
considerará que en la designación no figuran aquellas Partes en las que no se
pueda y reembolsará lo relativo a las tasas individuales y/o complementos
respectivos. Si la incapacidad es relativa a todas las Partes, la designación se
considerará como abandonada.
Regla 24
Designación posterior al registro internacional
(=)
c) Cuando la designación posterior no cumpla los requisitos exigibles y la
irregularidad se subsane dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
la notificación mencionada en el párrafo 5)a),
128
i) la designación posterior llevará, si la irregularidad se refiere a alguno de
los requisitos mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i), la fecha en
que esa designación se haya regularizado, a menos que una Oficina haya
presentado dicha designación a la Oficina Internacional y que la
irregularidad se haya subsanado en el plazo de dos meses mencionado en
el apartado b); en este caso, la designación posterior llevará la fecha en que
dicha Oficina la haya recibido;
ii) la fecha aplicable con arreglo a los apartados a) o b), según proceda, no
se verá afectada por una irregularidad relativa a requisitos distintos de los
mencionados en el párrafo 3)a)i), iii) y iv) y b)i).
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a), b) y c), cuando la
designación posterior contenga una petición formulada de conformidad con
el párrafo 3)c)ii), ésta podrá llevar una fecha ulterior a la resultante de los
apartados a), b) o c).
(=)
La vigencia de la designación dependerá de la vigencia del registro internacional,
es decir, vencerá al mismo tiempo que el registro internacional
independientemente de la fecha en que se haya inscrito la designación.
En caso de que una Parte Contratante deniegue la protección de una designación
posterior, se llevará a cabo el mismo procedimiento que las denegaciones de
solicitudes internacionales.
129
CONCLUSIONES
130
Al existir una economía variada, es decir, al haber cada vez más comerciantes o
prestadores que ofrecen los “mismos” productos o servicios, la marca toma una
importancia mayor, ya que es debido a la variedad de los mismos en el mercado,
que se requiere de algo que ayude a los consumidores a distinguirlos entre los de
su misma especie. Ese “algo” es la marca que se puede definir como el signo
distintivo que identifica a productos y servicios de su misma especie.
Al hacer esta distinción entre productos mediante el signo respectivo, la mente de
los consumidores invariablemente relacionará al producto o servicio con sus
fabricantes o prestadores, lo que hará que éstos hagan otra conexión interna
respecto a la calidad de los productos o servicios, ya sea buena, mala o regular,
cumpliendo se así con las funciones de la marca.
Por lo anterior y por la globalización que se está viviendo, muchas veces hay
presencia de una marca de un mismo titular en distintos países, lo que tiene como
consecuencia que se busque la protección más eficaz de las mismas en michos
países. Es en ese momento que empieza a tener relevancia y sentido el Sistema
de Madrid.
El Protocolo de Madrid es un instrumento internacional que puede ayudar a reducir
no solo los procesos de registro de marcas en distintos países, aglutinándolo en
un único procedimiento ante una Oficina Internacional (la OMPI), sino que
simplifica también los trámites necesarios de mantenimiento de los registros de
marca (por ejemplo, los cambios del titular o las renovaciones).
Cabe señalar que el Protocolo de Madrid no sería posible sin la existencia previa
de ciertos Tratados Internacionales de propiedad intelectual, en mi opinión, el
Tratado más influyente es el Convenio de París, debido a que ha sido el primer
esfuerzo internacional de armonización legislativa de la propiedad industrial; es el
tratado de la materia que la mayoría de los países han firmado y ratificado; y ha
131
establecido las bases para el reconocimiento internacional de los derechos de la
materia, como es el caso del derecho de prioridad.
Asimismo, el Protocolo de Madrid es sin duda consecuencia directa del Arreglo de
Madrid. Como se expuso a lo largo de este trabajo, el Protocolo es fruto de las
inconformidades de países desarrollados acerca del mencionado Arreglo, en
concreto cuestionaban, el ataque central y el plazo de denegación de un año, y fue
mediante la elaboración de este nuevo tratado que se buscó la adhesión de
aquellos Estados al tratar de modificar aquellas cuestiones que no eran
aceptadas.
Estudiar y conocer otros Tratados como los son el Acuerdos sobre los ADPIC o el
TLCAN es de suma importancia, ya que tienen una influencia directa de éstos en
la legislación marcaria de México. De igual modo, al estudiar el Protocolo es
necesario conocer qué es y para qué sirve la OMPI, por ser la organización
internacional encargada de administrar el Sistema de Madrid.
Cabe mencionar que el Sistema de Madrid en ningún momento altera o pretende
alterar la naturaleza de la marca, que es la de ser un signo distintivo entre
productos o servicios, ni tampoco desvirtuar sus funciones (como es la indicación
de la procedencia y el señalamiento de calidad de productos o servicios).
Tampoco se modifican con el Protocolo de Madrid, los principios de especialidad y
territorialidad de la marca. El principio de especialidad queda intacto porque los
productos o servicios en una solicitud internacional se deben clasificar acorde a la
Clasificación de Niza. Más necesario es hablar acerca del principio de
territorialidad, si bien lo que se solicita es un registro internacional, éste no surtirá
efecto alguno en ningún país, ya que no existen “marcas internacionales”. Lo
relevante. es que mediante el Protocolo, la Oficina Internacional (la OMPI) recibe
una solicitud y aunque otorgue ese registro internacional en sí no tiene validez
automática en los páises miembros sino que hasta que se envíe a las Partes
132
Designadas por el solicitante y éstas concedan el registro será cuando se generen
los efectos trasnacionales que se buscan.. Los efectos de la marca obtenida
mediante el Protocolo como Parte Designada, al igual que las marcas registradas
directamente en las oficinas marcarias nacionales, no serán válidos en otro
Estado.
El uso del Protocolo de Madrid puede ser una opción viable, en mi opinión, para
aquellas personas, ya sean físicas o morales, que tengan presencia comercial o
busquen tener esa presencia en varios Estados y que por lo mismo requieran de
una protección adecuada de marcas.
Con base en lo anterior, el Protocolo de Madrid es recomendable siempre y
cuando el número de partes designadas sea considerable y no se trate sólo de
dos o tres Estados, pues para ese número de países es posible que se logren los
registros nacionales de una manera más rápida y directa, pues no se estaría
involucrando a un intermediario que sería la OMPI.
El Protocolo de Madrid tiene ciertas características únicas, como lo son: la
solicitud o registro base; el tiempo límite de denegaciones provisionales, así como
la posibilidad de ampliarlo a 18 meses; el ataque central, la dependencia y la
posibilidad de transformación a registros nacionales; la posibilidad de llevar a cabo
designaciones posteriores y la sustitución de registros nacionales.
Debido a la naturaleza del Protocolo y derivado de las características expuestas,
este Tratado es solo un medio para iniciar la protección de los signos en distintos
países, esto es así, ya que pueden ocurrir diversos eventos que entorpecerían el
proceso de registro, a saber, una denegación, ya sea provisional o total o una
oposición (las cuales también ocurren si se busca un registro nacional), lo cual
ocasiona que se requiera apoyo de profesionales que conozcan el Derecho y la
práctica jurídica en aquellas Partes Designadas.
133
En seguimiento de lo anterior, cuando se ha otorgado registros nacionales
derivados del registro internacional, éstos pueden ser invalidados por cualquier
figura prevista en la legislación de las partes (por ejemplo, caducidad o nulidad).
En estos casos, los registros se tratan por igual, sin importar si son otorgados
mediante Protocolo de Madrid o son vía solicitudes nacionales.
Sin embargo, durante los primeros cinco años del registro internacional se tendrá
el riesgo que genera la dependencia de la validez de la solicitud o registro base,
cuestión que no ocurre en registros nacionales.
El Protocolo de Madrid pareciera ser un Tratado flexible, al tener los Países
Miembros la posibilidad de efectuar declaraciones en virtud del mismo, por
ejemplo, se puede mediante una declaración solicitar el pago de tasas
individuales, como México lo ha hecho, o extender el plazo de denegación a
dieciocho meses. Esta modalidad ayuda a que el Protocolo se ajuste lo más
posible a las legislaciones internas de los distintos Estados y parezca un Tratado
más conveniente que el Arreglo de Madrid. De hecho, estas declaraciones son el
fruto de las modificaciones buscadas en el Arreglo y parte de las razones de
existencia del Protocolo.
Es importante hacer mención del procedimiento de oposición. Aunque esta figura
no es propia del Protocolo, es una herramienta con la que cuentan los titulares de
los registros en todos los países miembros excepto en México. Se debe recordar
que mediante la oposición se ofrece a terceras partes la oportunidad de impedir el
registro de un signo distintivo dentro de un plazo razonable y en el que se alegará
al menos una de las prohibiciones legales de registro reconocida por la legislación
doméstica.
Por lo anterior, pienso que si se ha buscado mediante diversos instrumentos la
unificación de la propiedad industrial, siendo el más importante el Convenio de
París, el Protocolo de Madrid intenta ayudar a esa unificación, por lo que el hecho
134
de que en México no esté regulada la oposición puede tener como consecuencia
romper esa uniformidad.
En segundo término, a través del Protocolo los comerciantes o prestadores de
servicios pueden mediante una sola estrategia buscar la protección de sus marcas
en distintos Estados, por lo que México al ser parte de este Tratado y ser el único
país en no contar con el mencionado procedimiento, puede romper con esa
estrategia mundial para registrar sus marcas, pero sobre todo para defender, junto
a la autoridad, el derecho de exclusividad que resulta del registro.
Es por esto que creo que tarde o temprano México tendrá que incorporar esta
figura a la legislación interna, a saber, para que se consiga la uniformidad. Cabe
mencionar que en la práctica profesional muchos extranjeros preguntan sobre este
proceso en México, por lo que es posible que dentro de poco las grandes
empresas trasnacionales que utilicen este sistema de registro empiecen a ejercer
presión para incorporación de la oposición en el país, más si consideran que la
negación de México a este procedimiento es una actitud egoísta por parte de la
autoridad por no permitir que terceros le auxilien en el estudio de solicitudes de
marca.
Cabe mencionar que el registro o negativa de una marca proveniente de un
registro internacional queda a criterio y fundamento de la Autoridad local, por lo
que en el momento en que un Estado niegue una solicitud internacional, el titular
puede apelar esa negativa de acuerdo a la legislación doméstica de ese país. Se
debe decir que la Oficina Internacional nada tiene que ver con lo anterior, sino que
simplemente actúa como un intermediario entre el titular y las Oficinas de las
Partes designadas, o más bien, entre la Oficina de Origen y las Oficinas
Designadas. La OMPI no hace ningún tipo de valoración subjetiva, ya que ésta
dependerá de la regulación marcaria de cada país, por lo tanto esta Oficina no es
parte del proceso de registro, y no se le puede demandar por decisiones tomadas
por Oficinas locales.
135
Finalmente, quiero hacer mención de ciertas complicaciones prácticas que
encontré a lo largo de la elaboración de este trabajo y que en mi entender el IMPI
debe estar consciente de las mismas y pensar una solución.
En primer lugar, aquellas partes que soliciten el registro de una marca mediante la
vía del Protocolo de Madrid saben que antes de que se les conceda el registro
internacional y se notifique a las Partes Designadas, la Oficina Internacional
llevará a cabo un examen de forma y no podrá continuar con el proceso hasta que
se hayan cumplido todos los requisitos de forma acorde con lo establecido por el
Protocolo. Por lo tanto, las Oficinas locales no deberían objetar el registro
basándose en cuestiones de forma, sin embargo, en la práctica hay Oficinas de
Partes Designadas que emiten denegaciones provisionales por estos motivos
(incluso el IMPI, en caso de México tiene esta práctica). Esto puede resultar en
una carga mayor para los titulares de registros internacionales y pueden
entorpecer el proceso de registro.
Aunado a lo anterior, acorde a la legislación marcaria de México, el estudio de los
signos distintivos se divide en dos: primero se realiza un examen de forma para
seguir con un examen de fondo, por lo que el IMPI puede emitir acciones oficiales
relativas a la forma y una vez que los requisitos queden satisfechos se prosigue a
un examen de fondo, del cual pueden derivar objeciones sustantivas (por ejemplo,
marcas anteriores similares en grado de confusión).
En cambio, para las solicitudes provenientes de registros internacionales no se
divide el examen de las marcas (por las razones antes expuestas), por lo que se
pensaría que las Oficinas solo emiten una denegación provisional en la que se
establezcan, cuando proceda, objeciones de fondo (aunque como ya se mencionó,
también llegan a notificar requisitos de forma), sin embargo, una Oficina después
de notificar una denegación provisional, puede notificar motivos adicionales para
objetar un registro, siempre que dichas notificaciones sean enviadas dentro del
136
plazo que tiene una Oficina para denegar el registro (doce o dieciocho meses,
según sea el caso). Así las cosas, ni el Protocolo ni el Reglamento del mismo
pone una limitante al número de motivos u objeciones para denegar el registro, a
diferencia de la legislación mexicana en la que se establece que solo se pueden
notificar por dos ocasiones objeciones de fondo.
La segunda cuestión se refiere a los plazos y términos. Se debe tener mucho
cuidado con las fechas, ya que éstas pueden ser determinantes para establecer
un derecho previo o determinar qué marcas pueden ser registrables o cuáles no.
Un ejemplo para demostrar lo anterior es el caso de una marca propuesta a
registro mediante Protocolo, que al momento de llegar a México, siendo este país
parte designada, se encuentra que otra marca similar en grado de confusión que
se aplica a los mismos o similares productos presentada y otorgada con
posterioridad a la presentación de la solicitud internacional, pero con anterioridad a
la notificación por parte de la Oficina Internacional sobre este registro
internacional. ¿Qué debe ocurrir en este caso?
Sobre esta cuestión hay quienes creen que se podría dar el supuesto de una
doble protección, es decir, que coexistan ambas marcas registradas en el
mercado, pero, en mi opinión, si se llega a dar este supuesto se estaría
desvirtuando la naturaleza de la marca, pues se tendrían dos marcas similares
protegiendo los mismos o similares productos, esto traería como consecuencia la
posible confusión del público consumidor respecto a los signos, por otro lado no se
existiría la exclusividad que confiere la marca sobre los signos distintivos y podría
acarrear otros problemas para los titulares como la dilución de términos, lo que
abre la puerta a que el signo vaya perdiendo distintividad, pues términos similares
referirían productos similares.
En un mundo ideal, si se llegara a dar el caso, la autoridad debería anular la
marca de oficio, pues la marca se habrá otorgado por error, inadvertencia, o
137
diferencia de apreciación, existiendo marca que sea igual o semejante en grado de
confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares y que tenga
una fecha legal anterior (la cual establece un derecho previo). Sin embargo, es
difícil que la Autoridad mexicana empiece este tipo de procedimientos de oficio, lo
que ocasiona que sea el propio titular del registro internacional el que tendría que
iniciar un procedimiento, complicando el proceso de registro o poniendo en riesgo
el derecho de los titularas, además de cuestiones menores como la necesidad de
involucrar a más personas como abogados.
Por otro lado, en una parte más práctica, hay otro sector que cree que desde que
entró en vigor el Protocolo de Madrid en México, el IMPI procura no otorgar
registros nacionales en plazos menores de seis meses contados desde la
presentación de la solicitud nacional por si llegara un registro internacional, sin
embargo, esto no se puede afirmar, pues se trataría de una práctica errónea por
parte de la Autoridad, y el IMPI no se ha pronunciado al respecto. En mi opinión,
esta vía no es la solución, pues en esta materia siempre las fechas han sido tema
delicado, pues una mejor fecha otorga derechos previos (de ahí la importancia del
derecho de prioridad) y la Autoridad siempre ha tenido que actuar y tener una
solución para este tipo de problemas.
En tercer lugar, encuentro un problema en la dependencia del registro
internacional y sus subsecuentes extensiones nacionales respecto a la solicitud o
registro base. Hay que recordar que la dependencia se refiere a que la validez de
los registros nacionales estarán sujetos por cinco años a la validez de la solicitud o
registro base, por lo que si ésta es declarada inválida, todos sus extensiones
quedarán sin efecto. Sin embargo, si mediante apelaciones o recursos legales se
obtiene de nuevo la validez de dicha solicitud base, no hará diferencia en la
invalidación del resto de los registros, es decir, al momento de negarse el registro
base o invalidarlo de alguna manera, los registros subsecuentes seguirán la
misma suerte y solo se cuenta con la transformación en solicitudes nacionales,
saliéndose así del sistema del Protocolo de Madrid.
138
Opino que lo anterior es una desventaja del Protocolo y considero que debe haber
una pequeña modificación al respecto, así como se cuenta con un plazo antes de
denegar u otorgar los registros por la posibilidad de oposición, debería haber un
plazo antes de notificar la invalidación de la solicitud o registro base para ver si el
titular presenta un recurso en contra de la misma.
Otra solución viable, pero más complicada es retrotraer los efectos de la
invalidación, sin embargo, creo que esto puede ocasionar incertidumbre en todas
las Partes Designadas.
139
BIBLIOGRAFÍA
140
BODENHAUSEN, G.H.C. Guía para la aplicación del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial (revisado en Estocolmo en 1967). Oficinas
Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial BIRPI,
Ginebra, Suiza, 1969
BOTANA AGRA, Manuel: La protección de las marcas internacionales; Marcial
Pons, Madrid, 1994
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Fundamentos de Derecho de Marcas; Montecorvo,
Madrid, 1984
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas; Marcial Pons,
Madrid, 2004
LOBATO Manuel: Comentario a la ley 17/2001, de Marcas; 2 ed., Ed. Thomson,
Pamplona, 2007
MAGAÑA RUFINO, José Manuel: Derecho de la Propiedad Industrial en México;
Universidad Panamericana & Editorial Porrúa, México, 2011
NAVA NEGRETE, Justo: Tratado sobre Derecho de Marcas; Editorial Porrúa,
México, 2012
OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas; 6ª ed. Ed. Lexis Nexis Argentina, Buenos
Aires, 2006
PALACIOS TREVIÑO, Jorge: Tratados legislación y práctica en México; 4° ed.,
Universidad Iberoamericana, México, 2007
PÉREZ MIRANDA, Rafael Julio: Tratado de derecho de la Propiedad Industrial; 5ª
ed, Editorial Porrúa, México, 2011
141
RANGEL MEDINA, David: Panorama del Derecho Mexicano.- Derecho Intelectual;
Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial McGraw-Hill, México, 1998
STOLL, Peter-Tobias, BUSCHE, Jan & AREND, Katrin (eds.): WTO-Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights; Koninklijke Brill NV; Netherlands, 2009
• OBRAS DE CONSULTA GENERAL
BLAKENEY Michael e ILARDI, Alfredo: International Encyclopaedia of Intellectual
Property Treaties, Oxford University Press, Gran Bretaña, 2004
Corte de Justicia de la Unión Europea, expediente 102/77, 23 de mayo de 1977.
Diccionario de la Real Academia Española
Guía Para el Registro Internacional de Marcas de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual
Góngora Pimentel, Genaro: Enciclopedia Jurídica Mexicana; tomo V
• HEMEROGRAFÍA
AROCHI, Roberto: “Aplicación de los Tratados Internacionales de Propiedad
Intelectual en México” en Derechos Humanos, Tratados Internacionales y Derecho
Controversial, Colección Foro de la Barra Mexicana, marzo 2013
BARBERO CHECO, José Luis: “Artículo 19 Oposiciones y observaciones de
terceros”; en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (director) y GARCÍA-
142
CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio: Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo I
(Artículos 1 a 50); 2ª edición, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008
CRISTIANI, Julio César, “Los Signos Distintivos y la Aplicación Coercitiva de los
Derechos de Propiedad Intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte”, en BECERRA RAMIREZ, Manuel: Derecho de la propiedad intelectual,
una perspectiva trinacionaL,Serrie H: Estudios de Derecho Internacional Público,
No. 26, UNAM, 2000
GARZA VITE, Juan Ángel: “Sistema de Oposiciones en México: ¿una necesidad?”
en http://www.vtc.com.mx/wp-content/uploads/2013/01/Sistema-de-Oposiciones-
en-M%C3%A9xico.pdf Consultado el 23 de abril de 2014.
KUNZE, Gerd F.: The Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the
International Registration of marks of June 27, 1989. En Trademark Reporter,
volumen 82, 1992
MORANTE SORIA, Manuel: “El Sistema de Madrid para el Registro Internacional
de Marcas en México” en Ars Iuris, Revista del Instituto Panamericano de
Jurisprudencia, enero-junio 2013
MURPHY, John M.: “Demystifying the Madrid Protocol” en Northwestern Journal of
Technology and Intellectual Property, volumen 2, 2004
RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos: “Principios del Derecho de Marcas
en la Comunidad Europea” en Leggio, Mayo, 2003
ROSAS RODRIGUEZ, Roberto: “Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 107,
mayo-agosto 2003
143
• PAGINAS DE INTERNET
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: ¿Qué es el Sistema de Madrid? En:
http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Tasas.html Consultado el 28 de abril de
2014
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: ¿Qué es el Sistema de Madrid? En:
http://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html Consultado el 28 de abril de 2014
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: ¿Qué es el Sistema de Madrid? En:
http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Procedimiento5.html Consultado el 10 de
junio de 2014
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8 Consultado
el 03 de abril de 2014
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/about-
wipo/es/history.html Consultado el 03 de abril de 2014
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “Declaraciones que las partes
contratantes pueden efectuar en virtud del Arreglo de Madrid, del Protocolo de
Madrid y del Reglamento Común” en
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/remarks/declarations.html Consultado
el 28 de abril de 2014
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Disposiciones Tipo Sobre la
Transformación de un Registro Internacional en Solicitud Nacional (O Regional)
en:
144
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/contracting_parties/pdf/model_tran
sformation.pdf Consultado el 30 de mayo de 2014
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Sustitución: Objetivos en
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/members/pdf/background.pdf
Consultado el 05 de junio de 2014
• LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por
los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2013
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC)
Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas
Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de
París)
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Diario Oficial de la Federación 17 de
octubre de 1945)
Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de
Marcas
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo
