La Doctrine de L\'épuisement des brevets

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Le 25 septembre 2008

La Doctrine de l’épuisement des brevets:quand les droits se terminent avec la 1re vente d’un produit

Serge Lapointe, Ph.D.Agent de brevets

Conférence du Groupe des Sciences de la vie

PRÉSENTÉE PAR

La Doctrine de l’épuisement des brevets 2

Introduction

• Brevet : Droit exclusif de fabriquer, de vendre et d’utiliser le produit breveté

• Est-ce que l’acheteur peut utiliser le produit comme il l’entend ?

• Quels sont les limites pouvant être imposés par le titulaire du brevet ?

• Doctrine de l’épuisement : Quanta computer Inc.c. LG Electronics


Plan de la présentation

• Principes de la « Doctrine de l’épuisement » et ses applications dans différentes juridictions

• États-Unis : Quanta computer Inc. c.LG Electronics

• Conseils pratiques et points à surveiller

• Implications particulières pour certaines inventions en biotechnologie


Doctrine de l’épuisement – Principes

• La première vente autorisée d’un article brevetémets fins à tout les droits du breveté envers cet article :

« An unconditional sale of a patented device exhausts the patentee’s right to control the purchaser’s use of the device thereafter. The theory behind this rule is that in such a transaction, the patentee has bargained for, and received, an amount equal to the full value of the goods »

B. Braun Med. Inc. v. Abbot Labs. 14 F.3d 1419 (Fed Cir. 1997)



• Vente conditionnelle ou non ?

• Méthodes ? Systèmes ?

• Qui est l’acheteur ? Qui est le vendeur?Licences ?

• Territoire ?

« An unconditional sale of a patented device exhausts the patentee’s right to control the purchaser’s use of the device thereafter. The theory behind this rule is that in such a transaction, the patentee has bargained for, and received, an amount equal to the full value of the goods »



« …la vente d’un article breveté est présumée conférer àl’acheteur le droit « d’utiliser, de vendre ou d’aliéner les marchandises à son gré »... Sauf stipulation contraire de la licence autorisant la vente d’un article breveté, le titulaire de cette licence est ainsi en mesure de céder aux acheteurs le droit d’utiliser ou de revendre l’article en cause sans crainte de violer le brevet. En outre, toute restriction imposée au titulaire d’une licence, qui est destinée à toucher les droits des acheteurs subséquents, doit être exprimée clairement et sans équivoque; les conditions restrictives imposées par un breveté à un acheteur ou au titulaire d’une licence ne sont pas rattachées aux marchandises sauf si elles sont portées à l’attention de l’acheteur au moment de l’acquisition de ces dernières : voir National Phonograph Co. of Australia, Ltd. c. Menck, [1911] A.C. 336 (C.P.) ». [Nos soulignés]

Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd [1998]2 R.C.S. 129



• Licence implicite ou Vente conditionnelle ?Licence implicite

– Si la vente ne contient aucune condition, l'acheteur peut disposer du produit comme il l'entend

Vente conditionnelle– L’acheteur doit se plier aux conditions



• Vente conditionnelleTerritoire

– USA: Tout le territoire US

– Canada: Fractionnement possible

Usage et Domaine d’utilisation– Indication particulière (p. ex. cancer A)

– Applications: e.g. recherche, diagnostique seul.

– Usage unique

– Interdiction de revendre



• Vente conditionnellePoints à surveiller:

– Consentement éclairé: L’acheteur doit être bien informé et accepter les conditions

• Entente signée

• Étiquette

– Clauses abusives

• Fixation des prix, Antitrust

• Durée du brevet



OUI

Y a-t-il une condition de vente sur l’article breveté ?

La condition est-elle valide ?

Le contrefacteur présumé était-il au courant de cette condition ?

PAS D’ÉPUISEMENTÉPUISEMENT

NON

NON

NON OUI

NON

OUI

OUI



« [The] longstanding principle [of patent exhaustion] applies similarly to a sale of a patented product manufactured by a licensee acting within the scope ofits license. »

Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech. Inc.,995 F2d 166 (Fed. Cir. 1993)

Breveté(manufacturier)

1re vente

Licencié(assembleur, distributeur)

Acheteur(consommateur)

Breveté

1re vente

Licencié(manufacturier, revendeur, distributeur)

Acheteur(assembleur, consommateur)


Épuisement – Union Européenne

• Traité de Rome (1957)Article 30« Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres… »

Article 34« Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres… »



• L’épuisement d’un brevet a lieu lors de la première vente autorisée

• La vente d’un produit breveté sur le territoire Européen épuise le brevet dans tous les vingt-sept pays membres de l’Union Européenne

• La vente d’un produit en dehors de l’UE n’épuise pas le brevet



• Traité de Rome (1957)Article 36« Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons... de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »

Cas d’exception seulement


Épuisement – Asie

JAP

ON

CH

INE

TAÏW

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BBS c. Rushmex (1997)

Article 63: « None of the following shall be deemed an infringement of the patent right:(1) Where, after the sale of a patented product that was made or imported by the patentee or with the authorization of the patentee, or that was directly obtained by using the patented process, any other person uses, offers to sell or sells that product; »

Article 57: « The effect of an invention patent right shall not extend to anyof the following matters:(6) Where the patented articles manufactured by the patentee or under the consent of the patentee are put to use or resold after the sale thereof. The aforesaid manufacture and sale are not limited to those committed in this country. »

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Quanta Computer Inc. c. LG Electronics


Quanta – Les faits

• LGE licence ses brevets à Intel pour la fabrication, usage, vente, etc.

3 Brevets : pièces (chips), méthodes et de combinaison (systems)

• Autorisation seulement pour les produits 100 % Intel

Aucune licence à des tierces parties pour la combinaison de pièces Intel et « non Intel »Intel doit envoyer des lettres à ces tierces parties les informant qu’ils n’ont pas de licences si des pièces Intel sont combinés avec des pièces « non Intel »Quanta combine ses pièces avec celles obtenues de Intel


Quanta – Les faits

Processeur Intel:


Quanta – La décision de la Cour Suprême

• La Doctrine de l’épuisement s’applique aux revendications de méthodes

Difficulté de séparer l’appareil de son procédé

Contournement facile par l’ajout de revendications de méthodes

Épuisement du brevet si la seule utilisation prévue et raisonnable du produit vendu est de pratiquer le brevet

• Plusieurs Brevets Vente d’un appareil pratiquant le Brevet A épuisera un Brevet B si cet appareil pratique le brevet A tout en « incarnant substantiellement » (substantiallyembodying) le Brevet B



• La vente de Intel à Quanta était autoriséeAucune interdiction à Intel sur la vente

Licence prévoyait l’envoi d’un avis, ce qu’Intel a fait



(7) We note that the authorized nature of the sale to Quanta does not necessarily limit LGE’s other contract rights. LGE’s complaint does not include a breach-of-contract claim, and we express no opinion on whether contract damages might be available even though exhaustion operates to eliminate patent damages.

See Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659, 666 (1895) (« Whether a patentee may protect himself and his assignees by special contracts brought home to the purchasers is not a question before us, and upon which we express no opinion. It is, however, obvious that such a question would arise as a question of contract, an not as one under the inherent meaning and effect of patent laws »).


Quanta – Stratégies possibles

• Obligations contractuelles plus claires 2e Licence requise entre le licencié (Intel) et l’acheteur (Quanta)

• Obligations contractuelles plus limitéesRestrictions quant au domaine d’utilisation autorisé(« The field of use shall be limited to… »; « …for the sole purpose of… »; « …shall not allow… »

• Varier la portée du brevetRevendications couvrantdifférentes combinaisons,incluant des produits non-assujettis à la licence

• Entente de « non-agression » ?


Épuisement – Biotech et Pharma



• Matériel autoreproducteur :Lorsque la vente concerne du matériel autoreproducteur, est-ce que l’acheteur à le droit d’en faire une (1) (ou des milliers) de copies ?

• Plante ou Graines brevetés, l’on récolte les graines :

Est-ce que le brevet est épuisé par rapport aux graines de la plante ?

• Multiplication d’une souchede bactéries :

Est-ce que le brevet estépuisé vis-à-vis les copiesproduites ?



• États-Unis : Produits de 1re c. 2e génération« The fact that a patented technology can replicate itself does not give a purchaser the right to use replicated copies of the technology. Applying the first sale doctrine to subsequent generations of self-replicating technology would eviscerate the rights of the patent holder. »

Monsanto Co. v. Scruggs,459 F.3d 1328, 1336 (Fed. Cir. 2006)

« The « first sale » doctrine of exhaustion of the patent right is not implicated, as the new seeds grown from the original batch had never been sold »

Monsanto Co. v. McFarling,302 F.3d 1291,1299 (Fed. Cir. 2002)


• Etats-Unis: David c. Monsanto Co.Défie Monsanto Co. c. McFarling

Pétion d’en appeler à la Cour Suprême déposée le 11 septembre dernier

Décision d’entendre la cause : fin 2008




• Canada: Monsanto c. Schmeiser, 2004, SCC 34Brevet couvrant gènes et cellules génétiquement modifiées et non la plante (interdit au Canada)Contrefaçon: Semis des graines et culture de la plante constituent un « Usage » et une « Exploitation » de l’inventionÉpuisement non discuté :

– Schmeiser n’a jamais achetéles graines de Monsanto

– Si oui, contrefaçon pourl’usage des graines etplantes de secondegénération ?

Dissidence : Conditionscontractuelles acceptables



• Conditions contractuelles de MonsantoEntente: « Technology Use Agreement »

Autorise l’achat de graines de vendeurs autorisés

Usage unique seulement :– Obligation de vente à un acheteur autorisé

– Interdiction d’emmagasiner

– Interdiction de replanter

Interdiction de donner ou vendre àune tierce partie


Conclusion

• Doctrine de l’épuisement peut affecter la valeur de votre technologie

• Doctrine complexe dont l’application variera énormément selon les faits

• Importance d’avoir un brevet avec des revendications de portée différente couvrant différentes combinaisons

• Essentiel d’avoir des conditions valides dans vos contrats!

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Serge Lapointe, Ph.D.Agent de brevets

[email protected]

Merci!

Spiritual

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