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Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa
Jornada de Formación: Taller de Protección de laInnovación en el sector TicSalud: IPRs ProgramaH2020 LA GESTIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL (IPRs) en H2020 e INSTRUMENTO
PYME
Barcelona 23 de Mayo de 2014
© 2014 Clarke, Modet & Cº2
La gestión de los IPRs en los proyectos de H2020 y en el Instrumento Pyme
La gestión de los IPRs en los acuerdos de consorcio
INDICE
© 2014 Clarke, Modet & Cº3
OBJETIVO DEL PROGRAMA H2020
Los recursos públicos invertidos en investigación se conviertan en beneficios socio económicos en Europa
Criterios para evaluación:
ExcelenciaImpactoCalidad y eficiencia en la implementación
GESTIÓN DE IPRs: FACTOR CLAVE EN PROYECTOS
© 2014 Clarke, Modet & Cº4
OBJETIVO DEL PROGRAMA H2020
La Inteligencia Tecnológica: Herramienta clave para garantizar el impacto innovador del proyecto
Identificación del Background: protección y viabilidad de uso
Estrategia de protección de resultados
Escenario de explotación
Gestión documental: protección de la confidencialidad
© 2014 Clarke, Modet & Cº5
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS IPR EN CONSORCIOS DE H2020
PREPARACIÓN PROPUESTA
GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
NDA o MOUIdentificación de backgroundEvaluar el estado del arteIdentificar potencial resultados ( FTO)Definir plan de explotación y protección ( impacto)Nombre del proyectoIPR en memoria, consorcio y subcontratación
Vigilancia y Alerta tecnológicaIdentificación de resultados ( matriz de decisión)Protección de resultadosControl de derechos de accesoSistema divulgación de resultados
Valorización y posicionamiento de resultadosCobertura jurídico contractual del plan de negocios para explotaciónEstrategia internacional de protección resultados
PROYECTO
© 2014 Clarke, Modet & Cº6
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS IPR EN PROYECTOS EN COLABORACIÓN
• Informe sobre Impacto tecnológico del Proyecto y viabilidad de lainvestigación:
Conocimiento de oferta y demanda tecnológicaTendencias del mercadoEvolución del competidorIdentificación de tecnologías clavesIdentificación de patentes y fortaleza de las reivindicaciones
Apartado sobre gestión de la Propiedad industrial e intelectual: Definir lasherramientas y pautas que el consorcio empleará en la gestión de los intangibles
Apartado sobre explotación de resultados: establecer la estrategia deprotección y los escenarios de explotación ( desarrollo interno, licencia, cesión,spin off, joint venture….)
MEMORIA DE LOS PROYECTOS
© 2014 Clarke, Modet & Cº7
Sistema de Alerta Tecnológica:
Información actualizada del sector de la investigaciónDetectar alternativas a desviaciones técnicasEvaluar patentabilidad de resultadosEvolución de competidores en procedimientos idénticos o similares
Gestión técnico-documental: herramientas y pautas de actuación paraidentificación, seguimiento, comunicación inter partes, difusión y controlde uso de los resultados que conformen activos de IP o confidencial
Disponer de Política de protección de resultados (Matriz de decisión)
EJECUCION DEL PROYECTO
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS IPR EN PROYECTOS EN COLABORACIÓN
© 2014 Clarke, Modet & Cº8
Informes de valorización de resultados:
Posicionamiento en el entorno tecnológico, de mercado ycompetitivoAcercar los avances tecnológicos al mercadoDetectar nuevas oportunidades de negocio o nuevas aplicaciones
Establecer estrategia para la extensión internacional de la protección delos resultados y la generación de nuevas alianzas
EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS IPR EN PROYECTOS EN COLABORACIÓN
© 2014 Clarke, Modet & Cº9
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS IPR EN INSTRUMENTO PYME
PREPARACIÓN PROPUESTA
GESTIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN
Posicionamiento tecnológicoDue diligenceInforme de patentabilidadPolítica de PII coherente con plan de negocio
Alerta tecnológicaProtección de resultados derivados de prototipado o escalado industrialSistema divulgación de resultadosEstrategia internacional de protección
Valorización y posicionamiento de resultadosCobertura jurídico contractual del plan de negocios para explotación
PROYECTO
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LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
• Conocimiento que esté en posesión de los participantes antes del acuerdo de subvención (patentes, modelos de utilidad, diseños, know-how, derechos de autor..)
• Identificar cualquier restricción legal o límite a la concesión de acceso de acceso al Background antes del acuerdo de Subvención
• Identificar el background en un acuerdo por escrito
• El participante mantiene la propiedad sobre el background
IPR BACKGROUND Foreground Derechos de Acceso
Publicaciónexplotación
© 2014 Clarke, Modet & Cº11
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
• Conocimientos adquiridos en el desarrollo y ejecución del Proyecto
• Los conocimientos pertenecen a la participante que los haya generado, salvo pacto en contrario.
• Copropiedad: conocimientos generados de forma conjunta sin que sea posible distinguir aportaciones individuales:
• Acuerdo de cotitularidad: porcentaje de cotitularidad, Responsable del registro de modalidad IPR , mantenimiento y defensa; régimen de explotación; concesión de licencias exclusivas o no exclusiva; derecho de tanteo y retracto en cesión de copropiedad; duración mínima del acuerdo; causas de resolución de cotitularidad.
• Régimen por defecto: los participantes pueden conceder licencias no exclusivas de explotación de los resultados de propiedad conjunta, previa notificación a los demás copropietarios e indemnización justa y razonable.
IPR Background FOREGROUND Derechos de Acceso
Publicación Explotación
© 2014 Clarke, Modet & Cº12
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
• PROTECCIÓN: Cuando los resultados sean susceptibles de aplicación comercial oindustrial, el participante que tenga la propiedad de los mismos, deberá proceder aestudiar su protección, adecuando la misma a duración y territorio y acorde a suestrategia de negocio, y los objetivos del proyecto.
• Si un participante NO ESTÁ INTERESADO EN PROTEGER LOS RESULTADOSGENERADOS, EN ABANDONAR LA PROTECCIÓN O NO SOLICITAR LA EXTENSIÓN DELA DEBERÁ INFORMAR A LA COMISION U ORGANISMO DE FINANCIACIÓN,PREVIAMENTE A LA DIFUSIÓN.
• DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS: cada participante difundir lo más rápido posible losresultados de SU propiedad. El acuerdo de subvención recogerá los plazos. Será siemprecon PREAVISO a los demás participantes que podrán OPONERSE si sus intereses con losresultados o background se ven afectados. En este caso NO SERÁ POSIBLE LA DIFUSIÓN.
• Obligación de información a la Comisión de la actividad de seguimiento y DIFUSIÓN. Sereflejarán los plazos para ello.
IPR Background FOREGROUND Derechos de Acceso
Publicación Explotación
© 2014 Clarke, Modet & Cº13
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
• LICENCIA : Siempre que los derechos de acceso puedan ser ejercitados y secumplan las obligaciones de explotación, se podrán conceder licencias a cualquierpersona jurídica, incluyendo de manera exclusiva
• La Comisión podrá oponerse si es para país no asociado a Horizonte 2020 y es contrario a los intereses de la economía europea, los principios éticos y de seguridad. Este punto debe recogerse en el Acuerdo de Subvención.
• CESIÓN: El cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones delparticipante cedente (confidencialidad, derechos de acceso, explotación oaprovechamiento, difusión..) Debe haber comunicación previa al resto de participantes.( pueden renunciar a su derecho con antelación si es a un tercero expresamenteidentificado)
• Los demás participantes pueden presentar objeciones si sus derechos de acceso sonafectados.
IPR Background FOREGROUND Derechos de Acceso
Publicación Explotación
© 2014 Clarke, Modet & Cº14
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
IPR Background Foreground Derechos de Acceso
PublicaciónExplotación
NECESARIOS: sin acceso es técnica y legalmente imposible la ejecución del proyecto o el aprovechamiento del conocimiento adquirido.
• PARA SU EJECUCIÓN:
– Los participantes tendrán acceso al background y al foreground de otros partícipes si los mismos son necesarios para poder llevar a cabo su labor
– Será GRATUITA y respetando, en el caso del background, los límites legales que pudiese haber sobre los mismos.
• PARA SU EXPLOTACIÓN:
– Los participantes tendrán acceso al background y al foreground de otros partícipes en tanto en cuento si los mismos son necesarios para poder llevar a cabo su labor.
– Será ONEROSA y respetando, en el caso del background, los límites legales que pudiese haber sobre los mismos.
© 2014 Clarke, Modet & Cº15
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
IPR Background Foreground Derechos de Acceso
PublicaciónExplotación
• NO EXCLUSIVOS/ exclusivos (si no afectan a derecho de acceso, o explotación de resultados y si no se conceden a entidades sitas en paises no asociados y son contrarios a las normas de seguridad, principios éticos o competitividad de la economía europea
• EXPRESOS: acuerdo específico por escrito, no sublicenciar
• PLAZO de solicitud: durante desarrollo del proyecto y un AÑO de su terminación (salvo acuerdo de partes en contrario)
© 2014 Clarke, Modet & Cº16
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
IPR Background Foreground Derechos de Acceso
PublicaciónExplotación
• ENTIDADES FILIALES: Entidad afiliada establecida en Estado miembro o Estado asociado tendrá derecho de acceso al foreground o al background en condiciones justas y razonables, si los precisa para explotar los resultados obtenidos por el participante a quien está afiliada
• El acuerdo de consorcio (CA) conviene que identifique a las filiales, establezca alcance derecho de acceso , posibilidad de sublicencia.
• Cuando un participante incumpla obligaciones y no subsane el acuerdo de consorcio podrá estipular que no goce de los derechos de acceso
• La finalización de la acción no afectará a la obligación de un participante a permitir el acceso en los términos de la subvención
© 2014 Clarke, Modet & Cº17
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
• Respetar el régimen de protección de los conocimientos (divulgar siemprecon posterioridad a presentación de solicitud de patente).
• No vulnerar confidencialidad y tener en cuenta los intereses legítimos delos participantes
• Comunicar a los participantes cualquier acción de divulgación y establecerun sistema ágil de plazos para notificación y autorización, en especialartículos y publicaciones académicas.
• Acuerdo de subvención establecer las condiciones del acceso abierto
• Referencia expresa al programa HORIZONTE 2020 en la divulgación deconocimientos del Proyecto (valorización de inversión)
IPR Background ForegroundDerechos de Acceso
PublicaciónExplotación
© 2014 Clarke, Modet & Cº18
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
• Regular las directrices básicas del plan de explotación del proyecto,
• Libertad de escenarios:
• Aprovechamiento o explotación por cada participante delforeground.
• Explotación conjunta: asumida por todos o parte de integrantesdel consorcio/ régimen alternativo mediante transferencia a un solodueño con derechos de acceso para los demás.
• Explotación por terceros, mediante transferencia o la concesión delicencias no exclusivas, exclusivas (en este último caso, teniendo encuenta reserva de la Comisión para 3º países no asociados)
IPR Background Foreground Derechos de Acceso
PublicaciónExplotación
© 2014 Clarke, Modet & Cº19
LA GESTIÓN DE LOS IPR EN H2020
Comisión
AccesoAcceso
Si no hay interés de protección• Si no se prevé protección de resultado,
antes de divulgación• Si hay interés de ABANDONAR
protección o NO EXTENDER laprotección
• Comisión puede divulgar, si participante noprocede a difusión.
• licencias exclusivas o cesiones deforeground a licenciatarios noestablecidos en Estados miembros oasociados contrarias a intereses de laeconomía europea, principios éticos oconsideraciones de seguridad.
• A resultados de manera gratuita paradesarrollar, aplicar y supervisar políticasde la UE
Podrá ASUMIR la propiedad de los resultados y tomar medidas para su
protección y extensión.
Instituciones
© 2014 Clarke, Modet & Cº2020
MUCHAS GRACIAS
Clarke, Modet & CºTravesera de Gràcia 17-21- 3º-1ª A
08021 BarcelonaTf 93 217 38 00
barcelona@clarkemodet.com#clarkecomunica
José María del Vallejdvalle@clarkemodet.com
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