Cecilia Chi-Ham

Giám đốc Khoa học và Công nghệ

PIPRA

Trường Đại học California, Davis

Khái quát về các loại và điều khoản của thỏa thuận

và li-xăng

Giới thiệu: Thỏa thuận

Các viện nghiên cứu khu vực tư nhân có thể sử dụng rất

nhiều thỏa thuận để bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí

tuệ.

Các thỏa thuận này là những công cụ hữu hiệu để tăng

cường sự cạnh tranh trong khu vực tư nhân và giảm các

chi phí cho người tiêu dùng ở các nước đang phát triển.

Chủ yếu là thỏa thuận giữa hai bên – đôi khi là nhiều bên.

Thỏa thuận tốt mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

TIN TƯỞNG là yếu tố cơ bản để một thỏa thuận được

triển khai.

Các loại thỏa thuận được sử dụng để bảo vệ và quản lý

quyền sở hữu trí tuệ; các thỏa thuận….

o về giữ bí mậto về chuyển giao vật liệuo về phát triển (trong đó người nhận li-xăng có trách

nhiệm phát triển tiếp)o về cùng phát triển (trong đó cả hai bên sẽ hợp tác để

tiếp tục phát triển)o về phân phối

Giới thiệu: Thỏa thuận

Việc sử dụng và giới hạn của các thỏa thuận mẫu

Chẳng có thỏa thuận mẫu nào có thể hoặc được xem xét là thỏa thuận “đúng” hay “tốt nhất”

Thỏa thuận phải thể hiện sự thỏa thuận phát sinh giữa các bên, và một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên sẽ phụ thuộc vào mục đích của thỏa thuận và bối cảnh diễn ra thỏa thuận

Các thỏa thuận mẫu chỉ đơn thuần mang mục đích minh họa và có thể được dùng làm bước khởi đầu cho các cuộc thảo luận và đàm phán

Các thỏa thuận mẫu trở nên có ích khi được sử dụng một cách đúng đắn và như một điểm khởi đầu trong toàn bộ quy trình mà kết thúc bằng một thỏa thuận cuối cùng giữa các bên

Thỏa thuận mẫu có thể hầu như hoàn chỉnh, nhưng các câu chữ sẽ luôn luôn phải bị thay đổi, xóa bỏ hoặc bổ sung

Nó trở nên hữu ích cho mọi tổ chức để soạn thảo ra các thỏa thuận mẫu riêng trong đó có chứa các yếu tố chính thường được sử dụng

Dự thảo cuối cùng của thỏa thuận phải được luật sư của cơ quan/tổ chức rà soát lại trước khi ký kết

Việc sử dụng và giới hạn của các thỏa thuận mẫu

http://www.iphandbook.org/handbook/resources/Agreements/index_print.html

100’s of Template Agreements

http://www.iphandbook.org/handbook/resources/Agreements/index_print.html

100’s of Template Agreements

Các loại thỏa thuận chủ yếu

1. Thỏa thuận giữ bí mật

Thông tin bí mật chắc chắn sẽ là một phần của các cuộc thảo luận để thiết lập các mối quan hệ kinh doanh liên quan đến những sản phẩm độc quyền về y tế.

Thỏa thuận có thể liên quan đến (1) dữ liệu thử nghiệm và dữ liệu nghiên cứu khác, (2) nguồn nguyên liệu, (3) phương pháp sản xuất, (4) bản chất của các thỏa thuận li-xăng, (4) thiết kế chi tiết cho thiết bị chuyên dụng, (5) các yêu cầu về đào tạo nhân viên, (6) các nước mà người triển khai muốn bán sản phẩm, v.v.

Thỏa thuận cũng bảo đảm rằng cả hai bên tiến hành các cuộc thảo luận một cách nghiêm túc.

1. Thỏa thuận giữ bí mật

Một thỏa thuận chuyển nhượng và bảo vệ thông tin bí mật là một biện pháp mà hai bên tự nguyện tiến hành.

Thỏa thuận này là đặc biệt quan trọng đối với bên tiếp nhận thông tin bí mật. Họ có thể đặt ra câu hỏi hợp lý bất kỳ và mong đợi một câu trả lời khá cụ thể.

Nếu không có thỏa thuận giữ bí mật, phía bên kia có thể từ chối cung cấp thông tin mà họ xem là nhạy cảm.

Sẽ khó khăn hơn để đàm phán một thỏa thuận giữ bí mật sau khi đã diễn ra các cuộc đàm phán, đặc biệt là trong trường hợp lòng tin đã bị tổn thương.

2. Thỏa thuận chuyển giao vật liệu Một người nhận li-xăng tiềm năng có thể muốn đánh

giá (các) nguyên liệu hoặc sản phẩm mới một cách trực tiếp thì có thể hỏi xem mẫu vật.

Những người cấp li-xăng cần phải đảm bảo rằng người nhận li-xăng tương lai không lạm dụng các mẫu vật.

Nói chung, xin gợi ý rằng các tổ chức nghiên cứu thuộc khu vực tư nhân sử dụng một Thỏa thuận thư tín thông thường hoặc Thỏa thuận chuyển giao vật liệu sinh học mẫu và mẫu Thư triển khai do Viện Y tế quốc gia xây dựng.

Trường hợp cần chuyển giao một số lượng lớn vật liệu trên cơ sở thường xuyên, có thể sử dụng hợp đồng chuyển giao vật liệu đơn giản do Mạng lưới quốc tế về đánh giá gen lúa gạo (INGER) và một số hệ thống nghiên cứu và mở rộng nông nghiệp quốc gia ở châu Á phối hợp xây dựng.

3. Mời hợp tác

Sự hợp tác có thể bắt đầu tại mọi thời điểm, từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho đến cấp phép và phân phối.

Sự hợp tác có thể được cần đến khi cần chẩn đoán đối với những thử nghiệm giám sát hoặc lâm sàng.

Các cộng tác viên là một phần quan trọng trong sự phát triển thành công mà cần phải có một quy trình kỹ lưỡng để nhận diện họ.

Có thể mời cộng tác viên thông qua các Thư mời Hợp tác gửi rộng rãi trên các tạp chí quốc tế hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác. Thư mời có thể chứa đựng tóm tắt các mục đích hợp tác.

Các phản hồi thư mời sẽ được xem xét lại dựa trên các tiêu chuẩn rõ ràng, và tất cả người nộp đơn sẽ nhận được một bản báo cáo kết quả của quá trình đánh giá đó.

Một quy trình mở và minh bạch (với sự bảo vệ thích hợp đối với thông tin bí mật) sẽ thiết lập nên uy tín về sự công bằng.

Cấp nguồn độc quyền cho một trong số các bên đối tác có thể là cần thiết do khả năng rõ ràng của một tổ chức có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng, có hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên các trường hợp cấp nguồn độc quyền phải được thể hiện một cách rõ ràng bằng văn bản và ban giám đốc phải giải thích một cách cụ thể lý do tại sao lựa chọn hình thức cấp nguồn độc quyền.

Ngay khi một đối tác được xác định, cần tiến hành ngay việc đàm phán một thỏa thuận cùng phát triển.

3. Mời hợp tác

4. Thỏa thuận cùng phát triển

Nếu việc nghiên cứu và phát triển đạt đến mức độ mà việc mở rộng công việc cần các năng lực bổ sung mà một việc nghiên cứu thuộc khu vực tư nhân hoặc thiếu hoặc không muốn thực hiện, thì viện đó sẽ cần ký một thỏa thuận cùng phát triển với một đối tác đã được xác định thông qua quy trình Mời hợp tác.

Các thỏa thuận cùng phát triển khác nhau rất nhiều về mức độ mà chủ sở hữu hoặc người phát triển sản phẩm gốc muốn giữ quyền kiểm soát đối với sản phẩm.

Một thỏa thuận cùng phát triển xác định rõ đòi hỏi về bản chất của sản phẩm cuối cùng hoặc sản

lượng khác vai trò của mỗi bên trong quy trình phát triển các nguồn (tài chính, nhân lực, và tổ chức) mà mỗi bên

sẽ đầu tư quy trình quản lý dự án các mục tiêu tạm thời (các mốc) và thời gian biểu các điều khoản về chia sẻ thành công hay thất bại.

Thông thường sẽ thành lập một ủy ban quản lý dự án bao gồm thành viên của mỗi bên.

Số lượng thành viên của mỗi bên, thẩm quyển của ủy ban, tần suất các cuộc họp, và các yêu cầu đối với báo cáo bằng văn bản sẽ được mô tả trong thỏa thuận.

5. Thỏa thuận li-xăng công nghệ

Đây là các loại hợp đồng thông thường nhất được các trường đại học đàm phán.

Nó cho phép một bên sử dụng, sản xuất, hoặc bán sản phẩm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên kia.

Điều khoản của thỏa thuận xác định thời hạn hiệu lực của li-xăng thị trường (lãnh thổ) mà người nhận li-xăng có thể sử

dụng, sản xuất hoặc bán sản phẩm có cho phép li-xăng thứ cấp hay không; bản chất và

tổng các khoản phí dự chi và tiền bản quyền người cấp li-xăng có cho phép người nhận li-xăng tiếp

tục phát triển/cải tiến sản phẩm hay không Một số điều khoản khác cũng có thể xuất hiện trong

một thỏa thuận li-xăng.

6. Thỏa thuận phân phối

Nó cho phép người nhận li-xăng nhận một sản phẩm từ người cấp li-xăng hoặc mua một sản phẩm của một bên thứ ba để phân phối ở một thị trường xác định theo một số điều kiện liên quan đến giá cả, số lượng, chất lượng, nhãn mác, tiền bản quyền, v.v.

Nó thường cho phép nhà phân phối thu xếp cho các thử nghiệm lâm sàng, đệ trình tài liệu cần thiết cho các cơ quan quản lý li-xăng quốc gia, và chuẩn bị cũng như thực hiện việc quảng cáo sản phẩm.

Nó được xử lý rất cẩn thận, đặc biệt là trong giai đoạn đàm phán và triển khai các thỏa thuận nêu trên.

Đối với thuốc, vắc-xin, và chẩn đoán thì một li-xăng cấp cho người nhận li-xăng quyền có được sự cho phép pháp lý để bán sản phẩm ở một thị trường nhất định.

Nếu li-xăng phải bị chấm dứt do người nhận li-xăng không thực hiện hoặc hết quan tâm đến sản phẩm thì người cấp li-xăng và một người nhận li-xăng mới có thể thấy khó đạt được một sự cho phép mới từ cơ quan pháp lý. Một cách để giải quyết vấn đề tiềm tàng này, nếu luật sở tại cho phép, là yêu cầu li-xăng thông thường có thể chuyển nhượng được cho một bên thứ ba do người cấp li-xăng lựa chọn.

Một thỏa thuận phân phối cũng có thể là bước đầu tiên để thiết lập một mối quan hệ lâu dài mà có thể tiến tới các thỏa thuận về li-xăng công nghệ cũng như các thỏa thuận về cùng phát triển bổ sung.

Những yếu tố tiêu chuẩn của các thỏa thuận

1. Các câu trần thuật, mở đầu và xem xét

Phần này nêu ra các động cơ và mục tiêu khái quát của các bên.

Nó cho thấy các bên đã thỏa thuận rằng động cơ và mục tiêu của họ là phụ thuộc lẫn nhau.

Phần này nên dùng lời văn phù hợp và nêu ra một cách rõ ràng lý do để các bên ký kết thỏa thuận.

Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên thì thông tin nêu trong phần mở đầu này có thể là vô giá để tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài hoặc tố tụng.

2. Các bên Các bên là những cá nhân, công ty, hoặc viện/tổ chức

mong muốn ký kết thỏa thuận đó. Thông thường, hai bên, nhưng con số này có thể là nhiều

hơn hai. Nếu một trong số các bên là viện/tổ chức thì toàn bộ

viện/tổ chức đó bị điều chỉnh bởi thỏa thuận. Tên của các viện/tổ chức có liên quan, cũng như trụ sở

chính sẽ được nêu trong danh mục tên và địa chỉ của các bên.

3. Định nghĩa Một số từ hoặc cụm từ là “thuật ngữ” pháp lý không cần

định nghĩa nếu việc sử dụng chúng là thông dụng trong lĩnh vực tương ứng.

Nếu có nghi ngờ về cách hiểu của một từ thì nên định nghĩa nó để tránh nhầm lẫn về sau này.

4. Sự bảo mật Thông tin bí mật được bộc lộ phải được quản lý rất

cẩn thận.

Tài liệu bí mật nên được đặt trong một tủ tài liệu có khóa, an toàn hoặc trong một máy tính được cài mật khẩu và chỉ những người có tên trong thỏa thuận giữ bí mật được tiếp cận với tài liệu đó.

Thông tin truyền khẩu nên sớm được thể hiện bằng văn bản sau khi được cung cấp cũng như thể hiện vào mẫu đăng nhập và đăng xuất thích hợp.

Nên nhớ rằng thông tin bí mật có giá trị thương mại và việc cung cấp sai có thể gây thiệt hại to lớn.

Việc bộc lộ trái phép thông tin bí mật có thể được dùng làm căn cứ để chấm dứt thỏa thuận và chủ sở hữu thông tin bí mật có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính.

5. Lãnh thổ và sự độc quyền Lãnh thổ là khu vực địa lý mà ở đó người nhận li-xăng được

phép sản xuất, sử dụng hoặc bán sản phẩm. Sự độc quyền xác định liệu người nhận li-xăng có được

phép chia sẻ lãnh thổ với một hoặc nhiều người nhận li-xăng cho cùng sản phẩm đó hay không.

Người cấp li-xăng cấp các li-xăng không độc quyền tạo nên sự cạnh tranh giữa những người nhận li-xăng và cung cấp nhà phân phối thay thế trong trường hợp một người nhận li-xăng bị thất bại.

Nhìn chung, những người nhận li-xăng muốn có được lãnh thổ rộng nhất và mức độ độc quyền cao nhất.

Theo kinh nghiệm: chỉ nên cấp một li-xăng khi người nhận li-xăng có nhiều khả năng phát triển được thị trường đó.

Sự cân nhắc then chốt: tính toán quy mô thị trường tối thiểu cần thiết đối với sản phẩm để đạt được các mục tiêu tài chính đặt ra.

…5 (tiếp) – Bảo lưu các quyền Phần này là đặc biệt quan trọng khi người cấp li-xăng là một

đối tượng phi lợi nhuận và phải bảo đảm có được các quyền nhất định để sử dụng quyền sở hữu trí tuệ cho giảng dạy, nghiên cứu phi lợi nhuận, hoặc những sử dụng nhân đạo ở các nước đang phát triển, hoặc theo các điều khoản của Đạo luật Bayh-Dole (ở Hoa Kỳ).

Việc quên không nêu sự bảo lưu cần thiết đối với các quyền trong một li-xăng có thể làm cho li-xăng mất hiệu lực và/hoặc dẫn đến một tranh tụng tốn kém ở tòa án để xác định những quyền nào trên thực tế thuộc sở hữu của người li-xăng.1. BẢO LƯU CÁC QUYỀN:

a) Người cấp li-xăng, bằng cách này, bảo lưu một quyền không thể thu hồi, không độc quyền đối với Công nghệ (thay mặt cho bản thân người cấp li-xăng và tất cả các viện nghiên cứu hàn lâm/phi lợi nhuận khác)

b) Đối với những sử dụng vì mục đích Giáo dục và Nghiên cứu _______, bao gồm cả những sử dụng trong Nghiên cứu được tài trợ _____ và những sự hợp tác phi lợi nhuận ________.

c) Đối với các mục đích nhân đạo ________, hoặc

d) Đối với những sử dụng ở các nước đang phát triển hoặc các nước có khó khăn về kinh tế ________ (nêu tên các nước _______),

e) Phục vụ Chính phủ Hoa Kỳ theo Đạo luật Bayh-Dole _________.

…5 (tiếp). Quyền cấp li-xăng thứ cấp Người nhận li-xăng thứ cấp có thể là người bất kỳ hoặc có thể

bị giới hạn ở, ví dụ, chỉ các bên có quan hệ riêng với người nhận li-xăng; chỉ các chi nhánh của người nhận li-xăng; chỉ một số lượng cụ thể các bên thứ ba; hoặc chỉ các bên đã được người cấp li-xăng chấp thuận từ trước.

1. NGƯỜI NHẬN LI-XĂNG CÓ THỂ CẤP CÁC LI-XĂNG THỨ CẤP:

a) cho bên bất kỳ ______;

b) cho một số giới hạn các bên _________;

c) chỉ cho các chi nhánh của người nhận li-xăng _______;

d) cho các bên thứ ba đã được người cấp li-xăng chấp nhận từ trước ____________;

e) cho các nhân viên của người cấp li-xăng __________;

f) cân nhắc cụ thể (chỉ rõ) _____________;

g) cân nhắc chia sẻ với người cấp li-xăng _________;

h) các bản sao li-xăng thứ cấp phải được cung cấp cho người cấp li-xăng _______;

i) theo các điều kiện khác _________________________________________________________________________.

6. Trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm

Tất cả các nhà sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm y tế đều có liên đới trong vấn đề an toàn của sản phẩm. Có một khả năng là sản phẩm làm tổn hại cho một ai đó, vì thế làm phát sinh nhu cầu bồi thường cho người bị hại.

Khi đàm phán một li-xăng, liên quan đến trách nhiệm pháp lý, vấn đề mấu chốt là xác định: ai sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm và chịu trách nhiệm về cái gì?

Thường thì một người cấp li-xăng thuộc khu vực tư nhân sẽ trông đợi người nhận li-xăng chịu hầu hết các trách nhiệm pháp lý bởi vì người nhận li-xăng bán sản phẩm.

Như một điều kiện để cấp li-xăng, một người cấp li-xăng có thể nêu phần chấp nhận trách nhiệm pháp lý của người nhận li-xăng tiềm năng, theo đó đặt gánh nặng trách nhiệm cho người nhận li-xăng trong việc đánh giá kỹ lưỡng các liên đới trách nhiệm pháp lý tiềm tàng của sản phẩm.

7. Phí dự chi và tiền bản quyền Các khoản phí dự chi và tiền bản quyền là giá thỏa

thuận tương ứng với giá trị. Những cân nhắc của người cấp li-xăng: Một khoản thu về tối thiểu để trang trải chi phí hoặc

một phần thích hợp các chi phí đã đầu tư cho sản phẩm.

Một nguồn thu ổn định do li-xăng mang lại. Các vấn đề cần được cân đối bởi các khoản phí dự chi. Các khoản phí dự chi phải đủ để đáp ứng nhu cầu thu

nhập ngắn hạn của người cấp li-xăng và đảm bảo rằng người nhận li-xăng theo đuổi việc phát triển sản phẩm một cách đứng đắn.

Các khoản phí dự chi không nên quá cao vì nó hạn chế khả năng của người nhận li-xăng đầu tư vào sản phẩm và làm cho nó thành công.

Các lĩnh vực khác cần xem xét: Tuổi đời mong đợi của sản phẩm Thời hạn hiệu lực của các quyền sở hữu trí tuệ được bảo

hộ. Tuổi đời sản phẩm càng ngắn thì người cấp li-xăng khó đòi hỏi các khoản phí dự chi và càng khó đòi hỏi tiền bản quyền.

Thời hạn li-xăng trở nên phức tạp hơn nếu là li-xăng bí quyết sản xuất.

Lưu ý rằng mục đích của các chiến lược li-xăng được bàn luận ở đây là tối đa hóa lợi ích cho khu vực tư nhân. Có thể các khoản phí dự chi và tiền bản quyền được xem là đơn giản như hai phương pháp mang lại giá trị cho khu vực tư nhân – và có thể không phải là các phương pháp mong muốn nhất.

8. Trọng tài Trường hợp có sự không nhất trí nghiêm trọng về các điều

khoản của một thỏa thuận, các bên có thể mong muốn đưa vấn đề ra trọng tài giải quyết.

Trọng tài có thể được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau và sẽ dễ dàng hơn khi xác định trong thỏa thuận các nguyên tắc được sử dụng làm trọng tài, trước khi phát sinh vấn đề cần giải quyết bằng trọng tài.

1. TRỌNG TÀI:

Không được giải quyết bằng trọng tài_________

Các Bên sẽ sử dụng nỗ lực tốt nhất của mình________

Các Bên nhất trí dùng trọng tài của:

Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ________

Cơ quan khác__________

Ba người, mỗi bên lựa chọn một người và người thứ ba được lựa chọn bởi _________

Khiếu nại quyết định của trọng tài:

Không được phép, quyết định cuối cùng và bắt buộc __________

Được phép _______________ khiếu nại lên _________

9. Chấm dứt thỏa thuận Cần phải nghĩ đến vấn đề này nhưng lưu ý rằng nếu quá thận

trọng vấn đề này sẽ làm chấm dứt việc đàm phán.

Các lĩnh vực cần xem xét:

Quyền của một bên mà bên kia chấm dứt thỏa thuận không có lý do

Quyền của bên chấm dứt thỏa thuận trong khi bên kia không chấp thuận việc chấm dứt

Các vấn đề vi phạm về nguyên liệu

Thời hạn thông báo về hành vi vi phạm và thời gian để bên vi phạm khắc phục trước khi mất các quyền và/hoặc phải trả các khoản tiền phạt

Cũng cần xem xét các vấn đề giải quyết việc kết thúc li-xăng đương nhiên.

Điều gì sẽ xảy ra đối với bí quyết sản xuất (nếu có) khi tất cả các bằng độc quyền sáng chế hết hiệu lực?

Đâu là các điều khoản về bảo mật?

10.Quyền hạn xét xử, bảo hành, thông báo

Quyền hạn xét xử thường thuộc về người cấp li-xăng, mặc dù có thể có các lý do để có một vị trí thứ ba trung lập.

Mỗi bên tham gia thỏa thuận phải bảo đảm rằng bên đó có thẩm quyền thực hiện những gì nêu trong thỏa thuận.

Thỏa thuận phải nêu tên, địa chỉ và các thông tin liên lạc khác của các cá nhân hoặc địa chỉ liên lạc chính thức của mỗi bên.

Điều khoản thông báo cũng có thể nêu rõ liệu các bản fax và tài liệu điện tử có được chấp nhận hay không.

Ký kếtNêu chức danh của người đại diện cho mỗi Bên để tránh nhầm lẫn người đó là một thực thể độc lập.Một số trường hợp yêu cầu nhiều hơn một bên ký vào thỏa thuận.Đối với trường đại học: các khoa hoặc các thực thể pháp lý có thể có trách nhiệm đối với việc nhận li-xăng và cấp li-xăng.

Kết luận

Không có thỏa thuận hoàn hảo; các mẫu thỏa thuận là một xuất phát điểm tốt.

Để thời gian suy nghĩ thấu đáo và thảo luận các điều khoản của thỏa thuận thúc đẩy việc liên lạc giữa các bên.

Khía cạnh cơ bản của mọi thỏa thuận là các bên sẽ làm gì sau khi thỏa thuận được ký kết; một thỏa thuận luôn luôn phải được xem là điểm khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài và có lợi cho các bên.

Tham khảo

Mahoney RT và A Krattiger. Thỏa thuận: Xem xét lại các công cụ tiềm năng để quản lý quyền sở hữu trí tuệ.

Bobrowicz D. 2007. Danh mục cho các thỏa thuận li-xăng đang được đàm phán.

Quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng kiến về y tế và nông nghiệp: Sổ tay các ví dụ thực tiễn hay nhất (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., và PIPRA: Davis, U.S.A

Toàn văn và trích dẫn tiếng Anh gốc có trên

http://www.iphandbook.org/handbook/ch07/p01/

http://www.iphandbook.org/handbook/ch11/p11/

Nội dung này đã được dịch ra tiếng Việt

http://vietnam.pipra.org/sach-tra-cuu-pipra-shtt.html