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Año XXXII – Número 2624 Lima, 06 de noviembre de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 110-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales b), e) y f) y 136 literal a) y de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00316. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca denominativa 100% DULCE PASIÓN..................... .............................................................. 1

PROCESO 112-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte

consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2013-00148-00. Actor: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMÉRICA. Marca denominativa INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA...................... ......................................... 15

PROCESO 303-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G. Marca: “ALDO MASCONI” (mixta). Expediente Interno: 2009-00169-00....................... ...................................................................... 29

PROCESO 110-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales b), e) y f) y 136 literal a) y de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00316. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca denominativa 100% DULCE PASIÓN. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

GACETA OFICIAL 06/11/2015 2 de 40

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 0698 de 6 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 9 de marzo de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-00316. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA. COLOMBINA S.A. HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, solicitó el 16 de marzo de 2007 el registro como marca del signo denominativo 100% DULCE PASIÓN, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, confitería en general, chocolates, caramelos, chicles, galletas”.

2. Las sociedades COLOMBINA S.A. y MEALS DE COLOMBIA S.A., formularon oposición argumentando, respectivamente, lo siguiente: i) El signo solicitado es genérico y descriptivo para los productos que pretende distinguir; ii) Marca mixta PASSION (Certificado No. 210244) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, bizcochería y confitería; hielo, paletas y helados comestibles”.


3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 50518 de 28 de noviembre de 2008, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

4. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó recurso de reposición y en

subsidio el de apelación.

5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 08550 de 25 de febrero de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución

No. 17065 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmado la Resolución impugnada, que confirmó la Resolución No. 50518 de 28 de noviembre de 2008.

7. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 17065 de 31 de marzo de 2009, 08550 de 25 de febrero de 2009 y 50518 de 28 de noviembre de 2008 ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

8. La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, cedió los derechos sobre la marca 100% DULCE PASIÓN a la sociedad FABCO CAPITAL GROUP LIMTED; afectación que fue inscrita por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de septiembre de 2010.

9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Señala, que el signo solicitado carece de distintividad. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que no solo adolece de la capacidad para identificar los productos que pretende amparar; sino que también resulta confundible con el signo mixto registrado a favor de la demandante PASSION (Certificado No. 210244).

11. Adiciona, que las expresiones 100% DULCE son meramente descriptivas. Por lo tanto, al realizar el examen en conjunto de los signos en conflicto, tomando la totalidad de los elementos que lo componen, sin desmembrar su unidad fonética y ortográfica, salta a la vista la identidad o semejanza entre ambos, ya que la denominación sobre la cual recae el peso distintivo es PASIÓN.

12. Adiciona, que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase

30 de la Clasificación Internacional de Niza.

13. Complementa, que la Autoridad Nacional omitió realizar un examen concienzudo de cotejo de marcas, en tanto que son más las semejanzas que las diferencias arrojadas en dicha comparación.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.


14. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Por lo tanto, debe considerarse que la distintividad del signo en cuestión, radica en la combinación particular de los elementos nominativos que lo integran; no puede olvidarse que la apreciación de dichos componentes debe realizarse de manera conjunta.

15. Argumenta, que el signo registrado no es meramente descriptivo, pues la

combinación propuesta por la misma no guarda una relación directa con los productos que ampara ni describe características propias de los mismos.

16. Agrega, que dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza coexisten diversas marcas que emplean términos semejantes a la denominación PASIÓN.

17. Complementa, que mal obra la demandante al afirmar que la Autoridad Nacional no realizó en debida forma el examen de cotejo de marcas, pues no sólo se tuvo en cuenta las oposiciones formuladas, sino que también se ocupó de efectuar la comparación desde el punto de vista ortográfico y fonético, de la cual se desprendió que no había problema para determinar la coexistencia de marcas.

Por parte de Colombina S.A.

18. Mediante Auto de fecha 19 de septiembre de 2012 (fl. 100), la Sección Primera

del Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda, ya que no allegó el escrito de contestación.

Por parte de Fabco Capital Group Limited (Cesionaria CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA)

19. Indica, que el signo registrado no se encuentra inserto dentro de las causales de

irregistrabilidad que la demandante arguye, en tanto que la marca 100% DULCE PASIÓN es una expresión de fantasía que reúne todos y cada uno de los requisitos para dotarla de suficiente distintividad.

20. Agrega, que la denominación PASIÓN es débil. 21. Manifiesta, que dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,

coexisten varios registros que emplean términos semejantes a la denominación PASIÓN, sin que esto se haya prestado para generar confusión en el público consumidor. Por lo tanto, no se explica, como la única que presentó oposición frente a su solicitud de registro fue la sociedad demandante.

22. Aduce, que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación a que se

refiere el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, deben concurrir los supuestos que la misma norma preceptúa; es decir, debe existir semejanza en los campos visual, conceptual o fonético, así como similitud entre los productos o servicios que identifican los signos en conflicto.

23. Agrega, que el signo registrado no es meramente descriptivo, ya que la solicitud

de registro se planteó como un todo y no como palabras individualmente consideradas.

24. Complementa, que tal y como lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, la prohibición de registrar expresiones genéricas no es absoluta. Por lo tanto, debe quedar lo suficientemente claro, que la marca


solicitada, al componerse de diversos elementos que separadamente considerados pertenecen al domino público, que combinados la dotan de un carácter de originalidad, no existía razón legal o comunitaria por la cual denegar el registro.

25. Refiere, que fue precisamente el adecuado examen en conjunto (los signos que

se comparan no deben ser fraccionados o examinados en sus detalles ya que el público consumidor no procede de esta manera) y sucesivo de los signos en conflicto que realizó la Autoridad Nacional, el que permitió concluir que los mismos no eran confundibles (a pesar de que presentan algunas semejanzas desde el punto de vista ortográfico, fonéticamente son diferenciables) y mucho menos se prestaban para generar el riesgo de conexión competitiva.

26. Agrega, que desde el punto de vista del consumidor medio, de ninguna manera

podría confundirse los signos en conflicto. 27. Manifiesta, que si bien los signos en conflicto distinguen productos comprendidos

en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, no es menos cierto que se demostró que las mismas son completamente diferentes entre sí.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

28. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 y 136

literal a) de la Decisión 486.

29. Se hará la interpretación solicitada. Se restringirá la interpretación del artículo 135 a sus literales b), e) y f)1.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

30. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos genéricos y descriptivos.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos.

1 Decisión 486

“(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la

calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.


D. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras de uso común. E. Los signos de fantasía.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD. EL

CASO DE LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS.

31. Como quiera que en el procedimiento administrativo interno se argumentara que el signo solicitado para registro es genérico y descriptivo, se hace necesario tratar el tema propuesto.

32. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

33. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada

de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.”

34. En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la


categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009).

Signos genéricos y descriptivos.

35. Para tratar este acápite, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012:

“Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;”

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.


La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

36. La corte consultante debe determinar si el signo 100% DULCE PASIÓN es genérico

o descriptivo en la Clase 30 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

37. En consideración a que la demandante argumentara que las expresiones 100% y DULCE son descriptivas, la corte consultante deberá determinar, si no encuentra que la totalidad del signo solicitado sea descriptivo o genérico, si dichos elementos podrían considerarse como descriptivos para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en este evento, deberán ser excluidos del cotejo respectivo.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

38. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN es confundible con la marca mixta PASSION.

39. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:


“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe

analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en

estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del

presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.


Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”.

40. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir

entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y

MIXTOS.

41. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN y el mixto PASSION. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos.

42. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de

2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012:

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u

objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001.


registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: GALLO mixta).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que

si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad

de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en

la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

43. En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se

encuentra compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

44. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas,

el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con


o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

45. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado

de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”.

46. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios,

debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN y el mixto PASSION.

D. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

47. La tercera interesada argumentó que el signo solicitado es de fantasía. En

consecuencia, se hace necesario abordar el tema propuesto.

48. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).


Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.

49. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la

condición de fantasía del signo 100% DULCE PASIÓN, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente

condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si el signo 100% DULCE PASIÓN

es genérico o descriptivo en la Clase 30 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.

Como quiera que la demandante argumentara que las expresiones 100% y DULCE son descriptivas, la corte consultante deberá determinar, si no encuentra que la totalidad del signo solicitado sea descriptivo o genérico, si dichos elementos podrían considerarse como descriptivos para la Clase 30 y, en este evento, deberán ser excluidos del cotejo respectivo.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera

existir entre el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN y el mixto PASSION, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

CUARTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando

la condición de fantasía del signo 100% DULCE PASIÓN, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA


Luis José Diez Canseco Núñez

MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 112-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2013-00148-00. Actor: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMÉRICA. Marca denominativa INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 0746 de 11 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2013-00148-00. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.


Partes: Demandante: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: COMPAÑÍA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE

SERVICIOS DE SALUD S.A. –SOPRINSA S.A.- (Hoy ORGANIZACIÓN SÁNITAS INTERNACIONAL S.A.).

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, solicitó el 16 de diciembre de 2010 el registro como marca del signo denominativo INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de educación superior”.

2. La sociedad COMPAÑÍA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS DE SALUD S.A. –SOPRINSA S.A.-, formuló oposición sobre la base de su marca mixta CLÍNICA IBEROAMERICANA, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”.

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 00056679 de 19 de octubre de 2011, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

4. La sociedad COMPAÑÍA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE

SERVICIOS DE SALUD S.A. –SOPRINSA S.A.-, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

mediante Resolución No. 004169 de 31 de enero de 2012, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución

No. 00062268 de 24 de octubre de 2012, resolvió el recurso de apelación, revocó la Resolución No. 00056679 de 19 de octubre de 2011, declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado.

7. La sociedad CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, presentó

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución Nos. 00062268 de 24 de octubre de 2012, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

9. Señala, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. La autoridad administrativa desconoció elementos relevantes y manifestó erradamente lo siguiente: “(…) En efecto, al apreciarlas en conjunto se observa que las marcas representan ideas o conceptos similares y que sus elementos constitutivos se disponen de la misma forma, esto es, el uso de expresiones genéricas (INSTITUCIÓN / CLÍNICA) como primer elemento nominativo, seguida de las expresiones relacionadas con Iberoamérica (IBEROAMERICANA / IBEROAMÉRICA), esta últimas utilizadas como el sustantivo del signo, circunstancias que conllevan a que el consumidor asuma que los signos poseen una misma procedencia empresarial (…)”.

10. Adiciona, que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación a que se refiere el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, deben concurrir los supuestos que la misma norma preceptúa; es decir, debe existir semejanza en los campos visual, conceptual o fonético, así como similitud entre los productos o servicios que identifican los signos en conflicto.

11. Agrega, que al efectuarse el examen de cotejo de marcas de manera conjunta y sucesiva, no se puede destruir la unidad fonético-auditiva ni gráfico-visual que integran la naturaleza de los signos en conflicto, debido a que se afecta su grado de distintividad. Por lo tanto, debe tenerse presente que la naturaleza del signo solicitado es denominativa y, de esta manera, está integrado por la unión de tres (3) palabras que no se pueden separar y/o fraccionarse; mientras que el signo opositor es de naturaleza mixta y la especial disposición de los elementos dentro de la etiqueta registrada, hace de ésta un signo de características únicas.

12. Sostiene, que no existen semejanzas entre los signos en conflicto desde los puntos de vista visual y conceptual.

13. Agrega, que la autoridad nacional ha otorgado el registro de distintos signos que emplean los vocablos con la raíz “Ibero”, entre otros UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (Clase 41), por lo que resulta errado otorgar un tratamiento diferenciado al signo solicitado.

14. Adiciona, que la partícula “Ibero” es de uso común. Por lo tanto, la autoridad nacional no se puede fundar exclusivamente en este hecho, para denegar el registro.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

15. Mediante Auto de fecha 19 de noviembre de 2013 (fl. 68), la Sección Primera del

Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda, ya que la autoridad nacional presentó el escrito extemporáneamente.

Por parte del Tercero Interesado.

16. Indica, que los signos en conflicto no sólo son similares desde el punto de vista

visual, fonético y conceptual, sino que amparan los mismos servicios. Por lo


tanto, la Superintendencia actúo bien al aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

17. Agrega, que la autoridad nacional realizó adecuadamente el examen de

registrabilidad, ya que no fraccionó los signos en conflicto, realizó el análisis de manera conjunta y tuvo en cuenta el grado de similitud existente entre ellos (considerando las reglas para el cotejo entre signos denominativos y mixtos). Por lo tanto, la demandante se equivoca al señalar, que las denominaciones “IBEROAMÉRICA / IBEROAMERICANA” no inducen a confusión al público consumidor, más aún cuando se encuentran registradas en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

18. Indica, que las expresiones genéricas o descriptivas como “CLÍNICA,

INSTITUCIÓN Y UNIVERSITARIA”, son débiles e inapropiables; a más de que no le otorgan distintividad a los signos.

19. Sostiene, que el elemento relevante entre los signos en conflicto son las

expresiones “IBEROAMÉRICA / IBEROAMERICANA”. Por lo tanto, adolece de fundamento el argumento esgrimido por la demandante a favor de la frase distintiva que contempla el signo opositor.

20. Agrega, que el hecho de que las semejanzas entre los signos se de en las

expresiones “IBEROAMÉRICA / IBEROAMERICANA”, no quiere decir que la autoridad nacional haya realizado una comparación fraccionada de los signos.

21. Señala, que el signo opositor goza de una amplísima distintividad y

reconocimiento por parte de los consumidores.

22. Agrega, que no es correcto esgrimir que el prefijo “Ibero” sea de uso común, ya que esta consideración debe hacerse en relación con los productos o servicios que identifican los signos en conflicto, y no con todos los productos de la Clasificación Internacional. La demandante, enunció ejemplos de marcas registradas en otras Clases de la Clasificación Internacional de Niza.

23. Adiciona, que tampoco es de recibo el argumento de la existencia de la marca

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, primero, porque ésta ya fue cancelada1; y segundo, en tanto que la autoridad nacional es autónoma e independiente en sus decisiones y debe analizar cada caso en concreto.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

24. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136

literales a) de la Decisión 4862. 25. No se interpretará el artículo 134 ya que no es esencial para resolver el

problema jurídico planteado en el caso particular. 1 “(…) el derecho de prioridad que surge es para solicitar el registro de la marca mas no para obtener el

registro automático”. 2 Decisión 486

“(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.


C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

B. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.

C. Palabras genéricas y descriptivas en la conformación de marcas. Las partículas de uso común. La marca débil.

D. La autonomía de la oficina nacional competente.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

27. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, es confundible con la marca mixta CLÍNICA IBEROAMERICANA.

28. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad3.

3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.


Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe

analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en

estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del

presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”.

29. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir

entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA

COMPUESTA Y DENOMINATIVOS COMPUESTOS.

30. En el proceso interno se procederá a la comparación entre el signo denominativo INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA y el mixto CLÍNICA IBEROAMERICANA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto.

31. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del Proceso 171-IP-2012:

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y un gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o


no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

4 El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u

objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001.


- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad

de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la

mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”.

32. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios,

debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA y el mixto CLÍNICA IBEROAMERICANA.

C. PALABRAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE

MARCAS. LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL.

33. La demandante sostuvo que la partícula IBERO es de uso común. La tercera interesada argumentó que las palabras CLÍNICA, INSTITUCIÓN y


UNIVERSITARIA son genéricas o descriptivas. En este marco, es apropiado abordar el tema propuesto.

34. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos

como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

35. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

36. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados

exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

37. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las

expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas6.

38. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes

características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

39. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En

relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

40. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios

puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

41. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, dispone:

6 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.


“No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

42. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o

indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

43. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

44. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras o partículas genéricas conformen un signo distintivo.

45. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se

puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

46. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué

es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

47. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios,

puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

48. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase

determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se


apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

49. La corte consultante debe determinar si las palabras CLÍNICA, INSTITUCIÓN y

UNIVERSITARIA son genéricas o descriptivas en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra genérica o descriptiva.

50. También debe determinar si la partícula IBERO es de uso común en la mencionada

clase, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

D. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.

51. La demandante argumentó que la autoridad nacional ha otorgado el registro de

distintos signos que emplean vocablos con la raíz “Ibero”, por lo que resulta errado otorgar un tratamiento diferenciado al signo solicitado.

52. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto.

53. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de

abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).


En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

7 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de

julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, en el proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005.


Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”8.

54. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su

actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera

existir entre el signo denominativo INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA y el mixto CLÍNICA IBEROAMERICANA, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si las palabras CLÍNICA,

INSTITUCIÓN y UNIVERSITARIA son genéricas o descriptivas en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra genérica o descriptiva.

También debe determinar si la partícula IBERO es de uso común en la mencionada clase, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

TERCERO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

8 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.




Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 303-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G. Marca: “ALDO MASCONI” (mixta). Expediente Interno: 2009-00169-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 1943 de 22 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2009-00169-00.


El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Aldo Group International A.G.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

República de Colombia. Terceros interesados: Orrego Gómez S en C.S. Sucesores Silvano Aldo Sicilia 2. Antecedentes: 1. El 13 de diciembre de 2007, la sociedad Orrego Gómez S en C.S. Sucesores,

solicitó el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, Aldo Group International A.G. formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO PANETTI “(denominativa) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Silvano Aldo Sicilia formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio

(en adelante SIC) al estudiar la solicitud, mediante Resolución 30277 de 25 de agosto de 2008, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

4. Contra la anterior Resolución, las sociedades opositoras interpusieron dentro del

plazo, recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 36428 de 29 de setiembre de 2008 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

5. Mediante Resolución 40836 de 27 de octubre de 2008, el Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 30277 que concedió el registro de la marca solicitada.

6. Aldo Group International A.G. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin

de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 21 de julio de 2009, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada y a las sociedades Orrego Gómez S en C.S. Sucesores y Silvano Aldo Sicilia como terceros interesados en las resultas del proceso.

7. Mediante Auto de 27 de mayo de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el

proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


3. Argumentos de la demanda:

8. Aldo Group International A.G. alegó lo siguiente:

− Que cualquier consumidor que se enfrente con las expresiones “ALDO PANETTI” (denominativa) y “ALDO MASCONI” (mixta), se encontrará con dos signos que evocan el mismo concepto, que es el de un nombre lo que ocasionaría una confusión directa e indirecta.

− Que las expresiones antes mencionadas, poseen igual número de sílabas y prácticamente la misma secuencia vocálica, por lo que las posibilidades que tiene el consumidor de no confundirse son mínimas, puesto que la estructura de las mismas no permite diferenciarlas.

− Que el nombre ALDO sí juega un papel determinante en el presente caso,

pues esta expresión se encuentra al principio de ambas marcas haciendo que sea ésta la que con mayor facilidad recuerde el consumidor, no siendo un nombre común en el país.

− Que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto los

signos “ALDO MASCONI” (mixto) y “ALDO PANETTI” (denominativo), pretenden identificar los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que existe una conexión competitiva que crea en el consumidor la posibilidad de confusión.

− Que es evidente la confundibilidad fonética y gramatical entre las marcas en

conflicto, pues al pronunciarse suenan igual y están compuestas por dos palabras.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

− Que los signos “ALDO MASCONI” (mixto) y “ALDO PANETTI” (denominativo)

no son idénticos pues están compuestos por otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones, porque la primera marca es mixta y la segunda denominativa.

− Que en el presente caso se observa que además de los trazos que contiene el signo “ALDO MASCONI” (mixto) en su componente denominativo se diferencia sustancialmente del signo “ALDO PANETTI” de naturaleza denominativa, pues si bien comparten la palabra ALDO, las palabras MASCONI y PANETTI otorgan a los signos distintividad, en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintos.

− El consumidor medio sabrá distinguir entre las marcas “ALDO MACONI”

(mixta) y “ALDO PANETTI” (denominativa) pues aún cuando hay relativa similitud entre ellas, sus diferencias impiden que se incurra en error al punto que se vicie su consentimiento.

10. Orrego Gómez S en C.S. Sucesores contestó la demanda señalando lo siguiente:

− La marca ALDO MASCONI (mixta) es distintiva, lo que implica que la marca

es identificadora y está destinada a especializar el servicio y a indicar el


origen o procedencia de él, evitando la confusión o riesgo de asociación entre los usuarios al adquirir este tipo de servicios, frente a los demás de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

− La marca ALDO MASCONI (mixta) tiene fuerza distintiva por cuanto al

efectuar el examen en conjunto con la marca ALDO PANETTI (denominativa), no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto.

− Que es titular de la marca ALDO MASCONI en la Clase 25 de la Clasificación

Internacional de Niza y que fue registrada con anterioridad a las marcas de la sociedad demandante.

11. No consta en el expediente que SILVANO ALDO SICILIA haya presentado

contestación a la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136

literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa.1

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas mixtas y denominativas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

3. Signos compuestos por un nombre propio.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

13. En el presente caso, Aldo Group International A.G. solicitó el registro del signo “ALDO MASCONI” (mixto) para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha solicitud Aldo Group International A.G. formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO PANETTI” (denominativa) que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Silvano Aldo Sicilia formuló también oposición contra dicho registro

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).


sobre la base de su marca “ALDO” (mixta) que distingue productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; por lo que resulta pertinente referirse a la confusión de signos.

14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de

2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.

Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca:

“CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


«riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de

marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.


‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”.

15. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que

pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS (SE TOMARÁ

EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA)

16. En el caso en análisis, Aldo Group International A.G. solicitó el registro del signo “ALDO MASCONI” (mixto) para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha solicitud de registro Aldo Group International A.G. formuló oposición sobre la base de su marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa) que distingue productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante ello, corresponde realizar un análisis comparativo entre signos de naturaleza mixta y denominativa:

8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15

de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Signo solicitado

ALDO PANETTI Marca registrada

17. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

18. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

19. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno

gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

20. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es

una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de


febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005).

21. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

22. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

− Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

− Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a

comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

− Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la

denominación.

− Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

23. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en

principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

24. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “ALDO MASCONI” (mixto) y la marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

5. SIGNOS COMPUESTOS POR UN NOMBRE PROPIO 25. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre el signo ALDO MASCONI

(mixto) y la marca ALDO PANETTI (denominativa) ambas compuestas por el nombre propio ALDO, por lo que la Sala Consultante debe seguir las siguientes pautas que fueron detalladas en el Proceso 50-IP-2015 de 9 de septiembre de 2015:

“Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre


como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”9.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”.

26. En el caso en análisis la Sala Consultante deberá determinar, sobre la base de lo

antes expuesto, cuán común es el nombre ALDO, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca previamente registrada y va a ser diferenciable de la misma.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “ALDO MASCONI” (mixto) y la marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de

asociación que pudiera existir entre los signos confrontados siguiendo los parámetros establecidos en la presente ponencia.

9 http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.htm.


TERCERO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.

En el caso en análisis la Sala Consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca previamente registrada y va a ser diferenciable de la misma. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.



Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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Año XXXII – Número 2624 Lima, 06 de noviembre de …intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2624.pdf · 13. Complementa, que la Autoridad Nacional omitió realizar