Año XXXIII – Número 2725 Lima, 22 de abril de 2016intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2725.pdf · Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

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Año XXXIII – Número 2725

Lima, 22 de abril de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 346-IP-2015 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 155 literales a) y d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo 2 de Guayaquil, República del Ecuador. Demandante: Alejandro Ordoñez Pinos. Marca: “La Durita” (mixta). Proceso Interno 09801-2011-0964-MJ....................... ................................................. 1

PROCESO 372-IP-2015 Interpretación prejudicial los artículos 165, 166 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Cancelación de registro de marca: MELODY (denominativa). Demandante: WILCOS S.A. Proceso interno: 2010-0259........................ ................................................................ 30

PROCESO 378-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: Carlos Edison Hurtado Gago. Marca: “DERECHOYREVES.COM” (denominativa). Expediente Interno: 01027-2013-0-1801-JR-CA-13....................... ................................................48

GACETA OFICIAL 22/04/2016 2 de 66




























TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 372-IP-2015

Interpretación prejudiciallos artículos 165, 166 Y 170 dela Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina solicitada por la Sección Primera de la Sala delo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,República de Colombia. Cancelación de registro demarca: MELODY (denominativa). Demandante:WILCOS S.A. Proceso interno: 2010-0259.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El 4 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, lasolicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la SecciónPrimera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estadode la República de Colombia, relativa a los artículos 165, 166 Y 170 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del procesointerno 2010-0259.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

Partes en el proceso interno:

Demandante:Demandado:

WILCOS S.A.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),República de Colombia.LABORATORIOS COSMÉTICOS Y QUíMICOSS.A. - LABORATORIOS COSQUIM S.A.

Tercero interesado:


1. WILCOS S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)cancelar el registro de la marca MELODY (denominativa), concedida aLaboratorios Cosméticos y Químicos S.A. (en adelante, Laboratorios CosquimS.A.) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 del Arreglo de NizaRelativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para elRegistro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 32371, la División deSignos Distintivos de la SIC declaró fundada la solicitud de cancelación deregistro de marca.

3. Laboratorios Cosquim S.A. interpuso recurso de apelación y, en subsidio, deapelación contra la Resolución 32371.

4. El 17 de julio de 2008, mediante Resolución 24595, la División de SignosDistintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución32371 y, en consecuencia, denegó la solicitud de cancelación.

5. WILCOS S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 24595.

6. El 31 de diciembre de 2009, mediante Resolución 69748, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelacióninterpuesto, confirmó la decisión contenida en la Resolución 24595.

7. El 27 de mayo de 2010, WILCOS S.A. interpuso demanda contenciosoadministrativa contra las Resoluciones 24595 y 69748.

8. El 5 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolviósuspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretaciónprejudicial de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

WILCOS S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

9. Tanto en la Resolución que resuelve la reposición, como aquella en laapelación, se parte del conocimiento y certeza por parte de la SIC, que losvolúmenes de venta no son suficientes para demostrar el uso real y efectivode la marca en el mercado. No obstante, la SIC trata de adecuar a supuestosde hecho, sobre los cuales no existe prueba alguna que así lo demuestre,circunstancias tales como el sector económico al que va referido el productoy tamaño de la empresa, al catalogarla como una pequeña o medianaempresa.

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'_l-.:.J volumer.e.:. , ,-ia ; ,,;¡:.::jad ;3 en la respuesta a la ~·ix:é;lde c;J(:ceiació:1y los documentos aportados dentro del recurso de reposición, no reflejan unuso real y efectivo de la marca en el mercado, teniendo en cuenta lanaturaleza de los productos de consumo masivo, como aquellos objeto deestudio.

11. Los valores de venta entre la Resolución 32371 y la Resolución 24595 nodifieren en tal medida que pueda conllevar a que la SIC concluya que con laspruebas adicionales que se aportaron en el recurso de reposición y que fueronde igual forma tenidas en cuenta al momento de decidir el recurso deapelación, se demuestre el uso real y efectivo de la marca, dado que, entérminos generales, los mismos se mantienen entre una y otra resolución.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

12. Frente a los argumentos expuestos en la demanda, es importante destacarque, revisadas las pruebas documentales aportadas en el expediente, seconstató el uso de la marca MELODY (denominativa). Dicho uso se evidenciócon la comercialización de productos cosméticos cuya autorización de uso fueconcedida a Laboratorios Incobra S.A. De igual modo, el conjunto de facturasy documentos contables aportados al expediente demuestran queLaboratorios Incobra S.A. comercializó jabones, aceites y champúsidentificados con la marca MELODY (denominativa).

13. Los productos de la Clase 3, como el jabón, los polvos de talco para el cuerpo,los aceites de tocador o de baño y el champú para el cabello o para bebés,son de consumo extendido y continuo, teniendo una demanda amplia yconstante, por lo cual su volumen de ventas debe ser elevado. No obstante,lo anterior, los productos identificados con la marca MELODY (denominativa)son artículos de aseo de bajo precio que se comercializan en el mercado enlo que a productos se refiere, no cuenta con una gran capacidad adquisitiva,por lo cual se puede establecer que el valor de ventas señalado logrademostrar un uso real y efectivo de la marca en el mercado y adecuado a losniveles de comercialización de productos de esta naturaleza.

14. Adicionalmente, en la investigación administrativa se presentaron elementospublicitarios en los cuales Laboratorios Cosquim S.A. y Laboratorios IncobraS.A. promocionaron diferentes productos en los cuales se incorpora la marcaMELODY (denominativa), los cuales son un indicio de la forma en que esusada dicha marca, así como la intención de su titular de promocionarla entrelos potenciales consumidores. De igual manera, se allegaron documentos queacreditan la distribución de los productos identificados con la marca MELODY(denominativa), los cuales permiten concluir que los productos que sedistinguen con dicha marca han estado en el comercio.

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.J .•1.""_" ~.,",:"1 e,: ;.t;~s~(3ciérl de la '.~'.:·:n~·I;i'j(~::. "J,cr 'p3~-¿..:~.'L~;:~tcr~{;;r~Jinteresado.

LABORATORIOS COSQUIM S.A. presentó contestación a la demandaseñalando que:

15. Pretende la demanda ver una violación de las normas (no dice cuáles), porconsiderar que no se ajusta a derecho la afirmación según la cual losproductos MELODY son artículos de aseo que se comercializan en sectoresde consumidores que no cuentan con gran capacidad adquisitiva pero quetienen diferentes opciones en el mercado, conclusión a la que arriba laAdministración después de analizar la gran cantidad de pruebasdocumentales de uso de dicha marca presentadas por Laboratorios CosquimS.A. Sin embargo, la causa de dicha afirmación es que los productos de lamarca MELODY sean de muy bajo precio y que estén destinados a unmercado altamente ofertado y cuyos consumidores no cuentan con grancapacidad adquisitiva, lo que resulta ostensible y evidente.

16. No se puede pretender, como lo hace la demanda, que Laboratorios CosquimS.A. haya de vender más productos MELODY en Colombia para que no le seacancelada su marca por no uso. Principalmente, debido a que resulta evidentecon las propias cifras aportadas por la demanda, teniendo en cuenta ademásel número de trabajadores (8 en 2005 y 4 en 2006), que Laboratorios CosquimS.A. sí es una PyME, esto es una pequeña o mediana empresa, atendiendosobre todo al número de sus trabajadores y a los activos que posee.

17. Los 54 grupos de pruebas documentales y los 7 grupos de pruebasdocumentales presentadas nunca fueron presentados extemporáneamente,pues fueron presentados dentro de los términos que dan la Decisión 486 y elCódigo Contencioso Administrativo.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

1. Que, los artículos 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario,conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 165, 166 Y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 170 de lacitada normativa por cuanto el presente caso no versa sobre lasnotificaciones que deba realizar la Oficina Nacional Competente ni

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_'" 'e .? ,.,:>:', .unicad para presentar pruebas ji al2gatcs, Procede L:interpretación de los artículos 165 y 166 de la misma Decisión".

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Cancelación por falta de uso de la marca. Su procedimiento.2. Prueba del uso de la marca. Los productos de consumo masivo. El

tamaño de la empresa.3. Motivación del acto administrativo que resuelve sobre la cancelación de

la marca por falta de uso.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. CANCELACiÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA. SUPROCEDIMIENTO.

18. Wilcos S.A. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca MELODY(denominativa) registrada a favor de Laboratorios Cosméticos y Químicos S.A.,por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema.

19. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante laexistencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en unatraba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivarnente-,

"Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud depersona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos unode los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ellodurante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensaen un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes detranscurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote elprocedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios

para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista delos productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto delos cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud delos productos o servicios.El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros,a fuerza mayor o caso fortuito".

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o serviciosque ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajoesa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta lanaturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa sucomercialización en el mercado.También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que sonexportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto adetalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro porfalta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

En ese sentido, GAMBOA VILELA, Patricia. "La cancelación del registro de una marca por falta deuso: especial referencia a la cancelación parcial". En: Revista de Derecho Administrativa, año 1,número 2, 2006, p. 226.

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20. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden, enmayor parte, a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-20063.

Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

"De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se iniciaa solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosapor la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anteriorquiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberádemostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Esteinterés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (. . .).

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciarel trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dichaacción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de lanotificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite deconcesión de registro de merce":

Falta de uso de la marca.

21. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivosque dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que laoficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud decualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no sehubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, porel licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durantelos tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acciónde cancelación.

22. Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechosde Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)6 establece que

3 Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA(mixta).

4 Ibíd.

5 "1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de unperíodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marcade fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia deobstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias quesurjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo aluso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a losbienes o servicios protegidos por la marca".

6 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

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..: reg:SL.J ele nV.lr:.:a puede anularse si ésta no na sido usaca después UD L.¡ lperíodo ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titulardemuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidaspor circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular dela marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales comolas restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a losbienes o servicios amparados por la marca?

23. Al respecto el Tribunal, señaló:

"Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sinmotivo justificado, la marca no hubiese sido utílízada en, al menos, unode los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o deotra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivosprecedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, lacancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres añosdesde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado elprocedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si elsigno, a través del cual se comercializan los productos o servicios queconstituyan su objeto, es utílízado bajo una forma que difiera de la marcaregistrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podráconfigurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cencetecíott".

24. En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que:

"Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesariodelimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de lamarca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspirael derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si losproductos o servicios que ampara se encuentran disponibles en elmercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidadcon su naturaleza y la forma de su comercietizeciórt".

25. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestadode la siguiente manera:

"Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registrode la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa aese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el

7 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso".En: Thémis 36, Lima, p. 195.

8 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción porpresunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.

9 Proceso 180-IP-2006, ya citado.

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" ~ ).! 11,) .ieterminer cuándo 5(7 cumple con la obligación d,:;!us.:ae la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que enforma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido entérminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona através de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretadoque el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que nobasta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y nosimplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera quedada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarsemediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes oservicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello(. . .) establece la presunción de que "una marca se encuentra en usocuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos enel comercio o se encuentran disponibles en el mercedo'":

26. También ha dicho este Tribunal que "El principio comentado se desprende delpropio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguirlos diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay unarelación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la ofertade dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que unamarca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, estoes sin que cumpla con su función disiintive?",

27. El Tribunal ha manifestado, con oportunidad del precitado Proceso 180-1P-2006:

"El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente enel primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contieneparámetros en relación con las cantidades de los productos y servicioscomercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si unamarca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modoen que normalmente corresponde con la naturaleza de losproductos o servicios. Este punto es fundamental para determinarel uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que secomercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo dela marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el JuezCompetente, en su caso, deberá determinar si las cantidades

10 Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.OAC. 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa:DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR ENEXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CONPINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE.

11 Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALLCOLOMBINA (denominativa).

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"5 Cv conformidad con la naturaleza del producto sonmeramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modoen que normalmente corresponde con las modalidades bajo lascuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso realv efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo secomercializan los productos V servicios que amparan. No es lomismo el producto cuya modalidad de comercialización son lossupermercados en cadena, que el producto para sectoresespecializados y que se comercializan en tiendas especializadas, obajo catálogo, etc,"? (Subrayado por fuera del texto).

28. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículosanálogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

"Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan noestablecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen debienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrinay la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en estamateria, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal einequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del usode la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos,sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate ycon las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se tratade una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente paraacreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado doso tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace queese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podríadecirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, porel hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tresbultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar suuso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de laDecisión 313 y 110 de la Decisión 344"13 (Subrayado por fuera del texto).

29. Finalmente, el Tribunal ha sostenido "El párrafo segundo de la norma estudiadaestablece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.Dispone que también se considera usada si dicha marca distingueexclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los PaísesMiembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productosexportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidadesbajo las cuales se efectúa su comercialización (.. ')"14.


13 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996.


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s , ,:'::;<210$ de ;t;:;tifk:¡¡;:ón para el no uso de la marca.

30. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la faltade uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otromotivo justificado.

31. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstanciaimpeditiva de la cancelación, "se paralizaría simplemente el cómputo del plazode tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida lacorrespondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse elcómputo del señalado plazo legal"15.

Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una formade extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de lamisma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto laoficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativoencargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es elencargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacionalcompetente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige elagotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, lacancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa enun procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de underecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro. Enese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina queel momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelaciónes el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo deesta manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado.

2. PRUEBA DEL USO DE LA MARCA. LOS PRODUCTOS DE CONSUMOMASIVO. EL TAMAÑO DE LA EMPRESA.

34. Como se ha señalado supra, el registro impone al titular de la marca la exigenciade usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con elartículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en usocuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o seencuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo quenormalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y lasmodalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los

15 Proceso 15-IP-99, publicado en la G.OAC. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT.

16 "Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente alregistro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, yhasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedefirme en la vía administrativa".

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configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinadosexclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

35. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposiciónprevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca deluso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarsemediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones deauditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de lasmercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamientocomunitario no establece "el procedimiento para presentación y verificación dela prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regidopor la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgarla legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas(. . .)"17.

36. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir,a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacionalcompetente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de sutitular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenirla cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar elcumplimiento de su función principal, cual es aquella de distinguir en el mercadolos bienes o servicios que constituyan su objeto. Como afirma Fernández-Novoa: "El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmenteuna de las piezas básicas del Derecho de Marcas"18.

37. Adicionalmente, es preciso resaltar que, el uso efectivo de una marca se dacuando la marca se manifiesta públicamente dentro del sector del mercado alque pertenecen los productos o servicios identificados con el signo distintivo!".Con relación al uso efectivo de la marca, a modo referencial, se transcribe acontinuación la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(TJCE) en el caso "Ansul'j":

"( ... ) una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonanciacon su función esencial, que consiste en garantizar la identidad delorigen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, seutiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos yservicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objetosea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Laapreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la

17 Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del3 de septiembre de 1997.

18 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Tratado Sobre Derecho de Marcas". Editorial Marcial Ponds,Barcelona, 2001, p. 453.

19 Véase, en ese sentido, DE LA FUENTE GARCíA, Elena. "El uso de la marca y sus efectos jurídicos".Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1999, Barcelona, pp. 200 Y ss.

20 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 11 de marzo de 2003, asuntoC-40/01, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, apartado 43.

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realídad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos quese consideren justificados en el sector económico de que se trate paramantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o delos servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos oservicios, las características del mercado, la magnitud V la frecuencia deluso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tengarelación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino conproductos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácterefectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas derecambio que forman parte de la composición o la estructura de esosproductos o para productos o servicios que tengan una relación directacon los productos ya comercializados y cuyo objeto consista ensatisfacer las necesidades de la clientela de éstos" (Subrayado por fueradel texto).

38. El uso de la marca dependerá de la naturaleza del producto o servicio materiade uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productosselectivos, puesto que en el caso de productos selectivos (como, por ejemplo,venta de aviones) las ventas son esporádicas o en mucho menor cantidad porla calidad, naturaleza, grado de especialidad, precio, entre otros". Asimismo,como se señaló precedentemente, el elemento cuantitativo para determinar laexistencia del uso es relativo, debiendo relacionarse con las características dela empresa que utiliza la rnarca'".

39. Adicionalmente, otro aspecto relevante para analizar la cantidad de ventas es ladimensión de la empresa titular. En ese sentido, una empresa pequeña podrájustificar su uso con menos ventas que una de gran dimensiórr". Debiendoconsignarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventases indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación dela cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamentematemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles. Como ha puestode manifiesto la doctrina alemana, estas pautas son fundamentalmente la índoledel producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de lamarca".

40. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá determinar si, a la vista de lasituación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabededucir de las pruebas presentadas que el titular ha intentado seriamentealcanzar una posición comercial en el mercado de referencia. Ello no significa

21 SCHIANTARELLI, Juan Pablo. "Notas de clase de Signos Distintivos", 2010.

22 Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 17-IP-95, publicadoen la G.OAC. 199, de 26 de enero de 1996, ya citado.

23 Véase, en ese sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada".IIIADI, 1976, p. 36.

24 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "El uso obligatorio de la marca registrada". IIIADI, 1976, p. 38.

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presente la prueba de que se ha sobrepasado el umbral mínimo que permiteconstatar un uso efectivo".

41. El Juez Consultante deberá verificar si el titular de la marca cuya cancelación sesolicita usó de forma real y efectiva su marca, para ello, deberá aplicar loscriterios previamente desarrollados con relación a la prueba del uso de la marca.

3. MOTIVACiÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE SOBRE LACANCELACiÓN DE MARCA POR FALTA DE USO.

42. En el proceso de autos, el demandante alega que los valores de venta entre laResolución 32371 y la Resolución 24595 no difieren en tal medida que puedaconllevar a que la SIC concluya que con las pruebas adicionales que seaportaron en el recurso de reposición y que fueron de igual forma tenidas encuenta al momento de decidir el recurso de apelación, se demuestre el uso realy efectivo de la marca, dado que, en términos generales, los mismos semantienen entre una y otra resolución. En consecuencia, el Tribunal estimaconveniente interpretar el tema propuesto precedentemente.

43. Un requisito esencial para la validez de un acto administrativo constituye lamotivación del mismo, de tal modo que la ausencia, o la falsa o indebida o unamotivación parcial, puede llevar a la anulación del acto. El sujeto activo de laimpugnación del acto - el administrado - debe conocer con exactitud cuáles sonlas razones, motivos y fundamentos por los cuales la Administración hadenegado su petición. Ese desconocimiento de la motivación, coloca aladministrado en una situación de indefensión que atenta contra las normas deldebido proceso. La motivación, en algunas circunstancias deberá ser másextensa que en otras, sobre todo cuando se deniega el ejercicio de un derecho.Tampoco puede sostenerse que, por conceder o denegar una petición, elperjudicado crea o estime que no existe la suficiente motivación.

44. El Tribunal, en varias sentencias se ha referido a la motivación como requisitoen la fundamentación de un acto administrativo. Por ejemplo, en la interpretaciónprejudicial expedida dentro del Proceso 04-AN-9726 expresó lo siguiente:

"La motivación de los actos administrativos refleja las razones queinclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido,tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales osituaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lojustificarían, constituyendo su causa y su razón de ser. La motivación secontrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión,erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una

25 Véase, en ese sentido, Oficina de Armonización del Mercado Interno (OAMI). "Directrices deoposición", Parte 6 - Prueba del uso, 5. Magnitud del uso, p. 18. Disponible en web:http://oami.europa.eu/es/mark/marque/pdf/proof of use-ES.pdf.

26 Proceso 04-AN-97 G.O. 373 de 21 de septiembre de 1998.

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http://oami.europa.eu/es/mark/marque/pdf/proof

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así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a lanulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos porel administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y deotra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho actova a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que puedahablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca yconcordante motivación. Son éstos, principios generales que sedesprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente enel Proceso 5-AN-97, de 8 de junio de 1998"27.

45. La motivación, tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manerala causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntadcon el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzaruna finalidad necesariamente vinculada con el interés generala colectivo.

46. La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza ode su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unosactos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todocaso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopcióndel acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivacióndeben aparecer de "manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales sebasa el acto'?",

47. Analizado el procedimiento registral el Tribunal, en otra oportunidad, señaló:

"Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado"mediante resolución debidamente motivada", es decir explicando lasrazones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración atomar la resolución en un determinado sentido. Esta motivación debe serveraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar unaapariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar elprincipio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetandode una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir queéste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en unmomento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, confundamento en el derecho de defensa=",

48. Con relación al procedimiento de cancelación de registro de marca por no uso,el Juez Consultante o, en su oportunidad, la Oficina Nacional Competentecorrespondiente, deberá verificar, en primer lugar, si la acción de cancelación

27 Proceso 5-AN-97, de 8 de junio de 1998 G.O. 361 de 7 de agosto de 1998.

28 Véase, en ese sentido, la Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas (TJCE) 9.7, 1969,Italia c. Comisión, as 1/69. Rec. 277; véase, la reiteración de tales criterios, en el Proceso 59-IP-2000, G. 0.602 de 21 de septiembre del 2.000, marca MAX MARA.

29 Proceso 48-IP-99, G.O. 528 de 26 de enero del 2000, marca: PIEDEMONTE.

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de notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro de lamarca respectiva en la vía administrativa. Asimismo, deberá revisar si la marcaobjeto de la acción de cancelación de registro no ha sido real y efectivamenteusada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que sesolicitó la cancelación.

49. Para efectos de determinar el uso real y efectivo de la marca, el JuezConsultante deberá tener en consideración los parámetros cuantitativosdesarrollados en la presente interpretación prejudicial, de acuerdo con los usosdel sector económico relevante y las características del mercado pertinente. Porlo tanto, deberá relacionar el elemento cuantitativo con la naturaleza delproducto o servicio de que se trate, así como con las características de laempresa que registró la marca. Adicionalmente, el Juez Consultante deberácomprobar que no se presenten motivos justificantes de la falta de uso, ni casosde fuerza mayor o caso fortuito que pudieran haber causado la falta de uso dela marca".

50. Ante un eventual uso de una marca bajo una forma modificada, el JuezConsultante deberá valorar si tal forma difiere de la forma en que fue registradasólo en cuanto a elementos no sustanciales, que no alteren su carácter distintivo,en cuyo caso no motivará la cancelación del registro por falta de uso; o, si talforma alterada supone modificaciones sustanciales que afectan el carácterdistintivo de la marca, en cuyo caso deberá proceder a cancelar elcorrespondiente registro de marca.

51. Finalmente, en caso el Juez Consultante constatara que la falta de uso sóloafecta a determinados productos o servicios para los cuales fue registrada lamarca, deberá ordenar la cancelación parcial de la marca, es decir, unareducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos enel registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca nohubiese sido real ni efectivamente usada, tomando en cuenta para ello laidentidad o similitud de los productos o servicios.

30 En ese sentido, deben descartarse los usos de carácter simbólico cuya única finalidad sea elmantenimiento del registro, debiendo tomarse en consideración la totalidad de los hechos ycircunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial, analizados,particularmente, bajo ciertos criterios reiterados constantemente por el TJCE, como en la decisióndictada con ocasión del caso "Husky".

"La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechosy circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, enparticular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate paramantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos porla marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las caracteristicas del mercado v la magnitudV frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia LA MER, citada en el apartado 62 supra,EU:T:2007:299, apartado 55 y jurisprudencia citada)" (Subrayado por fuera del texto).

Cf. Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) del TJCE, de 13 de febrero de 2015, asuntoT-287/13, Husky ez s.r.o. c. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos yModelos) (OAMI), apartado 63.

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integral del uso de ia marca dentro de un procedimiento de cancelación deregistro de marca, así como de emitir una resolución debidamente motivadaal resolver sobre la cancelación de la marca por falta de uso, teniendo encuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límitesa la actuación de tales oficinas se encuentran definidos por la propia normacomunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender lalegalidad de los actos administrativos expedidos.

53. El Juez Consultante deberá analizar si, en el caso concreto, la Resolución 24595de 17 de julio de 2008, cuya debida motivación se controvierte, la Administraciónse ha pronunciado fundamentándose o sustentándose en motivación suficiente,veraz, satisfactoria y necesaria, aunque no extensa, de las razones, causas ymotivos que le llevaron a tomar esa decisión.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La cancelación por falta de uso de una marca es una figura quesurge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas que seconvierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar lamarca efectivamente.

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitudde cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivojustificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los PaísesMiembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra personaautorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a lafecha en que se inicie la acción de cancelación.

SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que unamarca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella hansido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en lacantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza delos productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de almenos uno de los Países Miembros.

El uso efectivo de una marca se da cuando la marca se manifiesta públicamentedentro del sector del mercado al que pertenecen los productos o serviciosidentificados con el signo distintivo. El uso se configura también cuando lamarca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a laexportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

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de uso, ya que no es lo mismo distinguir productos masivos, que productosselectivos, puesto que, en el caso de productos selectivos, las ventas sonesporádicas o en mucho menor cantidad por la calidad, naturaleza, grado deespecialidad, precio, entre otros. Asimismo, es preciso destacar que, elelemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de es relativo,debiendo relacionarse con las características de la empresa que utiliza la marca.

La dimensión de la empresa titular es otro aspecto relevante para analizar lacantidad de ventas. En ese sentido, una empresa pequeña podrá justificar suuso con menos ventas que una de gran dimensión, debiendo precisarse que, sibien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensableuna cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventasha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sinomediante la aplicación de pautas flexibles, que son fundamentalmente la índoledel producto distinguido por la marca y la dimensión de la empresa titular de lamarca.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en latotalidad de los hechos y circunstancias pertinentes para determinar la realidadde la explotación comercial de la marca, particularmente los usos que seconsideren justificados en el sector económico relevante para mantener o crearcuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios amparados por lamarca, la naturaleza de tales productos o servicios, las características delmercado relevante y la magnitud y frecuencia del uso de la marca.

El Juez Consultante deberá determinar si, a la vista de la situación del mercadoen el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebaspresentadas que el titular ha intentado seriamente alcanzar una posicióncomercial en el mercado de referencia. Ello no significa que éste deba revelar elvolumen de ventas o de facturación, bastando que presente la prueba de quese ha sobrepasado el umbral mínimo que permite constatar un uso efectivo.

En el caso concreto, el Juez Consultante deberá verificar si el titular de lamarca cuya cancelación se solicita usó de forma real y efectiva su marca, paraello, deberá aplicar los criterios previamente desarrollados con relación a laprueba del uso de la marca.

TERCERO: La resolución que resuelva sobre la cancelación de un registro demarca por falta de uso deberá contener la suficiente, veraz y real motivación,a fin de que el administrado pueda cerciorarse a cabalidad de las razones porlas que se emitió el acto administrativo. El Juez Consultante, antes de decidirel fondo del asunto, analizará si la resolución cumple con este requisitoesencial para la validez de los actos administrativos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente

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t , irpretacicn orejudicial. Asim.srno, d::::bflJ ¡,~, e,,:,npL ;disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo '128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adopción. , i

i , [/...' ¡ i, ,'" i ; l"\A....r '"-l' 1 ; • _.-'

Cecilia Lblsa'-AYtt6ñ-QuinterosMAGISTRADA

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi1:man igualmente lapresente Interpretación Prejudi,cial el Presidente y el Setréta/go.

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/ '/. /,' ~J' y~ élía I ~~,

GustID1LGarcía-$1to __.>..SECRETAR'1O

-0; Ijt(,i-~Hernán }~o~ro_zambrano

¡PRESIDENTE

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia dela presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la ComunidadAndina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 372-IP-2015

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PROCESO 378-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a)de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina; con fundamento en la consulta solicitadapor la Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas deMercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,República del Perú. Demandante: Carlos EdisonHurtado Gago. Marca: "DERECHOYREVES.COM"(denominativa). Expediente Interno: 01027-2013-0-1801-JR-CA-13.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver lasolicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad enTemas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República delPerú.

VISTOS:

El Oficio 1027-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 4 de agosto de 2015, recibidovía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta SalaEspecializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad enTemas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República delPerú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver elProceso Interno 01027-2013-0-1801-JR-CA-13.

El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió atrámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: CARLOS EDISON HURTADO GAGO.

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Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Protección de la Propiedad Intelectual(INDECOPI), República del Perú.

2. Antecedentes:

1. El 26 de noviembre de 2010, Carlos Edison Hurtado Gago solicitó elregistro de la marca de servicio "DERECHOYREVES.COM"(denominativa) para distinguir "servicios de acceso a páginas web" dela Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Mediante Resolución 11366-2011/DSD-INDECOPI de 22 de julio de2011, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional deDefensa de la Competencia y de la Protección de la PropiedadIntelectual (en adelante INDECOPI), denegó de oficio el registrosolicitado por considerar que resultaba confundible con la marca "ALREVÉS Y AL DERECHO" (denominativa), registrada a favor de CANALN S.A.C. (Certificado 36569) para distinguir servicios comprendidos enla Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 17 de agosto de 2011, Carlos Edison Hurtado Gago interpusorecurso de apelación contra la Resolución 11366-2011/DSD-INDECOPI.

4. Mediante Resolución 2066-2012/TPI-INDECOPI de 30 de octubre de2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPIconfirmó la resolución apelada que denegó el registro de la marca"DERECHOYREVES.COM" (denominativa).

5. Carlos Edison Hurtado Gago presentó demanda contenciosaadministrativa contra la Resolución 2066-2012ITPI-INDECOPI, ante elVigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo ContenciosoAdministrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la CorteSuperior de Justicia de Lima, el cual mediante sentencia de 6 denoviembre de 2014 declaró infundada la demanda.

6. Carlos Edison Hurtado Gago presentó recurso de apelación en contrade la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos de sudemanda.

7. Mediante Auto de 26 de julio de 2015, la segunda instancia judicialcumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicialal Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de que se aclarecómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, enlo referido a:

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a. ¿Qué criterio emplear para el análisis del riesgo de confusióncuando dos signos denominativos están conformados por lasmismas palabras pero en forma transpuesta?

b. ¿Qué criterio tomar cuando un signo está conformado por unaúnica palabra en cuya estructura se puede identificar insertasvarias palabras unidas? ¿Dicho signo deberá emplear las reglasde cotejo de una marca denominativa compuesta?

c. ¿Qué criterio emplear en el caso que un signo denominativoincluya la partícula ".COM" o una equivalente (que identifiquedominio en una página web: edu, org, etc.)?, ¿dicha partícula dedominio web puede ser un elemento que diferencie al signo que locontiene respecto de otros con denominaciones similares?

3. Argumentos de la demanda:

8. Carlos Edison Hurtado Gago sustentó su demanda sobre la base de lossiguientes argumentos:

La expresión ".COM" no sólo le otorga una connotaciónestrictamente ciberespacial al signo solicitado, sino que además,le otorga una diferenciación especial de cualquier otra expresiónutilizada en el mercado.

No existe posibilidad alguna de confusión entre el signo solicitadoy la marca registrada. Así, la expresión "DERECHOYREVES"(denominativa) que forma parte del signo solicitado hace alusiónal eterno razonamiento dialéctico de la relación entre opuestos, entanto que la expresión "AL REVÉS Y AL DERECHO"(denominativa) que conforma la marca registrada hace alusión auna frase secular construida por la sabiduría popular que invita aexaminar las cosas y/o cualquier asunto de interés humano, portodos sus lados. En ese sentido, se desprende que los signosevocan conceptos totalmente diferenciables y diferentes entre sí.

4. Argumentos de la contestación de la demanda:

9. EIINDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

Los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado aregistro se encuentran comprendidos dentro de los servicios quedistingue la marca registrada "AL REVÉS Y AL DERECHO"(denominativa).

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado"DERECHOYREVES.COM" (denominativo) y la marca registrada"AL REVÉS Y AL DERECHO" (denominativa), se advierte que son

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semejantes. En efecto, la semejanza radica en el hecho que lossignos incluyen en su conformación las expresiones"DERECHOYREVES" (denominativa) I "AL REVÉS Y ALDERECHO" (denominativa), las cuales si bien difieren en el ordende los términos que las conforman, éstas al ser apreciadas enconjunto suscitan una impresión muy similar. En ese sentido, sibien el signo solicitado presenta otro elemento denominativo(.COM), éste no resulta relevante a efectos de diferenciar a lossignos confrontados.

Finalmente, si bien Canal N S.A.C. no formuló oposicion a lapresente solicitud de registro, se debe tener en cuenta que elobjetivo de las normas de Propiedad Industrial no sólo es protegerel interés de los empresarios, sino también el interés general. Así,la autoridad administrativa, en defensa del interés público puededenegar de oficio una solicitud de un signo si considera que éstaes confundible con una marca registrada anteriormente.

Realizado el examen de registrabilidad, se ha determinado que elsigno solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registroestablecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por loque no corresponde acceder a su registro.

5. Argumentos de la sentencia de primera instancia:

10. Mediante sentencia de 6 de noviembre de 2014 se declaró infundada lademanda por considerar que la coexistencia en el mercado del signosolicitado y la marca registrada puede producir riesgo de confusión enel público usuario, razón por la que a efectos de evitar el riesgo deconfusión señalado, se debe denegar el registro solicitado.

6. Argumentos del recurso de apelación:

11. Carlos Edison Hurtado Gago presentó recurso de apelación en contrade la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentosesgrimidos en la demanda.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL

12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en elcomercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedacausar un riesgo de confusión o de asociación;

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Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede lainterpretación solicitada.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión o de asociación. Reglas del cotejo de marcas.

2. Comparación entre marcas denominativas compuestas.

3. Elementos de uso común en la conformación de marcas, el casode la extensión de dominio ".com". La marca débil.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. REGLAS DELCOTEJO DE MARCAS.

13. En el presente caso, Carlos Edison Hurtado Gago solicitó el registro dela marca "DERECHOYREVÉS.COM" (denominativa) para distinguirservicios de acceso a páginas web, de la Clase 38 de la ClasificaciónInternacional de Niza. Dicha solicitud fue denegada de oficio por laDirección de Signos Distintivos del INDECOPI al considerar queresultaba confundible con la marca "AL REVÉS Y AL DERECHO"(denominativa), registrada a favor de Canal N S.A.C. (Certificado36569) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 38 de laClasificación Internacional de Niza-,

14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunalreiteró que:

"La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto deregistro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de estainterpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene comofunción principal la de identificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual osemejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona;

( ... )".

,lo~"!lI ¡"o' ¡, "Servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de

datos públicas o privadas, especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión amensajes y/o avisos a través de redes mundiales informáticas de comunicaciones;difusión de programas radiofónicos, difusión de programas de televisión, servicios deradiodifusión y comunicaciones radiofónicas".

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es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividadrespecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho deoponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de lamarca>

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Tribunalacerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entredos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo deconfusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinarsi una marca es confundible con otra, presenta diferentes maticesy complejidades, según que entre los signos en proceso decomparación exista identidad o similitud y según la clase deproductos o de servicios a los que cada uno de esos signospretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólosean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unosmismos productos o servicios, el riesgo de confusión seríaabsoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requierede mayor profundidad, con el objeto de llegar a lasdeterminaciones en este contexto, así mismo, con la mayorprecisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de laconfundibilidad corresponde a una decisión del funcionarioadministrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han deestablecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el gradode confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al dela identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario,basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar lasimilitud y el riesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letrasentre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia devocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, lasraíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayorgrado a que la confusión sea más palpable u obvia.

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\il:ULa similitud fonética, se presenta entre signos que al serpronunciados tienen un sonido similar. La determinación de talsimilitud depende, entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones;

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agostodel 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.

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sin embargo, deben tenerse también en cuenta lasparticularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe laposibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica o conceptual, se produce entre signosque evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o delparecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, característica o idea, seestaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Para el caso concreto es muy importante que la corte consultantedetermine claramente las ideas que evocan los signos enconflicto, para luego establecer si el consumidor podría estarinmerso en riesgo de confusión ideológica. En este contexto, elanálisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideasque evocan los signos en conflicto, la corte consultante alestablecer la respectiva similitud ideológica no puede basar laconfundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionadoanálisis debe partir de un examen integral y completo paradeterminar el posible riesgo de confusión y asociación en elpúblico consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse medianteun análisis complejo donde intervengan también exámenes de lasimilitud fonética y gráfica, así como factores relativos a losproductos o servicios amparados.

Sobre la pregunta: ¿Qué criterio emplear para el análisis delriesgo de confusión cuando dos signos denominativos estánconformados por las mismas palabras pero en formatranspuesta?

En el caso de las palabras transpuestas, si bien difieren en elorden los términos que las conforman, el Juez Consultante deberáanalizar si estas palabras al ser apreciadas en conjunto suscitanuna impresión ideológica o conceptual similar.

Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto yriesgo de asociación.

~I,¡(Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestadoque no es necesario que el signo solicitado para registro induzcaa error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia delriesgo de confusión o de asociación para que se configure lairregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas,se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a

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la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en elsigno la capacidad suficiente para ser distintivo'."

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y deasociación será necesario determinar si existe identidad osemejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como enrelación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cualvariará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de lossignos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induceal comprador a adquirir un producto o usar un serviciodeterminado en la creencia de estar comprando o usando otro, loque implica la existencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citadovínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidadde los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen,un origen empresarial común."

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entrevarios signos y los productos o servicios que cada una de ellosampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre lossignos en disputa y también entre los productos o serviciosdistinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos eidentidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entreaquéllos y también semejanza entre éstos."

También es importante tener en cuenta que además del riesgo deconfusión, que se busca evitar en los consumidores con laexistencia en el mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», enparticular, los artículos 136 literales a), b), e), d) Y h); Y 155 literald).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'Elriesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el productor de dichoproducto y otra empresa tienen una relación o vinculación

4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSEDJEANS".Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.OAC. 914 de 1 de abril de 2003, marca:"CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca:"CHIP'S". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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económica'. (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa:'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 deagosto de 2008).

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie elorigen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto,ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, losempresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal hasentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, lacual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, losmeramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusiónauditiva, en donde juega un papel determinante, la percepciónsonora que pueda tener el consumidor respecto de ladenominación aunque en algunos casos vistas desde unaperspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de lamisma denominación o marca. El tercer y último criterio, es laconfusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar elsigno o denominación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectosmateriales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o alsignificado que contiene la expresión, ya sea denominativa ográfica".?

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjuntodespertada por las marcas.

Reglas del cotejo de marcas

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia lassiguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejoentre marcas:

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y nosimultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no lasdiferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en ellugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturalezade los procuctos.s

Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329 de 9de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DECOMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss.

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Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, eltratadista Breuer Moreno ha manifestado:

'La primera regla y la que se ha considerado de mayorimportancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterioque se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es laimpresión que el consumidor medio tiene sobre la misma yque puede llevarle a confusión frente a otras marcassemejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que conmayor intensidad penetra en la mente del consumidor ydetermine así la impresión general que el distintivo causa enel mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que suselementos puedan ser fraccionados en sus partescomponentes para comparar cada componente de unamarca con los componentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice sobre la base delas semejanzas y no por las diferencias existentes, porqueéste no es el camino de comparación utilizado por elconsumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debeemplearse el método de un cotejo sucesivo entre lasmarcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón deque el consumidor no analiza simultáneamente todas lasmarcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto deeste sistema recae en analizar cuál es la impresión final queel consumidor tiene luego de la observación de las dosmarcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederábajo un examen riguroso de comparación, no hasta el puntode 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviaren un cotejo de marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de loselementos distintos que aparezcan en ellas, sino de loselementos semejantes o de la semejante disposición deesos elementos". (... )".

9 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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15. Por lo tanto, para el análisis del riesgo de confusión entre los signosdenominativos confrontados "DERECHOYREVÉS.COM" y "AL REVÉSY AL DERECHO", la Sala Consultante deberá aplicar los criteriosanteriormente citados, debiendo tener en cuenta que cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, característica o idea se estaríaocasionando un riesgo de confusión ideológica o conceptual queimpediría al consumidor diferenciar uno de otro signo.

2. COMPARACiÓNCOMPUESTAS.

ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS

16. En el caso en análisis, la Sala Consultante ha solicitado se responda ala siguiente interrogante: ¿Qué criterio tomar cuando un signo estáconformado por una única palabra en cuya estructura se puedeidentificar insertas varias palabras unidas? ¿Dicho signo deberáemplear las reglas de cotejo de una marca denominativacompuesta?

17. Cuando un signo está conformado por una única palabra en cuyaestructura se pueden identificar insertas varias palabras unidas, sepodrán aplicar las reglas de cotejo de una marca denominativacompuesta. Por lo tanto, resulta pertinente hacer referencia a lacomparación entre marcas denominativas compuestas teniendo encuenta que los signos en conflicto tienen por denominación:"DERECHOYREVÉS.COM" y "AL REVÉS Y AL DERECHO".

18. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales,utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados,que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual queevoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por elsigno; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre susignificado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que vaa identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto,producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permitediferenciarlo de otros existentes en el mercado.

19. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno ala comparación de marcas denominativas, aplicables al presente caso,y que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal,como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005, publicado en la G.O.A.C.1185 de 12 de abril de 2005:

"(...) ha de ser realizada una vrsron de conjunto o sintética,operando con la totalidad de los elementos integrantes, sindescomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces

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parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juiciocomparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman losvocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante,atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada funcióndiferenciadora" .

"(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadascuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición yes idéntica o muy difícil de distinguir".

"(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favorde la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesiónde vocales asume una importancia decisiva para fijar lasonoridad de una denominación".

"(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratarde encontrar la dimensión más característica de lasdenominaciones confrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor ydetermina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consurnidores'r'v.

20. Dentro de los signos denominativos están los denominativoscompuestos, que son los integrados por dos o más palabras,números, etc. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existeprohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entreotras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sin significaciónconceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)"11.

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signodenominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusiónde dicho signo con una marca denominativa compuesta previamenteregistrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia ydistintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no delos otros signos, resultando que no habrá riesgo de confusión "cuandolos vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficientecarga semántica que permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que

',~ el consumidor pueda caer en error'V.l~t

10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. "FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS".Editorial Montecorvo SA España 1984. Págs. 199 y SS.

11 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC. 677 de 13 de junio de 2001, marca:"BOLlN BOLA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


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En consecuencia, "De existir un nuevo vocablo en el segundo signoque pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otrostérminos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo paraser reqistrado'">.

21. En este orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgode confusión que pudiera existir entre los signos denominativos"DERECHOYREVES.COM" y "AL REVÉS Y AL DERECHO", aplicandoel criterio de comparación para los signos denominativos compuestos.

3. ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DEMARCAS, EL CASO DE LA EXTENSIÓNDE DOMINIO ".COM". LAMARCA DÉBIL.

22. En el proceso interno se debate si la expresión ".COM" que seencuentra incluida en el signo solicitado a registro"DERECHOYREVES.COM" (denominativo) resulta o no relevante aefectos de diferenciar los signos confrontados.

23. En ese sentido, la Sala Consultante formula la siguiente interrogante:¿Qué criterio emplear en el caso que un signo denominativoincluya la partícula ".COM" o una equivalente (que identifiquedominio en una página web: edu, org, etc.)? ¿Dicha partícula dedominio web puede ser un elemento que diferencie al signo que locontiene respecto de otros con denominaciones similares?

24. A fin de dar respuesta a la consulta formulada, es preciso abordar eltema de los elementos de uso común en la conformación de marcas.Para ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 11de julio de 2014, emitida en el marco del Proceso 54-IP-2014, marca"ESIKACOM" (denominativa):

"El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, dispone:

'No podrán registrarse como marcas los signos que:

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usanza del país'.

Si bien se prohíbe el registro de signos conformadosexclusivamente por elementos comunes o usuales, las partículas

13 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1082, de 17 de junio de 2004, marca"LUCKY CHARMS", citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.OAC. 398 de 22de diciembre de 1998, marca "SUPER SAC MANIJAS (mixta)". TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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de uso común al estar combinadas con otras pueden generarsignos completamente distintivos, caso en el cual se puedeacceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedirque las partículas de uso común puedan ser utilizadas por losotros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porquetiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas deuso común se deben excluir del cotejo de marcas.

Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse encuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción alprincipio de que el cotejo de las marcas debe realizarseatendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan,donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, ladistintividad se buscará en el elemento diferente que integra elsigno y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dichosigno distintivo.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a travésdel registro de marcas, descarta que partículas de uso común quepertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamentepor un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, nose puede impedir que el público en general los siga utilizando.Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesariasen beneficio de unos pocos.

Dentro del Proceso 38-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, esteTribunal señaló lo siguiente: "Ahora bien, lo que es de uso comúnen una clase determinada puede no serlo así en otra; los términoscomunes o usuales, por ejemplo, en materia de serviciosmecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes ocomida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener encuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecharelación o conexión competitiva y, de conformidad con esto,analizando la mencionada conexión se podría establecer si elestatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afectala registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Estoes muy importante, porque en productos o servicios con íntimaconexión competitiva la información comercial se cruza, lo quehace imposible que un comerciante se apropie de un signo que enel manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizadopor los comerciantes de productos o servicios íntimamenterelacionados.

Los signos conformados por partículas de uso común se harándébiles frente a otros que también incluyan uno de taleselementos o cualidades, tal como veremos a continuación.

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La marca débil:

Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: "TAXI DRIVER" (mixta) de7 de junio de 2013, este Tribunal señala que:

Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Enefecto, si uno de los elementos que integran el signo es de usocomún, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signose hará débil frente a otros que también incluyan uno de taleselementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, "la presencia de una locución genenca nomonopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, enefecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar queotras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que lasdesinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvanpara distinguirlo claramente del otro". Asimismo, el texto citadoagrega que, no obstante su distintividad, el signo puede habersetornado banal "por el crecido número de registros que locontienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sinode su posición relativa en ese universo de signos que constituyeel Registro (...)"14.

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil,al contener ésta:

"una partícula de uso común no puede impedir su inclusión enmarcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia laexistencia de confundibilidad, ya que entonces se estaríaotorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz deuso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectossobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejosentre marcas que los contengan deben ser efectuados con criteriobenevolente'">.

25. La extensión de dominio más popular es .com, el mismo que se utilizapara dominios comerciales y hacen referencia a la palabra "commerce"(comercio en inglés). Son los primeros que surgieron con el nacimientodel Internet. Se estableció en el año 1985 en el marco de la ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)!", Hoy díapodemos decir que se ha convertido en la extensión más popular y

14 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, "Derecho de Marcas",Tomo 11,1984, pp. 78 Y 79.OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina,

2010, pp 191 Y 192.www.icann.org/

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http://www.icann.org/

genenca para los nuevos proyectos web. No es necesario ser unaempresa o comercio para utilizarlos; son de uso común:"

26. En atención a todo lo expuesto, la Sala Consultante al efectuar elexamen comparativo de los signos en conflicto deberá excluir laspartículas de uso común que pertenecen al dominio público, como sonlas extensiones de dominio (.com, .edu, .org, etc.). Siendo ello unaexcepción al principio de que "el cotejo de las marcas debe realizarseatendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, dondeel todo prevalece sobre sus componentes". En este caso, ladistintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra elsigno y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dichosigno distintivo. La partícula .COM es de uso común y no puede ser unelemento que diferencie al signo que lo contiene respecto de otros condenominaciones similares.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITEPRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para el análisis del riesgo de confusión que podríasuscitarse entre los signos confrontados"DERECHOYREVÉS.COM" (denominativo) y "AL REVÉS YAL DERECHO" (denominativo), la Sala Consultante deberáaplicar los criterios esgrimidos en la presente InterpretaciónPrejudicial, debiendo tener en cuenta que cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, característica o idease estaría ocasionando un riesgo de confusión ideológica oconceptual que impediría al consumidor diferenciar uno deotro signo, lo que haría irregistrable al signo solicitado.

La similitud ideológica o conceptual, se produce entresignos que evocan la misma o similar idea, que deriva delcontenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto,cuando los signos representan o evocan una misma cosa,característica o idea, se estaría impidiendo al consumidordistinguir una de otra.

Para el caso concreto es muy importante que la corteconsultante determine claramente las ideas que evocan lossignos en conflicto, para luego establecer si el consumidorpodría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. Eneste contexto, el análisis de registrabilidad si bien debetomar en cuenta las ideas que evocan los signos en

17 https://otroespacioblog.wordpress.com/2015/02/03/tipos-de-nombres-de-dominio-segun-Ia-extension/https://www.digitalconexion.com/v3/que-diferencia-existe-entre-Ias-extensiones-de-dominios.php

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SEGUNDO:

TERCERO:

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conflicto, la corte consultante al establecer la respectivasimilitud ideológica no puede basar la confundibilidad eneste único aspecto, ya que el mencionado análisis debepartir de un examen integral y completo para determinar elposible riesgo de confusión y asociación en el públicoconsumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante unanálisis complejo donde intervengan también exámenes dela similitud fonética y gráfica, así como factores relativos alos productos o servicios amparados.

Sobre la pregunta: ¿Qué criterio emplear para el análisisdel riesgo de confusión cuando dos signosdenominativos están conformados por las mismaspalabras pero en forma transpuesta?

En el caso de las palabras transpuestas, si bien difieren enel orden los términos que las conforman, el Juez Consultantedeberá analizar si estas palabras al ser apreciadas enconjunto suscitan una impresión ideológica o conceptualsimilar.

Cuando un signo está conformado por una única palabra encuya estructura se pueden identificar insertas variaspalabras unidas, se podrán aplicar las reglas de cotejo deuna marca denominativa compuesta. Por lo tanto, resultapertinente hacer referencia a la comparación entre marcasdenominativas compuestas teniendo en cuenta que lossignos en conflicto tienen por denominación:"DERECHOYREVÉS.COM" y "AL REVÉS Y AL DERECHO".

Las marcas denominativas llamadas también nominales overbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas,formadas por una o varias letras, palabras o números,individual o conjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Las marcas denominativascompuestas son las conformadas por dos o más palabras,números, etc. Para su comparación, deberá procederse deacuerdo con las reglas recogidas en la presente providencia.

La extensión de dominio más popular es .com, el mismo quese utiliza para dominios comerciales y hacen referencia a lapalabra "commerce" (comercio en inglés). Son los primerosque surgieron con el nacimiento de Internet. Se establecióen el año 1985 en el marco de la ICANN (InternetCorporation for Assigned Names and Numbers). Hoy díapodemos decir que se ha convertido con diferencia en laextensión más popular y genérica para los nuevos proyectos

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web. No es necesario ser una empresa o comercio parautilizarlos; son de uso común.

En atención a todo lo expuesto, la Sala Consultante alefectuar el examen comparativo de los signos en conflictodeberá excluir las partículas de uso común que pertenecenal dominio público, como son las extensiones de dominio(.com, .edu, .org, etc.). Siendo ello una excepción al principiode que "el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo auna simple visión de los signos que se enfrentan, donde eltodo prevalece sobre sus componentes". En este caso, ladistintividad deberá buscarse en el elemento diferente queintegra el signo y en la condición de signo de fantasía delconjunto de dicho signo distintivo. La partícula .COM es deuso común y no puede ser un elemento que diferencie alsigno que lo contiene respecto de otros con denominacionessimilares.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar lapresente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente procesointerno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidasen el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en su adopción.

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Cecilia Luisa Ayllów(JúinterosMAGISTRADA

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

18 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente InterpretaciónPrejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de lamisma.

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Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Proceso 378-IP-2015

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Año XXXIII – Número 2725 Lima, 22 de abril de 2016intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2725.pdf · Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo