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Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2851

Lima, 9 de noviembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 670-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2014-00240. Referencia: Patente DERIVADOS DE N-(ARILAMINO) SULFONAMIDAS QUE INCLUYEN POLIMORFOS COMO INHIBIDORES DE MEK ASÍ COMO COMPOSICIONES, MÉTODOS DE USO Y DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS...... .................................. 2

PROCESO 673-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00582. Referencia: Signos: QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixta) y SOL (denominativa) / SOL (mixta). .......................... 20

PROCESO 679-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00234. Referencia: Signos ECONATURA PRODES (mixta) / NATURA EK OS (mixta)y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR (mixta) ...................................................................... 46

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 26 de agosto de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

670-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia)

2014-00240

Patente DERIVADOS DE N-(ARILAMINO) SULFONAMIDAS QUE INCLUYEN POLIMORFOS COMO INHIBIDORES DE MEK ASÍ COMO COMPOSICIONES, MÉTODOS DE USO Y DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 4122, recibido el 1 O de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2014-00240.

El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: ARDEA BIOSCIENCES, INC.

1

GACETA OFICIAL 9/11/2016 2 de 62

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC}, República de Colombia.

2. Hechos relevantes

2.1. El 29 de enero de 201 O, Ardea Biosciences, lnc. (en adelante, Ardea) ingresó a fase nacional la solicitud de patente de invención intitulada DERIVADOS DE N-(ARILAMINO) SULFONAMIDAS QUE INCLUYEN POLIMORFOS COMO INHIBIDORES DE MEK ASI COMO COMPOSICIONES, MÉTODOS DE USO Y DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2008/0713921

.

2.2. El 29 de junio de 2012, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 647, sin que se presentaran oposiciones.

2.3. Por Oficio 5583, notificado el 19 de marzo de 2013, se requirió a Ardea, en los términos del Articulo 45 de ta Decisión 486, que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de pantentabilidad establecidos en la referida Decisión.

2.4. El 31 de mayo de 2013, Ardea respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó 6 nuevas reivindicaciones, que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. La SIC aceptó el nuevo pliego reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajustó a las prescripciones contenidas en el Artículo 34 de la Decisión 486.

2.5. El 24 de junio de 2013, mediante Resolución 37552, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC denegó la solicitud de patente de

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invención denominada DERIVADOS DE N-(ARILAMINO) SULFONAMIDAS QUE INCLUYEN POLIMORFOS COMO INHIBIDORES DE MEK ASI COMO COMPOSICIONES, MÉTODOS DE USO Y DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS, con fundamento en el Artículo 18 de la Decisión 486, al estimar que la invención solicitada a registro no cumplió con el requisito de nivel inventivo, sobre la base de las enseñanzas sugeridas o referidas en los documentos W02007014011 (D1} y Farmacia Práctica Remington2 (D2).

Expediente administrativo PCT/10-009526.

Farmacia Practica Remington, Vol. 2, Editorial Médica Panamericana, Capitulo 83 -Preformulación, pp. 2226-2231.

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2.6. El 12 de agosto de 2013, Ardea interpuso recurso de reposición contra la Resolución 37552.

2. 7. El 28 de octubre de 2013, mediante Resolución 62803, elSuperintendente de Industria y Comercio de la SIC confirmó la Resolución 37552.

2.8. El 4 de junio de 2014, Ardea demandó, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la nulidad de las Resoluciones 37552 y 62803.

2.9. El 8 de septiembre de 2014, la SIC contestó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Ardea.

2.1 O. El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, de la República de Colombia, determinó suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda de nulidad

Ardea presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual expuso los siguientes argumentos:

3.1. Ninguno de los documentos citados como arte previo revelan ni sugieren el compuesto reivindicado en la solicitud de patente. Más aun, al no ser anticipado, el arte previo citado falla en enseñar los parámetros característicos de dicha forma polimorfa y así resulta inesperada y sorprendente su obtención. El documento 02 no revela enseñanza adicional que, tomada por sí sola o en combinación con D1, pueda hacer que la invención resulte obvia para una persona versada en la materia.

3.2. La mera existencia de la forma amorfa del compuesto no proporciona ningún indicio de que este pueda cristalizar precisamente en la forma A que se reivindica en la solicitud, considerando que la persona versada en la materia no sabe o no tiene una base para esperar que un compuesto dado sea capaz de formar un cristal, o incluso si de alguna manera sería esperable la formación de un cristal específico, y no podría predecir cómo dicho cristal se verla, dado que no hay forma de saber cómo dicha forma cristalina sería capaz de ser formada.

3.3. El documento D2 (Farmacia Práctica Remington) no debería ser considerado como arte previo que sugiera cómo llegar a la invención, toda vez que, así como este divulga conocimientos generales referentes al tema del polimorfismo en el campo farmacéutico, puede también proporcionar una base teórica para infinidad de otros conocimientos

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técnicos, y no por ello se puede concluir que los fundamentos teóricos sugieran cómo llegar a la forma cristalina que se reivindica en la solicitud.

3.4. La posición de la SIC en la evaluación del nivel inventivo de la forma cristalina reivindicada es equivocada y no existe razón para afirmar que la invención se deriva de manera evidente del arte previo. Para afectar el nivel inventivo de esta invención, la SIC debió probar, a partir del estado de la técnica, cómo D2 sugeriría la preparación de formas cristalinas del compuesto reivindicado, correspondiente precisamente a la forma A que se reivindica.

3.5. Es importante tener en consideración que en el grueso de casos de polimorfismo, como en el presente caso, la SIC parte del hecho que la Farmacia Práctica Remington (D2), la cual es citada en todos los casos de polimorfismo, divulga técnicas de cristalización y la posibilidad de obtener formas cristalinas, y que a partir de esta divulgación resulta obvia la obtención de nuevas formas cristalinas de cualquier compuesto, las cuales únicamente se considerarán inventivas en la medida que presenten propiedades mejoradas, por mayor estabilidad o biodisponibilidad con respecto al compuesto en su forma amorfa.

3.6. Cabe destacar que la referida práctica de la SIC es indebida, pues no considera, caso a caso, que la motivación para que el técnico medio modifique el arte previo más cercano a fin de llegar a la invención que se reivindica, debe surgir del arte previo mismo y no de una perspectiva personal, bajo la cual se considera que el hecho de divulgar principios teóricos de cristalización hace obvio el desarrollo de nuevas formas cristalinas. Inclusive, en los casos en que se ha establecido el polimorfismo, no es posible establecer cuántas diferentes formas cristalinas se pueden presentar, ni cuáles son las variables en el proceso de cristalización que deben modificarse, ni a qué nivel, para obtener una nueva forma cristalina.

3.7. Una persona de nivel medio versada en la materia no se vería motivada a la búsqueda específica del polimorfo cristalino reivindicado, a partir de los documentos D1 y D2, dado que en estos no se sugiere ni se insinúa que serla deseable su obtención, ni las características particulares que podrían ser mostradas por el mismo.

3.8. Una persona versada en la materia no se vería motivada a llevar a cabo una investigación posterior dado que, respecto a polimorfos, reconocería que es bien conocido en la técnica que existen diversos factores impredecibles asociados con el polimorfismo. La persona versada en la materia no sabe o no tiene una base para esperar que un compuesto dado sería capaz de formar un cristal, o incluso, si de alguna manera sería esperable, no podría predecir cómo dicho cristal se vería, dado que

�

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1/


no hay forma de saber cómo dicha forma cristalina sería capaz de ser formada.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente:

4.1. Como se advierte de los actos administrativos demandados, se motivó de manera clara la decisión, dado que se sustentaron en los documentos del estado de la técnica (01 y 02) que anulan el nivel inventivo de la forma cristalina y las composiciones que la contienen reivindicadas en la solicitud, documentos que fueron publicados en fechas previas a la fecha de prioridad de la solicitud estudiada y que están estrechamente relacionados con la materia reclamada en la solicitud en cuestión, razón por la cual se constituyen en el arte previo a la invención y proporcionan revelaciones especificas, que permiten obtener sin esfuerzo alguno la materia reivindicada.

4.2. La diferencia entre los reivindicado y lo enseñado en 01 es la presencia de la forma cristalina, pero dicha diferencia no le confiere un efecto técnico real a la invención reivindicada, puesto que la actividad farmacológica es la misma y no hay evidencia comparativa que demuestre un efecto mejorado o sorprendente del cristal A revindicado y la forma sólida del compuesto revelada en el ejemplo 56 de 01.

4.3. Contrariamente a las apreciaciones de la demandante, resulta claro para el presente caso, que la solicitante no demostró efecto técnico alguno del cristal reivindicado, en comparación con lo revelado en 01, ya que se trata del mismo compuesto con la misma actividad inhibidora MEK, pero con una configuración espacial diferente, es decir, se determinó que no hay evidencia de un efecto sorprendente basándose en 01 y no se trata de apreciaciones personales como lo pretende hacer ver la demandante.

4.4. La anterioridad enseñada en 01, así como las composiciones farmacéuticas que lo contienen que son inhibidores MEK y la diferencia que existe con la forma A reclamada, consiste en que allí no se revela de manera específica la forma cristalina reivindicada, pero dicha diferencia no le confiere efecto técnico mejorado a la invención reivindicada, ya que la forma A revindicada mantiene su actividad inhibidora MEK y no se describe otro tipo de propiedades mejoradas o sorprendentes respecto a lo revelado en 01.

4.5. En conclusión, la anterioridad 01 ya revelaba: (i) el mismo compuesto pero con una configuración del estado sólido diferente; así como (ii) composiciones que tienen el mismo efecto técnico; y, por lo tanto, ante la (iii) ausencia de un efecto técnico sorprendente, se entiende que las

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formas cristalinas y las composiciones reclamadas son alternativas de aquéllas enseñadas en el estado de la técnica y, por tales motivos, se denegó el privilegio solicitado.

4.6. En relación con la anterioridad 02, se sostiene en que allí se enseña de manera clara y directa que el polimorfismo es un fenómeno usual dentro de los activos de interés farmacéuticos y que los diferentes polimorfos de una misma sustancia difieren en sus propiedades físico-químicas, tales como la solubilidad, estabilidad, higroscopicidad, entre otras, y que existen métodos usuales para determinar los diferentes polimorfismos de un activo, así como que, ya establecidas las condiciones de obtención por cristalización, se procede a su identificación por diferentes técnicas como DRX, para obtener una materia prima adecuada para ser incorporada a formulaciones farmacéuticas; es decir, la relevancia de dicha anterioridad radica en proporcionar las herramientas necesarias para obtener polimorfos y el efecto técnico de los mismos dentro de las sustancias farmacéuticas.

4.7. En conclusión, la persona versada en la materia tomaría el compuesto del ejemplo 56 de 01 y, mediante sus conocimientos usuales de preformulación farmacéutica y polimorfismo de 02, procedería a estudiar el estado sólido del compuesto reivindicado, obteniendo los diferentes polimorfos del mismo y con la expectativa de que ciertas propiedades físico-químicas fuesen diferentes.

4.8. Finalmente, se insiste que, si bien el trabajo de determinación de las condiciones de obtención de polimorfos de activos farmacéuticos puede resultar dispendiosa, eso no implica actividad inventiva, puesto que la persona medianamente versada en la materia sabe, a partir de las enseñanzas de 02, que son métodos usuales y rutinarios de preformulación farmacéutica y, por lo tanto, el simple hecho de hacer pública una nueva forma cristalina de un compuesto ya conocido en el estado de la técnica, no es suficiente para reconocerle nivel inventivo.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

J

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada3

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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

" Artículo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengannivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

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I'\

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo ysusceptibilidad de aplicación industrial. El análisis del nivelinventivo y el papel del técnico medio en la materia.

2. Patentabilidad de polimorfos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo ysusceptibilidad de aplicación industrial. El análisis del nivelinventivo y el papel del técnico medio en la materia.

1.1. Toda vez que en el proceso interno se controvierte el cumplimiento del requisito del nivel inventivo por parte de la invención denominada DERIVADOS DE N-(ARILAMINO) SULFONAMIDAS QUE INCLUYEN POLIMORFOS COMO INHIBIDORES DE MEK ASI COMO COMPOSICIONES, MÉTODOS DE USO Y DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS, solicitada por Ardea, el Tribunal estima necesario desarrollar el tema relativo a los requisitos de patentabilidad, para luego enfocarse en el papel del técnico medio en la materia, crucial para la determinación del cumplimiento del nivel inventivo de la invención solicitada a registro de patentes.

1.2. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran consagrados por el Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y desarrollados en los Artículos 15 a 19 de la misma normativa.

1.3. El Artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o procedimiento, para que pueda acceder al registro de patentes: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

Novedad.

1.4. En relación con el requisito de la novedad, el Artículo 16 de la Decisión 486 señala que: "Una invención se considerará nueva cuando no está

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

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comprendida en el estado de la técnica". En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta, es decir, universal o en relación con el estado de la técnica a nivel mundial y en cualquier idioma4

•

1.5. Para que una invención sea novedosa, se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la respectiva solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, incluso oral5, en cualquier idioma, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para crear el invento.

1.6. El Tribunal, sobre la base de los criterios desarrollados por la Doctrina, ha establecido las siguientes características del concepto de novedad:6

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a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no severifica en relación con determinadas personas ni con el pretendido

Para cumplir con el requisito de Mnovedad absoluta", se requiere que la invención solicitada a registro de patentes no se encuentre comprendida en el estado de la técnica de otros países, por lo que indirecta pero obligatoriamente se deben tomar en cuenta reivindicaciones presentadas en otros idiomas; en cambio, para el cumplimiento del criterio de la Mnovedad relativa· resulta suficiente que la invención solicitada sea considerada como nueva únicamente en el respectivo País Miembro. Sin embargo, las anterioridades en idioma extranjero, incluyendo reivindicaciones comprendidas en solicitudes extranjeras, en principio, deberán ser traducidas al idioma español, de conformidad con lo establecido en el Articulo 8 de la Decisión 486:

M Articulo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando as/ lo considere conveniente."

En ese sentido, la interpretación prejudicial recaida en el Proceso 643-lP-2015, p. 6; en la cual se cita a Scheuchzer, quien enseña, respecto a las anterioridades basadas en descripciones orales, que, si estas son probadas por escrito, el escrito incluso puede "naturalmente ser publicado posteriormente a la fecha de la solicitud de la patente·. Cf. MATHELY. Le droit européen, p. 106, citado por SCHEUCHZER, Antaine, MNouveauté et activité inventiva en droit européen des brevets". Ginebra, Librairie Droz, 1981, p. 193: MLorsque le contenu d'une description orate est prouvé par écrit, l'écrit peut naturellement étre publié postérieurement a la date de la demande du brever.

Véase también, a titulo referencial e ilustrativo, a propósito de una conferencia donde se había revelado un invento, conferencia realizada durante un congreso y cuyo texto policopiado en trescientos ejemplares había sido distribuido posteriormente a ros congresistas, el Octrooiraad holandés juzgó que la novedad había sido desvirtuada o destruida desde la fecha de realización de la conferencia. Octrooiraad, 28 de septiembre de 1959, BIE 1960, 29. Cf. SCHEUCHZER, Antoine, MNouveauté et activité inventive en droil européen des brevets·. Ginebra: Ubrairie Droz, 1981, p. 193.

Véase, a modo referencial, CABANELLAS, Guillermo, MDerecho de las patentes de invención". Tomo 1, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2001, pp. 702-704; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 7-IP-2004 de 17 de marzo de 2004, pp. 8-9.

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,

inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de la novedad. Una vez que unatecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrarel estado de la técnica, tal pérdida es irreversible.

c) Carácter universal de la novedad. La novedad de la invención sedetermina en relación con los conocimientos existentes, divulgadosen cualquier idioma, por cualquier medio, en el respectivo PaísMiembro y en el extranjero. En tal virtud, no puede pretenderse elregistro de patente respecto de una tecnología ya conocida en elextranjero, aunque fuera novedosa en el País Miembro donde sepresenta la solicitud.

d) Carácter público de la novedad. La invención patentada pasará a serconocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento y,posteriormente, entrará en el dominio público al expirar la patente.

1.7. Finalmente, cabe destacar que este Tribunal considera que, a efectos de determinar si una invención es nueva o novedosa, se deben observar las siguientes reglas:7

7

a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente,para lo cual el examinador técnico deberá valerse de lasreivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparaciónentre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistiren la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica(anterioridades) en la fecha de Prioridad.

d) Comparar la invención con la regla técnica.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 12-IP-1998 de 20 de mayo de 1998, p. 10; Jurisprudencia inspirada en la Doctrina española: "En primer lugar. ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá detenninado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de detenninar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica". CABANELLAS, Guillermo, Op. Cit., pp. 714-715; citado, entre otros, en el Proceso 7-lP-2004, ya citado, p. 10.

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Nivel inventivo

1.8. Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita determinar si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

1.9. A este respecto, conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el "estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado; mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen parta del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y que se realice el cotejo comparativo determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención8

•

1.1 O. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica9

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1.11. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo:

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"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 12-IP-98 de 20 de mayo de 1998. p. 11.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 88-IP-05 de 27 de julio de 2005, p. 7.

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"cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.'"º

1.12. Finalmente, a efectos de determinar si el objeto de la invención resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, es preciso aplicar, siempre que sea posible, el "método del problema-solución", consistente en las siguientes tres (3) etapas:11

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11

{i) Identificación del estado de la técnica más cercano.

{ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y,

Secretaria General de la Comunidad Andina, "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina·. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, 2004, pp. 76 y ss. Disponible en web: http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

lbfd, p. 77. En el mismo sentido, Oficina Española de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", octubre de 2006, pp. 159-160, disponible en web: http://www.oepm.es/export/sltes/oepm/comun/documentos relacionados/PDF/DirectricesExam enPatentes.pdf. Véase, en idéntico sentido, Oficina Europea de Patentes, "Directivas relativas al examen practicado", Parte G, Capitulo VII, 5. Método problema-solución, disponible en Internet: http://www.epo.org/law-practice/leqal-texts/html/quidelines/f/g vii 5.htm.

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(iii) Definición del problema técnico sobre la base el estado de la técnicamás cercano.

1.13. Las referidas etapas también pueden traducirse en las cinco (5) preguntas siguientes: 12

a) ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?

b) ¿Cuál es la diferencia -expresada en términos de característicastécnicas- entre la invención reivindicada y el estado de la técnicamás próximo?

c) ¿Qué efecto técnico produce o se deriva de esa diferencia?

d) ¿ Cuál es el problema técnico objetivo subyacente en la invenciónreivindicada?

e) El experto en la materia, sobre la base de la totalidad de losconocimientos recogidos en el estado de la técnica y sin emplear enningún momento actividad inventiva alguna:

i. ¿hubiera reconocido el problema?

ii. ¿lo hubiera resuelto de la manera indicada?

1.14. La pregunta que se busca responder es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? En otras palabras, sobre la base del estado del arte al momento de la presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad, se debe determinar si existe alguna indicación o motivación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o mejorar el estado de la técnica para resolver el problema técnico, proveyendo una solución técnica al referido problema, resultado que debe ser consignado en el tenor de la(s) reivindicación( es) 13.

Susceptibilidad de aplicación industrial.

1.15. Respecto al requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, el Tribunal ha afirmado que la norma comunitaria exige, como tercer requisito, que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios 14

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13

14

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 643-IP-2015, ya citada, pp. 9-10: véase también, a titulo ilustrativo. Oficina Española de Patentes y Marcas, "Directrices de examen de solicitudes de patente", Op. Cit .• p. 160. Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 643-IP-2015, ya citada, p.1 O.

Véase. por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2013.

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1.16. Este requisito de patentabilidad encuentra su justificación en el hecho de que la concesión y consiguiente protección de una patente se encuentra dirigida el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por tanto, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica 15.

1.17. Este Tribunal, respecto de la susceptibilidad de aplicación industrial, refiere que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios 16.

1.18. En suma, a efectos de determinar la patentabilidad o procedencia del registro de la patente solicitada, se debe determinar si la invención solicitada a registro cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, establecidos en la norma comunitaria.

El análisis del nivel inventivo y el papel del técnico medio en la materia.

1.19. El Tribunal considera importante destacar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos promedio en el área de especialidad correspondiente. Lo anterior, para un adecuado análisis del nivel inventivo, supone lo siguiente:

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16

a) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendríaun genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más alláde la "media normal" en la materia de que se trate. Esto tiene unaimportante razón: se busca que no exista "obviedad", y esto solo selogra si se parte de conocimiento estándar para una persona deloficio en la respectiva especialidad técnica.

b) El análisis del nivel inventivo, en relación con la figura del técnicomedio en la materia, debe permitir al examinador ubicarse en elestado de la técnica que existía al momento de la solicitud de lapatente de invención o de la fecha de prioridad. Esto resultaimportante, ya que se debe generar un mecanismo idóneo paralograr la eficiencia del sistema estableciendo una ambientaciónadecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de lasolicitud, para que un técnico de ahora pueda retrotraerse fácilmentea dicho momento.

Véase, por ejemplo, la i nterpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 46-IP-2012.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 462-IP-2015.

13


En consecuencia, el examen de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis del nivel inventivo, retrotraído al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. En ese sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que suponen tomar en consideración conocimientos retrospectivos, obtenidos de la propia invención solicitada o del estado actual de la técnica, en lugar del estado del arte al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad17

.

En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica 18.

1.20. En el presente caso, se debe verificar que el examen de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente, al determinar el cumplimiento del requisito del nivel inventivo de la invención reivindicada en la solicitud de patente, haya tenido en cuenta estas dos últimas consideraciones: (i) debe haberse empleado la figura del técnico medio en la materia; y, (ii) debe haberse retrotraído el análisis al momento de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad (i.e., no a posteriori, ex post facto o hindsight).

2.

2.1.

2.2.

17

18

19

Patentabilidad de Polimorfos

En el proceso interno, se alegó que las enseñanzas de los documentos D1 y D2 anulan el nivel inventivo, por cuanto la persona versada en la materia tomaría el compuesto del ejemplo 56 de D1 y, mediante sus conocimientos usuales de preformulación farmacéutica y polimorfismo de D2, procedería a estudiar el estado sólido del compuesto reivindicado, obteniendo los diferentes polimorfos del mismo y con la expectativa de que ciertas propiedades físico-químicas fuesen diferentes.

Respecto al tema del polimorfismo, este Tribunal ha manifestado que un compuesto polimórfico es aquél que por sus propiedades puede sufrir transformaciones y revestir formas alternativas a pesar de estar constituido por el mismo tipo de moléculas 19• La acepción en bioquímica

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, pp. 16-17.

/bid.

Según el diccionario de la Real Academia Española el polimorfismo es definido como la "cualidad de lo que tiene o puede tener distintas fonnas·. Cf. Diccionario de la Real Academia Española, disponible en web: http:lnema.rae.es/drae/?val=polimorfismo.

14


2.3.

2.4.

2.5.

20

21

22

23

24

quiere decir "propiedad de los ácidos nucleicos y las proteínas que pueden presentarse bajo varias formas moleculares". Es un fenómeno importante en genética y en la patología molecular, mientras que en el ámbito de la química se la considera como una "propiedad de /os elementos y sus compuestos, que pueden cambiar de forma sin variar su naturaleza". El polimorfismo puede ser definido como la capacidad de una sustancia para existir en dos o más fases cristalinas que presentan diferentes arreglos y/o conformación de las moléculas en el cristal2º

.

Dentro de este contexto, existe un debate de dos posiciones doctrinarias, aquella que afirma que los polimorfos son un descubrimiento, y la otra que señala que los polimorfos no son descubrimientos, por lo que son patentables21

.

El debate sobre la patentabilidad de estos compuestos gira en torno a la demostración de las condiciones de "novedad" y de "nivel inventivo" (Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). La dificultad para reunir estos requisitos reside en que la obtención de un polimorfo se da a partir de un compuesto ya conocido pero que ha sufrido transformaciones22

.

Por un lado, la patentabilidad de un polimorfo ha sido aceptada por distintas oficinas nacionales, regionales o internacionales. Así, en el ámbito de la OMPI, el ejemplo más marcado se encuentra en las diversas generaciones del polimorfo Ritonavir (compuesto que combate el VIH) que han sido patentadas por Abott Laboratories en los tres primeros casos23 y por Transform Pharm y Ranbaxy Laboratoires posteriormente24

. Esta posición indica que el proceso por el cual se encuentra un polimorfo no es siempre predecible ni evidente. Será imprescindible cuando el solicitante revele claramente los pasos

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 92-IP-2013 de 16 de julio de 2013, del Proceso 066-IP-2013 de 21 de agosto de 2013 y del Proceso 096-IP-2015 de 13 de mayo de 2015.

/bid.

/bid.

la primera generación ha sido patentada con la aplicación W01994014436, la segunda mediante los documentos W01996039398 y WO 1995009614 y la tercera mediante W0200004016, todas atribuidas a Abbot Laboratories.

Véase el infonne �Patent Landscape Report on Ritonavir", preparado en octubre del 2011 por la OMPI. Disponible en web: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/946/wipo pub 946.pdf

15


2.6.

2.7.

2.8.

25

26

27

29

30

procedimentales por los que se obtuvo el polimorfo, así como la especificación del lugar y la orientación de las moléculas del polimorfo25

.

Por otro lado, según el profesor Carlos Correa, el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que los polimorfos no se "crean" o "inventan"; sino que se descubren normalmente como parte de la experimentación de rutina en la formulación de drogas. Son el resultado de las condiciones bajo las cuales se obtiene un compuesto26

• Cualquier compuesto que presenta polimorfismo tenderá naturalmente a su forma más estable27

, aun sin ningún tipo de intervención humana28•

Las solicitudes de patentes independientes sobre polimorfos se han tornado cada vez más frecuentes y controvertidas, dado que sus patentes se pueden utilizar para obstruir o demorar el ingreso de la competencia genérica. Se puede considerar que los polimorfos pertenecen al arte previo -y, por lo tanto, no son patentables- si se obtienen inevitablemente siguiendo el proceso descrito en la patente original del principio activo. Además, cuando se descubre polimorfismo, la posibilidad de descubrir nuevas formas cristalinas diferentes es obvia29

•

En consecuencia, según esta posición, el polimorfismo es una propiedad inherente a la materia en su estado sólido. Los polimorfos no se crean, sino que se descubren. Las oficinas de patentes deben tomar conciencia de la posible ampliación injustificada del período de protección, que surge del patentamiento sucesivo del principio activo y sus polimorfos, incluyendo hidratos/solvatos. Los procedimientos para obtener polimorfos pueden ser patentables en algunos casos, si demuestran ser novedosos y cumplen con el requisito de nivel ínventivo30

.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 92-IP-2013 de 16 de julio de 2013, del Proceso 066-IP-2013 de 21 de agosto de 2013 y del Proceso 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015.

El procedimiento habitual para descubrir nuevos polimorfos es recristalizar el principio activo de diferentes solventes, o bajo diferentes condiciones de recristalización como temperatura o velocidad de agitación.

Muchos polimorfos son metaestables, es decir, que eventualmente pueden evolucionar hacia formas más estables, de manera espontánea o intencional (por recristalización)-. lo cual reduce su utilidad desde el punto de vista de la producción y el almacenamiento. Un químico de conocimientos medios que desarrolla una nueva sustancia para uso farmacéutico procurará, -habitualmente, identificar el polimorfo más estable. Sobre algunos aspectos técnicos vinculados con el polimorfismo, véase Dunitz (1995), p. 193-200: Bemstein (1999), p. 3440-3461.

Véase el Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, ·Pautas para el examen de patentes farmacéuticas·. elaborado por Carlos Correa, marzo 2008, p. 10.

lbfd, pp. 10-11.

Documento de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, MPautas para el examen de patentes farmacéuticas", Op. Cit., p. 11.

16


2.9. Entre las excepciones de patentamiento, se encuentran los descubrimientos. La historia de Ritonavir Forma II es un ejemplo sumamente interesante, que pone de manifiesto la aparición espontánea de las formas polimórficas, sin que medie la presencia de la mano del hombre31

•

2.1 O. La Decisión 486 no establece ningún impedimento para la patentabilidad de los polimorfos, por lo que las autoridades administrativas tienen libertad para resolver esta cuestión32

. En este sentido, este Tribunal ha considerado que la oficina nacional de patentes debe realizar un análisis muy específico a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, ya que no puede validar que los derechos de patentes de invención se extiendan más allá del tiempo determinado en la normativa andina. Por tanto, en aras de cautelar el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, es responsabilidad de las oficinas nacionales la tarea de determinar técnica y científicamente cada uno de los requisitos de patentabilidad de los polimorfos33

.

2.11. Por lo expuesto, los polimorfos pueden entonces ser objeto de protección, pero sólo en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos por los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para ello, el interesado deberá exponer de manera clara y exhaustiva en las reivindicaciones por qué la solicitud en juego constituye una novedad y presenta nivel inventivo, por lo que corresponderá a la oficina nacional de patentes analizar cada caso.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2014-00240, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

31

J2

33

Patentes y Salud Pública. La dimensión técnica de las políticas de patentabilidad: El caso de las patentes farmacéuticas en Argentina. Este documento fue una tesis de la Maestrla en propiedad intelectual en la Universidad FLACSO, sede Argentina. Autora: Susana Elida Piatti. Director: Carlos Correa, p. 110.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones emitidas dentro del Proceso 92-IP-2013 de 16 de julio de 2013, del Proceso 066-IP-2013 de21 de agosto de 2013 y del Proceso 096-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015.

/bid.

17


La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

& Cecilia LUi�ros

MAGISTRADA

Hugo miro Gómez A ac AGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firma presente interpretación rejudicial el Presidente y el Secret

Notiflquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

18


,

6

f


Quito, 21 de septiembre de 2016

Proceso: 673-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2009-00582

Referencia: Signos: QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixta) y SOL (denominativa)/ SOL (mixta).

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán.

VISTOS

El Oficio 4107 recibido el 1 O de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135, 136, 224 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00582; y

El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: CASA LUKER S.A.

1


f;

f

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES

2. Hechos relevantes.

CHAHIN EU.

2.1. El 27 de abril de 2004, INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CHAHIN EU. (en adelante CHAHIN) solicitó el registro de la marca QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza: "quinua en grano convencional y quinua en grano orgánico." (Expediente administrativo 04 038398).

�\JV¿, ��uinuaLágrima de Sol

2.2. Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad CASA LUKER S.A. (en adelante CASA LUKER), presentó oposición argumentando confundibilidad con sus marcas:

2.2.1. SOL (denominativa), registrada en Colombia para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles." (certificado 259319. Expediente administrativo 95 022473).

2.2.2. SOL (denominativas), registradas en Colombia para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa: sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo." (certificados 101748, 72368 y 222657. Expedientes administrativos 95 282707 30, 92 072368 30, 97 069169, respectivamente).

2


6

f

2.2.3. SOL (mixta), registrada en Colombia para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa: sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo" (Certificado 212272. Expediente administrativo 92 309756 30).

2.3. El 27 de mayo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 012429, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado.

2.4. CASA LUKER interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

2.5. El 28 de mayo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 16518, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.

2.6. El 16 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución 24472, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión impugnada.

2.7. El 16 de octubre de 2009, CASA LUKER presentó demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos.

2.8. El 9 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 4107, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por CASA LUKER:

3.2. Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos conceptual, gráfico y fonético. Generan riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

3.3. Manifestó que la marca SOL es una marca de fantasía, totalmente distintiva y original para distinguir productos alimenticios, de amplia

3


tJ

t

trayectoria en Colombia, que ya se ha posicionado en la mente de consumidores.

3.4. Indicó que la marca SOL fue reconocida como notoria en Colombia por el Consejo de Estado (sentencia del 26 de febrero de 2014).

3.5. Sostuvo que el público consumidor asumiría que el signo solicitado forma parte de su familia de marcas SOL.

3.6. Señaló que los productos que distinguen los signos en conflicto pertenecen al mismo sector económico.

4. Argumentos de la Contestación presentados por laSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.2. En resumen afirmó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, fonético y conceptual y que la palabra LÁGRIMA otorga distintividad al signo solicitado para registro.

4.3. Señaló que el hecho de que la marca SOL sea notoriamente reconocida, no significa que no pueda ser usada dentro de otros conjuntos marcarios suficientemente distintivos dentro del mercado. Además, pensar que el uso de dicha palabra es de exclusividad del demandante, sería limitar el uso comercial de una palabra común y corriente en la sociedad.

5. Participación del Tercero Interesado CHAHIN:

5.2. Adujo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético, gráfico, ideológico y tipográfico, y que la palabra SOL es considerada como una expresión de uso común o universal, por lo que no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona o empresa alguna.


La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos135, 136, 224 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, de los cuales se interpretarán los artículos 136 literales a) y h),224 y 226. En lo que respecta al artículo 135 no se procederá ainterpretarlo en su totalidad pues no se está frente a un caso de nulidadabsoluta, sin embargo al referirse en esta providencia al análisis deregistrabilidad de los signos compuestos por elementos de uso común,en razón de discutirse este aspecto dentro del proceso, habrá demencionar también a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g)del artículo 135.

4


I

De oficio, se interpretarán los artículos 228 y 229 de la misma normativa1

, porque regulan las normas de la marca notoria.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ( . . . ) "Articulo 135 No podran registrarse como marcas los signos que: ( ... ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual

del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del paisff;( ... ) Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada

por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( ... )

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando suuso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero ocon sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

( ... )Articulo 224 "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ... ) Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a tos que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a tos que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos,

actividades, productos o servicios;b) dano económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la

fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo loselectrónicos.( ... ) Articulo 228 "Para determinar ta notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier

Pals Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier

Pals Miembro;c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de

cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique:

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en elque se pretende la protección;

5


f


1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión.Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signosdistintivos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y

compuesta.3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y

denominativos.4. La familia de marcas.5. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Análisis

de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria y deuso común en la clase para la cual se solicita el registro.

6. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de usocomún.

7. La conexión competitiva.


1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode los signos distintivos.

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixto) es confundible con las marcas SOL (denominativas y mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2

, del siguiente tenor literal:

2

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial:h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del

signo en determinado territorio: o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamíento por

el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional: o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo

en el País Miembro o en el extranjero.Articulo 229 "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para

identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o,c) no sea notoriamente conocido en el extranjero".( ... r.Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

6


f

UArtículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;( ... )".

1.2. El Ordenamiento Jurldico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o seivicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o seivicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

1.3. De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico3

o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso deregistro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación enel mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado,no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder accedera su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidadde inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidadde generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de losproductos o seivicios identificados con la marca.

1.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

3

4

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

7


f

1.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre los signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5

:

5

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto,

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias. entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

8


/;

t

teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple ycompuesta

2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos QUINUA LÁGRIMA DE SOL y SOL, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo, que a su vez puede ser simple o compuesto, y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos:

6 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el

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I

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. Si el elemento gráfico es el preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

- Los colores: si el signo solicitado reivindica coloresespecíficos como parte del componente gráfico, al efectuar elrespectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse encuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene,puesto que este elemento podría generar capacidad dediferenciación del signo solicitado a registro7

.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:

2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición,

Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

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f

es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.4. En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto {conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetrosª :

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2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-JP-2015.

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palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.5. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos QUINUA LÁGRIMA DE SOL y SOL, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativacompuesta y denominativos

3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con otros denominativos, se abordará el tema planteado.

3.2. Cuando se haya determinado cuál es el elemento caracteristico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas9 para el cotejo entre los mismos:

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3.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014.

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ó

{

3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente.

3.3. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixto) y SOL (denominativo), cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos.

4. La familia de marcas

4.1. Como la demandante argumentó que el púbico consumidor asumiría que el signo solicitado forma parte de su familia de marcas SOL, se abordará el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal en este tipo de marcas10

•

4.2. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las asocia con un mismo origen empresarial.

4.3. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo.

4.4. En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común.

4.5. Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la palabra SOL, para asi determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

10 Dentro de la línea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-IP-2014 del 21 de mayo de 2014.

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b

f

5. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marcanotoria y de uso común en la clase para la cual se solicita el registro

5.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca SOL es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia 11•

Definición

5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

5.3. En efecto, el articulo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

"Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido

n

.

5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características:

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5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

Por su parte, el articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, cuya norma es del siguiente tenor literal:

"Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos oservicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución ocomercialización del tipo de productos o servicios a los que seaplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipode establecimiento, actividad, productos o servicios a los que seaplique.

Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011.

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p

(

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores".

5.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo

5.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera:

5.5.1. En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá si se configura el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

5.5.2. En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (artículo 224 de la Decisión 486).

5.5.3. En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo Pais Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

5.5.4. En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar

.

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r

actividades o establecimientos en el País Miembro (artículo 229, literal b) de la Decisión 486). Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado

5.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y e), de la Decisión 48612

• Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se configure la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados, de conformidad con lo siguiente:

12

5.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en los acápites precedentes.

5.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

5.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque

Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador.

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f

se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 13

5.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido 14.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Prueba y el certificado de reconocimiento

5.7. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

5.8. El articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber:

13

14

Ma) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentroo fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentroo fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y lapresentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios a losque se aplique;

Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. lbldem. Pág. 247.

17


e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en to querespecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembro en el que se pretende laprotección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g} el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener unafranquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras oalmacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que sebusca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registrodel signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero'."

5.9. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores o cualquier otro medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

5.10. Teniendo en cuenta que la demandante sostuvo que la notoriedad de la marca SOL fue declarada por el Consejo de Estado en sentencia de 26 de febrero de 2004, es pertinente precisar los efectos de un reconocimiento como el mencionado.

5.11. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente. conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular15

.

Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor es una marca notoria y de uso común en la clase para la cual se solicita el registro

5.12. Ahora bien, una vez revisado el caso particular, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, teniendo en cuenta que se argumentó que la

15 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016.

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r

palabra SOL es de uso común y, en consecuencia, no apropiable así haya sido considerada una marca notoriamente conocida. Por lo tanto, se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros 16:

5.12.1. Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios de uso real y efectivo, registra!, de territorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá configurar la existencia de alguno de dichos riesgos.

5.12.2. En relación con los riesgos de confusión y asociación, se deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos en la presente providencia para determinar la posibilidad de inducir a error en el público consumidor.

5.12.3. En relación con los riesgos de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que para ciertos supuestos, se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto si puede ser guiada por la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

5.12.4. Se deben analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de cualquiera de los riesgos respecto de un signo que ha penetrado a diferentes sectores. Eso sería pertinente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y,

por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y,

por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con

Sobre esto se puede ver las Interpretaciones Prejudiciales 256-IP-2013 de 21 de mayo de 2014 y 151-IP-2014 de 22 de enero de 2015

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diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma. Esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

5.12.5. No obstante lo anterior, con especial importancia se deberá analizar los signos compuestos por la palabra SOL en relación con el conjunto de productos que protegen los signos en conflicto; especialmente, deberá establecer su carácter de uso común en la clase para la cual se solicita el registro del signo QUINUA LÁGRIMA DE SOL {clase 31), ya que esto podria afectar rotundamente el análisis de registrabilidad que se hará. Como ya se advirtió, una palabra de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas caracterlsticas. Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos que se pretendan registrar en clases donde la palabra agua sea genérica y de uso común, como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros.

5.13. En concordancia con lo expuesto y con el fin de analizar los actos enjuiciados, se deberá determinar si la marca SOL era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo mixto QUINUA LÁGRIMA DE SOL, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera o no alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.

6. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras deuso común

6.1. Como en el proceso interno se discute si palabra SOL es de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencia! que ha

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trazado al respecto 17 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

6.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

6.3. De ahí que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".

6.4. La norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del articulo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas.

17 Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006: Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

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t

(

6.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendrf a un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

6.7. Es importante resaltar que los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

6.8. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la palabra SOL es de uso común, para establecer si deben ser excluidas del cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia.

7. La conexión competitiva

7.1. Como el signo QUINUA LÁGRIMA DE SOL (mixto) se solicitó para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, y las marcas opositoras, SOL (mixta) y SOL (denominativas), se encuentran registradas para amparar productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema propuesto.

7.2. De no probarse la notoriedad de la marca SOL, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema18

, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.

7.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos19

.

18

19

Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; lnterpretaclón Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohlbiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o

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g

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7.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

7.5. Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 4862º).

7 .6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes:

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7.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y, consecuencialmente, se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción.

7 .6.2. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asi como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación.

similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Articulo 151

"( ... ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

23


(J

(

7 .6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.

A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En este sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud.

7.6.4. Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse enconjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, oque uno no puede utilizarse sin el otro.

7.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse enconjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, oque uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva

24


cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro21

• Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos,se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes,sus características, su finalidad, los canales deaprovisionamiento o de distribución o de comercialización, losmedios de publicidad utilizados, etc.

7.7. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva22

.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00582, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

21

22

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMJA•. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantídad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituyeel bien que ya se ha vuelto más caro en ténninos relativos por el bien que se ha vuelto másbarato en ténninos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituiráel consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efectosustitución.Véase:<https://books.google.com.ec/books?íd=ld8168bW3eoC&pq=PA247&dq=microeconomia+efecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTAC#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustitucion&f=false> (visítado el 9 de mayo de 2016). Ver Interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472·1P·2015 y 473·1P·2015 de fecha 10 de junio de 2016.

25


La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

U!� Cecilia t.:uisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Go z Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Cecilia L�LJ: PRESIDENTA (e)

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 673-IP-2015

26


/


Quito, 21 de septiembre de 2016

Proceso: 679-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2013-00234

Referencia: Signos ECONATURA PRODES (mixta) / NATURA EKOS (mixta) y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR (mixta)

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 4111 recibido el 1 O de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2013-00234; y

El auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: NATURA COSMÉTICOS S/A.


IJ

Demandada: LA NACIÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO.

Tercero Interesado: COMERCIALIZADORA PRODES JPG S.A.S.

2. Hechos Relevantes:

COLOMBIANA DE INDUSTRIA y

E IMPORTADORA

2.1. El 30 de marzo de 2004, se concedió en Colombia el registro del signo NATURA EKOS (mixto), a nombre de NATURA COSMÉTICOS S/A., (en adelante NATURA), bajo el certificado 282862, para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: "productos de perfumería, especialmente perfumes y aguas de colonia y de toilette; productos de belleza, especialmente coloretes, sombras para los ojos, bases para maquillaje, máscaras para la cara y belleza, lápices para los labios, removedores y brilladores para las uñas; lociones, cremas y otros removedores de maquillaje; productos de baño, geles para baño y ducha, burbujas para baño, jabones para tocador, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; espumas, cremas y jabones para la afeitada; lociones y bálsamos para después de la afeitada; dentífricos; productos para broncear, especialmente aceites solares, leches, lociones y cremas; cremas bronceadoras por si mismas; productos para broncear la piel; preparaciones no medicinales para la piel, el cuerpo, la cara, ojos, labios, cuello, el busto, manos, piernas y el cuidado de los pies; cremas contra las arrugas; cremas y lociones no medicinales para revitalizar y tonificar, lociones y cremas humectantes; cremas granuladas desodorantes para uso personal; productos para la limpieza de uso personal" (Expediente administrativo 02 114696).

� notura

·EKOS

2.2. El 22 de noviembre de 2011, se concedió en Colombia el registro de la marca NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR (mixta), a nombre de NATURA, bajo el certificado 436925 para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: 'Yabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, cremas para el cuerpo, lociones, maquillaje, desodorantes,

2


toallitas húmedas, cremas y lociones faciales; protectores solares". (Expediente administrativo 11 068259).

2.3. El 30 de abril de 2012, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRODES JPG S.A.S. (en adelante PRODES) solicitó el registro de la marca ECONATURA PRODES (mixta), para identificar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: ''jabones, productos cosméticos". (Expediente Administrativo 12 070057).

2.4. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.5. El 17 de agosto de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 49179, concedió el registro de la marca solicitada.

2.6. NATURA presentó demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando como pretensión principal la nulidad del anterior acto administrativo.

2.7. El 10 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante Oficio 4111, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3


3. Argumentos de la Demanda presentados por NATURA:

3.1. Indicó que los signos en conflicto son confundibles, ya que sus elementos denominativos comparten semejanzas que inducen al consumidor a riesgo de confusión.

3.2. Detalló al respecto, que el elemento NATURA se reproduce en su totalidad, y que el elemento EKOS/ECO se reproduce desde el punto de vista fonético.

3.3. Sostuvo que se trata de una transposición de los elementos de la marca, lo que no permite la singularización de cada una de ellas y el elemento PRODES no es determinante en el análisis del riesgo de confusión. De igual manera manifestó que el acto administrativo demandado carece de motivación.

4. Argumentos de la Contestación presentados por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

4.1. En resumen indicó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico y fonético y los elementos gráficos de los signos en conflicto los dotan de distintividad.

5. Participación del Tercero Interesado PRODES:

5.1. Indicó que la expresión NATURA es una denominación de uso común para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.2. Señaló que la demandante no puede reclamar un derecho de exclusiva sobre las expresiones NATURA y ECO, pues éstas son palabras de naturaleza genérica y evocativa de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y los signos en conflicto tienen elementos adicionales que generan distintividad si son analizados en conjunto.


La Corte Consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se hará la interpretación solicitada por ser pertinente.

De oficio, se interpretará el artículo 135 literales f) y g), ya que dentro del proceso se presentan argumentos sobre la registrabilidad de signos compuestos por elementos de uso común y genéricos1

•

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

( .. . )

4



1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión.Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signosdistintivos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y

partículas de uso común y genéricas.4. Los signos evocativos y su poder de oposición.5. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo,

integral, motivado y de oficio.


1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode los signos distintivos

1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo ECONATURA PRODES (mixto) es confundible con las marcas NATURA EKOS (mixta) y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2

, del siguiente tenor literal:

2

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

-Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(.. . ) f)

g)

(. . . )

consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais;

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

(. . . ) Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procedelá a realizare/ examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución". ( ... r.

Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

5


1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

3

4

6

I

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productos oservicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( ... )".

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico3

o semejante4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso deregistro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación enel mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado,no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder accedera su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidadde inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidadde generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de losproductos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o de asociación en

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

6


I

el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme Jo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

1.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5

:

5

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

7


No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativacompuesta.

2.1. De otra parte, como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto ECONATURA PRODES, con los signos mixtos NATURA EKOS y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo entre los mismos:

6 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

8


7

2.1.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.1.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

- Los colores: si el signo solicitado reivindica coloresespecíficos como parte del componente gráfico, al efectuar elrespectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse encuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene,puesto que este elemento podría generar capacidad dediferenciación del signo solicitado a registro7

•

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.1.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber:

2.1.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.1.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

2.1.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

9


@

I

2.1.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrar! a cómo es captada la marca en el mercado.

2.1.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto {conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetrosª :

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2.4.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:

Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015.

10


2.5.

3.

3.1.

3.2.

9

2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.

2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto ECONATURA PRODES, con los signos mixtos NATURA EKOS y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común y genéricas

Como en el proceso interno se discute si la palabra NATURA es genérica y de uso común, y si la palabra ECO es genérica de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencia! que ha trazado al respecto9 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

11


3.3. De ahí que el literal g) del articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en unadesignación común o usual del producto o servicio de que se trate enel lenguaje corriente o en la usanza del país".

3.4. La norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas.

3.6. Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marca los signos que:

( ... )

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombregenérico o técnico del producto o servicio de que se trate".

3.7. El literal transcrito prohibe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras o partículas genéricas conformen un signo distintivo.

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3.8. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento.

3.9. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Un término es genérico cuando es de necesaria utilización para señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.

3.1 O. De todos modos, en forma similar a lo ya expuesto respecto de los signos que involucran gráficos, particulas o expresiones de uso común, el titular de una marca que incluya elementos genéricos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su marca puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones genéricas deben ser excluidas al realizar el cotejo de marcas.

3.11. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o genérico) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendrla un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

3.12. Es importante resaltar que los elementos de uso común y genéricos en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

3.13. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si las palabras NATURA y ECO son de uso común y genéricas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer si deben ser excluidas del cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia y, en especial, la previsión plasmada en el punto 3.11.

4. Los signos evocativos y su poder de oposición

4.1. Considerando que PRODES argumentó que las palabras NATURA y ECO son evocativas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de

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Niza, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia 1°.

4.2. Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.

4.3. Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.

4.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podria impedir que terceros utilicen estos elementos.

4.5. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.

4.6. Se deberá considerar los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y establecer si los signos NATURA EKOS y NATURA EKOS MADEIRA EM FLOR tienen carácter de evocativo. Además, se deberá determinar su proximidad con los productos que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte, o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los productos que ampara, para poder concluir válidamente

10 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-IP-95; Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-IP-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015.

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que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.

5. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas.Autónomo, integral, motivado y de oficio

5.1. Como la demandante argumentó que el acto administrativo demandado carece de motivación, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos 11•

5.2. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características:

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5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables. Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantias procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan.

5.2.2. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 4�1P-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-lP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013.

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5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2.4. Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficinanacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secretodicho examen y, en consecuencia la resolución respectiva, queen últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón delanálisis efectuado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00234, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

Hugo Ram1 pac MAGISTRADO

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Cecilia L�l�ros PRESIDENTA (e)

Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena

1 PROCESO 679-IP-2015 1

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Año XXXIII – Número 2851 - Andean Communityintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/GACE2851.pdf · Para nosotros la Patria es América Año XXXIII – Número 2851 Lima,