Chuyển giao (li-xăng) công nghệ

Alan B. BennettGiáo sư, Đại học UC Davis

Giám đốc điều hành, PIPRA

Chuyển giao (li-xăng) công nghệ

Hợp đồng li-xăng là gì?

Hợp đồng li-xăng: việc chuyển giao một số quyền tài sản nào đó giữa hai hoặc nhiều bên theo những điều kiện nhất định về việc phân chia quyền và nghĩa vụ cụ thể giữa các bên đó. Li-xăng khác với việc “bán” là quyền sở hữu không được chuyển nhượng mà vẫn thuộc chủ sở hữu đầu tiên. Trong hợp đồng li-xăng,chủ sở hữu - được gọi là bên chuyển giao - chuyển giao một số quyền chiếm hữu và sử dụng nhất định (nhưng không phải quyền sở hữu) cho người nhận những quyền đó (bên nhận chuyển giao)

Người phát triển công nghệ (nhà sáng chế) nên luôn luôn giữ lại quyền sở hữu tài sản trí tuệ - và chỉ chuyển giao một số quyền theo các điều kiện cụ thể. Nếu không còn quyền sở hữu thì người phát triển công nghệ KHÔNG THỂ đặt ra các điều khoản hay điều kiện cho việc chuyển giao.

Khi nào bạn muốn chuyển giao công nghệ?

1. Cấp li-xăng quyền sở hữu trí tuệ cho một công ty và công ty này có thể triển khai công nghệ thành các sản phẩm

chia sẻ giá trị doanh thu bán hàng

2. Nhận li-xăng các quyền sở hữu trí tuệ để bạn phát triển các sản phẩm

Chuyển giao các giống dâu tây đã được

cấp bằng độc quyền sáng chế để khai thác thương mại trên toàn cầu

Trả vài triệu USD

phí li-xăng hằng năm cho trường đại học

Các hợp đồng chuyển giao; đó là những hợp đồng mang tính pháp lý.

Cấu trúc của một hợp đồng chuyển giao và các nội dung cụ thể

Lời nói đầu – Cơ sở và bối cảnh của hợp đồng“ Xét rằng Trường Đại học đã sáng chế ra công nghệ có giá trị và Trường muốn khai thác sáng chế đó vì lợi ích của công chúng”“Xét rằng …

Xác định các quyền sở hữuXác định một cách chính xác các quyền sở hữu sẽ được chuyển giao trong hợp đồng.Chúng có thể bao gồm các độc quyền sáng chế, các quyền của người tạo ra cây trồng, các vật liệu sinh học v.v..Các bằng độc quyền sáng chế, đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, các giấy chứng nhận bảo hộ giống cây trồng và các quốc gia liên quan đến những đối tượng này cần được liệt kê đầy đủ.

Cấu trúc của một hợp đồng li xăng và các nội dung cụ thể

Chuyển giao các quyền – phần có ý nghĩa nhấtXác định một cách chính xác các quyền sẽ được chuyển và các giới hạn.

Có thể là li xăng ĐỘC QUYỀN hay KHÔNG ĐỘC QUYỀN: một quyết định then chốtĐộc quyền là cần thiết nếu cần phải đầu tư hoặc phát triển bổ sung đáng kể. Không độc quyền có thể tiếp cận được với thị trường rộng hơn, nhất là đối với các giống cây trồng “đã hoàn chỉnh”.

Có thể sẽ giới hạn ở một vùng địa lý nào đó. Ví dụ, đối với khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu

Đối với một số loại đối tượng sở hữu trí tuệ (độc quyền sáng chế về gen) thì “lĩnh vực sử dụng” có thể cũng sẽ được giới hạn đối với một số loại cây trồng nào đó. Ví dụ, giới hạn ở lúa đối với người nhận chuyển giao này, giới hạn cho ngũ cốc đối với người nhận chuyển giao khác.



Trả các khoản đền bùXác định bên nhận chuyển giao sẽ phải chịu mức chi phí là bao nhiêu –phản ánh giá trị công nghệ và các quyền được chuyển giao. Ví dụ, một đối tượng được chuyển giao để sử dụng cho ngũ cốc sẽ có giá trị cao hơn so với việc chuyển giao đối tượng đó để sử dụng cho cây măng tây – bởi vì thị trường tiêu thụ ngũ cốc sẽ lớn hơn.

Phí phát hành li-xăng: Thanh toán trước vào lúc ký kết hợp đồng. Điều quan trọng để chứng tỏ ý định phát triển và tiếp thị công nghệ của bên nhận chuyển giao.

Phí li-xăng: thanh toán dựa trên phần doanh số bán sản phẩm - thường từ 0,5 đến 4.0% của doanh thu. Thông thường, cách tốt nhất để “chia sẻ” giá trị thương mại từ khoản thanh toán của bên nhận chuyển giao là khoản thanh toán này chỉ được chi trả khi có doanh thu thực sự. Tuy nhiên, đề theo dõi được vấn đề này sẽ gặp khó khăn.

Các hợp đồng chuyển giao; đó là những hợp đồng mang tính pháp lý


Bảo lưu các quyềnXác định phạm vi mà người nhận chuyển giao muốn bảo lưu quyền. Ví dụ, việc giữ lại các quyền để sử dụng công nghệ cho mục đích nghiên cứu phi thương mại, sử dụng vì mục đích nhân đạo hay sử dụng trong phạm vi nội bộ của viện nghiên cứu sáng chế.

Nỗ lựcYêu cầu bên nhận chuyển giao tiếp tục phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ được chuyển giao và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp chuyển giao li xăng độc quyền vì vậy người nhận chuyển giao không thể để công nghệ “xếp xó”. Các yêu cầu về sự nỗ lực có thể được thể hiện dưới dạng đáp ứng những mốc cụ thể về phát triển sản phẩm hoặc doanh số tưhưong mại hoặc có thể dưới dạng thanh toán phí bản quyền theo mức tối thiểu.


In 2005, AATF signed a royalty-free agreement withthe Monsanto Company to access the protein sequenceof the Bt gene, as well as to access regulatory, safetyand other information regarding the use of the gene infood plants.

In-license agreements; when you need someone else’s IP.


These can be complex agreements with difficult issues.

Especially if the in-license seeks access to a companytechnology, skilled/experienced negotiators are needed to represent the public institutions. – Companies haveexceptional legal and negotiating “power”.


Issues to address

Will this involve co-development or simple license?

What is the territorial or geographical limitation?

What is the field of use? Does it compete the technologyprovider’s own products?

Who is responsible for biosafety compliance and product liability?


Emerging trend to use NONASSERTION COVENANTS

An agreement that certifies that the parties will notassert or defend patent rights that they possess.

Benefits of nonasserts:

• Helps manage liability that may be created by a license• Can provide broad access to research tools• Reduces transaction costs

A lot more on licenses – and everything else

PIPRA’s world headquarters at the University of California, Davis

[email protected]

Documents

Chuyển giao (li-xăng) công nghệ