Claim Drafting in Chemie, Biotechnologie und Pharmazieip-two.de/wp-content/uploads/2017/11/2017-CLAIM-DRAFTING.pdf · x ip 2 Patentanwalts GmbH Claim Drafting Was Sie heute erwartet

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Claim Draftingin Chemie, Biotechnologie und Pharmazie© 2017 Bernd Fabry

CLAIM DRAFTING

The name of the game is the claimPatentansprüche wollen wohl bedacht sein

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„Sage nicht alles was Du denkst, aber wisse immer, was Du sagst“

Arthur Schopenhauer

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Claim Drafting

Was Sie heute erwartet …Übersicht über die Inhalte

� Stoffansprüche� Mittelansprüche� Vorrichtungansprüche� Product-by-Process

Ansprüche� Markush Gruppen� Zweckgebundener

Stoffschutz� Gebrauchsmuster� Kosten

CLAIM DRAFTING

1. Anspruchskategorien

� Wesentlichkeit � Vollständigkeit� Ein- oder zweiteilige

Anspruchsfassung� Alternativen� Wichtig/unwichtige

Merkmale� Unbeachtliche

Merkmale� Überflüssige

Merkmale� Auslegung� Funktionelle

Ansprüche� Durchgriffsansprüche� Breite Ansprüche� Software –Ansprüche� Biopiraterie

2. Anspruchs-

formulierungen

� ErfinderischeAuswahl

� Neuheitsbegriff� Zwei-Listen-Prinzip� Herauslösen von

Merkmalen� Kombination von

Bereichen

3.Auswahlerfindungen

� Neuheitsstandards� Fachmann� Kalkulierte fehlende

Neuheit� Anspruchsstrategie� Aufbau der Ansprüche� Erfinderische Tätigkeit� Problem Solution

Approach� Nächstliegender

Stand der Technik� Überraschende

Effekte

CASE

4. Anspruchsstrategie

� Patente auf Menschen

� Ausschluss von der Patentfähigkeit

� Biotechnologie RiLi� Klonierung� Stammzellen� Therapeutisches

Klonen

5.Biotechnologische

Erfindungen

� Patentfähigkeit� Neuheit� Erfinderische

Tätigkeit� Formalfragen� Anspruchskategorien� Transistion phase� Jepson Claims� Product-by-Process

Claims� Markush Claims� Method Claims� Markman hearings� Narrow claiming� Dedication to public� Restriction � Obviousness� DoE

6.USA

CLAIM DRAFTING

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Kapitel 1

Anspruchskategorien

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AnspruchskategorienStoff, Verfahren und Verwendung sind einheitlich

Der Anspruch definiert den (wörtlichen) Schutzumfang, den ein Patent dem Patentinhaber gewährt

� „Echte“ Verfahrenansprüche� Product-by Process Ansprüche

� Erste technische/medizinische Indikation

� Jede weiteretechnische odermedizinischeIndikation

Verfahrensansprüche

� Stoffansprüche� Mittelansprüche� Vorrichtungansprüche� Product-by-Process Ansprüche

VerwendungsansprücheStoffansprüche

Anspruchsfassungen können von Land zu Land variieren


AnspruchskategorienStoffansprüche

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Der wirksamste Weg um einen Stoff unabhängig von jeder weiteren Verwendung zu schützen

Produkt AMischung A+B

Mittelansprüche sind in der Regel absolute Stoffansprüche.

Das Hinzufügen einer Verwendung führt nicht zu einer Einschränkung

Echte Stoffansprüche

Kosmetische Zubereitung enthaltend A+BVorrichtung für die Zerlegung von

Baumstämmen …

Mittel- oder Vorrichtungsansprüche

Die Auslegung von Stoffansprüchen kann je nach Land variieren

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AnspruchskategorienProduct-by-Process Ansprüche


Die Auslegung von Product-by-Process Ansprüche differiert weltweit

� Typische Anspruchsfassung in Chemie und Pharmazie

Beispiel:

Ligninsulfate, dadurch erhältlich, dass man natürliche Ligninquellen einem alkalischen Aufschluss bei 100 bis 130 °C unterwirft, und das resultierende Zwischenprodukt über 2 bis 5 ° mit mindestens 50 Gew.-%iger Schwefelsäure behandelt und die resultierenden Ligninsulfonsäuren anschließend durch Neutralisation mit Alkalilauge ausfällt.

� Product-by-Process Ansprüche sind nur ausnahmsweise zulässig und auf die Fälle begrenzt, in denen sich das beanspruchte Produkt nicht einfacher und klarer definieren lässt.

� In den meisten Staaten (z.B. EPÜ, Deutschland) werden Product-by-Process Ansprüche als echte Stoffansprüche angesehen. Andere Auffassungen hierzu gibt es in Japan und – seit einigen Jahren – auch in den USA.

� Wichtig ist die Unterscheidung zwischen „dadurch erhältlich“ und „dadurch erhalten“: letztere Formulierung gilt als verfahrensbindend, d.h. es handelt sich um einen Verfahrensschutz, der das unmittelbare Verfahrensprodukt mitumfasst.

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Verfahren und unmittelbares Verfahrensprodukt

� Verfahrensansprüche werden gerne (aber nicht zwingend) in zweiteiliger Form, d.h. mit Unterteilung in Oberbegriff und Kennzeichen abgefasst:

Beispiel:

Verfahren zur Herstellung von Ethanol durch Fermentation von Rückständen aus der Getreideverarbeitung, dadurch gekennzeichnet, dass die Fermentation bei 60 bis 80 °C in Gegenwart einer Vitamin B-Quelle durchgeführt wird.

Achtung: R 43(1) besagt, dass die 2teilige Form angewendet werden soll, wo es zweckmäßig ist. Es ist also keine zwingende Maßnahme.

� Der Oberbegriff fasst den Stand der Technik zusammen, während das Kennzeichen (alles was auf „dadurch gekennzeichnet dass“ folgt) die eigentliche Erfindung definiert.

� Achtung: Durch zweiteilige Abfassung wird der Schutzbereich gegenüber der einteiligen Fassung nicht verändert, da auch das Kennzeichen Erfindungselement ist!

� Der Verfahrensanspruch schützt nicht nur das Verfahren, sondern auch das unmittelbare Verfahrensprodukt, d.h. es muss sich dabei nicht um einen neuen Stoff handeln.

� Das ist wichtig im Hinblick auf den Import eines Stoffes, der nach Verfahren A im Land X patentfrei hergestellt worden ist und nun in das Land Y geliefert wird, wo das Herstellverfahren unter Patentschutz steht.

� Bei hinreichendem Verdacht kann nun flächendeckend in Europa ein Besichtigungsanspruch (§ 140 c PatG) durchgesetzt werden.

VerfahrensansprücheSchutz für mehr als nur das Verfahren


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VerwendungsansprücheGleiche Produkte und verwandte Anwendungen


ROUNDUPProducer: Syngenta

Protected formulacomprising Glyphosate

�� Stimulates growth of wheetwhen applied to the crop

CRASHProducer: KaoProtected formulacomprising Glyphosate

�� Kills parasites of wheetwhen applied to the crop

Protected

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VerwendungsansprücheUnterschiedliche Verwendungen ein- und desselben Stoffes sind patentfähig

Unterschiedliche technische Lehren, aber gleiche Anwendungen

Die 2. (technische oder medizinische) Indikation erlaubt es dem Patentinhaber dem Inhaber der 1. Indikation die Anwendung des Stoffes für die von ihm beanspruchte Wirkung zu bewerben.

Daher ist der Schutzumfang in der Regel ausgesprochen eng. Bei Medikamenten ist er indes sehr verbreitet, da diese in der Regel streng anwendungsbezogen verkauft werden.

Verwendung von Substanz A für die Stimulierung des Wachstums

von Pflanzen der Spezies X

Verwendung von Substanz A zur Bekämpfung von Parasiten während der

Wachstumsphase von Pflanzen der Spezies X.

2. Technische Indikation1. Technische Indikation

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Markush Gruppen beschreiben Individuen und deren Mischungen

� Markush Gruppen stellen eine zulässige Abkürzung bei der Aufzählung von Individuen und ihren mathematisch möglichen Kombinationen dar.

Beispiel:

„… biogene Wirkstoffe ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von Bakteriziden (z.B. Gentamicin); Antiviralen Wirkstoffen (z.B. Riphampacin, Acyclovir); Fungiziden (z.B. Anphotericin B, Myconazol, Terconazol, Econazol, Isoconazol, Thioconazol, Biphonazol, Chlotrimazol, Ketoconazol, Butaconazol, Itraconazol, Oxyconazol, Phenticonazol, Nystatin, Naphtifine, Zinoconazol, Cyclopyroxolamine); Antiparasitären Wirkstoffen (z.B. Antimonsalze); Antitumorwirkstoffen (z.B. Adriamycin, Vinblastin, Vincristin, Mitomycin C, Doxorubicin, Daunorubicin, Methotrexat, cis-Platin); Proteinen (z.B. Albumin); Enzymen (z.B. Catalase);… und deren Mischungen.“

� In der Theorie besteht der Vorteil der Markush-Aufzählung darin, dass man nicht jeden Wirkstoff mit jedem anderen permutieren muss, sondern die Kombinationen per se offenbart sind.

� In der Praxis wird eine Auswahl aus Elementen der Markush-Aufzählung aber nur dann als offenbart angesehen, wenn sich für die Kombination in der Beschreibung auch tatsächlich eine Angabe findet.

Markush GruppenAbkürzungen für langwierige Aufzählungen

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Geänderte Rechtsprechung

� Therapeutische Verfahren sind nicht patentfähig (§ 2a (1) Nr. 2. PatG; Art 53 c.) EPÜ)

� Die in therapeutischen Verfahren verwendeten Erzeugnisse (Wirkstoffe, Arzneimittel) sind hingegen schon patentierbar, nämlich:

� Patentschutz für die erste medizinische Indikation („allgemeine therapeutische Anwendung“) sowie

� Patentschutz für die zweite (und jede weitere) medizinische Indikation („spezielle therapeutische Anwendungen)

� Die erste medizinische Indikation („Stoff A als Arzneimittel“)

� Wird für einen bekannten Stoff erstmals eine therapeutische Anwendung gefunden, kann der Stoff zweckgebunden als Arzneimittel geschützt werden.

� Das gilt auch, wenn der Stoff an sich schon bekannt war.

� Damit wird dann Schutz für das gesamte Gebiet der Therapie, d.h. alle therapeutischen Anwendungen gewährt.

� Die zweite medizinische Indikation („Stoff A als Arzneimittel in der Behandlung der Krankheit Z“) wird dann gewährt, wenn für einen bekannten Wirkstoff eine neue therapeutische Anwendung gefunden wird.

� Schweizer Anspruch („Verwendung von X zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung der Krankheit Z“) nach G 1/83; 5/83 durch die Entscheidung G 2/08 nicht mehr zulässig.

Zweckgebundener Stoffschutz in der MedizinPatente für therapeutische Anwendungen



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Zweckgebundener Stoffschutz in der Medizin (II)Besonderheiten

T 1020/03 T 290/86 T 51/93 T 19/86 G 02/08

Art der therapeutischen Anwendung

Neue Wirkung (Indikation von IGF-1)

Neue Wirkung (Indikation für La-haltige Gemische)

Neue Applikationsform für hCG

Neue Patientengruppe für bekannten Impfstoff

Neue Dosierungsanweisung für bekannte Indikation

Stand der Technik Mehrere therapeutische Anwendungen

Verringerung der Löslichkeit von Zahnschmelz (Kosmetik)

Intramuskuläre Applikation

Seronegative Schweine

Nicotinsäure zur Anwendung beiHyperlipidämie

Erfindung Aufrechterhaltung der Immunreaktion bei Behandlung chronischer Erkrankungen

Bessere Entfernung des Zahnbelags

Subkutane Applikation Seropositive Schweine

Nicotinsäure zur Anwendung von Hyperlipidämie nach einem bestimmten Dosierungsschema

© Simandi 2014

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Unterschied Patent vs. GebrauchsmusterGebrauchsmuster können keine Verfahren schützen


Patent Gebrauchsmuster

Schutzumfang Stoff, Verfahren, Verwendung Stoff und Verwendung*

Nicht-schriftliche Offenbarung Stand der Technik Kein Stand der Technik

Offenkundige Vorbenutzung Stand der Technik Stand der Technik nur für Inlandsbenutzung

Eigene Vorbenutzung Neuheitsschädlich 6 Monate Schonfrist

Erfinderische Tätigkeit Erfindungshöhe Erfinderischer Schritt

Laufzeit 20 Jahre 10 Jahre

Kosten im Klagefall Nichtigkeitsklage ca. 150.000 € Löschungsklage ca. 50.000 €

BesonderheitenKann bis 3 Monate nach Erledigung aus dem DE-Patent abgezweigt werden.

*) Kritisch zu sehen: Bisher vom BGH nur im Zusammenhang mit einer zweiten medizinischen Indikation positiv entschieden.

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Durchschnittliche Kosten EP AnmeldungKosten einer durchschnittlichen EP-Patentanmeldung von der Ausarbeitung bis zur Erteilung

AnmeldungAmt Anwalt

Anmeldung Anmelde- und Prüfungsgebühr (15 Ansprüche, 35 Seiten)

1.420

Recherche

Prüfung Prüfungsgebühr 2.220

Prüfung 3. Jahresgebühr 470

Erteilung Druckkostengebühr 925

Erteilung/Validierung

4. Jahresgebühr 565

EESR

R 69

A 94(3)

R 71(3)

R 97

Nach 6 Monaten

Nach 24 Monaten

Nach 36 Monaten

Nach 42 Monaten

Nach 48 Monaten

*) Validierung nur in DE FR GB


CLAIM DRAFTING

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Kapitel 2

Anspruchsformulierungen

2. Anspruchsformulierungen

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Wenn ich nur eine Stunde Zeit hätte, die Welt zu retten, würde ich 55 Minuten

damit verbringen, das Problem zu definieren und 5 Minuten damit, es zu lösen.

Albert Einstein

AnspruchsformulierungAlbert Einstein hat wie immer den Durchblick

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Anweisung zur Abfassung von Ansprüchen

� Die Patentansprüche determinieren die Patentfähigkeit des geschützten Gegenstands und bestimmen seinen Schutzbereich.

� Gemäß PatAnmVO sind im ersten Patentanspruch („Hauptanspruch“) alle wesentlichen Merkmale anzugeben.

� Ein Merkmal ist wesentlich, wenn dessen Verwirklichung zur Erzielung der gewünschten Wirkung, d.h. zur Lösung der Aufgabe der Erfindung unerlässlich ist.

� Einschlägig ist indes § 34 PatG: Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Was bedeutet „deutlich“ und „vollständig“?

� Für die Abfassung eines Patentanspruches ist es ausreichend, wenn der Fachmann aufgrund des Gesamtinhaltes der Anmeldeunterlagen und seines Fachwissens die technische Lehre der Erfindung ohne weiteres verwirklichen kann (BGH, Antiblockiersystem, 1986)

� Was jedoch unter dem Begriff „ausreichend“ zu verstehen ist, stellt wieder eine Einzelfallbetrachtung dar.

Wesentlichkeit und VollständigkeitRichtlinie nach § 4 IV PatAnmVO

2. Anspruchsformulierung

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Prüfer wollen häufig eine zweiteilige Fassung, aber …

� Sowohl nach europäischer als auch nach deutscher Rechtsprechung steht es dem Anmelder frei, eine einteilige oder zweiteilige Anspruchsfassung zu wählen.

� Beispiel:

„Verfahren zur Herstellung von gesättigten Carbonsäuremethylestern, bei dem man die ungesättigten Carbonsäuremethylester in Gegenwart von homogenen Katalysatoren aus der Gruppe der Komplexe der Metalle der Gruppe VIIIa mit Acetylacetonat einer Hydrierung bei Temperaturen im Bereich von 60 bis 100 °C unterwirft.“

oder

„Verfahren zur Herstellung von gesättigten Carbonsäuremethylestern durch Hydrierung der ungesättigten Carbonsäuremethylester in Gegenwart von homogenen Katalysatoren einer Hydrierung bei Temperaturen im Bereich von 60 bis 100 °C unterwirft, dadurch gekennzeichnet, dass die homogenen Katalysatoren aus der Gruppe der Komplexe der Metalle der Gruppe VIIIa mit Acetylacetonat ausgewählt sind.“

Ein- oder zweiteilige AnspruchsfassungGeschmackssache – keine Verpflichtung


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Für die Erfassung des Gegenstands eines Patentes ist es ohne Bedeutung, ob ein bestimmendes Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil

erscheint.

Die Aufteilung in Oberbegriff und Kennzeichen führt nicht dazu, dass der Schutzumfang nur durch das Kennzeichen bestimmt wird.

„„„„

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BGH Xa ZR 149/0704-04-2008

Ein- oder zweiteilige AnspruchsfassungBGH: Fenantyl TTS


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Grundsätzlich zulässig

� Alternativen können durch „oder“ verknüpft werden. Es ist auch möglich als Kurzfassung eine Markush-Gruppe zu formulieren: „… ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von …“

� Grundsätzlich zulässig, sofern die Alternativen gewisse Gemeinsamkeitskriterien erfüllen, z.B. von ähnlicher Beschaffenheit sind oder wenigstens eine Eigenschaft haben, die hauptsächlich für ihre Funktion verantwortlich ist, insbesondere strukturelle oder funktionale Übereinstimmungen.

� Beispiel:

Erdalkalisalze oder Wasserstoffperoxid oder organische Schwefelverbindungen oder Edelgase.

� Beispiel:

Organische Kohlenwasserstoffverbindungen ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von Paraffinen, Aromaten, Alkoholen, Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren.

� Beispiel:

Carbonylverbindungen, ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren.

� Beispiel:

Biozide, ausgewählt aus der Gruppe, die gebildet wird von Insektiziden, Herbiziden, Fungiziden und Rodendiziden.

Alternativen in den AnsprüchenVerknüpfung über Markush-Gruppen legitim


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Enthaltene unwesentliche Merkmale

Anmelder versuchen häufig, den Anspruch durch die Aufnahme von Merkmalen patentfähig zu machen, nur um diese dann im Verletzungsverfahren als unwesentlich zu bezeichnen.

Fehlende wesentliche Merkmale

Im Erteilungsverfahren wird vom Prüfer häufig verlangt, den Anspruch um weitere Merkmale zu ergänzen, da diese – angeblich oder tatsächlich – für die Erfindung kritisch seien, was den Schutzumfang natürlich einengt.

Gemäß § 34 III 3 PatG ist grundsätzlich davon auszugehen, dass jedes Merkmal, das in einen Anspruch aufgenommen wird, auch wesentlich ist!


Wichtige und unwichtige Merkmale … gibt es nicht – zumindest in der Theorie

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� Tautologe Merkmale

Hierunter sind Merkmale zu verstehen, die im Anspruch doppelt vorhanden sind und von denen man eines gedanklich entfernen kann, ohne den Anspruchsbereich zu verändern:

Beispiel: Verfahren zur Herstellung des Stoffes A, dadurch gekennzeichnet, dass man die Umsetzung von B und C in kochendem Wasser bei Temperaturen oberhalb von 100°C durchführt.

� Unbeachtliche Merkmale I: Verwendungs- und Zweckangaben

Grundsätzlich gilt, dass Verwendungs- und Zweckangaben einen Anspruch zwar illustrieren, nicht aber limitieren. Doch auch diese Ausnahme kennt wieder Ausnahmen.

Beispiel: Chemische Zusammensetzung zur Bekämpfung von Kopfläusen, dadurch gekennzeichnet, dass sie 25 bis 75 Gew.-% des Wirkstoffs A und 75 bis 25 Gew.-% des Trägers B enthält.

� Unbeachtliche Merkmale II: Nicht-technische Merkmale

Patente werden für technische Erfindungen erteilt. Nicht technische Merkmale können daher weder die Patentfähigkeit begründen, noch den Schutzbereich eines Patentes beeinflussen.

Beispiel: Verfahren zur Herstellung von A, bei dem sich Einsparungen von mindestens 10 €/t hergestelltem Stoff erzielen lassen …

Wichtige und unwichtige MerkmaleAusnahmen


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Unbeachtliche MerkmaleEPA: Niederspannungsschalter

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind Merkmale, die nicht zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, bei

der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen nicht zu berücksichtigen.

Eine Bestimmung im EPÜ oder andere Gründe für diese Auffassung werden auch in der stets zitierten Basisentscheidung nicht genannt.

Bei der Ausarbeitung der Anmeldungsunterlagen oder im Laufe des Erteilungsverfahrens kann ein Merkmal in den Patentanspruch gelangen, das die rechtmäßige Inanspruchnahme einer Priorität, §§ 40, 41 PatG, Art. 82 mit 88 EPÜ, in Frage stellt, weil nicht „dieselbe Erfindung“ vorliegt, oder das den

Bestand des Patents gefährdet, weil der so beanspruchte Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht.

T 37/82

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Unbeachtliche MerkmaleBeispiele zur Entscheidung Niederspannungsschalter


Erfinderische Tätigkeit

� Beispiel:

Bei einem Verfahren zur Erzeugung einer Dünnschicht eines Oxid-Supraleiters auf einem Substrat durch Laser-Ablation wurde der - neben anderen - beanspruchte Schritt „langsames Abkühlen mit einer Rate von 20° C/min“ bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht gelassen. Es sei eine bloße Behauptung, diese Maßnahme trage zur Lösung der angegebenen Aufgabe bei, einen Oxid-Supraleiter mit ausgezeichneten supraleitenden Eigenschaften herzustellen, insbesondere tröpfchen-förmige Niederschläge zu vermeiden.

Bestimmung des Schutzbereichs

Auch ein Merkmal, das für die Patentfähigkeit ohne Bedeutung ist , kann für den Schutzbereich relevant (und dann schädlich) sein:

� Beispiel:

So blieb für ein „Expandiertes Snack-Produkt in Form einzelner gekochter Portionen …“ die Erfindung mit dem Anspruchsmerkmal „welches mindestens 5 Gewichts-% Öl oder Fett enthält“ dieselbe wie in der Prioritätsanmeldung, in der der Fettgehalt höchstens 20 Gew.-% Fett, z.B. 8 - 20 Gew.-%.“ betragen sollte.

Mit dem zusätzlichen technischen Merkmal in der Nachanmeldung sollte dem Snack-Produkt ein Fritiergeschmack verliehen werden, was „mit dem wesentlichen Charakter und der Art der Erfindung als solche“ nichts zu tun habe, gleichwohl aber „für die Bestimmung des Schutzbereichs wesentlich ist“.

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Auch nach neueren BGH-Entscheidungen ist es möglich, bei Vorliegen sachgerechter Gründe einzelne Anspruchsmerkmale unter Berücksichtigung

ihres nach fachmännischem Verständnis gegebenen Zusammenhangs unterschiedlich zu gewichten. Entscheidend ist, wie das, was im Vordergrund steht, aus der Sicht des Fachmanns zum Anmeldezeitpunkt zu verstehen und

einzuordnen ist.

Bei einem „Verfahren zur Eingabe chinesischer Schriftzeichen in Textsysteme“ wurden die Anspruchsmerkmale in solche unterschieden, mit denen die Lehre

„steht und fällt“ gegenüber solchen, die von „untergeordneter Bedeutung“ sind und ihr nicht „das entscheidende Gepräge“ geben.

Überflüssige MerkmaleBGH: Chinesische Schriftzeichen


„„„„

„„„„

BGH ZB 24/8911.06.1991

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Bei der Bestimmung des Schutzbereiches werden Zweckangaben anders als Merkmale behandelt, die die Struktur der erfundenen Sache

betreffen.

Ein Verwendungszweck schränkt den Stoffanspruch nur dann ein, wenn er eine „äußere oder innere körperliche Ausgestaltung der Sache zum

Inhalt hat“. Im vorliegenden Fall wurde die Zweckbestimmung gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, dass es sich gerade nicht um einen

Mähdrescher handelt.

Wenn der im Anspruch angegebene Verwendungszweck keine körperliche Ausgestaltung der Sache bedingt, kommt es im Verletzungs-

verfahren regelmäßig nicht darauf an, ob die beanstandete Sache dem gleichen Zweck dient.


„„„„

„„„„

BGH X ZR 44/7823.10.1980

Der Zweck heiligt nicht die MittelBGH: Heuwerbungsmaschine

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Gegenstand des Streitpatentes

Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser mit einer über einem festen, plattenförmigen Grundelement angeordneten Membran. Dabei sollten.

Verbindungselemente an den Randbereichen ein lösbares und gasdichtes Verbinden der Membrane mit dem Grundelement und ein sattes Aufliegen bei geringer

Gaszufuhr gewährleisten.

Zutreffend ist, dass die gegenüber der Prioritätsanmeldung im erteilten Patentanspruch genannten stegförmige Elemente, die ein Aufwölben der Membrane

bei Gaszufuhr verhindern sollen, nachträglich hinzugefügt worden sind.

Dieses Merkmal ändert den gleichen Erfindungsgedanken jedoch nicht, sondern ergänzt ihn nur im Sinne einer weiteren Ausgestaltung, wie dies in der Regel die

Merkmale eines echten Unteranspruchs tun würden. In der Tat stützt das Merkmal weder die erfinderische Tätigkeit, noch war es zur Ausführbarkeit der Erfindung

erforderlich .„„„„

„„„„

BGH ZR 168/9811.09.2001


Überflüssige MerkmaleBGH: Luftverteiler

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Beispiel

� Ein Farbstoffhersteller findet einen neuen Stoff mit ausgezeichneten färbenden Eigenschaften. Aber die Darstellung des Stoffes lag auf der Hand und die färbenden Eigenschaften waren zu erwarten. Kurzum: die Erfindung ist bis zu diesem Punkt nicht erfinderisch.

� Nun wird überraschend gefunden, dass der Stoff eine therapeutische Wirkung aufweist und beispielsweise die Blutgerinnung hemmt.

� Da der Stoff neu ist, wird jetzt auch der Stoffschutz über die neue Verwendung als erfinderisch eingestuft. Selbst wenn der Anspruch einen – eigentlich überflüssigen –Hinweis auf die thera-peutische Wirkung enthält, ist der Schutz doch erst einmal absolut, d.h. er umfasst nun auf einmal auch die Verwendung des Stoffes zum färben.

� Das kann aber dogmatisch betrachtet nicht sein, denn die nicht erfinderische Abwandlung des Stands der Technik kann nicht patentgeschützt werden (vgl. Formstein).

Trennung von Schutzumfang und VerwendungszweckIn den Fängen des Formsteins


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Verwendungsansprüche betreffen den Einsatz eines Stoffs oder eines Verfahrens in einem neuen Anwendungsgebiet. Verwendungsansprüche

gehören zwar zur Kategorie der Verfahrens-ansprüche, weil sie auf den zweckgerichteten Einsatz einer (zumeist bekannten) Sache zu der geschützten

Verwendung gerichtet sind.

Die auf die Anwendung oder Verwendung einer Sache für einen bestimmten Zweck gerichteten Verfahren können aber nicht schlechterdings den auf die

Erzeugung eines Stoffs oder einer Sache ausgerichteten Herstellungsverfahren zugeordnet werden, denn das Ergebnis des in der Verwendung oder

Anwendung einer Sache in einer bestimmten Weise liegenden Verfahrens ist in aller Regel kein „unmittelbar hergestelltes Erzeugnis“, sondern ein

(abstrakter) Handlungs-erfolg, auf den die Verwendung oder Anwendung abzielt und in dem sich die Handlung erschöpft.

Das schließt nicht aus, dass auch ein Anwendungs- oder Verwendungsverfahren im Ausnahmefall zu einem „unmittelbar hergestellten

Erzeugnis“ führen kann


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BGH ZB 7/0305.10.2005

Abgrenzung von Verfahrens- und VerwendungsansprüchenBGH: Spreizdübel

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Schlussfolgerungen

� Nach deutschem und europäischem Recht sind Sachansprüche und Verfahrensansprüche die zwei grundlegenden Anspruchskategorien.

� Zur Kategorie der Verfahrensansprüche zählen auch die Verwendungsansprüche.

� Gemäß deutschem Recht ist für eine neu aufgefundene Verwendung eines Stoffs oder eines Verfahrens ein Verwendungsanspruch aufzustellen, da Zweckangaben in Verfahrensansprüchen keine wesentlichen Merkmale sind, die damit bei der Beurteilung des Schutzbereichs des Anspruchs oder bei einer Analyse des Stands der Technik auch nicht berücksichtigt werden.

� Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die neu aufgefundene Verwendung im gleichen technischen Gebiet wie eine bereits bekannte Verwendung liegt.

� Es wird damit bei der Auslegung von Ansprüchen sehr wohl zwischen Verwendungs-und Verfahrensansprüchen unterschieden.

� Die europäische Rechtsprechung geht in aller Regel von einer Gleichbedeutung und damit Austauschbarkeit von Verwendungs- und Verfahrensansprüchen aus.

� Es wird meist nicht unterschieden, ob eine neu aufgefundene Verwendung in einem Verwendungs- oder Verfahrensanspruch formuliert wird.


Abgrenzung von Verfahrens- und VerwendungsansprüchenEuropäische vs. Deutsche Sichtweise

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Schlussfolgerungen (II)

� Eine scharfe Trennung zwischen Verfahrens- und Verwendungsansprüchen als Kategorien gibt es damit weder nach deutschem noch nach europäischem Recht. Bei der Auslegung der Ansprüche und der Bestimmung des Schutzbereichs wird nach deutschem Recht jedoch sehr wohl zwischen Verfahrens- und Verwendungs-ansprüchen unterschieden.

� Diese Unterscheidung unterbleibt vor dem EPA, was zu einer abweichenden Rechtsprechung führt.

� Zweckangaben sind in der Regel funktionelle technische Merkmale, die bei der Auslegung eines Verfahrensanspruchs als wesentliche Merkmale zu berücksichtigen sind.

� Für die Patentfähigkeit zweiter oder weiterer nichtmedizinischer Indikationen kommt es darauf an, ob durch die Erfindung ein neues Anwendungsgebiet für einen Stoff oder ein Verfahren erschlossen wird.

� Werden nur zusätzliche Eigenschaften oder Parameter in einem bekannten Anwendungsgebiet aufgefunden, handelt es sich um eine Entdeckung und nicht um eine patentfähige Erfindung.


Abgrenzung von Verfahrens- und VerwendungsansprüchenEuropäische vs. Deutsche Sichtweise

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Funktionelle Merkmale müssen eine klare Lehre vermitteln

• Unter funktionellen Merkmalen sind solche zu verstehen, die sich nicht auf die konkrete Beschaffenheit eines Merkmals, sondern auf dessen Eigenschaft oder Eignung beziehen, wie z.B.

� physikalische Merkmale, wie “Glasübergangstemperatur” bei Keramik oder

� physiologische Merkmale, wie “Bioverfügbarkeit” bei Pharmaprodukten.

• Funktionelle Merkmale, die ein technisches Ergebnis definieren, sind dann zulässig, wenn

� die technische Lehre ohne dieses Merkmal nicht präziser formuliert werden kann,

� das Merkmal eine klare technische Lehre vermittelt und

� der Stand der Technik der Verwendung des Merkmals nicht entgegensteht.

� Dabei sind sowohl funktionelle Merkmale zulässig, die sich auf Verfahrensschritte als auch solche die sich auf das zu erzielende Ergebnis beziehen.

� Ausschlaggebend ist stets, dass der Fachmann, weiss, was er zu tun hat (T65/85; T361/88) bzw. dies durch wenige Routineversuche ermitteln kann (T 839/90).

� Deutliche Abgrenzung zur aufgabenhaften Anspruchsformulierung: da fehlt genau die klare Anweisung an den Fachmann.

� Funktionelle Merkmale, die die Anforderungen nicht erfüllen (weil sie sich z.B. nicht recherchieren lassen), werden bei der Sachprüfung als nicht vorhanden angesehen.


Funktionelle AnsprücheAbgrenzung zur aufgabenhaften Anspruchsformulierung

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T 68/85 (Abl. 1987, 228)

„„„„

„„„„Funktionelle AnsprücheEPA: Synergistische Mischungen.

„„„„

Funktionelle Merkmale, die ein technisches Ergebnis definieren, sind im Patentanspruch dann zulässig, wenn diese Merkmale ohne Einschränkung der erfinderischen

Lehre anders nicht objektiv präziser umschrieben werden können und wenn die funktionellen Merkmale dem Fachmann eine ausreichend klare technische Lehre

offenbaren, die er mit zumutbarem Denkaufwand - wozu auch die Durchführung üblicher Versuche gehört -

ausführen kann.

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T 451/91 (09.03.1994)

„„„„

„„„„Funktionelle AnsprücheEPA: Reinigungsmittel

„„„„

Betrifft eine Erfindung ein Stoffgemisch und wird eine seiner Komponenten durch ihre Funktion definiert (im vorliegenden Fall ein Additiv, das eine Reinigungs- und

Waschmittelzusammensetzung in die hexagonale Flüssigkristallphase überführt), so ist keine ausreichende

Offenbarung gegeben, wenn das Patent nur Einzelbeispiele offenbart, nicht aber eine gegebenenfalls unter

Berücksichtigung des einschlägigen allgemeinen Fachwissens verallgemeinerungsfähige technische Lehre,

die den Fachmann in die Lage versetzen würde, das angestrebte Ergebnis im gesamten Bereich des die

"funktionelle" Definition enthaltenden Anspruchs ohne unzumutbaren Aufwand zu erreichen.

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Schutz nur für den tatsächlihen Beitrag zum Stand der Technik

• Durchgriffsmerkmale beziehen sich auf eine technische Lehre, bei der mit Hilfe eines neuen wissenschaftlichen Verfahrens Stoffe aufgefunden werden können, die weder derzeit bekannt sind noch Teil der Anmeldung bilden.

• Beispiel:

„Verwendung von Verbindungen, welche auch in der Lage sind, die lösliche Guanylatcyclaseunabhängig von der im Enzym befindlichen Häm-Gruppe zu stimulieren, zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Angina pectoris, Ischämien und Herzinsuffizienz."

• Damit wird Schutz für für zukünftige Erfindungen begehrt, für die noch keine konkrete technische Lehre vorliegt.

• Das EPA verwehrt solche Ansprüche mit der Begründung, dass ein Anmelder nur Schutz für seinen tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik beanspruchen, nicht aber ein unerschlossenes Forschungsgebiet für sich reservieren kann (T1063/06).


DurchgriffsansprücheNur auf dem ersten Blick eine Variante der funktionellen Merkmale

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T 1063/06 03.02.2009)

„„„„

„„„„DurchgriffsansprücheEPA: Reach through claim (1)

„„„„

A formulation of a claim whereby functionally defined chemical compounds are to be found by means of a new kind of research tool

using a screening method set out in the description constitutes a reach-through claim which is also directed to future inventions based

on the one now being disclosed.

As the applicant is entitled to claim patent protection only for his actual contribution to the art, it is therefore both reasonable and

imperative to limit the claim's subject-matter accordingly.

Patent protection under the EPC is not designed for the purpose of reserving an unexplored field of research for a particular applicant,

as reach-through claims do, but to protect factual results of successful research as a reward for making concrete technical results

available to the public.

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T 1063/06 03.02.2009)

„„„„

„„„„DurchgriffsansprücheEPA: Reach through claim (2)

„„„„

A functional definition of a chemical compound (in this case in a reach-through claim) covers all compounds possessing the capability

according to the claim.

In the absence of any selection rule in the application in suit, the skilled person, without the possibility of having recourse to his

common general knowledge, must resort to trial-and-error experimentation on arbitrarily selected chemical compounds to

establish whether they possess the capability according to the claim.

This represents for the skilled person an invitation to perform a research program and thus an undue burden.

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Konkrete technische Lehre gefordert

� Die zunehmende Abstraktion bei der Aufstellung eines möglichst umfassenden Patentanspruchs führt in der Regel zu einer immer aufgabenhafteren Formulierung, bis hin zu einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe als deren technischer Lösung.

� Beispiel:

Dieseltreibstoffzusatz

„Verbesserung der Kälteeigenschaften von Dieselkraftstoffen, dadurch gekenn-zeichnet, dass die darin enthaltenen Wachskristalle einen mittleren Durchmesser von weniger als 4000 nm aufweisen.“

oder

„Verbesserung der Kälteeigenschaften von Dieselkraftstoffen, dadurch gekennzeichnet, dass man ihnen Kristallisationsinhibitoren vom Typ der Dibutylazole zusetzt, um den Durchmesser der darin enthaltenen Wachskristalle auf weniger als 4000 nm zu begrenzen.“

� Wenn die Erfindung darin besteht, den Durchmesser der Wachskristalle auf den angegebenen Bereich zu beschränken, dann sollte Variante 1 gewährbar sein, da sie die technische Lehre „ausreichend“ offenbart.

� Die konkreten Ausgestaltungsformen (Inhibitoren) können dann der Beschreibung entnommen werden. Wenn indes klar ist, dass die Kristallgröße kein erfinderisches Merkmal darstellt, kommt nur Variante 2 in Frage.

DurchgriffsansprücheDas Dilemma zwischen erfinderischem Konzept und konkreter Lösung


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Ein oft beobachtetes Prüferproblem

� Beruht die ET einr beanspruchten Erfindung auf einer bestimmten technishen Wirkung, so muss sich diese grundsätzlich im gesamten beanspruchten Bereich erzielen lassen (T 939/92; T 694/92, T 583/93).

� Bei breiten Ansprüchen wird häufig die ET nach Art. 56 EPÜ verneint, da der Prüfer der Ansicht ist, die Erfindung sei nicht über die gesamte Anspruchsbreite ausführbar.

� Grundsätz gilt, dass weder EPÜ noch RILI Beispiele als Voraussetzung für die Patentfähigkeit voraussetzen; Beispiele illustrieren eine Lehre, sie begrenzen oder beweisen sie nicht.

� Der Prüfer hat sich an den Stand der Technik und das Wissen des Fachmanns zu halten und sich jeder Spekulation über die Ausführbarkeit zu enthalten, es sei denn er findet dazu eine Druckschrift.

� Diese Auffassung findet ihre Grenze, wenn der Anspruch eine so ausufernde Anzahl von Alternativen umfasst, dass in der Tat prima facie nicht davon ausgegangen werden kann, dass wenigstens die Mehrzahl der Ausführungsformen zum Efolg führen.

� Daher ist hier eine Zurückweisung nach Art. 56 EPÜ gerechtfertigt, insbesondere auch dann, wenn nicht einmal die Beschreibung keine ausreichende Zahl von Ausführungsformen offenbart, mit denen der technische Erfolg erzielt werden kann.


Breite AnsprücheEin Anspruch wird nicht allein deshalb nicht gewährbar, nur weil er breit ist


Das Streitpatent betraf eine spezielle Heizung für Cabrios, bei der Warmluft auf Schulterhöhe ausströmt. In Bezug auf die Ver-letzungsform (Aufheizen mit

einem Heizdraht) betraf Anspruch 1 nur das Aufheizen mit einem Wärmeaustauscher. Zu prüfen war, ob dennoch eine Verletzung vorlag.

Begriffe in Patentschriften können bekanntlich im Sinne eines „eigenen Wörterbuchs“ einen vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichenden

Sinngehalt haben (vgl. BGH X ZR 85/96, 12.03.2002, „Spannschraube“).

Die Ermittlung des Sinngehaltes eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs eines Patentes beitragen. Dabei ist

jedoch zu beachten, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern nicht anders als

Ausführungsbeispiele lediglich Möglichkeiten seiner Ausgestaltung, gegebenenfalls verbunden mit weiteren vorteilhaften Effekten, aufzeigen.

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BGH ZR 114/1310.05.2016

Auslegung von MerkmalenBGH: Wärmetauscher


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Das Entscheidungs-Quintett

� Nachdem die Frage der Bedeutung von Bereichsangaben in Patentansprüchen über 20 Jahre nicht mehr vom BGH entscheiden worden war („Bierklärmittel“ 1981), wurden im Jahre 2005 in kurzer Zeit 5 Entscheidungen veröffentlicht, die alle mit der Auslegung dieser Frage befasst waren:

� Schneidmesser I + II (BGH X ZR 168/00 und 135/01)

� Custodiol I + II (BGH X ZR 73/01)

� Kunststoffrohrteil (BGH X ZR 43/01)

� Die Entscheidungen orientierten sich an der Auslegung britischen Rechtes („Improver Questions“) und haben eine Sichtweise bezüglich der Bedeutung von Bereichsangaben in Ansprüchen festgelegt. Der Beschreibung wird dabei eine besondere Bedeutung zugebilligt, denn ihr Inhalt entscheidet, wie weit ein Anspruch und damit auch ein numerischer Wert ausgelegt werden kann.

� Das führt für den Anmelder zu dem Spagat zwischen breiter Offenbarung (= breiter Schutzbereich) und enger Auslegung der Beschreibung, um die Patentfähigkeit besser begründen zu können.


Auslegung von AnsprüchenAuch Bereichsangaben sind der Auslegung zugänglich

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Gegenstand des Deutschen Patentes DE 3719721 C2 war ein rotierendesSchneidmesser für Rotationsschneideanlagen mit einem ersten Schnittwinkel A von 9 bis 12°. Bei der Verletzungsform handelte es sich um eine gleichartige

Vorrichtung mit einem Schnittwinkel A von 8°40 min, bei einer DIN Toleranz von 20 min.

Durch Zahlenangaben wird der Schutzbereich des Patentes bestimmt und damit auch begrenzt. Wie jeder Bestandteil eines Anspruchs sind diese

Angaben aber der Auslegung fähig. Erschließt sich aber dem Fachmann kein abweichender Wert als im Sinne des anspruchgemäßen Wertes gleich

wirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Anspruchs hinaus.

Da dem Fachmann die Toleranz notorisch bekannt ist, muss sie zum Messwert hinzugerechnet werden. Dadurch verschiebt sich dieser sogar in den Wortlaut

den Anspruchs, d.h. es liegt eine wörtliche Verletzung vor.


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BGH ZR 168/002002

Auslegung von AnsprüchenBGH: Schneidmesser I

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Gegenstand des Deutschen Patentes DE 3719721 C2 war ein rotierendesSchneidmesser für Rotationsschneideanlagen mit einem zweiten

Schneidewinkel von 1 bis 22 und vorzugsweise 16°. Bei der Verletzungsform handelte es sich um eine gleichartige Vorrichtung mit einem Schnitt-winkel B

von 26°.

Bleibt das Patent bei objektiver Betrachtung hinter dem technischen Gehalt der Erfindung zurück, beschränkt sich der Schutz auf das, was noch mit dem

Sinngehalt seiner Patentansprüche in Beziehung zu setzen ist.

Die Patentschrift enthielt keine Angabe, aus der man hätte schließen können, dass die Erfindung außerhalb des beanspruchten Bereiches noch ausgeführt

werden kann. Aus diesem Grunde ist die Verletzung zu verneinen.


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BGH ZR 135/012002

Auslegung von AnsprüchenBGH: Schneidmesser II


SoftwareansprücheEs kommt auf die Technizität an

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A computer program is not excluded from patentability (…) if, when it is run on a computer, it produces a technical effect which goes beyond the “normal” physical interaction between program (software) and computer (hardware).

Said technical effect may be represented by e.g. the coordination of an industrial process or the internal function of the computer. Of significant importance, however, is the drafting of the respective claims.

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SoftwareansprücheNach der T 1173/97 braucht es ein Vehikel für die Technizität

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SoftwareSoftware zur Steuerung einer Druckmaschine

Nach EPÜ und den entsprechenden nationalen Bestimmungen istSoftware von der Patentfähigkeit ausgenommen, da ihr die Technizität fehlt. Sie wird durch das UrhG geschützt.

Nach Grundsatzentscheidungen des EPA und des BGH kann Software zusammen mit der technischen Vorrichtung, die sie steuert patentiert werden. Die Software trägt die erfinderische Tätigkeit, die Vorrichtung die Technizität.

USA: patentfähigEuropa: nicht patentfähig

USA und Europa: patentfähig

PRAXISTIPP:Trotz fehlender Patentfähigkeit sollte auch eine EP-Anmeldung, die in den USA nachangemeldet wird, wenigstens in der Beschreibung ausformulierte Ansprüche enthalten, die auf die Software gerichtet sind, damit es für die USA später kein Offenbarungsproblem gibt.

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Biopiraterie Schutz des genetischen Erbes

Unter Biopiraterie versteht man den unautorisierten Zugriff auf indigenes Wissen und genetisches Material vorwiegend karibischer und afrikanischer Staaten, mit dem Ziel, daraus neue Produkte mit höchster Wertschöpfung zu entwickeln, ohne dabei die nationalen Körperschaften oder Gruppen, in deren Besitz sich diese Informationen und Rohstoffe befinden, an dem wirtschaftlichen Erfolg partizipieren zu lassen.

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Schutz des genetischen Erbes

Am 5. Juni 1992 wurde auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt

Convention of Biodiversity (CBD)

- auch als „Rio-Konvention“ bekannt- beschlossen. Dieses verfolgt drei Ziele, nämlich die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung genetischer Ressourcen sowie den fairen Ausgleich von Vorteilen, die aus der Nutzung von genetischen Ressourcen entstehen. Aus Artikel 15 der CBD folgt die Verpflichtung in den jeweiligen Nationalstaaten ein System zu etablieren, das

� den Zugang zu genetischen Ressourcen aufgrund einvernehmlich festgelegter Bedingungen gewährt; bzw.

� den Zugang aufgrund einer auf Kenntnis der Sachlage begründeten vorherigen Zustimmung gewährt; und

� den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung von genetischen Ressourcen sicherstellt.

B. Fabry, F. FischerBiopiraten der Karibik – Die Biodiversitätsrichtlinie und ihre patentrechtlichen ImplikationenMitteilungen 346 (2010)

3. Auswahlerfindungen

BiopiraterieBiodiversitätsrichtlinie

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Fortsetzung der Biodiversitätsrichtlinie

• Das Nagoya-Protokoll ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, der den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung Vorteile aus ihrer Nutzung regelt.

• Deutschland ist 2016 dem internationalen Abkommen zur Bekämpfung der Biopiraterie beigetreten. Das Nagoya-Protokoll wird innerhalb der EU durch die Verordnung (EU) Nr. 511/2014 umgesetzt. In Deutschland ist seit dem 1. Juli 2016 das Bundesamt für Naturschutz dafür zuständig zu kontrollieren, ob Nutzer genetischer Ressourcen in Deutschland die Regeln zu Zugang und Vorteilsausgleich befolgen.

• Das Nagoya-Protokoll wurde auf der zehnten Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt im Jahr 2010 abgeschlossen. Es regelt den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der Vorteile, die sich aus ihrer Nutzung ergeben.

• Ziel des Nagoya-Protokolls ist es einerseits, zu gewährleisten, dass der Zugang zu solchen genetischen Ressourcen zu fairen und transparenten Bedingungen möglich ist. Andererseits sollen die Herkunftsländer in gerechter Weise an den Vorteilen, die sich aus der Nutzung ihrer Ressourcen ergeben, beteiligt werden.

• Auf diese Weise wird in den Herkunftsländern auch ein ökonomischer Anreiz für den dauerhaften Erhalt von biologischer Vielfalt gesetzt.

• Verbindliche Vorgaben mit Anmeldungs- und Genehmigungszwang inzwischen insbesondere in Brasilien (CGEN, ANVISA) und Indien.


BiopiraterieNagoya Protokoll

CLAIM DRAFTING

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Kapitel 3

Auswahlerfindungen

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Sichtweise des BPatG

� Eine Einschränkung eines Patentbegehrens von einem ursprünglich sehr weiten auf einen sehr viel engeren, durch Grenzwerte umschriebenen, quantitativ bestimmten Bereich ist nur dann zulässig, wenn der oder die neuen Grenzwerte in den ursprünglichen Unterlagen zahlenmäßig definiert oder aus anderen Angaben als für den Fachmann eindeutig definierte Werte abzuleiten sind

� Der gemäß Hauptantrag beanspruchte Metallgehalt von “weniger als 10 ppm” war als Bereich nicht ursprünglich ausreichend deutlich offenbart und nicht differenziert beschrieben.

� Bei einem Bereich, der von gerade noch feststellbaren Spuren von etwa 0,01 ppm bis zum 5.000-fachen Wert reiche, könnten nicht alle 5000 Zwischenwerte, die durch feinere Unterteilung vervielfacht werden könnten und ursprünglich als gleichgestellte Lösungen angesehen worden seien, nicht als differenziert beschrieben gelten.

Diese Sichtweise hat auch einen Vorteil: was nicht offenbart ist, steht dann grundsätzlich als Auswahl für eine neue Erfindung zu Verfügung.


Die erfinderische AuswahlBGH: Crackkatalysator

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„… denn entsprechend den Regeln der Arithmetik stellt die Nennung eines

Mengenbereichs eine vereinfachte Schreibweise der zahlreichen möglichen,

zwischen dem unteren und dem oberen Grenzwert liegenden Zwischenwerte

dar.

Sind somit sämtliche Zwischenwerte in dem in den ursprünglichen Unterlagen

beanspruchten Bereich “bis zu 50 ppm” als zur beanspruchten Erfindung

gehörend offenbart anzusehen, so ist die Beschränkung von diesem

Zahlenbereich auf den engeren, durch Grenzwerte bestimmten Zahlenbereich

“weniger als 10 ppm” nicht zu beanstanden.“


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BGH ZB 10/8820.03.1990

… und ihr vorläufiges EndeBGH: Crackkatalysator

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Für den Fachmann ist es egal, ob eine technische Lehre durch Aufzählung oder numerische Bereichsangabe beschrieben wird.

Entsprechend den Regeln der Arithmetik stellt die Nennung eines Mengenbereichs eine vereinfachte Schreibweise der zahlreichen

möglichen, zwischen dem unteren und dem oberen Grenzwert liegenden Zwischenwerte dar.


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BGH ZB 24/8911.06.1991

AuswahlerfindungenBGH: Inkrustationsinhibitoren

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Struktur- und Bereichsangaben werden unterschiedlich bewertet

Besonderheit: Das OLG Düsseldorf erließ einstweilige Verfügung auf Unterlassung, obschon das BPatG das Patent für nichtig erklärt hatte, da die Düsseldorfer Richter die Entscheidung für nicht nachvollziehbar hielten. Der

BGH gab ihnen Recht.

Durch eine allgemeine Strukturformel sind nicht alle darunter fallenden Verbindungen schon offenbart.

Damit wird die frühere Fluoran-Entscheidung relativiert, nach die einzige Möglichkeit darin bestanden hatte, die Auswahl damit patentfähig zu

machen, dass es

„dem Fachmann nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre, die generisch umfasste, aber nicht explizit offenbarte Verbindung herzustellen“.

Zu beachten: der deutsche Fachmann weiss aber sonst fast alles …


BGH ZR 89/0716.12.2008

AuswahlerfindungenBGH: Olanzapin


Das deutsche DilemmaNeuheitsbegriff als moving target

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Kongruenz zwischen Struktur- und Bereichsangaben

� Wendet man die Olanzapin-Entscheidung an, dann ist die Defintion auf einmal entscheidend: die Auswahl einer Substanz aus einer Formel kann eine Erfindung sein, während die Auswahl der gleichen Substanz aus einem Zahlenbereich nicht neu wäre.

� Dies führt systematisch auch zu Problemen bei der Einschränkung von Ansprüchen: bei einer numerischen Auflistung lassen sich beliebige Teilmengen definieren, da ja jeder Zahlenwert offenbart ist, bei Strukturen muss die Auswahl an Hand der konkreten Offenbarung erfolgen.

� Bei EPA ist die Einschränkung bei Zahlenbereiche auch dann zulässig, wenn obere und untere Grenze nicht gemeinsam offenbart sind!

Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl

Linearer unverzweigter Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen

Kalander mit 3, 4, 5 oder 6 Walzen

Kalander mit 3 bis 6 Walzen

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T 0198/84 (28.02.1985)T 0279/89 (03.07.1991)

Drei Grundsätze

� Der ausgewählte Bereich muss im vergleich zu dem bekannten Bereich eng sein.

� Der ausgewählte Teilbereich muss genügend Abstand vom von konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten

Bereiches aufweisen.

Zu nah an den Beispielen/Rand Zu groß Akzeptabel

� Der ausgewählte Bereich darf kein willkürlicher Ausschnitt dfes Stands der Technik sein, also sich nicht darauf beschränken eine bloße alternative

Ausführungsform zu sein, sondern muss eine gezielte Auswahl mit eigener neuen technischen Lehre (also eine andere Erfindung) darstellen.

Abweichend zu (3): T 1233/05; T 0230/07; T 1130/09; T 0492/10; T 0040/11

AuswahlerfindungenEPA: Leitentscheidungen


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Nickel-basierte Superlegierung

Zu prüfen war, ob eine Legierung aus dem Stand der Technikeine Überlappung mit der beanspruchten Legierung zeigte.

Die Beschwerdekammer befand, dass der ausgewählte Bereich eng und weit genug entfernt von den Ausführungsbeispielen lag. Bezüglich der Frage nach

der gezielten Auswahl wurde festge-stellt, dass das Patent genaue Angaben für die Sinnhaftigkeit der Grenzangaben mache, die Aus-wahl also nicht

willkürlich sei.

Schließlich führte die Kammer aus, dass der Fachmann den ausgewählten Bereich nicht zwingend hätte in Betracht ziehen müssen, da die im Stand der

Technik offenbarte Legierung nicht notwendigerweise alle Bestandteile der beanspruchten Legierung enthalten müsse, sondern diese als alternative

Merkmale enthalte. Zudem läge der bevorzugte Gehalt eines Bestandteils außerhalb des beanspruchten Bereiches aus dem Stand der Technik.

T 1409/12 (10.07.2014)

AuswahlerfindungenEPA: Neuere Entscheidungen (I)

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Kalt gewalzte Stahlplatten

Auch hier ging es um eine komplexe Stahlzusammensetzung, die eine Auswahl aus dem Stand der Technik darstellte.

In dieser Entscheidung gab den Ausschlag, dass die Beschwerdekammer der Ansicht der Patent-inhaberin zuneigte, dass der Fachmann die entsprechende

Auswahl nicht ernsthaft hätte in Erwägung ziehen müssen.

T 0100/12 (05.08.2014)

AuswahlerfindungenEPA: Neuere Entscheidungen (I)

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Unklare Vorgaben durch die Beschwerdekammern

� Für die Beurteilung der Neuheit von Auswahlerfindungen von Teilmengen aus größeren Bereichen haben die Beschwerdekammern zwar drei Grundsätze entwickelt, diese werden jedoch un-erschiedlich angewendet.

� Insbesondere ist strittig, ob der dritte Grundsatz, der den technischen Effekt der Teilmenge be-trifft, angewendet werden muss.

� Gemäß den Leitentscheidung T 0198/84 und T 0279/89 muss eine Auswahlerfindung per se neu sein; die Neuheit wird nicht durch den neu entdeckten Effekt erlangt. Dennoch wird genau dies von vielen Beschwerdekammern verlangt.

� Dem gegenüber stehen andere Entscheidungen, in denen nur auf die ersten beiden Grundsätze abgehoben wird.

� Stattdessen etabliert sich inzwischen ein weiteres Kriterium, nämlich ob der Fachmann angesichts der technischen Fakten ernsthaft die Lehren des Stands der Technik für die Auswahl eines Teilbereiches in Betracht gezogen hätte.


AuswahlerfindungenEPA: Zusammenfassung

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Dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale, die für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg

fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, dann hat es der Patentinhaber (…) in der Hand, sein Patent durch die

Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale zu beschränken.

Die Kombination muss lediglich in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche

Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann.

Würde der Beklagten verwehrt, die zur Erzielung dieser Wirkung erforderlichen Maßnahmen in allgemeiner Form zu beanspruchen, würde sie

in unbilliger Weise in der Ausschöpfung des Offenbarungsgehaltes der ursprünglichen Anmeldung beschränkt.

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BGH ZR 12/1030-08-2011

Herauslösen einzelner Merkmale aus BeispielenBGH: Antriebseinheit für Trommelwaschmaschinen


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Streitgegenständlich

Die Zurückweisung wurde damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehe und

somit nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig sei. Zwar seien der Bereich von 1 bis 80 ppm für Magnesium und die Obergrenze von 900 ppm Calcium bei der

beanspruchten Legierung als Endpunkte der bevorzugten Bereiche offenbart worden, die Untergrenze von 690 ppm Calcium sei jedoch nur einem Beispiel für

eine bestimmte Legierung (Schmelze Nr. 8) entnommen (…)

Der so entstandene Bereich von 690 bis 900 ppm weise deshalb "eine gewisse Neuheit" innerhalb des ursprünglich offenbarten Bereichs von 100 bis 900 ppm

auf und stelle somit eine Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ dar.

Die Kammer vertrat die Auffassung, dass eine Änderung des Konzentrationsbereiches in einem Anspruch für ein Gemisch wie z.B. eine

Legierung, die auf einem bestimmten, in einem spezifischen Beispiel beschriebenen Wert beruht, zulässig ist, sofern der Fachmann ohne weiteres

erkennen kann, dass dieser Wert mit den übrigen Merkmalen des Beispiels nicht so eng verbunden ist, dass er die Wirkung dieser erfindungsgemäßen

Ausführungsform als Ganzes auf außergewöhnliche Weise und in erheblichem Ausmaß bestimmt.

T 201/83

Herauslösen von einzelnen Merkmalen aus BeispielenEPA: Calciumhaltige Legierung


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Mit Bezug auf T 201/83 ist festzustellen, dass die Zulässigkeit der Verallgemeinerung eines Beispielwertes dessen – bezüglich der

relevanten technischen Eigenschaften – manifeste Unabhängigkeit von den anderen Beispielsmerkmalen verlangt.

Kann a priori kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass die Beispielsmerk-male in einem funktionellen Zusammenhang stehen,

liegt es an der Antragstellerin diese Folgerung schlüssig zu entkräften.

T 0433/0104.07.2003

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Herauslösen von einzelnen Merkmalen aus BeispielenEPA: Feinteiliges Talkum


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In Claim 1 the pre-ageing temperature is between 150 and 175 °F. This range cannot be found expressis verbis in the application as filed, which discloses

for the pre-ageing temperature a broader range of between 150 °C and 225°C and a preferred range of between 175 °c and 225 °F.

The question to be answered is whether the combination of limits from different ranges represents a new teaching that is not sufficiently disclosed

and thus violating Art. 123(2) EPÜ.

In the present case the lower limit and the upper limit of the claimed range correspond directly to the lower limit of the broader range and the lower limit

of the rpeferred range aus originally disclosed. Therefore, the presently claimed range, being one of two possible part-ranges lying within the broader range on either side of the preferred range, is immediately apparent from the

application as filed.

T 956/0711.03.2002

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Kombination von BereichenEPA: Aluminium Sheet Materials


CLAIM DRAFTING

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Kapitel 4

Anspruchsstrategie


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Patente werden für technische Erfindungen erteiltTechnizität ist das ausschlaggebende Kriterium


Unterschiedliche NeuheitsstandardsVon Harmonisierung wenig zu sehen

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DPMA EPA

Patent Gebrauchsmuster Patent

Wörtliche Offenbarung (schriftlich)

Neuheitsschädlich Neuheitsschädlich Neuheitsschädlich

Wörtliche Offenbarung (nicht schriftlich)

Neuheitsschädlich Nicht neuheitsschädlich Neuheitsschädlich

Eigene Vorveröffentlichung Neuheitsschädlich 6 Monate Schutzfrist Neuheitsschädlich

Offenkundige Vorbenutzung (Inland

Neuheitsschädlich Neuheitsschädlich Neuheitsschädlich

Offenkundige Vorbenutzung (Ausland)

Neuheitsschädlich Nicht neuheitsschädlich Neuheitsschädlich

Anwendung Full Content Approach

Grundsätzlich ja Grundsätzlich ja Eingeschränkt

Auswahlerfindungen möglich Bisher eher nicht Bisher eher nicht In der Regel ja

Verständnis des Fachmanns Sehr weit Weit Sehr eng

Beispiel EPA: Auswahl aus zwei Listen

� Wörtlich als Beispiel offenbart sei die Kombination aus Gold (Liste 1) und Schwefel (Liste 2).

� Nachdem die Kombination aus Silber und Phosphor nicht wörtlich offenbart ist, ist nach der Entscheidung T 12/81 (Abl 1982, 296) auch unter Berücksichtigung des „full content approches“ die Neuheit gegeben. Dies wird als das Verbot des „Multipickings“ bezeichnet.

� Der deutsche Fachmann hätte bei einer so geringen Anzahl von Auswahlmöglichkeiten die übrig bleibende zweite Auswahl sofort mitgelesen.

Liste 1: Edelmetalle

Gold

Liste 1: Edelmetalle

Silber

Liste 2: Nichtmetalle

Schwefel

Liste 2: Nichtmetalle

Phosphor

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Der Europäische Fachmann… kann bestenfalls unfallfrei eine Banane schälen

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Beispiel: BGH, „Elektrische Steckverbindung“

� Offenbart war ein Stecker mit einer speziellen Form.

� Die Frage war, ob damit die Form der entsprechenden Steckdose nahegelegt war.

� Der BGH kam zu dem Ergebnis, dass der Fachmann in Kenntnis der Form des Steckers zwangsläufig wissen musste, wie die Steckdose auszusehen habe und stellte sogar die fehlende Neuheit fest („das liest der Fachmann mit!“).

Der Deutsche Fachmann… kann am Krümmungswinkel der Banane ihre Herkunft erkennen



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Konsequenzen aus unterschiedlichen NeuheitsstandardsWelches Patent soll man aufrechthalten?

EP Patent:Erteilt: Kosmetische Mittel

enthaltend den Extrakt von

Wildkräutern.

Verteidigt: Kosmetische Mittel

enthaltend den Extrakt von

Bärlauch oder Kamille

DE Patent:Erteilt: Kosmetische Mittel enthaltend 0,1

bis 1 Gew.-% eines Bärlauch-

Extraktes

Breiterer Anspruch

Höherer Abschreckungswirkung

Längere Laufzeit

Letztendlich die Anspruchsfassung, die sich in der Nichtigkeitsklage verteidigen lässt

DE ex EP aufrechterhalten und im Fall von Abmahnung/Verletzungsklage zuvor freiwillig auf den Umfang des nationalen DE Patentes beschränken.


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Ein Patent benötigt Neuheit,eine Patentanmeldung einen cleveren Anwalt

Kalkulierte fehlende NeuheitNicht zu früh einschränken!

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Erfindungsmeldung

„Aus dem Stand der Technik ist die Herstellung von Methylethern durch

Umsetzung von Alkoholen mit Methylchlorid in Gegenwart von Kaliumhydroxidbekannt.

Höhere Ausbeuten können innerhalb kürzerer Zeit erzielt werden, wenn man Phasentransferkatalysatoren hinzugibt. Quartäre Ammoniumverbindungen sind für diesen Zweck bereits bekannt. Neu ist jedoch der Einsatz von kationischen Polymeren. Möglicherweise eignen sich hierzu auch Amphopolymere.

Dabei ist es wichtig, die Reaktion bei einer Temperatur von 80 bis 100°C durchzuführen.“

Anspruchsfassung

Verfahren zur Herstellung von Methylethern durch Umsetzung von Alkoholen mit Methylchlorid in Gegenwart von Kaliumhydroxid dadurch gekennzeichnet, dass man die Reaktion in Gegenwart von kationischen Polymeren bei Temperaturen im Bereich von 80 bis 100 °C durchführt.


AnmeldestrategieEin gewährbarer Anspruch muss neu sein und alle kritischen Merkmale enthalten


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Aufbau der AnsprücheErfinderische Tätigkeit


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Erfinderische TätigkeitDas wichtigste überhaupt: Erfinden Sie Probleme!

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Problem Solution ApproachZusammenhang zwischen Aufgabe und Lösung ist entscheidend

Ansprüche Schutzumfang

Aufgabe Patentfähigkeit


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Problem-Solution ApproachImmer gefragt – selten korrekt angewendet

1. Definition der subjektiven Aufgabe

2. Ermittlung nächstliegender Stand der Technik

„Unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung…“

3. Ableitung der objektiven Aufgabe

4. Bestimmung des Merkmalsunterschieds

5. Prüfung auf Naheliegen

„Angesichts der Aufgabe mit hinreichender Aussicht auf Erfolg …“


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Qual der Wahl?

Die Erfindung betraf die Herstellung eines Halbleitersubstrats auf Si/Ge-Basis, wobei in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit Dissens bestand, von welchem Dokument als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen sei:

� ein Dokument, das Halbleiter auf Si-Basis offenbart oder

� eines, welches bereits Halbleiter auf Si/Ge-Basis betraf.

Konkret unterschied sich die erste Schrift vom Anmeldungsgegenstand nur dadurch, dass die Bedampfung des Halbleiters nicht mit einem Si/Ge-Gas, sondern nur mit einem Ge-Gas erfolgte.

Nächstliegender Stand der TechnikWodurch wird die Wahl bestimmt?


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Die Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik erfolgt nach 3 Kriterien:

� Gleiches technisches Gebiet

� Gleiches oder ähnliches zu lösendes Problem

� Strukturelle Ähnlichkeiten bezüglich der Anspruchsmerkmale

Allerdings kann ein Dokument, das einen ähnlichen zweck verfolgt, sehr wohl einen näheren Stand der Technik verkörpern, als ein

Dokument, das den gleichen Zweck verfolgt, nämlich dann wenn es für den Fachmann sofort ersichtlich ist, dass dieses Dokument

durch Einsatz des allgemeinen Fachwissens unmittelbar an den Zweck der Erfindung angepasst werden kann.

T 1841/1103.12.2015

Nächstliegender Stand der TechnikEPA: Halbleitersubstrat


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Nächstliegender Stand der TechnikAuswahl nach Aufgabe und Lösung

Erfindung D1 D2 D3

AufgabeHaarshampoo, das Im Dunkeln leuchtet

Haarshampoo gegen Schuppen

Haarshampoo, das im Dunkeln leuchtet

Haarshampoo gegen trockenes Haar

Lösung:

Mittel enthaltend …

Laureth-2 Laureth-2 Alkylglucoside Laureth-2

Aminoxide Esterquats Esterquats Aminoxide

Luminol Trichlosan Luminol Ginkgo-Extrakt

Erfindung und entgegengehaltener Stand der Technik

� Der nächstliegende Stand der Technik offenbart einen Gegenstand, der zum gleichen Zweck oder mit dem gleichen Ziel entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung und die wichtigsten Merkmale mit ihr gemein hat (T 650/01).

� Dabei ist insbesondere auf die Ähnlichkeit der technischen Aufgabe abzustellen (T 263/99).

� Es handelt sich um einen objektiven Vergleich der Ziele und der Merkmale der verschiedenen Teile des Stands der Technik durchden Durchschnittdfachmann mit dem Ergebnis, dass aus diesen Teilen der nächstliegende Stand der Technik ermittelt wird (T 1212/01).


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Beispiel: Multifiunktionsmedikament

� Durch D1 und D2 sind die subjektiven Teilaufgaben 1 und 2 schon in funktionsgleicher Weise gelöst. Es bleibt subjektive Teilaufgabe 3 übrig – dies ist jetzt die neue objektive Aufgabe.

� Nach Audgabe und Lösung eignen sich D1 und D2 gleichberechtigt als nächst liegender Stand der Technik. D3 löst zwar mehr Teilaufgaben, jedoch mit einem anderen Mittel.


Subjektive --- Erfindung D1 D2 D3

Aufgabe 1 Anti-Depressivum Anti-Depressivum Anti-Depressivum

Aufgabe 2 Blutdrucksenker Blutdrucksenker

Aufgabe 3 Haarwuchsmittel Haarwuchsmittel

Lösung

Nächstliegender Stand der TechnikVon der subjektiven zur objektiven Aufgabe

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Nächstliegender Stand der TechnikRückschauende Betrachtung …

Erfindung D1 D2 D3





Lösung:





… ist regelmäßig unzulässig.

� Es ist unzulässig, als Ausgangspunkt für den Problem/Solution Approach eine Offenbarung des Stands der Technik zu verwenden, anhand derer ohne unzulässige Erkenntnisse keine relevante technische Aufgabe formuliert werden kann, weil ohne solche nachträglichen Erkenntnisse jeder Versuch, eine logische Reihe von Überlegungen anzustellen, die zur beanspruchten Erfindung führen könnte, mangels eines erkennbaren relevanten Zieles oder Zwecks unweigerlich scheitern muss.

� Lässt sich die relevante Aufgabe nicht aus dem angeblich nächstliegenden Stand der Technik herleiten, so ist der Lösungsweg erst recht nicht herleitbar (T 686/91).


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Nächstliegender Stand der TechnikZusammenschau von Schriften

Erfindung D1 D2 D3





Lösung:





… muss zwingend sein !

� Es ist unzulässig, zwei Schriften in der Weise zu kombinieren, dass sich die technische Lehre der beanspruchten Erfindung durchreine Merkmalskombination ergibt, wenn es für diese konkrete Zusammenschau keine zwingenden Gründe gibt.

� Die Argumentation ist leicht auszuhebeln, indem man eine oder mehrer andere Kombination(en) aufzeigt, die der Fachmann mitder gleichen Berechtigung hätte auswählen können, ohne damit die objektive Aufgabe zu lösen.


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Erfinderische TätigkeitBeispiel: Emulsionsstabilität

Aufgabe: Stabilisierung von kosmetischen Emulsionen bei längerer Lagerung

Lösung: Zusatz eines Acrylsäure-Maleinsäure-Copolymers (AMC) mit Molekulargewichten zwischen 5.000 und 50.000 Dalton.

Ansprüche:

1. Kosmetische Emulsionen mit verbesserter Lagerbeständigkeit, enthaltend Öle, Wasser und mindestens einen Emulgator, dadurch gekennzeichnet, dass sie darüber hinaus als Stabilisatoren Acrylsäure-Maleinsäure-Copolymere (AMC) mit einem Molekulargewicht von 5.000 bis 50.000 Dalton aufweisen.

2. Kosmetische Emulsionen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die AMC Molekulargewichte von 10.000 bis 20.000 Dalton aufweisen.

Bsp. Zusatz Stabilität 1w Stabilität 4 w Emulsion Viskosität

Ohne Getrennt Getrennt Trüb < 3.000 mPas

1 AMC 5000 Homogen Homogen Klar 5.000 mPas



4 AMC 50000 Homogen Homogen Trüb 40.000 mPas


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Zerlegung der Erfindung in TeilaufgabenZusätzliche Aufgaben wollen gefunden werden

Aufgabe: Stabilisierung von kosmetischen Emulsionen bei längerer Lagerung

Lösung: Zusatz eines Acrylsäure-Maleinsäure-Copolymers (AMC) mit Molekulargewichten zwischen 5.000 und 50.000 Dalton.

Weitere Aufgaben, die sich aus den Beispielen ableiten lassen

1. Kosmetische Emulsionen mit verbesserter Lagerbeständigkeit, die sich zusätzlich auch noch dadurch auszeichnen, dass sie klar sind.

2. Kosmetische Emulsionen mit verbesserter Lagerbeständigkeit, die sich zusätzlich auch noch dadurch auszeichnen, dass sie eine Viskosität im Bereich von 15.000 bisi 20.000 mPas aufweisen.








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Überraschende EffekteErfinderische Tätigkeit kann nur für eine gelöste Aufgabe beansprucht werden

Entgegengehaltener Stand der Technik

� D1: Stabile Emulsionen, die als Stabilisatoren ein AMC mit einem Molekulargewicht von 5500 Dalton aufweisen. Die Emulsionen sind klar, aber dünnflüssig.

� D2: Stabile Emulsionen, die als Stabilisatoren ein AMC mit einem Molekulargewicht von 60.000 Dalton aufweisen. Die Emulsionensind trübe und zähflüssig.

Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Durch Rückgriff auf A2 wird die Neuheit hergestellt. Die Bsp. 2 und 3 belegen auch einen überraschenden Effekt. Dieser wäre aber belanglos, wenn der Effekt nicht auch einer zu lösenden Aufgabe zugeordnet werden könnte.








CLAIM DRAFTING

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Kapitel 5

Biotechnologische Erfindungen

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The patent system should first of all find a means to protect the free development of a

basic knowledge base, so that these building blocks of information are freely available in the

public domain.

Prof. Jens Erik FenstadChairman World Comission on Ethics of Scientific Knowledge

“

“Biotechnologische Erfindungen auf Zellen … und mehr?Keine Patente auf das Leben

5. Biotechnologische Erfindungen

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Bestimmte Vorurteile lassen sich nicht ausräumenHier geht es nicht um Frankensteins Hobbykeller


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„Patente auf Menschen“A method for preparing a transgenetic animal


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Art. 53(a) EPÜ ist maßgeblich für alle biotechnologischen Erfindungen

� Von der Patentierung ausgeschlossen sind Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde

� Ein solcher Verstoß kann jedoch nicht daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung in einigen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

Beispiel:

Die Verwendung von embryonalen Stammzellen, die vor 2004 erzeugt worden sind, ist bis zum Jahre 2011 in Groß Britannien zulässig, in Deutschland jedoch verboten gewesen. Das EPA konnte demnach eine Patentanmeldung, die eine solche Verwendung zum Gegenstand nicht nach Art. 53a EPÜ zurückweisen, da die Anwendung in mindestens einem Vertragsstaat zulässig war, und damit weder gegen die öffentliche Ordnung, noch gegen die guten Sitten im ganzen Vertragsgebiet verstößt.

Dabei war es unerheblich, dass das EP-Patent auch für Deutschland Gültigkeit besaß. Tatsache war, dass das Patent ja nur ein Verbietungsrecht ist und der Anmelder mit der Erteilung kein Recht zur Ausübung erhält. Für Deutschland war das Patent daher nutzlos.

Ausschluss von der PatentfähigkeitÖffentliche Ordnung und Gute Sitten


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EU Richtlinie BiotechnologieVon der Patentfähigkeit sind in der ganzen EU ausgenommen

Der menschliche Körper sowie die einfache Entdeckung seiner Teile, wie z.B. Gensequenzen (Art. 5.1)

Verfahren zum Klonen oder zur Veränderung dergenetischen Identität des Menschen (Art. 6.2a,b)

Die Verwendung von Embryos für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke (Art. 6.2c)

Verfahren zur Veränderung der genetischen Identitätvon Tieren ohne medizinische Notwendigkeit (Art. 6.2d)

www.Europa.eu.int/eurwww.Europa.eu.int/eurwww.Europa.eu.int/eurwww.Europa.eu.int/eur----lex/delex/delex/delex/de


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Klonen von menschlichen WesenBiotechnologie Richtlinie, Erwägungsgrund 41

“A process is considered to be a process for cloning of human beings, in case said pro-

cess is directed to the creation of a human being, which contains the same genetic in-

formation in its cell nucleus like another living or dead human being.”

EC Guidelines for Biotechnology

““


Single-cell 3-day 5-7 day 4-week 6-weekembryo embryo embryo embryo embryo Kind Erwachsener

Menschliche EntwicklungMenschliche EntwicklungMenschliche EntwicklungMenschliche Entwicklung

Embryonic Stem(ES) cellsTotipotent Embryonic Stem

(ES) cellsPluripotent

Fetal TissueStem cellsPluripotent

or Multipotent

Cord Blood Stem cellsPlacental Stem cells

Pluripotentor Multipotent

Adult Stem cellsPluripotent

or Multipotent

Teracarcinoma (germ cell tumor)

EmbryonalCarcinoma (EC) cells

Pluripotent

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Das Ethische DilemmaWas sind Stammzellen?


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Das Ethische DilemmaStammzellen erlauben unbegrenzte Vervielfältigung und sind pluripotent


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Erwartungen und Hoffnungen

� Entwicklung von zellbasierten Therapien für schwere und bislang nicht behandelbare Erkrankungen, wie z.B. Parkinson, multiple Sklerose etc.;

� Einblick in den Mechanismus der Zelldifferenzierung um die Zellprogrammierung zurück-zusetzen und aus unipotenten wieder pluripotente Zellen zu machen;

� Verständnis der menschlichen embryonalen Entwicklung zur Behandlung von embryonalen Dysfunktionen

Dilemma

� Die Erzeugung menschlicher embryonaler Stammzellen erfordert die Produktion und Zerstörung menschlicher „überschüssiger“ Embryos;

� Andererseits sind embryonale Stammzellen auf dem Markt erhältlich, sie werden durch Kultivierung bereits existierender Zelllinien gewonnen.

� Als alternativen kommen zudem embryonale Stammzellen von toten Embryos oder solche, die durch embryonalen Zelltransfer („DOLLY“) gewonnen werden in Frage.

Das Ethische DilemmaWarum muss man überhaupt Stammzellen verwenden?


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Regel 28 c., früher 23 d.) 98/44/EG)

Patente werden nicht erteilt, die zum Gegenstand haben c.) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen und kommerziellen Zwecken

Auslegung durch die Große Beschwerdekammer

Regel 28 c.) verbietet Patentierung von Erzeugnissen, welche zum Anmeldetag nur durch ein Verfahren unter Zerstörung menschlichen Embryonen herstellbar

sind, auch wenn das Herstellungsverfahren nicht explizit beansprucht ist.

G 02/06 Punkt 22: GBK: „ …, dass es lediglich einer klugen und geschickten Abfassung eines solchen Anspruchs bedürfte, um das Patentierungsverbot zu

umgehen“.

Die Entscheidung betrifft nicht die generelle Patentierbarkeit für Erfindungen betreffend Stammzellen oder menschlichen Stammzellkulturen

Hinzu kommt, dass die Definition des Begriffes „Embryo“ uneinheitlich (z.B. DE-ESchG); der BGH hat hierzu jedoch eine Vorlageanfrage an den EuGH gerichtet,

der hier verbindliche Maßstäbe setzt.

G 0002/06 25.11.2008

StammzellenKeine Patente, die die Zerstörung menschlicher Embryonen beinhalten


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Entscheidung bis zum Europäischen Gerichtshof

� Das Deutsche Patent DE 19756864 C1 beansprucht die Verwendung von isolierten und gereinigten Vorläufer von embryonalen Stammzellen für den Gentransfer in neuronale Systeme. Das Patent betrifft menschliche embryonale Stammzellen nicht direkt.

� 2003 forderte Greenpeace den Erfinder Prof. Oliver Brüstle

auf, auf das Patent zu verzichten, da man andernfalls Klage wegen des Klonen eines Menschen erheben würde.

� 2008 wurde das Patent vom BPatG in seinen wesentlichen Teilen wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung und Verletzung der EU Biotechnologie-Richtlinie widerrufen.

� 2011 hat der BGH im Zuge der Revision dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob Blastocyten, die von menschlichen Stammzellen gewonnen werden, als Embryonen angesehen werden müssen, obschon sie nicht die Fähigkeit haben, sich zu einem menschlichen Wesen zu entwickeln. Das wurde letztinstanzlich bejaht, so dass der BGH die Revision zurückweisen musste.

Ein Patent ist ein VerbietungsrechtBeispiel: DE 19756864 C1 – Klonen von Menschen?


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Die Patentanmeldungen von Woo Suk Hwang

� Der koreanische Forscher Woo Suk Hwang

erregte 2003 mit der Nachricht Aufsehen, er habe embryonale Stammzellen durch therapeutisches Klonen erzeugt.

� 2005 musste er einräumen, dass seine Versuche fehl geschlagen waren und die Stammzellen menschlichen Embryonen entnommen worden seien.

� Trotz dieses Betruges sind die entsprechenden Patentanmeldungen noch immer beim EPA anhängig.

� Das EPA verbietet keine Ansprüche, die lediglich auf einer virtuellen, nicht experimentell belegten Lehre beruhen, solange nicht Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden.

� Trotzdem ist es schon allein deswegen ausgeschlossen, dass die Patente erteil werden, da therapeutisches Klonen nach EU-Richtlinie Biotechnologie verboten ist (Art. 6) und die Anmeldungen daher unter das Patentierungsverbot von Art. 53a EPÜ fallen.

Therapeutisches KlonenNach EU Richtlinie Biotechnologie verboten, in Korea aber erlaubt


CLAIM DRAFTING

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Kapitel 6

Anspruchsfassungen in den USA

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Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any

new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of

this title.

„„„„

„„„„

6. Anspruchsfassungen in den USA

GrundlagenPatentfähigkeit: 35 USC § 101

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PatentierbarkeitDie Begriffe haben klare Bedeutungen

� “A” patent – means only one patent granted for each invention.

Basis for statutory double patenting rejections. See MPEP 804.

� “Useful” – the invention must have a specific, substantial, and credible utility.

Utility” requirement – see MPEP 2107 for Utility Guidelines.

� “Process, Machine, Manufacture, Composition of Matter”

“Subject matter eligibility” - these categories, as interpreted by the courts, limit the subject matter that is eligible for patenting.

� “Whoever invents or discovers”

A patent may only be obtained by the person who engages in the act of inventing.

The courts have interpreted the statutory categories to exclude:

� “Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas”

These three terms are typically used by the courts to cover the basic tools of scientific and technological work, such as scientific principles, naturally occurring phenomena, mental processes, and mathematical algorithms.

� “Judicial Exceptions”


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PatentierbarkeitDie Begriffe haben klare Bedeutungen

� “A” patent – means only one patent granted for each invention. Basis for statutory double patenting rejections. See MPEP 804.

� “Useful” – the invention must have a specific, substantial, and credible utility. Utility” requirement – see MPEP 2107 for Utility Guidelines.

� “Process, Machine, Manufacture, Composition of Matter” “Subject matter eligibility” - these categories, as interpreted by the courts, limit the subject matter that is eligible for patenting.

� “Whoever invents or discovers” A patent may only be obtained by the person who engages in the act of inventing.

The courts have interpreted the statutory categories to exclude:

� “Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas”

These three terms are typically used by the courts to cover the basic tools of scientific and technological work, such as scientific principles, naturally occurring phenomena, mental processes, and mathematical algorithms.

� “Judicial Exceptions”


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PatentierbarkeitFalle „Judicial exception“

Probleme bei der Patentierung von Naturstoffen und Naturstoffmischungen

Beispiel:

A pharmaceutical composition comprising

(a) 2,3-Dimethoxyacetophenon

(b) Geraniol

(c) at least one emulsifier

Entgegenhaltung D1 betrifft die Zusammensetzung des Duftprofils verschiedener Früchte und zeigt, dass in Aprikosen geringe Mengen sowohl an 2,3-Dimethoxyacetophenon als auch an Geraniol vorhanden sind. Aus der Schrift D2 entnimmt der Prüfer, dass Kernobst grundsätzlich Pektin (=Emulgator) enthält.

Damit betrifft der Anspruch eine Zusammensetzung, die als solche in der Natur gefunden wird und fällt unter das Patentierungsverbot nach § 103. Die Zulässigkeit für den Patentschutz kann nur hergestellt werden, indem man ein weiteres „nicht natürliches“ Merkmal hinzufügt (z.B. ein weiterer synthetischer Duftstoff).


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A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective

filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section

122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the

claimed invention.

Exception:

A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection if

the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor

or a joint inventor; (…)

„„„„

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GrundlagenNeuheit : 35 USC § 102

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A patent for a claimed invention may not be obtained,

notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the

claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective

filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.

Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

„„„„

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GrundlagenErfinderische Tätigkeit : §35 USC 103

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Art 112(2)

The specification shall conclude with one or more claims, particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter

which the applicant regards as his invention.

Art 112(6)

An element in a claim for a combination may be ex-pressed as a means or step for performing a specified function without the

recital of structure, material or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material or acts described in the specification and equivalents

thereof.„„„„

„„„„


GrundlagenFormalbeanstandungen: 35 USC 112

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AnspruchskategorienStandards gibt es, aber unverbindlich

Claim US 4,737,173 Comment

A room air treatment system Introduction or Preamble

comprising: Transition phase

a cabinet including an air inlet and an air outlet; carbon filter means seated within said air inlet and prefilter means located over said air inlet; a fabric securing strip on one of said cabinet and prefilter having a plurality of projecting loops and a fabric securing strip on the other thereof having a plurality of loop engaging projections

Body:Recitation of the elements

whereby Characterizing feature

said prefilter can be readily attached to and removed from said air treatment system by engaging or disenganging said loops and loop engaging projections, said prefilter holding said carbon filter means in position within said air inlet when said prefilter is secured to said cabinet.

Recitation of the functions


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AnspruchskategorienBedeutung der Präambel

Präambeln haben keine limitierende Bedeutung … meistens

� Typischerweise besitzt die Präambel oder Einleitung die Bedeutung die Erfindung generisch zu beschreiben und von anderen Technologiegebieten abzu-grenzen.

� Entscheidung des CCPA (1951) Kropa vs. Robie:

“The preamble is given the effect of a limitation when it is deemed essential to point out the invention defined in the claim, when the preamble is considered necessary to give life, meaning and validity to the claim.“

� Die darin enthaltenen Elemente werden daher normalerweise nicht als Bestandteile des Anspruchs verstanden, so dass sie keine Bedeutung für die Interpretation des Anspruchs, also in Fragen der Verletzung oder der Rechtsbeständigkeit eines Anspruchs besitzen.

� Dies kann anders sein, wenn die Präambel beispielsweise Strukturelemente enthält, die für die Beschreibung der Erfindung zwingend erforderlich sind.


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Transition phraseWenig Unterschied zu deutschen Gepflogenheiten

Comprising …

� Eine Aufzählung von Elementen, die durch die Formulierung „comprising“ (= enthaltend) vom Oberbegriff getrennt wird, ist als offen zu verstehen.

� Ein Anspruch „Composition comprising compounds A, B and C“ wird durch den Stand der Technik der die Komponenten A, B, C und D zusammen offenbart neuheitsschädlich vorweggenommen; umgekehrt verletzt eine Zusammenset-zung die neben A, B und C auch noch Komponente D enthält einen offenen Anspruch, der auf die Mischung A, B und C gerichtet ist.

Consisting of …

� Wird statt dessen die Formulierung „consting of“ verwendet, ist der Anspruch abgeschlossen. Eine Vorveröffentlichung der Kombination von A, B, C und D ist für den geschlossenen Anspruch weder neuheitsschädlich, noch verletztend. Dies gilt unter der Annahme, dass es sich beim dem überschüssigen Element D nicht einfach nur um eine Verunreinigung handelt und der Anspruch im Hinblick auf die Vorveröffentlichung nicht einfach nur rechtsunbeständig, weil nicht erfinderisch ist.

Consisting essentially of …

� Diese Formulierung wird verwendet, wenn die aufgelisteten Elemente die wesentlichen Elemente der Erfindung darstellen. Andere Elemente können hier zusätzlich noch vorhanden sein, solange sie zum Wesen der Erfindung nichts beitragen. Der Übergang von „consisting“ zu „essentially consisting“ ist zulässig (MPEP 2113).


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Jepson ClaimsZweiteilige Anspruchsfassung

Struktur des Jepson Claims

Die Bezeichnung „Jepson Claims“ steht für eine Anspruchsfassung, bei der zwischen der Darstellung des Stands der Technik (Oberbegriff) und nachfolgend dessen Verbesserung bzw. zusätzliche Elemente (Kennzeichen der Erfindung) unterschieden wird.

Beispiel:

“A process for preparing a cosmetic or pharmaceutical foam by charging a pressure resistant chamber fitted with a valve with a foamable liquid cosmetic or pharmaceutical product and a pressurized propellant,

opening the valve thereby discharging said cosmetic or pharmaceutical product from said chamber as a result of expansion of said propellant in the form of a foam,

the improvement comprising

said cosmetic or pharmaceutical product comprising a dispersion of a water-immiscible phase dispersed in an aqueous medium stabilized with niosomes comprising one or more layers of a nonionic lipid compound encapsulating an aqueous phase, said dispersion constituting 98 to 40 percent by weight of the charge in said chamber, the remainder being said propellant.”


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Jepson ClaimsHistorie

Schutzumfang

� Die Zulässigkeit der Anspruchsfassung geht auf die Entscheidung Ex parte Jepson aus dem Jahre 1917 zurück.

� Diese Anspruchsfassung wird seitens des USPTO für alle Verbesserungserfindungen vorgeschlagen; zwingend ist sie nicht.

� Alle Elemente eines Jepson Claims, also auch die Merkmale, die sich in der Präambel befinden und den bekannten Stand der Technik beschreiben, werden als Elemente der beanspruchten Erfindung verstanden und müssen bei der Beurteilung von Rechtsbeständigkeit oder Verletzung berücksichtigt werden:

� In der Entscheidung Entscheidung des CCPA Kegel Vs. AMF Bowling (1997) heißt es dazu:

“When this form is employed, the claim preamble defines not only the context of the claimed invention, but also its scope … The fact that the patentee has chosen the Jepson from evidences the intention to use the preamble to define, in part, the structural elements of his claimed invention.“

� Es stellt jedoch unumstrittenes Case Law dar, dass die Elemente im Jepson Claim, die den Stand der Technik wiedergeben, den erfinderischen Gedanken eines Dritten wiedergeben.


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Product-by-Process ClaimsNeuinterpretation nach der Abbott-Entscheidung

Schutzumfang

� Über viele Jahre hinweg wurde auch in den USA die Auffassung vertreten, dass ein Product-by-Process Anspruch einen absoluten Schutz des Produktes darstellt.

� Diese Auffassung wurde in der en-banc Entscheidung Abbot Labs vs. Sandoz (2009) des CFAC final auf den Kopf gestellt:

Thus, based on Supreme Court precedent and the treatment of product-by-process claims throughout the years by the USPTO (…) this court now restates that process terms in product-by-process claims serve as limitations in determining infringement. (…) The issue here is only whether a product-by-process claim is infringed by products made by process other than one claimed. This court holds that it is not.

� Der Schutz, der von einem Product-by-Process Anspruch in den USA ausgeht ist ein verfahrensbezogener Produktschutz. Wird das Produkt nach einem anderen Verfahren, als dem im Anspruch angegebenen, hergestellt, fällt es nicht unter den Anspruch.

� Diese Auffassung ist nicht unumstritten, denn das Urteil erging mit 8 zu 3 Stimmen. Viel beachtet war das Minderheitsgutachten von Judge Newman.


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Klarheit der AnsprücheDie Anforderungen des Art. 112

Der Begriff der „definitiveness“

� Gemäß Art. 112 besteht das Erfordernis, dass ein Patentanspruch insbesondere herausstellen und bestimmen muss, was der Anmelder als seine Erfindung betrachtet. Eine mehrdeutige, vage oder unbestimmte Formulierung eines Anspruchs führt im Prüfungsverfahren zur Zurück-weisung und kann im Verletzungsfall zur Nichtdurchsetzbarkeit führen.

� In der Entscheidung des CCPA (1942) United Carbon vs. Binney heißt es:

“An invention must be capable of accurate definition, and it must be accurate defined, to be patentable.“

� Besonders häufig wird der Einwand der mangelnden Klarheit nach Art. 112 erhoben, wenn der Anmelder versucht, Merkmalseigenschaften mit relativen Begriffen zu bezeichnen, also statt einer konkreten Abmessung die Begriffe „lang“ oder „kurz“ verwendet, statt einen Temperaturbereich anzugeben, von „erhöhter Temperatur“ spricht und dergleichen.

� Zugelassen – und durchaus sinnvoll – ist aber anders in Europa die Verwendung des Begriffs „about“ im Zusammenhang mit Zahlenangaben.


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Markush ClaimsAlternativangaben in Ansprüchen

Verknüpfungen von Alternativen sind (inzwischen) zulässig

� Historisch wurden Ansprüche, die verschiedene Merkmalskombinationen durch „oder“ verknüpften mit Hinweis auf mangelnde Klarheit zurückgewiesen. Inzwischen ist es jedoch gängige Praxis, sowohl oder-Verknüpfungen als auch Markush-Gruppen zuzulassen.

� Ausdrücke wie „preferably“, „particularly“, „if necessary“ oder „by choice“ werden jedoch routinemäßig beanstandet und müssen gestrichen werden.

� Tatsächlich war es das Beispiel der Markush-Gruppierung, dass dazu geführt hatte, Alternativen in Ansprüchen zuzulassen. Inzwischen lassen sich Markush-Gruppen auch kürzer, nämnlich durch eine Markush-Gruppe darstellen:

„A maschine bearing comprising two relatively mocable surfaces, one suppor-ting the other,. At least one of said surfaces being formed of a metal selected from the group consisting of yttrium, gadolinium, dysprosium, samarium and holmium.“

oder alternativ:

„… at least one of said surfaces being formed of yttrium, gadolinium,

dysprosium, samarium and holmium.“


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„Means + Function“ ClaimsBreiter Schutzbereich ist meist eine Illusion

Konzeptionelle Erfindungen und Klarheit der Ansprüche – Art. 112 VI

� Vor der Einführung des Art. 112 VI wurden Angaben in Ansprüchen, die nur durch das Ergebnis bestimmt waren („of such size and contour as to prevent substantial loss of the distillate“) regelmäßig wegen mangelnder Klarheit beanstandet,

� In Art. 112 VI wird dazu klargestellt:

„An element in a claim for combination may be expressed as a means or step for performing a specifdied function without the recital of structure, material or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalence thereof.“

Vorteil

Ansprüche dieser Art wurden häufig als besonders breit angesehen („means for fastening“ ist breiter als „nails“). Es wurde davon ausgegangen, das grundsätzlich jede Struktur in einer aufgefunden Verletzungsform auch die „means“-Bedingung erfüllt und damit die Grundlage für eine Ver-letzungsklage liefert.

Nachteil

Tatsache ist aber, dass eine Vielzahl von Entscheidungen klar gemacht hat, dass der zweite Teil des Art. 112 VI maßgeblich ist, d.h. die Funktion der Verletzungs-form muss mit der Formulierung des Anspruchs wörtlich übereinstimmen, und das Mittel („means“) muss wörtlich in der Beschreibung genannt sein.


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Wechselwirkung der AnspruchsmerkmaleDie „whereby“ Formulierung

Keine Ansammlung von Strukturelementen

� Eine Ansammlung von reinen Strukturelementen in einem Anspruch sind nicht zulässig. Zu diesem Zweck wird von Prüfer häufig gefordert, die Wechsel-wirkung der Elemente miteinander zu definieren.

� Eine solche Definition wird üblicherweise mit der Formulierung „whereby“ eingeleitet:

„A composition for fighting hair care comprising of a first active ingredient selected from the group consisting of NSAID, a second active selected from the group of MAO inhibitors and an encapsulation agent selected from the group of proteins and alginates, whereby the encapsulation agent encapsulates the first and the second active agent in order to release them once the capsule is broken.“

� Die Formulierung definiert wie die einzelnen Komponenten des Anspruchs mit einander in Wechselwirkung stehen und wie der beansichtigte Erfolg letztlich erzielt wird. Damit stellt die Formulierung eine echte Anspruchsbegrenzung dar.


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Method ClaimsUmwandlung von Verwendungs- in Verfahrensansprüche

Verwendungsansprüche waren lange Zeit nicht zulässig

� Bis zum Jahre 1952 war es nicht zulässig, eine neue Verwendung für einen bekannten Stoff zu beanspruchen. Erst mit der Einführung des § 100(b) wurde dies möglich.

� Hier wurde klar gestellt, dass die Definition des Verfahrens nach Art. 101 auch wie folgt zu verstehen ist:

„A process, art, or method, that includes a new use of a known process, maschine, manufacture, composition or material“.

� Infolge dieser neuen Definition ist es jetzt möglich, einen Anspruch, der ur-sprünglich auf die neue Verwendung eines bekannten Stoffes gerichtet war, als Verfahrensanspruch zu definieren.

� Der Schutzumfang solcher über das Verfahren verkappter Verwendungsansprüche ist jedoch zweifelhaft, da sie sich gegen die Endverbraucher und nicht gegen die Hersteller im Wettbewerb richten. Es empfiehlt sich daher stets, Produktansprüche anzustreben und diese durch die Mitverwendung von Verwendungsmerkmalen über die Hürde der Neuheit zu heben.


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Method ClaimsAktive Sprache gewünscht

A method of preparing N-(5-chlorosalicyloyl)-8-aminocaprylic acid (5-CNAC), comprising:

(a) 6-chloro-dalasalam is reacted with an alkyl chloro octanoate in the presence of a base and an alkali metal-iodide MI in a protic solvent,

(b) the product of step (a) is treated with aqueous alkali-metal salt,

(c) then an acid together with an alkyl acetate is added into the product of step (b).

A method of preparing N-(5-chlorosalicyloyl)-8-aminocaprylic acid (5-CNAC), comprising the following steps:

(a) Reacting 6-chloro-dalasalam with an alkyl chloro octanoate in the presence of a base and an alkali metal-iodide MI in a protic solvent,

(b) Treating the product of step (a) with aqueous alkali-metal salt,

(c) Adding an acid together with an alkyl acetate into the product of step (b).

Die Formulierung von Verfahrensansprüchen in Europa und den USA folgt unterschiedlichen Richtlinien

In Europa üblich In den USA erwünscht


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Markman hearingsAuslegung der Ansprüche ist Sache des Richters

Bis 1995 war Anspruchsauslegung Sache der Jury

� Bis zu Entscheidung Markman vs. Westview herrschte die Ansicht, dass in einem Jury-Verfahren nicht der Richter, sondern die Jury für die Auslegung der Ansprüche zuständig war. In diesem Verfahren kam die Jury jedoch zu einem so deutlich falschen Spruch, dass der Richter die Entscheidung schlicht kassierte und seine eigene Interpretation anwendete. Diese Entscheidung wurde durch den CFAC bestätigt.

� Heute gilt, dass die Auslegung der Ansprüche Richtersache ist und die Jury nur darüber zu entscheiden hat, ob eine Verletzung im Wortsinn vorliegt oder nicht.

� Bis zum Jahr 2005 hat es keine verbindlichen Standards betreffend die Auslegung von Patentansprüchen gegeben, was zu einer großen Zahl sich teilweise widersprechender Entscheidungen geführt hat.

� Insbesondere die Frage, wie der Begriff „ordinary meaning“ zu verstehen ist, blieb strittig. Eine Reihe von CFAC Entscheidungen haben allerdings den Weg gewiesen, Definitionen aus Lehrbüchern einen größeren Wert beizumessen, als Definitionen aus der Beschreibung.

� In der en banc Entscheidung Phillips vs. AWH hat der CFAC im Jahre 2005 jedoch Standards vorgegeben, nach denen Ansprüche ausgelegt werden müssen.


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Ordinary and customary meaning

Bei der Auslegung von Patentansprüchen sind die Interpretationen vorrangig anzuwenden, wie sie ein Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt verstanden hätte.

Spezielle Bedeutung von Begriffen

In vielen Fällen wird allerdings davon auszugehen sein, dass in bestimmten Technologiefeldern Begriffen auch besondere Bedeutungen zukommen. Dies wird ausschließlich vom Richter zu beurteilen sein.

Der Anmelder führt sein eigenes Wörterbuch

Will ein Anmelder einen Begriff anders als im normalen Sprachgebrauch verwenden, so muss er dies in der Beschreibung deutlich herausstellen; andernfalls ist das Argument wirkungslos (analog: BGH „Spannschraube“).

Markman hearingsDrei wesentliche Standards für die Anspruchsinterpretation


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Tücken bei der AnspruchsformulierungNarrow Claiming

Enge Anspruchsfassungen haben ihre Tücken

� Fügt der Patentinhaber einem Anspruch ein unnötiges beschränkendes Merkmal hinzu, so kommt diesem Anspruch unter Anwendung der DOE kein Schutzbereich zu, der Gegenstände umfassen würde, die dieses Merkmal nicht aufweisen.

� Diese Regel gilt selbst dann, wenn es dem Patentinhaber möglich gewesen wäre, ein Patent auch ohne dieses überflüssige Merkmal zu erhalten.

� Es gilt vielmehr, dass der Anmelder der Herr des Verfahrens ist und jede Ungeschicklichkeit bei der Anspruchsfassung ausschließlich zu seinen Lasten geht.

� Für Bereichsangaben gilt, dass die explizite Angabe von oberer und unterer Grenze auch dann verbindlich ist, wenn die Beschreibung weitergehende Angaben enthält.

� Die Anwendbarkeit der Doctrine of Equivalence setzt voraus, dass die Grenzen entsprechend „weich“ gezogen werden („about“, „approximately“).


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Tücken bei der AnspruchsformulierungSchwammige Begriffsfassungen

Unklare und ausufernde Ansprüche gehen zu Lasten des Anmelders

� Auch eine unschärfere Formulierung in der Beschreibung hilft dem Patentinhaber bei deterministischer Betrachtungsweise im Patentanspruch nicht weiter:

Enthält ein Anspruch ein Merkmal wie etwa den Begriff „majority of the length“, so liegt eine angegriffene Verletzungsform, deren Abmessungen nur 49 % der Referenzabmessung beträgt, nicht im Äquivalenzbereich des Anspruches, selbst wenn die Beschreibung offenbart, dass die Abmessung ungefähr die Hälfte der Referenzabmessung sein kann.

� Ist ein Anspruch so breit formuliert, dass durch die Merkmale nur eine Gattung („genus“) beschrieben wird, aber die Beschreibung nur eine kleine Anzahl von spezifischen Ausgestaltungen („species“) dieser Gattung offenbart, so ist ein solcher Anspruch nicht aus-reichend von der Beschreibung gestützt und infolgedessen der Schutz auf die offenbarten spezifischen Ausgestaltungen zu beschränken.


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Tücken bei der AnspruchsformulierungDedication to the public

Keine versteckten Erfindungen

� Ist ein Ausführungsbeispiel so vollständig und für den Fachmann nacharbeitbar in der Beschreibung offenbart, wird jedoch nicht von den Ansprüchen umfasst, so wird dies als verzicht zugunsten der Öffentlichkeit gewertet und auch nicht über die Äquivalenz mitumfasst (Maxwell-Regel).

� Diese Rechtsprechung geht auf die Entscheidung Miller vs. Bridgeport Bass (1992) zurück und soll verhindern, dass ein Patentanmelder sich mit einem engen Anspruch ein Patent erschleicht und dessen Schutzumfang anschließend über die DoE unzulässig erweitert.

� Nach der so genannten „foreseeable bar“ soll der Schutzbereich eines Anspruchs nicht auf Gegenstände erstreckt werden, die vom Patentfachmann („patent drafter“) vernünftigerweise während des Anmeldeprozesses abseh-bar zu erkennen gewesen waren und in die Ansprüche hätten aufgenommen werden können.

� Der Patentinhaber ist angehalten, Ansprüche zu formulieren, die alle vorhersehbaren Ausführungen der Erfindung umfassen, da Fehler in der Anspruchsfassung nicht vom Patentamt geheilt werden.


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AnspruchsvariantenEuropa: reichhaltige Auswahl

Anspruchskategorie Anspruchsfassung

Stoffanspruch Compositions comprising Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI) and a cosmetically acceptable carrier.

Verwendungsanspruch

(Chemie)

Use of Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI) for (making) cosmetic compositions.

Verwendungsanspruch

(Pharmazie)

Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI) as a medicament for influencing the metabolism of hair follicles and the modulation of their vital cycle.

Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI) as a medicament for treating disorders of hair follicles and diseases of hair growth

Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOI) as a medicament for treating skin diseases or disorders mediated by hair follicle metabolism.

Verfahrensanspruch A process for the (cosmetic) treatment of disorders of hair follicles, diseases of hair growth and skin diseases or disorders mediated by hair follicle metabolism, characterised in that at least one Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI) is administered either by oral or topical application to hair or skin.


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AnspruchsvariantenVerwendungs- in Verfahrensansprüche umwandeln

Anspruchskategorie Anspruchsfassung

Stoffanspruch An oral dosage form composition for treating disorders of hair follicles to prevent or inhibit hair loss and/or to promote hair growth and for treating skin diseases associated with disorders of hair follicles and hair growth, said composition comprising an effective amount of an MAOI as pharmacologically active component and at least one pharmaceutically acceptable carrier.

A topical dosage form composition for treating disorders of hair follicles to prevent or inhibit hair loss and/or to promote hair growth and for treating skin diseases associated with disorders of hair follicles and hair growth, said composition comprising an effective amount of an MAOI as pharmacologically active component and at least one pharmaceutically acceptable carrier.

Verwendungsanspruch

(Chemie)

Verwendungsanspruch

(Pharmazie)

Verfahrensanspruch A method for treating disorders of hair follicles to prevent or inhibit hair loss and/or to promote hair growth and for treating skin diseases associated with disorders of hair follicles and hair growth, said method comprising orally or topically administering the composition of Claim 1 to a mammal.


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AnspruchsvariantenEuropa vs. USA

Europa USA

Compositions comprising monoamine oxidaseinhibitors (MAOI) and a cosmetically acceptable carrier.

An oral dosage form composition for treating disorders of hair follicles to prevent or inhibit hair loss and/or to promote hair growth and for treating skin diseases associated with disorders of hair follicles and hair growth, said composition comprising an effective amount of an MAOI as pharmacologically active component and at least one pharmaceutically acceptable carrier.

A topical dosage form composition …

Use of MAOI for making cosmetic compositions. Nicht möglich

MAOI as a medicament for influencing the metabolism of hair follicles and the modulation of their vital cycle

Nicht möglich

A process for the (cosmetic) treatment of disorders of hair follicles, diseases of hair growth and skin diseases or disorders mediated by hair follicle metabolism, characterised in that at least one MAOI is administered either by oral or topical application to hair or skin.

A method for treating disorders of hair follicles to prevent or inhibit hair loss and/or to promote hair growth and for treating skin diseases associated with disorders of hair follicles and hair growth, said method comprising orally or topically administering the composition of Claim 1 to a mammal.


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Inventions are distinct if either of the following can be shown that

(1) the product as claimed can be made by another different process;

(2) the product as claimed can be used in a materially different process of using that product;

(3) the process as claimed can be used to make another and materially different product; or

(4) the process for using the product as claimed can be practiced with another materially different product.

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AnspruchsvariantenRestriction Requirement

MPEP § 806.05 (f, h)

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ObviousnessSupreme Court Entscheidung KSR vs. Teleflex


KSR –

Erosion bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit

� Statt weniger restriktiver Anwendung des Teaching-Suggestion-Motivation-Tests nun 6 harte Prüfungskriterien, die den Test „ergänzen“;

� Weitgehende Freiheit der Prüfer bei der Kombination von Druckschriften, sofern diese sich auch nur annähernd auf das gleiche Technologiefeld beziehen;

� Der Fachmann: wenn er „kann“ dann „wird“ er in der Regel auch.

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ObviousnessGraham Analysis

Lackmustest auf erfinderische Tätigkeit – reloaded nach KSR

� Bis 2006 erfolgte die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit in der sogenannten „Graham“ Analyse, wobei der „Teaching-Suggestion-Motivation“ Test angewendet wurde, der in etwa dem Problem Solution Approach des EPA entsprach.

� Mit der Supreme Court Entscheidung KSR vs. Teleflex wurde die bisherige Rechtsprechung des Federal Circuit korrigiert, wobei die Richter eigentlich gerügt hatten, dass der TSM Test bisher zu hart und zu formalistisch durchgeführt worden sei.

� Im Ergebnis hat dies jedoch dazu geführt, dass Prüfer einer Entgegenhaltung sehr viel mehr entnehmen können/wollen, als bisher, und insbesondere weniger Scheu haben, auch entfernte Dokumente miteinander zu kombinieren, wenn nur ihre Aufgaben in irgendeinerweise ähnlich sind.

� Im Übrigen reicht nunmehr schon eine einzige positiv begründete Feststellung in der Graham Analyse aus, um eine Anmeldung in Summe nahegelegt erscheinen zu lassen.


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ObviousnessDer Prüfer als Faktensammler

Keine rückschauende Betrachtung

Trotz dieser erheblichen Einschränkung bestätigt die Entscheidung noch einmal, dass der Prüfer sich auf das Sammeln von Fakten konzentrieren und

jede rückschauende Betrachtung vermeiden soll:

Examiner acts as fact finders when resolving the Graham inquiries.

Examiners must articulate findings as to the scope and content of the prior art, as necessary, to support obviousness rejection

being made.

In formulating a rejection under 35 USC § 103 the examiner should focus on the state of the art and not impermissible

hindsight, e.g. applicant‘s disclosure


KSR 04 1350 (30.04.2007) at 1396

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ObviousnessGründe für ein Naheliegen der Erfindung (I)

Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results

Findings to support obviousness:

� A finding that the prior art included each element claimed although not necessarily in a single reference;

� A finding that one of ordinary skill in the art could have combined the elements as claimed by known methods and that in combination, each element merely would have performed the same function as it did separately; and

� A finding that one of ordninary skill in the art would have recognized that the results of the combination were predictable.

Zusammenfassung:

Alle beanspruchten Merkmale sind aus dem Stand der Technik bekannt und ein Durchschnittsfachmann hätte diese Merkmale in bekannter Weise miteinander kombinieren können, ohne dazu ihre Wirkweise zu verändern, wobei diese Kombination von Merkmalen zum maßgeblichen Zeitpunkt zu vorhersehbaren Ergebnissen geführt hätte.


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ObviousnessAlternative Lösungen

When a patent claims a structure already known in the prior art that is altered by the mere substitution of one

element for another known in the field, the combination must do more than yield a predictable result.


KSR 04 1350 (30.04.2007) at 1335

US vs. Adams 383 US 39, 50-51 (1966)

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ObviousnessGründe für ein Naheliegen der Erfindung (II)

Simple substitution of one known, equivalent element for another to obtain predictable results


� A finding that the prior art contained a device which differed from the claimed device by the substitution of some components with other components;

� A finding that the substiututed components and their functions were known in the art; and

� A finding that one of ordinary skill in the art could have substituted one known element for another and the resuklts of the substitution would have been predictable.

Zusammenfassung:

Für den Durchschnittsfachmann war es vorhersehbar, dass der Austausch des einen bekannten Elements gegen ein anderes ebenfalls bekanntes Element zu den gleichen Ergebnissen führt, weil er das Austauschelement zum maßgeblichen Zeitpunkt als gleichwirken erkannt hatte.


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ObviousnessVerbesserung des Stands der Technik

If a technique has been used to improve one device, and a person of ordinary skill in the art would recognize that it would improve similar devices in the same way, using the technique is obvious unless ist actual application is

beyond his skill.

A court must ask whether the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to

their established functions.


KSR 04 1350 (30.04.2007) at 1396

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ObviousnessGründe für ein Naheliegen der Erfindung (III)

Use of known technique to improve similar devices in the same way


� A finding that the prior art contained a „base“ device upon which the claimed invention is an improvement;

� A finding that the prior art contained a „comparable“ device that was improved in the same way as the claimed invention; and

� A finding that one of ordinary skill could have applied the known „improvement“ technique in the same way to the base device and the results would have been predictable.

Zusammenfassung:

Bezogen auf die entsprechende Vorrichtung, die es zu verbessern gilt, gehörte die angewendete Verbesserungstechnologie zu den üblichen Vorgehensweisen und fiel in das allgemeine Fachwissen des Durchschnittsfachmanns.

Diese Betrachtung lässt sich auf andere Verbesserungserfindungen sinngemäß anwenden.


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ObviousnessAnwendung bekannter Technologien

The claimed subject matter may involve the mere application of a known technique to a piece of prior art

ready for the improvement.


KSR 04 1350 (30.04.2007) at 1396

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ObviousnessGründe für ein Naheliegen der Erfindung (IV)

Applying a known techniqu to a known device (method, product) ready for improvement to yield predictable results


� A finding that the prior art contained a „base“ device;

� A finding that the prior art contained a known technique that is applicable to the base device; and

� A findung that one of ordinary skill in the art would gave recognized that applying the known technique would have yielded predictable results.

Zusammenfassung:

Bezogen auf die entsprechende Vorrichtung, die es zu verbessern gilt, gehörte die angewendete Verbesserungstechnologie zu den üblichen Vorgehensweisen und fiel in das allgemeine Fachwissen des Durchschnittsfachmanns (also sinngemäß wie bei (III).

Diese Betrachtung lässt sich auf andere Verbesserungserfindungen sinngemäß anwenden.


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ObviousnessCould-Would Approach im US Stil

When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified,

predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options with his technical

grasp.

If this leads to the anticipated success, it is likely that the product is not of innovation but of ordinary skill and

common sense.


KSR 04 1350 (30.04.2007) at 1397

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ObviousnessGründe für ein Naheliegen der Erfindung (V)

Obvious to try: Choosing from a finite number of predictable solutions


� A finding that there has been a recognized problem or need in the art including a design need or market pressure to solve a problem;

� A finding that there has been a finite number of identified predictable potential solutions;

� A finding that one of ordinary skill in the art could have pursued the known potential options with a reasonable expectation of success.

Zusammenfassung:

Gibt es für eine konkrete Aufgabe nur eine begrenzte Anzahl von Lösungsmöglichkeiten, so ist davon auszugehen, dass der Durchschnittsfachmann diese auch ausprobieren wird. Führt eine davon schließlich zum Erfolg, stellt dies ein zu erwartendes Ergebnis und keine Erfindung dar.


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ObviousnessÜbertragung von Technologien

When a work is available in one field of endeavor, design incentives and other market forces can prompt

variations of it, either in the same field of a different one.

If a person of ordinary skill can implement a predictable variation, § 103 likely bars its patentability.


KSR 04 1350 (30.04.2007) at 1396

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ObviousnessGründe für ein Naheliegen der Erfindung (VI)

Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations would have been predictable to one of ordinary skill in the art


� A finding that the scope and content of prior art, whether in the same or different field of endeavor, included a similar or analogous device;

� A finding that there were design incentives or market forces which would have prompted adaptation of the known device;

� A finding that the differences between the claimed invention and the prior art were encompassed in known variations or in a principle known in the prior art; and

� A finding that one of ordinary skill in the art, in view of the design incentive or market forces, could have implemented the claimed variation of the prior art, and the claimed variation would have been predictable.

Zusammenfassung:

Grundsätzlich ist damit die Übertragung jeder Technologie von einem Gebiet auf ein anderes – und seien sie noch so verschieden – naheliegend, weil machbar.


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Examiner Ninjahttps://examiner.ninja/


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Doctrine of EquivalenceSchutz jenseits des Wortlauts des Anspruchs

Should an element in a claimed combination (apparatus, composition, or

method) be replaced in the accused subject matter by a component upon

which the wording of the claim element does not literally read, infringement may

nevertheless be found in the difference between the claim element and the

accused substitution is insubstantial?


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Doctrine of EquivalenceUSPTO: Graver vs. Linde

In determining whether an accused device or composition infringes a valid patent, resort must be had in the first instance to the words of the claim. If accused matter falls clearly within the claim, infringement is made out and

that is the end of it.

But courts have also recognized that to permit imitation of a patented invention ehich does not copy every literal detail would be to convert the

protection of the patent into a hollow and useless thing.

Such limitation would leave room for – indeed encourage – the unscruopulous copyist to make unimportant and insubstantial changes and

substitutions in the patent which, though adding nothing, would be enough to take the copied matter outside of the claim, and hence outside of the

reach of law.


Graver Tank vs. Linde Air Products, 339 US 605 (1950)

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Doctrine of EquivalenceUSPTO: Warner-Jenkinson vs. Hilton Davis

Worum ging es?

� Der Farbenhersteller Warner-Jenkinson hatte ein Verfahren zur Aufreinigung von Farbstoffen entwickelt und zum Patent angemeldet, dessen zentrales Kennzeichen eine Ultrafiltration vor.

� Im Rahmen des Prüfungsverfahrens musste er sich von einem Stand der Technik absetzen, der eine Ultrafiltration oberhalb eines pH-Wertes von 9 vorsah. Dazu führte er das Merkmal „pH-Wert 6,0 bis 9,0“ ein. Dabei war die Einführung einer unteren Grenze überflüssig und durch den Stand der Technik nicht motiviert.

� Der Wettbewerber Hilton-Davis nutzte ein völlig gleiches Verfahren, das er jedoch bei einem pH-Wert von 5 durchführte.

� Warner-Jenkinson verklagte daraufhin Hilton-Davis im Jahre 1997 wegen Patentverletzung unter der „Doctrine of Equivalence“.

� Hilton-Davis wies die Ansprüche mit der Begründung zurück, da der Kongress Änderungen zum Patentstatut beschlossen hätte und die DoE daher nicht mehr in Kraft sei.

� Der Federal Circuit bestätigte die Auffassung der Vorinstanzen, dass die DoEsehr wohl in Kraft sei, da der Kongress bei seinen Gesetzesänderungen dies hätte klar machen müssen (Warner-Jenkinson vs. Hilton-Davis 520 US 17 (1977).

Dies hätte das Ende der Geschichte sein können, war es aber nicht …


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Doctrine of EquivalenceProsecution History Estoppel – eine Rechtsfrage!

… it has long been settled that rcourse may not be had tothat doctrine (of equivalence) to recapture claims whichthe patentee has surrendered by amendment.


Exhibit Supply co. Vs. Ace products Corp. 315 US 126, 136-137 (1942)

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Doctrine of EquivalencePSE und freiwillige Anspruchsänderungen

Vorlagefragen des Federal Circuit in Sachen Festo vs. SKK

� Does ANY narrowing claim amendment undertaken to comply with a requirement of the patent law with respect to patentability of the claims (“for a substantial reason related to the patentability of the claim”) trigger a prosecution history estoppel, including those to comply with amendments under 35 USC 112?

� Is it irrelevant whether such an amendment was undertaken as a response to a USPTO office action or was made voluntarily?

� If no reason for the amendment is ascertainable, is the presumption that the amendment to the claim was made for a substantial reason related to its patentability rebuttable?

En-banc decision of the Supreme Court (2002)

� Any equivalent to a claim element lying within the scope of coverage surrendered by a narrowing amendment is thereby abandoned and cannot thereafter be asserted by the patent owner

� However, this is considered to be a presumption that might be rebutted by arguments presented by the patent owner


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Doctrine of EquivalenceUSPTO: Festo vs. SKK

There are some cases, however, where the amendment cannot reasonably be viewed as surrendering a particular equivalent. The equivalent may have been unforeseeable at the time of the application; the rationale underlying

the amendment may hear no more than a tangential relation to the equivalent in question, or there may be some other reason suggesting that

the patentee could not reasonably be expected to have described the insubstantial substitute in question.

The patentee must show that at time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would

have literally encompassed the alleged equivalent.


Festo Corp. Vs. Shoketsu Kinzoku Kabushikli Co, 555 US 722 (2002)

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CLAIM DRAFTING

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CLAIM BIG!

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