專利說明書撰寫與答辯 - gainia.com · 為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。 • 必須為說明書與圖示所支持。 – (tw專利法第26條)申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請

-1- 2011/7/26 車慧中博士，專利說明書撰寫與答辯，工研院

專利說明書撰寫與答辯

車慧中博士

冠亞智財股份有限公司

[email protected]

2011/7/26 車慧中博士，專利說明書撰寫與答辯，工研院-2-

主講人車慧中博士簡歷

冠亞智財股份有限公司技術長兼副總經理

工信聯合(北京)知識產權諮詢公司技術副總資歷：

• 入選Who’s Who 2011• 入選2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century• 斐陶斐榮譽學會榮譽會員

• 中國機械工程學會/中華萃思學會/中華系統性創新學會永久會員

• Member, American Chemical Society• 國家研究院奈米元件實驗室研發成果權益委員會權益委員

• (中國)中國知識產權研究會個人高級會員

• (中國)工業和信息化部人才交流中心顧問

• (中國)中國知識產權國際交流與合作網專家

• Reviewer of IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering經歷：

• 中華大學科技管理系/元智大學機械工程系兼任助理教授

• 經濟部智慧財產局智慧財產權服務團助理教授

• 工研院技術移轉中心專案經理、專利工程師


大綱

• 1. 中華民國/美國/大陸的專利說明書結構

• 2. 專利審查基準的國際趨勢及變化

• 3. 中華民國/美國/大陸的專利申請程序

• 4. 中華民國/美國/大陸的答辯案例解析


1. 中華民國/美國/大陸的專利說明書結構


專利

• 為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。

– 保護申請人的權利

– 保障產業與社會大眾知的權利

• 專利為屬地主義

• 專利種類(各國規定不一樣)– 發明(TW) 發明(CN) 特許(JP)

Utility(US)– 新型(TW) 實用新型(CN) 實用新案(JP) Utility(US)– 新式樣(TW) 外觀(CN) 意匠(JP)

Design(US)• 申請後經主管機關審查公告後始具有權利

– TW: 發明、新式樣：實體審查(專利三要件) 審查時間長

• 產業利用性、新穎性、進步性

– TW: 新型：形式審查審查時間短

• 發明自申請日(優先權日)起18個月早期公開(TW、CN、JP、US、EP)– 早期公開案並不具有專利權


發明、新型、新式樣

• 發明

– 利用自然法則所產生的技術思想，表現在物(包含材料)或方法或物

的用途上。

• 新型

– 利用自然法則所產生的技術思想，表現在物品之形狀、構造或裝置

上有所創新，並能產生某一新作用或增進功效。

– 若屬技術方法，不得申請新型專利保護。

• 新式樣專利

– 利用物品之形狀、花紋、色彩或其結合，提昇物品之質感、親和

性、高價值感之視覺效果表達，以增進商品競爭力及使用上視覺之

舒適性。


專利的權利

• 中華民國專利法第56條– 物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而

製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之

權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同

意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口

該方法直接製成物品之權。

• 35 U.S.C. 154– Every patent shall contain a short title of the invention and a grant

to the patentee, his heirs or assigns, ofthe right to exclude others from making, using, offering for sale, or sellingthe invention throughout the United States orimportingthe invention into the United States, and, if the invention is a process, ofthe right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importinginto the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.


法定不予專利的項目-1• (專利法第24條)• 動、植物新品種

– 牽涉道德問題

• 生產動、植物之主要生物學方法。

– (微生物學之生產方法，不在此限。)• 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。

– 顧及大眾福祉

• 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。


法定不予專利的項目-2• 自然法則本身

– 能量不滅定律、萬有引力定律、伯努利定律、PV=nRT........。– 若將自然法則付諸實際利用，以解決產業問題，並記載其付諸實際

利用時之技術特徵，則可申請專利。

• 數學方法

– 若將數學方法付諸實際利用，以解決產業問題，並記載其付諸實際


• 單純的電腦程式

– 若將電腦程式付諸實際利用，以解決產業問題，並記載其付諸實際


• 必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動始能執行之規則、方法或計

畫。

– 魔術、猜謎方法

– 但是，商業方法屬於可以申請專利的項目(應與資訊系統結合)• 行政/管理/採購方法


法定不予專利的項目-3• 遊戲或運動之規則

– 但遊戲機具、運動器材具有技術性，而符合發明之定義

• 運動器材是火網交織的專利戰區：Golf, Tennis, .......• 個人技能

– 指叉球投球法，純粹依個人之天分及技巧熟練程度方能達成之技

能，亦非一般人可由其技術揭露而重覆實施者，非屬發明之類型。

• 單純之發現

– 發現，主要指自然界中固有的物、現象及法則等之科學發現。

– 惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形態或其他物理化學性

質與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符

合發明之定義。

• 單純之資訊(文字)揭示、單純之美術創作。

– 屬於「著作權」或「商標」的範疇


特殊主體

• 商業方法

– 建構在資訊系統/通信系統的商業方法可以申請專利

– 中國大陸不允許申請商業方法專利

• 發現基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該基

因或微生物本身均符合發明之定義。


發明說明書格式

• 申請案號：

• 申請日： ※I P C 分類：

• 一、發明名稱：（中文/英文）

• 二、中文發明摘要：

• 三、英文發明摘要：

• 四、指定代表圖：

– (一)本案指定代表圖為：

– (二)本代表圖之元件符號簡單說明：

• 五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：


發明說明書格式

• 六、發明說明：

– 【發明所屬之技術領域】

– 【先前技術】

– 【發明內容】

– 【實施方式】

– 【圖式簡單說明】

– 【主要元件符號說明】

• 七、申請專利範圍：

• 八、圖式：


國際專利分類碼 IPC• International Patent Classifications• 1971年由Strasburg國際專利協定所制定。便於專利資料的整理、查索

及管理等運用。

• 目前採用IPC之國家已超過五十個國家。• 考慮技術的發展，分類表定期進行修訂。

• 第八版(2006.1.1)共分八個部 (Section)，以英文大寫字母 A～H為代號，部下再分類 (Class)，由部的符號加上兩個阿拉伯數字組合而成。

– A：生活必需品

– B：處理操作；運送

– C：化學；冶金– D：紡織；造紙

– E：固定構造物

– F：機械工程；照明；加熱；武器；爆破

– G：物理學– H：電學


• 五階階層結構，各階層具從屬關係

IPC架構

部

(Section)

部

(Section)類

(Class)

類

(Class)次類

(Subclass)

次類

(Subclass)目

(group)

目

(group)次目

(subgroup)

次目

(subgroup)

H 01 L 021 / 70

製造半導體裝置或元件之方法或設備

半導體裝置

積體電路裝置或其部件之製造

基本電氣元件

電學


• 五階階層結構，各階層具從屬關係

IPC架構

部

(Section)

部

(Section)類

(Class)

類

(Class)次類

(Subclass)

次類

(Subclass)目

(group)

目

(group)次目

(subgroup)

次目

(subgroup)

A 63 B 053 / 04

高爾夫球桿

運動器械

桿頭

運動

人類生活需要


IPC 五階架構

• B64C 25/30– 部 B 作業；運輸

– 類 B64 飛行器；飛行；宇宙航行

– 次類 B64C 飛機；直升飛機

– 主目 B64C 25/00 起落裝置

– 一點次目 25/02 ‧起落架

– 二點次目 25/08 ‧‧非固定的，例可拋棄

– 三點次目 25/10 ‧‧‧可收放的，可折疊的

– 四點次目 25/18 ‧‧‧‧操作機構

– 五點次目 25/26 ‧‧‧‧‧控制或鎖定系統

– 六點次目 25/30 ‧‧‧‧‧‧應急動作的

• B64C 25/30：飛機或直昇機之起落裝置用的一種非固定式的可收放折疊

的起落架之緊急動作控制操作/鎖定機構。


Claim• 兼具「法律」與「技術」雙重特性。

• 專利說明書中最關鍵的部份。

• 係一專利所涵蓋權利範圍界定依據。

• 發明的最大權利。

– (TW專利法第56條)發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍

為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。

• 必須為說明書與圖示所支持。

– (TW專利法第26條)申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請

求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。


內部證據與外部證據

• 用於解釋申請專利範圍

– 若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。

– 若外部證據與內部證據之解釋有衝突者，優先採用內部證據。

• 內部證據

– claim文字本身(查字典)– 說明書內容與圖示

– 申請歷史檔案

• 自申請專利至維護專利權過程中，申請時原說明書以外之文件

檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正檔、更正

檔、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。

• 外部證據

– 發明人或創作人之其他論文著作與專利

– 相關前案(如追加案(CA/CIP)之母案、主張優先權之前案等)– 專家證人之見解

– 權威著作、專業辭典、工具書、教科書


Claim• 專利申請範圍包括『獨立項』與『附屬項』，無論是獨立項或附屬項每

一項均為一單一完整句子，句號只能於最後面出現，而於該項中間可以

使用逗號、冒號或分號等做必要的分隔。

• 獨立項(Independent claim)係單獨存在的文字敘述，並不依附於任何權

利請求項，獨立項須載明申請專利之標的、構成及實施之必要技術內容

與特點。

• 獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵(專利法施行細則

第18條)• 申請專利範圍第 1 項一定是一獨立項，且當每一獨立項之構成要件或條

件愈多時，其所受之限制就愈多，故相應之權利範圍就愈小。

• 一件專利可以有多個獨立項

– (專利法第32條)二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一

申請案中提出申請。

– (施行細則第18條)發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨

立項表示。


獨立項(TW360550)• 1. 一種高爾夫球桿頭,係具有擊球面部分與擊球面背面部分的球桿頭,擊

球面部分係採用比重在5以下的低比重金屬,而擊球面背面部分則採用該

低比重金屬與比重在7以上的高比重金屬預先冶金地熔接而成的護面金

屬材料,同時,該低比重金屬與該護面金屬材料的低比重金屬利用熔接而

互相接合成一體化,形成球桿頭。

• 2.一種高爾夫球桿頭,係在具有擊球面與擊球面背面的球桿頭,擊球面部分

係採用比重在5以下的低比重金屬,而擊球面背面部則採行其中一部份使

用由與該擊球面部相同的低比重金屬及比重在7以上的高比重金屬施行

預先冶金的熔接而成的護面金屬材料,在該背面靠外面部位處則配置該高

比重金屬,同時,該擊球面之低比重金屬與背面複合材料之低比重金屬,則依接合而形成一體化之球桿頭者。


獨立項(US ‘410)• 1. A drylaid nonwoven material comprising bicomponent fibres each

fibre comprising:– A) a high melting polyolefin component; and– B) a low melting polyolefin component

• 1) having a melting point at least 4 DEG C. lower than the melting point of said high melting polyolefin component,

• 2) constituting at least a part of the surface of said bicomponent fibre, and

• 3) comprising a non-grafted polyolefin component and a grafted polyolefin component

– a) wherein said grafted polyolefin component has been grafted with an unsaturated dicarboxylic acid or an anhydride thereof.


獨立項(US ‘410)• 12.A method for producing a drylaid nonwoven material,

comprising forming a fibrous web using dry lay nonwoven equipment, the web comprisingbicomponent fibres each fibre comprising:– A) a high melting polyolefin component; and– B) a low melting polyolefin component


• 2) constituting at least a part of the surface of said biocomponent fibre, and


• a) wherein said grafted polyolefin component has been grafted with an unsaturated dicarboxylic acid or an anhydride thereof,


附屬項

• 每一附屬項必須依附於先前之請求項(可以是獨立項或是附屬項)。• 典型的結構為

– 如申請專利範圍第x項所述之XXX，其中.....– The XXX according to claim 1, wherein …– The XXX of claim 1, wherein …

• 附屬項用於進一步增加更詳盡的限制條件至其所依附之請求項

• 附屬項應敘明所依附之「項號」、「申請標的」及所依附請求項外之技

術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。

– 附屬項權利限制條件，為含有其所依附之請求項(獨立項或附屬項)的全部內容在內，故權利範疇較所依附之項目小。

• Claim的限制條件愈多，權利範圍愈窄

• 附屬項所依附的項數可以多於一項，此種附屬項稱為多項附屬項，多項

附屬項中對所依附之各項須以「或」來連接。


附屬項

• 附屬項(TW360550)– 4.如申請專利範圍第1項所述高爾夫球桿頭,其中該擊球面與該護面

金屬材料係在利用熔接而接合成一體化後,更進一步,施行切削‧研磨

加工,而形成球桿頭者。

– 5.如申請專利範圍第2項所述高爾夫球桿頭,其中該擊球面與背面之

間,係形成有空間者。

• 多項附屬項(TW360550)– 3.如申請專利範圍第1或2項所述高爾夫球桿頭,其中,該護面金屬材料

係由預先冶金接合不同種類金屬而製造成板狀複合材料,然後再依照

預定大小進行切割‧衝切,而該擊球面與該護面金屬材料係利用熔接

而接合成一體化者。


附屬項

• 附屬項(US ‘140)– 2. A drylaid nonwoven material according to claim 1 wherein the

grafted polyolefin component ........– 13. A method according to claim 12, wherein the fibrous web

further comprises........

• 多項附屬項

– 4. A drylaid nonwoven material according to claim 1, 2 or 3, wherein the grafted polyolefin component ........


Claim之結構

• 典型的claim結構為

Preamble ＋ Transition＋body of claim前言過渡片語主體

• 前言：為該專利標的之說明

– 侵權賠償的計價基礎

• 過渡片語：標的與主體之關係

• 主體：

– 主體為該專利標的為達到預期功效所運用之必要元件(必要之技術手

段)– 主體必須包含

• 必要之元件 (製程)• 元件與元件間的連結關係 (製程與製程間的連結關係)• (各元件所發揮的功能非必要)


Transition• comprise/comprising/including

– 至少包含/主要包括

– 開放式，權利範圍包含以下所述元件(a,b,c)，但不排除其他元件(d)包含其中

• consisting/consist of/consisting of– 組成元素為/係由下列所構成

– 閉鎖式，權利範圍僅包含列舉的元件，增加/減少一個必要元件便可

迴避掉權利涵蓋範圍，

• consisting essentially of– (主要組成元素為…)– 介於開放式及閉鎖式之間，係指在一群指明的項目內，只能加入一

些次要項目


Claim之結構(US ‘541)• 1. A bicomponent fiber comprising a core of a polyester or polyamide

and a sheath of grafted linear ethylene polymer having succinic acid or succinic anhydride groups grafted thereon, said sheath covering or encapsulating said core.

• Preamble– A bicomponent fiber

• Transition– comprising

• Body– a core of a polyester or polyamide and a sheath of grafted linear

ethylene polymer having succinic acid or succinic anhydride groups grafted thereon, said sheath covering or encapsulating said core.


Claim之結構(US ‘410)• A drylaid nonwoven material comprising bicomponent fibres each

fibre comprising:– A) a high melting polyolefin component; and– B) a low melting polyolefin component


• 2) constituting at least a part of the surface of said bicomponent fibre, and


– a) wherein said grafted polyolefin component has been grafted with an unsaturated dicarboxylic acid or an anhydride thereof.

Preamble

Transition

Body


Claim之撰寫句法

• 組合式(Combination type) <-美式preferred– 單句式

– 次段式

• 吉普生式(Jepson type)或稱為二段式 <-歐盟、大陸、德國規定

• Means + function• Markush type• Product by process

• 添加機能子句式


單句式

• 不分段落。

• 大部分僅以逗號區別不同元件，也有用分號區別不同元件。

• 沒有字母或數字

• (TW260297)– 一種高爾夫球桿頭，主要包括一頂面具有桿連接部的桿頭本體以及

打擊面板，該不鏽鋼桿頭本體前端形成固定區間，打擊面板對應組

設於該固定區間熔接固結一體，該打擊面板則係一鈦合金板周邊爆

炸熔接一與桿頭本體同材質之端邊所構成之板體，藉此，使打擊面

板藉其端邊與桿頭本體同材質熔接固結。

• 1.A bicomponent fiber comprising a core of a polyester or polyamide and a sheath of grafted linear ethylene polymer having succinic acid or succinic anhydride groups grafted thereon, said sheath covering or encapsulating said core.


次段式(subparagraph form)• 在過渡片語(Transition)之後加一冒號，然後換行撰寫組成元件，每一元

件都新起一行撰寫。

– 元件與元件之間通常用分號區隔

– 每一行首可以加上段落標號 (a), (b), (c) 或 (1), (2), (3)– 倒數第二個元件段落尾通常加上「以及」

• 一種手搖鼓，包括：

– 一本體，空心扁圓柱狀，具有兩開口；

– 二個薄膜鼓面，各薄膜鼓面分別張佈在該本體之各開口；

– 一桿體，從該本體的一側邊垂直延伸；

– 二柔軟線材；以及

– 二個槌體，各槌體經由各柔軟線材連接至該本體的直徑兩端的側

面。


次段式(subparagraph form)• 一種高爾夫球鐵桿頭之製造方法，包括：

– (1) 二片式蠟模各別成型作業，係於第一模具及第二模具中分別注入

蠟模，使其開模後分別形成二片式蠟模；

– (2) 蠟模黏結作業，係將二片式蠟模進行黏結作業，而將二片各別獨

立的蠟模黏結成一體；

– (3)浸漿製成砂殼模作業，在二片式蠟模黏結一體之表面浸漿使之形

成砂殼模，隨後將蠟模熱溶倒出，而在砂殼模中形成凸部，且於砂

殼模一側形成澆鑄口；以及

– (4)砂殼模製造鐵桿頭作業，是將熱溶的金屬液注入砂殼模中，等到

金屬液硬固後，將砂殼模擊破，而取出一體成型無接縫之鐵桿頭結

構。


吉普生式(Jepson Type)• Jepson type

…the improvement comprising……characterized in…...其特徵在於

...其改良在於

• 前言部份描述相關之習知技術或限制條件

• 主體部份為該創作或發明之特點或改良的特徵

• 一種手搖鼓，包括一空心扁圓柱狀的本體，該本體兩埠分別張佈一層薄

膜鼓面，從本體的一側邊垂直延伸一桿體；其特徵為：

– 在相距一直徑兩端的本體兩側面上分別經由一柔軟線材連接一槌體

者。


Means + function• Means for…

– (35 USC112)claim中的元件，可以用一裝置或步驟藉以執行一個特

定功能的方式來表達，而無須詳加說明某一結構或物質。

– 例如：橡皮擦＝一種清除裝置，藉由摩擦方式移除紙面石墨顆粒

• 若說明書中沒有具體之構成要件對應，Mean + function 之claim通常會

被以範圍不明確而被核駁。

– 例如：一種裝置，係以風力帶動齒輪及凸輪之振盪裝置。

• 鑑定實務上， Mean + function 之claim為界定其有效之權利範圍，得參

照專利說明書與圖式之說明及實施例。

– 依鑑定理論之「逆均等」原則，反而使權利範圍限制得很小。

• 近年來，Means + function主要應用於軟體、控制電路與電腦系統專

利。


Normally closed automatic reflux valve

• 1. a valve device comprising:– a first body element having an input

opening therethrough;– a second body element which

complements said first body element and having an outlet opening therefrom;

– a resilient valve disc mountable between said first and second body elements;

– First means with one body element for supporting the disc at the center thereof;

– Means with the other body element for holding said disc firmly against said first means in such a manner that said disc is restrained from sideways movement; and

– Means adjacent said valve disc for engagement by a syringe to open said normally closed disc to permit injection and aspiration of fluids through the device.


A computer-implemented system for selecting a portfolio of company stocks for a client which is predicted to have future performance that achieves a predesired financial outcome, the system comprising:

(a)means for calculating a score for a plurality of companies whose stock may be potentially selected to be in the portfolio by using the equation:

wherein xiare company indicators which include industry normalized patent indicators, .alpha.iare weighting coefficients for the respective company indicators, at least one of the weighting coefficients being non-zero, the weighting coefficients being selected so that companies which receive a high score are predicted to contribute to achieving the predesired financial outcome, and ßiare weighting exponents, and that companies which receive a low score are predicted to not contribute to achieving the predesired financial outcome, each company being assigned to a predefined industry;

(b)means for ranking the calculated scores from highest to lowest and generating recommendations of which company stock to purchase for the portfolio based upon the ranking; and

(c)means for displaying the recommendations on a summary report for review by the client or the client's financial manager, or means for buying amounts of company stock for the portfolio in accordance with the recommendations, or means for selling amounts of company stock from the portfolio in accordance with the recommendations.

電腦系統

Means + function


Markush type• 馬庫西式權利請求項(Markush type claim)

– 一種Y…selected from the group consisting of…Y1, Y2, Y3, ……and YN.

• 一般用於化學類

– Y之特定成份在於由相關的族群(Y1, Y2, Y3, …..YN)內中所選擇

• 如申請專利範圍第1項之半導體裝置，其中該導體所具有的導電阻障層

包含有一選自於由鈦(Ti)、鉭(Ta)、鋯(Zr)與鎢(W)所構成之群組的元素,而且該導體包含有一選自於由銅(Cu)、鋁(Al)與錫(Sn)所構成之群組當作

主要成分用的元素。 (I236709)


Markush type• A device selected from the group consisting of back light units of liquid

crystal displays, lights, copying machines, projector system displays, facsimiles and electronic blackboards in which the light reflective sheet .....

• 一種具有液晶顯示幕之數位電子設備，係選自於液晶顯示器、影印機、

投影顯示設備、傳真機、辦公室多工事務機、高畫質液晶電視(HDTV)、車用液晶電視、可攜式電腦(Portable computer)、桌上型電腦(Desktop Computer)、數位多媒體廣播裝置(DMB)、電子遊樂器、電子儲存顯示

媒體，及行動通訊傳輸設備所組成群組之任一裝置，其中該液晶顯示幕

係使用一種光反射單元(Reflecting unit)，---------------。


Product by process• 一種自動拖把之膠綿，係將發泡材料注入於一模具之模穴內，發泡成型

而成，其中：

– 該模具係一長形體，內部中空形成模穴，模具之端係為模穴之開

口，模穴之橫斷面具有一呈預定幾何形狀之大徑部以及一連接於該

大徑部呈推拔狀之小徑部，該大徑部與大徑部之連接部位具有最小

寬度；

– 發泡材料於模穴內發泡成型後，將該成型之發泡材料沿著該模具之

軸向自模穴內抽離，復將該成型之發泡材料之端廢料切除，即得預

定長度之膠綿。


Product by process• (US6884823)An article comprising:

– a molded microcellular polymeric article formed by urging a flowable material into a molding chamber and allowing the microcellular article to form therein having a shape essentially identical to that of the molding chamber, including at least oneportion having a cross-sectional dimension of no more than about 0.125 inch.


添加機能子句式

1. 一種手搖鼓，包括一空心扁圓柱狀的本體，該本體兩埠分別張佈一層薄

膜鼓面，從本體的一側邊垂直延伸一桿體；以及在相距一直徑兩端的本

體兩側面上分別經由一柔軟線材連接一槌體者；藉由人手握持桿體左右

轉動，可以使兩槌體分別敲擊張佈在本體兩端的鼓面而發出叮咚聲音。

功能性敘述一旦寫入claim，亦成為必要之限制條件。

加入功能性敘述








大陸發明與實用新型的標準不同

• 中國專利法第二十二條

– 授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用

性。

– 新穎性

• 該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個

人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政

部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或

者公告的專利檔中。

– 創造性

• 與現有技術相比，

– 該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，

– 該實用新型具有實質性特點和進步。

– 實用性

• 該發明或者實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效

果。



正泰 vs. 施耐德

• 正泰：中國民企十強的溫州企業。

• 施耐德：法國著名的電力與控制公司。

• 2006年7月，正泰以天津施耐德生產的斷路器產品侵犯其97248479.5號實用新型專利權為由，將其訴至溫州市中級人民法院，要求天津施耐德

停止侵權，賠償損失50萬元。

• 正泰起訴後，施耐德隨即向國家知識產權局專利復審委員會就該實用新

型專利權提出「專利無效」的宣告請求。

– 國家知識產權局專利復審委員會判定正泰的專利有效，駁回天津施

耐德提出的「專利無效」請求。天津施耐德不符再上訴

– 2009/3/26，北京市高級人民法院作出維持正泰專利有效的判決。

• 2007年2月，正泰以被告經審計確定的歷年銷售額推算天津施耐德獲得

的利潤為依據，變更訴訟請求，將索賠數額增加至3.35億元。

– 侵權賠償之計算依據：權利人所受損失、侵權方不當獲益


正泰 vs. 施耐德

• 2007年9月，溫州市中級人民法院一審判施耐德敗訴，須支付3.35億元

的賠償，並被勒令停產侵權產品。

• 施耐德就侵權的認定、賠償金額的判定等爭議向浙江省高院提出上訴。

• 2007/11/12，浙江省高院立案，先後三次開庭進行了庭前證據交換和質

證並主持調解。

• 2009/4/15，浙江省高院宣佈，正泰與施耐德就專利侵權糾紛案達成庭

外和解，施奈德向正泰支付補償金1.5億餘元。此外，正泰與施耐德還達

成一系列全球和解協定。

– 天津施耐德在調解書生效15天內向正泰集團支付補償金人民幣1.5億元；如天津施耐德未能按期和足額付款，正泰集團有權申請執行浙

江省溫州市中級人民法院的一審判決(3.35億元)。

• 不可小看實用新型專利，實用新型專利是很厲害的專利訴訟武器。


實體審查之專利要件

• 產業應用性

– 具有再現性

• (專利法第26條)發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術

領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

• 新穎性(單一證據)– 申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知

悉者，不得取得發明專利(專22.I)。– 申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新

型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發

明專利(專23)。• 進步性(允許多個證據組合)

– 申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前

之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利(專22.IV)


專利要件-新穎性

• 申請專利範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新

穎性。

• 新穎性之審查原則

– claim逐項審查

– 單一先前技術比對

先前技術

申請之發明A+B+C

申請之發明A+B+C

申請日

不具新穎性核駁


專利要件-進步性

• 雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明所屬

技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該

發明不具進步性。

• 輕易完成與顯而易知

– 輕易完成：該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份

引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該

先前技術以「轉用」、「置換」、「改變」或「組合」等方式完成

申請專利之發明者。

– 顯而易知：指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為

基礎，經「邏輯分析」、「推理」或「試驗」即能預期申請專利之

發明者。

– 顯而易知與能輕易完成為同一概念。


專利要件-進步性

先前技術A

申請之發明ABC

先前技術C

先前技術B 不具進步性核駁

相同技術領域

申請日


新型專利形式審查要件

• 是否屬物品之形狀、構造或裝置

• 是否有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

• 說明書是否載明新型名稱、摘要、新型說明及申請專利範圍

• 新型說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式是否違反細則規定

• 是否違反單一性

• 說明書及圖式是否揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者

• 各國新型專利的形式審查要件、嚴謹度並不完全相同


不予新式樣的申請

• (1)純功能性設計之物品造形

• (2)純藝術創作或美術工藝品

• (3)積體電路電路布局及電子電路布局

• (4)物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

• (5)物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章

者。


2. 專利審查基準的國際趨勢及變化


專利審查

• 核駁率提高

• 審查時間變長

– 雖然專利局很想努力縮短審查時間

• 進步性審查趨向嚴格

– 申請的發明為所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證

文件中揭露者，並參酌申請時的通常知識，而通過「轉用」、「置

換」、「改變」或「組合」等方式完成申請專利之發明者。

• 單一性審查趨向嚴格

– 每一件申請案僅能包括一項發明

– 選組要求、分案要求，日趨增多

• 對claim的文字使用趨向嚴格

– 模糊、上位的字詞很容易被核駁

• 對於【充分公開】的要求變嚴格


殺手級專利!!!• 騰迅集團知識產權部總監王活濤

• 全面撒網申請專利

– 只有申請了一大堆專利，才有可能產生高品質的殺手級專利。

– 在申請專利之初，一般都很難預料到該技術的未來作用有多大。

– 在專利授權或談判中，一般都是把所有相關專利一籃子協議談判。

– 申請專利之目的不僅僅是保護技術或產品，更重要的是壟斷市場，

申請所有的可能方案以堵死對手可能繞過的所有道路。

– 定期檢視已提交的專利申請案，針對有缺陷的專利，主動提出修改

或重新申請。



3. 中華民國/美國/大陸的專利申請程序


國內優先權

• 申請人在國內首次提出一發明或新型專利申請後十二個月的優先權期間

內，得以該先申請案加以補充、修正或加入新實質後，提出另一個申請

案，並主張先申請案之申請日為優先權日。

– 優先權日：新穎性與進步性審查時，先前技術的公開時間期限。

• 先申請案可為一件以上的國內專利申請案，惟其優先權期間以最早先申

請案之申請日起算。

• 在後申請案主張國內優先權後，先申請案將自先申請案之申請次日滿十

五個月視為撤回，以避免重複公開與審查。

• 國內優先權之主張，須於先申請案審定前，於先申請案申請日起十二個

月內提出申請並主張之。


國際優先權

• 申請人在外國首次提出專利申請後之一定的優先權期間內（發明、新型

為十二個月，新式樣為六個月），以主張該先申請案申請日為優先權日

之方式，在我國以相同內容提出專利申請。

• 先申請案可為一件以上的外國專利申請案，惟其優先權期間以最早先申

請案之申請日起算。

• 於申請時同時主張優先權主要是為了避免在優先權期間因申請內容之公

開、實施，或因他人提出相同內容之專利申請而造成新穎性及其他專利

要件喪失的危機。

• 我國於2002年1月1日正式成為WTO的一員後，我國人民原則上已可向

所有WTO組織的會員國主張我國專利申請案之優先權。

• 台灣與中國大陸自2010.11.22起互相承認專利申請案之優先權。

• 國際優先權須於提出專利申請時同時提出主張優先權之聲明，並載明在

外國之申請日及受理該申請之國家，並應於申請日起四個月內，檢送經

外國國家政府證明受理之優先權證明文件。


申請

公開

公告

繳費以維護專利權

發明專利申請過程

專利權權利期限20年

18個月後早期公開

期滿

三年內任何人請求實質審查

?申復答辯再審

行政救濟…

舉發


申請

公告

繳費以維護專利權

新型專利申請過程

專利權權利期限10年(TW)

期滿

形式審查

舉發


公告後的發明專利權的保護

申請

公開

公告

專利權權利期限

期滿

請求損害賠償;請求防止;請求銷毀物品、原料、器具。(專§ 27)

專利權效力所不及:研究、教學、試驗;申請前已在國內使用、已存在國內之物品……。(專§ 57)

請求補償


公告後的新型專利權的保護

申請

公告

專利權權利期限

期滿

請求損害賠償;請求防止;請求銷毀物品、原料、器具。

專利權效力所不及:研究、教學、試驗;申請前已在國內使用、已存在國內之物品……。


來來回回很多次往往耗時數年


程序審查

• 各種書表是否採用主管機關公告訂定的統一格式。

• 各種申請書的撰寫是否符合專利法令的規定。

• 各種表格的填寫或圖式的制法是否符合專利法令的規定。

• 應該檢送的證明檔是否齊備，是否具備法律效力；

• 申請日之認定；

• 發明人或創作人及申請人的資格是否符合規定；

• 代理人是否具備代理之資格及許可權；

• 有無依法繳納規費




來來回回很多次往往耗時數年


公告號

公告日

先前技術之外國專利

先前技術之文獻

第一發明人

專利名稱

發明人

專利權人

專利權期限注意事項

申請號申請日

專利家族資訊

國際專利分類美國專利分類

審查官之前案檢索分類


美國專利制度

• 專利申請後進行實體審查，審查通過之後公告。

• 發明

– 1995/6/8前，專利權期間為17年，自公告日起算。

– 1995/6/8起，專利權期間為20年，自申請日起算。

– 1995/6/8後已依舊法發給證書，專利權仍存在者，得由專利權人自

由選擇依新法或舊法計算其專利權期間。

– 專利公告號N,NNN,NNN• 早期公開制

– 2000/10/29實施早期公開，申請日/優先權日起18個月後公開，同步

進行實體審查

• 早期公開號YYYYN,NNN,NNNA1– 早期公開前已審查公告之專利號N,NNN,NNNB1– 早期公開後才審查公告之專利號N,NNN,NNNB2


CA & CIP母案

申請日/優先權日

母案公告

CA

CA

CA

CIP

CIP

CA

CIP

CIP

CA


解釋claim-周邊限定原則

• 申請專利範圍係申請人所欲主張專利保護之創作範圍，擴張解釋則不予

承認，凡是不包含於申請專利範圍內而記載於說明書上之技術內容，乃

為專利權效力所不及。

– 必要元件特徵與次要特徵均需同時考慮

• Ex 圓規

• 此學說之觀點認為專利係創作者與社會大眾之間所締結的契約，當解釋

專利權之範圍時亦應依纇似於契約解釋之精神來規範。

• 採用者有英、美、法系等國。

• 優點為權利範圍容易界定理解，缺點係申請人為防止保護範圍有所遺

漏，致造成申請專利範圍之項數過於繁雜。

• 由於國際(含台灣)皆容許申請專利範圍「多項」之存在，因此其獨立項

界定之範圍較廣，常佐以附屬項請求，故較適合以週邊限定原則來解釋

其申請專利範圍。


C.A.• continuation application 繼續申請(CA)

– 基於「周邊限定主義」的精神

• 申請專利範圍係申請人所欲主張專利保護之創作範圍，擴張解

釋則不予承認，凡是不包含於申請專利範圍內而記載於說明書

上之技術內容，乃為專利權效力所不及。

– 同一專利申請人以先前已向專利局提交的前一項未公告之母案

(pending application)為根據，再向專利局提出另一項申請(說明書內

容完全相同)，這項申請就叫做CA。– CA通常是為了修改母案claim、提出母案未主張的claim，或提供有

關發明專利性的證據。

– CA擁有母案的優先權日(有利於審查)。專利權期限亦與母案相同。

– 如果CA案包含完整的母案claims，可以放棄母案，但是亦擁有母案

的優先權日。

– CA可以在母案申請審查過程中提出，也可以在母案被最終駁回或在

向申訴委員會或法院上訴失敗後提出。專利局對CA會進行像母案一

樣的實體審查。


C.I.P.• continuation-in-part application 部份繼續申請(CIP)

– 和CA相類似，但是CIP中會增加母案中未曾公開過的新要件(new matter)。

– 提出CIP的主要原因，通常是由於對母案做了改良，所以申請人提

交CIP，來對母案加以增補修改。

– 如果CIP案包含完整的母案說明書內容與claims，可以放棄母案，但

其中以母案為依據的claims，能擁有母案的優先權日。

– CIP增加的其他主題，只能獲得CIP的實際申請日期。


USPC• USPC創設時只設有16個主類(Class)，目前USPC之分類表(Class

schedule)約有四百五十個主類和將近十六萬個次類(Subclass)。• 涵蓋的範圍除了發明專利，尚包括工業設計與植物專利。

• 主類是涉及面較廣的綜合性類目，用數字標記。每一主類按主題細分為

若干次類，其類號由數字、小數點或字母所組成，次類之階層結構主要

是透過一個或多個實心的圓點縮排來決定，圓點數目越多的次類階層越

低。

• 主類號D01至D32為新式樣之分類，D99為新式樣雜類之分類。

• 植物專利的主類號由PLT所代表，發明專利的主類編號從2到987，中間

並不連續而設有空號，為往後增加新類目時之用。

• 次類的編排主要根據技術的複雜性，大多數的情形下較複雜的技術主題

安排在分類表中較前面的位置，例如多步驟方法的分類位置會被安排在

單一步驟方法分類位置的前面，而較為次要的技術主題則被排在分類表

後面的位置。因此，對於一個同時可被兩個同階層次類所包括的技術主

題，其分類號的選擇是採用較前面的次類。


USPC• 在賦予分類時，由於申請專利範圍代表的是一項新穎技術的揭露，因此

針對每一項不同技術主題的申請專利範圍都會賦予一個分類，而這些分

類稱為義務分類(Mandatory classification)。• 在每一項申請專利範圍均賦予分類之後，其中的一個義務分類會被選作

為原始分類(Original classification, 代號為OR)，是USPTO用來分配審

查單位與進行再分類時的依據。

• 除了義務分類之外，若有新穎且可做為參考的技術主題時，專利檔上還

會附上任意性的索引分類(Discretionary cross-reference patent classifications, 代號為XR)。

• 美國專利之國際專利分類號，係由USPTO分類人員先將申請案賦予

USPC後，再由USPTO所發行的USPC-IPC對照表(US-to-IPC Concordance)進行對照後產生。

• USPC分類表每個月進行修訂，相當能跟上科技變化。大約每三個月會

進行一次再分類(Reclassification)，所以在利用UPSC進行檢索時比較不

易發生因分類版本不同而有所遺漏的情形，而這部分資訊可由USPTO所發行的再分類通知報告(Reclassification alert report)獲取。



• Class 362– ILLUMINATION

• Class 345– COMPUTER GRAPHICS PROCESSING AND SELECTIVE

VISUAL DISPLAY SYSTEMS• Class 257

– ACTIVE SOLID-STATE DEVICES (E.G., TRANSISTORS, SOLID-STATE DIODES)

• Class 372– coherent light generator systems wherein an assembly of electrical,

mechanical, and optical components produces an intense, coherent, directional beam of light by stimulating electronic, ionic, or molecular transitions to lower energy levels.

• Class 438– SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING: PROCESS


主審查官助理審查官

摘要

專利代理人

引證先前技術

先前技術之美國專利

特徵圖示


專利名稱

發明背景(相關專利家族資料)(技術領域)(先前技術)

發明概述

專利目的/達成功效


圖示說明

(最佳實施例)詳細說明

說明書中份量最多的部分

申請專利範圍

I claim:We claim:What is claimed is:


美國專利審查程序

獲准

申請

限制/選組

ResponseNo final rejection

Response

Final rejection

Response

Advisory

RCE AppealRejection Rejection


Provisional Application (PA)• PA不是真正的申請案，僅為一份記錄文件，不得主張其它案的優先權。

• 提出PA後，必須在 12 個月內提出正式申請案，才能主張PA的申請日為

正式申請案的優先權日。12月內未提出正式申請案，則視同撤回。

• PA說明書格式可自訂，但內容必須符合美國專利法第 112 條第1段的規

定，但並不需要有請求項。規定的內容包括：

– (i)說明書必須有足夠的文字敘述發明；

– (ii)必須讓熟知此技術者在不需過量實驗的情況下，能夠依照說明書

的內容製造和使用發明；以及

– (iii)說明書必須揭露發明人在申請專利的當時所認為的發明最佳實施

例。

– 如果說明書內容不合規定，之後提出的正式申請案將會無法主張PA案的申請日為優先權日。

• 美國專利局也接受「非英文」（如中文、日文等）的PA說明書，但正式

申請時必須附上PA說明書的英文翻譯本。

• PA的官方費用較低。


4. 中華民國/美國/大陸的答辯案例解析


常見的審查意見

• 說明書未充分揭露，無法根據說明書內容據以實施。

• 違反單一性，一件申請案包含多個發明。

– 通常以claim獨立項為準

– 少數審查委員以圖示為準

• 不具有新穎性

– claim被某一個引證文件完全揭露

• 不具有進步性

– claim被某一個引證文件揭露主要部分，其餘次要部分為該孰悉該行

業的人的可以輕易完成。

– claim被多個引證文件的組合而完全揭露。

– 正常的審查意見會claim逐項審查。


答辯技巧

• 耐心，被核駁是常態。

• 彙整審查委員的核駁意見

• 仔細觀察有沒有allowable subject matter或是核駁到的claim• 以獲准專利為優先，不要奢想得到包天包海的專利權。

• 答辯理由避免跟審查委員爭辯。

• 從claim的文字表達，比較本案技術與前案的差異。不要只看圖示差異與

說明書內容差異。

• 根據審查意見的順序逐項答辯

• 適當修改claim，給審查委員臺階下。




Claim 1• 1. In a connector assembly for connecting an insulated electrical wire

to a blade contact having generally parallel opposite sides and a generally centrally located locking recess, the connector assembly including a generally U-shaped, stamped and formed sheet metal terminal including a pair of leg portions joined to a bight portion, the leg portions defining a longitudinal terminal axis generally centrally therebetween and having free ends with insulation displacement slots for electrically connecting the terminal to the insulated wire, the bight portion including a slot extending into the leg portions and defining a bifurcated contact formation for receiving the blade contact, wherein the improvement in said terminal comprises: said bight portion being indented on one side of the longitudinal terminal axis to define an offset portion inwardly of one of the leg portions, said slot and bifurcated contact formation extending into the offset portion, and a locking projection inside the slot at the offset portion for lockingly engaging the locking recess of the blade contact.


Claim 1• 1. In a connector assembly for connecting an insulated electrical wire to a blade

contact having generally parallel opposite sides and a generally centrally located locking recess, the connector assembly including a generally U-shaped, stamped and formed sheet metal terminal including a pair of leg portions joined to a bight portion, the leg portions defining a longitudinal terminal axis generally centrally therebetween and having free ends with insulation displacement slots for electrically connecting the terminal to the insulated wire, the bight portion including a slot extending into the leg portions and defining a bifurcated contact formation for receiving the blade contact,– wherein the improvement in said terminal comprises:– said bight portion being indented on one side of the longitudinal

terminal axis to define an offset portion inwardly of one of the leg portions,

– said slot and bifurcated contact formation extending into the offset portion, and

– a locking projection inside the slot at the offset portion for lockingly engaging the locking recess of the blade contact.

發明特徵

現有技術


Claim construction• In a connector assembly for connecting an insulated electrical wire (12) to a

blade contact (14) having generally parallel opposite sides and a generally centrally located locking recess (30), the connector assembly including a generally U-shaped, stamped and formed sheet metal terminal (22) including a pair of leg portions (34, 36) joined to a bight portion (38), the leg portions defining a longitudinal terminal axis generally centrally therebetween and having free ends (24) with insulation displacement slots (42) for electrically connecting the terminal to the insulated wire (12), the bight portion (38) including a slot extending into the leg portions and defining a bifurcated contact formation for receiving the blade contact,– wherein the improvement in said terminal comprises:– said bight portion(38) being indented on one side of the longitudinal

terminal axis to define an offset portion(46, 46a, 46b, 40) inwardly of one of the leg portions,

– said slot and bifurcated contact formation extending into the offset portion, and

– a locking projection (48) inside the slot at the offset portion (46) for lockingly engaging the locking recess (30) of the blade contact.


Offset portion

母連接器

公連接器


Locking projection

母連接器公連接器

母連接器公連接器


迴避設計成果

母連接器

母連接器

公連接器


Non-Final Rejection


Non-Final Rejection


2個對比文件098+663


Non-Final Rejection


Response-Claim amendment


Response-Argument


Response-Argument


Final Rejection(最終核駁)

不具有進步性


RCE(請求繼續審查)



098的offset portion會造成：1.連接器抽拔時力量不平衡，進而損害連接器。2.實用價值低，因此098未繳納專利維護費而失效。




RCE(請求繼續審查)663的美國專利分類號(USPC)不同於本案，屬於不同技術領域。663的美國專利分類號(USPC)意義是「割開電線的絕緣皮」。本案的美國專利分類號意義是「電性連接」。663的M型結構是用來「割開電線的絕緣皮」。本案的M型結構是用來「穩固的電性連接」。


Allowance(獲准授權)


迴避設計成果


結論與建議


結論與建議

• 專利申請必須質量並重，但是通常先有量、才有質；沒有量之前就要求

質，是捨本逐末不切實際的作法。

• 申請專利與佈局專利，是一個長期作戰。申請書遞交到專利局只是專利

申請的開始，不是結束。

• 聞道有先後，術業有專攻。

• 專家才是贏家

– 不是專家就找專家

– No Pain, no gain.– No pay, no gain.

Documents

專利說明書撰寫與答辯 - gainia.com · 為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。 • 必須為說明書與圖示所支持。 – (tw專利法第26條)申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請