FILIPPO FERRONI Giovedì, 4 Luglio 2013 METROCONSULT Genova S.r.l . Via Palestro 5

Camera di Commercio Genova

La tutela dei marchi e dei disegni comunitari:

ricerche, deposito, opposizioni o cancellazioni

FILIPPO FERRONI

Giovedì, 4 Luglio 2013METROCONSULT Genova S.r.l.

Via Palestro 5

1. BREVETTI, MODELLI, MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE

(cenni legislativi)

In Italia è in vigore da alcuni anni un Nuovo Codice della

proprietà industriale:

D. L. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)

D. L. 13 Agosto 2010, n. 131 (“Decreto Correttivo”)

Sono leggi che sostituiscono e concentrano in un unico testo le vecchie

normative esistenti in materia di brevetti, modelli, disegni, marchi e altri segni

distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, topografie dei

prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà

vegetali.

Le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali sono protetti mediante brevettazione, mentre i marchi, il design e le topografie dei semiconduttori sono oggetto di registrazione.

Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche rientrano tra i diritti non titolati, cioè per i quali non è previsto il rilascio di un brevetto o di una registrazione

Non rientrano tra i diritti tutelati dal nuovo Codice sulla proprietà industriale i programmi per elaboratore (software), che restano invece nella sfera del diritto d’autore (Legge sul diritto d’autore: R. D. 22.4.1941, n.633 e successive modifiche )

- Regolamento CE N. 207/2009 (26.02.2009) sul Marchio Comunitario (recepisce modifiche al Regolamento 40/94)

- Accordo (con Protocollo) di Madrid sul Marchio Internazionale

- Altre Convenzioni (Accordi di Nizza, Vienna, TLT ecc. )

- Modello Internazionale (Convenzione dell’Aia)

- Regolamento CE N. 6/2002 (12.12.2001) Modello (Design)

Comunitario

L’Italia aderisce alle principali convenzioni comunitarie e internazionali in materia di proprietà industriale:

- Convenzione UPOV (convenzione internazionale varietà vegetali)

- Regolamento CE N. 2100/94 tutela comunitaria per la protezione

delle varietà vegetali - Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e successive modifiche

(1900, 1911, 1925, 1934, 1958 e 1967)

- Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) del 19 giugno 1970 (reso esecutivo il 21 dicembre 1984)

- Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) (originaria del 5 ottobre 1973, nuova versione EPC 2000 in vigore dal Dicembre 2007)

MARCHI DI IMPRESA

Art. 4 Reg. CE 207/2009 (RMC) (Art. 7 d. lgs. N.30/2005 (CPI))

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente … parole … nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi da un’impresa da quelli di altre imprese”.

Definizione di marchio

Requisiti del marchio

1. Impedimenti assoluti alla registrazione (Art. 7 RCM)

2. Impedimenti relativi alla registrazione (Art. 8 RCM)

Impedimenti assoluti

Impedimenti relativi

Diritto di esclusiva

Art. 9 RMC (art. 20 CPI)“Il marchio comunitario

conferisce al suo titolare un diritto esclusivo”

Viene sancito il diritto di vietare ai terzi l’uso di segni identici o simili.

Principio di unitarietà dei segni distintivi (ditta ragione sociale, nomi a dominio).

Principio di esaurimento del marchio comunitario (Art. 13 RCM)

Attrarre consumatori (e imitatori):tipica dei marchi celebri : caso del marchio “Armani”, Tribunale di Bergamo Sentenza 3 marzo 2003 (Giorgio Armani s.p. a. c/ Armani Luca) "Registrare e usare un nome a dominio Internet (www) corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m … il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione.

Luca Armani ha adottato il nome ARMANI per sfruttarne la sua funzione attrattiva nei confronti del pubblico.

Le funzioni del marchio

L’indicazione della provenienza (Made in):Sentenza n. 2648/2006 Corte di Cass., a sostegno e tutela del made in Italy la Suprema Corte ha dichiarato segno mendace la dicitura “Italy” apposta su beni del settore dell’abbigliamento che, pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiani, siano stati però confezionati all’estero, ancorché da maestranze italiane.

Le tipologie di marchio• Denominativo• Figurativo• Misto• Di forma• Di colore• Sonoro• Olfattivo

Marchio individuale: ha la funzione di contraddistinguere la produzione o commercializzazione di beni e servizi da parte di un certo imprenditore.(In Italia Marchio collettivo: ha la funzione di garantire l’origine, la

qualità e la natura di un prodotto o servizio)

Classificazione di Nizza: 29

Elenco dei prodotti e servizi

Carne, Salumi, Alimenti salati, Pollame e selvaggina;Estratti di carne, aspic, piatti cucinati o preparati in conserve o semifreddi a base di carne, di salumeria, di salami, di pollame o di selvaggina;Conserve di carne, di salumeria, di salami, di pollame o di selvaggina;Pasticci di carne, prodotti di salumeria, di pollame o di selvaggina. "rillettes"(carne di maiale o d'oca tritata e cotta molte ore in strutto), salsicce, salami.



Pasticci di carne, Sandwiche. REGISTRATO

Data della registrazione internazionale:

07/05/2012

Data di designazione della Registrazione Internazionale:

07/05/2012

Data della ricezione presso l.UAMI:

21/06/2012

Data di scadenza: 07/05/2022

Classificazione di Nizza: 33 ( Classificazione di Nizza)

Marchio: Individuale

Tipo di marchio: Tridimensionale

Nome: Société Jas Hennessy & Co.

Indirizzo: Rue de la Richonne F-16100 Cognac

Paese: FRANCIA


Elenco dei prodotti e servizi Latte e bevande a base di latte; Yogurt e bevande a base d'yogurt; Frappé; Frappé; Panna; Marmellate; Gelatine; Composte; Frutta surgelata; Frutta a fette.


Elenco dei prodotti e servizi Caffè; Tè; Cacao; Zucchero; Riso; Tapioca; Sago; Succedanei del caffè; Farina e prodotti a base di cereali; Pane; Pasticceria e confetteria; Gelati commestibili; Miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per lievitare; Sale; Senape; Aceto; Intingoli; Spezie; Ghiaccio per rinfrescare; Yogurt gelato (gelati); Gelati; Sorbetti; Dessert freddi; Bevande a base di ghiaccio; Bevande ghiacciate; Gelati.


Elenco dei prodotti e servizi Alloggi temporanei; Servizi forniti da gelaterie


Elenco dei prodotti e servizi: Viande, Charcuterie, salaisons, volaille et gibier; extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés ou préparés en conserves ou semi frais à base de viande, de charcuterie, de salaisons, de volaille ou de gibier; conserves de viande, de charcuterie, de salaisons, de volaille ou de gibier; pâtés à base de viande, de charcuterie, de volaille ou de gibier. Rillettes, saucisses, saucissons.


Elenco dei prodotti e servizi: Pâtés à la viande, sandwiches.

REGISTRATO

RESPINTO



Elenco dei prodotti e servizi Palline da tennis.

Descrizione

Descrizione del marchio: Il marchio è costituito dal profumo dell'erba appena tagliata applicata sul prodotto.


03/08/2011


03/08/2011


22/12/2011


Classificazione di Nizza: 9, 14, 18, 25 ( Classificazione di Nizza)



Classificazione di Vienna:

9.1, 25.7, 26.4 ( Classificazione di Vienna)

Nome: CHRISTIAN DIOR COUTURE

OLFATTIVO


05/12/2011


05/12/2011


12/01/2012


Classificazione di Nizza: 30 ( Classificazione di Nizza)



Classificazione di Vienna:

5.7.2, 5.7.6, 8.1.19, 8.7.1, 19.3.1

( Classificazione di Vienna)

TRIDIMENSIONALE


Elenco dei prodotti e servizi Software per computer; Software d'animazione tridimensionale;Tecnologia per elaborazione d'animazione tridimensionale, software per creazione, produzione, registrazione, trasmissione o riproduzione di suoni, video, film, pellicole, contenuti animati, programmi software, grafica e immagini; Software da utilizzare con animazione digitale ed effetti speciali di immagini; Software per elaborazione d'immagini, grafica e testi; Software per controllare e migliorare la qualità del suono d'apparecchiature informatiche ed audio; Software per giochi elettronici; Software di grafica; Software per giochi elettronici; Software per videogiochi; Software per video game; Software per giochi di realtà virtuale; Videogiochi interattivi dotati di hardware e software; Computer; Server; Stazioni di lavoro;Hardware, schede madri per computer, circuiti integrati, semiconduttori e processori; Cartucce per videogiochi; Software per utilizzo di videogiochi e giochi per computer con altri utenti, attraverso reti informatiche globali o reti di comunicazione;Software per la compressione e la decompressione di dati e immagini video; Computer portatili; Computer portatili; Computer portatili; Computer a tavoletta grafica; Computer ultra-mobili; Software per fornitura d'accesso a pluriutenza ad una rete informatica globale; Formware, ovvero software per sistemi operativi, software di servizio e altri tipi di software; Lettori video portatili;Dispositivi personali per giochi di denaro; Lettori di dischi ad alta definizione; Lettori di DVD.


Elenco dei prodotti e servizi Servizi di divertimento, ovvero produzione di film, video e pellicole; Effetti speciali per televisione, video e film; Produzione d'animazioni.


Elenco dei prodotti e servizi Sviluppo di software per produzione di film, video e pellicole; Produzione di software per divertimento multimediale.

Descrizione del marchio: Il marchio consiste nel suono di cui al file allegato in formato MP3. Il suono può essere descritto nel modo seguente: tre suoni di effetto a molla composti dalle note Fa (F) diesis in due ottave, il primo suono seguito da tre delay digitali reverberati, il secondo seguito da 4 delay, il terzo seguito da 5 delay, seguida da una salita inversa bassa fino ad arrivare ad un suono a ding composto dalla nota Do (C) sovrapposta da un sibilo che va da un Sol (G) a al Do (C).

REGISTRATO (Intel)

Procedura di Registrazione

Per i marchi italiani UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

è l’Autorità competente al rilascio di marchi e modelli nazionali (le CCIAA hanno sportelli attivi sul territorio)

MARCHI COMUNITARI

UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno)

è l’Autorità competente per la procedura di marchi e modelli aventi efficacia nei paesi della comunità

europea

UAMI:

Deposito telematico

o cartaceo

L’esame delle domande di registrazione dei marchi nazionali, depositate nei suddetti modi, si svolge in tre fasi: 1) ricevibilità: UAMI controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dal RCM (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi ecc.); 2) esame formale: UAMI verifica che la domanda contenga quanto previsto RCM (indicazione dei prodotti: caso “IP Translator Corte Europea); 3) esame di merito: l’UAMI, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede al suo esame nel merito al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possegga determinati requisiti (in Italia artt.7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I. ); tra i principali:-sia rappresentabile graficamente;-abbia capacità distintiva; -non sia decettivo; -non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.Dopo essere stata esaminata, la domanda di registrazione viene pubblicata .Verificato che non esistono impedimenti, il marchio viene registrato e l’UAMI emette un certificato di registrazione. La registrazione ha una durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile all’infinito, mediante singoli rinnovi decennali.

Il Regolamento prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione o registrazione (Art. 41 RCM). Possono depositare una opposizione i titolari di marchi registrati o depositati prima di quello opposto (anche in base alla priorità o preesistenza), i loro licenziatari esclusivi d’uso, le persone o gli enti e associazioni il cui nome o immagine sono stati depositati da chi non ne aveva diritto (es. i simboli di manifestazioni sportive).

Procedura di Opposizione

Osservazioni: l’Art. 175 C.P.I. prevede che qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’UIBM delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda. Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Registrazione: una volta che l’Ufficio ha stabilito che non esistono degli impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.

Per tutto l’arco della durata di un marchio comunitario, il titolare può decadere dai suoi diritti oppure il marchio può essere dichiarato nullo. L'UAMI ha competenza esclusiva per quanto concerne le domande dirette di decadenza o di nullità. I tribunali degli Stati dell'Unione europea possono tuttavia dichiarare la decadenza o la nullità di un marchio comunitario allorché la questione è sollevata dinanzi ad essi in via riconvenzionale nell’ambito di un'azione di contraffazione basata su tale marchio. L’espressione generica “cancellazione del marchio” può essere utilizzata con riferimento alle procedure di decadenza e nullità in generale.

Le spiegazioni che precedono danno una panoramica sulla complessità delle problematiche connesse alla registrazione dei marchi ed anche al loro uso.E’ quindi comprensibile che prima di fare investimenti per il lancio di un marchio per una linea di prodotti oppure per una nuova attività imprenditoriale, è ESSENZIALE svolgere un lavoro di preparazione. Per esempio:- occorre regolarne l’utilizzo (cfr. licenze),

- monitorare la sua reputazione,- sorvegliare i marchi registrati da terzi,- intervenire tempestivamente.

Per queste attività conviene rivolgersi a dei consulenti professionisti in materia di proprietà industriale, iscritti all’Ordine professionale regolamentato dal CPI.

Disegni e modelli comunitari

Con questa espressione si indica genericamente quello viene comunemente chiamato design e che, una volta, riguardava la forma dei prodotti industriali, di cui l’Italia è stata protagonista; oggi invece, con i cambiamenti delle dinamiche commerciali (dovuti soprattutto all’avvento della rete), il design riguarda anche prodotti che esulano dagli schemi tradizionali del design industriale.

Design

Professore, cosa è il design?Il design è indubbiamente una delle basi

della nostra vita di relazione. Con il declino dell’artigianato, sempre di più l’oggetto realizzato industrialmente è diventato oggetto d’uso di tutti i giorni. Dalla posata all’auto, dalle scarpe agli sci, dal mobile al computer: si tratta quasi sempre di oggetti creati per essere prodotti in serie. Il design bada all’aspetto funzionale, ma sempre con un quoziente estetico. C’è stato un aumento dell’estetizzazione della vita di tutti i giorni attraverso il design, mentre in epoche precedenti c’era la grande opera, e l’oggetto d’uso era cosa amorfa, senza caratteristiche estetiche.

www.metroconsult.it

Definizioni (Art. 3 RDC)

Requisiti per la protezione (Art. 4 RDC)

Requisiti validità dei modelli: Novità + Carattere individuale

Sono nuovi i disegni o modelli che non siano identici a modelli divulgati anteriormente al

deposito della domanda di registrazione.

Hanno carattere individuale i disegni o modelli che suscitano, in un utilizzatore informato, una

impressione generale che differisce in modo significativo da quella di qualsiasi disegno o

modello divulgato in precedenza.

SE UN PRODOTTO HA SUCCESSO CONVIENE REGISTRARLO

Requisiti per la protezione (Art. 4 RDC)

Estensione della protezione (Art. 10 RDC)

Il Regolamento comunitario tutela anche i modelli non registrati, per tre anni dal momento in cui il modello è stato divulgato al pubblico (cioè esposto, usato nel commercio, ecc.) per la prima volta nella Comunità europea.

Procedura di RegistrazioneDISEGNI E MODELLI COMUNITARI

“qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”

COSA SI PUO’ REGISTRARE NEL DESIGN?

Parti di suole di scarpe(Armani)

PRODOTTI ARTIGIANALI

Abbigliamento e accessori (anche loro

parti)

(Yves Saint Laurent)

ACCESSORI INDUSTRIALI

Chiusure di bottiglie

Nebulizzatori

Sensori

Indicatori cromatici

E’ interessante notare che per i modelli registrati a livello comunitario europeo, le statistiche ottenute analizzando i depositi fatti da aziende italiane nella classe di riferimento per la nautica, confermano una posizione di predominio del nostro paese.

Infatti su 652 modelli complessivamente esistenti, l’Italia ne ha depositati 125 contro i 50 della Germania, i 30 degli USA e i 21 del Giappone.

CD-000771860

CD-001741026

www.metroconsult.it

CD-001622481 (Starck)

CD-000810122 (Porsche)

www.metroconsult.it

Nel Codice non è più richiesto il requisito dello speciale ornamento come una volta, ma un carattere individuale, cioè l’impressione che il disegno o modello suscita in un utilizzatore informato.

Se si pensa un attimo, questo è proprio uno dei requisiti che si richiede alle pagine web, vale a dire quello di attirare l’attenzione degli “internauti”: gli esempi di pagine internet registrate non mancano.

PAGINE WEB E SITI INTERNET

PAGINE WEB E SITI INTERNET

Prodotti vari(borse e carrelli

per la spesa)

Vetrine, negozi, esposizioni

Macchine

Per non dire dei personaggi dei videogiochi o dei siti internet, che possono venire considerati alla stregua dei simboli grafici

(extracts of web designs)

In conclusione si può dire che la legge (comunitaria e italiana) permette di registrare come modelli e disegni delle creazioni che esulano da quelli che erano i tradizionali canoni del design industriale. Così ad esempio, non è più solo il prodotto in sé che può essere registrato, ma anche il suo imballaggio e tutto quello che concorre alla sua realizzazione.In altri termini, l’imballaggio è diventato un vero e proprio vestito e come tale ha assunto il ruolo esso stesso di un prodotto.

ANSA 2007-10-24 10:38BOOM DEL FALSO, TORTA DA 7 MLD: ITALIA IN TESTAROMA – Un mercato sempre più vasto quello del 'falso', dilagante soprattutto inItalia dove il giro d'affari ha ormai superato i 7 miliardi di euro. Della torta, una fetta di 3,3 miliardi riguarda oggetti d' abbigliamento, accessori e prodotti multimediali e informatici, con acquisti che hanno toccato quota 108 milioni.L'Italia è il primo produttore di 'taroccati' in Europa e il terzo nel mondo. Non si salva internet dove almeno il 30% della merce venduta via Web è contraffatta. Il taroccato è socialmente trasversale: il 16% degli italiani ha comprato nel corso dell'ultimo anno almeno un articolo contraffatto, sono soprattutto donne, hanno tra i 18 e i 34 anni, nel 62% dei casi non si sente minimamente in colpa. Gli amanti (o le amanti) del taroccato si scatenano soprattutto nell' abbigliamento (11% di capi taroccati, di cui soprattutto t-shirt e camicie). Sono questi alcuni dei risultati che emergono dalla ricerca realizzata dall'Istituto Piepoli e da Confcommercio sul fenomeno della contraffazione in Italia.

PERCHE' SI COMPRA “TAROCCATO” ?Non solo perché costa meno delle firme.Si tratta di prodotti che si incontrano per strada senza bisogno di cercarli, sono beni non necessari, superflui, che rappresentano qualcosa in più. Il prodotto di marca è percepito - segnala la ricerca - come una cosa speciale, portatrice di caratteristiche distintive: qualità superiore, costo elevato, innovazione, originalità affidabilità , sicurezza. Chi compra la 'firma' lo fa sulla base dell’idea che "una firma rappresenti uno status symbol; la sensazione di stare nelle cose: essere informati sulle tendenze; la conformità alla moda, ad una 'regola’ che riduce il rischio di sbagliare; la rassicurazione in quanto certifica una scelta;la sensazione di conseguire un'identità ". Di contro, la borsetta o l'abito taroccati sono considerati poco costosi, alla portata di tutti, accessibili, divertenti, uno sfizio: qualcosa che si prende senza troppo ragionarci, conleggerezza.

Inoltre, sono fonte di rassicurazione in quanto elimina il rischio di sentirsi gabbati.CHI SONO I PATITI DEL FALSO - Le donne (58%) acquistano prodotticontraffatti più degli uomini, secondo la ricerca, l' età media va dai 18 ai 34anni, sono per lo più occupati, risiedono per lo più nel Nord-Ovest e nel SudItalia. Chi non compra per nulla articoli contraffatti (84%), lo fa soprattuttoperché non si fida (26%), perché li considera di scarsa qualità(25%) o écontrario per principio (23%). Motivazioni che non valgono per i patiti, cheinvece nel 62% dei casi non si sentono in colpa e anzi dichiarano che é bellocomprarli perché li puoi buttare senza problemi" (61%). Anche se poi, chi tifa falso é d'accordo che "comprare questa merce danneggia l'economia italiana“ (71%) e "alimenta la criminalità " (56%).LE CENTRALI DEL FALSO - La produzione di 'falsi' in Italia, evidenzia la ricerca, é strettamente legata agli stessi distretti industriali che operano nella produzione legale.

Le centrali del falso italiane ormai molto spesso si pongono unicamente come centri di mediazione, nel senso che tendono a non produrre più ma semplicemente a rifinire, marcare e smistare le merci. I canali attraverso cui vengono veicolati i prodotti contraffatti, sono due: gli abusivi (in gran parte stranieri) e Internet. L'abusivismo commerciale riversa una quota dei suoi profitti alla criminalità organizzata. Ormai almeno il 30% della merce venduta via Internet é contraffatta e le previsioni suggeriscono che tale quota incrementerà ancora.

STRUMENTI DI DIFESA

COME COMBATTERE IL FALSO ?

I suggerimenti arrivano dagli stessi abitués del falso: ad esempio, riducendo il prezzo dei prodotti di marca; creando linee di prodotto di marca di serie B, che costano meno; incentivando i controlli da parte delle autorità, nel senso di punire sia chi vende prodotti contraffatti sia chi li acquista; facendo leva sul senso di colpa del compratore-approfittatore; evidenziando le vere e sostanziali differenze di qualità tra il prodotto contraffatto e quello di marca originale

La difesa dei diritti di proprietà industriale è anche nota con la parola anglosassone “enforcement”.In Italia esistono delle sezioni specializzate dei Tribunali dedicate alle imprese di recente formazione, le quali hanno incorporato la rete esistente di sezioni specializzate nella materia della Proprietà Industriale.I magistrati di queste sezioni sono quindi formati appositamente ed operano specificamente nel campo dei brevetti, marchi, modelli ecc.La procedura processuale industrialistica prevede anche lo strumento della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), mediante la quale il Giudice affida ad un esperto designato (di solito d’intesa con le parti) le questioni tecniche, ad ulteriore garanzia della correttezza della decisione finale.

La difesa dei diritti di proprietà industriale è anche nota con la parola anglosassone “enforcement”.In Italia esistono delle sezioni specializzate dei Tribunali dedicate alle imprese di recente formazione, le quali hanno incorporato la rete esistente di sezioni specializzate nella materia della Proprietà Industriale.I magistrati di queste sezioni sono quindi formati appositamente ed operano specificamente nel campo dei brevetti, marchi, modelli ecc.La procedura processuale industrialistica prevede anche lo strumento della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), mediante la quale il Giudice affida ad un esperto designato (di solito d’intesa con le parti) le questioni tecniche, ad ulteriore garanzia della correttezza della decisione finale.

Tribunali delle Imprese

TorinoMilanoBresciaVeneziaTriesteTrentoGenovaBolognaFirenzeAnconaPerugiaRomaL’AquilaNapoliCampobassoBariPotenzaReggio CalabriaCataniaPalermoCagliari

Le azioni di contraffazione o di nullità dei titoli di P.I. possono essere presentate davanti ad uno stesso Tribunale e discusse in una medesima causa.

L’UFFICIO BREVETTI E MARCHI (UIBM) NON HA ALCUNA GIURISDIZIONE IN MATERIA PERCHE’ E’ UN ENTE AMMINISTRATIVO.

Le cause davanti ai Tribunali italiani non si fermano quando, ad esempio, un marchio è oggetto di opposizione a livello europeo.

1) Azione di contraffazione di marchi o modelli (design)2) Azione di nullità/decadenza di marchi, modelli (design) (presso UAMI o in via riconvenzionale)3) Azioni di rivendica della titolarità (art. 118 CPI)4) Azioni di accertamento negativo di contraffazione

CHI PUO’ AVVIARE UNA AZIONE DI CONTRAFFAZIONE ?- Il titolare di una registrazione o di una domanda di modello o di

marchio, è la persona che in prima istanza può far valere i diritti contro le contraffazioni.

- Anche un licenziatario esclusivo può agire in nome proprio, ma non il semplice distributore;

- Un licenziatario non-esclusivo può unirsi ad un titolare di un marchio o modello

Nonostante quello che si sente dire sulle inefficienze del sistema giudiziario, in Italia le cause civili in materia di P.I. hanno una durata paragonabile a quella di altri Stati europei (es. Francia, Inghilterra)

CHI PUO’ ESSERE CONVENUTO IN UNA AZIONE DI

PROPRIETA’ INDUSTRIALE ?Il produttore di beni contraffatti è il soggetto principale contro si può agire per la violazione dei diritti di P.I.E’ però evidente che molto spesso il produttore, cioè la fonte originale di prodotti contraffatti, non si trova in Italia: si pensi al tipico caso di prodotti provenienti dall’Asia o altre parti del mondo. In questi casi si può agire contro l’importatore o il distributore dei prodotti, giungendo anche fino ai dettaglianti, cioè coloro che sono l’ultimo anello della catena di diffusione dei prodotti contraffatti.La scelta dei soggetti da perseguire può variare da caso a caso, in funzione delle situazioni contingenti.Per esempio può essere difficile e poco efficace attaccare i singoli ambulanti che vendono abusivamente magliette, borse, foulard di marca, mentre sarebbe più proficuo poter inibire gli importatori di simili prodotti.

TUTELA CAUTELARE A fianco delle cause ordinarie, il sistema di difesa dei diritti di P.I. in Italia prevede anche una procedura cautelare (art. 132 CPI), vale a dire una procedura che possa essere richiesta anche nel corso della brevettazione o registrazione, una volta che la relativa domanda sia stata resa accessibile al pubblico o nei confronti del presunto contraffattore.Requisiti: fumus boni iuris + periculum in moraPertanto è possibile ottenere fin da subito:

- DESCRIZIONE E SEQUESTRO DI PRODOTTI CHE COSTITUISCONO VIOLAZIONE DI DIRITTI DI P.I.

- INIBITORIA DI FABBRICAZIONE, COMMERCIO, E ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO DELLE COSE COSTITUENTI VIOLAZIONE;

- INIBITORIA DEL NOME A DOMINIO E IL SUO TRASFERIMENTO PROVVISORIO.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA

La procedura fin qui considerata è quella civile che interessa generalmente le situazioni di normale concorrenza fra aziende che operano sullo stesso mercato (italiano e/o europeo); essa si svolge quindi in un contesto concorrenziale legale. Esiste però anche una realtà importante che forse è più vicina ai consumatori, che è rappresentata dalla contraffazione illegale cioè quella messa in opera da organizzazioni che non sono soggetti ufficialmente riconosciuti sui mercati (e spesse volte con collegamenti criminali), ma che muove un giro di affari di diversi miliardi di euro.

Il Codice (art. 144 CPI) definisce come atti di pirateria le contraffazioni evidenti di marchi, disegni e modelli registrati, e le violazioni di diritti di proprietà industriale altrui, realizzate dolosamente e in modi sistematico.In questi casi l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri beni corrispondenti all’ammontare del danno. (art. 144 bis CPI).Il Ministero segnala alla Procura della Repubblica i casi di pirateria ed i Prefetti e i sindaci possono disporre delle anche d’ufficio il sequestro di merce contraffatta, arrivando anche fino ad ordinarne la distruzione.Importante è l’attività di contrasto delle Dogane, specialmente nei porti come quelli della Liguria dove avviene l’ingresso delle merci sul nostro territorio.Regolamento Comunitario sulle Dogane

Grazie per l’attenzione Metroconsult Genova S.r.l.

Ing. Filippo Ferroni

TorinoNone - Via Sestriere 100

Tel +39 011 9904174Fax +39 011 9904182

GenovaVia Palestro. 5/2

Tel +39 010 8196592 Fax +39 010 8601055

MilanoForo Buonaparte, 51Tel +39 02 36720300Fax +39 02 36720301

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