La Risoluzione di Controversie con la Procedura UDRP - l' Esperienza dell' OMPI

INDICAMInternet e Proprietà Intellettuale: Domain Names come Segni

Distintivi, OggiMilano, 2 dicembre 2002

Bartolomeo Migone

WIPO Arbitration and Mediation Center

WIPO Arbitration and Mediation Center

• Dal 1995, parte dell’ Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO / OMPI)

• Servizi per la risoluzione di controversie attinenti alla proprietà intellettuale attraverso procedure extragiudiziarie

WIPO Arbitration and Mediation Center: Servizi

• Norme e clausole contrattuali per controversie di proprietà intellettuale– Arbitrato (tradizionale e “expedited”)– Mediazione

• Lista di arbitri e mediatori• Amministrazione di casi• Servizi speciali di risoluzione di controversie

– nomi di dominio

Indice

• Problema: conflitti tra marchi e domain names

• Soluzione: procedimento amministrativo

• OMPI: servizio di risoluzione controversie

• Esperienza: 4,000 casi UDRP

Marchi e domain names

• Domain names– generalmente, sistema amministrato

privatamente– presenza globale– “first come, first served”

• Marchi– sistema amministrato da enti statali– territoriale– classi

WIPO Domain Name Process

• Su richiesta degli stati membri dell’ OMPI

• Per fare proposte su questioni attinenti al rapporto tra domain names e marchi

• “Final report” pubblicato in aprile 1999

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

• Approvata da ICANN nel 1999

• Applicata a– .com, .net, .org, .info, .biz, etc.

• Adottata da molti ccTLD– e.g..AG, .AS, .BS, .BZ, .CC, .CY, .EC, .FJ, .GT, .LA, .MD,.NA, .NU, .PA

, .PH, .PN, .RO, .SC, .TT, .TV, .VE, .WS

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy

• Partecipazione obbligatoria del titolare del domain name– clausola UDRP nel contratto di registrazione

del domain name

• Procedura di natura amministrativa– rimane la possibilità di adire l’autorità

giudiziaria

• Trasferimento /cancellazione

UDRP: limitata a registrazioni abusive

• Domain name identico o così simile da creare confusione con un marchio;

• Nessun diritto o interesse legittimo nel domain name; e

• Registrazione ed uso in malafede

Malafede -- per:• Vendere, locare o altrimenti trasferire il

domain name;

• Impedire al titolare del marchio di rifletterlo in un corrispondente domain name;

• Disturbare l’attività di un concorrente; o

• Attrarre, a fini commerciali, utenti Internet verso il proprio sito, dando luogo ad un rischio di confusione con il marchio del ricorrente

Buona fede• Uso / atti preparatori all’ uso del domain

name o di un nome corrispondente al domain name nel contesto di una offerta in buona fede di beni o servizi

• Avere lo stesso nome del domain name

• Uso legittimo e non commerciale del domain name, senza intento di sviare la clientela o di ledere diritti di marchio

UDRP - come f unz iona ?

R e g istra r a ttu a la d e cis io n e d e l C o lle g io A rb itra le

D e c is io n e d e l C o lleg io A rb itra le

N o m ina d e l C o lleg io A rb itra le

R e s is te n te ha 2 0 g io rn i pe r risp o nd e re

P ro v ide r n o tif ica il rico rso a l re sis te n te

R ico rren te p rese n ta il R ico rso a l p ro v id er

UDRP - Vantaggi

• Procedimento rapido (due mesi)

• Economico

• Cancellazione / trasferimento effettuati direttamente dal Registrar

• Trasparente

• Globale

WIPO Arbitration and Mediation Center -- Obiettivi

• Efficienza della procedura

• Qualità e coerenza delle decisioni

OMPI - Procedura

• Sito Internet con moduli elettronici per il ricorso e la risposta

OMPI - Procedura

• Comunicazioni online / email

• Amministrazione specializzata in più lingue

• Basso costo– Un membro: $1,500 (1-5 nomi) $2,000 (6-10

nomi)– Tre membri: $4,000 (1-5 nomi) $5,000 (6-10

nomi

• Index of WIPO UDRP Panel Decisions

OMPI - Decisioni

• Collegi Arbitrali– Specialisti di proprietà intellettuale e Internet– 350 membri, 50 paesi– Lingue

OMPI - Decisioni

• Formato standard delle decisioni

• Riunioni di Panelists

• Online Panelist Forum

• Decisioni distribuite ai Panelists

OMPI - Casi UDRP

5%19%

76%

In fase di risoluzione (202)

Transazione o ritiro (806)

Decisi (3,246)

OMPI -- Risultati

80%

1%

19%

Trasferimenti (2,602)Cancellazioni (23)Ricorsi non accolti (621)

OMPI -- Distribuzione Geografica

OMPI - Italia

• 125 casi

• armaniboutique.com, benetton.net, dolcegabbana.com, fendi.com, ferragamo.net, ferrarishop.com,

ferrerorocher.com, gianfrancoferre.com, gucciboutique.com, kinderferrero.com,

maserati.org, prada.org, wwwilsole24ore.com

OMPI - ccTLD

• UDRP

• Servizi forniti a 28 ccTLD– .AC (Ascension Island), .AE (United Arab Emirates), .AG (Antigua and

Barbuda), .AS (American Samoa), .AU (Australia), .BS (Bahamas), .BZ (Belize), .CC (Cocos Islands), .CY (Cyprus), .EC (Ecuador), .FJ (Fiji), .GT (Guatemala), .LA (Laos People's Democratic Republic), .MD (Republic of Moldova), .MX (Mexico), .NA (Namibia), .NU (Niue), .PA (Panama), .PH (Philippines), .PN (Pitcairn Island), .RO (Romania), .SC (Seychelles), .SH (Saint Helena), .TT (Trinidad and Tobago), .TV (Tuvalu), .UG (Uganda), .VE (Venezuela) and .WS (Western Samoa).

• 96 casi ricevuti

Informazioni

• Sito: http://arbiter.wipo.int

• Email – arbiter@wipo.int– bartolomeo.migone@wipo.int

Grazie per la vostra attenzione