Marcas – Módulo 2 AS PROIBIÇÕES DE REGISTRO DE MARCA ... · 7 Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XIX Crime Contra Marca Art. 190 - Comete crime contra

[email protected] 1

XXV CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SÃO PAULONível Básico – 1º Semestre de 2017

• Marcas – Módulo 2

• AS PROIBIÇÕES DE REGISTRO DE MARCA

• ARTIGO 124 DA LPI

• NEIDE BUENO• Data: 30/03/2017

2

Registros de Marcas – proibições :Artigo 124 – Inciso XIX :

Não são registráveis como marca:

XIX - reproduçãoou imitaçãono todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

3

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XIX

Código de Defesa do Consumidor

Art. 4º - A Política Nacional das relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo , atendidos os seguintes princípios:

4


Código de Defesa do Consumidor

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcase nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.

5


Concorrência Desleal

Art. 2o.- A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:V - repressão à concorrência desleal.

Art. 195 -Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; (...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa

6


Crime Contra Marca

Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.(...) Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa

7


Crime Contra Marca

Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzidaou imitada, de outrem, no todo ou em parte;

II – produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa

8

Registros de Marcas – Principais Requisitos

�Liceidade / Licitude�Distintividade�Veracidade

�Disponibilidade

9

Registros de Marcas – Principais RequisitosArtigo 124 – Inciso XIX

DISPONIBILIDADE :

• O sinal deve estar disponívelpara registro, com exclusividade, em relação aos produtos / serviços que distingue;

• O sinal não pode ser apropriado de terceiros -violação de interesse essencialmente privado

10

Registros de Marcas – Principais RequisitosArtigo 124 – Inciso XIX

DISTINTIVIDADE :

A distintividade dos elementos constituintes dos sinais comparados também é fator importante na avaliação da possibilidade de conflito entre conjuntos marcários, visto que, quanto mais distintivo for o termo ou expressão, maior a possibilidade de que sua imitação ou reproduçãoparcial ou com acréscimogere confusão ou associação indevida.

11

Registros de Marcas – proibições:Artigo 124 – Incisos XIX

Violação de Direito Essencialmente Privado

�Colidência de Marcas

�Princípio da Anterioridade

�Princípio da Especialidade

�Conceito de Reprodução e Imitação

12


No exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, é verificada a ocorrência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observando os seguintes quesitos:

� A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;

� Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;

� Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; ·

� Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

13


Análise da colidência entre sinais

A análise da possibilidade de colidência entre os

sinais em cotejo compreende a avaliação de seus

aspectos gráfico, fonético e ideológico com o

objetivo de verificar se as semelhanças existentes

geram risco de confusão ou associação indevida.”

14


Análise da colidência entre sinais - Aspecto Gráfico:

• A comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência.

• O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de

cores semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de

confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários.

• Embora seja evidentemente importante no exame de marcas

figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos

quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e

estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir

para gerar confusão ou associação indevida.

15


Análise da colidência entre sinais - Aspecto Fonético:

• A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos

fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois

conjuntos.

• As marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

• Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e

diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e

nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em

cotejo.

16


Análise da colidência entre sinais - Aspecto Ideológico:

• Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou

gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também

podem levar o público consumidor à confusão ou associação

indevida.

• Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com

diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal

figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito.

• No caso de vocábulos ou expressões em idiomas diferentes, é

necessário levar em consideração o domínio dos idiomas pelo

público relevante, bem como a semelhança entres os sinais e

ideias evocadas. Diretrizes de Análise de Marcas do INPI

17

Registros de Marcas – proibições:Artigo 124 – Inciso XIX

A função principal da marca:

Distinguir produtos e/ou serviços de outros idênticos ou semelhantes junto ao

mercado consumidor

18


NOVIDADE RELATIVA

O sinal não precisa ser “novo”, podendocompor-se de palavras ou figuras já utilizadas(conhecidas)desde que não se assemelhemcomoutros sinais já registrados para produtos ouserviços idênticos ou semelhantes que visadistinguir;

19


Princípio da Anterioridade

1) Se o sinal imitar ou reproduzir, no todo ou em parte, ou com acréscimo, marca registrada alheia;

2) Se a marca registranda identificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim àquele distinguido por marca já registrada, em nome de terceiros;

3) Se a convivência das duas marcas no mercado possibilitar erro, dúvida ou confusão no consumidor quanto a origem dos produtos ou serviços que identificam.

20


REPRODUÇÃO:

Sinal que configure cópia fiel, total ou parcial, de uma marca de terceiro anteriormente

registrada, para distinguir produtos e/ou serviços idênticosou semelhantes(afinidade

mercadológica);

21


REPRODUÇÃO “ NO TODO” ou TOTAL

Cópia integral ou integridade fiel de marca anterior alheia:

BOMBRIL

BOMBRIL

22


REPRODUÇÃO “ EM PARTE”

Cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia ou;

a reprodução total de sua parte fonética:

BOMBRIL BOMBRIL

x x

BOMBRIL EX BOMBRIU

23


REPRODUÇÃO “ COM ACRÉSCIMO ”

A reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia

no conjunto do sinal registrando:

BOMBRIL

x

BOMBRIL PLIN

24


IMITAÇÃO – Conceito

"... neste caso,não há cópia servil da marcaregistrada, masapenas "semelhança" capaz decriar confusão prejudicial ao titular da marcaanterior e aos próprios consumidores...

Desde que a semelhança seja de molde a causarconfusão entre os produtos assinalados o registronão poderá ser concedido...."

(Gama Cerqueira)

25


IMITAÇÃO - Conceito

“ O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a idéia invocada por marca alheia.

A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última.”

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI

26


IMITAÇÃO “NO TODO”Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

“Trata-se da imitação gráfica, fonética ou ideológica integral do conjunto de terceiro”

27


IMITAÇÃO “PARCIAL”Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

“Enquadram-se nesta categoria os sinais que imitam gráfica, fonética ou ideologicamente parte de marca de terceiro”

28


IMITAÇÃO “COM ACRÉSCIMO ”Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

“ Tratam-se dos conjuntos formados por imitação fonética, gráfica ou conceitual de sinal de terceiro acrescida de outros elementos”

29


IMITAÇÃO “IDEOLÓGICA ”Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

“Imita ideologicamente marca anterior de terceiro, todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior”

30


IMITAÇÃO “IDEOLÓGICA ”Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

“Incluem-se no conceito de imitação ideológica os casos detradução – imitação ou reprodução em outro idioma –demarca anterior. As ocorrências de traduções são examinadascaso a caso, aplicando-se a colidência entre os sinais desdeque o idioma seja explorado no País.”

31


PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADEDAS MARCAS

�O consumidor não deve ser induzido a erro,dúvida ou confusão quanto a origem dosprodutos / serviços oferecidos no mercado.

�Coexistência no mercado de marcas idênticasou similares para distinguir produtos / serviçosdiversos (novidade relativa)

32


Princípio da Especialidade das Marcas

ATO NORMATIVO INPI Nº 150/99

• Adota, a partir de 03 de janeiro de 2000, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços;

• Estabelece que cada pedido de registro deverá conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de

Produtos e Serviços .

33



� Consagra a necessidade de análise dos produtos eserviços em si e não somente da classe emque estásendo requerida a marca;

� Análise se os produtos ou serviços da marcaregistranda são diversos daqueles protegidos porregistro anterior de marca idêntica ou semelhante,comsegmentos de mercados diferentes.

34

Registros de Marcas – proibições:- Artigo 124 – Inciso XIX


“O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a

existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de

produtos ou serviços.

As marcas podem até ser idênticas, desde que não assinalem produtos ou serviços de segmento mercadológico passível de causar confusão ou associação na mente do consumidor,

salvo as marcas de alto renome que possuem proteção em

todos os ramos de atividade.”

35

Colidência de marcas –ESFERA JUDICIAL

Marca mista: “TIM EVENTOS E TURISMO”

Titular: TIM EVENTOS E TURISMO LTDA ( Renato Tim Chaebub Rodrigues)

Registro nº 822619130 (Sub-judice)

NCL(7) 41 - entretenimento / espetáculos

Versus:

TELECOM ITALIA S.P.A.

Marca “TIM” – Classe BR.38.10 – Serviços de telecomunicações

Restabelecimento dos efeitos do registro da marca “TIM EVENTOS E TURISMO” baseado no princípio da especialidade das marcas.

TRF 2ª Região - Agravo Instrumento 2012.02.01.017392-2

Nona VF da Seção Judiciária do Rio De Janeiro (RJ) – PROC. Nº 0035403-41.2012.4.02.5101.

36

Colidência de marcas – Esfera Administrativa INPIExceção ao Principio da Especialidade

Marcas de Alto Renome:

• “BLACKDIAMOND” - classe 09 (computadores)

• “ DIAMANTE NEGRO ” ( Chocolate)

• “SONHO DE VALSA” - classe BR 35.10 (bebidas)

• “ SONHO DE VALSA” (chocolates)

• “MONARK-REEBOK” - classe BR 07.45 (Bicicletas)

• “ REEBOK” (artigos vestuário e esportes)

• “BRAHMAN” - classe BR 25.10.20.30 (roupas)

• “ BRAHMA ” (bebidas)

• “MALBORITO” - classe BR 11.10

• “ MARLBORO ” (cigarros)

37


Exame da afinidade mercadológica:

� A afinidade mercadológica se dá em virtude da semelhança entre produtos e serviços que, embora de espécies distintas, guardam entre si estreita relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades, do seu destino ou, ainda, das novas tecnologias.”

� Apesar de sugerir uma distância maior do que a ideia de semelhança, a afinidade mercadológica justifica a colidência, na medida em que a relação entre os produtos ou serviços pode provocar associação indevida quanto à origem dos mesmos.

38


Exame da afinidade mercadológica:Diretrizes de Análise de Marcas do INPI

39


Exame da afinidade mercadológica:

São exemplos de segmentos de mercado que guardam afinidade entre si:

o Vestuário x perfumes;

o Publicações (jornais, revistas, etc) x telecomunicações;

o Telecomunicações x informática;

o Acessórios pessoais (óculos, bijuterias, bolsas, etc) x cosméticos xvestuário;

o Fabricação de produtos eletroeletrônicos x conserto de

eletroeletrônicos x comércio de eletroeletrônicos;

o Importação e exportação de máquinas industriais x máquinas

industriais;

o Produção de programas de rádio e TV x transmissão dos mesmos;

o Roupas de esporte x artigos esportivos;

o Produto farmacêutico x produto veterinário (medicamentos)

40



Para fins de identificação de afinidade mercadológica entre produtos ou serviços, são observadas cumulativamente:

1) As características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento de mercado):

KACTON - para assinalar mísseis KACTON - para assinalar trator

• sinais idênticos; inexistência de afinidade mercadológica; impossibilidade de confusão , em face das características tecnológicas dos produtos, da sua utilização específica e do comportamento de mercado individualizado.

41



2) Grau de especialização do público-alvo (consumidor comum, consumidor especializado, canais de distribuição):

• PHATO – para assinalar relógios • FATO - para assinalar aparelhos medidores

“sinais semelhantes; produtos específicos; consumidor especializado; impossibilidade de conflit o.”

42




3) A importância da marca na técnica de venda do produ to ou na prestação do serviço:

MIOTO – para assinalar aparelhos de comunicaçãoMYOTTO – para assinalar computadores

“No exame de primeira instância colidem os sinais pela imprecisão da especificação “aparelhos de comunicaç ão.”

43

Colidência de marcas – Esfera Administrativa INPIIndeferimento com base no Artigo 124 – Inciso XIX

PRODUTOS/SERVIÇOS COM AFINIDADE MERCADOLÓGICA

“AUTOLOG COLLECTOR“, classe NCL 09 (programas de computador)

“AUTOLOG” , classe BR 40.34 (serviços de análise e processamento de dados)

“COESAM”, classe NCL 35 (comércio acessórios vestuários)

“COESAM”, classe BR 03.20 (perfumaria/cosméticos)

“STULZ”, classe NCL 37 (instalação e reparo ar condicionado)

“STULZ”, Classe NCL 11 ( Aparelhos de refrigeração)

“NOTTENEB”, classe BR 24.10.20 (tecidos)

“BENETTON”, Classe BR 25 (artigos vestuário) (também concorrênciadesleal)

44


PRODUTOS/SERVIÇOS COM AFINIDADE MERCADOLÓGICA

• “FAHRENHEIT” - classe BR 25/10.20.30 (roupas)

• “FAHRENHEIT” - classe BR 03/20 (perfumaria e cosméticos)

• “NUANCE DETALHES” - classe BR 14.10.20.30 (jóias e bijouterias)

• “NUANCE”, classe BR 03.20 (perfumaria e cosméticos)

• “MUNDO ANIMAL” - classe BR 39.30 (clínica veterinária)

• “MA MUNDO ANIMAL” - classe BR 03.30 (produtos de higiene para animais)

• “A CORA LOV” - classe BR 19.10 (materiais de construção)

• “CORAL” - classe NCL 02 (tintas)

45


PRODUTOS COM AFINIDADE MERCADOLÓGICA Reprodução “TOTAL” ou “NO TODO” do elemento nominativo

Classe NCL (9) 5 - XAMPU PARA ANIMAL COM FINALIDADE TERAPÊUTICA; PRODUTOS PARA LAVAR CÂES; REPELENTES PARA CÃES ACARICIDAS; CARRAPATICIDA

Pedido indeferido com base no registro: Marca Nominativa “MYDOG ” –classe BR 05.70 “Medicamentos para uso veterinário”

46


CLASSES DIFERENTES - PRODUTOS COM AFINIDADE MERCADOLÓGICA

Reprodução “TOTAL” ou “NO TODO” do elemento nominativo

Classe NCL(7): 4 : LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS INCLUÍDOS NESTA CLASSE.

Pedido indeferido com base no registro: Marca Nominativa “POTENZA ” –NCL (8) 12 – “Pneus para veículos”

47


CLASSES DIFERENTES - PRODUTOS COM AFINIDADE MERCADOLÓGICA

Reprodução “EM PARTE” do elemento nominativo

NCL(8): 21 Especificação: APARELHOS PARA HIGIENE BUCAL; ESCOVAS DE DENTES; FIO DENTAL PARA USO ODONTOLÓGICO.

Pedido indeferido com base no registro:

Marca Nominativa “FACILIT ” -Cl.. BR – 05.50/80 - Produtos utilizados especificamente em tratamento odontológico.

48


SINAIS COM REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCASANTERIORMENTE REGISTRADAS

• “SENSA INSIGHT” - NCL(7): 9 - Aparelhos e instrumentos elétricos / óticos

• “SENSAR” - classe BR 09.45 – Aparelhos e instrumentos óticos/fotográficos

• “SOL DE VERÃO HAIZES DAVENE” - NCL(10): 3 – Cosméticos

• “DAVENE” – NCL(8): 3 – Cosméticos

• “ZAP – ZUL” - NCL(7): 25

• "ZAP JEANS“ (mista – sem direito ao uso exclusivo expressão “JEANS”) classe BR 25.10 (roupas)

• “NATURALAX” - NCL(9): 5 Laxativos

• “NATULAX” - NCL. (8) 05 - Produto Farmacêutico Indicado no tratamento da constipação intestinal crônica

49


REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO

NCL(9): 21 LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA

Pedido indeferido com base nos registros:

Marcas mista “BRIL ” - NCL (8) 21 – “Lã de aço para limpeza” “ Produtos destinados a lavagem, lustração e limpeza”:

50


REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO COM ACRÉSCIMO ?

NCL(9): 21 LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA


Marca mista “BRIL-LAR ” – Classe BR 03:10 “Preparos para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza”:

51


IMITAÇÃO IDEOLÓGICA ?

NCL(10): 41 : BANDA DE MÚSICA [SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO]


Marca nominativa “MANDOU BEM ” – NCL(8) 41 - ESTÚDIOS DE CINEMA, ALUGUEL DE FILMES PARA CINEMA, ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS, DE EDUCAÇÃO, DE LAZER, ENTRETENIMENTO, ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS, ESPETÁCULOS AO VIVO E SHOWS, PRODUÇÃO DE FILME, PRODUÇÃO DE FILME EM FITA DE VÍDEO, PARQUE DE DIVERSÃO, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E TELEVISÃO, SALAS DE CINEMA, ESPETÁCULOS DE ENTRETENIMENTO PELA TELEVISÃO

52


REPRODUÇÃO ou IMITAÇÃO IDEOLÓGICA ?

Marca Nominativa “AMOREKINHO ”

NCL(10): 35 : Comércio de Artigo de Vestuário


Marca mista “AMORECO ” – NCL(9) 41 - Comércio de Artigo de Vestuário:

53


IMITAÇÃO IDEOLÓGICA ?

vs

NCL(9): 33 : Bebida Destilada

Pedido indeferido em sede de PAN com base nos registros:

Marcas Nominativas “JOHNNIE WALKER” e Marcas mistas “JOHNNIE WALKER”para assinalar bebidas.

Obs: A marca mista “JOÃO ANDANTE” não foi indeferida especificamente com base na marca figurativa do titular da marca “JOHNNIE WALKER”.

54

Colidência de marcas –ESFERA JUDICIAL com base no inciso Artigo 124 – Inciso XIX

DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO REPRODUÇÃO PARCIAL / IMITAÇÃO FONÉTICA ?

Ambos os registros para distinguir“relógios”

Sentença Primeira Instância13º Vara da Justiça Federal/RJ – Proc.0102451-46.2014.4.02.5101

55

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XIX Colidência de Marcas

ACORDO DE CONVIVÊNCIA

• Posição do INPI nos últimos anos:

Divergência entre a Diretoria de Marcas do INPI que considera possível o acordo de coexistência e a Procuradoria do INPI que considera que não é lícito a Autarquia reconhecer qualquer acordo de coexistência.

• Posição do INPI a partir das Diretrizes de Análise de Marcas instituida a partir de Dez/2014:

� Os documentos rotulados de "acordo de convivência" ou "acordo de coexistência" serão considerados como “documentos adicionais” como elementos de subsídios ao exame do pedido de registro da marca;

� Será acolhido para avaliação se tal documento é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver naquele segmento de mercado assinalado.

56


ACORDO DE CONVIVÊNCIA

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

� Se, apesar do Acordo, for julgado inviável o convívio dos sinais em análise, em função dos produtos ou serviços em conflito ou da constituição dos sinais em exame;

� Poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao titular do direito anterior a fim de restringir o escopo da proteção pretendida, de modo a afastar, de forma suficiente, o risco de confusão ou associação entre os signos em questão;

� Tal exigência poderá ser formulada, inclusive, em relação ao próprio sinal pretendido como marca, mas apenas nos casos em que a retirada de um determinado elemento marcário propicie suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, sem alterar o cunho distintivo do sinal.

57


ACORDO DE CONVIVÊNCIA – Exemplos INPI

58


Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

� Possível a convivência de marcas semelhantes de titularespertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade deautorização prévia do titular do registro anterior, ainda quecaracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviçosassinalados;

� A relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovadapor meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração,autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem sóciosem comum. Na ausência de tal documentação, será formuladaexigência para a parte interessada.

59

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XX

DUALIDADE DE REGISTRO DE MARCA

DE UM SÓ TITULAR

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

XX - Dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.

60


DUALIDADE DE REGISTRO DE MARCA DE UM SÓ TITULAR

� Este inciso obedece o princípio da disponibilidade da marca : um

registro de uma determinada marca para distinguir determinado

produto e/ou serviço e sob determinada forma de apresentação não

pode ser concedido 02 vezes para o mesmo titular.

� Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos

de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular

fraude o instituto da caducidade (142 “III” da LPI) , uma vez que o

novo registro manteria indisponível a marca, apesar da falta de uso e

considerado caduco o seu primeiro registro.

61



Indeferimento INPI :

Marca “TRIM” (nominativa)

Proc.821.775.073 de 08/11/1999– cl. 08.40 (prods. de cutelaria)

Requerente: THE W.E. BASSETT COMPANY

Marca “TRIM” ( Nominativa)

Registro n° 818.436.239 de 27/01/2009– cl. 08.10/30/40

(ferramentas e prods. cutelaria)

Titular: THE W.E. BASSETT COMPANY

62



IndeferimentosINPI : Marca Mista:

Proc.828.662.916 de 18/08/2006

cl. 37 (serviços de instalação e reparo de computadores , etc..)

Requerente: FUJITSU LIMITED

Registro n° 823.501.892 de 12/12/2006

cl. 37 (serviços de instalação e reparo de computadores , etc..)

Titular: : FUJITSU LIMITED

63

Registros de Marcas – proibições:- Artigo 124 – Inciso IX

Violação de Direito Essencialmente Privado

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

IX - Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica

64

Registros de Marcas – proibições:Artigo 124 – Inciso IX – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Proteção Indicações geográficas

• Artigos 176 / 182 da LPI

Art. 176 – “Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou denominação de origem” (de determinados produtos ou serviços)

65

Registros de Marcas – proibições:Artigo 124 – Inciso IX –INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Indicação de Procedência

O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

(art. 177 da LPI).

Exemplos –Indicação de Procedência:

• SERRO– Queijo

• VALE DOS SINOS – couro acabado

• VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO –

Uvas de Mesa e manga

• VALE DOS VINHEDOS – Vinhos e espumantes

67


Denominação de Origem

O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

(art. 178 da LPI).

Exemplos –Denominação de Origem:

• Litoral Norte Gaúcho –Arroz

• Região da Costa Negra –Camarão

69


Indicações geográficas – Brasil

• CERRADO MINEIRO (café)

• PAMPA GAÚCHO (carne)

• PARATY (Aguardente de cana)

• ALGODÃO DA PARAIBA (produtos têxteis confeccionados

com algodão colorido)

70


"CACHAÇA“

• Vocábulo de origem e uso exclusivo dos brasileiros.

• Expressão protegida por "indicação geográfica" e de uso

restrito pelos produtores da bebida (aguardente de cana),

estabelecidos no Brasil.

• Primeira Indicação Geográfica brasileira reconhecida.

• Decreto nº 4.062 de 21/12/2001.

71


Proteção Indicações geográficas – Estrangeiras:

• Beaujolais e Bordeaux - vinhos

• Champagne - bebida espumante

• Porto – Vinhos

• Cognac – bebida

Natureza Declaratória de Direito – mero ato administrativo de reconhecimento formal de um direito pré-existente

72


Indicação Geográfica

LPI : estabelece que o uso de indicação geográfica érestrito aos produtos e prestadores de serviçosestabelecidos no local, exigindo-se, ainda, opreenchimento de requisitos de qualidade do produtoou serviço. (art. 182 da LPI).

INPI: “O reconhecimento de uma indicação geográficaorigina-se do esforço de um grupo de produtos ou deprestadores de serviço que se organizam para defenderseus produtos ou serviços, motivados por um lucrocoletivo”

73


Indicações geográficas

“As indicações geográficas constituemem instituto dedireito privado , cuja obtenção depende diretamente doPoder Público, o qual retira do domínio públicodenominações de uso coletivo, reconhecendo a reputaçãoe qualidade de certos produtos, através das IndicaçõesGeográficas ”

(Alexandre Fragoso Machado - “As Indicações Geográficas no Brasil e no mundo Atual”– Propriedade Intelectual no Direito Empresarial. - Quartier Latin – 2009)

74


• Indicações geográficas

• O pedido de reconhecimento de um nome geográfico

como indicação geográfica será apresentado por

sindicatos, associações, institutos ou qualquer outrapessoa jurídica que represente uma coletividade, com

legítimo interesse e estabelecida no território.

• IN 25/2013 - INPI - Estabelece as condições para o registro

de indicações geográficas.

75


INDEFERIMENTO INPI:

"CACHAÇA LUMINOSA”

Proc. 828658.366 de 21/08/2006

Classe 33 – Aguardente de cana de açúcar e aguardente

de frutas

Ressalva INPI: “Art. 124, Inciso IX, tendo em vista ser a

denominação “cachaça” indicação geográfica

nos termos do Decreto nº 4.062 de

21/12/2001.”

76


INDEFERIMENTO INPI:

“TTT TRINIDAD LA HABANA, CUBA”

Proc. 818.941.006 – classe BR 34.10/20 (cigarros)

Req. Corporation Habanos, Sociedad Anonima (Habanos S.A. (CU)

“Trentino”

Proc. 822.085.844 – classe 30.10/20 (café)

Req. Laticínios Cedense Ltda.

77


Indicações geográficas - Exceção

Artigo 181 da LPI

“ O nome geográfico que não constitua indicação deprocedência ou denominação de origem poderá servirde elemento característico de marca para produto ouserviço, desde que não induza falsa procedência”.

Champagne – Roupas – Perfume

Cognac – Roupas

78

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso X

FALSA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA

Art. 124 – Não são registráveis como marca:

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem,procedência, natureza, qualidade ou utilidade doproduto ou serviço a que a marca se destina.

� Defesa do Consumidor - visa proibir registro desinaisenganososque possaminduzir o consumidor emerro ouconfusão quanto a origem, procedência e qualidade doproduto que lhe for oferecido.

79

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso X

FALSA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIASinais enganosos

Indeferimentos INPI :

• "SWISS FÓRMULA" - CL.. BR-03.10/20

• "ABACAXI DA FLORIDA” - CL. BR 33.10

• “INFAILLIBLE” – Cl. 03 – (Perfumes)

• TROPICAL FRUTAS - NCL(9): 30 - Bebidas à base de Café, Café

em Pó; alimentos Farináceos ;

80

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XFALSA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 005/2015:Aplicação do inciso X do art. 124 da LPI em marcas contendo a sigla

“D.O.C.”- (Denominação de Origem Controlada)

No exame de marcas contendo a sigla “D.O.C.” associados a termos ou

expressões não registrados como indicação geográfica, deverá ser

observado, cumulativamente:

� Se o pedido visa assinalar produto ou serviço habitualmente

protegido por indicação geográfica; e

� Se o elemento “D.O.C.” cumpre função de indicação de

procedência/denominação de origem, levando o consumidor a

entender que o produto teria como origem região ou localidade

objeto de indicação geográfica.

� Caso o sinal incorra em ambas as condições, o mesmo deverá serindeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por induzir à falsa

indicação de procedência ou qualidade.

81


DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

• Art. 2o.- A proteção dos direitos relativos à propriedade

industrial, considerado o seu interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do País,

efetua-se mediante:

• IV - repressão às falsas indicações geográficas

82


DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS:

• Art. 192 - Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda

ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

• Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura,

circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos

retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

• Art. 194 - Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indiqueprocedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com

esses sinais.

• Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

8383

XXV CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONALEM PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SÃO PAULONível Básico – 1º Semestre de 2017

Obrigada !

[email protected]

Documents

Marcas – Módulo 2 AS PROIBIÇÕES DE REGISTRO DE MARCA ... · 7 Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XIX Crime Contra Marca Art. 190 - Comete crime contra