Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MARKA LİSANSI SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ
Uzmanlık Tezi
Cemil SAYINER
Ankara-2008
T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MARKA LİSANSI SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ
Uzmanlık Tezi
Cemil SAYINER
Tez Danışmanı
Prof. Dr. Asuman TURANBOY
Ankara-2008
İÇİNDEKİLER
ÖZET ................................................................................................................... i
ABSTRACT ........................................................................................................ iii
İÇİNDEKİLER .................................................................................................. v
KISALTMALAR ............................................................................................... ix
GİRİŞ .................................................................................................................. 1
1. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
1.1. Genel Olarak ……………………………………………………………... 4
1.2. Marka Kavramı …………………………………………………………... 7
1.3. Lisans Sözleşmesi Kavramı ……………………………………………… 8
1.3.1. Lisans Sözleşmesinin İşlevleri ……………………………………… 11
a. Ekonomik İşlevi ………………………………………………….. 12
b. İthalat Yasağının Aşılması İşlevi ………………………………… 12
c. Teşebbüslerin Ekonomik Gruplaşması / Pazarın Genişlemesi
İşlevi ………………………………………………………………
12
d. Piyasada Hakimiyet Kurabilme İşlevi ……………………………. 13
e. Rekabetin Arttırılması İşlevi ……………………………………... 13
f. Sulh İşlevi ………………………………………………………... 13
g. Vergi Tasarrufu İşlevi ……………………………………………. 14
h. Teknoloji Transferi İşlevi ………………………………………… 14
ı. Tazminatın Belirlenmesinde Ölçüt Olma İşlevi …………………. 14
j. Yabancı Yatırımın Ülkeye Gelişini Sağlama İşlevi ………………. 15
1.4. Sınai Haklara İlişkin Lisans Çeşitleri …………………………………... 15
1.4.1. Patent Lisansı Sözleşmesi …………………………………………... 15
1.4.2. Faydalı Model Lisansı Sözleşmesi ………………………………….. 17
1.4.3. Endüstriyel Tasarım Lisansı Sözleşmesi ……………………………. 17
1.4.4. Marka Lisansı Sözleşmesi …………………………………………... 18
1.4.5. Teknik Bilgi (Know-How) Lisansı Sözleşmesi …………………….. 18
2. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİ
2.1. Genel Olarak ……………………………………………………………... 21
2.2. Marka Lisansı Sözleşmesi Kavramı …………………………………….. 22
2.3. Marka Lisansı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak
Hükümler .....................................................................................................
24
2.4. Marka Lisansı Sözleşmesinin Özellikleri ……………………………….. 33
2.4.1. İvazlı ve İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması …………….... 33
2.4.2. Borçlandırıcı İşlem Olup, Tasarrufi İşlem Olmaması ………………. 34
2.4.3. Sürekli Borç İlişkisi Kuran Bir Sözleşme Olması ………………….. 34
2.4.4. Talihe Bağlı Bir Sözleşme Olmaması ………………………………. 35
2.5. Marka Lisansı Sözleşmesinin Türleri …………………………………... 35
2.5.1. Lisans Sözleşmesinden Doğan Hakka Göre ………………………... 36
a. Basit Lisans (İnhisari Olmayan) Marka Lisansı ………………….. 36
b. İnhisari (Tekelci) Marka Lisansı …………………………………. 39
c. Bağımlı İnhisari Lisans …………………………………………... 40
2.5.2. Sözleşmenin İçeriğine (Kullanıma) Göre …………………………… 41
a. Satış Lisansı ………………………………………………………. 41
b. Üretim Lisansı ……………………………………………………. 42
2.5.3. Lisans Alan Kişinin Niteliğine Göre ………………………………... 43
a. Kişisel Lisans …………………………………………………….. 43
b. İşletme Lisansı …………………………………………………… 43
2.5.4. Alt Lisans …………………………………………………………… 44
2.6. Marka Lisansı Sözleşmesinin Kurulması ………………………………. 45
2.7. Marka Lisansı Sözleşmesinin Tarafları ………………………………… 46
2.7.1. Lisans Veren ………………………………………………………... 46
2.7.2. Lisans Alan …………………………………………………………. 47
2.8. Marka Lisansı Sözleşmesinin Şekli ve Tescili ………………………….. 48
2.8.1. Şekli ………………………………………………………………… 48
2.8.2. Tescili ……………………………………………………………….. 52
3. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
3.1. Genel Olarak …………………………………………………………....... 56
3.2. Lisans Verenin Yükümlülükleri ……………………………………….... 57
3.2.1. Lisans Verinin Markayı Kullandırma Yükümlülüğü ……………….. 57
a. Marka Hakkının Lisans Sözleşmesinin Yapıldığı Sıradaki
Şekli Varlığını Garanti Yükümlülüğü …………………………….
58
b. Markanın Hükümsüzlük Nedeni Taşımadığını Garanti
Yükümlülüğü ve Hükümsüzlüğün Sözleşme Üzerindeki Etkisi ….
59
c. Üçüncü Kişilerin Marka Lisansı Üzerindeki Etkilerini
Engelleme Yükümlülüğü …………………………………………
64
d. Marka Hakkının Yenilenmesi ve Marka Hakkından
Vazgeçmeme Yükümlülüğü ………………………………………
67
3.2.2. Malın ve/veya Hizmetin Kalitesini Garanti Etme Yükümlülüğü ........ 70
3.2.3. Lisans Verenin Yan Yükümlülükleri ……………………………….. 72
a. Teknik Eleman ve Destek Sağlanması, Elemanların
Eğitilmesi ve Gelişmeleri Bildirim Yükümlülüğü ………………..
72
b. Rekabet Yapmaktan Kaçınma Yükümlülüğü ……………………. 74
c. Marka İhlallerinde Takip Yükümlülüğü …………………………. 74
d. Markanın Korunmasına İlişkin Yükümlülüğü ve
Elverişli Olanakları Sağlama Yükümlülüğü ……………………...
75
3.3. Lisans Alanın Yükümlülükleri ………………………………………….. 76
3.3.1. Lisans Bedelini Ödemek ……………………………………………. 76
3.3.2. Markayı Kullanma Yükümlülüğü …………………………………... 80
3.3.3. Malların veya Hizmetlerin Kalitesini Sağlama Yükümlülüğü ……… 84
3.3.4. Lisanstan Doğan Haklarını Devretmeme ve Alt Lisans
Vermeme Yükümlülüğü ……………………………………………..
86
3.3.5. Lisans Alanın Yan Yükümlülükleri ………………………………… 88
a. Reklam Yapma Yükümlülüğü ……………………………………. 88
b. Hesap Verme Yükümlülüğü ……………………………………… 90
c. Marka İhlallerini Lisans Verene Bildirim Yükümlülüğü ……….... 91
d. Sözleşme İlişkisini Gizli Tutma ve Sır Saklama Yükümlülüğü …. 92
e. Marka Sahibinin Markayı Kullanmasına Katlanma Yükümlülüğü . 93
f. Alt Lisanstan Doğan Yükümlülükleri …………………………….. 93
g.Üretimi Üçüncü Bir Kişiye Yaptırmama Yükümlülüğü ………….. 94
h. Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonraki Yükümlülüğü …………..
3.4. Lisans Verenin Dava Hakkı ……………………………………………...
94
96
3.4.1. Marka Lisansı Sözleşmesiyle Verilmiş Hakların Genişletilmesi …… 98
a. Lisans Süresinin İhlali ……………………………………………. 98
b. Markanın Şekline İlişkin Hükümlerin İhlali ve Markanın
Başka Bir Marka veya İşaretle Kullanılması ……………………..
100
c. Mal ve/veya Hizmet Yönünden Genişletme ……………………... 101
d. Bölge İtibariyle Genişletme ……………………………………… 101
e. Lisans Altında Üretilen Malların Kalitesine İlişkin
Hükümlerin İhlali …………………………………………………
102
f. Kullanma Tarzı Bakımından Genişletme ………………………… 103
3.4.2. Marka Lisansı Sözleşmesiyle Verilen Hakların Üçüncü
Kişilere Devredilmesi ……………………………………………….
104
3.4.3. Lisans Verenin Açabileceği Hukuk Davaları ……………………….. 107
a. Tecavüzün Durdurulması Davası ………………………………… 107
b. Tecavüzün Önlenmesi Davası ……………………………………. 107
c. Tecavüzün Tespiti Davası ………………………………………... 107
d. Tecavüzün Giderilmesi Davası …………………………………... 108
e. Delillerin Tespiti Davası …………………………………………. 108
f. Tazminat Davaları ………………………………………………... 110
g. İhtiyati Tedbir Talebi …………………………………………….. 114
3.4.4. Lisans Verenin Açabileceği Ceza Davaları …………………………. 115
3.5. Lisans Alanın Dava Hakkı …………………………………………….....
3.5.1. Marka Lisansı Sözleşmesinin Çeşidine Göre ..................................... 117
119
a. Basit (İnhisari Olmayan) Lisans Sözleşmelerinde ……………….. 119
b. İnhisari (Tekelci) Lisans Sözleşmelerinde ……………………….. 121
c. Alt Lisans Sözleşmelerinde ………………………………………. 124
3.5.2. Talep ve Dava Çeşitlerine Göre …………………………………….. 124
a. İhtiyatı Tedbir Talebinde Bulunmak ……………………………... 125
b. Delillerin Tespiti Davasını Açmak ………………………………. 126
c. Gümrüklerde El Koyma ………………………………………….. 126
d. Tazminat Davası …………………………………………………. 127
4. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
4.1. Genel Olarak ……………………………………………………………... 131
4.2. Marka Hakkının Sona Ermesi ................................................................... 132
4.3. Marka Lisansı Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi …………………. 132
4.4. Marka Lisansı Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi …………….. 134
4.5. Marka Lisansı Sözleşmesinin Diğer Nedenlerden Sona Ermesi ………. 139
4.5.1. Taraflardan Birinin Ölümü veya Ehliyetini Kaybetmesi …………… 139
4.5.2. Taraflardan birinin iflası ……………………………………………. 141
SONUÇ ................................................................................................................ 143
KAYNAKÇA ...................................................................................................... 153
ÖZET
Sınai mülkiyet haklarından birtanesi olan marka, çok eski zamanlardan beri tarih
içinde gelişen ve artan fonksiyonları ile, ticari ve ekonomik hayatın vazgeçilmez bir
unsuru olmuştur.
Marka, bu öneminden dolayı zamanla daha yaygın şekilde kullanılmış, kullandırılmış
ve hukuki işlemlere konu edilmiştir. Marka sahipleri, markalarını kendilerinin
kullanmasının yanında, başkalarına da kullandırarak, ekonomik yönden gelir
sağlamayı ve markalarının tanınmışlık düzeylerini arttırmayı amaçlamışlar ve bu
durum neticesinde, markanın kullanım hakkının üçüncü kişilere tesis edilmesi
sonucunda, marka lisansı sözleşmeleri ortaya çıkmıştır. Markanın kullanılması ve
kullandırılmasının yaygınlaşması, uygulamada çeşitli sorunları da beraberinde
getirmiştir.
Çalışmamızda, marka hakkının üçüncü kişilere kullandırılması amacıyla, taraflar
arasında düzenlenen marka lisansı sözleşmeleri incelenecektir. Marka lisansı
sözleşmeleri, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname’de yer alan hükümler ile düzenlenmiştir. Buna karşılık, MarkKHK’da
marka lisansı sözleşmelerine ilişkin düzenlenmemiş bazı hususlar olduğu gibi,
mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde de çözüme kavuşmamış bazı sorunlar yer
almaktadır. Uygulamada ve doktrinde, marka lisansı sözleşmeleri ile ilgili olarak
birbirinden farklı bir çok görüş ve düşünce bulunmaktadır. Dolayısıyla, çalışmamız
esnasında, marka lisansı sözleşmeleri ile ilgili olarak bu farklı görüşlere yer verilip,
konular üzerinde tartışmalı noktalara ve sorunlara değinmek amaçlanmaktadır.
Markalar Kanunu Tasarısı’nda, 556 sayılı KHK’nın marka lisansı sözleşmelerine
ilişkin bazı hükümlerinde, önemli düzenlemelere gidilmiştir. Çalışmamızın bir diğer
amacı, Markalar Kanunu Tasarısı’nda yer alan bu düzenlemeleri, doktrinde yer alan
farklı görüşler ve 556 sayılı KHK çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelemektir.
Çalışmamızda, marka, lisans ve lisans sözleşmesi ve marka lisansı sözleşmesi
kavramları açıklanarak, bu kavramların türleri ve işlevleri incelenmiş, marka lisansı
sözleşmelerinin yapısı, hukuki niteliği ve uygulanacak hükümler, hukukumuzda yer
alan diğer sözleşme türleriyle karşılaştırılarak belirlenmeye çalışılmış, marka lisansı
sözleşmesi hükümlerine istinaden, lisans veren ve lisans alanın, sahip oldukları borç
ve haklar üzerinde durulmuş, taraflarının uyuşmazlıkları ve üçüncü kişilerin etkileri
üzerine açılabilecek davalarda, lisans veren ve lisans alanın dava hakları incelenmiş
ve marka lisansı sözleşmelerinin sona ermesi konusuna değinilmiş, bu konularla ilgili
sorunlar tespit edilmeye ve bu sorunların çözümlerine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.
ABSTRACT
EXAMINATION OF TRADEMARK LICENSE AGREEMENTS
Trademarks, as being one of the industrial property rights, since early times have
been indispensible element of the commercial and economic life due to their
progressing and increasing functions historically.
Trademarks, out of their significance, have been used extensively, having been used
to third parties and have been subject to the judicial actions in the course of time.
Trademark owners, besides using their trademarks, have aimed to get economic
revenues and make their trademark’s recognition level increasing by being used their
trademarks to the others and as a result of this fact, trademark license agreements
have arosen with the idea of basing the using right of the trademarks to the third
parties. The fact that the growing up the using and get used the trademarks, have also
brought about various problems in practice.
In this study, the trademark license agreements which is setting by the parties aiming
to get used the trademark right to the third parties will be examined. Trademark
license agreements have been regulated by the provisions of the Decree Law No.556
Pertaining to the Protection of Trademarks. After all, not only there are some points
concerning the trademark license agreements which have not been regulated in the
Decree Law, but also there are some problems which have not been solved with the
frame of current judicial regulations. In practice and doctrine, there are various views
and ideas concerning the trademark license agreements which are different from each
other. Thereby, it is aimed to give place to these different views concerning the
trademark license aggrements, and to deal with these controversial points and
problems on the subjects in our study.
By the Draft Trademark Law, significant regulations have been stated concerning the
some provisions of the Decree Law No.556 concerning the trademark license
agreements. Another objective of our Study is to examine these new regulations in
the Draft Trademark Law, in the frame of the views in doctrine and in the frame of
the provisions of Decree Law No.556 comparatively.
In our Study, by explaining the concepts of trademark, license and license
agreements, trademark license agreements, the types and the functions of these
concepts are examined, the structure, judicial character of trademark license
agreements and the provisions which is applied are tried to be determine by
comparing the other types of agreements; the rights and the liabilities of the licensee
and the licencor have been emphasized in the view of the provisions of the trademark
license agreement, the right of the licensee and the licensor to sue action in the case
of the dispute between the parties and impacts of the third parties have been
examined and the topic of expiration of the trademark license agreements have been
examined and it is aimed to detect the problems concerning to these subjects and to
contribute the resolution of these problems.
KISALTMALAR
a.g.e. : Adı Geçen Eser
bkz. : Bakınız
BK : Borçlar Kanunu
C. : Cilt
CoğişKHK : 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Dn. : Dipnot
EndTasKHK : 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
FM : Fikri Mülkiyet
HD : Hukuk Dairesi
HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
İİK : İcra İflas Kanunu
MarkKHK : 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
MarkKHKY : 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir
Yönetmelik
m. : Madde
MK : Medeni Kanun
PatentKHK : 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
RG : Resmi Gazete
S. : Sayı
s. : Sayfa
Tasarı : Markalar Kanunu Tasarısı
TMT : 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü
TPE : Türk Patent Enstitüsü
TTK : Türk Ticaret Kanunu
vd. : ve devamı
WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Yönerge : 89/104 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin
Hukukularının Uyumlaştırılmasına İlişkin Birinci
Konsey Yönergesi
GİRİŞ
Sınai mülkiyet haklarının bir parçası olan ve ticari işletmelerin gayri maddi unsurları
arasında yer alan marka; ticari ve ekonomik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur.
Marka, müteşebbislerce üretilen ve piyasaya sunulan, farklı özellikteki mal veya
hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yaramak gibi önemli bir işlevi yerine getirmekle
birlikte, hem tüketicilere hem de müteşebbislere önemli menfaatler sağlamaktadır.
Marka, bu özellikleri dolayısıyla zamanla iktisadi yaşamda büyük önem kazanmıştır.
Markanın ulaştığı bu ekonomik değer, markaların başkalarına devredilmesi veya
hukuki işlemlere konu olması ihtiyacını da beraber getirmiştir. Marka sahipleri,
markalarını kendilerinin kullanmasının yanında, gelir sağlamak ve markalarını
tanıtmak amacıyla, başkalarının da kullanmalarına izin vererek markalarından
ekonomik menfaatler elde etmeyi amaçlamışlardır. Ticari hayatın gelişmesi ve
markanın kullanımının yaygınlaşması neticesinde, markanın kullanım hakkının,
üçüncü kişilere çeşitli amaçlara istinaden tesis edilmeye başlaması sonucunda marka
lisansı sözleşmeleri ortaya çıkmıştır.
Uygulamada, “markanın lisansa verilmesi”, “marka lisansı verilmesi” veya “marka
lisansı sözleşmesi” gibi şekillerde adlandırılmasına karşın, en doğru biçimde
kullanımı “marka lisansı sözleşmesi” şeklindedir. Dolayısıyla, çalışmamızda da bu
şekilde adlandırılacak olan marka lisansı sözleşmeleri, adından da anlaşılacağı üzere,
konusunu markaların oluşturduğu sözleşmelerdir. Marka lisansı sözleşmelerinin
temelini, marka ve lisans kavramları oluşturmaktadır. Bu sebeple, çalışmamızın
temelini de bu kavramlar oluşturacaktır.
Marka ile ilgili hukuksal düzenlemeler bir hayli eskilere dayanmaktadır. Marka
hukukuna ilişkin mevzuat, değişen koşullara ayak uydurmak için zamanla köklü
değişiklikler geçirmiştir. Ülkemizde markalar, 556 sayılı Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararaneme ve bu kararnamenin uygulama şeklini
gösterir yönetmelik ile düzenlenmektedir. 556 sayılı KHK’nın kaynaklarının, 89/104
sayılı “Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukukularının Uyumlaştırılmasına İlişkin
Birinci Konsey Yönergesi” ve Avrupa Topluluğu’nun 40/94 sayılı “Topluluk
Markası Hakkında Konsey Tarafından Çıkarılan Topluluk Tüzüğü” olması nedeniyle
çalışmamız içerisinde bu kaynaklara da değinilecektir.
Türk Hukuku açısından, lisans kavramı ve buna ilişkin hukuksal düzenlemeler,
markaya göre daha yeni kavramlardır. Marka lisansı sözleşmeleri, 556 sayılı
KHK’nın 20, 21 ve devamında yer alan bazı maddelerindeki hükümlerle
düzenlenmiştir. Bunun yanında, 556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir
Yönetmeliğin 20. maddesinde de, marka lisansı sözleşmesine ilişkin hükümler yer
almaktadır. Ayrıca, Markalar Kanunu Tasarısı’nda da, marka lisansı sözleşmelerine
ilişkin önemli değişiklikler yer almaktadır. Dolayısıyla, çalışmamızda, 556 sayılı
KHK’da marka lisansı sözleşmeleriyle ilgili eksik bulduğumuz noktalara, Markalar
Kanunu Tasarısı ile, marka lisansı sözleşmelerine ait hükümlerde ne gibi
düzenlemeler yapıldığına, MarkKHK’nın ve Tasarının bazı noktalarda
karşılaştırılmasına, ayrıca, MarkKHK’nın uygulama şeklini gösterir eski
yönetmelikte yer alan ve yeni yönetmelik ile düzeltilen bazı hususlara değinilecektir.
Uygulamada ve doktrinde, marka lisansı sözleşmeleri ile ilgili tam olarak oturmuş bir
yapı söz konusu değildir. Konu üzerinde birbirinden farklı bir çok görüş ve düşünce
yer almaktadır. Dolayısıyla, çalışmamızda, marka lisansı ile ilgili olarak bu farklı
görüşlere yer verilip, konular üzerinde tartışmalı noktalara değinilecek ve bu
konularla alakalı kendi düşüncelerimizden bahsedilecektir.
Çalışmamız kapsamında, marka lisansı sözleşmeleri ile kanunda yer alan diğer
sözleşmelerin karşılaştırılması yapılacak ve bu karşılaştırma sonucunda, hükümleri,
lisans sözleşmesinin mahiyetine uygun, kıyasen uygulanabilecek sözleşmeler
belirlenecek ve boşluk halinde uygulanacak hukuki düzenlemeler belirlenmeye
çalışılacaktır.
Çalışmamız sırasında, bugün yürürlükte olan 556 sayılı Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnamenin uygulama şeklini
gösterir yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. Ancak, gerektiği yerlerde,
MarkKHK’dan önce yürürlükte bulunan, markalarla ilgili düzenlemelere de yer
verilecek, ayrıca, diğer bazı ülkelerdeki uygulamalar ve uluslararası düzenlemelere
de çalışmamız esnasında atıfta bulunulacaktır.
Çalışmamızın birinci bölümünde, marka lisansı sözleşmesinin temel kavramları olan,
marka kavramı, lisans ve lisans sözleşmesi kavramlarına değinilecek, lisans
sözleşmesinin işlevleri ve sınai haklara ilişkin lisans sözleşmesi çeşitleri
incelenecektir.
İkinci bölümde, marka lisansı sözleşmesi genel olarak ele alınmaya çalışılacaktır. Bu
bölümde, marka lisansı sözleşmesi kavramı, marka lisansı sözleşmesinin hukuki
niteliği ve sözleşmeye uygulanacak hükümler incelenecek, marka lisansı
sözleşmesinin özellikleri ve türlerine değinilecektir. Ayrıca, marka lisansı
sözleşmesinin kurulması, tarafları, şekli ve tescili diğer bahsedilecek konular
arasında yer alacaktır.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde, marka lisansı sözleşmesinin hükümlerinden
bahsedilecektir. Lisans verenin yükümlülükleri ve yan yükümlülükleri, lisans alanın
yükümlülükleri ve yan yükümlülükleri ayrıntılı olarak ele alınacak ve bu konuların
yanı sıra, lisans veren ve lisans alanın dava açma haklarına değinilecektir.
Çalışmamızın dördüncü ve son bölümünde de, marka lisansı sözleşmesinin sona
ermesine yönelik durumlar incelenecektir. Sonuç bölümünde ise, yapılan çalışma
neticesinde ortaya çıkan özellikli durumların saptanmasına çalışılacaktır.
1. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
1.1. Genel Olarak
Devamlı gelişen ekonomik koşullar ve sürekli artış gösteren ticari ilişkiler sonucu
ortaya çıkan serbest rekabetin hakim olduğu günümüz dünyasında, girişimcilerin
amacı, üretilen ve tüketiciye sunulan mal ve/veya hizmetlerin piyasadaki konumunu
sağlamlaştırmaktır. Bu durumu sağlamak isteyen müteşebbislerin faaliyetlerinin
odağını “marka” oluşturur.
Ağır rekabet koşulları sonucu olarak, piyasaya birbirinin aynı veya benzeri niteliklere
sahip sayısız mal veya hizmet sunulmuş, mallar veya hizmetler arasındaki somut ve
açık farklar azalmış, bunların somut ve fiziksel nitelikleri ile birbirinden
ayırdedilebilmesi zorlaşmıştır. Bu da, üreticileri, mal veya hizmetlerini başka
işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırdeden güçlü markalar yaratmaya ve sahip
olmaya itmiştir. Tüketicilerin ürünleri değilde markaları almalarını sağlamak,
işletmelerin temel hedefi haline gelmiştir. Rekabet, ürünler arasından çok markalar
arasına kaymıştır. Rakipler için daima daha dikkat çekici, ilginç ve daha akılda kalan
markalar yaratmak zorunluluk haline gelmiştir.
Bugün “marka” adı altında yer alan işaretlerin, iktisadi yaşamdan ayrı olarak
düşünülmesi mümkün değildir. Markaların iktisadi yaşamın içinde yer alan önemli
unsurlardan olması, hem mal hem de hizmet edimleri açısından, her türlü yatırım için
geçerlidir. Markasız ürünlerin kullanımının ve satışının artmasına karşın, özellikle
tüketime yönelik, kalite standartlarının yüksek tutulması hem üretici hemde tüketici
açısından gerekli olan sektörlerde, marka önemli bir rol oynamaktadır.
Markaların ne zaman ortaya çıktığı hakkında pek kesin bilgiler olmasa da, Eski
çağda, büyükbaş hayvanların, kazma, kürek, çekiç, körük gibi aletlerin ait olduğu
gücü göstermek için sembollerle işaretlendikleri söylenmektedir.1 Bronz çağında
ortaya çıkan Nart Efsanesi’nin metinlerinden de o dönemde sembollerle
1 Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İstanbul, 1999, s.326.
işaretlemenin var olduğu anlaşılmaktadır.2 Kartaca’da bulunan eski seramik Yunan
ve Roma dönemi vazolarında marka veya benzeri tanıtma işaretlerinin bulunduğu da
görülmüştür. Özellikle Avrupa’da karşılaşılan aile, kent, semt, beylik, krallık logoları
ile bayraklar biçimindeki sembollerin, markaların temelini oluşturduğu, İtalya,
Almanya, İsviçre ve Fransa’daki loncalarda kullanılan işaretlerin markaların
oluşumunda önemli role sahip olduğu bilinmektedir.
Ortaçağ Avrupası’nda loncaların sahip olduğu kolektif markalar, örf ve adetlere göre
korunmakta iken, 13. yüzyıldan itibaren marka taklitleri ve markaya tecavüz suçları
Kral emirnameleriyle cezalandırılmaya başlanmıştır. 14. ve 15. yüzyılda ortaya çıkan
ferdi markalar ise, örf ve adet yoluyla himaye görmeye öncelikle Kara Avrupa’sında
ve İngiltere’de başladı. 19. yüzyıldan itibaren Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde markalar ile ilgili mevzuat gelişmiş ve bu konuyla ilgili yasal
düzenlemeler yapılmıştır.
Türkiye’de ise markalara ilişkin ilk yasal düzenleme 1288 (1871) tarihli
Nizamnamedir.3 Daha sonra, bu nizamnameye 1289 ve 1296 tarihinde iki adet ek
çıkartılmıştır. Bu Nizamname, 1304 (1888) tarihli “Fabrikalar Mamülatı ile Eşyayı
Ticariyeye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname” ile yürülükten
kaldırılmıştır. Bu iki düzenlemenin de temeli 1857 tarihli Fransız Markalar
Kanunu’na dayanmaktadır. Alameti Farikalara ilişkin Nizamname, 1965 yılında
yürülüğe giren 5512 sayılı “Markalar Kanunu” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca,
aynı yıl içerisinde 5512 sayılı Markalar Kanunu’nun Uygulama Şeklini Gösterir bir
de yönetmelik yayınlanmıştır. Bu düzenleme de 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı
Kanunun 5’inci maddesi ile 24/06/1995 tarih ve 556 sayılı “Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (MarkKHK) ile yürülükten kaldırılmıştır.
Ayrıca, 556 sayılı KHK’nın uygulama şeklini gösterir birde Yönetmelik
(MarkKHKY) çıkartılmıştır. Daha sonra bu Yönetmelik 09/04/2005 tarihinde
değiştirilmiştir. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de 22/06/2004 tarihinde
değişiklik yapılmıştır.
2 Amicba, G.; “Abhazlar’ da Damga”, Yayına Hazırlayan: Süren, Z,; “ÇİPXE Kafkas Aile
Damgaları”, İstanbul, 2001, As Yayınları, s.17. 3 Arseven, H.; “Nazari ve Tatbiki Alâmeti Farika Hukuku”, İstanbul, 1951, s.4.
Bugün yürürlükte ve kullanmakta olduğumuz 556 sayılı KHK’nın hazırlanmasında,
21/12/1988 tarih 89/104 sayılı “Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukukularının
Uyumlaştırılmasına İlişkin Birinci Konsey Yönergesi” nden yararlanılmıştır. Bu
Yönerge, marka üzerinde hak kazanılması ve korunmasında tescil işlemini olağan yol
olarak kabul etmekte, ancak, üye devletleri seçimlerinde özgür bırakarak, “tescil
sistemi” ya da marka üzerindeki hakkın, markanın seçilmesi ve marka hukukuna
özgü bir şekilde kullanılması suretiyle kazanılması demek olan “kullanma ilkesi”
sisteminden birini kabul etmelerine ilişkin herhangi bir zorunluluk öngörmemektedir.
Marka Hukukumuzun diğer bir kaynağı da, Avrupa Topluluğu’nun 20/12/1993
tarihli ve 40/94 sayılı “Topluluk Markası Hakkında Konsey Tarafından Çıkarılan
Topluluk Tüzüğü”dür. 89/104 sayılı Yönerge’nin üye devletlere “tescil sistemi” ve
“kullanma sistemi” arasında tanıdığı seçim serbestisinden farklı olarak Topluluk
Tüzüğü’nde “tescil sitemi” kabul edilmiştir. Ayrıca, Türk Marka Hukukunun
uluslararası kaynaklarının başında, aynı zamanda Sınai Mülkiyetin korunmasına
ilişkin ilk sözleşme olan, 20/03/1983 tarihli “Paris Sözleşmesi” yer almaktadır.
Türkiye, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası
Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması” ile “Markaların Şekilli Elemanlarının
Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması” na katılmayı
12/7/1995 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırmıştır.
Markalar hakkında diğer bir uluslararası sözleşme olan, 1891 tarihli “Markaların
Uluslararası Tescili Hakkında Madrit Sözleşmesi” ne Türkiye taraf iken, 25/5/1955
tarih ve 4/5215 sayılı karar ile sözleşmeden çıkmıştır. Bu sözleşme de tescil sistemini
benimsemiştir.4 Türkiye, Gümrük Birliği Kararı’nın 8 sayılı eki ile girdiği
yükümlülüklerine uygun olarak, 1/12/1995 de yürürlüğe giren ve 1/4/1996 da
uygulanmaya başlayan 1989 tarihli “Markaların Uluslararası Tescili Hakkında
Madrit Sözleşmesine İlişkin Madrit Protokolü” ne katılmıştır. Protokol, 1/1/1999
tarihinden itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlamıştır.
4 Tekinalp, Ü.; “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”,
Pr. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul, 1997, s.469, dn.5.
1.2. Marka Kavramı
Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve/veya
hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan tanıtıcı işaret olarak nitelendirilir.5
551 Sayılı Markalar Kanunu’nun birinci maddesine göre marka; “Sanayide, küçük
sanatlarda, tarımda, imal, ihzar, istihsal olunan veya ticarette satışa çıkarılan her nevi
emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan,
emtia üzerine konulmadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli
bulunan işaretler marka sayılır.” şeklinde tarif edilmektedir.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5.
maddesinde ise; “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün
mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yolu ile yayımlanabilen
ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” şeklinde kapsamsal bir tanım yapılmıştır.
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, eski yasaya göre birçok farklı ve yeni
hükümler getirilmiştir. MarkKHK ile herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, bütün
işaretlerin şekli açıdan korunmasına olanak sağlanmaktadır. Yine 556 sayılı KHK ile
hizmet markaları da MarkKHK’nın kapsamına alınmıştır. Bunun yanında, 551 sayılı
Markalar Kanunu m. 4/b’de yer alan, marka örneği üzerinde beşten fazla kelimenin
bulunmaması ve yabancı kelimelerin marka olarak tescil edilmemesi gibi kısıtlamalar
da kaldırılmıştır. Ayrıca, tescilli markaların tescil tarihinden itibaren beş yıl
içerisinde kullanılma zorunluluğu, Türk Patent Enstitüsü’nün arabuluculuk yapması,
marka başvurularının tescil öncesi ilan sistemi, İhtisas Mahkemeleri’nin kurulması,
cezaların artırılması gibi yenilikler getirilmiştir.
5 Arkan, S.; “Marka Hukuku”, C.I, Ankara, 1997, s.36., Tekinalp, Ü., 1999, s.332.
Marka tanımı, çeşitli sözlüklerde; “resim yada harflerle yapılan işaret”6 veya “bir
nesneyi, özellikle de ticari bir malı tanıtmaya ya da benzerlerinden ayırmaya yarayan
özel işaret”7 şeklinde tanımlanmıştır. Doktrinde ise, genellikle en başta yaptığımız
tanım şeklinde, yani, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal
ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıda yaptığımız tanımlardan yola çıkarak, yasa, doktrin ve diğer marka
tanımlarından faydalanarak markanın en kısa tanımını; “ayırt edicilik”, “tanıtıcı” ve
“işaret” sözcüklerini yan yana getirerek, “ayırt edici ve tanıtıcı işaret” şeklinde
yapabiliriz.
1.3. Lisans Sözleşmesi Kavramı
Lisans sözcüğü, Latince “licet” teriminden kaynaklanıp, “izinli”, “müsaade edilmiş”
anlamını taşımaktadır. Sözlük anlamı olarak lisans; “Bir malın ilk yapımı için ilk
yapımcısından alınan izin”8 veya “sanayi, ticaret, ulaştırma, turizm ve reklamcılık
gibi alanlarda başka kişi ve kuruluşlara ait bir malı üretmek, bir teknik yöntemden
yararlanmak yada bir imkanı kullanmak amacıyla yasaların öngördüğü mercilerden
alınan izin”9 şeklindedir. Kısaca lisans sözcüğünün anlamını, kullanım izni olarak
ifade edebiliriz. Lisans, lisans alanın sahip olduğu hukuki durumu ifade eden bir
kavramdır ve en yaygın anlamı ile, sınai ve ticari mülkiyete dahil gayri maddi bir
malın kullanılması yetkisinin bu kavram adı altında sözleşme ile elde edilmesidir.10
Lisans sözcüğünün ilk olarak ne zaman kullanıldığına dair kesin bilgiler yoktur. Bazı
kaynaklarda, marka sahibinin, markasını bir başkasına devretmek yerine, kullanım
hakkını devretmesi mümkün olduğundan, lisansın da marka ile birlikte geliştiği ileri
sürülmektedir. Dünyadaki ekonomik gelişmelerle birlikte lisans sözleşmeleri, ilk kez
6 “Türkçe Sözlük”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Yeni Baskı, C.II, Ankara, 1988, s.990.
7 “Büyük Larousse”, Milliyet Yayınları, C.XV, s.7812.
8 “Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük”, C.VII, s.1435
9 “Grand Master Genel Kültür Ansiklopedisi”, C.III, s.775
10 Boso, B.; “Sinai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Yabancı Unsurlu Lisans
Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2/8, 2006, s.854.
Amerikan hukukunda görülmüş ve zamanla diğer ülkelerede yayılmıştır. Lisans
sözleşmelerinin en eskisi ve en tanınmışının patent lisansı olduğu belirtilmektedir.11
Günümüz dünyasında hemen hemen her ülke, ekonomik olarak büyümenin
endüstrileşme olmadan gerçekleşemeyeceğini kabul etmektedir. Lisans sözleşmeleri,
çağdaş ticari yaşamda giderek artan bir önem kazanmıştır. Uluslararası Ticaret
Mahkemesi, lisans sözleşmesinin önemine değinerek lisansı; “ekonomik ve teknik
gelişimin bir aracı” olarak nitelendirmektedir. Bundan dolayıdır ki, gelişmeyi ve
büyümeyi sağlamak için teknolojiye sahip olmak çok önemlidir. Gelişmekte olan
ülkelerde teknoloji transferine yönelik önemli bir talep vardır. Bu talebin
karşılanması, teknoloji üzerindeki mülkiyet haklarının devredilmesi ve uluslararası
ticarette çok yaygın hale gelen lisans sözleşmeleri ile olmaktadır. Fikri mülkiyet
lisansları, son yirmi yıl içinde giderek önem kazanmış bir lisans türüdür.
Ürünlerini geliştirmek için önemli para, zaman ve emek yatırımı yapmış olan Fikri
Mülkiyet sahipleri, ürünlerini tüm dünya pazarına yaymak için lisans verme
mekanizmasından oldukça sık yararlanırlar. Doğrudan yatırım ve ihracata alternatif
olarak lisans verme, hem düşük maliyetli bir genişleme yolu, hem de ürünün kalitesi
ve lisans alanın pazarlama faaliyetleri üzerinde bir denetim yöntemi oluşturur. Fikri
Mülkiyet sahiplerinin büyük çoğunluğu, kendi ürünlerini diğer ülkelerde üretmek,
dağıtmak ve satmak imkanına sahip değildirler. Bu sebeple, bu mülkiyet sahipleri
finanasal olarak potansiyellerini artırmak için bu haklarını üçüncü kişilere lisans
yoluyla verirler.
Fikri Mülkiyet Hukuku açısından en geniş anlamda lisans sözleşmeleri; gayri maddi
bir mal üzerindeki hakkın, sahibi dışındaki kimselere kullandırıldığı sözleşmelerdir.12
Sınai haklara ilişkin lisans sözleşmesi, lisans veren olarak adlandırılan gayri maddi
bir hak sahibi kimsenin, kural olarak, bir bedel karşılığında bu hakkını, kısmen veya
11
Özdemir, O.; “Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin
Lisans Sözleşmelerine Uygulanması”, Beta Yayınları, İstanbul, 2002, s.34. 12
Ünal, M.; “Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler”, Seçkin Yayınları,
Ankara, 2007, s.143.
tamamen, lisans alan olarak adlandırılan kimsenin istifadesine sunduğu sözleşmeler
şeklinde tanımlanmaktadır.13
Lisans sözleşmesi ile, lisans konusu üzerinde işlem yapmaya yetkili bir hukuk sujesi,
hakkının kullanımı için bir başkasına izin vermektir. Lisans sözleşmesinin tipik
işlevi, ekonomik bir değerin, hak sahibi tarafından kısmen ya da tamamen, üçüncü
kişinin doğrudan yararlanması amacıyla, kullanımına izin verilmesi ve hak sahibinin
bu yararlandırma karşılığında dolaylı bir şekilde hakkını semerelendirmesidir.14
Lisans sözleşmesi, karşılıklı yüklenimleri içeren tam iki taraflı bir sözleşmedir.
Lisans Sözleşmeleri, lisans verenin, yani hak sahibinin, kendisine ait patent, marka
gibi gayri maddi bir malı ve bir gayri maddi malın işlevini ortaya çıkaracak
kendiliğinden kurulan inhisarilik durumunun, lisans alanın kullanımına izin vermesi
borcunu ve kural olarak lisans alanın da bunun için bir bedel ödemesi borcunu
yükümlendiği sözleşmeler olarak tanımlanabilir.
Lisans sözleşmesinin tarafları gerçek ya da hukuki kişiler olabilir15
ve lisans
sözleşmesinin konusunu, ilk akla gelen patent, marka, endüstriyel tasarım ve bunların
yanında, ticaret ünvanı, işletme adı, fikir ve sanat eserleri, haksız rekabet
hükümlerine göre korunan tanıtıcı unsurlar ve know-how oluşturur.
Lisans sözleşmesi bir devir sözleşmesi değildir. Dolayısıyla, mülkiyet hakkı sahibi
değişmeden, kullanma ve yararlanma hakkının sağlanmasına ilişkin sözleşme tipleri
arasında yer alır. Bu nedenle, devamlı ve uzun süreli bir ilişki yaratır. Bir borç
ilişkisinde, asli borçlardan en az biri sürekli edimi gerektiriyorsa, o borç ilişkisine
“sürekli borç ilişkisi” denir. Bundan dolayı, lisans sözleşmesinin, sürekli bir borç
ilişkisi olarak nitelendirilmesi, ilişkinin geçersizliğine uygulanacak hükümler ve
ilişkinin sona erdirilmesi bakımından önem taşır.16
Zira, sürekli edimler içeren borç
13
Ongan, B.; “Sınai Hakalara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Lisans Verenin Garanti
Yükümlülüğü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2/8, 2006, s.830. 14
Ortan, N.; “Patent Lisansı Sözleşmesi”, Doğan Yayınevi, Ankara, 1979, s.2. 15
a.g.e., s.103. 16
Oğuzman, K., Turgut, Ö.; “Borçlar Hukuku Genel Hükümleri”, İstanbul, 2000, s.10.
ilişkilerinde “sözleşmeden dönme” hem pratik olmadığından, hem de adalete ters
düştüğünden, bu tür sözleşmelerin “fesih” ile sona erdirilmesi söz konusu olacaktır.17
Türk Hukukunda, lisans sözleşmeleri için detaylı bir düzenleme yapılmamıştır. Bazı
yasal metinlerde, lisans sözleşmelerine değinilmiş ama taraflar arasındaki ilişkiye
uygulanacak hükümler ile sözleşmenin sona ermesi gibi durumlar hakkında
düzenlemeler yapılmamıştır. Lisans sözleşmesinin, kanunda düzenlenmiş bir
sözleşme olmadığına dair genel anlamda bir fikir mutabakatı vardır.18
Lisans
sözleşmesinin, kendine özgü (sui generis) bir sözleşme olduğu, doktrinde baskın
görüş olarak kabul edilmektedir. Bu zamana kadar, lisans sözleşmesinin tabi olacağı
hükümler belirlenirken, adi kira ve hasılat, satım sözleşmesi ve şirket sözleşmesi ile
olan benzerliklerinden hareket edilmiştir. Borçlar Kanunu’nda bulunup, lisans
sözleşmesine uygulanması önerilen sözleşme tipleri ile ilgili hükümler, her özel
durumda lisans sözleşmesine ancak kıyasen uygulanabilmelidir.19
Fikri hakların lisansına ilişkin, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda,
düzenleme yapılmıştır. Sınai haklarla ilgili olarak da; 551 Sayılı KHK madde 86 ile
patent ve faydalı model lisansına, 554 Sayılı KHK madde 41 ile endüstriyel
tasarımların lisansına, 556 Sayılı KHK ile marka lisansına ilişkin düzenlemeler
yapılmıştır.
1.3.1. Lisans Sözleşmesinin İşlevleri
Lisans sözleşmeleri ile üzerinde ekonomik değere sahip olunan yaratılmış marka,
tanıtıcı işaret, tasarım gibi bir eserin veya yapılan buluş nedeniyle sahip olunan
patent, know-how gibi bir hakkın, bilginin ticari olarak değerlendirilmesi söz
konusudur. Lisans sözleşmeleri ile piyasayı, dolayısıyla rekabeti etkileyebilme
imkanının elde edilmesi, lisans sözleşmelerinin Rekabet Hukuku anlamında da değer
17
Oğuzman, K., Turgut, Ö., 2000, s.370, s.404. 18
Gürzumar, O.; “Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin
Hukuken Korunması”, İstanbul, 1995, s.92., Ortan, N., 1979, s.38-40., Ayiter, N.; “İhtira
Hukuku”, Ankara, 1968, s.109., Tekinalp, G.; “Patent Lisansı Sözleşmesine Uygulanacak
Bağlama Kuralı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.35/1-4, 1970, s.257. 19
Ortan, N., 1979, s.39-40., Ayiter, N., 1968, s.109.
kazanmasına yol açmaktadır. Lisans sözleşmeleri, lisans sahibinin bir gayrimaddi
mala erişmesine ve bu sayede de endüstriyel olanaklarını geliştirerek daha kolay
rekabet edebilir hale gelmesine sağlamaktadırlar. Lisans sözleşmelerinin pek çok
işlevi bulunmaktadır. Buna göre, lisans sözleşmelerinin işlevlerini daha ayrıntılı
şekilde incelemek gerekir.
a. Ekonomik İşlevi
Lisans verenin, lisans verilen gayri maddi hakkı meydana getirirken harcamış olduğu
sürece, paraya, emeğe, zorluklara katlanmak zorunda kalmadan, lisans alan, bu gayri
maddi hakkı, kendisine ekonomik yönden yarar getirecek şekilde kullanma imkanına
sahip olmaktadır. Lisans alan kişi, lisans sözleşmesi ile malın piyasada sahip olduğu
ayrıcalıklardan yararlanacak ve ticari rekabette öncelik sağlayacaktır.20
Lisans
sahibide, lisans alanın hakkını kullanması nedeniyle kendisine ekonomik fayda
sağlayacaktır.
b. İthalat Yasağının Aşılması İşlevi
Eğer bir malın o ülkede ithalatının yapılması yasak ise, lisans verilerek o malın
üretimin sağlanması mümkün görünmektedir. Bu durum aynı zamanda ekonomik
fayda da sağlamaktadır.21
c. Teşebbüslerin Ekonomik Gruplaşması/Pazarın Genişlemesi İşlevi
Ekonomik ve teknik açıdan aynı çıkarlara sahip işletmeler, teşebbüsler, kuruluşlar,
karşılıklı lisans sözleşmeleri yaparak, menfaatlerini karşılıklı olarak koruma yoluna
gidebilmektedirler. Lisans sözleşmeleri, işletmelerin güçlerini birleştirmelerini ve
aynı amaçlarla hareket etmelerini mümkün kılan sözleşmelerdir. Birbirinden farklı
kuruluşlar, birbiri ile bağlantılı hakları ortak bir lisansa bağlayabilmekte, hatta
böylelikle, aralarındaki rekabet ilişkisine rağmen piyasalarını genişletebilmektedirler.
20
Özdemir, O., 2002, s.35. 21
Ortan, N.; “Avrupa Patent Sistemi”, C.I, Ankara, 1991, s.3.
Ayrıca, lisans sözleşmeleri ekonomik ve teknik birleşmenin bir aracı olarakta
görülebilir. Taraflar, adi, kolektif, komandit, anonim, limited gibi ortaklıklar kurarak
ilişkilerini pekiştirebilirler.
d. Piyasada Hakimiyet Kurabilme İşlevi
Lisans sözleşmesinin önemli işlevlerinden biri de, piyasada hakimiyet sağlayıcı bir
araç olarak kullanılmasıdır. Marka, patent, işletme sırları, işletme tecrübeleri ve
bunların dışında kalan diğer fikri mülkiyet unsurları, mülkiyet sahibine rekabet
üstünlüğü sağlayan araçlardır. Gayri maddi hak sahibinin, lisans sözleşmesi ile bu
hakkın kullanımını inhisari olarak başkasına bırakması, lisans alanın piyasaya hakim
olması sonucunu da doğurabilmektedir.22
e. Rekabetin Arttırılması İşlevi
Piyasada hakim olmaya ve sahip olunan hakim durumu kötüye kullanmaya imkan
vermesi nedeniyle, rekabeti bozucu etki gösterebilen lisans sözleşmeleri, diğer
yandan, akılcı bir şekilde düzenlenen lisans sözleşmesi ile rekabet ilişkilerini
zedelemeden, piyasada uygun şekilde yerleşimi sağlama ve rekabeti artırıcı işlev de
görebilmektedir.23
Diğer bir deyişle, akılcı bir şekilde düzenlenen lisans sözleşmesi,
marka sahibine, markadan doğan haklarını rekabet ilşkilerini zedelemeden en iyi
şekilde kullanma imkanı verir.
f. Sulh İşlevi
Özellikle, patentin butlanına ilişkin dava açıldığı durumlarda, davalı tarafın
genellikle patentin iptali riskini göze almak yerine, davacıya lisans vermeyi teklif
ettiği ve davanın lisans sözleşmesi yapılarak sulh ile sona erdirildiği görülmektedir.24
Ancak, burada hemen şunu belirtmek gerekir ki, söz konusu sulh sözleşmesinin
22
Özdemir, O., 2002, s.36. 23
a.g.e., s.37. 24
a.g.e., s.37., Ortan, N., 1979, s.4.
rekabeti sınırlayıcı etkisi olacak ise mahkemece böyle bir sulh sözleşmesine izin
verilmeyebilecektir. Böyle bir sulh nedeniyle zarar gören üçüncü şahısla lisans
sözleşmesinin yapılmasına, açılan bir dava nedeniyle mahkeme ya da yapılan bir
şikayet nedeniyle Rekabet Kurulu karar verebilmektedir.25
g. Vergi Tasarrufu İşlevi
Bir sınai hakkın, aynı topluluğa bağlı şirketler arasında lisans sözleşmesine konu
edilmesiyle, holdingin yavru ortaklıklardan kazanç aktarımı yapması mümkündür.
Ayrıca, lisansa konu hakkın ekonomik değerinden çok daha fazla bir değer lisans
bedeli olarak kararlaştırılarak, daha az vergi ödenmesi mümkün olmaktadır.
h. Teknoloji Transferi İşlevi
Lisans sözleşmelerinin önemli fonksiyonlarından biride, teknoloji transferine imkan
vermesidir. Özellikle, sanayi ve tüketim ürünleri alanında gelişmekte olan ülkelerde,
lisans sözleşmeleri teknolojinin aktarımında ve yeni teknolojilerin yaratılmasında
oldukça önem taşımaktadır. Dolayısıyla, lisans sözleşmeleri bu tarz gelişmekte olan
ülkeler için oldukça önem taşımaktadır.
ı. Tazminatın Belirlenmesinde Ölçüt Olma İşlevi
Eğer sınai bir hakkın izinsiz kullanımı söz konusu ise, ödenecek tazminatın miktarı,
taraflar arasında lisans sözleşmesi olsaydı ödenecek olan lisans bedeli dikkate
alınarak belirlenebilmektedir.
Gayri maddi malın sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca
gayri maddi hakka tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar (MarkKHK
m. 66/1). Bu kazanç marka sahibinin seçimine bağlı olarak, ya tecavüzcünün rekabeti
olmasaydı elde edebileceği muhtemel gelire göre, ya tecavüz edenin markayı
25
Özdemir, O., 2002, s.37.
kullanmak yolu ile elde ettiği kazanca göre, ya da marka hakkına tecavüz edenin,
markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde
ödemesi gereken lisans bedeline göre hesap edilir. (MarkKHK m. 66/2)
j. Yabancı Yatırımın Ülkeye Gelişini Sağlama İşlevi
Lisans sözleşmelerinin, yabancı yatırımcıların ülkemize gelişini sağlama işlevi de
bulunmaktadır. Türkiye’ye yatırım yapan yabancı yatırımcılar belli hukuksal
yollardan yararlanır. Bunlardan bir tanesi de, yabancı yatırımın lisans, teknik yardım
ve yönetim anlaşmaları yoluyla ülkemize gelmesidir.
1.4. Sınai Haklara İlişkin Lisans Çeşitleri
Sınai haklara ilişkin lisans sözleşmelerini, patent lisansı, faydalı model lisansı,
endüstriyel tasarım lisansı, marka lisansı ve know-how lisansı şeklinde sıralıyabiliriz.
1.4.1. Patent Lisansı Sözleşmesi
Patent, sahibine, belirli bir süreyle sınırlı olarak, bir buluşunu inhisari olarak
kullanabileceği bir monopol hak tanıması ve bu süre zarfında da üçüncü kişilerin
buluşla ilgili belirli faaliyetlerde bulunmasını engelleyen negatif bir haktır.
Patent lisansı sözleşmesi, lisans verenin patentten doğan haklarının kullanım hakkını
lisans alana verdiği bir sözleşmedir. Olumsuz bir deyişle, lisans verenin, lisans alana
karşı inhisari hakkını kullanmaktan kaçınması demektir.26
Genel olarak lisans
sözleşmelerinde olduğu gibi, patent lisansı sözleşmelerinde de patentten doğan
haklar tamamen veya kısmen devredilmiş sayılmaz, sadece lisans alanın, lisans
verenin sahip olduğu kullanım hakkını kullanması karşılığında bir lisans bedelini
ödemekle yükümlü olduğu sözleşmelerdir.
26
Ortan,N., 1979, s.16.
Patent lisansı teknolojik bir lisanstır. Bir patent lisansı, genellikle buluşun ticari
olarak kullanılabilirliğini garanti etmektedir. Patent süresinin sona ermesiyle birlikte,
patentin ve lisansın kullanım süresince hak sahibi ve lisans alan taraflar piyasaya
yeni girmiş, imalata yeni başlamış ve yeterli ve ekonomik bir işlem için gerekli
know-how’ı yeni öğrenmiş üçüncü kişilere karşı uzun bir yol almış olacaklardır.
Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmelerinde ve kalkınmalarında patent lisansı büyük
öneme sahiptir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu önem daha da
fazla kendini göstermektedir. Teknolojiyi kendi kaynaklarıyla yaratamayan ve
geliştiremeyen bu ülkeler, gelişmiş ülkelerde yaratılmış buluşlardan patent lisansı
sözleşmeleriyle yararlanabilmekte, böylece bu ülkeler teknolojik gelişimlerini
sağlayabilmektedirler.27
PatentKHK madde 88’e göre, patent lisansı basit (inhisari olmayan) veya inhisari
olarak verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmadıkça lisans inhisari değildir, yani
basit lisanstır. Patentlerin kendi özelliklerinden kaynakalanan durumlarından dolayı,
patent lisans sözleşmelerinde “zorunlu lisans” (compulsary licence) söz konusudur.
Marka lisansı sözleşmelerinde ise, “zorunlu lisans” diye bir kavram yer
almamaktadır. PatentKHK madde 86 gereğince, patent lisansı sözleşmeleri yazılı
olarak yapılır ve yazılı şekil geçerlilik şartıdır.
Patent lisansları, lisanslı teknolojinin daha iyi üretimi için yardımcı unsur olarak
know-how’ı da içeriler.28
Patent lisansı sözleşmesinde, sözleşmenin hükümleri, lisans veren ve lisans alanın
borçları, sözleşmenin sona ermesi, lisans konusu patent hakkının özgün bünyesinden
kaynaklanan ve dolayısıyla sözleşmeye de yansıyan özel hükümler dışında genel
hatlarıyla marka lisansına büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Bunun yanında,
patent ve know-how lisansları, marka lisanslarından bazı noktalarıyla farklıdır.
Marka lisansı, sadece lisans alana ticari anlamda markayı kullanmasını sağlarken,
patent ve know-how lisansları teknoloji lisanslarıdır. Bundan dolayı, marka lisansı
27
Şehirali, F.; “Patent Hakkının Korunması”, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s.45. 28
Tritton, G.; “Intellectual Property in Europe”, Sweet&Maxwell, London, 1996, s.436.
imalatla doğrudan bağlantılı değildir. Patent veya know-how lisansı veya karma
patent ve know-how lisansı markalara ilişkin yan hükümleri içerirler. Bu da marka
lisansının, lisans alana lisans verenin markasını kullanmasına ve uygulamasına izin
verilen “üretim lisansı” türüdür.29
1.4.2. Faydalı Model Lisansı Sözleşmesi
Patentten farklı olarak faydalı modelde, “teknolojinin bilinen durumunun aşılması”
kriteri aranmaz, diğer bir ifade ile faydalı model belgesi verilerek koruma sağlanması
için buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir. (551 sayılı KHK m.
154)
551 sayılı KHK’nin 166. maddesinde; “faydalı model belgelerine ilişkin açık bir
hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde
patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.” hükmü
yer almaktadır.
551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35. ve 43. maddelerinde, patent ve faydalı
model lisansına ilişkin Kararname hükümlerinin açıklaması yapılmıştır.
1.4.3. Endüstriyel Tasarım Lisansı Sözleşmesi
554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3/a maddesinde, Tasarım; “Bir ürünün tümü veya bir parçası veya
üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi
insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütün”
şeklinde tanımlanmaktadır.
29
Tritton, G., 1996, s.437.
554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 20. maddesinde, tescilden önce tasarımı
kullanan ya da bu kişi ile lisans anlaşması yapan kişinin gerçek tasarım sahibinden
inhisari olmayan lisans vermesini makul süre ve koşullarla isteyebileceğine ilişkin
hüküm düzenlenmiştir. Yine aynı Kararnamenin 41. maddesinde, “Lisans”, 42.
maddesinde ise, “Hakkın Devri ve Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk”
düzenlenmiştir. Kararnamenin 48/A maddesinin (b) bendinde, hakkı olmadığı halde
lisansı başkasına devreden, veren, rehnedenler için öngörülen cezai müeyyideler
düzenlenmiştir. 60. madde de ise, “Lisans alanın dava açması ve şartları”
düzenlenmiştir.
Endüstriyel tasarımların her ne kadar fikir ve sanat eserlerine benzer nitelikte
oldukları ileri sürülse de patentlere benzer şekilde korundukları görülmektedir.30
1.4.4. Marka Lisansı Sözleşmesi
Marka lisansı sözleşmeleri, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’de ve Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir
Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Marka lisansı sözleşmeleri, esas konumuz olması
nedeniyle ileriki bölümlerde daha ayrıntılı şekilde incelenecektir.
1.4.5. Teknik Bilgi (Know-How) Lisansı Sözleşmesi
Avrupa Topluluğu’nda yürürlüğe konulan 240/96 sayılı Teknoloji Transferine ilişkin
Tüzükte teknik bilgi; “imalat, işlemler, reçeteler, formüller, tasarım ve çizimler gibi
patentli olmayan teknik bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, know-
how; belli bir değere sahip ve biriktirilmiş olan gizli bilginin, yani malların imalatına
veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin metodlar, işlemler, tasarımlar ve gelişmelerin
tamamından oluşmaktadır. Kısaca “teknik bilgi” ve “nasıl bilme” olarakta
adlandırılabilir. Know-how’ın esas unsurları; sır, gizli olması ve ticari, ekonomik
30
Özdemir, O., 2002, s.132.
değere sahip olmasıdır.31
Know-how, teknolojik ve bilimsel sırlar, pazarlama verileri,
teknik metodlar gibi birçok parametreyi bünyesinde barındırır.
Türk hukukunda, Know-How’lar düzenlenmemiş bir sınai hak olmasına karşın,
zaman zaman lisans sözleşmelerine konu olmaktadırlar. Know-how lisansı
sözleşmesi, belli bir sırrın, sır olan bilginin açıklanmasını kullanma hakkına karşılık
lisans bedellerinin ödenmesini veya onun yerine geçebilecek herhangi bir şeyin
verilmesini inhisari veya inhisari olmayan temellere dayandıran bir sözleşmedir.
Know-How’larda yer alan teknik bilgiler gizli olabileceği gibi, gizli olmayan bilgiler
de olabilir. Bu noktada know-how, “gizli know-how” ve “gizli olmayan know-how”
olarak ikiye ayrılmaktadır. Bilginin hukuka uygun yollardan elde edilmesi mevcut
ise, “gizli olmayan know-how” olarak adlandırılmaktadır. Eğer üretim, işletme ve
pazarlama alanlarında sahip olunan bir bilgi belirtilen tanım anlamında, herkese açık
değilse ve bu nedenle de bu bilginin başkaları tarafından elde edilmesi hiç veya en
azından hukuka uygun yollarla mümkün olmadığı bilgiye “gizli bilgi” denir.32
Gizli
know-how, lisans sözleşmesine konu olabilirken, gizli olmayan know-how lisans
sözleşmesinin konusunu oluşturamaz. Bunun nedenini ise; herhangi bir şeyin
kullanıma bırakılmasından söz edilebilmesi için, o şeyin, bırakan tarafından geri
istenmeye müsait olmasından kaynaklanmaktadır. Bu şart ise ancak, sözleşme
sonrası da söz konusu bilginin sır olarak kalmasını sağlayan, gizli know-how
açısından geçerli olabilir. Zaten gizli olmayan know-how’ın sözleşme sonrasındaki
kullanımının yasaklanması imkansızdır.33
Know-how lisansları da patent lisansları gibi teknolojik lisanslardır. Know-how
lisansını diğer Fikri Mülkiyet lisanslarından ayıran en önemli özellik; know-how’ın
sahibinin elinde bulundurduğu monopolün bir de facto monopol olması ve hukuk
tarafından tanınmamış bir durum olmasıdır. Bundan dolayıdır ki, know-how lisansı,
lisans veren açısından tehlikeli bir risktir. Sözleşme tarafları, birbirlerine karşı
31
Wilkof, N.; “Trade Mark Licencing”, Sweet&Maxwell, London, 1995, s.81. 32
Gürzumar, O., 1995, s.81. 33
Kırca, Ç.; “Know-how Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Pr. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara,
1998, s.260.
kanundan doğan haklarını kullanma ve ileri sürme olanağından ziyade, sadece
sözleşmeden kaynaklanan haklara ve çözümlere sahip olacaklardır. Lisans alanın
sırrı açıklaması halinde, lisans veren lisans alana karşı uğradığı zararlara ilişkin dava
hakkını kullanabilir ancak üçüncü kişilere karşı bu hakkını işletemez.34
Türk
hukukuna göre know-how, TTK madde 56 çerçevesinde haksız rekabet hükümlerine
göre korunmaktadır.
34
Tritton, G., 1996, s.436.
2. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİ
2.1. Genel Olarak
Bir markanın tüketiciler tarafından benimsenmesi bir çok faktörün etkisi altındadır.
Piyasada yüksek sürüm ve pazar payına sahip bir markayı meydana getirirken
harcanmış olan zamana, paraya, emeğe, zorluklara katlanmak zorunda kalmadan,
marka lisansı sözleşmeleri ile bu tür bir markanın kullanım hakkını elde etmek,
işletmeler için daha az zahmetli ve işletme hedeflerine daha uygun düşebilir. Bunun
yanında, rekabetin pazara giriş engelleri yarattığı durumlar da marka lisansı
sözleşmeleri ile aşılabilir ve işletmeler arasında stratejik birlikler kurulabilir.
Bir zamanlar, markanın yegane fonksiyonu olan, köken fonksiyonuyla
bağdaştırılamayan lisans, hukuken ve uygulamada görülmeyen bir durumdu. Marka
lisansının kökenin karıştırılmasına sebep olduğu düşünülüyordu. Lisanslı kullanımın,
artık ürünlerin menşeini göstermemesi yüzünden, markanın, marka sahibi dışında
birisi, yani lisans alan tarafından kullanılmasının aldatıcı olduğu zannediliyordu.
Ancak, daha sonra, markanın mülkiyetini devretmeden sadece üzerinde lisans hakkı
tesis edilmesinin, ürünlerin kalitesine ilişkin tutarlı bir beklentinin temin edilmesi
gibi yakın bir fonksiyona hizmet ettiği anlaşılmıştır. Lisans sözleşmesinde, markanın
garanti işlevinin anlaşılmasıyla birlikte, lisans alan üzerinde, ürünün kalite
kontrolünü içeren bazı hükümlerin olması itibariyle marka lisansına izin verilmiştir.
Marka lisansı sözleşmesinin incelenmesi sırasında değinilecek olan marka tanımı35
,
556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinde yapılmış, 6. maddede,
korumanın tescille sağlanacağı belirtilmiş, 7. maddede, “Marka Tescilinde Red İçin
Mutlak Nedenler”, 8. maddede, “Marka Tescili İçin Nispi Nedenler” sayılmıştır. 556
sayılı KHK madde 20’de, lisans sözleşmesinin konusu, madde 21’de, lisansın şartları
belirtilmiştir. Yine, lisans sözleşmelerine konu olabilen ortak marka, m. 55 ve m. 60
da, hakkı olmadığı halde lisansı başkasına devreden, rehneden kişiler hakkında
öngörülen cezai müeyyideler m. 61/A, tazminat miktarının belirlenmesinde lisans
35
Marka tanımları Bkz.,1.Bölüm, s.3 vd.
bedelinin zarar görenin seçimine bağlı bir kriter esas alınabileceği hükmü de
“Yoksun Kalınan Kazanç” başlığı altında m. 66’da düzenlenmiştir. Lisans alanın
dava açması ve şartları ise m. 73’de yer almaktadır.
2.2. Marka Lisansı Sözleşmesi Kavramı
Lisans sözleşmelerinin uygulamada en çok karşılaşılan türlerinden biri olan marka
lisansı sözleşmeleri, “markanın sahibinin mal varlığı içinde kalıp, kullanılması
hakkının başkasına devredildiği sözleşmeler” olarak tanımlanabilir.36
Bu sözleşme
ile, marka sahibi markasının başkası tarafından kullanılmasını yasaklama
konusundaki hakkını lisans alana karşı kullanmamayı, bunun karşılığında da lisans
alan, lisans verene belli bir bedel ödemeyi üstlenir.
Markaların kullanılma hakkının lisans sözleşmesi ile devredilebileceği, MarkKHK
madde 15 ve madde 20’de açık olarak hükme bağlanmıştır. Marka lisansı
sözleşmesinin konusunu, lisans işleminin objesi oluşturur ve bu husus sözleşmede
belirlenir. Bu durum, MarkKHK m. 20’de en geniş biçimde belirtilmiştir. MarkKHK
madde 20’de; “Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya
hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir.” hükmü yer
almaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, marka hakkı tamamen veya kısmen
lisansın konusunu oluşturabilir. Özellikle tescilli marka hakkının, MarkKHK m. 8/4
kapsamında tanınmışlık düzeyi yüksek ise, tescil edilmiş mallar ve/veya
hizmetlerden bir kısmı üzerinde lisans hakkı tesisi söz konusu olabilmektedir.
Lisans verilmesi durumunda, hakkın özü hak sahibinde kalmakta, buna karşılık diğer
bir kişiye, yani lisans alana bu hakkın kullandırılması söz konusu olmaktadır. Tescil
edilen bir markanın verdiği tüm haklar lisans alanlar tarafından da kullanılabilir.
Marka lisansı sözleşmeleri, iki tarafa borç yükleyen, lisans alana kullanma hakkını
bahşeden sözleşmelerdir. Lisans alan ile veren arasındaki ilişki, adi kira, satım
36
Özel, Ç.; “Marka Lisansı Sözleşmesi”, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, s.45., Arkan, S.; “Marka
Hukuku”, 1998, C.II, s.190., Tekinalp, Ü., 1999, s.430.
sözlşemesi, adi ortaklık ve hasılat kirası sözleşmelerinden unsurlar içerebilir. Ancak,
her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz sözleşmelerde yer alan unsurları içerselerde,
marka lisansı sözleşmelerinin kendine özgü bir yapısı vardır.
Kural olarak, her tür marka, marka lisansı sözleşmesinin konusunu oluşturabilir.
MarkKHK madde 22’de, tescilli markanın yanısıra, marka tescil başvurusunda
bulunulmuş markanın da, lisans sözleşmesine konu oluşturması kabul edilmiştir.
Böylece, tescil başvurusunda bulunan kişinin, başvuru kapsamında yer alan bazı
mallar ve/veya hizmetler için gelecekte kullanmamayı düşünmediği markasını, lisans
sözleşmesinin konusu yaparak ekonomik yarar sağlamasına olanak verilmiştir. Her
nekadar, 556 sayılı KHK ile tescilli markaların korunması öngörülmüş olsa bile, bu
durum tescil edilmemiş markaların varlığını ve kullanımını engellemediği gibi, tescil
edilmemiş markaların lisans sözleşmelerinin konusunu oluşturmalarını da
engellememektedir. Böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken husus, lisans
sözleşmesinin 556 sayılı KHK hükümlerine tabi olmayacağı ve taraflar arasında BK
kapsamında sözleşme serbestisi çerçevesinde bağlanıp, hüküm doğuracağıdır. Keza,
lisans alanın, lisans verenin MarkKHK’ya istinaden açabileceği davaları kendi adına
açabilmesinden de söz edilemiyecektir.
Marka siciline kayıt olmak koşuluyla, ortak markaya da lisans verilmesi mümkündür.
MarkKHK madde 60; “Garanti markası veya ortak markanın devri veya bir ortak
markada lisans verilmesi, marka siciline kayıt halinde geçerli” demektedir. Kullanma
hakkı, teknik yönetmelikle gösterilen özellik ve niteliklere uygun mal ve/veya hizmet
üreten ve herkes tarafından kullanılabilen garanti markası, Marka lisansı
sözleşmesine konu olamaz.
Markaların, miras ya da devir yolu ile intikali hak sahipliğinin bir kişiden diğerine
geçmesi anlamına gelirken , lisans verilmesi durumunda hakkın özü hak sahibinde
kalmakta, lisans alan açısından bir kullanım söz konusu olmaktadır. Hakkın
özününün hak sahibinde kaldığı gerçeğini, Yargıtay da kararlarında dile
getirilmiştir.37
Lisans alanın, sözleşme ile elde edebileceği haklar, sözleşmenin
içeriğine göre değişir, ancak, genel hukuk ilkeleri gereği, hiçbir zaman hak sahibinin
sahip olduğu haktan daha fazlası lisans alana devredilemez.
2.3. Marka Lisansı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hükümler
Öncelikle, lisans konusu marka üzerindeki hakkın niteliğini belirlemeye çalışalım.
Lisans konusu hak üzerinde, doktrinde, bu hakkın ayni veya mutlak hak olduğu
yönünde çeşitli görüşler yer almaktadır.
Medeni Kanunun bir parçası olan eşya hukukuna göre; ayni haklar, aksi kanunda
belirtilmediği sürece, yalnız eşya üzerinde kurulabilen, kanunda belirtilen tipte ve
sınırlı sayıda olabilen, sahibine doğrudan hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri
sürülebilen haklardır.38
Konumuz açısından önemli olan nokta ise; ayni hakkın kural
olarka eşya üzerinde kurulabilmesidir. Türk ve İsviçre Hukuk sistemlerinde ayni hak,
maddi varlığı olan şeylere hasredilmiştir. Lisans sözleşmesinin konusu olan sınai
haklar maddi varlığı bulunan şeyler değildirler.39
Söz konusu sınai haklara ilişkin
olarak getirilen düzenlemelerde, bunların mal veya eşya değil, hak olduğu belirtilmiş
olup, bu hakkın da mülkiyet hakkı olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır.40
Mutlak hak ise, herkes tarafından ihlal edilebilen ve herkese
karşı ileri sürülebilen, sahibini söz konusu hak üzerinde mutlak egemenlik ile
donatan haktır. Bu şekilde, marka hakkı herkese karşı ileri sürülebileceği için sağlam
bir korumaya kavuşmuş olmaktadır.
37
“davacı şirket, noterlikçe düzenlenen muvafakatnameyle tek taraflı olarak tescilli markasının, davalı
şirketçe kullanılmasına rıza göstermiş, bir süre sonrada verdiği ihtarneme ile verdiği bu izinden
feragat edip izni geri aldığını bildirmiştir. Kural olarak bir hak deverdilmeyip, yalnızca kullanımı için
başkasına koşullu veya koşulsuz izin verilmişse, şartları oluştuğunda, asıl hak sahibinin bu izni geri
almak hak ve yetkisi vardır. Çünkü hakkın özü kendisine aittir.” Y. 11. HD. KT.3.4.2001, E. 762,
K.3930(Kaynak : Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası) 38
Oğuzman, K., Seliçi, Ö.; “Eşya hukuku”, İstanbul, 2002, s.20 39
Ongan, B.; “Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu”, Seçkin
Yayınları, Ankara, 2007, s.40. 40
a.g.e., s.40.
Bu konular ile ilgili olarak doktrine baktığımızda; markanın işletmeden tümüyle
bağımsız bir sınai mülkiyet hakkı olarak algılandığından bahseden41
, marka
üzerindeki hakkın, sahibine izni olmadan markanın kullanılmasını önleme yetkisi
veren ayni etkili mutlak hak olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten42
, marka
hakkının, markayı kullanmada, markadan yararlanmada ve marka üzerinde tasarrufta
bulunmada inhisari yetkiler veren mutlak bir hak olduğunu43
savunan görüşler yer
almaktadır.
Yukarıda bahsettiğimiz açıklamalar ve doktrinde yer alan görüşlerden yola çıkarak,
kanaatimiz; marka hakkının bir ayni hak olmadığı, markanın sahibine sağladığı
hakkın mutlak olarak kabul edilmesi gerektiğidir.
Şimdi de, marka lisansının hukuki niteliğini belirlemeye çalışalım. Çünkü, marka
lisansının hukuki niteliğinin belirlenmesi, lisans sözleşmesinin tanımlanması,
uygulama açısından, lisans alan ve verenin hak ve borçları ve üçüncü kişilerin
durumlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Doktrinde, marka lisansının hukuki
niteliği, üzerinde bir görüş birliğine varılamamış tartışmalı bir konudur. Buradaki
tartışma, lisans hakkının, mutlak, nispi ve ayni haklardan hangisinin içinde yer aldığı
konusundadır. Bu sebeple, lisans hakkını, mutlak, nispi ve ayni hak türleri açısından
incelemek gerekecektir.
Ayni hakların, kişilere eşyalar üzerinden doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve
bundan dolayı herkese karşı ileri sürülebilen haklar olduğundan, ayni bir hakkın söz
konusu olabilmesi için, eşya üzerinde olması, hakimiyet sağlaması ve herkese karşı
ileri sürülmesi gerekliliğinden ve Türk hukukunda sadece maddi varlığı olan şeylerin
“eşya” olarak adlandırıldığından bahsetmiştik.44
Maddi varlığı olmayan marka, eşya
olarak değerlendirilemez. Yukarıdaki açıklamalar, doktrinde yer alan ve bizimde
41
Arkan, S., C.I, 1997, s.2. 42
Tekinalp, Ü., 1999, s.24. 43
Poroy, R., Tekinalp, Ü.; “Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”, Haluk Tandoğan’ın Hatırasına
Armağan, Ankara, 1990, s.336. 44
Bkz., s.21.
katıldığımız görüşlere göre; marka lisansınının da ayni bir hak olmadığı sonucuna
ulaşmaktayız.45
Mutlak haklar ise, hak sahibi dışında herkese karşı ileri sürülebilen ve bu nedenle
herkesin uymakla yükümlü olduğu haklardır. Kişilerin kendi iradeleriyle yeni bir
mutlak hak yaratamamaları ve kanunun hakkın içeriği için belirlediği sınırları
değiştiremeyeceklerinden dolayı, mutlak hak sınırlı sayıda ve tipe bağlıdır.46
Doktrinde yer alan bir görüş, marka lisansının sicile kayıt edildikten sonra iyiniyetli
üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi, ayrıca, inhisari lisans sahibi, aksi
sözleşmede belirtilmedikçe, marka hakkına tecavüz halinde MarkKHK’da öngörülen
davaları kendi adına açabilmesi ve basit lisans sahibinin de belli şartların
gerçekleşmesi halinde kendi adına dava açma hakkına sahip olmasından dolayı,
marka lisansı sözleşmesinin mutlak bir hak olduğunu belirtmektedir.47
Bu görüşü
destekleyen başka bir görüşte de, marka lisansı sözleşmesinin tasarrufi nitelikte
olmasından dolayı, mutlak bir hak olduğu kabul edilmektedir.48
Ayrıca, doktrinde
marka lisansının mutlak bir hak olduğunu belirten bir çok görüş de yer almaktadır.49
Marka lisansı sicile kayıt edildikten sonra, MarkKHK madde 21/10 hükmü
çerçevesinde, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Ancak, marka lisans
hakkının, sicile tescil edildikten sonra iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesi, mutlak nitelikte bir hak olarak kabul edilmesi için yeterli değidir.50
Çünkü, marka lisansı sözleşmesinde tescil kurucu etkiye sahip değil bildiricidir.51
Marka lisansı sözleşmesi, tarafların sözleşmeyi yapmalarından itibaren geçerlidir.
Dolayısıyla, lisans, sicile tescil edilmeden önce de lisans hakkı mevcuttur. Bu
durumda, lisans sicile kayıt edilmediği için iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülemez, dolayısıyla da, mutlak bir hak olmadığı düşünülmektedir.
45
Arkan, S., C.II, 1998, s.192, dn.69., Özel, Ç., 2002, s.91., Ortan, N., 1979, s.66 vd. 46
Ünal, M., 2007, s.151. 47
Arkan, S., C.II, 1998, s.193. 48
Tekinalp, Ü., 1999, s.432. 49
Özdemir, O., 2002, s.25., Ortan, N., 1979, s.66. 50
Özel, Ç., 2002, s.86, 96-97. 51
a.g.e., s.62., Özdemir, O., 2002, s.68., Noyan, E.; “Marka Hukuku”, Ankara, 2004, s.382.
Lisans alana dava açma hakkı verilmiş olmasına rağmen, lisans alan bu hakkını
ancak lisans sicile kayıt edilmişse kullanabilir. Ayrıca, lisans alanın dava hakkı
sadece tecavüz durumlarında mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, lisans alanın dava
hakkına sahip olması marka lisans hakkının mutlak olduğuna dair sonuç doğurmaz.
Çünkü, böyle bir sonucun doğması için, lisans alana sadece tecavüz durumunda veya
lisansın tescilinden sonra değil her durumda dava açma hakkı verilmesi gerekirdi.52
Basit lisansta, lisans alan, ancak marka sahibine bildirimde bulunup, lisans verenin
de üç aylık süre içerisinde bunu dikkate almayarak dava açmaması durumunda kendi
adına dava açma hakkına sahiptir. Eğerki, lisans veren bu üç aylık süre zarfında dava
açarsa, lisans alan kendi adına dava açamamaktadır. Dolayısıyla, lisans alanın dava
açma hakkının bu şekilde şarta bağlanması lisans hakkının mutlak nitelikte bir hak
olduğuyla bağdaşmamaktadır.53
İnhisari lisansta, lisans alanın markaya tecavüz halinde dava açma hakkı sözleşme
çerçevesinde kısıtlanabilir. Mutlak haklar tipe bağlıdır, dolayısıyla, kanun ile
belirlenmiş hakkın içeriğinin sözleşme serbestisi içerisinde değiştirilmesi mümkün
değildir. Bu yüzden, lisans hakkının mutlak nitelikte bir hak olduğuna gerekçe olarak
gösterilen, lisans alana ait dava açma hakkının, kişilerin serbest iradesine bırakılması,
lisans hakkının mutlak nitelikte bir hak olmadığını göstermektedir.54
Yukarıda bahsettiğimiz durumlardan yola çıkarak, marka lisans hakkı, üçüncü
kişilere karşı ileri sürülebilme veya dava açabilme gibi bazı mutlak hak özelliklerine
sahiptir. Başka bir ifadeyle, marka lisans hakkı, sahibine bazı mutlak etkili haklar
vermektedir. Ancak, kanaatimizce, marka lisans hakkının mutlak nitelikte bir hak
olduğunu söylemek zorlaşmaktadır.
Nispi haklar ise, herkese karşı ileri sürülemeyen, sadece yükümlü tarafa karşı etkili
olan haklardır.55
Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, nispi haklar sadece yükümlü
52
Özel, Ç., 2002, s.86. 53
Özdemir, O., 2002, s.27. 54
a.g.e., 26., Özel, Ç., 2002, s.90. 55
Özsunay, E.; “Medeni Hukuka Giriş”, İstanbul, 1986, s.255.
tarafça ihlal edilebilir, yani üçüncü kişiler bu hakları ihlal edemezler. Taraflar serbest
iradeleriyle, kanunun çizdiği sınırlar içerisinde, istedikleri kadar nispi hak
yaratabilirler. Bundan dolayıda, nispi haklar sınırlı sayıda değildir. Nispi haklar
çoğunlukla bir borç ilişkisi sonucu doğarlar. Marka lisansı sözleşmeside bir borç
ilişkisi doğurduğundan nispi bir hak olarak kabul edilebilmektedir.56
Lisans alana, markaya tecavüz halinde dava açma hakkı verildiği ve tescil edildikten
sonra iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebildiği için, marka lisans hakkının
nispi nitelikte olmadığı savunulmaktadır.57
Tecavüz halinde dava açma hakkı ve
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilme, MarkKHK uyarınca ancak, lisansın
sicile tescil edilebilmesi ile mümkündür. Halbuki tescil kurucu değil bildiricidir. Bu
sebeple, sicile tescilden öncede lisans hakkı mevcuttur. Hakkın iyiniyetli üçüncü
kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve tecavüz halinde dava açılabilmesi tescilin
etkisidir.58
Eğerki, hakkın iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi ve
tecavüz halinde dava açılabilmesi, marka lisans hakkının niteliğinden kaynaklanmış
olsaydı, bu hakların sicile tescil edilmeden de var olması gerekirdi. Bu sebeple,
bizimde katıldığımız görüşe göre, hakkın iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesi ve tecavüz halinde dava açılabilmesi marka lisans hakkının
niteliğinden değil, hakkın sicile tescil edilmesinden kaynaklanmaktadır.59
Lisansın tescilinden sonra, lisans alana tecavüz halinde dava açma hakkı verilmesi ve
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı lisans hakkının ileri sürülebilmesi marka lisans
hakkının nispi nitelikte bir hak olması ile bağdaşmamaktadır.60
Bunun nedeni de;
nispi hakların kural olarak sadece yükümlü tarafa karşı ileri sürülebilir, ancak, nispi
hakların, üçüncü şahıslara karşı da ileri sürülebilme açısından mutlak haklara
yaklaştığı durumlarda görülmektedir. Bu durumlardan birine; kuvvetlendirilmiş nispi
hak denmektedir.61
Marka lisans hakkının da sicile tescil edildikten sonra üçüncü
56
Gürzumar, O., 1995, s.97., Özel, Ç., 2002, s.96-97., Özdemir, O., 2002, s.24. 57
Arkan, S., C.II, s.196., Özdemir, O., 2002, s.24., Özel, Ç., 2002, s.80 vd. 58
Özdemir, O., 2002, s.24., Özel, Ç., 2002, s.83-84. 59
Ünal, M., 2007, s.154. 60
Ünal, M., 2007, s.154., Arkan, S., C.II, s.196. 61
Özsunay, E., 1986, s.258-259.
kişilere karşı ileri sürülebilmesi, kıyas yolu ile kuvvetlendirilmiş bir nispi hak olarak
kabul edilebilmektedir.62
Yukarıda yaptığımız açıklamalar neticesinde, kanaatimizce, lisansın sicile tescilinin,
marka lisansını mutlak bir hakka dönüştürmeyeceğini, sadece markayı sonradan
devralanlar ile marka hakkına tecavüz edenlere karşı ileri sürülebilmesi nedeniyle
kuvvetlendirilmiş bir nispi hak olduğunu düşünerek, marka lisans hakkının, nispi
nitelikte bir hak olduğunu, ancak, sicile tescille mutlak hak olmamakla birlikte
mutlak etkili bazı yetkiler veren nispi bir hak haline geldiğini kabul etmek uygun
olacaktır.
Son olarak marka lisansı sözleşmesinin hukuki niteliğini inceleyelim. Geçmişte
lisans sözleşmelerinin kira, hak satımı, ödünç veya adi ortaklık sözleşmesi olduğu
yönünde değişik görüşler ileri sürülmüştür, ancak, günümüzde artık bu görüşlere
rağbet edilmeyerek, bu sözleşmelerin bağımsız nitelik taşıyan sözleşmeler olduğu
kabul edilmektedir.63
Borçlar Hukukuna sözleşme özgürlüğü ilkesi hakimdir.
Sözleşmeyi yapıp yapmama, sözleşmenin tarafını seçme, sözleşmenin şeklini ve
içeriğini seçme, sözleşmeyi ortadan kaldırma ve sözleşme tipini seçme, sözleşme
özgürlüğünden kaynaklanmaktadır. Borçlar hukuku açısından sözleşmeler, kanunda
düzenlenen isimli (tipik) ve kanunda düzenlenmeyen isimsiz (atipik) sözleşmeler
olarak sınıflandırılmaktadır.
Marka lisansı sözleşmelerinin, isimsiz sözleşmeler olduğu öğretide baskın olarak
kabul edilmektedir.64
Buna karşı olan görüş ise, marka lisansı sözleşmesinin,
MarkKHK madde 20 ve 21’de düzenlendiği ve bu yüzden isimsiz sözleşme olarak
nitelendirilemeyeceğidir.65
Kanaatimizce; MarkKHK madde 20 ve 21’in
sözleşmesinin tüm unsurlarına yer vermemiş sadece lisans sözleşmesine dair bir
kısım kurallara yer vermiş olması nedeniyle, marka lisansı sözleşmelerinin isimsiz,
yani atipik sözleşmeler olarak anılması gerektiğidir.
62
Gürzumar, O., 1995, s.97., Özel, Ç., 2002, s.97., Ayiter, N., 1968, s.122. 63
Ongan, B., 2007, s.37. 64
Özdemir, O., 2002, s.52., Özel, Ç., 2002, s.111-112., Ortan, N., 1979, s.22, 39. 65
Arkan, S., C.II, 1998, s.191., Gürzumar, O., 1995, s.92.
İsimsiz (atipik) sözleşmeler, birleşik, karma ve kendine özgü (sui generis)
sözleşmeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Birleşik sözleşmeler, kanunda
düzenlenmiş birbirinden farklı ve bağımsız iki veya daha fazla sözleşmenin
niteliklerine zarar gelmeksizin birbirine bağlandığı sözleşmelerdir.66
Marka lisansı
sözleşmesinde, birbirinden farklı ve bağımsız iki veya daha fazla sözleşmenin
birbirine bağlanması söz konusu olmadığından, marka lisansı sözleşmesi bir birleşik
sözleşme değildir. Karma sözleşmeler ise, kanunda düzenlenen sözleşme türlerine ait
unsurların, kanunun öngörmediği şekilde bir araya gelmesiyle oluşan
sözleşmelerdir.67
Marka lisansı sözleşmesinde, kanunda düzenlenen sözleşme
türlerine ait unsurların kanunun öngörmediği şekilde bir araya gelmesi söz konusu
olmadığından, marka lisansı sözleşmesi bir karma sözleşme de değildir.
Doktrinde hakim olan görüşe göre; marka lisansı sözleşmeleri kendine özgü (sui
generis) sözleşmelerdir.68
Kendine özgü sözleşmeler, kanunda düzenlenmiş sözleşme
türlerine ait unsurların tamamen veya kısmen bulunmadığı, kendine özgü unsurları
barındıran sözleşmeler olarak nitelendirilirler. Marka lisansı sözleşmeleri, marka
sahibinin markayı kullanmaması, kullanma hakkını devralanla birlikte kullanması,
kullanma hakkını devralana verebilmesi, üçüncü kişlere karşı dava açma hakkının
verilebilmesi gibi kanunda düzenlenmiş sözleşme türlerinde bulunmayan
unsuralardan oluşmaktadır.
Marka lisansı sözleşmelerinin kendine özgü sözleşmeler olarak kabul görmesine
karşın, bazı durumlarda, satım, hasılat kirası ve ortaklık sözleşmelerine ait
unsurlarıda bir bütün olarak birleştirebilecekleri ve bu halde de karma sözleşme
niteliği kazanabilecekleri belirtilmektedir.69
İsviçre ve Alman doktrininde de baskın
görüş olarak, marka lisansı sözleşmelerinin kendine özgü sözleşmeler olduğu
belirtilmektedir.70
Ancak, İsviçre Hukukunda, marka lisansı sözleşmelerinin, bazı
66
Ünal, M., 2007, s.157. 67
a.g.e., s.157. 68
Ayiter, N, 1968, s.109., Yasaman, H., Altay, S.; “Marka Hukuku”, 556 Sayılı KHK Şerhi, C.II,
2004, s.744., Özel, Ç., 2002, s.113., Özdemir, O., 2002, 53., Ortan, N., 1979, s.39. 69
Tekinalp, Ü., 1995, s.395., Kırca, Ç., 1997, s.83. 70
Arkan, S., C.II, 1998, s.191.
hallerde yukarıda bahsettiğimiz gibi karma sözleşme niteliği kazanabileceği
belirtilmektedir.71
Marka lisansı sözleşmeleri, kendine özgü sözleşmeler olduğu için, marka lisansı
sözleşmelerine uygulanacak hükümler, kendine özgü sözleşmelere uygulanacak
hükümlere göre tespit edilmelidir. Bu sözleşmelere ilişkin çeşitli yasal
düzenlemelerde bazı hükümler mevcutsa, öncelikle sözleşmeye bu hükümler
uygulanır. Öncelikle, marka lisansı sözleşmeleri ile ilgili, MarkKHK madde 20 ve
21’de yer alan hükümlere göre uygulama yapılır. Daha sonra, tarafların marka lisansı
sözleşmesi serbestisi içerisinde kendilerine uygulamak istedikleri ve sözleşmeye
koydukları kükümler uygulanır. Tabiki burada önemli olan nokta tarafların
sözleşeme serbestisi içerisinde belirleyecekleri hükümler, MarkKHK, diğer kanun,
tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı olmamalıdır.
Taraflar arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde, kanunda herhangi bir yasal düzenleme
veya sözleşme çerçevesinde konu ile ilgili herhangi bir hüküm yoksa, sözleşmenin
tamamının yorumlanması gerekmektedir. Böyle bir durumda, marka lisansı
sözleşmesine, mahiyetine uygun olduğu oranda benzer sözleşme tiplerine ilişkin
hükümler uygulanır.72
Eğerki, böyle bir sözleşme yoksa ve somut olay gerektiriyorsa,
Borçlar Kanunu genel hükümleri de marka lisansı sözleşmesine uygulanabilir.
Doktrinde genel olarak, marka lisansı sözleşmesinin adi kira, hasılat kirası, satım ve
adi şirket sözleşmesine benzer nitelikler taşıdığı belirtilmektedir.73
Adi kira sözleşmesi, bir şeyin bir başkasına kullandırılmasıdır.74
Marka lisansı
sözleşmesinde de markanın bir başkasına kullandırılması söz konusudur. Dolayısıyla,
marka lisansı sözleşmesi ve adi kira sözleşmesi benzer nitelikler taşımaktadır.
Ancak, marka lisansı sözleşmesinin konusunu maddi hak niteliğindeki markanın, adi
kira sözleşmesinin konusunu taşınır veya taşınmaz eşyaların oluşturması75
, adi kira
71
Ongan, B., 2007, s.39. 72
Özdemir, O., 2002, s.54., Özel, Ç., 2002, s.116-117. 73
Özdemir, O., 2002, s.51-52., Arkan, S., C.II, 1998, s.191., Tekinalp, Ü., 1999, s.430., Poroy, R.,
Yasaman, H.; “Ticari İşletme Hukuku”, İstanbul, 2004, s.441. 74
Zevkliler, A.; “Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri”, Ankara, 2004, s.171. 75
a.g.e., s.175.
sözleşmesi sadece kullanma hakkı sağlarken, marka lisansı sözleşmesinin, lisans
sahibine hem kullanma hem de yararlanma hakkını sağlaması ve adi kira
sözleşmesinde ücretin zorunlu olmasına karşın76
, marka lisansı sözleşmesinde
herhangi bir hak talep etmeden de markanın kullandırılabilmesi durumları iki
sözleşme arasında farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, marka lisansı
sözleşmesine, adi kira sözleşmesi hükümleri ancak mahiyetine uygun oranda ve
kıyasen uygulanabilir.77
Marka lisansı sözleşmesinin konusu, maddi varlığı olmayan mutlak hak niteliğindeki
markadır. Hasılat kirasına da bu tarz maddi varlığı olmayan hakların konu olabilmesi
ve hasılat kirasının, marka lisansı sözleşmesinde olduğu gibi hak sahibine hem
kullanma hem de yararlanma hakkı sağlamasından dolayı78
, marka lisansı
sözleşmeleri ile benzer nitelikler taşımaktadır. Marka lisansı sözleşmesinin
konusunu, mal ve/veya hizmetleri ayırt etmeye yarayan markanın oluşturmasına
karşın, hasılat kirasının konusunu genelde zirai gayrimenkuller ve işletmelerin
kiralanması ve bunların semerelendirilmesinden yararlanılması oluşturur.79
Markanın
karşılıksız kullandırılabilmesine karşılık, hasılat kirasında ücret zorunludur80
. Bu
durumlardan dolayı, bu iki sözleşme arasında farklılıklar mevcuttur ve hasılat kirası
sözleşmeleri de mahiyetine uygun oranda ve kıyasen marka lisansı sözleşmelerine
uygulanabilir.
Marka lisansı sözleşmesi, satım sözleşmesi gibi iki tarafa da borç yükleyen
sözleşmelerdir. Ayrıca, inhisari lisansta, marka sahibi, markayı kullanamamakta ve
satım sözleşmesinde olduğu gibi hak sahibi, sözleşmenin konusuna ilişkin tüm
kullanma ve yararlanma haklarını elde etmektedir.81
Bu sebeplerden, iki sözleşme
arasında benzer özellikler bulunmaktadır. Ancak, marka lisansı sözleşmesinde devrin
söz konusu olmaması, sadece kullanma hakkı verilip esas hakkın marka sahibinde
kalmasına karşın, satım sözleşmesinde sözleşmenin konusunun tamamen
76
Zevkliler, A., 2004, s.183. 77
Özel, Ç., 2002, s.119., Özdemir, O., 2002, s.55., Poroy, R., Yasaman, H., 2004, s.441. 78
Özel, Ç., 2002, s.119., Özdemir, O., 2002, s.55. 79
Özdemir, O., 2002, s.56., Ayiter, N., 1968, s.110. 80
Zevkliler, A., 2004, s.183. 81
Özdemir, O., 2002, s.57., Özel, Ç., 2002, s.48 vd.
devredilmesi, ayrıca, lisans sözleşmesinde tarafların kararlaştırdığı bir süreye bağlı
veya süresiz olarak yapılan sürekli bir borç ilişkisinin söz konusu olmasına karşın,
satım sözleşmesinde, iki tarafın belirlenen zamanda edimlerini yerine getirdikleri ani
edimli bir borç ilişkisinin olması nedenlerinden dolayı, marka lisansı sözleşmeleri ve
satım sözleşmeleri birbirlerinden farklıdır. Satım sözleşmesine ilişkin hükümlerin,
marka lisansı sözleşmesine uygulanması oldukça zordur, dolayısıyla, sadece iki
tarafa borç yükleyebilen sözleşmeler olmalarından dolayı, ayıba ve zapta karşı
tekeffül gibi bazı sınırlı hükümlerde marka lisansı sözleşmelerine uygulanabilir.82
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans verene ait sermaye olan marka ile lisans alana ait
emek ve sermaye gelir elde etmek amacına ulaşmak için birleşmektedir. Bunun
yanında, marka lisansı sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi yaratmasından dolayı,
marka lisansı sözleşmesi, adi şirket sözleşmesi ile de benzer nitelikler taşımaktadır.
Adi şirket ve marka lisansı sözleşmeleri arasında birçok farklar bulunmaktadır.
Marka lisansı sözleşmesi iki tarafa borç yüklemesine karşın, adi şirket sözleşmesi iki
tarafa borç yüklememektedir. Adi şirket sözleşmesinde, tarafların ortak amaca
ulaşmak için birlikte faaliyet göstermeleri, ortaya çıkan kar ve zararı paylaşmalarına
karşın, marka lisansı sözleşmelerinde taraflar kendi çıkarları için çalışmakta ve kendi
amaçlarına ulaşmak için faaliyet göstermektedirler. Dolayısıyla, diğer sözleşme
tipleri gibi adi şirket sözleşmelerinin de marka lisansı sözleşmelerine
uygulanabilmesi ancak mahiyetine uygun olduğu oranda ve kıyasen olabilmektedir.83
2.4. Marka Lisansı Sözleşmesinin Özellikleri
2.4.1. İvazlı ve İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması
Marka lisansı sözleşmesi, karşılıklı yükümleri içeren tam iki taraflı bir sözleşmedir.
Marka lisansı sözleşmesinin tarafları gerçek ya da hukuki kişiler olabilir.84
Gayri
maddi hak sahibi olan kişi, mülkiyeti değil kullanım hakkını devretmektedir. Marka
lisansı sözleşmesiyle, lisans veren, lisans alana markanın kullanım hakkını
82
Özel, Ç., 2002, s.122., Ayiter, N., 1968, s.110-111., Tekinalp, Ü., 1999, s.430. 83
a.g.e., s.123., a.g.e., 1968, s.111-112., a.g.e., s.430. 84
Ortan, N., 1979, s.103.
devretmeyi veya kullanım hakkı vermeyi, lisans alan ise, lisans verene bir bedel
ödemeyi ve taraflar diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyi üstlenirler.
Lisans sözleşmesinin ivazsız olduğu hallerde, yine iki taraf söz konusudur, ancak, bu
tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Serbest lisans istisnai bir durumdur, asıl
olan iki tarafın da borç altına girmesidir. Lisans alanın edimi, lisans bedelini
ödemektir, genel olarak bu bedel bir ücret olarak veya bedelin ücret dışında, üretilen
üründen bir miktar verilmesi gibi şekillerde de ödenmesi kararlaştırılabilir. Tarafların
birbirlerine karşılıklı lisans vermeleri de mümkündür. Bu ihtimalde de iki taraflı ve
ivazlı bir sözleşmenin varlığından bahsedebiliriz.
2.4.2. Borçlandırıcı İşlem Olup, Tasarrufi İşlem Olmaması
İnhisari marka lisansı sözleşmelerinde, marka sahibinin inhisari (tekelci) lisans alan
dışında bir başkasına aynı hakkı verememesi ve üstelik hakkını açıkça saklı
tutmadıkça kendisinin dahi markayı kullanamaması bu işlemin bir tasarrufi işlem
olduğu kanısını doğurmaktadır. Özellikle inhisari lisans sözleşmeleri için yakın
bulunan bu görüş, bu sözleşme ile, lisans verenin mutlak hakkında tasarrufta
bulunarak, hakkı karşı tarafa geçirdiği yolunda kanaat uyandırmıştır.85
Öğretide
başka bir görüşe göre, lisans sözleşmesi ister basit ister inhisari olsun sadece
borçlandırıcı bir sözleşme olduğu yönündedir. Mutlak hakkın, marka hakkı üzerinde
bir tasarrufu söz konusu değildir. Bu nedenle, ister inhisari (tekelci) ister basit marka
lisansında olsun, ortada sadece borçlandırıcı işlem bulunmaktadır.86
2.4.3. Sürekli Borç İlişkisi Kuran Bir Sözleşme Olması
Marka lisansı sözleşmesi, kullanma ve yararlanma hakkı sağlayan bir sözleşme
olduğu için, devamlı ve uzun süreli bir ilişki yaratır. Bir borç ilişkisinde, asli
borçlardan en az biri sürekli edimi gerektiriyorsa, o borç ilişkisine “sürekli borç
85
Özdemir, O., 2002, s.65. 86
a.g.e., s.66.
ilişkisi” denir.87
Bu çerçevede lisans sözleşmesinin, sürekli bir borç ilişkisi olarak
nitelendirilmesi, ilişkinin geçersizliğine uygulanacak hükümler ve ilişkinin sona
erdirilmesi bakımından önem taşır.88
Lisans sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi kurması, özel güven ilişkisinin tesisini
gerektirdiği gibi, sözleşmenin sona ermesi bakımından da bir takım özellikler
göstermesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, nedenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte
sözleşmenin feshi mümkün olabilmektedir ve bu durum, lisans alan içinde bazı
hükümleri doğurur.89
Sahip olduğu gayri maddi haktaki, yani, marka kullanma
hakkını devreden lisans veren, sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece, lisans alanın
edimdeki menfaatini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Lisans alanın edimdeki
menfaati belli zaman noktasında tükenmemekte, fakat belli bir zamana
yayılmaktadır.
2.4.4. Talihe Bağlı Bir Sözleşme Olmaması
Diğer lisans sözleşmelerinde olduğu gibi, marka lisansı sözleşmesinde de
sözleşmenin sağlayacağı fayda, sözleşmenin yapılma anında belli olmayıp gelişen
şartlara bağlı olsa da bu, sözleşmenin talihe bağlı bir sözleşme olduğunu
göstermemektedir.
2.5. Marka Lisansı Sözleşmesinin Türleri
Marka lisansı sözleşmeleri, konusunu gayri maddi mal oluşturan diğer lisans
sözleşmeleri gibi farklı türlerde olabilir. Lisans verenin, markanın kullanımına ilişkin
haklarını, sınırsız bir şekilde lisans alana devretme zorunluluğu olmamasından
dolayı, bir çok lisans çeşidi ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, sözleşme taraflarının
amaçlarının farklılığı, bu amaçlara yönelik akdedilen lisans sözleşmelerinin
87
Oğuzman, K., Turgut, Ö., 2000, s.10. 88
a.g.e., s.10. 89
Özdemir, O., 2002, s.66.
çeşitliliğini ortaya çıkarmaktadır.90
Marka lisansı sözleşmelerinin bu çeşitliliğinin,
sözleşme serbestisinden kaynaklandığını düşünmek mümkündür.
Marka lisansı sözleşmeleri çeşitlerinin sınıflandırılmasını; sınıflandırma alanlarından
en önemlisi olarak karşımıza çıkan, lisans alanın inhisar hakkına sahip olup olmama
kriterine, yani lisans verenin lisans konusu olan markayı kullanıp kullanamayacağı,
kısacası, lisanstan doğan hakka göre yapılan basit (inhisari olmayan) ve inhisari
lisans sözleşmeleri, sözleşmenin içeriğine göre yapılan bir ayrımla satış lisansı ve
üretim lisansı sözleşmeleri, lisans alanın niteliğine göre kişiye bağlı lisans, işletme
lisansı sözleşmeleri ve bunun yanı sıra, lisans alanın bir başkasına lisans verme
hakkının olması durumlarında ortaya çıkan alt lisans sözleşmeleri şeklinde
yapabiliriz. Yukarıda bahsettiğimiz marka lisansı sözleşme çeşitlerini daha ayrıntılı
olarak incelemek gerekmektedir.
2.5.1. Lisans Sözleşmesinden Doğan Hakka Göre
Lisans sözleşmesi ile marka sahibi, yani lisans veren, lisans alana bir takım hakları
vermiş ve bir takım hakları da yasaklamış olabilir. Söz konusu hakların kapsamına
göre, MarkKHK madde 21’de belirtildiği gibi lisans sözleşmeleri basit (inhisari
olmayan) ya da inhisari lisans sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır.
a. Basit Lisans (İnhisari Olmayan) Marka Lisansı
Basit lisans, inhisari olmayan lisans türüdür. Basit lisans, lisans sözleşmesinde, lisans
konusu gayrimaddi malın kullanılmasının sağlanmasıdır. Basit lisans alan, kendisine
ait coğrafi bölgede markayı kullananlardan sadece biridir. MarkKHK m. 21/2’de
“lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya
ilişkin başka lisanslarda verebilir” hükmü yer almaktadır. Basit lisansta lisans veren,
lisansa konu olan markasını sözleşmede hükme ihtiyaç duymadan
kullanabilmektedir. Bunun yanında lisans veren, üçüncü kişilere karşı inhisari
90
Çiçekçi, Ç.; “Marka Lisansı Sözleşmeleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2001, s.24.
hakkını sözleşme ile kullanmaktan feragat edip etmemekte serbesttir. Bundan dolayı,
basit (inhisari olmayan) lisans sözleşmesi, lisans alana rekabet gücünün zayıf olduğu
bir ortam sağlamaktadır.91
MarkKHK m. 21/2’de; “Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari
değildir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden de anlaşılabileceği gibi, bir sözleşme
yapılmış, ancak, sözleşmede lisansın türü belirtilmemişse, lisansın basit lisans olduğu
yani inhisari nitelikte olmadığı kabul edilmektedir. Basit lisans, yasa koyucunun
tanıdığı olağan türü oluşturmaktadır.92
Basit lisansta, lisans alanın tekelci hakkı yoktur ve basit lisans sahibi sadece olağan
kullanma yetkisine sahiptir. Basit lisans sözleşmelerinde, lisans veren, lisans alana,
lisans konusu hakkın kullanımı konusunda yetki verirken, MarkKHK madde 21/2
hükmü çerçevesinde, lisans veren markasını kullanmaya devam edebileceği gibi aynı
markayla ilgili olarak başka kişilerle de lisans sözleşmesi yapabilir.
Lisans verenin bu olanağı, lisans alan açısından ekonomik olarak çok önemli
sonuçlar doğurabilir. Lisans verenin üçüncü kişilere çok daha uygun şartlarla
kullanma hakkı tanıması durumunda, ilgili malı veya hizmeti ilk lisans alana nazaran
daha az maliyetle piyasaya süren üçüncü kişilerin, ilk lisans alan karşısında rekabet
ve piyasa avantajına sahip olması sonucunu doğurur. Bu nedenle, lisans verenin,
üçüncü kişilere de lisans verme hakkını kullanırken, iyiniyet ve dürüstlük kuralı
çerçevesinde davranması ve özellikle, üçüncü kişilere dilediği kadar serbest yani
karşılıksız lisanslar vermek suretiyle, ilk lisans sözleşmesinin işlem temelini
sarsmaktan kaçınması gerekmektedir.
Lisans alan, lisans verenin, üçüncü kişilere daha uygun koşullarda lisans vermesini
engellemek için, o bölgedeki inhisari olmayan lisansa sahip bulunabilecek kişilerin
sayısının sınırlandırılmasını istiyebilir veya lisans sahibine “en çok müsaadeye
mazhar lisans alan” ın hukuki durumunu tanıyabilir.93
Böyle bir hükmün yararı,
91
Ortan, N., 1979, s.151. 92
Tekinalp, Ü., 1999, s.28., Arkan, S., C.II, 1998, s.194 vd., Özel, Ç., 2002, s.49. 93
Tekinalp, Ü., 1999, s.431., dn. 8.
lisans alanın sonraki lisans alana tanınan haklar dolayısıyla kötü duruma düşmesini
önlemede kendini gösterir.
Markanın, basit lisans sözleşmesine istinaden, birbirinden bağımsız çok sayıda kişi
tarafından kullanılması, markanın mal ve/veya hizmetlerinin menşeini gösterme
fonksiyonuna zarar vermesi ve piyasaya aynı markayı taşımasına rağmen, farklı
kalitede mal ve/veya hizmet sunulmasına yol açması, çok sayıda kişiye basit marka
lisansı verilmesinin sakıncalarındandır. Ancak, bu durum yasa koyucu tarafından göz
ardı edilmemiş, MarkKHK m. 21/10’da, marka sahibinin talimatlarıyla uygunluk
içinde lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini
garanti edecek önlemleri alması gereği belirtilmiştir.
Kural olarak, sözleşmede hüküm yok ise, lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını
üçüncü kişilere devredemez ve alt lisans veremezler. Lisans hakkını alan kişi,
markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta
bulunabilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmışsa, yani eğer sözleşmede lisans alana
haklarını devir imkanı tanınmasıyla ilgili bir hüküm var ise, lisans sahipleri lisanstan
doğan haklarını üçüncü kişilere devredebilir, alt lisans verebilir.
Basit marka lisansı sahibinin, üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin markadan
doğan haklarına tecavüz edilmesi durumunda dava açma hakkı yoktur. Ancak,
MarkKHK’da yer almayan bu hakkın, lisans alanın, lisans verenin vekili sıfatıyla
dava hakkına sahip olacağının kabul edilebileceği, çünkü bu davaların açılmasında
lisans verenin de menfaati bulunduğu öğretide ileri sürülmektedir.94
Lisans Alan,
marka hakkına tecavüz durumunda, lisans verene yani marka sahibine noter kanalıyla
göndereceği bir bildirimle, gereken davayı açmasını isteyebilir. Üç ay içerisinde
marka sahibi gerekli davayı açmamış ya da talebi kabul etmemiş ise, lisans alan noter
bildirimini (ihtarname) de ekleyerek kendi adına dava açabilir. Ancak, ciddi bir zarar
tehlikesi karşısında, lisans alan üç aylık sürenin dolmasını beklenmeden
mahkemeden ihtiyati tedbir kararı talep edebilir. (MarkKHK m. 21/6,7,8,9)
94
Özdemir, O., 2002, s.13., dn. 37.
b. İnhisari (Tekelci) Marka Lisansı
556 sayılı KHK’da inhisari lisans için; “İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman,
lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendiside
markayı kullanamaz.” hükmü yer almaktadır. İnhisari lisans, lisans verenin, lisans
sözleşmesinin konusu olan gayri maddi maldan, lisans alanın yararlanmasını
sağlamayı taahhüt edip, kullanma hakkını açıkça saklı tutmamışsa, gerek kendisinin
gerekse üçüncü kişilerin bu haklardan yararlanmamasını üstlendiği sözleşmelerdir.
Diğer bir deyişle, inhisari (tekelci) lisans, lisans alana, gayri maddi malı, kendisine
bırakılan coğrafi bölgede tek başına kullanma hakkı verir.
Yapılacak olan marka lisansı sözleşmesi ile, lisans alana tanınan inhisari kullanma
hakkının, bölge, zaman ve kullanma şekli açısından sınırlandırılması mümkündür.
Şözleşmede, lisansın belli bir bölge için verilmiş olduğunun açıklanmadığı hallerde,
lisansın tüm Türkiye için verilmiş olduğu kabul edilmelidir.95
Burada önemli olan
nokta, inhisari lisans sözleşmesi süre, bölge, konu açısından sözleşmede belirlenen
sınırlar bakımından başka lisans sözleşmeleri ile çakışmamalıdır, yani yapılan
inhisari lisans sözleşmesinin, marka sahibi tarafından verilen tek lisans olmasıdır.
Lisans alan için, lisansının inhisari olması kendi lehine bir durumdur, çünkü, bu
şekilde lisans alan rekabetten korunabilmektedir.
Bir marka lisansı söleşmesinin inhisari nitelikte olabilmesi için, MarkKHK madde
21/2 hükmü gereği mutlaka bu durumun sözleşmede belirtilmiş olması gerekir. Eğer
bu durum sözleşmede belrtilmemişse, lisans, basit lisans yani inhisari olmayan lisans
olarak değerlendirilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, basit marka lisansında
olduğu gibi, lisans alanlar, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemezler
ve alt lisans veremezler. Lisans hakkını alan kişi, sözleşmede aksi belirlenmedikçe
markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. (MarkKHK m.
21/4,5)
95
Arkan, S., C.II, 1998, s.194.
Kural olarak, lisans sahibinin, inhisari lisans sözleşmesi yapılmasından önce üçüncü
kişilerle kurduğu basit lisans sözleşmeleri, inhisari lisans sözleşmesinin hukuki
yapısına aykırılık göstermemektedir. Buna karşılık, marka sahibinin, lisans alandan
bu sözleşmeleri saklaması, lisans alan tarafından sözleşmenin fesih edilmesi için bir
neden sayılabilir.
Taraflarca, inhisari marka lisansı sözleşmesinin kurulmasından sonra, lisans verenin,
MarkKHK madde 21/3 hükmü gereği, üçüncü kişiler lehine, inhisari hak sahibinin
haklarını zedeliyecek nitelikte lisans hakkı verme yetkisi bulunmamaktadır. Buna
karşı bir tutum sergileyen lisans veren tazminat yükümlülüğü altındadır.
Lisans tescil edilmediği, yani sicile kayıt edilmediği müddetçe, MarkKHK madde
21/10 hükmü gereğince, inhisari lisans alan, iyi niyetli yeni lisans alana karşı değil,
sözleşmesel yükümlülüğünü ihlal eden lisans veren aleyhine hukuki yollara
başvurabilir.
İnhisari lisansa sahip olan kişi, marka sahibinin markadan doğan haklarına üçüncü
kişiler tarafından tecavüz edilmesi halinde, marka sahibinin 556 Sayılı KHK
uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir, tedbir talebinde bulunabilir
(MarkKHK m. 9). Basit lisans alanın dava açabilmesi için lisans verene göndermesi
gereken ihtarnameyi marka sahibine bildirmesine gerek yoktur. (MarkKHK m. 21/9)
İnhisari lisansta alt lisans verilememektedir. Bunun nedeni de; inhisari lisansta yer
alan inhisari hakkının buna engel olmasıdır. İnhisari lisansta lisans alanın alt lisans
verme gibi bir hakkı varsa, o lisansı inhisari olarak nitelendirmek mümkün değildir.
c. Bağımlı İnhisari Lisans
Mevzuatımızdaki düzenlemeler, ülkemizdeki öğretide ve İsviçre hukukunda, basit
(inhisari olmayan) ve inhisari lisanslardan bahsedilmektedir. Ancak, özellikle Alman
öğretisinde bağımlı inhisari lisans adı altında üçüncü bir lisans türü yer almaktadır.
Bu lisans türü, inhisari lisansın bir alt türü olarak nitelendirilebilir.
Bağımlı inhisari lisans, lisans sözleşmesinin konusu olan gayrimaddi malı, lisans
vereninde lisans alan gibi kullanma hakkını sahip olduğu sözleşmelerdir. Bağımlı
lisans, inhisari lisanstan sadece bu niteliği ile ayrılır. Bu tür sözleşmelerde, lisans
veren, lisans alandan başka hiç kimseye lisans veremez, bunun yanında lisans veren
kendi kullanım hakkını saklı tutar. İnhisari lisans sözleşmesinde, marka sahibi farklı
süre, bölge konu durumlarında başka bir sözleşme yapabilirken, bağımlı inhisari
lisans sözleşmesi süresince, farklı bir bölge, farklı konular ve farklı zaman da dahi
olsa, gayri maddi mal sahibi ikinci bir kişi ile kesinlikle başka bir lisans sözleşmesi
yapamaz.
2.5.2. Sözleşmenin İçeriğine (Kullanıma) Göre
Genellikle lisans sözleşmeleri, malın üretimi ve satışı birlikte düşünülerek verilir.
Ancak, bazı hallerde sözleşme serbestisi içinde taraflar arasında kararlaştırılarak
lisans hakkının ayrı ayrı, yani sadece malın üretimi veya sadece malın satışı olarak
da verilebilir.
a. Satış Lisansı
Marka lisansının, satış lisansı şeklinde yapılması mümkündür. Satış lisansında, lisans
alana, lisans konusu malların piyasaya sürülerek ticari alana ulaştırılması imkanı
verilir. Satış lisansında, lisans sözleşmesi ile lisans alana, marka sahibinden ya da
onun göstereceği üreticiden sağlanacak mallar üzerine marka sahibine ait markayı
koyarak, işaretliyerek piyasaya sunma, dağıtma hakkı verilebilir.96
Satış lisansı
sözleşmelerinde, lisans alan, malları satışa sunmak, satış için faaliyetlerde bulunmak,
kendi adına satış sözleşmeleri imzalamak ve teslimatı gerçekleştirmek yetkilerine
sahiptir.
Lisans alan, bu tür sözleşmelerde, yalnızca üretilmiş ürünleri satmak veya satışa
hazır bulundurmak hakkını elde eder ve söz konusu ürünleri doğrudan doğruya lisans
96
Gürzumar,O., 1995, s.94.
verenin stoğundan piyasaya sürer. Eğer lisans alan, bu ürünleri, ilk önce satın alarak
kendi mülkiyetine geçiriyor ve mülkiyet hakkına dayanarak piyasaya sürüyorsa, o
zaman bir satım lisansına gerek kalmaz. Zira böyle bir durumda, MarkKHK madde
13 hükmü gereğince, markanın tescilinden doğan hakların tükenmesi söz konusudur
ki, marka hakkı sahibinin, malların kendisi veya yetkili kıldığı üçüncü bir kişi
tarafından piyasaya sunulmasından sonra markanın, o mallarla ilgili olarak
kullanılmasına engel olma hakkı bulunmamaktadır.
Lisans alan gerek duyması halinde, yetki genişliği tespiti yapılan üçüncü kişilerle
birlikte faaliyette bulunabilir. Lisans alan, üçüncü kişileri istihdam edebilir, ticari
temsilci tayin edebilir ve başka işletmelerle ortak çalışmalar gerçekleştirebilir.
b. Üretim Lisansı
Lisans alanın, kendisi tarafından üretilecek mal üzerinde lisanslı markayı koyma
hakkına sahip olduğu durumlarda, bir üretim lisansının varlığından söz edilir.97
Üretim lisansı, lisans konusu marka altında, malın üretim hakkını lisans alana
vermektir. Başka bir ifadeyle, lisans alana, sadece marka lisansına konu olan
markanın işaretleneceği malın üretilmesi hakkı verilir.
Lisans alan tarafından üretilen malların, lisans veren tarafından alınması gerekir aksi
takdirde, lisans sözleşmesi amacından yoksun olacaktır. Lisans sözleşmesiyle, lisans
alana üreteceği mallar üzerine marka sahibine ait markayı koyarak piyasaya sunma
yetkisi de tanınabilir. Bu durumda, lisans sözlemesinde, lisans alan tarafından
yapılacak üretimin belli bir kalitede olmasını sağlayacak hükümlere de yer verilmesi
gerekir.98
(MarkKHK m. 21/8)
97
Özel, Ç., 2002, s.47. 98
Arkan, S., C.II, 1998, s.194.
Sözleşmeden, üretilen malların alımı ve satımına dari bir yükümlülük
anlaşılamıyorsa, lisans alanın üretilen malları kullanma ve satışına yetkili olduğu
kabul edilmelidir.99
Saf bir üretim lisansından bahsedilebilmesi için, lisans verenin, üretilen ürünlerin
bizzat kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından lisans alandan doğrudan teslim
alınacağını taahhüt etmiş etmiş olması gerekir.
2.5.3. Lisans Alan Kişinin Niteliğine Göre
Marka lisansı sözleşmelerini, şahsın veya işletmenin esas alınmasına göre, kişisel
lisans ve işletme lisansı olarak ikiye ayırabiliriz.
a. Kişisel Lisans
Kişisel lisans, kişiye bağlı olarak verilen lisans türüdür. Yani, lisans hakkı lisans
alanın şahsına aittir. Lisans hakkının bir kişiye ait olmasından dolayı, kişiye bağlı
lisans, miras yoluyla veya sözleşmeyle üçüncü bir kişiye devredilemez.
Kişisel lisans sahibi, halihazırda varolan işletmesinin yanında, başka ticari
işletmelerde de lisans konusu markayı kullanma hakkına sahiptir. Bundan dolayı,
lisans alanın yeni bir işletme açması halinde, markayı kullanma yetkisi vardır. Kişisel
lisans sahibinin işletmesinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik lisansı
etkilemez. İşletmenin devrinde lisans, lisans alan kişide kalmaya devam eder,
işletmeyi devralan üçüncü kişiye bu hak geçmez.
b. İşletme Lisansı
Lisansın şahsa değil işletmeye verildiği lisans türüdür. İşletme lisansında, sadece
belli bir işletmede üretilen mal veya işletme tarafından verilen hizmet söz konusudur.
99
Ortan, N., 1979, s.135.
İşletme lisansları, hem basit, hemde inhisari lisansta söz konusu olabilmektedir.
Ancak, basit lisansta, aksinin sözleşmeden anlaşılmaması halinde, işletme lisansının
varlığı kabul edilmektedir.
Lisans sözleşmesinin kurulmasından sonra, işletmede çeşitli değişiklikler olması
mümkündür. Lisans sahibinin, işletmesini tamamen devretmesi ve ticari faaliyetlerini
sona erdirmesi halinde, şayet lisans devredilemez nitelikte ise ve lisansın ancak
işletme ile birlikte devredilebileceği kararlaştırılmışsa, lisans, işletmesini devreden
veya ticari faaliyetlerini sona erdiren lisans alan açısından sona ermiş olmaktadır.100
İşletme deyiminden, daha çok ekonomik birlik anlaşılmaktadır.101
Birlik lisansında,
lisanstan yararlanacak birlik/holding işletmeleri tek tek belirtilebilir, bu yapılmamış
ise lisans verenin holdinge dahil olduğunu bildiği tüm teşebbüslerin lisans
sözleşmesinden yararlanacağı söylenmektedir.102
2.5.4. Alt Lisans
Lisans alanın, kendine tanınan haklar çerçevesinde başkasına lisans vermesi halinde
alt lisans mevcuttur. Bir başka deyişle, asıl lisanstan kaynaklanan ve lisans verenin
izni olarak verilen lisanstır. Alt lisans ilişkisinde, lisans alan aynı zamanda lisans
veren durumundadır ve lisans verme yetkisinin kaynağı ya kanun ya sözleşmedir.
Alt lisans, inhisari olmayan lisans ilişkisine özgü olduğunu, bir başka deyişle alt
lisans ancak basit lisansta konu olabileceğini ve bunun nedenin de, inhisari lisansın
alt lisans vermeye engel oluşturmasından kaynaklandığını, inhisari lisansı anlatırken
kısaca belirtmiştik. İnhisari lisansta, lisans alanın alt lisans verme hakkı varsa, o
lisansı inhisari olarak nitelendirmek mümkün olmayacaktır. İnhisari lisansta, alt
lisanstan çok, MarkKHK madde 21/4 hükmü gereği lisansın devri söz konusu
olabilir. Buna karşılık, MarkKHK alt lisansı engellemekle birlikte, alt lisansın
100
Ortan, N., 1979, s.144. 101
Yüksel, S.; “Patent ve Lisans (Patent,Marka,Know-How) Sözleşmesi Hukuku”, İstanbul, 1989,
s.88. 102
Özdemir, O., 2002, s.18., dn. 31.
verilmesini ancak sözleşmede açıkça belirtilmesine bağlamıştır. Eğer sözleşmede alt
lisans verilmesi belirtilmemişse, lisans sahipleri lisanstan doğan haklarını üçüncü
kişilere devredemez veya alt lisans veremezler.
Alt lisans sözleşmesi ile asıl lisans sözleşmesi arasında sıkı bir bağlantının var
olduğu kabul edilir. Çünkü, lisans sözleşmesinin sona ermesi ve geçersiz sayılması
halinde, alt lisans sözleşmesi de sona erecek ve geçersiz sayılacaktır. Kural olarak,
alt lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesindeki süre, kapsam ve bölge ile sınırlıdır.103
Bu yüzden, alt lisans sözleşmesinin tarafları açısından, bu durumun sözleşme şartları
içinde düzenlenmesi yararlıdır. Asıl lisans sözleşmesinin, sözleşmeyle belirlenen
maddi ve bölgesel sınırları, alt lisans sözleşmesinin üst sınırlarını belirlemektedir.
Lisans hakkına sahip olmayan ya da buna ilişkin yetkisi olmayan üçüncü kişiden, iyi
niyetli alt lisans hakkı kazanılması mümkün değildir.104
2.6. Marka Lisansı Sözleşmesinin Kurulması
556 sayılı KHK ve buna ilişkin olarak çıkarılan yönetmelikte (MarkKHKY), marka
lisansı sözleşmelerinin kurulmasına ve şekline ilişkin çeşitli hükümler
öngörülmüştür. Marka lisansı sözleşmesine ilişkin hükümlerin bazıları MarkKHK
madde 21’de düzenlenmiştir. Bunun yanısıra, yönetmelikte de lisansa ilişkin bazı
düzenlemeler yer almaktadır.
Marka lisansı sözleşmelerinin konusu, üzerine marka koyulabilecek, tamamen ya da
kısmen bir mal ya da hizmet üzerindeki kullanma hakkı oluşturmaktadır. Lisans
vermenin hukuksal esasını, lisans veren ve lisans alan arasında bir sözleşme
kurulması oluşturur. Marka lisansı sözleşmesi, diğer iki taraflı sözleşmelerde olduğu
gibi, karşılıklı ve birbirine uygun şekilde yapılmış iki irade açıklaması ile kurulur.
Borçlar Kanunu madde 1 hükmünce, bu iki irade açıklamasından ilki öneri (icap),
buna karşılık oluşturan diğerine ise kabul denir.105
103
Arkan, S., C.II, 1998, s.200. 104
Özel, Ç., 2002, s.52. 105
Akıntürk,T.; “Borçlar Hukuku”, Genişletilmiş 10.Baskı, İstanbul, 2004, s.23., Nomer, H.;
“Borçlar Hukuku”, Beta Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2001, s.14., Özdemir, O., 2002, s.66.
Marka lisansı sözleşmeleri, diğer sözleşmeler gibi, tarafların hukuki işlem ehliyeti ve
irade beyanlarının sağlıklı olması, şekle uygun olması, sözleşmenin konusunun
hukuka ve ahlaka aykırı olmaması, imkansız olmaması hallerini içinde
barındırmalıdır. Bu tarz durumlararın varolması, sözleşmenin genel hükümler
içerisinde iptal edilmesi ya da butlan yaptırımı gibi durumların meydana gelmesini
sağlar. Koşulların gerçekleşmesi neticesinde iptal edilen ya da baştan geçerlilik
koşulları bulunmayan sözleşmeler, geçersizlik yaptırımı ile karşı karşıya kalırlar.
Sözleşme, taraflar arasında, çok defa çeşitli teknik adımlar ve danışmanlarında
katıldığı çok uzun süreçlerde oluşabilecek çalışmalar sonucunda kurulur. Bu
çalışmalardan meydana gelen sözleşme, konuları ayrıntılı biçimde düzenleyen, bu
sebeple de bir çok madde içeren bir sözleşme niteliği taşır.
2.7. Marka Lisansı Sözleşmesinin Tarafları
Karşılıklı edimleri içeren, tam iki taraflı bir sözleşme olan lisans sözleşmesinin
tarafları, gerçek ya da tüzel kişiler olabileceği gibi, bir veya birden fazla da
olabilirler. Marka lisansı sözleşmesinin tarafları, lisans veren ve lisans alan şeklinde
nitelendirilir. Şimdi bu kavramları ayrıntılı biçimde inceleyelim.
2.7.1. Lisans Veren
Lisans verme yetkisi, herhangi bir engel olmadığı müddetçe, marka hakkı sahibine
aittir. 556 Sayılı KHK hükümlerine göre, marka tescili için başvuran ya da markasını
tescil ettiren kişi lisans veren tarafı oluşturabilir (MarkKHK m. 21-22). Lisans veren
olarak nitelendirilen tarafın, lisans verebilmeye ilişkin hakkı, marka üzerinde ve
ondan doğan haklara sahip olmaktan ileri gelmektedir. Lisansa konu olacak marka
üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması halinde, lisans ortak hak sahiplerinin
onayı ile verilebilir.
Marka sahibi yani lisans veren, lisansı, basit lisans, inhisari lisans veya bağımlı
inhisari lisans şeklinde verebilir. Basit lisans veren, aksi sözleşmede belirtilmemişse,
markayı kendisi kullanabilir ve üçüncü kişilere de lisans verebilir. Ancak, inhisari
lisans vermiş olan marka sahibi, kural olarak kendisine ait bu marka üzerinde
tasarrufta bulunamaz. Aynı durum bağımlı inhisari lisans içinde geçerlidir.
Aynı zamanda lisans alan kişi de, üçüncü kişilere karşı lisanslar ya da alt lisans
vermeyi üstlenmiş olabilir ve bu durumda, lisans alan, lisans veren konumuna geçmiş
olur. Marka lisansı sözleşmesi basit lisans olarak yapılmışsa, bu durumda, lisans
alanın alt lisans verme hakkı olmamasına karşın, sözleşmede kararlaştırılarak lisans
verenin lisans alana alt lisans verme izni tanımasıyla, lisans alan, alt lisans verebilir
ve lisans veren konumuna geçebilir.
2.7.2. Lisans Alan
Lisans sözleşmesinin karşı tarafını, lisans verenin markasının üzerinde bir kullanım
hakkı elde eden ve bunun karşılığında lisans bedeli ödeme borcu altına giren lisans
alan oluşturur. Lisans alan tarafta, bir ya da birden fazla gerçek kişinin ya da tüzel
kişinin olması mümkündür. Eski MarkKHKY m. 23/2(b) hükmü gereğince, lisans
alanın ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge aranmakta ve
bundan dolayı da, lisans alanın esnaf yada tacir olması gerekmekteydi, ancak, yeni
yönetmelikte böyle bir duruma değinilmeyerek bu şart aranmamaktadır.
Lisans veren, kişisel lisans verme yolunu seçmişse, lisans alan kişilerin
sınırlandırılması en sıkı biçimde gerçekleşecektir ve bu durumda, sözleşmede
belirtilen kişi lisans sözleşmesi çerçevesinde lisansı kullanma hakkına sahip olan kişi
olacaktır. Böyle bir durumda, gerçek ya da tüzel kişi söz konusu olabilir. (MarkKHK
m. 3)
İşletme lisansında ise, kişisel lisanstan farklı olarak, işletme sahibinin, yani lisans
alanın değişmesi halinde, markanın kullanılması hakkı sona ermez, sözleşmenin
içeriğinde belirlenen koşullara göre, işletmenin kullanma hakkına ilişilmez ve bu hak
yeni işletme sahibine aktarılır. Yani, yeni sahip, lisans alan olarak marka hakkını
kullanmaya devam eder.
Marka Lisansı Sözleşmesi adi ortaklık sözleşmesinin niteliklerine haiz olabilir. Bu
durumda, markanın kullanımının adi ortaklık sözleşmesi içerisinde birden çok kişiye
verilmesi halinde, birden çok lisans alanın varlığından söz etmek mümkün olacaktır.
Markanın birden fazla malikinin olması da mümkündür. Böyle bir durumda da, lisans
veren tarafında birden çok kişi bulunacaktır. Diğer yandan, lisans sözleşmesinin
üçüncü kişi yararına sözleşme olarak yapılması da mümkündür.106
2.8. Marka Lisansı Sözleşmesinin Şekli ve Tescili
2.8.1. Şekli
556 Sayılı KHK madde 15/2 hükmü gereğince, tescilli bir marka üzerinde sağlar
arasında yapılacak olan marka lisansı sözleşmesi yazılı olarak yapılır. Dolayısıyla,
marka lisansı sözleşmeleri için yazılı şekil geçerlilik şartıdır. Yazılı şekil şartına
uyulmadan yapılan bir marka lisansı sözleşmesi, sözleşme temeline dayalı tüm
ilişkilerde olduğu gibi genel kural uyarınca; şekle aykırılıktan dolayı mutlak butlanla
batıl, diğer bir deyişle kesin hükümsüzdür. Bunun nedeni ise, taraflar arasında
doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, her iki tarafın çıkarları açısından,
bu durumun açıklığa kavuşturulmasıdır.
Kural olarak, marka lisansı sözleşmelerinin yapılabilmesi için yazılı şekil yeterli
olup, bunun yanında sicile tescil veya ilana gerek yoktur. Ayrıca Markalar Kanunu
Tasarısı’nda, lisans ile ilgili hükümlerinin yer aldığı 44. maddenin 1. fıkrasında,
“Lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması
zorunludur.” ifadesine yer verilerek, marka lisansı sözleşmelerinin mutlaka yazılı
olarak yapılmasının gerektiği belirtilmektedir.
İsviçre Markalar Kanunu’nda, marka lisansı sözleşmelerinin geçerliliği, herhangi bir
şekle tabi tutulmamıştır ve herhangi bir şekle bağlı kalmaksızın kurulabilir ve aynı
106
Özdemir, O., 2002, s.61., Yasaman, H.; “Hizmet Markaları”, Batıder Yayınları, 1975, s.745.,
Berkhan, İ.; “Marka Lisans Sözleşmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul, 2001, s.66.
zamanda susmaylada gerçekleştirilebilmektedir.107
Alman Hukuku açısından da,
herhangi bir geçerlilik şartı aranmamakta olup, taraflar marka lisansı sözleşmesini
sözlü olarak yapabilmektedirler.108
İngiltere’de ise, 1994 tarihli Ticari Markalar
Kanunu’nda, lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasının geçerlilik şartı olduğu
belirtilmiştir.109
İngiltere gibi, Amerika Birleşik Devletleri’de Lanham Kanunu’da,
marka lisansı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması hükmünü getirmiştir.110
Marka lisansı sözleşmesinin konusunu ortak markanın oluşturması durumunda,
sözleşmenin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması yeterli olmayıp,
sözleşmenin sicile tescil edilmesi de gerekmektedir. Ortak markanın lisansa
verilmesinde sicile tescil bildirici değil, kurucu niteliktedir.
551 sayılı Markalar Kanunu’nda, marka lisansı sözleşmesi, noterlikçe resen
düzenleme usulüne tabi idi ve bu şekil bir geçerlilik şartıydı. 556 sayılı KHK’da ise,
marka lisansı sözleşmesinde bulunması gereken asgari kayıtlara yer verilmemiştir.
Bazı Alman hukukçuları ve Amerikan uygulamasında, marka lisansı sözleşmesinde,
lisans bedelinin açıkça belirtilmesinin zorunlu olmadığı belirtilmektedir. Savunulan
bu duruma göre, yapılmış olan lisans sözleşmesinde, lisans bedeline ilişkin
hükümlerin yer almaması halinde, eğerki lisansın bedelsiz verilmiş olduğuna dair
belirtiler yoksa, tarafların uygun bir lisans bedeli üzerinde anlaşmış oldukları kabul
edilir.111
Ülkemizde de bu konuyla ilgili farklı görüşler savunulmaktadır. Bazı
hukukçular, sözleşmede lisans bedelinin belirlenmesini sağlayacak ölçülerin yer
alması durumunda, lisans bedeli, sözleşmede belirlenmeden sözleşmenin
kurulabileceği görüşünü savunmaktadırlar.112
Öğretide bu duruma karşı ileri sürülen
görüşe göre, lisans bedeli, lisans sözleşmesinin esas öğesidir ve kural olarak
tarafların lisans bedelinin miktarı, hesaplanması ve ödenmesine ilişkin konularda
107 Gürzumar, O.; “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen
Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, C.20/4, 1994, s.523. 108
Özel, Ç., 2002, s.61. 109
“İngiliz Marka Kanunu”, (Trademark Act), 1994, 28/2 110
“Trademarks Throughout The World”, West Group, New York, March, 2000, U-37. 111
Ortan, N., 1979, s.243-244., Özdemir, O., 2002, s.117. 112
Ortan, N., 1979, s.244.
uyuşmaya varmaları gerekir ve bu noktalar üzerinde anlaşmaya varılamaması
durumunda, lisans sözleşmesinin oluşmadığı kabul edilir.113
Bizim görüşümüz, marka lisansı sözleşmesinde lisans bedeliyle alakalı hükümler yer
almıyorsa, tarafların uygun bir bedel üzerinde anlaşmış olduklarının kabul
edilmesidir. Tabiki buradaki önemli şart, sözleşmede lisansın bedelsiz verildiğine
dair herhangi bir belirti bulunmamasıdır. Ancak, bu düşüncemizin yanında, marka
lisansı sözleşmesinde taraflar arasında doğabilecek sounların giderilmesi için, lisans
bedeline ilişkin çok ayrıntılı hükümler yer almasa bile en azından lisans bedelinin
belirlenmesine ilişkin sözleşmede bazı ölçütlerin bulunmasının yararlı olacağını
düşünmekteyiz. MarkKHKY madde 20’ de yer alan lisansın sicile kaydı ve
yayımlanması ile ilgili verilmesi zorunlu olan belgelerden bahsedilirken, “varsa
lisans ücretini” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeden yola çıkılarak, marka lisansı
sözleşmesinde lisans bedelinin var olmasının zorunluluğundan bahsetmek mümkün
olmayacaktır.
Marka lisansı sözleşmleri, uygulamada genellikle 5 veya 10 ar yıllık periyotlar
halinde yapılırlar. Ancak, süre belirtilmeden veya daha uzun süreli de yapılabilirler.
Tescilli markaların koruma süresi, MarkKHK’da 10 yıldır ve 10 ar yıllık periyodlar
halinde sınırsız şekilde yenilenebilir. Tescilli markaların koruma süresinin 10 yıl
olması nedeniyle, marka lisansı sözleşmelerinin de lisans süresinin on yılla
sınırlanması sorunu ortaya çıkmaktadır. MarkKHK m. 40/1 hükmü gereğince, tescilli
markanın koruma süresinin kolaylıkla onar yıllık dönemler halinde yenilenmesi
mümkün olmasından dolayı, lisans süresinin on yılla sınırlanması, kanaatimizce
doğru bir yaklaşım değildir. Ancak, burada önemli olan nokta, taraflar marka lisansı
sözleşmesinde süre konusunda herhangi bir hüküm belirtmemişler, yani lisans süresi
konusunda baştan bir anlaşmaya varmamışlarsa, koruma hakkının süresi, lisans
süresi üzerinde etkili olur ve markanın koruma süresi sona erdiğinde marka lisansı
sözleşmesinin de sona erer. Taraflar, yapacakları marka lisansı sözleşmesinde
istedikleri süreyi, sözleşme serbestisi içerisinde belirleyebilir ve hükme
bağlayabilirler. Bu süre, 10 yıldan daha uzun da olabilir. Böyle bir durumda, marka
113
Özsunay, E.; “Lisans Sözleşmelerinde Lisans Bedeline İlişkin Sorunlar”, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 50. Yıl Armağanı, İstanbul, 1973, s.669.
koruma süresi yenilenmek şartıyla, marka lisansı sözleşmesi, sözleşme içerisinde
hükme bağlanan lisans süresinin sonuna kadar devam eder.
MarkKHKY madde 20’de; “lisansa konu olan mal veya hizmetlerin” lisansın sicile
kaydı için, sözleşmede yer alması gerektiği belirtilmektedir. Kanımızca, bu kaydın
sözleşmede yer almasının zorunlu olduğunu düşünmemekteyiz. Bunun nedeni de,
lisansa konu olan mal ve/veya hizmetlere sözleşmede yer verilmezse, markanın mal
ve/veya hizmetlerin tamamı için lisansa verildiğinin kabul edilecek olmasıdır.
Marka lisansı sözleşmesinin inhisari nitelikte olması isteniyorsa, mutlaka sözleşmede
bu durum belirtilmedir, aksi takdirde, kural olarak, marka lisansı sözleşmesi basit
lisans kabul edilir. Lisans alana alt lisans hakkıda verilmek isteniyorsa, bu durum da
sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Çünkü, aksi sözleşmede belirtilmezse, lisans
alanın alt lisans hakkı yoktur. Ayrıca, markaya tecavüz halinde, inhisari lisans
sahibinin kendi adına dava açamaması veya basit lisans sahibinin kendi adına dava
açabilmesi durumları isteniyorsa, bunlarda mutlaka marka lisansı sözleşmesinde
hükme bağlanmalıdır.
Lisans sözleşmesinin içeriği ve sözleşme yükümlülükleri açısından yorumu, medeni
hukukça bilinen sözleşmelerin tümü için geçerli olan genel yorum ilkesine göre
yapılır. Burda, doğruluk, güven kuralları ve ticari ahlaka dikkat edilir. Yukarıda
bahsettiğimiz genel yorum ilkeleri yanında, lisans sözleşmesine özgü özel bir
yorumlama şeklide bulunmaktadır. Buna göre, lisans veren açısından, lisans alana
sağladığı hakkın, mümkün olduğu ölçüde az ve sınırlı olduğu varsayımıdır. Lisans
verenin bu konuda aksini iddia etmesi halinde, bu iddiasını kanıtlaması gerekecektir.
Yorumda diğer bir etkende, hayat tecrübeleri olacaktır. Sözleşmenin yorumunda
sözleşme öncesinin koşulları ve tarafları sözleşme yapmaya teşvik eden etkenlere
dikkat edilmesi gerekmektedir.114
556 sayılı MarkKHK madde 21/11’de; “Lisans sözleşmelerinde, bu Kanun
Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve
114
Ortan, N., 1979, s.125-126.
tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz. Bu tür düzenlemeler lisans tarihinden sonra
yapılsa dahi, lisans sözleşmelerindeki aykırı hükümler geçersiz sayılır.” hükmü yer
almaktadır. Bu hükümle birlikte, MarkKHK’da “hukuka aykırılığın” özel bir
düzenleme şeklini görüyoruz. BK madde 20/1’de, sözleşmenin konusunun hukuka,
ahlaka ve adaba aykırı olması halinde, mutlak butlanla batıl olacağı hükmü yer
almaktadır. Dolayısıyla, MarkKHK’da 21/11 hükmü yer almış olmasa bile, BK
madde 20/1 uygulama alanı bulacaktır.
2.8.2. Tescili
Marka lisansının sicile kaydı mümkün, ancak tescil kurucu değil açıklayıcı bir işleve
sahiptir.115
Yani, lisansın tescil edilmesi zorunlu değildir. Tescilli bir marka, marka
lisansı sözleşmesine konu olabilir ve gerekli belgelerin ve şartların sağlanması
durumunda sicile kaydı yapılır. Daha önce marka tescil başvurusunun marka lisansı
sözleşmesine konu olabileceğine değinmiştik. Ancak, marka tescil başvurusu
yapılmış bir markanın, lisansa konu olması durumunda, sicile tesciliyle ilgili ne
MarkKHK ne de MarkKHKY’de herhangi bir düzenleme mevcut bulunmamaktadır.
Marka tescil başvurusu, kendisi sicile tescil edilmiş bir varlığa sahip değildir. Bu
sebeple, marka başvurusunun, marka lisansı sözleşmesine konu olması durumunda,
lisansın sicile tescil edilmesinden bahsedilemeyecektir.116
Buna karşılık, marka tescil
başvuru belgelerinin üzerine not edilerek durumun kayda geçirilmesi mümkün
olabileceği ve markanın tescil edilmesinden sonra lisansın da tescil edilebileceği
kabul edilmektedir.117
Hukukumuzda lisansın, marka siciline tescil edilebileceği kabul edilmiştir. Alman
hukukunda lisansın tesciline yer verilmemiştir.118
İngilterede ise, marka lisansı
sözleşmesi üzerindeki herhangi bir maddi inceleme saf dışı bırakılmış, tescilin
115
Tekinalp, Ü., 1999, s.432. 116
Oytaç, K.; “Karşılaştırmalı Markalar Hukuku”, İstanbul, 2002, s.223. 117
a.g.e., s.223., Arkan, S., C.I, 1997, s.68. 118
Arkan, S., 1998, s.197., dn. 88.
öncelikli amacı, lisans sözleşmesinin mevcudiyetinin, üçüncü kişilerin dikkatine
sunmak olarak kabul edilmiştir.119
MarkKHKY m. 20’ye göre; marka lisansı sözleşmesinin, sicile kaydı ve
yayımlanması için, Türk Patent Enstitüsü’ne aşağıdaki belgelerin verilmesi
zorunludur:
a. Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,
b. Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal ve/veya
hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans ücretinin, lisans
süresini belirtir lisans sözleşmesi ya da bu sözleşmenin aslına uygunluğunun noter
tarafından tasdikli örneği,
c. Ücretin ödendiğini gösterir belge,
d. Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletneme veya vekilin talep sahibi kişiden
önceden alıp enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.
Marka yönetmeliği değiştirilmeden önce, madde 23’de; “lisans için aşağıdaki
belgelerin verilmesi zorunludur” ifadesi yer almaktaydı. Kanımızca yanlış olan bu
ifade, sanki marka lisansı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için hükümde sayılan
belgelerin verilmesinin zorunlu olduğu gibi bir yanlış anlaşılma olasılığı ortaya
çıkarmaktaydı. Şuanda kullandığımız Markalar Yönetmeliği madde 20’de; “lisansın
sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur” hükmü
yer almaktadır. Bu hükümle birlikte, sadece lisansın sicile tescil edilmesi için bu
belgelerin gerekli olduğu vurgulanmış ve söz konusu yanlışlık ortadan kaldırılmıştır.
Marka lisansı sözleşmesinin sicile tescilinin kim tarafından gerçekleştirileceği, ne
MarkKHK ne de MarkKHKY’de belirtilmemiştir. 40/94 Sayılı Topluluk Markası
Hakkında Konsey Tüzüğü’nün 22/5 maddesi, taraflardan birinin, yani lisans veren ya
da lisans alanın talebi üzerine, Topluluk Markası’na ilişkin lisansın sicile işlenmesi,
tescil edilmesi ve yayınlanması gerektiğini hükme bağlanmıştır. İsviçre Markalar
Kanunu 18/2 maddesi de; “Lisans sözleşmesi, tarafların birinin talebi üzerine sicilde
119
Wilkof, N., 1995, s.15.
tescil edilebilir. Bu durumda lisans hakkı, markada sonradan hak sahibi olanlar
karşısında da etkisini sürdürür.” hükmüne yer vermiştir.120
Kanaatimizce bu yetkinin, MarkKHK m. 16/6 hükmünde yer alan “devir” halinde
olduğu gibi, lisans sözleşmesinin her iki tarafınada, yani hem lisans veren hem de
lisans alana tanınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Markalar Kanunu
Tasarısı’nda bu eksiklik görülmüş ve madde 44/5’e; “Lisans, taraflardan birinin ilgili
markanın tescil numarasını belirtir imzalı talebi, Yönetmelikte belirtilen belgelerin
teslim edilmesi ve ücretin ödenmesi ile sicile kaydedilir ve gazetede yayımlanır.”
hükmü yerleştirilerek, lisansın sicile kaydedilmesinin lisans alan veya lisans veren
tarafından yapılabilmesine imkan tanınmıştır.
MarkKHK madde 18/2’de rehin, MarkKHK madde 19/2’de de haciz ile ilgili olarak
sicile kaydedilir ve yayımlanır hükümleri yer almaktadır. Eski MarkKHKY madde
23/3’de; “Yenilenen marka ile, marka sicil kaydında yapılan her türlü değişiklik
Resmi Marka Gazetesinde ilan edilir. Bunun için Ücret Tebliğinde öngörülen ücret
ödenir.” hükmü yer almaktaydı. Şuan kullanımda olan Yönetmeliğin lisansla ilgili
olan 20. maddesinde; “lisansın sicile kayıdı ve yayımlanması için aşağıdaki
belgelerin verilmesi zorunludur” hükmü yer almaktadır. Markalar Kanunu
Tasarısı’nda da madde 44/5’de, “gazetede yayımlanır” ifadesine yer verilmektedir.
Hem MarkKHKY, hem de Markalar Kanunu Tasarısı’nda yapılan düzenlemelerle
yayım konusuna da açıklık getirilmiştir.
MarkKHK m. 21/10’da; “Lisans sicile kayıt edilmediği sürece iyiniyetli üçüncü
kişilere karşı ileri sürülemez.“ hükmü yer almaktadır. Marka lisansı, marka lisansını
bilen veya bilmesi gereken kötü niyetli kişilere karşı, lisansın sicile tescilinden önce
de ileri sürülebilir. İnhisari ya da basit lisansın verilmesinden sonra, marka, bir başka
kişiye devrolur veya bir başkasına lisans hakkı verilirse, önceki lisans alanın, bu
hakkını markayı devralana ya da sonraki lisans alana ileri sürebilmesi için, lisans
hakkının sicile tescil edilmiş olması lazımdır. Ancak, markayı devralan ya da sonraki
lisans alan, daha önce bir lisans sözleşmesinin yapıldığını biliyor ya da bilmesi
120
Gürzumar, O., 1994, s.522.
gerekiyorsa, önceki lisans alan, lisans hakkı marka siciline tescil edilmemiş olsa bile,
bu hakkını devralan ya da sonraki lisans alana karşı ileri sürebilir.
Lisans alan kabul etmedikçe, markayı devralan, lisans sözleşmesinin tarafı
olamayacaktır. Ancak, basit lisans sahibi, markaya tecavüz halinde devralana
başvurmak zorundadır. Çünkü, eski hak sahibinin artık marka hakkına dayanma
imkanı yoktur. Bu durumda, lisans sahibi, işin niteliği gereği devralanı muhatap
kabul etmek zorundadır. Markayı devralan, devirden haberdar olmayan iyiniyetli
lisans alandan, lisans ücretinin kendisine ödenmesini isteyemez ve lisans alan, sicilde
marka sahibi olarak görünen kişiye lisans bedelini öder ve borçtan kurtulur.
3. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
3.1. Genel Olarak
Marka lisansı sözleşmesi, marka sahibi, yani lisans verenin sahip olduğu marka
hakkından lisans alanın yararlanmasını yükümlendiği ve buna karşılık, lisans
alanında marka sahibinin bu hakkını kullanması karşılığında bir ücret ödemeyi
üstlendiği atipik (isimsiz) bir sözleşmedir.
Marka lisansı sözleşmesinin, tek bir hak ya da tek bir yükümlülükten oluşmasından
söz edilemez. Marka lisansı sözleşmesi, hak ve yükümlülüklerden meydana gelen bir
bütündür ve bu bütün içerisinde kısmen olumsuz kısmen de olumlu nitelikler
birarada yer almaktadır. Lisans sözleşmesinde yer alan tarafların yükümleri,
sözleşmenin hukuksal niteliğine bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi, tarafların
sözleşme özgürlüğü çerçevesinde kararlaştırıcakları yükümler biçiminde de ortaya
çıkabilir.
Lisans veren, lisans alanın, markadan yararlanma hakkını sağlamak ve bu hakkı
sözleşme süresince kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür. Lisans alan ise,
lisans bedelini, lisans verilmesine ilişkin diğer ücretleri ödemekle ve lisans konusu
hakkın kullanılması ile yükümlüdür.
Marka lisansı sözlesmesinde tarafların haklarından ve borçlarından söz edilebilir.
Lisans alanın hakları, lisans verenin yükümlü olduğu borçlara, lisans verenin hakları
da lisans alanın yerine getirmekle yükümlü olduğu borçlara karşılık gelir.
Marka lisansı sözleşmesinde, tarafların ana yükümlülüklerinin yanı sıra çeşitli yan
yükümlülükleride bulunmaktadır. Yan yükümlülüklerin sınırlı bir biçimde sayılması,
her bir sözleşme farklı hükümler içerdiği ve sözleşme taraflarının çıkarları değişik
olduğu için tüketici bir biçimde gerçekleştirilemez.121
121
Özel, Ç., 2002, s.130.
3.2. Lisans Verenin Yükümlülükleri
3.2.1. Lisans Verinin Markayı Kullandırma Yükümlülüğü
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans verenin asli borcu, marka üzerindeki hakkı,
lisans alana, sözleşme şartları içinde kullandırmaktır. Markanın kullanılmasını
sağlama borcunun lisans veren tarafından yerine getirilebilmesi için, öncelikle bir
markanın varlığı gereklidir ve bu markanın varlığının, hem sözleşmenin yapıldığı
sırada hem de devam ettiği müddetçe sağlaması gerekir. Kullandırma izni tasarrufi
nitelik taşır.122
Kullandırma izni, sadece izin vermek şeklinde değil, aynı zamanda,
lisans sözleşmesi süresince kullanmaya bizzat veya başkası aracılığıyla engel
olmama, güçlük çıkarmama, katlanma, lisans alanı üçüncü kişilerin hak iddialarından
kurtarma borçlarını da kapsar ve bu konuda satım sözleşmesinin zapta karşı tekeffül
hükümlerine uyarlanarak uygulananır.123
Lisans veren, markanın kullanımını sağlamak için her türlü önlemi almak zorundadır.
Lisans verenin alacağı bu önlemler her olayda farklılık gösterir. Lisans veren, lisans
konusu markanın, marka siciline tescil edilmiş olduğunu sağlamak yükümlülüğü
altındadır. Lisans veren, marka lisansı sözleşmesinin konusunu oluşturan markanın
hükümsüzlük nedeni taşımamasını ve daha sonradan da hükümsüzlüğe yol
açabilecek durumlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Lisans veren, sözleşme
konusu hakkın, üçüncü kişiler tarafından kısmen veya tamamen kısıtlanmamasından
veya ortadan kaldırılmamasından ve üçüncü kişinin üstün hakkına dayanarak ileri
sürebileceği ve lisans konusu markanın kısmen veya tamamen kısıtlanması veya
ortadan kaldırılmasına neden olacak nisbi red nedenlerini tekeffül yükümlülüğü
altındadır. Lisans veren, lisans sözleşmesi süresince marka hakkının sona ermemesi
için gerekli önlemleri almak ve gerekiyorsa koruma süresini yenileme yükümlülüğü
altındadır. Lisans veren, marka lisansı sözleşmesi süresince marka hakkından
vazgeçmeme yükümlülüğü altındadır. Şimdi, yukarıda kısaca değindiğimiz lisans
verenin kullandırma borcuyla ilgili yükümlülüklerini daha ayrıntılı olarak
inceleyelim.
122
Tekinalp, Ü., 1999, s.432., dn.12 123
Özel, Ç., 2002, s.130., Özdemir, O., 2002, s.142.
a. Marka Hakkının Lisans Sözleşmesinin Yapıldığı Sıradaki Şekli Varlığını
Garanti Yükümlülüğü
MarkKHK’da belirlenen koruma hakkından yararlanacak olan işaret yani marka,
ilgili sicile kayıtlı olmaması (tescilli olmaması) durumunda, biçimsel anlamda
markanın yokluğu ortaya çıkar. Bir marka lisansı sözleşmesinde, lisans veren, lisans
sözleşmesinin yapıldığı sırada lisans konusu markanın marka siciline tescil edilmiş
olduğunu, başka bir deyişle markanın şekli varlığını tekeffül borcu altındadır.
Marka lisansı Sözleşmesinin yapılması sırasında, marka hakkının şeklen mevcut
olmaması, yani markanın ilgili sicilde kayıtlı olmaması halinde, sözleşme konusuz
kalmakta, bu nedenle lisans verenin ifası mümkün olmamaktadır. Böyle bir durumda,
kural olarak, geçersiz bir sözleşme ile karşı karşıya kalındığı için, BK m. 20/1 gereği
ve sözleşme öncesi hukuki imkansızlık nedeniyle lisans sözleşmesi hükümsüzdür.
Çünkü bu durumda, lisans verenin, sözleşme ile lisans alana vaadettiği, hukukun,
kendisine ilgili FM hakkı üzerinde tanıdığı ve tam olarak koruduğu bir inhisari
kullanma olanağından, lisans alanı yararlandırması mümkün değildir. Başka bir
deyişle, bu durumda lisans sözleşmesi konusuzdur. Konusunu, MarkKHK uyarınca
tescilli bir marka oluşturan bir lisans sözleşmesinde, söz konusu marka gerçekte
tescilli değilse, lisans sözleşmesi hükümsüzdür.124
Geçersiz bir marka lisansı sözleşmesi herhangi bir şekilde hüküm doğurmayacaktır.
Buna karşılık, markanın yokluğunu bilen lisans veren bu davranışı ile lisans alana
karşı “culpa in controhendo” dan kaynaklanan ve kusurun derecesine göre belirlenen
bir yükümlülük altında olacaktır.
Uygulamada çok fazla karşılaşılmamasına rağmen, tescilsiz bir işaretin de, marka
lisansı sözleşmesinin konusu olması, yani lisansa verilmesi mümkündür. Böyle bir
durumda, markanın şeklen bir hak olarak ortaya çıkmamasına karşın, hukuken bu
şekilde bir marka lisansı sözleşmesinin yapılması mümkündür. Ancak, tarafların
124
Gürzumar, O., 1995, s.133.
sözleşmeyi, markaya ilişkin izin verilmesi koşuluna bağladığı ya da bunun
sözleşmenin temelini oluşturması halinde hukuki durum açıklık kazanacaktır.125
b. Markanın Hükümsüzlük Nedeni Taşımadığını Garanti Yükümlülüğü ve
Hükümsüzlüğün Sözleşme Üzerindeki Etkisi
MarkKHK madde 42’de öngörülen sebeplerin varlığı halinde, markanın sicilden
silinmesine markanın hükümsüzlüğü denir. Markanın hükümsüzlüğünü, zarar gören
kişiler, Cumhuriyet Savcıları ve ilgili resmi makamlar (TPE) talep edebilir.
(MarkKHK m. 43)
MarkKHK m. 42’de belirtilen hükümsüzlük halleri aşağıdaki gibidir:
- KHK m. 7’de belirtilen mutlak red nedenlerinin varlığı (KHK m. 7/ı maddesinde
tanınmış markalar için belirtilen davanın tescil tarihinden itibaren en geç 5 yıl
içerisinde, markanın tescilinde kötü niyet bulunması halinde süresiz olarak iptal
davası açılabilir (KHK. m. 42/1(a)).
- KHK m. 8’de belirtilen nisbi red nedenlerinin varlığı (KHK m. 8/son fıkrası
çerçevesinde, açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2
yıl içinde markasını kullanmamışsa, bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.) (KHK m.
42/1(b))
- KHK m. 14’de belirtilen haller (Ancak, 5 yıllık sürenin bitmesi ile davanın açıldığı
tarih arasında ciddi bir biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava
açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmişse, mahkeme davanın açılmasından
önceki 3 ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.) (KHK m. 42/1(c))
- Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad
haline gelmişse (KHK m. 42/1(d))
125
Ayiter, N., 1968, s.124., Ortan, N., 1979, s.186.
- Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda, tescil edildiği
mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta
yanlış anlama ihtimali varsa (KHK m. 42/1(e))
- KHK m. 59’a aykırı kullanım (KHK m. 42/1(f))
MarkKHK 42/1(a-b) maddelerinde, mutlak ve nispi ret sebeplerinin varlığına rağmen
her nasılsa tescili yapılmış markaların hükümsüzlüğünden, KHK m. 42/1(c-d-e)
maddelerinde ise tescil sırasında varolmayıp sonradan ortaya çıkmış hallerdeki
hükümsüzlükten bahsetmektedir.
Gerekli yasal koşullar mevcut olmamasına rağmen, MarkKHK uyarınca verilmiş
marka, ilgili sicile kayıtlı olduğu için hukuken şekli anlamda varlığını korumakta,
yani şeklen mevcut bulunmakta, ancak maddi hukuk yönünden mevcut değil, bir
başka ifadeyle ilgili sicildeki kaydı geçersiz sayılmaktadır. Böyle bir durumda,
sözleşmenin yapılması sırasında markanın, MarkKHK hükümleri gereğince, mutlak
red nedenleri ile malul olması halinde, Borçlar Kanunu’nun 20/1 maddesi hükmü
gereğince ve sözleşme öncesi hukuki imkansızlık nedeniyle lisans sözleşmesinin
butlanı söz konusu olacaktır. Bu durumda taraflar için doğacak hukuki sonucu
saptıyabilmek için, markanın hükümsüzlüğünün bilinip bilinmediği ya da bilinip
bilinmeyişi konusunda bir yükümlülüğün olup olmadığının araştırılması
gerekmektedir.126
Sözleşmenin yapılması sırasında, sözleşmenin konusunun hukuken geçerlilik
kazanmamış olması, sözleşmeyi konusuz kılmakta ve lisans verenin, lisans alana
karşı sorumluluğunu doğurmaktadır.127
Markanın şeklen hukuki varlığa sahip
olmadığını bilmemek, lisans verenin ihmali olarak değerlendirilebilmesine karşın,
marka sicilinin aleniyeti karşısında, tek taraflı olarak lisans verenin ihmalinden
bahsedilmesi hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde uygun olmayabilir.
126
Gürzumar, O., 1995, s.136., Ortan, N., 1979, s.188., Ayiter, N., 1968, s.124. 127
Arkan, S., C.II, 1998, s.199.
Markanın hükümsüzlüğüne, marka lisansı sözleşmesinin yapılmasından sonra karar
verilirse, lisans alan, markadan yararlanma hakkını yitirecektir. MarkKHK m. 44/1,
“Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe
etkilidir.” hükmüne yer vermiştir. Ancak, hükümsüzlüğün geriye doğru etkili
olmasının bazı istisnaları görülmüştür. MarkKHK m. 44/2, “Marka sahibinin kötü
niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat
talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki
durumları etkilemez.” hükmünü öngörerek; 44/2(b) bendi “Markanın
hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler ancak,
hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca
ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.” ifadesini içermektedir.
Burada kastedilen sözleşmelerden bir tanesi de marka lisansı sözleşmesidir.
MarkKHK m. 44/2’deki istisnanın uygulanabilmesi için, sözleşmenin yapılması yeterli
değildir, sözleşmenin uygulanmış olması da gereklidir. Uygulama ile kastedilen;
"tasarruf” işleminin gerçekleşmesi ve buna dayanılarak markanın fiilen kullanılmasına
başlanmış veya buna yönelik hazırlıkların yapılmış olduğu vurgulanmaktadır.128
Bir
marka lisansının söz konusu olduğu halde, lisans sahibinin, malı üretmiş veya
üretme sürecini başlatmış ya da markalı ambalajı bastırmış olması gerekir. Yoksa
tasarruf işlemi gerçekleştirilmiş olsa bile, bu anlamda uygulama yoksa hüküm tatbik
edilemez.
MarkKHK madde 44/2(b)’de yer alan, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden
önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin, hükümsüzlük kararının geriye etkili
olmayacağı kuralından etkilenmeyeceğine ilişkin hüküm bazen mutlak olarak
uygulanır, bazen de sadece sözleşmenin uygulanmasından doğan sonuçları
kapsayabilir.
Bir marka lisansına dayanılarak üretilen malların üzerine lisans konusu marka
konulmuş, mallar satışa sunulmuş, depolanmış ya da başkasıyla bir anlaşma
yapılmışsa, hükümsüzlük kararına rağmen, mezkur malların satışına, ithaline ve
128
Tekinalp, Ü., 1999, s.29.
teslimine engel olunamaz. Çünkü bu durumda, sözleşme uygulanmış olmaktadır.
Ancak, lisans alan, 44/2(b) hükme dayanarak siparişi alınmış olanlar dahil yeni
üretim yapamaz.
Yapılmış ve uygulanmış marka lisansı sözleşmelerinde karşılaşılan marka
hükümsüzlüğünün etkileri sorunu, zaman zaman kolay olarak çözümlenemez.
Sözleşmeye güvenerek çesitli hazırlıklar yapmış, üretim makinaları temin etmiş veya
bu makinaların ücretini ödeyerek sipariş etmiş olan lisans alana, bir defaya mahsus
olmak üzere izin verilmesi adil değildir.
Marka sahibinin kötü niyetli hareket etmesinden kaynaklanan tazminat talebi,
MarkKHK madde 44/2 hükmü kapsamında lisans alanın hakkıdır. Yani, haklı
sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile, sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen
veya tamamen iade edilmesi öngörülmüştür. Bazı durumlarda bu önlemler lisans
alanı tatmin etmeyebilir. Bu sebeple, MarkKHK m. 44/2(b) hükmünün, bazı hallerde
mutlak olarak uygulanması gereği de ortaya çıkabilir. Lisans verenin, hükümsüzlük
davasını açmakta gecikerek zararı büyüttüğü hallerde, geriye etki kuralının istisnası
mutlak olarak tatbik edilebilir.
Lisans veren, marka lisansı sözleşmesinin yapıldığı sırada, markanın hükümsüzlük
nedenlerinin varlığını biliyor ve/veya bilmesi gerekiyor ve lisans alan tarafa bu
durumla ilgili bir açıklama yapmamış ve kötü niyetli olarak markayı lisans konusu
yapmışsa, “culpa in contrahendo” gereğince, markanın hükümsüzlüğüne karar
verilmiş olması nedeniyle sorumlu olacak ve lisans alanın uğradığı zararları tazminle
yükümlü olacaktır. Burada önemli olan nokta, lisans alanın, markanın hukuk
açısından mevcut olmamasını, dolayısıyla sözleşmenin imkansızlık nedeniyle
geçersiz olduğunu bilmiyor olması gerekmektedir. Lisans verenin ödeyeceği
tazminat, lisans alanın markayı, hükümsüzlüğe kadar kullanması dikkate alınarak
hesaplanacak ve bu süreye tekabül eden miktar, lisans verenin ödeyeceği tazminattan
düşülecektir.
Bazı hukukçular öğretide konuya farklı yaklaşımlarla bakmaktadırlar. Bu konuyla
ilgili ilk görüş; lisans verenin tazminat sorumluluğunun sadece “culpa in
contrahendo” ya dayandırılmasıdır.129
İkinci görüşe göre ise; sorumluluğu, sadece
lisans verenin BK m. 28 uyarınca hilesine dayanılması gerektiğini ve lisans verenin
de anılan hüküm uyarınca menfi hatta müspet zararları ödemekle yükümlü olduğu
fikri öne sürülmektedir.130
Öğretide yer alan diğer bir görüste ise; lisans verenin
sorumluluğunun hem “culpa in contrahendo” hem de hileye dayandırılması
gerektiğini düşünmektedir.131
Lisans verenin sorumluluğunun BK m. 28 hükmü anlamında hileye de
dayandırılması, maddi hukuka göre mevcut olmayan bir münhasır hakka ilişkin,
mutlak olarak batıl bir lisans sözleşmesinin, BK m. 31’deki bir yıllık sürenin
geçmesiyle geçerli hale gelebileceği şeklinde bir yanılgıya götüreceği
belirtilmektedir.132
Kanaatimizce de, lisans verenin sorumluluğunun, sadece “culpa
in contrahendo” ya dayandırılması gerekmektedir.
Lisans alanın, lisans sözleşmesi yapılması sırasında, markanın hükümsüzlük
nedenlerini bilmesi ve bu durumla ilgili lisans verene karşı bir açıklamada
bulunmaksızın sözleşmeyi yapması ve daha sonradan markanın hükümsüzlüğüne
karar verilmesi halinde, lisans verenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu
durumda, kural olarak lisans alan tarafından sözleşmenin fesih edilmesi mümkün
olmamalıdır. Lisans verenin sorumluluğu, MK m. 2 gereğince reddedilmelidir.133
Lisans sözleşmesinde yer alan her iki tarafın da, hükümsüzlük nedenleri hakkında
bilgi sahibi olmasına rağmen, lisans anlaşması yapmış olmaları halinde,
hükümsüzlük nedeniyle lisans verenin sorumluluğu söz konusu olmamalıdır. Bu
durumda, sözleşmenin akıbeti konusunda BK madde 117’de yer verilen, gerek işlem
temelinin ortadan kalkması gerek ifanın sonraki imkansızlığı sonucunun ortaya
129
Gürzumar, O., 1995, s.136., Arkan, S., C.II, 1998, s.189. 130
Ayiter, N., 1968, s.124. 131
Ortan, N., 1979, s.188. 132
Gürzumar, O., 1995, s.136. 133
a.g.e., s.137., Arkan, S., C.II, 1998, s.189., Ayiter, N., 1968, s.124., Ortan, N., 1979, s.188.
çıkmaktadır ve onların birbirlerine karşı bu sonuçtan sorumlu olmayacakları kabul
edilmektedir.134
Markanın lisansa verilmesinden hemen sonra hükümsüzlük kararı verilmişse, lisans
alan markadan hiç yararlanamayacak demektir. Dolayısıyla, lisans alan bu durumda,
MarkKHK m. 44/2(b) hükmü gereğince, ödemiş olduğu lisans bedelinin tamamının
iadesini talep edebilir. Buna karşılık, lisans alan marka hakkından bir süre
yararlanmış, başka bir deyişle hükümsüzlük kararı lisans sözleşmesinin
yapılmasından belli bir süre sonra verilmişse, lisans bedelinden uygun bir indirim
yapıldıktan sonra kalan kısmının iadesi hakkaniyete uygun düşecektir.135
c. Üçüncü Kişilerin Marka Lisansı Üzerindeki Etkilerini Engelleme
Yükümlülüğü
Lisans sözleşmelerinde lisans veren, sadece koruma hakkının lisans alana tanınması
değil, aynı zamanda sözleşme konusu hakkın üçüncü kişiler tarafından kısmen veya
tamamen kısıtlanmamasından veya ortadan kaldırılmamasından da sorumlu
olmaktadır. Bundan dolayı, lisans veren, üçüncü kişinin üstün hakkına dayanarak
ileri sürebileceği ve lisans konusu markanın kısmen veya tamamen kısıtlanması veya
ortadan kaldırılmasına neden olacak nisbi red nedenlerini tekeffül yükümlülüğü
altındadır.
İnhisari lisans sözleşmelerinde, önceki tarihli basit lisans sözleşmelerinin varlığı ya
da rüçhan haklarının varlığı hukuki ayıp olarak nitelendirilir.136
İnhisari lisans
sözleşmelerinde, lisans veren, marka hakkını lisans alana tek başına kullandırma
yükümlülüğü altındadır. Ancak, bu durumda lisans alan, önceden hak sahibi olan
üçüncü kişiye karşı bir hak ileri süremeyecektir. Burada önemli olan nokta ise, daha
önceden yapılan basit marka lisansı sözleşmesinin sicile kayıtlı olup olmamasıdır.
Eğer ki, daha önceden yapılan basit lisans sözleşmesi sicile kayıtlı değilse, bu
134
Ayiter, N., 1968, s.125., Ortan, N., 1979, s.189. 135
Arkan, S., C.II, 1998, s.188. 136
Ortan, N., 1979, s.206.
durumda, basit lisans sahibinin, sonraki iyi niyetli inhisari lisans alana karşı,
sözleşmeden doğan haklarını öne sürmesinden söz edilemez. Buna karşılık, daha
önceden yapılan basit lisans sözleşmesinin sicile kayıtlı olması durumunda, marka
sicilinin aleniyetinden dolayı, lisans alanın bu durumu bilmemesine rağmen hukuki
ayıptan bahsetmek uygun olmayacaktır.
Doktrindeki hakim görüş olarak, lisans verenin sorumluluğu açısından “hukuki ayıp”
ve “zapta karşı tekeffül” kurumları farklı kurumlar olarak değerlendirilmektedir.
Üçüncü kişilerin marka lisansı sözleşmelerine etkileri, hukuki ayıp olarak
nitelendirilirmektedir. Doktrinde bir görüşe göre, hukuki ayıplar nedeniyle
sorumluluğun, zapta karşı tekeffül hükümlerinin uygulanacağı şeklindedir.137
Buna
karşı olan diğer görüş ise, hukuki ayıplar nedeniyle sorumluluğun, ayıba karşı
tekeffül hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.138
Kanaatimizce, ikinci görüşün uygulanmasının doğru olacağını kabul etmekteyiz.
Yani, hukuki ayıplar nedeniyle sorumluluğun, Borçlar Kanunu’nun 194. ve 249.
maddeleri çerçevesinde değererlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Lisans alanın kullanım hakkının hukuki ayıplar nedeniyle kısıtlanması durumunda,
lisans alanın, ayıba karşı sorumluluğu belirleyen hükümler çerçevesinde lisans
ücretinin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Bunun yanında, lisans alanın, marka
lisansı sözleşmesine dayanan hakkının üçüncü kişiler tarafından sözleşmenin
devamını kendisi için çekilmez kılacak nitelikte etkilenmesi halinde sözlemeyi fesh
etme hakkı da bulunmaktadır.139
Lisans alanın, yukarıda bahsettiğimiz durumdan dolayı sözleşmeyi feshetmesi
halinde, Lisans veren, lisans alanın, lisans sözleşmesinin hukuki ayıp içermesi
nedeniyle uğramış olduğu doğrudan zararı karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca,
lisans veren kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispat etmediği müddetçe
lisans alanın dolaylı zararınıda karşılamakla yükümlüdür (BK m. 205). Eğer ki,
137
Tekinalp, Ü., 1999, s.432. 138
Gürzumar, O., 1995, s.144., Yavuz, C.; “Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler”, C.I, İstanbul,
1994., s.84. 139
Gürzumar, O., 1995, s.145., Yavuz, C., 1994, s.98., Ortan, N., 1979, s.301.
üçüncü kişilerin lisans sözleşmesine etkileri, sözleşmede belirlenen lisans ücretine
denk gelmekteyse, lisans alanın sadece sözleşmeden dönme hakkının varlığının
olduğunun kabulü doğru olacaktır (BK m. 202/3).
Lisans sözleşmesinin yapıldığı sırada, lisans alanın markayı kullanım hakkına ve
lisans sözleşmesine üçüncü kişilerin belirtilen şekillerde müdahale etme
ihtimallerinin lisans veren tarafından bilinmesi ve bu durumun bilinmesine rağmen,
lisans alana söylenmemesi halinde, BK m. 28 ve devamı hükümleri gereği lisans
verenin hileden dolayı sorumluluğu doğmaktadır.140
Bu durumda yani, lisans verenin
hile hükümlerine başvurması halinde, lisans alanın seçimlik hakkından söz etmek
mümkündür. Aldatılan lisans alan, isterse hile nedeniyle lisans sözleşmesini
feshedebilir, isterse icazet vererek akdin geçerliliğini koruyabilir. Burada
bahsettiğimiz iki durumda da lisans alan, Borçlar Kanunu madde 31/2 hükmü
çercevesinde zararlarının karşılanması talebinde bulunabilir.141
Hile hükümleri çerçevesinde lisans verenin sorumluluğuna gidilmesi durumunda, BK
m. 202 de olduğu gibi, lisans sözleşmesinin devamının lisans alan için çekilmez
nitelikte olduğunun ispatına ihtiyaç duyulmamaktadır (BK m. 31/1).
Marka lisansı sözleşmesi inhisari nitelikte ise, lisans verenin, sözleşmenin yapılışı
sırasında mevcut olan üçüncü kişilere ait lisans hakları nedeniyle sorumlu
tutulabilmesi, açıkça anlaşılır bir sonuçtur. Bunun nedeni ise, lisans veren inhisari
lisans alana, lisans konusunu tek başına kullanma olanağı tanıyacağı şeklinde bir
taahhütte bulunmuştur. Bunu karşılık, lisans alana tanınmış olan kullanma hakkının
basit olması, yani sonradan yapılan sözleşmenin bir basit lisans sözleşmesi olması
durumunda da, lisans verenin aynı gerekçelerle sorumlu tutulabileceği, çünkü bu
durumda somut olayın özelliklerinden veya sözleşmeden aksi sonuç çıkarılamıyorsa,
sonradan yapılan sözleşmedeki basit lisans alanın, lisans konusu üzerinde,
başkalarına önceden tanınmış lisans haklarının mevcut olduğunu bilseydi, sözleşmeyi
aynı şartlarla yapmayacağı ileri sürülmektedir142
.
140
Gürzumar, O., 1995, s.146. 141
Eren, F.; “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, C.I, Ankara, 1994, s.484. 142
Gürzumar, O., 1995, s.146.
Marka lisansı sözleşmesi yapıldıktan sonra, lisans konusu marka üzerinde üçüncü
kişilere lisans hakları tanınmasını halinde; yapılan sözleşme basit lisans sözleşmesi
ise, lisans alan, lisans verenin, lisans konusu marka üzerinde üçüncü kişilere de
kullanma hakkı vermesini kabul etmek durumundadır. Böyle bir durumda, lisans
verenin üçüncü kişilere aynı marka üzerinde lisans hakları tanıma hak ve yetkisinin,
dürüstlük, iyiniyet kuralları ve hakkın kötüye kullanılması yasağı çerçevesinde
sınırsız olmadığını da belirtmek gerekir. Eğer marka lisansı sözleşmesi inhisari
nitelikte bir sözleşme ise, lisans verenin, sözleşme yapıldıktan sonra, lisansa konu
olan marka üzerinde üçüncü kişilere de lisans hakları tanıması halinde, lisans alan,
lisans vereni, BK m. 96 vd. hükmü gereğince, akdin müspet ihlali nedeniyle sorumlu
tutabilir ve hatta koşulları oluşmuşsa, sözleşmeyi haklı sebeple ve derhal feshetme
hakkına sahiptir.143
d. Marka Hakkının Yenilenmesi ve Marka Hakkından Vazgeçmeme
Yükümlülüğü
Lisans sözleşmesi, kullanma ve yararlanma hakkının sağlanmasına ilişkin sözleşme
tipleri arasında yer aldığı için, devamlı ve uzun süreli bir ilişki yaratır. MarkKHK
madde 45’de, marka hakkının, koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde
sahibi tarafından yenilenmemesi ya da marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi
durumlarında sona ereceği belirtilmektedir. Lisans veren, lisans sözleşmesi süresince,
marka hakkının sona ermemesi için gerekli önlemleri almak ve gerekiyorsa koruma
süresini yenilemek zorundadır.
MarkKHK’nın 40. maddesinde, “Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden
itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir.” hükmü yer
almaktadır. MarkKHK m. 41’de ise, “koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya
onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte öngörülen yenileme ücretinin
ödenmesi koşuluyla yeniden yenilenir.” hükmüne yer verilmiştir. Süresi içinde
yenilenmeyen markaların hükümsüz kalması nedeniyle, marka sahibinin markanın
143
Gürzumar, O., 1995, s.147.
yenilenmesi talebinde bulunma ve yenileme ücretini ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır.
MarkKHK m. 41/5’de, “Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içinde
yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Hükümsüz
sayılma, marka üzerindeki hakkın ve dolayısıyla korumanın, sürenin bittiği andan
itibaren sona ermesi anlamına gelir. Bu durumda, marka hakkı sona erdiği için marka
sahibi kural olarak, inhisari haklarını yitirir ve markayı kullanamaz. Marka hakkının
sona erme tarihinden itibaren, markanın eski sahibi, marka üstünde herhangi bir hak
iddia edemez, markasını devredemez veya markasını lisans konusu yapamaz.
Markanın yenilenmemesi neticesinde marka hakkının sona ermesinin sonuçları
ileriye etkilidir. Ancak, yenilememe ile birlikte sona eren markanın eski sahibine
sağladığı mali menfaatlerin tümü ve dolayısıyla markanın ekonomik değeri de sona
ermiştir. Bu durumda, markanın yenilenmemesi neticesinde hükümsüz sayılması
sonucunda, lisans alan artık herhangi bir lisans ücreti ödemeksizin markayı
kullanmaya devam edebilir.
Kural olarak, marka sahibi, markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir
kısmından veya tamamından vazgeçme hakkına sahiptir. Marka sahibinin, kullanma
süresi dolmadan, marka hakkından kısmen veya tamamen vazgeçmesi, kendi rızası
ile terk etmesi, markayı herkesin serbest kullanımına bırakması, marka sahibinin
marka hakkından vazgeçtiği anlamına gelmektedir. MarkKHK m. 46/1 hükmü
gereğince, vazgeçme Türk Patent Enstitüsü’ne yazılı olarak bildirilmelidir. Marka
lisansı sözleşmesinin söz konusu olduğu hallerde, lisans veren, marka hakkından
vazgeçemez. MarkKHK’nın 46/3 hükmünde, marka sahibinin, ancak marka siciline
kaydedilmiş hakların ve lisans alanın izni ile marka hakkından vazgeçebileceği
belirtilmiştir. MarkKHK’nın 46/3 ve 4 hükümleri gereğince, eğerki marka lisansa
verilmişse, yani marka üzerinde bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia
ediliyorsa, bu şahsın izni olmadan marka hakkından feragat edilemez.
Henüz tescil edilmemiş bir markanın üzerinde lisans sözleşmesi kurulması halinde,
lisans veren, yani markasını tescil ettirmek için başvuruda bulunan kişi, marka tescil
başvurusunu geri çekemez.
Lisans veren, sözleşmede marka hakkından vazgeçme hakkını saklı tutabilir. Ancak
sözleşmede böyle bir hüküm olmasına karşın, lisans alan tarafından bu duruma onay
verilmeyebilir. Böyle bir durumda, sözleşmenin hükümlerini yorumluyarak, lisans
verenin marka hakkından vazgeçmesinin dürüstlük kurallarına uyup uymadığı tespit
edilmelidir.144
Bu konuyla ilgili bir diğer sorunda, lisans alan ile yapılan marka
lisansı sözleşmesinde, markadan vazgeçme hakkını saklı tutan lisans verenin, bu
hakkı kullanmasına, alt lisans alanın onay verip vermeyeceğidir. Bu duruma şu
şekilde bir açıklama yapabiliriz; yapılan alt lisans sözleşmesinin esas sözleşmeden
daha kapsamlı olamayacağı kesindir. Bu sebeple, alt lisans alanın, marka sahibinin
marka hakkından vazgeçme hakkına karşı çıkması mümkün değildir. Bunun yanında,
lisans alanın, marka sahibine izin vermiş olmasına rağmen, alt lisans sözleşmesinde
marka sahibinin bu hakkını kullanamayacağından bahsedilmişse, alt lisans alan bu
duruma karşı çıkmakla birlikte ayrıca zararınıda lisans verenden talep edebilir.145
Lisans sözleşmesinin yapılması sırasında mevcut bir markanın, lisans verence,
koruma süresi sona eren markanın yenilenmesi için gereken yenileme ücretinin
ödenmemesi halinde, lisans alanın hakkı ortadan kalkmış olacaktır. Lisans verenin
marka hakkından feragat etmesi durumunda da, lisans alanın marka hakkı ortadan
kalkmış olur. Ancak, MarkKHK m. 46’daki özel hükmün bu ihtimali temelsiz
bırakıp ortadan kaldırmaktadır. Bu hüküm uyarınca, “Marka Siciline kayıt edilmiş
hakların ve lisans sahiplerinin yazılı izni olmadıkça, marka sahibi marka hakkından
vazgeçemez”. Lisans veren tarafından yenileme ücretlerinin ödenmemesi, aykırılık
oluşturur. Ayrıca, lisans veren, marka hakkından yararlanmanın devamını sağlama
yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmakta ve ifanın imkansızlığına neden
olmaktadır. Bu durumda, lisans verenin borcunun ifası kendi kusurlu davranışıyla
imkansızlaştığı için, taraflar arasındaki sözleşmede başkaca yaptırımların
144
Özel, Ç., 2002, s.134. 145
a.g.e., s.134.
öngörülmemesi halide, lisans veren, BK m. 96 uyarınca lisans alana karşı sorumlu
olacak, yani borcu bir tazminat borcuna dönüşecektir.146
3.2.2. Mal ve/veya Hizmetin Kalitesini Garanti Etme Yükümlülüğü
Markanın kullanımı üzerinde, kalite kontrolünü gerektirmesiyle, marka lisansı diğer
fikri mülkiyet lisanslarından ayrılır. Marka, bağlantılı olduğu malların kökenini
göstermek suretiyle, malları benzerlerinden ayırt etmeye yarar. Bunun yanında, mal
ve/veya hizmetin kalitesinden sorumlu tutulabilecek bir işletme tarafından
üretildiğini ve orjinal özelliklerinin marka sahibinin izni olmadan değiştirilmediğini
de göstermeye ve garanti etmeye yarar.
Marka sahibi, markasını tescil ettirmek için birçok masrafta bulunur. Marka sahibi
bunun akabinde, markasını tanıtmak için çeşitli reklam ve tanıtım masrafları yapar ve
bu çalışmaları sonucunda markasını belirli bir kalite standardına ulaştırır. Marka
sahibi uzun uğraşlar sonucunda elde ettiği bu kazanımını, lisans alanın markayı
taşıyan malları ve/veya hizmetleri kalitesiz üretmesi ve piyasaya sunması neticesinde
kaybetmek istemez. Bu sebeplerden dolayı, marka sahibine, mal ve/veya sunulan
hzimetlerin kaliteli olması için gerekli önlemleri alma hakkı tanınmıştır.
Kalite kontrolü, marka lisansının ana unsurudur. Lisans veren, lisans alanın üzerinde
markayı kullanabileceği ürünleri belirleyerek, belirlediği bu ürünlerin kalitesini
denetlemeli ve kontrol etmelidir. Zira, burada topluma ilişkin bir menfaat de söz
konusudur ve marka, ürünlerin sorumluluğuna ilişkin nihai kaynak olarak, marka
sahibini göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla, marka sahibi de, bu
sorumluluğun ağırlığını veya markaya ilişkin haklarını kaybetmenin riskini göz
önünde bulundurmalıdır. Aksi takdirde, uzun yıllar sonucunda kazanılmış olan
markanın imajı ve değeri zedelenmiş olacaktır.147
146
Ayiter, N., 1968, s.124., Gürzumar, O., 1995, s.139., Ortan, N., 1979, s.187. 147
Diamond, S.; “Trade Mark Problems and How to Avoid Them”, Chicago, 1973, s.167.
MarkKHK m. 21/8’de, lisans verenin, lisans alan tarafından üretilen malın ve/veya
sunulan hizmetin kalitesini garanti edecek önlemleri alma yükümlülüğü
bulunmaktadır. Alman ve İsviçre hukuklarında da, marka sahibinin, üçüncü kişilerin
markanın kullanılması nedeniyle yanılgıya düşmesini engellemek için, mal ve/veya
hizmetin markaya uygun kalitede üretilmesini denetleme yükümlülüğü vardır.
Bundan dolayı, lisans veren, malın veya hizmetin kalitesine ilişkin talimat vermese,
sözleşmede bununla ilgili bir hüküm yer almasa bile, lisans alanın kalite garantisi
kanundan doğar. Bu şekilde, markanın, sadece mal ve/veya hizmetin menşeini
gösterme fonksiyonu değil, bunun yanında, markayı taşıyan mal ve/veya hizmetin,
marka sahibinin kontrolü altında üretildiğini garanti etme fonksiyonuda korunmuş
olur.
Lisans verenin, malın kalitesini sağlamak amacıyla alacağı önlemlerin içeriği
hakkında MarkKHK’da ayrıntılı bilgiler yer almamaktadır. Denetleme türleri çok
çeşitlidir. Lisans söleşmesinin tarafları, üretilmiş ürünlerin belirli bir kaliteye
ulaşmasını sağlamak, yani ürünlerin gerekli kalite standartlarını taşımasını sağlamak
için gerekli olan hükümlerin lisans sözleşmesine koyulmasını kararlaştırabilirler.
Lisans alan, talep üzerine masraflar kendisine ait olacak şekilde mal veya hizmetlerin
numunelerini ve ambalajlarını lisans verene vermelidir. Lisans veren ya da onun
yetkilendireceği kişiler tarafından numuneler üzerinde denetim yapılması söz konusu
olabilir. Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin 22/06/1994 tarihli İdeal Standart
Kararında, özellikle markanın garanti etme fonksiyonuna değinilerek, holding-yavru
şirket ilişkisinde holdingin, lisans alan-veren ilişkisinde lisans verenin, lisans
sözleşmesi hükümleri ile denetim olanağına sahip olacağı belirtilmiştir.148
Lisans veren, lisans alan tarafından markanın kullanımının sözleşme şartlarına
aykırılık teşkil etmesine rağmen, kontrol yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa,
üçüncü kişi tüketicilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı, lisans verenin haksız fiil
hükümlerine göre sorumluluk altında olduğunun kabulü mümkündür.149
Bunun
148
Arkan, S.; “Pr. Dr. Bozer’e Armağan”, Ankara, 1998, s.206., dn.34. 149
Arkan, S., C.II, 1998, s.195., dn.80.
yanında, lisans verenin kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle,
markanın, tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi
kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihmalini ortaya çıkarması, MarkKHK m.
42/e hükmü gereğince, markanın hükümsüzlük nedeni olarak da değerlendirilebilir.
Üretilen malların kalitesini denetleme imkanının ortadan kalktığı hallerde, markanın,
temel fonksiyonunu yerine getirmesine ve tüketicilerin malların menşeini tespit
etmelerine de imkan kalmaz. Dolayısıyla, marka sahibinin kendi denetimi dışında
üretilen kalitesiz mallardan sorumlu olması da düşünülemez. Lisans verenin, kontrol
yükümlülüğünü yerine getiremeyecek durumda olması neticesinde, mal ve
hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda yanlış anlama
ihtimalilerinin ortaya çıkması hallerinde, markanın hükümsüzlüğünün talep
edilebilecek olması nedeniyle, böyle bir durumda, lisans verenin haklı nedenlerle
lisans sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğunu kabul etmek uygun olacaktır.
3.2.3. Lisans Verenin Yan Yükümlülükleri
Marka lisansı sözleşmelerinin ana unsurunu teşkil etmemekle birlikte, gerek
markanın işlevlerinin gereği gibi yerine getirilmesi ve gerekse ticari hayattaki bir
takım gereksinmelerin giderilmesi amacıyla, sözleşme çerçevesinde, lisans alana bir
takım yan yükümlülüklerin de yüklenmesi mümkündür. Sayısal olarak bu
yükümlülükleri sınırlama olanağı yoktur ve bu yükümlülükler sadece sözleşmede
olmayıp, yasadan ya da güven ve doğruluk kurallarının gereği olarakta ortaya
çıkabilir. Aşağıda, genellikle marka lisansı sözleşmelerine konu olan bazı yan
yükümlülüklerden bahsedelim.
a. Teknik Eleman ve Destek Sağlanması, Elemanların Eğitilmesi ve Gelişmeleri
Bildirim Yükümlülüğü
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans alana, lisans veren tarafından sözleşme süresince
veya sözleşme başlangıcından itibaren belirli bir süre için eğitilmiş işi gücü
sunulacağı kararlaştırılabilir. Bu hizmetin sağlanması için gerekli ücret ve bu ücretin
ne şekilde karşılanacağı sözleşmede belirlenir, ancak kural olarak, personelin
çalışmasından doğan diğer sorunlar ve personele karşı sair yükümlülükler lisans alan
tarafından karşılanmaktadır.
Lisans verenin yaptığı bu hizmet sayesinde, mal ya da hizmetin temininde kalitenin
sağlanması yönünde menfaati olduğu için, personele karşı yükümlülükler taraflarca
ortaklaşa karşılanabilir. Ayrıca taraflarca sözleşmede hükme bağlanarak, lisans veren
tarafından lisans alanın işçilerine eğitim verilebilir ve bu eğitim belirli bir süre için
veya sözleşme devam ettiği sürecede sağlanabilir.
Marka lisansı sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, lisans alan, lisans
verenden teknik destek sağlayabilir. Marka sahibi, kendi teknik eksiklikleri nedeniyle
lisans veriyor ve markanın bu şekilde piyasaya sunulmasını amaçlıyorsa, lisans
alanın teknik destek alarak malın kalitesini sağlama yükümlülüğünden söz etmek
mümkün değildir.
Lisans verenin, lisans alana teknik eleman gücü ya da teknik destek sağlama ile ilgili
yükümlülüğü sözleşmede mutlaka hükme bağlanmalıdır. Aksi takdirde, sözleşmenin
yapısı gereğince böyle bir yükümlülükten bahsedilemez.
Lisans veren, markada meydana gelen değişiklikleri ve gelişmeleri, markanın garanti
ve ayırt etme fonksiyonlarının işlemesi ile tüketicilerin yanılmasını önlemek için,
lisans alana bildirmelidir. Marka sahibi, tescilli markada yapılan her türlü değişikliği
lisans alana en kısa sürede bildirmelidir ki, lisans alan kendisine sunulan koruma
dışında kalmasın. Taraflarca yapılan lisans sözleşmesinin içeriğinde bu yönde bir
hüküm bulunmasa bile, lisans verenin bu yükümlülüğünün varlığı, doğruluk ve
güven kurallarına dayanarak kendiliğinden ortaya çıkar.
b. Rekabet Yapmaktan Kaçınma Yükümlülüğü
Rekabetten kaçınma yükümlülüğü, genellikle inhisari lisans sözleşmelerinde görülen
bir olaydır. İnhisari lisans sözleşmelerinde, taraflarca aksi sözleşmede
belirtilmedikçe, lisans verenin kendi kullanım hakkını saklı tutması halinde bile,
lisans verenin rekabet etmekten kaçınma yükümlülüğünden bahsedilemez. Basit
lisans sözleşmesinde ise, lisans verenin rekabet etmeme yükümlülüğünden, açıkça
lisans sözleşmesi ile hükme bağlanmaması halinde bahsetmek mümkün değildir.
Ancak bu yükümlülük, lisans verenin lisans alana karşı sadakat borcundan da
doğabilmektedir.150
c. Marka İhlallerinde Takip Yükümlülüğü
İnhisari lisansta, marka sahibinin haklarına tecavüz edilmesi halinde, MarkKHK m.
21/6’da yer alan hüküm çerçevesinde, lisans alan, marka sahibinin MarkKHK
gereğince sahip olduğu hakları, üçüncü kişi aleyhine ileri sürebilme hakkına sahiptir.
İnhisari lisansta, marka hakkına veya lisans alanın haklarına tecavüz halinde, lisans
verenin üçüncü kişilere karşı dava açma yükümlülüğünden söz edilemez. Ancak,
böyle bir durumda, lisans alan kendi adına dava açma hakkına sahiptir. MK madde 2
gereği lisans veren, lisans alanın faaliyet gösterdiği alanda ortaya çıkan tecavüzleri
lisans alana haber verme yükümlülüğündedir.
Basit lisansta ise durum biraz daha farklıdır. Basit lisans sahiplerinin, inhisari lisansta
olduğu gibi, marka hakkına veya kendi haklarına karşı yapılan bir tecavüz
durumunda kendi adlarına üçüncü kişilere karşı dava açma hakları bulunmamaktadır.
Basit lisans alan, MarkKHK m. 21/7 hükmü çerçevesinde, noter aracılığıyla yapacağı
bir bildirimle lisans verenden tecavüze karşı dava açmasını istiyebilir. Lisans
verenin, lisans alanın bu talebini kabul etmemesi veya lisans alanın gönderdiği
bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde gerekli davayı açmaması halinde, lisans
alan, lisans verene yaptığı bildirimide eklemek kaydıyla kendi adına dava açabilir.
150
Ortan, N., 1979, s.224.
Lisans verenin markaya tecavüz halinde, takibe geçme yükümlülüğünde olduğunu
kabul etmek mümkün değildir.
d. Markanın Korunmasına İlişkin Yükümlülüğü ve Elverişli Olanakları
Sağlama Yükümlülüğü
Lisans veren, markanın kullanımını sürekli olarak lisans alana sağlanmak
yükümlülüğündedir. Bu yükümlülükten doğan borcu olarak, lisans verenin, yani
marka sahibinin, markanın hükümsüz hale gelmemesi için hukuken gerekli bütün
önlemleri alması gerekmektedir.
Lisans verenin söz konusu dava sırasında, lisans alanın dava arkadaşlığını talep
etmek hakkı bulunmaktadır. Lisans verenin bu şekilde bir tutum sergilemesi,
markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, lisans alana karşı sorumluluğunu
azaltma çabası olarak değerlendirilebilir.
Yapılacak olan marka lisansı sözleşmesinde, taraflar, lisans verenin başkalarına da
lisans vermesi durumunda, en az onlara tanınmış haklardan lisans alana da tanınması
durumunu sağlayan bir hüküm koyabilirler. Bu şartın yer alması halinde, lisans
verenin, lisans alana, en az diğer lisans alanlara tanımış olduğu avantajları tanımak
yükümlülüğü söz konusudur. İnhisari sözleşmeler ve uluslararası sözleşmelerde bu
şart öngörülebilir olsa bile, genellikle bu durum, basit lisans sözleşmelerinde aynı
bölge içindeki lisans alanlar için geçerli kabul edilmektedir.
Sözleşmede böyle bir hükmün yer alması durumunda, lisans alanlara tanınan şartların
hangisinin daha avantajlı olduğunu tespit etmek genellikle çok zordur. Lisans alanlar
arasında yapılacak böyle bir karşılaştırmada en önemli kriter lisans bedeli olacaktır.
Eğerki sözleşmede lisans bedelinden bahsedilmemesi veyahutta lisans verene tanınan
başka bir lisans hakkı ile ödenmesi halinde, durum son derece karışık bir hal
almaktadır. Bundan dolayıdır ki, uygulamada, sözleşmenin genel olarak tüm yapısını
ele almak suretiyle değerlendirme yapmak, sadece lisans bedelini göz önüne alarak
değerlendirme yapmaktan daha geçerli olacaktır. Dolayısıyla, lisans bedeli
kendisininkinden daha düşük bir lisans sözleşmesinin varlığı, önceki lisans alanın
kendi lisans bedelinin otomatikman indirilmesi talebini haklı kılmayabilir.151
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun m. 4/e hükmü ile, münhasır bayilik hariç
olmak üzere, eşit hak yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı
şartların uygulanması, hukuka aykırı ve yasak kabul edilmiştir. Hükümde, farklı
şartların uygulanması, eşit hak ve yükümlülükler ile edimler ve eşit durumdaki
kişiler için yasaklanmıştır. Burada en önemli kriter, lisans bedelinde indirim talep
eden lisans alan ile lisans bedeli daha düşük olan lisans alanların eşit olup
olmadığının belirlenmesidir. Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun m. 4/e hükmüne dayanılarak da lisans bedelinin otomatikman
indirilmesi söz konusu değildir.152
Burada tartışmalı olan konu ise, bu şartın daha önce yapılmış lisans sözleşmelerini de
kapsayıp kapsamadığıdır. Alman hukukunda, bu şartın, hem daha önce yapılan
sözleşmeleri hem de sonra yapılacak sözleşmeleri kapsadığı kabul edilmesine
rağmen, yine de sözleşmelere bu şartın daha önceki sözleşmeler için de geçerli
olduğunu açıklayan kaydın yer alması uygun bulunmuştur.153
3.3. Lisans Alanın Yükümlülükleri
3.3.1. Lisans Bedelini Ödemek
Lisans sözleşmelerinde en önemli noktalardan biri ve lisans alanın en önemli
yükümlülüğü ve temel borcu, lisans verilmesine karşılık, lisans bedelinin
ödenmesidir. Marka lisansı sözleşmesinde, lisans alanın bedel ödeme borcu, lisans
sözleşmesinin iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmasından kaynakalanmaktadır.
Genellikle bu bedelin miktarı, hangi biçimlerde ve nasıl ödeneceği, taraflar arasında
yapılan marka lisansı sözleşmesinde açık ve ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.
151
Ortan, N., 1979, s.240. 152
Çiçekçi, Ç., 2001, s.57-58. 153
Ortan, N., 1979, s.240.
Bunun nedeni de; daha sonra taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne
geçilmesidir.
Daha önceki bölümlerde, marka lisansı sözleşmesinde lisans bedelinin yer almasına
ilişkin doktrinde yer alan farklı görüşlerden bahsetmiş ve sözleşmede lisans bedeline
ilişkin hususlar yer almış olmasa bile, tarafların uygun bir bedel üzerinde anlaştıkları
görüşünün kabul edilmesinin tarafımızca daha uygun olacağını belirtmiştik.154
Lisans
sözleşmesinde, lisans bedeli ile ilgili herhangi bir hüküm yer almamış olsa bile,
lisans verenin, kendisine uygun bir ücret ödenmesini isteme hakkı bulunmaktadır.
Yapılacak olan marka lisansı sözleşmesinde, taraflarca, lisans alanın, lisans verene,
herhangi bir lisans bedeli ödemek yükümlülüğünün olmaması hükme bağlanabilir.
Yani lisans alan bir bedel ödemek zorunda kalmadan markayı kullanabilir. Ancak, bu
durum mutlaka sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Çünkü, sözleşmede bu durum
belirtilmezse, yukarıda bahsettiğimiz şekilde tarafların belli bir lisans bedeli üzerinde
anlaştıkları varsayılır. Ayrıca, lisans alanın, lisans bedeli ödeme yükümlülüğünü,
lisans verene bir başka konuda lisans vererek yerine getirmesi de söz konusu olabilir
(cross licence-Austauschlizenz).155
Sözleşme içerisinde tarafların lisans bedeli ve bu
bedelin ödenmesi ile ilgili şartlarda serbest oldukları kabul edilse bile, şartlar
dahilinde, lisans alanın BK m. 21 hükmü gereğince gabin hükümlerine dayanma
hakkı bulunmaktadır.
Marka Lisansı sözleşmesi ile, zaman içinde lisans bedeli için artış ya da azalış ile
ilgili düzenlemeler yapılabilir. Lisans bedelinin artışı genellikle, sözleşme ile
başlangıçta amaçlanan kazanca ulaşılması veya kazancın zamanla artması halinde
söz konusu olmaktadır.
Lisans bedelinin, sadece markanın lisans alana kullandırılmasının karşılığı olduğu
kabul edilmektedir. Ancak, bu durum, şözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa
geçerlidir. Bunun dışında kalan, lisans alana doküman ve bilgi sağlanması ve buna
154
Bkz., s.46 vd. 155
Ortan, N., 1979, s.243., Arkan, S., 1998, s.199., dn.93.
benzer hallerde bu hizmetlerin karşılığı olarak, lisans alan tarafından lisans verene
lisans bedeli haricinde ücret ödenmesi söz konusu olabilir.
Lisans sözleşmelerinde ödenecek lisans bedeli belirlenirken, “sabit lisans bedeli”,
“parça ya da satışa göre saptanan lisans bedeli” veya bu iki tipin bir araya getirilerek
kullanıldığı “karma lisans bedeli” tiplerinden yararlanılır. Genellikle sabit lisans
bedeli veya parça ya da satışa göre saptanan lisans bedeli çeşitleri kullanılır.
Uygulamada en çok karşımıza çıkan lisans bedeli belirleme tipi, parça yada satışa
göre saptanan lisans bedelidir. Şimdi yukarıda bahsettiğimiz lisans bedeli belirleme
çeşitlerini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim.
Tarafların, lisans sözleşmesini yaptıkları sırada, belli bir miktar para olarak
belirledikleri lisans bedeli, “sabit lisans bedeli” olarak adlandırılır.156
Götürü lisansı
olarakta adlandırılan bu lisans şekline az rastlanır ve bu lisans şeklinde, lisans bedeli
önceden taraflarca saptanmış olup, bu bir yerde lisans alana sağlanmış olan lisans
hakkının karşılığı olan satım bedeline benzer bir nitelik taşır. Sabit lisans bedelinin,
marka lisansı sözleşmesinde, bir defada ya da taksitler şeklinde ödenmesi
kararlaştırılabilir. Sabit lisans bedeli tipi, özellikle Amerikan uygulamasında “cash
payment” adı ile oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.157
Sabit lisans tipine göre daha yaygın olarak kullanılan bir diğer tip ise “parça yada
satışa göre saptanan lisans bedeli” tipidir. Bu bedelin hesaplanması, ya parça başına
saptanan belli bir bedel ya da yine parça başına saptanan belli bir değerin yüzdesi
olarak yapılmaktadır.158
Bu hesaplamalardan en çok kullanılanı, lisans altında
bulunan mamüllerin satış hacmine göre, belirli bir yüzdenin lisans bedeli olarak
saptandığı uygulamadır. Parça başına belirli bir lisans bedelinin ödenmesi ise
uygulamada daha az karşılaşılan bir durumdur.
156
Özsunay, E., 1973, s.672. 157
a.g.e., s.672. 158
Yılmaz, C.; “Marka Lisans Sözleşmeleri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001, s.94, dn.459.
Sabit lisans bedeli ile parça ya da satışa göre saptanacak lisans bedeli sistemlerinin
bir araya getirildiği “karma lisans bedeli” uygulamalarıda görülmektedir. Bu
hesaplama şekli, hem lisans verenin çıkarlarına uygun olmakta, hem de lisans alanın
götürü lisanstan doğabilecek kötü yanlarına engel olmaktadır.
Uygulamada, bazı marka lisansı sözleşmelerinde tarafların asgari bir lisans bedeli
üzerinde anlaşmaya vardıkları görülmektedir. Sözleşmede bu şekilde bir hükmün yer
alması, fiilen elde edilen kazançlar göz onüne alınmaksızın, lisans alanın, lisans
verene belli süreler için belli bir lisans bedelini ödemesini sağlar.159
Asgari lisans
bedeli belli bir rakam olarak belirlenebilir. Bunun yanında asgari lisans bedelinin her
yıl giderek artan bir rakam olarakta belirlenmesi mümkündür.160
Lisans konusu ürünün satış bedelinin belirlenmesi, lisans bedelinin hesaplanması
açısından büyük önem taşır. Uygulamada karşılaşılan marka lisansı sözleşmelerinde,
genellikle bu konuya ilişkin ayrıntılı hükümler bulunmaktadır. Satış bedelinin
taraflar arasında yapılacak çalışmayla belirlenmesinin yanında, bazen de sadece
lisans alan tarafından belirlenmesi mümkündür. Ancak, böyle bir durumda, lisans
alan mamülün satış fıyatını tespit ederken, piyasa şartlarını göz önünde bulundurmak
ve dürüstlük kuralları çerçevesinde hareket etmek zorundadır.161
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans bedelinin nasıl hesaplanacağına dair bilgilere yer
verilmemişse, bu durumda, tacir konumunda olan lisans veren, TTK madde 22
hükmü çerçevesinde munasip bir ücret ödenmesini isteyebilir.162
Lisans alan, marka lisansı sözleşmesinde belirlenen lisans bedelini, lisans verene
ödemekle yükümlüdür. Alman hukukunda, lisans alanın yükümlülüğünü yerine
getirmemesi durumunda, lisans alana lisans bedelini ödemesi için verilen sürenin
geçirilmesi halinde, lisans verenin tazminat talep etmek veya sözleşmenin feshini
talep etme hakları bulunmaktadır.163
Bizim hukukumuzda da, lisans alanın, lisans
159
Özsunay, E., 1973, s.675., dn.22. 160
a.g.e., s.675. 161
a.g.e., s.677. 162
Arkan, S., C.II, 1998, s.199. 163
Çiçekçi, Ç., 2001, s.61.
bedeli ödeme yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, kural olarak, BK m. 106
hükmünün uygulanması gerekmektedir.164
Bu durumda, lisans veren, BK m. 106/2
hükmüne dayanarak, sözleşmenin ifası ile lisans alanın temerrüdü nedeniyle
meydana gelen zarar ve ziyanını talep edebileceği gibi, sözleşmenin ifasından ve
gecikme nedeniyle talep edebileceği zarar ve ziyandan vazgeçtiğini beyan ederek,
sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle meydana gelen zarar ve ziyanın tazminini
isteyerek sözleşmeyi feshedebilir. Şartlarının varlığı halinde, lisans verenin BK
m.107 hükmü gereği, derhal fesih hakkı da bulunmaktadır.
3.3.2. Markayı Kullanma Yükümlülüğü
Lisansın bir hak olması nedeniyle, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğünün
olup olmadığı tartışmalıdır. Genel hukuk kurallarına göre, hak sahibinin hakkını
kullanma yükümlülüğünde olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak, markanın
kullanılması bir hak olduğu kadar, marka lisansı sözleşmesi ya da işin gereği bir borç
haline de gelebilmektedir.
Öncelikle, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğünün temelini oluşturan
markanın kullanılması zorunluluğundan bahsedelim. MarkKHK’da yer alan hüküm
gereğince, marka sahibine, markayı kullanma yükümlülüğü getirilmiştir. MarkKHK
m. 14/1, markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir neden olmadan
kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi
halinde, markanın iptal, yani MarkKHK m. 42/1(c) hükmü gereğince
hükümsüzlüğüne karar verilmesini hükme bağlamıştır.
Kural olarak, marka, marka sahibi tarafından kullanılır. Ancak, MarkKHK m.14/2(c),
marka sahibinin izni ile üçüncü bir kişi aracılığı ile kullanılması halinde de markanın
kullanılma yükümlülüğünün yerine getirilmiş olunacağı belirtilmektedir. Bu şekilde,
marka sahibinin izniyle markanın kullanılması, genellikle marka lisansı
sözleşmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Marka lisansı sözleşmesi sicile kayıt edilmemiş
olsa bile, marka sahibi, lisans alan tarafından yapılan kullanımdan yararlanır.
164
Ortan, N., 1979, s.246.
Uygulamada, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğünün olup olmadığı
konusundaki ölçütler çok çeşitlidir. Lisansın inhisari veya basit oluşu, lisansın sınırlı
ya da sınırsız oluşu, lisans bedelinin şekli ve hesaplanmasının parça ya da götürü
şekilde ödenmesi, bu yükümlülüğün varlığı konusunda ölçütler olarak belirlenmiştir.
Lisansın türü, yani lisansın basit veya inhisari lisans olması, markayı kullanma
yükümlülüğünde en önemli noktalardan biridir. Basit lisans sözleşmelerinde, kural
olarak, lisans alanın kullanma yükümlülüğünde olmadığı kabul edilmektedir. Bunun
nedeni de, lisans verenin, MarkKHK m. l4’de öngörülen markanın kullanılması
yükümlülüğünü, markayı kendi kullanarak veya markanın kullanım yükümlülüğünü
başka lisanslar vererek de sağlayabilmesidir. Ancak, basit lisansta, MarkKHK m. 14
haricinde, lisans sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde, lisans alanın markayı
kullanma yükümlülüğünde olduğunun kabul edilebileceği durumlar vardır. Eğer,
basit lisansta, lisans bedeli, lisans alanın cirosu üzerinden hesaplanacaksa, parça
başına lisans ya da kara iştirak tespit edilmişse, lisans alanın kullanma
yükümlülüğünün olduğu kabul edilir.165
Buna karşılık, basit lisansta, lisans bedeli
olarak sabit bir bedel tespit edilmişse, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğü
altında olmadığı kabul edilir.166
İnhisari lisans sözleşmelerinde ise, lisans alanın, markayı kullanmak zorunda olduğu
kabul edilmektedir. Sözleşmede markanın kullanılma yükümlülüğüne dair bir hükme
yer verilmemiş olsa dahi, bu durum yukarıda bahsedilen şekilde kabul edilir. İnhisari
lisans verilmesi halinde, MarkKHK m. 21/4’de, lisans veren başkasına lisans
veremez ve markayı kullanma hakkını saklı tutmamışsa kendisi de markayı
kullanamaz hükmü yer almaktadır.
Bu tür inhisari marka lisansı sözleşmelerinde, lisans alanın markayı kullanmasının
büyük önemi ve manevi menfaati vardır. Zira, 5 yıl süreyle markanın kullanılması,
MarkKHK m. 14/1 hükmü uyarınca hükümsüzlüğe yol açacaktır. Marka sahibinin,
markasını kullanma hakkını saklı tutmadığı bir inhisari lisans sözleşmesinde, lisans
alanın markayı kullanmaması haklı neden olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla,
165
Arkan, S., C.II, 1998, s.201. 166
a.g.e., s.201.
inhisari lisans sözleşmelerinde, marka sahibi, markayı başkasına lisans veremeyeceği
ve kendi kullanım hakkını saklı tutmadığı takdirde, kendisi dahi markayı
kullanmayacağından ötürü, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğünün varlığı
kabul edilmektedir.167
Lisans verenin markayı kullanma hakkını saklı tutmadığı inhisari lisans
sözleşmelerinde, markanın devamı için markanın kullanımını da üstlenmiş olan
inhisari lisans alanın, markayı kullanmaması halinde, taraflar arasındaki sözleşmeye
ve güven ilişkisine aykırı davranılmış olur. Bu durumda, BK m. 535/7 hükmünü
kıyasen uygulamak suretiyle, lisans verenin, haklı nedenlerle lisans sözleşmesini
feshetme hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir.168
Lisans verenin, lisans alan
sözleşmeden doğan asli borcunu yerine getirmediği için, sözleşmeyi haklı sebeple
BK m. 106 vd.’na istinaden de fesih hakkına sahip olduğu da kabul görmektedir.169
Böyle bir durumda, lisans alanın kullanma yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle,
lisans alan, BK m. 96 hükmü çerçevesinde lisans verenin zarar ve ziyanını tazmin
etmekle yükümlüdür.170
Bu duruma karşılık, lisans alan tarafından markanın kullanılmaması neticesinde,
markanın iptali riski ortaya çıkmasına rağmen, BK m. 535’e istinaden lisans
sözleşmesini feshetmeyen lisans verenin, markanın kullanılmamasına ve bunun
sonucunda markanın iptaline kendi hareketleri ile sebep olduğu kabul edilmelidir.
Böyle bir durumda, lisans alan tarafından markanın aralıksız beş yıl kullanılmaması,
marka sahibi açısından markanın kullanılmaması için haklı neden olarak
sayılamaz.171
Lisans alanın markayı kullanmama için haklı sebeplerinin var olması halinde ise,
sadece marka sahibinin kendi kullanım hakkını saklı tutmadığı lisans
sözleşmelerinde, beş yıl kesintisiz kullanmama nedeniyle, markanın iptalini
engellemek için haklı neden olabilir.
167
Arkan, S., C.II, 1998, s.201. 168
Dirikkan, H.; “Pr.Dr. Oğuz İmregün’ e Armağan”, İstanbul, 1998, s.261. 169
Arkan, S., 1998, s.201., dn.99., Ortan, N., 1979., s.256., Gürzumar, O., 1995, s.156. 170
Çiçekçi, Ç., 2001, s.63. 171
a.g.e., 63.
Lisans veren, kendi kullanım hakkını saklı tutmuşsa durum farklı düşünülebilir. Eğer,
lisans bedeli sabit bir bedel olarak belirlenmişse, lisans alan markayı kullanmasa
dahi, MarkKHK m. 14 çerçevesinde, lisans veren, markayı kullanma zorunluluğunu
kendisi yerine getirebileceğinden, lisans alanın kullanım yükümlülüğünden
bahsetmek uygun olmayacaktır. Ancak, lisans bedelinin parça başına veya kara
iştirak olarak belirlenmesi halinde, inhisari lisans sözleşmesinde lisans veren kendi
kullanım hakkını saklı tutmuş olsa dahi, lisans alanın markayı kullanma
yükümlülüğünde olduğu kabul edilmelidir. İnhisari lisans alanın kullanım hakkı
sözleşmeyle ne kadar çok kısıtlanırsa, o ölçüde markayı kullanım yükümlülüğünün
azaldığını söylemek mümkündür.
Lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğünün varlığını, her somut olaya ve
taraflar arasındaki sözleşmeye göre değerlendirmek uygun olacaktır. Marka Lisansı
sözleşmesinde, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğünde olup olmadığının
tespiti için, sözleşmede markanın kullanılmasına ilişkin ayrıntılı hükümlere,
markanın ilgili olduğu malın üretilerek lisans verene tesliminin öngörülmesi, lisans
alanın reklam yükümlülüğü gibi hususlara dikkat edilmelidir. Bunun yanında, marka
lisansı sözleşmesinin yapılması sırasındaki tarafların irade ve amaçları da göz önüne
alınmalıdır. Lisans veren, yapacağı lisans sözleşmesi ile markasını değerlendirmek,
pazara sunmak gibi amaçlar güdüyorsa, lisans alanın markayı kullanma yükümlülüğü
olduğu kabul edilebilir.172
Lisans alan tarafından markanın kullanımı, MarkKHK m. 14/c hükmü gereği, marka
sahibinin kullanımı sayıldığından, lisans alan markayı, sözleşmeye konu olan mallar
ve/veya hizmetler için, marka hukukuna uygun olarak kullanmalıdır. Markanın,
marka hukukuna özgü kullanımı; kural olarak, markanın devamını sağlayan
kullanımdır ve markanın, malın kendisi yahut ambalajı ya da kolilerin üzerine
konularak kullanılması ve malın bu şekilde piyasaya çıkarılmasıdır.
Bir markanın kullanımının, marka hukukuna özgü kullanım olup olmadığını tespit
ederken, markanın, ortalama tüketici açısından, bir işletmeyi, diğer işletmelerin
172
Çiçekçi, Ç., 2001, s.65.
özdeş veya aynı tür mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edici nitelikte173
algılanıp
algılanmadığı ve işaretin, piyasaya sunulan belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak
kullanılma yeteneği174
ne sahip olup olmadığı gözönüne alınmalıdır.
Markayı taşıyan malların, ithalat ve ihracatının yapılmasıyla da marka kullanılmış
kabul edilir. Ayrıca, markanın iş evrakları, reklamlar, hizmet personelinin
giysilerinin üstünde gibi şekillerde kullanılmasıyla da markanın kullanılmış olduğu
kabul edilebilir.175
MarkKHK m. 21/5 hükmü gereğince, aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı müddetçe,
lisans alan, markanın kullanımına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilmektedir.
Hükümde geçen tasarruf kelimesi, markanın, lisans alan tarafından kullanımı
açısından çok geniş bir yoruma yol açacağından dolayı, eğerki lisans veren sınırlama
yapmak istiyorsa, bu durumu mutlaka sözleşmeye hüküm olarak koymalıdır. Ancak,
her halde, lisansın özünü sınırlayacak şekilde, lisans alanın markayı kullanımını
imkansız duruma getirecek ya da markayı lisans almasında hiç bir menfaati
kalmayacak biçimde kısıtlamalar getirilmemelidir.
3.3.3. Malların veya Hizmetlerin Kalitesini Sağlama Yükümlülüğü
MarkKHK m. 21/8’de, lisans verenin, lisans alan tarafından üretilen malın veya
sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alma yükümlülüğü olduğunu
belirtmiştik. Buradan anlaşılması gereken, lisans alanın, markanın kullanılacağı
malların veya hizmetlerin kalitesini, marka sahibinin talimatlarına uygunluk içinde,
garanti ettiğidir. Zira, marka lisansını, diğer Fikri Mülkiyet lisansı türlerinden ayıran
en önemli unsuru “kalite kontrolüdür”. Lisans sözleşmesinde, taraflar arasında kalite
şartları belirlenmelidir. Lisans sözleşmesinde, kalite şartlarının belirlenmemesi veya
lisans veren tarafından kaliteye ilişkin talimatlar verilmemiş olsa bile, lisans alanın
173
Dirikkan, H., 1998, s.237. 174
Arkan, S., C.I, 1997, s.36. 175
Dirikkan, H, 1998, s.240.
malların veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti etme yükümlülüğü kanundan
doğar.
MarkKHK’da malın ve/veya sunulacak hizmetin kalitesi hakkında, sadece lisans
verenin kaliteyi sağlayacak önlemleri alma gerekliliği konusundaki sorumluluğundan
bahsedilmektedir. Buna karşın, lisans alanın, mal ve/veya hizmetin kalitesini
sağlaması konusunda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bir eksiklik olarak
düşündüğümüz bu husus, Markalar Kanunu Tasarısı’nda göz önünü alınmış ve
tasarıda madde 44/4’de; lisans alanın, lisans sözleşmesi çerçevesinde kendisi
tarafından üretilecek malların ve sunulacak hizmetlerin kalitesini belirleyecek
hükümlere uyması zorunluluğundan bahsedilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, lisans
alanın kalite standartlarına uyması gerektiği, aksi takdirde marka sahibinin, tescilli
bir markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebileceği belirtilmiştir.
Markanın kullanılması için gerekli olan mal üretimi ve/veya hizmetin verilmesi,
satımı için gerekli hammadde, insan gücü, teknik yeterlilik ve sair şartların her
zaman ve her yerde aynı kalitede temin edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle,
mal ve hizmette aynı kaliteyi sağlamak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, lisans
verenin, lisans alana bazı hususlarda destek olması gerekmektedir.
Lisans alan, lisans verenin, malların veya sunulan hizmetlerin kalitesini
sağlayabilmek için yapacağı denetimleri ve alacağı önlemleri kabul etmek
zorundadır. Lisans veren, talimatlarına uyulmadığını veya talimat vermemiş olsa
bile, kalite garantisinin ihlal edildiğini tesbit ederse, üretimi ve dağıtımı, kalite
düzelinceye kadar durdurmak gibi gerekli önlemleri alabilir. Lisans verenin kaliteyi
düzeltmek için aldığı önlemlere rağmen, kalite standartları genede sağlanamıyorsa,
bu durumda, lisans veren, lisans sözleşmesinin fesh edilmesini isteyebilir. Çünkü,
kalite markanın itibarının vazgeçilmez öğesidir.
Lisans alan tarafından, lisans sözleşmesinin hükümlerine uygun şekilde, mal ve/veya
hizmetlerin, marka lisansı sözleşmeleri ile piyasaya sunulması, MarkKHK m. 13/1
hükmü çerçevesinde, marka sahibinin, marka tescilinden doğan haklarının
tükenmesine yol açmaktadır. Malların çeşitli şekillerde piyasaya sunulmasından
sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçla
kullanılmasına karşın marka sahibi, MarkKHK m. 13/2 hükmü uyarınca bu kullanımı
önleme yetkisine sahiptir.
Marka lisansı sözleşmesine konu olan, üretilecek malların veya sunulacak
hizmetlerin kalitesini belirleyen hükümlerin, lisans alan tarafından ihlal edilmesi
halinde, lisans veren marka sahibi, marka hakkına dayanabilir. Böyle bir durumda,
marka hakkının tükenmesinden söz edilemez. Yani, marka lisansı sözleşmesinin
kalite standartlarına, lisans alan tarafından aykırı davranılması durumunda, lisans
veren, tescilli bir markadan doğan haklarını, MarkKHK m. 21/11 hükmü gereğince,
lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürülebilir. Böyle bir durumda, MarkKHK
m.13/1’de hükme bağlandığı üzere, lisans verenin marka tescilinden doğan
haklarının tükenmesi söz konusu olmamakta ve lisans veren, lisans alana karşı dava
yoluna başvurabilmektedir.
Lisans alanın, sözleşmede belirtilen kalite şartlarına uyma yükümlülüğü, lisans alanın
markayı kullanma yükümlülüğünün olmadığı lisans sözleşmelerinde de geçerlilik
taşımaktadır.176
3.3.4. Lisanstan Doğan Haklarını Devretmeme ve Alt Lisans Vermeme
Yükümlülüğü
MarkKHK m. 21/4 hükmünde, aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı müddetçe, lisans
alanın, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemeyeceği ve kendi adına
üçüncü kişiler ile alt lisans sözleşmesi yapamayacağı belirtilmektedir. MarkKHK,
madde 21/4 hükmü çerçevesinde alt lisansı engellemiştir. Ancak, marka lisansı
sözleşmesinde, lisans alana, alt lisans verme hakkı tanınmış ve böyle bir hüküm
sözleşmede yer almışsa, lisans alan, alt lisans sözleşmesi yapabilir.
176
Çiçekçi, Ç., 2001, s.67.
Alt lisans, inhisari olmayan lisans ilişkisine özgüdür. Bunun nedeni ise, inhisari
lisanstaki inhisar hakkının alt lisansa engel olmasıdır. İnhisari lisansta, lisans alanın
böyle bir hakkı varsa, o lisansı inhisari olarak nitelendirmek mümkün değildir.
İnhisari lisansta, alt lisanstan çok lisansın devri söz konusu olabilir. (MarkKHK m.
21/4)
Alt lisansı, lisansa ilişkin yetkinin devrinden ayırt etmek gerekir. Bu durumda, lisans
alan, bir üçüncü kişiye lisans verirken, kendisi lisans veren, üçüncü kişi ise, lisans
alan olarak bir hukuki durum kazanmaktadır.177
Alt lisans sözleşmesi, ana lisans
sözleşmesine çeşitli bakımlardan bağlıdır. Buna rağmen, lisans verenle, alt lisans
alan arasında, alt lisans sözleşmesinden doğan doğrudan doğruya bir hukuki ilişki
yoktur. Ana lisans sözleşmesinin geçersiz olması ya da herhangi bir nedenle sona
ermiş olması halinde, alt lisans sözleşmesi de kendiliğinden sona erecektir.
Yapılan marka lisansı sözleşmesiyle, lisans veren tarafından, lisans alana, alt lisans
verme yetkisi tanınmışsa, alt lisans alanın yetkileri lisans alandan daha fazla olamaz.
Alt lisans sözleşmesinin ana lisans sözleşmesine bağlı olmasından dolayı, yapılan alt
lisans sözleşmesi süre, kapsam ve bölge itibarıyla ana sözleşmeye bağlıdır.
Marka lisansı sözleşmesinde taraflar, lisans alanın önerdiği bir veya birden fazla alt
lisans alanı, sadece lisans verenin takdirine bırakabilirler. Yine sözleşmeye, “Lisans
alan, olası alt lisans alanın markanın kullanımını uygun bir usulle icra etmek için
finansal kaynaklara ve talep edilen tecrübe, yetenek ve niteliklere sahip olup
olmadığına karar verecektir.” şeklinde bir hükümde konulabilir.178
Taraflar, lisans alanın, önerilen alt lisans sözleşmesinin, lisans verenin onayını almak
için, lisans verene sunmak zorunda olduğu konusunda fikir birliği yapabilirler. Yine,
alt lisans sözleşmesindeki tüm hükümlerin, ana sözleşmeyle uyum içinde olması
gerektiğine ve gidişatın genel ilerleyişini düşürmeden, alt lisans sözleşmesinin sona
177
Ortan, N., 1979, s.104. 178
Wilkof, N., 1995, s.308.
erme süresinin kendiliğinden ana sözleşmeyle birlikte olduğu konusunun da, alt
lisans sözleşmesiyle sağlanması gerektiğine ilişkin bir hükme de yer verebilirler.179
Marka sahibi, yani lisans veren, alt lisans sahibinin, ana sözleşmede yer alan ve talep
edilmiş kalite kontrolüne uyduğunu garanti etmesi için, lisans alanı temsilcisi olarak
da atayabilir.180
Lisans veren, bazı özelliklere sahip olduğunu bilindiği için lisans
alanı seçmektedir. Bundan dolayı, lisans alana genellikle sınırsız bir devir hakkı
verilmeyecektir. Taraflar sözleşmeye, lisans alanın, lisans verenin önceden yazılı
onayı olmadan, söz konusu sözleşme altında herhangi bir hakkını veya ileriye
yönelik bir sorumluluğunu ve böyle bir devrin hukuka aykırı olmadığını garanti
etmedikçe devredemez, şeklinde bir hüküm de koyabilirler.181
3.3.5. Lisans Alanın Yan Yükümlülükleri
a. Reklam Yapma Yükümlülüğü
Marka lisansı sözleşmesi ile lisans alan, bir yandan malın ya da hizmetin üretimi,
satımı gibi konular için teknik şartları yerine getirmek yükümlülüğü altına girmiş,
diğer taraftan da bu yükümlülüklere ilişkin olarak ticari hayatın gereklerini ve
şartlarını yerine getirmek yükümlülüğünü üstlenmiştir. Bu gerekler ve şartlar
arasında, reklam ve imaj oluşturma gibi yükümlülükler yer alabilir. Sözleşmede
belirtilmiş olmasa bile, reklam ve imaj oluşturma yatırım ve harcamaları lisans alanın
yükümleri olarak kabul edilebilir.
Marka lisansı sözleşmesinde, taraflar, reklam işlevinin ne şekilde yapılacağına dair
çeşitli hükümlere yer verebilirler. Lisans alan, markayı içeren tüm reklam ve
promosyon materyallerini lisans verenin denetimi ve onayına sunmak kaydıyla,
markayı, malların ve/veya hizmetlerin promosyonu veya satışında kullanabilir.
Lisans alan tarafından lisans verene sunulan materyallerden herhangi birisi, lisans
veren tarafından kabul görmezse, belgenin lisans verene sunulmasından itibaren
179
Wilkof, N., 1995, s.308. 180
Yılmaz, C., 2001, s.102. 181
a.g.e., s.102.
belirlenen süreyi geçmemek üzere, lisans veren, lisans alanı yazılı olarak uyararak,
kendisi tarafından kabul görmeyen mallar ve/veya hizmetlerle ilgili hiçbir materyali
promosyonda ve reklamda kullanmamasını sağlayabilir. Buna karşılık, lisans alan
tarafından lisans verene sunulan meteryallerin, saptanan süre zarfında lisans verenin
ihmali vasıtasıyla incelenmesinin yapılmaması ve bu konuda lisans alanın
uyarılmaması durumunda, lisans alanın sunduğu meteryallerin, lisans veren
tarafından onaylandığı kabul edilir. Taraflar, marka lisansı sözleşmesinde, lisans
alanın net şatışlarının belli bir yüzdesi ile reklam ve promosyon çalışmalarına
katılmasını hükme bağlayabilirler.
Alman Ticaret Mahkemesi bir davada, reklam harcamalarını karşılayacak ekonomik
gücü bulunmadığı yönünde itirazda bulunan lisans alanın, bu itirazını reddederek,
lisans alanın sadece üretim ve satış ile değil, aynı zamanda reklam yükümlülüğünde
olduğunu, bu harcamalar için olanak yaratmak zorunda olduğunu, aksi takdirde,
lisans sözleşmesi yapmaktan kaçınması gerektiği yönünde karar vermiştir.182
İnhisari
lisansta, reklamın yapılması ekonomik olarak başarının elde edilmesinde etkili
olacaksa, lisans alanın reklam yapmaktan vazgeçmek hakkına sahip olmadığı, Alman
Yüksek Mahkemesi’nin bir kararında da kabul edilmiştir.183
Yukarıda yer alan mahkeme karalarınında gösterdiği şekilde, lisans alan, markayı
kullandığı ölçüde, lisans sözleşmesinin gerektirdiği çerçevede, markayı tanıtmak için
belirli çalışmalarda bulunma yükümlülüğü altındadır. Marka lisansı sözleşmesinde,
lisans bedelinin parça başına ya da kara iştirak olarak tespit edilmesi durumunda,
reklamın ekonomik fayda sağlayacağı düşüncesiyle, lisans alanın reklam yapma
yükümlülüğü kesinlik kazanmaktadır.
Yukarıda bahsettigimiz hususlara karşın, lisans alanın, malların sürümünü artırmak
amacıyla yapacağı reklam faaliyetlerinde aşırıya kaçmasını beklemek yerinde
olmayacaktır.
182
Çiçekçi, Ç., 2001, s.68, dn.247., Ortan, N., 1979, s.260. 183
a.g.e., s.68, dn.248.
b. Hesap Verme Yükümlülüğü
Lisans bedelinin, parça başına, karına veya cirosuna göre belirleneceği hallerde,
lisans verenin, lisans bedelinin hesaplanması için, lisans alanın defter ve kayıtlarında
lisans bedeline ilişkin konuları inceleme ve denetleme hakkı vardır. Bu hakkın
karşılığında da, lisans alanın, defter ve kayıtlarını lisans verenin denetim ve
kontrolüne sunacak şekilde hesap verme yükümlülüğü vardır.
Lisans veren bakımından, lisans bedelinin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin
hususlarda, lisans alanın defter ve kayıtlarının incelenmesi son derece önemlidir.
Taraflar arasında belli şartlarla, karın, cironun ya da satışların belirlenen bir noktaya
gelmesi veya belirlenenden fazla artış göstermesi durumunda, lisans bedelinin
artışının öngörülmesi durumunda da, lisans alanın hesap verme yükümlülüğünün
önemi ortaya çıkacaktır.
Lisans alan, lisan verene ya da lisans verenin görevlendireceği hesap uzmanı,
muhasebeci, bu konuların uzmanı kimseler ya da güvenli şirketler gibi mercilere,
lisans bedelinin hesaplanması bakımından, hesap, defter ve kayıtlarını göstermekle
yükümlüdür. Genellikle lisans sözleşmesinde, lisans verenin, lisans alanın defter ve
kayıtlarını inceleme hakkı açıkça belirtilir. Ancak, yapılan lisans sözleşmesinde bu
konuyla ilgili açık bir hüküm belirtilmemiş olmasa bile, lisans alanın hesap verme
mükellefiyeti dürüstlük kuralından (MK 2) çıkarılabilir.184
Marka lisansı sözleşmesinde, incelemenin ne zaman ve hangi biçimlerde
yapılacağına ilişkin çözümler yer alabilir. Lisans verenin, yapacağı denetim,
inceleme amacına uygun olarak ve uygun bir zamanda yapılmalıdır. Yapılan lisans
sözleşmesinde, incelemenin ne zaman yapılacağına ilişkin bir sürenin belirlenmemesi
halinde, lisans verenin, lisans alana buna ilişkin zamanı tespit ederek bildirmesi
gerekmektedir. Bu sürenin uzunluğu, o alanda mevcut uygulamalar esas alınarak
saptanacaktır.185
184
Yılmaz, C., 2001, s.103. 185
Ortan, N., 1979, s.258, dn. 408.
Tarafların, marka lisansı sözleşmesine koyacakları bir madde ile, lisans alanın, yeni
biten takvim yılına ilişkin net satışların kesin hesap raporunu biten her yıl sonunda,
belli bir zaman limitinden uzun olmamak kaydıyla lisans verene teslim etmesini
hükme bağlayabilirler.186
Kanaatimizce, böyle bir hükmün sözleşmeye konulması
son derece doğru bir uygulamadır. Çünkü, lisans alan, belirlenen süre için kendisini
ayarlayabilir ve ona göre gerekli önlemlerini alabilir.
Lisans alanın, lisans verene karşı sorumluluklarını yerine getirmeyerek, hesap verme
yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, lisans verenin, lisans alana karşı sahip olduğu
haklar, BK m. 96 vd. hükümlerine göre saptanmalıdır.187
Alman Federal
Mahkemesi’nin bir kararı ile188
, lisans sözleşmesinden doğan ana yükümlülük
niteliğinde olmaması nedeniyle, lisans alan tarafından hesap verme yükümlülüğünün
ihlalinin, lisans verene sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği hükme bağlanmıştır.
Yukarıda bahsettiğimiz ve bizimde katıldığımız görüşe göre, hesap verme
yükümlülüğünün lisans bedeli ödeme yükümlülüğü ile yoğun bir şekilde bağlı olması
durumunda, lisans verene fesih hakkınının tanınması gerektiğidir.
c. Marka İhlallerini Lisans Verene Bildirim Yükümlülüğü
Ticari hayatın içinde ve piyasa şartlarını daha yakından takip edebilmesi nedeniyle
lisans alan, markaya ve marka sahibinin, MarkKHK’dan doğan haklarına tecavüz
hallerini daha yakından belirleyebilme durumuna sahiptir.
Lisans alanın, markaya tecavüz hallerini lisans verene bildirmesi, hem piyasadaki
rekabeti kendi menfaatine yönlendirecek, hem de marka sahibinin haklarını
korumasına ve dolayısıyla lisans hakkının devamına yardımcı olmasından dolayı çok
önemlidir. Basit lisans sözleşmelerinde, lisans alanın kendi adına dava açma
hakkının bulunmamasından daha önce bahsetmiştik, bundan dolayıdır ki, basit lisans
alanın, markaya tecavüz hallerinde, bu durumu en kısa zamanda lisans verene
bildirmesi kendi çıkarları için önem taşımaktadır.
186
Yılmaz, C., 2001, s.104, dn.512. 187
Çiçekçi, Ç., 2001, s.69. 188
Ortan, N., 1979, s.259.
İnhisari lisansta ise, lisans alan kendi adına üçüncü kişilere karşı dava açma hakkına
sahiptir. Dolayısıyla, lisans alan, marka hakkına tecavüz hallerinde, lisans verene
haber vermeksizin kendi adına dava açabilir. Ancak, lisans alanın üçüncü kişilere
karşı dava açma hakkının olduğu durumlarda, lisans alanın marka ihlallerini lisans
verene bildirmemesi ve kendisinin de tecavüzlere karşı bir faaliyette bulunmaması
durumunda, lisans alan BK m. 96 hükmü gereği sorumluluğu doğmaktadır.
d. Sözleşme İlişkisini Gizli Tutma ve Sır Saklama Yükümlülüğü
Marka lisansı sözleşmesinde, taraflar, lisans verenin çeşitli bilgileri lisans alana
açıklamasını ve lisans alanında bu bilgileri sadece görevlerini devam ettirebilmek
için gerekli olan kişilere açıklıyabileceğini kararlaştırabilirler. Lisans alanın,
sözleşme konusunu gizli tutmakla birlikte, sözleşme ilişkisini de gizlemesi
gerekmektedir. Lisans veren açısından, ticari ve diğer rekabet ilişkilerinin bunu
gerektirdiği hallerde, lisans alan böyle bir yükümlülük altına sokulmaktadır.189
Marka lisansı sözleşmesinde, karşılıklı güven ilişkisinden dolayı, lisans alan, sır
olarak adlandırılan işletme, pazarlama ve bu gibi bilgileri saklama yükümlülüğü
altındadır. Sözleşmede bu konuyla ilgili bir hükme yer verilmemiş olsa dahi, lisans
alan bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.
Sözleşme kapsamında, lisans alan, sadece bilgisine sunulan sırları değil, aynı
zamanda bu sözleşmenin gerektirdiği yoğun ve güven ilişkisi nedeniyle elde etmiş
ve/veya öğrenmiş olduğu ve açıklanmamasında lisans verenin de menfaatinin
bulunduğu sırları da saklamak yükümlülüğü altındadır. Buna karşılık, lisans veren
de, lisans alana verilen gizli bilgilerin, herkesçe bilinir hale gelmesini engelleyecek
her türlü önlemi almak ve buna sebep olacak davranışlardan kaçınmak
yükümlülüğündedir.
Marka lisansı sözleşmelerinde, sır saklama borcu, lisans alanın asli
yükümlülüklerinden olmamasına karşın taraflar arasındaki güven ilişkisinin
189
Ortan, N., 1979, s.270., dn. 480.
sarsılmaması bakımından önem arz etmektedir. Lisans alanın, sır saklama
yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, lisans verene karşı, sözleşmeye aykırılık
nedeniyle tazminat borcu altına girmesi söz konusu olacaktır. Yine, lisans alanın sır
saklama yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, taraflar arasındaki güven
ilişkisinin bozulacak olması nedeniyle, lisans verene haklı sebeple ve derhal
sözleşmeyi feshetme hakkının verilmesi de mümkündür.190
e. Marka Sahibinin Markayı Kullanmasına Katlanma Yükümlülüğü
Basit lisans sözleşmelerinde, lisans veren, markasını kendisi kullanabilir ve başka
lisans sözleşmelerine konu yapabilir. Yapılan marka lisansı sözleşmesinde, bu
durumun aksine bir hüküm yer almadığı müddetçe, basit lisans alan, lisans verenin
markayı kullanma hakkına katlanmak yükümlülüğündedir.
İnhisari lisans sözleşmesinde ise, lisans alanın inhisari hakkından dolayı, sözleşmede
aksi kararlaştrılmadığı sürece, yani lisans veren markayı kullanma hakkını açıkça
saklı tutmadığı takdirde, marka sahibinin, markayı kullanmaya devam etmesi
mümkün değildir. Bu durumdan dolayı da, inhisari lisans sözleşmelerinde, lisans alan
için, lisans verenin markasını kullanma hakkına katlanma yükümlülüğünden söz
edilemez. Ancak, inhisari marka lisansı sözleşmesinde, marka sahibi, markasını
kullanım hakkını sözleşme çerçevesinde saklı tutarsa, bu durumda da lisans alan,
lisans verenin markayı kullanım hakkına katlanmak yükümlülüğündedir.
f. Alt Lisanstan Doğan Yükümlülükleri
Lisans alanın, alt lisans verebildiği durumlarda, lisans verene karşı, özellikle lisans
bedelinin ödenmesi konusunda yükümlülük altına girdiği görülür. Uygulamada, alt
lisans sahibinin, lisans bedelini ya alt lisans alana ya da lisans verene doğrudan
doğruya kısmen ya da tamamen ödediği görülmektedir.191
190
Gürzumar, O., 1995, s.164. 191
Ortan, N., 1979, s.270, dn. 477.
Lisans bedelleri, lisans alanın, lisanslı ürünlerin satışı dolayısıyla, lisans verene
borçlu olduğu miktarda alt lisans alandan elde ettiği lisans bedelinin gelirini elinde
tutmak için, lisans alan tarafından toplanabilir, buna alternatif olarak, lisans alanın,
lisans verene borçlu olduğu miktar mukabilinde, alt lisans alan tarafından doğrudan
lisans verene ödeme yapılması da mümkündür.192
Alt lisans sahibi de, lisans verene karşı, lisans alanla birlikte aynı şartlarda
yükümlülük altına girebilir. Bunun için, lisans verenle alan arasında, alt lisans alanın
hangi yükümlülüklere bağlı olacağı konusunda bir anlaşmanın yapılması
zorunludur.193
Ancak, burada göz önünde tutulması gereken konu, alt lisans alan için
de geçerli olacak yükümlülüklerin, alt lisansın niteliğine uygun olmasıdır.194
g. Üretimi Üçüncü Bir Kişiye Yaptırmama Yükümlülüğü
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans verenin böyle bir hükme yer vermesi, lisans
alana sağlamış olduğu lisans hakkının çok kapsamlı olması, fakat, lisans alanın,
çalışmasını üretilen malların sürümü üzerinde yoğunlaştırması ve bu nedenle üretim
kapasitesini sınırlamış olduğu hallerde söz konusu olmaktadır.195
Lisans alanın, üretim konusunda bir üçüncü kişiye yetki vermesi alt lisans şeklinde
değerlendirilebilir. Bazı durumlarda bunun alt lisans mı yoksa bir istisna sözleşmesi
mi olduğu düşünülebilir ise de, aksi kararlaştırılmadığı sürece, lisans alanın, üretimi,
bir üçüncü kişiye yaptırmasının peşinen reddedilmesi gereklidir.196
h. Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonraki Yükümlülüğü
Marka lisansı sözleşmesinin sona ermesinden sonra, lisans veren tarafından lisans
alana sunulan veya verilen her türlü bilgi ve belge, lisans alan tarafından lisans
192
Yılmaz, C., 2001, s.106. 193
Ortan, N., s.270., dn. 477. 194
a.g.e., s.270., dn. 479. 195
Ortan, N., 1979, s.271, dn. 486. 196
Yılmaz, C., 2001, s.107, dn.533.
verene teslim edilmek zorundadır. Lisans alan, sözleşmenin bitiminden itibaren,
lisans veren tarafından verilen, bilgi, belge, sırlar, resim ve modelleri
kullanamayacaktır. Lisans alanın, elinde bulundurduğu bilgi, belge ve bunun gibi
meteryallari, sözleşmenin bitimiyle lisans verene geri vermesinden kaçınması,
doğruluk ve güven kurallarına aykırılık teşkil etmektedir.
Lisans alan, yapılan marka lisansı sözleşmesi vasıtasıyla, lisans veren tarafından
kendisinin kullanımına sunulan sırları, bu sırlar herkesçe bilinir hale, yani bu sırlar
gizliliğini kaybetmediği müddetçe kullanmama yükümlülüğü altındadır. Lisans
alanın, bu sırları kullanmama yükümlülüğünün yanında, lisans verende, kendisi,
ticari ve iş hayatı açısından oldukça önemli olan sırların ve gizli bilgilerin herkes
tarafından bilinir hale gelmesini engelleyecek gerekli önlemleri almak yükümlülüğü
altındadır.
Yapılan marka lisansı sözleşmesinde, taraflar arasında anlaşılarak, sözleşme uyarınca
lisans alana açıkça satım yetkisinin verilmesi halinde, lisans alan taraf, lisans
sözleşmesinin sona ermesinden sonra da bu yetkisini kullanabilir. Ancak, bu konu
üzerinde tartışmalı pek çok nokta bulunmaktadır. Mesela, sözleşmenin bitmesine kısa
bir süre kala, lisans alanın, sözleşmenin sona ermesinden sonra satmak üzere üretimi
arttırarak mal stoklamasının haklı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu tartışmalı
konuyla ilgili olarak doktrinde yer alan bir görüşe göre, lisans sözleşmesinin sona
ermekte olması, lisans alana bu şekilde üretimi arttırarak sözleşme sonrası satım
yapma hakkını vermez tezini savunmaktadır.197
Buna karşı doktrinde yer alan başka
bir görüş ise, lisans sözleşmesi ile, üretim belli bir sayı ile sınırlanmadığı sürece,
lisans alanın bu şekilde üretimi arttırarak mal stoklanmasında bir sakınca yoktur
tezini savunmaktadır.198
Bu konuyla ilgili bizim katıldığımız görüş, lisans alan tarafından sözleşme
sonrasında satım yapılabilmesi ancak, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, satım
ilişkisinin sözleşme sona ermeden önce kurulması durumunda mümkün olmalıdır.
Lisans alanın, sözleşme sona ermeden önce üretimi arttırarak ürettiği mallar, ancak
197
Ortan, N., 1979, s.274. 198
a.g.e., s.270.
sözleşmenin sona ermesinden önce satıma konu olmaları halinde alıcıya teslim
edilebilmelidir.
3.4. Lisans Verenin Dava Hakkı
556 sayılı KHK’da, marka lisansı sözleşmesinin ihlaline ilişkin, 21/9 hükmü yer
almaktadır. Bu hükümde; “Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde,
tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.”
denmektedir. Bunun yanında, eskiden MarkKHK’da yer alan ve Anayasa
Mahkemesinin 14/5/2004 tarih ve 25462 sayılı RG’de yayımlanan, 2/3/2004 gün ve
K.2004/25 - E.2002/92 sayılı kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek
üzere iptal edilen 61/d maddesinde de, lisans sözleşmesinin ihlaliyle ilgili olarak;
“Marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz
genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek” de, marka hakkına tecavüz
sayılmaktaydı. Markalar Kanunu Tasarısı’na madde 59/1(ç) ile; “marka sahibi
tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek ve bu hakları üçüncü
kişilere devretmek.” ifadesi yerleştirilmiş ve bu durumların gerçekleşmesi de marka
hakkına tecavüz sayılmıştır.
MarkKHK’da, lisans sözleşmesinin ihlaliyle ilgili olarak yer alan 21/9 ve
MarkKHK’dan çıkartılan 61/l(d) hükümlerini karşılaştırdığımızda, 21/9 hükmünün
her türlü sözleşmeye aykırılığı kapsadığı ve 61/1(d) hükmüne göre daha geniş
anlamda olduğu görülmekteydi.
MarkKHK’ya kaynak olan, 89/104 sayılı Yönerge’nin 8/2 maddesinde, eskiden
MarkKHK’da yer alan 61/l(d) hükmüne paralel bir düzenlemenin getirilmiş
olduğunu görüyoruz. Yönerge’nin 8/2 hükmünde, lisans alan, lisans sözleşmesinde
yer alan; süreye, markanın kullanılmasına izin verilen şekline, lisansın verildiği mal
veya hizmetin kapsamına, markanın tahsis edildiği bölgeye veya lisans alan
tarafından üretilen malların veya sağlanan hizmetlerin kalitesine ilişkin hükümleri
ihlal ederse, marka sahibinin markadan kaynaklanan haklarını ileri sürebileceği
belirtilmiştir. Yine aynı şekilde, 40/94 sayılı TMT’nin 22/2. maddesinde de,
Topluluk Markasına özgü olarak aynı yönde bir hüküm öngörülmüştür.
Kanaatimizcede; MarkKHK’da, marka lisansı sözleşmesinin ihlaliyle ilgili yer alan
21/9 maddesi tek başına çok geniş anlamda olup yeterli değildir. Yani, lisans veren,
lisans sözleşmesine her türlü aykırılıkta değil, belli başlı bazı hükümlere aykırılık
halinde marka hakkına dayanabilmelidir. Nitekim, yeni hazırlanan Markalar Kanunu
Tasarısı’nda bu konu dikkate alnınmış ve bu şekilde bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu
tasarının 44. maddesinin 4. fıkrasında; “Lisans alanın, lisans sözleşmesinin; lisans
süresini, marka örneğini, markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin
kapsamını, markanın kullanılacağı coğrafi alanı ve lisans alan tarafından üretilecek
malların veya sunulacak hizmetlerin kalitesini belirleyen hükümlerine uyması
zorunludur. Aksi takdirde, marka sahibi, tescilli bir markadan doğan haklarını, lisans
alana karşı ileri sürebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm, 89/104 sayılı
Yönerge’nin 8/2 maddesi ve 40/94 sayılı TMT 22/2 maddesiyle de bağdaşmaktadır.
Böylece, lisans alanın, lisans hakkını, süre, şekil, kapsam, bölge ve kalite standartları
bakımından izinsiz genişletmesi ve lisans hakkını üçüncü kişilere devretmesi
hallerinde, lisans verene marka hakkına dayanma olanağı tanınmaktadır.
Marka lisansı sözleşmesinin, yukarıda bahsettiğimiz durumlar dışında kalan
hükümlerine aykırılık ise, lisans verene, sadece BK m. 96’ya dayanma imkanı
vermelidir.199
“Borca aykırı davranıştan sorumluluğu” düzenleyen BK madde 96’da
ki genel hüküm uyarınca; borcun gereği gibi ifa edilmemiş olmasından doğan zararı,
kusuru bulunmadığını ispat edemeyen borçlu tazminle mükelleftir.200
MarkKHK
madde 21/9’daki “sözleşme şartlarının lisans alan tarafindan ihlali” durumunun,
lisans yoluyla lisans alana verilmiş hakların müsade edilmeden genişletilmesi veya
bu hakların üçüncü kisilere devredilmesi şeklinde gerçekleşmesi durumunu aramak
199
Arkan, S., C.II, 1998, s.201. 200 Oğuzman, K., Turgut, Ö., 2000, s.307 vd., Tekinay, S., Akman, S., Burcuoğlu, H., Altop, A.;
“Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993, s.19., Arkan, S., C.II, 1998,
s.219.
uygun olacaktır. Bunun dışında kalan diğer marka lisansı sözleşmesine aykırılık
hallerinde, markadan doğan hakların kullanılmasına izin verilmemelidir, yani bu
aykırılıklar markadan doğan haklara değil, BK madde 96 hükmüne dayandırılmalıdır.
Marka lisansı sözleşmesinin, süre, yöre, markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmet,
kullanım tarzı ile lisans verene, lisans alan tarafından tanınan hakaların kapsamı
bakımından sınırlı olduğu açıktır. Yapılan marka lisansı sözleşmesiyle, lisans alan
tarafından, kendisine verilen hakların izinsiz genişletilmesi ve kendisine tanınan
hakların devredilmesi, sözleşmeyle belirlenen sınırların ihlanini teşkil etmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz, lisans sözleşmesiyle verilen hakların izinsiz genişletilmesi
ve lisans sözleşmesiyle verilen hakların üçüncü kişilere devredilmesi durumlarını biraz
daha yakından inceleyelim.
3.4.1. Marka Lisansı Sözleşmesiyle Verilmiş Hakların Genişletilmesi
a. Lisans Süresinin İhlali
Lisans sözleşmesinde yer alan süreye ilişkin hükümlerin, lisans alan tarafından ihlal
edilmesi halinde, marka hakkı sahibi, markadan kaynaklanan haklarını ileri
sürebilecektir. 89/104 sayılı Yönerge’nin 8/2. maddesinde, marka hakkına tecavüz
sayılan durumlar sayılmış ve lisans sözleşmesinde yer alan süreye ilişkin hükümlerin
lisans alan tarafından ihlal edilmesi halinde, marka hakkı sahibinin, markadan
kaynaklanan haklarını kullanabileceği hükme bağlanmıştır.
Bu bağlamda, kanaatimizce de; lisans sözleşmesinde yer alan süreye ilişkin
hükümlerin, lisans alan tarafından ihlal edilmesi halinde, marka hakkı sahibinin
markadan kaynaklanan haklarını ileri sürebilmesi kabul edilmelidir. Yapılan yeni
Markalar Kanunu Tasarısı madde 44/4’de, lisans sözleşmesinin süresinden de
bahsedilerek, bu sürenin ihlal edilmesi halinde lisans verenin markadan doğan
hakkını kullanabilmesine imkan sağlanmıştır.
Genellikle, marka lisansı sözleşmelerinin 5 yıl veya 10 yıl gibi belli süreler için,
bunun yanında, marka lisansı sözleşmesinin süresiz yapılmış olabileceğini ve marka
lisansı sözleşmesinin süresinin, periyodik olarak tescilin yenilenmesine bağlı
olduğundan ayrıntılı olarak bahsetmiştik.201
Sözleşmede belirlenen lisans süresinin sona ermesinden ya da lisans verenin haklı
nedenlere dayanarak sözleşmeyi feshetmesinden sonra, lisans alanın markayı
kullanmayı sürdürmesi marka hakkına tecavüz ve hakkın izinsiz genişletilmesidir.
Satış ilişkisinin, sözleşme sona ermeden önce yapılmış olması durumunda,
sözleşmenin sona ermesinden sonra, lisans konusu olan marka ve/veya hizmetin,
satış sözleşmesi uyarınca kullanılması durumunda, hakkın izinsiz genişletilmesinden
söz edilemeyecektir. Ancak, bu durum, sözleşmede aksinin kararlaştırılmamısı ve bu
durumu yasaklayan bir hüküm olmaması halinde geçerlidir.
Lisans alanın, sözleşme sonrası markayı izinsiz kullanmaya devam etmesi,
sözleşmeye aykırı davranıştan doğan sözleşme sorumluluğuna neden olacaktır. Başka
bir deyişle, lisans alan, sözleşme sonrası markayı kullanmama yükümlülüğüne aykırı
hareket ederse, bu davranışı hem sözleşmeden doğan, ama sözleşme sonrası bir
borcun, hem de MarkKHK’nın ihlalini oluşturacaktır. Lisans veren, bu durumda,
MarkKHK’ya dayanarak, tecavüzün durdurulması davası açabilecek ve dolayısıyla,
kendisine tanınmış olan tazminat taleplerini ileri sürebilecek veya bu taleplerini
sözleşmeden doğan sorumluluğuna dayandırarak, BK m. 96 anlamında kusur
karinesinden faydalanabilecektir.202
201
“Licensing Guide for Devoloping Countries”, WIPO, Geneva, s.128., Bkz., s.47 vd. 202
Gürzumar, O., 1995, s.179-180.
b. Markanın Şekline İlişkin Hükümlerin İhlali ve Markanın Başka Bir Marka
veya İşaretle Kullanılması
Marka lisansı sözleşmesi gereğince, lisans alan, lisans sözleşmesine konu olan mal
ve/veya hizmette kullanacağı markayı, yalnızca lisans verenin belirlediği biçim ve
şekilde kullanma yükümlülüğündedir. Lisans sözleşmesinde belirtilen, markanın
şekline ilişkin hükümlerin, lisans alan tarafından değiştirilmesi veya farklı şekillerde
kullanılması halinde, 89/104 sayılı Yönerge’nin 8/2’deki maddesi gereğince, marka
sahibinin markadan doğan hakkına dayanabileceği öngörülmüştür.
Bu duruma, yeni Markalar Kanunu Tasarısı’nda da yer verilmiş ve madde 44/4’de;
“marka örneği” ifadesine yer verilerek, lisans alanın marka örneğini değiştirerek
kullanması durumunda, marka sahibinin markadan doğan haklarına başvurabileceği
belirtilmistir. Ayrıca, lisans alanın, markayı değiştirerek kullanması, tescilli
markanın benzerinin izinsiz kullanılması durumunu ortaya çıkaracağından, marka
sahibi, MarkKHK m. 9/1(b) hükmü gereğince, lisans alanın bu haksız kullanımına
engel olabilir.
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans veren, markanın tek başına kullanılmasını
isteyebilir ve bu konuyla ilgili sözleşmeye bir hüküm koyabilir. Lisans alan
tarafından, sözleşme hükmünde yer alanın aksine, markanın başka bir marka, ibare
veya işaretlerle birlikte kullanılması, marka hakkına tecavüzdür. Örnek verecek
olursak, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Mert Tekstil A.Ş. firması, kendine ait
tescilli “Mertel” markasının kullanılmasını lisans yoluyla Akın Tekstil A.Ş. firmasına
vermiş ve sözleşmede markanın ancak tek başına kullanılabileceğine müsaade
etmiştir. Ancak, Akın Tekstil A.Ş. markayı “Mertel-Akın” şeklinde kullanmıştır. Bu
durumda, lisans alan Akın Tekstil A.Ş. firması sözleşmeye aykırı davranarak marka
hakkına tecavüzde bulunmuştur. Bu şekildeki bir durumda, lisans alanın, markayı
kendi markasıyla birlikte kullanması, lisans alanın markasına katkı sağlar, imaj inşa
eder ve onu lisans konusu marka ile bütünleştirir. Lisana alanın, kendi işaretinin veya
markasını bu suretle tanıtmaya hakkı yoktur. Bu durumda, lisans alan, marka
sahibinin marka hakkına tecavüz etmiş sayılır ve dolayısıyla lisans veren, lisans
alana karşı markadan doğan haklarını ileri sürebilir.
c. Mal ve/veya Hizmet Yönünden Genişletme
MarkKHK m. 20’de, marka hakkının, markanın tescil edildiği mal ve/veya
hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için marka lisansı sözleşmesine konu olabileceği
belirtilmektedir. KHK Yönetmelik m. 20/b gereği, yapılacak olan marka lisansı
sözleşmesinde, marka hakkının, tescil edilen mal ve/veya hizmetlerden hangisi için
lisansa verilmiş olduğunun açıklıkla belirtilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı,
marka lisansı sözleşmesinde, taraflarca belirlenen mallar ve hizmetlerin dışında kalan
başka malların veya hizmetlerin, lisans alan tarafından kullanılması halinde bu
durum izinsiz genişletme sayılır ve lisans alan tarafından marka hakkına tecavüz
durumu doğurur.
Markalar Kanunu Tasarısı madde 44/4’de, lisans alan tarafından, marka lisansı
sözleşmesinde belirtilmiş, markanın kullanılacağı mallar ve/veya hizmetlerin
kapsamının genişletilmesi durumunda, lisans verenin, yani marka sahibinin, tescilli
markadan doğan hakkını lisans alana karşı ileri sürebileceği belirtilmiştir.
d. Bölge İtibariyle Genişletme
Lisans, belirli bir yer yani Ege, Akdeniz, İçanadolu gibi bir bölge için ya da bir şehir,
bir semt için ya da Türkiye genelinde verilebilir. Markanın, lisans alan tarafından,
marka lisansı sözleşmesinde belirtilmiş olan yer dışında, yani o bölge dışında
satışının yapılması veya bir başka şekilde kullanılması, marka hakkına tecavüz olarak
sayılır. Markalar Kanunu Tasarısı’nda bu konuyada yer verilerek, madde 44/4’de,
“coğrafi alan” ifadesinin yer almasıyla, lisans alanın, lisans sözleşmesiyle belirlenmiş
bölgeleri ihlal etmesi durumunda, lisans verene markadan doğan hakkını kullanma
imkanı yaratılmıştır.
Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, lisans alan tarafından satılan malların,
sözleşme bölgesinde üçüncü kişiler tarafından satın alınarak, sözleşme bölgesi dışına
çıkarılması durumudur. Böyle bir durumda, sözleşmeye aykırılıktan söz edilemez.
e. Lisans Altında Üretilen Malların Kalitesine İlişkin Hükümlerin İhlali
Markanın kalite işlevi, markayı taşıyan malların bilinen işletme tarafından
üretildiğini ve orijinal niteliklerinin hiçbir sürette değiştirilmediğini garanti
etmektedir. Ayrıca, marka, üretilen malların ve/veya hizmetlerin menşeini göstermek
süretiyle benzerlerinden ayırt edilmesini sağlar.
89/104 sayılı Yönerge’nin 8/2 maddesinde, lisans alan tarafından üretilen malların
veya sağlanan hizmetlerin kalitesine ilişkin hükümlerin ihlal edilmesi halinde, marka
sahibinin, markadan kaynaklanan haklarını ileri sürebileceği belirtilmektedir. Bu
hükümden yola çıkılarak, marka lisansı sözleşmesinde hükme bağlanan kalite
şartlarına, lisans alan tarafından uyulmaması halinde, lisans yoluyla verilmiş hakkın
izinsiz genişletilmesi durumu ortaya çıkmaktadır.
MarkKHK madde 21/8’de; “Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan
tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri
alır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle birlikte, marka sahibinin kalite standartları
için gerekli önlemleri alma yükümlülüğünden bahsedilmiştir.
Marka Kanunu Tasarısı’nda ise, madde 44/4 içinde yer alan; “Lisans alan, tarafından
üretilecek malların veya sunulacak hizmetlerin kalitesini belirleyen hükümlere
uymak zorundadır.” İfadesiyle, lisans alanın, kalite standartlarını sağlama
yükümlülüğü altında bulunduğu belirtilmektedir. Lisans alanın, bu hükümleri ihlal
etmesi halinde, lisans veren marka sahibi, markadan doğan hakkını lisans alana karşı
kullanabilecektir. Kanımızca bu ifadenin yer alması oldukça isabetli olmuştur.
Marka hukuku, marka sahibini koruduğu kadar, tüketiciyi de korumak üzere
düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle, marka hukukundaki katı yaklaşımın sebeplerinden
biri de, toplumun, markanın belirli bir şekilde kullanılmasında menfaati olmasıdır.
Çünkü, markanın fonksiyonlarından biri de, tüketiciye, zaman geçse de, aynı ürünü
aynı marka altında satın alacağını garanti etmesidir. Bundan dolayı, marka lisansı
sözleşmesinde yer alan teknik gerekliliklere uyulmaması halinde, marka değeri
zedeleneceğinden, marka sahibi artık markasını kullanmak için inhisari hakka sahip
olmayacaktır.203
f. Kullanma Tarzı Bakımından Genişletme
Markanın, lisans alan tarafından, marka lisansı sözleşmesinde belirlenen kullanma
tarzı hükümleri dışında kullanılması, lisans alanın, markanın kullanım tarzını ihlal
ettiği ve markanın kullanma tarzı bakımından genişletildiğini göstermektedir. Bu
durumda, lisans alan tarafından marka hakkına tecavüz edilmiş olur.
Taraflarca yapılan marka lisansı sözleşmesinde, lisans veren tarafından, lisans altında
üretilen malların ihracı yasaklanmış olabilir. Sözleşmede belirlenenin aksine, lisans
alan tarafından malların ihraç edilmesi, lisans yoluyla verilmiş hakların kullanma
tarzı bakımından genişletilmesidir. Lisans sözleşmesinde, lisans altında üretilecek
mallara ilişkin olarak bir miktar sınırlama öngörülmüşse, bu sınırlandırmaya
uyulmaması da, lisans sözleşmesinin kullanma tarzı bakımından genişletilmesi
anlamına gelmektedir.204
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans veren, markanın kullanımını satış, servis
şeklinde kullanım, levha şeklinde asılarak kullanım veya sadece reklam, ilan, faturlar
üzerinde kullanma şeklinde sınırlayabilir. Bu durumlarında ihlal edilmesi halinde,
lisans sözleşmesinin kullanım tarzı bakımından genişletilmesi söz konusu olur ve bu
da marka hakkına tecavüzdür.205
203
Diamond, S., 1973, s.167. 204
Arkan, S., C.II, 1998, s.220. 205
Tekinalp, Ü., 1999, s.457.
3.4.2. Marka Lisansı Sözleşmesiyle Verilen Hakların Üçüncü Kişilere
Devredilmesi
MarkKHK m. 21/4 hükmü gereğince, aksi sözleşmede belirtilmedikçe, lisans
sahiplerinin, lisanstan doğan haklarını, izinsiz olarak üçüncü kişilere devretmesi
marka hakkına tecavüz sayılır ve aynı hüküm gereğince, lisans sahipleri alt lisans da
veremezler.
Burada konusu geçen “devir” kelimesini oldukça geniş yorumlamak gerekmektedir.
MarkKHK’nın 9. maddesinde; “aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin, izni
alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır:
- Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli
marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
- Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya
hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk
üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil,
karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması,
- Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal
veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili
istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj
elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki
herhangi bir işaretin kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra uyarınca yasaklanabilir:
- İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,
- İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim
edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya
sağlanması,
- İşareti taşıyan malın ithali, (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) veya ihracı,
- İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.” hükmü yer almaktadır.
Markanın üçüncü bir kişiye herhangi bir şekilde, MarkKHK’nın 9. maddesine göre
kullandırılması devir kapsamındadır. Markanın sahibinin izni olmaksızın, başkası
tarafından kullanılması markaya tecavüz sayılmaktadır. Dolayısıyla, markanın,
üçüncü bir kişiye, lisans alan tarafından, MarkKHK madde 9’a göre kullandırılması
tecavüz sayılır ve bu durum, marka sahibine, kendi hak sahibi olduğu markasının izni
olmadan kullanılmasını önleme yetkisi verir.
Lisans verenin dava hakkına geçmeden önce, marka hakkının incelenmesi yerinde
olacaktır. MarkKHK madde 13/1’de; “Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal
üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya
sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı
dışında kalır.” hükmü yer almaktadır. MarkKHK uyarınca, marka lisansı sözleşmesi
hükümlerine uygun şekilde, mallar ve/veya hizmetlerin lisans alan tarafından
Türkiye’de piyasaya sunulması, marka sahibinin hakkının tükenmesine neden olur.
MarkKHK madde 13/1’de yer alan hükmü, 89/104 sayılı yönerge’nin 7/1
maddesinde belirtilen, “marka sahibi tarafından veya onun izni ile markayı taşıyan
malların piyasaya sunulmasından sonra marka sahibi, markanın bu mallarla ilgili
olarak kullanılmasını yasaklayamaz.” hükmü şeklinde yorumlamak gerekir.
Marka hakkının tüketilmesi, sadece markanın tescili kapsamındaki mal üzerine
konması için geçerli olup, markanın tescil kapsamında olmayan mal üzerine konması
halinde ya da hiç tescil edilmemiş markanın söz konusu olması halinde, marka
hakkının tüketilmesinden bahsedilemez.206
Markanın tüketilmesi için, markanın, marka sahibi tarafından veya onun izin
vereceği kişiler tarafından piyasaya sunulması gerekir. Burada önemli olan husus,
MarkKHK madde 13/1’de yer alan hüküm gereği, marka hakkının tüketilmesinden
bahsedilebilmesi için, malın Türkiye’de piyasaya sunulmuş olması gerekmektedir.
Malın Türkiye dışında piyasaya sunulmuş olması halinde, marka hakkının
tükenmesinden söz edilemez. Bundan dolayı, Türkiye dışında piyasaya sunulmakla
birlikte, yapılacak ithalat ve ihracatlar ile malın yabancı ülkeden Türkiye’ye
206
Arkan, S., Bozer’e Armağan, 1998, s.203.
getirilmesine, marka sahibi, bu hakkına dayanarak engel olabilir. Ancak, markayı
taşıyan malın, Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, yurt dışında
gerçekleştirilen üretim yahut satışlardan elde edilen markalı malların, üçüncü kişiler
tarafından tekrar Türkiye’ye ithaline engel olunamaz.207
Markanın, yapılacak olan marka lisansı sözleşmesi çerçevesinde, lisans verenin izni
ile lisans alan tarafından piyasaya sunulması halinde de, marka hakkının
tüketilmesinden bahsedilebilir. Ancak, yapılmış olan marka lisansı sözleşmesinin
hükümlerinin, lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan
haklar, lisans alana karşı ileri sürülebilir. Bir başka deyişle, lisans alan tarafından,
lisans sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı davranılması halinde, marka
sahibinin hakkı tükenmiş olmaz ve marka sahibi, lisans alana karşı markadan doğan
haklarını kullanabilir.
Ancak, lisans alanın kendi bölgesi içindeki müşterilerine sattığı malların, sonradan
bunlar tarafından bölge dışındakilere satışı, mallarda değişiklik yapılmadığı sürece
yasaklanamaz. Böyle bir durumda, marka sahibinin hakkı, lisans alanın kendi bölgesi
içinde satış yapmasıyla tüm Türkiye bakımından tükenmiş olur.208
Buna karşılık,
marka lisansı sözleşmesinde belirlenen bölgesi dışında, markalı malları piyasaya
sunmaya teşebbüs eden lisans sahibine veya tek satıcıya karşı, marka sahibi her
şeyden önce ihtiyati tedbir talebinde bulunabilecektir. Zira, lisans alan tarafından,
orijinal malın piyasaya sunulma şartı gerçekleşmiş olduğu için daha sonra bu orijinal
malları satın alan üçüncü kişiye karşı, marka hakkı sahibinin bir hak talebi
olamayacaktır.209
Lisans verenin marka hakkına tecavüz edilmesi halinde, kendisi tarafından
açılabilecek dava çeşitlerini incelemeye başlayalım.
207
Arkan, S., Bozer’e Armağan, 1998, s.203. 208
Arkan, S., C.II, 1998, s.200. 209
Pınar, H.; “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına,
Arma San, İstanbul, 2000, s.872.
3.4.3. Lisans Verenin Açabileceği Hukuk Davaları
a. Tecavüzün Durdurulması Davası
MarkKHK’nın 62/1(a) maddesinde; “marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin,
mahkemeden marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını isteyebilir.” hükmü
yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, marka sahibi, marka hakkına tecavüz sayılan
fiillerin durdurulmasını mahkemeden talep edebilir.
Devam etmekte olan bir tecavüze son verilmek için lisans veren tarafından açılan
durdurma davası, bir eda davasıdır ve bu dava ile, tecavüz oluşturan fiillerin
sürdürülmesinden kaçınılması istenir.210
Tecavüzün durdurulması talebinin ileri
sürülebilmesi için, tecavüzde bulunanın kusuru ve zararın varlığı aranmaz ve kural
olarak, durdurma davası, tecavüzün sona ermiş olması durumunda açılamaz.211
b. Tecavüzün Önlenmesi Davası
Tecavüzü önleme davası, bir tecavüz tehlikesi ihtimalinin varlığı halinde açılabilir.
MarkKHK’da, tecavüzün durdurulmasından bahsedilmesine karşın, tecavüzün
önlemesiyle ilgili herhangi bir hükümden bahsedilmemiştir. Ancak, EndTasKHK m.
49/l(b)’de ve CoğİşKHK m. 25/l(b)’de tecavüz fiillerinin durdurulması yanında,
önlenmesi talebinden de bahsedilmiştir. Kanımızca bir eksiklik olan bu durum, yeni
Markalar Kanunu Tasarısı’nda yer almış ve 60/1(a) maddesinde tecavüzün
önlenmesinden bahsedilmiştir.
c. Tecavüzün Tespiti Davası
Tecavüzü tespit davası, ika edilen fiilin tecavüz olup olmadığının belirlenmesi
amacıyla, tecavüzün sona erdiği, fakat etkilerinin devam ettiği durumlarda açılır.212
210
Arkan, S., C.II, 1998, s.234. 211
Tekinalp, Ü., 1999, s.459., Arkan, S., C.II, 1998, s.234. 212
Tekinalp, Ü., 1999, s.460.
Fiili tecavüzün olup olmadığının tespiti davası ile ilgili, MarkKHK’da herhangi bir
düzenleme yer almamaktadır. EndTasKHK ve CoğişKHK’larında bu davalardan
bahsedilmiştir. Tecavüzün tespiti davası, TTK m. 58/l(a) hükmüne dayanılarak
açılabilir. Kanaatimizce; Markalar Kanunu Tasarısı’nda bu konunun dikkate
alınarak, “fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti” hükmüne yer verilmesinin
gerektiğini düşünmekteyiz.
d. Tecavüzün Giderilmesi Davası
Tecavüzün giderilmesi davası, yapılan tecavüz ile ortaya çıkan hukuka aykırılığın
sonuçlarının ortadan kaldırılması icin açılır. MarkKHK 62/1(b)’de, tecavüzün
giderilmesi davasından bahsedilmiştir. Burada önemli olan nokta, tecavüzün
giderilmesi davasının açılabilmesi için, yapılan tecavüzün bazı sonuçlar doğurmuş
olması gerekmektedir. Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davalarıyla, tecavüz
henüz bir sonuç doğurmamış, doğması muhtemel olan sonuçların durdurulması ve
tehlike aşamasında men edilmesi sağlanır. Buna karşılık, tecavüzün giderilmesi
davaları ise, tecavüz nedeniyle bazı sonuçlar ortaya çıkmış ve bu sonuçların ortadan
kaldırılması, silinmesi ve bertaraf edilmesi için açılır.
Tecavüzü durdurma, önleme ve tecavüzün giderilmesi davaları birlikte açılabilir.
Genellikle açılan davalar, tecavüz konusu ürünün kullanılamaz hale getirilmesi veya
düzeltilmesi şeklinde görülmektedir.
e. Delillerin Tespiti Davası
MarkKHK’nın 75. maddesinde; “Marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan
kişi, bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir.”
hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, lisans veren kişi, mahkemeden tecavüz
sayılabilecek olayların tespitini isteyebilir.
Delillerin tespiti, “açılmış ve açılacak olan esas davaya ilişkin delillerin, bazı şartlar
altında, zamanından önce toplanarak emniyet altına alınması işlemidir.”213
Delillerin
tespiti, bağımsız bir dava olmayıp, asıl davaya bağlı bir işlem ve deliller hakkında bir
çeşit ihtiyati tedbir niteliğindedir.214
MarkKHK m. 75’de bahsedilen delillerin tespiti davası, marka hakkına tecavüz
sayılacak olayların tespitini içermektedir. Dolayısıyla, MarkKHK’da sözü geçen
delillerin tespiti davası, HUMK m. 368 anlamında delillerin tespiti olarak kabul
edilmelidir.215
Hukukumuzda, tespit davalarının konuları ancak hukuki ilişkiler
olabilmektedir ve bu bir dava şartı olarak kabul edilmiştir.216
Oysa ki, MarkKHK
m.75 kapsamındaki delillerin tespiti davasında, hukuki ilişkinin esasına dair bir tespit
söz konusu değildir.
MarkKHK m. 75, ivedi olarak tecavüz olaylarının tespitine ihtiyaç duyan kimsenin,
HUMK 368 vd. hükümleri gereği delil tespiti talebi olarak ele alınmalı ve böylelikle
ivedilik kazanmalıdır.217
Markalar Kanunu Tasarısı’nda, MarkKHK’da yer alan bu hüküm, madde 70/1’de
aynı şekilde korunmuş, bunun yanında, aynı hükme delillerin muhafazası kısmıda
eklenmiştir. Ayrıca, Markalar Kanunu Tasarısı’nda madde 70/2’de; “Mahkeme
tarafından delillerin tespitine ve/veya muhafazasına ilişkin karar kaldırıldığında veya
bu karar talep sahibinin herhangi bir eylemi veya ihmali nedeniyle ortadan
kalktığında ya da dava sonunda tecavüz tehdidi veya tecavüz olmadığına karar
verildiğinde, delillerin tespiti ve/veya muhafazası nedeniyle davalının uğraması
muhtemel zararının tazmin edilebilmesi amacıyla talep sahibi tarafından teminat
yatırılmasına karar verilebilir.” hükmü eklenmiş ve bu hükümle, davalı tarafın
uğraması muhtemel zararların tazmin edilebilmesi için, dava açan tarafın teminat
yatırması münkün kılınmıştır.
213
Kuru, B.; “Tespit Davaları”, Ankara, 1963, s.74., Kuru, B.; “Hukuk Usulü Muhakemeleri”,
İstanbul, 1991, C.III, s.3140. 214
a.g.e., s.74., a.g.e., s.3141.
215
Oytaç, K.; “Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku”, İstanbul, 1999,
s.889., Şehirali, F., 1998, s.147-148. 216
Kuru, B.; “Hukuk Usulü Muhakemeleri”, İstanbul 1990, C.I, s.912. 217
Oytaç, K., 1999, s.89.
f. Tazminat Davaları
MarkKHK’da üç çeşit tazminat davasından bahsedilmiştir. MarkKHK madde 62/1(b)
hükmünde, maddi ve manevi tazminat davalarından, MarkKHK madde 68’de yer
alan, “Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan
bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu
nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.” hükmü gereğince de itibar tazminatı
davalarından bahsedilmiştir. Tazminatla ilgili olarak, MarkKHK’da, “Marka
sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan
veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçla ithal eden veya ticari
amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı
tazmin etmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Markalar Kanunu Tasarısı’nda
ise, “marka sahibinin izni olmaksızın, markayı taklit ederek hizmet sunan, ürün
üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar
için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutan, gümrük bölgesine,
gümrük gözetiminde geçici depolama alanlarına, serbest liman ya da bölgelere
yerleştiren veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, kusurlu ise neden olduğu zararı
tazmin etmekle yükümlü olur.” ifadesine yer verilerek, MarkKHK’daki tanım biraz
daha genişletilmiştir.
- Maddi Tazminat Davası
MarkKHK m. 62/1(b) ile, marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin, maddi
zararının tazminini isteyebileceği belirtilerek, marka sahibinin dava hakkından
bahsedilmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz, MarkKHK’da yer alan 64. madde ile maddi
tazminat düzenlemektedir. Ayrıca, madde 64’de yer alan bu hüküm, maddi
tazminatın hesaplanmasıyla da ilişkili bir hükümdür.
MarkKHK’nın sistemine göre, marka hakkına tecavüz halinde, 62/1(b) hükmü ve BK
m. 41 uyarınca, mütecavizin kusurlu bulunması şartıyla maddi tazminat talep
edilebilecektir. MarkKHK’nın 64/2. maddesinde; “Taklit markayı herhangi bir
şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin, markanın varlığından ve tecavüzden
kendisini haberder etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya
kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin
etmekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden de anlaşılacağı
şekilde, taklit markayı kullanan kişiden, sebep olduğu zararın tazmin edilebilmesi
için, marka sahibinin, markanın varlığını ve tecavüz durumunu kendisine
bildirmesine rağmen, markayı kullanmaya devam etmesi veya markayı
kullanmasının kusurlu bir davranış oluşturması gerekmektedir.
MarkKHK’ya göre, maddi tazminata ilişkin marka sahibinin uğradığı zarar, fıilli
kaybın değerini ve yoksun kalınan kazancı beraber kapsamaktadır. Marka hukuku
açısından, “fiili kayıp” kavramı içinde her türlü giderler ve klasik kayıplar yer
almaktadır. Bunun yanında, “fiili kayıp” kavramının içine, markanın, aynı veya
benzerinin, benzer mal ve/veya hizmetler için kullanılmasıyla karşılaşılan piyasa
karışıklığını gidermek için, lisans veren tarafından bu durumu düzeltmek adına
yapılan ilanlar, markanın gücünü artırmak için yapılacak reklamlar gibi harcamalarda
girebilir.218
MarkKHK madde 66; “Marka sahibinin uğradığı zarar, marka hakkına tecavüz
dolayısıyla yoksun kalınan kazancı kapsar.” ifadesine yer vermektedir. MarkKHK
çerçevesinde, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın
ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz
sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler gözönünde
bulundurulur.
Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, üç farklı
şeklilde hesaplanabilir. Marka sahibi bunlardan birini seçmek durumundadır. Bu
hesaplama türlerinden ilki, “marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı marka
sahibinin markanın kullanılması ile elde edebileceği muhtemel gelire” göre
hesaplanan tazminattır. İkinci hesaplama türü, “marka hakkına tecavüz eden kişinin,
markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre” belirlenen tazminattır. Üçüncü
yöntem ise, “marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka
218
Arkan, S., C.II, 1998, s.244.
uygun şekilde kullanmış olması halinde ödenmesi gereken lisans bedeline” göre
hesaplamadır. Kullanılan üçüncü yöntem uygulamada, “lisans örneksemesi” adı
altında yer alır. Bu uygulamada, emsal araştırması yapılması ve objektif bir lisans
bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu uygulamada, markanın tanınmışlığı önem
kazanmaktadır. Çünkü, marka ne kadar tanınmış olursa, belirlenecek olan lisans
bedelide o ölçüde yüksek olacak ve dolayısıyla ödenecek tazminat miktarıda o
oranda artacaktır. Ayrıca, ödenmesi gereken lisans bedeli hesaplanırken, somut
olayın özelliklerine göre tayin edilmeli ve lisansın münhasır olup olmaması, lisans
sayısı gibi etkenler de hesaba katılmalıdır.219
- Manevi Tazminat Davası
MarkKHK m. 62/1(b) ile, marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin, manevi
zararının tazminini de isteyebileceği ifade edilmiştir. Markanın, aynının ya da
benzerinin, düşük kaliteli mallarla ilgili olarak ya da istenmeyen bağlılıklar
kurulmasına neden olacak şekilde kullanılması halinde manevi tazminat talep
olunabilir.
Marka hukuku anlamında, manevi zararın tazmin edilmesindeki amaç, tecavüzün
vuku bulmasıyla, marka sahibinin ticari-kişisel varlığında neden olduğu
olumsuzlukların giderilmesidir. Burada bahsettiğimiz marka sahibinin ticari-kişisel
varlığı oldukça önemli bir noktadır. Çünkü, marka sahibinin ticari-kişisel varlığı
onun piyasada ve rekabet ortamında sağladığı imajı, kalitesi ve güvenilirliğidir.
Manevi tazminat davasının açılmasının diğer bir amacı ise, potansiyel marka hakkına
tecavüz edecek kişiyi tecavüzden vazgeçirmektir.220
- İtibar Tazminatı
İtibar tazminatı, MarkKHK madde 68’de düzenlenmiştir. İtibar tazminatında, fiili bir
zarar ve yoksun kalınan kazanç yoktur. İtibar tazminatı, maddi ve manevi
219
Tekinalp, Ü., 1999, s.466., Arkan, S., C.II, 1998, s.248. 220
Tekinalp, Ü., 1999, s.468.
tazminattan farklı özelliklere sahip ve her iki tazminattan ayrı, yani onlara ek olarak
istenebilen bir tazminattır.
Markanın itibarı çok önemli bir kavramdır. Çünkü markanın itibarı markanın imajını,
kalitesini ve güvenilirliğini ifade eder. Bir marka için bu kadar önemli olan itibar
kavramına zarar verilmesi, bu zamana kadar harcanan emekler, masraflar ve
çalışmalar sonucu oluşturulan marka imajının zedelenmesini ve istisnaen çökmesini
doğurur.221
Markanın itibarının en önemli göstergelerinden birisi olan imajın inşa edilmesi için,
uzun zamanlar alan yoğun çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar
bazen bir iki yıl, bazen on yıllar, bazen yüz yıl gibi zamanlarda sonuçlanabilir.
Marka imajının ve kalitenin sağlanması için, yüksek oranda harcamaların yapılması,
televizyonlarda, gazetelerde ve buna benzer diğer şekillerde uzun yıllar boyu süren
reklam çalışmalarının yapılması, yetiştirilmiş ve emek harcanmış kalifiye
personellerle dünyanın en büyük şehirlerinde en gözde caddelerde satış yapılması,
işletme tarafından ileri teknoloji ve malzeme kullanılarak üretimin gerçekleştirilmesi,
büyük promosyonlar yapılması gibi uzun, maliyet ve emek isteyen çalışmalar
yapılmalıdır. Bu şekilde uzun uğraşlar ve harcamalar sonunda kazanılan markanın
imajına, toplumdaki bilinilirliğine ve ticari pazardaki yerine kimsenin zarar vermeye
hakkı yoktur. Bu sebeple, marka imajının zedelenmesi ile meydana gelecek olan
zararların karşılanması için itibar tazminatına başvurulmaktadır.
Marka hakkının tecavüze uğramış olması, itibar tazminatı istenebilmesinin ilk
şartıdır. Marka hakkına yapılan bu tecavüz, hukuka aykırılık unsurunu oluşturur.
Ancak, sadece hukuka aykırılığın varlığı itibar tazminatının talep edilmesi için yeterli
değildir. Hukuka aykırılığa ek olarak, kötü üretim veya uygun olmayan tarzda
piyasaya sürme eylemleriyle itibar zarara uğratılmış olmalıdır. Bu bağlamda ikinci
221
Tekinalp, Ü.; “İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Selahatin Sulhi Tekinay’ın
Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999, s.592.
şart itibarın zarara uğramasıdır.222
MarkKHK madde 68’de; “marka hakkına tecavüz
eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması
sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi tazminat istiyebilir.” hükmü
yer almaktadır. Dolayısıyla, itibar zararını doğuran sebepler, kötü üretim, uygun
olmayan bir tarzda piyasaya sürme ve markanın kötü bir şekilde kullanılmasıdır.
Üçüncü şart ise illliyet bağıdır. İlliyet bağının durumu burada özellik göstermektedir.
İlliyet bağı, hukuka aykırılık unsuru olan hakka tecavüz ile zarar arasında
aranmamalıdır. İlliyet bağı, kötü üretim veya uygun olmayan tarzda piyasaya sürme
ile zarar arasında bulunmalıdır.223
Bunların yanında, marka sahibi, MarkKHK uyarınca, marka hakkına tecavüz
dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile, bu eşyayı
üretmeye yarayan araçlara el konulmasını talep edebildiği gibi, el konulan ürünler
üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını ve bu arada markaların markayı taşıyan ürünler,
araçlar üzerinden silinmesini ve bunların imhasını da talep edebilir. Hükmün
ilgililere tebliği, kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı da özel olarak,
MarkKHK m. 62/l(f)’de; “Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen
mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ
edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.” ve MarkKHK 72. maddede; “Dava
sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması halinde,
masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya
benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına
sahiptir.” şekillerinde düzenlenmiştir.
g. İhtiyati Tedbir Talebi
MarkKHK 76/1 maddesinde; “Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde
(MarkKHK m.6 vd. hükümleri gereği) dava açan veya açacak olan kişiler, dava
konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye'de
kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını
222
Yılmaz, C., 2001, s.120. 223
Tekinalp, Ü., İtibar Tazminatı, 1999, s.589-597., Tekinalp, Ü., 1999, s.468-473.
ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar
verilmesini talep edebilir.” hükmü yer almaktadır. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı
olarak incelenir ve bu talep dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha
sonra yapılabilir.
Madde 77 ile de, ihtiyati tedbirin niteliği belirtilmiştir. Bu hükme göre, ihtiyati
tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalıdır.
İhtiyati tedbirler; davacının marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması
yani tecavüzün durdurulması, marka hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal
edilen şeylere Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi
olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması, yani
mallara el koyulması ve herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi
tedbirlerini kapsamaktadır.
3.4.4. Lisans Verenin Açabileceği Ceza Davaları
Yapılan marka lisansı sözleşmesinde, marka sahibi tarafından, sözleşmeye dayalı
lisans yoluyla verilmiş hakların izinsiz genişletilmesi veya bu hakların üçüncü
kişilere devir edilmesi, cezai yaptırıma tabi tutulmuştur. MarkKHK madde 61’de
sayılan marka hakkına tecavüz fiillerinden herhangi birini işlemek, MarkKHK
madde 61/A(c) hükmü gereğince, tecavüz edenlerin, iki yıldan dört yıla kadar hapis
ve yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her
ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre
ticaretten men edilmelerine sebep olur.
MarkKHK madde 61/A(a)’da; “Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken
kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, marka koruması olan bir eşya veya
ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan
kaldıranlar, kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak
gösterenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar
liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine” hüküm
olunacağı belirtilmektedir. Bu hükümden de anlaşılacağı şekilde, hakkı olmadığı
halde, kendisini, marka tescili için başvuru yapmış veya marka sahibi olarak
gösterenler cezaya tabi tutulmuştur. Ayrıca, bir markanın tescil edilmiş olduğunu
gösteren uluslararası bir işaret olan ® işaretini, bir malın veya ambalajın üzerine
haklı sebeplerden dolayı konulmuşsa, kimsenin kaldırma yetkisi yoktur. Bunun
aksine davranışlarda bulunan kişiler, yani yetkisi olmadan marka koruması
bulunduğunu belirten işareti kaldıranlar ve bu arada, lisans alan hakkında yukarıda
belirtilen ceza hükümleri uygulanır.
MarkKHK madde 61/A(b)’de; “Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi
bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin devir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan
birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklarla
ilgili herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir marka hakkının sahibi
olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya marka hakkının hükümsüzlüğü veya
marka korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya
başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari
evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını
uyandıracak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla ilan ve reklamlarda, bu tarzda
yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis
cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına
veya her ikisine” hüküm olunacağı belirtilmektedir.
Lisans alanın, hakkı ve ilgisi olmadığını veya tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği
veya bilmesi gerektiği halde, marka üstündeki haklardan birini veya bu haklarla ilgili
lisansı devretmek, vermek, rehnetmek veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta
bulunması cezai hükme tabidir. Ayrıca, lisans alanın, korunan bir markanın sahibi
olmadığı, koruma süresi bittiği, markanın hükümsüzlüğüne veya marka hakkının
sona erdiğine karar verildiği halde, korunan bir marka bulunduğu zannını
uyandıracak eylemlerde bulunması halinde, yine MarkKHK madde 61/A(b) hükmü
gereğince cezaya maruz kalacaktır.
3.5. Lisans Alanın Dava Hakkı
Marka sahinbinin markadan doğan haklarına, üçüncü kişiler tarafından yapılan
tecavüzler nedeniyle, marka sahibinin zarar görmesi yanında, lisans alanın da
kullanım hakkı ve ekonomik menfaatleri zarar görmektedir. Bu sebepten dolayı,
üçüncü kişilerin tescilli marka hakkına tecavüz etmeleri halinde, lisans alanın, kendi
adına dava açma hakkına sahip olup olmadığının tespit edilmesi büyük önem
taşımaktadır.
MarkKHK’da, lisans alanın dava açma hakkı, madde 21/6’da yer alan; “Aksi
sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi
tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda,
marka sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları,
kendi adına açabilir. İnhisari olmayan lisans sahiplerinin, dava açma hakları yoktur.”
ve madde 21/7’de yer alan; “Altıncı fıkra hükümlerine göre, markaya tecavüz
dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir
bildirimle, gereken davayı açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin,
bu talebi kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde,
gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi
adına dava açılabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu
sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep
edebilir. Lisans alan, dava açtığını marka sahibine bildirir.” hükümleri ile
düzenlenmiştir.
Yukarıdaki hükümlerde de yer aldığı üzere, marka sahibinin markadan doğan
haklarına tecavüz edilmesi halinde, lisans alanın tecavüz eden kişiye karşı hukuk ve
ceza davaları açıp açamayacağı, lisansın inhisari olup olmadığına göre
şekillenmektedir.
MarkKHK’da, lisans alanın dava açması ve şatlarını düzenleyen bir diğer hüküm ise,
hemen hemen madde 21/6 ve 7 deki hükümlerle aynı olan, madde 73 deki
hükümlerdir.
Lisans alanın, dava hakkını kullanabilmesi için sözleşmenin yazılı şekilde yapılmış
olması gerekmektedir. Çünkü, MarkKHK madde 15/2 hükmüne göre, marka lisansı
sözleşmelerinin yazılı yapılması geçerlilik şartıdır. Bunun dışında başka herhangi bir
şekli şart aranmamaktadır.
MarkKHK madde 21/10 hükmünde, lisansın sicile kayıt edilmediği müddetçe, iyi
niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği belirtilmektedir. Üçüncü kişiler
tarafından marka sahibinin marka haklarına tecavüz edilmesi üzerine, tescil
edilmeyen lisansı alan tarafından, lisans ileri sürülerek dava açılamaz. Bu şekilde bir
dava, marka sahibinin MarkKHK uyarınca açabileceği davadır ve MarkKHK
çerçevesinde dava açma hakkı olan lisans alan, sadece marka sahibinin MarkKHK
uyarınca marka hakkından doğan, açabileceği davaları kendi adına açabilir.
Ortak markanın lisans konusu olması durumunda, lisans alanın marka hakkına
tecavüz nedeniyle dava açabilmesi için, mutlaka lisansın sicile kayıt edilmiş olması
gerekmektedir. Çünkü, MarkKHK madde 60’da; “bir ortak markada lisans
verilmesi, Marka Siciline kayıt halinde geçerlidir.” ifadesi yer almaktadır.
Dolayısıyla, ortak markada lisans hakkının doğumu için, lisansın tescili kurucu
nitelik taşımaktadır ve tescilin yokluğunda lisanstan da bahsedilemez.
Birden fazla lisans alan varsa, her bir lisans alan diğerinden bağımsız olarak, bir
başka deyişle, diğer lisans sahiplerinin iznine ihtiyaç duymaksızın, MarkKHK’daki
kurallar ve şartlar çerçevesinde dava ve sair talep haklarını ileri sürebilir.224
MarkKHK madde 70’de; “Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin
taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin
hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümde atıfta bulunulan Borçlar
Kanunu’nun 60. maddesi gereği, marka hakkına tecavüz nedeniyle açılacak tüm
davaların, zarara ve faile ıttıla tarihinden itibaren bir yıl ve herhalde tecavüz fiilinin
vukuundan itibaren on yıl içerisinde ikame edilmesi gerekmektedir.225
224
Tekinalp, Ü., 1999, s.477. 225
Çiçekçi, Ç., 2001, s.77.
Burada önemli olan nokta, BK madde 60 da bahsedilen bir yıllık sürenin, lisans
veren açısından geçmiş olmasının lisans alanın dava hakkını nasıl etkiliyeceğidir. Bir
yıllık zamanaşımı süresinin, zarara ve faile ıttıla edilmesinden itibaren başlaması
nedeniyle, lisans veren açısından bir yıllık zamanaşımı süresinin geçmesine rağmen,
henüz zarar ve fail hakkında bilgisi olmayan lisans alan açısından da zamanaşımının
geçerli olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Ancak, her halde tecavüz fiilinin
vukuundan itibaren on yılın geçmesi halinde, hem lisans veren hem de lisans alan
açısından dava açma hakkının zamanaşımının söz konusu olduğunu kabul etmek
uygun olacaktır.226
3.5.1. Marka Lisansı Sözleşmesinin Çeşidine Göre
Lisans alanın, tecavüz eden kişiye karşı dava ehliyeti, lisans sözleşmesi çeşidine
göre, yani marka lisansı sözleşmesinin basit veya inhisari niteliğine göre belirlenir.
a. Basit (İnhisari Olmayan) Lisans Sözleşmelerinde
MarkKHK m. 21/6’da; “İnhisari olmayan lisans sahiplerinin, dava açma hakları
yoktur” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, basit lisans alan, üçüncü bir kişi
tarafından, marka sahibinin markadan doğan haklarına tecavüz edilmesi durumunda,
marka sahibinin MarkKHK çerçevesinde açma hakkına sahip olduğu davaları kendi
adına açma hakkına sahip değildir.
Basit lisans alan lisans sahiplerinin, sadece marka sahibinin dava açmasını
beklemesi, tecavüzün zamanında ve gereği gibi engellenmemesi nedeniyle lisans
alanın zararına sebep olacak ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık teşkil edecektir.
Dolayısıyla, MarkKHK, basit lisans sahibine belli şartlar altında dava açma hakkı
tanımıştır.
MarkKHK madde 21/7’de; “markaya tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan
bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını
226
Çiçekçi, Ç., 2001, s.77.
marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya
bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde,
lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açılabilir.” hükmü yer
almaktadır. Ayrıca, lisans alanın dava açmasını ve şartlarını düzenleyen MarkKHK
madde 73’de de basit lisans sahibinin dava açma hakkı, MarkKHK madde 21/7
hükmü ile parelelelik gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Bu hükümler uyarınca,
markaya tecavüz nedeniyle dava açma hakkı olmayan basit lisans alan, noter
vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını marka sahibinden
isteyebilir. Basit lisans sahibinin yaptığı bu talebi marka sahibinin kabul etmemesi
veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde, gerekli davayı açmaması
halinde, lisans alan, marka sahibine yaptığı bildirimi de ekleyerek kendi adına dava
açabilir.
MarkKHK’da, basit (inhisari olmayan) lisans sahibinin, marka sahibinden gerekli
davayı açması konusundaki isteği herhangi bir şekle bağlanmamıştır. Ancak,
kanaatimizce, ilgili hükümde yer alan, lisans alanın bildirimden sonra geçen üç ay
sonunda, marka sahibine yaptığı bildirimi de ekleyerek kendi adına dava açabilmesi
ibaresinden yola çıkılarak, MarkKHK’nın yazılı bildirimi kastettiği düşünülmektedir.
Başka bir ifadeyle, eğer ki bildirim yazılı yapılmamışsa bildirimin lisans alan
tarafından dava dilekçesine eklemesi söz konusu olamayacaktır. Ancak, buna rağmen
yazılı şekil geçerlilik şartı olarak nitelendirilemez.
Lisans alan, MarkKHK 21/7 hükmü gereğince, açmış olduğu davayı marka sahibine
bildirmekle yükümlüdür. Bunun aksine bir tutum sergileyen lisans alan, bildirimde
bulunmamaktan doğan zararı karşılamak durumundadır. Lisans alan, marka sahibine
açtığı davayı bildirmezse, marka hakkına tecavüzden dolayı marka sahibide, lisans
alanın davasından habersiz kendi adına bir dava açabilir. Böyle bir durumda, lisans
alanın davasından haberdar olmayan marka sahibinin, kendi adına açtığı davadan
doğan masraflar, marka sahibinin zararını oluşturur ve bu zararın giderilmesi lisans
alanın yükümlülüğü altındadır.
İnhisari lisans sözleşmelerinde, inhisari lisans sahiplerinin dava açma yetkileri lisans
sözleşmesi uyarınca karalaştırılabilmektedir. Buna karşılık, inhisari olmayan, yani
basit lisans sözleşmelerinde, lisans alanların dava açma hakkına sahip olmadığı
hususu taraflarca kararlaştırılamamaktadır. Durumu MarkKHK m. 21 hükmümleri
çerçevesinde değerlendirecek olursak, basit lisans sözleşmelerinde tarafların dava
açılması konusunda anlaşmaya varmaları halinde dahi, lisans alana dava açma
hakkının tanınamayacağı ortaya çıkmaktadır. Basit lisans alan, MarkKHK m. 21
hükmünce, marka sahibinin dava açmaması halinde, bir başka deyişle, sözleşmede
taraflarca kararlaştırılmasa ve belli şartlar altında olsa dahi dava açabilmektedir.
Kanaatimizce, inhisari lisans sözleşmelerinde olduğu gibi, basit lisans
sözleşmelerinde de, sözleşme serbestisi içerisinde taraflarca kararlaştırılarak, basit
lisans alanın dava açma hakkına sahip olmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
40/94 sayılı Tüzüğün 22/4 maddesi, lisans alanın tecavüz nedeniyle uğradığı zararın
giderilmesi için tazminat elde edebilmek amacıyla marka sahibi tarafından açılan
davaya katılmaya yetkili olduğunu hükme bağlamıştır.
MarkaKHK’da, üçüncü kişilerin marka hakkına tecavüz etmesi dururmunda lisans
verenin açacağı davaya, lisans alanın da uğradığı zararların giderilmesi amacıyla
katılmasıyla ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, Markalar
Kanunu Tasarısı’nda bu konu ile ilgili düzenlemeye gidilmiş ve tasarının 68/4
maddesinde; “Üçüncü kişi tarafından markanın sağladığı haklara tecavüz edilmesi
durumunda, lisans sahipleri, tecavüz nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesi
amacıyla marka sahibinin açacağı davaya katılmaya yetkilidir.” ifadesine yer
verilerek, lisans alana, lisans verenin açacağı davaya katılma hakkı tanınmıştır.
b. İnhisari (Tekelci) Lisans Sözleşmelerinde
MarkKHK m. 21/6; “Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip
olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına,
tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir.” hükmüne yer vermiştir. Ayrıca,
MarkKHK’nın 73. maddesinde de bu hüküm aynı şekilde yer almıştır.
40/94 sayılı Tüzük, lisans alanın dava açması konusunda daha dar kapsamlı bir
düzenlemeye yer vermiştir. Topluluk markasına tecavüz halinde, lisans alan,
Tüzüğün 22/3 hükmü gereğince, lisans sözleşmesindeki hükümler saklı kalmak
üzere, sadece marka sahibinin bu konudaki izniyle dava açabilir. İnhisari lisans alan,
durumun, lisans alana bildirilmesinden sonra, onun makul bir süre içinde tecavüz
davalarını açmaması halinde bu tür bir dava açabileceği belirtilmektedir.
Taraflarca yapılan marka lisansı sözleşmesinin inhisari olması, bununla birlikte
sözleşmede lisans alana dava açma hakkının verilmediği bir hükmün yer alması
durumunda, lisans sahibi, basit lisans alan için geçerli olan hükümler çerçevesinde
dava açma hakkına sahip olacaktır.
MarkKHK 21/6 ve 73/1 hükümleri çerçevesinde, inhisari nitelik kazanan lisans hakkı
sahibi, marka sahibinin, MarkKHK uyarınca açabileceği bütün davaları kendi adına
açabilir ve inhisari lisans sahibi bu davaları açarken, aksi sözleşmede belirtilmedikçe,
lisans verenden izin ve/veya rızasını almak zorunda değildir. Ancak, burada önemli
olan nokta, yapılan lisans sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, marka hakkına tecavüz
halinde dava açma hakkına sahip olmasına rağmen, lisans alanın dava açma
zorunluluğu ve yükümlülüğü olduğu söylenemez. Başka bir ifadeyle, inhisar lisans
sahibinin dava açmaması onun marka sahibine karşı sorumlu olması sonucunu
doğuramaz.
İnhisar lisans verilmesi halinde dahi, marka sahibi tecavüz halinde dava açabilmek
hakkını haiz olduğundan lisans alanın lisans verenle işbirliği yapması doğru olur.227
Buna rağmen, marka sahibi ile inhisari lisans sahibinin, marka hakkına tecavüz
halinde, ayrı ayrı dava açmaları durumunda, mahkeme bu davaları birleştirerek
değerlendirir228
ve davayı kendi adına açtığı için giderleri lisans alan karşılar.
227
Arkan, S., C.II, 1998, s.255. 228
Tekinalp, Ü., 1999, s.434.
İnhisari lisans sahibinin, kendi adına dava açma hakkına sahip olması, tecavüz
nedeniyle, lisans veren marka sahibinin uğramış olduğu zararları istemesine engel
değildir. Burada önemli olan nokta, eğerki lisans, markanın tescilli olduğu mal
ve/veya hizmetlerin bir bölümü ya da belirli bir bölge için verilmişse, lisans verenin,
tecavüz nedeniyle lisans alandan bağımsız olarak zarara uğraması durumu ortaya
çıkacaktır.229
Açılan dava, marka üzerinde üçüncü kişinin hakkı bulunduğu için mahkeme
tarafından reddedilmişse, lisans alan sözleşmeyi feshedebilir ve zararının tazmininin
talep edebilir.230
Eğerki, davanın kaybedilmesine veya istenilen sonuçlara
ulaşılamamasına lisans alan sebep olmuşsa, kusuru olmasa bile, marka sahibine karşı
herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi, marka sahibinin tazminat dahil talepleriyle
karşılaşabilir.231
Dolayısıyla, davanın kaybedilmesi durumunda, lisans alanın, lisans
verenden bir talebinin olup olamayacağı veya sözleşmeyi fesh etme hakkının
bulunup bulunamayacağı somut olaya göre değerlendirilir.
Lisans konusu olan markanın, tescilli olup olmamasının, lisans alanın dava hakkını
nasıl etkileyeceği tartışmalı bir konudur. MarkKHK m. 21/6 hükmü gereğince,
inhisari lisans alana, marka sahibinin MarkKHK gereği açabileceği davaları açma
hakkı tanınmış olduğundan, konusu tescil edilmeyen marka olan lisans sözleşmesine
istinaden, lisans alanın, dava açma hakkına sahip olduğu kabul edilemez.
Buna karşılık, tescil edilmeyen markalara tecavüz hallerinde, TTK m. 56 vd.
hükümleri kapsamında, haksız rekabet davalarının açılması mümkündür. Lisans
sözleşmesinin yapılmasından sonra markanın tescili gerçekleşmişse, bu durumda,
lisans alanın dava açma hakkının var olduğu kabul edilir. Burada önemli olan nokta
da, lisans verenin marka hakkının dava açma zamanında tescil edilmiş olup
olmadığıdır.
229
Arkan, S., C.II, 1998, s.255. 230
Tekinalp, Ü., 1999., s.434. 231
a.g.e., s.434.
c. Alt Lisans Sözleşmelerinde
Alt lisans, sadece basit lisans sözleşmelerinde söz konusu olabilir, aksi halde inhisari
sözleşmenin inhisar niteliği ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla, alt lisans sözleşmesi
de, basit lisans sözleşmesi niteliğinde olacaktır. Alt lisans veren konumunda olan asıl
lisans sahibi, basit lisans hakkına sahip olduğu için, alt lisans vermesiyle, dava açma
hakkında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Asıl lisans verenin, alt lisans sözleşmesine taraf olmaması, alt lisans alanın, asıl
lisans verenin dava açmasını talep etmesini engellememektedir. Bunun sebebi
olarakta, alt lisans alanın bu hakkı, alt lisans sözleşmesinden değil, MarkKHK’dan
kaynaklanması gösterilebilir. Zaten, lisans alan tarafından alt lisans verilmesi,
MarkKHK madde 21/4 hükmü gereğince, sözleşmede taraflarca kararlaştırılmış
olmasına bağlı olduğundan, MarkKHK m. 21/4 hükmüne istinaden alt lisans
sözleşmesi kurulduğunda, asıl lisans veren lisans sözleşmesiyle önceden, kendisine
MarkKHK m. 21/7 hükmünce dava açması için bildirim yapılabileceğini kabul etmiş
olmaktadır.
3.5.2. Talep ve Dava Çeşitlerine Göre
MarkKHK’nın 21. maddesinde, lisans alanın, marka sahibinin MarkKHK hükümleri
çerçevesinde açabileceği davaları, kendi adına açma hakkına sahip olduğu
belirtilmektedir. MarkKHK m. 62 ve devamı maddelerinde marka sahibinin talep ve
dava haklarının hükme bağlandığını ve marka sahibinin bu talep ve davalarını, marka
sahibinin dava haklarında ayrıntılı olarak incelemiştik.232
Şimdi lisans alanın talep ve
dava haklarını ayrıntılı olarak inceleyelim.
232
Bkz. S.104 vd.
a. İhtiyatı Tedbir Talebinde Bulunmak
MarkKHK madde 21/7’de belirtildiği şekilde, basit lisans sahibi, ciddi bir zarar
tehlikesi karşısında, lisans verenin dava açması için geçmesi gereken süreyi
beklemeksizin, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. Lisans
alanın bu şekildeki davranışı, lisans verenin, davayı geç açması ya da hiç açmaması
durumunda, kendisinin uğrayacağı zararın azalmasını ya da engellenmesini
sağlayacaktır. Lisans verenin kusuru nedeniyle dava açılmaması ve/veya geç
açılması nedeniyle lisans alan zarar uğradıysa, lisans alanın bu zararını lisans
verenden talep etme hakkının olduğu kabul edilir.
HUMK m. 109 hükmü gereği, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesinden sonra,
on gün içerisinde esas hakkında dava açılmalıdır. Ancak, MarkKHK’da basit lisans
alnın dava açabilmesi için, lisans verene yaptığı bildirimden itibaren üç aylık bir
sürenin geçmesi ve bu geçen süre zarfında lisans veren tarafından dava açılmamış
olması gerekmektedir. Dolayısıyla, lisans alanın ihtiyati tedbir kararı aldırması ve bu
karar üzerinden on gün geçmesi ve lisans veren tarafından geçen bu süre içerisinde
esas hakkında dava açılmaması mümkün olmakta ve bu durumda da ihtiyati tedbir
ortadan kalkabilmektedir.
Markalar Kanunu Tasarısı madde 68/3’de; “Lisans sahibi ciddi bir zarar tehlikesi
karşısında ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden önce, ihtiyati tedbire karar
verilmesini mahkemeden talep edebilir. İhtiyati tedbir kararı alınmasından sonra
dava açılması hakkında, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayıluı HUMK 109 uncu maddesi
hükmü uygulanır.” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, yukarıda bahsettiğimiz
durumu ortadan kaldırmak için, kanımızca; basit lisans alana, ihtiyati tedbir talebinde
bulunduktan sonra üç aylık süreyi beklemek zorunda kalmadan, on günlük sürenin
bitiminde ihtiyati tedbirin ortadan kalkmaması için dava açma hakkının verilmesinin
uygun olacağı düşünülmektedir.
Lisans verenin, lisans alan tarafından noter kanalıyla yapılan bildirime rağmen üç ay
içerisinde dava açmaması halinde, lisans alanın açtığı davanın, kendi adına
görülmesine devam etmek mümkün olacaktır. Lisans verenin, lisans alanın
gönderdiği bildirimi aldıktan sonra, üç aylık süre içinde dava açması halinde, ihtiyati
tedbirin lisans veren açısından devamını kabul etmek gerekmektedir.
b. Delillerin Tespiti Davasını Açmak
Lisans verenin dava haklarından bahsederken, delillerin tespiti davasından ayrıntılı
olarak bahsetmiştik.233
Basit lisans alanın, delillerin tespiti davasını açma yetkisi
olup olmadığı, MarkKHK’da tam olarak hükme bağlanmamıştır. MarkKHK madde
75 hükmünde, “marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kişiden”
bahsedilmektedir. Markalar Kanunu Tasarısında ise, “Markanın sağladığı hakları
ileri sürmeye yetkili olan kişi” ifadesi geçmektedir.
MarkKHK m.21/7 gereği, lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında, lisans veren
tarafından dava açılmasını beklemeksizin ihtiyati tedbir isteyebilmek hakkına sahip
olduğunu daha önceden belirtmiştik. Kanaatimizce, basit lisans alanın, sonradan
talep edilecek ihtiyati tedbire ya da açılacak sair davalara dayanak teşkil edecek
delillerin yok olmadan saptanmasını, yani, MarkKHK m.75 çerçevesinde delillerin
tespitini talep etmek hakkına sahip olduğunun kabulü uygun olacaktır.
c. Gümrüklerde El Koyma
MarkKHK madde 79/1’de; “Hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle
cezayı gerektiren taklit markalı mallara, ithalat veya ihracaat sırasında hak sahibinin
talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir.”
hükmü yer almaktadır.
Bu hükümde bahsedilen hak sahibi kişi, marka sahibi, markayı kullanmaya yetkili bir
kişi ya da bunların temsilcisi olabilir. Dolayısıyla, lisans alan, lisans sözleşmesi basit
lisans, yani inhisari nitelikte olmasa bile, hükümde geçen bir hak sahibi olarak, taklit
233
Bkz., s.105 vd.
markalı malların ithalat ya da ihracatı sırasında gümrük işlemlerinin durdurulmasını
talep edebilir.234
MarkKHK madde 79/3’de; “Gümrük İdarelerindeki tedbir, el koyma kararının
tebliğinden itibaren on gün içinde esas hakkında ihtisas mahkemesinde dava açılmaz
veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı
ortadan kalkar.” hükmü yer almaktadır. Markalar Kanunu Tasarısı’nda,
MarkKHK’da yer alan 79/3 maddesindeki ifadelere yer verilmemiştir.
Bu hüküm gereğince, el konulması kararının tebliği tarihinden itibaren, on gün içinde
dava açılmaz ya da mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el
koyma kararı ortadan kalkar. Dolayısıyla, inhisari dava hakkına sahip olmayan basit
lisans alan, gümrüklerde taklit mallara el konulmasını talep edebilir. Burada önemli
olan nokta, basit lisans sahibinin, esas hakkında kendi adına dava açmak hakkı
bulunmamaktadır. MarkKHK m.21/7 gereği, basit lisans sahibinin, lisans verene,
bildirimden tarihinden itibaren üç aylık bir süre tanıması gerekmektedir. Lisans alan
tarafından bu üç aylık sürenin tanınması neticesinde, yukarıda bahsettiğimiz on
günlük sürenin geçirilmesi ve dolayısıyla el konulma kararının kalkması söz konusu
olacaktır.
Kanımızca, bu durumunun da, ihtiyati tedbir talebinde bahsettiğimiz şekilde, basit
lisans alana, el koyma kararının tebliğ tarihinden itibaren, üç aylık süreyi
beklemeden, on gün içerisinde dava açma hakkı verilmesi şeklinde düzenlenmesi
uygun olacaktır.
d. Tazminat Davası
Marka hakkına tecavüz halinde, marka sahibinin, MarkKHK madde 62/b hükmü
gereğince, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi zararın tazminini talep etme
haklarının bulunduğundan ve itibar tazminatı davalarından ayrıntılı olarak
234
Arkan, S., C.II, 1998, s.230.
bahsetmiştik.235
Kendi adına dava açma hakkı olan lisans alanın, tazminat davası da
açması mümkündür.
Bizimde katıldığımız bazı görüşlere göre, madde 66/1’de geçen, “marka sahibinin
uğradığı zarar yerine”, “maddi tazminat davası açmaya yetkili olan kişiden”
bahsedilmesi daha uygun olacağı düşünülmektedir.236
Çünkü, lisans alanında
tazminat davası açabileceği düşünüldüğünde maddenin eksik olduğu kanısına
varılmaktadır.
İnhisari lisansta, marka hakkına tecavüz edildiği durumlarda, kendi adına dava açma
hakkına sahip olan lisans alan, marka sahibinin isteyebileceği tazminat miktarına eş
oranda bir tazminat talep edebilir. Ancak, böyle bir durumda inhisari lisansın belli bir
bölge ile sınırlandırılmış olup olmadığı çok önemlidir,237
çünkü lisans alanın talep
edebileceği tazminat miktarı bu duruma göre değerlendirilir.
Yapılan marka lisansı sözleşmesinin basit lisans veya inhisari olmasına karşılık,
sözleşmede lisans alana dava açma hakkı tanınmamışsa, MarkKHK m. 21/7’de
belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, lisans alan tarafından açılacak tazminat
davasında, tazminatın sebepsiz zenginleşmeye yol açmaması için, lisans alan sadece
kendi uğradığı zararın tazminini talep edebilir.238
Marka hakkına tecavüz durumunda, lisans veren, lisans alanı, tecavüz eden üçüncü
kişiye karşı açacağı tazminat davasında korumakla yükümlü değildir. İnhisari lisans
alan, kendi adına dava açma ve dolayısıyla zararını talep hakkına sahiptir.
Dolayısıyla, lisans veren, tazminat davasında inhisari lisans alanın uğramış olduğu
zararın tazminini istemesi beklenmemelidir.
Lisans sahibininin, lisans verene yaptığı bildirimle, lisans veren tarafından açılan
davada, lisans alanın, marka hakkına tecavüzden dolayı uğradığı zararı talep etme
235
Bkz., s.107 vd. 236
Arkan, S., C.II, 1998, s.244. 237
a.g.e., s.244. 238
a.g.e., s.246.
konusunda, MarkKHK’da herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bunun yanında,
lisans alanın, lisans veren tarafından açılacak tazminat davasına katılıp
katılamayacağı hususunda da herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Alman
hukukunda ise, lisans alana, davaya dahil olabilme ve davaya katılarak kendi zararını
talep etme hakkı verilmiştir.239
MarkKHK’da, yukarıda bahsettiğimiz konuyla ilgili bir düzenleme olmamasına
rağmen, lisans verene bildirim yoluyla dava açtıran lisans alan, HUMK madde 53 vd.
hükümleri çerçevesinde, şartları oluşmuşsa davaya müdahale edebilir. Ancak, böyle
bir durumda, lisans alanın uğradığı zararın tazmin edilmesinden söz edilemez.
Çünkü, davaya müdahalede bulunan lisans alan, sadece lehine müdahale ettiği tarafın
iradesine uygun olan usul işlemlerini yapabilir ve dava sonucunda çıkacak hüküm
sadece lehine müdahale edilen taraf hakkında tesis edilir.240
Ancak, Markalar Kanunu Tasarısı madde 68/4’de, markanın sağladığı haklara
tecavüz edilmesi durumunda, lisans alanın uğradığı zararların giderilmesi amacıyla,
marka sahibi tarafından açılacak olan davaya katılmaya yetkili olduğu
belirtilmektedir. Tasarının bu hükmüyle, lisans alan, marka sahibinin uğradığı
tecavüz karşısında açtığı tazminat davalarına katılabilecek ve kendi uğradığı
zararların tazmin edilmesini talep edebilecektir.
Tazminat davaları, lisans veren ve inhisari lisans alan tarafından ayrı ayrı
açılabileceği gibi, birlikte tek bir dava olarakta açılabilir. Marka sahibi ve lisans
sahibinin tek bir dava açabilmeleri için, taraflardan birinin diğer tarafa tazminat
haklarını devretmesi ve dava için lisans alan veya lisans verenden birinin
yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde tek bir dava açıldığında, tarafların
birbirlerine karşı bilgi verme yükümlülüğünde olduklarını ve bunun yanında, hiçbir
şekilde diğer tarafın izni olmadan işlemlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmaları
yerinde olacaktır.
239
Çiçekçi, Ç., 2001, s.89. 240
Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz, E.; “Medeni Usul Hukuku”, Ankara, 1994, s.480.
MarkKHK madde 21/6 hükmü çerçevesinde, inhisari lisans alan, marka sahibinin
hakkına tecavüz edilmesi durumunda açabileceği davaları, kendi adına açabilir. Bu
hükümden yola çıkarak, inhisari lisans sahibi, maddi ve manevi zararının tazminini
talep edebilir. Bu davaların yanısıra, inhisari lisans alan, MarkKHK madde 68’de
bahsedilen itibar davasını da açarak, itibar kaybına uğraması nedeniyle oluşan
zararının tazminini de isteyebilir.
4. MARKA LİSANSI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
4.1. Genel Olarak
Marka lisansı sözleşmesinin sona ermesinin birçok nedenleri olabilir. Sözleşmeyi
sona erdirecek bu nedenler, kendiliğinden gerçekleşebilir veya sözleşme
çerçevesinde taraflar arasında belirlenecek bazı şartların gerçekleşmesi nedeniyle
sona erebilir. Marka lisansı sözleşmesi, sürenin dolması, haklı sebeplerin ortaya
çıkması, işlemin temelinden çökmesi, taraflardan birinin değişmesi veya tarafların
sözleşmeyi fesh etmesi gibi nedenlerden sona erebilir. Marka lisansı sözleşmelerinin,
birer sözleşme olması nedeniyle, genel olarak sözleşmeleri sona erdiren nedenler,
marka lisansı sözleşmelerini de sona erdirir. Sözleşmeyi sona erdiren nedenler,
sözleşmenin türüne, sözleşme hükümlerine ve tarafların çeşitli durumlarına göre her
marka lisansı sözleşmesinde farklılıklar gösterebilir.
Lisans sözleşmesi, sözleşme taraflarının, sözleşmeyle kararlaştırdıkları bir süre
sonunda sona erebilir. Marka lisansı sözleşmesi, Borçlar Kanunu madde 535’de yer
alan haller ve haklı sebepler gerçekleştiğinde, sözleşmede öngörülen nedenlerle
fesihle sona erebilir. Ölüm, iflas, ehliyet kaybı ve gaipliğin sözleşmeyi sona erdirip
erdirmeyeceği, sözleşmedeki hükümlere göre değerlendirilir. Eğer, sözleşmede bu
durumlarla ilgili hükümler yer almıyorsa, sözleşmenin sona erip ermeyeceği,
ilişkinin nitelendirilmesinin sonucuna göre değerlendirilir. İşlem temelinin ortadan
kalkması da, ilişkinin sona ermesine neden olabilir. Marka sahibi ve lisans alanın,
yaptıkları marka lisansı sözleşmesinde yer alan ve kanunda belirtilen
yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde de, marka lisansı sözleşmesi fesh edilebilir ve
dolayısıyla sözleşme sona erebilir. Şimdi, yukarıda bahsettiğimiz marka lisansı
sözleşmesinin sona erme nedenleri daha ayrıntılı biçimde inceleyelim
4.2. Marka Hakkının Sona Ermesi
Marka lisansı sözleşmesinin konusunu marka oluşturmaktadır. Dolayısıyla, marka
hakkının herhangi bir şekilde sona ermesi, marka lisans sözleşmesini konusuz bırakır
ve bu durumda da marka lisansı sözleşmesi sona ermiş olur.
Marka hakkı, marka sahibinin kendi isteğiyle veya kendi isteği dışında sona erebilir.
Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, marka hakkı, marka sahibinin
kendi isteği dışında sona erer. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi ve
koruma süresi sona ermesine rağmen markasını yenilememesi hallerinde ise, marka
sahibinin isteği ile marka hakkı sona erer. Yukarıda bahsettiğimiz hallerin
gerçekleşmesi durumunda, marka hakkı sona erer, marka hakkının sona ermesiyle
birlikte, marka lisansı sözleşmesi konusuz kalır ve dolayısıyla da, marka lisansı
sözleşmesi sona ermiş olur.
4.3. Marka Lisansı Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi
Marka lisansı sözleşmesi ile taraflar, marka sahibine ait marka hakkının, lisans alan
tarafından ne kadar süre ile kullanılabileceğini ve ondan yararlanabileceğini hükme
bağlayabilirler. Tarafların, çoğu kez olduğu gibi, yaptıkları marka lisansı
sözleşmesinde süre konusunda açıkça anlaşmış olmaları halinde, sözleşmede geçen
bu sürenin dolması ile lisans hakkı, yani sözleşme sona ermiş olacaktır. Marka lisansı
sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, lisans alan markayı kullanma hakkını
kaybeder. Bu sebeple, sözleşmede belirtilen sürenin dolmasından sonra, lisans alanın
markayı kullanması markaya tecavüz teşkil eder.
Yapılan bazı marka lisansı sözleşmelerinde, taraflarca süre konusunda her hangi bir
şekilde anlaşmaya varılmadığı ve sözleşmeye her hangi bir hüküm konulmadığı
görülmektedir. Bu şekilde, taraflar arasında herhangi bir mutabakata varılmadığı
durumlarda, lisans sözleşmesinin diğer hükümlerden faydalanılarak, tarafların
sözleşme süresi konusundaki olası iradelerine bakılmak suretiyle bir sonuca varmak
mümkün olabilir.241
Koruma hakkının süresi, lisans sözleşmesinin süresi üzerinde etkili olur. Koruma
süresinin sona ermesi, lisans verenin ifa yükümünü artık yerine getirememesine
neden olur. Dolayısıyla da, lisans sözleşmesi sona ermiş olur. Ancak, böyle bir
durumun gerçekleşmesi için, tarafların yaptıkları marka lisansı sözleşmesinde süre
konusunda anlaşmamış olmaları gerekmektedir.
Tescilli markanın koruma süresinin on yıl olması nedeniyle, lisans süresinin de on
yılla sınırlanmasının gerçekçi bir yaklaşım olmayacağından daha önceki bölümlerde
ayrıntılı olarak bahsetmiştik. Dolayısıyla, taraflar sözleşmede anlaşmak kaydıyla,
lisans sözleşmesini diledikleri süre oranlarında yapabilirler ve yapılan marka lisansı
sözleşmesi, sözleşmede hükme bağlanan bu sürenin bitiminde son bulur.
Sözleşme taraflarının, hem markayı hem patenti bir lisans sözleşmesinin konusu
yapmaları ve yapılan bu sözleşmede de süre ile ilgili anlaşmaya varmamaları
durumunda, yapılan sözleşmenin, patentler için koruma süresi olarak öngörülmüş
olan yirmi yıl için yapıldığı kabul edilir ve sözleşme bu süre sonunda sona erer.242
Buna karşılık, birden fazla marka, lisans sözleşmesinin konusunu oluşturuyor ve
sözleşmede taraflarca herhangi bir süre belirlenmemişse, sözleşmenin süresini,
koruma süresi en uzun olan markaya göre belirlemek yerine, her bir markaya ilişkin
lisans süresini, o markanın koruma süresine göre ayrı ayrı belirlemenin daha uygun
olacağından bahsetmiştik. Bu şekilde bir yaklaşımla, marka lisansı sözleşmesinin
konusunu oluşturan markalardan birinin koruma süresinin sona ermesi sonucunda,
koruma süresi sona eren markanın, lisans alan tarafından kullanılması sona ermiş ve
dolayısıyla lisans sözleşmesi kapsamında o markanın kulanılmasından söz
edilemeyecektir. Buna karşılık, lisans sözleşmesinin konusunu oluşturan ve koruma
süresi devam eden diğer markaların, yapılan marka lisansı sözleşmesi çerçevesinde
lisans alan tarafından kullanılmasına devam edilecektir.
241
Ortan, N., 1979, s.292. 242
Arkan, S., C.II, 1998, s.197.
Alt lisans sözleşmelerinin konu olduğu durumlarda, kural olarak, alt lisans
sözleşmesi ile lisans sözleşmesi arasında sıkı bir bağlantının olduğu kabul edilir. Bu
durum çerçevesinde, yapılan marka lisansı sözleşmesinin, sözleşmede belirtilen
sürenin sona ermesi halinde, alt lisans sözleşmesinin de sona ereceği kabul edilir.243
Marka lisansı sözleşmesinde, taraflarca belirlenen lisans süresinin bitiminden sonra,
sözleşmenin durumunun ne olacağı konusunda iki alternetif akla gelebilir. Bunlardan
ilki, tarafların bir uzatma kaydını sözleşmede barındırmaları halidir. Böyle bir
durumda, sözleşmede belirlenen sürenin dolmasından sonra, taraflar arasında
kararlaştırılan feshi ihbar süresi içerisinde, ihbarda bulunma hakkının kullanılması
nedeniyle yeniden belirli ya da belirsiz bir süre için sözleşmenin sürdürülmesi
kararlaştırılabilir. İkincisi ise, sözleşmeyi sona erdirmek, ama bir uzatma opsiyonu
hakkında anlaşma yapmaktır.244
Bazı durumlarda, marka lisansı sözleşmesinin, tarafların bir irade açıklamasında
bulunmaksızın, kendiliğinden sona erdiği görülmektedir. Sözleşmede öngörülmüş
olan bozucu şartın gerçekleşmesi, bu sona erişin tipik örneğidir. Sözleşmeyi sona
erdirecek olan bozucu şart, marka lisansı sözleşmesinde taraflarca hükme
bağlanabileceği gibi, bu duruma, sözleşmenin amacından da ulaşılabilir. İşletme
lisansı bu konu için düşünülebilir. Bir işletme için verilmiş olan lisans, işletmenin
sona ermesi ile birlikte ortadan kalkar ve işletmenin sonradan yeniden faaliyetine
başlamasıyla, lisans hakkının yeniden canlanmayacağı kabul edilmektedir.245
4.4. Marka Lisansı Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi
Fesih, yasa ya da sözleşmeden doğan ve geçerli olarak kurulmuş sürekli bir borç
ilişkisini, hemen ya da bir sürenin bitiminden itibaren geleceğe yönelik olarak
ortadan kaldıran, tek taraflı hukuki bir işlemdir.246
Dolayısıyla, fesih, sürekli bir
243
Ortan, N., 1979, s.293. 244
Özel, Ç., 2002, s.195. 245
Ortan, N., 1979, s.294., dn. 580. 246
Seliçi, Ö.; “Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona
Ermesi”, İstanbul, 1977, s.112.; Oğuzman, K., Turgut, Ö., 2000, s.370.
sözleşme ilişkisini ileriye doğru sona erdiren bir olumsuz yenilik doğuran hak ya da
işlemdir.247
Bir bedel karşılığında sürekli bir edimin yerine getirilmesini içeren iki taraflı marka
lisansı sözleşmelerin feshedilmesi hakkı, yasal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi,
sözleşme temellerinede dayanabilir. Yasa bu hususta çeşitli düzenlemeler getirmiş
olmasına rağmen, sözleşme serbestisi çerçevesinde, taraflar bu hususu diledikleri gibi
belirleyebilirler. Marka lisansı sözleşmesinde, lisans verenin ve lisans alanın fesih
hakkı konusunda mutabakata varmış olmaları gereklidir. Bunun yanı sıra, genellikle
taraflara tanınmış yasal fesih hakları söz konusu olur.248
Fesih, olağan fesih veya
olağan olmayan fesih olarak karşımıza çıkar.
Olağan fesih, taraflardan her birinin süresi belirsiz sürekli bir borç ilişkisini, bir
sebebe dayanmaya gerek olmaksızın, tek taraflı varması gerekli bir irade beyanı ile
ileriye etkili olarak sona erdirmesidir.249
Olağan fesih, sona erme süresi taraflarca
kararlaştırılmamış sürekli borç ilişkilerinde, taraflardan birine sözleşmeyi sona
erdirme imkanını vermektedir. Olağan fesih, hiçbir engelle karşılaşmadan devam
etmekte olan bir sürekli borç ilişkisininin, sonsuz hale gelmesini önlemek için,
taraflardan her birine eninde sonunda borçtan kurtulabilme imkanı sağlamaktadır. Bu
yüzden, feshin normal olarak bir sebebe dayanarak haklılık kazanmasına gerek
yoktur. Hakkın kötüye kullanılması teşkil etmemek şartı ile fesih, bizatihi borç
ilişkisini sona erdirir, ayrıca haklı bir sebebe dayanması aranmaz.250
Marka lisansı sözleşmesi, sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olduğu için
olağan fesih yoluyla da sona erdirilebilir. Olağan fesih yoluyla sözleşmeyi sona
erdirme hakkı, marka lisansı sözleşmesinin süreli veya süresiz yapılmasına göre
farklılık göstermektedir. Belirli süreli bir borç ilişkisi kuran sözleşmelerin, olağan
fesih yoluyla sona erdirilmesi, kural olarak, sözleşmede açıkça kararlaştırılmışsa
mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla, belirli süreli yapılan marka lisansı
247
Seliçi, Ö., s.112-113., Eren, F.; “Borçlar Hukuku”, C.II., İstanbul, 1999, s.1247 248
Özel, Ç., 2002, s.199. 249
Seliçi, O., 1977, s.132., Gürzumar, O., 1995, s.170., Kırca, Ç.; “Franchise Sözleşmesi”, Ankara,
1997, s.173. 250
Seliçi, O., 1977, s.112, s.132.
sözleşmelerinin de, olağan fesih yoluyla sona erdirilebilmesi için, bu durumun
mutlaka sözleşmede açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.251
Belirsiz süreli
yapılan marka lisansı sözleşmelerinin ise, taraflar sözleşmede fesih hakkını açıkça
hükme bağlamamış olsalar bile, olağan fesih yoluyla sona erdirilebilmesi
mümkündür.252
Marka lisansı sözleşmesinin, olağan fesih yoluyla sona erdirilebilmesi için, feshin
sözleşmenin sona ermesi istenilen tarihten belli bir süre önce karşı tarafa ihbar
edilmesi gerekir. Bu süreye de, “feshi ihbar” denir. Fesih süresinin kabul edilmesi,
belirsiz süreli borç ilişkisinin, yani marka lisansı sözleşmesinin birdenbire sona
ermesiyle, fesih muhatabının karşılaşacağı tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.
Fesih muhatabının, süreyi önceden bilmesi, ilişkinin sona ereceğini bilmesi ve
kendini bu duruma göre ayarlamasını sağlar.
Marka lisansı sözleşmesinde, feshi ihbar için bir süre belirlenmiş olabilir. Bu
durumda feshin, sözleşmenin sona ermesi istenilen tarihten, sözleşmede belirlenen
süre kadar önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir. Kanunda, marka lisansı
sözleşmesinin sona erdirilmesi için belirlenmiş bir feshi ihbar süresi yer
almamaktadır. Marka lisansı sözleşmesinde, sözleşmenin herhangi bir sebebe
dayanmaksızın taraflarca sona erdirilmesi imkanının, yani olağan fesih hakkının nasıl
kullanılacağı konusunda herhangi bir kayıt bulunmaması durumunda, fesih süresinin
nasıl belirleneceği büyük önem taşır. Sözleşmenin sona erdirilmesi, her somut olayda
farklı uzunlukta bir feshi ihbar süresine gereksinme gösterebilir. Feshi ihbar süreleri
saptanırken; taraflar arasındaki ilişkinin eskiliği, sözleşme ile yüklenilen
yükümlülüklerin kapsamı, lisans alan tarafından yapılan yatırımların büyüklüğü,
ekonomik yönden güçsüz durumda bulunan lisans alanın işlerini yeniden
düzenleyebilmesi için gereksinme duyduğu süre gibi, tüm önemli hususlar göz
önünde tutulmalıdır.253
251
Seliçi Ö., 1977, s.70-71, s.140., Gürzumar, O., 1995, s.169. 252
Özdemir, O., 2002, s.93., Gürzumar, O., 1995, s.169., Özel, Ç., 2002, s.198. 253
İşgüzar, H.; “Tek Satıcılık Sözleşmesi”, Ankara, 1989, s.151-152.
Lisans alan ve lisans veren, yaptıkları marka lisansı sözleşmesi çerçevesinde,
belirledikleri fesih sebeplerinin gerçekleşmesi dolayısıyla, sözleşmeyi normal
sürenin dolmasından önce sona erdirebilirler. Taraflardan birinin sözleşmeyi
feshetmesi, diğer tarafın önemli sayılabilecek sözleşmesel yükümlülükleri gereği gibi
yerine getirmemesi halinde mümkündür. Lisans alanın, lisans bedeli ödeme
yükümlülüğünü, markayı kullanma yükümlülüğünü ihlal etmesi ve buna karşılık,
lisans verenin, lisansı, lisans alanın kullanımına sunmaması, taraflardan birinin
marka lisansı sözleşmesini fesih sebebidir.
Marka lisansı sözleşmesi, sürekli borç ilişkisi kuran bir sözleşme olduğundan, haklı
sebeplerin varlığı halinde, olağanüstü fesih yoluyla da derhal sona erdirilebilir.
Olağanüstü fesih, sürekli borç ilişkisi doğuran lisans sözleşmeleri açısından büyük
öneme sahiptir. Dolayısıyla, marka lisansı sözleşmelerinde de, haklı nedenlerden
dolayı fesih büyük bir rol oynamaktadır.
Olağanüstü fesih, taraflardan birinin, sürekli bir borç ilişkisini, önemli veya haklı
sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle, ileriye yönelik olarak sona erdirmesidir.254
Olağanüstü fesihte, sözleşmesel ilişki, fesih bildiriminin mutabakata ulaşmasından
belirli bir süre geçmesinden sonra ortadan kalkar. Bu yüzden olağanüstü feshe, süreli
fesih de denmektedir. Hem süreli hem de süresiz marka lisansı sözleşmeleri, her iki
türde de önemli veya haklı sebepler ortaya çıkabileceği için, olağanüstü fesih yoluyla
sona erdirilebilir. Tarafların olağanüstü fesih haklarını kullanabilmeleri için,
yaptıkları marka lisansı sözleşmesinde, bu hakkın kullanımını açıkça belirtme
mecburiyetleri yoktur. Zira, taraflar marka lisansı sözleşmesinde, önemli veya haklı
sebeplerin orataya çıkması durumunda olağanüstü fesih haklarını
kullanamayacaklarını hükme bağlayamazlar.255
Yukarıda bahsettiğimiz gibi, önemli veya haklı sebeplerin gerçekleşmesi ile,
taraflardan birisi için sözleşmenin sürdürülmesi olanaksız hale gelmekte ise,
olağanüstü fesih hakkından söz edilir. Böyle bir durumda, yasa, belli süreli ya da
254
Ünal, M., 2007, s.194. 255
Gürzumar, O., 1995, s.172, Ortan, N., 1979, s.295.
belirsiz süreli olmasına bakmaksızın, taraflara sözleşmeyi fesh etme hakkı
tanımaktadır.256
Kanunda, hangi durumların marka lisansı sözleşmesini sona erdirmek için haklı
neden olabileceği düzenlenmemiştir. Önemli veya haklı sebeplerin, genel olarak
saptanması, hakimin takdirine göre belirlenmektedir. Bunun yanında, sözleşme
hükümlerinin ve tarafların iradelerinin yorumu sonucu, hangi durumların haklı neden
olduğu belirlenebilir. Ayrıca, marka lisansı sözleşmesine, mahiyetine uygun olduğu
oranda kıyasen uygulanacak hükümlere göre de haklı neden olabilecek durumlar
tespit edilebilir.257
Tarafların kendilerine düşen yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri, taraflar arasında güveni sarsacak hallerin ortaya çıkması, ortak
amacın imkansız olmamakla birlikte çok zor hale gelmesi ve bu nedenle taraflardan
birinin sözleşme ilişkisine bağlı kalmasının, hakkaniyet kuralları gereği ondan
beklenemeyecek hale gelmesi, yukarıda bahsettiğimiz başlıca önemli veya haklı
sebepler olarak sayılabilirler.258
Sözleşmenin, önemli nedenlerden dolayı fesih edilmesi, bazı hallerde taraflar
arasındaki ilişkinin niteliğine bağlı olmaksızın, doğruluk ve güven kurallarının bir
gereği olarak da ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda da, taraflardan birinin
sözleşmeye bağlı kalması ondan beklenilemeyeceği için, sözleşmenin feshi mümkün
olmalıdır. Öncelikle, işlem temelinin çökmesine yol açan nedenlerin, lisans
sözleşmesinin haklı sebeple feshine imkan vermesi göz önünde tutulmalıdır.259
Taraflardan birinin davranışından kaynaklı, borç ilişkisi çekilmez hale gelebilir.
Bunun yanında, sözleşmenin kurulduğu sırada var olan koşullardaki değişiklikler
vasıtasıyla da, borç ilişkisi çekilmez hale gelebilir. Yani, işlemin temelini teşkil eden
koşulların yokluğu veya çökmesi biçiminde ortaya çıkan olgular, haklı sebep olarak
değerlendirilebilir.
256
Özel, Ç., 2002, s.200. 257
Ünal, M., 2007, s.195. 258
Ortan, N., 1979, s.295., Gürzumar, O., 1995, s.172-173. 259
a.g.e., 296., a.g.e., 173.
Sözleşmenin içeriği dışında kalan konularda, işlem temelinin yokluğu veya çökmesi,
doğruluk ve dürüstlük kuralları gereğince, önce sözleşmenin yeni koşullara
uydurulması olanağını doğuracak veya bu mümkün değilse, sözleşmenin feshi
olanağı kullanılacaktır.260
Yukarıda bahsettiklerimizden anlaşılabileceği gibi, taraf davranışlarınıda kapsayan
daha geniş ve karmaşık bir kavram olan, önemli ya da haklı sebep, işlem temelinin
yokluğu ve çökmesi öğretisi ile farklıdır. Bunun nedeni de, haklı sebebin hukuki
sonucu kesin, işlem temeli öğretisinde ise, hukuki sonuç farklıdır. Yani, işlem
temelinin çökmesine bağlanacak sonuç, sözleşmenin ortadan kaldırılması değil
uyarlamanın gerçekleştirilmesidir. Fakat, hukuki sonuca götüren olgular açısından
bakıldığında, işlem temelinin yokluğu ya da çökmesi, marka lisansı sözleşmesinin
feshedilmesi için gerekli olan haklı sebep olarak teşkil edilebilecektir.261
Marka lisansı sözleşmesinde bir bir sayılmamış olan hangi durumların ve sözleşmeye
aykırılık hallerinin birer haklı neden teşkil edip edemeyeceği sorununa, yani
sözleşmenin feshine olanak veren bir haklı nedenin somut olaydaki uyuşmazlıkta
mevcut olup olmadığına hakim takdir yetkisini kullanarak karar verecektir.262
4.5. Marka Lisansı Sözleşmesinin Diğer Nedenlerden Sona Ermesi
4.5.1. Taraflardan Birinin Ölümü veya Ehliyetini Kaybetmesi
Marka lisansı sözleşmesinin, taraflardan birinin ölümü ile sona ermesi durumunda,
konuyu lisansın, kişiye bağlı lisans ve işletme lisansı, ya da basit ve inhisari lisans
olmasına göre incelemek doğru olacaktır.
Basit lisans sözleşmesinin, lisans alanın ölümü nedeniyle sona erip ermediği
konusunda, sözleşmenin, kişiye bağlı lisans mı, yoksa işletme lisansı mı şeklinde
yapıldığına bakılarak bir karar vermek gerekecektir. Kişiye bağlı lisans
260
Özel, Ç., 2002, s.201-202. 261
Ortan, N., 1979, s.301-302. 262
Gürzumar, O., 1995, s.172., Seliçi, Ö., 1977, s.193,194,197., Kırca, Ç., 1997, s.182.
sözleşmelerinde, lisans alanın kişiliği göz önünde tutulduğu dikkate alındığında,
lisans alanın ölmesi halinde, lisans hakkı lisans alanın ölümü ile sona ermekte ve
lisans hakkı mirasçılara geçmemektedir.
İşletme lisansının verilmesi halinde, esas olan işletmenin unsurları ve bütünlüğü
olduğuna göre, lisans alanın ölümü ile lisans sözleşmesi sona ermeyecektir. Zira,
işletme lisansının, işletmenin miras ve devir edilme yoluyla başkalarına geçişi kabul
edilmektedir.
İnhisari lisans sözleşmelerinde ise, lisans alanın, marka sahibinin onayı olmaksızın,
lisansın bir başkasına devir edilemeyeceği kabul edilmişse, kural olarak inhisari
lisans alanın ölümü ile, lisans hakkı onun mirasçılarına intikal etmeyecek ve
dolayısıyla, lisans sözleşmesi sona erecektir. Bu sonucun kabulü, lisans
sözleşmesinin taraflarının iradelerine uygunluk teşkil edecektir. Aynı sonuçlara
ehliyetin kaybı halinde de ulaşılabilmelidir.263
İnhisari lisans sözleşmesinde, marka sahibinin izni ile, lisans alana, lisansını devir
etme hakkı verilmişse, inhisari lisans alanın ölümü halinde, lisans hakkının
mirasçılara geçtiğini kabul edilmektedir.
Lisans verenin ölümü durumunda, kural olarak, lisans sözleşmesinin sona
ermeyeceğini kabul edilmektedir. Ancak, lisans verenin kişiliğinin göz önünde
tutulduğu hallerde, lisans sözleşmesinin, lisans verenin ölümü ile sona ereceğini
kabul etmek mümkündür.264
Taraflar arasında yapılan marka lisansı sözleşmesinin, adi ortaklık ya da ortaklık
benzeri bir nitelik göstermesi halinde, lisans sözleşmesinde, aksi bir hüküm
bulunmamaktaysa, ortaklardan birinin ölümü ile, Borçlar Kanunu madde 535/1-2
hükümleri gereğince, marka lisansı sözleşmesi sona erecektir.
263
Ortan, N., 1995, s.298. 264
a.g.e., s.298., dn. 599.
4.5.2. Taraflardan birinin iflası
İcra İflas Kanunu (İİK) ve diğer kanunlarda, taraflardan birinin iflas etmesi halinde,
taraf olunan sözleşmenin sona ereceği belirtilmediği sürece, sözleşmenin devam
edeceği kabul edilmektedir. Marka lisansı sözleşmeleri açısından, taraflardan birinin
iflası ile, lisans sözleşmesinin nasıl etkileneceğine dair hukukumuzda her hangi bir
düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda, iflasın sözleşmeyi sona erdirip
erdirmeyeceği , sözleşmeye, sözleşmede hüküm yoksa, ilişkinin nitelendirilmesinin
sonucuna göre belirlenecektir.265
Lisans verenin iflas etmesi durumunda, lisans alan, iflas masasından, marka lisansı
sözleşmesine konu olan markanın kullanımının kendisine bırakılmasını talep edemez.
Ancak, lisans alan, iflas idaresinden, lisans verenin borcunu para alacağına çevirerek
yerine getirmesini talep edebilir. İflas eden lisans verene karşı, lisans alanın, lisans
bedelini ödeme borcu, iflasın açılması anında ertelenmiş ise, ertelenmiş kalmaya
devam edecektir, ancak, borç ertelenmiş olduğunda iflas idaresinin lisans bedelini
talep ve takip etmek hakkı bulunmaktadır (İİK m. 229).266
Lisans alanın iflası halinde, lisans veren, lisans bedeli alacağını iflas masasına
yazdırabilir. İflas dairesi, iflas masası için faydalı olacağı anlaşılırsa, lisans alanın
imalathanelerini, eşya depolarını ve benzeri yerleri birinci alacaklar toplantısına
kadar kendi denetimi altında işletirken (İİK m. 210), lisans konusu markayı da
kullanmaya devam edebilir. Lisans bedelinin ödenmiş ve iflas alacakları dahilinde
ödenecek olması halinde, lisans alanın iflas masasına giren haklarından bir tanesi de,
lisans konusu markadan yararlanma hakkıdır.267
Lisans alanın iflas etmesi halinde, marka henüz lisans alana verilmemişse, lisans
veren, BK m. 82’ye göre, lisans bedeli için kendine teminat verilinceye kadar,
markayı teslim etmekten kaçınabilir.268
265
Özel, Ç., 2002, s.206. 266
Çiçekçi, Ç., 2001, s.104-105. 267
a.g.e., s.105. 268
Ortan, N., 1995, s.300.
Taraflar arasındakı ilişki, bir ortaklık sözleşmesi ya da benzeri nitelikte ise, iflas,
sözleşmenin doğrudan doğruya sona ermesi sonucunu doğurur.269
269
a.g.e., s.301.
SONUÇ
Çalışmamızın ilk bölümünde, marka kavramından, ilk olarak nasıl ortaya
çıktığından, ne şekilde geliştiğinden ve günümüzdeki öneminden bahsettik. Marka ile
ilgili olarak, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname yürürlüğe girene kadar ki yasal düzenleme süreçlerini ve 556 sayılı
KHK’nın kaynakçalarına değindik. Aynı bölüm içerisinde, lisans sözleşmesi
kavramını, özelliklerini ve sınai haklara ilişkin lisans sözleşmesi çeşitlerini inceledik.
Lisans sözcüğünün anlamını, dünyadaki ticari ve ekonomik gelişmelerle birlikte,
lisans sözleşmelerinin nasıl doğduğuna değindik ve sonuçta; lisansın ekonomik ve
teknik gelişmenin önemli bir aracı olduğunu belirledik.
Çok az sayıda Fikri Mülkiyet hakkı sahibi, kendi ürünlerini diğer ülkelerde üretmek,
dağıtmak ve satabilmek için kendi kaynaklarına sahiptirler. Geri kalan FM hakkı
sahiplerinin çoğunluğu, finansal potansiyellerini arttırmak için, bu haklarını üçüncü
kişilere lisans yoluyla verirler. Lisans sözleşmesinde, lisans veren, kendisine ait
herhangi bir fikri mülkiyet türünden, lisans alanı yararlandırma borcu altına girerken,
lisans alan da bunun karşılığında bir lisans bedeli ödemek yükümlülüğü altına girer.
Lisans sözleşmesinin, karşılıklı yükümleri içeren tam iki taraflı bir sözleşme olduğu,
lisans sözleşmesinin taraflarının gerçek ya da hukuki kişiler olabileceği, mülkiyet
hakkı sahibi değişmeden, kullanma ve yararlanma hakkının sağlanmasına ilişkin
sözleşme tipleri arasında yer almasından dolayı, bir devir sözleşmesi olmadığı,
devamlı ve uzun süreli bir ilişki yarattığı sonuçlarına ulaştık.
Çalışmamızın ikinci bölümünde, marka lisansı sözleşmesi kavramı, marka lisansı
sözleşmesinin hukuki niteliği ve sözleşmeye uygulanacak hükümler, marka lisansı
sözleşmesinin özellikleri ve türlerini, marka lisansı sözleşmesinin kurulması,
tarafları, şekli ve tescilini inceledik.
Marka lisansı sözleşmesinin temelini, marka ve lisans kavramlarının oluşturduğunu
tespit ettik. Marka lisansı sözleşmesi, marka sahibinin, yani lisans verenin, markayı
kullanma hakkını lisans alana verdiği bir sözleşmedir. Marka lisansı sözleşmesi,
marka sahibinin, markasının başkası tarafından kullanılmasını yasaklama
konusundaki hakkını, lisans alana karşı kullanmadığı, bunun karşılığında da, lisans
alan tarafın, lisans verene belli bir bedel ödemeyi üstlendiği iki tarafa borç yükleyen
sözleşmedir. Burada, marka lisansı sözleşmesinin devir sözleşmesinden farkı olduğu
sonucuna ulaştık; devir sözleşmesinde hakkın devredilmesi söz konusu iken, marka
lisansı sözleşmesinde, lisans veren, marka sahibi olarak kalmaya devam eder.
Marka lisansı sözleşmesi, 556 sayılı MarkKHK ile düzenlenmiştir. Ayrıca,
MarkKHK’nın uygulama şeklini gösterir Yönetmelikte de, marka lisansı
sözleşmeleri ile ilgili hükümler mevcut bulunmaktadır. Marka hakkı, tamamen veya
kısmen marka lisansı sözleşmesinin konusunu oluşturabilir. Her tür marka, marka
lisansı sözleşmesine konu edilebilir, yani tescilli bir markanın yanısıra, marka tescil
başvurusunda bulunulmuş bir marka da lisans sözleşmesine konu olabilir. Her
nekadar, 556 sayılı KHK ile tescilli markaların korunması öngörülmüş olsa bile, bu
durum tescil edilmemiş markaların varlığını ve kullanımını engellemediği gibi, tescil
edilmemiş markaların lisans sözleşmelerinin konusunu oluşturmalarını da
engellememektedir. Kanaatimizce, tescilsiz markaların hukuki işlemlere konu olması
halinde, hukuki işleme taraf olan kişilerin haklarının korunabilmesi için, tescilsiz
markalara uygulanacak hükümlere veya hangi hükümlerin tescilsiz markalara
uygulanacağı hususu MarkKHK’da yer almalıdır.
Marka lisansı sözleşmesinin tarafları, gerçek ya da hukuki kişiler olabileceği gibi, bir
veya birden fazla kişi de olabilir. Marka üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi
olması halinde, lisans, ancak, ortak hak sahiplerinin onayı ile verilebilir. Marka
siciline kayıt olmak koşuluyla, ortak marka, marka lisansı sözleşmesinin konusunu
oluşturabilir. Garanti markası, marka lisansı sözleşmesine konu olamaz.
Çalışmamız esnasında, marka lisansına konu olan marka hakkının, marka lisans
hakkının ve marka lisansı sözleşmesinin kukuki niteliği konularında, doktrinde yer
alan farklı görüşlere yer verdik, bu görüşleri tartıştık ve sonucunda; öncelikle, marka
hakkının mutlak bir hak olduğunu belirledik. Daha sonra, marka lisans hakkının,
kişilere eşyalar üzerinden doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve bu sebeple
herkese karşı ileri sürülebilen ayni haklardan olmadığını tespit ettik. Marka lisans
hakkının, mutlak hak olarak nitelendirilip nitelendirilemiyeceği konusunda,
doktrinde yer alan bir çok görüşü tartıştık ve marka lisans hakkının, bazı mutlak
haklar vermesine karşın, tam anlamıyla mutlak nitelikte bir hak olduğunu söylemenin
doğru olamayacağı sonucuna ulaştık. Marka lisans hakkının, nispi hak olup olmadığı
konusunu değerlendirdik, ve sonuçta; marka lisans hakkının, nispi nitelikte bir hak
olduğunu, ancak, sicile tescille mutlak hak olmamakla birlikte, mutlak etkili bazı
yetkiler veren nispi bir hak haline geldiğini kabul etmenin uygun olacağını belirledik.
Marka lisansı sözleşmesinin hukuki niteliği konusunda, doktrinde yer alan birçok
görüşe değindik ve bu görüşleri karşılaştırdık. MarkKHK’da, marka lisansı
sözleşmesinin tüm unsurlarına yer verilmemiş, sadece lisans sözleşmesine dair bir
kısım kurallara yer verilmiş olması nedeniyle, marka lisansı sözleşmelerinin, isimsiz
yani atipik sözleşmeler olarak anılması gerektiğini kabul ettik. İsimsiz sözleşmeler,
kendine özgü (sui generis), birleşik ve karma sözleşmeler olarak üçe ayrılmaktadır.
Marka lisansı sözleşmelerinin, marka sahibinin markayı kullanmaması, kullanma
hakkını devralanla birlikte kullanması, kullanma hakkını devralana verebilmesi,
üçüncü kişlere karşı dava açma hakkının verilebilmesi gibi, kanunda düzenlenmiş
sözleşme türlerinde bulunmayan unsuraları bünyesinde barındırdığını belirledik ve
bu sebeple, marka lisansı sözleşmelerinin kendine özgü sözleşmeler olduğu sonucuna
vardık.
Marka lisansı sözleşmeleri, kendine özgü sözleşmeler olduğu için, marka lisansı
sözleşmelerine uygulanacak hükümlerin, kendine özgü sözleşmelere uygulanacak
hükümlere göre tespit edilmesi gerekliliğini kabul ettik. Taraflar arasında çıkabilecek
uyuşmazlıklarda; öncelikle MarkKHK hükümlerine göre uygulama yapılıcağını,
daha sonra, tarafların marka lisansı sözleşmesi serbestisi içerisinde kendilerine
uygulamak istedikleri ve sözleşmeye koydukları kükümlerin uygulanması gerektiğini
tespit ettik. Kanunda herhangi bir yasal düzenleme veya sözleşme çerçevesinde konu
ile ilgili herhangi bir hüküm yoksa, marka lisansı sözleşmesine, mahiyetine uygun
olduğu oranda benzer sözleşme tiplerine ilişkin hükümlerin uygulanabileceğini
belirledik. Bu çerçevede, doktrinde genel olarak marka lisansı sözleşmeleri ile benzer
nitelikler taşıdığı belirtilen, adi kira, hasılat kirası, satım ve adi şirket sözleşmelerini
inceledik. Bu sözleşmelerin, marka lisansı sözleşmeleri ile benzer ve farklı
özelliklerini belirttik, ve neticede; marka lisansı sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda
ortaya çıkacak boşlukların, adi kira, hasılat kirası, satım ve adi şirket sözleşmeleri
hükümlerinin, mahiyetine uygun oranda ve kıyasen uygulanarak çözümlenebileceği
sonucuna ulaştık.
Çalışmamızda, marka lisansı sözleşmelerinin çesitlerini inceledik ve her bir çeşide
ilişkin ayrıcalıkları belirttik. Marka lisansının, lisans alanın inhisar hakkına sahip
olup olmaması kriterine göre en çok yapılan, basit (inhisari olmayan) lisans ve
inhisari lisans ayrımının yanı sıra alt lisans, sözleşmenin içeriğine göre satış lisansı
ve üretim lisansı, lisans alanın niteliğine göre de, kişisel lisans ve işletme lisansı
türleri vardır. Basit lisans, yani inhisari olmayan lisans, kanun koyucunun tanıdığı
kanuni (olağan) türdür. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir,
yani basit lisanstır. İnhisari lisansta, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını
açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamaz. Üçüncü Kişilere inhisarı
lisans hakkının tanınmasından önce, başkaca şahıslar ile basit lisans sözleşmelerinin
kurulmuş olmasının, kural olarak, inhisarı lisans sözleşmesinin hukuki yapısına
aykırılık teşkil etmediği, ancak, lisans veren tarafından, önce tesis edilmiş lisans
sözleşmelerinin lisans alandan saklanması halinde, bu durumun, lisans alan
açısından, lisans sözleşmesini fesih nedeni sayılabileceği görüşü tarafımızca kabul
edilmiştir.
Lisans alanın, kendisine tanınan haklar çerçevesinde, başkasına lisans vermesi
halinde, alt lisans mevcuttur. Alt lisans ilişkisinde, lisans alan bir taraftan da lisans
veren durumundadır. Marka lisansı sözleşmesinden, üretilen malların alımı ve
satımına dair bir yükümlülük sonucuna ulaşılamıyorsa, lisans alanın üretilen malları
kullanma ve satışına yetkili olduğu tarafımızca kabul edilmiştir. Kişisel lisans
sahibinin işletmesinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, lisansı
etkilemez, ancak, işletme lisansında, işletmenin devredilmesi veya ticari
faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde, sözleşme, lisans alan açısından sona ermiş
olacaktır.
Marka lisansı sözleşmesinin taraflarını gerçek veya tüzel kişiliğe haiz lisans veren ile
lisans alan oluşturur. Marka lisansı sözleşmesi yazılı olarak yapılır ve yazılı şekil
geçerlilik şartıdır. Bu sebeple, yazılı şekil şartına uyulmadan yapılan bir marka
lisansı sözleşmesi, şekle aykırılıktan dolayı mutlak butlanla batıldır, diğer bir deyişle
kesin hükümsüzdür. Kural olarak, marka lisansı sözleşmelerinin yapılabilmesi için
yazılı şekil yeterli olup, bunun yanında sicile tescil veya ilana gerek olmadığını tespit
ettik.
Lisans bedelinin, sözleşmede yer alıp almaması konusu, doktrinde oldukça tartışmalı
bir konudur. Çalışmamızda, bu konuyla ilgili farklı görüşlere yer verdik ve tartıştık.
Sözleşmede, lisans bedelinin yer alıp almaması konusunda bizim kanaatimiz;
sözleşmede, lisansın bedelsiz verildiğine dair herhangi bir hüküm yer almıyorsa,
tarafların uygun bir bedel üzerinde anlaşmış olduklarının kabul edilmesidir. Ancak,
bu düşüncemizin yanında, marka lisansı sözleşmesinde taraflar arasında doğabilecek
sounların giderilmesi için, lisans bedeline ilişkin çok ayrıntılı hükümler yer almasa
bile, en azından lisans bedelinin belirlenmesine ilişkin sözleşmede bazı ölçütlerin
bulunmasının yararlı olacağı sonucunu tespit ettik.
Marka lisansı sözleşmesinde, lisans süresinin yer alıp almayacağıda tartışmalı bir
konudur. Bu konudaki tartışma; tescilli markaların koruma süresinin 10 yıl olması
nedeniyle, marka lisansı sözleşmelerinin de lisans süresinin on yılla sınırlanması
sorunudur. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, lisans süresininin sözleşmede
hükme bağlandığı takdirde, on yılla sınırlandırılamayacağı, buna karşılık, eğerki
sözleşmede, lisans süresine ilişkin herhangi bir hüküm yer almıyorsa, marka koruma
hakkının süresinin, lisans süresi üzerinde etkili olacağı ve markanın koruma süresi
yani, on yıllık sürenin bitiminde, marka lisansı sözleşmesinin de sona ermesi
gerektiği sonucuna ulaştık.
Marka lisansı sözleşmesinin sicile tescilinin kim tarafından gerçekleştirileceği, ne
MarkKHK ne de MarkKHKY’de belirtilmemiştir. Kanımızca bir eksiklik olan bu
durum, Markalar Kanunu Tasarısı’nda göz önüne alınmış ve her iki tarafada lisansı
sicile tescil ettirme hakkı tanınmıştır. Yönetmelikte, lisansın sicile kaydı için, lisansa
konu olan mal ve/veya hizmetlerin sözleşmede yer alması gerektiği belirtilmektedir.
Ancak, lisansa konu olan mal ve/veya hizmetlere sözleşmede yer verilmezse,
markanın, mal ve/veya hizmetlerin tamamı için lisansa verildiğinin kabul
edilmesinden dolayı, kanımızca, bu kaydın sözleşmede yer almasının zorunlu
olmaması gerekmektedir.
Çalışmamızın üçüncü bölümünde, marka lisansı sözleşmesinin hükümlerini
inceledik. Marka lisansı sözleşmesinin içeriği, tarafların hak ve borçlarından oluşan
bir demetten meydana gelmektedir. Lisans verenin asli borcu, markayı sözleşme
şartları içinde lisans alana kullandırmaktadır. Lisans verenin kullandırma borcu; lisans
verenin markanın şekli varlığını tekeffül yükümlülüğü altında olmasını, markanın
hükümsüzlük nedeni taşımamasından sorumlu olmasını, üçüncü kişilerin marka
lisansı üzerindeki etkilerini engelleme yükümlülüğü, marka hakkının yenilenmesi ve
marka hakkından vazgeçmeme yükümlülüğünü kapsamaktadır.
Markanın hükümsüzlüğü halinde, kural olarak, hükümsüzlüğün sonuçları geriye
doğru etkili iken, istisna olarak, markanın hükümsüzlüğe verilmeden önce yapılmış
ve uygulanmış marka lisansı sözleşmelerine, hükümsüzlüğün etki etmeyeceğini
belirledik.
Lisans veren, marka lisansı sözleşmesinin yapıldığı sırada, markanın hükümsüzlük
nedenlerinin varlığını biliyor ve/veya bilmesi gerekiyor ve lisans alan tarafa bu
durumla ilgili bir açıklama yapmamış ve kötü niyetli olarak markayı lisans konusu
yapmışsa, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması nedeniyle sorumlu
olacak ve lisans alanın uğradığı zararları tazminle yükümlü olacaktır. Lisans alan,
markanın hükümsüzlüğüne karar verilinceye kadar markadan yararlanmışsa, lisans
bedelinin, markanın kullanım süresinin, lisans sözleşmesi yapılırken geçerli olan
kullanım süresine oranlanarak iadesi söz konusu olacaktır. Lisans verenin, lisans
alana karşı ne şekilde sorumlu olacağı, doktrinde tartışmalı bir konu olarak yer
almaktadır. Doktrinde, lisans verenin tazminat sorumluluğunun, sadece “culpa in
contrehendo” ya dayandırılması, sorumluluğun, sadece lisans verenin BK m. 28
uyarınca hilesine dayandırılması ve her iki durumada dayandırılması gerektiği
fikirleri öne sürülmektedir. İncelediğimiz görüşler neticesinde, lisans verenin
sorumluluğunun, sadece ”culpa in contrehendo” ya dayandırılması gerektiği
sonucuna ulaştık.
Mal ve hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alma, lisans verenin önemli
bir yükümlülüğüdür. Kalite kontrolü, marka lisansı sözleşmelerini diğer fikri
mülkiyet lisanslardan ayıran kilit unsurdur. Lisans veren, sözleşmede öngörülen
kayıtlarla, kalitenin sağlanmasına yönelik talimatlar verebilir ve bunları
denetleyebilir. Ancak, lisans veren kaliteye ilişkin talimat vermese ve marka lisansı
sözleşmesinde de kaliteye ilişkin bir hüküm bulunmasa bile, lisans alanın kalite
garantisi kanundan doğacağını tespit ettik. MarkKHK’da, lisans verenin kaliteyi
koruma yükümlülüğünden bahsedilmiş, ancak, kaliteyi sağlamak amacıyla alacağı
önlemlerin içeriği hakkında bilgilere yer verilmemiştir. Kanaatimizce; marka lisansı
sözleşmesinin önemli unsurlarından olan kalitenin, lisans veren tarafından ne şekilde
önlemlerle korunacağına dair durumlarla ilgili düzenleme yapılması gerekliliğini
tespit ettik.
Lisans alanın asli yükümlülükleri arasında ise; lisans bedelini ödemek, markayı
kullanmak, marka lisansı sözleşmesinde belirtilen kalite şartlarına uymak, lisanstan
doğan haklarını devretmeme ve alt lisans vermeme yükümlülükleri yer almaktadır.
Lisans bedelleri; sabit lisans bedeli, parça ya da satışa göre saptanan lisans bedeli
veya karma lisans bedelleri gibi çeşitli şekillerde hesaplanabilir. Kural olarak,
inhisari lisans alanın markayı kullanmak yükümlülüğünde olduğu, buna karşın basit
lisans alanın markayı kullanmak yükümlüğünde olmadığı belirtilse dahi, bu hususun
her somut olayın şartlarına göre tespitinin gerektiğini belirledik. Nitekim, lisans
bedeli olarak, parça başına lisans ya da kara iştirak tespit edilmişse, lisans alanın
markayı kullanmak yükümlülüğünde olduğu, buna karşın, götürü ücret
kararlaştırılmışsa, markayı kullanmak yükümlülüğünde olmadığının kabul edilmesi
gerektiği sonucuna ulaştık.
MarkKHK’da, lisans alanın mal ve/veya hizmetin kalitesini sağlaması konusunda
herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bir eksiklik olarak düşündüğümüz bu husus,
Markalar Kanunu Tasarısı’nda göz önünü alınmış ve lisans alanın kalite
standartlarına uyması gerektiği, aksi takdirde, marka sahibinin, tescilli bir markadan
doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebileceği belirtilmiştir.
Çalışmamızda incelediğimiz diğer bir konu ise, lisans alan ve lisans verenin dava
haklarıdır. Marka lisansı sözleşmesinin lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir
markadan doğan haklar lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürülebilir. Kanaatimizce;
MarkKHK’da, lisans sözleşmesinin ihlaliyle ilgili yer alan 21/9 maddesi tek başına
çok geniş anlamda olup yeterli değildir. Yani, lisans veren, marka lisansı
sözleşmesine her türlü aykırılıkta değil belli başlı bazı hükümlere aykırılık halinde
marka hakkına dayanabilmelidir. Markalar Kanunu Tasarısı’nda bu konu dikkate
alnınmış ve 89/104 sayılı Yönerge’nin 8/2 maddesi ve 40/94 sayılı TMT 22/2
maddesiyle de paralellik arz edecek şekilde; lisans alanın, lisans süresini, marka
örneğini, markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin kapsamını, markanın
kullanılacağı coğrafi alanı ve lisans alan tarafından üretilecek malların veya
sunulacak hizmetlerin kalitesini belirleyen hükümleri izinsiz genişletmesi ve lisans
hakkını üçüncü kişilere devretmesi hallerinde lisans verene marka hakkına dayanma
olanağı tanınmıştır. Kanımızca, böyle bir hükmün yer alması çok yerinde olmuştur.
Marka lisansı sözleşmesinin, bunlar dışında kalan hükümlerine aykırılıklar,
markadan doğan haklara değil, BK madde 96 hükmüne dayandırılmalıdır.
MarkKHK çerçevesinde aykırılığın yaptırımları arasında, tecavüzün durdurulması,
tecavuzun önlenmesi, tecavüzün tespiti, tecavüzün giderilmesi, delillerin tespiti
davası ve maddi, manevi ve itibar tazminatı gibi hukuk davalarının yanı sıra ceza
davaları da yer almaktadır. MarkKHK’da, marka sahibinin taleplerinde, sadece
tecavüzün durudurulması ve giderilmesi durumlarından bahsedilmiştir. Kanımızca
bir eksiklik olan bu durum, Markalar Kanunu Tasarısı’nda görülmüş ve tecavüzün
önlenmesi durumundan da bahsedilmiştir.
Üçüncü kişilerin marka hakkına tecavüzü halinde, lisans alanın dava hakkı ise, lisans
sözleşmesinin inhisari olup olmamasına göre değerlendirilmektedir. Lisans
sözleşmesi inhisari nitelikte ise, lisans alan, marka sahibinin MarkKHK uyarınca
açabileceği davaları kendi adına açabilir. Buna karşılık, lisans sözleşmesi inhisari
olmayan, yani basit bir lisans sözleşmesi ise, kural olarak, basit lisans sahibinin dava
açma hakkı yoktur. Ancak, basit lisans alan, dava hakkını bazı durumlarda
kazanabilir; lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı
açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka sahibinin, bu talebi kabul etmemesi
veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması
halinde lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabilir.
Kanaatimizce, inhisari lisans sözleşmelerinde olduğu, gibi basit lisans
sözleşmelerinde de, sözleşme serbestisi içerisinde taraflarca kararlaştırılarak, basit
lisans alanın dava açma hakkına sahip olmasının uygun olacağı ve böyle bir
hükmünde MarkKHK’da yer almasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve lisans verenin dava açması için
geçmesi gereken sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini
mahkemeden talep edebilir. Ancak, burada önemli olan nokta, mahkemenin ihtiyati
tedbir kararı vermesinden sonra, on gün içerisinde esas hakkında dava açılmalıdır,
aksi takdirde, ihtiyati tedbir ortadan kalkabilmektedir. Kanaatimizce, büyük bir sorun
oluşturan bu durumun giderilmesi ve mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesinden
sonra, on gün içerisinde esas hakkında açılması gereken davanın, üç aylık süreyi
beklemek zorunda kalmadan, basit lisans alan tarafından açılabilmesi gerekmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz durumun aynısı, gümrüklerde el koyma içinde geçerlidir. El
konulması kararının tebliği tarihinden itibaren, on gün içinde dava açılmaz ya da
mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan
kalkar. Kanımızca, bu durum içinde, aynı ihtiyati tedbir talebinde bahsettiğimiz
şekilde bir düzenlemenin yapılarak, bu eksikliğin giderilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Kendi adına dava açma hakkı olan lisans alanın, tazminat davası da açması
mümkündür. Kanaatimizce, MarkKHK madde 66/1’de geçen “marka sahibinin
uğradığı zarar yerine”, “maddi tazminat davası açmaya yetkili olan kişiden”
bahsedilmesi daha uygun olacaktır, çünkü, lisans alanında tazminat davası
açabileceği düşünüldüğünde, maddenin eksik olduğu kanısına varılmaktadır.
Lisans verenin dava açmasına neden olan bildirimi yapan lisans alanın, şartları
oluşmuşsa, davaya müdahale etmesi mümkündür, ancak müdahil lisans alan, davaya
katılmakla, marka hakkına tecavüz nedeniyle uğramış olduğu zararının somut olarak
karara bağlanmasını ya da tahsilini ayrı olarak talep edemez. Ancak, Markalar
Kanunu Tasarısı’nda, lisans alanın, marka sahibinin uğradığı tecavüz karşısında
açtığı tazminat davalarına katılabileceğini ve kendi uğradığı zararların tazmin
edilmesini talep edebileceği belirtilmektedir. Düşüncemize göre, bu düzenleme
oldukça isabetli olmuştur.
Çalışmamızın son bölümünde, marka lisansı sözleşmelerinin sona ermesi hususunu
inceledik. Marka lisansı sözleşmesi, tarafların kararlaştırdığı sürenin bitimi ile,
belirsiz süreli sözleşmelerde herhangi bir sebebe dayanmaksızın olağan fesih
yoluyla, haklı nedenlere dayanılarak olağanüstü fesih yoluyla veya taraflardan birinin
ölümü, ehliyetini kaybetmesi ve iflas nedeniyle sona erebilir.
KAYNAKÇA
Akıntürk, T.; “Borçlar Hukuku”, Genişletilmiş 10. Baskı, İstanbul, 2004
Amicba, G.; “Abhazlar’da Damga”, Yayına Hazırlayan: Süren, Z,; “ÇİPXE
Kafkas Aile Damgaları”, As Yayınları, İstanbul, 2001
Arkan, S.; “Marka Hukuku”, C.I, Ankara, 1997
Arkan, S.; “Marka Hukuku”, C.II, Ankara, 1998
Arkan, S.; “Pr. Dr. Bozer’e Armağan”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü, Ankara, 1998
Arseven, H.; “Nazari ve Tatbiki Alâmeti Farika Hukuku”, İstanbul, 1951
Ayiter, N.; “İhtira Hukuku”, Ankara, 1968
Berkhan, İ.; “Marka Lisans Sözleşmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001
Boso, B.; “Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Yabancı Unsurlu Lisans
Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2/8,
2006
“Büyük Larousse”, Milliyet Yayınları, C.XV
Çiçekçi, Ç.; “Marka Lisansı Sözleşmeleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2001
Diamond, S.; “Trade Mark Problems and How to Avoid Them”, Chicago, 1973
Dirikkan, H.; “Pr. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan”, İstanbul, 1998
Eren, F.; “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, C.I, Ankara, 1994
Eren, F.; “Borçlar Hukuku”, C.II, İstanbul, 1999
“Grand Master Genel Kültür Ansiklopedisi”, C.III
Gürzumar, O.; “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda
Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, C.20/4, 1994
Gürzumar, O.; “Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan
Sistemlerin Hukuken Korunması”, İstanbul, 1995
“İngiliz Marka Kanunu”, (Trademark Act), 1994
İşgüzar, H.; “Tek Satıcılık Sözleşmesi”, Ankara, 1989
“Kazancı Bilişim-İçtihat Bilgi Bankası”, (www.kazanci.com.tr)
Kırca, Ç.; “Franchise Sözleşmesi”, Ankara, 1997
Kırca, Ç.; “Know-how Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Pr. Dr. Ali Bozer’e
Armağan, Ankara, 1998
Kuru, B.; “Tespit Davaları”, Ankara, 1963
Kuru, B.; “Hukuk Usulü Muhakemeleri”, C.I, İstanbul, 1990
Kuru, B.; “Hukuk Usulü Muhakemeleri”, C.III, İstanbul, 1991
Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz, E.; “Medeni Usul Hukuku”, Ankara, 1994
“Licensing Guide for Devoloping Countries”, WIPO, Geneva
Nomer, H.; “Borçlar Hukuku”, Beta Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 2001
Noyan, E.; “Marka Hukuku”, Ankara, 2004
Oğuzman, K., Turgut, Ö.; “Borçlar Hukuku Genel Hükümleri”, İstanbul, 2000
Oğuzman, K., Seliçi, Ö.; “Eşya hukuku”, İstanbul, 2002
Ongan, B.; “Sınai Hakalara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Lisans Verenin
Garanti Yükümlülüğü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Y.2/8, 2006
Ongan, B.; “Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki
Durumu”, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007
Ortan, N.; “Patent Lisansı Sözleşmesi”, Doğan Yayınevi, Ankara, 1979
Ortan, N.; “Avrupa Patent Sistemi”, C.I, Ankara, 1991
Oytaç, K.; “Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku”,
İstanbul, 1999
Oytaç, K.; “Karşılaştırmalı Markalar Hukuku”, İstanbul, 2002
Özel, Ç.; “Marka Lisansı Sözleşmesi”, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002
Özdemir, O.; “Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku
Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması”, Beta Yayınları, İstanbul,
2002
Özsunay, E.; “Lisans Sözleşmelerinde Lisans Bedeline İlişkin Sorunlar”, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 50. Yıl Armağanı, İstanbul, 1973
Özsunay, E.; “Medeni Hukuka Giriş”, İstanbul, 1986
Pınar, H.; “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Prof. Dr. M. Kemal
Oğuzman’ın Anısına, Arma San, İstanbul, 2000
Poroy, R., Tekinalp, Ü.; “Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar”, Haluk
Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, 1990
Poroy, R., Yasaman, H.; “Ticari İşletme Hukuku”, İstanbul, 2004
“Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük”, C.VII
Seliçi, Ö.; “Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç
İlişkilerinin Sona Ermesi”, İstanbul, 1977
Şehirali, F.; “Patent Hakkının Korunması”, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998
Tekinalp, G.; “Patent Lisansı Sözleşmesine Uygulanacak Bağlama Kuralı”,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.35/1-4, 1970
Tekinalp, Ü.; “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin
Hukuki Durumu”, Pr. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul, 1997
Tekinalp, Ü.; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Beta Yayınları, İstanbul, 1999
Tekinalp, Ü.; “İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Selahatin Sulhi
Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999
Tekinay, S., Akman, S., Burcuoğlu, H., Altop, A.; “Borçlar Hukuku Genel
Hükümler”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993
“Trademarks Throughout The World”, West Group, New York, March, 2000
Tritton, G.; “Intellectual Property in Europe”, Sweet&Maxwell, London, 1996
“Türkçe Sözlük”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Yeni Baskı, C.II, Ankara, 1988
Ünal, M.; “Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler”, Seçkin
Yayınları, Ankara, 2007
Wilkof, N.; “Trade Mark Licencing”, Sweet&Maxwell, London, 1995
Yasaman, H.; “Hizmet Markaları”, Batıder Yayınları, C.VIII, 1975
Yasaman, H., Altay, S.; “Marka Hukuku”, 556 Sayılı KHK Şerhi, C.II, 2004
Yavuz, C.; “Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler”, C.I, İstanbul, 1994
Yılmaz, C.; “Marka Lisans Sözleşmeleri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001
Yüksel, S.; “Patent ve Lisans (Patent, Marka, Know-How) Sözleşmesi Hukuku”,
İstanbul, 1989
Zevkliler, A.; “Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri”, Ankara, 2004