En reciente decisión de fecha 13 de septiembre de 1999, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, negó la solicitud planteada por la empresa REEBOK INTERNATIONAL LIMITED que pretendía ordenar "a CALZADOS MARYLIN, C.A., abstenerse de usar la marca REEBOK...".

 

En su lugar, acogiendo plenamente los alegatos expuestos por este Despacho de Abogados, en representación y defensa de Fabrica de Calzados Marylin, C.A., la Corte Primera se limitó a autorizar, como medida cautelar, a la empresa REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, utilizar la marca REEBOK, conjuntamente con nuestra representada FABRICA DE CALZADOS MARYLIN, C.A., mientras dure el juicio de nulidad.

 

La sentencia contó con un interesante voto salvado del Magistrado Dr. Luis Ernesto Andueza Galeno, en el cual el disidente señala que "existe presunción de que el Registro de la Propiedad Industrial actuó en ejercicio de una facultad legalmente establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que le autoriza a modificar en el tiempo sus criterios". Señala también el Magistrado disidente que "para poder otorgar un amparo cautelar por presunción grave de violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación por un cambio de criterio de la Administración, no basta determinar que el criterio aplicado a otros casos similares se mantuvo constante por un largo período, sino que se debe determinar la existencia de elementos formales y no formales, que hagan presumir en forma grave el desequilibrio o la desigualdad alegada".

 

I. LA MARCA REEBOK EN VENEZUELA.

 

El 30 de abril de 1982, bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, cuando no existían normas subregionales andinas sobre propiedad industrial, la empresa venezolana Fabrica de Calzados Marylin, solicitó el Certificado de Registro correspondiente a la marca REEBOK, el cual le fue otorgado mediante Resolución No. 769 de fecha 31 de mayo de 1985.

 

En ese tiempo, la marca REEBOK era prácticamente desconocida en Venezuela, carecía de difusión en el público consumidor venezolano, y no existía ninguna empresa que comercializara la marca en el país.

 

En tal virtud, la empresa nacional Fabrica de Calzados Marylin, C.A., debió efectuar cuantiosas inversiones publicitarias, destinadas a dar a conocer la marca. Propagandas en los distintos medios audiovisuales, organización y financiamiento de la Copa REEBOK y patrocinio de diversos equipos nacionales de varias disciplinas deportivas, son algunas de las inversiones que tuvo que efectuar la empresa nacional a los fines de lograr el reconocimiento de sus productos marca REEBOK. Hoy, la fábrica de calzados REEBOK se desarrolla en una línea de producción de más de mil (1.000) trabajadores, y se perfila como la más importante empresa del ramo de calzados deportivos que existe en el país.

 

II. LOS CONFLICTOS SOBRE LA MARCA REEBOK.

 

El 29 de enero de 1997, luego de casi doce (12) años de uso efectivo, continuo, ininterrumpido, con ánimo de dueño y basado en justo título de la marca REEBOK por parte de la empresa Marylin; en una época en que dicha marca ya había adquirido difusión y notoriedad como consecuencia exclusiva de las cuantiosa inversiones publicitarias efectuadas por la prenombrada empresa, la compañía Reebok International Limited solicitó al Registrador de la Propiedad Industrial del extinto Ministerio de Fomento, el reconocimiento de la nulidad del Certificado de la marca REEBOK, otorgado a Marylin, argumentando para ello, que dicho acto administrativo de registro contravenía el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prohibe el registro de los signos distintivos que puedan provocar "confusión en el público consumidor sobre el origen o procedencia de la marca".

 

En decisión de fecha 30 de mayo de 1997, el Registrador declaró la nulidad del Certificado de Registro expedido a favor de Reebok International Limited, por considerar que la marca REEBOK era notoria en el país y que los consumidores venezolanos al adquirir los calzados REEBOK fabricados por la empresa Marylin, "confundieron el fabricante local con el legítimo creador de la marca comercial Reebok, la empresa Reebok International Limited". En otras palabras, el Registrador estimó que el público nacional que adquiría los calzados REEBOK, lo hacía bajo la creencia de estar comprando productos de la empresa inglesa.

 

La revocatoria de la marca fue oportunamente recurrida por la empresa de calzados Marylin, y con motivo de tal impugnación, la autoridad registral competente reconoció, en fecha 19 de febrero de 1999, que la propiedad de la marca REEBOK pertenecía a la empresa nacional y no a la compañía inglesa, anulando de esa manera la decisión anterior.

 

Contra esta última decisión, de fecha 19 de febrero de 1999, la empresa REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con acción de amparo constitucional, ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Como mandamiento de amparo constitucional, la empresa accionante solicitó que se "ordene a CALZADOS MARYLIN, C.A., abstenerse de usar la marca REEBOK...".

 

En reciente decisión de fecha 13 de septiembre de 1999, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, negó la solicitud planteada por la empresa REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, por considerar que "aceptar tal solicitud supondría constituir derechos a favor de la accionante". En su lugar, acogiendo plenamente los alegatos expuestos por este Despacho de Abogados, en representación y defensa de Fabrica de Calzados Marylin, C.A., la Corte Primera se limitó a autorizar, como medida cautelar, a la empresa REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, utilizar la marca REEBOK, conjuntamente con nuestra representada FABRICA DE CALZADOS MARYLIN, C.A., mientras dure el juicio de nulidad.

 

La sentencia contó con un interesante voto salvado del Magistrado Dr. Luis Ernesto Andueza Galeno, en el cual el disidente señala que "existe presunción de que el Registro de la Propiedad Industrial actuó en ejercicio de una facultad legalmente establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que le autoriza a modificar en el tiempo sus criterios". Señala también el Magistrado disidente que "para poder otorgar un amparo cautelar por presunción grave de violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación por un cambio de criterio de la Administración, no basta determinar que el criterio aplicado a otros casos similares se mantuvo constante por un largo período, sino que se debe determinar la existencia de elementos formales y no formales, que hagan presumir en forma grave el desequilibrio o la desigualdad alegada".

 

Corresponderá ahora a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, pronunciarse sobre el fondo del litigio, previa sustanciación del respectivo proceso contradictorio. En opinión de este Despacho, la titularidad definitiva de la marca REEBOK deberá reconocérsele a la empresa FABRICA DE CALZADOS MARYLIN, C.A., por las razones que se señalan a continuación:

 

1. De la noción de marca notoria.

 

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que, "como su nombre lo índica, pertenece al conocimiento generalizado de los consumidores y usuarios de los productos

y servicios que con la misma se distinguen" (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 3 de agosto de 1995. Caso: Atari Mundial, C.A.).

 

En términos similares, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que la marca notoria "es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate" (Sentencia de 4-VII-94. Proceso 2-IP-94. Caso NOEL, S.A., Gaceta No. 160 de 21-VII-94, ratificado en Sentencia de 2-VII-97. Caso. PINTUCO).

 

De igual manera, ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la marca notoria "reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo (Proceso 5-IP-94, G.O. No. 177 de 20-IV-95, ratificada mediante sentencia recaída en el Proceso 41-IP-98, caso: "SUPERMANI", del 21-VI-99).

 

La doctrina más autorizada ha sostenido igualmente que "el calificativo de notoria se atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca" (Víd. Aréan Lalín, Manuel. Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Primer Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI-OMPI. Lima 1996, pág. 186). .

 

2. De la necesidad de probar la notoriedad de la marca.

 

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso. Tales hechos, ha advertido el Tribunal Subregional Andino, deben ser "probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo", pues la marca notoria no se identifica con el concepto procesal de "hecho notorio" (vid., entre otras, decisiones recaídas en los Procesos No. 08-IP-95; y 26-IP-97, reproducidos en caso: NAUTICA, Gaceta Oficial del 4 de agosto de 1998).

 

Sobre esta materia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en los Procesos 5-IP-94 y 26-IP-97- estableció lo siguiente:

 

"¿Es la notoriedad de una marca concepto igual en su contenido y en sus efectos al hecho notorio y por tanto a él le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogiéndose al aforismo "notoria non egent probatione"?, o se trata más bien de una figura distinta que surge como creación del derecho marcario y lleva a la conclusión de que la notoriedad de la marca pueda o deba probarse? Y finalmente ¿a quién corresponde la calificación y la determinación de la notoriedad?.

 

(...)

 

El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio (...). En efecto: (...) respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar ese hecho. [...]

 

Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada País Miembro establezca el hecho de que su marca es notoriamente conocida". (Sentencia correspondiente al Proceso 26-IP-97. Caso: Nautica, publicado en Gaceta del 4 de agosto de 1998)

 

En esta misma línea, el Tribunal Subregional, en sentencia recaída en el proceso 20IP-98, Caso: Marca Rio Claro, del 14 de diciembre de 1998, sostuvo lo siguiente:

 

"La notoriedad de una marca debe probarse; ella proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que se infieren de la apreciación que pueda tener un grupo objetivo de consumidores de una marca en particular.

 

Constituye una tarea bastante difícil para el examinador o el juez determinar cuándo un signo o marca es notoriamente conocido. No debe confundirse la notoriedad marcaria con la figura del hecho notorio. En varios fallos de este tribunal, se ha puesto de relieve este tema afirmándose que el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquél se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos; tal es el caso del conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geográficos, históricos o culturales, cuya prueba no es necesaria; mientras tanto la marca notoria

requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status."

 

En definitiva, queda claro que marca notoria y hecho notorio son conceptos distintos, pues mientras éste último tiene como característica fundamental el estar exento de prueba, por tratarse de conocimientos generales de la colectividad, la notoriedad de la marca es un hecho sujeto a la demostración de su existencia. Por lo tanto, quien alegue la notoriedad de una marca, debe probar tal circunstancia.

 

3. Elementos que deben ser demostrados para calificar una marca como "notoria". Momento en que la marca notoria debe tener tal calidad.

 

Las condiciones o elementos necesarios para calificar una marca como notoria -los cuales, según se explicó con anterioridad, deben ser demostrados por la persona que pretenda obtener una calificación de "notoriedad" respecto de determinada marca- han sido precisados tanto por la jurisprudencia nacional, como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 

Así, en el fallo de fecha 3 de noviembre de 1995 (Caso: Atari, C.A.) la Sala Político-Administrativa en señaló, como elementos caracterizantes de la marca notoria, los siguientes:

 

1. La amplia divulgación territorial del signo;

2. La identificación automática de la marca con un producto determinado. Esto es, la indisoluble asociación del signo con el objeto que distingue; y

3. La atribución de una cualidad positiva, "alta calidad", a los productos que son distinguidos con la marca.

 

De igual manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia recaída en los casos Río Claro y Pintuco, publicadas en las Gacetas Oficiales de fechas 14 de julio de 1998 y 2 de julio de 1999, respectivamente, sostuvo sobre este punto lo siguiente:

 

"Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

 

1. la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;

 

2. la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;

 

3. la antigüedad de la marca y su uso constante;

 

4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

 

La prueba de los elementos determinantes del carácter notorio de una marca, debe circunscribirse a espacios de tiempo bien definidos. Ello debe ser así, necesariamente, pues las marcas -en general- conservan la dinámica y relatividad propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, de manera que "aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado" (Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98, Caso: SUPERMANI. Gaceta Oficial 450, del 21 de junio de 1999).

 

En este sentido, en cuanto al momento en que la marca notoria debe tener tal calidad, la autorizada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia tiene establecido de manera reiterada Procesos 17-IP-96; 28-IP-96; 20-IP-97; 20-IP-98; y 41-IP-98; entre otros- que "En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada" (Véase citas jurisprudenciales en decisiones de los Procesos 20-IP-97 y 20-IP-98; en Gacetas Oficiales No. 322 y 393, del 30 de marzo de 1998 y del 14 de diciembre de 1998, respectivamente).

 

4. Del carácter estrictamente territorial de la notoriedad según la legislación de Propiedad Industrial de 1955.

 

El otro aspecto que debe tenerse en cuenta a los fines de determinar la validez del registro sobre la marca REEBOK, concedido a Fabrica de Calzados Marylin, C.A., tiene que ver con el carácter estrictamente territorial de la notoriedad. Para entender cabalmente esta exigencia, es necesario recordar que la prohibición de registrar marcas notorias no se encuentra prevista de manera expresa en la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

 

Sin embargo, mediante una interpretación extensiva del artículo 33, ordinal 12 ibídem, la jurisprudencia ha llegado a considerar que esa norma podría englobar la protección de la marca notoria, toda vez que el uso de una marca de esa especie "por quien no sea el que originalmente le haya dado notoriedad ... hace posible que se induzca a que se considere que ella identifica como procedente del primer sujeto que le dio tal notoriedad o con las cualidades propias de las mercancías que éste comercializa" (Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de marzo de 1993. Caso: Galerias Laffayette).

 

Ahora bien, el ordinal 12 del mencionado artículo 33, dispone lo siguiente:

 

"No podrá adoptarse o registrarse como marca:

(...)

12. La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."

 

En cuanto al alcance del ordinal 12, antes transcrito, la jurisprudencia (sentencia de la Sala Político-Administrativa del 10 de marzo de 1993, antes citada) ha señalado que el mismo:

 

"contempla dos supuestos claramente diferenciados: (i) la circunstancia de que una marca pueda presentarse a confusión con otra previamente registrada, (...) (ii) la circunstancia de que la marca pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad, de lo que deriva la intención del legislador de proteger al colectivo de la posibilidad de que la marca adoptada suponga una ventaja ilegítima en el comerciante que la adopte o la registre, en razón de que en definitiva pueda engañar en relación a la procedencia o a las cualidades del producto que con ella se comercializa.

 

De este último supuesto se deriva la noción de marca notoria, conforme a la cual no puede ser adoptada o registrada una marca por quien no sea el que originalmente le haya dado notoriedad, ya que el hecho mismo de la notoriedad hace posible que se induzca o considere el producto que ella identifica como procedente del primer sujeto que le dio tal notoriedad o con las cualidades propias de las mercancías que éste comercializa"

 

Nótese, que la protección de la marca notoria por el legislador no es directa, sino que deriva de la interpretación extensiva del artículo 33, ordinal 12, de la Ley de Propiedad Industrial (1955), el cual no alude en forma expresa a las marcas notoriamente conocidas, sino que establece prohibición de adoptar y registrar una marca "que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad".

 

En tal virtud, a los fines de establecer si una marca que se dice notoriamente conocida se encuentra protegida por la prohibición de registro consagrada en el artículo 33, ordinal 12 de la Ley de Propiedad Industrial, es menester determinar si el uso de tal marca en Venezuela puede "inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad", pues sólo si se cumple dicha condición podrá operar la prohibición del registro.

 

Al respecto, en el régimen de la Ley de 1955, para que el uso de una marca que se pretende notoriamente conocida, pueda "inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad", es menester que, antes del registro de dicha marca por parte de la persona que pretende usarla ilegítimamente, la misma haya sido efectivamente conocida por el público consumidor venezolano, como signo distintivo de los productos o servicios de la persona que se dice propietario original del signo por haberle dado notoriedad.

 

En otras palabras, para que pueda operar el supuesto previsto en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el público consumidor venezolano, debe conocer e identificar los productos de la persona que se dice legítimo titular de la marca, pues sólo así podría decirse que el uso o registro de tal marca por parte de otro agente económico es un hecho capaz de inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad.

 

De lo anterior deriva el carácter estrictamente "TERRITORIAL" de la notoriedad protegida por el artículo 33, ordinal 12, de la Ley de Propiedad Industrial, pues si la persona o sujeto que se dice propietario de la marca, nunca la ha utilizado en el mercado nacional, si no le ha dado notoriedad, si no ha explotado efectivamente dicha marca y, en definitiva, si el público no conoce los productos de tal sujeto, mal podría decirse que el uso o registro de la marca por otro sujeto pueda inducir a error al público consumidor venezolano por indicar falsa procedencia o cualidad.

 

Sobre el carácter estrictamente territorial de la protección de las marcas, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 15 de diciembre de 1988,caso Fiorucci- al examinar el mejor derecho sobre el uso de la marca Fiorucci, estableció lo siguiente:

 

"...en el actual sistema vigente en Venezuela en materia marcaria, la protección que se otorga es de naturaleza territorial, lo cual significa que los derechos de propiedad industrial sobre las marcas se adquiere con el uso y el registro de las mismas en Venezuela. (...)

 

La firma impugnante Fiorucci S.P.A., domiciliada en San Donato Milanese, Milán-Italia es una empresa extranjera y por ello sometida al régimen que regula las inversiones extranjeras derivado del Pacto Subregional Andino. De allí que lo fundamental a los fines de verificar el uso que hubiese podido hacer de sus marcas en Venezuela es determinar si la misma fabrica en este país algún producto que lo ostente o si ha otorgado licencia de uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricación o comercialización de productos contradistinguidos con la marca en cuestión. Al efecto se observa que consta en autos el oficio recibido del Superintendente de Inversiones Extranjeras (SIEX) marcado MH-SIEX-DTT-594 del 5 de agosto de 1988 en el cual, en respuesta a la solicitud de si existía en dicho organismo algún contrato sobre importación de tecnología o uso de marca en donde la firma Fiorucci S.P.A. sea parte indica que "no reposa en los archivos de esta Superintendencia alguno en el que la referida empresa sea parte integrante del mismo o mediante el cual se otorgue licencia de uso de la marca Fiorucci en Venezuela". De allí que la firma oponente por una parte es una firma extranjera que no actúa en Venezuela y por la otra no ha otorgado licencia de uso alguno para la explotación de la marca en nuestro país. Por otra parte el recurrente no demostró que la marca se hubiese comercializado por alguna otra vía o que hubiese circulado para contradistinguir el producto ...".

 

Ante tales hechos no puede hablarse de mejor derecho por la simple circunstancia de que la marca del actor esté registrada en varios países del mundo. De allí que no exista un uso previo por parte del actor capaz de fundar su derecho.

 

Finalmente, respecto al registro anterior que según el actor le otorga una situación de ventaja, se observa que tal circunstancia sólo era relevante en sede administrativa de oposición y, al obviarse tal vía, la misma resulta irrelevante en los momentos actuales en

los cuales la nulidad del registro otorgado que el mismo pretende, implicaría desarticular las bases de una actividad que se ha erigido sobre su existencia"

 

El criterio de la territorialidad, fue ratificado por la Sala Político-Administrativa en decisión de fecha 10 de marzo de 1993 (Caso: Galleries Lafayette), en la cual, luego de afirmar que el artículo 33 ordinal 12, prevé todo un sistema de protección a las marcas ya registradas, sostiene:

 

"Con este criterio, esta Sala no contradice el sentado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fallo del 15 de diciembre de 1988, caso Fiorucci, ya que en esa oportunidad lo discutido fue el mejor derecho a la marca en razón de la existencia de un registro en cuyo procedimiento administrativo no se hizo parte quien pretendió tal mejor derecho a la marca en razón de la existencia de un registro en cuyo procedimiento no se hizo parte quien pretendió tal mejor derecho, el cual había aceptado el uso pacífico y prolongado de una marca que posteriormente pretendió impugnar. En el caso de autos, al contrario de lo ocurrido en el caso Fiorucci, existe un efectivo oponente que desde el inicio ha querido evitar el uso de la marca con lo cual pretende impedir el registro y su uso mas no obtener un registro para sí. Por tanto, obviamente tanto el uso y el registro siguen teniendo carácter territorial".

 

En definitiva, utilizando las palabras de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, lo fundamental, en los casos como el presente, es determinar si la empresa extranjera que se dice propietaria de la marca "fabrica en este país algún producto que lo ostente o si ha otorgado licencia de uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricación o comercialización de productos contradistinguidos con la marca en cuestión".

 

Ello no puede ser de otra manera, pues sólo si el público consumidor conoce efectivamente la marca, por haber sido utlizada y difundida en el país por la persona que se dice su legítimo propietario, podría operar la causal de irregistrabilidad consagrada en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, relativa a que la marca pueda "inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad". Cuando por el contrario, el público consumidor venezolano (destinatario de la protección de la Ley de Propiedad Industrial de 1955) no conoce la marca previamente registrada en el extranjero, la autoridad competente no podrá invocar el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial para negarse otorgar el certificado de registro de tal marca en Venezuela, a favor de otra persona.

 

Por todo lo anterior, resulta claro que quien pretenda la nulidad de una marca otorgada a favor de un tercero, bajo el amparo del ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, debe demostrar de manera fehaciente que ha difundido y usado en el país la marca en cuestión, de manera que los consumidores distinguen sus productos con dicho signo, el cual, al ser utilizado por un tercero, provoca confusión en el público consumidor.

 

5. De los vicios cometidos por la Administración al desconocer los derechos de Fabricas de Calzados Marylin, C.A., sobre la marca REEBOK.

 

LA RESOLUCIÓN REVOCATORIA 2549, declaró la nulidad absoluta del Certificado de Registro No. 119.706, otorgado a MARYLIN, bajo la argumentación siguiente:

 

"...entre las pruebas presentadas se encuentra un documento debidamente legalizado en el cual, el ciudadano inglés Joseph W. Foster, fundador en el año 1959 de la empresa Reebok International Limited, a través de una Declaración Jurada, narra los hechos en torno a la creación de la empresa y específicamente del origen semántico de la palabra Reebok por parte del mencionado ciudadano inglés Joseph W. Foster, fundador en el año 1959 de la empresa Reebok International Limited, a través de una Declaración Jurada, narra los hechos en torno a la creación de la empresa, y específicamente del origen semántico de la palabra Reebok por parte del mencionado ciudadano inglés (...).

 

Asimismo, aportan los recurrentes abundante publicidad y materiales promocionales para zapatos deportivos REEBOK durante el período comprendido entre 1960-1986. Además de anuncios publicitarios publicados en prestigiosas revistas y demás publicaciones de corte deportivo como: Athletic Weekly, Shape Magazine, Runner´s World, Tennis Magazine, Playboy Magazine, anteriores a la fecha de concesión del registro No. F119706.

 

Todas estas pruebas ilustran sobre la amplia difusión, publicidad y promoción en numerosas revistas nacionales e internacionales con circulación nacional, y en los medios de comunicación audiovisual de la cual ha sido objeto la marca reebok, por parte de la empresa inglesa.

 

Por otra parte, aportan los recurrentes los ejemplares de calzados fabricados por ambas compañías tanto los fabricados por la empresa inglesa Reebok International Limited y por la empresa venezolana Calzados Marylin entre los cuales se evidencia una gran

semejanza. Así, como análisis de mercadeo de los productos fabricados y comercializados por la empresa inglesa, en el cual se refleja la exitosa venta de esos productos a nivel internacional. Desde 1980 hasta 1994, el promedio anual mundial de ventas de productos de la Compañía vendidos con la marca en el mundo entero, sobrepasó la cantidad de $862.000.000, por año. Desde 1980 hasta 1983, las ventas de la Compañía se incrementaron en más de 1.200%.

 

En lo que respecta a los certificados de registro obtenidos por la empresa Reebok International LTD, antes del otorgamiento del Registro F119706 a la empresa Calzados Marylin, estos ascendían a la cantidad de treinta (30) registros en diferentes países incluidos países latinoamericanos como Argentina, México y Uruguay, así como otros países en vías de desarrollo y países desarrollados, con gran vinculación económica con Venezuela como Los Estados Unidos de Norteamérica.

 

Es evidente pues, la gran difusión que a nivel mundial gozaba la marca REEBOK, difusión que facilitó su conocimiento en nuestro país por parte del público consumidor y por supuesto por el ramo industrial de artículos deportivos.

 

El hecho de no haberse formulado las oposiciones administrativas que correspondían de acuerdo con la ley de Propiedad Industrial dentro del proceso administrativo de concesión del mencionado registro, no convalida el acto, si con dicho otorgamiento se estuviesen lesionando derechos de terceros. Cabe recordar el interés jurídico protegido por las normas de Propiedad Industrial, esto es, el público consumidor quien no deberá ser engañado en cuanto al origen empresarial de los productos que adquiere. En el presente caso, existe una gran masa de consumidores que, en la creencia de haber escogido un producto de óptima calidad por el reconocimiento y la amplia difusión arriba comentada, confundieron el fabricante local con el legítimo creador de la marca comercial Reebok, la empresa Reebok International Limited (...)"

 

Según se evidencia de lo anterior, el Registrador de la Propiedad Industrial, al declarar la nulidad del Certificado de Registro 119.706, luego de hacer referencia a la supuesta difusión en el extranjero de la marca REEBOK por parte de la empresa inglesa Reebok International Limited, concluyó señalando que el registro otorgado a favor de MARILYN contravenía lo previsto en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que, según señala LA RESOLUCIÓN REVOCATORIA 2549, "...existe una gran masa de consumidores que, en la creencia de haber escogido un producto de óptima calidad por el reconocimiento y la amplia difusión arriba comentada, confundieron el fabricante local con el legítimo creador de la marca comercial Reebok, la empresa Reebok International Limited".

 

Esta conclusión del Registrador, en la cual se pretende sostener la ilegalidad del Certificado de Registro 119.706, por incurrir en el supuesto contemplado en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, es absolutamente errada, pues:

 

A. No existe prueba alguna, de que los consumidores que adquirieron productos REEBOK, fabricados por Fabricas de Calzados Marylin, C.A., durante los catorce (14) años transcurridos desde el año 1982 (cuando MARYLIN solicitó el registro e inició la explotación de la marca REEBOK en el ramo de calzados) hasta el año 1996 (cuando la empresa Reebok International Limited solicitó que se declarara la nulidad absoluta del registro), hubieren actuado influidos por la convicción de que estaban comprando productos fabricados por la empresa Reebok International Limited.

 

B. No existe prueba alguna de que la marca REEBOK tuviese difusión en Venezuela para el año en que MARYLIN solicitó su registro.

 

C. Los productos fabricados por la empresa Reebok International Limited, eran completamente desconocidos por el público consumidor venezolano para la época en que MARYLIN obtuvo el certificado de Registro 119.706, y lo siguen siendo en la actualidad. En efecto, según se evidencia de la certificación expedida por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, cuya copia cursa en el expediente del caso, la empresa Reebok International Limited no comercializa sus productos en el país, y nunca ha otorgado licencia de uso de la marca Reebok a favor de ningún sujeto. Por lo tanto, es imposible sostener que el público consumidor venezolano adquiere los productos marca REEBOK que fabrica MARYLIN desde el año 1982, bajo la creencia de que está comprando productos de los fabricados por una empresa inglesa que nunca ha comercializado sus productos ni ha efectuado inversiones en el país.

 

D. La empresa Reebok International Limited, sólo ha llevado al expediente un cúmulo de documentos que demuestran haber registrado la marca en otros países. Sin embargo, como lo estableció la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 15 de diciembre de 1988,caso Fiorucci- "...en el actual sistema vigente en Venezuela en materia marcaria, la protección que se otorga es de naturaleza territorial, lo cual significa que los derechos de propiedad industrial sobre las marcas se adquiere con el uso y el registro de las mismas en Venezuela. Resulta así irrelevante el solo alegato de que se posee un registro extranjero si éste no está avalado con el uso efectivo de la marca en Venezuela".

 

E. La empresa Reebok International Limited no ha demostrado haber utilizado efectivamente la marca en Venezuela, antes por el contrario, existen pruebas fidedignas de que tal empresa nunca ha comercializado sus productos en el país ni ha concedido licencia para que otras personas lleven a cabo tal actividad. Resulta por lo tanto aplicable, al caso de autos, las consideraciones contenidas en el fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 15 de diciembre de 1988 (Caso Fiorucci), en el cual se sostuvo:

 

"La firma impugnante Fiorucci S.P.A., domiciliada en San Donato Milanese, Milán-Italia es una empresa extranjera y por ello sometida al régimen que regula las inversiones extranjeras derivado del Pacto Subregional Andino. De allí que lo fundamental a los fines de verificar el uso que hubiese podido hacer de sus marcas en Venezuela es determinar si la misma fabrica en este país algún producto que lo ostente o si ha otorgado licencia de uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricación o comercialización de productos contradistinguidos con la marca en cuestión. Al efecto se observa que consta en autos el oficio recibido del Superintendente de Inversiones Extranjeras (SIEX) marcado MH-SIEX-DTT-594 del 5 de agosto de 1988 en el cual, en respuesta a la solicitud de si existía en dicho organismo algún contrato sobre importación de tecnología o uso de marca en donde la firma Fiorucci S.P.A. sea parte indica que "no reposa en los archivos de esta Superintendencia alguno en el que la referida empresa sea parte integrante del mismo o mediante el cual se otorgue licencia de uso de la marca Fiorucci en Venezuela". De allí que la firma oponente por una parte es una firma extranjera que no actúa en Venezuela y por la otra no ha otorgado licencia de uso alguno para la explotación de la marca en nuestro país. Por otra parte el recurrente no demostró que la marca se hubiese comercializado por alguna otra vía o que hubiese circulado para contradistinguir el producto ...".

 

Los señalamientos formulados por la Corte en el fallo antes transcrito, en torno a la ausencia de protección de la empresa extranjera Fiorucci, son enteramente aplicables respecto de la compañía Reebok International Limited.

 

III. CONCLUSIONES.

 

Diversas conclusiones pueden extraerse de lo expuesto hasta ahora:

 

a. En primer lugar, la marca notoria, constituye un signo distintivo que ha adquirido un alto grado de difusión, y que como consecuencia de ello, es conocido por una colectividad de

individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios.

 

b. La notoriedad de la marca no es un hecho notorio. Antes bien, ambas instituciones se diferencian radicalmente, pues el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquél se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos, cuya prueba no es necesaria; mientras que la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status. La carga de dicha prueba incumbe, necesariamente, a quién alegue la notoriedad de la marca.

 

c. Para determinar si una marca es notoria, la autoridad competente debe tener en cuenta si se cumplen los requisitos o condiciones que dan a la marca tal calidad, entre las cuales se encuentran: (i) la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; (ii) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; (iii) la antigüedad de la marca y su uso constante; y (iv) el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca".

 

d. En virtud de la relatividad de la marca, la prueba de los hechos que dan a ésta la condición de notoriedad los cuales han sido enumerados en el punto anterior- debe circunscribirse a momentos bien precisos. Así, en los casos como el de autos, en los que se pretende la nulidad de una marca, el interesado (en este caso: Reebok International Limited), tiene la carga de demostrar, en primer lugar, que la marca cumple los requisitos o condiciones para ser calificada como notoria al momento de iniciarse la acción de nulidad; y en segundo lugar, que la marca era notoria al momento en que se presentó a registro y fue tramitada.

 

e. Según el régimen vigente para la fecha en que se otorgó a MARYLIN el Certificado de Registro 119.706, la protección de la marca notoria no era directa, sino que derivaba de la interpretación extensiva del artículo 33, ordinal 12, de la Ley de Propiedad Industrial (1955), el cual no alude en forma expresa a las marcas notoriamente conocidas, sino que establece prohibición de adoptar y registrar una marca "que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad". Por lo tanto, tal como lo ha advertido la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, lo fundamental, en los casos como el presente, es determinar si la empresa extranjera que se dice propietaria de la marca "fabrica en este país algún producto que lo ostente o si ha otorgado licencia de uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricación o comercialización de productos contradistinguidos con la marca en cuestión".

 

f. La empresa Reebok Internacional pretende mejor derecho sobre la marca Reebok, por el solo hecho de que ha registrado dicha marca en otros países, pero sin que ello se encuentre avalado por el uso efectivo de la marca en Venezuela. En contraste con ello, MARYLIN no solo ha obtenido el registro de la marca en Venezuela, sino que además ha hecho uso efectivo y le ha dado notoriedad a dicha marca.

 

g. Reebok International Limited (al igual de lo que ocurría con Fiorucci, SPA), no fabrica en este país ningún producto correspondiente a la marca Reebok, ni ha otorgado licencia de uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricación o comercialización de productos contradistinguidos con la marca en cuestión.

 

h. La firma impugnante (Reebok International Limited) por una parte es una firma extranjera que no actúa en Venezuela, y por la otra no ha otorgado licencia de uso alguno para la explotación de la marca en nuestro país, lo cual se encuentra comprobado con las certificaciones emanadas de SIEX y SARPI.

 

i. Acordar la nulidad de la marca REEBOK otorgada a Fabrica de Calzados Marylin, C.A., implicaría desarticular las bases de una actividad que se ha erigido sobre su existencia y en la cual se emplean actualmente más de un mil (1.000) trabajadores.

 

j. Reebok International Limited no se hizo parte en el procedimiento administrativo sustanciado en los años 1982-1985, que culminó con el otorgamiento del Registro de marca Reebok a favor de MARYLIN. Doce (12) años después, pretende impugnar la marca cuando había aceptado su uso pacífico y prolongado por parte de MARYLIN.

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Vicios comunes en las legislaciones unionistas.

los artículos 6 quinquies

y 6 ter.

Muestra de vicios comunes a todas las legislaciones de los estados miembros del

convenio de parís, considerando tanto los derechos de terceros como la configuración intrínseca del signo, aparecen en el artículo 6 quinquiesde dicho tratado en el que se prevén situaciones en las que, todas las oficinas de marcas de los estados de la unión de parís, están autorizadas a negar el registro de una marca de un solicitante capaz de beneficiarse de las disposiciones del convenio.

el apartado b, (ii) y (iii) del artículo 6 quinquies

se refiere a impedimentos de registro válidos, por lo que hace a la configuración intrínseca del signo; similares impedimentos aparecen en el artículo 6 ter del convenio de parís; en tanto que, los impedimentos de registro por razón de la existencia de un mejor derecho a la marca que le corresponde a un tercero, se recogen en el apartado b(i) del artículo 6 quinquies, veamos

Por sentencia reciente, en Brasil, Apelação Cível n° 2009.001.68705 – Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se revoca otra sentencia precedente que reconocía el derecho al nombre de dominio a una empresa titular de la marca correspondiente ante el INPI (entidad que lleva el Registro de Marcas en Brasil). La sentencia, sustantivamente dice que debe prevalecer el principio de especialidad, o sea que se protegerá la marca según las clases en las que haya sido registrada (según productos o servicios a los que se haya declarado que iba a distinguir cuando se registró la marca). Como quedó demostrado que las partes ejercen actividades diversas (una era consultoría y la otra edición y gráfica) concluyó la Jueza que no existiría posibilidad – al menos a priori – de competencia desleal. Como quien registró antes el nombre tiene necesidades, fundamentos o posibilidades económicas reales para su utilización, que ni siquiera provocan confusión con la otra empresa, rige el principio “first to file”: quien registra primero tiene mejor derecho.7