Ximena Sepúlveda B. Abogada

PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE CREACION DE

NUEVOS NEGOCIOS

PROPIEDAD INTELECTUAL

Creaciones de la mente que son novedosas universalmente

DERECHOS DE AUTOR Y

CONEXOS

VARIEDADES VEGETALES

PATENTES

MARCAS

INDICACIONES GEOGRAFICAS/

DENOMINACIONES DE ORIGEN

Invención

Modelo de Utilidad

Diseño y Dibujo Industrial

Esquema de Trazados y Circuitos Topográficos

Secreto Industrial

PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROPIEDAD INTELECTUAL

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS INSTITUCIONES QUE LOS ADMINISTRAN EN CHILE

EXTRAIDO DESDE www.inapi.cl

INAPI MINAGRI

SAG ODEPA

MINSAL ISP

MINEDUC DIBAM

DDI

Consejo de

la Cultura

Patentes de invención X Modelos de utilidad X

Esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados X

Derecho de autor X X Variedades vegetales X Marcas X Denominaciones de origen X X Indicaciones geográficas X X Diseños industriales X Secretos industriales y empresariales X

Conocimientos tradicionales y Recursos Genéticos X X X

PORQUE DEBO PROTEGER MIS INNOVACIONES?

• Por la EXCLUSIVIDAD que los Derechos de PI otorgan a las PYMES sobres sus invenciones, marcas comerciales, dibujos o diseños, estrategias comerciales, planes de negocio u otros activos intangibles.

• Los derechos de PI forman parte de los ACTIVOS INTANGIBLES de la

empresa. La empresa no solo es titular de los activos físicos (inmuebles, maquinarias, activos financieros, etc.) sino que también de activos intangibles tales como derechos de PI sobre procedimientos, nuevos productos, protocolos, marcas comerciales, etc. cada día de mayor valor.

PORQUE DEBO PROTEGER MIS INNOVACIONES EN CHILE?

Información extraída desde reporte actividades INAPI 2014.

CHILE ECOSISTEMA INNOVADOR

• El número de empresas que innovan ha crecido un 34% desde 2007 a 2012. • La tasa de innovación general aumentó aproximadamente un 23%, alcanzando

una tasa de 23.68% para los años 2011-2012, y de 19.22% para los años 2009-2010.

• La tasa de innovación tanto para las grandes empresas como para las pymes ha ido en aumento. Específicamente, para los años 2011-2012 la tasa para las grandes empresas fue de un 40.1% y para las pymes un 23%, versus el 39.3% y 18% obtenido los años 2009-2010 respectivamente.

• Chile alcanza una tasa de innovación que se ubica en el promedio de países pertenecientes a la Unión Europea. La tasa de innovación en Chile de acuerdo a la 8va Encuesta de Innovación muestra que el 23.68% de las empresas chilenas realiza algún tipo de innovación, durante los años 2011 y 2012. Haciendo un proxy a la forma de medición de la UE, la tasa para Chile es de un 26.9%, mientras que el promedio de la UE es de un 26.8%.

FUENTE: Ministerio de Economía de Chile.

¿QUE DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA COMERCIALIZAR SUS ACTIVOS INTANGIBLES EN LOS MERCADOS LATINOAMERICANOS?

Sistema Propiedad Intelectual

Identificar

Proteger

Valorizar

Comercializar

a. Identificación:

• Relacionar activo de PI con derecho de PI de acuerdo a la legislación del país respectivo.

Por ejemplo un programa de computador en general en los países del Mercosur solo es protegible por la vía del derecho de autor, excluido de patentabilidad.

• Un solo producto, muchos derechos. Ejemplos. • Capacidad de distinguir las ventajas de cada uno de los

derechos de PI. • La empresa debe preguntarse ¿Que es lo que me

interesa proteger? ¿Que es lo más valioso que tengo/que hago?

b. Protección • Definir los mercados en que se protegerá y

estrategia. Realizar estudios de mercado. • En general en los países del Mercosur se

sigue derecho latino de PI (similar a regulación de la UE) Que significa esto?

• Elegir Mecanismos (Convenio de Paris, Tratado de Cooperación PCT).

• Redacción, presentación y gestión de la Solicitud.

c. Valorización • Proceso complejo que dependerá del área

de la tecnología y los métodos a emplear. • Indispensable para realizar la gestión de los

activos de PI ya sea para negociar contratos de licencia o compras o fusiones de empresas.

• Para determinar ventajas competitivas de la empresa (valorización cualitativa).

El valor que se asigne a la propiedad intelectual dependerá de varios factores, entre ellos el carácter y duración de los derechos de propiedad intelectual, y la tecnología y poder relativo de negociación de las partes. El futuro transferidor deberá realizar una valoración cuidadosa en general función de: 1) El valor de la tecnología (costos de desarrollo y producción) 2) La necesidad que se tiene de ella, 3) De las tecnologías alternativas disponibles, 4) De las perspectivas de progreso tecnológico y 5) De la producción y rentabilidad probables de la tecnología que puede

transferirse. El posible transferidor también realizará proyecciones específicas sobre la

producción y la consiguiente fuente de ingresos procedentes de otros posibles licenciatarios o receptores de tecnología.

d. Comercialización Tras proteger los activos surge el derecho, el cual facilitará la comercialización. Una comercialización exitosa se logra mediante un proceso de negociación, el cual es complejo, ya que el elemento a tranzar es una tecnología.

La comercialización se realiza por medio de diversos mecanismos de contratos como son: Licencias, Franquicias, Know-how, Cesión, etc. En todos estos se transfiere alguno de los atributos del derecho de los activos.

¿QUE DEBIERA HACER UNA EMPRESA ANTES DE COMERCIALIZAR?

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Un acuerdo de confidencialidad, secreto o no divulgación, es un contrato en el que el signatario acuerda no divulgar determinada información, excepto en las condiciones estipuladas en el contrato.

Antes de comenzar con las negociaciones previas para la celebración de un contrato de licencia o cesión de un derecho de PI, será altamente probable que las partes necesiten revelar información de carácter confidencial.

El traspaso de información podría ser unilateral (solo una parte entrega

información), o bien podría revestir el carácter de bilateral (ambas partes se entregan recíprocamente información secreta).

Con la finalidad de proteger esa información valiosa de las partes, será necesario que ellas pacten un contrato denominado “Acuerdo de Confidencialidad”, por el cual se impondrá a la parte (o partes) receptoras de la información la obligación de mantener secreto respecto de ella.

Desde la perspectiva de su eficacia jurídica, se recomienda que este

instrumento incluya además paralelamente restricciones al uso de la información de parte de quien la recepciona.

En cuanto a la Individualización de las partes contratantes. Especial

relevancia tiene que comparezca a suscribir el instrumento en el caso de personas jurídicas, aquella persona que tenga capacidad de representarla.

MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO O CARTAS DE INTENSIÓN

Una Carta de Intención o Memorando de Entendimiento (MOU) es un acuerdo preliminar en cuya virtud, las partes declaran su interés en celebrar en el futuro algún contrato de carácter definitivo, que podrá ser una cesión, una licencia u otro, respecto de un derecho de PI.

Un Memorando de Entendimiento vincula a los participantes de un futuro negocio y su objetivo es esbozar los servicios a ser intercambiados y las acciones que deben realizarse dentro de un período específico de tiempo.

Puede ser muy útil como una herramienta para facilitar la colaboración y la

vinculación efectiva entre las partes que finalmente puede concluir con la celebración de un contrato definitivo respecto de un derecho de PI.

Tiene por objeto clarificar de antemano las diversas situaciones derivadas de la entrega de un

material en que la institución puede ser proveedora o receptora, fijar las condiciones del

traspaso y las obligaciones del receptor.

ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL MTA

COMERCIALIZACION PROPIAMENTE TAL. LAS PRINCIPALES FORMAS QUE LAS EMPRESAS

PUEDEN USAR PARA TRANSFERIR DERECHOS DE PI

Los contratos más comunes en esta materia son:

Venta o cesión de derechos de propiedad intelectual Concesión de licencias Franquicias Alianzas estratégicas, empresa conjunta o joint ventures Proyectos llave en mano Acuerdos sobre consultorías.

FRANQUICIAS

Una franquicia es un contrato por la cual la marca, reputación, información técnica y conocimientos de una parte se combinan con la inversión de otra parte con el fin de vender mercancías o servicios o de prestar servicios directamente al consumidor.

La licencia concedida por el titular para utilizar una marca o nombre se

combina generalmente con el suministro por este titular de conocimientos técnicos que adoptan alguna forma determinada: información técnica, servicios técnicos, asistencia técnica o servicios administrativos relativos a la producción, comercialización, mantenimiento y administración.

• Contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual (licenciante) autoriza a un tercero (licenciatario) el ejercicio sobre determinadas facultades de explotación sobre el mismo (uso o goce).

• Asimilable al arrendamiento. • La licencia es la modalidad más habitual del contrato detransferencia

tecnológica, mediante la cual se faculta a un tercero para explotar la creación protegida o la invención patentada bajo determinadas condiciones, a cambio del pago de cantidades periódicas cuyo importe normalmente está en función del beneficio obtenido por el licenciatario con dicha explotación (royalties), manteniéndose el dominio del derecho de PI en manos del mismo titular.

CONTRATO DE LICENCIA

CLASES DE LICENCIAS

1) Las empresas pueden optar a otorgar o recibir distintos tipos de licencias, así en razón de la exclusividad que otorgan al licenciatario para usar la tecnología encontramos: Licencias Exclusivas Licencias No exclusivas

La exclusividad de las licencias dice relación con el alcance de los derechos cuyo uso se permite a través de la licencia y supone el derecho a excluir a otros de la explotación de la propiedad intelectual. Gran importancia en el tema del precio de la licencia. Normalmente las licencias exclusivas conllevan el pago de una regalía mayor.

2) En razón de la extensión de la facultad de uso respecto del propio derecho de PI, las empresas

pueden optar en otorgar o recibir : a. Licencias Totales: Abarcan todas las facultades que otorga el derecho de PI. b. Licencias Parciales: Abarcan como objeto solo ciertas facultades del derecho de PI. 3) En razón de la extensión territorial que las partes deseen dar al uso del derecho de PI, la

licencias pueden ser: Licencias Regionales, Licencias Nacionales o Licencias Internacionales.-

CESION DE DERECHOS

• La CESIÓN de derechos de propiedad intelectual, implica la transferencia de los derechos de una persona a otra en carácter permanente.

• El titular que transfiere su tecnología dejará de ser el titular de los

derechos relativos a esa tecnología.

EMPRESAS CONJUNTAS O JOINT VENTURES

• Las empresas conjuntas consisten en una alianza entre dos empresas separadas las que pueden o no constituir una nueva empresa. En virtud de tal alianza las empresas pueden complementar las capacidades de cada una para llevar adelante una innovación.

• Posibilidad de que empresas extranjeras opten a beneficios tributarios. • Especial importancia jurídica tendrá la fórmula de determinación que se

acuerde para establecer la titularidad de la propiedad intelectual resultante del trabajo conjunto.

CONCLUSIONES