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PROPRIETÀ INTELLETTUALE come patrimonio dell’ Impresa
Dott.ssa Raffaella BARBUTO
Consulente LOMBARDIAPOINT
Camera di Commercio COMO 28 settembre 2016
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME PATRIMONIO DELL’IMPRESA
Consapevolezza e gestione del portafoglio IP Patrimonio tecnologico e Innovazione: know how, brevetti, modelli, design
Patrimonio Commerciale, immagine e segni distintivi dell’impresa:
marchi, nomi, segni, nomi a dominio
Strategia di registrazione e brevettazione Attività di sorveglianza e lotta alla
contraffazione Suggerimenti e conclusioni
SOMMARIO
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il concetto alla base della proprietà intellettuale
AFFERMARE UN DIRITTO DI ESCLUSIVA su un ritrovato, invenzione, nome, forma, segno distintivo
e sfruttarlo come vantaggio competitivo nei
confronti dei concorrenti per affermare la propria posizione sul mercato
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Diritto della Proprietà Intellettuale e Industriale
Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (CUP), firmata a Parigi il 20/03/1883 fu uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale e industriale ed è tuttora in vigore: FISSATI PRINCIPI GENERALI I Paesi firmatari si impegnano a riconoscere ai cittadini degli altri Stati dell'Unione gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale, riconosciuti ai propri cittadini.
Ciò garantisce l'uguaglianza di trattamento in tutti Paesi aderenti. Inizialmente firmata da 11 Stati europei , tra cui l’Italia, oggi comprende 173 Paesi del mondo.
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Diritto della Proprietà Intellettuale e Industriale oggi Principale normativa nazionale ITALIA: Codice Civile Codice Penale Codice della Proprietà industriale italiano Legge sul diritto d’autore Altra normativa speciale ALTRI STATI: Leggi nazionali
Principale normativa Internazionale Convenzione Brevetto Europeo (EPO) Registrazione Internazionale Marchi e Modelli (WIPO) Procedure semplificate per ottenimento e gestione Titoli IP con validità in vari Stati
____ Marchi e Design Unione Europea (EUIPO) Brevetto Unitario (dal 2017 forse) Ottenimento titoli con validità sovranazionale
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Proprietà Intellettuale come patrimonio dell’impresa
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Patrimonio tecnologico: conoscenze Know how
BREVETTI, MODELLI, DESIGN
Patrimonio commerciale:
Immagine Comunicazione
Marketing e pubblicità
MARCHI,
Altri segni distintivi
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Patrimonio tecnologico: insieme delle
conoscenze necessarie per la fabbricazione dei
prodotti:
PRODUCTS KNOWLEDGE
Studio e ricerca: possibilità di farne
uso
Brevettazione e Tutela: come impedire a terzi
di farne uso
Realizzazione della tecnologia all’interno dell’impresa (R&D) –formazione del personale
Commissione a terzi (es. università, enti di ricerca) – contratti con terzi, assicurarsi la titolarità delle tecnologie realizzate
Acquisizione tecnologia da terzi – contratti cessione o licenza; contratti trasferimento di tecnologia
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Patrimonio tecnologico come costituirlo
Valutazione con Consulente IP
Preliminare ricerca
Eventuale tutela con depositi di Brevetti, Modelli, Design
Sorveglianza e difesa
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Patrimonio tecnologico come tutelarlo
Proprietà Intellettuale come patrimonio dell’impresa
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Patrimonio commerciale:
Immagine Comunicazione
Marketing e pubblicità MARCHI,
Altri segni distintivi
Scelta marchi e creazione identità
dell’impresa per riconoscerla nel mercato
Registrazione segni distintivi e Tutela
- Per farsi riconoscere dai consumatori - Per tutelare i
consumatori dalle contraffazioni e copie
Consapevolezza immagine e brand aziendale Scelta di marchi e segni distintivi (brand) Utilizzo strumenti commerciali coerenti ed
efficaci per trasmettere messaggi attraversi i segni distintivi
Marketing e pubblicità rafforzano il potere di un brand
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Patrimonio commerciale come costituirlo
Valutazione con Consulente IP: scelta marchi, denominazioni , nomi a dominio, colori usati, slogan, forme di prodotti
Valutazione capacità distintiva e preliminari ricerche
Eventuale tutela con depositi di Marchi, Design, Nomi a Dominio, registrazione sui social network
Sorveglianza e difesa STUDIO TORTA
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Patrimonio commerciale come tutelarlo
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Patrimonio commerciale
Patrimonio tecnologico
Portafoglio Proprietà industriale
VALORE ECONOMICO
Formare internamente personale qualificato dedicato all’IP e informare il personale sull’importanza dell’IP Stabilire regole interne per decisioni e strategie Affidarsi a Consulenti IP e/o Avvocati specializzati in materia Valutare con Commercialista strumenti fiscali più idonei (es. Patent Box) STUDIO TORTA
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PATENT BOX
• Nuovo regime di detassazione fino al 50% del reddito derivante dai beni immateriali (40% nel 2016 e 30% nel 2015).
• Il reddito detassato non concorre a formare reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.
Agevolazione fiscale: in
cosa consiste
• Tutti i titolari di reddito di impresa (non sottoposti a procedure concorsuali)
• A condizione che • esercitino attività di R&S • abbiano un diritto di sfruttamento dei beni immateriali
Chi può beneficiarne
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STUDIO TORTA 19
COMUNICATO STAMPA dell’Agenzia delle Entrate dell’ 11 febbraio 2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+febbraio+2016/cs+11022016+patent+box/Patent+box.pdf
Tutti i numeri del Patent box 4.500 le richieste inviate: Lombardia, Veneto ed Emilia al top
È la Lombardia, con oltre 1.200 richieste, la regione da cui arriva il maggior numero di domande di adesione al Patent box. Al secondo posto il Veneto, con 706 istanze, seguito, a breve distanza, dall’Emilia Romagna, da cui ne sono arrivate 636. A livello nazionale, la maggior parte delle adesioni (1.349) proviene da imprese con fatturato tra i 10 e i 50 milioni di euro A cogliere l’opportunità di accedere alla detassazione dei redditi derivanti dall’uso di marchi e brevetti non sono stati solo i “big”: sono ben 659 le imprese con fatturato fino a 1 milione di euro che hanno scelto di aderire al nuovo regime. Quanto ai beni agevolabili oggetto delle domande, sul podio trovano posto marchi (36%), know how (22%) e brevetti (18%)
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Tutela dell’innovazione
INNOVAZIONI TECNICO-FUNZIONALI E
PROCEDIMENTI (prodotti e procedimenti) 1. Segreto industriale 2. Brevetti di invenzione e modelli di utilità registrati INNOVAZIONI ESTETICHE (es. forme dei prodotti) 1. Modelli e disegni REGISTRATI 2. Disegni NON REGISTRATI
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Attribuiscono una
POSIZIONE DI VANTAGGIO
competitivo
solo un’azienda può usarle
INNOVAZIONI TECNICO FUNZIONALI E NUOVI
PROCEDIMENTI
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INNOVAZIONI TECNICO FUNZIONALI E PROCEDIMENTI
SEGRETO INDUSTRIALE
Informazioni non vengono divulgate all’esterno
Tutela molto limitata Titolare corre il rischio
sottrazione delle informazioni Maggior rischio se c’è ricambio
del personale dipendente
BREVETTAZIONE Informazioni vengono
descritte e rese pubbliche (dopo periodo di secretazione)
Titolare ha tutela conferita da un titolo che si presume valido, fino a prova contraria
Titolare diritto di usarle, sfruttarle e impedire a terzi di usare la medesima tecnologia per un periodo limitato di tempo
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SCELTA O NECESSITÀ
INFORMAZIONI SEGRETE
COMPIERE UNA SCELTA
NO OPZIONI
BREVETTO O ALTRI
DIRITTI PI
SOLO SEGRETO
SEGRETO E POI
BREVETTO O ALTRI
DIRITTI PI
SOLO SEGRETO
IMPRENDITORE INNOVATIVO E COMPETITIVO
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PROTEGGERE LE INFORMAZIONI SEGRETE
Misure di sicurezza che può adottare l’imprenditore
Tecniche (password, criptazione, accesso limitato agli archivi, badge, ecc.) Organizzative/procedurali (circolari interne, procedure di sicurezza, protocolli di segretazione, ecc.) Contrattuali (accordi o clausole di riservatezza interni ed esterni) Altre misure
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TUTELA GIURIDICA SEGRETO INDUSTRIALE
ITALIA Articoli 98 e 99 Codice di Proprietà Industriale
Articolo 98 - Oggetto della tutela
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:
siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e
combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti
un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Articolo 99 - Tutela
Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.
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Art. 98 - INFORMAZIONI AZIENDALI ed ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI COMPRESE QUELLE COMMERCIALI
Design, disegni architettonici, piani, progetti e mappe;
Algoritmi e processi implementati in computer e i programmi stessi;
metodi didattici; Processi di fabbricazione o
riparazione, Know-how; Processi di monitoraggio del
documento; Formule per la fabbricazione di
prodotti; Compilazioni di dati, tra cui alcune
banche dati;
strategie di business, affari i piani, i metodi di pubblicità
e promozione; piani di marketing;
Informazioni finanziarie; record personale;
Manuali; Ingredienti;
Informazioni sull’attività di ricerca e sviluppo
Compilazione di dati, ad esempio liste clienti
OGGETTO DI TUTELA
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REQUISITI PER LA TUTELA LEGALE
Sono tutelate le informazioni aziendali che:
Siano segrete (non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore)
Abbiano valore economico in quanto segrete
Siano sottoposte ad adeguate misure di sicurezza
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Divieto, salvo il consenso del titolare, di acquisire, rivelare o terzi od utilizzare, in modo abusivo, le informazioni segrete
Il diritto al segreto (diversamente dal diritto di brevetto) LIMITATO alle ipotesi di comportamento abusivo del terzo NON può essere fatto valere contro chi ottenga con i
propri mezzi e comunque con un comportamento lecito, le medesime informazioni che un altro sfrutta
in regime di segreto
ART. 99 TUTELA
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SOGGETTI RICEVENTI (INTERNI ED ESTERNI)
INFORMAZIONI SEGRETE
Dipendenti
Collaboratori
Fornitori e sub-
fornitori
Distributori
Clienti
Fanchisee Università o
Centri di Ricerca
Pubbliche amministraz.
Progettisti e designer
Fornitore di servizi di
Cloud Computing
Licenziatari
Consulenti
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SOGGETTI RICEVENTI (INTERNI ED ESTERNI)
Principio generale da tenere presente quando l’impresa intrattiene rapporti con i soggetti appena
elencati
È opportuno che l’impresa:
•Dichiari al soggetto che verrà in possesso di tali informazioni che si tratta di informazioni segrete;
•Obblighi contrattualmente il soggetto a mantenerle segrete;
•Lo renda consapevole che la loro rivelazione costituisce un comportamento illecito sanzionabile
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MEZZI DI TUTELA CONVENZIONALE CONTRATTI E CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA ALL’INTERNO DELL’IMPRESA PER MANTENERE LA SEGRETEZZA
Inserimento nei contratti con i dipendenti che possono venire a conoscenza di informazioni segrete di clausole di riservatezza
Oltre ad altre misure di sicurezza di carattere pratico
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MEZZI DI TUTELA CONVENZIONALE CONTRATTI E CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA ALL’ESTERNO DELL’IMPRESA PER MANTENERE LA SEGRETEZZA
FASE PRE-CONTRATTUALE
ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DIVERSO da quello di riservatezza
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INNOVAZIONI TECNICO FUNZIONALI E PROCEDIMENTI
Tutela BREVETTUALE
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Un “patto” fra lo Stato e l’inventore All’inventore viene assicurato il diritto di
sfruttamento esclusivo dell’invenzione
Una descrizione dettagliata dell’invenzione viene messa a disposizione del pubblico
BREVETTO
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Art. 66 Diritto di brevetto I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
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Il brevetto d’invenzione non è un monopolio assoluto ma ha limiti ben precisi:
Limiti territoriali: Ogni brevetto è valido nel territorio del
paese in cui viene rilasciato
BREVETTO: diritti conferiti
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EP
Limiti temporali: durata 20 anni dalla data di deposito
della domanda, purché siano pagate le tasse di mantenimento - Non rinnovabile
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Sono brevettabili (Art. 45 CPI) tutte le invenzioni, in tutti i settori della tecnica, che
1. Siano nuove;
2. Implichino un’attività inventiva;
3. Siano suscettibili di applicazione industriale.
BREVETTO: requisiti
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L’OGGETTO DI UN BREVETTO È UNA SOLUZIONE NUOVA ED ORIGINALE
DI UN PROBLEMA TECNICO
1951: Rausing fonda TETRA PAK e presenta al pubblico la propria rivoluzionaria
idea.
È la prima volta che un liquido viene “impacchettato”
BREVETTO: esempi
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Problema tecnico: strizzare le bustine del tè senza utilizzare accessori
SOLUZIONE Brevetto US 5552165 LIPTON
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BREVETTO: esempi
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Appartengono allo stato della tecnica, tra l’altro: Domande di brevetto pubblicate, in qualsiasi lingua o Paese Pubblicazioni su riviste, opuscoli pubblicitari, pubblicazioni
tecnico scientifiche da parte di chiunque Tesi di laurea o dottorato Comunicazione a terzi senza vincolo di segretezza Esposizione in fiera (il contenuto tecnico deve essere
accessibile)
Vendita di prodotti, anche da parte dell’inventore/titolare
BREVETTO: novità
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BREVETTO: novità
ATTENZIONE !
È compresa nello stato della tecnica anche una divulgazione da parte dello stesso
inventore/titolare. L’invenzione deve essere tenuta segreta
almeno fino alla data di deposito della domanda di brevetto.
Un brevetto per un’invenzione (prodotto) che
è già stato divulgato è annullabile.
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Soluzione di un problema tecnico NON OVVIA per un tecnico del ramo
BREVETTO: attività inventiva
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Art. 49 CPI: (Industrialità)
Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto
può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa
quella agricola.
BREVETTO: applicazione industriale
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Art. 51 CPI (Sufficiente descrizione)
L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché
ogni persona esperta del ramo possa attuarla.
BREVETTO: sufficiente descrizione
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Art. 52. Rivendicazioni 1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. STUDIO TORTA
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Art. 53 Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. 3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di prioritaà , ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. 4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.
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Non sono considerate brevettabili (Art. 45 CPI): a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciali ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. d) i software, ad eccezione dei software utilizzati in sistemi di controllo ed
aventi un effetto tecnico; e) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o
animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. f) le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento
delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
BREVETTO invenzioni non brevettabili
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Deposito di una domanda di brevetto: presso Ufficio Nazionale Brevetti del paese in
cui si intende avere la protezione (UIBM, USPTO, etc).
secondo la convenzione sul brevetto europeo (EPC), secondo la convenzione internazionale Patent Cooperation Treaty (PCT) o secondo altre convenzioni (es: Brevetto Eurasiatico).
PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE
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PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE
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DEPOSITO
PUBBLICAZIONE
RAPPORTO DI RICERCA
ESAME
RISPOSTA ESAME - MODIFICHE
CONCESSIONE/RIFIUTO
APPELLO
OPPOSIZIONE EPO
18 mesi
9 mesi (ITA) 9 mesi
2 mesi
DURATA MEDIA PROCEDURA: da 3 a 5 anni.
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Consente di depositare domande di brevetto per la stessa invenzione all’estero (o anche in Italia) entro
12 MESI DALLA DATA DI PRIMO DEPOSITO (DATA DI PRORITÀ)
Se il diritto di priorità è validamente rivendicato, lo STATO DELL’ARTE è FISSATO ALLA DATA DI DEPOSITO.
Le divulgazioni avvenute fra la data di priorità e la data effettiva di deposito non sono prese in considerazione per valutare i requisiti di brevettabilità (novità e attività inventiva)
PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE: Diritto Di Priorità
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04.03.2009 04.03.2010
IT EP JP vendita
02.03.2010
12.07.2009
Stato dell’arte IT EP JP
ANNO DI PRIORITÀ
Diritto di priorità: ESEMPI
Data di priorità
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VALIDA RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ
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04.03.2009 04.03.2010 Data di priorità
IT EP JP vendita
06.03.2010 12.07.2009
Stato dell’arte IT
anno di priorità
Diritto di priorità: ESEMPI
Stato dell’arte EP JP
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RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ NON VALIDA
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Proprie sedi produttive
Sedi produttive dei concorrenti
Mercati di interesse
PROCEDURE E STRATEGIE DI BREVETTAZIONE: dove brevettare?
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MODELLO DI UTILITA’ - esempi
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CONFEZIONE PER CONTENITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI VERSABILI
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MODELLO DI UTILITÀ - esempi
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Radiatore con tasca per vaschetta umidificatrice
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MODELLO DI UTILITA’
Possono costituire oggetto di brevetto per modello
di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
Durata in ITALIA: 10 anni
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MODELLO DI UTILITÀ
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Durata 10 anni dalla data di deposito della domanda, purché siano pagate le tasse di mantenimento in Italia basta un rinnovo quinquennale Non rinnovabile
MODELLO DI UTILITÀ NEL MONDO
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Non è presente in tutti i paesi del mondo (approssimativamente in 75 paesi del mondo) e nei paesi in cui è presente non viene sempre definito con il termine “modello di utilità/utility model” Esempi: in Australia si parla di “innovation patent”, in Malesia di “utility innovation”, in Francia di “utility certificate”, e in Italia di “utility model”. Nella maggior parte dei paesi il modello di utilità può considerarsi come una seconda via di tutela per le invenzioni tecniche che non soddisfano gli stringenti criteri di brevettabilità che offre un regime di protezione economico e senza costi di esame. Nella maggior parte dei paesi il modello di utilità è una forma di protezione RAPIDA ED ECONOMICA.
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MODELLO DI UTILITÀ IN EUROPA
Country Petty patents or utility models
Albania Yes
Armenia Yes
Austria Yes
Belarus Yes
Bosnia Herzegovina “consensual” patents
Bulgaria Yes
Croatia Yes
Czech Republic Yes
Denmark Yes
Estonia Yes
Finland Yes
France Yes
Georgia Yes
Germany Yes
Greece Yes
Country Petty patents or utility
models
Hungary Yes
Ireland Yes
Italy Yes
Luxembourg Yes
Moldova Yes
Netherlands Yes
Poland Yes
Portugal Yes
Romania Yes
Russian Federation Yes
Serbia Yes
Slovak Republic Yes
Slovenia Yes
Spain Yes
Turkey Yes
Ukraine Yes
Vatican Yes
Prodotto complesso Parti di prodotto Imballaggi
DISEGNI E MODELLI
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Proteggono l’ASPETTO DEL PRODOTTO o DI UNA SUA PARTE quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano NUOVI ed abbiano CARATTERE INDIVIDUALE.
DISEGNI E MODELLI REGISTRATI
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Le divulgazioni effettuate dal titolare del disegno o modello sono considerate anteriorità rilevanti per la valutazione della novità.
DISEGNI E MODELLI: novità
Tuttavia, le divulgazioni effettuate dal titolare non pregiudicano la novità se effettuate nei12 mesi anteriori
alla data di deposito del disegno/modello.
La comunicazione a terzi sotto vincolo di segretezza non cotituisce divulgazione.
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Un disegno o modello ha carattere individuale se suscita NELL'UTILIZZATORE INFORMATO un’IMPRESSIONE GENERALE diversa da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di deposito.
IMPRESSIONE GENERALE = si trascurano differenze che non hanno
influenza sull’impressione generale UTILIZZATORE INFORMATO = qualcuno che conosce bene il mercato
del prodotto in cui si incorpora il disegno o modello senza necessariamente raggiungere il livello di specialista o critico del design.
DISEGNI E MODELLI: carattere individuale
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COMPONENTI NON VISIBILI DURANTE IL NORMALE UTILIZZO
CARATTERISTICHE DELL’ASPETTO UNICAMENTE FUNZIONALI
INTERCONNESSIONI, SALVO QUELLE DEI PRODOTTI MODULARI
DISEGNI E MODELLI: forme non tutelabili
DISEGNI E MODELLI: modello comunitario
VANTAGGI del disegno comunitario: Sistema giuridico unificato con protezione uniforme in tutta l’UE Semplicità della procedura di registrazione (unica domanda, unica
lingua, unica amministrazione di competenza, unica tassa) Possibilità di presentare domande multiple (anche ITA) Possibilità di differire la pubblicazione di al massimo 30 mesi
(anche ITA)
La legislazione comunitaria ammette la coesistenza dei disegni e modelli nazionali con i disegni e modelli comunitari
La protezione nazionale è preferita quando l’interesse del richiedente è limitato
ad un mercato nazionale
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DISEGNI E MODELLI
REGISTRATI (Artt. 31-44 CPI, Reg CE n°6, 2002)
DURATA: quinquennale rinnovabile fino ad un massimo di 25 anni REQUISITI: novità e carattere individuale TUTELA: estesa a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa. FORMALITÀ COSTITUTIVE deposito domanda di registrazione presso UAMI o UIBM.
TUTELA DELLA FORMA: i disegni e modelli
DISEGNI E MODELLI NON REGISTRATI
(Reg CE n°6, 2002)
DURATA: 3 anni dalla data di prima divulgazione al pubblico nella Comunità Europea
(ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati).
REQUISITI: novità e carattere individuale TUTELA: estesa alle sole utilizzazioni che
derivano dalla copiatura del disegno e modello e non se risulta un’opera di creazione
indipendentemente realizzata. FORMALITÀ COSTITUTIVE: nessun
adempimento formale, il diritto nasce con la divulgazione nella Comunità.
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RICERCHE SU BANCHE DATI: brevetti
Quando cercare su banca dati brevettuale?
•Quando si sta sviluppando un nuovo prodotto o metodologia:
Evitare di arrivare a soluzioni note e brevettate da concorrenti dopo mesi o anni di lavoro e scoprire di non poterle commercializzare a causa della presenza di brevetti altrui.
Utilizzare i risultati di altri come punto di partenza per una nuova soluzione ad un problema tecnico
•Quando concorrenti pubblicizzano l’esistenza di brevetti ostacolando la Vostra normale attività senza specificarne l’estensione territoriale.
•Per monitorare attività concorrenti
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BANCHE DATI: brevetti
esp@cenet
BANCA DATI DELL’UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI
http://worldwide.espacenet.com/
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BANCHE DATI: brevetti
N. RO PUBBLICAZIONE
TITOLARE
PAROLE CHIAVE
CLASSE
DATA DI PUBBLICAZIONE
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ZONA D’OMBRA Le banche dati non sono mai
aggiornate alla data in cui viene eseguita la ricerca
L’affidabilità dei risultati dipende dall’attenzione riportata durante il
caricamento dei dati.
Pertanto le banche dati non sono esenti da errori e imprecisioni.
BANCHE DATI: limiti
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DISTINGUERE il prodotto di
un’impresa da quelli dei
concorrenti
IDENTIFICARE un prodotto come
proveniente da una determinata fonte di origine
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La funzione dei segni distintivi
Il libero mercato ha bisogno di segni distintivi per rendere possibile l’individuazione di chi vi opera.
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IMPRESA CLIENTE
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La funzione ed il potere economico dei segni distintivi
IMPRESA Usa il segno distintivo per pubblicizzare i propri prodotti comunicando la loro unicità, caratteristiche, valori trasmessi
CLIENTE Usa il segno distintivo per riconoscere i prodotti che gli piacciono o non gli piacciono decidendo se comprarli o no, se suggerirli, se fare recensioni positive o negative
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Fondamentale strumento pubblicitario di marketing e comunicazione
Permette di gestire la Relazione con i consumatori
Diventa una garanzia di qualità Costituisce il cd. “avviamento” Diventa un bene di proprietà
Segni distintivi
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Marchi
Possano essere registrati come marchio le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso,
le combinazioni o le tonalita' cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
81 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Marchi - Requisiti Per ottenere la valida registrazione occorre
che il segno distintivo :
Abbia capacità distintiva: non esclusivamente descrittivo , non generico
Sia nuovo : non confondibile con altri marchi e segni distintivi anteriori
83 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Capacità distintiva Forma, colori, confezione che siano in grado di: distinguere un prodotto dai nomi generici e comuni comunicare ai consumatori l’origine del prodotto
come proveniente da una determinata impresa
Non registrabili
segni, loghi, immagini, parole, forme generici, banali, comuni
84 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Il marchio deve distinguersi dalla denominazione
generica del prodotto che contraddistingue Il marchio non deve essere costituito
esclusivamente da segni che descrivono qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche del prodotto
Per i marchi di forma, colore etc. deve distinguersi dalla “genericità” del prodotto
CAPACITÀ DISTINTIVA
85
Livello di capacità distintiva: FORZA E DEBOLEZZA DI UN
MARCHIO
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
86
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
MARCHI _ capacità distintiva esempi - prodotto pasta (cl.30)
Marchio nullo: PASTA
Marchio debole : Registrazione IT n. 0001473494
Marchio forte:
87
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Bassa capacità distintiva
MARCHI DEBOLI
Sfera di protezione ristretta
Possibilità: Acquisto di capacità distintiva in seguito ad uso intenso (secondary meaning)
Alta capacità distintiva
MARCHI FORTI
Sfera di protezione più
ampia
Rischio: Volgarizzazione
MARCHI: capacità distintiva
88
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
UFFICIO MARKETING
Tende a scegliere dei marchi descrittivi
(DEBOLI)
Difficili o impossibili da
proteggere come marchi
UFFICIO LEGALE o
chi amministra i marchi
Preferirebbe un marchio distintivo,
non descrittivo (FORTE)
Strumento pubblicitario e di marketing poco efficace
MARCHI: strategie di scelta in azienda
Quali possono essere gli “ALTRI ELEMENTI” che rendono il marchio distintivo ?
NON sono generalmente sufficienti, perché elementi figurativi e grafici di una natura talmente superficiale che non apportano alcun carattere distintivo all'insieme del marchio richiesto Speciale grafica Posizione degli elementi verbali
(laterale, capovolta, ecc.), forme geometriche semplici
utilizzate come cornice o bordo, non considerate accettabili
Elemento figurativo descrittivo
Potrebbero essere sufficienti, se sono in grado di catturare l’attenzione del consumatore, alterandone la percezione rispetto ad un mero significato descrittivo e non distintivo: Caratteri scritti a mano o comunque
stilizzati al punto da risultare illeggibili Posizione grafica lettere e parole in
grado di influenzare la percezione degli elementi verbali
Forme geometriche grandi, non descrittive del packaging del prodotto
Elementi figurativi di fantasia, avulsi dal contesto
Studio Torta 90
La FORZA di un marchio e la sua tutela
Premessa: i marchi sono tutelabili nei confronti di altri segni identici o simili, per prodotti identici o affini, se c’è rischio di confusione che comprende anche rischio di associazione Similitudine tra segni: valutazione visiva, fonetica e semantica. Marchio FORTE: tutela più ampia - valutazione
similitudine con criteri severi! Marchio DEBOLE: tutela meno ampia - valutazione
similitudine con criteri meno severi, perché si devono tollerare diversi marchi con la medesima valenza descrittiva
i92 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Marchio debole
SVANTAGGI
Difficile ottenere la registrazione (possibili obiezioni)
Difficile da difendere Coesistenza con altri
marchi contenenti la stessa parola descrittiva
VANTAGGI Comunicazione più
immediata Possibilità di “rafforzare” il
marchio – acquisito secondary meaning
N.B. : si può depositare marchio dopo
averlo usato per molto tempo
STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 93
Novità Forma, colori, confezione
non siano confondibili con altri marchi e segni distintivi già usati e/o registrati da terzi
anteriormente
Importanza di ricerche di anteriorità, sia tra marchi identici, sia tra marchi simili
a quello proposto 94 STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale
Novità e rischio di confusione È nuovo il marchio che
non sia confondibile con segno distintivo anteriore
Rischio di confusione valutato sulla base di: Comparazione prodotti Comparazione visiva, semantica e fonetica tra i
segno Valutazione globale
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
95
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Le banche dati a pagamento rivelano
marchi uguali o simili (similitudine:fonetica – semantica - visiva) nomi commerciali uguali
nomi a dominio uguali Consigliabile chiedere ad un Consulente IP di effettuare ricerca e
chiedere un parere in merito
Controllo NOVITÀ marchio: Ricerche di anteriorità marchi
Le banche dati gratuite ritrovano marchi identici ma, non individuano marchi simili Permettono screening iniziale (MOLTO UTILE !!!)
96
Banche dati gratuite (solo marchi identici)
http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html
Disponibile in italiano Quasi tutte le banche dati marchi Paesi UE e
qualche Paese extra UE Ricerche incrociate Permette di fare screening generale e
iniziale
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
97
Ricerca identità su TM-VIEW http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html#
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
98
Ricerca identità marchi italiani http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
100
Ricerca identità marchi Unione Europea https://euipo.europa.eu/eSearch
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
101
Ricerche identità _ marchi internazionali http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
102
ZONA D’OMBRA Le banche dati non sono mai aggiornate alla data in cui viene eseguita la ricerca.
L’affidabilità dei risultati dipende dall’attenzione riportata durante il caricamento dei dati. Pertanto le banche dati non sono esenti da errori e imprecisioni.
Comunque, è sempre consigliabile fare ricerca di similitudine e avere un parere da un Consulente, che valuti il rischio di confusione
Ricerche di anteriorità
103
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Ricerche anteriorità – l’esito ….. La ricerca rivela
marchi anteriori uguali o simili COME RISOLVERE I CONFLITTI
Chiedere consenso Acquistare il marchio
anteriore
Indagare sull’uso
Accordo di coesistenza Azione di cancellazione per non uso
Cambiare marchio
104
Ricerche anteriorità – l’esito…..
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
105
Se la ricerca NON rivela marchi anteriori uguali o simili,
il Titolare decide di usare e registrare il marchio
Usare il marchio Usare & Depositare domanda di registrazione
MARCHIO DI FATTO MARCHIO REGISTRATO
Il Titolare del Marchio Registrato Cosa può fare
• Impedire a terzi di usare e registrare un marchio o altro segno confondibile
• Invalidare marchio successivo : • opposizione amministrativa • presentare tutte le azioni, civili e
penali, per la tutela dalla contraffazione
• Presentare istanza sorveglianza doganale, chiedere intervento Autorità di polizia, Guradia di Finanza etc.
Unico limite: Onere d’uso: il marchio registrato deve essere
usato per i prodotti designati entro un termine
stabilito dalla legge
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
MARCHI: perché registrare? Proteggere valore
dell’impresa Marchio registrato si
presume valido Titolare può farne uso
esclusivo Titolare può vietare a terzi
di usare e registrare segni confondibili con il proprio
Possibilità di attivare sorveglianza in dogana per
blocco merci contraffatte
Tutela giudiziaria
Misure cautelari (descrizione, sequestro, inibitoria; risarcimento
danni)
Marchio di Fatto (non registrato) in ITALIA ONERE PROBATORIO in sede di causa in Tribunale
Il Titolare di un marchio di fatto (non registrato) deve dimostrare:
La capacità distintiva e novità del marchio di fatto
Intensità e ampiezza territoriale dell’uso del marchio di fatto
Data di inizio uso del marchio di fatto (prove con data certa)
Ambito merceologico dell’uso
Marchio di Fatto all’estero In ambito UE alcuni Stati ammettono una tutela, a
condizione che venga provato l’uso, la diffusione e la conoscenza da parte dei consumatori (es. Germania _ indagine demoscopica obbligatoria)
Nella maggior parte degli Stati NON È POSSIBILE o comunque è MOLTO DIFFICILE agire sulla base di marchio di fatto, né in sede amministrativa, né giudiziaria (penale/civile).
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
109
STUDIO TORTA CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Marchi – Deposito domanda di registrazione
Marchio nazionale italiano
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-
direzione-generale
UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma
presso MISE
Marchio Unione Europea
presso Ufficio dell UE della Proprietà Industriale EUIPO https://euipo.europa.
eu/ohimportal/it
Tutela nei singoli Paesi
e/o
Marchio Internazionale (WIPO)
con designazione di singoli Paesi
La procedura di registrazione (sostanzialmente ovunque ha le medesime regole procedurali generali)
DEPOSITO della domanda di registrazione, presso l’Ufficio marchi del territorio di interesse,
con identificazione Marchi, Titolare, Classi e lista prodotti/servizi Esame preliminare su capacità distintiva Esame preliminare su novità (in alcuni Paesi es. Cina, Corea,
Giappone, Stati Uniti) Se ci sono rilievi (AZIONE UFFICIALE), possibile REPLICA Altrimenti, PUBBLICAZIONE Eventuale OPPOSIZIONE di terzi e REPLICA Concessione (in alcuni Paesi pagamento tax di registrazione) Emissione CERTIFICATO di registrazione
STUDO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
111
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Valido solo nel territorio nazionale italiano
Procedura d’esame presso UIBM Opposizione da parte di terzi, basata su marchi registrati
anteriori validi in Italia (IT, CTM, IR con designazione IT oppure UE)
Onere d’uso entro 5 anni in Italia
Azione di Annullamento e Cancellazione presso Tribunale
Marchio italiano
112
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
MARCHIO dell’UNIONE EUROPEA (MUE ) Nuovo nome dal 23 marzo 2016 (prima Marchio Comunitario)
113
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Procedura d’esame presso un unico ufficio (EUIPO). Esame impedimenti assoluti (capacità distintiva). Unica procedura di opposizione – (impedimenti relativi che possono essere diritti di terzi validi anche solo in un Paese dell’UE). Procedura Nullità presso EUIPO
UNITARIETÀ
Rischio di perdere tutto. Vantaggio di ottenere registrazione unitaria, con onere
d’uso (5 anni dalla registrazione)
114
Marchio Unione Europea
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
115
Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)
WIPO Worldwide Intellectual Property Organization Ginevra (Svizzera)
http://www.wipo.int/madrid/en/ Valido solo nei Paesi designati
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Valido solo nei Paesi designati con pagamento relativa tassa
116
Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)
Procedura di deposito, registrazione e successivo rinnovo unitaria presso il WIPO. Basata di marchio (nazionale o comunitario) depositato o registrato dal Titolare, da cui dipende per 5 anni. I Paesi designati hanno poi 12 o 18 mesi di tempo per esaminare la registrazione e confermarla oppure emettere un rifiuto provvisorio, contro il quale è possibile replicare. Una volta concesso dei singoli Paesi ha lo stesso valore di un marchio nazionale, con conseguente onere d’uso.
Marchi nazionali in singoli Paesi
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
117
Depositi presso i singoli uffici nazionali dei Paesi di interesse. Procedura e leggi nazionali. Onere d’uso e azioni di cancellazione secondo leggi nazionali.
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Marchi - Durata
Una volta concessa, la registrazione di un marchio dura un certo numero di anni, a partire dalla data di deposito o di registrazione
Marchi IT, UE, Internazionali e molti Stati: 10 anni
La registrazione può essere rinnovata sempre per 10 anni senza limiti
STUDIO TORTA CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Marchi - Decadenza per non uso
Se entro 5 anni dalla registrazione o per 5 anni consecutivamente il marchio non viene utilizzato diventa suscettibile di decadenza per non uso
In alcuni Stati (es. Cina) il termine è di soli 3 anni
Deposito domanda – il marchio da depositare Marchi denominativi per tutelare parola,
sigla, numeri in sé
Marchi figurativi per tutelare anche elementi grafici, loghi, disegni Con rivendicazione colori – se sono distintivi e la
Titolare intende usare il marchio con tali colori
Senza rivendicazione colori
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
120
Rivendicazione colori Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all'ambito di protezione dei marchi in bianco e nero 15 aprile 2014 Entrata in vigore tra giugno ed agosto nei Paesi aderenti (l’Italia non ha ancora aderito, ma l’UAMI si )
STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 121
Rivendicazione colori “black and white cover all”
non è più applicabile in alcuni Paesi
Un marchio depositato “in bianco e nero”
tutela il logo con il “BIANCO” ed il “NERO” e
non è da considerarsi identico al medesimo marchio con rivendicazione colori
STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 122
Rivendicazione colori Valutare caso per caso l’opportunità di
depositare domande di registrazione separate per marchio :
con rivendicazione colori (se sono distintivi e
usati) senza rivendicazione colori (per cercare di
proteggere la grafica in sé) STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 123
Designazione prodotti e Servizi Classificazione Internazionale di Nizza (X
edizione) http://tmclass.tmdn.org/ec2/ Cl 6 prodotti in metallo, compresi tubi, giunti, anelli in metallo Cl. 3 cosmetici, profumi Cl 5 farmaceutici Cò. 20 arredamento Cl 25 abbigliamento
In alcuni Paesi (es. Cina, Corea del Sud, Giappone) c’è classificazione locale con sub-classi da tenere in considerazione STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 124
Designazione prodotti e servizi Lista chiara e precisa
Comunicazione comune sulla prassi comune relativa alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza v1.1, 20 febbraio 2014 Entrata in vigore in Stati aderenti (es. Italia dal 20 maggio 2014) 11 indicazioni ritenute non accettabili Consigliabile sempre controllare sui siti UAMI http://tmclass.tmdn.org/ec2/ WIPO http://www.wipo.int/mgs/?lang=it
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
125
OPPOSIZIONE di terze parti esiste in quasi tutti i Paesi
(in Italia dal 2011) Obiettivo: impedire la registrazione di un marchio che si
ritiene confondibile Una decisione di accoglimento di un’opposizione rigetta
la registrazione di un marchio
Azione Amministrativa veloce ed economica (rispetto ad azione legale)
L’Opponente non può chiedere risarcimento danni, né sequestro, né inibitoria (competenza dell’Autorità Giudiziaria, che può essere coinvolta successivamente, in caso di uso del marchio successivo dichiarato confondibile)
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
126
Opposizione In Italia e Unione Europea Prima di presentare Memorie e Repliche
l’Esaminatore concede un periodo di 2 mesi (Cooling off period) per cercare un accordo.
Se si giunge ad accordo : l’ opposizione di chiude e l’Opponente ha diritto alla restituzione tasse di opposizione
ACCORDO : serve anche per definire l’ambito d’uso dei rispettivi marchi e eventuali risarcimenti spese legali sostenute STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 127
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
• Dove si vendono i propri i prodotti/servizi • Dove si producono i beni/servizi
• Nei paesi di imminente interesse commerciale
• Nei paesi dai quali provengono prodotti contraffatti
MARCHI - dove registrare ?
128
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
• In linea generale, PRIMA di immettere in commercio in nuovo prodotto
• In taluni casi, DOPO aver usato per molti anni un marchio/segno (es. marchio debole o forma del prodotto) e essersi resi conto che è diventato un “brand”, cioè è diventato un segno distintivo dell’impresa
MARCHI - quando registrare ?
129
Lotta alla Contraffazione Avere i Titoli (marchi e disegni) registrati è il
PRESUPPOSTO per agire in Italia e (soprattutto) all’estero per la lotta alla contraffazione
Agenzia Dogane, Autorità Pubblica Sicurezza (G.d.F.) intervengono solo a tutela di titoli REGISTRATI
Azione penale solo su titoli registrati Azione civile talvolta possibile anche su titoli non
registrati STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 131
Sorvegliare propri diritti proprietà industriale
Attivare sorveglianza sui Registri, per controllare concorrenti e possibili contraffattori che depositano marchi e disegni simili ai propri
Attivare sorveglianza doganale e altre autorità pubblica sicurezza in Italia e estero
Sensibilizzare i propri distributori e anche Clienti per segnalazioni mercato
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
132
Sorveglianza Registri Serve per controllare tutti i depositi di marchi,
denominazioni sociali, nomi a dominio, designa identici o simili al proprio, nel settore di interesse, a nome di chiunque
Attivabile in Italia, UE, singoli Paesi o tutto il mondo
Permette di inviare preliminari diffide, presentare opposizioni, avviare eventuali cause legali
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
133
Sorveglianza WEB Controllare nomi a dominio, profili social
network, vendita prodotti contraffatti, key-words e altri usi indebiti del proprio marchio
Non tollerare abusi e usi non autorizzati Inviare diffide: segnalare al Provider o al
gestore della pagina gli eventuali abusi e inviare diffide / avviare azioni legali
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
134
Sorveglianza presso Dogane Serve per far controllare alle Dogane l’immissione (import/export) di
prodotti contraffatti Occorre comunicare preliminarmente a Dogane tutti i dati registrati
Marchi e Modelli e informazioni di prodotti originali (cd. Istanza di tutela)
Attivabile in Italia , Unione Europea, singoli Paesi http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/aree+tematiche/lotta+alla+contraffazione http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
135
… sorveglianza presso Dogane
Ag. Doganale blocca prodotti sospetti
avvisa il Titolare Titoli IP (o il suo Consulente o Avvocato nominato), concedendo pochi giorni di tempo (5 o 10) per controllare prodotti (foto)
e comunicare se si tratta di contraffazioni o prodotti originali.
Se sono contraffazioni, sequestro viene confermato e si avvia azione legale (in alcuni Paesi c’è anche distruzione prodotti in Dogana, se destinatario merci contraffatte non si oppone)
Se sono originali (o il Titolare ritiene di non volerli bloccare), vengono sbloccati e vengono immessi in libero commercio.
STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 136
Azioni legali a tutela Proprietà Industriale – in Italia Azioni civili (d’urgenza – cautelari) per ottenere in pochi
giorni/settimane provvedimenti di sequestro, descrizione, inibitoria.
Azioni civile (ordinarie) per ottenere risarcimento danni, conferma provvedimenti cautelari, pubblicazione sentenza su quotidiani
Presso Tribunali delle Imprese Procedimenti veloci e con Giudici specializzati in materia
sezione specializzata in materia di impresa istituita presso i Tribunali e le Corti d‘Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione,
con eccezione di Lombardia e Sicilia (in cui sono presenti due sedi)
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
137
Azioni legali a tutela Proprietà Industriale – in Italia
Azione penale per ottenere sequestri e
condanne penali dei contraffattori
Occorre motivare bene le proprie ragioni e seguire l’attività dei Pubblici Ministeri
STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
138
Beni immateriali: essere consapevoli del proprio tesoro
Consapevolezza valore economico e d’immagine dei propri beni di proprietà industriale e segni distintivi : Marchi Immagine Design Know how Brevetti e Modelli
STUDIO TORTA 140
Registrare la Proprietà Industriale: mettere il cassaforte il tesoro
Affidarsi ad un Consulente in Proprietà industriale e valutare cosa può essere registrato come:
Marchio Design Brevetto Modello
STUDIO TORTA 141
Registrazione Proprietà industriale e lotta alla contraffazione
Avere i Titoli (marchi e disegni) registrati è il PRESUPPOSTO per agire in Italia e (soprattutto) all’estero per la lotta alla contraffazione
Agenzia Dogane, Autorità Pubblica Sicurezza (G.d.F.) intervengono solo a tutela di titoli REGISTRATI
Azione penale solo su titoli registrati Azione civile talvolta possibile anche su titoli non
registrati STUDIO TORTA
Consulenti in Proprietà Industriale 142
Sorvegliare: mettere l’allarme per attivarsi se arrivano i ladri
Attivare sorveglianza sui Registri, per controllare concorrenti e possibili contraffattori che depositano marchi e disegni simili ai propri
Attivare sorveglianza doganale e altre autorità pubblica sicurezza in Italia e estero
Sensibilizzare i propri distributori e anche Clienti per segnalazioni mercato
STUDIO TORTA 143
Grazie per l’attenzione
144 STUDIO TORTA Consulenti in Proprietà Industriale
Dott.ssa Raffaella Barbuto Consulente marchi e design
STUDIO TORTA SpA Corso Magenta 56 – Milano
Tel 02 4801 4216