VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti,

reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047

Průmyslově právní Průmyslově právní strategiestrategie

RNDr. Kateřina Hartvichová, Inventia s.r.o.Ing. Radek Žilka, VTP UP

25. března 2010

Patent

• Patent = smlouva mezi vynálezcem a společností (státem) -> teritorialita

• Práva z patentu – výlučné právo užívat předmět patentu (nejsou-li

porušována práva třetích osob)– právo zakázat prodej, výrobu, dovoz atd.

předmětu patentu všem třetím osobám– omezení práv: právo předchozího uživatele,

vyčerpání práv, zákonná licence

Užitný vzor

• „malý patent“

• kratší doba platnosti (UV 6-10 let, PAT 20 let)

• rychlejší registrace

• neprovádí se průzkum podmínek chranitelnosti

• prakticky neharmonizované na mezinárodní úrovni

Fakt, že každý komerční subjekt je automaticky pasivním uživatelem systému duševního vlastnictví („Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu uvádět na trh, prodávat...“) by měl tyto subjekty vést ke snaze stát se aktivními uživateli.

Proč tedy přihlašovat patenty/UV?

• pro ochranu vlastních výrobků a technologií• pro udržení freedom-to-operate• jako zdroj nevýrobních příjmů z licencí• jako „měnu“ pro cross-licensing• pro zlepšení pozice podniku v daném oboru• jako vstupní vklad do patent poolu pro

komplexní produkty/technologie• blokační patenty

Patenty a jiné předměty průmyslového vlastnictví jsou v současné době samy o sobě obchodovanými produkty

patent pools

patent auctions

non-producing entities (pooling agents)

non-producing entities (patent trolls)

Obchodní tajemství

• Nepodléhá registraci• par. 17 z. 531/1991 Sb. (obchodní zákoník):

obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

Kdy chránit vynálezy obchodním tajemstvím (know-how)

• dokážu-li dodržet utajení

• není-li z konečného výrobku možné seznat podstatu řešení

• předpokládám-li, že konkurence nepřijde rychle na stejné řešení

• nechystám-li se řešení široce licencovat

Jak chránit vynálezy obchodním tajemstvím (know-how)

• vytvořit vnitřní předpis zajišťující utajení - jasná pravidla nakládání s dokumentací

• omezit a jasně vymezit okruh osob s přístupem k dokumentaci

• pro některá řešení a/nebo některé majitele řešení naprosto nevhodné

Jak přihlašovat vynálezy k patentové ochraně

Jak zachycovat vytvořené vynálezy

– informovanost zaměstnanců o IP

– motivace zaměstnanců informovat o vytvořených vynálezech

– směrnice o nakládání s informacemi

– přiřazení zodpovědnosti za IP

– přizpůsobit IP strategii i pracovní smlouvy (zaměstnanecké vynálezy)

Rozhodnutí o ochraně vynálezu

• na základě kvalitní rešerše na stav techniky

• s ohledem na oblast techniky a úroveň vynálezu– rychlý inovační cyklus – obch.tajemství,

případně užitný vzor– velmi inovativní vynález – patentová ochrana

v mnoha zemích, uvažovat o licencování

Příprava přihlášky patentu/UV

• nadefinovat co přesně má být chráněno – dostatečně široký rozsah, ale zároveň nadefinovat, která část vynálezu je nejdůležitější

• identifikovat přínos a výhody vynálezu proti stavu techniky

• připravit příklady provedení vynálezu a důkazy přínosů a výhod

• zajistit si práva k vynálezu

Prioritníčeská

přihláška

Evropskápřihláška

Japonskápřihláška

PCTpřihláška

USpřihláška

USpatent

SlovenskýPatent

Francouzskýpatent

Evropskýpatent

Japonskýpatent

Německýpatent

Polskýpatent

Českýpatent

IP strategie a komercializace vynálezů

Základní IP strategie

• Vytvoření nového technického řešení• Zjištění hodnoty řešení (sníží náklady? zvýší

zisky?), další vývoj a ověřování řešení• Rozhodování o ochraně (patent, obchodní

tajemství, ...) a jejím rozsahu• Získávání hodnoty – komercializace• Vyhodnocení – ekonomický přínos či alespoň

poučení

• Ochrana produktů a technologií zahrnuje více než jen patenty/UV:– vzhled produktu – průmyslový vzor, 3D

ochranná známka, autorská práva– označení produktu a propagace –

ochranná známka, slogan, autorská práva

Komercializace

= získávání hodnoty vynálezu

• vlastní výroba

• licencování

• start-up, spin-off

Vyhledávání partnera pro komercializaci

• nabídka technologie (non-confidential)

• dodání informací a dokumentace pod smlouvou o utajení

• testování a projednávání podmínek

• smlouva o spolupráci na vývoji, licenční smlouva, založení společného podniku

Licence

Proč uzavírat licenci

• navázání vztahů

• předcházení sporům (licence možná tolik nevydělá, ale může mnoho ušetřit)

• získání kompetitivní výhody

• zisk z licenčních poplatků

Vhodný vynález pro licencování

• poskytne freedom to operate

• není možné jej snadno obejít

• jeho využití přinese konkurenční výhodu

• majitel vynálezu je ochoten licenci poskytnout

• je chráněn, tj. poskytne monopol

Vynálezy z výzkumných institucí vs. Vynálezy z podniků

• Převratná řešení vs. Vylepšení stávajících řešení

• Vědecký zájem vs. Ekonomická hlediska

• Počáteční stadium vs. Řešení připravené pro výrobu

• Snadná dostupnost k licencování vs. Konkurence

Zásadní body jednání

• teritoriální rozsah licence

• časový rozsah licence

• stupeň monopolizace (výlučná, nevýlučná licence)

• cena licence

• další ujednání (např. podpora dalšího výzkumu, požadavek užívat ochrannou známku apod.)

Licence či společný vývoj technického Licence či společný vývoj technického řešení a následná licence jsou řešení a následná licence jsou

dlouhodobé vztahy – vydrží pouze tehdy, dlouhodobé vztahy – vydrží pouze tehdy, jestliže se jedná o jestliže se jedná o WIN-WINWIN-WIN situaci. situaci.

Cena licence

Due diligence

• poznat silné a slabé stránky svého vynálezu

• připravit se na pravděpodobné dotazy a námitky druhé strany

• mít jasnou představu, co chci a za jakou hranici nepůjdu

• vědět, co můžu zaručit a co už ne• úzce spolupracovat s původci vynálezu na

přípravě

Due diligence II

• Zjistit, kdo je druhá strana a jaký má mandát k jednání

• Poznat silné a slabé stránky druhé strany

• Seznámit se s konkurenčními řešeními (a jejich nevýhodami)

• Počítat s odlišnými kulturními, jazykovými a právními zvyklostmi

Několik tipů...

• předvídat možnost dalšího zlepšení licencovaného vynálezu a stanovit postup jednání o tomto zlepšení

• ve smlouvě sjednat stav po ukončení smlouvy• se zahraničním partnerem sjednat rozhodné

právo• po uzavření smlouvy plnit své závazky

prokazatelným způsobem• informovat zaměstnance o jejich povinnostech

plynoucích ze smlouvy

Spolupráce na výzkumu a IP

Pravidlo číslo 1

Je nezbytné, aby obě/všechny strany vstupovaly do spolupráce s jasnou představou:

• co od spolupráce očekávají ony samy i jejich partneři

• co se bude dít s výsledkem spolupráce.

Před započetím spolupráce musí být tyto představy projednány, sladěny a zaznamenány, nejlépe v podobě písemné smlouvy.

Smlouva o spolupráci má stanovit:

• Kdo bude majitelem (chranitelných) výsledků vzniklých z dané spolupráce

• Kdo bude rozhodovat o přihlašování vynálezů• Kdo bude platit patentovou ochranu• Kdo bude komercializovat vědecké výsledky

(výroba, licensing out)• Jak se budou strany dělit o příjmy z

komercializace

Spolupráce mezi výzkumnými pracovišti - zkušenosti

převažuje vědecký zájemdůraz na publikacenepromyšlené komerční přístupy – horší

komerční výsledkynezbytná dohoda o patentování, provádění

komercializace a sladění publikačního a komerčního zájmu, pověření konkrétní osoby, která bude zodpovídat za komercializaci

Spolupráce výzkumného pracoviště s podnikem - zkušenosti

podnik podmiňuje spolupráci vlastním využitím společně dosažených vědeckých výsledků a vlastní komercializací

svoboda publikací podřízena výrobním a komerčním zájmům – podnik by si měl vymínit nahlédnutí a souhlas s jakoukoliv připravovanou publikací

již ve smlouvě o spolupráci nutno sjednat základní podmínky licenční smlouvy

Spolumajitelství patentu/UV

• každý ze spolumajitelů může využívat předmět patentu bez souhlasu ostatních spolumajitelů

• s udělením licence musí souhlasit všichni spolumajitelé

v některých zemích odlišné (US – každý spolumajitel může vše, JAP – žádný spolumajitel nemůže sám nic)

Kateřina Hartvichováhartvichova@inventia.cz

Radek Žilkaradek.zilka@vtpup.cz

Děkujeme za pozornost.